Yazar: Önder Erol Ünsal

Önder Erol ÜNSAL 1974 doğumludur. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden 1996 yılında mezun olmasının ardından 1997 yılında Marka Uzman Yardımcısı olarak Türk Patent Enstitüsü'nde göreve başlamıştır. O tarihten bu yana aynı kurumda Marka Uzmanı olarak görevine devam etmektedir. 2012 yılında bir yıl süreyle Cenevre'de Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı'nın Uluslararası Marka Tescil Biriminde uzman olarak görev yapmıştır. Çeşitli ülkelerin sınai mülkiyet ofislerinde düzenlenen eğitimlere ilaveten, WIPO-OHIM başta olmak üzere çok sayıda kuruluşun düzenlediği ulusal ve uluslararası toplantılara kurumunu temsilen katılım sağlamıştır. İyi düzeyde İngilizce ve orta düzeyde Fransızca bilmektedir. (İletişim için: unsalonderol@gmail.com)
Haberler ve Gündem

MAPADER Genel Kurulu Toplandı

mapader.gk1

 

Marka ve Patent Uzmanları Derneği (MAPADER) 1. Genel Kurulu, 26 Mayıs 2015 tarihinde toplanmıştır.

Derneğin kuruluş faaliyetlerini tamamlayan Geçici Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkilerini, yeni seçilecek Yönetim Kurulu’na devretmesi ve Denetim Kurulu’nun seçilmesi gündemleriyle yapılan toplantı sonucunda, seçime giren tek liste oybirliği ile görevi devralmıştır.

 

mapadergk2

Derneğin,Yönetim ve Denetim Kurulu asil ve yedek üyeliklerine aşağıdaki isimler seçilmiştir:

Yönetim Kurulu Asil Üyeler:

  1. Önder Erol ÜNSAL (Marka Uzmanı)
  2. Ali Bülent DALOĞLU (Patent Uzmanı)
  3. Özhan ÜNAL (Marka Uzmanı)
  4. Işıl KARATAŞ YILMAZ (Marka Uzman Yardımcısı)
  5. Fatih KARAHAN (Patent Uzmanı)
  6. Kubilay ÖZDEMİR (Marka Uzmanı)
  7. Ali KÜÇÜKŞAHİN (Marka Uzmanı)

Yönetim Kurulu Yedek Üyeler:

  1. Hakan BAYRAM (Patent Uzmanı)
  2. Hasan Tolga KARADENİZLİ (Marka Uzmanı)
  3. Bayram DAŞBAŞI (Patent Uzmanı)
  4. Ayşe Göksu KAYA ÖZSAN (Patent Uzman Yardımcısı)
  5. Şenay DEMİRKAN DELİCE (Marka Uzman Yardımcısı)

Denetim Kurulu Asil Üyeler:

  1. Gonca ILICALI (Marka Uzmanı)
  2. Aysun ALTUNKAYNAK (Patent Uzmanı)
  3. Yaşın Gizem ERDOĞAN (Marka Uzman Yardımcısı)

Denetim Kurulu Yedek Üyeler:

  1. Veysel BELEK (Marka Uzmanı)
  2. Murat DÖNERTAŞ (Marka Uzman Yardımcısı)
  3. Mustafa Hakan SANDIK (Patent Uzman Yardımcısı)

Yönetim Kurulu kendi içinde görev dağılımını en kısa sürede yapacak ve MAPADER faaliyetleri kesintisiz olarak devam edecektir.

MAPADER Hakkında:

Marka ve Patent Uzmanları Derneği (MAPADER), Türk Patent Enstitüsü’nde çalışan marka ve patent uzmanları ve uzman yardımcıları arasındaki birlik ve beraberliği, yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak, üyelerin hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek, üyelerin mesleki bilgilerinin artırılmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak, marka ve patent uzmanlığı mesleğiyle ilgili konularda araştırmalar ve incelemeler yapmak ve yayınlamak, üyelerin meslekleriyle ilgili alanlarda ulusal veya uluslararası projeler yürütmek veya yürütülen projelere katılmak ve mesleki sorunların çözümüne ilişkin önerilerde ve yayınlarda bulunmak amacıyla 20 Ocak 2015 tarihinde kurulmuştur.

MAPADER üyeliği, Türk Patent Enstitüsü’nde çalışan marka ve patent uzmanlarına ve uzman yardımcılarına ve Enstitü’de marka veya patent uzmanı unvanıyla görev yaptıktan sonra kurumdan ayrılmış kişilere açıktır.

MAPADER’in öncelikli amacı; üyeleri arasında dayanışma ve birlikteliği sağlamak, üyelerinin ortak mesleki sorunları hakkında çözüm üretmek ve üyelerini gerekli merciler nezdinde temsil etmektir. MAPADER’in diğer öncelikli amacı ise, sınai mülkiyet hakları alanında araştırma, inceleme ve diğer bilimsel faaliyetlerde bulunmak, konu hakkında literatürün geliştirilmesine katkı sağlamak, eğitim ve yayın gibi faaliyetlerde bulunmaktır.

MAPADER amaçlarını gerçekleştirmek için üyelerine ve paydaşlarına yönelik toplantı, seminer, yayın, mesleki eğitim gibi faaliyetlerde bulunmakta ve bunun yanında üyeleri arasındaki dayanışma ve birlikteliği geliştirmek için çeşitli sosyal faaliyetler organize etmektedir.

MAPADER, fikri ve sınai mülkiyet hakları konularında faaliyet gösteren yerli veya yabancı mesleki örgütleri, sivil toplum kuruluşlarını, üniversiteleri, akademik merkezleri, ticaret odalarını, baroları ve kamu kurumlarını paydaş platformlar olarak kabul etmektedir. Paydaş platform ve kuruluşlarla ortak faaliyetler yürütmek ve projeler geliştirmek MAPADER’in hedefleri arasındadır. Bu bağlamda, talep edilmesi halinde MAPADER uzman kadrolarını, fikri ve sınai mülkiyet haklarının geliştirilmesi veya yaygınlaştırılması ile ilgili projelere tahsis etmeye hazırdır.

Dernek internet sitesi çok yakında http://www.mapader.org adresinde yayına başlayacaktır.

İşbirliği önerilerinizi ve sorularınızı info@mapader.org adresine gönderebilir veya telefonla 532 5242615 numarasını arayarak MAPADER’e ulaşabilirsiniz.

 

Önder Erol Ünsal

Mayıs 2015

unsalonderol@gmail.com

Haberler ve Gündem

Anayasa Mahkemesi’nin Olası 7/1-(b) Bendi İptal Kararı – Sorular ve Muhtemel Sorunlar

 

Anayasa Mahkemesi onunde balyoz davasi avukati sule nazlioglu'nun baslattigi Adalet Nobeti devam ediyor. 7 mayis 2014 / ali unal

 

1453 yılında İstanbul kuşatması devam ederken ve şehir düşmek üzereyken, Bizans entelektüelleri konumundaki rahip ve aydınların, kiliselerde toplanıp hararetli biçimde meleklerin cinsiyetini tartıştıkları söylenegelir. Söylencenin doğru olup olmadığını bilmemekle birlikte, 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri, anayasaya aykırılık gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilirken ve inceleme sisteminin belkemiğini oluşturan 7/1-(b) bendi de iptal tehdidi altındayken, konu hakkında görüşlerimi yazmadan geçmek istemedim. Şöyle ki, bu konu yokmuş gibi davranarak, bir yabancı mahkeme kararını yazmak, İstanbul düşerken meleklerin erkek mi yoksa dişi mi olduklarını tartışmak gibi olacaktı ve bunu kendi adıma doğru bulmadım.

IPR Gezgini’nin takipçileri site içeriğinin, marka başta olmak üzere sınai mülkiyet hakları konusundaki yabancı ofis ve mahkeme kararlarının aktarımı ve konu hakkında yurtdışındaki önemli gelişmelerin değerlendirilmesi yönünde olduğunun farkındadır. Site kurucusunun, yani bu satırlarının yazarının Türk Patent Enstitüsü’nde görevli bir kamu çalışanı olması nedeniyle site kapsamında ulusal uygulamalar çoğunlukla değerlendirme konusu yapılmamaktadır. Bu durum bilinçli bir tercih olsa da, şu günlerde Türk marka sistemi hakkında sessiz kalmak yazarı rahatsız etmektedir, şöyle ki içinde bulunulan günler Türk marka tescil sisteminin geleceği açısından kritik günler niteliğindedir.

Peşinen ifade etmeyelim ki, 7/1-(b) bendinin uygulamadan kalkmasını, marka tescil sistemimizin geleceği açısından yararlı görüyorum. Bununla birlikte, tescil sisteminin ve tescilli hakların ve yeni başvuruların hukuki güvenliğin sağlayacak mevzuat değişiklikleri olmaksızın, 7/1-(b) bendinin ortadan kalkmasının faydadan çok zarar getirmesi oldukça olasıdır. Bu nedenle kanaatimizce, olası iptal halinde nelerin yapılması gerektiği detaylı olarak masaya yatırılmalı ve değerlendirme ilgili tarafların görüşleri alınarak yapılmalıdır.

Anayasa Mahkemesi’nin 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 16. maddesinin beşinci fıkrası hakkında verdiği iptal kararı (detaylar için bkz. http://iprgezgini.org/2015/05/20/556-sayili-kanun-hukmunde-kararnamenin-165-fikrasi-anayasaya-aykirilik-gerekcesiyle-iptal-edildi-sira-71-b-bendinde-mi/ ) ve sonrasında 7/1-(b) bendi hakkında beklenen ve oldukça olası gözüken iptal kararı, Türk marka inceleme sistemi hakkında alternatif planların oluşturulmasını ve sistemin geleceğinin masaya yatırılmasını zorunlu hale getirmektedir. Bu zorunluluk çoktan beri mevcut olmakla birlikte, Enstitü tarafından defalarca hazırlanmasına rağmen kanunlaşamadan geri dönen tasarılar ve sonuca ulaşamayan diğer çabalar, beklenen sonun sinyallerini belirgin biçimde vermiştir.

Türk marka inceleme sisteminin karakteristik özelliklerinden birisi niteliğindeki resen benzerlik incelemesi, 556 sayılı KHK’nın 7/1-(b) bendi kapsamında yapıldığından, söz konusu bendin iptal edilmesi şüphesiz önemli bir sistem değişikliği getirecek ve gerektirecektir. Şöyle ki, Enstitü aynı veya ayırt edilemeyecek derecede benzer mallar veya hizmetler için önceden tescilli veya başvurusu yapılmış aynı veya ayırt edilemeyecek derecede benzer markaları, şu anda 7/1-(b) bendi kapsamında reddetmektedir. Anayasa Mahkemesi’nin 7/1-(b) bendini iptal etmesi halinde resen yapılan inceleme ortadan kalkacak ve hak sahiplerinin önceki aynı veya benzer markalarından kaynaklanan hakları yalnızca ilana itiraz edilmesi halinde incelenecektir. Bu durum şüphesiz önemli bir sistem değişikliğini ifade etmektedir.

7/1-(b) bendinin yani idare tarafından resen yapılan benzerlik incelemesinin, ortadan kalkmasının yararlı olup olmayacağı ayrı bir tartışma konusu olmakla birlikte, olası iptal kararı halinde ne tür bir sistem oluşturulması gerektiği kanaatimizce, geniş bir platformda tartışılmalıdır. Bu platform bize göre, sadece idare ve yargıyı kapsamamalı, bunlarla birlikte hak sahipleri, onların temsilcileri olan marka vekilleri ve akademiyi de içermelidir.

Eğer, 7/1-(b) bendi, Anayasa Mahkemesi’nce anayasaya aykırılık gerekçesiyle iptal edilirse, kanaatimizce aşağıdaki soruların yanıtları çerçevesinde yeni bir sistemin oluşturulması planlanmalıdır:

  • Resen benzerlik incelemesinin devamı niteliğinde bir sistem öngörülerek, bu sistemin kanunlaştırılması mı sağlanacaktır? Eğer, tercih bu yönde olacaksa:

♦ “Ayırt edilemeyecek derecede benzer” markalar ve “aynı tür” mal / hizmet gibi, modern marka mevzuatlarında yeri olmayan, -en kibar tanımlamayla- “ilginç” kavramlar kullanılmaya devam edilecek midir?

♦ Yoksa, resen benzerlik incelemesi için benzer marka ve benzer mal / hizmet gibi 8 inci maddede yer alan terimler tercih edilerek, 8 inci madde incelemesine benzer bir inceleme sisteminin resen yapılması mı öngörülecektir?

♦ Veya, 7/1-(b) bendinin kapsamı aynı marka ve aynı mal / hizmetle sınırlanarak kapsamı daha kısıtlı bir inceleme mi düşünülecektir?

  • Olası iptal kararı sonrasında, resen benzerlik incelemesinin devamı niteliğinde yeni bir düzenleme ön görülmeden ve resen benzerlik incelemesi terk edilerek yola devam edilmesi bir diğer seçenektir. Bu seçenek tercih edilerek, Avrupa Birliği genelinde geçerli olan ve OHIM’ce de uygulanan, önceki haklarla benzerlik değerlendirmesinin yalnızca ilana itiraz üzerine yapılması sistemi kabul edilecekse:

♦ OHIM ve birçok diğer AB üyesi ülke marka ofisinde olduğu gibi tescilli markaların hükümsüzlüğüne karar verme yetkisi, kanunla Türk Patent Enstitüsü’ne verilecek midir? Eğer verilecekse bu yetkinin kapsamı hangi hükümsüzlük halleriyle sınırlanacaktır?

♦ Hükümsüzlük yetkisi Enstitü’ye de verilecekse kurum içerisinde bu işlem için kanunla bir birim mi tesis edilecek, yoksa konu hakkında YİDK görevlendirilerek onun kararlarına karşı doğrudan mahkeme yolu mu açılacaktır?

♦ Tescilli markaların hükümsüzlüğüne karar verme yetkisi Enstitü’ye verilmeyecekse ve 7/1-(b) bendinin iptalinden beklenen kaçınılmaz sonuç ilana itirazların patlaması ise, ilana itirazların incelenmesi veya YİDK incelemesi sonucu verilen kararlarda kaybeden tarafın tüm masrafları ödemesi gibi, gereksiz itirazları caydırıcı tedbirler kanunla alınacak mıdır? Ya da bir diğer tedbir niteliğindeki, tescil tarihinden itibaren 5 yıl geçmiş markalara dayalı itirazların, yalnızca itiraz gerekçesi markanın kullanımı halinde kabul edilebileceği yönünde bir hüküm kanunla getirilecek midir?

  • Seçeneklerden sonuncusu, olası iptal kararı halinde hiçbir düzenleme yapılmadan kalan maddelerle yola devam edilmesidir. Böyle bir halin tercih edilmeyeceğini tahmin etmekle birlikte, bu durumdaki olası senaryoyu aşağıdaki şekilde öngörebiliriz:

♦ İptal kararının ardından, 7/1-(b)’nin yerini alacak yeni bir düzenleme yapılmadan başvuru yaparak bir an önce tescil elde edelim düşüncesiyle, daha önce reddedilen veya reddedileceği için yapılmayan onbinlerce başvuru bir anda Enstitü’ye ulaştırılır. Bu başvurular 7/1-(b) bendi olmadığı için ilan edilir ve ilana itiraz sayısında patlama yaşanır. İlana itirazı kaçıran çok sayıda kişi Enstitü’yü resen inceleme sisteminin ortadan kaldırılması konusunda tedbir almamakla suçlar ve süreç boyunca önlemlerin neden alınmadığı sonradan sorgulanmaya başlanır. İlana itiraz birimi ve YİDK itirazlarla bloke olur ve inceleme süreleri uzar. İlana itiraz süresinin kaçırılması ve reddedilen itirazlar gibi nedenlerle hükümsüzlük davaları sayılarında patlama yaşanır, başka bir düzenlemeyle Enstitü’ye hükümsüzlük yetkisi de verilmemiş olduğundan, mahkemelerin iş yükü artar ve sistemin bütün olarak hantallığı artar. Hak sahipleri kendileri adına resen koruma sağlayan bir sistem mevcutken kendi görüşleri sorulmaksızın sistemden neden vazgeçildiğini veya neden ek bir düzenleme yapılmadığını sonradan sorgular, idare ve iptali talep eden yargıya güven sarsılır. Bu konu hakkında hiçbir görüş-eser vermemiş veya uyarı yapmamış akademi bir anda aydınlanır ve herşey olup bittikten sonra makaleler yayınlanmaya ve eleştiriler yapmaya başlar.

İstanbul düşerken meleklerin cinsiyetini tartışan aydınların pozisyonunda bulunmak istemeyen sınai mülkiyet camiası mensuplarının, Anayasa Mahkemesi’nin olası iptal kararı halinde olacaklar hakkında hassasiyet göstermeleri kanaatimizce yerinde olacaktır.

Önder Erol Ünsal

Mayıs 2015

unsalonderol@gmail.com

Haberler ve Gündem

556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 16/5 fıkrası Anayasa’ya Aykırılık Gerekçesiyle İptal Edildi. Sıra 7/1-(b) Bendinde mi?

anayasamahkemesi

Anayasa Mahkemesi, 13 Mayıs 2015 tarihli 2015/49 sayılı kararı ile 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 16. maddesinin beşinci fıkrasını Anayasa’nın 91. maddesinin birinci fıkrasına aykırılık gerekçesiyle iptal etti.

Karar metni için bkz. http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/05/20150515.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/05/20150515.htm

556 sayılı KHK’nın anılan hükmü “Tescilli bir markanın devri sırasında aynı markanın veya ayırt edilemeyecek derecede benzerinin, aynı veya halkı yanılgıya düşürecek derecede benzeri mallar veya hizmetler için başka marka tescillerinin bulunması halinde, bu markaların da devredilmesi şarttır.” düzenlemesini içermekteydi.

Bu hükmün iptali, bundan sonra, aynı sahibe ait aynı veya ayırt edilemeyecek derecede benzer markaların, aynı mallar veya hizmetler için tescilli olsalar da diğer markalardan bağımsız biçimde farklı bir kişiye devredilebileceği anlamına gelmektedir.

İptal talebini yapan Ankara 3. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, 556 sayılı KHK’nın 16/5 maddesinin anayasanın 2., 13., 35., 48. ve 91. maddelerine aykırı olduğunu öne sürmüş olsa da, Anayasa Mahkemesi 91. madde kapsamında anayasaya aykırılığı tespit ettikten sonra, diğer maddeler bakımından değerlendirme yapmamıştır.

Anayasa Mahkemesi’nin hükmü iptal gerekçesi, marka hakkının bir mülkiyet hakkı olduğu, mülkiyet haklarının ise kanun hükmünde kararnamelerle düzenlenemeyeceği değerlendirmesine dayanmaktadır. Bu haliyle, 556 sayılı KHK’nın sonradan kanunla düzenlenmemiş tüm maddeleri kanaatimizce iptal tehdidi altındadır ve kararname kanuna dönüştürülmediği sürece bu tehdit devam edecektir.

Ankara 3. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, 556 sayılı KHK’nın 7/1-(b) bendinin de çok benzer gerekçelerle anayasaya aykırılık gerekçesiyle iptal edilmesi talebinde bulunmuştur ve Anayasa Mahkemesi’nin 16/5 fıkrası hakkında verdiği karar, 7/1-(b) bendinin de yüksek olasılıkla, yakında iptal edileceğinin göstergesi niteliğindedir.

Türk marka inceleme sisteminin karakteristik özelliklerinden birisi niteliğindeki resen benzerlik incelemesi, 556 sayılı KHK’nın 7/1-(b) bendi kapsamında yapıldığından, söz konusu bendin iptal edilmesi şüphesiz önemli bir sistem değişikliği getirecek ve gerektirecektir.

Daha açıkça ifade etmek gerekirse, Enstitü aynı veya ayırt edilemeyecek derecede benzer mallar veya hizmetler için önceden tescilli veya başvurusu yapılmış aynı veya ayırt edilemeyecek derecede benzer markaları, şu anda 7/1-(b) bendi kapsamında reddetmektedir. Anayasa Mahkemesi’nin 7/1-(b) bendini iptal etmesi halinde resen yapılan inceleme ortadan kalkacak ve hak sahiplerinin önceki aynı veya benzer markalarından kaynaklanan hakları yalnızca ilana itiraz edilmesi halinde incelenecektir. Bu durum şüphesiz önemli bir sistem değişikliğini ifade etmektedir.

Bu satırların yazarı, 2011 yılında yazdığı bir yazıda (Ayırt Edilemeyecek Derecede Benzerlik” Kavramının Eleştirisi http://wp.me/p43tJx-3a) ifade ettiği üzere, 7/1-(b) bendinin uygulamada dönüştüğü hal göz önüne alındığında, hükmün ortadan kalkmasını zorunlu olarak görmektedir. Dolayısıyla, hükmün iptalinin Türk marka inceleme sisteminin tutarlılığı açısından yerinde olacağı görüşündedir. Bununla birlikte, 7/1-(b) bendinin iptali halinde neler yapılacağının ve kararnameye yeni hükümlerin eklenmesi gerekip gerekmediğinin değerlendirilmesi ve tartışılması faydalı olacaktır. Bu değerlendirme şüphesiz, yalnızca idare veya yargı boyutuyla değil, asıl olarak hak sahipleri, vekiller ve akademi perspektifiyle gerçekleştirilmelidir.

Önder Erol Ünsal

Mayıs 2015

unsalonderol@gmail.com

 

A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Kararları ve Uygulaması, Marka Nispi Ret Nedenleri

USPTO Temyiz Kurulu “MASTERBAITER” Kararı – Mallar Aynı veya Benzerken, Malların Fiili Kullanımının Farklılığı Karıştırılma Olasılığı Değerlendirmesini Etkiler mi?

 

Karıştırılma olasılığı gerekçeli itirazların incelenmesi esnasında, başvuru sahiplerinin itirazlara karşı öne sürdüğü argümanlarından birisi de, markaların fiili kullanım alanlarının farklı olduğu iddiasıdır. Belirtilen iddiayı öne süren başvuru sahiplerine göre, itiraz gerekçesi markaların kapsadığı mallar veya hizmetlerle, başvurunun kapsadığı mallar veya hizmetler, aynı veya benzer olsa da, markaların pazarda fiilen kullanıldıkları alanlar farklıdır ve dolayısıyla karıştırılma ihtimali fiilen ortaya çıkmayacaktır. Tescilli markaların kapsadıkları malların veya hizmetlerin değerlendirilmesinden ziyade piyasadaki fiili kullanımı esas alan ve değerlendirmeyi bir anlamda sahada yapmayı hedefleyen bu anlayışa, gelişmiş ülke yargı istemleri ve marka tescil ofisleri tarafından itibar edilmemektedir.

Amerika Birleşik Devletleri (A.B.D.) Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Temyiz Kurulu tarafından 13 Mayıs 2015 tarihinde verilen “MASTERBAITER” kararı kapsamında bu konu bir kez daha değerlendirilmiş ve karıştırılma olasılığı gerekçeli ret kararına karşı fiili kullanım alanlarının farklılığı iddiasına da dayandırılan itiraz reddedilmiştir. İlgilenen okuyucularımızın karar metninin tamamını http://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/ttabvue-85955911-EXA-8.pdf bağlantısı aracılığıyla incelemesi mümkündür.

Başvuru sahibi “PACKED HOUSE PUBLICATIONS, LLC”, standart karakterlerde yazılı “MASTERBAITER” markasını 25. sınıfa dahil mallar için tescil ettirmek amacıyla USPTO’ya başvuruda bulunur. Başvuru kapsamında “Dansçılar için giysiler, yani tişörtler, sweatshirtler, pantolonlar, legging tipi pantolonlar, şortlar ve ceketler; spor giysileri, yani gömlekler, pantolonlar, ceketler, ayak giysileri, şapkalar ve kepler, spor amaçlı üniformalar; beyzbol kepleri ve şapkaları; güzellik salonlarında ve berberlerde kullanım amaçlı pelerinler; şef şapkaları …” başta olmak üzere çok sayıda farklı tipte giysi, ayak giysisi ve baş giysisi yer almaktadır.

masterbaiter

USPTO uzmanı, başvuruyu 25. sınıfa dahil “spor giysileri, yani giysiler, pantolonlar, ceketler, ayak giysileri, şapkalar ve kepler, spor amaçlı üniformalar; kepler; ayak giysileri; baş giysileri; kravatlar; üst giysiler” ve 28. sınıfa dahil “Suni balıkçılık yemleri; balıkların ilgisini çekici malzemeler, balıkçılık takımları” mallarını kapsayan aşağıda görseline yer verilen “MASTERBAIT” markasıyla karıştırılma olasılığı gerekçesiyle reddeder.

MasterBait

Başvuru sahibi bu karara karşı itiraz eder ve itiraz USPTO Temyiz Kurulu tarafından incelenir.

USPTO Temyiz Kurulu incelemeye, malların benzerliğine yönelik başvuru sahibi iddialarını değerlendirerek başlar.

Başvuru ve ret gerekçesi markanın kapsadığı malların bir kısmı aynı terimlerle ifade edilmiştir, buna ilaveten başvurunun kapsadığı malların bir kısmının da, ret gerekçesi marka kapsamında yer alan ayak giysileri ve baş giysileri ifadeleri kapsamına girdiği görülmektedir.

Başvuru sahibi, başvuru ve ret gerekçesi markanın kapsadığı malların birbirleriyle bağlantısız olduğunu öne sürmektedir. Başvuru sahibine göre, kendi markası mizah içeren tişörtler ve giysiler için kullanılırken, ret gerekçesi marka yalnızca balıkçılıkta kullanım amaçlıdır. Bu çerçevede, başvuru ve ret gerekçesi markanın kapsadığı mallar, fiili kullanımları göz önüne alındığında, başvuru sahibine göre benzer veya bağlantılı değildir.

Temyiz Kurulu, bu iddiayı yerleşik içtihadı ortaya koyarak reddetmiştir.

Başvuru ve ret gerekçesi marka kapsamında bulunan malların, mal listelerinde ifade edildikleri halleriyle karşılaştırılmaları gerektiği ve piyasadaki fiili kullanımın karşılaştırmaya esas olamayacağı yerleşik içtihat niteliğindedir (Stone Lion Capital Partners, L.P. v. Lion Capital LLP, 746 F.3d 1317, 110 USPQ2d 1157, 1162 (Fed. Cir. 2014) (“başvuru sahibi markasının tescil edilebilirliğine, başvuruda yer alan mal tanımlamaları temel alınarak karar verilmelidir”); Octocom Sys., Inc. v. Houston Comps. Servs. Inc., 918 F.2d 937, 16 USPQ2d 1783, 1787 (Fed. Cir. 1990)); In re Thor Tech Inc., 90 USPQ2d 1634, 1637-38 (TTAB 2009) (“malların benzerliğine veya benzemezliğine ve malların niteliğine yönelik analizimizi, malların başvuruda ve tescilde yer alan tanımlamalarını esas alarak yapmak zorundayız… dışsal kanıtları esas alarak, tescil kapsamında yer alan malları sınırlayamaz veya kısıtlayamayız”). Buna ilaveten, ret gerekçesi marka sahibinin web sitesinden erişilen bilgiler, ret gerekçesi markanın yalnızca balık tutarken giyilen giysiler için kullanıldığı yönündeki başvuru sahibi argümanını desteklememektedir. Bu çerçevede, markaların kapsadığı malların kısmen aynı olduğu kanaatine varılmış ve bu hususun karıştırılma olasılığını güçlü biçimde destekleyen bir faktör olduğu kabul edilmiştir.

Başvuru ve ret gerekçesi markanın kapsadığı malların kısmen aynı olması nedeniyle, malların pazarlandığı ticari kanalların ve alıcıların tipinin aynı olduğu kabul edilmelidir. (In re Yawata Iron & Steel Co., 403 F.2d 752, 159 USPQ 721, 723 (CCPA 1968) (hukuken aynı oldukları kabul edilen mallar söz konusu olduğunda, malların pazarlandığı ticari kanalların ve alıcı tipinin aynı olduğu kabul edilir); American Lebanese Syrian Associated Charities Inc. v. Child Health Research Institute, 101 USPQ2d 1022, 1028 (TTAB 2011); In re Viterra Inc., 671 F.3d 1358, 101 USPQ2d 1905, 1908 (Fed. Cir. 2012) (malların pazarlandığı ticari kanallara ve alıcı tipine ilişkin hiçbir kanıt bulunmasa da, karıştırılma olasılığı incelemesinde Temyiz Kurulu belirtilen hukuki varsayıma dayanmaya yetkilidir.)

Tüm bunlara ilaveten, karşılaştırma konusu mallar, sıradan tüketicilere yönelik hiçbir sofistike özellik içermeyen temel ürünler niteliğindedir. Ayrıca, ürünlerin ucuz ürünler olduğu da belirtilmelidir. “Ürünler görece düşük fiyatlı ve ani alım kararına konu olabilecek nitelikteyse, bu ürünlerin alıcılarının alışverişte daha düşük dikkat göstermesi nedeniyle karıştırılma olasılığı riskinin arttığı kabul edilir.” (Recot, Inc. v. Becton, 214 F.3d 1322, 1329, 54 USPQ2d 1894, 1899 (Fed. Cir. 2000); Midwestern Pet Foods, Inc. v. Societe des Produits Nestle S.A., 685 F.3d 1046, 1053, 103 USPQ2d 1435, 1440 (Fed. Cir. 2012)

Temyiz Kurulu devamında markaların benzerliği hususunu değerlendirmiştir.

masterbaiter     MasterBait

İncelenen vakada olduğu gibi mallar veya hizmetler aynıysa, karıştırılma olasılığının varlığı tespitine ulaşabilmek için markaların benzerlik derecesinin yüksekliğine duyulan ihtiyaç, malların veya hizmetlerin aynı olmadığı duruma göre daha düşük olacaktır (re Viterra Inc., 671 F.3d 1358, 1362, 101 USPQ2d 1905, 1908 (Fed. Cir. 2012); Palm Bay, 73 USPQ2d at 1692). Markaların benzerliği değerlendirirken uygulanacak test, markaların yanyana konulması suretiyle birbirlerinden ayırt edilip edilmediklerinin değerlendirilmesi değil, markaların oluşturdukları ticari izlenim anlamında yeterince benzer olup olmadıklarının değerlendirilmesidir. Markaların oluşturdukları ticari izlenim anlamında yeterince benzer olup olmadıkları sorusunun işaret ettiği durum, markalarla karşılaşacak kişilerin marka sahipleri arasında bağlantı kurup kurmayacaklarının değerlendirilmesidir (Coach Servs., Inc. v. Triumph Learning LLC, 668 F.3d 1356, 101 USPQ2d 1713, 1721 (Fed. Cir. 2012)). Bu değerlendirmede, markaların spesifik değil genel özelliklerini hatırlayan ortalama tüketicinin bakış açısı esas alınır (Inter IKEA Sys. B.V. v. Akea, LLC, 110 USPQ2d 1734, 1740 (TTAB 2014)).

Ret gerekçesi marka şekil unsurunun yanısıra “MASTERBAIT” kelime unsurundan oluşmaktadır. Buna karşın, başvuru yalnızca “MASTERBAITER” kelime unsurunu içermektedir. “MASTERBAIT” ve “MASTERBAITER” kelimeleri, genellikle “masturbate” ve “masturbator” kelimelerinin yanlış yazımı olarak kabul edilmektedir. Bu çerçevede, her iki markanın da aynı anlamı çağrıştırdığı kabul edilmelidir.

Buna ilaveten, “MASTERBAIT” ve “MASTERBAITER” markaları görsel ve işitsel açılardan da benzerdir. Başvuru sahibi, ret gerekçesi markada yer alan şekil unsurunun markanın baskın unsuru olduğunu ve bu nedenle, başvuru ile ret gerekçesi markanın birbirlerinden kolaylıkla ayırt edilebildiğini öne sürmektedir.

Yerleşik içtihada göre; markaların benzerliği veya benzemezliği analizi, markaların bütün olarak değerlendirilmesi çerçevesinde yapılmalı, markaların çeşitli bileşenlerine bölünerek incelenmesi yoluyla yapılmamalıdır (Nat’l Data Corp., 753 F.2d 1056, 224 USPQ 749, 751 (Fed. Cir. 1985)). Bununla birlikte, sonucun markaların bütünsel değerlendirilmesine bağlı olması kaydıyla, markanın belirli bir unsuruna incelemede daha çok veya daha az önem verilebilir. Kelime ve şekilleri birlikte içeren bileşke markalarda, kelime unsuru genellikle markanın baskın unsurudur, şöyle ki kelime unsurunun tüketicilerin hafızasında yer edinmesi daha olasıdır ve kelimeler ürünleri sipariş ederken kullanılır (Joel Gott Wines, LLC v. Rehoboth Von Gott, Inc., 107 USPQ2d 1424, 1431 (TTAB 2013) (citing In re Dakin’s Miniatures, Inc., 59 USPQ2d 1593, 1596 (TTAB 1999)); TMEP §1207.01(c)(ii); In re Viterra Inc., 671 F.3d 1358, 1362, 101 USPQ2d 1905, 1908, 1911 (Fed. Cir. 2012) (citing CBS Inc. v. Morrow, 708 F. 2d 1579, 1581-82, 218 USPQ 198, 200 (Fed. Cir 1983)).

Ret gerekçesi markada, “MASTERBAIT” kelime unsuru markanın büyük kısmını oluşturmaktadır ve kelimenin altında çizili eğriler kelime unsurunu vurgulamaktadır. “Bait = balık yemi” ibaresi balığa vurgu yaptığından, markanın balık yemi için olduğu algısını yaratmaktadır, bu nedenle de markadaki balık şekli incelemedeki önemi görece yitirmektedir. Bu çerçevede, “MASTERBAIT” kelime unsuru, markanın oluşturduğu bütünsel algıda baskın konumdadır.

Belirtilen gerekçeler doğrultunda Temyiz Kurulu, başvuru ve ret gerekçesi markayı benzer markalar olarak değerlendirmiştir.

Başvuru sahibinin bir diğer iddiası, ret gerekçesi markanın ayırt edici gücünün zayıf olduğu yönündedir, “master” veya “bait” ibarelerinin farklı kelimelerle birlikte üçüncü kişiler adına tescil edilmiş olması iddiasına dayalı bu argüman, Kurul tarafından kabul edilmemiştir.

Bütün bunların sonucunda, Temyiz Kurulu başvuru ile ret gerekçesi marka arasında karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkabileceği kanaatine ulaşmış ve aynı tespite dayalı USPTO uzmanı kararını yerinde bularak itirazı reddetmiştir.

Ülkemiz sosyal bilimlerin her alanında olduğu gibi, muhtemelen marka hukuku ve uygulaması alanında da oldukça ilginç bir laboratuvar işlevi görebilir. Şöyle ki, kuralları ve uygulama biçimi birçok gelişmiş ülkede yerleşik hale gelmiş karıştırılma olasılığı kavramına ve buna bağlı alt kavramlara yönelik olarak, ülkemizde sürekli biçimde yeni (ve uluslararası literatüre zıt) değerlendirmeler oluşturma arayışı gözlemlenmektedir. Bu yazı kapsamında detayına girilmeyecek olsa da, bu tip mesnetsiz ve zararlı arayışlardan uzak kalmak ve uluslararası düzeyde yerleşik hale gelmiş değerlendirme kriterlerini –gerektiğinde ülkemize uyarlayarak- uygulamak, bu satırların yazarına göre takip edilmesi gereken yoldur.

Karıştırılma olasılığı incelemesinde esas olan, başvuru ve önceki tarihli markanın kapsadığı mallar ve/veya hizmetler ve bunların birbirleriyle olan aynılığı, benzerliği ve bağlantısıdır. Markaların kapsadığı mallar ve/veya hizmetler birbirleriyle aynı veya benzer ise, USPTO pratiğine ve A.B.D. yargı içtihadına göre, inceleme bu husus esas alınarak yapılacaktır. Markaların piyasadaki fiili kullanım alanlarının farklı olması ise karıştırılma olasılığı değerlendirmesini etkileyen bir husus değildir.

Değerlendirme konusu karar, basit ve detaysız bir karar gibi gözükse de, USPTO’nun karıştırılma olasılığına ilişkin değerlendirmesinin iyi bir özeti niteliğindedir. Bu haliyle kararın okuyucularımızın ilgisi çekeceğini düşünüyoruz.

Önder Erol Ünsal

Mayıs 2015

unsalonderol@gmail.com

 

A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Kararları ve Uygulaması, Marka Nispi Ret Nedenleri

“DIGITAL COUPONS” v. “DG DIGITAL QPONS” Ayırt Edici Gücü Zayıf Unsurların Karıştırılma Olasılığına Etkisi – USPTO Temyiz Kurulu Kararı

dijitalkupon1

Amerika Birleşik Devletleri (A.B.D.) Patent ve Marka Ofisi (USPTO), marka başvurularını önceden tescilli markalarla benzerlik ve karıştırılma olasılığı açısından resen inceleyen ofislerden birisidir. Bir diğer deyişle USPTO, karıştırılma olasılığı değerlendirmesi için başvuruların ilan edilmesini ve ilana karşı itiraz edilmesini beklememekte, bu inceleme, başvurunun alınmasından ardından ofis tarafından resen yapılmaktadır. 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK’nin 7/1-(b) bendi çerçevesinde uygulanan resen benzerlik incelemesinin A.B.D.’ndeki karşılığı niteliğindeki bu sistem, USPTO kararlarını, kanaatimizce ülkemizde uygulanan sistem ve verilen kararlarla karşılaştırma anlamında daha da ilginç hale getirmektedir.

Okumakta olduğunuz yazı, USPTO tarafından resen inceleme neticesinde reddedilen ve önceki markayla ortak unsuru ayırt edici niteliği düşük nitelikte bir kelime grubu olan bir marka başvurusu hakkında, karara itiraz üzerine USPTO Temyiz Kurulu’nca yapılan değerlendirme hakkındadır. Konu hakkındaki USPTO Temyiz Kurulu değerlendirmesinin okuyucuların ilgisini çekeceğini düşünüyorum. Kararın tamamını incelemek isteyen okurların karara http://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/ttabvue-86105555-EXA-11.pdf bağlantısından erişmesi mümkündür

“Hy-Vee, Inc.” firması aşağıda görseline yer verilen markanın USPTO’da tescil edilmesi talebiyle başvuruda bulunur:

digitalcoupons

Başvuru sahibi, başvurudaki “digital coupons” kelime unsuru için münhasıran koruma talep etmemektedir. Başvuru kapsamında, özet olarak, aşağıdaki mal ve hizmetler yer almaktadır: “Sınıf 9: Global bir bilgisayar ağından indirilen tüketici kuponları; ürünleri ve hizmetleri yorumlamak ve bunun karşılığında kupon, indirim, özel teklif gibi promosyon ürünlerine dönüştürülebilir puanlar kazanmak amaçlı indirilebilir mobil cihaz uygulamaları. Sınıf 42: Ürünleri ve hizmetleri yorumlamak ve bunun karşılığında kupon, indirim, özel teklif gibi promosyon ürünlerine dönüştürülebilir puanlar kazanmak amaçlı teknolojileri içeren interaktif web sitesi hizmetleri.”

USPTO uzmanı başvuruyu, A.B.D. Marka Kanunu madde 2(d) uyarınca aşağıda görseline yer verilen markayla karıştırılma olasılığı gerekçesiyle reddeder:

digitalqpons

Ret gerekçesi markanın kapsamında takip eden hizmetler yer almaktadır: “Sınıf 35: Site kullanıcılarının kazandıkları puanları kupon, indirim, özel teklif gibi promosyon ürünleriyle değiştirmesini sağlayan ve kullanıcıların internet içeriğini, kişileri, şirketleri, ürün ve hizmetleri yorumlayarak veya oylayarak puan kazanmalarını esasına dayanan interaktif web sitesi hizmetleri; elektronik kuponlar, promosyonlar ve indirimler aracılığıyla başkalarının mallarının ve hizmetlerinin satışına ilişkin promosyon hizmetleri.”

Başvuru sahibi USPTO uzmanının ret kararına karşı itiraz eder ve itiraz USPTO Temyiz Kurulu’nca incelenir.

Temyiz Kurulu’na göre, karıştırılma olasılığına ilişkin değerlendirme, konuyla ilgili tüm faktörlerin bir arada incelenmesi esasına göre yapılmalıdır. Bununla birlikte, karıştırılma olasılığına ilişkin her değerlendirmede iki anahtar faktör mevcuttur, bunlar markaların benzerliği ve malların / hizmetlerin benzerliğidir.

İlk olarak, malların ve hizmetlerin benzerliği veya farklılığı hususları değerlendirilmiştir.

Malların ve hizmetlerin değerlendirilmesi, başvuru kapsamında yer alan mallar ve hizmetlerle, ret gerekçesi marka kapsamında yer alan malların ve hizmetlerin karşılıklı olarak değerlendirilmesini içerir. Markalardan herhangi birisinin içerdiği mal veya hizmet, daha geniş (kapsayıcı) biçimde ifade edilmişse ve malların veya hizmetlerin niteliği, ticaret kanalları ve alıcı grubu hakkında bir kısıtlama belirtilmemişse, markanın ilgili tanım kapsamına giren tüm malları veya hizmetleri kapsadığı kabul edilir. Aynı kabul çerçevesinde, belirtilen malların veya hizmetlerin normal olan her tür ticaret kanalı ile pazarlandığı ve ilgili malların veya hizmetlerin potansiyel her tür alıcısına açık olduğu kabul edilir.

Yukarıda belirtilen ilkeler çerçevesinde, başvuru sahibinin malları ve hizmetleri, ret gerekçesi marka kapsamında bulunan hizmetlerle karşılaştırıldığında, mallar ve hizmetler aynı şekilde ifade edilmemiş olsa da bunların esasen aynı olduğu ve aynı tüketicilerin başvuru sahibi ile ret gerekçesi marka sahibinin mal ve hizmetlerini birbirlerinin yerine kullanabileceği görülmüştür. Bu bağlamda, başvuru sahibinin hizmetleri ile ret gerekçesi marka kapsamında bulunan hizmetlerin hukuki açıdan aynı olduğunun, başvuru sahibinin mallarının ise ret gerekçesi marka kapsamında bulunan hizmetlerle bağlantılı olduğunun kabul edilmesi gereklidir. Buna ilaveten Temyiz Kurulu, başvuru sahibi ile ret gerekçesi marka sahibi hizmetlerinin aynı ticari kanallarla pazarlanacağı ve sıradan tüketiciler niteliğindeki aynı tip tüketicilerin alımına konu olacağı görüşündedir, bağlantılı mallar bakımından da durum aynı olacaktır.

Başvuru sahibi, kendi hizmetlerinin hem web sitelerine hem mobil uygulamalara yönelik ve malların ve hizmetlerin yorumlanması ve oylanması amaçlı olduğunu, buna karşın ret gerekçesi marka sahibinin hizmetlerinin sadece web sitelerine yönelik ve sponsorların değerlendirilmesini talep ettiği herhangi bir şeyin yorumlanması ve oylanması amaçlı olduğunu belirterek, hizmetlerin farklı olduğunu iddia etmektedir. Temyiz Kurulu bu argümanı yerinde bulmamış ve kabul etmemiştir. Şöyle ki ret gerekçesi markadaki hizmetler kapsamları itibarıyla sınırlandırılmamış durumdadır ve başvuru sahibi hizmetlerinin mobil uygulamalara yönelik olması, hizmetlerin çakışan fonksiyonlara sahip olması durumunu değiştirmemektedir.

Sonuç olarak, malların ve hizmetlerin aynılığı ve benzerliği yönündeki tespit, Temyiz Kurulu’nca yerinde bulunmuş ve markaların benzerliği değerlendirmesine geçilmiştir.

Temyiz Kurulu’na göre, markaların benzerliği değerlendirmesinde kullanılacak test, markaların yanyana konularak karşılaştırılması değil, markaların oluşturdukları ticari etki anlamında benzer olup olmadıklarının yani markalarla karşılaşacak kişilerin markalar arasında bağlantı kurup kurmayacağının değerlendirilmesidir. Markalar bütün olarak değerlendirilecek olsa da, markalardaki ayırt edici unsurlara daha büyük önem verilmesi tamamen yerinde bir yaklaşımdır. Temyiz Kurulu kararlarını inceleyen mahkemelerce önceden belirtildiği üzere, markayı oluşturan unsurlardan birisinin, marka kapsamında bulunan mallara veya hizmetlere ilişkin olarak tanımlayıcı veya jenerik nitelikteki olması, incelemede o unsura daha düşük ağırlık verilmesi gerektiği bakımından genel kabul görmüş rasyonel bir gerekçe niteliğindedir (re National Data Corp., 224 USPQ at 751 (Federal Circuit 1985).

İncelenen vakada, başvuru ile ret gerekçesi marka arasındaki benzerlik, başvuru “DIGITAL COUPONS” ibaresini içerirken, ret gerekçesi markanın başvurunun fonetik eşdeğeri olan “DIGITAL QPONS” ibaresini içermesidir. Bununla birlikte, “DIGITAL COUPONS” veya onun fonetik eşdeğeri olan “DIGITAL QPONS” ibareleri, markaların kapsadığı mallara veya hizmetlere ilişkin olarak jenerik olmasa da, tanımlayıcı nitelikte adlandırmalardır (Digital Coupon ibaresinin Türkçe karşılığı “dijital kupon”dur.). Bu husus dikkate alındığında, tüketicilerin bu terimleri markaların kapsamlarında yer alan malların veya hizmetlerin ticari kaynağı ile ilişkilendirerek değil, malların ve hizmetlerin kendileriyle özdeşleştirerek değerlendireceği düşünülmektedir.

digitacouponsbirlikte

Ret gerekçesi markada, stilize biçimde yazılı DQ harfleri başvuruda baskın rol oynamaktadır, şöyle ki stilize DQ harfleri altında yer alan ve tanımlayıcı nitelikteki “DIGITAL QPONS” ibaresine kıyasla daha büyük puntolarla yazılmış durumdadır. DQ harfleri tescil sahibinin markasında görsel olarak baskın konumda bulunduğundan, bu unsur tüketicilerin zihninde esasen yer edinecek unsur konumundadır. Buna karşın, inceleme uzmanının “DQ” harflerinin stilize biçimde yazılı eş anlamlılık içerdiği ve kısaltmanın altta yer alan kelime unsurlarıyla bağlantılı olarak algılanacağı yönündeki beyanı desteksiz niteliktedir. Buna ilaveten, başvuruda yer alan ve “U” – “I” harflerinin yerine konulmuş stilize bilgisayar faresi biçimindeki şekil de, başvuruyu ret gerekçesi markadan farklılaştırmaktadır.

Yukarıda yer verilen görsel farklılıklar, Temyiz Kurulu’na göre markalar hakkında tamamen farklı ticari algı ortaya çıkmasına yol açacaktır.

Temyiz Kurulu, bu tespitleri yaparken “DIGITAL COUPONS” kelime unsurunun başvuruda baskın konumda bulunduğunun ve markaların kelime ve şekil unsurlarının ilgili kamu kesimi üzerinde en kalıcı etkiyi yaptığının farkındadır. Başvuru hakkında ret kararını veren inceleme uzmanı bu değerlendirmenin sonucunda, “DIGITAL COUPONS” ibareli başvuru ile onun fonetik eşdeğeri olan “DIGITAL QPONS” ibareli ret gerekçesi markayı karıştırılabilecek derecede benzer markalar olarak değerlendirmiştir. Kelime ve şekil kombinasyonlarından oluşan markalarda kelime unsurlarının daha baskın unsur olduğu genellikle doğru olsa da, Temyiz Kurulu’na göre durum her zaman böyle olmayacaktır.

Tüm bu değerlendirmelerin sonucunda Temyiz Kurulu, “DIGITAL COUPONS” ile “DIGITAL QPONS” ibarelerinin yüksek düzeydeki tanımlayıcı ve jenerik niteliği dikkate alındığında, markalar aynı hizmetler için kullanılacak olsalar da, başvurunun ret gerekçesi markadan oldukça farklı olduğu ve markalar arasında karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkmayacağı neticesine ulaşmıştır.

Yukarıda ayrıntılı olarak aktarılan karar ve gerekçelerinden anlaşılacağı üzere, incelenen vakada markaların kelime unsurları arasında yüksek düzeyde benzerlik ve malları – hizmetler arasında aynılık ve benzerlik bir arada bulunmuş olmakla birlikte, USPTO Temyiz Kurulu, markaların ortak kelime unsurunun tanımlayıcı ve zayıf nitelikteki karakterini dikkate alarak, markaların birbirlerine benzer olmadıkları, aralarında karıştırılma ihtimalinin bulunmadığı tespitine varmış ve bunun sonucunda başvuru hakkındaki ret kararını kaldırmıştır.

Ayırt edici niteliği zayıf unsurları ortak unsur olarak içeren markalar arasında karıştırılma ihtimali değerlendirmesi, vaka bazında bizi kimi zaman farklı sonuçlara götürse de, çoğu zaman varılan sonuç ayırt edici gücü zayıf unsurların ortaklığının tek başına karıştırılma olasılığının varlığı anlamına gelmediğidir. İnceleme konusu USPTO Temyiz Kurulu kararında da benzer içerikte değerlendirme yapılmış ve ayırt edici gücü zayıf kelime unsurlarının üst düzeydeki benzerliğine rağmen, markaların stilize yazım tarzlarındaki farklılık esas alınarak, markaların benzer olmadığı ve dolayısıyla markalar arasında karıştırılma olasılığı bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Önder Erol Ünsal

unsalonderol@gmail.com

Nisan 2015

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Mutlak Ret Nedenleri

Adalet Divanı Sloganların Ayırt Edici Niteliği Konusunu Yeniden Değerlendiriyor – “So What Do I Do With My Money” Kararı (T-609/13 )

sowhatdoido

Sloganların marka olarak tescil edilebilirliği hakkında site içeriğinde önceden yazdığım çok sayıda yazı bulunmaktadır. Konu hakkındaki yazı sayısının fazlalığı, maalesef, herhangi bir ülkede veya yargı bölgesinde istikrarlı bir uygulamanın varlığını işaret eden bir gösterge değildir, tersine Avrupa Birliği ve A.B.D. başta olmak üzere birçok gelişmiş ülkede konu hakkında birbirleriyle çelişir nitelikte çok sayıda karara rastlanmaktadır. Dolayısıyla, sloganların tescil edilebilirliği ile ilgili her yeni Adalet Divanı kararı, bu satırların yazarının ilgisini çekmekte ve fırsat bulundukça bu içerikteki yazılar okuyucularla paylaşılmaktadır.

Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi, 29 Ocak 2015 tarihinde verdiği T-609/13 sayılı “SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY” kararında sloganların tescil edilebilirliği konusunu bir kez daha irdelemiştir. Belirtilen karar bu yazının konusunu oluşturmaktadır ve yazının orijinal metnini incelemek isteyenlerin karara http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=161905&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=194940 bağlantısından erişmesi mümkündür.

İlk olarak davaya konu kararın gerekçeleri ve başvuru hakkında bilgi verilmesi yerinde olacaktır:

“Blackrock, Inc.” firması 28 Ağustos 2012 tarihinde “SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY” kelime markasının tescil edilmesi talebiyle İç Pazarda Uyumlaştırma Ofisi (OHIM)’ne başvuruda bulunur.

SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY

Başvurunun kapsamında 35. sınıfa dahil “Piyasa verilerinin ekonomik analizi ve bununla ilgili danışmanlık hizmetleri, finansal yatırımcılar ve finans profesyonelleri için ticari araştırma ve pazar araştırması hizmetleri, ticari yönetim danışmanlığı, ticari pazar analizi hizmetleri.” ve 36. sınıfa dahil “Finansal yönetim ,finansal danışmanlık hizmetleri ve burada tek tek sayılmayacak çok sayıda finansal hizmet” yer almaktadır.

Bu noktada başvuruyu oluşturan “SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY” sloganının Türkçe karşılığının “ÖYLEYSE PARAMLA NE YAPACAĞIM” ibaresi olduğu belirtilmelidir.

OHIM uzmanı başvuruyu ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesiyle reddeder ve başvuru sahibi bu karara karşı itiraz eder. İtirazı inceleyen OHIM Temyiz Kurulu, 11 Eylül 2013 tarihinde verdiği kararla itirazı reddeder.

Temyiz Kurulu’na göre, başvuru kapsamındaki hizmetlerin tamamı finans veya yatırımla ve dolayısıyla parayla ilgilidir. Buna ilaveten, kamunun ilgili kesimi ortalama tüketicilerden ve profesyonellerden oluşan kişilerdir ve bu kişilerin promosyon terimlerine ilişkin dikkat düzeyi görece düşüktür. “SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY” ibaresi tek bir anlama gelmektedir, kelimelerle oynama içermemektedir, fantezi nitelikte bir ibare değildir ve herhangi bir yaratıcı unsur içermemektedir. Bu bağlamda, başvuru kapsamında bulunan parayla ilgili hizmetler açısından, terim çok açık ve kolay anlaşılır niteliktedir ve İngilizce’nin gramer kurallarına uygundur. Temyiz Kurulu, inceleme konusu sloganın tüketicilerin zihninde oluşturduğu tek sorunun finansal durumlarına yönelik değerlendirme yapmaya davet olduğu görüşündedir.

Reklam sloganları hakkında yerleşik olan içtihat, bu tip ibarelerin sadece reklam sloganları olmaları nedeniyle tescillerinin engellenemeyeceği yönündedir. Buna karşılık, bu nitelikteki sloganların tescil edilebilmeleri için, kamunun ilgili kesimi tarafından, malların veya hizmetlerin ticari kaynağını gösterir işaretler olarak derhal algılanmaları gerekmektedir. Temyiz Kurulu’na göre, incelenen başvuru için böyle bir durum söz konusu değildir, dolayısıyla başvurunun 207/2009 sayılı Topluluk Marka Tüzüğü’nün 7(1)(b) maddesi çerçevesinde ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesiyle reddedilmesi kararı yerindedir.

Başvuru sahibi bu karara karşı dava açar ve dava Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nce görülür. Mahkeme kararı aşağıda detaylarıyla aktarılmıştır.

Başvuru sahibinin iki temel iddia çerçevesinde ret kararının yerinde olmadığını savunmaktadır: (i) Başvuru ayırt edici niteliğe sahiptir. (ii) OHIM, Adalet Divanı’nın C-398/08 sayılı kararında yer alan ilkeleri yanlış biçimde değerlendirmiştir.

Genel Mahkeme ilk olarak konu hakkındaki içtihadı özetlemiştir:

Topluluk Marka Tüzüğü madde 7(1)(b) çerçevesinde ayırt edici niteliğe sahip olmayan işaretler tescil edilmeyecektir.

Mahkemeye göre, markanın asli fonksiyonu, malların veya hizmetlerin ticari kaynağını göstermek ve bu yolla ilgili malları veya hizmetleri edinen tüketicilerin sonraki bir satın alma esnasında, önceki deneyimlerinden memnun kalmaları halinde bu deneyimi tekrarlamalarını, tersine memnun olmamaları halinde ise aynı deneyimden kaçınmalarını sağlamaktır.

Yerleşik içtihada göre, bir markanın ayırt edici niteliğe sahip olduğundan bahsedebilmek için, bu markanın tescili talep edilen malların belirli bir işletmeden kaynaklandığını göstermesi ve bu şekilde malların diğer işletmelerin mallarından ayırt edilmesini sağlaması gerekmektedir. Bir markanın ayırt edici niteliği, öncelikle tescil talebine konu mallar veya hizmetler, ikinci olarak, kamunun ilgili kesiminin belirtilen mallara veya hizmetlere yönelik algısı esas alınarak değerlendirilmelidir.

Tescili talep edilen mallara veya hizmetlere yönelik olarak, aynı zamanda reklam sloganı veya bu malların satın alınmasını sağlamak amacıyla kalite veya teşvik emaresi olarak kullanılan işaretlerden müteşekkil markalar, bu kullanımları nedeniyle tescilden muaf tutulamazlar. Adalet Divanı, bu tip markaların ayırt edici karakteri değerlendirilirken, sloganlara diğer işaretlere uygulananlardan daha katı kriterler uygulanmaması gerektiğini de ifade etmiştir.

Ayırt edici niteliğin değerlendirilmesine ilişkin kriterler farklı marka türleri bakımından aynı olsa da, bu kriterler uygulanırken, kamunun ilgili kesiminin algısının her marka türünde aynı olacağından bahsedilmesi mümkün değildir ve bu nedenle, bazı marka türlerinde ayırt edici niteliğin ortaya konulması diğer marka türlerine kıyasla daha zor olabilir. Belirtilen zorluklar, reklam sloganlarının ayırt edici karakterinin tespiti için, kelime markalarının ayırt edici karakterinin tespitinde kullanılanlardan daha farklı ilave veya eksik kriterler kabul edilmesini meşru hale getirmez. Özellikle, reklam sloganlarının ayırt edici niteliğinin varlığının kabul edilebilmesi için, sloganın hayalgücü içermesi veya sürpriz veya sarsıcı etki oluşturacak kavramsal algı yaratması şartları getirilemez. Bunun ötesinde, kamunun ilgili kesiminin markayı bir promosyon ifadesi olarak algılayacağı ve bu tip ifadelerin övücü nitelikleri nedeniyle diğer işletmelerce de kullanılabileceği iddiası, tek başına markanın ayırt edici nitelikten yoksun olduğu sonucuna varılabilmesi için yeterli değildir.

Kelime markalarının övücü çağrışım yapması, bu tip markaların kapsadıkları mallar veya hizmetler bakımından ticari kaynak gösteremeyeceği anlamına gelmez. Bu çerçevede, bu tip markaların tüketiciler tarafından hem bir promosyon ifadesi hem de malların veya hizmetlerin ticari kaynağını gösterir bir işaret olarak algılanması mümkündür. Dolayısıyla, kamunun ilgili kesiminin, markayı kaynak gösterir şekilde algılaması durumunda, bu marka aynı zamanda -hatta öncelikle- bir promosyon ifadesi olarak değerlendirilse de, bu değerlendirme ayırt edici karakterin varlığının tespitinde etkili olmayacaktır.

Mahkeme ayırt edici niteliğe yönelik değerlendirmeyi yukarıda belirtilen genel ilkeler çerçevesinde yapmıştır.

Kamunun ilgili kesimine ilişkin olarak, bu kesimin OHIM Temyiz Kurulu kararında da belirtildiği gibi, hem ortalama tüketicilerden hem de profesyonellerden oluştuğu, markanın İngilizce kelimelerden ibaret olduğu, dolayısıyla ayırt edici nitelik değerlendirmesinin İngilizce konuşan halk esas alınarak yapılması gerektiği ortaya konulmalıdır.

Buna ilaveten, Temyiz Kurulu’nca da belirtildiği üzere, promosyon ifadeleri söz konusu olduğunda, kamunun ilgili kesiminin dikkat derecesi düşük olabilir, bu durum tescil talebinin konusu finansal ve parasal hizmetler bakımından da geçerlidir.

Yerleşik içtihada göre, bileşke kelime markaları söz konusu olduğunda, işareti oluşturan unsurlardan her birinin anlamı tek başına ve diğerlerinden izole edilmiş şekilde değerlendirilmemeli, aksine işareti oluşturan tüm unsurların bir arada oluşturduğu anlam dikkate alınmalıdır. Bu durum, incelemeye başlarken başvuruyu oluşturan kelimelerin her birinin anlamının ayrı biçimde incelenemeyeceği anlamına gelmez. Bütüncül değerlendirmeye giden yolda, bileşke markayı oluşturan bileşenlerin her birini ayrıca değerlendirmek yerinde olabilir.

İncelenen vakada, başvuru yaygın kullanıma konu 8 İngilizce kelimeden oluşmaktadır: “so”, “what”, “do”, “I”, “do”, “with”, “my”, “money”. Başvuruyu oluşturan kelimelerin genel niteliği ve başvuru kapsamında yer alan hizmetlerin alanı dikkate alındığında, “SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY” sloganının anlamının kamunun ilgili kesimince kolaylıkla anlaşılacağı düşünülmektedir.

Yaygın kullanıma konu İngilizce kelimelerin tek bir ifade içerisinde toplanması suretiyle oluşturulan ve İngilizce gramer kuralarına uygun olan başvuru, derhal anlaşılacak açık ve kesin bir mesaj vermekte ve İngilizce konuşan tüketicilerce herhangi bir yorum yapılmasını gerektirmemektedir. Bu çerçevede, “SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY” sloganı kişinin kendisine finansal kaynakları ve varlıkları ile ne yapması gerektiği sorusunu yöneltmesine yol açmaktadır. İncelenen vakada, başvuru kapsamındaki hizmetlerin makul derecede bilgili ve gözlemci tüketicileri, başvuruya konu ifadeyi gördüklerinde kendilerine paralarını etkin biçimde kullanıp kullanmadıklarını soracaktır. Temyiz Kurulu’nca da belirtildiği üzere, kişinin kendisine sorduğu bu soru, finansal bir uzmandan danışmanlık hizmeti alma yolunda atılan ilk adım niteliğindedir. Dolayısıyla, başvuru sahibinin öne sürdüğünün aksine, Temyiz Kurulu, başvuruda yer alamayan mesajlara ilişkin bir çözümleme yapmış durumda değildir. Bu bağlamda, başvuru, kişilerin kendilerine sorduğu bir sorudan oluşmaktadır ve ifade kamunun ilgili kesiminin başvuru kapsamındaki hizmetlere ilişkin genel bir talebini belirtmektedir. Bunun ötesinde, başvuruyu oluşturan ifade oldukça açıktır ve kamunun ilgili kesiminin hizmetlerle doğrudan bir bağlantı kurmasını engelleyecek anlamsal bir derinlik içermemektedir. Temyiz Kurulu’nca da belirtildiği üzere, başvuruyu oluşturan “SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY (öyleyse paramla ne yapacağım)” sorusunu kendisine soran kişi, bir yatırım profesyoneline danışma ihtiyacı hissetmektedir. Bu husus, başvuru kapsamındaki tüm hizmetlerin parayla ilgili olduğu göz önüne alındığında, terimin ilgili hizmetler bakımından sıradan – banal bir ifade olduğunu ortaya koymaktadır.

Başvuru sahibinin bir diğer iddiası, başvuruya konu sloganın birden fazla anlamı olması ve bu durumun başvurunun ayırt edici niteliği olduğunun bir göstergesi olduğudur. Bununla birlikte, Adalet Divanı’nın “Live Richly” kararında belirtildiği üzere “Bir promosyon sloganının birden fazla anlamının bulunması sloganın ayırt edici niteliğinin bulunduğu sonucuna varılabilmesi için tek başına yeterli değildir.” Bu durumda başvuru sahibinin bu yöndeki itirazı da kabul edilmemiştir.

OHIM’in farklı birimleri arasında fonksiyonları itibarıyla devamlılık bulunsa da, Temyiz Kurulu içtihadında açık yer aldığı üzere, Kurul karar verirken, OHIM’in ilgili biriminin gerekçelendirmesi ile bağlı değildir.

Başvuruya konu ifadenin soru kalıbında olması, başvuru kapsamında hizmetler açısından ifadenin sıradanlığını ortadan kaldıran bir husus değildir.

Başvuru sahibi, başvurunun başında yer alan “so (öyleyse, bu nedenle, bunun sonucu olarak)” kelimesinin önceki bir olayı işaret ettiğini, dolayısıyla sloganın tüketicilerin zihninde aşamalı bir değerlendirmeye konu olacağını iddia etmektedir. Buna karşılık, OHIM Temyiz Kurulu’nca da belirtildiği üzere, bu kelimenin slogana dahil edilmesi, kamunun ilgili kesiminin önemli bir karar vermeden, yani parasını yatırıma yöneltmeden önce bir an için durup düşündüğünü göstermektedir. Bunun sonucu olarak, “so” kelimesinin başvuruda yer alması, sloganın apaçık anlamını değiştirmemekte veya slogana, sloganın ayırt edici nitelikte olarak değerlendirilmesini gerektirir, sıradışı gramatik bir yapı katmamaktadır.

Son olarak, başvuruya konu sloganın önceden üçüncü bir tarafça kullanılmamasının, sloganın ayırt edici niteliğe sahip olduğu anlamına gelmediği de belirtilmelidir.

Tüm bunların sonucunda, başvuruya konu sloganın ayırt edici nitelikte olmadığı tespitini içeren OHIM Temyiz Kurulu kararı yerinde bulunmuştur.

Takiben, başvuru sahibinin diğer itiraz gerekçesi yani, OHIM Temyiz Kurulu’nun, Adalet Divanı’nın C-398/08 sayılı kararında (Audi v. OHIM) yer alan ilkeleri yanlış biçimde değerlendirdiği iddiası incelenmiştir.

OHIM Temyiz Kurulu incelemesinde ilk olarak, sloganın başvuruya konu hizmetler açısından paranın kullanımına ilişkin basit bir kavramsal karşılığı bulunduğunu, kamunun ilgili kesiminin bu anlamı algılamak için çaba göstermesine gerek olmadığını ve terimin hizmetlerle bağlantılı bir anlamı olduğunu tespit etmiştir. Temyiz Kurulu, tüm bunların sonucunda, sloganın başvuru kapsamındaki hizmetler bakımından, ticari kaynak gösteren bir işaret olarak algılanmayacağı ve ayırt edici nitelikte olmadığı sonucuna ulaşmıştır. Temyiz Kurulu, kararın sadece 15. paragrafında sloganın övücü ve promosyona yönelik bir slogan olduğunu belirtmiştir. Dolayısıyla, başvuru sahibinin iddia ettiğinin tersine, sloganın derin bir analizi yapılmıştır.

Temyiz Kurulu bu analizi yaparken, “Tescili talep edilen mallara veya hizmetlere yönelik olarak, aynı zamanda reklam sloganı veya bu malların satın alınmasını sağlamak amacıyla kalite veya teşvik emaresi olarak kullanılan işaretlerden müteşekkil markalar, bu kullanımları nedeniyle tescilden muaf tutulamazlar. Adalet Divanı, bu tip markaların ayırt edici karakteri değerlendirilirken, sloganlara diğer işaretlere uygulananlardan daha katı kriterler uygulanmaması gerektiği kararını önceden vermiştir. Kelime markalarının övücü çağrışım yapması, bu tip markaların kapsadıkları mallar veya hizmetler bakımından ticari kaynak gösteremeyeceği anlamına gelmez. Bu çerçevede, bu tip markaların tüketiciler tarafından hem bir promosyon ifadesi hem de malların veya hizmetlerin ticari kaynağını gösterir bir işaret olarak algılanması mümkündür. Dolayısıyla, kamunun ilgili kesiminin, markayı kaynak gösterir şekilde algılaması durumunda, bu marka aynı zamanda -hatta öncelikle- bir promosyon ifadesi olarak değerlendirilse de, bu değerlendirme ayırt edici karakterin varlığının tespitinde etkili olmayacaktır.” ilkelerini dikkate almıştır.

Bir diğer deyişle, başvuruya konu slogan sadece bir reklam sloganı olması nedeniyle reddedilmemiştir. OHIM Temyiz Kurulu’nun başvuruyu reddetmesinin nedeni, sloganın promosyonel niteliğinin ötesinde, kamunun ilgili kesiminin başvuruya konu hizmetler açısından, sloganı ticari kaynak gösterir bir işaret olarak algılamasını sağlayacak herhangi bir unsurun sloganda bulunmamasıdır.

Adalet Divanı C-398/08 sayılı kararında (Audi v. OHIM), başvuruya konu “Vorsprung Durch Technik (teknoloji yoluyla avantaj (veya gelişme))” sloganının ayırt edici niteliğe sahip olduğu kararını verirken, sloganın kolaylıkla hatırlanmasını sağlayabilecek, birden fazla anlama gelen veya kelimeler üzerinde oynama içeren veya hayal ürünü, sürpriz içeren veya beklenilmedik nitelikte olan yapıya sahip olduğunu belirtmiştir. Buna karşılık incelenen başvuru, “Vorsprung Durch Technik” sloganından farklı olarak kararın önceki bölümlerinde detaylı olarak açıklandığı üzere, ticari kaynak gösterebilme işlevini herhangi bir şekilde yerine getiremeyecek, ayırt edici özelliği bulunmayan bir slogan niteliğindedir. Belirtilen husus ve karar içeriğinde yer verilen birkaç ek husus da dikkate alınarak, başvuru sahibinin Adalet Divanı’nın C-398/08 sayılı kararında (Audi v. OHIM) yer alan ilkelerin yanlış biçimde değerlendirildiği yönündeki iddiası da haksız bulunmuştur.

Belirtilen tüm değerlendirmeler ışığında, Adalet Divanı Genel Mahkemesi, “SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY” sloganının ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesiyle, Topluluk Marka Tüzüğü paragraf 7(1)(b) uyarınca reddedilmesi yönündeki kararı yerinde bulmuş ve davayı reddetmiştir.

Yazının başında da belirttiğimiz üzere, sloganların tescil edilebilirliği konusunda birbirleriyle çelişen veya farklı tespitler içeren çok sayıda kararla karşılaşılması mümkündür ve OHIM ile Adalet Divanı kararları incelendiğinde bu husus açık olarak ortaya çıkmaktadır. İncelenen vakada davacı, Adalet Divanı’nın C-398/08 sayılı önceki kararında yer alan ilkelere aykırılığa kolaylıkla öne sürebilmekte ve Temyiz Kurulu veya Mahkeme de aynı rahatlıkla başvurunun incelenmesinde aynı ilkelere aykırı bir husus olmadığını ifade edebilmektedir. Bu ikilemin marka incelemesinin doğasından kaynaklanan belirli derecedeki subjektifliği gösterdiği açık olmakla birlikte, yorum marjının bu derecede açık olması tercih edilebilir nitelikte değildir. Yorum marjının bu denli açık olmasının nedeni, kanaatimizce sloganların tescil edilebilirliğine ilişkin değerlendirme kriterlerinin Adalet Divanı kararlarında çok net olarak ortaya konulmamış olması ve her vaka bazında aynı kriterler kullanılarak farklı sonuçlara gidilebilmesinin mümkün olmasıdır. Tüm bu hususlara karşın, incelenen vakada, “SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY” sloganının ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesiyle reddedilmesi yönündeki karar kanaatimizce de yerindedir.

Önder Erol Ünsal

Nisan 2015

unsalonderol@gmail.com

Haberler ve Gündem

IPR Gezgini Yeni Yazarlar Arıyor

gandalf

 

IPR Gezgini, beş seneyi aşkın süredir yayında ve 320 civarında yazıyı içeren bir arşive sahip. Marka başta olmak üzere fikri ve sınai mülkiyetin farklı alanlarında yazıları içeren site, çok sayıda alan profesyoneli tarafından takip ediliyor ve referans kaynağı olarak kullanılıyor.

IPR Gezgini’nin yazı koleksiyonu, fikri ve sınai mülkiyet alanında ulusal düzeydeki gelişmelerden, mevzuat değerlendirmelerinden, yurtdışındaki ofis ve mahkeme kararlarından ve haberlerden oluşuyor.

Türkiye’de fikri ve sınai mülkiyet hakları alanında en kapsamlı ve zengin site konumundaki IPR Gezgini, başlangıçtan bu yana herkese açık ve ücretsiz olarak yayına devam ediyor ve öyle kalacak.

Eğer, fikri ve sınai mülkiyet haklarının herhangi birisine ilişkin bilgi ve deneyimlerinizi paylaşmak isterseniz, ki bunlar mahkeme veya ofis kararları, konu hakkındaki haberler veya kendi yorumlarınız olabilir, IPR Gezgini’yle, unsalonderol@gmail.com veya iprgezgini@gmail.com adreslerinden iletişime geçerek site yazarları arasına katılabilirsiniz.

Birkaç şartımız var: Sitede Türkiye’de devam etmekte olan davalar veya incelenmekte olan başvurular hakkında yazmıyoruz, hiçbir şekilde danışmanlık yapmıyoruz, okuyuculardan herhangi bir karşılık talep etmiyoruz ve gönüllü olarak yazıyoruz. Yazarlar elbetteki kendi eserlerinin sahibi olarak kalacaklar ve eserlerini diledikleri zaman yayından çekebilirler.

İlgilenenlerden yukarıda belirttiğimiz e-posta adreslerine dönüş bekliyoruz. Daha fazlasını sonrasında karşılıklı olarak konuşuruz.

İlginiz için teşekkürler.

Önder Erol Ünsal

unsalonderol@gmail.com

A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Kararları ve Uygulaması, Marka Nispi Ret Nedenleri

USPTO Temyiz Kurulu’nun Karıştırılma Olasılığı Hakkındaki Kararları Mahkemeler İçin Tecavüz Davalarında Önleyici Etkiye Sahip midir? A.B.D. Yüksek Mahkemesi “Sealtite” Kararı (No. 13-352)

susupremecourt

 

Amerika Birleşik Devletleri (A.B.D.) Yüksek Mahkemesi, 24/03/2015 tarihinde verdiği 13-352 sayılı oldukça yeni bir kararla, A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Temyiz Kurulu’nun karıştırılma olasılığı hakkındaki kararlarının, marka hakkına tecavüz davalarında mahkemeler için önleyici etkiye sahip olabileceğine hükmetmiştir. Yürütmenin bir parçası olan USPTO bünyesindeki temyiz kurulunun karıştırılma olasılığına ilişkin kararlarının, kimi durumlarda mahkemeler için de -bir anlamda- bağlayıcı olabileceği anlamına gelen bu karar kanaatimizce oldukça dikkat çekicidir ve kararın dikkatle okunup değerlendirilmesi yerinde olacaktır. Bu yazı kapsamında ilgili karar kısaca açıklanacaktır, bununla birlikte kararın tam metnini incelemek isteyenlerin karara http://www.supremecourt.gov/opinions/14pdf/13-352_c0n2.pdf bağlantısından erişmesi mümkündür.

Kararın altyapısını oluşturan dava ve süreçler özetlenecek olursa:

“B&B Hardware, Inc.” (bundan sonra “B&B” olarak anılacaktır), USPTO’da “uzay sanayinde kullanılan metal sabitleyiciler” malları için tescilli “Sealtight” markasının sahibidir. Davanın diğer tarafı “Hargis Industries, Inc.” (bundan sonra “Hargis” olarak anılacaktır), “Sealtite” markasını “Bina inşaatlarında kullanılan metal vidalar.” malları için tescil ettirmek amacıyla USPTO’ya başvuruda bulunur. B&B, “Sealtite” markasının tesciline karşı kendi markasıyla karıştırılma olasılığı gerekçesiyle itiraz eder.

USPTO Temyiz Kurulu karıştırılma olasılığı gerekçeli itirazı kabul eder ve Hargis’in başvurusunu reddeder. Bununla birlikte, USPTO’daki süreçle paralel olarak devam eden marka hakkına tecavüz davasında Bölge Mahkemesi, USPTO Temyiz Kurulu’nun bir mahkeme olmadığını ve dolayısıyla Temyiz Kurulu kararının kendisi için bağlayıcı olmayacağını belirtir. Bölge Mahkemesi’nde görülen dava neticesinde jüri markalar arasında karıştırılma olasılığının bulunmadığı sonucuna ulaşır.

B&B, Bölge Mahkemesi’nin kararına karşı temyiz yolunu kullanır, ancak 8. Temyiz Mahkemesi, ilk derece mahkemesinin kararını onar. Temyiz Mahkemesi kararında, idari organların kararlarının da “collateral estoppel veya issue preclusion” uygulaması için yani, daha önce karara bağlanmış bir hususun yeniden yargılamaya açılmasının yasaklanması uygulaması için, dayanak teşkil edebileceğini, ancak inceleme konusu vakada bu durumun söz konusu olamayacağını belirtir. Şöyle ki, 8. Temyiz Mahkemesi’ne göre USPTO ve mahkemeler karıştırılma olasılığını değerlendirirken farklı faktörleri değerlendirmeye almaktadır.

B&B, bu kararı, A.B.D. Yüksek Mahkemesi nezdinde temyize götürür. Yüksek Mahkeme, 8. Temyiz Mahkemesi’nin kararını bozar. Yüksek Mahkeme kararı takip eden ana tespitleri içermektedir:

Yüksek Mahkeme’ye göre, daha önce karara bağlanmış bir hususun yeniden yargılamaya açılmasının yasaklanması uygulaması (collateral estoppel veya issue preclusion) sadece iki mahkemenin aynı konuyu incelemesi durumu ile sınırlamaz. A.B.D. Kongresi’nin niyeti, ilgili mevzuatta buna açıkça aykırı bir hukuki amaç bulunmadığı sürece, bu uygulamayı idari prosedürlere de yaymaktır. Yüksek Mahkeme, A.B.D. Marka Kanunu olan Lanham Yasası’nda buna aykırı bir maksat bulunmadığı görüşündedir.

Buna ilaveten, USPTO Temyiz Kurulu kararlarının, hangi gerekçeyle yeni karar alınmasını engelleme uygulaması dışında kalması gerektiğini gösteren kategorik bir neden de bulunmamaktadır. Yüksek Mahkeme literatürde belirtildiği üzere, daha önceden karara bağlanmış bir hususun yeniden yargılamaya açılmasının yasaklanması uygulamasının, her iki vakanın aynı olması halinde ve uygulamaya ilişkin diğer şartların dikkatlice incelenmesi sonucunda ortaya çıkabileceği kanaatindedir.

Karıştırılma olasılığı değerlendirilirken, mahkemelerin, USPTO Temyiz Kurulu’nun incelediğinden daha farklı faktörleri de dikkate aldığı bilinse de, inceleme tamamen farklı değildir. Tescil için yapılan karıştırılma olasılığı incelemesinin standartları ile tecavüz için yapılan karıştırılma olasılığı incelemesinin standartları aynıdır. USPTO Temyiz Kurulu, markaları ve markaların kapsadığı malları ve hizmetleri karşılaştırırken; mahkemeler, markaların ambalajlar üzerinde ne şekilde kullanıldığı dahil olmak üzere, kullanıma ilişkin diğer faktörleri de dikkate alır. Buna karşın Yüksek Mahkeme’ye göre, değişik kullanım biçimleri dikkate alınsa da, karıştırılma olasılığı değerlendirmesine ilişkin hukuki standart her zaman aynıdır. Dolayısıyla, daha önce karara bağlanmış bir hususun yeniden yargılamaya açılmasını yasaklama ihtimali kategorik olarak yok sayılamaz.

Bununla birlikte, Yüksek Mahkeme bu yöndeki değerlendirmenin her zaman uygulanabileceğini ifade etmemiştir. Sorunun yanıtı asıl olarak, inceleme konusu tescilli markaların işaret ettiği kullanım biçimi ile ilgili markaların piyasadaki kullanım biçiminin birbirlerinden esasen farklı olup olmadığı hususunda yatmaktadır. Eğer, USPTO Temyiz Kurulu kararında, tarafların markalarının piyasadaki kullanımını dikkate almamışsa, söz konusu Temyiz Kurulu kararının piyasadaki fiili kullanım biçiminin başlıca faktör olduğu bir davada yeni karar alınmasını önleyici bir etkisi olmayacaktır.

Yargıçlardan Ginsburg, bu hususa katıldığını özellikle açıklamıştır. Ginsburg’a göre, markalar genellikle piyasadaki fiili kullanım biçimleri değerlendirilmeden, markaların soyut olarak karşılaştırılması yoluyla tescil edilmektedir. Dolayısıyla, tescil prosedürü bu şekildeyse, bu incelemenin sonraki bir tecavüz davasında önleyici etkisi olmayacaktır.

Yüksek Mahkeme kararı oybirliği ile alınmamış ve üyelerden ikisi karara şerh koymuştur. 7-2 şeklinde oluşan çoğunluk görüşüne muhalefet eden yargıçlar Thomas ve Scalia, idari kurulların kararlarının, sonraki davalarda mahkeme kararları için önleyici etkiye sahip olduğunun kabul edilebilmesi için, yeterli hukuki dayanak bulunmadığı görüşündedir.

Yüksek Mahkeme belirtilen çoğunluk kararı doğrultusunda davayı 8. Temyiz Mahkemesi’ne iade etmiş ve takip eden kuralın uygulanmasını istemiştir: “Önceden karara bağlanmış bir hususun yeniden yargılamaya açılmasının yasaklanması uygulamasına ilişkin olağan şartlar ortaya çıkmışsa ve USPTO Temyiz Kurulu tarafından karara bağlanmış kullanım, Bölge Mahkemesi’ne sunulan kullanımla esasen aynı ise, önleyici etki durumu uygulanacaktır.”

Tüm bunların sonucunda, USPTO Temyiz Kurulu’nun kararlarının sonraki tecavüz davalarındaki önleyici etkisinin olup olmayacağı hususu her vakada ayrıca tartışma konusu olacaktır. Mahkeme her vakada, USPTO Temyiz Kurulu’nun kararına ve dayandığı delillere bakacak ve bunları kendi önündeki dava ile karşılaştıracaktır.

Kararın üzerinden sadece iki gün geçmiş olmakla birlikte yorumcular, bundan sonra USPTO Temyiz Kurulu önündeki uyuşmazlıkların çok daha zorlu geçeceğini, USPTO nezdindeki itirazlarda tarafların daha agresif stratejiler izleyeceğini ve muhtemelen bu tip işlemlerin çok daha pahalı hale geleceğini tahmin etmektedir. Şöyle ki, eğer USPTO Temyiz Kurulu’nun karıştırılma olasılığı hakkındaki kararları, diğer şartların da gerçekleşmesi durumunda mahkemeler için etki doğurucu hale gelecekse, taraflar daha uzun ve pahalı mahkeme süreçlerini beklemek yerine, ilk etapta USPTO Temyiz Kurulu önünde haklı çıkmayı tercih edecek ve bunun için daha öncesine kıyasla daha fazla emek ve zaman sarf edecektir.

Diğer şartların da gerçeklemesi halinde, idari bir kurulun kararını mahkemeler için etki doğurucu hale getirme potansiyelini içeren bu karar kanaatimizce oldukça dikkat çekici niteliktedir. Henüz iki günlük olan kararın daha dikkatli ve derin tahlilinin yapılması gerektiği açık olsa da ve karar ilk okuma sonucunda oluşan kaba tespitlerin ötesinde daha derin bir analizi gerektirse de, Türkiye’deki alan profesyonellerinin bu önemli karardan haberdar olması gerektiği görüşündeyim. Daha derin bir analizin ardından, kapsamlı bir değerlendirme şüphesiz yerinde olacaktır.

Önder Erol Ünsal

Mart 2015

unsalonderol@gmail.com

Haberler ve Gündem, Marka Mutlak Ret Nedenleri

Yabancı Dillerdeki Terimlerin Tanımlayıcı Niteliği – İtalyan Yüksek Mahkemesi “SLIMMER” Kararı

slimmingtablets

İnceleme ofisinin ana dilinde herhangi bir anlamı bulunmayan, ancak yabancı bir dilde tanımlayıcı anlama gelen kelimelerden oluşan markaların tescil edilebilir nitelikte olup olmadığı hususu, dünya genelinde inceleme ofislerinin gündemini meşgul eden önemli konulardan birisidir.

Okumakta olduğunuz kısa yazının kapsamında, İngilizce dilinde tanımlayıcı nitelikte olan bir sözcüğün, İtalya’da ne şekilde değerlendirildiği bir İtalyan Yüksek Mahkemesi kararı çerçevesinde açıklamaya çalışılacaktır.

Yazının içeriği her zaman merakla takip ettiğim https://www.marques.org/Class46/ sitesinde 20/02/2015 tarihinde Edith Van den Eede tarafından yayınlanan “SLIM SLIMMER SLIMIX” başlıklı yazıdan alınmıştır.

Davacı “Baif International Product New York di Aurelio Iurilli e C.” firması (bundan sonra BAIF olarak anılacaktır) İtalya’da tescilli “SLIMMER” kelime markasının sahibidir. Markanın kapsamında 5. sınıfa dahil “Kilo verme amaçlı diyet takviyeleri” malları yer almaktadır. Marka piyasaya “Mec sas Medicinali e Cosmetici di Maurizio Maestri” firması (bundan sonra MEC olarak anılacaktır) tarafından sürülmektedir.

Geçen zaman içerisinde “MEC” piyasaya benzer amaçlı bir diyet takviye ürünü sürer ve ürünü üzerinde “SLIMIX” markasını kullanmaya başlar. Ürünün piyasaya sürülmesinin ardından “BAIF”, “SLIMIX” markasının kendi marka haklarına tecavüz ettiği gerekçesiyle Milan mahkemelerinde tecavüz davası açar ve “MEC”in “SLIMIX” markasının kullanımının durdurulmasını talep eder.

“MEC” bu davaya karşı, “BAIF”in “SLIMMER” markasının hükümsüzlüğü talebiyle bir karşı dava açar. “MEC”e göre, “SLIMMER” ibaresi tanımlayıcı niteliği ve İtalya dahil olmak üzere yaygın kullanılan bir tabir olması nedeniyle hükümsüz kılınmalıdır.

Milan mahkemesi, 05/09/2005 tarihinde verdiği kararla “BAIF”in talebini haklı bulur ve davalının kullanımının durdurulmasına karar verir. Buna karşılık, Milan mahkemesi “MEC”in karşı davasını reddeder.

Mahkemeye göre, “SLIM” köküne “_MER” son ekinin eklenmesiyle oluşturulan “SLIMMER” ibaresi İtalya’da yalnızca çağrıştırıcı nitelikte kabul edilebilir, ancak tanımlayıcı nitelikte değildir. Dolayısıyla, mahkeme “SLIMMER” ibaresinin İtalya’da ayırt edici niteliğe sahip bir ibare olduğuna karar verir. Milan Temyiz Mahkemesi, 07/05/2007 tarihinde ilk derece mahkemesinin kararını onar ve “MEC” bu karara karşı İtalya Yüksek Mahkemesi nezdinde temyiz yolunu kullanır.

İtalya Yüksek Mahkemesi 09/02/2015 tarihinde verdiği kararla (karar no: 2045), Milan Temyiz Mahkemesi’nin kararını bozar.

Yüksek Mahkeme’ye göre, Temyiz Mahkemesi kararının gerekçesini, “_MER” son ekinin eklenmesinin, İtalyan tüketiciler nezdinde ibarenin anlamını değiştirmek ve inceleme konusu mallar için ibareyi hayali bir terime dönüştürmek için yeterli olacağı hususu üzerine kurarak hata yapmıştır.

Yüksek Mahkeme’nin kararında takip eden değerlendirmelere yer verilmiştir:

Yabancı terimlerden oluşan kelime markalarının ayırt edici niteliği incelenirken, bu terimlerin İtalya topraklarındaki yaygınlığı ve algılanış biçimi (bu değerlendirme ürünün türü veya niteliği ile sınırlı değildir, ürünlerin amacı ve özellikleri de dikkate alınmalıdır) birlikte değerlendirilmelidir. Bunun sonucu olarak Yüksek Mahkeme, ürünle gerektiği ölçüde somut ve doğrudan bağlantı içeren, yaygın kullanılan dilin parçası haline gelen ve buna bağlı olarak, yeteri derecede bilgili ve gözlemci ortalama İtalyan tüketiciler nezdinde, yukarıda belirtilen bağlantıyı doğrudan ve derhal ortaya çıkaran terimlerin tanımlayıcı kabul edilmesi gerektiğini tekrarlamıştır.

Yüksek Mahkeme’ye göre, Milan Temyiz Mahkemesi “SLIMMER” ibaresini yukarıda belirtilen ilkeler çerçevesinde incelememiş ve “SLIM” köküne “_MER” ibaresinin eklenmesinin, İtalyan tüketiciler nezdinde ibarenin anlamını değiştirmek ve inceleme konusu mallar için ibareyi hayali bir terime dönüştürmek için yeterli olacağını kabul ederek, hatalı bir gerekçelendirme yapmıştır. Bu çerçevede, Yüksek Mahkeme davayı Temyiz Mahkemesi’ne iade etmiş ve davanın bir önceki paragrafta belirtilen ilkeler çerçevesinde yeniden incelenmesine ve bu ilkeler doğrultusunda, “SLIMMER” ibaresinin tescil kapsamında bulunan mallar için İtalya’da ayırt edici nitelikte olup olmadığının yeniden değerlendirilmesine karar vermiştir.

Karardan açıkça görüldüğü üzere, İtalyan Yüksek Mahkemesi, Milan Temyiz Mahkemesi’nin kabaca “ortalama İtalyan tüketiciler İngilizce SLIMMER teriminin anlamını bilmez, dolayısıyla terim ayırt edici niteliğe sahiptir” anlamına gelen ve bunun ötesinde somut gerekçelendirme içermeyen kararını yerinde bulmamıştır. Bu tip kaba çözümlemelere kimi zaman ülkemizde de rastlanılmakta ve çeşitli kararlarda ilgili sektörü ve alışkanlıklarını dışlayan, ortalama tüketiciyi yeteri derecede bilgili ve gözlemci tanımlamasının ötesinde, bilgisiz ve cahil tüketici pozisyonuna indirgeyen veya yabancı dildeki kelimelerin piyasadaki ortak kullanım biçimini önemsemeyen yaklaşımlar gözlemlenebilmektedir. Bununla birlikte, konunun sadece Türkiye’de değil, birçok yabancı ülkede de tartışmalı bir alan olduğunun altı çizilmelidir.

Yabancı dillerdeki terimlerin ayırt edici ve tanımlayıcı niteliklerine yönelik inceleme ilkeleri bu satırların yazarının yakından takip ettiği ve önemsediği bir konudur. Konu hakkında yabancı ofis değerlendirmeleri, Avrupa Birliği Adalet Divanı kararları ve OHIM yaklaşımı daha detaylı yeni yazıların içeriğini teşkil edecektir.

Önder Erol Ünsal

Mart 2015

unsalonderol@gmail.com

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Mutlak Ret Nedenleri

Sloganlardan Oluşan Markaların Değerlendirilmesi – Adalet Divanı Genel Mahkemesi “Wet Dust Can’t Fly” Kararı (T-133/13)

Wet-Dust-Can-

 

Sloganların marka olarak tescil edilebilecek derecede ayırt edici niteliğe sahip olup olmadıkları sorusunun tek bir yanıtı yoktur. Belirtilen soruya verilen yanıt inceleme konusu slogana göre değişmekte ve bunun ötesinde aynı soruya farklı ofislerin veya aynı ofis içerisinde bulunan farklı uzmanların verdikleri yanıtlar birbirinden tamamen farklı olabilmektedir. Konu hakkında Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın getirdiği değerlendirme kriterleri, IPR Gezgini’nde önceden yayınladığım “Sloganlardan Oluşan Markaların Ayırt Edici Niteliği – Adalet Divanı Genel Mahkemesi “Innovation for the Real World” kararı (T-515/11)” (http://iprgezgini.org/2013/10/29/sloganlardan-olusan-markalarin-ayirt-edici-niteligi-adalet-divani-genel-mahkemesi-innovation-for-the-real-world-karari-t-51511/) başlıklı yazıda detaylı olarak incelenmiştir.

Adalet Divanı Genel Mahkemesi, 22/01/2015 tarihinde verdiği T-133/13 sayılı “Wet Dust Can’t Fly” kararıyla konu hakkında güncel değerlendirmelerde bulunmuştur. “Wet Dust Can’t Fly” kararına ilişkin açıklamalar bu yazının konusunu oluşturmaktadır.

“REXAIR LLC”, 2008 yılında yaptığı başvurunun sonucunda İç Pazarda Uyumlaştırma Ofisi (OHIM)’nde 2009 yılında “Wet Dust Can’t Fly” markasını tescil ettirir. Markanın kapsamında 3. ve 7. sınıflara dahil çeşitli mallar (temizlik malzemeleri, halı, yer, dokuma ve cam temizlik malzemeleri, cilalar, sabunlar, parfümeri, kozmetikler, makineler, motorlar, makine parçaları, zirai makineler, elektrikli süpürgeler, elektrikli fırçalar, elektrikli halı ve dokuma temizlik makineleri, elektrikli su ekstratörleri başta olmak üzere) ve 37. sınıfa dahil çeşitli hizmetler (inşaat hizmetleri, elektrikli süpürgelerin, elektrikli fırçaların, elektrikli halı ve dokuma temizlik makinelerinin, elektrikli su ekstratörlerinin tamiratı ve bakımı hizmetleri başta olmak üzere) yer almaktadır.

wetdust

“Pro-Aqua International GmbH” firması 2011 yılında OHIM’e başvuruda bulunarak, yukarıda belirtilen “Wet Dust Can’t Fly” markasının kısmen hükümsüzlüğünü talep eder. Kısmi hükümsüzlük talebinin kapsamında “Sınıf 3: Çamaşır yıkamada kullanım için maddeler, temizlik, parlatma, ovma ve aşındırma maddeleri, sabunlar, halı, yer, dokuma ve cam temizlik malzemeleri. Sınıf 7: Makineler ve takım tezgahları, motorlar, makine bağlantı ve transmisyon parçaları, elektrikli süpürgeler, elektrikli fırçalar, elektrikli halı ve dokuma temizlik makineleri, elektrikli su ekstratörleri ve bunlar için parçalar. Sınıf 37: Tamirat, bakım hizmetleri, elektrikli süpürgelerin, elektrikli fırçaların, elektrikli halı ve dokuma temizlik makinelerinin, elektrikli su ekstratörlerinin tamiratı ve bakımı hizmetleri, bu hizmetlere ilişkin danışmanlık hizmetleri.” yer almaktadır. “Pro-Aqua International GmbH” firması kısmi hükümsüzlük talebini 207/2009 sayılı topluluk Marka Tüzüğü’nün 7/1-(b) ve (c) bentlerine dayandırmakta ve yukarıda belirtilen mallar ve hizmetler bakımından “Wet Dust Can’t Fly” markasının ayırt edici niteliğe sahip olmadığını ve doğrudan tanımlayıcı nitelikte olduğunu iddia etmektedir.

Karar hakkında açıklamalara geçmeden önce “Wet Dust Can’t Fly” ibaresinin Türkçe karşılığının “Islak Toz Uçamaz” ifadesi olduğu belirtilmelidir.

OHIM İptal Birimi, hükümsüzlük talebini inceler ve 30/11/2011 tarihinde verdiği kararla talebi reddeder. OHIM İptal Birimi’ne göre, “ıslak toz (wet dust)” şeklinde bir şey olamayacağından, “Wet Dust Can’t Fly” ibaresi hayali ve ayırt edici niteliktedir ve ibare hükümsüzlüğü talep edilen mallar ve hizmetler bakımından tanımlayıcı nitelikte değildir. Ayrıca, “Wet Dust Can’t Fly” sloganı orijinal nitelikte olduğundan ve ilgili tüketicilerin zihninde kavramsal bir arayış – çözümleme süreci gerektireceğinden ayırt edici niteliğe sahip olduğu kabul edilmelidir.

“Pro-Aqua International GmbH” firması bu karara karşı itiraz eder ve itiraz OHIM Temyiz Kurulu’nca değerlendirilir. OHIM Temyiz Kurulu 25/01/2012 tarihinde verdiği kararla, OHIM İptal Birimi’nin kararını onar. Hükümsüzlük talebi sahibi bu karara karşı dava açar ve dava Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nce görülür. Yazının takip eden kısmında Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin dava hakkında verdiği 22/01/2015 tarihinde verdiği T-133/13 sayılı kararın içeriği yer almaktadır.

Mahkeme ilk olarak, hükümsüzlük talebi sahibinin markanın tanımlayıcı olduğu yönündeki iddialarını değerlendirmiştir.

207/2009 sayılı Topluluk Marka Tüzüğü’nün 7(1)(c) paragrafı kapsamına giren tanımlayıcı işaretler, normal kullanımları itibarıyla kamunun ilgili kesimi nezdinde, tescili talep edilen malların veya hizmetlerin asli özelliklerini doğrudan belirten veya bu asli özelliklere atıfta bulunan işaretlerdir. Bir işaretin bu hükümde belirtilen ret yasağı kapsamında değerlendirilebilmesi için, işaret ve mallar veya hizmetler arasında, işaretin anlamı açısından, değerlendirme konusu mallara veya hizmetlere veya bunların özelliklerine ilişkin olarak, kamunun ilgili kesimince derhal algılanacak yeteri derecede doğrudan ve spesifik bir ilişki bulunmalıdır.

207/2009 sayılı Topluluk Marka Tüzüğü’nün 7(1)(c) paragrafının altyapısını kamu yararı ilkesi oluşturmaktadır. Buna göre, mallara veya hizmetlere ilişkin olarak özellik bildiren işaretler herkes tarafından kullanıma açık olmalıdır. 7(1)(c) paragrafı bu nitelikteki işaretlerin marka olarak tek bir kişi adına tescil edilmesine engel teşkil eder ve tanımlayıcı terimler üzerinde tekel kurulması, bu yolla rakip firmaların bu terimleri kullanımının engellenmesi ihtimalini ortadan kaldırır.

İncelenen vakada, hükümsüzlüğü talep edilen malların ve hizmetlerin tüketicileri temizlik ve tamir sektöründe yer alan ortalama tüketiciler ve profesyonellerdir. Dolayısıyla, kamunun ilgili kesiminin dikkat düzeyinin ortalama olduğu kabul edilmelidir.

“Pro-Aqua International GmbH” firması, “Wet Dust Can’t Fly” ibaresinin İngilizce’nin gramer yapısına uygun ve yaygın kullanımını bulunan sözcüklerden oluşan bir ifade olduğu görüşündedir. Bu ifadenin açık anlamı “ıslak tozun uçamayacağı” şeklinde fiziki bir durumu belirtmektedir. Başvuru kapsamında bulunan mallar ve hizmetler dikkate alındığında, ibare bu malların veya hizmetlerin işleyiş biçimini ve kullanımları halinde ortaya çıkacak fiziksel etkiyi tarif etmektedir. Hükümsüzlük talebi sahibine göre, ana dili İngilizce olmayan ortalama tüketiciler, “wet (ıslak)” ve “dust (toz)” kelimelerinin anlamını yaygın kullanılan kelimeler olduğundan anlayacak, fakat “ıslanmış tozun artık toz olmadığı” şeklinde bir değerlendirme yapmayacaktır.

Buna ilaveten, hükümsüzlük talebi sahibine göre, tanımlayıcı işaretlerin tescili tüzüğe aykırı nitelikte olduğundan, aynı sektörde faaliyet gösteren firmalar temizlik makinelerinin veya diğer temizlik gereçlerinin fonksiyonlarını ifade etme şansından mahrum kalacaktır.

Adalet Divanı Genel Mahkemesi’ne göre, “Wet Dust Can’t Fly” ibaresinin anlamı esas alındığında, bu anlamın malların ve hizmetlerin işleyiş biçimini ifade etmediği ortadadır. Hükümsüzlük talebinin kapsamında bulunan “elektrikli su ekstratörleri” dışındaki malların veya hizmetlerin hiçbirisi doğrudan veya dolaylı olarak “wet (ıslak)” terimi kapsamında değerlendirilebilecek sıvı bir bileşeni işaret etmemektedir. Hükümsüzlük talebi sahibi, “wet (ıslak)” teriminden dolayı “elektrikli süpürgelerle ve bunların tamiri ve bakımı hizmetleri”yle bağlantı kurulacağını iddia etse de, “wet” terimi mal veya hizmet listesinde yer almamaktadır.

Bazı elektrikli süpürgelerin veya elektrikli aletlerin sıvı bileşenler kullandığı bilinse de, bu tip cihazların tozu sıvılar aracılığıyla filtrelediği ifade edilmeli, ancak bu cihazların tozun uçmasını engellemek için tozu ıslatmak amacıyla tasarlanmadığı belirtilmelidir. OHIM tarafından da belirtildiği üzere, “Wet Dust Can’t Fly (Islak Toz Uçamaz)” sloganı, “toz nemlendirici” veya “toz ıslatıcı” gibi malların fonksiyonu bakımından tanımlayıcı olarak değerlendirilebilecek ifadeleri içermemektedir. Bu çerçevede, “Wet Dust Can’t Fly” ibaresi hükümsüzlük talebine konu malları veya hizmetleri tanımlamamaktadır ve ortalama tüketiciler ilgili malları veya hizmetleri, tozun uçmasını ıslatarak engelleyen mallar veya hizmetler oldukları gerekçesiyle satın almayacaktır.

Hükümsüzlük talebi sahibinin, ana dili İngilizce olmayan ortalama tüketicilerin, “wet (ıslak)” ve “dust (toz)” kelimelerinin anlamını yaygın kullanılan kelimeler olduklarından anlayacağı, fakat “ıslanmış tozun artık toz olmadığı” şeklinde bir değerlendirme yapmayacağı yönündeki değerlendirmesi mahkemeye göre yerinde değildir. Şöyle ki, bu iddia makul gerekçelerle açıklanamamıştır ve başvuruyu oluşturan kelimelerin bir kısmının anlaşılacağı, ancak bütünsel anlamın farklı değerlendirileceği şeklindeki değerlendirme yerinde değildir. Aynı sektörde faaliyet gösteren firmaların temizlik makinelerinin veya diğer temizlik gereçlerinin fonksiyonlarını ifade etme şansından mahrum kalacağı yönündeki iddia da haklı görülmemiştir. Mahkemeye göre, “Wet Dust Can’t Fly” ibaresi tanımlayıcı nitelikte olmadığından, bu ibarenin temizlik alet ve cihazlarının amacını belirtir nitelikte değerlendirilmesi mümkün değildir, dolayısıyla ibarenin diğer üreticilerin kullanımına açık tutulması gerektiğinin kabul edilmesi yerinde olmayacaktır.

Dolayısıyla, hükümsüzlük talebi sahibinin tanımlayıcılık gerekçeli talebi kabul edilmemiştir. Takip eden aşamada, ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçeli hükümsüzlük talebi değerlendirilmiştir.

207/2009 sayılı Topluluk Marka Tüzüğü’nün 7(1)(a) paragrafın göre, ayırt edici nitelikten yoksun işaretler tescil edilmeyecektir.

Yerleşik içtihada göre, bir markanın ayırt edici niteliğe sahip olduğundan bahsedebilmek için, bu markanın tescili talep edilen malların belirli bir işletmeden kaynaklandığını göstermesi ve bu şekilde malların diğer işletmelerin mallarından ayırt edilmesini sağlaması gerekmektedir. Bir markanın ayırt edici niteliği, öncelikle tescil talebine konu mallar veya hizmetler, ikinci olarak, kamunun ilgili kesiminin belirtilen mallara veya hizmetlere yönelik algısı esas alınarak değerlendirilmelidir. Tescili talep edilen mallara veya hizmetlere yönelik olarak, aynı zamanda reklam sloganı veya bu malların satın alınmasını sağlamak amacıyla kalite veya teşvik emaresi olarak kullanılan işaretlerden müteşekkil markalar, bu kullanımları nedeniyle tescilden muaf tutulamazlar. Adalet Divanı, bu tip markaların ayırt edici karakteri değerlendirilirken, sloganlara diğer işaretlere uygulananlardan daha katı kriterler uygulanmaması gerektiği kararını önceden vermiştir.

Ayırt edici niteliğin değerlendirilmesine ilişkin kriterler farklı marka türleri bakımından aynı olsa da, bu kriterler uygulanırken, kamunun ilgili kesiminin algısının her marka türünde aynı olacağından bahsedilmesi mümkün değildir ve bu nedenle, bazı marka türlerinde ayırt edici niteliğin ortaya konulması diğer marka türlerine kıyasla daha zor olabilir. Belirtilen zorluklar, reklam sloganlarının ayırt edici karakterinin tespiti için, kelime markalarının ayırt edici karakterinin tespitinde kullanılanlardan daha farklı ilave veya eksik kriterler kabul edilmesini meşru hale getirmez. Özellikle, reklam sloganlarının ayırt edici niteliğinin varlığının kabul edilebilmesi için, sloganın hayalgücü içermesi veya sürpriz veya sarsıcı etki oluşturacak kavramsal algı yaratması şartları getirilemez. Bunun ötesinde, kamunun ilgili kesiminin markayı bir promosyon ifadesi olarak algılayacağı ve bu tip ifadelerin övücü nitelikleri nedeniyle diğer işletmelerce de kullanılabileceği iddiası, tek başına markanın ayırt edici nitelikten yoksun olduğu sonucuna varılabilmesi için yeterli değildir.

Kelime markalarının övücü çağrışım yapması, bu tip markaların kapsadıkları mallar veya hizmetler bakımından ticari kaynak gösteremeyeceği anlamına gelmez. Bu çerçevede, bu tip markaların tüketiciler tarafından hem bir promosyon ifadesi hem de malların veya hizmetlerin ticari kaynağını gösterir bir işaret olarak algılanması mümkündür. Dolayısıyla, kamunun ilgili kesiminin, markayı kaynak gösterir şekilde algılaması durumunda, bu marka aynı zamanda -hatta öncelikle- bir promosyon ifadesi olarak değerlendirilse de, bu değerlendirme ayırt edici karakterin varlığının tespitinde etkili olmayacaktır.

Mahkeme ayırt edici niteliğe yönelik değerlendirmeyi yukarıda belirtilen genel ilkeler çerçevesinde yapmıştır.

İncelenen vakada, hükümsüzlük talebi sahibi, “Wet Dust Can’t Fly” sloganının ilgili tüketicilerin zihninde kavramsal bir arayış – çözümleme süreci gerektirmediği, “dust” ve “wet” terimlerinin kombinasyonunun filtreler – temizlik sistemleri bakımından yaygın kullanımı ve “Wet Dust Can’t Fly” sloganının, sıvıların kullanımı yoluyla tozun uçmasını engelleyerek temizlik cihazlarının performansının sıvı kullanılmayan diğer ürünlerden iyi olduğu mesajını veren bir reklam sloganı olması hususlarını öne sürmektedir.

Bu iddialara yönelik olarak öncelikle, talep sahibinin “dust” ve “wet” terimlerinin kombinasyonunun filtreler – temizlik sistemleri alanında yaygın kullanımını gösterir içerikte hiçbir kanıt sunmadığı belirtilmelidir. Bunun ötesinde “wet dust (ıslak toz)” ibaresi, kavramsal olarak doğru bir tabir değildir, şöyle ki toz ıslandığı zaman toz olma niteliğini kaybeder. Bunun sonucunda, bu iki kelimenin bir arada kullanılması bu kavramı hayali ve ayırt edici hale getirmektedir ve aynı sonucu içeren OHIM Temyiz Kurulu kararı yerindedir.

Genel Mahkeme’ye göre, “Wet Dust Can’t Fly” sloganı tüketicilerin zihninde yorumlamaya yönelik bir gayrete yol açacak ve tüketicilerin bu sloganı hükümsüzlüğü talep edilen mallarla ve hizmetlerle bağdaştırması mümkün olmayacaktır. Şöyle ki, hükümsüzlüğü talep edilen malların ve hizmetlerin amacı, tozun uçmasının engellemek amacıyla tozu ıslatmak değildir.

“Wet Dust Can’t Fly” ibaresinin, temizlik cihazlarının performansının, sıvı kullanılmayan diğer ürünlerden iyi olduğu mesajını veren bir reklam sloganı olduğuna yönelik iddia da mahkemece değerlendirilmiştir. Temyiz Kurulu kararında belirtildiği üzere, inceleme konusu slogan düşük düzeyde çağrıştırıcı olsa da, sloganın malların veya hizmetlerin, diğer mallardan veya hizmetlerden üstün olduğu yönünde mesaj verdiği varsayımını destekleyecek herhangi bir kanıt bulunmamaktadır. Bunun ötesinde, bir kelime markasının övücü çağrışım yapması, markanın kapsadığı mallara veya hizmetlere yönelik olarak ticari kaynak gösteremeyeceği anlamına gelmemektedir.

Yukarıda belirtilen tüm açıklamalar ışığında, Temyiz Kurulu’nun “Wet Dust Can’t Fly” sloganının ayırt edici niteliğe sahip olduğu yönündeki değerlendirmesi, Genel Mahkeme tarafından yerinde bulunmuş ve hükümsüzlük talebi sahibinin ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçeli iddiaları da kabul edilmemiştir.

Sonuç olarak, Adalet Divanı Genel Mahkemesi, OHIM Temyiz Kurulu’nun kararını yerinde bularak onamış ve “Wet Dust Can’t Fly” markasının ayırt edici nitelikten yoksunluk ve tanımlayıcılık gerekçeleriyle kısmen hükümsüz kılınması yönündeki talebi reddetmiştir.

Sloganlardan oluşan markaların değerlendirme kriterlerinin bir kez daha irdelendiği bu güncel kararın, konuyla ilgilenen okuyuculara yol gösterici nitelikte olduğunu umuyorum.

 

Önder Erol Ünsal

Mart 2015

unsalonderol@gmail.com

A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Kararları ve Uygulaması, Marka Mutlak Ret Nedenleri

USPTO Temyiz Kurulu “CLETAXI” Kararı – Tanımlayıcı Markalara Yönelik Uygulama Bir Kez Daha İrdeleniyor

cletaxi2

 

Marka tescil ofislerinin kararlarıyla ortaya koydukları genel eğilim, ofislerin değerlendirme kriterlerinin kimi durumlarda “katı” olarak adlandırılmasına yol açmakta ve “katı” olarak tanımlanan ofisler ticari özgürlüklerin önünü kesmekle itham edilmektedir.

Amerika Birleşik Devletleri (A.B.D.), tüm dünyada özgürlükler ülkesi olarak anılmakta ve siyasi ve ekonomik liberalizmin beşiği olarak tanımlanmaktadır. Bununla birlikte A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO)’nun markaların tescil edilebilirliği ile ilgili uygulamalarını takip edenler, USPTO’nun markaların tanımlayıcılık eşiğini belirlerken oldukça “katı” bir ofis olduğunu kolaylıkla gözlemlemektedir. Siyasal ve ekonomik liberalizmin beşiğinde, tanımlayıcılık konusundaki tescil edilebilirlik kriterlerinin ve uygulamasının oldukça “katı” olması, kanaatimizce “katı” sıfatının kullanıldığı bağlamın yanlışlığını göstermektedir. Bu yazı kapsamında, ülkemizde oldukça “katı” olarak değerlendirilebilecek, ancak USPTO standartları bakımından oldukça normal ve yerinde bir uygulamayı işaret eden bir kararı okuyuculara kısaca aktarmaya çalışacağım.

USPTO Temyiz Kurulu, 5 Mart 2015 tarihinde verdiği kararla “Sınıf 39: Taksiyle ulaşım hizmetleri.” için başvurusu yapılan “CLETAXI” kelime markasının reddedilmesine yönelik kararı onamıştır. Karara ilişkin detaylar aşağıda kısaca açıklanacak olmakla birlikte, kararın tam metnini incelemek isteyenlerin karara http://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/ttabvue-86005944-EXA-8.pdf bağlantısından erişmesi mümkündür.

Anthony R. Bozier ismindeki bir gerçek kişi, 9 Temmuz 2013 tarihinde standart karakterlerde yazılı “CLETAXI” kelime markasını “Sınıf 39: Taksiyle ulaşım hizmetleri.” için tescil ettirmek amacıyla USPTO’ya başvuruda bulunur.

cletaxi

USPTO uzmanı başvuruyu, “CLETAXI” ibaresinin başvuru kapsamındaki hizmetler bakımından doğrudan tanımlayıcı olması gerekçesiyle reddeder. Uzmana göre, “CLE” ibaresi, “Cleveland Hopkins Uluslararası Havalimanı”nın kısaltmasıdır, başvuru sahibi belirtilen havalimanından veya belirtilen havalimanına taksi hizmeti sağlamaktadır ve dolayısıyla, başvuru hizmetlerin niteliğini belirtmektedir. Bu çerçevede, başvuru tanımlayıcı niteliktedir.

Başvuru sahibi belirtilen gerekçeyle verilen ret kararına karşı itiraz eder ve itiraz USPTO Temyiz Kurulu’nca incelenir.

Temyiz Kurulu, ilk olarak tanımlayıcı markalarla ilgili içtihadı kısaca belirtir.

Bir terim, markanın kapsadığı mallara veya hizmetlere ilişkin olarak, malların veya hizmetlerin bileşimi, kalitesi, karakteristikleri, özellikleri, fonksiyonları, amaçları veya kullanım biçimleri hakkında derhal ve doğrudan bir fikir iletiyorsa münhasıran tanımlayıcı kabul edilecektir. Bir markanın münhasıran tanımlayıcı niteliği, soyut biçimde veya varsayımlara dayalı olarak değil, tescil talebi kapsamında bulunan mallara veya hizmetlere ilişkin olarak ve terimin kullanıldığı bağlam dikkate alınarak belirlenir. Bir terimin münhasıran tanımlayıcı kabul edilmesi için malların veya hizmetlerin tüm ve her bir özelliğini belirtmesi gerekli değildir, malların veya hizmetlerin önemli bir niteliğinin, amacının veya özelliğinin tanımlanmış olması yeterlidir. Bu husus tespit edilirken, markanın mallara veya hizmetlere ilişkin olarak kullanıldığı veya kullanılacağı bağlam ve markanın, ilgili pazardaki ortalama tüketicilerde yaratacağı olası etki dikkate alınmalıdır. Cevabı aranan soru, markayla karşılaşacak kişilerin, markanın kapsadığı hizmetleri tahmin edip etmemesi değildir. Bunun ötesinde, cevabı aranan soru, hizmetlerin ne olduğunu bilen kişilerin, markanın bunlar hakkında bilgi ilettiğini düşünüp düşünmemesidir.

Münhasıran tanımlayıcı nitelikteki iki veya daha fazla sayıda terim birleştirildiğinde ortaya çıkan bileşke markanın, münhasıran tanımlayıcı nitelikte olup olmadığı sorusu yanıtlanırken, bileşke terimin yeni ve özgün bir ticari izlenim oluşturup oluşturmadığı araştırılmalıdır. Eğer bileşke markayı oluşturan her bir terim mallara veya hizmetlere ilişkin olarak münhasıran tanımlayıcı anlamını muhafaza ediyorsa, bileşke markanın münhasıran tanımlayıcı olduğu sonucuna varılacaktır. Bununla birlikte, münhasıran tanımlayıcı terimlerin kombinasyonundan oluşan bir bileşke marka, terimlerin kombinasyonu özgün nitelikte veya tanımlayıcı olmayan bir anlama karşılık geliyorsa veya ortaya çıkan anlam mallara veya hizmetlere ilişkin olarak tuhaf veya tutarsız ise, tescil edilebilir nitelikte görülecektir. Eğer bir kişi, başvuruya konu terimin tanımladığı özellikleri belirleyebilmek için bir fikri olgunlaştırmak veya çok aşamalı bir gerekçelendirme sürecini izlemek zorunda ise, terim münhasıran tanımlayıcı değil, çağrıştırıcı nitelikte kabul edilecektir.

Başvuruya konu marka, “CLE” ve “TAXI” ibarelerinin aralarında boşluk bırakılmaksızın birlikte yazılması suretiyle oluşturulmuştur. “CLE” kısaltması, diğer anlamlarının yanısıra “Cleveland Hopkins Uluslararası Havalimanı”nın kısaltmasıdır. Başvuru sahibinin web sayfasından edinilen bilgiler ve kendisi tarafından sunulan kanıtlar, başvuru sahibinin markasını “Cleveland Hopkins Uluslararası Havalimanı”na ulaşım veya oradan dönüş için kullandığını göstermektedir.

Temyiz Kurulu’na göre incelenen kanıtlar, başvuru sahibinin sunduğu taksi hizmetlerinin olası kullanıcılarının “CLETAXI” ibaresini, “Cleveland Taxi” olarak algılayacaklarını göstermektedir. “CLE” ve “TAXI” ibarelerinin kombinasyonu, başvuru sahibinin markasının yeni ve özgün bir ticari izlenim oluşturmasını sağlamamaktadır. Kaldı ki, geçmişte incelenen sayısız vakada, tanımlayıcı nitelikte bulunan iki terimden müteşekkil bir markayı aralarında boşluk olmaksızın yazarak tek bir terim haline dönüştürmenin, bileşke terimin münhasıran tanımlayıcı bulunmasını durumunu ortadan kaldırmadığı yönünde karar verilmiştir.

Başvurunun standart karakterlerde yazılmış olması, başvurunun hizmetlere ilişkin kullanım biçiminin özel bir biçim veya stille sınırlandırılmamış olduğunu göstermektedir. Yerleşik içtihada göre, bir marka standart karakterlerde sunulmuşsa, Temyiz Kurulu başvuru sahibinin markasının tasvir edebileceği her biçimi nazara almalıdır. Başvuru sahibinin sunduğu numunelerden görüldüğü üzere “CLE” kısaltmasının “TAXI” ibaresine göre daha büyük karakterlerde ve farklı renkte yazımı suretiyle iki terim arasında belirgin görsel ayrım yaratılmıştır.

Yukarıda belirtilenlerin ışığında Temyiz Kurulu, başvuruya konu “CLETAXI” ibaresinin, başvuru kapsamında bulunan “Sınıf 39: Taksiyle ulaşım hizmetleri.”nin niteliği hakkında tüketicileri derhal ve doğrudan bilgilendirdiği görüşüne ulaşmıştır.

Başvuru sahibine göre, başvurunun, kapsadığı hizmetlerin niteliğini belirttiği sonucuna varabilmek için geniş bir hayalgücü gerekmektedir. Buna karşın Temyiz Kurulu’na göre, başvuru sahibi, başvurunun hizmetlerin niteliğini belirtmediği sonucuna varılmasını sağlamak için gerekli olan, çok aşamalı bir gerekçelendirme sürecinin varlığını ortaya koyamamış durumdadır.

Başvuru sahibi “CLE” kısaltmasının farklı anlamlarının da varlığını öne sürmekte ve çok anlamlılığın markanın bu kısmını muğlak hale getirerek, başvurunun münhasıran tanımlayıcı olarak değerlendirilmesini engellediğini ifade etmektedir. Temyiz Kurulu’na göre, bu argüman sonuca etkili olmayacaktır, şöyle ki tanımlayıcılık hususu markanın kapsamında bulunan mallara veya hizmetlere ilişkin olarak değerlendirilmelidir. Yerleşik içtihatta belirtildiği üzere, bir terimin başka anlamlarının bulunması sonuca etkili değildir.

Başvuru sahibinin bir diğer iddiası, “CLETAXI” ibaresini başka kimsenin kullanmaması ve gelecekte bu terimi başkalarının kullanabileceği iddiasının temelinin bulunmamasıdır. Bununla birlikte yerleşik içtihada göre, bir başvuru sahibinin, münhasıran tanımlayıcı bir terimin ilk veya tek kullanıcısı olması, bu terimi mutlak surette anlamsız veya ayırt edici hale getirmez. Dolayısıyla, başvuru sahibinin bu yöndeki itirazı da yerinde görülmemiştir.

Temyiz Kurulu sonuç olarak, başvuru sahibinin tüm itirazlarını reddetmiş ve uzmanın başvurunun reddedilmesi yönündeki kararını onamıştır.

Bu noktada yazının ilk paragrafında yaptığımız yorumlara dönülecek ve bir an için TPE’nin “taksiyle ulaşım hizmetleri” için [hayali] “TZWTAKSİ” (TZW = Trabzon havalimanının kısaltması) veya “İZMTAKSİ” (İZM = İzmir’in kısaltması) markalarını tanımlayıcılık gerekçesiyle reddettiği varsayılacak olursa, Enstitü’nün bu tip kararlarının ardından şiddetle eleştirilip, KHK’yı “katı” yorumlamakla itham edileceği kanaatimizce şüphesizdir. Bununla birlikte, benzer nitelikteki kararların siyasal ve ekonomik liberalizmin beşiği A.B.D.’nde veriliyor olması ve bu kararların USPTO tarafından nadiren değil, sıklıkla verilmesi, kanaatimizce “katı uygulama”, vb. adlandırmaları tamamen anlamsız kılmaktadır. Bu bağlamda, marka incelemesi hakkında yürütülen tartışmalarda; “katı”, “esnek”, “liberal”, “ticari özgürlükleri engelleyici”, “gelişmiş ülke uygulamalarının aksi”, “gelişmiş ülke uygulamalarıyla uyumlu”, vb. içerikte, marka hukuku bakımından anlamsız ve soyut kalıplar kullanmak yerine, tartışmaları kavramlar ve somut uygulamalar bağlamında yürütmek kanaatimizce daha yerinde olacaktır.

Önder Erol Ünsal

Mart 2015

unsalonderol@gmail.com

Haberler ve Gündem

Marka ve Patent Uzmanları Derneği (MAPADER) Kuruldu

mapader.logo

 

Türk Patent Enstitüsü (TPE)’nde çalışan marka ve patent uzman ve uzman yardımcılarının üye olabileceği, Marka ve Patent Uzmanları Derneği (MAPADER), 2015 yılının ilk ayında kuruldu ve dernek Mart 2015’ten itibaren üye kayıtlarına başladı.

Dernek tüzüğünde MAPADER‘in amacı;

(a) Üyeler arasında birlik ve beraberliği, yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak ve geliştirmek,

(b) Üyelerin hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek,

(c) Üyelerin mesleki bilgi birikiminin arttırılmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak,

(ç) Üyelerin meslekleriyle ilgili konularda araştırmalar ve incelemeler yapmak ve yayınlamak,

(d) Üyelerin meslekleriyle ilgili alanlarda ulusal veya uluslararası projeler yürütmek veya yürütülen projelere katılmak,

(e) Meslekî sorunların çözümüne ilişkin önerilerde ve yayınlarda bulunmak,

olarak tanımlanmıştır.

Şu an görevde bulunan Geçici Yönetim Kurulu, üye kayıtlarını tamamlayacak, kuruluş çalışmalarını sonuçlandıracak, tanıtım başta olmak üzere çeşitli faaliyetleri başlattıktan sonra, 2015 yılının ilk yarısında yapılması planlanan Genel Kurul’la görev ve yetkilerini, yeni Yönetim Kurulu’na devredecektir.

Dernek internet sitesi henüz erişime açılmamış olduğundan, dernek ve faaliyetleri şu an için sosyal medya aracılığıyla takip edilebilir.

Dernekle temas için aşağıdaki bağlantıların ve e-posta adresinın kullanımı mümkündür:

mapader@outlook.com

http://www.mapader.org (site yapım aşamasında)

https://www.facebook.com/pages/Marka-ve-Patent-Uzmanlar%C4%B1-Derne%C4%9Fi-MAPADER/380415092140083

https://twitter.com/mapadernegi?s=04

Ayrıca, arzu eden ilgililerin, dernek hakkında unsalonderol@gmail.com adresinden benimle temasa geçmesi de mümkündür.

MAPADER kısa süre içerisinde, sınai mülkiyet hakları alanında faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri ve diğer kurumlarla temasa geçerek, ortak çalışma ve işbirliği alanlarının belirlenmesini sağlayacaktır.

Derneğin faaliyet alanı, TPE’nde görevli marka ve patent uzman ve yardımcılarının mesleki birliktelik veya menfaatlerinin sağlanması ile sınırlı tutulmamış ve mesleki alanda yayın, araştırma, inceleme yapılması ve mesleki sorunlara çözüm üretilmesi de amaçlar arasında sayılmıştır. Bu çerçevede, MAPADER‘in gelecek dönemlerde sınai mülkiyet hakları alanında önemli faaliyetlerde bulunacağı beklenmekte ve arzulanmaktadır.

MAPADER‘in kuruluşunun tüm sınai mülkiyet hakları camiası için hayırlı olmasını diliyor ve derneğe gelecekte başarılar diliyoruz.

 

Önder Erol Ünsal

Mart 2015

unsalonderol@gmail.com

 

A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Kararları ve Uygulaması, Marka Mutlak Ret Nedenleri

Organizasyon veya Etkinlik İsminden Oluşan Markaların Tescil Edilebilirliği Hakkında Güncel Bir USPTO Temyiz Kurulu Kararı – “International Air and Space Program” Markası

 

airandspace2

 

Sanat, kültür, spor, eğlence, eğitim veya ticaret amaçlı organizasyonların veya etkinliklerin isimlerinden oluşan marka başvurularının tescil edilebilirliği meselesi, uygulamada sıklıkla tartışmaya yol açan bir konu niteliğindedir.

Ek bir ayırt edici unsur olmaksızın münhasıran bir organizasyonun veya etkinliğin adından oluşan markalar, organizasyonu düzenleyenlere göre marka olarak tescil edilebilir nitelikte olsa da, marka inceleme ofislerinin bu tip markalar hakkındaki değerlendirmesi genellikle aynı yönde olmamaktadır. Bu yazı kapsamında Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Temyiz Kurulu’nun bir organizasyonunun adından oluşan bir marka başvurusu hakkında verdiği güncel bir kararı kısaca aktarmaya çalışacağız.

“Aexa Aerospace LLC” firması, standart karakterlerde yazılı “INTERNATIONAL AIR AND SPACE PROGRAM” kelime markasını 41. sınıfa dahil “Havacılık ve uzay alanında konferans ve sempozyum düzenlenmesi hizmetleri.” için tescil ettirmek amacıyla, 31/01/2014 tarihinde USPTO’ya marka tescil başvurusunda bulunur.

airandspace

 

Bu aşamada, başvuruyu oluşturan “INTERNATIONAL AIR AND SPACE PROGRAM” ibaresinin Türkçe karşılığının “ULUSLARARASI HAVA VE UZAY PROGRAMI” olduğu belirtilmelidir. Başvuru sahibi, başvuru aşamasında markada yer alan “AIR AND SPACE PROGRAM” ibaresi için disclaimer (feragat) yolunu kullanmış ve belirtilen ibare üzerinde münhasır haklar talep etmeyeceğini belirtmiştir.

Başka bir yazıda daha detaylı açıklama niyetinde olmakla birlikte, A.B.D. marka hukuku çerçevesinde disclaimer (feragat) kavramı kısaca takip eden biçimde açıklanabilir:

Markadaki belirli unsurlardan feragat (disclaimer) uygulamasının amacı, kapsadıkları bazı unsurlar tek başlarına tescil edilebilir nitelikte olmayan, ancak bütün olarak tescil edilebilir nitelikte olan markaların tesciline -markada yer alan ve tek başlarına tescil edilebilir nitelikte olmayan unsurların sağlayacağı haklar hakkında yanlış izlenim oluşmasına izin verilmeden- imkan sağlamaktır. (Horlick’s Malted Milk Co. v. Borden Co., 295 F. 232, 234 (D.C. Cir. 1924) Bileşke markalarda, markayı oluşturan unsurlardan birisinin sağlayacağı haklardan feragat edilmesi yönündeki bildirim şu anlama gelmektedir: Feragat edilen unsura dayanarak marka hakları ileri sürülemeyecektir, tescilli markadan kaynaklanan haklar bileşke markanın bütününe ilişkindir ve ilgili tescil yalnızca bileşke markanın kullanımından kaynaklanacak hakları içermektedir. (Sprague Electric Co. v. Erie Resistor Corp., 101 USPQ 486, 486-87 (Comm’r Pats. 1954)) Markayı oluşturan unsurlardan birisinden feragat prosedürü, sadece belirli sınıflara ve belirli mallara veya hizmetlere ilişkin olabilir.

USPTO uzmanı, disclaimer talebi içerse de, başvuruyu A.B.D. Marka Kanunu’nun (2)(e)(1) paragrafı uyarınca, tanımlayıcılık gerekçesiyle reddeder. Uzmana göre, başvuruyu oluşturan “INTERNATIONAL AIR AND SPACE PROGRAM” ibaresi başvuru kapsamında bulunan hizmetleri doğrudan tanımlar niteliktedir.

Başvuru sahibi ret kararına karşı itiraz eder ve itiraz USPTO Temyiz Kurulu’nca değerlendirilerek 19/02/2015 tarihinde karara bağlanır. Temyiz Kurulu’nun oldukça kısa sayılabilecek kararı aşağıda anahatlarıyla bilgilerinize sunulmaktadır.

Temyiz Kurulu kararında ilk olarak, tanımlayıcı markalar konusundaki içtihada yer vermiştir:

Bir terim, malların ve hizmetlerin kalitesine, niteliğine, amacına veya özelliklerine ilişkin olarak doğrudan doğruya bilgi iletiyorsa tanımlayıcı niteliktedir. (In re Chamber of Commerce of the U.S., 675 F.3d 1297, 102 USPQ2d 1217, 1219 (Fed. Cir. 2012); In re Gyulay, 820 F.2d 1216, 3 USPQ2d 1009, 1009 (Fed. Cir. 1987)) Bir markanın tanımlayıcı niteliği, başvuru kapsamında bulunan mallar veya hizmetler, markanın kullanım biçimi ve markanın fiili veya niyet edilen kullanım biçiminin ortalama tüketiciler üzerinde yaratacağı olası etki dikkate alınarak değerlendirilir. (In re Chamber of Commerce of the U.S., 102 USPQ2d at 1219) Markanın tanımlayıcı niteliği soyut olarak değerlendirilmez. (In re Bayer Aktiengesellschaft, 488 F.3d 960, 82 USPQ2d 828, 1831 (Fed. Cir. 2007)) Bir diğer deyişle, malların ve hizmetlerin ne olduğunu bilen kişilerin, markayı kendileri için, mallar ve hizmetler hakkında doğrudan bilgi ileten bir terim olarak algılayıp algılamadığını değerlendirmekteyiz. (In reMBNA America Bank N.A., 340 F.3d 1328, 67 USPQ2d 1778, 1780 (Fed. Cir. 2003))

Başvuru sahibi, markada yer alan “AIR AND SPACE PROGRAM” ibaresinin tanımlayıcı olduğunu kabul etmekte, ancak bu ibareden disclaimer yoluyla feragat ettiğini ve başvuruda “INTERNATIONAL” ibaresinin de yer aldığını belirterek, markanın bütüncül olarak tanımlayıcı olmadığını iddia etmektedir. Başvuru sahibine göre, “INTERNATIONAL” kelimesinin çeşitli anlamları bulunmaktadır ve bu kelimeyi başvuru kapsamında bulunan hizmetlerle bağdaştırabilmek için belirli düzeyde hayalgücü gerekmektedir, bu bağlamda başvuru sahibi, markanın bütün olarak doğrudan tanımlayıcı nitelikte olmadığı görüşündedir.

Temyiz Kurulu, başvuru sahibinin argümanlarını ikna edici bulmamaktadır. Kurul’un önceki içtihadında belirtildiği üzere: “Cevaplanması gereken soru, markayla karşılaşacak kişilerin, malların ve hizmetlerin ne olduğunu tahmin etmesi değildir. Bunun ötesinde, cevaplanması gereken soru, malların veya hizmetlerin neler olduğunu bilen kişilerin, markanın mallar veya hizmetler hakkında bilgi ilettiğini düşünüp düşünmeyeceğidir. (re Tower Tech Inc ., 64 USPQ2d 1314, 1316-17 (TTAB 2002)

Başvuru sahibinin itiraz dilekçesinde sunduğu kanıtlar, markanın “öğrenciler için bir uluslararası program” için kullanıldığını göstermektedir. Bu husus da göz önüne alındığında, Temyiz Kurulu, markadaki “international (uluslararası)” kelimesini gören bu hizmetlere aşina tüketicilerin, başvuru sahibinin sağladığı hizmetlerin uluslararası nitelikte olduğunu düşüneceği görüşündedir. Kurul, inceleme uzmanının bu yöndeki tespitine katılmaktadır.

Daha da ötesinde, Temyiz Kurulu, “international (uluslararası)” kelimesini içeren markalar hakkında, tanımlayıcılık gerekçeli çok sayıda ret kararı vermiştir (Örneğin, “International Banking Institute” markası, bankacılar için seminer düzenleme hizmetleri bakımından; “BILLFISH INTERNATIONAL CORP ve şekil” markası, deniz turnası (billfish) için uluslararası düzeyde dernek hizmetleri bakımından; “INTERNATIONAL TRAVELERS CHEQUE” markası ise, uluslararası düzeyde finansal danışmanlık hizmetleri bakımından doğrudan tanımlayıcı nitelikte bulunmuştur.).

Ayrıca, yerleşik içtihada göre, bileşke bir markayı oluşturan her unsur doğrudan tanımlayıcı nitelikte ise, bunların bileşkesi de doğrudan tanımlayıcı nitelikte olacaktır. (re Oppedahl & Larson LLP, 373 F.3d 1171, 71 USPQ2d 1370, 1372 (Fed. Cir. 2004))

Belirtilen nedenlerle USPTO Temyiz Kurulu, “INTERNATIONAL AIR AND SPACE PROGRAM” markasının, başvuru kapsamında bulunan hizmetler bakımından tüketicilere derhal ve doğrudan bilgi verdiği ve bu anlamda da tanımlayıcı nitelikte olduğu sonucuna ulaşmıştır. Dolayısıyla, Temyiz Kurulu başvuru hakkında verilen ret kararını onamıştır.

Yazının başında da belirttiğimiz üzere, sanat, kültür, spor, eğlence, eğitim veya ticaret amaçlı organizasyonların veya etkinliklerin isimlerinden oluşan marka başvurularının tescil edilebilirliği meselesi, sıklıkla tartışma konusu edilmektedir. Bileşke marka niteliğindeki tanımlayıcı terimler hakkındaki USPTO uygulaması, bu karardan da anlaşılacağı üzere, markayı oluşturan unsurların tek tek tescil edilebilirliğinin test edilmesi ve ardından bu unsurların oluşturduğu bütünün tescil edilebilirliği testine dayanmaktadır. Genel içtihat ise, “Bileşke bir markayı oluşturan her bir unsur doğrudan tanımlayıcı nitelikte ise, bunların bileşkesi de tanımlayıcı nitelikte olacaktır.” yönündedir. Bu haliyle USPTO uygulamasında, bileşke markayı oluşturan unsurların her biri tanımlayıcı nitelikte ise, bunların bileşkesinin de tanımlayıcı bir marka olarak değerlendirildiğini ifade etmek ve organizasyon veya etkinlik isimlerinden oluşan markaların da aynı muameleye tabi olduğunu belirtmek yanlış olmayacaktır.

Önder Erol Ünsal

Şubat 2015

unsalonderol@gmail.com

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Nispi Ret Nedenleri, Tanınmış Markalar

Tanınmış Markanın Ününden Haksız Fayda Sağlanması Kavramı Ne Şekilde Değerlendirilmelidir? Adalet Divanı Genel Mahkemesi “KENZO” Kararı (T-322/13)

 

kenzo

 

Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi 22/01/2015 tarihinde verdiği T-322/13 sayılı “KENZO” kararı ile tanınmış markalara sağlanan korumanın kapsamı konusunu bir kez daha irdelemiştir.

“KENZO TSUJIMOTO” ismindeki bir gerçek kişi 20/11/2009 tarihinde “KENZO” kelime markasının tescil edilmesi amacıyla İç Pazarda Uyumlaştırma Ofisi (OHIM)’ne başvuruda bulunur.

KENZO

Başvurunun kapsamında takip eden hizmetler yer almaktadır: “Sınıf 35: Şarap hakkında pazarlama araştırmaları hizmetleri; şarap satışıyla ilgili bilgi sağlanması hizmetleri; şarap pazarlama ve tanıtma hizmetleri; şarap için ithalat ve ihracat hizmetleri; şarap için perakende ve toptan satış hizmetleri. Sınıf 41: Şarap hakkında elektronik yayıncılık hizmetleri; şarap servisi sertifikaları hakkında elektronik yayıncılık hizmetleri; şarap hakkında kitap yayıncılığı hizmetleri; şarap servisi sertifikaları hakkında kitap yayıncılığı hizmetleri; şarap hakkında eğitim imkanları sağlanması hizmetleri; şarap servisi sertifikaları hakkında eğitim imkanları sağlanması hizmetleri. Sınıf 43: Yiyecek ve içecek sağlanması hizmetleri; geçici konaklama sağlanması hizmetleri.”

Başvurunun OHIM tarafından ilan edilmesinin ardından, “KENZO” firması başvurunun ilanına karşı itiraz eder. İlana itiraz gerekçesi “KENZO” kelime markasının kapsamında 3., 18. ve 25. sınıflara dahil, parfümeri ve kozmetik ürünleri, çantalar, cüzdanlar, giysiler, ayak giysileri ve baş giysileri başta olmak üzere, çeşitli mallar yer almaktadır. İtiraz sahibinin dayandığı gerekçe 207/2009 sayılı Topluluk Marka Tüzüğünün tanınmışlıkla ilgili ret gerekçesi olan 8(5) maddesidir. Maddenin içeriği takip eden şekildedir: “… önceki markalardan birinin sahibince yapılacak itiraz üzerine, başvurunun önceki markayla aynı veya benzer olması, ancak başvurunun önceki markanın kapsadığı mallarla / hizmetlerle benzer olmayan malları / hizmetleri kapsaması halinde, eğer önceki marka bir Topluluk Markası ise, önceki marka toplulukta üne sahipse veya eğer önceki marka ulusal bir marka ise, önceki marka üye ülkede üne sahipse ve eğer başvurusu yapılan markanın haklı bir gerekçe olmaksızın kullanımı, önceki markanın ayırt edici karakterinden veya ününden haksız fayda sağlanmasına yol açıyorsa veya önceki markanın ayırt edici karakterine veya ününe zarar veriyorsa, marka başvurusu reddedilecektir.”

OHIM İtiraz Biriminin ilana itirazı reddetmesi üzerine, “KENZO” itirazını yineler ve itiraz bu kez OHIM Temyiz Kurulu tarafından incelenir.

OHIM Temyiz Kurulu 25/03/2013 tarihinde verdiği kararla itirazı kabul eder ve başvuruyu Topluluk Marka Tüzüğü madde 8(5) kapsamında reddeder. Temyiz Kurulu’na göre, belirtilen maddede sayılı üç şart incelenen itiraz bakımından gerçekleşmiş durumdadır: (i) Markalar aynıdır, (ii) İtiraz sahibi önceki tarihli markasının üne sahip olduğunu göstermiş durumdadır, (iii) Başvuru sahibi kullanım için haklı bir gerekçe göstermemiştir. Kurul’a göre başvuru sahibinin markayı kullanımı, önceki markanın ününden, çekiciliğinden ve prestijinden yarar sağlanmasına ve finansal karşılık ödenmeksizin önceki markanın ününün sömürülmesine yol açacaktır ve bu bağlamda önceki markanın ününden haksız avantaj sağlanması hali ortaya çıkacaktır. Belirtilen nedenlerle, Topluluk Marka Tüzüğü madde 8(5)’te belirtilen ret hali oluşmuştur ve Temyiz Kurulu, bu gerekçeye dayanarak itirazı kabul ederek, başvuruyu reddetmiştir.

Başvuru sahibi ret kararına karşı dava açar ve dava Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nce görülür. Genel Mahkeme’nin 22/01/2015 tarihli, T-322/13 sayılı kararı ile dava reddedilir, karar aşağıda detaylı biçimde açıklanacaktır. Karar metnini incelemek isteyenler http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130ded8d3ad0ba5ca467d96859f1ae449cf25.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4ObhyTe0?text=&docid=161614&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6628 bağlantısını kullanabilir.

(Başvuru sahibi “KENZO” ibaresinden müteşekkil 33. sınıfa dahil “Şaraplar; meyve içeren alkollü içecekler; batı tipi likörler.” mallarını kapsayan bir diğer markanın başvurusunu da eşzamanlı biçimde yapmış, anılan başvuru aynı gerekçeyle reddedilmiş ve bu karara karşı da dava açılmıştır. Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nce bu dava hakkında verilen T-393/12 sayılı karar, bu yazı kapsamında yer verilen T-322/12 sayılı kararla aynı nitelikte olduğundan, yazı içeriğinde yalnızca T-322/12 sayılı karar açıklanmaktadır.)

Davacının (başvuru sahibinin), OHIM Temyiz Kurulu kararına karşı iki temel argümanı bulunmaktadır.

Bu argümanlardan ilki, geç sunulan delillerin dikkate alınması suretiyle karar verilmesidir. Genel Mahkeme bu argümanı yerinde bulmaz ve reddeder. Bu yöndeki kararın gerekçesi, yazı kapsamında detaylarıyla irdelenmeyecektir.

Başvuru sahibinin diğer argümanı, yani Topluluk Marka Tüzüğü madde 8(5)’in yanlış yorumlandığı savı hakkında, Genel Mahkeme tarafından yapılan değerlendirme aşağıda detaylarıyla yer almaktadır:

Başvuru sahibinin Topluluk Marka Tüzüğü madde 8(5)’in yanlış yorumlandığı savı üç dayanak içermektedir: (i) Ret gerekçesi markanın üne sahip olduğunu gösteren deliller bulunmamaktadır iddiası. (ii) Önceki markanın tescilinden haksız avantaj sağlanmayacaktır iddiası. (iii) Başvuruyu oluşturan markanın kullanımı için haklı neden mevcuttur iddiası.

Ret gerekçesi markanın üne sahip olduğunu gösteren deliller bulunmamaktadır iddiasına yönelik olarak, Genel Mahkeme, itiraz sahibi tarafından sunulan delillerin Temyiz Kurulu’nca gerektiği biçimde incelendiği ve önceki markanın, itirazın yapıldığı tarihte Avrupa Birliği’nin önemli bir bölümünde üne sahip olduğunun ispatlanmış olduğu yorumunu yapmıştır. Bu çerçevede, davacının ret gerekçesi markanın üne sahip olduğunu gösteren deliller bulunmadığı yönündeki argümanı kabul edilmemiştir.

Davacı, önceki markanın tescilinden haksız avantaj sağlanmayacaktır iddiasını temellendirirken, Temyiz Kurulu kararında önceki marka kapsamında bulunan 3., 18. ve 25. sınıflara dahil mallarla, başvuru kapsamında yer alan 35., 41. ve 43. sınıflara dahil hizmetler arasında ne şekilde bağlantı kurulacağının belirtilmemiş olduğunu, sayılan hizmetler ve malların nitelik olarak oldukça farklı olduklarını ve farklı sektörlere ait olduklarını öne sürmekte ve ret gerekçesi markanın kapsadığı parfümeri, kozmetikler ve giysilere mallarıyla, başvuru kapsamında bulunan şarapçılık ve gastronomiyle ilgili hizmetlerin bağlantısının bulunmadığını ifade etmektedir. Bu haliyle davacıya göre, başvuru kapsamında bulunan hizmetlerin kullanımı suretiyle önceki markadan haksız avantaj sağlanması mümkün olmayacaktır.

Genel Mahkeme öncelikli olarak, Topluluk Marka Tüzüğü madde 8(5) hakkında Adalet Divanı tarafından önceden verilen kararlar çerçevesinde oluşan genel içtihadı ortaya koymuştur.

Bir markanın kullanımının, önceden tescilli bir markanın ününden haksız avantaj sağlayacağının belirlenebilmesi için, kamunun ilgili kesiminin inceleme konusu işaretlerle, işaretlerin kapsadığı mallar arasında bir bağlantı kurması gereklidir. İnceleme konusu işaretlerin aynı olması, tek başına, bu yönde bir bağlantının ortaya çıktığı sonucuna varılabilmesi için yeterli değildir (Adalet Divanı C-252/07 sayılı karar, Intel Corporation, paragraf 45). Bu yönde bir bağlantının varlığının tespit edilebilmesi için incelenen vakayla ilgili tüm faktörlerin dikkate alındığı bütüncül bir değerlendirme yapılması gereklidir, incelenecek faktörler arasına, önceki markanın ayırt edici gücü, önceki markanın bilinirliğinin derecesi, inceleme konusu markaların benzerlik derecesi ve ilgili malların ve/veya hizmetlerin niteliği ve birbirlerine yakınlığının derecesi de dahildir (Adalet Divanı C-252/07 sayılı karar, Intel Corporation, paragraf 41, 42).

Bununla birlikte, böyle bir bağlantının varlığı, kendiliğinden, sonraki markanın kullanımı yoluyla, önceki markanın ününden haksız kazanç sağlanması riskinin ortaya çıktığı anlamına gelmeyecektir (Adalet Divanı C-136/08 sayılı karar, Japan Tobacco v OHIM, paragraf 37).

Bir markanın, haklı bir neden olmadan  kullanımı suretiyle, önceki markanın ününden haksız fayda sağlanması kavramı, yerleşik içtihada göre, ünlü markanın sahip olduğu imajın veya taşıdığı özelliklerin, yeni yapılan başvurunun kapsadığı mallara yansıması ve bu yolla, üne sahip markayla bağlantı kurulması suretiyle sonraki markanın kapsadığı malların pazarlamasının daha kolay yapılması durumundan oluşmaktadır (Adalet Divanı Genel Mahkemesi T-21/07 sayılı karar, L’oreal v OHIM, Spa Monopole (Spaline), paragraf 19).

Üne sahip bir markayla benzer bir markanın kullanımı suretiyle üçüncü bir tarafça sağlanacak haksız fayda, önceki markanın çekim gücünden, ününden ve itibarından haksız biçimde faydalanılması ve üne sahip markanın sahibinin, markasının imajını yaratmak ve sürdürmek için sarf ettiği pazarlama çabasının mali karşılık ödenmeksizin üçüncü bir tarafça sömürülmesidir (Adalet Divanı C-487/07 sayılı karar, L’oreal and others, paragraf 50).

Sonraki markanın kullanımının, önceki tarihli üne sahip markanın ününden haksız fayda sağlanmasına yol açacağını kabul etmek için, sonraki tarihli markanın, önceki tarihli markanın olumlu özellikleriyle bağdaştırıldığının, bu yolla olumlu özelliklerden hiçbir çaba sarf edilmeden fayda sağlandığının gösterilmesi gerekir (Adalet Divanı Genel Mahkemesi T-128/06 sayılı karar, Japan Tobacco v OHIM – Torrefacçao Camelo, paragraf 65).

Markaların kapsamında yer alan malların ve hizmetlerin yakınlık derecesi OHIM Temyiz Kurulu tespitleri çerçevesinde değerlendirildiğinde, davaya konu başvurunun şaraplara ilişkin perakendecilik hizmetleri, bununla bağlantılı pazarlama, reklamcılık, ithalat – ihracat, şarap konusunda eğitim ve öğretim, şarap hakkında kitap basımı, şarap sunumu, şarap eğitimi için mekan sağlanması (Temyiz Kurulu’na göre bu hizmet geçici konaklama sağlanması hizmetleri kapsamındadır) gibi hizmetleri içerdiği görülmektedir. Davacı tarafından sunulan kanıtlar, önceki markanın kapsadığı malların, lüks ürünler piyasasındaki malların tüketicisi olan sofistike tüketicilere yönelik olduğunu gösterirken, başvuru sahibi tarafından sunulan hizmetler, diğerlerinin yanısıra şarap uzmanlarına yöneliktir. Temyiz Kurulu’na göre, parfümler, moda giysiler ve kaliteli şaraplar gibi lüks mallar, cazibe, başarı göstergesi ve sosyal statü gibi imajları çağrıştırmaktadır. Ayrıca, reklamlarda şampanya içen veya parfüm deneyen kişiler kaçınılmaz biçimde modaya uygun biçimde giydirilmişlerdir ve tüm bu mallar, başarılı ve yakışıklı – güzel (genellikle genç) erkek veya kadınların genel ikonik imajıyla bağlantılıdır.

Bu çerçevede, davacının iddia ettiğinin aksine, Temyiz Kurulu, ret gerekçesi markanın kapsadığı mallar ve başvurunun kapsadığı hizmetler arasında kurulabilecek bağlantıyı açıklamış durumdadır.

Buna ilaveten Genel Mahkeme, Temyiz Kurulu’nca mallar ve hizmetler arasında ortaya konan bağlantının yerinde olduğu görüşündedir. Şarap sektörüne dahil hizmetler, parfümler, giysiler ve kozmetikler gibi lüks ürünler sektörünün parçası olabilir. Ek olarak, kozmetik markalarının sahiplerinin, aynı zamanda alkollü içecekler sektöründe faaliyette olması da mümkündür. Örneğin, Davidoff markasının sahibi markasını hem erkek kozmetikleri hem de konyaklar için kullanmaktadır (bkz. Adalet Divanı C-292/00 sayılı karar, paragraf 6).

Temyiz Kurulu, önceki ve sonraki markanın kapsadığı mallar ve hizmetler arasında bağlantının varlığı, önceki markanın ünü, inceleme konusu markaların aynılığı ve önceki markanın taşıdığı sofistike ve ikonik imajı göz önüne alarak; başvuruya konu markanın, önceki tarihli üne sahip markanın çekim gücünden, ününden ve prestijinden fayda sağlayabileceği ve ünlü markanın sahibinin, markasının imajını yaratmak ve sürdürmek için sarf ettiği pazarlama çabasının, mali karşılık ödenmeksizin başvuru sahibince sömürülmesi halinin ortaya çıkabileceği sonuçlarına ulaşmıştır.

Bu çerçevede, Genel Mahkeme’ye göre, davacının, Temyiz Kurulu kararında yalnızca, markaların aynı olması ve önceki markanın ünü faktörlerine dayanıldığı yönündeki değerlendirmesi yanlıştır. Dolayısıyla, davacının başvurunun, önceki markanın tescilinden haksız avantaj sağlamayacağı yönündeki argümanı da reddedilmiştir.

Genel Mahkeme, son olarak, davacının “markanın kullanımı için haklı neden mevcuttur” argümanını değerlendirmiştir.

Davacıya (başvuru sahibine) göre, başvuruya konu “KENZO” markası, başvuru sahibinin kendi isminden oluşmaktadır ve bu nedenle başvuruya konu edilmiştir. Bu çerçevede, davacıya göre markanın kullanımı için haklı neden mevcuttur. Buna karşın, söz konusu durum Temyiz Kurulu’nca göz ardı edilerek karar verilmiştir, dolayısıyla ret kararı madde 8(5)’in ihlali niteliğindedir.

Temyiz Kurulu, bu iddiaya karşılık olarak, haklı nedenin varlığının gösterilmediği yanıtını vermiştir. Genel Mahkeme’ye göre, bu yanıt kısa ve öz olsa da yeterlidir. 207/2009 sayılı Topluluk Marka Tüzüğü, bir soyismini marka olarak tescil ettirmek için koşulsuz bir hak sağlamamaktadır (Adalet Divanı Genel Mahkemesi T-397/09 sayılı karar, Prinz Von Hannover v OHIM, paragraf 29) ve aynı durum isimler için de geçerlidir. Dolayısıyla, başvuru sahibinin isminin “KENZO” olması hususunun, Topluluk Marka Tüzüğü madde 8(5) değerlendirmesi anlamında, haklı neden (due cause) teşkil etmesi mümkün değildir. Bu çerçevede, davacının bu yöndeki argümanı da reddedilmiştir.

Genel Mahkeme yukarıda detaylı biçimde açıklanan nedenlerle, davacının tüm argümanları reddetmiş ve “KENZO” ibareli başvurunun, önceden tescilli üne sahip aynı markanın ününden haksız avantaj sağlanması gerekçesiyle reddedilmesi yönündeki OHIM Temyiz Kurulu kararını onamıştır.

207/2009 sayılı Topluluk Marka Tüzüğü madde 8(5)’in, 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’deki karşılığı KHK madde 8/4’tür. Söz konusu fıkra “Marka, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu daha önce yapılmış bir markanın aynı veya benzeri olmakla birlikte, farklı mallar veya hizmetlerde kullanılabilir. Ancak, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış markanın, toplumda ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabileceği, markanın itibarına zarar verebileceği veya tescil için başvurusu yapılmış markanın ayırt edici karakterini zedeleyici sonuçlar doğurabileceği durumda, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu daha önce yapılmış bir marka sahibinin itirazı üzerine, farklı mal veya hizmetlerde kullanılacak olsa bile, sonraki markanın tescil başvurusu red edilir.” hükmünü içermektedir. Belirtilen fıkra, Topluluk Marka Tüzüğü’nden farklı olarak, “haklı nedenin varlığı (due cause)” durumunu hükmün uygulanmasını engelleyen bir durum olarak saymamakta ve bu anlamda Topluluk Marka Tüzüğü’nden farklılaşmaktadır. Konuyla ilgilenenlerin daha detaylı bir değerlendirme için sitede önceden yayınladığım “Tanınmış Markanın Üçüncü Kişilerce Kullanımında “Haklı Neden” Kavramı – Adalet Divanı “Leidseplein Beheer v. Red Bull” Ön Yorum Kararı (C-65/12)” başlıklı yazıyı (http://iprgezgini.org/2014/03/27/taninmis-markanin-ucuncu-kisilerce-kullaniminda-hakli-neden-kavrami-adalet-divani-leidseplein-beheer-v-red-bull-on-yorum-karari-c-6512/) incelemesi mümkündür. Haklı neden kavramının varlığından bağımsız olarak, 556 sayılı KHK madde 8/4’te yer alan hallerin, hangi durumlarda ortaya çıkacağı vaka bazında detaylı bir incelemeyi gerekli kılmaktadır. Aksi durum, tanınmışlığın ve markaların benzerliğinin derecesine bakılmaksızın ve ilaveten mallar ve/veya hizmetler arasındaki yakınlığın derecesi ve önceki markanın ayırt edici gücü göz önünde bulundurulmaksızın, şablon kararlar alınmasına yol açacaktır ki, maalesef ülkemizde bu durumla pratikte sıklıkla karşılaşılmaktadır.

Bu yazı kapsamında detaylıca açıkladığımız üzere, Adalet Divanı ve OHIM, Topluluk Marka Tüzüğü madde 8(5)’i (556 sayılı KHK madde 8/4’ün eşdeğeri) değerlendirirken, “önceki markanın ayırt edici gücü, önceki markanın bilinirliğinin derecesi, inceleme konusu markaların benzerlik derecesi ve ilgili malların ve/veya hizmetlerin niteliği ve birbirlerine yakınlığının derecesi”ni vaka bazında incelemekte ve ardından sonuca ulaşmaktadır. Bir diğer deyişle, bir markanın üne sahip veya tanınmış olması; Adalet Divanı’na göre, tanınmışlığın derecesi, önceki markanın ve yeni markanın benzerliğinin derecesi, önceki markanın ayırt edici gücü, malların ve/veya hizmetlerin niteliği ve yakınlığının derecesi gibi faktörler tamamen göz ardı edilerek, tanınmış markaya benzer her başvurunun reddedilmesini gerektirmemektedir. Bu hususların ülkemizde de daha dikkatli biçimde değerlendirilmesi, bu satırların yazarının geleceğe yönelik temennisidir.

Önder Erol Ünsal

Şubat 2015

unsalonderol@gmail.com

Haberler ve Gündem, Marka Mutlak Ret Nedenleri

“I ❤ Paris” Sloganı Ayırt Edici Niteliğe Sahip midir? Fransa’dan Dikkat Çekici Bir Mahkeme Kararı

iloveparislogoÜniversite yıllarında ilgimin üzerinde yoğunlaştığı başlıca konu Fransız Devrimi’ydi ve devrim hakkında o kadar fazla okumuştum ki, 1789–1794 arası dönemde Fransa’da olup bitenleri neredeyse günü gününe anlatabilecek konumdaydım. Bu kadar okumanın doğal sonucu ise, devrimin merkezi Paris’i –görmeden- mahalle, sokak düzeyinde öğrenmek oldu. Görmeden tanışıklığın gerekçesi elbette Fransız Devrimi tarihi ile sınırlı değildi, “Sefiller”, “Üç Silahşörler” ve “Pardayanlar” başta olmak üzere romanlar, sonrasında varoluşçular ve yaşamları, Paris Komünü okumaları ve gene çok sevdiğim II. Dünya Savaşı Fransız Direnişi romanları ve filmleri, Paris bilgisi ve merakını iyice artırdı. O kadar ki, yıllar sonra Paris’i ilk kez gördüğümde, içinde yaşadığım ancak uzun süredir gitmediğim bir şehre dönmüş gibi hissettim.

2014 yılında dünyanın en fazla turist çeken üçüncü şehri olan Paris’i, sadece belirtilen yılda 15.570.000 turist ziyaret etmiştir. Bu bağlamda, Paris tutkusu aynı zamanda popüler bir turistik destinasyonun ziyareti olarak da ortaya çıkmaktadır ve turizm şehri kalkındıran ana damar niteliğindedir.

Son yıllarda çoğu şehir kendisi için türetilen özel slogan veya sembollerle dünyaya tanıtılmakta ve sempati puanını artırmaya çalışmaktadır. Bu tip sloganların en popülerlerinden birisi “I LOVE XXX” veya “I ❤ XXX” olarak ortaya çıkan, “XXX’İ (şehrini) SEVİYORUM” sloganıdır.

1977 yılında New York için oluşturan “I LOVE NEW YORK” (I ❤ NY)” sloganı ve aşağıda yer alan logo, bu kullanımın sanırım ilk örneğidir. Marka olarak da tescil edilen bu logonun sahibi kamu yararına hareket eden “New York Empire State Development” şirketidir. (bkz. http://en.wikipedia.org/wiki/I_Love_New_York)

iloveny

Slogan ve logo o kadar popüler olmuştur ki, çok sayıda taklitçi ortaya çıkmış ve New York şehri taklitçilere karşı binlere dava açmıştır (daha detaylı bilgi için https://www.techdirt.com/articles/20130531/02201223267/new-york-continues-its-trademark-bullying-ways-threatens-coffee-shop-with-bogus-threats.shtml, http://observer.com/2011/09/new-york-loves-i-love-new-york-logo/ bağlantıları incelenebilir.).

Elbette sloganın ünü New York’la sınırlı kalmamıştır, dünya üzerinde çok sayıda şehirde bu slogan kullanılmakta ve sloganın üzerinde kullanıldığı turistik ürünler satılmaktadır.

iloveamsterdamilovelondonilovemunichiloverome

Ve hatta, -ben dahil- kimilerine komik gelecek olsa da:

iloveankara

Yukarıda verilen örneklerden görüldüğü üzere, “I ❤ XXX” şeklinde sembolize edilen “I LOVE XXX” sloganı, değişken niteliğindeki farklı şehir isimleri ile birlikte kullanılan, turistik şehirlerin promosyon ürünlerinde sıklıkla görülen ve ticari kaynak gösterme vasfı oldukça tartışmalı bir slogan durumundadır.

Bu noktada, tekrar Paris’e dönerek, bu yazının asıl konusunu oluşturan Fransız Yargıtay’ının güncel bir kararını sizlere aktarmak istiyorum. Yazının konusu mahkeme kararı hakkındaki bilgiler, https://www.marques.org/Class46/ sitesinde 06/02/2015 tarihinde yayınlanmış ve Yvonne Onomor tarafından yazılmış “I love Paris, no more” başlıklı yazıdan alınmıştır. Fransızca bilenlerin konuyla ilgili olarak Le Figaro gazetesinde yayınlanan ve takip eden bağlantıdan erişilebilecek, http://www.lefigaro.fr/societes/2015/01/08/20005-20150108ARTFIG00105-j-aime-paris-un-slogan-tombe-dans-le-domaine-public.php yazısını incelemeleri de mümkündür.

“Laurent Zilberberg”, 1980 yılında “J’❤ PARIS” sloganını marka olarak tescil ettirir ve sonrasında “I ❤ PARIS” markasının tescilini de yaptırır (J’ ❤ Paris = J’adore Paris = I ❤ Paris = I Love Paris = Paris’i seviyorum).

Zilberberg markaların lisansını “France Trading” firmasına verir ve 30 yılı aşkın süre boyunca, “J’❤ Paris”, “I ❤ Paris” gibi markaların münhasır haklarına sahip olarak gelir elde eder. Tescil sahibi bununla da yetinmeyerek, “J’ ❤ Deauville”, “J’❤ Monaco” vb. gibi markalara karşı itiraz eder. Class 46 yazarı “Yvonne Onomor”a göre, “J’❤ Paris”, “I ❤ Paris” markaları, ilk olarak 1977 yılında New York şehrine ilişkin olarak ortaya çıkan “I ❤ NY” markasından esinlenilerek oluşturulmuştur. Markaların Fransa’daki tesciliyle yetinmeyen Zilberberg, Madrid Protokolü yoluyla markaların uluslararası tescilini de yaptırır.

“I ❤ La Tour Eiffel” ve “Paris je t’❤” markalarını tescil ettirmek için başvuruda bulunan “PARIS WEAR DIFFUSION” firması da Zilberberg’in itirazlarından nasibini alır. Bununla birlikte, “PARIS WEAR DIFFUSION” firmasının itirazlara tepkisi daha farklı olur ve firma, Zilberberg’in “J’❤ Paris”, “I ❤ Paris” markalarının ayırt edici nitelikte olmamaları gerekçeleriyle hükümsüzlüğü yönünde dava açar. Kısmen hükümsüzlük istemli davalar, 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 33, 34 ve 35. sınıflara dahil mallar ve hizmetler bakımından, “J’❤ Paris”, “I ❤ Paris” markalarının hükümsüzlüğü içeriklidir.

Zilberberg markalarının ayırt edici nitelikte olduklarını iddia eder ve bu hususu kanıtladığını düşündüğü delilleri de sunar. Davayı gören Paris Yüksek Mahkemesi hükümsüzlük taleplerini haklı bulur ve davalının “J’❤ Paris”, “I ❤ Paris” gibi markalarını yukarıda belirtilen mallar ve hizmetler bakımından kısmen hükümsüz kılar. Mahkemeye göre, markalar ayırt edici nitelikte değildir ve davalı tarafından sunulan kanıtlar kamuoyu anketi içermediğinden aksi durumu ispatlar içerikte değildir.

Davalı bu kararı temyiz eder ve dava bu kez Temyiz Mahkemesi’nde görülür. Temyiz Mahkemesi ilk derece mahkemesinin kararını yerinde bulunca, davalı bu kez Yargıtay nezdinde kararı temyiz eder. Zilberberg’e göre, mahkemeler, hükümsüzlük talebinin konusu markaları, markaların kapsadığı mallar ve hizmetler bakımından değil, marka sahibinin ticari faaliyetinin niteliği ile bağlantılı olarak incelemişlerdir ve karar bu nedenle yerinde değildir.

Fransız Yargıtayı, Şubat 2015’de verdiği kararla kısmi hükümsüzlük kararlarını onar. Yargıtay’a göre, “J’❤ Paris”, “I ❤ Paris” markalarında açık olarak Paris şehrine ilişkin bir mesaj verilmektedir. Ayrıca, inceleme konusu malların – hizmetlerin ortalama tüketicisi, Paris ziyaretinde şehre ilişkin hediyelik eşya almak isteyen yeteri derecede gözlemci ve dikkatli turistlerdir. Bu tüketiciler, inceleme konusu “J’❤ Paris”, “I ❤ Paris” markalarını –marka sahibinin ismi etikette yazılı olsa da-, ticari kaynak bildiren bir işaret olarak algılamayacaklar, dekoratif bir unsur olarak değerlendireceklerdir. “J’❤ Paris”, “I ❤ Paris” işaretlerinin anlamı neredeyse herkes tarafından anlaşılabilir niteliktedir, çünkü ❤ sembolü aşık olmak, sevmek fiilinin karşılığı olarak yaygın biçimde kullanılmaktadır. Bu markalar, bir tişört veya yukarıda sayılan sınıflara dahil mallar üzerinde kullanıldığında, malların ticari kaynağını gösteren bir marka olmaktan ziyade, kullanıcının Paris’i ziyaret ettiğini veya oradan hediye aldığını gösteren ve üzerinde bir şehrin ismini taşıyan bir obje olarak algılanacaktır. Dolayısıyla, “J’❤ Paris”, “I ❤ Paris” markalarının ticari kaynak gösterme işlevini yerine getiren ayırt edici niteliğe sahip işaretler olarak değerlendirilmeleri mümkün değildir. Sonuç olarak Yargıtay hükümsüzlük kararlarını onar.

Bu karar kanaatimizce Paris’teki hediyelik eşya satıcılarına rahat bir nefes aldırmıştır, şöyle ki yukarıda gösterdiğimiz üzere “J’❤ XXX”, “I ❤ XXX” işaretleri son derece popülerdir ve turistler gerek kendileri gerekse de ülkelerindeki yakınları için sıklıkla bu işaretleri taşıyan ürünleri tercih etmektedir. Kanaatimizce, bu tip markaların kullanım biçimleri esas alındığında, ayırt edici nitelikte olmayan slogan veya dekoratif unsurlar oldukları sonucuna ulaşmak çok zor değildir. Benzer nitelikte örnekler çoğaltılabilir ve turistik sloganlardan veya turistlere yönelik dekoratif unsurlardan oluşan markaların tescil edilmesi talepleri hakkında daha detaylı bir değerlendirme yapılması yerinde olacaktır.

Önder Erol Ünsal

Şubat 2015

unsalonderol@gmail.com

A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Kararları ve Uygulaması, Marka Nispi Ret Nedenleri, Nice Sınıflandırması - Malların ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırması

“Sandviçler” ve “Sebze Salataları” Bağlantılı Mallar mıdır? USPTO Temyiz Kurulu “THE LAFAYETTE” Kararı

salad+sandwich

“Ülkemizde yürürlükte bulunan marka mevzuatı ile çerçevesi çizilen marka incelemesi sistemi içerisindeki en olumsuz nokta nedir?” sorusuna benim vereceğim yanıt, fazla tereddüt etmeksizin “aynı tür mal / hizmet” kavramı ve bu kavramın nasıl uygulanacağını düzenleyen “Mal – Hizmet Tebliği” olur. Hangi sistemden etkilenilerek yürürlüğe konulduğunu anlamanın mümkün olmadığı tebliğ yapısı, aynı tür veya benzer mal / hizmet tespitini aynı sınıf içerisinde yer alan aynı gruplara indirgeme riskini yanında getirmektedir ve çoğu durumda bu risk realize olmaktadır. Nicé sınıflandırması, malların ve hizmetlerin benzerliği ve bu benzerliğin ne şekilde incelenmesi gerektiği hakkında sitede önceden yazdığım çok sayıda yazı bulunduğundan, aynı tespitleri bir kez daha tekrar etmekten kaçınacağım, bununla birlikte konuyla ilgilenenlerin http://iprgezgini.org/category/nice-siniflandirmasi-mallarin-ve-hizmetlerin-uluslararasi-siniflandirmasi/ bağlantısından erişilebilecek yazıları incelemeleri mümkündür.

Bu yazı kapsamında inceleyeceğimiz konu, Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Temyiz Kurulu tarafından 03/02/2015 tarihinde verilen “THE LAFAYETTE” kararı çerçevesinde incelenen “sandviçler” ve “sebze salataları” mallarının birbiriyle bağlantısıdır. Karar metninin http://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/ttabvue-85862485-EXA-8.pdf bağlantısından incelenmesi mümkündür.

“The Express Cafe & Bakery, LLC dba Goose Feathers” firması 28/02/2013 tarihinde, standart karakterlerde yazılı “THE LAFAYETTE” kelime markasını “sandviçler” malı için tescil ettirmek amacıyla USPTO’ya başvuruda bulunur.

USPTO uzmanı, başvuruyu “sebze salataları” mallarını kapsayan “LAFAYETTE” markası ile karıştırılma olasılığı gerekçesiyle reddeder. Başvuru sahibi bu karara karşı itiraz eder ve itiraz USPTO Temyiz Kurulu tarafından incelenir.

Açıklamalara geçmeden önce; USPTO’nun da tıpkı TPE gibi benzer markalar bakımından resen ret incelemesi yaptığı (yani 7/1-(b) bendinin eşdeğeri bir incelemeyi ilana itiraz olmaksızın resen yaptığı), ancak malların ve/veya hizmetlerin benzerliği konusunda Tebliğ veya benzeri bir listeyle bağlı karar vermediği, malların ve hizmetlerin benzerliğini vaka bazında incelediği ve Nicé sınıflandırmasına göre “sebze salataları”nın 29. sınıfta, “sandviçler”in ise 30. sınıfta yer aldığı belirtilmelidir. Bu açıklamalardan kolaylıkla anlaşılacağı üzere, TPE önüne aynı vaka gelmiş olsaydı, malların farklı sınıflarda yer alması gerekçesiyle, malların aynı tür, benzer veya bağlantılı olmadıkları kararını peşinen verecek ve başvuruyu ilan edecekti. Buna karşın, USPTO uzmanı, malların sınıfları farklı olsa da malları bağlantılı mallar olarak değerlendirmiş ve başvuruyu reddetmiştir. USPTO Temyiz Kurulu’nun karar hakkındaki değerlendirmesi ise aşağıda yer almaktadır.

Temyiz Kurulu, ilk olarak markaların benzerliği hususunu değerlendirmiştir. Kurul’a göre, başvuruda yer alan “THE” ibaresinin, ticari kaynak gösterme gücü bulunmamaktadır ve dolayısıyla “THE LAFAYETTE” markasının “LAFAYETTE” markasından ticari kaynak gösterme kapasitesi bakımından farkı bulunmamaktadır. Bu bağlamda, markaların birbirleriyle görsel olarak neredeyse aynı olduklarını kabul etmek gerekmektedir.

Malların benzerliği değerlendirmesine geçmeden önce; markalar arasındaki benzerlik derecesi yükseldikçe, karıştırılma olasılığının varlığı sonucuna ulaşabilmek için, malların benzerlik derecesinin yüksekliğine olan ihtiyacın azaldığı ilkesinin hatırlatılması gerekmektedir.

“Bu vakada olduğu gibi, başvuru sahibinin markası önceki tescil sahibinin markası ile neredeyse aynı ise, karıştırılma olasılığının varlığı sonucuna ulaşmak için, mallar arasında yalnızca kabul edilebilir (tutarlı) bir bağlantının bulunması yeterli olacaktır.” (Re Thor Tech Inc. 90 USPQ2d, 1636 – The Wave – Wave kararı).

Buna ilaveten, karıştırılma olasılığının varlığı sonucuna ulaşabilmek için başvuru ve önceki tescil sahibinin mallarının aynı veya rekabet eder nitelikte mallar olmasının şart olmadığı da belirtilmelidir. Bu sonuca varabilmek için, malların ve/veya hizmetlerin bir şekilde bağlantı olması veya pazarlanmalarına ilişkin şartlar nedeniyle aralarında, aynı ticari veya bağlantılı ticari kaynaklardan geldikleri yanlış inancına yol açabilecek bir ilişki kurulması yeterlidir.

USPTO uzmanının, “sandviçler” ve “sebze salataları” malları arasında bağlantı kurarken dayandığı kanıtlardan birisi, her iki malı da bünyesinde birlikte barındıran 5 adet üçüncü taraf tescilinin varlığıdır. Temyiz Kurulu içtihadına göre, malları bir arada barındıran ve ticarette kullanıma dayanan üçüncü kişi tescillerinin varlığı, malların veya hizmetlerin aynı ticari kaynaktan gelebileceğini gösterme amacına hizmet edebilir.

Kanaatimizce, Türkiye’de neredeyse her başvuru Tebliğ’in ilgili sınıfındaki tüm malların veya hizmetlerin kopyalanıp yapıştırılmasından ibaret olduğundan ve Enstitü sicili kullanılmayan mallar ve hizmetlerle dolu bir depoya dönüşmüş olduğundan, üçüncü kişi tescillerinin varlığının Türkiye’de ciddi bir delil teşkil etmesi mümkün olmayacaktır. Ancak, belirtildiği üzere bu durum A.B.D.’nde ciddi bir delil niteliğindedir. Temyiz Kurulu, uzmanca gösterilen ve inceleme konusu malları birlikte içeren üçüncü kişi tescillerinin varlığı hususunu, sandviçler ve sebze salataları mallarının tek bir ticari kaynaktan geldiğine delil teşkil edebilecek nitelikte bir durum olarak değerlendirmektedir.

Başvuru sahibi, sebze salataları ve sandviçler mallarının farklılıklarını ortaya koyarak, malların benzer veya bağlantılı olmadığını savunmuştur. Başvuru sahibine göre, sandviçler ekmek içeren ve ana yemek niteliğindeki mallar iken, sebze salataları genellikle yan yemek (meze) niteliğindedir. Buna karşın, Temyiz Kurulu’na göre, karıştırılma olasılığının varlığı sonucuna varabilmek için malların aynı veya rekabet eder nitelikte mallar olması şart değildir. Kaldı ki, inceleme uzmanı sebze salatalarının ana yemekler gibi pazarlandığını gösterir kanıtlar da sunmuştur.

Önceden paketlenmiş sandviçler veya salatalar marketlerde de satışa sunulabilir, yani bu tip ürünlerin mutlak surette restoranlarda sunumu zorunlu değildir. Başvuru sahibi bu durumu kabul etmekle birlikte, ürünlerin marketlerin farklı bölümlerinde satışa sunulduğunu öne sürmektedir. Bununla birlikte, Temyiz Kurulu başvuru sahibinin bu görüşünün gerçekçi olmadığı kanaatindedir, şöyle ki bu ürünlerin hangi nedenle aynı soğutucu dolapta satışa sunulmadığını gösteren kanıtlar bulunmamaktadır.

Temyiz Kurulu, sayılan tüm nedenlerle “sandviçler” ve “salatalar” mallarının bağlantılı mallar oldukları yönündeki tespitin yerinde olduğu görüşündedir.

Kurul’a göre, gerek sandviçler gerekse de salatalar ucuz ürünlerdir ve tek bir öğünü oluşturmaları nedeniyle, kimi zaman birbirlerinin yerine de tüketilebilmektedir. Bunun sonucu olarak, bir soğutucu dolaptan önceden paketlenmiş sandviç veya salata alırken tüketicilerden, markaları dikkatlice incelemelerini beklemek yerinde olmayacaktır. Hele ki, inceleme konusu markaların neredeyse aynı olmaları hususu göz önüne alındığında, tüketicilerin alışveriş esnasında, markaların birisinde ek olarak “THE” ibaresinin yer almasından kaynaklanan farklılığı algılayamamaları çok olası olacaktır.

Başvuru sahibi, “CAFE LAFAYETTE” ibareli bir markanın “Yiyecek ve içecek sağlanması hizmetleri.” için üçüncü bir taraf adına tescilli olmasından ve bu hizmetlerin sebze salataları mallarına, sandviçlerden daha yakın olduğundan hareketle, bu markanın tescil edilmiş olmasının, başvuru ile ret gerekçesi marka arasındaki karıştırılma ihtimali tespitinin yerindeliğini ortadan kaldırdığını öne sürmektedir. Temyiz Kurulu, söz konusu üçüncü kişi markası tescil edilirken uzmanın hangi görüşten hareket ettiğini bilmemektedir, şöyle ki belirtilen marka inceleme konusu vakada değerlendirmeye konu değildir. Bununla birlikte Kurul’a göre, “LAFAYETTE” ibareli bir markanın tescil edilmiş olması, Ofis’in benzer markalar hakkında aynı kararı vereceği yönünde bir politikanın varlığını gösterir nitelikte bir husus değildir. Dolayısıyla, başvuru sahibinin bu yöndeki itirazı da haklı görülmemiştir.

Temyiz Kurulu yukarıda sayılan tüm nedenler çerçevesinde, başvuru hakkında verilen ret kararını yerinde bulmuş ve başvuru sahibinin itirazını reddetmiştir.

USPTO Temyiz Kurulu’nun “LAFAYETTE” kararı, daha önceden de çok kez belirttiğimiz üzere, USPTO’nun malların ve/veya hizmetlerin benzerliği konusunda Nicé sınıflandırmasında aynı sınıf içerisinde bulunma gibi bir ön şartla bağlı olarak karar vermediğini ve bu yorumun resen benzerlik incelemesi aşamasında da geçerli olduğunu bir kez daha göstermektedir. Türk marka incelemesi sistemini şablonlara indirgeyen ve incelemeye “yorum –  uzman katkısı” unsurunun katılmasını sınırlayan en önemli unsur konumundaki, Mal – Hizmet Tebliği ile belirlenen alt gruplar çerçevesinde aynı tür hatta benzer mal ve hizmetleri tespit etme uygulaması devam ettiği sürece, kanaatimizce incelemeden her zaman gerçekçi sonuçlar beklemek yerinde olmayacaktır.

Önder Erol Ünsal

Şubat 2015

unsalonderol@gmail.com

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Nispi Ret Nedenleri

OHIM Temyiz Kurulu Kararı Yeteri Derecede Gerekçeli Olmazsa Ne Olur? Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin T-605/13 Sayılı Kararı

sottoilsole2

 

İç Pazarda Uyumlaştırma Ofisi (OHIM) Temyiz Kurulu kararlarını inceleyenler, bu kararların genellikle oldukça uzun ve detaylı gerekçelendirmeler içerdiğinin farkındadır. OHIM Temyiz Kurulu’nun bize oldukça uzun gelen gerekçeleri, kimi zaman karar taraflarına yeterince kapsayıcı gelmediğinden olsa gerek, dava konusu olabilmektedir.
Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi, 25 Eylül 2014 tarihinde verdiği T-605/13 sayılı kararında bir OHIM Temyiz Kurulu kararını, kararın gerekçelendirilmemiş olması nedeniyle bozmuştur. Dikkat çekici tespitler içeren karara ilişkin detaylar takip eden şekildedir:
“Alma- The Soul of Italian Wine LLLP” firması 4 Mart 2011 tarihinde aşağıda görseline yer verilen “Sotto il Sole Italiano” markasının tescil edilmesi talebiyle OHIM’e başvuruda bulunur. Başvuru “Sınıf 33: Şaraplar.” malını kapsamaktadır.

sottoilsole

Başvuru OHIM tarafından incelenir ve ilan edilir. Başvurunun ilanına karşı “Miguel Torres, SA”, OHIM’de tescilli “VINA SOL”, “SOL” kelime markalarını gerekçe göstererek itiraz eder. İtiraz gerekçesi markalar “Sınıf 33: Alkollü içecekler (biralar hariç).” mallarını kapsamaktadır.
OHIM İtiraz Birimi, “SOL” ibareli topluluk markasını referans alarak, markalar arasında karıştırılma olasılığının bulunduğuna hükmeder ve itirazı kabul ederek başvuruyu reddeder. Başvuru sahibi bu karara itiraz eder ve itiraz OHIM Temyiz Kurulu tarafından incelenir.
OHIM Temyiz Kurulu, 10 Eylül 2013 tarihinde verdiği kararla itirazı reddeder. Temyiz Kurulu, “VINA SOL” markasını referans alarak verdiği kararında, markalar arasında benzerlik bulunması, malların aynı olması ve “VINA SOL” markasının şaraplara ilişkin olarak Avrupa Birliği’nde ünlü bir marka olması gerekçeleriyle başvurunun üne sahip markanın ayırt edici karakterini zedeleyebileceği, bu anlamda Topluluk Marka Tüzüğü madde 8(5) bağlamındaki ret durumunun ortaya çıktığı sonucuna ulaşır. Dolayısıyla, başvuru sahibince yapılan itiraz reddedilir.
Başvuru sahibi OHIM Temyiz Kurulu’nun kararına karşı dava açar. Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nce görülen dava T-605/13 sayılı kararla sonuçlandırılır.
Başvuru sahibi davada dört gerekçeye dayanmaktadır. Bu gerekçelerin sonuncusu 207/2009 sayılı Topluluk Marka Tüzüğü madde 75 ve 76(1)’in ihlalidir.
Adalet Divanı Genel Mahkemesi, yukarıda belirtilen dördüncü gerekçeyi ele alarak davayı değerlendirir.
Başvuru sahibine göre, OHIM Temyiz Kurulu, başvuru sahibi tarafından gönderilen kanıtları incelememiş ve dolayısıyla itirazın reddedilmesi yönündeki kararında gerekçe belirtmeyerek görevini ihlal etmiştir.
Başvuru sahibince incelenmediği iddia edilen kanıtlar, “sol”, “sole”, “soleil”, “sun” kelimelerini ve güneş şekillerini içeren markaları taşıyan çeşitli şarap markalarını barındıran internet çıktıları ve yukarıda belirtilen unsurları içeren 33. sınıf için tescil edilmiş topluluk markalarının örnekleridir.
Başvuru sahibine göre yukarıda yer verilen kanıtlar, “sol”, “sole”, “soleil”, “sun” kelimelerinin ve güneş şeklinin şarap sektöründe oldukça zayıf nitelikte markalar olduğunu göstermektedir ve bu nedenle Avrupa Birliği’nde yerleşik tüketicilerin bu unsurları içeren markalara alışkın olduğunu ispatlamaktadır. Temyiz Kurulu, bu kanıtları herhangi bir gerekçe göstermeden incelememek suretiyle yukarıda belirtilen hususları göz ardı etmiştir.
OHIM’e göre, Temyiz Kurulu dava konusu kararında “… başvuru sahibinin iddialarının aksine sol kelimesi inceleme konusu mallar bakımından tanımlayıcı nitelikte olmadığından, bu mallarla doğrudan ilişkisi bulunmamaktadır.” ifadesini kullanarak, belirtilen kanıtları üstü kapalı olarak değerlendirmeye almıştır. OHIM’e göre, Temyiz Kurulu’nun kısa ve öz gerekçelendirmesi, başvuru sahibince sunulan kanıtların Kurul’u , “sol”, “sole”, “soleil”, “sun” kelimelerinin ve güneş şeklinin oldukça zayıf ayırt edici niteliği konusunda ikna etmediğini zımnen ima etmektedir.
207/2009 sayılı Topluluk Marka Tüzüğü madde 75’in birinci cümlesine göre, OHIM kararları dayandıkları gerekçeleri belirtmek zorundadır. OHIM’in kararlarının gerekçelerini belirtmesi yükümlülüğü iki amaca yöneliktir: (i) İlgili kişilerin yaptırımın nedenini tam olarak bilerek haklarını savunmalarını sağlamak ve (ii) Avrupa Birliği mahkemelerinin kararların yasallığını denetleme yetkilerini kullanmalarını mümkün kılacak yeterli materyali sağlamak.
OHIM’ce de öne sürüldüğü gibi, Temyiz Kurulu’nun taraflarca öne sürülen tüm gerekçeleri tek tek ve etraflıca incelediği bir rapor sunmasını şart koşulamaz. Bu nedenle gerekçelendirme, ilgili kişilerin Temyiz Kurulu kararlarının nedenlerini anlamalarına imkan verilmesi ve yetkili mahkemelerin kararların yasallığını denetmelerini mümkün kılacak içeriğin sağlanması koşullarıyla zımni biçimde yapılabilir.
Bununla birlikte incelenen vakada durum bu içerikte değildir. Şöyle ki, ne OHIM İtiraz Birimi ne de OHIM Temyiz Kurulu, başvuru sahibi tarafından sunulan kanıtlardan bahsetmektedir ve Temyiz Kurulu’nun markaların benzerliğine ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede bu kanıtlara hiçbir referans yapılmamıştır. İnceleme konusu kararda, “sol”, “sole”, “soleil”, “sun” kelimelerinin ve güneş şeklinin şarap sektöründeki zayıf ayırt edici niteliği hakkındaki başvuru sahibi argümanlarına yönelik olarak Temyiz Kurulu’nun zımni şekilde de olsa yanıt verdiğinden bahsetmek mümkün değildir.
Temyiz Kurulu’nun kararında “sol” kelimesinin tanımlayıcı nitelikte olmadığını belirtmesi, OHIM değerlendirmesinin tersine, “sol”, “sole”, “soleil”, “sun” kelimelerinin ve güneş şeklinin şarap sektöründeki yaygın kullanımına bağlı olarak ayırt edici niteliğinin bulunmadığı içerikli kanıtların dikkate alınmış olduğu varsayımının kabul edilebileceği anlamına gelmemektedir.
İnceleme konusu kararda, başvuru sahibince sunulan kanıtların Temyiz Kurulu’nca dikkate alınıp alınmadığının belirlenmesini mümkün kılacak veya bu kanıtların hangi gerekçeyle konuyla bağlantısız bulunduğunun anlaşılmasını sağlayacak hiçbir detay bulunmamaktadır.
Bu çerçevede, kararda gerekçelerin açıklanmasının sağlanmaması ve kanıtların markalardaki “sol” ve “sole” ibarelerinin zayıf ayırt edici niteliklerinin gösterilmesi amacına yönelik olmaları dikkate alındığında, Temyiz Kurulu’nun, markaların baskın unsurunun ve bunun sonucunda benzerliğinin tespitine yönelik değerlendirmesinde, bu kanıtları dikkate alıp almadığını belirlemek mümkün değildir.
Dolayısıyla, Genel Mahkeme, kararda gerekçe belirtme görevinin ihlal edilmesi içerikli başvuru sahibi iddiasının kabul edilmesi gerektiği sonucuna ulaşmış ve başvuru sahibinin bu yöndeki iddiası doğrultusunda Temyiz Kurulu kararını iptal etmiştir. Başvuru sahibinin bu yöndeki iddiası doğrultusunda Temyiz Kurulu kararı iptal edilmiş olduğundan, başvuru sahibinin kararın iptali amaçlı diğer üç iddiası ayrıca incelenmemiştir.
OHIM Temyiz Kurulu başta olmak üzere neredeyse tüm OHIM kararlarının oldukça detaylı ve gerekçeli olması göz önüne alındığında, bir OHIM Temyiz Kurulu kararının bu yöndeki eksiklik nedeniyle iptal edilmiş olması sık rastlanılmayan bir durum niteliğindedir. Kararın bu açıdan okuyucuların dikkatini çekeceğini kanaatindeyim.
Bu noktada yazarın geleceğe yönelik beklentisi, (i) İlgili kişilerin yaptırımın nedenini tam olarak bilerek haklarını savunmalarını sağlamak ve (ii) Mahkemelerin kararların yasallığını denetleme yetkilerini kullanmalarını mümkün kılacak yeterli materyali sağlamak amaçlarına yönelik olarak ülkemizde de yeteri derecede gerekçeli kararların daha yüksek oranda verilmesidir.

 

Önder Erol Ünsal
Şubat 2015

unsalonderol@gmail.com

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Marka Mutlak Ret Nedenleri

Avrupa Birliği Adalet Divanı “Tripp Trapp” Kararı (C-205/13) – Ürünlerin Doğasından Kaynaklanan veya Ürünlere Esasa İlişkin Değer Katan Şekillerin Marka Olarak Tescili Taleplerine Yönelik Değerlendirme

tripptrapp2

Avrupa Birliği Adalet Divanı (ECJ), 18 Eylül 2014 tarihinde bir ürünün fonksiyonlarının gerçekleştirilmesi için gerekli olan ve ürüne esasa ilişkin değer katan şekillerden oluşan ve başka bir ayırt unsur içermeyen markaların değerlendirilmesine ilişkin olarak C-205/13 sayılı bir ön yorum kararı vermiştir. Karar metninin http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dd0e7747b70be64274a519f59d7766a129.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuPaxv0?text=&docid=157848&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=350266 bağlantısından görülmesi mümkündür.
2008/95 sayılı AB Marka Direktifi’nin 3(1)(e) paragrafının değerlendirilmesine yönelik ön yorum kararı, paragrafın ulusal mevzuatımızda eşdeğeri olan 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 7/1-(e) bendinin ne şekilde değerlendirilmesi gerektiği yönünde yorumları da kapsadığından kanaatimizce dikkatle değerlendirilmelidir.
C-205/13 sayılı ön yorum kararının arka planı, ECJ’e yöneltilen sorular ve ECJ değerlendirmesi takip eden şekilde özetlenebilir:
Peter Opsvik, “Tripp Trapp” adını verdiği bir çocuk sandalyesi tasarlar. Sandalye, çerçeveyi oluşturan L şeklinde direklerden ve sürgülü plakalardan, sandalyeyi oluşturan parçaların birbirine bağlanmasını sağlayan eğimli direklerden oluşmaktadır. ECJ’e ön yorum kararına konu soruyu ileten Hollanda Yüksek Mahkemesi’ne göre bu özel şekil sandalyeye yüksek oranda orijinallik kazandırmaktadır.
Sandalye tasarımı çok sayıda ödül kazanmış, büyük övgülere mazhar olmuş ve müzelerde sergilenmiştir. “Tripp Trapp” sandalyesi 1972 yılından bu yana “STOKKE A/S” tarafından özellikle İskandinav piyasasında ve 1995 yılından bu yana Hollanda’da pazarlanmaktadır.
“HAUCK GMBH & CO. KG” çocuk malzemeleri üretimi, dağıtımı ve satımı konusuyla iştigal etmektedir, firmanın ürünleri arasında “Alpha” ve “Beta” adını verdiği iki sandalye yer almaktadır.
“STOKKE A/S”, 08/05/2008 tarihinde aşağıda şekline yer verilen üç boyutlu markayı tescil ettirmek amacıyla “Benelüks Fikri Mülkiyet Ofisi (BOIX)”ne başvuruda bulunur. BOIX markayı “sandalyeler, özellikle çocuklar için yüksek sandalyeler” malları için tescil eder.

 

tripptrapp

 

Bu esnada, Almanya’da, “STOKKE A/S” ve “HAUCK GMBH & CO. KG” arasında görülen bir davada “Hamburg Yüksek Bölge Mahkemesi”, “Tripp Trapp” sandalyesinin Alman Telif Hakkı Kanunu çerçevesinde korunduğu ve “Alpha” sandalyesinin bu telif hakkına tecavüz ettiği yönünde karar verir.
“Stokke ve diğerleri” (STOKKE A/S, STOKKE NEDERLEND BV, PETER OPSVIK, PETER OPSVIK A/S), Hollanda’da “The Hague Bölge Mahkemesi” nezdinde “HAUCK GMBH & CO. KG” (bundan sonra “Hauck” olarak anılacaktır)’ye karşı dava açar. “Stokke ve diğerleri” nin iddiası, “Hauck”un “Alpha” ve “Beta” sandalyelerinin “Tripp Trapp” sandalyesinden kaynaklanan telif haklarına, BOIX’de tescilli markaya tecavüz ettiğidir. “Hauck” buna karşılık olarak, Stokke’nin BOIX’de tescil ettirdiği markanın hükümsüz kılınması talebiyle dava açar.
“The Hague Bölge Mahkemesi”, “Stokke ve diğerleri”nin taleplerini kabul eder, ancak bununla birlikte “Hauck”un BOIX’de tescilli markanın iptali talepli karşı argümanını da kabul eder.
“Hauck” bu kararı “The Hague Temyiz Mahkemesi” nezdinde temyiz eder. Temyiz Mahkemesi, “Tripp Trapp” sandalyesi şeklinin telif haklarıyla korunduğu ve “Alpha” ve “Beta” sandalyelerinin kullanımı suretiyle “Hauck”un 1986-1999 yılları arasında “Stokke ve diğerleri”nin haklarına tecavüz ettiği kararına ulaşır.
Temyiz Mahkemesi, buna ilaveten, “Tripp Trapp” sandalyesinin şeklinin ürüne esasa ilişkin değer kattığı ve şeklin ürünün doğasından (güvenli, konforlu, rahat bir çocuk sandalyesi) kaynaklandığı, bu çerçevede, tescilli markayı oluşturan şeklin marka direktifinin 3(1)(e) maddesinin (1). ve (3). bentlerinde sayılan ret ve hükümsüzlük gerekçeleri kapsamına girdiği yönünde karar verir. Dolayısıyla, Temyiz Mahkemesi’ne göre üç boyutlu markanın hükümsüz kılınması yönündeki karar yerindedir.
Bu karara karşı hem “Hauck”, hem de “Stokke ve diğerleri” temyiz yolunu kullanır. Hollanda Yüksek Mahkemesi, “Hauck”un talebini reddeder, ancak “Stokke ve diğerleri”nin talebiyle ilgili olarak, Avrupa Birliği Adalet Divanı’na takip eden soruların ön yorum kararıyla cevaplandırılması istemiyle başvuruda bulunur:
1. (a) Marka Direktifi madde 3(1)(e)’nin ilk bendinde yer alan ret veya hükümsüzlük gerekçesi, yani, ürünlerin doğasından kaynaklanan şekillerden münhasır biçimde oluşan markaların reddedileceği veya hükümsüz kılınacağı yönündeki hüküm, ürünlerin fonksiyonları bakımından vazgeçilmez nitelikteki şekillere uygulanabilir mi veya bu hüküm aynı zamanda müşterilerin rakiplerin mallarında muhtemelen arayabilecekleri bir veya birden fazla esasa ilişkin fonksiyonel özelliğin varlığı durumunda da uygulanabilir mi?
(b) Eğer bu alternatiflerin her ikisi de doğru değilse, hüküm hangi şekilde yorumlanmalıdır?
2. (a) Marka Direktifi madde 3(1)(e)’nin üçüncü bendinde yer alan ret veya hükümsüzlük gerekçesi, yani, ürünlere esasa ilişkin değer katan şekillerden münhasır biçimde oluşan markaların reddedileceği veya hükümsüz kılınacağı yönündeki hüküm, kamunun ilgili kesiminin alım kararının temelinde yatan gerekçe veya gerekçelere atıf yapmakta mıdır?
(b) Yukarıda belirtilen hükümde yer alan “mallara esasa ilişkin değer katan şekil” hali, yalnızca, diğer değerler (incelenen vakada yüksek çocuk sandalyelerinin sağlamlığı, konforu ve güvenirliği) ile karşılaştırıldığında şeklin ana veya baskın değeri oluşturduğu kanaatine varılması durumunda mı ortaya çıkar, yoksa bu değere ek olarak, üründe yer alan diğer değerlerin de esasa ilişkin olması halinde mi oluşur?
(c) 2(a) ve 2(b) numaralı sorular yanıtlanırken, kamunun ilgili kesiminin çoğunluğunun görüşü mü belirleyicidir, yoksa, mahkeme hükümde geçen “esasa ilişkin” değeri tespit ederken, kamunun bir bölümünün görüşünün yeterli olduğu yönünde karar verebilir mi?
(d) 2(c) numaralı sorunun yanıtına yönelik olarak sonraki seçenek geçerliyse, kamunun hangi orandaki kesiminin görüşünün gerekli olduğu tespit edilirken dikkate alınacak şartlar nelerdir?
3. Marka Direktifi madde 3(1)(e) hükmü, hükümde yer alan gerekçenin, markayı oluşturan şekil açısından birinci bent anlamında ortaya çıkması ve aynı zamanda, aynı maddenin üçüncü bendi bakımından da geçerli olması halinde, bir arada uygulanabilir mi?
Adalet Divanı oldukça karmaşık cümlelerden kurulu, anlaşılması (ve çevirisi) oldukça güç soruları takip eden biçimde yorumlamış ve yanıtlamıştır. Yazar, bu aşamadan sonra, konunun özünün daha iyi aktarılabilmesi amacıyla karmaşık cümlelerden olabildiğince kaçınacak ve konunun ana fikrini aktarmaya gayret edecektir.
ECJ ilk olarak birinci soruyu yanıtlamıştır:
Adalet Divanı’na göre, Hollanda Yüksek Mahkemesi ilk sorusuyla, Marka Direktifi madde 3(1)(e)’nin ilk bendinde yer alan ret gerekçesinin yalnızca ürünlerin fonksiyonları bakımından vazgeçilmez nitelikteki şekillerden oluşan işaretlere mi uygulanacağını veyahut hükmün uygulama kapsamı içerisinde, müşterilerin rakiplerin mallarında arayabilecekleri, ürünün fonksiyonlarına ilişkin bir veya birden fazla özelliği de içeren şekillerin de bulunup bulunmadığını sormaktadır.
Direktif madde 3(1)(e)’ye göre, malların kendi doğasından kaynaklanan şekillerden münhasır biçimde oluşmuş şekiller tescil edilmeyecek veya tescil edilmişlerse hükümsüz kılınabilecektir.
Adalet Divanı’nın önceki içtihadında çok kez belirtildiği üzere, marka direktifinin 3. maddesinde yer alan ret nedenleri her birinin temelinde yatan kamu yararı dikkate alınarak yorumlanmalıdır.
Divanın önceki kararları çerçevesinde, Direktif madde 3(1)(e)’nin bir ret gerekçesi olarak düzenlenmesinin nedeni, ürün kullanıcılarının rakip şirketlerin ürünlerinde de aramaları muhtemel olan teknik çözümlere veya işlevsel özelliklere ilişkin olarak, tek bir kişiye marka tescili yoluyla tekel hakkı verilmesini önlemektir.
Direktif madde 3(1)(e)’nin ikinci bendinde yer alan işlevsel şekiller hakkındaki ve üçüncü bendinde yer alan mala esasa ilişkin değer katan şekiller hakkındaki tescil yasağının amacı, Avrupa Birliği mevzuatı çerçevesinde belirli sürelerle korunan diğer haklara (patent, tasarım, vb.) sağlanan korumanın, münhasır ve kalıcı haklar sağlayan marka tescili yoluyla belirsiz sürelerle uzatılmasını engellemektir. Adalet Divanı’na göre Direktif madde 3(1)(e)’nin birinci bendinin amacı da aynıdır ve aynı şekilde yorumlanmalıdır.
Dolayısıyla, Direktif madde 3(1)(e)’nin birinci bendinde düzenlenen ret nedeninin ortaya çıkıp çıkmadığı araştırılırken, her vakada ilk olarak işaretin esasi özellikleri (önemli unsurları) tespit edilmeli, bu özelliklerin işaretin oluşturduğu bütüncül izlenime etkisi ve işareti oluşturan her unsur sırayla değerlendirilmelidir.
Direktif madde 3(1)(e)’nin birinci bendinde yer alan ret gerekçesi, malların şeklinden oluşan bir başvuruda yer alan ve malların jenerik işleviyle ilişkisi olmayan bir diğer unsurun, örneğin dekoratif veya hayal ürünü bir unsurun, başvuruda önemli ve esasa ilişkin bir rol oynaması durumunda uygulanamaz.
Direktif madde 3(1)(e)’nin birinci bendinin amacı, inceleme konusu malların işlevlerine ilişkin olarak vazgeçilmez nitelikte olan şekillerden münhasır biçimde oluşan markaların reddedilmesi iken, ürünlerin üreticilerinin şekle kendi kişisel esasi katkılarını yapmalarını engellemek, ret gerekçesinin objektif amaçlarının uygulanmasını engelleyecektir.
Bu yöndeki bir yorum, belirtilen ret gerekçesinin yalnızca, (i) doğal biçimde yetişen ürünlerle, (ii) biçimleri yasal olarak belirlenmiş ürünlerle, sınırlı olarak uygulanmasını sağlayacaktır ki, bu tip şekiller ayırt edici olmadıkları için zaten tescil edilebilir nitelikte değildir.
Direktif madde 3(1)(e)’nin birinci bendinde yer alan ret gerekçesi uygulanırken, “malların doğasından kaynaklanan şekil” kavramı, malların jenerik fonksiyon veya fonksiyonlarıyla ilgili esasi özellikleri ayrılmaz doğası gereği barındıran şekillerin tescili taleplerinin de reddedileceği biçiminde yorumlanmalıdır.
Yukarıda belirtilen tipteki özelliklerin tek bir ekonomik aktör adına tescil edilmesi, rakip firmaların mallarına, malların kullanım amacına uygun biçimler vermelerini zorlaştıracaktır. Bunun ötesinde, malların aynı veya benzer işlevleri yerine getirdikleri dikkate alındığında, bu tip esasa ilişkin özelliklerin müşterilerin diğer firmaların ürünlerinde de arayacakları özellikler olduğu açıktır.
Sonuç olarak ilk soruya verilen yanıt; “Direktif madde 3(1)(e)’nin birinci bendinde düzenlenen ret gerekçesi, ürünün jenerik fonksiyon veya fonksiyonlarına ilişkin olarak bir veya birden fazla sayıdaki ve tüketicilerin ticari rakiplerin ürünlerinde arayacakları nitelikteki esasa ilişkin özellikleri içeren, münhasıran ürün şeklinden oluşan işaretlere uygulanabilir şeklinde yorumlanmalıdır.” olarak ortaya çıkmıştır.
ECJ takiben ikinci soruyu yanıtlamıştır:
Adalet Divanı’na göre, Hollanda Yüksek Mahkemesi ikinci sorusuyla, Marka Direktifi madde 3(1)(e)’nin üçüncü bendinde yer alan ret gerekçesinin, birkaç özelliğe sahip bir ürünün şeklinden münhasıran oluşan bir işarette, şekillerden her birinin ürüne esasa ilişkin değer katması durumunda uygulanıp uygulanamayacağını ve bu değerlendirme yapılırken ürün şekline ilişkin olarak hedef tüketici grubunun algısının dikkate alınmasının gerekli olup olmadığını sormaktadır.
Divana göre, soruyu yönelten mahkemenin kuşkuya düştüğü nokta, “Tripp Trapp” sandalyesinin şeklinin ürüne önemli bir estetik değer verdiği düşünülse de, sandalye şeklinin aynı zamanda emniyet, rahatlık, güvenilirlik gibi özellikleri bağlamında da esasa ilişkin işlevsel değer içermesidir. Bu bağlamda soruyu yönelten mahkeme Marka Direktifi madde 3(1)(e)’nin üçüncü bendinin uygulama alanına ilişkin olarak soru yöneltmiştir.
Bir ürün şeklinin ürüne esasa ilişkin değer kattığını kabul etmek, diğer özelliklerin ürüne önemli değer katamayacağı anlamına gelmemektedir.
“Mallara esasa ilişkin değer katan şekil” kavramı sadece artistik veya süs olarak değer içeren ürün şekilleriyle sınırlanamaz, şöyle ki böyle bir kabul durumunda, asli işlevsel özelliklerin yanında önemli bir estetik özellik içeren ürünlerin bu kapsamda değerlendirilememesi riski ortaya çıkacaktır. Böyle bir durumda, hükmün amacına aykırı olarak, tescilli markanın sahibine sağladığı haklar bağlamında,  ürünlerin esasa ilişkin özellikleri üzerinde marka sahibinin tekel kurması hali ortaya çıkacaktır.
Hedef tüketici kitlesinin etkisi hususunda, Adalet Divanı, hedef kitlenin algısının dikkate alındığı (ayırt edici niteliğin varlığı ile ilgili) Direktif madde 3(1)(b) hükmünün tersine, Direktif madde 3(1)(e) bakımından hedef tüketici kitlesinin algısına yönelik bir değerlendirmenin zorunlu olmadığı görüşündedir.
Ortalama tüketicinin işarete ilişkin varsayılan algısı, Direktif madde 3(1)(e)’nin üçüncü bendi çerçevesinde düzenlenen ret gerekçesi uygulanırken sonuç üzerinde belirleyici bir etken değildir, bununla birlikte, söz konusu işaretin asli özelliklerinin yetkili makamlar tarafından belirlenmesi aşamasında değerlendirme kriteri olarak kullanılabilir.
Bu yönde değerlendirme yapılırken, ilgili malların niteliği, inceleme konusu şeklin artistik değeri, şeklin ilgili piyasada yaygın biçimde kullanılan diğer şekillerden farkları, benzer mallara ilişkin önemli derecedeki fiyat farkı ve inceleme konusu ürünün estetik özelliklerinin vurgulanmasına yönelik bir promosyon stratejisinin geliştirilmesi gibi diğer değerlendirme kriterleri de dikkate alınabilir.
Yukarıda yapılan açıklamalar ışığında ikinci soruya verilen cevap, “Direktif madde 3(1)(e)’nin üçüncü bendinde düzenlenen ret gerekçesi, birkaç özelliğe sahip bir ürünün şeklinden münhasıran oluşan bir işarette, şekillerden her birinin ürüne esasa ilişkin değer katması durumunda uygulanabilir. Hedef kitlenin ürünün şekline ilişkin algısı, belirtilen ret gerekçesinin uygulanabilir olup olmadığını değerlendirirken kullanılabilecek değerlendirme kriterlerinden sadece birisidir.” şeklindedir.
ECJ son olarak Hollanda Yüksek Mahkemesi’nin üçüncü sorusunu yanıtlamıştır:
Adalet Divanı’na göre, Hollanda Yüksek Mahkemesi üçüncü sorusuyla, Marka Direktifi madde 3(1)(e)’nin birinci ve üçüncü bentlerinde yer alan ret gerekçelerinin bir arada uygulanıp uygulanamayacağını sormaktadır.
Marka Direktifi madde 3(1)(e) hükmü kapsamında, münhasıran malların doğasından kaynaklanan şekillerden oluşan veya bir teknik sonucu elde etmek için gerekli olan malların şeklinden oluşan veya mallara esasa ilişkin değer katan şekillerden oluşan işaretler tescil edilmeyecek veya tescil edilmişlerse hükümsüz kılınabilecektir.
Hükmün içeriğinden anlaşılacağı üzere her üç ret nedeni de birbirinden bağımsız niteliktedir ve ret gerekçelerine birbirini takip eden ayrı bentler halinde yer verilmesi ve münhasıran ibaresiyle birleştirilmiş olmaları bu ret gerekçelerinin birbirlerinden bağımsız şekilde uygulanmaları gerektiğini göstermektedir.
Bu çerçevede, Marka Direktifi madde 3(1)(e) kapsamında yer verilen ret nedenlerinin herhangi birisinin ortaya çıkması halinde, münhasıran bir ürünün şeklinden veya ürün şeklinin grafik gösteriminden ibaret olan işaret tescil edilmeyecektir.
Dolayısıyla, inceleme konusu işaretin birkaç ret gerekçesi kapsamında reddedilmesi, belirtilen ret gerekçelerinden birisi işarete tamamen uygulandığı sürece mevzu konusu olmayacaktır.
Buna ilaveten, Marka Direktifi madde 3(1)(e) kapsamında düzenlenen ret gerekçesinin altında yatan kamu yararı amacı, hüküm kapsamında yer alan ret nedenlerinin herhangi birisi tam olarak uygulanabilir olmadığı sürece, başvurunun reddedilmesine engel teşkil edecektir.
Yukarıda yapılan açıklamalar ışığında üçüncü soruya verilen cevap, “Direktif madde 3(1)(e)’nin birinci ve üçüncü bentlerinde düzenlenen ret gerekçeleri bir arada uygulanamaz.” şeklindedir.
Sonuç olarak, Adalet Divanı’nın Hollanda Yüksek Mahkemesi’nin sorularına verdiği yanıtlar takip eden biçimdedir:
1. Topluluk Marka Direktifi madde 3(1)(e)’nin birinci bendinde düzenlenen ret gerekçesi, ürünün jenerik fonksiyon veya fonksiyonlarına ilişkin olarak bir veya birden fazla sayıdaki ve tüketicilerin ticari rakiplerin ürünlerinde arayacakları nitelikteki esasa ilişkin özellikleri içeren, münhasıran ürün şeklinden oluşan işaretlere uygulanabilir, şeklinde yorumlanmalıdır.  
2. Topluluk Marka Direktifi madde 3(1)(e)’nin üçüncü bendi kapsamında düzenlenmiş ret gerekçesi, birkaç özelliğe sahip bir ürünün şeklinden münhasıran oluşan bir işarette, şekillerden her birinin ürüne esasa ilişkin değer katması durumunda uygulanabilir, şeklinde yorumlanmalıdır. Hedef kitlenin ürünün şekline ilişkin algısı, belirtilen ret gerekçesinin uygulanabilir olup olmadığını değerlendirirken kullanılabilecek değerlendirme kriterlerinden sadece birisidir.

3. Topluluk Marka Direktifi madde 3(1)(e) hükmü, hükmün birinci ve üçüncü bentleri kapsamında düzenlenmiş ret gerekçeleri bir arada uygulanamaz, şeklinde yorumlanmalıdır.
Adalet Divanı, C-205/13 sayılı kararıyla Marka Direktifi’nin 3(1)(e) bendinin uygulama alanını iyice netleştirmiş ve maddeye ilişkin belirsizlikleri ortadan kaldırmıştır.
İtiraf etmek gerekirse, sitemi yazmaya başladığım üç yılı aşkın süre içerisinde kendi çevirimlerle aktarmaya çalıştığım 100’ü aşkın yabancı mahkeme ve ofis kararı içerisinde çeviri olarak beni en çok zorlayan karar, bu yazı kapsamında aktarmaya çalıştığım C-205/13 sayılı Adalet Divanı kararı oldu. Kararı ilk okuduğumda bu zorluğun farkına vardığımdan yazıya başlamayı Eylül 2014’ten bu yana sürekli erteledim, bununla birlikte sürekli elimin altında durarak beni tetikleyen kararı 28 Ocak 2015 günü itibarıyla yazmaya niyetlendim. Karşılaştığım zorluk, kararda kullanılan ifadelerin belirsizliğinin yanısıra, kararın konusu Direktif 3(1)(e) maddesinin ve bunun Türk mevzuatındaki karşılığı olan 556 sayılı KHK 7/1-(e) bendinin uygulamada sıklıkla karşılaşılan ret gerekçeleri olmamasından, dolayısıyla konuyu benim de çok içselleştirmemiş olmamdan kaynaklandı. Bu noktada, karara ilişkin fazlaca yorum yapmadan değerlendirmeyi okuyuculara bırakıyor ve kararı biraz olsun anlaşılabilir biçimde aktarabilmiş olmayı umut ediyorum.
Önder Erol Ünsal
Ocak 2015
unsalonderol@gmail.com

 

A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Kararları ve Uygulaması, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Haberler ve Gündem, Marka Mutlak Ret Nedenleri

“Je Suis Charlie” Sloganının Marka Olarak Tescil Edilmesi Talepleri – Konu Hakkında OHIM ve INPI Duyuruları

jesuischarlie

Toplumu sarsan politik olaylara veya şiddet eylemlerine karşı oluşan halk tepkisi kimi zaman olayla özdeşleşmiş sloganları da ortaya çıkarmaktadır. Kimin ortaya çıkardığı genellikle belli olmayan bu tip sloganlar anonim nitelik kazanmakta ve politik duruşu simgeleyen genel ifadeler niteliği kazanmaktadır.

Topluma mal olmuş politik sloganların marka olarak tescil edilmesi talepleri ile son yıllarda sıklıkla karşılaşılmaktadır. IPR Gezgini’nde benzer örnek olayları incelediğimiz önceki tarihli birkaç yazı mevcuttur. “Boston Strong” ve “Occupy Wall Street” sloganlarını içeren markalara ilişkin Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Marka Ofisi (USPTO) değerlendirmelerini açıklayan yazının http://wp.me/p43tJx-bt bağlantısından, daha güncel bir olay olan “Eric Garner”ın ölümünün ardından A.B.D.’nde gerçekleşen siyahi ayaklanmasına ilişkin “I can’t Breathe” sloganının marka olarak tescil edilmesi talebinin aktarıldığı yazının ise http://wp.me/p43tJx-gv bağlantısından incelenmesi mümkündür.

2015 yılına ilişkin iyimser beklentileri yeni yılın ilk haftasında ortadan kaldıran ve ülkemizin de derinden hissettiği politik ve toplumsal sarsıntıları fişekleyen 7 Ocak 2015 Paris katliamı da kendi sloganını, yani “Je suis Charlie”yi yaratmıştır.

“Je suis Charlie” sloganı Türkçe’ye “Ben Charlie’yim” şeklinde çevrilebilir. Sloganın vermek istediği mesaj oldukça basit olmakla birlikte, söz konusu mesaj bu yazının konusu değildir. Yazının konusu, “Je suis Charlie” sloganını marka olarak tescil ettirmek için yapılan başvurular ve İç Pazarda Harmonizasyon Ofisi (OHIM) ile Fransız Ulusal Fikri Mülkiyet Enstitüsü (INPI)’nün bu tip başvurulara karşı internet sitelerinden yaptığı, bugüne dek benzerine rastlanmamış uyarı yazılarıdır.

“Boston Strong”, “Occupy Wall Street”, “I can’t Breathe” sloganlarının marka olarak tescili taleplerini değerlendirdiğimiz önceki yazılardan anlaşılacağı üzere, bu satırların yazarı, toplumsal nitelik kazanmış sloganların marka olarak tescili taleplerini, slogana sahip çıkma şeklinde ortaya çıkan “masumane” istekler olarak değil, topluma mal olmuş sloganları ticarileştirerek üzerlerinden maddi çıkar elde etme stratejisi olarak değerlendirmekte ve durumu etik bulmamaktadır. Etik açıdan değerlendirmeyi her okurun kendisine bırakarak, bu aşamada “Je suis Charlie” sloganının tescili taleplerinin detaylarını aktarmaya başlamak yerinde olacaktır.

“Je suis Charlie” sloganının marka olarak tescil edilmesi ile ilgili ilk talep Benelüks Marka Ofisi (BOIP)’ne yapılmıştır. Hollanda, Belçika ve Lüksemburg devletlerinin ortak marka tescil ofisi olan BOIP’e yapılan başvuru 8 Ocak 2015 tarihlidir ve bu tarih katliamın hemen bir gün sonrasına karşılık gelmektedir. (Bu satırların yazarı, başvuru tarihini gördüğünde kanının çekildiğini hissetmiştir, ticari kazanç için insanlıktan çıkmak bu olsa gerek diye düşünmemek elde değil.)

jesuischarlie.benelüks

Sloganın marka olarak tescil edilmesi talebi takip eden günlerde haberleşmiş ve büyük tepki toplamıştır. Tepkilerin sonucunda, başvuru sahibi Belçikalı “Yanick Uytterhaegen” başvurusunu 14 Ocak 2015 tarihinde geri çekmiştir.

Uytterhaegen başvurusunu geri çekme kararından önce, “The Independent” gazetesine açıklamalarda bulunmuş ve markayı tescil ettirme talebine ilişkin niyetini açıklamıştır (http://www.independent.co.uk/news/world/europe/charlie-hebdo-belgian-seeking-to-trademark-je-suis-charlie-says-he-wants-to-help-victims-9975783.html .

Uytterhaegen’e göre; “Je suis Charlie, Dior, Guess veya Adidas gibi bir markadır. Birçok büyük markanın ürünlerini satmak için Je suis Charlie ifadesini kullanmak isteyeceklerini tahmin ediyorum.”

Bununla birlikte Uytterhaegen, slogandan ticari kullanımından kazanç elde etmek peşinde olmadığını da ifade etmiştir: “Bu korkunç terörist saldırının kurbanlarına yardım etmek için bir şeyler yapmak istedim. Je suis Charlie markasının lisansını vererek derginin para kazanmasına ve faaliyetine devam etmesine yardım etmeyi arzuluyorum. Ürünlerden elde edeceğim paranın Charlie Hebdo’ya ve kurbanların ailelerine gitmesini istiyorum.”

Uytterhaegen’in ulvi açıklamaları bununla da sınırlı kalmamıştır: “Sloganın, benim yapmak istediklerimden farklı şeyleri planlayan kişilerin eline geçmesini istemedim. Charlie Hebdo ile iletişime geçeceğim… Sloganı ürünleri üzerinde kullanmak isteyen büyük markalara satabiliriz. Ürünler için çalışan kişiler gelir elde edecek, ama finansal gelirin bir bölümü Charlie Hebdo’ya gidecek.”

Uytterhaegen’in açıklamaları kimseyi tatmin etmemiş olacak ki, Uytterhaegen bu açıklamalardan bir gün sonra, 14 Ocak 2015 tarihinde tepkilere dayanamayarak başvurusunu geri çekmiştir.

Fransa’da da “Je suis Charlie” sloganının marka olarak tescil edilmesi talepleriyle karşılaşılmıştır. Fransa’da başvuruları yapan kişilerin isimleri belirtilmemiş olsa da, marka tescilinden sorumlu Fransız Ulusal Fikri Mülkiyet Enstitüsü (INPI) internet sitesinden 13 Ocak 2015 tarihinde resmi bir açıklama yapmış ve bu sloganın tescili için yapılmış talepleri reddettiğini açıklamıştır.

jesuischarlieinpi

 

http://www.inpi.fr/fr/l-inpi/espace-presse/communiques-de-presse/detail-communique/article/marque-je-suis-charlie-5968.html?cHash=29c53578373d677cdc62bca45557f40f adresinden incelenebilecek açıklama takip eden ifadeleri içermektedir: “7 Ocak’tan bu yana “Je suis Charlie” sloganından oluşan veya bu slogana atıfta bulunan çok sayıda marka tescil başvurusu alınmıştır. INPI, ayırt edicilik kriterini yerine getirmedikleri gerekçesiyle bu başvuruları tescil etmeme kararı almıştır. Esasen, toplumun bu sloganı yaygın kullanımı dikkate alındığında, bu slogana tek bir ekonomik aktör tarafından sahip olunamayacaktır.”

Avrupa Birliği nezdinde geçerli bölgesel tesciller yapmaya yetkili İç Pazarda Harmonizasyon Ofisi (OHIM)’in açıklaması ise 16 Ocak 2015 tarihinde gelmiştir.

jesuischarlieohim

 

https://oami.europa.eu/ohimportal/en/web/guest/news/-/action/view/1787585 adresinden görülebilecek açıklamaya takip eden içeriktedir: “OHIM politikası kural olarak, inceleme esnasında veya başvurunun ve tescilin herhangi bir aşamasında, marka veya tasarım başvuruları hakkında herhangi bir yorum yapmamaktır. Bununla birlikte, “Je suis Charlie” markasının tesciline ilişkin fikri mülkiyet tartışmaları kamu yararının ön planda tutulmasını gerektirir niteliktedir. Dolayısıyla, Topluluk Markalarının incelenmesine ilişkin OHIM karar kılavuzu (Bölüm B, Kısım 4) uyarınca, “Je suis Charlie” ibaresinden oluşan veya bu ibareyi içeren markaların tescili talepleri, muhtemelen, Topluluk Marka Tüzüğü madde 7(1)(f) bendi uyarınca “kamu düzenine veya genel kabul gören ahlak ilkelerine aykırılık” gerekçesiyle ve aynı zamanda 7(1)(b) bendi uyarınca “ayırt edici nitelikten yoksunluk” gerekçesiyle reddedilecektir.”

OHIM açıklamasında da belirtildiği üzere, OHIM’in incelenmemiş başvurular hakkında inceleme öncesi yorum yapması veya kararını önceden ifşa etmesi şu ana dek karşılaşılmış bir durum değildir. Açıklamada “muhtemelen” kelimesine yer verilmiş olmakla birlikte, açıklamadan OHIM’in bu tip başvuruları reddedeceği net olarak anlaşılmaktadır.

Önceden benzeri görüImemiş INPI, OHIM açıklamaları ve Benelüks Ofisi’ne yapılan başvurunun geri çekilmesi (başvuru sahibinin tepkiler sonrası muhtemelen başvuruyu zorunlu olarak geri çekmesi), “Je suis Charlie” sloganının Avrupa için ne denli önemli hale geldiğinin ve katliama karşı Avrupa halkı ve kurumları nezdinde oluşmuş tepkinin göstergesi olarak değerlendirilmelidir.

Atlantik ötesine gidilecek olursa, bir “Je suis Charlie” başvurusu da A.B.D.’nde karşımıza çıkmaktadır. 9 Ocak 2015 tarihli başvurunun detayları http://tsdr.uspto.gov/#caseNumber=86499802&caseType=SERIAL_NO&searchType=statusSearch bağlantısında yer almaktadır.

USPTO’nun “Boston Strong” ve “Occupy Wall Street” sloganlarını içeren markalara ilişkin ret kararları göz önüne alındığında, “Je suis Charlie” başvurusunun USPTO tarafından reddedilmesi kanaatimizce sürpriz olmayacaktır.

“Je suis Charlie” sloganının neden bu denli iştah kabartıcı olduğu konusunda, http://www.worldtrademarkreview.com/blog/Detail.aspx?g=d4bcc4d6-b033-4740-9bfb-5d4c81b59490 bağlantısından edindiğim bir veriyi okuyucularla paylaşmak yerinde olacaktır. 14 Ocak 2015 tarihi itibarıyla (yani saldırıdan yalnızca 1 hafta sonra), “Je suis Charlie” sloganıyla ilgili olarak eBay’da 5500, Amazon’da 550, Etsy’de 350, Alibaba’da 50 parça ürün satışa sunulmuş durumdadır.

“Je suis Charlie” sloganını saldırıdan 30 dakika sonra yaratarak, Twitter’da paylaşan “Joachim Roncin” ise gelişmelerden dolayı son derece üzgündür. http://www.parismatch.com/Actu/Societe/Joachim-Roncin-Recuperer-mon-logo-pour-le-fric-c-est-honteux-686816 bağlantısından görülebilecek habere göre Roncin, “…İnsanlar delirmiş olmalı ne yaptıklarını düşünmüyorlar. “Je suis Charlie”yi ticari amaçlarla kullanmak utanç verici. Benimle temasa geçenler, reddettiğim talepleri sunanlar oldu.” Roncin, yeni bir tweet’inde “Mesaj ve şekil serbestçe kullanılabilir, ancak ticari kullanımı esefle karşılıyorum.” ifadelerini kullanmıştır.

Türk Patent Enstitüsü (TPE) online kayıtlarına bakılacak olursa, bu yazının hazırlandığı tarih itibarıyla Türkiye’de henüz “Je suis Charlie” sloganının marka olarak tescili için başvuruda bulunulmamış durumdadır. Türkiye’de bu sloganın marka olarak tescil edilmesinin, marka sahibine finansal kazanç sağlayıp sağlamayacağı oldukça şüpheli olduğundan, bu başvurunun henüz yapılmamış olması kanaatimizce normaldir. Buna karşılık, anonim hale gelmiş politik sloganların, politik olayların isimlerinin, siyasi parti lideri sözlerinin, siyasi proje isimlerinin üçüncü kişilerce marka olarak tescili talepleriyle Türkiye’de sıklıkla karşılaşıldığından, “Je suis Charlie” sloganının tescili talebinin ülkemizde de yapılması sürpriz olmayabilir.

Marka incelemesinin kendi dinamikleri olan, durağan biçimde değerlendirilmesi mümkün olmayan ve günlük yaşamla içiçe geçmiş bir alan olduğunun bir diğer kanıtı da “Je suis Charlie” sloganının tesciline ilişkin olarak olaydan yalnızca bir hafta sonra gerçekleşen bu tartışma ve gelişmelerdir. Konunun okuyuculara ilginç geldiğini umuyorum.

Önder Erol Ünsal

Ocak 2015

unsalonderol@gmail.com

Haberler ve Gündem

“Tomorrowland” Kimin Markası? Disney’in İşi Bu Kez Her Zamankinden Daha Zor

tomorrowland2

 

“Walt Disney” veya kısaca “Disney” firması markalarını koruma konusundaki agresif tavrıyla bilinen, filmlerini ve filmlerindeki karakterlerin isim veya çizimlerini korumak için sürekli yeni başvurularda bulunan ve kendi markalarıyla benzer olduğunu düşündüğü üçüncü kişi başvurularına neredeyse istisna tanımaksızın itiraz eden bir firmadır. Kısaca firmanın marka hakları konusunda oldukça titiz ve organize bir yapısının olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

Tüm bu özene karşın Disney’in 2015 yılında gösterime girecek yeni filmlerinden birisi, başkasına ait önceden tescilli bir marka nedeniyle, Benelüks ülkelerinde diğer ülkelerden farklı bir isimle gösterime girecek gibi gözüküyor.

World Intellectual Property Review (WIPR) internet sitesinde yer alan bir habere göre (http://www.worldipreview.com/news/belgian-music-festival-forces-disney-film-to-change-name-7590#.VK1Y7t8ucNQ.twitter), Disney’in dünya genelinde 2015 yılında gösterime girmesi planlanan “Tomorrowland” filmi, Benelüks ülkelerinde (Belçika, Hollanda, Lüksemburg) muhtemelen farklı bir isimle izleyicilerle buluşacak.

22 Mayıs 2015 tarihinde gösterimi tasarlanan ve gizemli bir bilimkurgu macerası olarak tanımlanan “Tomorrowland” filminin yönetmeni “Brad Bird”, başrol oyuncuları ise “George Clooney”, “Britt Robertson” ve “Hugh Laurie”. Oyuncular arasında “Hugh Laurie” ismini duymak, “House MD” fanı olan beni, bu film için şimdiden heyecanlandırmış durumda. (Filmin fragmanını bu yazının sonunda görebilirsiniz.)

Konumuza yani olayın marka hakları ile bağlantısına dönülecek olursa, “Tomorrowland” markası, Belçika, Hollanda, Lüksemburg ülkelerinin ortak marka ofisi olan Benelüks Marka Ofisi’nde halihazırda, “Tomorrowland” isimli bir müzik festivalinin organizatörlerince 2005 yılında marka olarak tescil ettirilmiş durumdadır.

tomorrowland

“Tomorrowland” müzik festivali, 2005 yılından bu yana her yıl Belçika’nın Boom kasabasında düzenlenen ve üç gün süren bir elektronik müzik etkinliğidir. Wikipedia’da yer alan bilgilere göre, festivale 2014 yılında 400.000’ü aşkın kişi katılımıştır ve festival elektronik müzik alanında dünyanın en büyük festivali olarak anılmaktadır (http://en.wikipedia.org/wiki/Tomorrowland_(festival)).

Müzik festivali organizatörleri adına açıklama yapan Debby Wilmsen, “Tomorrowland bir dünya festivali haline gelmiştir. Disney filminin fragmanının gösterime girmesinin ardından bazı kişilerin karışıklığa düştüğünü fark ettik.” ifadelerini kullanmıştır.

“Tomorrowland” markası taraflar arasında daha önce de ihtilaf konusu olmuştur. 2013 yılında “Tomorrowland” festivalini A.B.D.’nde düzenlemek isteyen müzik festivali organizatörleri, markanın A.B.D. Patent ve Marka Ofisi’nde “Disney” adına önceden tescil edildiğini görünce ve “Disney” markanın kendilerince kullanımına izin vermeyince, festivalin ismini A.B.D.’nde “Tomorrow World” olarak değiştirmek zorunda kalmıştır.

“Disney”, “Tomorrowland” filmini bazı ülkelerde yeniden adlandırmanın getireceği ek maliyetlerden kaçınmak amacıyla, müzik festivaliyle uzlaşmayı tercih eder mi veya daha önemlisi, müzik festivali organizatörleri bu tip bir teklifi kabul eder mi? Bu soruların yanıtını şimdilik bilmiyoruz, ama muhtemelen en geç Mayıs 2015’te yanıtı almış olacağız. Takipte kalalım.

 

Önder Erol Ünsal

Ocak 2015

unsalonderol@gmail.com

A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Kararları ve Uygulaması, Haberler ve Gündem, Marka Mutlak Ret Nedenleri

USPTO Temyiz Kurulu “THE SLANTS” Kararı – Irkları Aşağılayıcı Terimlerin Marka Olarak Tescili Mümkün müdür?

slants3

 

2015 yılının ilk yazısı için seçtiğim konu, Amerika Birleşik Devletleri (A.B.D.)’nde görülmekte olan, bana oldukça ilgi çekici gelen ve henüz sonuçlanmamış “THE SLANTS” davası.

Davanın detaylarına geçmeden önce, “SLANTS” kelimesinin A.B.D.’nde sokak dilindeki karşılığının “çekik gözlüler” veya “çekikler” olduğu ve kelimenin “Asya kökenli kişilerin gözlerinin şekline atıfta bulunarak onları aşağılamak amacıyla kullanılan” argo bir terim niteliğinde olduğu belirtilmelidir.

Davanın ilginç yönü, başvuruyu yapan ve ilgili müzik grubunun kurucusu olan kişinin ve grubun diğer üyelerinin Asya kökenli kişiler olmasıdır. Başvuru sahibinin ifadeleri kullanılacak olursa: “İnsanların bizim hakkımızda düşündükleri, “çekik gözlü” gibi kalıp yargılara sahip çıkmak ve onların sahibi olmak istiyoruz. Asyalı olmaktan dolayı onur duyuyoruz ve bu hususu saklamayacağız. Asyalı camiasından aldığımız tepki her zaman olumlu oldu.” Bir diğer deyişle, bu davayı ilginç kılan yön, başvuru sahibinin bu terim kullanılarak aşağılandığı varsayılan kişiler arasında bulunması, terimi bu yönüyle sahiplenmek istemesi ve aşağılandığı öne sürülen grup içerisinde yer aldığından başvurunun aşağılayıcı bir terim olarak kabul edilmemesi gerektiğini öne sürmesidir.

Başvuru sahibi “Simon Shiao Tam”, 14/11/2011 tarihinde “THE SLANTS” markasının tescil edilmesi talebiyle A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO)’ne başvuruda bulunur. Başvurunun kapsamında “Sınıf 41: Bir müzik grubu tarafından canlı performanslar yoluyla sağlanan eğlence hizmetleri.” yer almaktadır.

slants

USPTO uzmanı, başvuruyu marka kanununun 2(a) maddesi uyarınca, başvurunun “kişilere, kurumlara, inançlara veya ulusal sembollere yönelik aşağılama, hakaret veya itibarsızlaştırma içeren işaretlerden oluşan veya bu tip işaretleri içeren markalardan” olması gerekçesiyle reddeder.

Başvuru sahibi bu karara karşı USPTO Temyiz Kurulu nezdinde itiraz eder, ancak bu itiraz aşağıda detaylı olarak açıklanacak gerekçelerle 26/09/2013 tarihinde reddedilir. Yazının bundan sonraki kısmında, Temyiz Kurulu’nun vaka hakkındaki tespit ve görüşleri yer almaktadır:

İnceleme uzmanınca tespit edildiği üzere, “THE SLANTS” ibaresi Asya kökenli kişilere yönelik yüksek düzeyde aşağılama içeren bir terimdir ve başvuru kapsamında bulunan hizmetler için kullanımı halinde de bu anlamını muhafaza edecektir. Uzman bu tespitini ortaya koyarken çok sayıda sözlüğe referansta bulunmuştur (örneğin; Slant: … 4. Offensive Slang Used as a disparaging term for a person of East Asian birth or descent. The American Heritage Dictionary of the English Language retrieved from Credo Reference www.credoreference.com and Wordnik www.wordnik.com).

Temyiz Kurulu’na göre bir markanın kanunun 2(a) maddesi uyarınca aşağılayıcı olup olmadığı tespit edilirken iki aşamalı bir test uygulanmalıdır:

  1. İnceleme konusu başvurunun, sözlük anlamı dışında kalan diğer anlamları, başvurudaki diğer unsurlarla ilişkisi, malların veya hizmetlerin niteliği, markanın piyasada mallara veya hizmetlere ilişkin olarak ne şekilde kullanıldığı da dikkate alındığında, olası anlamları nedir?
  2. Eğer bu anlamlar, belirlenebilen kişilere, kurumlara, inançlara veya ulusal sembollere atıfta bulunuyorsa, bu anlamlar, ilgili grubun önemli bir bölümünü aşağılayıcı nitelikte midir?

A.B.D. mahkemeleri ve USPTO içtihadına göre, bir markanın aşağılayıcı nitelikte olup olmadığı, kamunun ilgili kesiminin içindeki önemli bir bölümün güncel bakış açısıyla değerlendirilmelidir (bu önemli bölümün ilgili grubun çoğunluğu olması şart değildir).

İnceleme konusu vakanın kendi şartlarına göre, başvuruya konu marka; (1) Masum (rahatsızlık vermeyen), ancak inceleme konusu mallar veya hizmetler bakımından aşağılayıcı nitelikte, (2) Anlamı aşağılayıcı nitelikte olsa da, özel bir bağlamda aşağılayıcı nitelikte olmayan, (3) Aşağılayıcı anlamı dışında herhangi bir anlamı bulunmayan, başvuru sahibinin fiilen kullanımı veya kullanım niyeti bulunsa da, aşağılayıcı niteliği değişmeyen, bir terim olabilir.

Bir terimin birkaç anlamının bulunması, bu anlamlardan bazıları masumane (zararsız) olsa da, bu terimin bir grup insan bakımından aşağılayıcı nitelikte olması olasılığını ortadan kaldırmaz. Başvuru kapsamındaki malların veya hizmetlerin niteliği değerlendirildiğinde, incelenen vakada “Sınıf 41: Bir müzik grubu tarafından canlı performanslar yoluyla sağlanan eğlence hizmetleri.”yle karşılaşılmaktadır. Dolayısıyla, hizmetler açısından yaklaşıldığında tanımlanabilir bir insan grubu söz konusudur ve bu insanlar, canlı performansı sergileyen müzik grubudur. Bu çerçevede, canlı performansları dinleyen kişilerin “THE SLANTS” ibaresini müzik grubunu oluşturan kişilere yönelik bir terim olarak algılayacakları açıktır. Markanın piyasada hizmetlere ilişkin olarak ne şekilde kullanıldığına bakıldığında, kullanımın “Slants” ibaresinin argo anlamını çağrıştıracak biçimde olduğu görülmektedir. Dolayısıyla, terimin anlamının yol açacağı olası algıya ilaveten, ilgili müzik grubunun performanslarına katılanlarca ve etkinliklere yer sağlayanlarca terimin belirtilen anlamıyla algılandığı anlaşılmaktadır. İlgili müzik grubu, reklamlarında ve web sitesinde, ibarenin Asya kökenli insanlara yönelik yarattığı olası anlamı destekleyici nitelikte yayın yapmaktadır, şöyle ki, grubun web sitesinde “THE SLANTS” ibaresine yükselen bir güneş şekliyle ve stilize bir dragon şekliyle birlikte yer verilmiştir. Buna ilaveten, başvuru sahibi hizmetlerini fiilen belirtilen anlamla bağdaştırarak kullanarak argo anlamı benimsemekte ve “THE SLANTS” terimiyle ortaya çıkan kalıp yargıyı sahiplenmektedir. Başvuru sahibi, aşağılayıcı nitelikteki terimi müzik grubunun ismi olarak seçerek, terimi aşağılayıcı nitelikten çıkarma veya terimin sahipliğini alarak, onu aşağılayıcı anlamıyla kullanabileceklerin eline bırakmama niyetinde olsa da, hatta, kamunun ilgili kesiminin bir bölümü başvuru sahibinin niyetini yerinde bulsa da, bu durum kamunun ilgili kesiminin tamamının başvuru sahibinin niyetini paylaştığını göstermez.

Temyiz Kurulu’nun önceden verdiği bir diğer kararda belirtildiği üzere, başvuru sahibinin terimi kullanırken iyi niyetli olması, kamunun ilgili kesiminin önemli bir bölümünün markayı uygunsuz bulması halini ortadan kaldırmaz.

Başvuru sahibinin bir diğer iddiası, inceleme esnasında başvuru sahibinin Asya kökenli olmasının dikkate alınmasıdır. Başvuru sahibine göre, kendi etnik kökeni göz önüne alındığında, USPTO’nun markayı Asya kökenlileri aşağılama nedeniyle reddetmesinin gerekçesi ortadan kalkmaktadır, şöyle ki başvuru sahibi, kendisinin de dahil olduğu, kamunun ilgili kesimine yönelik olarak aşağılayıcı kullanım niyetinde değildir, tersine başvuru sahibi terimi olumlu biçimde yeniden tanımlamaktadır.

Temyiz Kurulu’na göre, bir markanın aşağılayıcı nitelikte olup olmadığı değerlendirilirken, başvuru sahibinin ırkı değil, başvurunun olası anlamının kamunun ilgili kesimince ne şekilde algılandığı esas alınmalıdır. İncelenen vakada, başvuru sahibinin kullanım biçimi esas alındığında, kamunun ilgili kesiminin, kullanım biçimine küçültücü anlamı atfedeceği ve kullanım biçimini uygunsuz bulacağı düşünülmektedir. Başvuruda bu algıyı ortadan kaldıracak başka herhangi bir unsur bulunmamaktadır. Bu çerçevede, Temyiz Kurulu, ret kararının, başvuru sahibinin veya müzik grubu üyelerinin etnik kökenleri göz önüne alınarak değil, kamunun ilgili kesiminin algısı çerçevesinde verildiği ve bu yaklaşımın yerinde olduğu görüşündedir.

Temyiz Kurulu, son olarak başvuru sahibinin “SLANT” markalarının daha önceden tescil edilmiş olduğu yönündeki iddiasını değerlendirmiştir. Kurula göre USPTO incelemesi, potansiyel tüketicilerin markayı aşağılayıcı nitelikte bulup bulmayacağını esas alınarak yapılmaktadır. Başvuru sahibince öne sürülen üçüncü kişilere ait tescillerin hiçbirisi kişilere atıfta bulunmamaktadır. Temyiz Kurulu’na göre, bu karar yalnızca başvuru sahibinin markayı tescil ettirmesini engellemektedir ve USPTO’nun markalara ilişkin ret kararları, başvuru sahiplerinin markalarını kullanmalarını engellememektedir. Hiçbir fiil yasaklanmamıştır ve somut hiçbir ifade biçimi engellenmemiştir. Dolayısıyla, markanın reddedilmesi yoluyla başvuru sahibi hiçbir anayasal özgürlüğünden men edilmemektedir (bkz. In re McGinley, 211 USPQ at 672, citing Holiday Inn v. Holiday Inn, Inc., 534 F.2d 312, 189 USPQ 630, 635 n.6 (CCPA 1976), Mavety, 31 USPQ2d at 1928).

Temyiz Kurulu, yukarıda belirtilen tüm gerekçelerle başvuru hakkındaki ret kararını 26/09/2013 tarihinde onamıştır. Temyiz Kurulu kararının http://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/ttabvue-85472044-EXA-12.pdf bağlantısından görülmesi mümkündür.

Bununla birlikte, hikaye bu kararla sona ermemiştir, şöyle ki Temyiz Kurulu kararına karşı dava açılmıştır ve dava şu anda A.B.D. Federal Bölgesi Temyiz Mahkemesi (CAFC)’nde görülmektedir. Bu yazının hazırlanmasından birkaç gün önce 9 Ocak 2015 günü, davanın duruşmalarından birisi gerçekleştirilmiştir. Davacı, yukarıda detaylı biçimde aktarılan argümanlarını mahkeme önünde de tekrarlamış ve markası hakkındaki ret kararının kaldırılmasını talep etmiştir. Dava henüz sonuçlanmamış olmakla birlikte, bu ilgi çekici dava hakkındaki CAFC kararını takiben IPR Gezgini okuyucularını sonuç hakkında bilgilendirecektir.

“THE SLANTS” grubu Oregon çıkışlı Rock müzik yapan bir gruptur ve başvuru sahibi (davacı) “Simon Tam” grubun kurucusudur. “THE SLANTS” tarzlarını “Çin mahallesi dans rock (Chinatown dance rock)” olarak tanımlamaktadır. Aşağıda grubun Youtube’da en çok izlenen videosunu göreceksiniz. Tarz ve müzik hoşunuza gidecek mi bilmiyorum, ama dava hatırına bir kez olsun dinlemeye değer sanırım.

Önder Erol Ünsal

Ocak 2015

unsalonderol@gmail.com

A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Kararları ve Uygulaması, Haberler ve Gündem

“I Can’t Breathe” Sloganı A.B.D.’nde Marka Olarak Tescil Edilecek mi? Toplumsal Nitelik Kazanmış Sloganları veya Politik Olayların İsimleri Ticarileştirmek Para Kazanmanın En Kolay Yolu mu Olacak?
(Stephen Lam/Reuters)
(Stephen Lam/Reuters)

 

Sansasyonel siyasi sloganların veya gündemi işgal eden politik olay veya hareketlerin isimlerinin marka olarak tescil edilmesi taleplerini incelemek marka tescil ofisleri için artık rutin hale gelmiştir. Siyasal gündemi işgal eden olayların – demeçlerin veya hükümet yetkililerince açıklanan büyük projelerin hemen ardından yapılan bu tip başvurular incelemede çoğunlukla sıkıntıya yol açmaktadır. Normal şartlarda marka olarak tescil edilmelerinin önünde engel bulunmayan slogan veya terimler, inceleme tarihinde politik olaylarla özdeşleşmiş olarak o denli sık kullanılır hale gelirler ki, bunların inceleme tarihi itibarıyla ayırt edici niteliklerinin varlığından bahsedilmesi oldukça zordur.

Bu bağlamda, geçtiğimiz yıllarda vuku bulan siyasi olay ve sloganların isimlerini Enstitü çevrimiçi aramasını kullanarak araştıracak okuyucular, araştırdıkları olayların isimlerinden oluşan marka tescil başvuruları ile şüphesiz karşılaşacaklardır.

Sitemde daha önce yayınladığım “Politik – Sosyal Sloganlardan veya Toplumsal Olayların İsimlerinden Oluşan Marka Başvurularının Değerlendirilmesi – USPTO’nun “Boston Strong” ve “Occupy Wall Street” Kararları” (http://wp.me/p43tJx-bt) başlıklı yazının içeriğinden de anlaşılabileceği gibi bu başvuru pratiği sadece Türkiye’ye özgü değildir. A.B.D.’nde de bazı kişiler siyasi gündemi meşgul eden “Boston Strong”, “Occupy Wall Street” gibi hareketlerin isimlerini vakit kaybetmeksizin marka olarak tescil ettirmek için başvuruda bulunmuşlardır. A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) belirtilen başvuruları ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesiyle reddetmiş ve toplum vicdanını rahatsız eder nitelikteki markaların tescil edilmesini engellemiştir.

Geçen hafta http://www.worldipreview.com/news/i-can-t-breathe-trademark-application-filed-7575 adresinde rastladığım bir haber belirtilen ret kararlarının, A.B.D.’nde parlak girişimci zekaları(!) tam anlamıyla caydırmadığını ve bu tip başvuruların halen yapıldığını göstermiştir.

Dünya politik gündemini takip edenler, geçtiğimiz Temmuz ayında New York’ta polis tarafından göz altına alınırken yüzü sertçe yere bastırılan astım hastası siyahi “Eric Garner”ın kameralarca kaydedilen “I Can’t Breathe (Nefes alamıyorum)” yakarışını hatırlayacaktır. Eric Garner bu görüntülerin ardından hayatını kaybetmiş ve New York adli tıp yetkilisi Garner’ın ölümüne “göğsüne yapılan baskının ve kelepçeleme sırasında yüzüstü yatırılmasının neden olduğunu” ifade ermiştir. Eric Garner’ın ölümünün ardından, jürinin gözaltı işlemini yapan polisi Aralık ayında suçsuz bulması ülke çapında ve yurtdışında oldukça büyük boyutta protesto gösterilerine yol açmış ve Garner’ın “I Can’t Breathe” sözleri bu protestoların simgesi haline gelmiştir. Le Bron James gibi NBA yıldızları da “I Can’t Breathe” sloganını taşıyan tişörtlerle maçlara çıkarak protestolara destek vermiştir.

Elbette ki sloganı ticarileştirmek isteyenlerin uyanması çok uzun zaman almamıştır.

“Catherine Crump” adında 57 yaşındaki A.B.D.’li bir kadın 13 Aralık 2014 tarihinde “I Can’t Breathe” sloganını “Giysiler, yani erkekler, kadınlar ve çocuklar için kapşonlu giyecekler, tişörtler.” malları için marka olarak tescil ettirmek amacıyla USPTO’ya başvuruda bulunmuştur. Başvuruya ilişkin detaylar aşağıdaki şekildedir:

icantbreathe

“Catherine Crump”, http://www.thesmokinggun.com/buster/woman-files-for-I-Cant-Breathe-trademark-798432 adresinden görülebilecek açıklamasında, “Eric Garner’ın ailesiyle herhangi bir bağlantısının bulunmadığını, başvuruyu yapmadan önce onlara danışmadığını, bununla birlikte başvuruyu ticari kazanç elde etmek amacıyla yapmadığını” belirtmiştir. Crump markadan ticari kazanç elde etmek istemediğini belirtmiş olsa da, başvuruyu hangi amaçla yaptığını açıklamamıştır.

Başvuru USPTO tarafından henüz incelenmemiş olsa da, kanaatimizce “Boston Strong” ve “Occupy Wall Street” kararlarına bakıldığında, bu başvurunun da ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesiyle reddedilmesi sürpriz olmayacaktır. USPTO’nun bu yöndeki değerlendirmeleri bana göre de oldukça yerindedir ve topluma mal olmuş veya siyasi nitelik kazanmış sloganların –ilgili ülkede- markasal ayırt ediciliğinden bahsedilmesi pek mümkün gözükmemektedir.

Önder Erol Ünsal

Aralık 2014

unsalonderol@gmail.com

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Mutlak Ret Nedenleri

Tanımlayıcı Markaların Değerlendirilmesine İlişkin Genel İlkeler Tekrar Ediliyor – Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi “REHABILITATE” Kararı (T-712/13)

monsterrehab

 

Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi, 11 Aralık 2014 tarihinde verdiği T‑712/13 sayılı “REHABILITATE” kararı ile tanımlayıcı markalar konusunu bir defa daha irdelemiş ve konu hakkında artık yerleşik hale gelmiş ilkeleri bir kez daha tekrarlamıştır.

A.B.D. menşeili “MONSTER ENERGY COMPANY” firması 24 Nisan 2012 tarihinde aşağıda yer alan “REHABILITATE” kelime markasının “Sınıf 5: Gıda takviyeleri. Sınıf 30: İçime hazır çay, buzlu çay ve çay esaslı içecekler; içime hazır aromalı çay, aromalı buzlu çay ve aromalı çay esaslı içecekler. Sınıf 32: Alkolsüz içecekler.” malları için tescil edilmesi talebiyle İç Pazarda Harmonizasyon Ofisi (OHIM)’ne başvuruda bulunur:

 

                                                                        REHABILITATE

 

Karar içeriğine ve analizine başlamadan önce “REHABILITATE” kelimesinin Türkçe karşılıklarının “iyileştirmek, rehabilite etmek, sağlığa kavuşturmak” olduğu belirtilmelidir.

1 Şubat 2013 tarihinde verilen kararla OHIM uzmanı başvuruyu ayırt edici nitelikten yoksunluk ve tanımlayıcılık gerekçeleriyle reddeder. OHIM uzmanına göre “rehabilitate” kelimesi, ürünlerin kullanıcılarını, ürünlerin sağlığa kavuşmaya yardım eder nitelikte gıda takviyeleri ve içecekler oldukları yönünde doğrudan ve tereddüde yer vermeyecek biçimde bilgilendirmektedir. Başvuru sahibi ret kararına karşı itiraz eder ve itiraz OHIM Temyiz Kurulu tarafından 17 Ekim 2013 tarihinde karara bağlanır.

OHIM Temyiz Kurulu’na göre, başvurunun olası anlamlarından birisi, bir insanı iyi veya sağlıklı duruma geri getirmektir, ikinci olarak, inceleme konusu kelime, başvuru kapsamındaki malların işlev ve amacına ilişkin olarak doğrudan bilgi vermektedir ve son olarak, ilgili tüketicilerde, başvuru kapsamındaki malların onları iyi ve sağlıklı bir duruma getirme kapasitesine sahip oldukları yönünde doğrudan ve tereddüde yer vermeyen bir algı oluşturmaktadır. Kurul’a göre, belirtilen üç nedenle başvuru tanımlayıcı niteliktedir ve Tüzüğün 7/1-(c) bendi kapsamında reddedilmelidir. Başvurunun reddedilmesi kararı, 7/1-(c) bendi kapsamında yerinde bulunduğundan, Kurul, ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçeli ret kararına karşı yapılan itirazın değerlendirilmesine gerek görülmemiş ve itirazı reddetmiştir.

Başvuru sahibi, OHIM Temyiz Kurulu kararına karşı dava açar ve dava Adalet Divanı Genel Mahkemesi tarafından görülür. Genel Mahkeme’nin 11 Aralık 2014 tarihinde verdiği karar ve kararın gerekçeleri aşağıda detaylı olarak aktarılacaktır. Kararın tam metninin http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dd2a48be34a2d047d084eeb1c1e6124710.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuPa3f0?text=&docid=160554&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=167194 bağlantısından görülmesi mümkündür.

207/2009 sayılı Topluluk Marka Tüzüğünün 7/1-(c) bendine göre, ticaret alanında çeşit, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretim zamanını veya hizmetlerin sunulduğu zamanı gösteren veya malların veya hizmetlerin diğer karakteristik özelliklerini bildiren işaret ve adlandırmalardan münhasıran oluşan markalar tescil edilmeyecektir.

Yerleşik içtihat çerçevesinde, 7/1-(c) bendi kamu yararına bir işlevi yerine getirmektedir, buna göre, tescili talep edilen mallar veya hizmetler bakımından karakteristik özellik bildiren işaret ve adlandırmalar herkes tarafından kullanılabilir niteliktedir. Bir işaretin, bu hüküm kapsamında değerlendirilebilmesi için işaretle mallar ve hizmetler arasında yeteri derecede doğrudan ve özel bir ilişki olmalı ve bu bağlantı sayesinde kamunun ilgili kesimi derhal ve tereddüt olmaksızın işareti mallara veya hizmetlere ilişkin bir tanım veya onların bir özelliği olarak algılamalıdır. Bir işaretin 7/1-(c) bendi kapsamında tanımlayıcı niteliği, ilk olarak tescili talep edilen mallara veya hizmetler bağlamında, ikinci olarak kamunun ilgili kesiminin algısı çerçevesinde değerlendirilmelidir.

Davacıya göre, OHIM Temyiz Kurulu, başvuruyu oluşturan “REHABILITATE” kelimesinin anlamını “iyi bir sağlıksal veya fiziksel duruma getirme” olarak değerlendirerek yanlış bir yorum getirmiştir. Davacı iddiası çerçevesinde, “REHABILITATE” kelimesi ile kast edilen iyileşme süreci insani katkı gerektirmektedir, yani eğitim veya terapi ile sağlanan bir iyileşme söz konusudur, dolayısıyla incelenen başvuru kapsamında yer alan yiyecek veya içeceklerle iyileşme süreci için “REHABILITATE” kelimesi kullanılmamaktadır.

Mahkeme bu iddiayı takip eden biçimde değerlendirmiştir:

İncelenen vakada, başvuru kapsamında bulunan malların nitelik ve özellikleri itibarıyla ortalama tüketicilere hitap eden günlük tüketim ürünleri olduğu açıktır. Buna ilaveten, başvuruyu oluşturan “REHABILITATE” kelimesinin olası anlamlarından birisinin, başvuru sahibinin iddia ettiği gibi, insan müdahalesi gerektiren, eğitim ve terapi yoluyla ortaya çıkan bir iyileşme süreci olduğu doğrudur. Buna karşın, Temyiz Kurulu’nca da belirtildiği üzere, “REHABILITATE” kelimesi aynı zamanda, bir kişiyi sağlıklı hale veya iyi bir fiziksel duruma geri getirmek anlamına da gelmektedir ve 5. sınıfta yer alan “gıda takviyeleri” ve 30. ve 32. sınıflarda yer alan içeceklerin bu amaca yardım ettiği kabul edilmelidir.

Yerleşik içtihada göre, bir işaret, olası anlamlarından en az birisinin marka kapsamında bulunan mallara veya hizmetlere ilişkin karakteristik özellik belirtmesi durumunda marka olarak tescil edilmemelidir (bkz. Avrupa birliği adalet Divanı, OHIM v. Wrigley kararı, C-191/01, 23/10/2003, paragraf 32). Bu çerçevede, “REHABILITATE” kelimesi, başvuru sahibince de belirtildiği üzere farklı anlamlara sahip olsa da, bu durum kelimenin tanımlayıcı niteliğini ortadan kaldırmamaktadır. Dolayısıyla, Genel Mahkeme’ye göre, OHIM Temyiz Kurulu’nun başvuruya ilişkin yorumu hatalı nitelikte değildir ve başvuru sahibinin bu yöndeki iddiası kabul edilmemiştir.

Başvuru sahibinin diğer iddiası, başvuruyu oluşturan işaretin, başvuru kapsamındaki malların işlev ve amacına ilişkin açık ve doğrudan bilgi vermediği yönündedir. Başvuru sahibine göre, “REHABILITATE” kelimesi geniş bir anlamı bulunan ve malların niteliklerine ilişkin olarak oldukça muğlak biçimde olumlu çağrışım yapan, ancak incelenen vakadaki malların amacına, niteliğine veya karakteristik özelliklerine ilişkin olarak anlamlı ve spesifik bir referans içermeyen bir sözcüktür.

Mahkemeye göre, incelenen vakada, kamunun ilgili kesimi başvuru kapsamındaki mallardan birisini satın aldığında, “REHABILITATE” kelimesi ile başvuru kapsamındaki mallar arasında doğrudan ve somut bir ilişki kuracaktır ve bu ilişki, malları kullanmanın etkisinin (veya olası etkilerinden birisinin) kişinin yüksek düzeyde enerjiyi tekrar kazanmasının sağlanması yönünde olacaktır. Belirtilen ilişki, 5. sınıfta yer alan ve amaçları kullanıcıların iyi bir fiziki hal edinmesini sağlamak olan “gıda takviyeleri” bakımından çok açıktır. Aynı ilişki, Mahkeme’ye göre ( Temyiz Kurulu’nca belirtildiği üzere), fiziksel enerji sarf ederken tüketilen ve “enerji içecekleri”ni de kapsayan 30. ve 32. sınıflara dahil içecekler bakımından da ortaya çıkacaktır.

Dolayısıyla, Mahkeme’ye göre, özellikle yoğun biçimde enerji sarf eden tüketici kesimi dikkate alındığında, “REHABILITATE” kelimesi sağlığı iyileştirmeye yönelik genel bir referans olarak değerlendirilmeyecek, ilgili malların amacı bakımından açık ve doğrudan bilgi veren bir adlandırma olarak algılanacaktır. Bu bağlamda, 207/2009 sayılı Topluluk Marka Tüzüğünün 7/1-(c) bendinde belirtilen tescil yasağı ortaya çıkmaktadır.

Başvuru sahibi, dava gerekçelerinden birisi olarak OHIM tarafından verilen iki emsal kararı göstermektedir. Bu kararlarda OHIM, “PROACTIV” markasını “farmasötik müstahzarlar; diyetetik müstahzarlar” malları bakımından; “DEEP RELIEF” markasını ise “ağrı kesiciler” malları bakımından tanımlayıcı nitelikte bulmamıştır. Genel Mahkeme’ye göre, OHIM Temyiz Kurulu’nun kararlarının hukuk uygunluğu, önceki OHIM kararları ekseninde değil, Topluluk Mahkemelerince yorumlandığı haliyle Topluluk Marka Tüzüğü çerçevesinde değerlendirilmelidir (Avrupa Birliği Adalet Divanı, Alcon v OHIM kararı, C‑412/05, 26 Nisan 2007, paragraf 65).

OHIM, eşit muamele ve düzgün yönetim ilkeleri çerçevesinde benzer markalar hakkında önceden verilmiş kararları dikkate almalı ve aynı yönde karar verip vermeyeceğini dikkatle belirlemelidir. Bununla birlikte, bu ilkelerin ne şekilde uygulanacağı hukukilik ilkesiyle uyumlu olmalıdır. Bunun ötesinde, hukuki belirlilik ve iyi yönetim esasları çerçevesinde, markaların uygun olmayan biçimde tescil edilmesini engellemek amacıyla, her markanın incelenmesi düzgün ve kapsamlı biçimde yapılmalıdır. Buna uygun olarak, inceleme her vaka bazında ayrı olarak gerçekleştirilmelidir. Bir markanın tescil edilmesi, ilgili vakanın kendi şartları kapsamında değerlendirilebilecek ve amacı, inceleme konusu markanın herhangi bir ret gerekçesi kapsamına girip girmediğini belirlemek olan özel kriterlere bağlıdır (Avrupa Birliği Adalet Divanı, Agencja Wydawnicza Technopol v OHIM kararı, C‑51/10, 10 Mart 2011, paragraf 73-77).

İncelenen vakada, Temyiz Kurulu’nun, itirazı reddederken kapsayıcı ve detaylı bir inceleme yaptığı açıktır. Kararın önceki bölümlerinde belirtildiği üzere, Temyiz Kurulu, “REHABILITATE” kelimesinin hedef tüketici kitlesine inceleme konusu malların özellikleri hakkında bilgi verdiğini ve açıkça amaçlarını belirttiğini tespit etmiştir ve Mahkeme’ye göre bu tespitler yerindedir. Dolayısıyla, başvuru sahibinin bu sonucu ortadan kaldırmak için OHIM’in önceki kararlarına dayanması mümkün değildir.

Belirtilen nedenlerle başvuru sahibinin ikinci iddiası da reddedilmiştir.

Başvuru sahibinin üçüncü ve son iddiası, “REHABILITATE” markasıyla karşılaşacak tüketicilerde derhal ve tereddüt etmeksizin, malların kendilerinin sağlıklı hale gelmesine yardım edeceği algısının ortaya çıkacağı yönündeki OHIM Temyiz Kurulu tespitinin yerinde olmadığı argümanıdır. Başvuru sahibine göre, başvuruyu oluşturan işaret ticaret alanında, başvuru kapsamındaki malları tarif eder biçimde doğrudan ve anlamlı kullanımı bulunan bir terim değildir, dolayısıyla bir durumun, ruh halinin veya yaşam tarzının tescili talep edilen mallarla doğrudan bağlantısının bulunduğu varsayılamaz.

Genel Mahkeme’ye göre üçüncü iddia kapsamında öne sürülen argümanlar, içerik olarak önceki argümanlardan çok farklı değildir. Daha önceden de belirtildiği üzere, “REHABILITATE” kelimesinin anlamı ile tescili talep edilen mallar arasındaki ilişki esas alındığında, ilgili tüketicilerde, derhal ve tereddüt etmeksizin, ürünlerin kendilerinin iyi ve sağlıklı hale dönmelerine yardım edeceği algısının oluşacağı yönündeki OHIM Temyiz Kurulu tespiti yerindedir. Bu değerlendirmenin geçerliliğinin başvuru sahibi tarafından öne sürülen üçüncü argümanla ortadan kaldırılması mümkün değildir.

Şöyle ki, başvuru sahibinin markanın, başvuru kapsamındaki mallara ilişkin olarak ticaret alanında kullanılan bir deyim olmadığı, dolayısıyla reddedilemeyeceği yönündeki argümanı yerinde değildir. Bu yöndeki savın doğru olduğu bir an için kabul edilecek olsa dahi, bir terimin Tüzüğün 7/1-(c) bendi kapsamında tanımlayıcı bir adlandırma olarak değerlendirilmesi için, ilgili terimin başvurunun yapıldığı tarihte tanımlayıcı içerikte kullanılması şart değildir. Tanımlayıcı içeriğin varlığı yönünde bir tespite varılabilmesi için ilgili adlandırma veya işaretin bu amaçla kullanabilmesi (olasılığı) yeterlidir (bkz. Avrupa Birliği Adalet Divanı, OHIM v. Wrigley kararı, C-191/01, 23/10/2003, paragraf 32; Avrupa Birliği Adalet Divanı, Koninklijke KPN Nederland kararı, C‑363/99, 12/02/2004, paragraf 97).

Başvuru sahibinin üçüncü argümanını desteklemek için yer verdiği bir diğer OHIM kararına dayalı itiraz da, yukarıda yer verilen açıklamalar, yani yalnızca OHIM’in önceki kararlarına dayanarak ret kararının geçerliliğinin ortadan kaldırılmasının mümkün olmaması nedeniyle kabul edilmemiştir.

Başvuru sahibinin üç iddiası da kabul edilmediğinden, dava Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nce reddedilmiştir. Karar, 11 Aralık 2014 tarihinde verildiğinden bu yazının yazıldığı tarih itibarıyla, halen temyize açık ve kesinleşmemiş durumdadır.

Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin “REHABILITATE” kararı tanımlayıcı markaların değerlendirilmesine ilişkin olarak yerleşik Avrupa Birliği içtihadının, özellikle çifte anlam ve ticaret alanında fiili kullanımın şart olmaması ilkeleri bakımından tekrar edilmesi dersi niteliğindedir. Marka incelemesi ve hukuku ile ilgilenenlerin yakından bildiği üzere, tanımlayıcılık nedeniyle verilen ret kararlarına karşı yapılan itirazlarda veya açılan davalarda sıklıkla kullanılan argümanlardan ikisi, ilgili adlandırmanın birden fazla anlamının bulunduğu ve anlamlardan birisi tanımlayıcı olsa da, diğer anlam esas alındığında tanımlayıcılık değerlendirmesinin yerinde olmayacağı veya ticaret alanında fiilen tanımlayıcı kullanımın bulunmadığı iddialarıdır. Avrupa Birliği Adalet Divanı bakımından her iki iddia da kabul edilebilir nitelikte değildir. Adalet Divanı’nın 2003 ve 2004 yıllarına ait C-191/01, C‑363/99 sayılı kararlarında belirtilen, sonrasında sıklıkla tekrar edilen ve artık yerleşik hale gelmiş içtihat çerçevesinde; bir işaret, olası anlamlarından en az birisinin marka kapsamında bulunan mallara veya hizmetlere ilişkin karakteristik özellik belirtmesi durumunda marka olarak tescil edilmemelidir ve bir işaretin tanımlayıcı bir adlandırma olarak değerlendirilmesi için, ilgili adlandırmanın başvurunun yapıldığı tarihte tanımlayıcı içerikte kullanılması şart değildir, tanımlayıcı içeriğin varlığı yönünde bir tespite varılabilmesi için ilgili adlandırma veya işaretin bu amaçla kullanabilmesi (olasılığı) yeterlidir.

Adalet Divanı kararları yukarıda belirtilen yönde ve yerleşik hale gelmişken, ülkemizde kimi zaman, tanımlayıcılık içerikli 7/1-(c) bendi uygulamasını tanımlayıcı işaretlerin herkes tarafından serbestçe kullanılabilmesi genel ilkesinden ve bunun sonucu ortaya çıkan kamu yararını koruma içeriğinden soyutlayan yaklaşımlarla karşılaşılmaktadır. Tamamen soyut bir piyasayı esas alan bu yaklaşım, herkesin kullanımına açık kalması gereken tanımlayıcı markalar üzerinde tekel oluşturulması riskini yanında getirmektedir. İnternet teknolojisinin ve diğer iletişim yöntemlerinin oldukça gelişmiş olduğu günümüz koşullarında yerel piyasanın anlık fotoğrafını çekerek, yani yerel ve anlık kullanıma bağlı kalarak veya tanımlayıcı olmayan diğer anlamı esas alarak değerlendirme yapmak, kanaatimizce piyasanın kutsallığına atıf yaparak, piyasanın dengeli gelişmesini engellemek anlamına gelmektedir. Bu bağlamda, (önceki hak sahiplerinin önceki haklarıyla ilgili olmayan ret nedenleri niteliğindeki) mutlak ret nedenlerinin kamu yararını korumak amacıyla ortaya konulduğu, kamu yararıyla kast edilen hususlardan birisinin dengeli bir piyasa olduğu ve dengeli piyasanın da ancak ortak kullanıma açık kalması gereken işaretler üzerinde marka tekeli kurulmasını engelleme suretiyle ortaya çıkacağı ilkesi kanaatimizce ülkemizde de unutulmamalıdır. Hele ki, bu hususlar Adalet Divanı tarafından açık olarak ortaya konulmuş ve genel kabul haline gelmişken, tanımlayıcılık kavramına yeni ve yerel boyutlar kazandırmak kanaatimizce pek doğru olmayan bir yolu işaret etmektedir. 

Önder Erol Ünsal

Aralık 2014

unsalonderol@gmail.com

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Mutlak Ret Nedenleri

Çikolata Şekillerinin veya Ambalajlarının Ayırt Edici Niteliği – Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin T-440/13 Sayılı Kararı

millano1

Ürünlerin veya ambalajlarının şekillerinden oluşan markaların, ilgili ürünün kendisi için marka olarak tescil edilmesi talepleri, başvuruyu oluşturan şeklin ayırt edici niteliğinin tespiti anlamında kimi zaman tartışmalı değerlendirmelere yol açmaktadır. Bu tartışmaların en çok yaşandığı ürün tiplerinin birisi de çikolata şekilleri veya bunlara ait ambalajlardır.

Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi, 11 Aralık 2014 tarihinde verdiği T-440/13 sayılı oldukça yeni bir kararı ile bu konu hakkında artık istikrar kazanmış yorumunu bir kez daha tekrar etmiştir.

Polonya menşeili “Zakład Wyrobów Cukierniczych “Millano” Krzysztof Kotas” firması, 21 Ekim 2011 tarihinde aşağıda yer alan şeklin topluluk markası olarak tescil edilmesi talebiyle “İç Pazarda Harmonizasyon Ofisi (OHIM)”ne başvuruda bulunur.

 

millano

 

Başvuru kapsamında 30. sınıfa dahil “kutulanmış çikolata” malı yer almaktadır ve başvuru üç boyutlu marka başvurusu olarak yapılmıştır.

OHIM uzmanı 16 Şubat 2012 tarihli kararı ile başvuruyu ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesiyle reddeder. Başvuru sahibince bu karara karşı yapılan itiraz ise OHIM Temyiz Kurulu’nun 22 Mayıs 2013 tarihli kararı ile reddedilir.

Başvuru sahibi bu karara karşı dava açar ve dava Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin 11 Aralık 2014 tarihinde verdiği T-440/13 sayılı kararla sonuçlandırılır. Bu yazının yazıldığı tarihten sadece 3 gün önce verilmiş, dolayısıyla henüz kesinleşmemiş olan karara ilişkin detaylar aşağıda yer almaktadır.

Başvuru sahibine göre, başvuruyu oluşturan şekil, başvuru kapsamındaki ürünlere yönelik olarak ilgili piyasada kural veya gelenek haline gelmiş ürün şekillerinden yeteri derecede farklılaşmış durumdadır. Bu çerçevede, başvuru sahibine göre, başvuruyu oluşturan şekil ayırt edici niteliğe sahiptir ve OHIM Temyiz Kurulu’nun kararı yerinde değildir.

Mahkeme değerlendirmesine ilk olarak genel tespitlerle başlamıştır. Buna göre; 207/2009 sayılı Topluluk Marka Tüzüğü’nün 7/1-(b) bendine göre ayırt edici niteliğe sahip olmayan markaların tescil edilmesi mümkün değildir. Bu hüküm kapsamında bir markanın ayırt edici niteliği, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin belirli bir işletmeden gelen mallar ve hizmetler olduğunun anlaşılmasını sağlaması ve bu yolla, başka teşebbüslerin aynı nitelikteki mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması anlamına gelmektedir.

Ürünlerin görünümünden oluşan üç boyutlu markaların ayırt edici niteliğini değerlendirmek için kullanılacak kriterler, diğer marka kategorileri için kullanılacak kriterlerden farklı değildir.

Bununla birlikte, ortalama tüketicilerin ürünlerin görünümden oluşan üç boyutlu markalara yönelik algısı, aynı tüketicilerin markanın kapsadığı malların görünümüne ilişkin herhangi bir bağlantı içermeyen kelime veya şekillerden oluşan markalara yönelik algısıyla her durumda aynı olmayacaktır. Ortalama tüketiciler, şekil veya kelime unsurları olmadığı sürece, ürünlerin veya ürünlerin ambalajlarının şekillerine bakarak malların kaynağı hakkında tahminde bulunma alışkanlığına sahip değillerdir ve bu nedenle, üç boyutlu bir markanın ayırt edici niteliğini ortaya koymak, bir kelime veya şekil markasının ayırt edici niteliğini ortaya koymaktan daha güç olabilir.

Bu tip durumlarda sadece, ilgili sektörün kurallarından ve geleneklerinden belirgin biçimde farklılaşan ve dolayısıyla, kaynak belirtme işlevi olarak tanımlanan asli işlevi yerine getirebilen markaların, madde 7/1-(b) anlamında ayırt edici niteliğe sahip olduğu söylenebilecektir.

Ayırt edici nitelik, ilk olarak tescili talep edilen mallar veya hizmetler bakımından, ikinci olarak ise kamunun ilgili kesiminin algısı bakımından değerlendirilecektir.

İncelenen vakada, başvuru kapsamında bulunan malların günlük tüketime mahsus ürünler olduğu ve bu nedenle kamunun ilgili kesiminin ortalama tüketiciler olduğu açıktır.

OHIM Temyiz Kurulu, başvuruyu oluşturan unsurları, yani bir küp grubunu ve bunları taşıma amaçlı bir kalıbı ayrı ayrı ve sonrasında kombinasyon halinde değerlendirdiğinde, markanın ayırt edici niteliğe sahip olmadığı sonucuna ulaşmıştır. Temyiz Kurulu’na göre, birbirleriyle bağlantısı olmayan 18 çikolata küpünün ve her küpün altında kare bir taban ve trapezoid kenarlar ve 3’lü sıralar halinde her sırada 6 yuva olacak şekilde tasarlanmış toplam 18 yuvaya sahip taşıma kalıbının kombinasyonundan oluşan üç boyutlu işaret, kamunun ilgili kesimi açısından ticari kaynak gösterme işlevine sahip olmayan sıradan ve ayırt edici niteliği bulunmayan bir işaret niteliğindedir.

Başvuru sahibi bu değerlendirmenin geçerliliğini ortadan kaldırabilecek nitelikte argümanlar öne sürememiştir.

Başvuru sahibinin ilk argümanı, başvuruyu oluşturan şeklin ilgili sektörün kural ve geleneklerinden önemli ölçüde farklılaştığı yönündedir. Buna karşın, Temyiz Kurulu’nca da belirtildiği üzere, basit geometrik şekiller çikolata ürünlerinin biçimi olarak yaygın biçimde kullanılmaktadır ve bu bağlamda başvuruyu oluşturan bileşenlerden birisi olan küpler ilgili sektörün kural ve geleneklerinden belirgin biçimde farklılaşmış nitelikte değildir. Aynı şekilde, başvuruda yer alan 3 sıra halinde dizilmiş 6’şar adet çikolata yuvasına sahip taşıma kalıbı da, alışıldık bir sunum biçimini işaret etmektedir ve dolayısıyla, alelade ve sıradan niteliktedir. Bu çerçevede, Temyiz Kurulu’nun bütüncül değerlendirmesi sonucunda başvurunun ayırt edici niteliğe sahip olmadığı kararına ulaşması yerindedir.

Son olarak, başvuru sahibi, başvuruyu oluşturan ambalaj şeklinin piyasadaki tek üreticisi olsa da, bu durum, başvuruyu oluşturan şeklin Tüzüğün 7/1-(b) bendi anlamında ayırt edici niteliğe sahip olduğu anlamına gelmeyecektir. Karar içeriğinde daha önce de belirtildiği üzere, önemli olan husus markayı oluşturan şeklin ilgili sektörün kural ve geleneklerinden önemli ölçüde farklılaşmasıdır ve incelenen vakada başvuru sahibi bu hususu ispatlar nitelikte argümanlar sunmamış durumdadır.

Belirtilen nedenlerle Adalet Divanı Genel Mahkemesi, OHIM Temyiz Kurulu’nun başvurunun reddedilmesi yönündeki kararını yerinde bulmuş ve davayı reddetmiştir.

Adalet Divanı Genel Mahkemesi verdiği bu karar ile ürünlerin veya ambalajlarının şekillerinden oluşan başvuruların ayırt edici niteliği konusunda büyük ölçüde istikrar kazanmış uygulamasını devam ettirmiş ve davayı, ürün veya ambalaj şeklinden oluşan markanın ilgili sektörün kural ve geleneklerinden önemli ölçüde farklılaşıp farklılaşmadığı ölçütü çerçevesinde değerlendirerek sonuçlandırmıştır.

Önder Erol Ünsal

Aralık 2014

unsalonderol@gmail.com

Haberler ve Gündem

IPR Gezgini’nde Yenilik – “Mevzuat ve Bağlantılar” Ana Menüsü

legislation

 

IPR Gezgini’nin sevgili okuyucuları,

IPR Gezgini’nde geçen haftadan itibaren, “Mevzuat ve Bağlantılar” ana menüsü kullanımınıza sunulmuştur.

Belirtilen menü altında ilk olarak “Marka Mevzuatı ve Bağlantılar” alt menüsü oluşturulmuştur. Bu sayfaya http://wp.me/P43tJx-fF linkinden erişmeniz mümkündür.

Sayfa içeriğinde, Türkiye’de başka herhangi bir yerde bir arada bulmayacağınız ulusal marka mevzuatına, seçme yabancı ülkelerin marka mevzuatına, uluslararası andlaşmalara, çeşitli ofislerin marka inceleme kılavuzlarına ve marka arama, sınıflandırma veritabanlarına ilişkin bağlantılar yer almaktadır.

Sayfanın içeriğinin yeni kaynaklarla ve diğer sınai mülkiyet haklarına ilişkin benzer sayfalarla geliştirilmesi planlanlanmaktadır.

Olumlu veya olumsuz geri dönüşleriniz memnuniyetle karşılanacaktır.

Önder Erol Ünsal

Aralık 2014

unsalonderol@gmail.com

 

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Mutlak Ret Nedenleri

Rubik Küp Şekli Üç Boyutlu Bulmacalar İçin Marka Olarak Tescil Edilebilir mi? Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin T-450/09 Sayılı Kararı

rubik2

Rubik küp şeklinin marka olarak tescil edilmesi yerinde midir sorusu, Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi tarafından 25 Kasım 2014 tarihinde T-450/09 sayılı kararla yanıtlandı. Karara karşı Adalet Divanı’nda temyiz yolu halen açık olmakla birlikte kararı fazla zaman kaybetmeden anahatlarıyla sizlere de aktarmak istedim. Kararın tamamını incelemek isteyenlerin, karar metnine http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d55d597a5cf4d847ee992ebee91c892c3d.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Obh8Le0?text=&docid=160043&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=411530 bağlantısından erişmesi mümkündür.

“Seven Towns Ltd.” firması aşağıda görebileceğiniz şekli (bundan sonra “Rubik Küpü şekli” olarak anılacaktır) 1 Nisan 1996 tarihinde İç Pazarda Harmonizasyon Ofisi (OHIM)’nde marka olarak tescil ettirir. Markanın kapsamında 28. sınıfa dahil “üç boyutlu bulmacalar” malı yer almaktadır.

rubik

2006 yılında 10 yıl süreyle yenilemesi yapılan markanın, 15 Kasım 2006 tarihinde “Simba Toys GmbH & Co.” firması tarafından hükümsüzlüğü talep edilir. Talep, başvuruyu oluşturan şeklin ayırt edici nitelikte olmadığı, tanımlayıcı olduğu ve dönme özelliği nedeniyle teknik bir çözümü içerdiği, teknik çözümlerin marka olarak değil, patent olarak korunması gerektiği iddialarına dayanmaktadır. Hükümsüzlük talebini inceleyen OHIM iptal birimi talebi haklı bulmaz, bu karara karşı itiraz edilir ve itiraz OHIM Temyiz Kurulu tarafından incelenir.

OHIM Temyiz Kurulu, 1 Eylül 2009 tarihinde verdiği kararla hükümsüzlük talebini reddeder. Temyiz Kurulu özet olarak takip eden tespitleri içermektedir: (i) Hükümsüzlük talebi sahibinin, başvuruyu oluşturan şeklin marka olamayacağı yönündeki iddiası yerinde değildir, şöyle ki markanın grafik gösterimi şartı yeteri derecede yerine getirilmiştir ve bu şeklin neden marka olamayacağı teorik olarak açıklanamamıştır. (ii) Hükümsüzlük talebi sahibinin başvuruyu oluşturan şeklin ayırt edici niteliği sahip olmadığı yönündeki iddiası da kabul edilmemiştir. Temyiz Kurulu’na göre başvuruyu oluşturan şekil ilgili sektörün adetlerinden önemli derecede uzaklaşmıştır. Hükümsüzlük talebi sahibi kübik kafes yapısının, üç boyutlu bulmacalar alanında bir norm olduğunu gösterir önemli kanıtlar sunamamıştır. Ayrıca, Kurul’a göre ihtilaf konusu şeklin kapsadığı mallar bakımından kendiliğinden ayırt edici niteliğe sahip olarak değerlendirilmesini sağlayacak yeteri derecede özelliği mevcuttur. (iii) Tanımlayıcılık gerekçesine dayandırılan talep de haklı görülmemiştir. Kurul’a göre, inceleme konusu marka, tüketicilerin önceden bilgisi olmadığı sürece, tüketicilere üç boyutlu bir bulmacayı hatırlatmayacak veya anımsatmayacaktır. (iv) Hükümsüzlük talebi sahibinin 7/1-(e) bendine dayandırdığı iddialar da Kurul tarafından kabul edilmemiştir. Temyiz Kurulu’na göre, kübik kafes yapısı, ürünün işlevine ilişkin herhangi bir belirti niteliğinde değildir, kaldı ki bu yönde bir işlevi olsa da, kübik kafes yapısının üç boyutlu bulmacalar alanında teknik bir avantaj veya etki oluşturması mümkün değildir. Ayrıca, Kurul’a göre, ihtilaf konusu şekil, açık olarak üç boyutlu bir bulmacanın biçimini ihtiva etmediğinden ve sahip olabileceği işlevler ve hareketler açık biçimde gizlenmiş olduğundan, şeklin malların doğal yapısından oluştuğu sonucuna varılamaz. Buna ilaveten, Kurul, ihtilaf konusu şeklin mallara asli değerini katan bir şekil niteliğinde olmadığı görüşündedir.

Belirtilen tüm gerekçelerle, OHIM Temyiz Kurulu, hükümsüzlük talebi sahibinin tüm iddialarını ve dolayısıyla hükümsüzlük talebini reddetmiştir.

“Simba Toys GmbH & Co.” bu karara karşı dava açar ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi tarafından görülen dava 25 Kasım 2014 tarihinde T-450/09 sayılı kararla sonuçlandırılır. Dava sonucunda Genel Mahkeme, davacının hükümsüzlük istemini reddeder ve OHIM Temyiz Kurulu kararını onar.

Mahkeme kararı oldukça uzun ve detaylı olduğundan, kararın her iddiaya ilişkin tespitlerini detaylı olarak belirtmek yerine, karar içeriğinde önemli gördüğüm tespitlere yer vermekle yetineceğim. Kararın bütününü merak edenlerin yukarıda verdiğim bağlantıyı kullanarak karar metnini detaylı biçimde incelemesi mümkündür.

Genel Mahkeme’ye göre, ihtilaf konusu markanın önemli karakteristik özellikleri, ilk olarak küpün kendisi, ikinci olaraksa yüzeylerinin tamamında mevcut olan kafes yapısıdır. Kafes yapısının parçası niteliğinde olan ve başvuruyu oluşturan üç şekilde de mevcut olup küplerin içinden geçen siyah kalın çizgiler, küpleri oluşturan bağımsız parçaların dönme özelliğini çağrıştırır nitelikte değildir ve dolayısıyla belirtilen siyah kalın çizgiler herhangi bir teknik işlevi yerine getirmemektedir. Rubik küplerinin, yatay ve dikey kafeslerinin dönme özelliği, siyah çizgilerden veya kafes yapısından kaynaklanmamaktadır, dönme özelliğine yol açan faktör küplerin içinde mevcut bir mekanizmadır ve bu mekanizma markanın grafik gösteriminde görülebilir nitelikte değildir. Bunun sonucu olarak, Rubik küpü şeklinin marka olarak tescil edilmesi, şeklin teknik bir işlevi yerine getiriyor olması gerekçesi ile reddedilemez.

İkinci olarak, Genel Mahkeme’ye göre, hükümsüzlüğü talep edilen tescilli marka, sahibine dönme özelliği olan tüm üç boyutlu bulmacaların pazarlanmasını yasaklama hakkı vermeyecektir. Mahkemeye göre marka sahibinin pazarlama tekeli, küp biçiminde olan ve küplerin yüzeyleri kafes yapısı içeren üç boyutlu bulmacalarla sınırlıdır.

Üçüncü olarak, Genel Mahkeme’ye göre, hükümsüzlüğü talep edilen markanın kübik kafes yapısı, piyasada mevcut diğer üç boyutlu bulmacaların şekillerinden belirgin biçimde farklıdır. Bu nedenle inceleme konusu kübik kafes yapısı, markanın tescilli olduğu mallar bakımından tüketicilerin malların üreticisini tanıyabilmesini sağlayabilecek ayırt edici karaktere sahiptir.

Genel Mahkeme, hükümsüzlük talebi sahibinin, ayırt edici nitelikten yoksunluk ve tanımlayıcılık gerekçeli itirazlarını da kabul etmez. Genel Mahkeme’nin ayırt edici nitelikten yoksunluk ve tanımlayıcılığa ilişkin tespitleri esasen Temyiz Kurulu’nun tespitleriyle (Temyiz Kurulu’na göre başvuruyu oluşturan şekil ilgili sektörün adetlerinden önemli derecede uzaklaşmıştır. Hükümsüzlük talebi sahibi kübik kafes yapısının, üç boyutlu bulmacalar alanında bir norm olduğunu gösterir önemli kanıtlar sunamamıştır. Ayrıca, Kurul’a göre ihtilaf konusu markanın, kapsadığı mallar bakımından kendiliğinden ayırt edici niteliğe sahip olarak değerlendirilmesini sağlayacak yeteri derecede özellik mevcuttur. Tanımlayıcılık gerekçesine dayandırılan talep de haklı görülmemiştir. Kurul’a göre, inceleme konusu marka, tüketicilerin önceden bilgisi olmadığı sürece, tüketicilere üç boyutlu bir bulmacayı hatırlatmayacak veya anımsatmayacaktır.) aynı yöndedir. Mahkeme’nin bu konudaki oldukça detaylı değerlendirmelerinin karar metninden okunması mümkündür.

Sonuç olarak, Genel Mahkeme OHIM Temyiz Kurulu kararını tüm gerekçeleri bakımından onayarak, hükümsüzlük talebini reddeder. Bu yazı hazırlanmadan yalnızca 5 gün önce, 25 Kasım 2014 tarihinde verilmiş ve dolayısıyla oldukça yeni tarihli olan Rubik küpü şekli kararına karşı halen temyiz yolu açıktır. Kanaatimizce davacının kararı Adalet Divanı’nda temyiz etmesi sürpriz olmayacaktır, şöyle ki davacının argümanlarının temeli ne denli tartışmaya açıksa, aynı durum Genel Mahkeme’nin argümanları bakımından da geçerlidir.

Konuyu derinlemesine değerlendirmek isteyen okuyucuların yukarıda yer verdiğim bağlantıyı kullanarak Genel Mahkeme kararını detaylı biçimde incelemelerini tavsiye ediyorum.

Önder Erol Ünsal

Aralık 2014

unsalonderol@gmail.com

Haberler ve Gündem

Çizgi Dizi Kahramanı ile Aynı İsme Sahip Olmak Gerçek Kişinin İtibarını Zedeler mi? İtalya’da “Peppa Pig” Vakası

peppapig

Son dönemlerde Türkiye’ye ilişkin çok sayıda habere gösterdiğim refleks, acaba bu haber gerçek mi yoksa Zaytung haberi mi şeklinde oluyor. Geçtiğimiz günlerde karşılaştığım bir haber gerçeklikle Zaytung arasına sıkışmış yaşamın sadece Türkiye’ye özgü olmadığını bana gösterdi. Okurken çok eğlendiğim bu gerçek olayın size de ilginç geleceğinden eminim.

“Peppa Pig” İngiltere menşeili, çok sayıda ülkede gösterilen, dünya çapında oldukça popüler bir çizgi dizinin ismi. Bir domuz ailesinin maceralarını anlatan çizgi dizide, “Peppa Pig” domuz ailesinin küçük kızının ismi. “Peppa Pig” ve ailesi insanlar gibi konuşuyor, giyiniyor, evlerde yaşıyor ve çizgi dizi bir domuz ailesinin ilişkilerini, maceralarını, diğer ülkelere seyahatlerini ve diğer hayvanlarla tanışmalarını konu alıyor. Okul öncesi çocuklara yönelik dizide, hayvanlar insanlar gibi konuşsa da, konuşmalarında hayvanların çıkarttıkları karakteristik seslere de yer veriliyor. Tüm bu yazdıklarım çizgi dizi hakkında yaptığım kısa araştırmaya dayanıyor, kendi adıma bu yazıdan önce ne “Peppa Pig” ismini duymuştum, ne de çizgi dizinin popülaritesinden haberdardım. Belki küçük çocuk sahibi okuyucular, “Peppa Pig” ve ailesini yakından tanıyordur.

“The Telegraph” gazetesinde 16 Kasım 2014 tarihinde yayınlanan haberin (http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/italy/11234102/Woman-to-sue-Peppa-Pig-creators-after-sharing-name-with-baby-goat-character.html) konusunu, çizgi dizinin bir bölümünde “Peppa Pig” ve ailesinin İtalya’ya yaptıkları ziyaret ve sonrasında yaşananlar oluşturuyor.

“Peppa Pig” ve ailesi çizgi dizinin bir bölümünde İtalya’ya giderler ve orada “Keçi (goat)” ailesini ziyaret ederler. “Keçi” ailesinin fertlerinden birisi, ailenin küçük kızı “Gabriella Goat”, yani İtalyanca karşılığı ile “Gabriella Capra”dır. Bu arada, “goat (keçi)” kelimesinin İtalyanca karşılığının “capra” kelimesi olduğunu açıkça belirtmek yerinde olacaktır. Küçük Gabriella, domuz ailesi ile tanışırken kendisini dizinin İngilizce aslında “Hello. I am Gabriella Goat. Baaaaa” (Merhaba. Ben Gabriella Keçi. Baaaaa (baaaaa = keçi sesi))şeklinde tanıtır. Dizinin İtalya’daki gösteriminde, bu kısım “Buon giorno, sono Gabriella Capra. Baaaaa.” şeklinde çevrilir ve gösterilir. Bu tanışmanın ardından küçük Gabriella, Peppa’yı teyzesinin turistik dükkanına ve amcasının restoranına götürür ve bölüm devam eder.

Olanlar bu bölümün İtalya’da gösterilmesinden sonra meydana gelir.

Gerçek yaşamda “Gabriella Capra” İtalya’da yaşayan, önemli bir firmada çalışan 40 yaşında bir iş kadınıdır. “Gabriella Capra” bu bölümün gösteriminin ardından arkadaşlarının kendisiyle sıkça dalga geçtiğini, içinde bulunduğu ortamlarda “Buon giorno, sono Gabriella Capra.” denmesinin ardından, keçi sesi (Baaaaa) çıkartıldığını, bu şekilde çevresinde itibarsızlaştırıldığını öne sürerek, “Peppa Pig” çizgi dizisinin yapımcılarına karşı hukuki girişimlere başlamıştır.

Davacı “Gabriella Capra”nın yasal temsilciliğini “Ulusal Tüketiciler Vakfı” yapmaktadır. Vakıf temsilcileri, The Telegraph gazetesine yaptıkları açıklamada hukuki girişimleri doğrulamış ve İtalyan yasalarının kişilerin isim ve soyisimleri için özel koruma sağladığını belirtmiştir. Vakfa göre, İtalya’da televizyon dizilerinin sonunda, dizide yer alan kişilerin ve olayların gerçek kişi ve olaylarla bağlantısının bulunmadığını ve eğer böyle bir çakışma söz konusuysa bunun tamamıyla rastlantısal olduğunu belirtmek genel bir teamül niteliğindedir. Elbette, bir çizgi dizi olan “Peppa Pig” dizisinin sonunda böyle bir açıklamaya yer almamaktadır.

Vakfa göre, “Peppa Pig” yapımcılarının bu tip bir önlemi almamış olması, gerçek yaşamda büyük sorumluluklar gerektiren ciddi bir işe sahip olan ve tamamen masum olduğu halde, kamusal bir eğlence kaynağı haline dönüştürülen gerçek “Gabriella Capra”nın özel hayatının ve itibarının ihlal edilmesi anlamına gelmektedir. Bu çerçevede, Vakfa göre, çizgi dizi yapımcıları gerçek “Gabriella Capra”nın özel hayatını ve itibarını ihlal etmelerinden dolayı hukuken sorumludur ve uğranılan manevi zararı tazmin etmelidir. “Gabriella Capra”nın dizi yapımcılarından tazminini talep ettiği miktar ise 100.000 Euro’dur.

Gerçek yaşamdaki “Gabriella Capra” ünlü bir kişi olmadığı veya çizgi dizideki “Gabriella Capra” ile gerçek “Gabriella Capra” arasında bağlantı kurulmasını sağlayacak gerçekçi veriler olmadığı sürece, kanaatimizce dizi karakteri ile gerçek kişi arasında gerçekçi bir bağlantı kurulması ihtimali çok zayıftır. Dolayısıyla, bu vakada, karakterlerden birisinin çocuk dizisindeki masum çocuk keçi, diğerinin 40 yaşındaki bir iş kadını olması ve gerçek Gabriella Capra’nın ünlü bir kişi olmaması dikkate alındığında, gerçek yaşam “Gabriella Capra”sının çizgi dizi yapımcılarından tazminat kazanması ihtimali çok da güçlü gözükmemektedir. Gene de ihtiyatlı davranıp beklemek ve hukuki girişimlerin ne şekilde sonuçlanacağını görmek yerinde olacaktır.

Türkiye’deki Zaytung benzeri bir internet sitesi, eğer İtalya’da da varsa, muhtemelen bu haberi gerçek yaşam Zaytung’u olarak yayınlamıştır. Aşağıda ilgilenen okuyucular için “Peppa Pig”in, İtalyan arkadaşı “Gabriella Capra” ile tanışmasının İtalyanca versiyonunun bağlantısını (bkz. 23-29.saniyeler) veriyorum. Bu şanssız tesadüfün öznesi benim arkadaşım olsa, muhtemelen ben de kendisiyle çokça dalga geçerdim. Olanlara gülüp geçmek yerine çizgi dizi yapımcısına dava açmaksa, hangi arkadaşımın aklına gelirdi, onu pek bilemiyorum.

Önder Erol Ünsal

Kasım 2014

unsalonderol@gmail.com

Haberler ve Gündem, Marka Mutlak Ret Nedenleri, Marka Nispi Ret Nedenleri

Bruce Lee Halen Yenilmez! Ünlü Kişilerin İsimlerinden Oluşan Başvurular Hakkında Çin Halk Cumhuriyeti’nden Dikkat Çekici Bir Mahkeme Kararı

brucelee2

 

Çocukluğunda sokaklarda koşturma şansını yaşamış, “karatecilik” isminde oyunlar oynayıp, video film dükkanlarından dövüş filmleri kiralayarak, onları hipnotize biçimde izlemiş kuşaktansanız, “Bruce Lee” ismi size hiç yabancı gelmeyecektir. Çin asıllı A.B.D. vatandaşı Bruce Lee, oynadığı filmlerde sergilediği olağanüstü performansla dövüş sporlarını Türkiye’de sevdiren en önemli kişilerin başında gelmektedir. 1973 yılında 33 yaşında ölmüş olsa da Bruce Lee’nin filmleri 1980 ve 1990’lar boyunca merakla takip edilmiştir. Kendi adıma “karate” filmlerini izlemeyi 1980’lerin sonunda bırakmış olsam da, Bruce Lee benim için halen efsane bir isimdir.

Bruce Lee’nin oldukça genç yaşta ölümü denli büyük bir diğer trajediyse, oğlu Brandon Lee’nin, 1993 yılında, başrolünü oynadığı “The Crow” filminin çekimi sırasında kaza sonucu 28 yaşında ölmesidir. Görünen o ki, Kennedy ailesinin üzerinde dolaşan kabusun benzeri Bruce Lee’nin ailesi üzerinde de tur atmakta. Bu yazıda bahsedeceğimiz haber, ölüm gibi trajik bir konuyla ilgili değil, tersine Bruce Lee isminin halen yaşamakta olduğunu gösteren, kendisini yücelten hukuki bir ihtilaf.

Çin Halk Cumhuriyeti, taklit ürünlerin dünya üzerinde en yaygın biçimde üretildiği ve diğer ülkelere yayıldığı, dünya taklit merkezi sayılabilecek nitelikte bir ülke. Yoğun uluslararası baskı Çin’i bu konuda önlemler almaya itse de, kağıt üzerinde kalan önlemlerin ne derecede uygulanabildiği büyük bir soru işareti teşkil ediyor. Marka taklitçiliği Çin’de sadece taklit ürün üretmekle sınırlı kalmıyor, buna ilaveten Çin’de tescilli olmayan uluslararası üne sahip markaları veya kişi isimlerini yetkisiz biçimde tescil ettirmek de taklitçilerin sıklıkla kullandığı bir yöntem niteliği gösteriyor. Aynı durumla Türkiye’de de sıklıkla karşılaştığımız için, bu yöntem Türk okuyuculara da yabancı gelmeyecektir. “Bruce Lee” ismi Çin’de yukarıda belirtilen içerikte bir ihtilafın konusu olmuştur ve bu yazı belirtilen ihtilafa ilişkin bir habere dayanılarak yazılmıştır.

http://www.chinaiplawyer.com/bruce-lees-daughter-won-trademark-opposition-chinese-name-late-bruce-lee/ linkinden erişilebilecek bir habere göre “Bruce Lee” isminin marka olarak tescil edilmesi talebiyle Çin Halk Cumhuriyeti Marka Ofisi (SAIC)’ne başvuruda bulunulur. “Bruce Lee” isminin Çin yazım karakteriyle yazımından (李小龍) oluşan başvuru “Zhang Chaoqin” isminde bir gerçek kişi tarafından yapılmıştır ve 12. sınıfa dahil “otomobiller ve motorlu bisikletler” mallarını kapsamaktadır. Başvuru sahibinin ünlü aktör Bruce Lee ile herhangi bir ilintisinin bulunmadığı da özellikle belirtilmelidir.

Başvuru, SAIC tarafından ilan edilir ve Bruce Lee’nin varisleri tarafından kurulan “Bruce Lee Enterprises, LLC” firması başvuruya karşı itiraz eder. İtiraz, SAIC tarafından reddedilir, ancak bu karara karşı da itiraz edilmesi sonucunda, itirazı bu kez “Marka Yeniden İnceleme Kurulu” (Trademark Review and Adjudication Board – TRAB) inceler. TRAB yeniden inceleme sonucunda, 27 Ağustos 2012 tarihinde “Bruce Lee Enterprises, LLC” firmasının itirazını haklı bulur, itirazı kabul eder ve başvuruyu reddeder. Haberde aktarıldığı haliyle başvurunun ret gerekçesi, Çin Halk Cumhuriyeti Marka Kanunu Madde 10, fıkra 1, bent 8’dir. SAIC web sayfasında yaptığım incelemeye (http://www.saic.gov.cn/sbjenglish/flfg1_1/flfg/201012/t20101227_103092.html) göre belirtilen bent, “Toplumsal ahlaka veya geleneklere aykırı olan veya diğer kötü etkilere sahip markaların tescil edilemeyeceği (The following signs shall not be used as trademarks: (8)those detrimental to socialist morals or customs, or having other unhealthy influences.)” hükmünü içermektedir.

Başvuru sahibi TRAB kararını yerinde bulmadığından, karara karşı dava açar ve ihtilaf mahkeme tarafından incelenir. Davayı gören mahkeme ve temyiz mahkemesi TRAB’nin ret kararını yerinde bulur. Mahkemelere göre, “Bruce Lee” dövüş sanatı ustası ve film aktörü olarak yüksek derecede ün kazanmış birisidir ve kendi alanında devam eden etkiye sahiptir. İnceleme konusu başvuru “Bruce Lee” ibaresinin Çin karakteriyle yazımından oluşmaktadır ve ortalama dikkate sahip tüketiciler bu ibareyi kolaylıkla ünlü aktörün ismiyle ilişkilendirebilecektir. Bu yolla, ortalama dikkate sahip tüketicilerin malların Bruce Lee’nin ailesinden, ilgili hak sahiplerinden veya Bruce Lee ile herhangi bir şekilde bağlantısı olan kişilerden geldiğini düşünmesi mümkündür. Bu durum, mahkemeye göre, Çin Halk Cumhuriyeti Marka Kanunu Madde 10, fıkra 1, bent 8 uyarınca kamu çıkarı ve düzeni üzerinde dolaylı ve olumsuz etkiler ortaya çıkarabilecektir. Dolayısıyla, mahkemelere göre de, başvurunun “Toplumsal ahlaka veya geleneklere aykırı olan veya diğer kötü etkilere sahip markaların tescil edilemeyeceği” hükmü çerçevesinde reddedilmesi yerindedir ve bu yöndeki TRAB kararı onanmıştır.

Haberi aktardığımız http://www.chinaiplawyer.com/ sitesinde yer alan yoruma göre, TRAB ve Mahkeme yorumu, ünlü kişi isimlerinin yetkisiz kişilerce tescili taleplerinin, Marka Kanunu madde 10(1)(8) uyarınca “kötü etkiye (unhealthy influence) sahip işaretler” olarak değerlendirilip reddedilebileceğini göstermesi bakımından önem arz etmektedir. Ünlü kişi isimlerinin yetkisiz biçimde tescili taleplerinin kötü niyetli başvurular olarak kabul edilip reddedilebileceği pratiğine karşılık gelen bu yorum dikkat çekici niteliktedir. Sitede yer alan bir diğer önemli yorum, eğer başvuru sahibinin adı da “Bruce Lee” olsaydı (ki bu isim Çin’de yaygın bir isim olarak kabul edilebilirmiş), mahkeme kararının ne yönde olacağının merak konusu olmasıdır. Muhtemelen benzer nitelikteki yeni markalar ve ret kararları, Çinli dostlarımızın bu konudaki meraklarını giderecektir.

Twitter’da rastladığım ve bana ilginç gelen bu haberi sadece tek kaynağa dayanarak aktardığım ve Çince bilmediğimden alternatif kaynaklardan doğrulayamadığım için derin bir nefes alıp kaynağımın doğru olduğunu umuyorum. Aktardığım haliyle bana oldukça dikkat çekici gelen “Bruce Lee” ihtilafının sizler için de ilginç olduğunu varsayıyorum. Her ne olursa olsun, bu vesileyle Bruce Lee’yi anmak ve çocukluğumun “karatecilik” oyunlarını hatırlamak bana oldukça iyi geldi.

Önder Erol Ünsal

Kasım 2014

unsalonderol@gmail.com

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Nispi Ret Nedenleri

Ayırt Edici Gücü Olmayan veya Ayırt Edici Gücü Zayıf Olan Unsurların Karıştırılma Olasılığına Etkisi – Avrupa Marka ve Tasarım Ağı Ortak Bildirgesi

ohimmeetingroom

Karıştırılma olasılığı incelemesinde, iddiaya dayanak önceki tarihli markanın ayırt edici gücünün yüksekliği veya zayıflığı, incelemeyi doğrudan etkileyen unsurlardan birisidir.

Önceki tarihli markanın ayırt edici gücünün yüksek veya zayıf olması, markayı oluşturan işaretin (kelime veya şekil) anlamı veya görünümü itibarıyla, markanın kapsadığı mallara veya hizmetlere ilişkin ortak kullanıma açık niteliği veya marka algısı yaratma kabiliyetiyle doğrudan ilgilidir. Ortak kullanıma açık nitelik veya marka algısı yaratma kapasitesi gibi kavramlar genellikle tartışmalı içerik arz ettiğinden, karıştırılma olasılığı incelemesinde önceki markanın ayırt edici gücünün yükseklik veya zayıflığına bağlı değerlendirmeler sorunlu bir alanı işaret etmektedir. Sorunlu alan, önceki tarihli itiraz (veya dava) gerekçesi markanın inceleme ofisince önceden tescil edilmiş bir marka olması durumunda iyice karmaşıklaşmaktadır, şöyle ki itiraz sahibi (veya davacı), inceleme ofisinin markayı önceden tescil etmiş olması nedeniyle, markanın zayıf ayırt edici niteliğinden bahsedilemeyeceği gibi argümanları dile getirmekte ve bu argümanlar kimi zaman idare veya mahkemeler tarafından kabul edilebilmektedir. Bununla birlikte, problem kanaatimizce, “İdare önceki markayı tescil etmiştir, tescilli bir markanın sağlayacağı korumanın kapasitesi, ayırt edici gücü güçlü ve zayıf markalar arasında ayırım yapmaksızın tüm markalar için eşit olmalıdır.” tekdüzeliğine indirgenmemelidir. Bu içerikte bir formül, dünyada genel kabul görmüş, ayırt edici gücü yüksek veya zayıf marka ayrımını ortadan kaldırdığı gibi, idarenin hatayla tescil etmiş olduğu, ortak kullanıma açık nitelik arz eden ibarelere dahi yüksek bir koruma kapsamı sağlayarak, iyi niyetli üçüncü kişilerin ticari kullanım haklarının engellenmesi olasılığını ortaya çıkarmaktadır.

Karıştırılma olasılığı incelemesinde önceki tarihli markanın ayırt edici gücünün zayıflığından kaynaklanan değerlendirme problemleri Türkiye’ye özgü değildir. Belirtilen içerikteki sorunlara köklü sınai mülkiyet geleneğine sahip ofislerde de rastlanmaktadır.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin tamamında geçerli Topluluk Markalarını (CTM) incelemek ve tescil etmekle görevli İç Pazarda Harmonizasyon Ofisi (OHIM), AB üyesi ülkelerin ortak ofisi olduğu gibi, aynı zamanda AB üyesi ülkelerin marka inceleme prosedür ve esaslarının uyumlu hale getirilmesi için de liderlik görevini ifa etmektedir. Birlik üyesi ülkelerin marka mevzuatlarının Topluluk Marka Direktifiyle uyumlu olması zorunludur ve üye ülkelerin tamamı bu zorunluluğu yerine getirmiştir. Bununla birlikte, üye ülkelerin marka mevzuatı neredeyse aynı olsa da, ulusal ofislerin birbirinden büyük ölçüde farklılaşan değerlendirmeleri ile uygulamada sıklıkla karşılaşılmaktadır. Uygulama farklılıkların en aza indirilmesi amacı ile OHIM ve üye ülkeler tarafından Yakınlaştırma (Convergence) Programları yürütülmekte ve uzlaşılan genel ilkelerin Ortak Bildirge (Common Communication) ismiyle kamuoyuna duyurulması da sağlanarak, sorunlu konularda AB üyesi ülkelerin marka ofislerinin bundan sonra takip edecekleri genel ilkeler belirlenmektedir.

OHIM ve Birlik üyesi ülkelerin üzerinde uzlaşarak kamuoyuna duyurdukları son Ortak Bildirge, nispi ret nedenleri ile ilgilidir ve “Ayırt Edici Olmayan veya Zayıf Bileşenlerin Karıştırılma Olasılığına Etkisi” başlığını taşımaktadır. 2 Ekim 2014 tarihli Ortak Bildirge’nin İngilizce aslının https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_ohim/who_we_are/common_communication/common_communication_cp5_en.pdf adresinden, Türkçe çevirisinin ise Türk Patent Enstitüsü web sayfasında http://www.tpe.gov.tr/TurkPatentEnstitusu/resources/temp/537BD8E1-A440-4621-85E5-B887F6AE2654.pdf adresinden görülmesi mümkündür. Bu yazı anılan bildirgenin esaslarının ve çerçevesinin aktarılması amacıyla yazılmıştır.

Ortak Bildirge kapsamında hem konu hakkındaki genel uygulama ilkeleri belirtilmiş, hem de çeşitli kurgusal örnekler verilerek ilkelerin açıklanmasına gayret edilmiştir. Metin incelenirken, öncelikli olarak, ortak bildirgeye konu ilkelerin, tanınmışlık veya kullanım sonucu kazanılmış ayırt edici nitelikten kaynaklanan artırılmış ayırt edici güç durumunu kapsamadığı dikkate alınmalı ve seçilen örnekler İngilizce olmakla birlikte, bu örneklerin ilgili ulusal ofisin dilinde ayırt edici niteliği bulunmayan veya ayırt edici niteliği düşük olan kelimeler olarak kabulü ile metin değerlendirilmelidir.

Ortak Bildirge’de metnin yayınını takiben 3 ay içerisinde yürürlüğe gireceği belirtilmiştir ki bu tarih 2 Ocak 2015 tarihi olarak ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla, 2 Ocak 2015 tarihinden başlayarak AB üyesi ülkelerin, ayırt ediciliği bulunmayan veya zayıf olan terimleri içeren markalarda karıştırılma olasılığı değerlendirmesini aşağıda açıklanacak şekilde yapacağı kabul edilmelidir. Uygulamayı kabul eden ülkeler, İtalya ve Finlandiya hariç olmak üzere AB’nin kalan 26 üyesinin yanısıra OHIM ve AB üyesi olmayan Türkiye, Norveç ve İzlanda’dır.

Ortak uygulamanın temel kabulleri sıralanacak olursa:

GENEL İLKELER:

Önceki tarihli markanın ayırt ediciliği bütün olarak değerlendirilecektir.

Önceki tarihli markanın ve sonraki markanın tüm bileşenlerinin ayırt edici nitelikleri, markalarda ortak olarak yer alan unsurlara öncelik verilerek değerlendirilecektir.

Bununla birlikte, önceki tarihli markanın ayırt ediciliği bütün olarak değerlendirilirken, AB Adalet Divanı’nın C-196/11P sayılı “F1-LIVE” kararında yer alan karıştırılma ihtimali incelenirken önceden tescil edilmiş markaların geçerliliğinin sorgulanamayacağı (paragraf 40) ilkesi göz önünde bulundurulmalıdır. Buna ilaveten, aynı kararının 47. paragrafında yer alan “Bir Topluluk markasının tesciline itirazın dayanağı olan önceden tescilli ulusal markanın belirli derecede ayırt ediciliğinin bulunduğunun kabul edilmesi gereklidir.” ilkesi de dikkate alınmalıdır.

AB Adalet Divanı’nın C-342/97 sayılı “Lloyd Schuhfabrik Meyer” kararının 22. paragrafında belirtildiği üzere; “ulusal mahkeme, bir markanın ayırt edici karakterini ve bu ayırt ediciliğin yüksek olup olmadığı değerlendirirken, söz konusu markanın tescile konu malları veya hizmetleri belirli bir işletmeden gelen mallar veya hizmetler olarak gösterebilme ve bu yolla diğer işletmelerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlama yeterliliğini bütünsel olarak incelemelidir.”

Belirtilen ilke çerçevesinde, zayıf bir markanın, pazar içerisinde asli işlevini yerine getirebilme potansiyeli daha düşük olduğundan, ayırt edici niteliği bulunmayan veya ayırt edici gücü zayıf olan bileşenleri dikkate alınarak, zayıf markaların koruma kapsamı daha dar olmalıdır.

Nispi ret nedenleri kapsamında markaların ayırt edici niteliği değerlendirilirken kullanılacak kriterler mutlak ret nedenleri kapsamında ayırt edici nitelik değerlendirilirken kullanılan kriterlerle aynı olmalıdır. Bununla birlikte, nispi ret nedenlerinde bu kriterler sadece ayırt edici nitelik eşiğinin aşılıp aşılmadığının belirlenmesinde değil, aynı zamanda ayırt edici niteliğin değişen derecelerinin tespit edilmesini sağlamak için de kullanılmalıdır.

ORTAK UNSURUN AYIRT EDİCİ NİTELİĞİNİN DÜŞÜK OLMASI:

Ana esaslar bu şekilde belirlendikten sonra, ilk olarak markaların ortak olarak içerdikleri unsurun ayırt edici niteliğinin düşük olması haline ilişkin ilkeler sayılmıştır:

Eğer markalar ayırt edici niteliği düşük olan bir unsuru ortak olarak içeriyorsa, karıştırılma olasılığı değerlendirmesi, ortak olmayan unsurların markanın bütünsel olarak oluşturduğu izlenime etkisi hususuna odaklanacaktır. Değerlendirmede, ortak olmayan unsurların benzerlikleri – farklılıkları ve ayırt edici nitelikleri dikkate alınacaktır.

Ayırt edici niteliği düşük bir unsurun markalarda ortak olarak yer alması, olağan şartlarda karıştırılma ihtimaline yol açmayacaktır.

Bununla birlikte karıştırılma ihtimali takip eden durumlarda ortaya çıkabilir:

  • Markanın diğer bileşenleri de düşük ya da daha düşük derecede ayırt edici niteliğe sahiptir veya diğer bileşenler görsel izlenimde önemsizdir ve markaların bütün olarak ortaya çıkardıkları izlenim benzerdir.

VEYA

  • Markaların bütün olarak oluşturdukları izlenim aynıdır veya yüksek derecede benzerdir.

Aşağıda yer verilen örnekler, ortak uygulama metninden alınmıştır, örneklerde markaların kapsadığı malların aynı olduğu ve bütünsel izlenimi etkileyen tanınmışlık, vb. faktörlerin söz konusu olmadığı varsayılmıştır. Kİ ibaresi Karıştırılma İhtimali’nin karşılığı olarak kullanılmıştır.

lowdistinctive1

lowdistinctive2

ORTAK UNSURUN AYIRT EDİCİ NİTELİĞİNİN BULUNMAMASI:

Karşılaşılabilecek bir diğer durum markaların ortak olarak içerdikleri unsurun ayırt edici niteliğinin bulunmaması halidir:

Eğer markalar ayırt edici niteliği bulunmayan bir unsuru ortak olarak içeriyorsa, karıştırılma olasılığı değerlendirmesi, ortak olmayan unsurların markanın bütünsel olarak oluşturduğu izlenime etkisi hususuna odaklanacaktır. Değerlendirmede, ortak olmayan unsurların benzerlikleri – farklılıkları ve ayırt edici nitelikleri dikkate alınacaktır.

Ayırt edici niteliği bulunmayan bir unsurun markalarda ortak olarak yer alması, kural olarak karıştırılma ihtimaline yol açmayacaktır.

Bu durumun istisnası olarak, markalar birbirlerine benzer diğer şekil veya kelime unsurları içeriyorsa ve markaların bütün olarak ortaya çıkardıkları izlenim aynı veya yüksek düzeyde benzerse, karıştırılma ihtimali ortaya çıkacaktır.

Aşağıda yer verilen örnekler, ortak uygulama metninden alınmıştır, örneklerde markaların kapsadığı malların aynı olduğu ve bütünsel izlenimi etkileyen tanınmışlık, vb. faktörlerin söz konusu olmadığı varsayılmıştır. Kİ ibaresi Karıştırılma İhtimali’nin karşılığı olarak kullanılmıştır.

nodistinctive

Yukarıda yer verilen detaylı açıklamalardan anlaşılacağı üzere 2 Ocak 2015 tarihinden başlayarak Ortak Bildirgeyi kabul eden OHIM ve Türkiye dahil olmak üzere ulusal ofisler bakımından, markaların ayırt edici niteliği bulunmayan veya zayıf olan işaretleri ortak olarak içermesi halinde, karıştırılma olasılığı değerlendirmesinde uygulanacak ilkeler tartışma konusu olmaktan çıkmış durumdadır.

Kanaatimizce kabul edilen ilkeler hakkaniyete uygun bir uygulamanın yerleşik hale gelmesine imkan sağlayacak niteliktedir. Şöyle ki, ayırt edici gücü zayıf işaretler kimi durumda tescil edilebilirlik eşiğini geçebilse de, bunlar için sağlanacak koruma kapsamı ayırt edici gücü yüksek işaretlere sağlanan koruma kadar yüksek olmamalıdır. Bir diğer deyişle, her ikisi de tescilli markalar olsa da, ayırt edici gücü zayıf bir markanın yararlanacağı koruma düzeyi hiçbir şekilde ayırt edici gücü yüksek bir markanın yararlanacağı koruma düzeyiyle eşit olmamalıdır. Buna ilaveten, markaların ayırt edici gücü bulunmayan ibareleri ortak olarak içerdikleri durumlarda, kural olarak markalar arasında karıştırılma olasılığının bulunmadığı kabul edilmeli ve Ortak Bildirgede isabetli biçimde bahsedildiği üzere, bütünsel izlenimin benzerliği bu durumun istisnası olmalıdır. Sonuç olarak, Ortak Bildirge’nin getirdiği genel ilkelerle tartışmalı bir alanı, bundan sonra tartışma konusu olmaktan çıkaracağını varsayabiliriz. Bununla birlikte, uygulamanın kabul edilen ilkelerle ne derecede örtüşeceğini şüphesiz gelecek günler gösterecektir.

Önder Erol Ünsal

Kasım 2014

unsalonderol@gmail.com

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Mutlak Ret Nedenleri

Adalet Divanı Genel Mahkemesi “KAATSU” Kararı – “Piyasada İlk Kez Kullanım” veya “Piyasada Tanımlayıcı Kullanımın Fiilen Bulunmaması” Argümanları Tanımlayıcılık Halini Ortadan Kaldırır mı?

KAATSU-Mini

 

Bir malı veya hizmeti ilk kez ortaya çıkaran ve isimlendiren kişinin, belirtilen mal veya hizmetin ismini marka olarak tescil ettirmek için başvuruda bulunması halinde ayırt edici nitelikten yoksunluk veya tanımlayıcılık gerekçeleri çerçevesinde başvuru reddedilmeli midir sorusuyla incelemede sıklıkla karşılaşılmaktadır.

Belirtilen argümanın da değerlendirildiği bir dava Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi tarafından 7/11/2014 tarihinde T-567/12 sayıyla karara bağlanmıştır (http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d5b1e0bf81c96745f4805ff5701312032c.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Obh4Pe0?text=&docid=159378&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=353446). Bu yazı belirtilen kararın açıklanması amacıyla yazılmıştır.

Japonya’da yerleşik “KAATSU JAPAN CO. LTD.”, 5/8/2011 tarihinde “KAATSU” kelime markasının tescil edilmesi amacıyla İç Pazarda Harmonizasyon Ofisi (OHIM)’ne başvuruda bulunur.

kaatsu

Başvuru kapsamında 9., 10., 16., 28., 41. ve 44. sınıflara dahil mallar ve hizmetler bulunmaktadır. Mal ve hizmet listesi esasen ilgili sınıfların sınıf başlıklarından ve bazı sınıflar için bunların biraz detaylandırılmış halinden oluşmaktadır. Detaylı olarak belirtilen mal ve hizmetler arasında, CD’ler ve DVD’ler, tıbbi kullanım amaçlı fiziksel egzersiz cihazları, fitness amaçlı antrenman ve egzersiz cihazları, fiziksel egzersiz alanında eğitim hizmetleri, fiziksel egzersiz alanında eğiticilerin yeterli hale getirilmesi hizmetleri, spor imkanlarının sağlanması hizmetleri, fiziksel terapi hizmetleri, tıbbi cihazların kiralanması hizmetleri, özellikle dikkat çekmektedir.

OHIM uzmanı 7/9/2011 tarihinde gönderdiği bir ön kararla başvuruyu reddetme niyetinde olduğunu başvuru sahibine bildirir. OHIM uzmanına göre, “KAATSU” ibaresi bir fiziksel egzersiz metodunun ismidir ve terim belirtilen anlamı itibarıyla tanımlayıcı niteliktedir. Başvuru sahibi 3/11/2011 tarihinde gönderdiği karşı görüşle, markanın kendi şirketinin yönetim kurulu başkanı tarafından yaratıldığını, uzmanın referansta bulunduğu tüm internet makalelerinin kendi markalarına atıfta bulunduğunu, bu çerçevede markanın ayırt edici olduğunu belirtir. OHIM uzmanı karşı görüşte öne sürülen argümanları kabul etmez ve başvuruyu tanımlayıcılık gerekçesiyle başvuru kapsamında bulunan 9., 10., 16., 28., 41. ve 44. sınıflara dahil malların ve hizmetlerin çoğunluğu bakımından kısmen reddeder. Başvuru sahibi bu karara karşı itiraz eder ve itiraz OHIM Temyiz Kurulu tarafından incelenir.

OHIM Temyiz Kurulu 9/10/2012 tarihinde verdiği kararla itirazı reddeder. Temyiz Kurulu’nun kararı takip eden gerekçelere dayanmaktadır:

Başvuruyu oluşturan “KAATSU” ibaresi kasların büyümesini, kas gücünün artmasını sağlayan bir egzersiz metot ve tekniğiyle ilgilidir ve bu kelimeyi duyan tüketicileri doğrudan ret kararı kapsamındaki malların ve hizmetlerin niteliği hakkında bilgilendirir içerikte bir adlandırmadır. Temyiz Kurulu’na göre “KAATSU” ibaresi çağrıştırıcı veya ima edici nitelikte değildir, aksine malların veya hizmetlerin karakteristik özelliklerini bildirir anlamda doğrudan tanımlayıcı niteliktedir. Buna ilaveten, başvuru sahibinin sunduğu kanıtlar kullanım sonucu kazanılmış ayırt ediciliği ispatlar nitelikte de değildir. Belirtilen nedenlerle Temyiz Kurulu başvuru hakkında verilen ret kararını yerinde bulmuş ve itirazı reddetmiştir.

Başvuru sahibi bu karara karşı dava yolunu kullanır ve Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi dava hakkında 7/11/2014 tarihinde T-567/12 sayılı kararı verir. Adalet Divanı Genel Mahkemesi kararı takip eden tespit ve sonuçları içermektedir:

Davacının temel iddiası, “KAATSU” ibaresinin ret kararı kapsamındaki mallar ve hizmetler bakımından tanımlayıcı olmadığıdır.

Genel Mahkeme, bu iddiaya karşılık olarak öncelikle tanımlayıcılık hususu hakkındaki içtihadı kısaca açıklar.

Tüzüğün 7/1-(c) bendi, bent kapsamına giren ibarelerin marka olarak tek işletme adına tescil edilmesini engeller. Hüküm, bent kapsamına giren ibarelerin herkes tarafından serbestçe kullanılması sağlamakta ve bu yolla kamu yararına bir amaç gözetmektedir. 7/1-(c) bendi kapsamına giren, yani tescili talep edilen malların veya hizmetlerin özelliklerini bildiren adlandırmalar, aynı zamanda malların veya hizmetlerin ticari kaynak gösterme biçimindeki asli işlevini de yerine getirmemektedir. Bir işaretin 7/1-(c) bendi kapsamında değerlendirilebilmesi için, işaret ile mallar veya hizmetler arasında, halkın ilgili kesimin tarafından anında algılanan ve malları veya hizmetleri tanımlayan veya onların bir özelliğini belirten doğrudan ve spesifik bir ilişki olmalıdır. Bir işaretin tanımlayıcı niteliği, ilk olarak halkın ilgili kesimi tarafından ne şekilde algılandığına, ikinci olarak ise ilgili mal ve hizmetlere ilişkin olarak değerlendirilmelidir.

İncelenen vakada, inceleme konusu mallar ve hizmetler, sadece halkın geneline değil, aynı zamanda özel bir kesimine de yöneliktir. Bu özel grup, tıp alanında, kişisel egzersiz ve vücut geliştirme alanında faaliyet gösteren profesyonel birey ve şirketler olarak tanımlanabilir.

Temyiz Kurulu kararında “KAATSU” ibaresinin, kasların büyümesini ve kas gücünün artmasını sağlayan bir egzersiz metot ve tekniğinin ismi olduğu belirtilmiştir. Başvuru sahibi buna karşılık olarak, başvuru sahibinin kendisinin bu egzersiz tekniğini geliştirdiğini ve kendi ürün ve hizmetlerini tanımlamak için bu tekniğe “KAATSU” ismini verdiğini öne sürmektedir.

Genel Mahkeme bu iddia karşısında ilk olarak, başvuruya konu “KAATSU” ibaresinin belirli bir egzersiz yöntemini tanımlamak için, başvuru sahibi şirketin yönetim kurulu başkanı Profesör S. tarafından yaratılmış bir marka olmasının, bu markanın otomatik olarak topluluk markası olarak tescil edilebileceği anlamına gelmediğini belirtmiştir. Mahkemeye göre, OHIM tarafından yapılan inceleme çerçevesinde ortaya çıkan belgeler, “KAATSU” ibaresinin, başvuru sahibi tarafından sunulan malların veya hizmetlerin kaynağını gösteren bir ibare olarak değil, belirli bir egzersiz metodunun ismi olarak kullanıldığını göstermektedir. Bu çerçevede, OHIM Temyiz Kurulu’nun “KAATSU” ibaresini, kısmi ret konusu mallar ve hizmetler bakımından, ilgili malların ve hizmetlerin niteliği ve konusu hakkında doğrudan bilgi veren bir adlandırma olarak değerlendirmesi, Genel Mahkeme’ye göre yerindedir. Dolayısıyla, “KAATSU” ibaresi şu anda müşterek biçimde kullanılan bir kelime olmasa da, 7/1-(c) bendinin amacının kamu yararı olması dikkate alınarak, inceleme konusu mallar ve hizmetler bakımından kamu mülkiyetinde kalmalı ve mülkiyeti tekele konu olmamalıdır.

Adalet Divanı içtihadında (Prana Haus v. OHIM, C-494/08, p. 52 ve Prana Haus v. OHIM, T-226/07, p. 36) belirtildiği üzere, bir markayı oluşturan işaretin 7/1-(c) bendi kapsamında değerlendirilebilmesi için, bu işaretin marka kapsamındaki mallara ve hizmetlere ilişkin olarak başvuru tarihinde fiilen tanımlayıcı biçimde kullanılması şart değildir. Hükmün uygulanabilmesi için, malların veya hizmetlerin bu şekilde kullanılabileceği yönünde makul kabul yeterlidir. Dolayısıyla, 7/1-(c) bendi incelemesinde yanıtı araştırılması gereken soru, tescili talep edilen işaretin şu anda kullanılan dilde alışılmış bir terim olup olmadığı değildir. 7/1-(c) bendi incelemesinde araştırılması gereken husus, tescili talep edilen işaretin kamunun ilgili kesiminin zihninde inceleme konusu mallarla veya hizmetlerle ilişkilendirilip ilişkilendirilmediği veya bu tip bir ilişkinin gelecekte kurulacağının düşünülmesinin makul olup olmadığıdır. OHIM Temyiz Kurulu incelemesinde bu husus dikkate alınarak karar verilmiş olduğundan, başvuru sahibinin, başvuruya konu “KAATSU” markasının yaygın biçimde kullanılmadığı yönündeki iddiası kabul edilmemiştir.

Adalet Divanı Genel Mahkemesi yukarıda detaylı biçimde aktarılan gerekçelerle başvuru sahibinin taleplerini yerinde bulmamış ve OHIM Temyiz Kurulu’nun başvuruyu 7/1-(c) bendi kapsamında reddetmesi kararını onamıştır.

Kanaatimizce “KAATSU” kararı, Adalet Divanı ve OHIM’in, 7/1-(c) bendi kapsamında tanımlayıcılık hususunda, halihazırda yeterince açık ve istikrarlı olan uygulamalarını daha da istikrarlı biçimde tekrar etmiştir. 7/1-(c) bendi kapsamında verilen ret kararlarına karşı yapılan itirazlarda sıklıkla dile getirilen ve ülkemizde de duymaya alışkın olduğumuz “piyasaya ilk kez sürme veya ilgili terimi ilk kez kullanma” ve “piyasada tanımlayıcı kullanımın fiilen bulunmaması” argümanları, tanımlayıcılık konusunda Adalet Divanı ve OHIM tarafından kabul edilmeyen ve itibar görmeyen argümanlardır. “KAATSU” kararında da ifade edildiği üzere, tanımlayıcılık gerekçeli ret kararlarının verilebilmesi için ilgili terimin piyasada fiilen tanımlayıcı biçimde kullanılması şart değildir, tersine ilgili bent kapsamında ret kararı verilebilmesi için gelecekte tanımlayıcı şekilde kullanıma ilişkin makul bir bağ kurulması yeterlidir. Buna ilaveten, “KAATSU” kararının 35. paragrafında belirtildiği üzere, başvuruya konu “KAATSU” ibaresinin belirli bir egzersiz yöntemini tanımlamak için, başvuru sahibi şirket tarafından yaratılmış bir marka olması, bu markanın otomatik olarak topluluk markası olarak tescil edilebileceği anlamına gelmemektedir. Kararın 36. paragrafında belirtildiği üzere, topluluk markası korumasından yararlanılabilmesi için, kamunun ilgili kesiminin başvurusu yapılan markayı, başvuru sahibinden kaynaklanan malları ve hizmetleri işaret eden bir gösterge olarak –derhal- algılaması ve bu yolla belirtilen malları ve hizmetleri diğer ticari kaynaklardan gelen aynı nitelikteki mallardan ve hizmetlerden ayırt etmesi gereklidir. Bu çerçevede, tanımlayıcılık incelemesinde odaklanılması gereken husus, piyasaya ilk kez sürme veya ismi ilk kez kullanma gibi unsurlar değil, derhal ticari kaynak nitelikte algılanır bir adlandırmanın var olup olmadığıdır. Sonuç olarak, istikrarlı Adalet Divanı uygulaması çerçevesinde, “piyasaya ilk kez sürme veya ilgili terimi ilk kez kullanma” ve “piyasada tanımlayıcı kullanımın fiilen bulunmaması” gibi argümanların, tanımlayıcılık gerekçeli ret kararlarının kaldırılmasını tek başlarına sağlar nitelikte güçlü argümanlar olmadığı bir kez daha vurgulanmalıdır.

Önder Erol Ünsal

Kasım 2014

unsalonderol@gmail.com

A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Kararları ve Uygulaması, Marka Mutlak Ret Nedenleri

USPTO Temyiz Kurulu “The Egg” Kararı – Malların Şeklini Tarif Eden Terimlerin Tanımlayıcı Niteliği

the-egg-4

Marka tescil talebi kapsamında bulunan malların şeklini tarif eden veya söz konusu malların şekli olarak algılanabilecek nitelikteki terimler, kanaatimizce malların karakteristik özelliklerini belirtir ifadeler olarak kabul edilmeli ve tescil edilmemelidir. Belirtilen konuya ilişkin güncel bir karar, Amerika Birleşik Devletleri (A.B.D.) Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Temyiz Kurulu tarafından 30 Ekim 2014 tarihinde alınmıştır. Bu yazı, USPTO Temyiz Kurulu tarafından 30 Ekim 2014 tarihinde alınan “The Egg” kararının (http://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/ttabvue-85811333-EXA-10.pdf) aktarılması ve açıklanması amacıyla yazılmıştır.

“Flageoli Classic Limited, LLC” firması 27 Aralık 2012 tarihinde “The Egg” markasının 10. sınıfa dahil “Kozmetik kullanım amaçlı yüz tonlama (renklendirme) cihazları.” için tescil edilmesi talebiyle USPTO’ya başvuruda bulunur. USPTO uzmanı başvuruyu, “The Egg” ibaresinin başvuru kapsamındaki malların şekil veya biçimini tarif etmesi nedeniyle tanımlayıcılık gerekçesiyle reddeder. İngilizce bilmeyen okuyucular için “egg” kelimesinin “yumurta, yumurta biçiminde” anlamına geldiği, “the” kelimesinin ise herhangi bir anlamı olmayan, ancak önüne geldiği isim veya sıfatları belirginleştiren bir artikel (tanımlık) olduğu belirtilmelidir. Başvuru sahibi, tanımlayıcılık gerekçesiyle verilen ret kararına karşı itiraz eder ve itiraz USPTO Temyiz Kurulu tarafından incelenir.

USPTO Temyiz Kurulu 30 Ekim 2014 tarihinde verdiği kararla itirazı reddeder, Temyiz Kurulu’nun ret kararı takip eden tespit ve açıklamalara dayanmaktadır:

Bir terimin, tescili talep edilen ürüne ilişkin olarak doğrudan doğruya kalite, nitelik, fonksiyon veya karakteristik özellik belirtmesi halinde, bu terimin münhasıran tanımlayıcı olduğu kabul edilir. Bir markanın tanımlayıcı niteliği; başvuru kapsamında bulunan mallar veya hizmetler, markanın kullanıldığı çevre ve markanın fiili veya tasarlanan kullanımının ortalama tüketicilerde yol açacağı olası etki dikkate alınarak belirlenir. Tanımlayıcı nitelik tespit edilirken yanıtlanması gereken soru, ürünleri tanıyan bir kişinin, markanın ürünler hakkında bilgi verdiğini derhal anlayıp anlamadığıdır.

İnceleme uzmanı “egg” kelimesinin anlamını araştırmış ve kelimenin sözlük anlamlarından birisinin “yumurta biçimine sahip herhangi bir şey” olduğunu tespit etmiştir. Uzman buna ilaveten, başvuru sahibinin ürünleri hakkında internetten bilgi toplamış ve çeşitli sitelerde ürünler hakkında “elle kullanılan üniteler yumurta biçimindeki bölmenin içine yerleştirilmiştir”, “bu cihaz, yumuşak biçimde cilde uygulanan ve elle kullanılan iki adet yumurta biçiminde sonda içermektedir” ifadelerini ve takip eden şekilleri tespit ederek kararına eklemiştir:

theegg1

theegg2

Bunlara ilaveten uzman, yumurta biçimindeki kozmetik ürünlerinin farklı üreticiler tarafından da piyasaya sürüldüğünü gösterir nitelikte kanıtları da kararına eklemiştir:

theegg

Buna karşılık başvuru sahibi, kelimenin sözlük anlamının esas alınarak başvurunun reddedilmesi kararını yerinde bulmamaktadır, şöyle ki başvuru sahibine göre sözlük anlamı dolaylı niteliktedir ve ayrıca, yumurta biçiminde olmak, başvuru kapsamındaki “Kozmetik kullanım amaçlı yüz tonlama (renklendirme) cihazları.”nın karakteristik bir özelliği değildir.

USPTO Temyiz Kurulu, bir ürünün biçim veya şeklini tarif eden sözcüklerin tanımlayıcılık gerekçesiyle reddedilmesi gerektiği yönündeki uzman tespitine katılmaktadır. A.B.D. mahkemelerinin konu hakkındaki içtihadı da bu yöndedir: “V-Ring” ibaresi “yönlendirici antenler” bakımından, “Chambered pipe” ibaresi “küçük ayar haznelerinden oluşan boşaltım sistemleri” bakımından, “Matchbox Series” ibaresi “kibrit kutusu büyüklüğü ve biçiminde kutularda satılan oyuncaklar” bakımından, “Beeflakes” ibaresi “dondurulmuş ve ince şekilde dilimlenmiş biftekler” bakımından, “Toobs” ibaresi “tüp biçiminde mutfak ve banyo tesisatları” bakımından, “Straights” ibaresi “düz bacak modeline sahip kot pantolonlar” bakımından, “Wing nut” ibaresi “vidalama esnasında kaldıraç etkisi yapacak kanatlı çıkmalara sahip elektrik konektörleri” bakımından, “V-File” ibaresi “kartlar arasındaki açıklığın V biçiminde olduğu kart dosyalama sistemleri” bakımından reddedilmiştir. Belirtilen kararların tamamı A.B.D. mahkemeleri veya USPTO Temyiz Kurulu tarafından verilmiştir ve ürünlerin biçim veya şeklini tarif eden ibarelerin tescil edilemeyeceği yönünde tespitler içermektedir.

Başvurunun diğer kelime unsuru olan “THE” ibaresine dönülecek olursa, bu sözcüğün birlikte kullanıldığı kelimeye herhangi bir şekilde kaynak gösterme fonksiyonu kazandırmadığı yönünde çok sayıda karar ve yerleşik içtihat bulunmaktadır: “The Greatest Bar” ibaresi “restoran ve bar hizmetleri” bakımından, “The Magazine For Young Women” ibaresi “dergiler” bakımından, “The Computer store” ibaresi “bilgisayar hizmetleri” bakımından, “The Pill” ibaresi “farmasötik müstahzarlar” bakımından tanımlayıcı bulunmuştur. Belirtilen kararlarda, “Belirleme artikeli olan THE ibaresinin markaya ayırt edici herhangi bir nitelik kazandırmamaktadır.”, “Kelime kombinasyonunda THE ibaresinin yer alması önemli değildir. Bu kelimenin kaynak gösterme niteliği bulunmamaktadır.” ifadeleri yer almaktadır.

Bunlara ilaveten uzman, yumurta biçimindeki kozmetik ürünlerinin farklı üreticiler tarafından da piyasaya sürüldüğünü gösterir nitelikte kanıtları da kararına eklemiştir:

Yukarıda yer verilen tüm açıklamaların ışığında, USPTO Temyiz Kurulu, “The Egg” ibaresinin başvuru kapsamında bulunan cihazların yumurta biçiminde olduğunu tarif ettiği, bu itibarla da başvuru sahibi ürünlerinin önemli bir özelliğini yeterli derecede tanımladığı kanaatine ulaşmıştır. Temyiz Kurulu’na göre, “The Egg” ibaresi başvuru sahibinin ürünlerinin olası alıcılarını veya kullanıcılarını, ürünlerin şekli veya biçimi konusunda derhal ve doğrudan olarak bilgilendirmektedir. Dolayısıyla, Temyiz Kurulu’na göre, başvurunun tanımlayıcılık gerekçesiyle reddedilmesi kararı yerindedir ve sonuç olarak, başvuru sahibinin itirazının reddedilmesine karar verilmiştir.

USPTO Temyiz Kurulu’nun “The Egg” kararı, A.B.D. yargısı ve USPTO Temyiz Kurulu’nun ürünlerin biçimini tarif eden terimlerin tanımlayıcılığı konusundaki genel değerlendirmesinden farklılaşan bir yön içermemektedir ve bu bağlamda sürpriz veya beklenmeyen bir karar niteliğinde değildir. Bununla birlikte, ürünlerin şeklini veya biçimini ifade eden sözcüklerin tanımlayıcılığı konusunun yurtdışında nasıl değerlendirildiğinin Türk okuyuculara ve alan profesyonellerine aktarılması kanaatimizce önemlidir. Buna ilaveten, İngilizce’de tanımlayıcı olan kelimelerin başına “The” sözcüğünün getirilmesi suretiyle, kelimelere markasal ayırt edici nitelik kazandırılabileceği iddiasıyla, Türkiye’de de kimi zaman karşılaşılmaktadır. Bu yöndeki argümanların, A.B.D. yargısı ve USPTO tarafından ne şekilde değerlendirildiğinin “The Egg” kararına ilişkin açıklamalar çerçevesinde görülmesi mümkündür. Kararın her iki yönüyle de okuyucuların dikkatini çekeceğini ve yararlı olacağını umut ediyorum.

Önder Erol Ünsal

Kasım 2014

unsalonderol@gmail.com

 

A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Kararları ve Uygulaması, Marka Nispi Ret Nedenleri

USPTO Temyiz Kurulu “Barton Family Winery” Kararı – Aynı Soyismini Farklı Kelime Unsurlarıyla Birlikte İçeren Markalar Arasında Karıştırılma İhtimali İncelemesi

winebarrel

 

Aynı soyismini farklı kelime unsurlarıyla birlikte içeren markalar arasında karıştırılma olasılığının ortaya çıkıp çıkmayacağı konusu, marka incelemesinde sıklıkla karşılaşılan ve yanıtı kimi durumlarda farklılık gösteren bir soru niteliğindedir. Konu hakkında Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın yorumuna ünlü “Barbara Becker” kararını açıklayarak (http://iprgezgini.org/2014/06/03/kisi-isim-ve-soyisimlerinden-olusan-markalarda-karistirilma-olasiligi-incelemesinin-esaslari-avrupa-birligi-adalet-divani-barbara-becker-karari-c-5109/) daha önce IPR Gezgini’nde yer vermiştim. Aynı konunun Amerika Birleşik Devletleri (A.B.D.)’nde ne şekilde değerlendirildiğini ise bu yazıda, A.B.D. Patent ve Ofisi (USPTO) Temyiz Kurulu’nun 7/11/2014 tarihli “BARTON FAMILY WINERY” kararı çerçevesinde açıklamaya çalışacağım.

“Joseph Barton”, standart karakterlerle yazılı “BARTON FAMILY WINERY” markasının 33. sınıfa dahil “şaraplar” malı için tescil edilmesi talebiyle USPTO’ya başvuruda bulunur. Başvuru, USPTO tarafından “alkollü içecekler, yani şaraplar” için malı için önceden tescilli “THOMAS BARTON” markasıyla karıştırılma olasılığı gerekçesiyle reddedilir. Başvuru sahibi ret kararına karşı itiraz eder ve itiraz USPTO Temyiz Kurulu tarafından incelemeye alınır.

bartonfamilywinery                                                        thomasbarton

Temyiz Kurulu kararını 7 Kasım 2014 tarihinde açıklar ve takip eden gerekçelerle ret kararını yerinde bularak itirazı reddeder:

Başvuru ve ret gerekçesi markanın kapsadığı, “şaraplar” – “alkollü içecekler, yani şaraplar” mallarının aynı olduğu açıktır. Malların aynı olması, karıştırılma olasılığının varlığı tespitine ulaşabilmek için markaların benzerliğinin derecesinin yüksekliğine duyulan ihtiyacı azaltacaktır.

Başvuru ve ret gerekçesi markanın “BARTON” kelimesini ortak olarak içermeleri nedeniyle aralarında belirli düzeyde görsel ve işitsel benzerlik bulunmaktadır. Başvuru sahibinin “BARTON FAMILY WINERY” markası ile ret gerekçesi “THOMAS BARTON” markası karşılaştırıldığında, her iki markada da “BARTON” ibaresinin soyismi olarak algılandığı, hatta aynı şarap üreticisi aileyi işaret eden bir soyismi olarak algılanacakları düşünülmektedir. Ret gerekçesi markada yer alan “THOMAS” ibaresi yaygın kullanılan bir erkek ön ismidir ve “BARTON” kelimesi ile birlikte A.B.D.’nde kullanılabilir nitelikte bir isim – soyisim kombinasyonu oluşturulmuştur. Başvuruda yer alan “BARTON FAMILY” ibaresi, soyisimleri “BARTON” olan bir aileyi işaret eden bir adlandırma olarak algılanacaktır (family kelimesi aile anlamına gelmektedir, yazarın notu.). Bütün bunlar birlikte dikkate alındığında, önceden tescilli markanın ürünlerine aşina tüketiciler “BARTON FAMILY WINERY” markası ile karşılaştıklarında, önceki marka sahibinin sadece soyismini taşıyan bir şarap serisini üretmeye başladığını ve belirtilen markalı ürünlerin üreticisi olarak da kendi ailesini işaret eden “BARTON FAMILY” ibaresini kullanmayı tercih ettiğini düşüneceklerdir. Ret gerekçesi markada “THOMAS” ibaresinin yer alması, başvuruyu ret gerekçesi markadan yeteri derecede uzaklaştırmamaktadır. Temyiz Kurulu’nun 2014 yılında verdiği “WINSTON” kararında (Harry Winston, Inc. v. Bruce Winston Gem Corp., 111 USPQ2d 1419, 1446-7 (TTAB 2014)) belirtildiği üzere: “Başvuru sahibi BRUCE ön ismini başvuruya eklemiştir, bununla birlikte bir ön ismin, (soyismi olduğu kolaylıkla anlaşılır) bir soyismine eklenmesi sınırlı bir ayırt edicilik kapasitesine sahiptir. Bir ön ismi takip eden soyismi, kelime unsurlarının oldukça yaygın ve geleneksel biçimde kullanılması halidir ve BRUCE WINSTON markası, WINSTON kelimesiyle de tanınabilecek bir kişi ya da şirketin daha özel bir adlandırmayla belirtilmiş hali olarak yorumlanabilecektir.”

 

“BARTON FAMILY WINERY” markasında, “BARTON” kelime unsurunun başvurunun başlangıcını teşkil etmesi, “markanın ilk kısmı genellikle, alıcının zihnine yerleşen ve hatırlanan unsur niteliğindedir” ilkesi çerçevesinde değerlendirilmelidir. Buna ilaveten, başvuruda yer alan “WINERY” kelimesi şarap imalathanesi anlamına gelmektedir ve bu unsur başvurunun diğer kelime unsurları olan ”BARTON FAMILY” ibaresi ile birlikte dikkate alındığında, ilgili tüketicilerin, şarapların bir aile imalathanesinde üretildiğini düşünmesi sağlanmış durumdadır. İnceleme uzmanının gösterdiği üzere, çok sayıda şarap imalathanesi aile işletmesi olarak faaliyet göstermektedir ve bu tip işletmeler “FAMILY WINERY” adlandırmasını sıklıkla kullanmaktadır. Bu çerçevede, ilgili tüketicilerin “BARTON FAMILY WINERY” markasını, “BARTON” ailesine ait bir şarap imalathanesince üretilen şarapların ismi olarak değerlendirileceği kanaatine ulaşılmıştır. Dolayısıyla, başvurunun ilk ve en ayırt edici terimi olan “BARTON” ibaresine incelemede ağırlık vermek yerinde olacaktır. “Markanın bir unsuru diğer unsurlardan daha önemli olabilir ve markaların benzerliği incelenirken bu baskın unsura diğerlerinden daha fazla ağırlık vermek yanlış olmayacaktır.” (re National Data Corp., 753 F.2d 1056, 224 USPQ 749, 751 (Fed. Cir. 1985)) yerleşik bir ilkedir ve inceleme konusu markaya uygulanabilir niteliktedir.

 

Karıştırılma olasılığı incelemesinde esas olan, markalar yanyana konulması suretiyle aralarındaki farklar çerçevesinde ayırt edilip edilmediklerinin araştırılması değil, markalarla karşılaşacak kişilerin dikkate alınması suretiyle “markaların bıraktıkları ticari izlenimler itibarıyla yeteri derecede benzer olup olmadıklarının değerlendirilmesi” ve markalarla karşılaşacak kişilerin “malların ticari kaynağı konusunda taraflar arasında bağlantı kurup kurmayacağının yorumlanması”dır.

 

Sayılan ilkeler ışığında incelenen vakada, “BARTON FAMILY WINERY” ibaresi, ret gerekçesi “THOMAS BARTON” markasıyla ilişkili, ret gerekçesi markanın sahibinin aile işletmesini işaret eden genel bir algı oluşturacak niteliktedir.

 

Başvuru sahibi, “BARTON” ibaresi içeren ve farklı işletmelere ait olan 6 adet önceden tescilli markayı kanıt olarak sunmuş olsa da, bu markalar Temyiz Kurulu’nu farklı bir sonuca götürmemektedir. Fiili kullanım bulunmadığı sürece, üçüncü taraflara ait tescilli markaların kanıt gücü bulunmamaktadır, şöyle ki, bu markaların ticari kullanımda olduğu veya halkın bunlara alışkın olduğu gösterilmemiş durumdadır. Başvuru sahibinin iddiaları bütün olarak göz önüne alındığında, önceki tesciller iddiası önceki markanın zayıf bir marka olduğunu veya terimin sıklıkla kullanıldığını göstermemektedir.

 

Sonuç olarak; başvuru ve ret gerekçesi markanın kapsadığı malların aynı olması, bu nedenle aynı ticari kanalları kullandıkları ve aynı tüketicilere satıldıkları varsayımı ve markaların görsel, işitsel, kavramsal ve bütünsel olarak oluşan ticari izlenim açılarından benzerliği hususları birlikte dikkate alındığında, başvuru sahibinin “şaraplar” için tescil ettirmek istediği “BARTON FAMILY WINERY” markası ile “alkollü içecekler, yani şaraplar” için önceden tescilli “THOMAS BARTON” markası arasında karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkabileceği kanaatine varılmıştır. Bu çerçevede, başvuru hakkında verilen ret kararı USPTO Temyiz Kurulu’nca da yerinde bulunmuştur.

 

Anahatlarıyla açıklamaya çalıştığımız “BARTON FAMILY WINERY” başvurusu aynı soyismini farklı kelime unsurlarıyla birlikte içeren kelime markaları hakkındaki USPTO uygulamasının, Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın konu hakkındaki genel kabulleriyle oldukça benzer olduğunu göstermektedir. Adalet Divanı uygulaması, bu uygulamaya paralel olarak hazırlanmış TPE Marka Kılavuzu’ndan aktarılacak olursa (http://www.turkpatent.gov.tr/dosyalar/haber/Marka_Karar_Kriteri_TR.pdf, s.94): “Bir marka isim ve soyisminden oluşuyorsa, genellikle soyismin ayırt edici niteliği isme göre daha yüksektir. Bu nedenle Avrupa Toplulukları Adalet Divanı Genel Mahkemesi içtihadında soyismi genellikle baskın unsur olarak kabul edilir. (Avrupa Toplulukları Adalet Divanı Genel Mahkemesi, T-11-09, p.34, James Jones – Jack & Jones; Avrupa Toplulukları Adalet Divanı Genel Mahkemesi, T-259-06, p.34, Manso de Velasco – Velasco; Avrupa Toplulukları Adalet Divanı Genel Mahkemesi, T-40-03, p.63-65, Julian Murua Entrena – Murua). Bununla birlikte değerlendirmede; soyisminin yaygınlığı, alışılmışlığı, sıradanlığı gibi hususlar dikkate alınmalıdır. Ayrıca, isim-soyismi kombinasyonunun işaret ettiği kişinin toplumdaki bilinirliği de, bu husus toplum algısını açık biçimde etkileyeceğinden, göz önünde bulundurulmalıdır.” yorumuyla karşılaşılmaktadır. Bu bağlamda, soyisminin ayırt edici niteliğinin ön isme göre daha yüksek olduğu şeklindeki genel kabulü doğru yaklaşım olarak kaydettikten sonra, bu kabulün istisnalarını teşkil eden, soyisminin yaygınlığı, alışılmışlığı, sıradanlığı gibi hususlar göz önüne alınarak ve isim-soyismi kombinasyonunun işaret ettiği kişinin toplumdaki bilinirliği, tıpkı Adalet Divanı’nın “BARBARA BECKER” kararında olduğu gibi, dikkatlice değerlendirilerek karar verilmesi, kanaatimizce yerinde olacaktır.

 

Önder Erol Ünsal

Kasım 2014

unsalonderol@gmail.com

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Marka Mutlak Ret Nedenleri

İsviçre Federal Fikri Mülkiyet Enstitüsü “SC Studio Coletti” Kararı – Gelişmiş Ülke Ofisi Kararı Her Zaman Mutlak Doğruyu Gösterir mi?

swissipoffice

Ulusal inceleme ofislerinin marka tescil başvuruları hakkındaki bazı kararları, kimi durumlarda hak sahipleri, onların temsilcileri veya yargı tarafından oldukça yanlış ve anlamsız bulunabilmektedir. Bu tip kararlar eleştirilirken, marka inceleme ofisinin karşısına genellikle yabancı ofislerin aynı veya benzer nitelikteki başvurular hakkında verdiği kararlar konulmakta ve hele ki bu kararlar gelişmiş ülke ofislerine ait kararlarsa, itiraz – dava dilekçelerinde “gelişmiş ülke uygulamalarının aksi yönde olduğu”ndan bahsedilerek ret kararlarının kaldırılması talep edilmektedir. Bu itirazlarda kimi zaman ifadelerde doz aşımı da yaşanmakta ve ofis veya çalışanları ticari özgürlükleri baltalayıcı nitelikte kararlar vermekle itham edilmekte ve “gelişmiş ülke ofisleri”nin uygulamaları buna dayanak olarak gösterilmektedir. Bununla birlikte, kanaatimizce bu yaklaşım tam anlamıyla gerçeklikle örtüşmemektedir.

Her şeyden önce gelişmiş ülke ofisi uygulaması şeklinde tek bir yaklaşım veya gerçeklikten bahsedilmesi kanaatimizce mümkün değildir. Bu içerikte standartlaşmış bir yaklaşım olmadığı gibi, tersine gelişmiş ülkeler olarak adlandırılabilecek ülkelerin marka ofislerinin birçok konuda birbirleriyle tamamen ters yönde kararlar verdiği de sıklıkla gözlemlenmektedir. Ofis kararlarının genellikle tek uzman tarafından verilmesi bu durumun gerekçelerinden birisi olsa da, kimi durumlarda ofis uygulamaları temel konularda birbirinden tamamen farklı yaklaşımlar gösterebilmektedir. Avrupa Birliği üyesi ülkeler esas alınacak olursa, bu ülkeler Topluluk Marka Direktifiyle ana çerçevesi belirlenmiş paralel mevzuata sahip olsalar ve İç Pazarda Uyumlaştırma Ofisi (OHIM) gibi bir ortak ofis 20 yıla yakın bir süredir faaliyette olsa da, halen birbirleriyle aynılaştırılabilmiş bir uygulamaya sahip değillerdir. Bu durumdan duyulan rahatsızlık nedeniyle OHIM ve Birlik üyesi ülkeler, son birkaç yıldır Yakınlaştırma (Convergence) programları uygulamakta ve yalnızca mevzuat bakımından değil, uygulamalar bakımından da birbirleriyle uyumlu hale gelmek için çaba göstermektedir.

Gelişmiş ülke uygulamaları şeklinde bir kavramdan bahsedilecekse, bu kavramın kapsamı elbette ki Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerle sınırlı değildir. Amerika Birleşik Devletleri, İsviçre, Norveç, Japonya, Kanada, Rusya Federasyonu, vb. bazı ülkelerde gelişmiş ülkeler kategorisi kapsamında sayılması gereken ülkelerdir ve bu ülkelerin uygulamaları çoğu durumda ne AB üyesi ülkelerin uygulamalarıyla ne de, her ülkenin ayrı uygulaması esas alındığında, kendi aralarında uyum göstermektedir. Bu tip farklılıkları gösteren ve altını çizen çok sayıda karar şu ana kadar IPR Gezgini içeriğinde değerlendirilmiş ve özellikle Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın bu durum hakkındaki yorumu açıklanmaya çalışılmıştır.

Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın T-106/00 sayılı kararında açıkça belirtildiği üzere bir markanın AB üyesi ülkelerde veya diğer ülkelerde tescil edilmiş olması, bu ülkeler başvuruyu oluşturan kelime markasının ait olduğu dilin konuşulduğu ülkeler olsa da, OHIM’in markayı reddetmemesi için dayanak teşkil etmeyecektir: “47.  Başvuru sahibince öne sürülen ulusal kararlara ilişkin olarak, içtihattan açık olarak anlaşılacağı üzere (bkz. T-32/00 sayılı dava, Messe München v OHIM (electronica) [2000] ECR II-3289, paragraph 47), Topluluk markası sisteminin, kendine yeterli ve herhangi bir ulusal sistemden bağımsız işleyen, kendi amaçları ve özellikleri bulunan otonom bir sistem olduğu akılda bulundurulmalıdır. Bunun sonucunda, bir işaretin Topluluk markası olarak tescil edilebilirliği yalnızca ilgili Topluluk mevzuatı hükümleri dikkate alınarak değerlendirilmelidir. Bu çerçevede, Ofis (OHIM) ve Topluluk yargısı, ihtilaf konusu işaretin üye bir ülkede veya üçüncü bir ülkede ulusal bir marka olarak tescil edilebilirliği hususunda verilmiş olan önceki bir kararla bağlı değildir. Bu kararın Topluluk Marka Direktifiyle uyumlu bir ulusal mevzuat kapsamında alınmış olması veya kararın, ihtilaf konusu kelimenin kaynak dilsel bölgesine (ilgili kelimenin ait olduğu dilin anadil olduğu, ç.n.) ait, bir ülke tarafından verilmiş olması durumlarında dahi değerlendirme aynı şekilde olacaktır.

48. Bunun sonucu olarak, başvuru sahibinin, “streamserve” kelimesinin ulusal marka olarak tescil edilebilirliğine ilişkin ulusal kararların varlığı ve özellikle bu kararlardan birisinin Birleşik Krallık’ta verilmiş olması gerekçeli argümanı mevzu dışıdır (kabul edilebilir içerikte değildir). Daha ötesi, başvuru sahibi bu kararlardan sonuca ulaşılmasına sağlayacak esasa ilişkin hiçbir argüman sunmamaktadır.” ( http://iprgezgini.org/2013/12/16/streamserve-karari-ayni-markanin-farkli-ulkelerde-onceden-tescil-edilmesi-hususunun-ve-inceleme-ofisinin-onceki-kararlarinin-marka-incelemesine-etkisi/ )

Marka mevzuatları birbirleriyle benzer olsa da, mevzuatın uygulanması esas alındığında, standart hale gelmiş gelişmiş ülke uygulamaları içerikli bir bütünden bahsedilmesi mümkün değildir. Hele ki, aynı başvurunun aynı ofis içerisinde farklı uzmanlarca farklı şekilde değerlendirilebileceği gerçeği de ortadayken, amaç, birçok ofis açısından genellikle ofis içi uyumu en üst noktaya taşımak olarak ortaya çıkmıştır. Bu amaçla birlikte, önemli yabancı ofis uygulamalarını takip etmek ve uygulamaları mevzuat izin verdiği sürece uyumlaştırmak bir diğer önemli amaç olarak tanımlanabilir. Amaçlar bu şekilde ortaya konsa da, gelişmiş ülkeler uygulaması şeklinde bir standarttan bahsedilemeyeceğinden, her gelişmiş ülke ofisinde kararları nihayetinde bireyler verdiğinden ve her bireyin her vakayı, özellikle de borderline (sınırdaki) vakaları, aynı şekilde yorumlaması beklenemeyeceğinden, vaka bazında her ülke ofisinden aynı kararı beklemek hayalcilikten öteye gitmeyecektir.

Uzunca ve planladığımın daha ötesine geçen bir giriş bölümü yazmakla birlikte, okuyucuların tahmin edeceği üzere bu yazı farklı ofislerce farklı biçimde yorumlanan bir marka tescil başvurusuna ilişkin olacak. Yazı içeriğinde değerlendirilecek başvuru hakkındaki ret kararının gelişmiş ve köklü bir sınai mülkiyet geleneğine sahip İsviçre inceleme ofisine ait bir karar olmasının, neredeyse her itirazda gelişmiş ülke ofislerinin uygulamalarını tartışmasız doğru olarak işaret edenlerin fikirlerini bir kez daha gözden geçirmelerini sağlayacağını ümit ediyorum.

Yazının konusu karar hakkında bilgi edinmemi sağlayan ve her zaman ilgiyle takip ettiğim “Marques Class 46” bloğuna ve blogda ilgili yazıyı kaleme alan Mark Schweizer’a özellikle teşekkürlerimi sunuyorum. (bkz. http://www.marques.org/class46/ , 06/10/2014 yayın tarihli – “Switzerland: bet you never heard of this ground of refusal” başlıklı yazı)

Alman menşeili “Otto (GmbH & Co. KG)” firması, “sc studio coletti” markasını Madrid Protokolü kapsamında uluslararası sicilde tescil ettirir ve markasının İsviçre dahil çeşitli ülkelere başvuru olarak gönderilmesini talep eder.

coletti

Yukarıda yer verilen görsele sahip başvurunun kapsamında 14.,18. ve 25. sınıflara dahil takılar, saatler, çantalar, cüzdanlar, valizler, giysiler, baş giysileri, ayak giysileri gibi mallar bulunmaktadır.

İsviçre Federal Fikri Mülkiyet Enstitüsü başvuruyu 15/03/2012 tarihinde verdiği bir kararla, Paris Sözleşmesi’nin ikinci mükerrer altıncı maddesine aykırılık gerekçesiyle reddeder. Belirtilen ret gerekçesinin içerik olarak 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 7/1-(g) bendine karşılık geldiğini söylemek yerinde olacaktır.

sc.coletti2

 

 

 

 

 

Paris Sözleşmesi’nin ikinci mükerrer altıncı maddesi bilindiği üzere, “Markalar: Devlet Amblemleri, Resmi Ayar Damgaları ve Devletlerarası Teşkilatların Amblemleri ile ilgili Yasaklar” başlığını taşımaktadır. Maddenin bu yazı açısından önemli bölümleri aşağıdaki şekildedir:

“1.(a) Birlik ülkelerine ait armaların, bayrakların ve diğer Devlet amblemlerinin, ve bu ülkelere kabul edilmiş olan resmi kontrol ve teminatı belirten resmi işaretler ve ayar damgalarının ve hanedan armacılığı bakımından taklitlerinin ticari markalar veya markların bir unsuru olarak yetkili makamlardan izin almaksızın kullanılması uygun önlemlerle yasaklamak ve tescili reddetmek ya da geçersiz kılmak hususlarında, Birlik ülkeleri mutabık kalmışlardır.

(b) Yukarıdaki (a) bendinde belirtilen hükümler, korunmaları için tesis edilmiş olan yürürlükteki uluslararası sözleşmelere konu olan armalar, bayraklar, diğer amblemler, kısaltılmış kelimeler vs. dışında, Birlik ülkelerinden birinin veya daha fazlasının üye olduğu Devletlerarası Uluslararası Teşkilatların armaları, bayrakları, diğer amblemleri ve isimleri vs. için de aynı derecede geçerli olacaktır.”

Aynı maddenin 3. paragrafında madde kapsamında korunacak arma, bayrak, kısaltma ve diğer işaretlerin kayıt yöntemi de belirlenmiştir:

“3.(a) Bu hükümlerin uygulanması için Birlik ülkeleri, bu Maddenin korunması altına tümüyle veya belli sınırlar içinde almak istedikleri veya bundan sonra isteyebilecekleri Devlet amblemlerinin ve resmi işaret veya ayar damgalarının bir listesini ve bu listenin müteakip tadillerinin tümünü, Uluslararası Büro aracılığıyla birbirlerine iletmeyi kararlaştırmışlardır. Bu arada bütün Birlik ülkeleri, bu şekilde iletilen listeleri kamuya açık tutacaklardır. Ancak bu iletişime Devletlerin bayraklarının dahil edilmesi zorunlu değildir.

(b) Bu Maddenin 1. paragrafının (b) bendindeki hükümler yalnız uluslararası hükümetlerarası teşkilat tarafından, Birlik ülkelerine Uluslararası Büro aracılığıyla bildirilen devletlerarası teşkilata ait armalar, bayraklar, diğer amblemler, kısaltmalar ve isimler için geçerli olacaktır.”

Belirtilen hüküm esas alınarak yapılan düzenleme çerçevesinde Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) Uluslararası Bürosu, üye ülkelerden gelen bildirimler çerçevesinde oluşturulan bir veritabanını yönetmekte ve korunması talep edilen işaretleri diğer üye ülkelere ileterek Paris Sözleşmesi’nin ikinci mükerrer altıncı maddesi kapsamında öngörülen sistemi işletmektedir. WIPO tarafından oluşturulan, Article 6ter express database olarak anılan ve koruma altına alınmış işaretler arasında çevrimiçi araştırma yapmayı sağlayan veritabanına http://www.wipo.int/ipdl/en/6ter/search-struct.jsp adresinden erişilmesi mümkündür.

Veritabanında yapılan araştırma, İsviçre Federal Fikri Mülkiyet Enstitüsü’nün “sc studio coletti” başvurusunu reddetmesine dayanak olan koruma altındaki kısaltma hakkında takip eden bilgilerle karşılaşmamızı sağlamıştır:

sc.coletti

Veritabanına göre koruma altındaki “SC” ibaresi, “Kalıcı Organik Kirleticilere İlişkin Stockholm Sözleşmesi (Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants)”nin kısaltması olarak 30/09/2009 tarihinden itibaren Qo1327 sayıyla koruma altına alınmıştır.

Görüldüğü üzere, koruma altındaki kısaltma “SC” harflerinden ibarettir ve “sc studio coletti” başvurusunun “studio” ve “coletti” parçalarının ve başvurunun mal listesini oluşturan 14.,18. ve 25. sınıflara dahil malların koruma konusu uluslararası sözleşmeyle hiçbir bağ veya ilintisi bulunmamaktadır. Bir diğer deyişle, kanaatimizce “sc studio coletti” başvurusu, başvuruyu oluşturan öğelerin bütünü esas alındığında, “Kalıcı Organik Kirleticilere İlişkin Stockholm Sözleşmesi (Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants)”ni çağrıştırmadığı gibi, mal listesi itibarıyla da bu sözleşme ile bağlantı kurulmasını sağlayacak herhangi bir unsur içermemektedir. Bu itibarla, başvuruda sadece “SC” harflerinin yer alması, başvurunun Paris Sözleşmesi’nin ikinci mükerrer altıncı maddesine aykırılık gerekçesiyle reddedilmesini gerektirir mi sorusu ortaya çıkmaktadır.

Yazının önceki bölümlerinde belirttiğimiz üzere gelişmiş bir ülke ofisi olan İsviçre Federal Fikri Mülkiyet Enstitüsü’ne göre bu sorunun yanıtı evettir ve İsviçre Federal İdare Mahkemesi de bu ret kararını onaylamıştır.

Peki, uluslararası başvuru kapsamında seçilen ve gelişmiş ülke kategorisine girmediklerini var sayabileceğimiz gelişmekte olan ülke ofislerinden herhangi birisi aynı başvuruyu İsviçre ile aynı gerekçeyle reddetmiş midir? Bir de buna bakmak yerinde olacaktır.

sc.coletti3

WIPO Romarin veritabanından 1068756 sayılı “sc studio coletti” markası için yapılacak bir araştırma, belirtilen uluslararası tescil kapsamında seçilen Bosna Hersek, Belarus, İsviçre, Çin, Hırvatistan, Rusya Federasyonu, Türkiye, Ukrayna arasından, 02/11/2014 tarihi itibarıyla, Rusya Federasyonu, Çin, Türkiye ve İsviçre’nin başvuruyu kısmen veya tamamen reddettiğini göstermektedir. Belirtilen ülkelerden Rusya Federasyonu, Çin ve Türkiye başvuruyu önceden tescilli markalarla benzerlik nedeniyle reddetmişken, yalnızca İsviçre’nin başvuruyu Paris Sözleşmesi’nin ikinci mükerrer altıncı maddesine aykırılık gerekçesiyle reddettiği görülmektedir. Uluslararası tescil, Avrupa Birliği’nde tescilli esas markaya dayandığından, markanın OHIM tarafından da tescile değer bulunduğu anlaşılmaktadır. Dolayısıyla, marka OHIM tarafından tescil edilmişken ve birçok diğer ülkenin de markayı benzerlik dışındaki gerekçelerle reddetmediği ortadayken, gelişmiş bir ülke ofisi olduğu ve köklü bir sınai mülkiyet geleneğine sahip bulunduğu açık olan İsviçre Federal Fikri Mülkiyet Enstitüsü başvuruyu Paris Sözleşmesi’ne aykırılık gerekçesiyle reddetmesinin gelişmiş ülke ofisi her zaman doğruyu yapar bakış açısıyla açıklanması mümkün gözükmemektedir. İsviçre Federal Fikri Mülkiyet Enstitüsü’nün başvuruyu belirtilen gerekçeyle reddetmesinin yerinde olup olmadığı konusunda fazlaca yorum yapmadan, değerlendirmeyi okuyuculara bırakmayı tercih ediyorum.

Varmaya çalıştığımız sonuç, şu ana dek yazılanlardan kolaylıkla anlaşılabileceği gibi, marka incelemesinde standartlaşmış bir gelişmiş ülke uygulamasından bahsedilmesinin mümkün olmamasının yanısıra, gelişmiş bir ülke ofisi tarafından verilen her kararın her şartta mutlak doğru kararmış gibi değerlendirilmesinin mümkün olmadığıdır. Gelişmiş ülke ofislerinin birbirlerinden farklılaşan kararları ve uygulamaları böyle bir tespitin yerinde olması ihtimalini en başta ortadan kaldırmaktadır. Dolayısıyla, kanaatimizce, ofis ret kararlarının ortadan kaldırılması için yapılan itirazlarda, sadece yabancı ofis kararlarına dayanmak pek de güçlü bir argüman olarak gözükmemektedir, ki yukarıda yer verdiğimiz “streamserve” markasına ilişkin T-106/00 sayılı Avrupa Birliği Adalet Divanı kararı da aynı yönde tespitler içermektedir.

Bir ret gerekçesi olarak Paris Sözleşmesi’nin ikinci mükerrer altıncı maddesine dönülecek olursa, maddenin neredeyse her ülkenin marka mevzuatında bir ret gerekçesi olarak bulunduğu, buna karşın, birçok ülkenin bu maddeyi oldukça farklılaşan değerlendirmelere tabi tuttuğu ortadadır. Dolayısıyla, maddenin detaylı değerlendirmesi kanaatimizce ayrı bir yazıda derinlemesine yapılmalıdır. Bu değerlendirmeyi başka bir yazıda yapmak yerinde olacaktır.

 

Önder Erol Ünsal

Kasım 2014

unsalonderol@gmail.com

 

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, IP Translator Davası, Markanın Kullanımı, Nice Sınıflandırması - Malların ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırması

“Lambretta” Kararı (T-51/12) – Adalet Divanı Genel Mahkemesi “IP Translator” Kararının Uygulama Alanını Açıklığa Kavuşturmaya Devam Ediyor

lambretta

 

Avrupa Birliği Adalet Divanı tarafından 2012 yılında verilen “IP Translator” kararı, mal ve hizmet listeleri Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarından oluşan başvuruların kapsamının ne şekilde değerlendirilmesi gerektiği konusuna ışık tutmuştur. Adalet Divanı’na göre sınıf başlıklarını oluşturan terimler yeteri derecede açık ve kesin olduğu sürece sınıflandırmanın sınıf başlıklarının kullanımı mümkündür.

Kararın ardından, 21/06/2012 tarihinde İç Pazarda Uyumlaştırma Ofisi (OHIM) tarafından 2/12 sayılı bir Başkanlık Genelgesi yayınlamıştır. Bu genelgeyle, 16 Haziran 2003 tarihli 4/03 sayılı Başkanlık Genelgesi yürürlükten kalkmıştır. Yeni genelgeyle, 4/03 sayılı genelgede belirtilen, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarını oluşturan terimlerin kullanıldığı markaların, ilgili sınıflara dahil tüm malları veya hizmetleri kapsadığı yönündeki yorum ortadan kalkmış ve terimlerin kelime anlamları kapsamına giren malları ve hizmetleri kapsadıkları kabul edilmeye başlanmıştır.

2/12 sayılı genelgeye göre, genelgenin yürürlüğe girmesinden, yani 21/06/2012 tarihinden önce, OHIM’de Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıkları kullanılarak tescil edilmiş veya tescil başvurusu yapılmış markalarda başvuru sahiplerinin, sınıflandırmanın alfabetik listesinde yer alan ve ilgili sınıflar kapsamında bulunan tüm malları veya hizmetleri kapsama niyetinde oldukları kabul edilecektir. Bu bağlamda, 2/12 sayılı genelgenin eski tarihli markaların koruma kapsamının da belirlenmesi endişesi gözetilerek hazırlandığı açıktır.

Hayat tecrübesinin çoğumuza gösterdiği gibi detaylı olarak hazırlanan planlarda bile atlanan hususlar olmaktadır. Bu bağlamda, 2/12 sayılı genelgenin açıkça düzenlemediği bir husus Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nce 30/09/2014 tarihinde verilen T-51/12 sayılı “Lambretta” kararı ile açıklığa kavuşturulmuştur. “Lambretta” kararı, “IP Translator” sonrası oluşan çeşitli gri alanları aydınlatan kararlardan birisidir ve 2/12 sayılı OHIM Başkanlık Genelgesi’nin mahkemelerce ne şekilde değerlendirildiği göstermesi bakımından da kanaatimizce dikkate alınması gereken önemli bir karar niteliğindedir.

Karara konu davanın detayları açıklanacak olursa:

“Scooters India Ltd.” firması 07/02/2000 yılında yaptığı başvuruyla “Lambretta” markasını 3.,12.,14.,18. ve 25. sınıflara dahil mallar bakımından OHIM’de tescil ettirir. Başvurunun mal listesinin kapsamı yukarıda belirtilen sınıflara ilişkin olarak Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarından oluşmaktadır.

2007 yılında “Brandconcern BV” firması, “Lambretta” markasının 3.,12. ve 18. sınıflara dahil mallar bakımından kullanılmaması nedeniyle kısmen iptal talebiyle OHIM’e başvuruda bulunur.

OHIM İptal Birimi talebi inceler ve talebi kısmen haklı bularak, markayı 12. ve 18. sınıflara dahil tüm mallar ve “parfümeri, esans yağları, kozmetikler, saç losyonları” malları dışında kalan 3. sınıfa dahil tüm mallar bakımından kullanılmama gerekçesiyle iptal eder. “Scooters India Ltd.” bu karara karşı itiraz eder ve OHIM Temyiz Kurulu iptal kararını “sabunlar” malı bakımından kaldırır, ancak diğer tüm mallar bakımından iptal kararını yerinde bulur.

“Scooters India Ltd.”, OHIM Temyiz Kurulu kararına karşı Adalet Divanı Genel Mahkemesi nezdinde dava açar. Dava, Genel Mahkeme tarafından T-51/12 karar sayısıyla 30/09/2014 tarihinde sonuçlandırılır. Yazının takip eden bölümlerinde, Genel Mahkeme kararı anahatlarıyla açıklanacaktır.

Davacı “Scooters India Ltd.”, OHIM’in 12. sınıfa dahil bazı mallar bakımından incelemede hatalı karar verdiğini iddia etmektedir.

Davacıya göre, OHIM’in başvuru tarihindeki uygulaması, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarından oluşan başvuruların ilgili sınıftaki tüm malları veya hizmetleri kapsadığının kabulü yönündedir. Dolayısıyla, başvurunun 2000 yılında yapılması ve mal listesinin sınıflandırmanın genel başlıklarından oluşması hususları dikkate alınarak karar verilmelidir. Bir diğer deyişle, başvuru tarihi esas alındığında, başvurunun mal listesi kapsamının, 2/12 sayılı OHIM Başkanlık Genelgesi doğrultusunda mal listesini oluşturan terimlerin gerçek anlamıyla sınırlı olarak değerlendirilmesi yerinde değildir. Tersine, başvuru tarihi esas alınarak 4/03 sayılı Başkanlık Genelgesi’yle getirilen yorum göz önünde bulundurulmalı ve Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarını oluşturan terimlerin kullanıldığı markaların, ilgili sınıflara dahil tüm malları veya hizmetleri kapsadığı ilkesi temel alınarak karar verilmelidir. Bu bağlamda, davacıya göre, markanın 12. sınıfa dahil “scooter yedek parçaları” için kullanımı ispatlanmış olduğundan, iptal kararı belirtilen mallar bakımından yerinde değildir. Buna karşılık OHIM kararın yerinde olduğunu savunmaktadır.

Genel Mahkeme, ilk olarak, “scooter yedek parçaları” malının 12. sınıfın genel başlığı kapsamına giren bir terim olarak başvuru kapsamında bulunan bir mal olarak değerlendirilip değerlendirilmemesi gerektiği, dolayısıyla bu malın kullanımının dikkate alınıp alınamayacağı sorusunun yanıtını irdelemiştir.

12. sınıfın sınıf başlığı bilindiği üzere “Taşıtlar; kara, hava ve su yoluyla hareket için aletler.” terimlerinden oluşmaktadır. OHIM’de 2000 yılında başvurusu yapılmış “Lambretta” markasının 12. sınıfı da aynı şekilde düzenlenmiştir. Bu durumda, yanıtlanması gereken soru, bu ifadenin 12. sınıftaki tüm malları kapsayan bir terim olup olmadığıdır.

Adalet Divanı, 2012 yılında verdiği “IP Translator” kararı ile sınıf başlıklarını oluşturan terimlerin gerçek kelime anlamları değerlendirilerek mal listeleri kapsamlarının belirlenebileceğini belirtmiştir. Bu kararın hemen ardından OHIM tarafından yayınlanan 2/12 sayılı Başkanlık Genelgesi’yle, genelgenin yürürlüğe girmesinden, yani 21/06/2012 tarihinden önce, OHIM’de Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıkları kullanılarak tescil edilmiş veya tescil başvurusu yapılmış markalarda, başvuru sahiplerinin, sınıflandırmanın alfabetik listesinde yer alan ve ilgili sınıflar kapsamında bulunan tüm malları veya hizmetleri kapsama niyetinde olduklarının kabul edileceği belirtilmiştir. 2/12 sayılı genelgenin ilgili bölümünde (V. maddesinde), yürürlükten kaldırılan 16 Haziran 2003 tarihli 4/03 sayılı Başkanlık Genelgesi’nden bahsedilmiş ve “2/12 tarihli genelgenin yürürlüğe girmesinden önce, belirli bir sınıfın sınıf başlıklarını oluşturan terimler kullanılarak yapılan başvurulara ilişkin olarak, Ofis, 4/03 sayılı önceki genelgenin içeriği göz önüne alındığında, başvuru sahiplerinin niyetinin, başvuru tarihinde ilgili sınıfa ilişkin olarak alfabetik listede yer alan tüm malları veya hizmetleri kapsayıcı bir başvuru yapmak olduğunu düşünmektedir.” (https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/communications_president/co2-12_en.pdf) ifadesi kullanılmıştır.

2/12 sayılı genelgenin belirtilen bölümünü ve genel kapsamını göz önüne alan Genel Mahkeme, genelgenin yürürlük tarihinden önce tescil edilmiş markalar konusunda düzenleme yapılması suretiyle hukuki belirlilik sağlandığı ve bu durumun marka sahiplerinin ve sicile danışacak kişilerin lehine olduğu görüşündedir.

4/03 sayılı genelgenin IV. maddesi, “Mallara ilişkin 34 sınıf ve hizmetlere ilişkin 11 sınıf tüm malları ve hizmetlerin bütününü oluşturur. Bunun sonucunda, belirli bir sınıfa ait sınıf başlığında yer alan terimlerin tamamının kullanımı, o sınıf kapsamına giren tüm mallar veya hizmetler için talepte bulunulduğu anlamına gelecektir.” (https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/communications_president_ARCHIVE/4-03_en.htm) hükmünü içermektedir.

İncelenen vakada OHIM, “Lambretta” markasının başvurusunun 16 Haziran 2003 tarihli 4/03 sayılı Başkanlık Genelgesi’nden önce yapılmış olmasından hareketle, bu markanın 4/03 sayılı genelge kapsamında değerlendirilemeyeceği görüşündedir. Bir diğer deyişle, davalı OHIM’e göre, markanın başvurusunun 16 Haziran 2003 tarihinden önce yapılmış olması nedeniyle, başvuruda 12. sınıfın sınıf başlığı kullanılmış olsa da, bu durum 12. sınıf kapsamındaki tüm mallara yönelik olarak başvuru yapıldığı anlamına gelmeyecektir.

Genel Mahkeme, OHIM yaklaşımının yerinde olmadığı ve kabul edilemeyeceği kanaatindedir. Şöyle ki, 2/12 genelgenin ilgili (V.) maddesi, 4/03 sayılı genelgenin yürürlüğe girişinden önce ve sonra tescil edilmiş markalar şeklinde bir ayırım yapmamıştır. Buna ilaveten, 4/03 sayılı genelgenin amacı, genelgenin kendisinde, “OHIM uygulamasını açıklamak ve netleştirmek” olarak ifade edilmiş ve genelgede yer verilen kuralların “çeşitli işlemlerde uygulanmaya devam edeceği” belirtilmiştir. Bu çerçevede, 4/03 sayılı genelgeyle yeni bir uygulama ortaya konulmamış, sadece OHIM’in o dönemdeki uygulaması açıklanmış ve netleştirilmiştir. Buna ilaveten, 4/03 sayılı genelgede açıklanan yaklaşım, Genel Mahkeme’nin o dönemdeki içtihadıyla paraleldir. 2004 yılında verilen T-186/02 sayılı kararında Genel Mahkeme, 11.,19.,20. ve 21. sınıfların genel başlıklarından oluşan mal listesine sahip bir markanın ilgili sınıflardaki tüm malları kapsadığı yönünde karar vermiştir. Ayrıca, Genel Mahkeme, 2013 yılında verdiği T/66-11 sayılı “babilu” kararının 50. paragrafında, 2/12 sayılı genelgenin yürürlüğe giriş tarihinden önce yapılan ve bir sınıfın sınıf başlığını oluşturan terimlerin hepsini içeren markaların ilgili sınıftaki tüm malları kapsama niyetiyle yapıldığının hukuki kesinlik ilkesi doğrultusunda kabul edilmesi gerektiğini belirtmiştir. Dolayısıyla, Genel Mahkeme’ye göre, incelenen vakada, hukuki kesinlik ilkesinin uygulaması, “Lambretta” markasının başvurusunun, 4/03 sayılı genelgenin yürürlüğe giriş tarihinden önce mi sonra mı yapıldığı sorusunun yanıtına bağlı bir husus değildir.

Sonuç olarak, Genel Mahkeme’ye göre, davacı “Scooters India Ltd.” şirketinin, 2000 yılında “Lambretta” markasının başvurusunu, 12. sınıfın sınıf başlığını oluşturan “Taşıtlar; kara, hava ve su yoluyla hareket için aletler.” terimlerini kullanarak yapması, markasını 12. sınıfa dahil alfabetik listedeki tüm malları tescil ettirme niyetiyle yaptığı anlamında yorumlanmalıdır. Kaldı ki, davacı, mahkemeye sunduğu yazılı beyanlarda başvuruda bu niyeti gözettiğini ifade etmektedir.

“Scooter yedek parçaları”, 12. sınıfa dahil bir mal olmakla birlikte, 12. sınıfın alfabetik listesinde ismen geçen bir mal değildir. Bununla birlikte, davacı tarafından da gösterildiği üzere çok sayıda taşıt parçası 12. sınıfın alfabetik listesinde yer almaktadır. Buna karşılık davalı, davacının kullandığı scooter parçalarının 12. sınıfta değil, 6. ve 7. sınıflarda yer aldığını iddia etmektedir. Mahkeme’ye göre bazı scooter parçaları 12. sınıfta yer aldığından davalı iddiası haklı değildir. Bu çerçevede, Genel Mahkeme, scooterlar için bazı parçaların 12. sınıfta yer almasını dikkate alarak, OHIM Temyiz Kurulu’nun “Lambretta” markasının “scooter yedek parçaları” için gerçek kullanımının bulunup bulunmadığını incelemesi gerektiğine karar vermiştir.

OHIM Temyiz Kurulu, “Lambretta” markasının 12. sınıftaki mallar için kullanılmama gerekçesiyle iptalini yerinde bulmuş olmakla birlikte, bu tespite ulaşırken markanın “scooter yedek parçaları” bakımından kullanımını incelememiş olduğundan, davacı iddiası haklı bulunmuş ve Temyiz Kurulu kararının iptal edilmesi gerekmiştir.

Davacının bir diğer iddiası, davacının markayı scooter yedek parçaları için kullanımı nedeniyle, davacının markasını bu parçalarla ayrılmaz bir bütün olarak kullanılan scooterlar için de kullanmış sayılması gerektiği yönündedir. Temyiz Kurulu kararı “scooter yedek parçaları” bakımından kullanımın incelenmemiş olması gerekçesiyle bozulmuş olduğundan, Genel Mahkeme davacının diğer iddiası için şu anda karar vermenin maddi şartlarının oluşmadığını belirtmiş ve davacının bu iddiasını değerlendirmeye almamıştır.

Sonuç olarak, 2000 yılında başvurusu yapılmış ve 2001 yılında tescil edilmiş “Lambretta” markası, 4/03 sayılı OHIM Başkanlık Genelgesi’nin yürürlük tarihinden önce tescil edilmiş bir marka olsa da, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıkları kullanılarak mal listesi düzenlenmiş bu marka, Genel Mahkeme’ye göre, 4/03 sayılı genelgede yer alan hükümler çerçevesinde değerlendirilmelidir. Şöyle ki, bu marka, “IP Translator” kararı sonrası 2012 yılında yayınlanan 2/12 sayılı OHIM Başkanlık Genelgesi öncesi dönem markalarla aynı uygulamaya tabi olmalıdır. Bu tespitlerden hareketle ve Temyiz Kurulu’nun davacı kullanımını “scooter yedek parçaları” bakımından incelememiş olması nedeniyle, Genel Mahkeme, davayı haklı bulmuş ve OHIM Temyiz Kurulu kararını iptal etmiştir.

“Lambretta” kararı kanaatimizce “IP Translator” sonrası oluşan gri alanlardan birisini daha ortadan kaldırmıştır. Adalet Divanı, Adalet Divanı Genel Mahkemesi ve OHIM tarafından verilen kararlar, “IP Translator” sonrası dönemi büyük bir karmaşa ve belirsizlik alanı olarak ortada bırakmamış ve genel hatlarıyla istikrarlı bir uygulama alanı tayin etmiştir. Bu bağlamda, “Lambretta” kararının 2/12 sayılı OHIM Başkanlık Genelgesi’nin uygulama alanını açıklığa kavuşturan bir karar olarak okunması yerinde olacaktır.

Önder Erol Ünsal

Ekim 2014

unsalonderol@gmail.com

Haberler ve Gündem

Isis Markasının Seçim ve Terk Edilme Hikayesi – Uluslararası Terör Bir Çikolata Markasını Nasıl Etkileyebilir?

libeert

Ülkemizin yanıbaşında tüyler ürperten cinayetler işleyen radikal terör örgütü IŞİD, yurtdışında ISIS (isis) kısa ismiyle bilinmektedir. Yabancı dillerdeki yazım biçimiyle Isis (isis) terimi, eskiden bulmacalarda karşımıza sıklıkla Mısır mitolojisinde bir Tanrı isminin karşılığı olarak çıkarken, son aylarda doğrudan ve refleksif olarak korkunç cinayetler işleyen uluslararası bir terör örgütünün karşılığı olarak hafızalarımızda yer edinmiştir.

Isis kelimesinin bu yıl itibarıyla yurtdışında birçok ülkede yaptığı çağrışım, sadece radikal terör örgütünün ismi haline dönüşmüş ve bu nedenle, bazı firmalar markalarını değiştirmek zorunda kalmıştır. Aşağıda okuyacağınız yazı bu içerikte bir marka değişikliği hikayesini aktarmaktadır.

1923 yılında kurulan ve her yıl yaklaşık 5000 ton çikolata üreten Belçika menşeili “Libeert” firması çikolatalarını geçmişte “Italo Suisse” markasıyla piyasaya sürerken, geçtiğimiz yıl markasını “isis” olarak değiştirmiştir. Firma kurucusu, çikolata yapma sanatını İtalya ve İsviçre’de öğrenmiş olduğundan, bu ülkeleri onore etme amacıyla başlangıçta “Italo Suisse” markasını seçmiştir. Belirtilen bağlantı sonradan ortadan kalkmış olduğundan, “Libeert” firması geçtiğimiz yıl markasını “isis” olarak değiştirme kararını almıştır.

“Libeert” firmasının geçtiğimiz yıl yaptığı değişiklikle çikolatalarına “isis” markasını vermesinin hemen ardından, ISIS (IŞİD) terör örgütü özellikle bu yaz yükselişe geçmeye ve tüm dünyanın nefretini kazanmaya başlamıştır. Terör örgütünün yükselişe geçmesiyle paralel olarak, “Libeert” firması çikolata satışlarında büyük düşüşler yaşamaya başlamış ve aynı zamanda tüketicilerden negatif reaksiyon almıştır.

Brüksel merkezli “Libeert” firması; bahsedilen negatif tepkiler, alıcıların “isis” kelimesini bir marka olarak görmekten ziyade sadece uluslararası bir terör örgütünü simgeleyen bir isim olarak algılamaya başlaması ve satışlardaki düşüş üzerine, tüketicilerin ürünle olumsuz bir ilişki sağlamasına gerekçe olan “isis” markasını değiştirme kararı almıştır. Firmanın pazarlama müdürü “Desiree Libeert”, Reuters’e yaptığı “Pralinlerimiz ve tabletlerimiz “isis” markalı olduğu için çikolatalarımız için de “isis” ismini marka olarak seçmiştik. Eğer, aynı isimde bir terörist örgütün varlığından haberdar olsaydık bu ismi asla seçmezdik. Uluslararası müşterilerimiz, tüketicilerin markayla yalnızca negatif bağlantılar kurduklarını ifade ettiler ve bu nedenle ürünlerimizi stoklarına almak istemediler.” açıklamasıyla, firmanın markasını bir kez daha değiştirmek istemesinin (zorunda kalmasının) gerekçesini ortaya koymuştur (http://www.reuters.com/article/2014/10/23/us-belgium-chocolate-isis-idUSKCN0IC11G20141023).

Belirtilen açıklama doğrultusunda, “Libeert” firması ürünlerini bundan sonra kendi şirket ismini marka olarak kullanarak piyasaya sürme kararı almış ve “isis” markasını terk etmiştir.

“Libeert” firmasının “isis” markasını seçme ve ardından hızla terk etme hikayesi, şüphesiz tarihin en talihsiz marka seçimlerinden birisini işaret etmektedir. Yurtdışında insanların “isis” markasıyla tamamen negatif bağlantılar kurarak, terörle hiçbir bağlantısı bulunmayan bir firmayı bile markasından vazgeçmek zorunda bırakması kanaatimizce insani hassasiyetler bakımından iyi bir haber niteliğindedir. “Libeert” firması ise muhtemelen dramatik bir marka seçimi hikayesiyle ders kitaplarında ve konferanslarda uzun yıllar boyunca yerini garanti altına almıştır.

Önder Erol Ünsal

Ekim 2014

unsalonderol@gmail.com

A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Kararları ve Uygulaması, Marka Nispi Ret Nedenleri, Nice Sınıflandırması - Malların ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırması

Ayak Giysileri ile Parfümler Bağlantı Mallar mıdır? Malların Benzerliği Konusunda İlgi Çekici Bir USPTO Temyiz Kurulu Kararı

rebelicious

Marka incelemesine aşina olanlar muhtemelen üzerinde uzlaşacaktır: Nicé sınıflandırmasının farklı sınıflarında yer alan malların ve/veya hizmetlerin birbirleriyle benzerliğini tespit etmek, çoğu kez markaların benzerliğine ilişkin karar vermekten daha güçtür. Belirtilen zorluk, çeşitli nedenlerle aralarında bağlantı kurulabilen, ancak aralarında amaç veya fonksiyon bakımından benzerlik bulunmayan malların ve / veya hizmetlerin ilişkisi kurulurken özellikle ortaya çıkmaktadır. Aşağıda okuyacağınız yazıda, aralarında belirgin farklılıklar bulunan “ayak giysileri” ve “parfümler” mallarının, Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Temyiz Kurulu tarafından hangi nedenlerle bağlantılı mallar olarak değerlendirildiği açıklanmaya çalışılacaktır.

USPTO Temyiz Kurulu, 9 Ekim 2014 tarihinde 85724988 sayılı kararıyla “Rocky Brands Wholesale LLC” firmasınca yapılan ve USPTO tarafından reddedilen “REBELICIOUS” markasına ilişkin itirazı değerlendirmiştir. Karara ilişkin detaylar aşağıdadır:

“Rocky Brands Wholesale LLC” firması standart karakterlerde yazılı “REBELICIOUS” markasının “ayak giysileri” için tescil edilmesi amacıyla 10 Eylül 2012 tarihinde USPTO’ya başvuruda bulunur. Başvuru, USPTO uzmanı tarafından aynı markanın önceden “Kişisel kullanım amaçlı kokular, parfümler” malları için tescilli olması ve bu nedenle başvuru ile belirtilen marka arasında karıştırılmanın ortaya çıkabileceği gerekçesiyle reddedilir. Bu noktada, okuyucuların bir kısmında ortaya çıkabilecek kafa karışıklığının giderilmesi amacıyla, USPTO’nun markaların benzerliği nedeniyle ortaya çıkabilecek nispi ret nedenlerini resen (ilana itirazın beklenmesi gibi bir zorunluluk olmaksızın) incelediği ve bu incelemeyi gerçekleştiren uzmanların markaların aynı Nicé sınıfına dahil malları veya hizmetleri içermesi gibi bir şartla bağlı olmadığı belirtilmelidir. Başvuru sahibinin ret kararına karşı itiraz etmesi üzerine, itiraz USPTO Temyiz Kurulu tarafından incelemeye alınır.

USPTO Temyiz Kurulu, itiraz hakkındaki kararını 9 Ekim 2014 tarihinde verir, kararda, ihtilaf karıştırılma olasılığına ilişkin genel tespitlere yer verilerek değerlendirilir:

Karıştırılma olasılığına ilişkin değerlendirmede dikkate alınması zorunlu iki ana faktör, markaların aynılığı veya benzerliği ve malların ve/veya hizmetlerin aynılığı veya benzerliğidir. İncelenen ihtilafta markalar aynıdır. Bu nedenle, bu faktör, yalnızca karıştırılma olasılığının tespit edilmesi ihtimalini artırmakla kalmaz, aynı zamanda karıştırılma olasılığının varlığı tespitine ulaşabilmek için gerekli olan malların benzerliğinin derecesini düşürür. Karıştırılma olasılığının varlığı sonucuna varabilmek için malların veya bunların satışa sunulduğu ticari kanalların aynı veya birbirleriyle rekabet eder nitelikte olması şart değildir. Malların bir şekilde birbirleriyle bağlantılı olması veya malların pazarlanması aşamasında, başvuru ve önceki tescil sahibinin mallarıyla karşılaşacak kişilerde bunların aynı veya bağlantılı ticari kaynaktan geldikleri kanaatinin ortaya çıkması yeterlidir. Önemli olan alıcıların malları karıştırması değil, bunun ötesinde malları ticari kaynağına ilişkin karıştırılma ihtimalinin bulunup bulunmadığıdır.

İncelenen vakada, başvuru sahibinin “ayak giysileri” ile önceki tescil sahibinin “parfümleri” arasında, her iki ürünün de insan vücuduna uygulanması (giyilmesi veya sürülmesi) hususu dışında, derhal ortaya çıkan açık bir benzerlik veya bağlantı bulunmamaktadır. Tersine, tescil sahibi insanların kokusuyla ilgili genellikle sıvı olan bir ürün sunarken, başvuru sahibi müşterilerin ayağını koruma veya süsleme amaçlı ürünler sunma niyetindedir. Başvuru sahibinin de belirttiği gibi bu mallar ne birbirinin ikamesidir ne birbirinin tamamlayıcısıdır ne de birbirleriyle rekabet eder niteliktedir.

Bununla birlikte, inceleme uzmanının da belirttiği üzere, karıştırılma olasılığının varlığı sonucuna varmak için bunların hiçbirisi şart değildir. Çeşitli mahkeme kararlarında belirtildiği üzere, inceleme konusu mallar birbirinden farklı olsa da ve türleriyle itibarıyla birbirleriyle bağlantılı olmasa da, bu mallar tüketici kitlesinin zihninde aynı ticari kaynaktan gelen mallarmış gibi değerlendirilebilir. İncelenen vakada, USPTO uzmanı, başvuru sahibi ve önceki tescil sahibinin markalarının kapsadığı malların bazı firmalar tarafından aynı markayla sunulduğunu, yani tek bir kaynaktan gelen ürünlermiş gibi değerlendirilebileceğini gösteren kanıtları sunmuş durumdadır.

Bu kanıtlardan ilki, uzmanın raporunda yer verdiği, ayak giysilerinin ve parfümlerin, aynı markayla aynı firma adına tescilli olduğunu gösteren (örneğin, WILBY, LIZ LUXE, PYLO, PINK EYELASH, ROCKERS IT’S DANGEROUS, TRUE RELIGION, HOUSE OF MRYSE, BUCKLE) delillerdir. USPTO uygulamasında göre; birbirinden farklı nitelikteki malları ve hizmetleri içeren ticaret sırasında kullanıma dayanan üçüncü kişilere ait tescilli markalar, bu markaların kullanımda olduğuna veya halkın bunlara aşina olduğuna dair kanıt oluşturmasa da, belirli bir dereceye kadar bu malların veya hizmetlerin tek bir ticari kaynaktan gelebileceğini gösteren delil teşkil edebilir.

Uzmanın sunduğu diğer kanıtlar ise, piyasada ayak giysilerinin ve parfümlerin aynı marka altında tek bir ticari kaynak tarafından aynı ticari kanalla (online satış sitesi) piyasaya sürüldüğünü gösteren (örneğin, POLO, TOMMY HILFIGER, HUGO BOSS, LACOSTE, CALVIN KLEIN, PERRY ELLIS, GUCCI, DIESEL, ED HARDY, NAUTICA, KENNETH COLE) delillerdir.

Bu kanıtlar parfüm ve ayak giysileri ürünlerinin belirgin farklılıklarını ortadan kaldırmamakla birlikte, en az 21 ticari kaynağın aynı markayla hem ayak giysisi hem de parfüm sunduğunu göstermektedir. Başvuru sahibi bu örneklerin çoğunun ünlü markalar olduğunu, yani tüketicilerin bu markalardan hem ayak giysisi hem de parfüm beklemeyi normal karşılayacağını öne sürmekte haklı olsa da, uzman tarafından tespit edilen örneklerin bir kısmı ünlü markalar değildir ve bu durum aynı markanın hem ayak giysileri hem de parfümler için kullanılmasının, sadece ünlü tasarımcılara ve ünlü markalara özgü olmadığını göstermektedir.

Bütün bu hususlar dikkate alındığında, uzmanın öne sürdüğü deliller, incelenen vakanın şartları göz önüne alındığında, Temyiz Kurulu’nun mallar arasında bağlantı bulunduğunu kabul etmesi için yeterlidir.

Temyiz Kurulu, belirli malların birbiriyle bağlantılı olduğunu gösteren müstakil kuralların olmadığını kabul etmekle birlikte, giyim eşyalarının kozmetikler ve parfümlerle bağlantılı mallar olarak kabul edildiğini gösteren çok sayıda kararın varlığını da belirtmektedir.

“…. kozmetikler ve kadın moda sektörüne dahil giyim eşyaları arasındaki yakından hissedilen bağlantı dikkate alındığında, bahsedilen malların yüksek derecede ilişki içerdiği ve aynı veya çok benzer markalarla satıldıklarında, tek bir ticari kaynaktan geldikleri çağrışımı yaratacakları (veya en azından bu doğrultuda karışıklığa yol açacakları) düşünülmektedir.” (Barbizon International, Inc., 217 USPQ 735, 737 (TTAB 1983); “Elbiseler ve sabunlar, kolonyalar dahil olmak üzere kişisel bakım ürünleri ile erkek gömleklerini, bu mallar üzerinde aynı veya benzer markanın eşzamanlı kullanımı halinde ticari kaynak bakımından karışıklığa yol açabilecek derecede bağlantılı mallar olarak kabul ediyoruz.” (re Christian Dior, S.A., 225 USPQ 533 (TTAB 1985); “Aynı markanın giysiler ve güzellik ürünleri veya kozmetikler için kullanımı halinde karıştırılma, yanılgı veya aldanmanın ortaya çıkacağı birçok kez belirtilmiştir. (re Arthur Holland, Inc., 192 USPQ 494 (TTAB 1976).

İncelenen vakada da kanıtlar benzer bir durumu işaret etmektedir. Kokuların ve ayak giysilerinin aynı marka altında satılması olağandışı bir durum değildir, buna bağlı olarak bu duruma aşina tüketiciler aynı markayla satılan parfümlerin varlığında ayak giysilerinin ticari kaynağı konusunda yanılgıya düşebilirler. Bu durum da, karıştırılma olasılığının varlığını kuvvetlendiren bir etkendir.

Buna ilaveten, başvuru sahibinin ve önceki tescil sahibinin malları herhangi bir kısıtlama içermemektedir ve ilgili kavramlar (ayak giysileri, parfümler) kapsamına girebilecek tüm malları içermektedir. Ayrıca, bu ürünlerin tüm ticari kanallar içerisinde hareket edebileceği ve her tip tüketiciye hitap edebileceği düşünülmektedir. İncelenen vakada, kanıtlar hem ayak giysilerinin hem de parfümlerin normal ticari kanallarda satışa sunulduğunu (mağazalar, online satış siteleri veya firmaların kendi web siteleri) göstermektedir. Dolayısıyla, taraflarının mallarının satışa sunulduğu ticari kanalların çakıştığı da görülmektedir. Ticari kanalların çakışması da karıştırılma olasılığının varlığını kuvvetlendiren bir etken niteliğindedir.

Belirtilen tüm hususlar ışığında, USPTO Temyiz Kurulu; markaların aynı, malların ve ticari sunum kanallarının bağlantılı olmaları gerekçeleriyle, markalar arasında karıştırılma olasılığının bulunduğu kanaatine ulaşmış ve başvuru hakkındaki ret kararını yerinde bulmuştur.

Ayak giysileri ve parfümlerin benzerliğinin ve bağlantısının tartışıldığı bu vaka kuşkusuz ilgi çekici niteliktedir. USPTO ve A.B.D. mahkemelerinin malların benzerliği veya ilişkisi konusundaki yaklaşımının malların fiziksel veya amaca ilişkin benzerliğinin veya malların karıştırılıp karıştırılmayacağının araştırılmasının ötesinde, mallar arasında ticari yaşamda bağlantı kurulup kurulmayacağı değerlendirmesine dayandığı açıktır. Marka incelemesi kimi zaman bizleri inceleme konusu malları didikleyerek aralarındaki farklılıkları ortaya çıkartma gayretkeşliğine yöneltse de, incelemenin asıl amacının “aralarındaki 7 farkı bulun oyunu” olmadığı, tersine, mallar arasında ortalama tüketicilerce ticari kaynak bakımından karıştırılma olasılığının ortaya çıkıp çıkmayacağını tespit etme yükümlülüğü olduğu unutulmamalıdır. Ülkemizde alt grup uygulaması ve mal / hizmet tebliğleri ile şablonlara indirgenmiş durumda olan ve marka incelemesi uygulayıcılarının ufkunu daralttığı kadar, hak sahiplerinin haklarının etkin biçimde korunmasının önündeki (kanaatimizce) en büyük engellerden birisini teşkil eden malların ve/veya hizmetlerin benzerliği konusundaki kalıpların yıkılması, kendi adıma geleceğe yönelik en önemli beklentilerimden birisidir.

 

Önder Erol Ünsal

Ekim 2014

unsalonderol@gmail.com

A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Kararları ve Uygulaması, Haberler ve Gündem, Markanın Kullanımı

Sert Kovboy John Wayne, Duke Üniversitesi’nin Hakkından Gelebilecek mi?

johnwayne4

 

Bloğumu oluşturmakla başlıca amacım, Avrupa Birliği Adalet Divanı ve İç Pazarda Uyumlaştırma Ofisi (OHIM) kararlarını aktarmak ve yorumlamaktı. Aylar geçtikçe A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) ve A.B.D. mahkeme kararlarını takip etmek bana daha ilginç gelmeye başladı ve içeriği bu yönde de geliştirmeye başladım. Birleşik Devletler’de olup bitenlerin bana ilginç gelmesinin başlıca iki nedeni var; (i) İhtilafların bir kısmı Türkiye’de karşılaşılan inceleme problemleri ile benzerlik gösteriyor, (ii) Ünlülerle veya ünlü filmlerle, müzik eserleriyle ilgili çok sayıda ihtilaf mevcut. Belirttiğim iki temel neden, beni Birleşik Devletler’de karşılaşılan ihtilaflarla ilgili daha fazla yazmaya teşvik ediyor ve doğrusunu söylemek gerekirse, Birleşik Devletler’de olup bitenler bana şu anda Avrupa’dan daha ilginç geliyor.

Bu girişten ve başlıktan da tahmin etmiş olduğunuz üzere, okumakta olduğunuz yazı gene bir ünlü ile bağlantılı ve bu ünlü efsanevi kovboy “John Wayne”.

“Duke (Dük)” lakabıyla da bilinen “John Wayne” , 1979’da ölmüş olmasına rağmen, kendim dahil olmak üzere 35-40 yaş üzeri Türk insanının zihnine kahraman bir kovboy, silahşör veya süvari subayı imajıyla kazılı durumda. Wayne’in hafızalarımızda bu denli yer etmesi muhtemelen tek kanal dönemi ve pazar sabahlarının vazgeçilmez western filmleri kuşağıyla da ilintili olsa gerek. Kendi adıma, babamın mesleği nedeniyle Türkiye’nin farklı yerlerinde taşrada geçen ve bu nedenle film izlemek için tek fırsatımın televizyon olduğu çocukluğuma dair en net hatırladığım ve özlemle andığım anlardan birisinin, ailecek izlediğimiz pazar sabahı western kuşağı olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim.

“John Wayne” çocukluğumun güzel hatıralarıyla birlikte ve özellikle süvari subayı rolleriyle zihnimde “iyilerin” tarafında bir yer edinmiş olsa da, bu yazı için hazırlık yaparken hakkında okuduğum birkaç metin, kendisiyle ilgili olumlu düşüncelerimi bir hayli değiştirdi. Bunların ilki kendisinin sıkı bir Cumhuriyetçi Parti yandaşı, Vietnam Savaşı yanlısı ve anti-komünist olması ki, bunlar çok sayıda insanda mevcut olan anlaşılabilir özellikler, dolayısıyla tek başlarına bir insanı kötü bir insan yapmaları mümkün değil. Bununla birlikte, aşağıda okuyacağınız ve John Wayne’in Mayıs 1971’de Playboy dergisine verdiği röportajda yer alan ifadeler, bir insana yönelik sempatinin kaybolması için tek başına yeterli olabilir: “Siyahlar belirli bir sorumluluk noktasına ulaşana dek eğitilene kadar, beyazların üstünlüğüne inanıyorum. Sorumsuz insanlara liderlik ve hüküm verme yetkisinin ve otoritesinin verilmesinin yerinde olmadığına inanıyorum… Bu büyük ülkeyi Amerikan yerlilerinden alarak yanlış yaptığımıza inanmıyorum… Bu ülkeyi onlardan sözde çalmış olmamız bir varoluş meselesidir. Yeni topraklara ihtiyacı olan çok sayıda insan vardı ve yerliler bu toprakları bencilce sadece kendileri için saklamak istiyordu.” Türkiye’nin içinde bulunduğu kaotik ve ırkçılığın tavan yaptığı şu günlerde, ırkçılığa göz kırpan ve belirli ırkların üstünlüğü savunan görüşleri duymak ve okumak beni rahatsız ediyor. Dolayısıyla da, bu yazıya hazırlık yaparken John Wayne’e ait bu sözleri okumak beni oldukça mutsuz etti.

Yazmak veya daha kapsayıcı bir ifadeyle üretmek, bana Türkiye’nin genel kaotik atmosferinin dışında olma hissi verdiğinden ve kendimi özgür hissetmemi sağladığından önceki paragrafı bir tarafa koyarak, yazının sınai mülkiyet haklarıyla ilgili bölümüne konsantre olmak sanırım daha yerinde olacak.

Yukarıda da belirttiğim üzere John Wayne, “The Duke” veya kısaca “Duke” lakabıyla da bilinmektedir. Bu lakabın gençlik yıllarında sahip olduğu bir köpeğin isminden kaynaklandığı söylenmektedir. John Wayne’in ailesi aktörün ölümünden sonra, Kaliforniya’da “John Wayne Enterprises” isminde bir şirket kurmuş ve aktörün lakabıyla, yani “Duke” markasıyla viski başta olmak üzere çeşitli alkollü içkileri üretmeye ve pazarlamaya başlamıştır.

dukejohnwayne2

Uyuşmazlığın diğer tarafında ise özellikle kolej basketbolu (NCAA) severlerin yakından tanıdığı “Duke Üniversitesi” yer almaktadır. North Carolina eyaletinde bulunan “Duke Üniversitesi” A.B.D.’nin seçkin ve bilinen üniversitelerinden birisidir ve özellikle basketbol takımı nedeniyle dünyanın diğer ülkelerinde de oldukça tanınmaktadır.

dukeuni

Geçtiğimiz yıl “John Wayne Enterprises” firması, “The Duke”, “Duke John Wayne” gibi markaları viskiler ve alkollü içecekler için marka olarak tescil ettirmek amacıyla A.B.D. Patent ve Marka Ofisi’ne başvuruda bulunmuştur. Firmanın önceden tescilli “Duke” markasının da bulunduğu ayrıca belirtilmelidir. Yeni başvuruların ilanına karşı “Duke Üniversitesi” itirazda bulunmuş ve tescilli markanın da iptal edilmesini talep etmiştir.

“Duke Üniversitesi”nin iddiası, “The Duke”, “Duke John Wayne” markalarının kendisiyle bağlantılı markalar olduğu izlenimine yol açması ve bu durumun tüketicileri yanıltacağı argümanıdır. Üniversite kendi politikasına uygun olarak ve “Duke Üniversitesi” markasının itibarının zedelenmesini engellemek amacıyla kendi markasıyla benzer markaların, kalitesi belirsiz ve/veya kalitesi üniversite tarafından denetlenmeyen mallara veya hizmetlere ilişkin kullanımına izin vermemektedir.

Buna karşı “John Wayne Enterprises”, “Duke Üniversitesi”nin alkollü içecekler sektörüyle bağlantısının bulunmadığını ve üniversitenin “Duke (Dük)” kelimesinin tüm mallara veya hizmetlere yönelik olarak tek sahibi olmadığını iddia etmektedir. “The Duke”, “Duke John Wayne” markalarına karşı yapılan itiraz ve hükümsüzlük talebi henüz USPTO tarafından incelenmemiştir ve talepler USPTO Temyiz Kurulu tarafından değerlendirilecektir.

USPTO itirazları henüz değerlendirmemiş olmakla birlikte, “John Wayne Enterprises” elini çabuk tutmuş ve Kaliforniya eyaletinin Santa Ana şehrindeki federal mahkemeye başvurmuştur.

“John Wayne Enterprises” mahkemede, “Duke Üniversitesi”nin marka başvurularına ve tescilli markalarına karşı harekete geçmesinin ileride kendi faaliyetlerine karşı harekete geçileceğinin sinyalini verdiğini belirtmiş ve mahkemeden kendi markalarının, “Duke Üniversitesi”nin markasına tecavüz içermediği yönünde karar vermesini talep etmiştir.

Santa Ana Mahkemesi davanın reddine karar vermiş ve ilanına itiraz edilen ve hükümsüzlüğü talep edilen markalarla ilgili kararın kendisi tarafından değil, USPTO Temyiz Kurulu tarafından verileceğini belirtmiştir. Mahkemeye göre, davacının ileride bana karşı dava açabilirler şeklinde sübjektif bir görüşü olmakla birlikte, ortada gerçek bir tehdit (dava) olmadığı sürece, USPTO’nun bu tip ihtilaflar hakkında vereceği karar yeterli olacaktır. Bu çerçevede, Santa Ana Mahkemesi, görev ve saha bakımından kendisinin yetkisiz olduğuna karar vererek davayı reddetmiştir.

Santa Ana Mahkemesi’nin yetkisizlik kararı elbette ihtilafın sona erdiği anlamına gelmemektedir ve USPTO Temyiz Kurulu’nun ilerleyen aylarda vereceği kararın beklenmesi gerekmektedir. Temyiz Kurulu’nun vereceği karar hiç şüphesiz oldukça zor bir karar olacaktır. Bir tarafta “Duke” ismiyle özdeşleşmiş “Duke Üniversitesi”, diğer tarafta birçok A.B.D. vatandaşının “Duke (Dük)” lakabıyla andığı ve hatırladığı “John Wayne” kültü. Bununla birlikte, kanaatimce “Duke Üniversitesi” alkollü içecekler ile kendi kurumsal kimliği arasında ortalama tüketicilerce ne gibi bir bağlantı kurulacağını gösteremediği sürece, üniversitenin ret ve iptal taleplerinin kabul edilmemesi olasılığı güçlenmektedir. Tabii ki, elimizde taraflarca sunulan argümanlar ve kanıtlar bulunmadığı sürece tahminlerde bulunmak pek anlamlı gözükmemektedir. Dolayısıyla, ilk etapta USPTO Temyiz Kurulu kararını beklemek yerinde olacaktır.

Temyiz Kurulu kararından haberdar olduğum anda, karara burada yer vererek, bu ilgi çekici ihtilafın sonucu sizlerle de paylaşacağım.

Önder Erol Ünsal

Ekim 2014

unsalonderol@gmail.com

Haberler ve Gündem, Telif Hakları

Eminem, Yeni Zelanda Ulusal Partisi’ne Karşı – İlgi Çekici Bir Telif Hakkına Tecavüz Tartışması

eminem

 

“The New York Times”da 16 Eylül 2014’de yayınlanan habere göre (http://www.nytimes.com/aponline/2014/09/16/world/asia/ap-as-new-zealand-eminem.html?hp&action=click&pgtype=Homepage&version=WireFeed&module=pocket-region&region=pocket-region&WT.nav=pocket-region&_r=0), A.B.D.’li ünlü rap şarkıcısı “Eminem”in yayın haklarını elinde bulunduran firma, Yeni Zelanda Ulusal Partisi’ne karşı dava açmıştır. Davanın nedeni seçimler öncesinde iktidarda bulunan “Ulusal Parti”nin seçim kampanyasında “Eminem”in ünlü “Lose Yourself” şarkısını izinsiz biçimde kullanmasıdır.

NY Times haberinde, Detroit merkezli Eight Mile Style ve Martin Affiliated isimli davacıların sözcüsü olan Joel Martin’in açıklamalarına yer verilmiştir. Martin, “Müzik yayıncılarının haklarını Yeni Zelanda’da savunmaktan sorumlu olan siyasal partinin telif haklarına bu derecede düşük saygı göstermesi hayal kırıklığı yaratmaktadır ve üzücü olduğu kadar ironiktir…Eminem’in haklarını korumak için hiç vakit kaybetmeden gerekli işlemleri yapacağız.” ifadelerine yer kullanmıştır. Buna ilaveten, zararların telafisi amacıyla Yeni Zelanda Yüksek Mahkemesi nezdinde dava açıldığı da belirtilmiştir.

Ulusal Parti tarafından yapılan açıklamada, partinin kullandığı eserin orijinalinin Los Angeles’ta yerleşik Spider Cues Music tarafından yayınlandığı ve partiye Avustralya merkezli bir tedarikçi tarafından satıldığı belirtilmiştir. Bu çerçevede parti kendisini sonuna dek savunacaktır. “Ulusal Parti, seçim kampanyasında tanıtım amacıyla kullandığı müzik parçasının herhangi bir sanatçının telif hakkıyla korunan eserine tecavüz içerdiği iddialarını tamamen reddetmektedir.” Bununla birlikte, Ulusal Parti, seçimlerden iki hafta önce anlaşmazlık konusu müzik parçasını kullanmayacağını belirtmiştir.

Davanın ne şekilde gelişeceğini şu andan tahmin etmek zor olsa da, sivri dilli rapçi Eminem’in bir sonraki albümünde Yeni Zelanda Ulusal Partisi’nden bir iki satırla da olsa bahsedebileceğini düşünebiliriz.

Youtube’da yaptığım aramada, Yeni Zelanda Ulusal Partisi’nin seçim kampanyasında kullandığı videonun silinmiş olduğunu tespit ettim, gene de merak eden okurların şarkının kullanım biçimi hakkında fikir elde etmesi amacıyla, konu hakkında yapılan – ve seçim kampanyasında kullanılan reklamı da içeren – bir haber videosunu ve şarkının orijinal halini paylaşıyorum.

Bu arada merak edenler için, 20 Eylül 2014’de gerçekleşen seçimin sonucunda, Ulusal Parti’nin oyların %48’ini alarak seçimden birinci parti olarak çıktığını da belirtelim.

 

Önder Erol Ünsal

Eylül 2014

unsalonderol@gmail.com

A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Kararları ve Uygulaması, Haberler ve Gündem, Markanın Kullanımı

Fare Kulakları İhtilafı! “Deadmau5” v. “Disney” – Yeni Bir “Celebrity Deathmatch”

deadmau5

Eğlence ve animasyon devi “Disney”, hiç şüphesiz fikri ve sınai mülkiyet haklarını, dünya genelinde en agresif biçimde koruyan firmalardan birisidir. Agresif koruma stratejisi pahalı hukuk bürolarını kiralamaya yetecek bütçe ve uzun davalara ayrılabilecek zamanın bolluğu ile birleştiğinde, görece küçük davalı firmalar genellikle Disney karşısında direnememektedir. Ancak, görülen şu ki, geçtiğimiz ay karşılaştığı rakip Disney’i bir hayli uğraştıracak ve kolayca pes etmeyecek.

Elektronik müzikle uğraşan 33 yaşındaki Kanadalı DJ “Deadmau5” yaklaşık 10 yıldan bu yana performanslarında aşağıda görebileceğiniz fare kulaklarına sahip başlığı kullanmaktadır.

deadmau5.2

 

deadmau5.3

 

Geçen zaman içerisinde Deadmau5’ı simgeleyen bir sembol haline gelen bu başlık, Birleşik Krallık, İrlanda, Japonya ve Almanya dahil olmak üzere 30’a yakın ülkede Deadmau5 adına tescilli bir markadır. Buna karşın, Deadmau5’ın bu şekli A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO)’nde marka olarak tescil ettirmek için başvuruda bulunması Disney’le ihtilafı başlatan adım olmuştur. Başvuru kapsamında bisikletler, oyuncaklar, gıdalar, elektronik ürünler, çantalar, içecekler, eğlence hizmetleri başta olmak üzere çok sayıda mal ve hizmet bulunmaktadır. Disney, bu başvuruya karşın yaklaşık 171 sayfadan oluşan bir itiraz dilekçesi sunmuş ve başvurunun kendisine ait Mickey Mouse kulakları markalarına benzerliğini gerekçe göstererek başvurunun reddedilmesini talep etmiştir.

Deadmau5, yukarıda da bahsettiğimiz gibi bu itiraza karşı sessiz kalmamıştır. Deadmau5’ın avukatı, markayı 10 yılı aşkın süredir kullanmalarına rağmen, Disney’in neden şimdi harekete geçtiğini anlayamadıklarını belirtmiştir. Deadmau5’ın kişisel tepkisi ise twitter üzerinden daha sert niteliktedir. Deadmau5 tweetlerinde “Disney, sizlerin tanınmış bir elektronik müzisyenle, bir çizgi fareyi karıştırabileceğinizi düşünüyor. Bu sizleri ne denli aptal yerine koyduklarını göstermektedir.” ve “Avukatlarını topla Disney.” ifadelerine ve bir takipçisine verdiği yanıtta “Üzgünüm. Bir saçmalık nedeniyle paraya aç bir şirketin altına yatacak küçük bir kaltak değilim.” ifadesine yer vererek hukuki savaşa bilenmiş olduğunu göstermektedir.

deadmau5.4

Disney avukatları ise iddialarında “Deadmau5’ın kullandığı fare kulaklarının görünüm, çağrışım ve bütün olarak oluşturdukları izlenim itibarıyla Disney’in ikonik fare kulakları ile neredeyse aynı olduğunu öne sürmekte ve bu nedenle markalar arasında karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkabileceğini ifade etmektedir.

Deadmau5, savunma pozisyonunda kalmakla yetinmemiş ve Disney’e karşı yeni bir ihtilaf başlatarak, bu kez kendisi Disney’in tecavüzünün giderilmesini talep etmiştir. Deadmau5 kendisine ait “Ghosts ‘n’ Stuff” şarkısından bölümlerin, Disney internet sitesinde Mickey Mouse’un rol aldığı bir videoda kendisinden izinsiz biçimde kullanıldığını öne sürerek, Disney’in kendisine ait telif haklarını ve iki tescilli markadan kaynaklanan haklarını ihlal ettiğini belirtmiştir. Buna karşılık Disney videoyu internet sitesinden kaldırmış, ancak videonun usulüne uygun biçimde lisanslanmış olduğunu iddia etmiştir. Bu hamleden de anlaşılabileceği üzere, Deadmau5, Disney’e karşı sessiz kalmak yerine (şimdilik) mücadeleyi tercih etmiş gibi gözükmektedir.

USPTO’nun itiraz hakkında nasıl bir karar vereceği şimdilik belli olmamakla birlikte, Deadmau5’ın savaş baltalarını çıkartmış olması ve Disney’e karşı meydanı kolayca terk etmemesi, tersine Disney’e meydan okuması, onun bir kahraman(!) gibi görünmesine yol açmaktadır. Bununla birlikte, twitter üzerinde yapılan kahramanlıkların ve şimdiden celebrity deathmatch (ünlülerin hayali ölümüne kavgalarını konu alan bir MTV animasyonu) havasına bürünen bu hukuki ihtilafın magazinel niteliğinin USPTO kararını çok da etkilemeyeceği görüşündeyim. Birkaç ay içerisinde itiraz sonuçlandığında tekrar bu ihtilafa döneceğimden, yazıyı virgülle bitirmek daha yerinde olacaktır.

Önder Erol Ünsal

Eylül 2014

unsalonderol@gmail.com

A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Kararları ve Uygulaması, Haberler ve Gündem, Markanın Kullanımı

Kara Şövalye Engellere Rağmen Yükselmeye Devam Ediyor! Sinema Filmindeki Kurgusal Marka Kullanımı Tescilli Marka Hakkına Tecavüz Teşkil Eder mi? A.B.D.’nde “Clean Slate” Davası

darkknight

 

Marka hukukuna ilişkin kavramların güncel yaşama ilişkin popüler medya öğeleriyle, özellikle sinema ve müzik alanlarıyla birlikte harmanlandığı uyuşmazlık ve davalar, marka incelemesini kimi zaman daha keyifle takip edilebilir hale getirebiliyor. Kendi açımdan son günlerde en zevkle takip ettiğim ve okuduğum marka hukuku ihtilafı, Amerika Birleşik Devletleri’nde görülen “Clean Slate” davası oldu.

“Clean Slate” davasını ilgi çekici hale getiren ayrıntı davanın konusu olduğu kadar, davanın oldukça popüler “Kara Şövalye Yükseliyor (The Dark Knight Rises)” filmine ve dolayısıyla süper kahraman “Batman”e ilişkin olmasıydı. Muhtemelen tüm okurların izlediği veya en azından hakkında bilgi sahibi olduğu “Kara Şövalye Yükseliyor”, Christopher Nolan’ın “Batman” üçlemesinin 2012 yılında çekilen son filmidir ve tüm dünyada büyük ilgi toplamıştır. Filmin konusunu hatırlatmak gerekirse; Gotham City son 8 yıldır bayağı sakindir ve Batman bu süre boyunca ortada gözükmemektedir, ta ki azılı suçlu Bane ortaya çıkana ve Gotham City’i tekrardan terör ve korkuya boğana kadar. Milyarder Bruce Wayne yani Batman bunun üzerine sevdiği şehri tekrar kurtarmaya karar verir ve burada belirtmeyeceğimiz nice iç hesaplaşma ve çaba sonucunda, bir dönem kendisine ihanet ederek Bane’le işbirliği yapan Catwoman (Kedi Kadın)’ın da desteğiyle Bane’le mücadeleye girişir. Sonunda da genellikle olduğu gibi iyiler kazanır.

Filmde, Batman’le işbirliği yaparak iyilerin tarafında yer almayı tercih eden Catwoman aslında bir suçludur ve hırsızlıkta uzmanlaşmıştır. Filmdeki baş kötü Bane, hizmetleri karşılığında Catwoman’a “Rykin Data Corporation” tarafından geliştirilmiş “Clean Slate” ismindeki bir yazılımı kullanmayı ve bu yolla Catwoman’ın tüm dünyadaki suç kayıtlarını silmeyi önerir. Bu teklifi kabul eden Catwoman kendisinden istenenleri yapar, ancak sonrasında kendisine “Clean Slate” yazılımının olmadığı söylenir ve ödülünü alamaz. Sonrasında Catwoman, Bane’in Gotham City’i nükleer bomba ile yok etme planından haberdar olur ve taraf değiştirerek iyilerin yani Batman’in safına geçer. Batman yani Bruce Wayne, Catwoman’a yardımları karşılığında, “Clean Slate” yazılımını verir (Batman bu yazılımı ele geçirmiş ve saklamıştır). Filmin sonunda, Catwoman’ı gerçek kimliğiyle yani Selina Kyle olarak, Batman’ın gerçek kimliğiyle yani Bruce Wayne’le Floransa’da yemek yerken görürüz ve anlarız ki Catwoman, “Clean Slate” yazılımını kullanmış ve tüm dünyadaki suç kaydını silerek, gerçek kimliğiyle normal bir yaşam sürmeye başlamıştır.

Filmin öyküsünü ve “Clean Slate” teriminin filmde ne şekilde kullanıldığını aktardıktan sonra, uyarı vermeden filmin sonunu söylediğimiz için, filmi henüz izlemeyenlerden özür dilemek yerinde olacaktır. Şöyle ki, okuyuculara ilginç ve belki komik gelecek olsa da, filmin sonu mahkeme kararında bile “Spoiler Alert” uyarısıyla birlikte verilmiştir. (karar için bkz. http://iplaw.hllaw.com/uploads/file/177475.PDF, “spoiler alert” kararın 4. sayfasında görülebilir.)

Davaya ve davanın marka hukukuyla bağlantısına geçmeden önce, “Clean Slate” teriminin sözlük anlamının verilmesi de yerinde olacaktır. “Clean Slate” terim olarak “Yeni Bir Başlangıç”, “Yeni Bir Sayfa”, “Temiz Bir Sayfa” anlamlarına gelmektedir ve yeni başlangıçları işaret etmek için sıklıkla kullanılan bir terim niteliğindedir.

Tüm bunlara ilaveten, film pazarlanırken, filmde geçen “Clean Slate” yazılımının kurgusal sahibi “Rykin Data Corporation”la bağlantı kurulmasını sağlayacak iki web sitesi kurulmuştur. Bu web sitelerinde “Clean Slate” hacking yazılımına ilişkin bilgi ve kurgusal bir patent belgesi yer almaktadır. Web sitelerinde satın alma veya yüklemeye konu olabilecek herhangi bir unsur bulunmamaktadır, bir diğer deyişle web siteleri kurgusal Gotham City evreninin bir yansıması niteliğindedir.

Yazının sinema filmi özeti kıvamındaki kısımlarını bitirerek, filmin hangi gerekçeyle bir marka ihtilafına konu olduğu açıklayacak olursak:

Filmin yayına girmesinin ardından “Fortres Grand Corporation” isminde bir firma marka haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle “Kara Şövalye Yükseliyor” filminin yapımcısı “Warner Bros Entertainment Inc.” firmasına karşı dava açar.

“Fortres Grand Corporation”, Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Marka Ofisi (USPTO)’nde tescilli “Clean Slate” markasının sahibidir ve marka “Yeniden başlatmanın ardından bilgisayarları orijinal ayarlarına döndürerek bilgisayar sürücüsünün temizlenmesini sağlayan kamuya açık bilgisayarları koruma amaçlı bilgisayar yazılımı.” için tescillidir. Bu yazılım, kamu erişimine açık bilgisayarlarda (okullar, hastaneler, internet cafeler, vb. yerlerde kullanılan bilgisayarlar örnek olarak verilebilir) kullanıcılar tarafından yapılan değişiklikleri her yeniden başlatmada temizleyerek, bu bilgisayarların düzgün ve sorunsuz çalışmasını sağlama amaçlıdır. “Fortres Grand Corporation”, “Clean Slate” yazılımını piyasada kullanmaktadır ve bu ürünüyle piyasada güven kazanmıştır.

“Fortres Grand Corporation”, “Kara Şövalye Yükseliyor” filminin gösterime girmesinin ardından kendisine ait “Clean Slate” yazılımının satış miktarında çok hızlı bir düşüş olduğunu ifade etmektedir. “Fortres Grand Corporation”a göre, bu düşüşün nedeni “Kara Şövalye Yükseliyor” filminde kendisine ait “Clean Slate” markasının kullanımıdır. Davacıya göre, “Clean Slate” ibaresinin filmdeki kullanım biçimi tüketicilerin yazılımın yasadışı veya düzmece olduğunu düşünmesine yol açmıştır. “Fortres Grand Corporation”, filmde “Clean Slate” ibaresinin kullanımının kendisine ait markaya tecavüz teşkil ettiği görüşündedir ve filmdeki kullanım biçiminin kendisine ait markayla karıştırılma ihtimaline yol açabileceğini ifade etmektedir. İlk Derece Mahkemesinin davayı reddetmesinin ardından, “Fortres Grand Corporation” kararı temyiz eder ve dava Birleşik Devletler Temyiz Mahkemesi (7. Çevre) tarafından görülür.

Temyiz Mahkemesi’nin davaya ilişkin değerlendirmeleri ve kararı takip eden biçimdedir:

Temyiz Mahkemesi’ne göre, “Fortres Grand Corporation”ın iddialarının tamamı, filmdeki kullanım biçimi ile davacı markasının karıştırılacağı iddiasına dayanmaktadır ve dolayısıyla, esasen bu iddia incelenmelidir. Davacı, “havada kalmış” klasik karıştırılma olasılığı (davacıya ait mallarla davalıya ait malların karıştırılacağı) iddiasına değil, kaynak konusunda karıştırılma iddiasına dayanmaktadır. Burada kullanılan kaynak konusunda karıştırılma terimi, yalnızca ticari kaynak nedeniyle bağlantı kurulması ihtimalini değil, aynı zamanda sponsorluk veya rıza üzerine kullanım gibi bağlantılar kurulması nedeniyle karıştırılma ihtimalini de kapsamaktadır.

“Fortres Grand Corporation”, kaynak konusunda karıştırılma iddiasını “tersine karıştırılma (reverse confusion)” teorisine dayandırmaktadır. A.B.D. mahkemelerinin kabul ettiği “tersine karıştırılma” teorisinde, önceki tarihli tescil sahibine (önceki kullanıcı) ait malların veya hizmetlerin, sonraki tarihte kullanıma başlayan kullanıcıya (sonraki kullanıcı) ait mallar veya hizmetler oldukları zannıyla alımı söz konusudur. Bu tip durumlar, sonraki kullanıcının piyasaya çok hızlı ve yoğun biçimde girerek kısa sürede bilinir bir marka hale geldiği ve bu yolla daha küçük ölçekteki önceki kullanıcıyı piyasada bastırdığı hallerde ortaya çıkabilir. “Tersine karıştırılma” durumunda ortaya çıkabilecek zarar, önceki kullanıcının markasının değerini, ürününün kimliğini, ürünün üzerindeki kontrolünü, ticari itibarını veya ününü kaybetmesi ve yeni piyasalara girme kabiliyetinin ortadan kalkmasıdır. Bu çerçevede, davacının tersine karıştırılma iddiasında başarılı olabilmesi için; davalı “Warner Bros Entertainment Inc.”in “Kara Şövalye Yükseliyor” filminde “Clean Slate” ibaresini “hacking yazılımı”nın ismi olarak kullanımı nedeniyle, tüketicilerin, davacı “Fortres Grand Corporation” ait “Clean Slate” yazılımının, davalı “Warner Bros Entertainment Inc.”e ait veya bu firmayla veya bu firmanın sponsorluğunda piyasaya sürülen bir ürün olduğu algısına kapıldığını, bu yolla tüketiciler açısından karıştırılmanın ortaya çıktığını makul kanıtlarla göstermesi gerekmektedir.

Temyiz Mahkemesi, değerlendirmeye geçmeden önce, içtihat bakımından durumu özetlemiş ve benzer durumlarda, yani önceki marka sahibinin markasının, sonraki kullanıcının sinema filminde kullanması halindeki ihtilafları kıyaslamıştır. Buna göre, önceden görülen bir davada (Davis. v. Walt Disney) önceki marka ile Disney’in filmine ilişkin sunulan hizmetler arasındaki ihtilaf değerlendirilmiş; bir diğer davada (Ocean Bio-Chem, Inc. v. Turner Netwok Television, Inc.) ise önceki hak sahibinin markasıyla sonraki kullanıcının sinema filmi arasındaki ihtilaf karara bağlanmıştır. Buna karşın, incelenen davada olduğu gibi, önceki hak sahibinin markasıyla, sonraki kullanıcının sinema filminde yer alan kurgusal bir ürün arasındaki ihtilafın değerlendirildiği bir davaya rastlanılmamıştır.

Yüksek Mahkeme içtihadı ise, ticari kaynak, sponsorluk ve rıza gösterme anlamındaki karıştırılmanın piyasada satışa sürülen somut mallara (tangible goods) ilişkin olması gerektiğini göstermektedir.

Doğrudan karıştırılma ihtimalinde, mahkemeler, sonraki kullanıcının filminde önceki hak sahibinin markasının kullanımına bakarak tecavüzün olup olmadığına karar vereceklerdir. Buna karşın, tersine karıştırılma ihtimalinde durum bu denli açık değildir. Şöyle ki, tersine karıştırılma ihtimalinde, karıştırılma sonraki kullanıcının somut ürününe ilişkin olarak ticari kaynak, sponsorluk, rıza gösterme açılarından bağlantı kurulmasıyla ilgilidir. İncelenen vakada, sonraki kullanıcının somut bir ürünü bulunmadığından, tersine iddia sinema filmindeki kurgusal kullanıma ilişkin olduğundan, önceki hak sahibinin markasıyla, sonraki kullanıcının filmindeki kullanımın ne şekilde karşılaştırılabileceği açık değildir. Bu çerçevede, Temyiz Mahkemesi, sonraki kullanıcının somut ürününün sinema filmi olduğunu kabul etmiş ve malların benzerliği iddiasını buna göre incelemiştir. İncelemede, filmin reklamı için oluşturulan “Rykin Data” web siteleri de somut ürünün reklamına ilişkin unsurlar olarak dikkate alınmıştır.

Mahkemeye göre, sinema filmleri ile masaüstü yönetim yazılımları farklı mallar olmakla birlikte, malların farklı olması, karıştırılma olasılığı incelemesinde malların benzerliği değerlendirilirken tek başına etkili değildir. Bu incelemede esas soru, inceleme konusu malların kamunun ilgili kesimi tarafından tek bir kaynaktan geldikleri yönünde bir algıya konu olup olmayacaklarıdır. Markalar, tüketicilerin zihninde tek bir üreticinin malları ürettiği olasılığını ortaya çıkarabilecek mallar üzerinde kullanılmışsa, tecavüz ortaya çıkabilecektir.

Temyiz Mahkemesi’nin daha önce incelediği bir davada, önceki marka sahibi McGraw-Edison “TRON” markalı elektrik sigortaları üretirken, sonraki kullanıcı Disney, “TRON” isimli bir filmin ardından piyasaya bu markayı taşıyan video oyunları, oyuncaklar ve lisanslı telefonlar sürmüştür. Söz konusu davada, “TRON” markası piyasaya sürülen ürünler üzerinde kullanılmış ve Mahkeme, pratik elektrik ürünlerinin, eğlence amaçlı elektrikli ürünlerle aynı kaynaktan geldiklerinin kabul edilebileceğini belirtmiş, ürünlerin her ikisinin de “TRON” markasını taşımaları durumunda markalar arasında karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkabileceği sonucuna ulaşmıştır.

Bununla birlikte, incelenen davada, “TRON” davasında olduğu gibi sonraki kullanıcı tarafından kullanılan gerçek ürünler söz konusu değildir. Davacının iddiaları markanın sinema filminde ve kurgusal ürünün reklamı amaçlı iki web sitesinde kullanımına dayanmaktadır. “Fortres Grand Corporation”, davalı “Warner Bros”un video oyunları sattığını öne sürse de, bu ürünler üzerinde “Clean Slate” markasının kullanıldığını ispatlamamıştır. Bu durumda, karşılaştırılabilir yegane ürünler, davacının yazılımları ile davalının sinema filmidir ve bu ürünler oldukça farklıdır. “Fortres Grand Corporation”, yazılımlar ile sinema filmleri ürünlerinin, kamunun ilgili kesiminde tek bir kaynaktan geldikleri yönünde algı yaratacaklarını gösterebilecek nitelikte kanıtlar sunmamış durumdadır.

Bu tespitlerin ardından, Temyiz Mahkemesi, davacı markası ile davalı kullanımını, karıştırılma olasılığının belirlenmesinde kullanılan diğer faktörler bakımından da değerlendirmiş ve fiili karıştırılmaya ilişkin gerçekçi kanıtların sunulmamasını esas alarak, karıştırılmanın olası olmayacağı sonucuna ulaşmıştır. Mahkeme, bu sonuca ulaşırken, “Yeni Bir Başlangıç” anlamına gelen “Clean Slate” ibaresinin filmdeki kullanımının, suçluların suç kayıtlarını silerek yeni bir başlangıca imkan veren tanımlayıcı bir kullanım olmasını da dikkate almıştır. Tersine karıştırılma teorisinin kullanıldığı önceki bir davada belirtildiği üzere, “Tersine karıştırılma vakalarında, sonraki kullanıcının ürünleri üzerinde kullanılan markanın söz konusu ürünlere ilişkin ayırt edici gücünün dikkate alınması daha da önem kazanmaktadır.”.

Son olarak, “Fortres Grand Corporation”ın internette yapılan sohbetlerde “Clean Slate” yazılımına ilişkin görüşleri öne sürerek yaptığı değerlendirme irdelenmiştir. Davacıya göre, internette çok sayıda kişi filmdeki “Clean Slate” yazılımının gerçek olup olmadığı veya filmdeki gibi çalışıp çalışmadığını konuşmaktadır ve bu durum fiili karıştırılmaya delil teşkil etmektedir. Buna karşın, Temyiz Mahkemesi’ne göre, böyle bir durum ancak tüketicilerin davacının yazılımının bir hacking programı olduğunu düşündüklerini gösterebilir ve bu, kaynağa ilişkin tersine karıştırılmayı işaret eden bir hal değildir. Bu farazi ve alışılmadık derecede saf (ahmak) tüketiciler her kimse, bu tüketicilerin davacının Warner Bros. lisansıyla şeytani bir hacking programı sattığı biçiminde bir yanılgıya düştüğü, davacı tarafından makul biçimde ispatlanamamıştır. Anlaşıldığı kadarıyla, davacının asıl iddiası, davalı “Warner Bros.”un markayı kullanımının, davacının “Clean Slate” markasının yasadışı bir yazılımla bağdaştırılması suretiyle, davacı markasının itibarına zarar vermesidir. Ancak, bu tür zarar sadece üne sahip markalar bakımından “sulandırma (dilution)” doktrini çerçevesinde ortaya çıkabilir ve davacının öne sürdüğü “tersine karıştırılma” – “bağlantılı mallar” gibi doktrinler yoluyla, sulandırma doktrini çerçevesinde sağlanan korumanın üne sahip olmayan markalara genişletilmesi mümkün değildir. Bir diğer deyişle davacı markası üne sahip, bilinir, tanınmış bir marka olmadığından, bu markanın sulandırma doktrini çerçevesinde sağlanan korumadan yararlanması ve davacı markasının itibarına zarar verildiği argümanına dayanılması mümkün değildir.

Davacının elle tutulur tek argümanı, davacı markası ile davalı kullanımına konu markanın benzer oldukları iddiasıdır. Markalar benzer olsa da, karıştırılmayı ortaya çıkaracak diğer faktörlerin eksikliği veya zayıflığı nedeniyle Temyiz Mahkemesi’ne göre, davacı markası ile davalı kullanımı arasında karıştırılma ihtimali söz konusu olmayacaktır. Bu çerçevede, Temyiz Mahkemesi’ne göre, davacı “Fortres Grand Corporation”, kendi markasıyla davalı kullanımı arasında karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkabileceğini makul bir biçimde ispatlayamamış durumdadır ve bu nedenle marka hakkına tecavüz iddiasının reddi yönündeki ilk derece mahkemesi kararı yerindedir. Sonuç olarak, davacı “Fortres Grand Corporation”ın marka hakkına tecavüz iddiasının reddedilmesine karar verilmiştir.

Oldukça uzun ve detaylı biçimde aktarmaya gayret ettiğim karar, kendi açımdan “tersine karıştırılma” doktrinin tartışılması ve bir sinema filminde kullanılan kurgusal bir ürünle gerçek dünyaya ait fiili kullanımı bulunan bir ürünün benzerliğinin tartışılması bakımında oldukça ilgi çekici niteliktedir. Elbette, bu tartışmanın modern bir kült seri olarak adlandırılabilecek Christopher Nolan’ın Batman üçlemesinin “Kara Şövalye Yükseliyor” filmine ilişkin olması kararı daha da ilginç kılmaktadır. Tüm bunlara ilaveten, Temyiz Mahkemesi’nin kararında ısrarla gerçek karıştırılmanın önemine vurgu yapması ve davacının kurgusal düzeyde kalan karıştırılma iddiaları ile bir anlamda dalga geçerek, “bu farazi ve alışılmadık derecede saf (ahmak) tüketiciler her kimse…” tabirini kullanması benim için özellikle dikkat çekici olmuştur. Şöyle ki, Türkiye’de bilirkişi raporları ve bu raporlar esas alınarak verilen kararlar sonucunda, neredeyse her markayı ve her malı ve/veya hizmeti birbiriyle benzer bulan ve karıştıran sıradışı bir tüketici profili ortaya çıkmıştır ve gerçek yaşamda nerede yaşadıkları bilinmeyen bu tüketici profilinin varsayılan bakış açısı marka hukuku uygulamasının temelini oluşturmaya başlamıştır. Bu enteresan konunun ise başka bir yazıda değerlendirilmesi yerinde olacaktır.

Sabrederek bu uzun yazıyı okuyanlara, “Kara Şövalye Yükseliyor”daki en favori sahnemle, yani kuyu biçimindeki hapishaneden kaçış sahnesiyle teşekkür etmek istiyorum.

 

Önder Erol Ünsal

Eylül 2014

unsalonderol@gmail.com

Haberler ve Gündem, Markanın Kullanımı

Sigara Ambalajlarına İlişkin Tek Tip Paketleme (Plain Packaging) Düzenlemesi ve Düzenlemenin Tescilli Marka Haklarıyla Bağlantısı

plainpackaging.görsel

Sigara kullanımına ilişkin yasaklayıcı ve kısıtlayıcı devlet projeleri ve kampanyaları son yıllarda tüm dünyada yaygınlaşmıştır. Türkiye’de de yaşadığımız yasaklayıcı kampanyaların kapsamı genişledikçe, kısıtlama ve yasakların hukuki boyutu da tartışma konusu olmaktadır. Kısaca, sigara karşıtı devlet kampanyaları artık sadece sigara kullanımının kısıtlanması bağlamında değil insan hakları ve özgürlükleri boyutunda da tartışılmaktadır.

IPR Gezgini, fikri ve sınai haklar ve bunların korunması alanında yayın yapan bir site olduğundan, bu yazıda devlet eliyle yürütülen sigara karşıtı proje ve kampanyaların, tescilli marka haklarıyla çatıştığı bir alan olduğu iddia edilen “plain packaging” uygulaması ve kavram açıklanmaya çalışılacak ve bu uygulamanın hangi açıdan tescilli marka haklarıyla çatıştığı değerlendirilecektir.

Başlangıç olarak “plain packaging” kavramını tanımlamak ve terimin yazıda hangi Türkçe karşılıkla anılacağını belirlemek yerinde olacaktır.

“Plain packaging” en basit şekilde, farklı markalarda olsalar da, tüm sigara paketlerinin tek tip hale getirilmesi olarak tanımlanabilir. Uygulama doğrultusunda, üreticiler paket üzerinde sigaraların markalarına, sadece kelime markası olarak ve izin verilen tek tip ölçü, font ve alanı kullanarak yer verebilecektir. Paketin kalan kısmı boş kalacak veya sağlık uyarılarıyla (yazı, resim, fotoğraf, sigarının zararlarına ilişkin bilgi, vb.) doldurulacaktır. Paketlerin tek tip hale getirilmesi, sigara paketleri üzerindeki logolar, şekil markaları, renkler dahil olmak üzere tüm ayırt edici unsurların kaldırılmasını kapsamaktadır. Paketlerin tek tip hale getirilmesi, paket üzerindeki markaların ve ayırt edici işaretlerin kaldırılması ile sınırlı değildir, paketlerin boyutları, kapakları, açılış biçimleri, dokuları, vb. tüm bileşenlerini de kapsamaktadır.

“Plain packaging” teriminin üzerinde uzlaşılmış bir Türkçe karşılığına rastlanılmamış olmakla birlikte, terimin çeşitli yerlerde “düz paketleme, kara paketleme, standart paketleme, tek tip paketleme” olarak anıldığı görülmüştür. Bu terimler arasından, “tek tip paketleme” daha doğru bir tanım olarak gözüktüğü için, “plain packaging” kavramını yazı boyunca “tek tip paketleme” olarak anacağız.

Sigaralara ilişkin tek tip paketleme önerileri 1990’lı yıllardan itibaren farklı ülkelerde tartışılmaya başlanmıştır. Bununla birlikte, tek tip paketlemeyi kanunlaştıran ilk ülke 2012 yılında Avustralya olmuştur. Avustralya yasalarına göre, Aralık 2012’den itibaren piyasaya sürülen tüm sigara paketleri tek tiptir. Avustralya’nın ardından, benzer içerikte yasal düzenlemeler, Avrupa Birliği ülkelerinden bazıları dahil olmak üzere çeşitli ülkelerde gündeme gelmiştir. İrlanda hükümeti bu konuda bir düzenleme yapma niyetinde olduğunu ifade etmiştir ve çeşitli ülkelerde de konu aktif biçimde tartışılmaktadır. Buna karşın, çok uluslu sigara devlerinin ve bunları destekleyen çeşitli lobilerin de tek tip paketlemeye karşı aktif bir kampanya yürüttükleri ve uygulamanın daha fazla ülkede kanunlaşmasını engellemeye çalıştıkları da ifade edilmelidir.

Avustralya’da tek tip paketleme kanununun kabul edilmesi bu kanuna karşı mücadelenin sonu olmamış, ancak kanuna karşı açılan dava Avustralya Yüksek Mahkemesi tarafından hükümet lehine karara bağlanmıştır. Buna ilaveten, Ukrayna, tek tip paketleme yasasının TRIPS ve GATT hükümlerine aykırılık içermesini gerekçe göstererek Avustralya’yı Dünya Ticaret Örgütü (WTO)’ne şikayet etmiştir. Şikayetin, WTO tarafından incelenmesi amacıyla bir panel oluşturulmuştur ve çok sayıda ülke panele katılma isteklerini beyan etmiştir. Panel henüz ihtilafı incelememiştir. (Ayrıntılı bilgi için, bkz. http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds434_e.htm)

Sigaralara ilişkin tek tip ambalajlama projesine karşı öne sürülen argümanlardan birisi, uygulamanın marka haklarına ve mülkiyet hakkına aykırı olduğu iddiasıdır. Bu yazıda belirtilen argümanlar açıklanmaya gayret edilecektir.

Tek tip ambalajlama karşıtlarının görüşlerine göre, tek tip ambalajlama, tescilli markalardan kaynaklanan hakların ortadan kaldırılması ve bu haliyle marka sahiplerinin yasal haklarının ihlal edilmesi anlamına gelmektedir.

Topluluk Marka Direktifi veya Tüzüğü esas alınarak ifade edilecek olursa, tescilli markaların sahiplerine münhasır haklar sağladığı açıktır. Buna ilaveten, ilgili mevzuatta bir işaretin mutlak veya nispi ret nedenleri çerçevesinde reddedilmesi veya hükümsüz kılınması gerekmediği sürece marka olabileceği de belirtilmiştir. Ek olarak, markanın asli işlevinin bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlamak olduğu da ortadadır. Bu hükümler esas alındığında, tek tip ambalajlama karşıtlarına göre, tek tip ambalajlamanın kabul edilmesi markanın ayırt edicilik işlevinin ortadan kaldırılması anlamına gelmektedir. Şöyle ki, birçok sigara markası renk, şekil veya logolarıyla birlikte tescil edilmiş ve bu halleriyle kullanılarak tüketicilerce bir firmayla özdeşleştirilmiş hale gelmiştir. Tek tip ambalajlama çerçevesinde, sigara paketlerinde renk, logo, şekil gibi unsurların ortadan kaldırılması gündeme geldiğinde, marka sahiplerinin tescilli markalarını tescil ettirdikleri haliyle kullanmaları ve dolayısıyla kanuni hakları engellenecektir. Markaların tescil edildikleri halleriyle kullanılmalarının engellenmesi ise tescilli markanın sağladığı münhasır hakların ve markanın ayırt edicilik işlevinin ortadan kaldırılması ile eş anlamlıdır. Buna ek olarak, renkler ve şekiller marka olabilecek işaretler arasında sayılmışken, bunların başka bir düzenlemeyle (tek tip paketleme düzenlemesi ile) marka olarak kullanımının engellenmesi, marka oluşturabilecek işaretler sayılarak yapılan ve mevzuatta yer alan marka tanımının ortadan kaldırılması anlamına gelmektedir ve tek tip paketleme düzenlemesi bu anlamda da hukuka aykırıdır.

Kısaca, tek tip ambalajlama karşıtları, marka sahiplerinin tescilli markalarından kaynaklanan haklarının tek tip ambalajlama ile ihlal edileceği görüşündedir.

Sigara markası sahiplerinin, tek tip ambalajlamaya hukuken karşı duruşunun bir diğer gerekçesi ise Dünya Ticaret Örgütü (WTO)’nü kuran uluslararası anlaşmalardan kaynaklanmaktadır. Tek tip ambalajlamanın Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları (TRIPS) Anlaşması’na aykırı olduğunu öne süren sigara markası sahipleri, genel olarak takip eden argümanlara dayanmaktadır:

(i) Tek tip ambalajlama, TRIPS madde 20’de yer alan “Bir markanın ticaretin seyri içinde kullanılması, bir başka marka ile birlikte kullanma, özel bir biçimde kullanma veya bir işletmenin mal veya hizmetlerini diğer işletmelerinkinden ayırma özelliğine zarar verecek şekilde kullanma gibi özel koşullarla haksız yere engellenmeyecektir.” hükmünün ihlali anlamına gelmektedir. Şöyle ki, TRIPS anlaşmasının hükümlerinde ve genel ruhunda, marka haklarına ilişkin olarak sigaraya veya daha genel ifadelerle sağlığa yönelik bir istisna tanımlanmamıştır. Bu haliyle, tek tip ambalajlamayla marka haklarının kullanılmasına getirilecek kısıtlamalar TRIPS hükümlerinin ihlaliyle eş anlamlı olacaktır.

(ii) Korunabilir markalar konusunu düzenleyen TRIPS madde 15(1) “Bir işletmenin mal ve hizmetlerini diğer işletmelerin mal ve hizmetlerinden ayıran herhangi bir işaret veya işaret kombinasyonu bir marka oluşturabilecektir. Bu tür işaretler, özellikle kişisel adları, harfleri, sayıları, mecazi unsurları içeren sözcükler, renk kombinasyonları ve bu tür işaret kombinasyonları, marka olarak tescil edilmek için uygun addedilecektir…” hükmünü içerdiğinden, tek tip ambalajlama ile getirilen kullanıma ilişkin sınırlamalar, bu hükmün kapsamının daraltılması anlamına gelecektir.

(iii) TRIPS madde 15(4) “Uygulanacak mal veya hizmetlerin niteliği markanın tesciline hiçbir şekilde engel oluşturmayacaktır.” hükmünü içermektedir. Bu hüküm gereğince, malların ve hizmetlerin niteliği bunların tescil edilebilirliğini etkilemeyecek ve malların ve hizmetlerin niteliği nedeniyle marka başvuruları reddedilmeyecektir. Sigara şirketlerine göre, tek tip ambalajlamaya yönelik mevzuat, malların (sigara) niteliği nedeniyle tescilli markaların tescil edildikleri haliyle kullanımına engel teşkil edeceğinden, TRIPS madde 15(4)’ün ihlali olarak görülmelidir.

(iv) TRIPS madde 16, tescilli marka sahiplerine verilen hakları düzenlemektedir. Tescilli marka sahiplerinin markalarını kullanım biçimlerinin, tek tip ambalajlama mevzuatı ile sınırlanması, marka sahiplerinin markalarını tescil ettirdikleri biçimde kullanmalarını engelleyecek ve marka korumasının kapsamını daraltacaktır. Dolayısıyla, tek tip ambalajlama mevzuatı TRIPS madde 16’ya da aykırı niteliktedir.

Sigara şirketleri, tek tip ambalajlamanın Sınai Mülkiyetin Korunması için Paris Sözleşmesi’nin birinci mükerrer 10 uncu maddesine de aykırı olduğu görüşündedir. Belirtilen madde, “Bir rakibin ticarethanesini, ürünlerini veya sınai veya ticari faaliyeti ile herhangi bir vasıtaya başvurularak bir karışıklığa yer verecek bütün her türlü olaylar”ın yasaklanacağı hükmünü içermektedir. Sigara şirketlerine göre, tek tip ambalajlama mevzuatı, tescilli markaların kelime unsuru dışındaki tüm ayırt edici unsurlarını ortadan kaldıracağından ve kelime unsuruna da sadece belirlenen ölçü ve fontlar dahilinde izin vereceğinden, markaların ayırt edici özellikleri ortadan kaldırılacak ve bu yolla tütün ürünlerinin tüketicileri alım sırasında ciddi karıştırma riskiyle karşı karşıya bırakılacaktır. Sigara şirketlerine göre bu durum Paris Sözleşmesi üyesi ülkelerin sözleşmeden kaynaklanan sorumluluklarını yerine getirmeyecekleri anlamına gelmektedir.

Tek tip ambalajlamaya yöneltilen bir diğer eleştiri ise daha genel niteliktedir ve uygulamanın İnsan Hakları Sözleşmesi’ne aykırı olduğunu savunmaktadır.

İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme’ye Ek 1. Protokol’ün 1 inci maddesi, Mülkiyetin Korunması başlığını taşımakta ve takip eden düzenlemeyi içermektedir: “Her gerçek ve tüzel kişinin mal ve mülk dokunulmazlığına saygı gösterilmesini isteme hakkı vardır. Bir kimse, ancak kamu yararı sebebiyle ve yasada öngörülen koşullara ve uluslararası hukukun genel ilkelerine uygun olarak mal ve mülkünden yoksun bırakılabilir.” Buna ilaveten, devletlerin kişilerin yasalarla korunan mülkiyet haklarını dikkate alarak düzenlemelerde bulunmaları gerektiği de açıktır. Bu bağlamda, mülkiyet hakları kapsamına giren marka hakkının kullanımının tek tip ambalajlama yoluyla kısıtlanması ve buna ilişkin olarak marka hakkı sahibine herhangi bir tazminat ödenmemesi, sigara şirketlerine göre, İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme’yle korunan mülkiyet hakkının ihlali anlamına gelmektedir.

Sigara şirketlerinin mülkiyet hakkının ve özel olarak sınai mülkiyet haklarının ihlali gerekçeli argümanları, yukarıda bahsedilen Avustralya Yüksek Mahkemesi önündeki davada da dile getirilmiştir. Bununla birlikte, Avustralya Yüksek Mahkemesi’nin belirtilen argümanları kabul etmediği ve tek tip ambalajlama kanununu iptal etmediği de ifade edilmelidir. Yüksek Mahkemenin kararının http://www.austlii.edu.au/au/cases/cth/HCA/2012/43.html bağlantısından incelenmesi mümkündür ve bu karar yazı kapsamında ayrıca irdelenmeyecektir.

Türkiye’de son yıllarda devlet eliyle yürütülen sigara karşıtı kampanya ve projelerin yoğunluğu dikkate alındığında, tek tip ambalajlama tartışmalarının yakın vadede Türkiye’de de karşımıza çıkması büyük sürpriz olmayacaktır. Buna karşın, çok uluslu sigara şirketlerinin dünyada genelinde sahip oldukları büyük güç ve Avrupa Birliği’nde konu hakkında yaşanan büyük tartışmalar göz önünde bulundurulduğunda, tek tip ambalajlamanın kabul edilmesi durumunda dahi marka hakkı sahiplerinin haklarını ısrarla savunacakları görülmektedir. Bu satırların yazarı, sigarayı yaklaşık 5 yıl önce bırakmış olmasına karşın, kendisini sigara karşıtı olarak tanımlamaktan özellikle kaçınmakta ve sigara içenlerin toplumdan soyutlanmasına varabilecek önlemleri aşırı bulmaktadır. Bununla birlikte, tek tip ambalajlama düzenlemelerine karşı mülkiyet hakkı ve daha dar anlamda tescilli marka hakları öne sürülerek yapılan itirazlar konuyu yazar açısından entelektüel anlamda daha da ilginç kılmaktadır. Bu çerçevede, bu yazıyı ilgi çekici ve daha derinlemesine irdelenmesi gereken bir konuya ilişkin başlangıç yazısı olarak tanımlamak ve sonradan gelecek daha detaylı yazıların sinyalini şimdiden vermek kendi adıma yerinde olacaktır.

 

Önder Erol Ünsal

Ağustos 2014

unsalonderol@gmail.com

A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Kararları ve Uygulaması, Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, IP Translator Davası, Nice Sınıflandırması - Malların ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırması

Nicé Sınıflandırmasının Sınıf Başlıklarının Kapsamı Hakkında A.B.D. ve Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerin Uygulamaları ve Türkiye Bakımından Kısa Değerlendirme

Bu yazı ilk olarak Uluslararası Fikri Mülkiyet Haklarını Koruma Derneği (AIPPI) Türkiye Ulusal Grubunun Bülteni “Fikri Gündem” dergisinin Ağustos 2014 sayısında yayınlanmıştır. Fikri Gündem’e http://www.aippiturkey.org/yonetim/files/fikri_gundem_sayi_5.pdf linkinden erişilmesi mümkündür. 

labirent

I- Giriş

Marka tescilinde malların ve hizmetlerin sınıflandırılması amacıyla kullanılan Nicé sınıflandırması, sınıflandırmanın yapısı ve ulusal ofislerdeki uygulama biçimi, önceki markalarla benzerlik açısından yapılan değerlendirme başta olmak üzere, birçok ülkede marka incelemesini doğrudan etkiler niteliktedir. Sınıflandırma ve uygulama biçiminin incelemeye etkisi özellikle Türkiye’de oldukça kuvvetlidir. Buna karşın, sınıflandırma ülkemizde incelemeye yaptığı etki ölçüsünde bilinmemekte ve tartışılmamaktadır. Bu yazı, sınıflandırmanın incelemeye etkisinin ortaya çıktığı alanlardan birisi olan Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıkları (class headings) kavramının açıklanması, sınıf başlıklarının kapsamının Amerika Birleşik Devletleri (A.B.D.) Patent ve Marka Ofisi’nde (USPTO) ne şekilde değerlendirildiğini gösteren USPTO Temyiz Kurulu’nun 2014 yılına ait “FIAT 500” kararı ile konu hakkında Avrupa Birliği üyesi ülkeler ile OHIM uygulamasının ana çerçevesini oluşturan Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın “IP Translator” kararının aktarılması ve bunun ardından konunun Türkiye bakımından da tartışılması amacıyla hazırlanmıştır.

 

II- Nicé Sınıflandırması ve Sınıf Başlıkları

 

Nicé sınıflandırması, en basit biçimde, markaların tescilinde kullanım için malların ve hizmetlerin sınıflandırılması amacıyla oluşturulan uluslararası bir sistem olarak tanımlanabilir. Nicé sınıflandırması, 1957 yılında uygulamaya giren Nicé Andlaşması ile oluşturulmuştur ve sınıflandırmanın uzmanlar komitesinin (uzmanlar komitesi andlaşma üyesi ülkelerin temsilcilerinden oluşmaktadır) teklifleri çerçevesinde belirli aralıklarla güncellenmektedir.

Nicé sınıflandırması 2014 yılı itibarıyla 45 sınıftan oluşmaktadır. Bu sınıflardan 34 adedi mallara, kalan 11 sınıf ise hizmetlere aittir. Sınıf sayısının artırılması, yani mevcut sınıfların gelecekte yeni sınıflara bölünerek yeni sınıfların oluşturulması, andlaşma kapsamında öngörülen prosedürler çerçevesinde mümkündür.

Uluslararası sınıflandırmayı kuran Nicé Andlaşması’nın ikinci maddesi, sınıflandırmanın hukuki etkisini ve kullanımını düzenlemektedir. Anılan maddenin birinci fıkrasında, andlaşmada doğrudan düzenlenen kurallar dışında, andlaşmanın etkisinin taraf her ülke tarafından ona tanınan etki olacağı ve anlaşmanın taraf ülkeleri herhangi bir markaya sağlanan koruma kapsamının değerlendirilmesi açısından bağlamayacağı belirtilmektedir. Açıklamalardan anlaşılacağı üzere Nicé Andlaşması malların ve hizmetlerin benzerliği konusunda ofislerin yapacağı değerlendirmeyi etkileyebilecek herhangi bir hüküm içermemektedir. Tersine, andlaşmada, sınıflandırmanın etkisinin taraf her ülke tarafından ona tanınan etki olacağı belirtilmiş, ofisler sınıflandırmayı esas veya yardımcı sistem olarak kullanmakta serbest bırakılmış ve ofislere sadece yapacakları yayınlarda ve düzenledikleri belgelerde sınıf numarasını belirtme zorunluluğu getirilmiştir.

Nicé sınıflandırmasında sınıflar dışında alt sınıflar, gruplar veya alt gruplar yoktur. Alt sınıf, grup veya alt gruplar, andlaşma tarafı ülkelerin bir kısmı tarafından uygulamaya konulan iç düzenlemeler niteliğindedir. Türkiye’de kullanılan ve mal ve hizmet sınıflandırması tebliğ ile oluşturulan gruplandırma (alt grup) sistemi Türkiye’ye özgüdür ve bu tip düzenlemelerin andlaşma tarafı diğer ülkeler bakımından bağlayıcılığı yoktur.

Nicé sınıflandırmasında yer alan sınıfların tamamı, sınıf içeriğinde bulunan malların veya hizmetlerin genel niteliğini belirten sınıf başlıklarına (class headings) sahiptir.[1] Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) sınıf başlıklarının amacını, “Sınıf başlıkları, mal ve hizmetlerin esas itibarıyla ait oldukları alanları genel şekilde belirtir.”[2] ifadesiyle açıklamaktadır. Sınıf başlıklarının altında yer alan açıklayıcı notlar (explanatory notes) ise ilgili sınıfın kapsamının daha net biçimde anlaşılmasını sağlayacak verileri içermektedir. Açıklayıcı notların ardından gelen alfabetik liste (alphabetical list), ilgili sınıfın kapsamına giren malların veya hizmetlerin ismen alfabetik biçimde sıralanmasından oluşmaktadır. Genel başlıklar, açıklayıcı notlar ve alfabetik liste kullanılmasına rağmen bir mal veya hizmetin hangi sınıfa ait olduğunun tespit edilememesi durumunda ise genel sınıflandırma ilkeleri (bunlara bu yazı kapsamında yer verilmeyecektir) kullanılarak, malın veya hizmetin ait olduğu sınıf belirlenecektir.

Bu yazıda üzerinde yoğunlaşılacak sınıf başlıkları, ilgili sınıfın kapsamı hakkında genel bilgi vermeyi amaçlayan kısa listelerdir. Sınıf başlıkları kimi durumlarda birkaç kelimeden (Örneğin, Sınıf 25: Giysiler, ayak giysileri, baş giysileri), kimi durumlarda ise daha uzun ifadelerden oluşur (Örneğin, Sınıf 21: Ev içi kullanım ve mutfak aletleri ve kapları; taraklar ve süngerler; fırçalar (boya fırçaları hariç); fırçalama malzemeleri; temizlik amaçlı malzemeler; çelik yünü; işlenmemiş veya yarı işlenmiş halde cam (binalarda kullanılan cam hariç); diğer sınıflarda yer almayan cam, porselen ve seramik eşyalar.).

Sınıf başlıklarını oluşturan ifadeler, kimi durumlarda ilgili sınıfın kapsamını çok net biçimde çizmekte ve ilgili malların veya hizmetlerin neredeyse tamamını kapsayacak içerikte olmakla birlikte (Örneğin, Sınıf 33: Alkollü içecekler (biralar hariç).), bu ifadeler bazı sınıflarda ilgili sınıf kapsamında yer alan malların veya hizmetlerin tamamını kapsama yeterliliğinden uzaktır. Dolayısıyla, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarıyla yapılan başvuruların veya tescil edilen markaların ilgili sınıflarda yer alan malların veya hizmetlerin tamamını kapsayıp kapsamadığı veya ne kadarını kapsadığı soruları tescil otoriteleri ve yargı açısından önemli tartışmalara yol açmaktadır.

 

III- Sınıf Başlıklarının Kapsamı Konusunda A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Uygulaması ve USPTO Temyiz Kurulu’nun “FIAT 500” Kararı

A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) uygulamasında Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarının çoğunluğu, başlangıçtan bu yana çok geniş (kapsamı belirsiz) ifadeler olarak kabul edilmekte ve açıklanmaları istenmektedir. Bu uygulama, diğer ülkelerde kapsamı oldukça belirli olan terimlerin de açıklanmasının talep edilmesini yanında getirdiğinden, A.B.D.’ye özgü ve diğer ülkelerden farklılaşmış bir uygulama niteliği göstermektedir. A.B.D. uygulaması mevcut haliyle, özellikle Madrid Protokolü kapsamında A.B.D. için uluslararası tescil başvurusu yapan başvuru sahiplerini zorlamaktadır. Şöyle ki, dünyanın diğer ülkelerinde kabul edilen çok sayıda terim (sınıf başlıkları dahil olmak üzere), A.B.D. tarafından kabul edilmediğinden, başvuruların mal ve hizmet listelerinin hazırlanmasından ardından, A.B.D. için mal ve hizmet sınırlandırması yapılmakta ve daha detaylı listeler düzenlenmektedir. USPTO tarafından kabul edilen mal ve hizmet tanımlamalarına http://tess2.uspto.gov/netahtml/tidm.html adresinden ulaşılması mümkündür.

USPTO’nun, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıkları hakkındaki uygulaması, USPTO inceleme kılavuzunda takip eden ifadelerle yer almaktadır: “Yabancı tesciller, malları ve hizmetleri çoğunlukla geniş ifadelerle belirtmektedir. Birçok durumda, mal ve hizmet tanımı, ilgili sınıfın sınıf başlığından oluşmaktadır. Bu tip geniş kapsamlı tanımlar A.B.D. başvurularında genel olarak kabul edilmemektedir. Yabancı tescil geniş kapsamlı bir ifade içerse de, A.B.D. başvurusunda, mal ve hizmet tanımlaması açık ve kesin olmalıdır.”[3]

USPTO uygulamasında, mal ve hizmet listelerinde yer alan terimlerin kapsamı belirlenirken “sıradan anlam (ordinary meaning)” testi uygulanmaktadır. Sıradan anlam testi, uzmanın inceleme esnasında, malı veya hizmeti ifade eden terimi, Nicé sınıfı numarasıyla değil, sıradan kelime anlamıyla değerlendirmesi anlamına gelmektedir. Malın veya hizmetin Nicé sınıfı numarası, yapılabilecek işlemlerin kapsamını sınırlandırmayacaktır. Mal ve hizmet listesini oluşturan terimlerin bir sınıfın sınıf başlığından oluştuğu durumlarda, USPTO terimlerin kapsamını belirlemek için kelimelerin sıradan anlamını dikkate alacaktır. Bu doğrultuda, başvuru sahibi, mal ve hizmet listesinde değişiklik yapmak isterse ve bu değişiklik, sınıf başlığının kelime anlamı kapsamına girmemekle birlikte ilgili sınıfta yer alan bir terimin mal ve hizmet listesine eklenmesine yönelik olursa, USPTO bu yöndeki değişiklik talebini kabul etmeyecektir.[4]

USPTO’nun Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıkları hakkındaki değerlendirmesinin daha kolay biçimde anlaşılabilmesini sağlayacak en güncel karar, USPTO Temyiz Kurulu’nun 31/01/2014 tarihli “FIAT 500” kararıdır.[5]

USPTO Temyiz Kurulu, kurum uzmanlarının verdiği kararlara karşı yapılan itirazların incelendiği kurumun nihai karar organıdır. USPTO Temyiz Kurulu’nun bazı kararları emsal niteliği taşıyan (precedential) kararlardır. Emsal niteliği taşıyan kararlar, karar yayınlanırken USPTO tarafından bu isimle adlandırılmakta, benzer argümanları içeren itirazların değerlendirilmesinde esas alınmakta ve bağlayıcı nitelik göstermektedir.

Bu yazı kapsamında açıklanacak olan “FIAT 500” kararı, USPTO Temyiz Kurulu’nun emsal niteliği taşıyan kararlarından birisidir.

İtalyan menşeili “FIAT GROUP MARKETING & CORPORATE COMMUNICATIONS S.P.A.” firması standart karakterlerde yazılı “FIAT 500” markasının çeşitli ülkelerde tescil edilmesi amacıyla Madrid Protokolü kapsamında bir uluslararası marka tescil başvurusu yapar. Uluslararası sicilde 1082074 sayıyla kaydedilen markanın tescil amacıyla yöneltildiği ülkelerden birisi de A.B.D.’dir. Uluslararası marka tescil başvurusunun kapsamında Nicé sınıflandırmasının 35. sınıfının sınıf başlığını oluşturan “Reklamcılık hizmetleri; iş yönetimi hizmetleri; iş idaresi hizmetleri; ofis hizmetleri.”[6]de yer almaktadır.

USPTO uzmanı, başvurunun mal ve hizmet listesinde yer alan bazı terimlerin çok geniş kapsamlı ifadeler olduğu tespitiyle başvuruyu reddeder. Başvuru sahibi ret kararının ardından yaptığı itirazla, mal ve hizmet listesinde çeşitli düzenlemeler yapılmasını ve ret kararının kaldırılmasını talep eder.

Başvuru sahibinin 35. sınıfında talep ettiği düzenleme, ilgili sınıftaki hizmetlerin “Reklamcılık hizmetleri; başkalarına ait geniş çeşitlilikte tüketim mallarının perakendeciliği ve çevrimiçi perakendeciliği hizmetleri.” şeklinde sınırlandırılması yönündedir.

USPTO uzmanı, başvuru sahibinin 35. sınıfa ilişkin yukarıda belirtilen hizmet kısıtlamasını kabul etmez. Şöyle ki, uzmana göre, listenin kısıtlanmış halinde yer alan “perakendecilik ve çevrimiçi perakendecilik hizmetleri”, başvurunun kısıtlama öncesi hizmet listesinin kapsamına giren nitelikte hizmetler değildir. Bir diğer deyişle, uzman, “perakendecilik ve çevrimiçi perakendecilik hizmetleri”nin, başvurunun ilgili sınıfının ilk halini oluşturan “Reklamcılık hizmetleri; iş yönetimi hizmetleri; iş idaresi hizmetleri; ofis hizmetleri.”nin kapsamına giren bir ifade olmadığı ve bu nedenle hizmet listesindeki sınırlandırmanın kabul edilebilir mahiyette olmadığı görüşündedir. Bu görüşten hareketle, uzman ikinci bir ret kararı gönderir ve başvuru sahibinin mal ve hizmet listesinde yaptığı düzeltmenin yukarıda belirtilen hizmetler bakımından kabul edilmediğini bildirir.

Başvuru sahibi bu karara karşı itiraz eder ve itiraz USPTO Temyiz Kurulu’nca incelenir.

İncelemenin esasını, aynı zamanda Nicé sınıflandırmasının 35. sınıfının sınıf başlığını da oluşturan “Reklamcılık hizmetleri; iş yönetimi hizmetleri; iş idaresi hizmetleri; ofis hizmetleri.” şeklindeki listenin “Başkalarına ait geniş çeşitlilikte tüketim mallarının perakendeciliği ve çevrimiçi perakendeciliği hizmetleri.” biçiminde sınırlandırılmasının, hizmet listesinin başvuru aşamasındaki halinin genişletilmesi anlamına gelip gelmediği sorusu oluşturmaktadır. Ret kararının dayanağı olan Yönetmelik 2.71(a) maddesi, başvuru sahiplerinin, başvurunun mal ve hizmet listesinde düzeltme veya kısıtlama yapabilecekleri, ancak listenin kapsamını genişletemeyecekleri hükmünü içermektedir.

Başvuru sahibi itirazında, hizmet listesinde yer alan 35. sınıfın sınıf başlığının, aynı sınıf kapsamındaki “perakendecilik hizmetleri”ni de kapsadığını, dolayısıyla kısıtlama sonucu oluşan hizmet listesinin başvurunun ilk halinin kapsamına girdiğinin kabul edilmesi gerektiğini öne sürmektedir. Başvuru sahibine göre, “perakendecilik hizmetleri”nin sınıf başlığında yer alan “iş yönetimi hizmetleri”nin kapsamına girdiğinin kabul edilmesi mümkündür, şöyle ki bir perakende dükkanı işletmek ve bu hizmetleri sunmak ticari bir hizmettir ve ticari işletmenin idare edilmesini de içermektedir. Bunlara ek olarak başvuru sahibi, USPTO’nun önceden kabul ettiği benzer nitelikte birkaç örneği de gündeme getirmekte ve bu kararların esas alınmasını talep etmektedir.

Buna karşılık, inceleme uzmanı, başvuruyu değerlendirirken “sıradan anlam” testini uyguladığını, dolayısıyla, başvuruyu oluşturan terimlerin sıradan anlamı doğrultusunda, bu terimlerin “perakendecilik hizmetleri”ni kapsamadığı kanaatine ulaştığını belirtmektedir. Uzman, buna ek olarak, “iş idaresi” teriminin sözlük anlamını sunarak, bu terimin bir ticari işletmenin yaptığı her işi kapsamadığını, asıl anlamının bir ticari işletmenin başarı sağlamak için uyguladığı yönetim teknikleri olduğunu öne sürmektedir. Ayrıca, inceleme uzmanına göre, bir başvuruda Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarının kullanılması, ilgili sınıftaki tüm malların veya hizmetlerin otomatikman kapsandığı anlamına gelmemektedir.

Başvuru sahibi ve inceleme uzmanının argümanlarını değerlendiren Temyiz Kurulu takip eden tespitlere ulaşmıştır.

Temyiz Kurulu’na göre, başvuru sahibince hizmet listesinde yapılan değişiklik, hizmet listesinin kapsamının uygun olmayan biçimde genişletilmesi niteliğindedir ve Nicé sınıflandırmasının 35. sınıfının sınıf başlığındaki terimlerin (iş idaresi hizmetleri dahil olmak üzere), “perakendecilik hizmetleri”ni kapsadığının kabul edilmesi mümkün değildir. Başvuru sahiplerinin, başvurularının mal ve hizmet listesinde yer alan terimleri, USPTO’nun malları ve hizmetleri doğru biçimde sınıflandırmasına imkan verecek açıklıkta tanımlamaları gerekmektedir. Malların ve hizmetlerin açık biçimde tanımlanmasına ilişkin değerlendirme kriterlerini belirlemek USPTO takdirindedir. İnceleme uzmanı, USPTO’nun mal ve hizmet tanımlamalarının kapsamlarını belirlerken uyguladığı “sıradan anlam” testini bu başvurunun incelenmesinde doğru biçimde uygulamıştır ve “iş idaresi hizmetleri” dahil olmak üzere, başvurunun hizmet listesinin ilk halinde yer alan terimlerinin hiç birisinin “perakendecilik hizmetleri”ni kapsamadığı yönündeki uzman tespiti yerindedir. “İş idaresi hizmetleri”nin tanımı ve bir hizmetin marka olarak tescil edilebilmesi başkalarının yararı için verilmesi gerekliliği zorunluluğu göz önüne alındığında, bu hizmetlerin içeriği, iş idaresini tekniklerine sahip bir işletmenin, bu teknikleri başka bir işletmeye, o işletmenin amaçlarına erişmesini sağlamak için aktarması olarak ortaya çıkmaktadır. Bir diğer deyişle, “iş idaresi hizmetleri”nde esas olan, bir işletmenin bir diğer işletmeye faaliyetlerini daha iyi biçimde sürdürmesi için yardım sağlamasıdır ve bu hizmet işletmeler arasında (business to business) bir hizmet niteliğindedir. Buna karşın, “perakendecilik hizmetleri”, firmaların tüketicilere perakende alım için çeşitli ürünleri sunmasıdır ve hizmet işletmeden tüketiciye verilmektedir.

Temyiz Kurulu, kararın kalan bölümünde sınıf başlıklarının kapsamı sorununu irdelemiştir:

Temyiz Kurulu’na göre, sınıf başlıkları bilinçli şekilde seçilmiş kapsamı geniş ifadelerden oluşsa da, bunların her durumda ilgili sınıftaki tüm malları ve hizmetleri kapsadıkları kabul edilemez. USPTO inceleme kılavuzunda da belirtildiği üzere, mal veya hizmet listesinin sınıf başlığından oluşması ve ardından başvuru sahibinin listede kısıtlama talep etmesi durumunda, kısıtlama sonucu oluşacak mal veya hizmetler, orijinal listenin sıradan anlamı kapsamına girmiyorsa, USPTO kısıtlamayı kabul etmeyecektir.

Madrid Protokolü’ne taraf bazı ülkelerce uygulandığı bilinen “sınıf başlığı herşeyi kapsar (class heading covers all)” yaklaşımı uyarınca bu ülkelerin, bir başvurunun mal ve hizmet listesinin Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarından oluşması durumunda, başvurunun ilgili sınıflardaki tüm malları ve hizmetleri kapsadığını kabul ettiği bilinmekle birlikte, bu durum uluslararası andlaşmaların (Nicé Andlaşması veya Madrid Protokolü) getirdiği bir zorunluluk değildir. Uluslararası andlaşmalar böyle bir zorunluluk getirmemişken ve A.B.D. mevzuatında bu yönde bir düzenleme yokken, tersine A.B.D. uygulamasının sınıf başlıklarının kapsamı konusunda “sıradan anlam (ordinary meaning)” yaklaşımı açıkken, uluslararası markalar için sınıf başlıklarının ilgili sınıftaki tüm malları veya hizmetleri kapsadığı yönünde bir istisna tanınması mümkün değildir. Bu çerçevede, Madrid Protokolü’ne taraf bazı ülkelerin, 35. sınıfın sınıf başlığının ilgili sınıftaki hizmetlerin tamamını ve dolayısıyla “perakendecilik hizmetleri”ni kapsadığını kabul etmesi, USPTO’nun da aynı yaklaşımı takip etmesi gerektiği anlamına gelmemekte ve USPTO değerlendirmesini etkilememektedir.

İlaveten, Temyiz Kurulu’nun, başvuru sahibinin önceki emsal kararlar gerekçeli itirazına verdiği yanıt da belirtilmelidir. Temyiz Kurulu’na göre, “İncelemede tutarlığının sağlanması Ofis’in hedefi olsa da, inceleme uzmanlarının önceki kararları bizim için bağlayıcı değildir ve her vakada önümüze sunulan kanıtları esas alarak vaka bazında karar vermemiz gerekmektedir.”

Sonuç olarak, Temyiz Kurulu’na göre, başvuru sahibinin hizmet listesinde “Başkalarına ait geniş çeşitlilikte tüketim mallarının perakendeciliği ve çevrimiçi perakendeciliği hizmetleri.”ne yer vererek yaptığı sınırlandırma, bu hizmetlerin, başvurunun orijinal hizmet listesinde yer alan “Reklamcılık hizmetleri; iş yönetimi hizmetleri; iş idaresi hizmetleri; ofis hizmetleri.”nin kapsamına girer nitelikte bir ifade olmaması nedeniyle kabul edilebilir mahiyette bulunmamıştır. Dolayısıyla, başvuru sahibinin itirazı Temyiz Kurulu tarafından reddedilmiştir.

USPTO Temyiz Kurulu’nun “FIAT 500” kararı, ofisin Nicé sınıflandırmasının genel başlıkları konusunda uzun yıllardır devam eden istikrarlı uygulamasının devamı niteliğinde bir karar olması nedeniyle beklenmedik veya sıradışı nitelikte bir karar değildir. Bununla birlikte, bu kararın Avrupa Birliği’nde “IP Translator” kararı sonrası yaşanan kargaşa ve tartışmaların ardından gelmesi ve “IP Translator” kararıyla “sınıf başlığı herşeyi kapsar” yaklaşımını net biçimde geride bırakan yeni AB uygulamasıyla paralellik göstermesi, “FIAT 500” kararını dikkat çekici hale getirmektedir. Kararın önemini daha iyi anlamak için “IP Translator” kararını, kararın arka planını ve getirdiği yenilikleri bir kez daha anımsamak yerinde olacaktır.

 

IV- Sınıf Başlıklarının Kapsamı Konusunda İç Pazarda Uyumlaştırma Ofisi (OHIM) Uygulaması ve Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın “IP Translator” Kararı

Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarının kapsamı konusunda OHIM uygulamasını, “IP Translator” kararını milat kabul ederek, “IP Translator” öncesi ve sonrası olarak ikiye ayırmak gerekmektedir.[7]

“IP Translator” kararı öncesi durumda, uygulamanın esasını OHIM Başkanı tarafından yayınlanmış 16 Haziran 2003 tarihli 03/4 sayılı Genelge oluşturmaktaydı. 03/4 sayılı Genelge’ye göre OHIM, bir sınıfa ait sınıf başlığının, o sınıfa dahil tüm malları veya hizmetleri kapsadığını kabul etmekteydi. Bu kabul ve etkileri, tescil incelemesi için olduğu kadar, itiraz, sınırlandırma, kısmi iptal, kullanım gibi işlemler veya hükümler bakımından da geçerliydi.

OHIM, 03/4 sayılı Genelge kapsamında sınıf başlıklarının ilgili sınıf kapsamına giren tüm malları veya hizmetleri kapsadığını kabul etmekle birlikte, bu kabul Avrupa Birliği üyesi ülkelerin ulusal ofislerinin tümü bakımından geçerli değildi. Bu konuda üye ülkelerin bir kısmı, OHIM’in uygulamasına paralel olarak, sınıf başlıklarının ilgili sınıftaki tüm malları veya hizmetleri kapsadığını kabul etmişken, Birleşik Krallık başta olmak üzere bir diğer kısmı ise sınıf başlıklarının kapsamını sadece sınıf başlığında yazılı mallarla veya hizmetlerle sınırlı olarak değerlendirmekte ve ilgili sınıftaki malların veya hizmetlerin tümünün sınıf başlığınca kapsandığı yönündeki yorumu kabul etmemekteydi. Dolayısıyla, sınıf başlığından oluşan başvuruların kapsamı konusunda, Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında ciddi uygulama ve değerlendirme farklılığı bulunmaktaydı.

Sınıf başlıkları konusunda birlik üyesi ülkeler arasındaki uygulama ve değerlendirme farklılıkları, tescilli markaların kapsamının ne olduğu sorusunu da gündeme getirdiğinden ve bu sorunun cevabı ülkeden ülkeye değiştiğinden, marka sahipleri markalarının kapsamları konusunda endişeye düşmüşlerdi. Dolayısıyla, durumun netleştirilmesi için Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın yorumuna ihtiyaç duyulmuştu. Bu çerçevede, aşağıda detaylarını okuyacağınız bir dava inşa edilerek, konu Adalet Divanı önüne taşındı.

2009 yılında “Chartered Institute of Patent Attorneys”, “IP Translator” markasını tescil ettirmek için Birleşik Krallık marka tescil ofisine başvuruda bulunmuştur. Başvuru 41. sınıf için yapılmıştır ve kapsamında 41. sınıfın Nicé sınıflandırmasındaki sınıf başlığı olan “Öğretim; eğitim verilmesi; eğlence; sportif ve kültürel faaliyetler.” hizmetleri yer almaktadır. Birleşik Krallık Ofisi, 41. sınıfın sınıf başlığını kapsayan başvurunun kapsamının 03/4 sayılı OHIM Başkanlık Genelgesi kapsamında yorumlanması gerektiği görüşünden hareketle, başvurunun 41. sınıfa dahil “tercüme hizmetleri”ni de kapsadığı tespiti doğrultusunda, “IP Translator” markasının anlamı itibarıyla “tercüme hizmetleri” bakımından ayırt edici nitelikte olmadığı ve tanımlayıcı nitelikte olduğu gerekçeleriyle başvurunun reddedilmesine karar vermiştir. Başvuru reddedilirken, ret kararı sınıf başlığının tamamı için verilmiş ve ret kararının yalnızca “tercüme hizmetleri” bakımından geçerli olduğunu belirtir içerikte hizmet listesi düzenlemesi veya sınırlandırması içerikli bir işlem yapılmamıştır. (Birleşik Krallık marka ofisi sınıf başlıklarının kapsamı konusunda, sınıf başlığının ilgili sınıftaki tüm malları veya hizmetleri kapsamadığı uygulamasını kabul etmiş olmakla birlikte, bu marka için farklı bir değerlendirmede bulunmuştur. Bunun nedeni konuyu ön yorum kararı için ECJ önüne taşımaktır. Dolayısıyla, başvuru ve sonrasındaki Ofis kararını senaryo olarak kabul etmek yerinde olacaktır.)

Başvuru sahibi ofis işlemlerinin tamamlanması üzerine, ret kararını “Atanmış Kişi”ye (appointed person [Birleşik Krallık sisteminde bir temyiz merci]) götürmüştür. Başvuru sahibinin temel itiraz gerekçesi, hizmet listesinin kapsamında “tercüme hizmetleri”nin yer almaması ve kendisinin bu hizmetlerin tescili için başvuruda bulunmamış olmasıdır. Atanmış Kişi, “tercüme hizmetleri”nin tescili talep edilen hizmetler arasında yer almaması ve bu hizmetin tescili talep edilen “Öğretim; eğitim verilmesi; eğlence; sportif ve kültürel faaliyetler.” hizmetleri kapsamına girebilecek bir hizmet olmaması bulgularından hareketle, konu hakkında Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın görüşünün alınması gerektiği sonucuna ulaşmış ve Adalet Divanından takip eden üç sorunun yanıtlanacağı ön yorum kararı (preliminary ruling) verilmesini talep etmiştir:

  1. Bir marka başvurusunun kapsamında bulunan malların veya hizmetlerin açık ve kesin olarak belirtilmesine ihtiyaç var mıdır, eğer ihtiyaç varsa bu (açıklık ve kesinlik) hangi derecede olmalıdır?
  2. Marka başvurularının kapsamında bulunan malların veya hizmetlerin tanımlanması amacıyla Nicé Andlaşması çerçevesinde oluşturulan malların ve hizmetlerin uluslararası sınıflandırmasının sınıf başlıklarının içerdiği genel ifadelerin kullanılmasına izin verilmeli midir?
  3. Malların ve hizmetlerin uluslararası sınıflandırmasında yer alan sınıf başlıklarının içerdiği genel ifadelerin OHIM Başkanınca yayınlanan 16/06/2003 tarihli 03/4 sayılı Genelge’ye uygun biçimde yorumlanmasına ihtiyaç var mıdır veya bu şekildeki yoruma izin verilmeli midir?

Adalet Divanı yukarıda yer verilen sorulara 19 Haziran 2012 tarihli C-307/10 sayılı kararı ile takip eden yanıtları vermiştir:[8]

“2008/95 sayılı Direktif, marka korumasının talep edildiği malların ve hizmetlerin, başvuru sahibince,  yetkili makamların ve tacirlerin, sadece bu bilgiye dayanarak, koruma talebinin kapsamını belirleyebilecekleri derecede (yeterlilikte) açık ve kesin biçimde tanımlanmasını gerektirmektedir, anlamında yorumlanmalıdır.

2008/95 sayılı Direktif, (mallara ve hizmetlere ilişkin) tanımlamanın, yetkili makamların ve tacirlerin koruma kapsamını yeterince açık ve kesin biçimde anlamalarına imkan verdiği durumlarda, marka korumasının talep edildiği malları ve hizmetleri tanımlamak için, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarındaki genel unsurların kullanımına engel olmayacaktır, anlamında yorumlanmalıdır.

Koruma talep ettiği markanın kapsadığı malları veya hizmetleri belirtmek için, Nicé anlaşmasının birinci maddesinde belirtilen sınıflandırmanın belirli bir sınıfına ait sınıf başlığında yer alan genel ifadelerin tamamını kullanan bir ulusal marka sahibi, tescil başvurusunun ilgili sınıfa dahil olup alfabetik listede yer alan tüm malları veya hizmetleri kapsama niyetiyle mi yoksa ilgili sınıftaki malların veya hizmetlerin sadece bir kısmını kapsama niyetiyle mi  yapıldığını belirtmek zorundadır. Eğer başvuru, malların veya hizmetlerin bir bölümü için yapılmışsa, başvuru sahibinin o sınıfta bulunan hangi malları veya hizmetleri kapsama niyetinde olduğunu belirtmesi gerekmektedir.”

Bu yanıtlardan özellikle ikincisi, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarının ne şekilde değerlendirilmesi ve anlaşılması gerektiği konusunu düzenlemektedir.

Adalet Divanına göre, 2008/95 sayılı Direktifin etkin uygulamasını ve marka tescili sisteminin sorunsuz işleyişini sağlamak için, kararın önceki paragraflarında (bkz. 1 numaralı soruya ilişkin yanıt) belirtilen açıklık ve kesinlik ilkesi malların ve hizmetlerin tanımlanması bakımından da geçerli olacaktır.

Bu çerçevede, Nicé sınıflandırmasının, sınıf başlıklarında yer alan ifadelerin bir kısmı, yetkili makamların markanın koruma kapsamını tespit etmelerine yönelik olarak yeterli derecede açıklık ve kesinlik içerirken, sınıf başlıklarının bir diğer kısmı çok genel olmaları ve markanın kaynak gösterme işlevine uygun olmayacak derecede çeşitli malları veya hizmetleri içermeleri nedeniyle açıklık ve kesinlik kriterlerine uygun değildir.

Dolayısıyla, yetkili makamların, başvuru sahibinin koruma talep ettiği markanın kapsadığı sınıf başlıklarının açıklık ve kesinlik ilkelerine uygunluğunu, vaka bazında (case-by case basis) değerlendirmesi gerekmektedir.

“IP Translator” kararının hemen ardından OHIM 2/12 sayılı yeni bir Başkanlık Genelgesi yayınlamıştır.

2/12 sayılı OHIM Başkanlık Genelgesi 21/06/2012 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş ve bu tarih itibarıyla 16 Haziran 2003 tarihli 03/4 sayılı Başkanlık Genelgesi yürürlükten kalkmıştır.03/4 sayılı genelgenin ortadan kalkmasıyla, anılan genelgede belirtilen, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıkları kullanılarak yapılan başvuruların, ilgili sınıflara dahil tüm malları veya hizmetleri kapsadığı yönündeki yorum da ortadan kalkmış ve terimlerin kelime anlamları kapsamına giren malları ve hizmetleri kapsadıkları kabul edilmeye başlanmıştır.

2/12 sayılı Genelge’ye göre, OHIM, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarından yeteri derecede açık ve kesin olanları kabul etmeye devam edecektir. Tersi durumda, yani sınıf başlığının yeteri kadar açık ve kesin olmadığının düşünüldüğü durumlarda OHIM’in başvuru sahibinden açıklama isteyecektir.

Nice sınıflandırmasının sınıf başlıklarından hangilerinin yeteri derecede açık ve kesin olmadığı ise OHIM’in üye ülkelerle birlikte yürüttüğü yakınlaşma projesi kapsamında karara bağlanmıştır. Konu hakkında yürütülen yoğun bir çalışmanın ardından 2013 yılında açıklanan ortak bildiri ile Nice sınıflandırmasının sınıf başlıklarından 11 tanesinin “IP Translator” kararında belirtilen açıklık ve kesinlik ilkelerini karşılamadığı tespit edilmiştir.[9] Nice sınıflandırmasının 197 adet genel başlığından yalnızca 11 tanesinin açıklık ve kesinlik ilkelerine aykırı olduğunun belirlenmesi, “IP Translator” kararının uygulama alanını sınırlı tutmuş ve sınıf başlıklarının ilgili sınıf kapsamındaki tüm malları kapsadığını kabul eden ülkelerin ve OHIM’in “IP Translator” sonrası döneme daha yumuşak biçimde geçebilmelerini sağlamıştır.

Özetlemek gerekirse, “IP Translator” kararı, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarının kapsamı konusunda Avrupa Birliği’nde birbiriyle açıkça çelişkili biçimde uygulanan iki yaklaşım, yani “sınıf başlığı herşeyi kapsar (class heading covers all)” ve “sınıf başlığı ne anlama geliyorsa kapsamı odur (means what it says)” yaklaşımları arasından, “sınıf başlığı ne anlama geliyorsa kapsamı odur (means what it says)” yaklaşımını yerinde bulmuş ve diğer yaklaşımı ortadan kaldırmıştır. Bununla birlikte, karar sonrasında, OHIM ve AB üyesi ülkelerin, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarından yalnızca 11 tanesinin, “IP Translator” kararının açıklık ve kesinlik ilkelerine aykırı olduğunu kabul etmesi nedeniyle, kararın uygulama alanı çok genişletilmemiş ve bu yolla gerek tescil ofislerinin uygulamalarının yeni sisteme daha kolay entegrasyonu sağlanmış gerekse de marka sahiplerinin önceki tarihli markalarının kapsamlarının belirlenmesinde karşılaşılabilecek olası problemler minimum düzeye indirilmiştir.

Buna ilaveten, Adalet Divanı’nın “IP Translator” kararıyla “sınıf başlığı ne anlama geliyorsa kapsamı odur (means what it says)” yaklaşımının tercih edilmesi sonucunda, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarının kapsamı hakkındaki Avrupa Birliği uygulamasının, A.B.D. tarafından uygulanmakta olan “sıradan anlam (ordinary meaning)” yaklaşımıyla yakınlaştığı belirtilmelidir. Buna karşın, Nicé sınıflandırmasının 197 adet sınıf başlığının büyük çoğunluğunun A.B.D. tarafından belirsiz ifadeler olarak kabul edilmesi karşısında, Avrupa Birliği’nin bunlardan yalnızca 11 tanesini kapsamı açık ve kesin olmayan tanımlar olarak değerlendirmesi göz önüne alındığında, uluslararası marka uygulamasının önde gelen iki büyük gücü arasında, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıkları konusunda, halen oldukça büyük bir değerlendirme farklılığı olduğu ortaya çıkmaktadır.

 

V- Türkiye’nin Nicé Sınıflandırmasının Sınıf Başlıkları Konusundaki Yaklaşımı ve Türkiye Bakımından Değerlendirme

Türk Patent Ensitüsü’ne (TPE) ulusal yolla yapılan marka başvurularının çoğunluğunda, TPE’nin yayınladığı 2013/2 sayılı Mal ve Hizmet Sınıflandırmasına İlişkin Tebliğ’de[10] yer alan ifadeler kullanılmaktadır. Tebliğ ile getirilen sistem ve bu sisteme dayalı başvuru alışkanlıkları (kopyala – yapıştır yöntemiyle oluşturulan ve mal ve hizmet listelerinin kapsamı bakımından gerçekçi olmayan başvurular; başvurularda kullanılan veya kullanılacak mallara ve hizmetlere yer verilmemesi, tersine ilgili sınıflar kapsamındaki tüm malların ve hizmetlerin listelenmesi; Tebliğ ile oluşturulan grupların aynı, aynı tür veya benzer mal ve hizmetlerin belirlenmesi konusunda yeterliliği; aynı tür mal ve hizmet ile benzer mal ve hizmet ayrımının yerindeliği veya gerekliliği; aynı tür kavramı ile benzer kavramının anlamlı bir farklılığının söz konusu olup olmadığı; uygulanan sistemin gelişmiş ülke uygulamaları ile uyumu, vb.) bu satırların yazarına göre ciddi şekilde irdelenmesi gereken önemli konular olmakla birlikte, bu hususlar işbu yazının konusunu oluşturmadığından, burada değerlendirilmeyecektir.

2013/2 sayılı Tebliğ’in 3. maddesinde yer alan “Tebliğin ekindeki listede yer alan bazı gruplar genel başlıklar halinde düzenlenmiştir. Bu gruplara ilişkin genel başlıkların, tanımlama kapsamına giren ve ilgili Nis sınıfında bulunan malların veya hizmetlerin tamamını kapsadığı kabul edilecektir.” hükmü kanaatimizce “sınıf başlığı ne anlama geliyorsa kapsamı odur (means what it says)” yaklaşımıyla paralel nitelik göstermektedir. Şöyle ki, madde içeriğinde yer alan “tanımlama kapsamına giren” ifadesi genel başlığın kapsamını ilgili tanımın kapsamı ile sınırlandırmakta ve sonrasında gelen ilgili Nicé sınıfında bulunma şartıyla, genel başlığın kapsamının ilgili Nicé sınıfının kapsamıyla da sınırlı olduğu belirtilmektedir. Bu çerçevede, TPE uygulamasında, Tebliğ’de yer verilen genel başlıkların kapsamının, ilgili tanımın anlamı ve bu anlam esasında ilgili Nicé sınıfının kapsamı biçiminde, birbirleriyle aynı anda ortaya çıkan iki sınırlama esasında belirleneceği ortaya çıkmaktadır.

Bununla birlikte, TPE sınıflandırma tebliğinde yer alan genel başlıklar, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarından farklı olduğundan ve TPE tebliğinin asıl amacı aynı tür mal ve hizmetin belirlenmesi olduğundan, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıkları ile TPE tebliğinde yer alan genel başlıklar arasında amaç ve kapsam bakımından büyük bir farklılık olduğu ortadadır. Dolayısıyla, Türkiye’de Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıkları hakkındaki yaklaşımın ne olduğu sorusunun yanıtının sınıflandırma tebliğine bakılarak tespit edilmesi mümkün değildir. Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarının kapsamı ve hangilerinin kabul edilebilir nitelikte olduğu sorusunun yanıtı, mevzuat veya uygulama kılavuzunda da belirtilmemiş olduğundan, sorunun yanıtı ancak uygulamaya bakılarak tespit edilebilecek içeriktedir. Uygulamaya bakıldığında ise Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarından büyük bir bölümünün sorunsuz biçimde kabul edildiği, ancak bir kısmı hakkında açıklama talep edildiği görülmektedir.

A.B.D. uygulamasına eşdeğer bir uygulamanın Türkiye bakımından kabul edilmesi kanaatimizce mümkün ve uygulanabilir içerikte değildir. Şöyle ki, A.B.D. uygulaması uzun yıllardır süren bir geleneğin devamı niteliğindedir ve sınıf başlıklarının çoğunluğunu uzun yıllardır kabul etmeyen A.B.D.’nin bunları kabul etmemeye devam etmesi anlaşılır bir tutumdur. Buna karşın sınıf başlıklarını sorunsuz biçimde kabul eden OHIM, Avrupa Birliği üyesi ülkeler ve Türkiye’nin –A.B.D. uygulamasıyla aynı şekilde- bir anda sınıf başlıklarının neredeyse tamamını kapsamı belirsiz terimler olarak kabul etmeye başlaması, uygulamada ve özellikle önceki tarihli tescilli markaların kapsamının belirlenmesi konusunda büyük sıkıntılara yol açacak niteliktedir. Kaldı ki, Türkiye’nin sınai mülkiyet konusunda Avrupa Birliği mevzuatıyla paralel mevzuata sahip olması ve yakın işbirliği içerisinde bulunduğu ülkelerin Avrupa Birliği üyesi ülkeler ve OHIM olduğu göz önüne alındığında, konu hakkında Avrupa Birliği üyesi ülkeler ve OHIM yaklaşımının tercih edilmesi gerektiği hususu, kanaatimizce belirginleşmektedir.

Belirtilen durum çerçevesinde, “IP Translator” kararı sonrası OHIM ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerde ortaya çıkan yaklaşım ve sonuçlarının Türkiye tarafından yakından takip edilmeye devam edilmesi ve Avrupa Birliği üyesi ülkeler ve OHIM tarafından kapsamı belirsiz bulunan 11 sınıf başlığına ilişkin uygulamanın Türkiye açısından gözden geçirilmesi yerinde olacaktır.

 

VI- Sonuç

 

Yazı boyunca, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarının kapsamı ve kabul edilebilirliği hususundaki A.B.D. ve OHIM – Avrupa Birliği üyesi ülkelerin uygulamaları “FIAT 500” ve “IP Translator” kararları ışığında detaylı biçimde aktarılmaya çalışılmıştır. “FIAT 500” ve “IP Translator” kararlarını açıklamaya geçmeden önceyse yazının konusunun okuyucularca daha net biçimde anlaşılması için Nicé sınıflandırması ve sınıflandırmanın sınıf başlıkları hakkında bilgi verilmiştir. Son olarak, konu Türkiye bakımından kısaca değerlendirilmiştir.

Yazı boyunca yapılan değerlendirmeler ışığında, öncelikli olarak Adalet Divanı’nın “IP Translator” kararıyla, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarının kapsamı konusunda Avrupa Birliği’nin Haziran 2012’den başlayarak “sınıf başlığı ne anlama geliyorsa kapsamı odur” yaklaşımını benimsediği belirtilmelidir. Bu yaklaşımın sınıf başlıklarının kapsamı konusunda A.B.D.’nin uzun yıllardır uyguladığı “sıradan anlam” yaklaşımı ile paralelliği nedeniyle, A.B.D. ile Avrupa Birliği uygulamasının, birbirine yakınlaştığı ifade edilmelidir.

Nicé sınıflandırmasının 197 adet sınıf başlığının büyük çoğunluğu A.B.D. tarafından halen kapsamı belirsiz ifadeler olarak kabul edilmektedir. Buna karşın, Avrupa Birliği’nin bu başlıklardan yalnızca 11 tanesini kapsamı açık ve kesin olmayan tanımlar olarak değerlendirmesi göz önüne alındığında, A.B.D. ve Avrupa Birliği arasında, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarını oluşturan terimlerin açık ve kesinliği konusunda, halen büyük bir değerlendirme farklılığı olduğu görülmektedir.

Bir diğer deyişle, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarını oluşturan terimlerin kapsamı değerlendirilirken, terimlerin kelime anlamının dikkate alınması gerektiği konusunda A.B.D. ve Avrupa Birliği birbirine yakınlaşmışken, söz konusu terimlerin hangilerinin kapsamının açık olduğu konusunda taraflar arasında halen belirgin bir yorum farkı bulunmaktadır.

Konu Türkiye özelinde değerlendirildiğinde, öncelikli olarak, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıkları ile TPE sınıflandırma tebliğinde yer alan genel başlıklar arasında içerik, amaç ve kapsam bakımından büyük farklılık olduğu belirtilmeli ve karşılaştırma Türk sınıflandırma tebliğ ile Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıkları arasında değil, uygulama pratikleri arasında yapılmalıdır. Bu karşılaştırmanın sonucunda, yazar, Türkiye’nin, A.B.D. uygulaması benzeri bir yaklaşımı değil, ülke açısından daha kolay uygulanabilir Avrupa Birliği yaklaşımını tercih etmesi gerektiğini düşünmektedir.

Son olarak, yazara göre, Avrupa Birliği uygulamasına paralellik sağlanması için, Avrupa Birliği üyesi ülkeler ve OHIM tarafından kapsamı belirsiz bulunan 11 sınıf başlığına ilişkin uygulama Türkiye bakımından gözden geçirilmelidir.

 

Önder Erol Ünsal

Temmuz 2014

unsalonderol@gmail.com

[1] Sınıf başlıklarının listesinin http://tmclass.tmdn.org/ec2/classheadings;jsessionid=D0DB1D33C66BB086921BC067FFB0E48E.ec2t3 bağlantısından görülmesi mümkündür.

[2] http://www.wipo.int/classifications/nivilo/nice/# (The class headings indicate in a general manner the fields to which the goods and services in principle belong.)

[3] http://tmep.uspto.gov/RDMS/detail/manual/TMEP/Apr2013/d1e2.xml#/manual/TMEP/current/TMEP-1400d1e2049.xml

[4] http://tmep.uspto.gov/RDMS/detail/manual/TMEP/Apr2013/d1e2.xml#/manual/TMEP/current/TMEP-1400d1e2479.xml

[5] Kararın tam metnine http://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/ttabvue-79099154-EXA-13.pdf adresinden erişilmesi mümkündür.

[6] Advertising services; business management; business administration; office functions.

[7] “IP Translator” kararı, karar öncesi ve sonrası OHIM ile Avrupa Birliği üyesi ülkelerin uygulamaları hakkında detaylı bilginin http://iprgezgini.org/category/ip-translator-davasi/ adresinde yer alan yazılardan incelenmesi mümkündür.

[8] Kararın tam metnine http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=124102&doclang=EN adresinden erişilmesi mümkündür.

[9] Ortak bildiri kapsamında yeterince açık ve kesin bulunmayan ve kabul edilemeyecekleri bildirilen 11 terim aşağıda sayılmıştır:

  1. Sınıf 6: Adi metallerden yapılmış diğer sınıflarda yer alamayan mallar. Terimin kabul edilmeme nedeni, malların neden yapılmış olduklarının belirtilmiş olmasına karşın malların ne olduğunun belirtilmemiş olmasıdır.
  2. Sınıf 7: Makineler ve imalat tezgahları. Kabul edilmeyen terim, sınıf başlığının yalnızca “makineler” kısmıdır. Terimin kabul edilmeme nedeni, ne tip makinelerin kast edildiğinin belirtilmemiş olmasıdır.
  3. Sınıf 14: Değerli metaller ve bunların alaşımları ve bunlardan (değerli metallerden ve bunların alaşımlarından) yapılmış veya bunlarla kaplanmış diğer sınıflarda yer almayan Kabul edilmeyen terim, sınıf başlığının yalnızca “değerli metallerden ve bunların alaşımlarından yapılmış veya bunlarla kaplanmış mallar” kısmıdır. Terimin kabul edilmeme nedeni, malların neden yapılmış olduklarının veya neyle kaplanmış olduklarının belirtilmiş olmasına karşın malların ne olduğunun belirtilmemiş olmasıdır.
  4. Sınıf 16: Kağıt, karton ve bu malzemelerden (kağıt veya kartondan) yapılmış diğer sınıflarda yer almayan Kabul edilmeyen terim, sınıf başlığının yalnızca “kağıt veya kartondan yapılmış mallar” kısmıdır. Terimin kabul edilmeme nedeni, malların neden yapılmış olduklarının belirtilmiş olmasına karşın malların ne olduğunun belirtilmemiş olmasıdır.
  5. Sınıf 17: Kauçuk, gütaperka, lastik, asbest, mika ve bu malzemelerden (kauçuk, gütaperka, lastik, asbest, mikadan) yapılmış diğer sınıflarda yer almayan mallar. Kabul edilmeyen terim, sınıf başlığının yalnızca “kauçuk, gütaperka, lastik, asbest, mikadan yapılmış mallar” kısmıdır. Terimin kabul edilmeme nedeni, malların neden yapılmış olduklarının belirtilmiş olmasına karşın malların ne olduğunun belirtilmemiş olmasıdır.
  6. Sınıf 18: Deri ve imitasyon deri ve bu malzemelerden (deri ve imitasyon deri) yapılmış diğer sınıflarda yer almayan mallar. Kabul edilmeyen terim, sınıf başlığının yalnızca “deri ve imitasyon deriden yapılmış mallar” kısmıdır. Terimin kabul edilmeme nedeni, malların neden yapılmış olduklarının belirtilmiş olmasına karşın malların ne olduğunun belirtilmemiş olmasıdır.
  7. Sınıf 20: Ahşap, mantar, saz, kamış, hasır, boynuz, kemik, fildişi, balina kemiği, kabuk, amber, sedef, lületaşı ve bunların ikamelerinden veya plastikten yapılmış diğer sınıflarda yer almayan mallar. Terimin kabul edilmeme nedeni, malların neden yapılmış olduklarının belirtilmiş olmasına karşın malların ne olduğunun belirtilmemiş olmasıdır.
  8. Sınıf 37: Tamir hizmetleri. Terimin kabul edilmeme nedeni, tamir hizmetinin konusu ürünlerin ne olduğunun belirtilmemiş olmasıdır.
  9. Sınıf 37: Kurulum hizmetleri. Terimin kabul edilmeme nedeni, kurulum hizmetinin konusu ürünlerin ne olduğunun belirtilmemiş olmasıdır.
  10. Sınıf 40: Malzemelerin işlenmesi hizmetleri. Terimin kabul edilmeme nedeni, işleme hizmetinin neyin işleneceği belirtilmediği sürece belirsiz bir tabir olmasıdır.
  11. Sınıf 45: Bireylerin ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak üçüncü kişiler tarafından sağlanan kişisel ve sosyal hizmetler. Terimin kabul edilmeme nedeni, sağlanacak hizmetin açık şekilde belirtilmemiş olmasıdır.

[10] http://www.turkpatent.gov.tr/dosyalar/mevzuat/MarkaTeb.pdf;   http://www.turkpatent.gov.tr/dosyalar/nice/Sinif_01-45_degisiklik.pdf

 

 

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, IP Translator Davası, Nice Sınıflandırması - Malların ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırması

Hizmetlerin Perakendeciliği Bir Hizmet Midir? Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın “Netto” Kararı (C-420/13)

untitled2

 

Avrupa Birliği Adalet Divanı, 10/07/2014 tarihinde verdiği C-420/13 sayılı ön yorum kararı ile perakendeciliğe yönelik hizmetlerin yalnızca malların bir araya getirilmesine yönelik olmadığını, hizmetlerin bir araya getirilip tüketicilere sunulmasının da bir hizmet olduğunu ifade etmiştir.

Öncelikli olarak, ön yorum kararına konu davanın ve Adalet Divanı’na yöneltilen soruların açıklanması yerinde olacaktır.

Alman menşeili “NETTO MARKEN-DISCOUNT AG & CO. KG” aşağıda görseline yer verilen markayı tescil ettirmek için 10/09/2011 tarihinde Alman Patent ve Marka Ofisi’ne (DPMA) başvuruda bulunur:

netto

Başvurunun hizmet listesi kapsamında 35. sınıfa dahil olacak biçimde listelenmiş aşağıdaki hizmetler de yer almaktadır:

“Perakende ve toptan ticaretle ilgili hizmetler, özellikle, başkalarının faydası için, çeşitli hizmetlerin müşterilerin bu hizmetleri elverişli bir şekilde satın alması amacıyla bir araya getirilmesi hizmetleri, belirtilen hizmetler takip eden hizmetlere ilişkin olarak verilecektir: Sınıf 35: Reklamcılık, iş yönetimi, iş idaresi, büro hizmetleri. Sınıf 36: Maddi değer taşıyan makbuzların ve fişlerin piyasaya sürülmesi hizmetleri. Sınıf 39: Seyahat düzenlenmesi. Sınıf 41: Eğlence. Sınıf 45: Bireylerin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kişisel ve sosyal hizmetler, belirtilen hizmetler özellikle, perakende, toptan satış mağazaları, posta sipariş katalogları veya elektronik ortamlar, örneğin web siteleri ve televizyon alışveriş programları, elektronik ortamlar, katalog ve benzeri diğer yöntemleri ile sağlanan hizmetlerdir.”

DPMA, başvuruyu 35. sınıfa dahil yukarıda belirtilen hizmetler bakımından reddeder. Ret kararının gerekçesi, reddedilen hizmetlerin, listede sıralanan hizmetlerden esas ve kapsam bakımından açık olarak ayırt edilmesinin mümkün olmamasıdır. (Alman Marka Kanunu’nun Uygulamasına ilişkin Yönetmelik hükümlerine göre, mallar ve hizmetler, her malın ve hizmetin bir sınıfta sınıflandırılmasına imkan verecek terimlerle belirtilmelidir.)

“NETTO MARKEN-DISCOUNT AG & CO. KG” bu kararın iptali amacıyla dava açar. Davayı gören Federal Patent Mahkemesi (Bundespatentgericht), öncelikli olarak, hizmetlerin perakendeciliğinin mümkün olup olmadığı konusunda mahkemenin önceki bir kararının bulunmadığını tespit eder. Buradan hareket eden Federal Patent Mahkemesi, davaya ilişkin işlemleri durdurur ve Adalet Divanı’na ön yorum kararı verilmesi talebiyle takip eden soruları yöneltir:

1. Topluluk Marka Direktifi’nin ikinci maddesi, bu hüküm kapsamına giren hizmetler, hizmetlerin perakendeciliğine yönelik hizmetleri de kapsar, anlamına gelecek biçimde mi yorumlanmalıdır?

2. Eğer ilk soruya verilen yanıt olumlu yöndeyse,

Direktif’in ikinci maddesi, perakendeci tarafından sunulan hizmetlerin içeriği, perakendeci tarafından sunulan mallardaki gibi detaylı şekilde   belirtilmelidir, anlamına gelecek biçimde mi yorumlanmalıdır?

(a) Hizmetler belirtilirken, hizmetlerin;

(i) Genel alan olarak veya sınıf başlığıyla mı,

(ii) Sadece sınıflarla mı,

(iii) Her bağımsız hizmetin ismiyle mi,

belirtilmesi yeterli olacaktır?

(b) Bu ifade ediliş biçimi başvuru tarihinin verilmesinde belirleyici rol oynar mı veya, genel sınıf başlıklarının veya sınıf numaralarının belirtilmesi durumunda, ekleme veya çıkartma yapılması mümkün müdür?

3. Eğer ilk soruya verilen yanıt olumlu yöndeyse,

Direktif’in ikinci maddesi, perakende hizmetlerine ilişkin olarak sağlanan marka koruma derecesi, perakendecinin kendisi tarafından sağlanan hizmetlere de sağlanacaktır, anlamına gelecek biçimde mi yorumlanmalıdır?

Adalet Divanı, Federal Patent Mahkemesi’nce yöneltilen soruları takip eden biçimde yanıtlamıştır:

Birinci Soru:

Federal Patent Mahkemesi, ilk sorusuyla esasen, bir perakendecinin, hizmetleri bir araya getirerek müşterilerin bunları elverişli biçimde karşılaştırmasını ve satın almasını sağlamanın, 2008/95 sayılı Direktif’in ikinci maddesinde yer verilen hizmet kavramı kapsamına girip girmediğini sormaktadır.

2008/95 sayılı Direktif madde 2 uyarınca tescil edilebilir bir marka oluşturmak için üç şart yerine getirilmelidir. Öncelikle, bir tescili talep edilen bir işaret olmalı, sonrasında bu işaretin grafik gösterimi mümkün olmalı, nihayetinde de işaret, bir işletmenin mallarını veya hizmetlerini diğer işletmelerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilebilmesini sağlar içerikte olmalıdır.

“Hizmet” kavramı Avrupa Birliği mevzuatında tanımlanmamış olmakla birlikte, farklı ulusal mevzuatlar uyarınca tescil için farklı şartlar getirilmesinin engellenmesi amacıyla, kavrama tek tip bir yorum getirilmesi gereklidir.

Bu tip bir yorum Adalet Divanı tarafından önceden verilen C-418/02 sayılı “Praktiker Bau- und Heimwerkermarkte” kararında yapılmıştır. Bu karara göre, malların perakendeciliğine yönelik olarak verilen hizmetler tescil edilebilir nitelikte hizmetlerdir. Malların perakendeciliğine yönelik hizmetler, malların satışından ibaret değildir, perakendeci tarafından verilen, satışa sunulan malların seçimi gibi diğer hizmetler ve tüketicinin başka bir satıcı yerine ilgili satıcıdan alım yapmayı tercih etmesini sağlayacak çeşitli hizmetler de malların perakendeciliğine yönelik hizmetlerin kapsamına girmektedir.

Hizmetlerin, mallar da olduğu gibi perakende ticarete konu olup olamayacağının tartışılması gerekli değildir, şöyle ki, tacirler çeşitli üçüncü kişi hizmetlerini seçerek, tüketicilerin bunların arasından tercihi için tek bir temas noktası aracılığıyla bunları bir araya getirip sunmaktadır.

Bu tip bir tacirin sunduğu hizmetler, özellikle, müşterilerin bir araya getirilmiş hizmetleri rahat biçimde karşılaştırmasını ve satın almasını sağlayacak eylemlerden ve reklam hizmetlerinden oluşur.

Bu tip bir araya getirme ve reklam hizmetleri, uygun hallerde, Nicé sınıflandırmasının 35. sınıfı kapsamına girer (burada mahkeme 35. sınıfın genel başlığı ve açıklayıcı notlarına referansta bulunmuştur). Bu olasılık sınıflandırmanın alfabetik listesinde yer alan “üçüncü taraflar için satış promosyonu hizmetleri” tabiri ile de desteklenmektedir.

Bu bağlamda, yukarıda yer verilen hizmetler, 2008/95 sayılı Direktif’in ikinci maddesi anlamında hizmet kavramı kapsamına girmektedir. Şöyle ki, Nicé Andlaşması, Paris Sözleşmesi’ne uygun olarak kabul edildiğinden ve 2008/95 sayılı Direktif hükümlerinin Paris Sözleşmesi hükümleri ile uyumlu olması zorunluluğu bulunduğundan, Direktif’in ikinci maddesi, Nicé sınıflandırmasına uygun olmayan biçimde yorumlanamayacaktır.

İnceleme konusu vakada, başvuruya bakıldığında, hizmetlerin bir araya getirilmesinin özellikle üçüncü taraf hizmetlerine yönelik olduğu görülmektedir. Başvuru sahibi, duruşmada bir araya getirip tüketicilere sunduğu hizmetlerin tamamının üçüncü taraflara ait olduğunu belirtmiş olsa da, kullanılan “özellikle” kelimesi, sunulan hizmetlerin üçüncü tarafların hizmetleriyle sınırlı olmadığı, başvuru sahibinin kendi hizmetlerini de kapsayabileceği algısını ortaya çıkartmaktadır.

Başvuru sahibi tarafından sunulan hizmet çeşitleri, başvuru sahibinin kendisine ait hizmetleri içerse de, bu durum, “başkalarının faydası için, çeşitli hizmetlerin müşterilerin bu hizmetleri elverişli bir şekilde satın alması amacıyla bir araya getirilmesi” tabiriyle ifade edilen sunumun, bir hizmet olarak kategorize edilebilmesini kuşkulu hale getirmemektedir. Başvuru sahibinin tüketicilere sunacağı hizmet çeşitleri arasında kendisi tarafından sağlanan hizmetlerin de bulunması tek başına ret gerekçesi olamaz.

Bütün açıklamaların ışığında, birinci soruya ilişkin yanıt takip eden biçimde oluşmuştur: “Bir iktisadi işletmenin, müşterilerin hizmetleri elverişli biçimde karşılaştırması ve satın alması amacıyla hizmetleri bir araya getirmesinden oluşan hizmetler, 2008/95 sayılı Direktif’in ikinci maddesi kapsamındaki hizmet kavramına girmektedir.”

İkinci Soru:

Federal Patent Mahkemesi, ikinci sorusuyla esasen 2008/95 sayılı Direktif’in, hizmetlerin bir araya getirilmesinden oluşan bir hizmetin tescil edilmesi amacıyla yapılan bir başvurunun, bir araya getirme hizmetini oluşturan hizmetleri ve bir araya getirilen hizmetleri, özel ve açık şekilde belirtilmiş olarak birlikte içermesi şarttır, biçiminde yorumlamanın yerinde olup olmadığını sormaktadır.

Adalet Divanı, bu soruyu yanıtlarken, öncelikle C-307/10 sayılı “IP Translator” kararına çeşitli atıflarda bulunmuş ve malların ve hizmetlerin, yetkili makamlarca kapsamlarının açık ve kesin biçimde anlaşılmasını sağlayacak biçimde ifade edilmeleri gerektiğini belirtmiştir.

Bu şartın, bir araya getirme hizmetleri bakımından sağlanabilmesi için bu hizmeti oluşturan eylemlerin detaylı biçimde belirtilmesine ihtiyaç yoktur. Tartışma konusu hizmetin, incelenen başvuruda olduğu gibi, “Başkalarının faydası için, çeşitli hizmetlerin müşterilerin bu hizmetleri elverişli bir şekilde satın alması amacıyla bir araya getirilmesi hizmetleri, özellikle, perakende, toptan satış mağazaları, posta sipariş katalogları veya elektronik ortamlar, örneğin web siteleri ve televizyon alışveriş programları, elektronik ortamlar, katalog ve benzeri diğer yöntemleri ile sağlanan hizmetler.” biçiminde ifade edilmesi, yetkili makamların ve ekonomik aktörlerin başvurunun, “müşterilerin tek bir temas noktası aracılığıyla, çeşitli hizmetler arasından tercihini sağlamak için çeşitli hizmetlerin seçimi ve sunumundan oluşan hizmetler” için yapıldığını anlamasını sağlayacaktır.

Bununla birlikte, başvuru sahibinin, bir araya getirme hizmetinin hangi hizmetlerin bir araya getirilmesine ilişkin olduğunu yeteri derecede açık ve kesin biçimde belirtmesi gerekmektedir. Bunun eksikliğinde, yetkili makamların başvuruyu incelemesi imkansız olmasa da, oldukça zor olacaktır.

İncelenen başvuruda, başvuru sahibinin bir araya getirme hizmetinin konusu olarak belirttiği hizmetler, Nicé sınıflandırmasının 35., 36., 39., 41. ve 45. sınıflarına ilişkin hizmetlerdir. Bununla birlikte, bu hizmetler belirtilirken, genellikle ilgili sınıfların sınıf başlıkları kullanılmıştır. Bu bağlamda, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarının bir bölümünün, açıklık ve kesinlik şartlarını yerine getirmediği hatırlanmalıdır (Bu konuda geniş bilgi ve detaylı açıklamalar, sitede http://iprgezgini.org/category/ip-translator-davasi/ kategorisi altında yer alan yazıların incelenmesi yoluyla edinilebilir.).

Bu çerçevede, başvuruda yer alan ve bir araya getirme hizmetinin kapsamının tanımlanmasında kullanılan tabirlerden hangilerinin, açıklık ve kesinlik şartlarını yerine getirdiğini tespit etmek, ilgili makamların yetkisi dahilindedir.

Bununla birlikte, bir sınıftaki tüm genel başlıkları kullanarak başvuru yapan kişilerin, sınıf başlıklarını kullanmak suretiyle, o sınıfa ilişkin olarak alfabetik listede yer alan malların veya hizmetlerin tümünü mü yoksa bir kısmını mı kast ettiklerini belirtmeleri gerekmektedir.

İncelenen başvuruda, başvuru sahibi, bir araya getirilecek hizmetlere ilişkin olarak, Nicé sınıflandırmasının 35. sınıfında yer alan genel başlıkların tamamına yer vermiş olmakla birlikte, alfabetik listede yer alan hizmetlerin tamamını mı yoksa bir bölümünü mü talep ettiğini belirtmemiştir.

Yukarıda yapılan açıklamaların ışığında, ikinci soruya ilişkin yanıt takip eden biçimde oluşmuştur: “2008/95 sayılı Direktif, çeşitli hizmetlerin bir araya getirilmesinden oluşan hizmetlerin tescili amacıyla yapılan başvurularda, hizmetler, yetkili makamların ve diğer ekonomik aktörlerin, bir araya getirme niyetinin konusu hizmetleri yeteri derecede açık ve kesin biçimde anlamalarını sağlayacak şekilde belirtilmesi gerekmektedir, anlamına gelecek biçimde yorumlanmalıdır.”

Üçüncü Soru:

Adalet Divanı, son olarak Federal Patent Mahkemesi’nin üçüncü sorusunu değerlendirmiştir.

Adalet Divanı, “Direktif’in ikinci maddesi, perakende hizmetlerine ilişkin olarak sağlanan marka koruma derecesi, perakendecinin kendisi tarafından sağlanan hizmetlere de sağlanacaktır, anlamına gelecek biçimde mi yorumlanmalıdır?” şeklindeki soruyu, incelenen vakanın esasıyla bağlantısının bulunmaması nedeniyle değerlendirmeye almamış ve yanıtlamamıştır.

Sonuç Yerine

Adalet Divanı, Alman Federal Patent Mahkemesi’nin sorularına verdiği ilk yanıtla, tüketicilerin rahat biçimde karşılaştırmaları ve satın almaları amacıyla çeşitli hizmetlerin bir araya getirilmesinden oluşan hizmetlerin, Direktif madde 2 kapsamında hizmet kavramı kapsamına girdiğini belirtmiştir. Adalet Divanı ikinci yanıtıyla, bir araya getirilecek hizmetlerin, ilgili makamların ve diğer ekonomik aktörlerin hizmetlerin ne olduğunu anlayabileceği açıklık ve kesinlikte ifade edilmesi gerektiğini ortaya koymuştur.

Bu haliyle Adalet Divanı’nın ikinci yanıtı “IP Translator” kararında yer verilen ilkelerin tekrarlanmasından ibaret olup, beklenmedik bir nitelik göstermemektedir.

Buna karşın, Adalet Divanının ilk soruya ilişkin olarak verdiği yanıt, önemli bir konudaki boşluğun doldurulması anlamına gelmektedir. Şöyle ki, bu yanıt, hizmetlerin kendilerinden bağımsız olarak, bu hizmetlerin bir araya getirilip tüketicilere sunulmasının da bir hizmet olarak kabul edilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Bu yanıt, özellikle internet aracılığıyla tüketicilere sunulan ve farklı hizmetlerin bir arada sunulup aralarından seçim yapılmasını sağlayan hizmetlerin ayrı bir hizmet olabileceği değerlendirmesini de yanında getirebilir.

Konu hakkında, OHIM ve Avrupa Birliği üyesi ülkeler ofislerindeki değerlendirmelerin takibi yerinde olacaktır. Buna ilaveten, Nicé sınıflandırmasının 01/01/2015 tarihinden itibaren geçerli olacak versiyonuyla alfabetik listeye eklenecek olan “malların ve hizmetlerin alıcıları ve satıcıları için çevrimiçi pazar yerlerinin sağlanması hizmetleri (provision of an on-line marketplace for buyers and sellers of goods and services)” tabiri de, hizmetlerin perakendeciliğine yönelik hizmet tanımlarıyla yakın gelecekte sıkça karşılaşılabileceğinin ön sinyali niteliğindedir.

 

Önder Erol Ünsal

Ağustos 2014

unsalonderol@gmail.com

Haberler ve Gündem

“L. Skywalker” İmzasının Kullanımı Pasaport Alımına Engel Teşkil Eder mi?

skywalker

Ortalama bir Türk vatandaşının bir günde karşılaşabileceği ilginç haber sayısına, herhangi bir Avrupa ülkesi vatandaşının ancak birkaç ayda erişebileceğini düşünüyorum. Bununla birlikte bugün karşılaştığım İngiltere kaynaklı bir haber son yıllarda karşılaştığım en ilginç haberlerden birisi oldu.

Haberle ilgili detayların,

http://www.bbc.com/news/uk-england-essex-28559872,

http://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/woman-with-skywalker-as-middle-name-has-passport-application-rejected-by-home-office-9638043.html

adreslerinden incelenmesi mümkündür.

“Star Wars” serisinin ana kahramanlarından “Luke Skywalker”ın ismini duymayan muhtemelen yoktur. Bu kült serinin tutkunlarının sayısı dünya genelinde oldukça fazladır ve bu tutku bazı insanların yaşamlarında, bizim için, anlaşılması güç değişikliklere yol açabilmektedir.

İngiltere’nin Essex şehrinde yaşayan 29 yaşındaki “Laura Elizabeth Matthews” isminde bir kadın, altı yıl önce arkadaşlarıyla sohbet sırasında eğlence amacıyla “Skywalker” ismini de almaya karar verir. Kararının ardından ilgili mercilere başvurarak ismini “Laura Elizabeth Skywalker Matthews” olarak değiştirir. Bu değişiklik, Bayan Matthews’un sürücü ehliyeti, kredi kartları dahil birçok belgesine yansır.

Yaşamda her şeyin yolunda gitmeyeceği gerçeğiyle “Laura Elizabeth Skywalker Matthews” pasaportunun süresi dolunca yaptığı yenileme başvurusu sırasında karşılaşır. İngiliz İçişleri Bakanlığı, Bayan Matthews’un yeni imzasını gerekçe göstererek, pasaport talebini reddeder. İçişleri Bakanlığına göre, pasaport yenilebilir mahiyette değildir, çünkü Bayan Matthews’un, “L. Skywalker” şeklindeki yeni imzası tescilli bir markaya tecavüz içermektedir. İçişleri Bakanlığı yetkilileri BBC’ye yaptıkları açıklamada “Telif hakkı veya marka hakkıyla korunduğu sürece isim değişikliklerini tanımayacaklarını belirtir.” Bakanlıktan bir sözcüye göre, “Birleşik Krallık pasaportunun itibarını sorgulatacak veya itibarını düşürecek durumların ortaya çıkmasını engelleme görevleri bulunmaktadır.” Bunun sonucunda, Bayan Matthews’a eski imzasını kullanarak yeni bir pasaport yenileme talebinde bulunması gerektiği, ancak pasaportta yeni ismini kullanabileceği söylenir. Bayan Matthews, karşılaştığı problemlere rağmen ismini değiştirmiş olduğundan dolayı pişman değildir ve pasaport bürosu dışında herkesin durumdan memnun olduğunu belirtmektedir.

Bu ilginç olay, tescilli markalardan kaynaklanan problemlerle günlük hayatta da kimi zaman karşılaşılabileceğini göstermesi bakımından kayda değer niteliktedir. Bunun ötesinde Birleşik Krallık pasaportunun itibarı öne sürülerek, marka veya telif hakkına tecavüzden bahsedilmesi ve bu nedenle pasaport yenileme talebinin kabul edilmemesi anlamında da, disiplinler arası ilginç bir yorum içermesi bakımından dikkat çekici niteliktedir. Haber benim için gülümsetici nitelikte olsa da, marka hakkına tecavüz iddiasının günlük yaşamın, ticari olmayan diğer alanlarına da sirayet edebileceğini göstermektedir. Bunun ne kadar tercih edilir bir durum olacağı ise, muhtemelen durduğumuz yere veya marka veya telif hakları öne sürülerek yaşamın ticari olmayan diğer alanlarına ne derece girildiğine göre değişecektir.

Önder Erol Ünsal

Ağustos 2014

unsalonderol@gmail.com

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Marka Mutlak Ret Nedenleri, Nice Sınıflandırması - Malların ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırması

Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın Perakende Satış Mağazalarının Görsel Düzenlerinin Marka Olarak Tescil Edilebilirliğine İlişkin C-421/13 Sayılı Ön Yorum Kararı

applestore

Avrupa Birliği Adalet Divanı, 10/07/2014 tarihli C-421/13 sayılı ön yorum kararında perakende satış dükkanlarının görsel düzenlerinin ayırt edici niteliği konusunda değerlendirmelerde bulunmuştur.

 

İlk olarak, ön yorum kararına konu dava ve Alman Federal Patent Mahkemesi’nin Adalet Divanı’na yönelttiği soruların özetlenmesi yerinde olacaktır.

 

“Apple, Inc.” (bundan sonra “Apple” olarak anılacaktır) Kasım 2010’da aşağıda görseline yer verilen üç boyutlu markayı Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Marka Ofisi’nde (USPTO) tescil ettirir. USPTO’ya sunulan tarifnamede marka “Bir perakende satış dükkanının ayırt edici tasarımı ve görsel düzeni” olarak tanımlanmıştır. Marka, Nicé sınıflandırmasının 35. sınıfına dahil “Bilgisayarların, bilgisayar yazılımlarının, bilgisayar çevre ürünlerinin, taşınabilir telefonların, tüketici elektronik ürünlerinin ve bunlara ait aksesuarların perakendeciliği hizmetleri ve bunlara ilişkin malların demonstrasyonu hizmetleri.” için tescil edilmiştir.

 

applestore

 

USPTO’da elde edilen tescilin ardından “Apple” markanın çeşitli ülkelerde yukarıda belirtilen hizmetler için tescil edilmesi amacıyla Madrid Protokolü kapsamında başvuruda bulunur. Uluslararası Sicil’de 1060321 sayıyla kaydedilen markanın bir başvuru olarak yöneltildiği ülkeler arasında Almanya da bulunmaktadır.

 

Alman Patent ve Marka Ofisi (DPMA), başvuruyu Ocak 2013’de işletmenin ürünlerinin satışı için oluşturulan görsel tasvirin, işletmenin ticari faaliyetini yürütürken kullandığı esas görünümün gösteriminden ibaret olması, tüketicilerin bu tip bir görsel düzeni ürünlerin kalitesinin veya fiyat aralığının göstergesi olarak algılaması mümkün olsa da, bu görsel düzeni ticari kaynak gösteren bir işaret olarak değerlendirmelerinin mümkün olmaması ve incelenen vakada yer alan perakende satış dükkanı görsel düzeninin, diğer elektronik ürün sağlayıcıların dükkanlarından ayırt edilmesini sağlayabilecek derecede farklılaşmamış olması gerekçeleriyle reddeder.

 

“Apple”, DPMA’nın ret kararına karşı “Alman Federal Patent Mahkemesi (Bundespatentgericht)” nezdinde dava açar.

 

Federal Patent Mahkemesi, davaya konu görsel düzenin, elektronik sektöründeki perakendecilerin kullandığı alışılmış görsel düzenlerden ayırt edilebilmesini sağlayan özelliklere sahip olduğu görüşünde olsa da, görülmekte olan davanın marka hukukuna ilişkin esaslı sorunları gündeme getirmesinden hareketle, davaya ilişkin işlemleri durdurur ve takip eden 4 soruyu ön yorum kararı verilmesi talebiyle Avrupa Birliği Adalet Divanı’na yöneltir:

 

      1. 2008/95 sayılı Direktif’in 2. maddesi uyarınca, “malların ambalajlarının” korunabilmesine sağlanan imkanın, bir hizmetin içerisinde  sağlandığı kuruluşun gösterimine de yayılması mümkün müdür?

     2. 2008/95 sayılı Direktif madde 2 ve 3(1) hükmü, bir hizmetin içerisinde sağlandığı kuruluşun gösteriminden oluşan işaretler, marka olarak   tescil edilebilir biçiminde yorumlanabilir mi?

    3. 2008/95 sayılı Direktif’in 2. maddesinde yer alan grafik gösterim şartının, sadece bir görsel tasarımın sunulması veya bu tasarıma ek olarak görsel düzenin veya özelliklerinin tarifnamesi olarak metre cinsinden mutlak boyutların veya oran olarak izafi boyutların sunulması durumunda, yerine getirildiği kabul edilebilir mi?

   4. 2008/95 sayılı Direktif madde 2 hükmü, perakende hizmetleri için tescilli bir markanın sağladığı koruma derecesi, perakendecinin kendisinin ürettiği ürünlere de sağlanacaktır biçiminde yorumlanabilir mi?

 

Adalet Divanı, ilk üç soruyu bir arada değerlendirmiştir.

 

Adalet Divanı’na göre ilk iki soruda yer alan “bir hizmetin içerisinde sağlandığı kuruluşun gösterimi” terimi, “Apple”ın “tüketicilerin malları satın almalarını sağlamak çeşitli hizmetlerin sunulması” için marka olarak tescil ettirmek istediği, satış mağazalarının görsel tasvirinden oluşan işareti ifade etmek için kullanılmaktadır.

 

Bu çerçevede, Adalet Divanı’na göre, birlikte incelenmesi gereken ilk üç soru esasen aşağıdaki anlama gelmektedir:

 

“Bir perakende satış dükkanının görsel düzeninin, ölçüleri veya boyutları belirtilmemiş, tasarımından oluşan bir gösterim, başvuru sahibinin ürünlerinin satın alınması amacıyla tüketicilere çeşitli hizmetlerin sunulması için tescil edilebilir mi ve eğer yanıt olumluysa, “bir hizmetin içerisinde sağlandığı kuruluşun gösterimi” , “ambalajla” aynı şekilde değerlendirilebilir mi?”

 

Adalet Divanı bu soruyu takip eden yorum çerçevesinde yanıtlamıştır:

 

2008/95 sayılı Direktif madde 2 uyarınca tescil edilebilir bir marka oluşturmak için üç şart yerine getirilmelidir. Öncelikle, bir tescili talep edilen bir işaret olmalı, sonrasında bu işaretin grafik gösterimi mümkün olmalı, nihayetinde de işaret, bir işletmenin mallarını veya hizmetlerini diğer işletmelerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilebilmesini sağlar içerikte olmalıdır. Direktif madde 2’nin yazım biçiminden, tasarımların, grafik gösterimi mümkün olan işaretler kategorisinde yer aldığı açıktır.

 

Bu çerçevede, incelenen vakada, bir perakende satış dükkanının görsel düzeninden oluşan gösterimin, bir işletmenin mallarını veya hizmetlerini diğer işletmelerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilebilmesini sağlar içerikte olup olmadığı değerlendirilmelidir. İncelenen vakanın konusu gösterim, bir önceki paragrafta yer verilen ilk iki şartı (işaretin varlığı, grafik gösterimin mümkün olması) yerine getirdiğinden, inceleme konusu işaret sunulurken, perakende dükkanının ölçülerine veya oranlarına ilişkin bilginin var olup olmadığı ve “bir hizmetin içerisinde sağlandığı kuruluşun gösterimi”nin, “ambalajla” aynı şekilde değerlendirilmesinin gerekip gerekmediği soruları esasa ilişkin önem arz etmemektedir.

 

Bir perakende dükkanının görsel düzeninin bir tasarımla gösterimi, bir işletmenin mallarının veya hizmetlerinin diğer işletmelerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilebilmesini sağlama yeterliliğine sahiptir ve bu nedenle, iki paragraf üstte belirtilen üçüncü şartı yerine getirmektedir. Bu çerçevede, bir perakende satış dükkanının görsel düzeninden oluşan bir işaretin, tescili talep edilen malların veya hizmetlerin belirli bir işletmeden geldiğini gösterebilme ihtimalinin bulunduğunun reddedilemeyeceği belirtilmelidir. Bu durum, tescili talep edilen görsel düzenin, ilgili sektörün kurallarından ve geleneklerinden dikkat çekici ölçüde uzaklaştığı hallerde ortaya çıkabilir.

 

Bir işaretin Direktif madde 2 anlamında marka oluşturabilecek yeterliliğe sahip olması, aynı işaretin, tescili talep edilen mallara ve hizmetlere ilişkin olarak, Direktif madde 3(1)(b) uyarınca, zorunlu biçimde, ayırt edici niteliğe sahip olduğu anlamına gelmemektedir.

 

Bir işaretin ayırt edici niteliği, somut olarak, (1) inceleme konusu mallara veya hizmetlere ilişkin olarak, (2) kamunun ilgili kesiminin, yani malların ve hizmetlerin ait olduğu sektörün makul düzeyde iyi bilgilenmiş ve makul düzeyde gözlemci ve ihtiyatlı ortalama tüketicilerinin algısına göre, değerlendirilmelidir.

 

Malların şekillerinden oluşan işaretlerin tescil edilebilirliği ile ilgili olan ve bu nedenle inceleme konusu vakayla bağlantısı bulunmayan Direktif madde 3(1)(e) hariç olmak üzere, Direktif madde 3(1)’de yer alan hükümlerin hiçbirisi farklı marka türleri hakkında bir ayırım yapmamaktadır. Dolayısıyla, bir perakende dükkanının görsel düzenini tasvir eden bir tasarımdan oluşan işaretin değerlendirilmesine ilişkin olarak yetkili makamlar tarafından uygulanacak değerlendirme kriterleri diğer marka türleri bakımından uygulanacak kriterlerden farklılaşmamaktadır.

 

Adalet Divanı, ilk üç soruya ilişkin yanıtını vermeden önce, Federal Patent Mahkemesi’nin yazılı soruları arasında yer alamayan, ancak duruşmada gündeme gelen bir soruyu değerlendirmiştir. Bu soru esasen, inceleme konusu vakadakine benzer işaretler Direktif madde 2 kapsamında değerlendirilirken, müşterileri tescil talebi sahibinin ürünlerini almaya teşvik edecek hizmetlerin, “hizmet” tanımı kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği ile ilgilidir.

 

Adalet Divanı’na göre, bir ürün üreticisine ait satış yerinin görsel düzenini tasvir eden işaretler, Direktif’in ilgili maddelerinde belirtilen ret nedenleri kapsamına girmedikleri sürece, yalnızca mallar için değil, hizmetler için de tescil edilebilir, ancak bunun için bu hizmetlerin malların satışa sunumunun bütünleşik (dahili, yekpare) bir parçası olmaması gerekir. “Apple”a ait başvuruda sayılan ve duruşma sırasında açıklanan “satış dükkanında sergilenen ürünlere ilişkin olarak seminerler aracılığıyla demonstrasyon (kullanımı gösterme) yapılmasını sağlama”, “hizmet” kavramı kapsamına girebilecek niteliğindedir.

 

Sayılan değerlendirmelerin ışığında, Adalet Divanı, Alman Federal Patent Mahkemesi’nin ilk üç sorusuna karşılık olarak aşağıdaki yanıtı vermiştir:

 

“2008/95 sayılı Direktif maddeler 2 ve 3, bir perakende satış dükkanının görsel düzeninin, ölçüleri veya boyutları belirtilmemiş, tasarımından oluşan bir gösterim, mallara ilişkin olan, ancak onların satışa sunumunun bütünleşik bir parçasını oluşturmayan hizmetlerden oluşan hizmetler için, işaretin başvuru sahibinin hizmetlerinin, diğer işletmelerin hizmetlerinden ayırt edilebilmesini sağlaması ve Direktif’te sayılan diğer ret gerekçeleri kapsamına girmemesi durumunda tescil edilebilir, anlamına gelecek biçimde yorumlanmalıdır.”

 

Takiben, Adalet Divanı, Federal Patent Mahkemesi’nin son sorusunu değerlendirmiştir.

 

Adalet Divanı, “2008/95 sayılı Direktif madde 2 hükmü, perakende hizmetleri için tescilli bir markanın sağladığı koruma derecesi, perakendecinin kendisinin ürettiği ürünlere de sağlanacaktır biçiminde yorumlanabilir mi?” şeklindeki soruyu, incelenen vakanın esasıyla bağlantısının bulunmaması nedeniyle değerlendirmeye almamış ve yanıtlamamıştır.

 

Adalet Divanı’nın C-421/13 sayılı ön yorum kararı, perakende satış dükkanının görsel düzeninden oluşan işaretlerin, ayırt edici nitelikte olmaları ve diğer ret gerekçeleri kapsamına girmemeleri durumunda tescil edilebilir nitelikte oldukları yorumunu içermesi anlamında, büyük bir sürprize yol açmamış, diğer bir deyişle çok yeni bir şey söylememiştir. Gene de, kararın, bu tip başvuruları kapsamlı testler uygulamadan ve fazlaca yorum yapmadan reddeden ülke ofisleri açısından daha detaylı değerlendirme ölçütlerini yanında getireceğini şimdiden tahmin etmek yerinde olacaktır. İnceleme konusu markaya ilişkin Romarin kayıtları (http://www.wipo.int/romarin/detail.do?ID=0) incelendiğinde, başvuruyu reddeden ülkelerin (Türkiye dahil olmak üzere) sayısının fazlalığı ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda, yakın gelecekte, birçok tescil ofisinde perakende satış dükkanlarının görsel düzenlerinin tescil edilebilirliğine ilişkin olarak, yeni değerlendirme ilkelerinin ortaya çıkabileceğini varsayabiliriz.

 

Önder Erol Ünsal

Temmuz 2014

unsalonderol@gmail.com

 

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Nispi Ret Nedenleri

Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi “Aris” Kararı – Marka Sahibinin Önceki Tarihli Aynı Markalarının İncelemeye Etkisi (T-247/12)

Wrong-Right

 

IPR Gezgini’nde geçtiğimiz aylarda yayınladığım birkaç yazıda, marka hukukunda müktesep hak meselesi hakkında A.B.D. Patent ve Marka Ofisi uygulaması ve A.B.D. mahkeme kararları hakkında bilgi vermiştim.

 

Konu hakkındaki; “A.B.D. Uygulamasında Marka Sahibinin Önceki Tarihli Aynı Markalarının İncelemeye Etkisi Nedir? – veya – A.B.D. Uygulamasında Müktesep Haktan Bahsetmek Mümkün müdür?”, “Morehouse Savunması – A.B.D. Uygulamasında Çok Taraflı İşlemlerde Marka Sahibinin Önceki Tarihli Aynı Markalarının İncelemeye Etkisi Nedir? – veya – A.B.D. Uygulamasında Müktesep Haktan Bahsetmek Mümkün müdür? (2)”, “USPTO Temyiz Kurulu “SpiderGraph” Kararı – Başvuru Sahibinin Önceki Tarihli Tescilli Markasının Yeni Başvuruların İncelenmesine Etkisi” başlıklı yazılara sırasıyla http://wp.me/p43tJx-b3, http://wp.me/p43tJx-b7, http://wp.me/p43tJx-c3 bağlantılarından erişilmesi mümkündür.

 

Okumakta olduğunuz yazı, Avrupa Birliği Adalet Divanının Genel Mahkemesi’nin aynı konu hakkında değerlendirmelerde bulunduğu oldukça yeni bir kararı içermektedir. Yazımda algıda kolaylık amacıyla kısaca “müktesep hak” olarak andığım konu, ne Avrupa Birliği ne de A.B.D. mevzuatında veya uygulamasında, bu veya buna benzer bir başlık altında değerlendirilmiştir. Meselenin özünü, marka başvurusu sahibinin, yeni yaptığı başvuruyla, aynı veya çok benzer ve aynı veya benzer malları veya hizmetleri kapsayan önceki tarihli bir markaya sahip olması durumunda, yeni başvurunun reddedilip reddedilemeyeceği sorusu oluşturmaktadır.

 

Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi tarafından 20 Mayıs 2014 tarihinde verilen T-247/12 sayılı kararda, bu konuda bazı değerlendirmeler yer almaktadır ve aşağıda bu kararı anahatlarıyla paylaşmaya gayret edeceğim.

 

2008 yılında stilize biçimde yazılı “aris” markasının 36. sınıfa dahil “Sigortacılık hizmetleri” başta olmak üzere, anılan sınıftaki bazı hizmetler için tescil edilmesi amacıyla İç Pazarda Uyumlaştırma Ofisi (OHIM)’ne başvuruda bulunulur.

aris1

 

Başvuruda bulunan “Art Risk Insurance and Information Services Corp.” markalarını sonradan “Argo Group International Holdings Ltd.”ye devrettiğinden ve dava devralan firma tarafından açıldığından, yazı boyunca başvuru sahibi olarak anılacak firma “Argo Group International Holdings Ltd.” olacaktır.

 

Başvuru sahibi aynı zamanda OHIM’de 2005 yılında tescil edilmiş “aris” kelime markasının da sahibidir. Başvuru sahibi adına önceden tescilli “aris” markasının kapsamında 36. sınıfa dahil “Sanat müzeleri, sanat kurumları, kültürel kurumlar, özel koleksiyoncular, sanatçılar ve sanat simsarları dahil olmak üzere sanat endüstrisi için risk yönetimi hizmetleri; güzel sanatlar, tarihi eserler, eski yapıtlar ve sanat endüstrisi için mülkiyet ve kaza sigortası hizmetleri.” bulunmaktadır.

 

Başvurunun yayınlanmasının ardından 1996 yılından bu yana Topluluk Markası (CTM) olarak tescilli “Arisa” markasına dayanan “Arisa Assurances SA” başvurunun ilanına karşı itiraz eder.

arisa1

 

İtiraz gerekçesi “arisa” markasının kapsamında 36. sınıfa dahil “Sigortacılık ve reasürans hizmetleri.” bulunmaktadır.

 

OHIM ilana itiraz birimi, inceleme sonucunda, başvuru ile itiraz gerekçesi marka arasında karıştırılma olasılığının ortaya çıkabileceği yönündeki tespitle itirazı kabul eder ve başvuru reddedilir. Başvuru sahibi bu karara karşı itiraz eder ve itiraz OHIM Temyiz Kurulu tarafından incelenir. OHIM Temyiz Kurulu, markalar arasında karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkabileceği yönündeki tespiti paylaşır ve aynı zamanda, başvuru sahibinin her iki markanın Avrupa Birliği’nde fiilen bir arada var olduğu yönündeki iddiasını haklı bulmaz. Bu çerçevede, başvurunun reddedilmesi yönündeki karar, OHIM Temyiz Kurulu’nca onanır.

 

Başvuru sahibi bu karara karşı dava açar ve dava, Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi tarafından görülür. Genel Mahkeme, dava hakkında 20/05/2014 tarihinde T-247/12 sayılı kararı verir. Karar içeriğinde yer alan dikkat çekici tespitler aşağıdaki şekildedir:

 

Genel Mahkeme, öncelikli olarak, davalının, davanın kabul edilmemesi gerektiği yönündeki iddiasını reddeder ve ardından davacının, Temyiz Kurulu’nun markaların benzer olduğu yönündeki tespitinin yerinde olmadığı argümanlarını inceler. Genel Mahkeme, inceleme sonucunda, markaların benzer olduğu yönündeki tespiti hukuken hatalı bulmaz ve davacının bu yöndeki iddiasını kabul etmez. Markaların benzerliğine yönelik değerlendirme bu yazının konusunu teşkil etmediğinden, bu konu hakkındaki detaylara girilmeyecektir.

 

Bu yazı kapsamında detayları verilecek değerlendirme, davacının markalar arasında karıştırılma olasılığının ortaya çıkmayacağı iddiasının dayanaklarından birisini teşkil eden davacının önceden tescilli markasının varlığı ve markaların piyasada fiilen birlikte var oldukları iddialarıdır.

 

Davacı, “aris” markasının kendisi adına önceden tescilli olmasından hareketle başvurusunun reddedilemeyeceğini öne sürmekte ve A.B.D.’nde kabul gören “Morehouse savunması” ilkesinin kendi markası için uygulanmasını talep etmektedir (Morehouse savunması hakkında detaylı bilgi için okuyucuların http://wp.me/p43tJx-b7 bağlantısını incelemesi mümkündür.). Davacıya göre, bu ilke çerçevesinde, başvuru sahibinin yeni yaptığı başvuruyla, aynı veya esasen benzer bir marka, kendisi (başvuru sahibi) adına, aynı veya esasen benzer mallar ve hizmetler için önceden tescil edilmişse, yeni yapılan başvurunun ilanına karşı itiraz eden üçüncü bir tarafın –önceden tescilli markanın varlığı nedeniyle- yeni başvurudan zarar görmesi mümkün olmayacaktır.

 

Genel Mahkeme, bu iddiaya ilişkin olarak, öncelikle, Topluluk Markası sisteminin otonom, kendi kuralları, amaçları olan, diğer ulusal sistemlerden bağımsız işleyen bir sistem olduğunu ve OHIM Temyiz Kurulu kararlarının yasallığının, Topluluk Mahkemelerince yorumlandığı haliyle Topluluk Marka Tüzüğü’ne göre değerlendirildiğini belirtmiştir.

 

Genel Mahkeme’ye göre, ihtilafa konu markaların piyasada önceden birlikte var olmasının, bazı durumlarda karıştırılma ihtimalini azaltabileceği göz ardı edilmemelidir. Bununla birlikte, bu iddia, yalnızca OHIM’in nispi ret nedenleri incelemesi aşamasında, başvuru sahibinin, kendisinin ve itiraz sahibinin önceki markalarının birlikte var olmalarının kamunun ilgili kesimi nezdinde karıştırılmaya yol açmadığını usulüne uygun biçimde göstermesi ve birlikte var olmaya konu markalarla, başvuru ve itiraza konu markaların aynı olması durumlarında dikkate alınabilir. (Bu konunun değerlendirildiği önceki bir karar için bkz. Adalet Divanı Genel Mahkemesi, Grupo Sada kararı, T-31/03.)

 

Genel Mahkeme, incelenen vakada bu durumun söz konusu oluşmadığı görüşündedir, şöyle ki, önceden tescil edilmiş “aris” kelime markasının kullanımına ilişkin olarak sunulan kanıtlarda yer alan marka, inceleme konusu başvuruyu oluşturan “aris” markasından farklıdır ve kullanılan “aris” markası, yeni başvuruyla aynı değildir. Buna ilaveten, başvuruya konu işaretin web sayfasında ve bir makalede kullanımını gösteren kanıtlar, markanın Avrupa Birliği piyasasında varlığını ve kamunun ilgili kesiminin piyasada markalarla karşılaştığını gösterir nitelikte değildir.

 

Buna ilaveten, başvuru sahibi tarafında sunulan kanıtlar, incelemeye konu markalarla aynı markaların birlikte var olduğunu ve bunun ötesinde, bu markaların birlikte var olmasının markalar arasındaki karıştırılma olasılığını azaltacağını ispatlar nitelikte kanıtlar değildir. Bu çerçevede, davacının “Morehouse savunması” ilkesine dayandırdığı iddia da kabul edilmemiştir.

 

Netice olarak, Genel Mahkeme, OHIM Temyiz Kurulu’nun markalar arasında karıştırılma olasılığının bulunduğu yönündeki tespitini yerinde bulmuş, Temyiz Kurulu kararı onamış ve davayı reddetmiştir.

 

Karar içeriğinde atıfta bulunulan Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin T-31/03 sayılı Grupo Sada kararının 86. paragrafına dönülecek olursa, aşağıdaki içerik karşımıza çıkmaktadır: “Elbette, bazı durumlarda, önceki markaların piyasada birlikte var olmaları, İtiraz Birimi ve Temyiz Kurulu’nun ihtilaf konusu iki marka arasında tespit ettiği karıştırılma ihtimalini azaltabilir. Bununla birlikte, bu ihtimal, sadece, OHIM’de gerçekleştirilen nispi ret nedenleri incelemesi sırasında, Topluluk Markası başvurusu sahibinin, kendi dayandığı önceki markaları ile itiraz sahibinin itiraza gerekçe gösterdiği önceki markası arasında, kamunun ilgili kesimi bakımından karıştırılma olasılığının bulunmadığını usulüne uygun biçimde göstermesi durumunda ve inceleme konusu markaların, ispata konu markalarla aynı olması şartıyla dikkate alınabilir.”

 

Yazı kapsamında incelediğimiz “Aris” kararı ve yukarıda alıntıladığımız haliyle “Grupo Sada” kararlarından çıkartılabilecek sonuç, kanaatimizce, başvuru sahibinin önceki tarihli markalarının karıştırılma olasılığına etkisinin Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nce yok sayılmadığı, ancak sıkı şartlara bağlandığıdır. Tespitlerimizi maddeler halinde sıralayacak olursak:

 

  • Başvuru sahibinin önceki tarihli markalarının varlığı, tek başına, başvuru sahibinin yeni yaptığı bir başvurunun üçüncü kişi markalarıyla karıştırılması olasılığını ortadan kaldırmaz.
  • Başvuru sahibinin belirtilen gerekçeyi öne sürerek yaptığı savunmanın başarılı olabilmesi için, başvuru sahibinin OHIM nezdinde, önceki markaları ile itiraz gerekçesi markanın piyasada önceden birlikte var olduğunu ve bu markaların kamunun ilgili kesimi bakımından karıştırılma olasılığına yol açmadığını usulüne uygun biçimde ispatlaması gerekir.
  • Buna ilaveten, inceleme konusu markalarla (yani başvuru ve itiraz gerekçesi markalarla), piyasada önceden birlikte var oldukları gösterilen markaların aynı olması şarttır.
  • Bu koşulların ispatlanması halinde, piyasada önceden birlikte var olma karıştırılma olasılığını azaltabilir.
  • Belirtilen şartlar ve bunların ispatlanması mükellefiyeti birlikte dikkate alındığında, Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin, başvuru sahibinin önceki tarihli markalarının varlığını karıştırılma olasılığını ortadan kaldıran bir faktör olarak kabul etmediği, bir diğer deyişle marka siciline dayanarak yapılacak “karıştırılma olasılığı mevcut değildir” tespitini yerinde bulmadığı anlaşılmaktadır.
  • Buna karşın, Genel Mahkeme’nin, piyasada aynı markaların karıştırılmadığının ispatlanması halinde, markaların aynı olması koşuluyla, başvuru sahibinin önceki tarihli markası nedeniyle karıştırılma olasılığının azalacağını da kabul etmektedir.
  • Dolayısıyla, Genel Mahkeme’nin, başvuru sahibinin önceki tarihli markalarının varlığı durumunda, başvuru ile başvuru sahibinin önceki markası aynı olsa da, piyasadaki fiili durumu esas alarak hareket etmeyi tercih ettiğini ve markaların piyasada fiilen karıştırılmadığını ispatlama mükellefiyetini ise başvuru sahibine bıraktığını söylemek yerinde olacaktır.

 

Yazı boyunca açıklamaya çalıştığımız “aris” ve “grupo sada” kararları, Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nce belirlenen ilkeler doğrultusunda, başvuru sahibinin önceki tarihli markalarının, ancak çok sınırlı ve katı koşullara bağlı hallerde, yeni tarihli başvurular için avantaj sağlayabileceğini göstermektedir. Bu haliyle, Türk uygulamasında, başvuru sahiplerinin benzer durumlarda, gerek idare gerekse de mahkemeler nezdinde daha avantajlı olduğunu söylemek yerinde olacaktır. Bununla birlikte, belirtilen avantajlı durumun yerindeliği tartışmaya açık niteliktedir ve bu tartışmanın başka bir yazıda yapılması daha yerinde olacaktır.

 

Önder Erol Ünsal

Haziran 2014

unsalonderol@gmail.com

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Marka Nispi Ret Nedenleri, Nice Sınıflandırması - Malların ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırması

“Giysiler” ile “Giysilerin Perakendeciliği Hizmetleri”nin Benzerliği – Adalet Divanı Genel Mahkemesi “ENI v. EMI” Kararı (T-599/11) ve Konu Hakkında OHIM Karar Kılavuzu Değerlendirmesi

eniemi

 

Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi tarafından 21 Mayıs 2014 tarihinde verilen T-599/11 sayılı “ENI SPA v. EMI (IP) LTD” kararı, kararda “giyim eşyaları” ile “giyim eşyalarının perakendeciliği hizmetleri”nin benzerliğinin değerlendirilmesi bakımından ilgi çekici niteliktedir. Okumakta olduğunuz yazıda, T-599/11 sayılı Genel Mahkeme kararı, yukarıda belirtilen konu hakkındaki değerlendirmeleri bağlamında sizlere kısaca aktarılacaktır.

 

“ENI SPA” 2007 yılında, “ENI” kelime markasının tescil edilmesi için OHIM’e başvuruda bulunur.

eni

Başvuru kapsamında çeşitli sınıflara dahil malların ve hizmetlerin yanısıra, 25. sınıfa dahil “Giysiler, ayak giysileri, baş giysileri.” malları yer almaktadır.

 

İtiraz sahibi, “EMI (IP) LTD”, OHIM’de 2006 yılından bu yana, diğer mal ve hizmetlerin yanısıra 35. sınıfa dahil hizmetleri de içerecek biçimde tescilli “EMI” markasının sahibidir.

 

emi

 

2008 yılında “EMI (IP) LTD” şirketi, “EMI” markasını gerekçe göstererek, “ENI” markasının ilanına karşı itiraz eder.

 

OHIM İlana İtiraz Birimi, itiraz gerekçesi markanın, 35. sınıfı kapsamında “Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için giysiler, ayak giysileri, baş giysilerinin bir araya getirilmesi hizmetleri.”nin bulunduğunu tespit eder. Bunun ardından başvuru kapsamında bulunan 25. sınıfa dahil mallar bakımından, başvuru ile itiraz gerekçesi marka arasında karıştırılma olasılığının ortaya çıkabileceği değerlendirmesiyle, itirazı 25. sınıfa dahil mallar bakımından kabul eder.

 

Başvuru sahibi bu karara karşı itiraz eder ve itiraz OHIM Temyiz Kurulu tarafından incelenir. OHIM Temyiz Kurulu, markaların benzer olmasından ve kısmi ret kararı kapsamındaki mallarla, itiraz gerekçesi marka kapsamındaki hizmetlerin benzerliğinden kaynaklanan karıştırılma olasılığının mevcudiyeti gerekçesiyle, kısmi ret kararını yerinde bulur ve itirazı reddeder.

 

Başvuru sahibi “ENI SPA” bu karara karşı dava açar ve dava Adalet Divanı Genel Mahkemesi tarafından görülür. Genel Mahkeme’nin dava hakkında, 21 Mayıs 2014 tarihinde verdiği T-599/11 sayılı karar, bu yazının konusunu oluşturmaktadır. Yazı boyunca, Genel Mahkeme’nin, dava konusu markaların kapsadığı mallar ile hizmetlerin benzerliği konusunda yaptığı yorumlar ve konu hakkında şu anda uygulamada olan haliyle OHIM Marka İnceleme Kılavuzu’nda yer alan değerlendirmeler aktarılmaya çalışılacaktır.

 

Davacı (başvuru sahibi) “ENI SPA”ya göre, başvuru kapsamından çıkartılan 25. sınıfa dahil “Giysiler, ayak giysileri, baş giysileri.” malları ile itiraz gerekçesi marka kapsamında bulunan hizmetlerin benzerliği bulunmamaktadır.

 

OHIM Temyiz Kurulu, 25. sınıfa dahil “Giysiler, ayak giysileri, baş giysileri.” malları ile 35. sınıfa dahil “Giysiler, ayak giysileri, baş giysileri mallarının perakendeciliğine yönelik hizmetler” arasında benzerlik bulunduğunu tespit ederken, Genel Mahkeme’nin aynı konuda verdiği 2008 tarihli T-116/06 sayılı “O Store” kararına dayanmıştır. “O Store” kararında, 25. sınıfa dahil giyim eşyaları, ayak giysileri, baş giysileri malları ile 35. sınıfta yer alan bu malların perakendeciliği hizmetlerinin aynı niteliğe, amaca ve kullanım biçimine sahip olmadıkları belirtilmiş olmakla birlikte, belirtilen mallar ile hizmetlerin birbirlerini tamamlayıcı niteliği ve genellikle aynı yerlerde kullanıcıları sunulmaları nedenleriyle, aralarında benzerlikler bulunduğu tespiti yapılmıştır. Bu bağlamda, Genel Mahkeme’ye göre, 25. sınıfa dahil giyim eşyaları, ayak giysileri, baş giysileri malları ile aynı malların perakendeciliği hizmetleri belirli derecede benzerlik içermektedir ve bu nedenle, OHIM Temyiz Kurulu’nun mallar ile hizmetlerin benzer olduğu yönündeki tespiti yerindedir.

 

Bu noktada, Genel Mahkeme’nin dayanak olarak aldığı T-116/06 sayılı “O Store” kararına dönülecek olursa, bu kararda, inceleme konusu mallar bakımından, mallarla – malların perakendeciliği arasında, tamamlayıcılık ve aynı yerde tüketicilere sunulma anlamında bağlantı kurulduğu görülecektir. Bir diğer deyişle, “O Store” kararında yapılan tespit “giyim eşyaları” ile “giyim eşyalarının perakendeciliği hizmetleri”nin benzerliğine yönelik bir tespit niteliğindedir.

 

Okuyucuların bilgilendirilmesi bağlamında, aynı konu hakkında, OHIM Marka Kılavuzunda, 2014 yılında yapılan daha kapsayıcı nitelikte bir tespite yer verilmesi yerinde olacaktır: “Belirli malların perakendeciliğine yönelik hizmetler, söz konusu mallarla (düşük derecede) benzer niteliktedir (bkz. Adalet Divanı Genel Mahkemesi, “Rosalia de Castro” kararı, T-421/10, 05/10/2011, paragraf 33). Belirtilen malların ve hizmetlerin nitelikleri, amaçları ve kullanım yöntemleri aynı olmasa da, söz konusu mallar ile hizmetler arasında, birbirlerini tamamlayıcı nitelikte olmaları ve hizmetlerin sunulduğu yerin genellikle, malların satışa sunulduğu yerle aynı olması nedenleriyle benzerlikler bulunmaktadır. Bunun ötesinde, halkın aynı kesimine yöneliklerdir. Belirli mallara yönelik perakendecilik hizmetleri ile diğer marka kapsamında bulunan malların benzerliğinden bahsedebilmek için söz konusu malların aynı olması veya kapsayıcı bir ifade kullanılmışsa, malların kapsayıcı ifadenin doğal ve genel anlamı kapsamına girmesi gerekmektedir (Örneğin, “güneş gözlüğü perakendeciliği hizmetleri ve güneş gözlükleri” veya “optik araçların perakendeciliği hizmetleri ve güneş gözlükleri”.) (bkz. Ofiste Kullanım için Kılavuz, Bölüm C, İlana İtiraz, s.48 – https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/trade_marks/Guidelines/09_part_c_opposition_section_2_identity_and_likelihood_of_confusion_chapter_2_comparison_of_goods_and_services_en.pdf)

 

Buna karşın, OHIM İnceleme Kılavuzuna göre, genel biçimde ifade edilmiş ve hangi malın veya malların perakendeciliğine yönelik olduğu özel olarak belirtilmemiş olan perakendecilik hizmetleri, hiçbir malla (söz konusu edilen hizmetler ile malların benzerliğidir) benzer değildir. Bu durumda, mallarla – hizmetlerin niteliklerinin farklı olmasının yanısıra, hizmetler soyutken, malların somut olması, farklı ihtiyaçlara hitap etmeleri söz konusudur. Bunun ötesinde, malların ve hizmetlerin kullanım biçimi farklıdır ve birbirleriyle rekabet eder veya birbirlerini tamamlayıcı nitelikte değillerdir (bkz. aynı kılavuz, s.48).

 

OHIM İnceleme Kılavuzunun ilgili bölümünden kısaca bahsettikten sonra, incelediğimiz karara dönülecek olursa; Genel Mahkeme, OHIM Temyiz Kurulu’nun mallar ile hizmetlerin benzer olduğu yönündeki tespitini haklı bulmasının ardından, Kurul’un markaların görsel ve işitsel açılardan benzer olduğu yönündeki değerlendirmesini de yerinde bulur. Takibinde, Genel Mahkeme, dava konusu markalar arasında karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkabileceği sonucuna ulaşır ve aynı yöndeki OHIM Temyiz Kurulu kararını onayarak, davayı reddeder.

 

Mallar ile hizmetlerin birbirleriyle benzerliği hususu, tespiti genellikle kolay olmayan ve farklı değerlendirmelerin ortaya çıktığı bir konudur. Bu zorluk ortadayken, belirli mallar ile o malların perakendeciliği hizmetlerinin benzerliğinin değerlendirilmesi, bir diğer zorluk olarak ortaya çıkmaktadır. İncelenen davada, Adalet Divanı Genel Mahkemesi, “Giysiler, ayak giysileri, baş giysileri.” malları ile 35. sınıfa dahil “Giysilerin, ayak giysilerinin, baş giysilerinin perakendeciliği hizmetleri” arasında, belirtilen mallar ile hizmetlerin birbirlerini tamamlayıcı niteliği ve genellikle aynı yerlerde kullanıcılara sunulmaları nedenleriyle benzerlik bulunduğunu tespit etmiştir. Bunun yanısıra, yazı içerisinde yaptığımız atıftan görüleceği üzere, OHIM Marka Karar Kılavuzu’nda, “Belirli malların perakendeciliğine yönelik hizmetler, söz konusu mallarla (düşük derecede) benzer niteliktedir.” ifadesi kullanılarak, mallarla – aynı malların perakendeciliği hizmetlerinin (birbirlerini tamamlayıcı niteliği ve aynı noktalarda tüketicilere ulaştırılmaları ilkelerinden hareketle), birbirlerine düşük derecede benzer oldukları tespitine ulaşılmıştır. Bu haliyle, OHIM’in, karar kılavuzunun Haziran 2014’te geçerli olduğu haliyle (kılavuzda yer alan ilkelerin zaman içerisinde değişebileceği göz ardı edilmemelidir), problem hakkında pratik bir çözümü tercih ettiği, mallar arasında ayrım yapmaksızın, mallarla – aynı malların perakendeciliği arasında düşük derecede benzerlik bulunduğunu kabul ettiği anlaşılmaktadır. Buna karşın, “giyim eşyaları” ile “giyim eşyalarının perakendeciliği hizmetleri”nin benzerliğine yönelik değerlendirmenin, “tıbbi amaçlı röntgen cihazları” ile “tıbbi amaçlı röntgen cihazlarının perakendeciliği hizmetleri”nin benzerliğine yönelik değerlendirmeden, ilgili tüketici grubu, bu grubun davranış ve alım biçimi, ilgili malların niteliği, satış kanalları, vb. birçok açıdan farklılık göstermesi gerektiği, dolayısıyla OHIM Karar Kılavuzu’nda yer alan genellemenin her durumda geçerli olmadığı kolaylıkla öne sürülebilir. Bu aşamada, son derece profesyonel olduğu genel kabul gören OHIM’in karar kılavuzunda yer verdiği “mallar ile aynı malların perakendeciliği hizmetleri (düşük derecede) benzer niteliktedir” tespiti ortadayken, bu benzerliği, her mal ile ilgili malın perakendeciliğinin benzerliği özelinde, ayrı ayrı araştırmak anlamlı mıdır sorusunun yanıtı önem kazanmaktadır. Bu soruya yönelik olarak, kendi adıma, OHIM yaklaşımını daha pratik ve uygulanabilir nitelikte bulduğumu belirtmem yerinde olacaktır. Okuyucuların farklı değerlendirmelerde bulunabileceği ise şüphesizdir.

 

Önder Erol Ünsal

Haziran 2014

unsalonderol@gmail.com

Haberler ve Gündem

Honda Super Cup Modeli Motosikletin Şekli Japonya’da Üç Boyutlu Marka Olarak Tescil Edildi

supercup1

 

IPR Gezgini’nin dostları son zamanlarda kendilerine ilginç gelen haberleri, dikkatimizi çekmek için bize de göndermeye başladı. Aşağıdaki haberi IPR Gezgini’ne ileten Güney Çalışkan dostumuza teşekkür ederek, bu ilgi çekici haberi sizlerle de paylaşıyoruz.

 

Japon Patent Ofisi’nin, geleneksel olmayan markaların tescili konusunda yeniliklere çok açık olduğunu söylemek pek mümkün değildir. Bununla birlikte, motosiklet severlerin klasik bir model olarak gördükleri söylenen (motosiklet tutkunu olmadığım için fikrim olmayan bir konu) Honda’nın “Super Cup” modelinin görselleri, Japon Patent Ofisi tarafından Mayıs 2014’de marka olarak tescil edilmiştir.

 

supercup

 

“Honda Motor Co., Ltd.” tarafından 26 Mayıs 2014 tarihinde yapılan bir basın açıklamasına göre, Japon Patent Ofisi, Honda’nın popüler ve uzun süredir satılan “Super Cup” modelinin şeklini üç boyutlu marka olarak tescil etmiştir. Açıklamaya göre, bu tescil, Japonya’da, bir motosiklet veya otomotiv ürününün şeklinin üç boyutlu marka olarak korunduğu ilk tescil niteliğindedir ve diğer ürünler bakımından da bu tip tescillere Japonya’da oldukça nadiren rastlanmaktadır.

 

Marka başvurusu, incelemenin ilk aşamasında ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesiyle reddedilmiş olmakla birlikte, karara karşı yapılan itiraz sonucunda, üç temyiz uzmanından oluşan kurul, şeklin uzun süreli yaygın kullanım neticesinde, ayırt edici nitelik kazandığı tespitine ulaşmış ve üç boyutlu marka kullanım yoluyla kazandığı ayırt edici nitelik gerekçesiyle tescil edilmiştir.

 

“Super Cup” modelinin 1958 yılında ilk kez piyasaya sürülmesinin ardından, modelin genel tasarımı muhafaza edilerek, motosikletin işlevleri sürekli biçimde geliştirilmiştir. Bunun sonucunda, çoğu tüketici açısından, “Super Cup” modeli anında bir “Honda” ürünü olarak algılanmaya başlanmıştır ki, Japon Patent Ofisi’nin kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik yönündeki kararının temel nedeni de bu husustur.

 

“Super Cup” modeli şu anda 160’tan fazla ülkede satılmaktadır ve Mart 2014 itibarıyla dünyadaki toplam üretim 87 milyon adede ulaşmıştır. Bu rakam, Honda’ya göre, dünya üzerindeki herhangi bir motosikletin üretiminden fazladır.

 

(Haber için bkz. http://world.honda.com/news/2014/c140526Cub-Trademark-Registration/index.html)

 

Sizlere ilginç gelen haberleri veya davaları bize iletmenizden memnuniyet duyuyoruz. Belki de, bize iletmek yerine kendiniz yazmayı tercih edersiniz, bu durumda daha da mutlu oluruz.

 

Önder Erol Ünsal

Haziran 2014

unsalonderol@gmail.com

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Nispi Ret Nedenleri, Tanınmış Markalar

Kişi İsim ve Soyisimlerinden Oluşan Markalarda Karıştırılma Olasılığı İncelemesinin Esasları – Avrupa Birliği Adalet Divanı “Barbara Becker” Kararı (C-51/09)

Barbara_Becker

 

Kişi isim ve soyisimlerinden oluşan bileşke markalar incelenirken karşılaşılan temel zorluklardan birisi, tek başına aynı soyisimden oluşan bir üçüncü kişi markasının varlığı ve bu markanın bileşke markayla karıştırılması olasılığının öne sürülmesidir. Kanaatimizce, bu incelemenin tek bir kurala bağlı ve kolay olduğundan bahsedilmesi mümkün değildir.

 

Belirtilen zorluk, yalnızca Türkiye’ye özgü değildir, yurtdışında çoğu ofiste benzer durumlarda bileşke markayı oluşturan isim ve soyismin niteliği dikkate alınarak karar verilmekte, dolayısıyla isim ve soyisimlerden oluşan markalar hakkındaki kararlar, isim ve soyismin niteliğine göre farklılık gösterebilmektedir.

 

Bu yazıda, Avrupa Birliği Adalet Divanının 24/06/2010 tarihinde verdiği C-51/09 sayılı “Barbara Becker” kararının ve kararda yer verilen genel ilkelerin aktarılması suretiyle, isim ve soyisminden oluşan bileşke markaların önceden tescilli markalarla karıştırılması olasılığı hakkındaki Avrupa Birliği uygulamasının ana hatları açıklanmaya çalışılacaktır.

 

Alman giysi tasarımcısı ve model (aynı zamanda ünlü tenisçi Boris becker’in eski eşi) “Barbara Becker” kendi isminden ve soyisminden oluşan “Barbara Becker” markasının tescil edilmesi amacıyla 2002 yılında Topluluk Marka Ofisine (OHIM) başvuruda bulunur. Başvuru kapsamında 9. sınıfa dahil “Bilimsel, denizcilikle ilgili, haritacılıkla ilgili, fotografik, sinematografik, optik, tartma ve ölçümle ilgili, sinyalizasyonla ilgili, kontrolle (denetim) ilgili, can kurtarıcı ve eğitsel cihazlar ve aletler; ses veya görüntünün kaydı, iletimi veya yeniden üretimi için cihazlar; manyetik veri taşıyıcılar, kayıt diskleri; otomatik satış makineleri ve madeni para ile çalışan cihazlar için mekanizmalar; yazar kasalar, hesap makineleri, veri işleme donanımları, bilgisayarlar.”malları bulunmaktadır.

 

barbarabecker

 

OHIM’in başvuruyu ilan etmesinin ardından, 2004 yılında “Harman International Industries Inc.”, OHIM’de aynı mallar için önceden tescil edilmiş “Becker” ve “Becker Online Pro” markalarını gerekçe göstererek, başvurunun ilanına karşı itiraz eder.

 

OHIM İlana İtiraz Birimi, itirazı haklı bulur ve itiraz gerekçesi markalarla karıştırılma olasılığı gerekçesiyle başvuruyu reddeder. “Barbara Becker” başvurunun reddedilmesi kararına karşı itiraz eder. İtirazı inceleyen OHIM Temyiz Kurulu, “Barbara Becker” başvurusunu oluşturan kelimelerden “Becker” ibaresinin Almanya’da çok yaygın biçimde kullanılan bir soyismi olması, başvuru sahibi “Barbara Becker”in ünlü bir kişi olması, “Barbara Becker” ibaresin toplumun ilgili kesimi tarafından parçalara bölünerek değerlendirilmeyeceği, tersine bütün olarak algılanacağı gerekçeleriyle markalar arasındaki belirgin farkların karıştırılma olasılığını ortadan kaldıracağı sonucuna ulaşır ve başvuru hakkında verilen ret kararını kaldırır.

 

“Harman International Industries Inc.”, OHIM Temyiz Kurulu kararına karşı 2007 yılı Haziran ayında dava açar ve dava ilk olarak, Adalet Divanı Genel Mahkemesince görülür. Genel Mahkeme’ye göre, Temyiz Kurulu, markayı oluşturan unsurlardan “Becker” kelimesinin “Barbara” kelimesine kıyasla görece baskın niteliğini göz ardı ederek karar vermiştir, şöyle ki, soyismi konumundaki “Becker” kelimesi, isim konumundaki “Barbara” kelimesine nispeten daha güçlü bir ayırt edici niteliğe sahiptir. Ayrıca, Genel Mahkeme’ye göre, başvuru sahibi “Barbara Becker”in ünlü bir kişi olması, markaların kavramsal olarak benzer olmadıkları anlamına gelmemektedir. Buna ilaveten, Genel Mahkeme, “Becker” kelimesinin başvuruda görsel olarak baskın konumda olmasa da, soyadı olarak algılanacağı, bu haliyle markada bağımsız ayırt edici niteliğe sahip olduğunu ifade etmiştir. Sayılan hususlara ilaveten, markaların aynı ve benzer malları kapsamaları da göz önüne alındığında, Genel Mahkeme’ye göre, markalar arasında karıştırılma ihtimali ortaya çıkacaktır. Sayılan nedenlerle, Genel Mahkeme OHIM Temyiz Kurulu kararını iptal eder.

 

Başvuru sahibi “Barbara Becker”, Genel Mahkeme kararını Adalet Divanı nezdinde temyiz eder ve uyuşmazlık hakkında Adalet Divanı 24/06/2010 tarihinde C-51/09 sayılı kararı verir.

 

Adalet Divanı, davaya ilişkin değerlendirmesinde ilk olarak, karıştırılma olasılığına ilişkin bazı tespitleri sıralamıştır:

 

Yerleşik içtihada göre, halkın malların veya hizmetlerin aynı işletmeden veya ticari olarak bağlantılı bir işletmeden geldiğine inanması riski karıştırılma olasılığını ortaya çıkartır. Halkın bir bölümünde ortaya çıkacak karıştırılma olasılığı, inceleme konusu ihtilafa ilişkin tüm faktörler dikkate alınarak, bütüncül olarak değerlendirilmelidir.

 

Karıştırılma olasılığına ilişkin bütüncül değerlendirme yapılırken, ihtilafın konusu markaların görsel, işitsel veya kavramsal benzerliği, işaretlerin bütün olarak oluşturdukları izlenim esasında incelenmelidir, ancak bu yapılırken işaretlerin ayırt edici ve baskın unsurları özellikle dikkate alınmalıdır. Karıştırılma olasılığına ilişkin genel değerlendirmede, malların veya hizmetlerin ortalama tüketicisinin markalara ilişkin algısı belirleyici etkiye sahiptir. Bu bağlamda, ortalama tüketiciler markayı genellikle bütün olarak algılar ve markanın çeşitli detaylarına ilişkin kapsamlı bir analize girişmez.

 

Ortalama tüketicilerin markayı bütün olarak algıladıkları olağan duruma karşın, bazı hallerde, önceden tescilli bir markanın, bir bileşke markada üçüncü bir tarafça kullanımı, bu unsur markanın baskın unsurunu teşkil etmese de, bileşke markada bağımsız ayırt edici niteliğe sahip olabilir. Böyle hallerde, bileşke markanın oluşturduğu bütünsel algı, halkın malların ve hizmetlerin en azından ticari olarak bağlantılı firmalardan geldiğine inanması haline yol açabilir ki, bu durumda karıştırılma olasılığının ortaya çıktığı kabul edilmelidir.

 

Adalet Divanına göre, incelenen vakada Genel Mahkeme, (1) AB’nin bir bölümünde tüketicilerin soyisimlerine, isimlere kıyasla daha büyük oranda ayırt edici nitelik atfettiklerini, dolayısıyla incelenen markada “Becker” kelime unsurunun “Barbara” kelime unsuruna göre daha güçlü bir ayırt edici niteliğe sahip olduğunu, (2) “Barbara” kelimesinin bir ön isim olması, buna karşın markaların aynı soyismini içermeleri nedeniyle “Barbara Becker” ibaresinin ünlü bir kişi ismi-soyismi olmasının markaların benzerliğini etkilemeyeceğini, (3) “Becker” ibaresinin soyismi olarak algılanacağı, bu nedenle başvuruda bağımsız ayırt edici niteliğe sahip olduğunu, öne sürerek markaların benzer olduğunu belirlemiştir.

 

Buna karşın, Adalet Divanı aşağıdaki tespitleri yapmıştır:

 

“Avrupa Birliğinin bir bölümünde, kural olarak soyisimlerinin, isimlere göre daha ayırt edici olduğunu kabul etmek mümkün olsa da, her vaka kendi özel şartları çerçevesinde değerlendirilmelidir ve özellikle, ayırt edici karakter incelenirken, ilgili soyisminin sıradışı veya tersine yaygın kullanıma konu olup olmadığı dikkate alınmalıdır. İncelenen vakada, “Becker” soyismi, Temyiz Kurulunca tespit edildiği gibi yaygın kullanılır niteliktedir.

 

Buna ilaveten, ismini ve soyismini bir arada tescil ettirmek isteyen kişinin ünlü bir kişi olup olmadığı da dikkate alınmalıdır, şöyle ki, bu husus açıkça, kamunun ilgili kesiminin markayı algılayış biçimini etkileyecektir.

 

Ayrıca, bileşke bir markada, soyisminin her vaka özelinde, sadece soyismi olarak algılanacağı gerekçesiyle bağımsız ayırt edici role sahip olduğunun kabul edilmesi mümkün değildir. Bağımsız ayırt edici role ilişkin tespit her vakaya ilişkin özel şartların incelenmesine dayanabilir.

 

Aksi yöndeki değerlendirme, ilgili soyismi çok yaygın kullanılsa da veya ön ismin eklenmesi kamunun ilgili kesiminin kavramsal algısını değiştirse de, önceden tescilli bir soyismine dayanılarak, isim ve aynı soyisimden oluşan başvurulara ilişkin olarak yapılan her itirazın kabul edilmesi gerektiği sonucuna yol açacaktır.”

 

Sayılan tüm nedenler ışığında, Adalet Divanı, Genel Mahkeme kararının incelenen vakaya ilişkin tüm özel şartlar değerlendirilmeden alındığı, dolayısıyla hukuken hatalı olduğu sonucuna ulaşmıştır. Bu çerçevede, Genel Mahkeme kararı iptal edilmiş ve dava yeniden incelenmek üzere Genel Mahkemeye iade edilmiştir.

 

“Barbara Becker” kararında, isim ve soyisminden oluşan başvurulara karşı önceden tescilli aynı soyismi gerekçe gösterilerek yapılan itirazlarda, itirazın vakanın diğer şartları incelenmeden kabul edilmemesi gerektiğinin altı çizilmiştir. Adalet Divanı, bazı AB ülkelerinde, kural olarak soyisimlerinin, isimlere göre daha ayırt edici olduğunu kabul edilmesinin mümkün olduğunu belirtse de, her durumda vakanın diğer şartları da incelenmelidir. Vakanın diğer şartları ile kast edilen ise özellikle, ilgili soyisminin yaygın veya nadir kullanıma konu olmasına ve isim ve soyisminin bütün olarak ünlü – bilinen bir kişinin ismi olmasına ilişkin incelemedir. Adalet Divanına göre, ünlü – bilinen kişilerin isim ve soyisimleri söz konusu olduğunda, kamunun ilgili kesiminin algısı açıkça bu husustan etkilenecektir. Ayrıca, ilgili soyisminin yaygın kullanıma konu olması veya sıradışı nitelikte olması da markanın ayırt edici niteliğini etkileyecektir.

 

Dikkatli okuyucular aynı konuda, çok benzer içerikteki düzenlemenin TPE Marka İnceleme Kılavuzunda bulunduğunu fark etmiştir (http://www.turkpatent.gov.tr/dosyalar/haber/Marka_Karar_Kriteri_TR.pdf, s.94): “Bir marka isim ve soy isminden oluşuyorsa, genellikle soy ismin ayırt edici niteliği isme göre daha yüksektir. Bu nedenle Avrupa Toplulukları Adalet Divanı Genel Mahkemesi içtihadında soy ismi genellikle baskın unsur olarak kabul edilir. (Avrupa Toplulukları Adalet Divanı Genel Mahkemesi, T-11-09, p.34, James Jones – Jack & Jones; Avrupa Toplulukları Adalet Divanı Genel Mahkemesi, T-259-06, p.34, Manso de Velasco – Velasco; Avrupa Toplulukları Adalet Divanı Genel Mahkemesi, T-40-03, p.63-65, Julian Murua Entrena – Murua). Bununla birlikte değerlendirmede; soy isminin yaygınlığı, alışılmışlığı, sıradanlığı gibi hususlar dikkate alınmalıdır. Ayrıca, isim-soy ismi kombinasyonunun işaret ettiği kişinin toplumdaki bilinirliği de, bu husus toplum algısını açık biçimde etkileyeceğinden, göz önünde bulundurulmalıdır.” Dolayısıyla, mevcut haliyle Türk uygulamasının en azından teorik olarak Adalet Divanı yaklaşımıyla paralellik içerdiğinin dile getirilmesi yanlış olmayacaktır.

 

“Barbara Becker” kararı, marka incelemesinde şabloncu ve indirgemeci yaklaşımlardan kaçınılması gerektiğini bir kez daha tekrar etmiştir. Marka incelemesini şablonlara – matematik formüllere indirgemeye çalışan ve maalesef ülkemizde hayli sıklıkla karşılaşılan düşünce sistematiğine karşı şanslıyız ki, marka incelemesi sadece Türkiye’de yapılmıyor ve iyi ki, Adalet Divanı kararları var ve onları okuyup algılayabilecek durumdayız.

 

Önder Erol Ünsal

Haziran 2014

unsalonderol@gmail.com

 

 

A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Kararları ve Uygulaması, Marka Mutlak Ret Nedenleri, Marka Nispi Ret Nedenleri

Tek Rengi Münhasır Ayırt Edici Unsur Olarak İçeren Markaların Benzerliğine Dair Değerlendirme – USPTO Temyiz Kurulu “Cook Medical Technologies” Kararı

 

teal

 

Münhasıran tek renkten oluşan (color per se) veya tek rengi münhasır ayırt edici unsur olarak içeren markaların ayırt edici niteliğe sahip olup olmadığı sıklıkla tartışılan ve farklı görüşlerin yürütüldüğü bir konudur. Varılan noktada, çoğu ulusal hukuk sisteminde, grafik gösterimin objektif biçimde sağlanması halinde bu tip markaların kendiliğinden veya kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmışlarsa reddedilmemeleri gerektiği görüşü ağırlık kazanmıştır. Bu tip markaların tescil edilmeleri halinde önceki tarihli diğer markalarla benzerliklerinin ne şekilde değerlendirileceği ise büyük bir soru işaretidir.

 

15. yılını dolduran ve tamamı marka incelemesi konusuyla ilgili geçen meslek hayatımda, münhasıran tek renkten oluşan (color per se) veya tek rengi münhasır ayırt edici unsur olarak içeren başvuruların tescil edilebilirliği ilgili çok sayıda konuşma dinlememe ve bu konuda birkaç karar vermeme karşın, bu tip markaların diğer markalarla benzerliği konusunda şimdiye dek herhangi bir örnekle karşılamadım. Ta ki, geçtiğimiz günlerde A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Temyiz Kurulunun bu tip iki markanın benzerliğini değerlendirdiği 31/12/2012 tarihli bir karar rastgelene kadar. Aşağıda özetine ve değerlendirmesine yer vereceğim USPTO Temyiz Kurulu kararı, her ikisi de tek rengi münhasır ayırt edici unsur olarak içeren markaların benzerliği konusunu irdelemektedir. Bu bağlamda, benim için oldukça ilgi çekici olan değerlendirmeleri sizin de dikkatinize sunmak istedim.

 

2009 yılında “Cook Medical Technologies LLC” firması, “tıbbi cihazlar, yani vasküler veya nonvasküler işlemlerle ilgili tanı ve müdahale cihazlarının girişini sağlama amaçlı giriş iğneleri, tel kılavuzlar ve dilatörlerle birlikte kullanım için rehber kılıflar” mallarının tescil edilmesi amacıyla, aşağıda görseline yer verilen başvuruyu USPTO’ya yapar:

 

teal
Başvuru, USPTO Ek Sicilinde tescil talebiyle yapılmıştır (ek sicil hakkında bilgi için bkz. http://wp.me/p43tJx-7X) ve başvuru marka tarifnamesinde aşağıdaki şekilde tarif edilmiştir: “Marka, çubukla desteklenmiş bir tıbbi rehber kılıfının gövdesi uzunluğunca devam eden yarı saydam, yanardöner yeşilimsi mavi renginden oluşmaktadır. Şekilde kesik çizgilerle yer verilen malların çizimi markanın parçası değildir ve şekilde yer almalarının tek nedeni markanın mallar üzerindeki konumunun gösterilmesidir.”

 

USPTO uzmanı başvuruyu önceden tescilli üç markayla karıştırılma olasılığı gerekçesiyle reddeder (A.B.D.’nde önceden tescilli markalarla benzerlik yönünden inceleme Türkiye’de olduğu gibi ofis tarafından resen yapılmaktadır.). Ret kararının gerekçesi üç markanın görsellerine aşağıda yer verilmiştir:

 

kateter

 

Yukarıda yer verilen markaların her üçü de “kateterler” malını kapsamaktadır ve sırasıyla 1998, 1998, 2004 yıllarında tescil edilmişlerdir. Markaların tarifnamesi aşağıda şekildedir:

 

1. Marka için:
“Şekil mavi rengin gösterilmesi için noktalarla çizilmiştir. Marka mavi rengin ürünlerin kapağına uygulanmasından oluşmaktadır. Ürünlerin noktalarla belirtilmiş ana hatları markanın konumunu gösterme amaçlıdır ve markanın parçası değildir.”  
2. Marka için:
“Şekil mavi rengin gösterilmesi için noktalarla çizilmiştir. Marka koyu mavi rengin ürünlerin kapağına ve açık mavi rengin kateterin kalan kısmına uygulanmasından oluşmaktadır. Ürünlerin noktalarla belirtilmiş ana hatları markanın konumunu gösterme amaçlıdır ve markanın parçası değildir.”       
3. Marka için:
“Şekil mavi rengin gösterilmesi için noktalarla çizilmiştir. Marka mavi rengin ürünlerin kapağına ve kateterin kalan kısmına uygulanmasından oluşmaktadır. Ürünlerin noktalarla belirtilmiş ana hatları markanın konumunu gösterme amaçlıdır ve markanın parçası değildir.”

 

USPTO uzmanı, “yeşilimsi mavi (teal)” ve “blue (mavi)” renklerinin aynı renk olarak değerlendirilmesi gerektiğinden ve başvuru kapsamındaki mallarla, ret gerekçesi markalar kapsamında bulunan malların birlikte kullanılan, birbirini tamamlayıcı mallar olmasından hareketle, markalar arasında karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkabileceği görüşündedir. Buna karşın, başvuru sahibi markaların farklı renkleri içerdikleri kanaatindedir. Başvuru sahibine göre, ret kararı (malların benzer olduğu varsayımıyla), önceden tescilli bir markada yer alan bir rengi belirli derecede içeren başka bir rengi bünyesinde barındıran markaların hukuken tescil edilemeyeceği anlamına gelen savunulamaz bir önerme içermektedir.

 

Başvuru sahibi USPTO uzmanının ret kararına karşı itiraz eder ve itiraz USPTO Temyiz Kurulu tarafından incelenir.

 

Aşağıda yer verilecek açıklamalar, USPTO Temyiz Kurulunun kararında yer verilen temel değerlendirmelerden oluşmaktadır. Kararın tamamının http://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/ttabvue-77882876-EXA-16.pdf bağlantısından incelenmesi mümkündür.

 

Temyiz Kurulu, öncelikli olarak, iki renk markası arasındaki benzerliğin tespit edilmesinin, karıştırılma olasılığına ilişkin tipik olmayan bir değerlendirme olduğunu belirtmiştir. Temyiz Kurulu, konu hakkında, Profesör Justin McCarthy’den alıntılar yapmış ve “ton karıştırması (shade confusion)” olarak nitelendirilebilecek bu tip benzerlik iddialarının tarif edilmesinin – incelenmesinin oldukça güç ve subjektif olduğunu belirtmiştir. Prof. McCarthy’nin terimleriyle; “Renk markaları arasındaki benzerlik testinde, sonraki markanın önceki markadan kaç Pantone (uluslararası bir renk sınıflandırması) tonu uzak olduğu değil, makul derecede ihtiyatlı tüketicilerin markaları kaynak veya bağlantı konusunda karıştırıp karıştırmaması olasılığı dikkate alınmalıdır…Eğer karar verici, sıradan tüketicilerin veya kullanıcıların rengi kaynak gösteren bir unsur olarak değerlendirdiği ve onların ticari kaynak veya bağlantı konusunda karıştırma olasılığına yakın olduğu görüşündeyse, renk tonları aynı olmasa da önceki markaya tecavüzü tespit edilebilecektir.”   

 

Temyiz Kurulu ardından, başvuru ile ret gerekçesi markaların kapsadığı malların benzerliğini incelemiştir. Kurula göre, karıştırılma olasılığı sonucuna varılması için malların aynı veya birbirleriyle rekabet eden mallar olması veya aynı ticari kanallarla piyasaya sunulması şart değildir. Karıştırılma olasılığı sonucuna varabilmek için, ilgili malların bir şekilde bağlantılı olması ve/veya bu mallarla karşılaşacak aynı kişilerin, malların pazarlanmasıyla ilgili koşullar ve faaliyetler çerçevesinde,   markaların benzerliği nedeniyle, malların aynı kaynaktan geldiği yanlış algısına kapılması yeterlidir. Mesele, alıcıların malları karıştırması değil, malların ticari kaynağına ilişkin karıştırılma olasılığının ortaya çıkıp çıkmamasıdır. Eğer, mallar, nitelikleri itibarıyla tamamlayıcıysa veya birlikte kullanılıyorsa, bu bağlantı karıştırılma olasılığının varlığını destekleyebilir. Başvuru sahibinin itirazı, başvuru kapsamında bulunan tıbbi rehber kılıflar malı ile ret gerekçesi markalar kapsamında bulunan kateterler malının benzerliği konusunda herhangi bir karşı argüman içermemektedir. Temyiz Kurulu, başvuru kapsamında bulunan tıbbi rehber kılıflar ile ret gerekçesi markalar kapsamında bulunan kateterler mallarının yakından ilişkili mallar olduğu görüşündedir ve bu bağlamda uzmanın malların benzer olduğu yönündeki tespiti Kurulca da haklı görülmüştür.

 

Başvuru sahibinin itirazı, esasen markaların benzerliği yönündeki tespite ve o tespitin yanlışlanmasına yöneliktir. İnceleme konusu markalar şekilden ibaret olduklarından, markaların benzerliği hususu görsel benzerlik esas alınarak değerlendirilmelidir.

 

Temyiz Kurulu, benzerlik incelemesini, ret gerekçesi markalardan başvuruyla en yüksek derecede benzerlik arz eden markayı (önceki sayfalarda görsellerine yer verilen 3 markadan en üstte yer alanı) esas alarak gerçekleştirmiştir. Başvuru ile belirtilen marka benzer bulunsa da bulunmasa da, diğer 2 marka bakımından ayrıca değerlendirilme yapılmayacaktır.

 

Renk markaları karşılaştırılırken, markaların yanyana konulması suretiyle birbirlerinden ayırt edilip edilmedikleri değil, markaların görünümleri ve bütünsel olarak bıraktıkları izlenim itibarıyla malların kaynağına ilişkin karıştırmaya imkan verecek derecede benzer olup olmadıkları değerlendirilmelidir.

 

A.B.D. marka mevzuatına göre, renk markaları için başvuruda bulunulurken, talep konusu rengin adının belirtilmesi zorunludur, başvuru sahibi buna ek olarak, ticari renk sınıflandırmalarından birisine referansta bulunarak, talep konusu rengi bu yolla da tanımlayabilir.

 

İnceleme konusu başvuruyu oluşturan renk, marka tarifnamesinde “yeşilimsi mavi (teal)” rengi olarak tanımlanmıştır, buna karşın ret gerekçesi marka tarifnamesinde “mavi (blue)” renk olarak belirtilmiştir.

 

Temyiz Kurulu, ret gerekçesi markada “mavi” rengin, mavinin herhangi bir tonuna indirgenmemiş olmasından hareketle, mavi rengin tüm tonlarını kapsadığını, dolayısıyla “yeşilimsi mavi (teal)” rengini de kapsadığını belirlemiştir. Bu çerçevede, Temyiz Kuruluna göre, markalar kapsamındaki mallar da dikkate alındığında, tescilli marka sahibinin “mavi” rengi ile başvuru sahibinin “yeşilimsi mavi” rengi, renk olarak benzerdir. Başvuru sahibinin “yeşilimsi mavi” renginin yarı şeffaf ve yanardöner olması karıştırılma olasılığı incelemesi bakımından markalar arasında anlamlı bir farklılık arz etmemektedir. Malların birbiriyle yakın bağlantısı da göz önüne alındığında, markalar arasındaki görsel benzerlik Temyiz Kurulunu markaların ticari algı açısından bütünsel benzerlik oluşturduğu sonucuna götürmektedir.

 

Başvuru kapsamındaki malların tüketicileri bu malları satın alırken belirli derecede özen gösterse de, benzer markaları ve yakından ilişkili malları içeren hallerde, sofistike tüketicilerin de malların ticari kaynağı konusunda yanılması mümkündür. Belirtilen nedenlerle, Temyiz Kurulu, markaların ve malların benzerlik derecesi dikkate alındığında, bu benzerlik derecesinin, sofistike tüketiciler ve dikkatli alım kararı faktörlerine göre ağır bastığı görüşündedir. Kaldı ki, başvuru sahibi, ilgili alıcıların bilgili ve sofistike kullanıcılar olduğu yönünde argümanlar öne sürmemiştir.

 

Başvuru sahibinin, başvuru ve ret konusu markaların piyasada 18 yıldır karıştırılmadan birlikte var olduğu yönündeki iddiası, resen reddedilen başvuru hakkındaki kararın değiştirilmesi için yeterli görülmemiştir. Şöyle ki, fiili karıştırılmaya ilişkin ispatlanamamış iddiaların kanıt oluşturma gücü sınırlıdır.

 

Temyiz Kurulu yukarıda detaylı olarak açıklanan nedenlerle USPTO uzmanının ret kararını yerinde bulmuş ve onamıştır.

 

Buna karşın, Temyiz Kurulu, başvuru sahibinin bazı kaygılarını paylaşmaktadır ve kararın son kısmında bu konuda açıklama yapma ihtiyacı hissetmiştir. Temyiz Kuruluna göre bu karar, tek bir rengi tescil ettiren bir kişinin diğer kişilerin, benzer renkler dahil olmak üzere başka renkleri tescil ettirmesini engelleyebileceği anlamına gelmemektedir. İncelenen vakada, Kurulun bu yönde karar almasının nedeni, ret gerekçesi markanın “mavi” şeklinde tarif edilerek tescil edilmesidir. Önceki marka bu şekilde tarif edildikten sonra Kurul, bu tanımı “mavi” renk kapsamına giren her tonu içerir biçimde değerlendirmiştir. Başvuru sahibi, ret kararının ardından, itirazıyla eş zamanlı olarak, önceki markanın tarifindeki çok geniş kapsamlı “mavi” tabirinin sınırlandırılmasını talep edebilecekken bu yöntemi kullanmayı tercih etmemiştir. Eğer başvuru sahibi bu yolu kullansaydı ve talebi haklı bulunsaydı, ret gerekçesi marka mavinin başka bir tonu olarak yeniden tanımlanabilecek ve bunun sonucunda markaların benzer olmadığı sonucuna ulaşılabilmesi mümkün olacaktı. Kararda son olarak, renk markalarının, ret gerekçesi markanın tescil edildiği biçimde tescilinin şu anda mümkün olmadığı, renk markalarının tescil edilmesi için şu anda markanın renkli çizimine yer verilmesi gerektiği belirtilmiştir.

 

Kararı okuduktan sonra, kendi adıma vardığım sonuç, Temyiz Kurulunun kendisinin de verdiği ret kararından çok tatmin olmadığı ve ret kararı verilmesinin asıl nedenini, önceki tarihli ret gerekçesi markanın “mavi” renk şeklinde çok geniş bir renk tanımlamasıyla tescil edilmesi olarak açıkladığıdır. Bu haliyle karar, kabul edilmeyen itirazın, ne şekilde yapılsaydı kabul edilmiş olabileceği hakkında, başvuru sahibine yol göstermiş olması bakımından da ilgi çekici niteliktedir.

 

Önder Erol Ünsal
Mayıs 2014
unsalonderol@gmail.com  

A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Kararları ve Uygulaması, Marka Mutlak Ret Nedenleri

USPTO Temyiz Kurulu “SpiderGraph” Kararı – Başvuru Sahibinin Önceki Tarihli Tescilli Markasının Yeni Başvuruların İncelenmesine Etkisi

spidergraph

 

Önceden tescil edilmiş bir markanın aynısının, aynı mallar veya hizmetler için bir kez daha tescil başvurusunun yapılması halinde, bu işaretin marka olamayacağı gerekçesiyle mutlak ret nedenleri kapsamında reddedilip edilemeyeceği, Türkiye’de tartışılagelen bir konudur. Tescilli markanın sahipleri bu konuda, inceleme ofisinin önceden tescil ettiği markayı halihazırda incelemiş olduğunu, kamu otoritesinin işlemlerinde süreklilik ve istikrarın esas olduğunu, kanunlar değişmediği sürece önceden tescil edilmiş marka hakkında ret kararı verilmesinin mümkün olmadığını, marka sahibinin müktesep hakkının ortaya çıktığını öne sürmekte ve bu tip başvuruların reddedilmemesi gerektiğini öne sürmektedir. Buna karşın, inceleme ofisinin bu konudaki bakış açısı genellikle, önceki incelemede tespit edilemeyen hususların yeni incelemede tespit edilmesinin mümkün olması nedeniyle bu tip başvuruların reddedilebileceği yönündedir.

 

Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Temyiz Kurulu, 20 Mayıs 2014 tarihinde verdiği yeni bir kararda bu konuda açık tespitlere yer vermiştir.

 

“SpiderGraph” kelimesinin tescil edilmesi talebiyle 2011 yılında yapılan başvurunun mal listesi kapsamında 16. sınıfa dahil “Basılı malzemeler, yani karar verme süreçlerinde alternatiflerin karşılaştırmasında ve analizinde kullanım amaçlı basılı grafikler ve tablolar.” malı yer almaktadır. USPTO uzmanı başvuruyu tanımlayıcılık gerekçesiyle reddeder. Ret kararının gerekçesi, uzmanın “spidergraph” ibaresinin anlamını takip eden şekilde belirlemesidir: “Radar grafiği şeklinde de bilinen “spider graph” terimi, verileri seri halindeki çubuklar ya da radyanlar halinde gösteren (her çubuk ölçümü istenen bir bileşeni simgelemektedir)bir tür özel grafik anlamına gelmektedir.” Uzman, bu anlam ve benzer içerikteki diğer tespitler ışığında, “spider graph” teriminin başvuru kapsamındaki “Basılı malzemeler, yani karar verme süreçlerinde alternatiflerin karşılaştırmasında ve analizinde kullanım amaçlı basılı grafikler ve tablolar.” malı bakımından doğrudan tanımlayıcı olduğu görüşündedir.

 

Başvuru sahibi bu karara karşı itiraz eder ve itiraz USPTO Temyiz Kurulu tarafından incelenir. Başvuru sahibi, itirazında diğer gerekçelerin yanısıra “spidergraph” markasının aynısının kendisi adına aynı mallar için 2003 yılında USPTO tarafından tescil edilmiş olduğunu öne sürmektedir. 2003 yılında tescil edilen marka, 2009 yılında kullanıma ilişkin beyanın gerçekleştirilmemesi nedeniyle iptal edilmiş olsa da, bu durum aynı markanın USPTO tarafından aynı mallar için tescil edilmiş olması durumunu değiştirmemektedir.

 

USPTO Temyiz Kurulu, başvuru sahibinin önceden tescil edilmiş markasına dayalı itirazını kabul etmez, Temyiz Kurulunun konu hakkındaki gerekçeleri takip eden biçimdedir:

 

“Bir terim başlangıçta veya kabul edildiği anda başvuru kapsamındaki mallar veya hizmetler bakımından tanımlayıcı anlamı bulunmayan veya sadece çağrıştırıcı nitelikte olabilir, bununla birlikte sonradan başlayan ve süregelen tanımlayıcı kullanım nedeniyle, terim ayırt edici ve ticari kaynak belirten özelliklerini kaybedebilir ve bunun sonucunda kamunun ilgili kesimi tarafından kullanıma konu mallar bakımından ayırt edici olmayan ve tanımlayıcı bir işaret olarak algılanır hale gelebilir (bkz. Digital Research, Inc. 4 USPQ2d 1242, 1243 (TTAB 1987), Int’l Spike, Inc. 190 USPQ 505, 507 (TTAB 1976)). Bunun ötesinde Kurul, inceleme uzmanlarının önceki kararlarıyla bağlı değildir. Daha önceden çok kez her vakanın kendi özel şartları çerçevesinde karara bağlanması gerektiği belirtilmiştir. Önceki tescillerin başvuruyla benzer özellikleri bulunsa da, USPTO’nun önceki markaları kabul etmesi Temyiz Kurulunu veya mahkemeyi bağlamayacaktır (Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Inc., 828 F.2d 1567, 4 USPQ2d 1141, 1142 (Fed. Cir. 1987) Bütün bunların ışığında, başvuru sahibinin markasının tescil edilebilirliğinin, diğer tescilli markaların varlığına dayalı olarak değil, incelenen başvuruya ilişkin kayıtlara dayalı olarak, markanın kendi şartları çerçevesinde değerlendirilmesi gerekmektedir. İptal edilen tescil edilmiş marka, yalnızca markanın tescil edilmiş olduğunu gösteren bir kanıt niteliğindedir ve başvuru sahibine Marka Kanunu çerçevesinde herhangi bir yasal hak sağlamamaktadır (Anderson, Clayton and Co. v. Krier., 478 F.2d 1246, 178 USPQ 46, 47 (CCPA 1973)). Tescilli markanın sağladığı yasal haklar tescilli marka iptal edildiğinde ortadan kalkar (Brown-Forman Corp., 81 USPQ2d 1284, 1286 n.3 (TTAB ‘006); Phillips-Van Heusen Corp., 63 USPQ2d 1047, 1048 n.2 (TTAB 2002)).”

 

USPTO Temyiz Kurulu, yukarıda yer verilen içtihat ve tespitleri esas alarak, başvuru sahibinin markasının, USPTO tarafından aynı mallar için önceden tescil edilmiş olması gerekçesine dayalı itirazı reddeder. Takiben, tanımlayıcılık gerekçeli ret kararının yerindeliği değerlendirilir ve uzmanın tanımlayıcılık gerekçeli ret kararının başvuru kapsamındaki mallar bakımından yerinde olduğu kanaatine varılması nedeniyle, başvuru sahibinin bu yöndeki itirazı da reddedilir.

 

Karar içeriğinde son olarak değerlendirilen husus, başvuru sahibinin itiraz dilekçesinde inceleme uzmanına yönelttiği kişisel saldırı niteliğindeki ifadelerdir. Aynı konu hakkında USPTO Temyiz Kurulunun değerlendirmesini daha önce “İtiraz Dilekçesinde İnceleme Uzmanına Kişisel Saldırıda Bulunulması ve Ahlaka Aykırı Markaların Değerlendirilmesi – USPTO Temyiz Kurulu “FOK’N HURTS” Kararı – http://wp.me/p43tJx-bB)” yazımızda aktarmıştık. USPTO, belirtilen kararda yer verdiği tespitleri bu kararda da tekrarlamıştır:

 

“… Bununla birlikte açık olarak belirtmek gerekirse, başvuru sahibinin yorumları itiraza ilişkin incelememizde herhangi bir etkiye sahip olmamıştır. Başvuru sahibinin Kurul incelemesi esnasında kullandığı ifadelerin çoğunluğu, uzmanın bilgisine ve teknik konuları anlama kapasitesine yönelik saldırılardır. Bu saldırıların çoğunluğuna itiraz dilekçesinde de rastlanılmıştır. Bu aşamada, başvuru sahibinin ifadelerinin başvurunun esasa ilişkin değerlendirmesini etkilemediğini söylemek yeterli olacaktır. USPTO ve Temyiz Kurulu, vekil tarafından temsil edilen veya işlemlerini kendi adına yürüten tarafların tümünün işlemlerini terbiyeli ve nezakete uygun biçimde sürdürmesini şart koşmaktadır. Başvuru sahibi USPTO’yla gelecekte gerçekleşecek her tür iletişiminde, USPTO personeline yönelik şahsi saldırılardan kaçınmalıdır.”

 

Sitede daha önce yayınladığımız “A.B.D. Uygulamasında Marka Sahibinin Önceki Tarihli Aynı Markalarının İncelemeye Etkisi Nedir? – veya – A.B.D. Uygulamasında Müktesep Haktan Bahsetmek Mümkün müdür? – http://wp.me/p43tJx-b3”; “Morehouse Savunması – A.B.D. Uygulamasında Çok Taraflı İşlemlerde Marka Sahibinin Önceki Tarihli Aynı Markalarının İncelemeye Etkisi – http://wp.me/p43tJx-b7” başlıklı yazılarda, USPTO uygulamasında başvuru sahibinin önceki tarihli markalarının yeni başvuruların incelenmesine etkisi hususundaki düzenlemeleri detaylı olarak aktarmaya gayret etmiştik. Bu kısa yazıda yer verdiğimiz yeni tarihli “Spidergraph” kararı ise, konu hakkındaki yeni tarihli bir kararı ve USPTO Temyiz Kurulu değerlendirmesini aktarmaktadır. Başvuru sahibinin önceki tarihli tescilli markalarının yeni başvuruların incelenmesine etkisi hususu, Türkiye’de de sıklıkla tartışılan bir konu olduğundan, konu hakkında yurtdışındaki değerlendirmelerin ve yeni tarihli kararların okuyucuların dikkatine sunulması kanaatimizce önem arz etmektedir.

 

Önder Erol Ünsal

Mayıs 2014

unsalonderol@gmail.com

A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Kararları ve Uygulaması, Haberler ve Gündem, Marka Mutlak Ret Nedenleri

“Stop the Islamisation of America” Marka Tescil Başvurusu – Halkın Bir Bölümünü Aşağılayıcı Markalar Hakkında USPTO Temyiz Kurulu ve Federal Daire Temyiz Mahkemesi Kararları

handsbanner

 

A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Temyiz Kurulu tarafından 2013 yılında “Stop the Islamisation of America” başvurusu hakkında verilen ret kararı, A.B.D. Federal Daire Temyiz Mahkemesi’nin 13/05/2014 tarihli kararı ile onandı.

 

Mahkeme kararına konu başvuru hakkındaki süreçler ve kararın içeriği bu yazı boyunca açıklanmaya çalışılacaktır.

 

Şubat 2010’da “Stop the Islamisation of America” kelime unsurlarından müteşekkil bir marka başvurusunun tescili amacıyla USPTO’ya başvuruda bulunulur. Türkçe’ye “Amerika’nın İslamlaşmasını Durdurun” şeklinde çevrilmesi mümkün başvurunun kapsamında “Terörizmin anlaşılması ve önlenmesi hakkında bilgi sağlanması.” hizmetleri yer almaktadır.

 

USPTO uzmanı, başvuruyu A.B.D. Marka Kanununun 2(a) maddesi uyarınca, başvurunun Müslümanları aşağılayıcı içerikte olması nedeniyle reddeder. A.B.D. Marka Kanunu madde 2(a)’da sayılan ret hallerinden birisi; “yaşayan veya ölü kişileri, kurumları, inançları veya ulusal sembolleri aşağılayan veya onlara yönelik hakaret içeren veya itibarsızlaştıran içeriğe sahip markaların reddedileceği” içeriğine karşılık gelmektedir.

 

Başvuru sahibinin ret kararına karşı yaptığı itiraz, öncelikli olarak USPTO Temyiz Kurulu’nda görüşülür ve Temyiz Kurulu, uzman tarafından verilen ret kararını onar. USPTO Temyiz Kurulu kararı aşağıdaki tespitleri içermektedir:

 

“Stop the Islamisation of America” ibareli başvuru hakkında A.B.D. Marka Kanununun 2(a) maddesi uyarınca verilen ret kararı, başvurunun Amerikalı Müslümanları aşağılayıcı içerikte olması gerekçesine dayanmaktadır. Bir başvurunun madde 2(a) çerçevesinde, yaşayan veya ölü kişileri, kurumları, inançları veya ulusal sembolleri aşağılar içerikte olup olmadığı değerlendirilirken uygulanacak test, Kurul tarafından önceden verilen ”re Lebanese Arak Corp.” kararında takip eden şekilde belirlenmiştir:

 

 

  1. İnceleme konusu işaretin muhtemel anlamları nedir? Bu anlam tespit edilirken, sözlük anlamının yanısıra, inceleme konusu işaretin markadaki diğer unsurlarla ilişkisi, malların veya hizmetlerin niteliği ve markanın, mallara ve hizmetlere ilişkin olarak piyasada ne şekilde kullanılacağı da dikkate alınmalıdır. 
  2. Tespit edilen anlamın, tanımlanabilir kişilere, kurumlara, inançlara veya ulusal sembollere ilişkin olduğu belirlenirse, bu anlam ilişkili olduğu grubun önemli bir kısmını aşağılar nitelikte midir?

 

Yazının başında belirtildiği üzere, “Islamisation” terimi “İslamlaşma” anlamına gelmektedir. Başvuru sahibi, başvurusunda terimin yalnızca politik anlamına referansta bulunduğunu, bu anlamıyla “İslamlaşma” teriminin mevcut kanunları İslam dinine ait hukukla değiştirme amaçlı politik ve askeri bir süreci işaret ettiğini, bu hususta çok sayıda kanıt bulunduğunu, incelemede bu kanıtların göz ardı edildiğini, dolayısıyla ret kararının yerinde olmadığını iddia etmektedir.

 

USPTO Temyiz Kurulu başvuru sahibinin bu yöndeki tespitlerine katılmamaktadır. Şöyle ki, başvuruya konu terimin sözlük anlamları ve kullanımı esas alındığında, ret kararını veren uzmanca da belirtildiği üzere, başvuru, terörizmle bağlantılı yıldırıcı tehditleri ve vahşeti önlemek için İslamiyet’e geçişin (din değiştirmenin) ve uyumun durdurulması gerektiğini ifade etmektedir. Başvuru sahibinin internet sitesi bu içerikte çok sayıda kanıt, makale ve yorum içermektedir. Bu kanıtların tamamı, başvurunun inceleme uzmanınca da belirtildiği üzere, “Amerika’da terörizmi yok etmek amacıyla İslamiyet’e geçişin veya ona uyum sağlamanın durdurmak” anlamına karşılık geldiğini göstermektedir.

 

Başvuru sahibi, “İslamlaşma” teriminin politik anlamından hareket ettiğini, kanunlara uyan ve vatansever Müslümanların bu anlamdan dolayı aşağılanmayacağını ifade ettiği etse de, Kurul bu argümanı yerinde bulmamıştır. Şöyle ki, Müslümanların önemli bir kesiminin başvuruyu bu şekilde algılayacağını gösteren hiçbir kanıt bulunmamaktadır ve “Islamisation” teriminin daha genel ve bilinen bir anlamı bulunmaktadır. Müslüman olmayan nüfus terimi, “İslamiyet’e geçiş” anlamına gelen daha genel anlamıyla algılar ve başvuruyu “Amerika’da İslam’ın yayılmasını engelleyin” şeklinde değerlendirirse, bu durum, terimi ne şekilde algıladıklarından bağımsız olarak, Müslümanların önemli kesimini rahatsız edecektir. Başvuruda yer alan “durdurmak” anlamına gelen, “Stop” kelimesi de, başvuruya olumsuz bir ton yüklemekte ve İslamlaşma’nın arzu edilmeyen ve Amerika’da sona erdirilmesi gereken bir husus olduğu intibaını uyandırmaktadır.

 

Sonuç olarak, USPTO Temyiz Kuruluna göre, “Stop the Islamisation of America” markasının başvuru kapsamındaki hizmetler için kullanımı, Amerika’daki Müslümanların önemli bir kesimi bakımından küçük düşürücü nitelikte olacaktır ve bu nedenle başvuru hakkında verilen ret kararı yerindedir.

 

Başvuru sahibinin bir diğer itiraz gerekçesi ise ret kararıyla “ifade özgürlüğünün” sınırlandırılmış olmasıdır. USPTO Temyiz Kurulu, bu argümanı da kabul etmemiştir. Şöyle ki, başvuru sahibinin markasının reddedilmesine yönelik karar, başvurunun tescil edilmemesine yöneliktir ve başvurunun kullanılmasına engel teşkil etmemektedir. Benzer şekilde ret kararı, başvuru sahibinin fikirlerini veya bakış açısını açıklamasına yönelik herhangi bir engel veya sınır getirmediği gibi, ifade şekline ilişkin somut bir engelleme de içermemektedir.

 

Başvuru sahibi yukarıda detaylı olarak açıklanan gerekçelerle verilen USPTO Temyiz Kurulu kararına karşı dava açmıştır. Davayı gören A.B.D. Federal Daire Temyiz Mahkemesi 13/05/2014 tarihli kararı ile başvuru hakkında verilen ret kararını onamıştır. Karar içeriğinde genel olarak Temyiz Kurulu tespitleri sıralanarak bunların yerinde olduğu belirtilmiş ve başvuru sahibinin, Temyiz Kurulu nezdinde öne sürüp mahkeme önünde tekrarladığı iddialar, Temyiz Kurulu argümanlarının yerindeliği karşısında kabul edilmemiştir. Dolayısıyla, yazının önceki bölümlerinde özetlenen argümanlar burada bir kez daha tekrar edilmeyecektir.

 

Yazar, başvuru hakkından A.B.D. federal organlarınca verilen ret kararlarını değerlendirirken okuyucuların kendilerini yerel düzeydeki siyasi görüşlerinden soyutlamaları ve A.B.D. siyasi atmosferi dikkate almaları gerektiği görüşündedir. Özellikle, 11 Eylül sonrası, A.B.D. başta olmak üzere, Batı toplumlarında İslam karşıtı siyasi hareketlerin popülarite ve azımsanmayacak derecede yandaş kazandığı açıktır. Bu hareketlerin hedefinde yer alan kişiler ise siyasi görüşlerine bakılmaksızın İslamiyetle ilişkilendirilen ülkelerin (Türkiye dahil) vatandaşlarıdır. “Terörizmin anlaşılması ve önlenmesi hakkında bilgi sağlanması.” hizmetlerini içeren “Stop the Islamisation of America” başvurusu hakkında sırasıyla USPTO, USPTO Temyiz Kurulu ve A.B.D. Federal Daire Temyiz Mahkemesi tarafından verilen ret kararları, kanaatimizce ayrımcılığa ve ötekileştirmeye karşı A.B.D. federal kurumlarınca verilen ciddiye alınması gereken yanıtlar niteliğindedir. Marka tescili süreçlerinin ve incelemesinin genel hatları ve amaçları itibarıyla, politik konularla bağlantısı bulunmamakla birlikte, devlet aygıtının genel atmosferini yansıtması bağlamında dikkate alınması gereken doneleri içerdiği şüphesizdir. Bu bağlamda, ayrımcı ve ötekileştirici, “Stop the Islamisation of America” başvurusu hakkında A.B.D. makamları tarafından verilen ret karar(lar)ının kanaatimizce önemsenmesi gerekmektedir.

 

Merak edenlerin USPTO Temyiz Kurulu kararına http://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/ttabvue-77940879-EXA-15.pdf bağlantısından; Federal Daire Temyiz Mahkemesi kararına ise http://home.comcast.net/~jlw28129/Geller.pdf bağlantısından erişmesi mümkündür.

 

Önder Erol Ünsal

Mayıs 2014

unsalonderol@gmail.com

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Kötü Niyetle Yapılan Marka Tescil Başvuruları, Marka Mutlak Ret Nedenleri, Marka Nispi Ret Nedenleri

Kötü Niyetle Yapılan Marka Başvuruları Hakkında Avrupa Birliği Adalet Divanı Kararlarında Yer Alan Temel İlkeler

kötüniyetiçin

 

2008/95 sayılı Topluluk Marka Direktifi madde 3(2)(d) “Her üye ülke, bir marka başvurusunun, başvuru sahibi tarafından kötü niyetle yapılması halinde tescil edilmeyeceği, tescil edilmişse hükümsüz kılınabileceği koşulunu koyabilir.” hükmünü içermektedir. Aynı Direktif madde 4(4)(g) kapsamında ise “Başvuru tarihinde, yurtdışında kullanıma konu olan ve kullanımı halen devam eden önceki bir markayla karıştırılabilecek markaların, başvuru tarihinde başvuru sahibinin kötü niyetle hareket etmesi halinde reddedilebileceği” hükmü yer almaktadır. Hükümlerin her ikisi de, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin mevzuatlarında yer alması gereken zorunlu hükümler olarak düzenlenmemiş ve hükümlere ulusal mevzuatlarda yer verilmesi her üye ülkenin kendi inisiyatifine bırakılmıştır. Bu bağlamda üye ülkelerden bir kısmı ulusal mevzuatlarında kötü niyetli başvuruların reddedileceği yönünde düzenleme yapmışken, bazı üye ülke mevzuatlarında bu yönde düzenlemeye rastlanılmamaktadır. İç Pazarda Uyumlaştırma Ofisi (OHIM) tarafından tescil edilen Topluluk Markalarının (CTM) tabi olduğu rejimi düzenleyen 207/2009 sayılı Topluluk Marka Tüzüğü’nde kötü niyet hususu marka tescil başvurularına ilişkin bir ret gerekçesi olarak düzenlenmemiştir. Buna karşın, tescil edilmiş CTM’lerin hükümsüzlüğünü düzenleyen madde 52(1)(b)’de kötü niyet bir hükümsüzlük gerekçesi olarak yer almaktadır. Topluluk Marka Tüzüğü madde 8(3)’de ayrı bir ret gerekçesi olarak düzenlenmiş vekil veya temsilcinin, marka sahibinin izni olmaksızın markanın kendi adlarına tescil edilmesi için başvuruda bulunması hali ise bu yazı kapsamında değerlendirilmeyecektir.

 

Kötü niyet hususu, Topluluk Marka Direktifi’nde ulusal mevzuatlarda yer verilmesi zorunlu olmayan bir ret hali olarak düzenlenmiş, Topluluk Marka Tüzüğü’nde ise hükümsüzlük gerekçesi olmanın dışında, başvuru ret gerekçesi olarak düzenlenmemiş olmakla birlikte; Direktifin ve Tüzüğün revizyonu amacıyla hazırlanan taslaklarda kötü niyetli markalarla ilgili ret halinin daha kapsamlı biçimde ele alındığı görülmektedir. Taslak Direktif’te, kötü niyetle tescil edilmiş markaların hükümsüz kılınması yönündeki hükmün tüm Birlik üyesi ülkeler bakımından zorunlu bir düzenleme haline getirildiği ve kötü niyetle yapılan başvuruların reddedileceği yönündeki hükmün üye ülkeler bakımından seçimlik bir ret gerekçesi olarak muhafaza edildiği (bkz. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52013PC0162) görülmektedir. Taslak Tüzük’te ise, nispi ret gerekçeleri arasına kötü niyet hükmünün eklendiği (Başvuru tarihinde önceki tarihli markanın gerçek kullanıma konu olması ve başvuru sahibinin kötü niyetli olması halinde Birlik sınırları dışında tescil edilmiş önceki tarihli bir markayla karıştırılabilecek markalar reddedilecektir., bkz. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52013PC0162) tespit edilmiştir. Kabul edilmeleri halinde AB marka mevzuatının ana metinlerini oluşturacak taslak Direktif ve Tüzük’te kötü niyet konusunda daha açık ve uygulama alanını genişletici hükümlerin yer alması, kötü niyetli marka başvuruları konusunun AB bakımından da daha titiz biçimde değerlendirilen bir konu olduğunu göstermektedir.

 

Bu yazıda, kötü niyetle başvurusu yapıldığı iddia edilen markalara ilişkin olarak Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nce verilen kararlarda yer alan temel ilkeler aktarılmaya ve bu yolla kötü niyetli marka başvuruları konusunun AB yargısınca ne şekilde değerlendirildiği açıklanmaya çalışılacaktır.

 

Açıklamalara geçmeden önce kötü niyet kavramının AB Marka Direktifi’nde veya Topluluk Markası Tüzüğü’nde tanımlanmadığı belirtilmelidir. Bu çerçevede kötü niyet kavramının tanımlanması ve açıklanmasında Adalet Divanının kavramı ne şekilde değerlendirdiği önem kazanmaktadır.

 

Adalet Divanının kötü niyet kavramını değerlendirdiği önemli kararlardan birisi 27/06/2013 tarihli C-320/12 sayılı karardır (Karar hakkında yazdığım detaylı bir yazının http://wp.me/p43tJx-2l bağlantısından görülmesi mümkündür.). Adalet Divanı C-320/12 sayılı kararda kötü niyet kavramı ve uygulama biçimi hakkında takip eden açıklamaları yapmıştır:

 

2008/95 sayılı Direktif madde 4(4)(g)’de yer alan kötü niyet kavramı, Avrupa Birliği içerisinde tek tip bir yorum gerektiren, Avrupa Birliği hukukuna ait otonom bir kavramdır. 2008/95 sayılı Marka Direktifinin 4(4)(g) maddesi bağlamında, başvuru sahibinin kötü niyetli başvuru yaptığı sonucuna varılabilmesi için, incelenen vakaya ilişkin olarak, tescil başvurusunun yapıldığı tarihteki ilgili tüm faktörlerin değerlendirmeye alınması gerekmektedir. Başvuru sahibinin, başvurusu yapılan markayla karıştırılması olası bir markanın yurtdışında üçüncü bir kişi tarafından kullanıldığını bildiği veya bilmesi gerekliliği hususu, tek başına, başvuru sahibinin ilgili hüküm kapsamında, kötü niyetle hareket ettiği sonucuna varılması için yeterli değildir. 2008/95 sayılı Marka Direktifinin 4(4)(g) maddesi, üye ülkelerin, yabancı markalara bu hükümle oluşturulan sistemden farklı olarak, başvuru sahibinin yabancı markayı bildiği veya bilmesi gerektiği esasına dayalı olarak, özel bir koruma sistemi oluşturmasına izin verilmediği, anlamına gelecek biçimde yorumlanmalıdır.

 

Adalet Divanı C-320/12 sayılı kararında belirtilen “kötü niyetin tespiti için tescil başvurusunun yapıldığı tarihteki ilgili tüm faktörlerin dikkate alınması gerektiği” yönündeki değerlendirme, daha kapsamlı biçimde Adalet Divanının C-529/07 sayılı kararında irdelenmiştir.

 

Adalet Divanının konu hakkındaki en kapsamlı ve ünlü kararı olan 11/06/2009 tarihli C-529/07 sayılı karar, kötü niyetin tespiti için dikkate alınacak başlıca bileşenleri sıralamaktadır.

 

Kararın 35.-53. paragraflarında yer alan önemli değerlendirmeler aşağıda sıralanmıştır:

 

Adalet Divanı’na göre, kötü niyetin tespitinde, başvuru sahibinin, markanın tescil edilmesi için başvuruyu yaptığı tarihteki niyeti dikkate alınmalıdır.

 

Başvuru sahibinin, başvuruya konu işaretle aynı veya benzer bir işaretin, aynı veya benzer ürünler için üçüncü bir tarafça kullanıldığını bilmesi gerektiği yönündeki varsayım, piyasanın ilgili sektörünün genel bilgisinden ve kullanım süresinin uzunluğundan kaynaklanabilir. Üçüncü taraf kullanımının eskiden beri süregelen kullanımının uzunluğu arttıkça, başvuru sahibinin tescil başvurusunu yaparken söz konusu kullanımdan haberdar olması olasılığı artar. Bununla birlikte, başvuru sahibinin, aynı veya benzer işaretin, aynı veya benzer ürünler için üçüncü tarafça en az bir üye ülkede gerçekleşen kullanımını bildiği veya bilmesi gerektiği hususu, tek başına başvuru sahibinin kötü niyetle hareket ettiği sonucuna varılmasını sağlamaz.

 

Başvuru sahibinin, başvuruyu yaptığı tarihteki niyeti, incelenen vakanın nesnel şartları dikkate alınarak tespit edilebilecek bir husustur. Bazı durumlarda, üçüncü bir tarafın bir ürünü pazarlamasını engelleme niyeti, başvuru sahibinin kötü niyetini gösteren bir husus olabilir. Bu durum özellikle, kullanma niyeti olmaksızın topluluk markası tescil ettiren kişinin, tek amacının üçüncü bir tarafın piyasaya girmesini engelleme olması durumunda ortaya çıkar.

 

Üçüncü bir tarafın başvurusu yapılan bir markayla karıştırılabilecek bir işareti, aynı veya benzer mallar için uzun süredir kullanması ve bu işaretin belirli düzeyde hukuki korumadan faydalanması hususu da, başvuru sahibinin kötü niyetle hareket edip etmediğinin tespitinde kullanılabilecek faktörlerden birisidir. Bu tip durumlarda, başvuru sahibinin topluluk markasının sağladığı haklardan beklediği tek avantaj, o zamana dek kendi karakteristik özellikleri nedeniyle belirli düzeyde hukuki koruma elde etmiş bir işareti kullanan ticari rakipleriyle haksız biçimde rekabet etmek olabilir. Bununla birlikte, bu tip bir durumda bile ve özellikle, birden fazla sayıda üreticinin pazarda aynı veya benzer mallar için, başvurusu yapılan işaretle karıştırılabilecek (aynı veya benzer) işaretleri kullandıkları halde, başvuru sahibinin işareti tescil ettirmesi meşru bir amacın gerçekleştirilmesine yönelik olabilir.

 

Bu hususlara ilaveten, başvuru sahibinin kötü niyetle hareket edip etmediği belirlenirken, topluluk markası tescil başvurusu yapılırken, işaretin sahip olduğu bilinirlik (ün) derecesi de dikkate alınmalıdır.

 

Sayılan tüm hususların ışığında, başvuru sahibinin kötü niyetle hareket ettiği tespit edilirken, incelenen vakaya ilişkin olarak, topluluk markası başvurusunun yapıldığı anda mevcut olan tüm faktörler dikkate alınmalıdır. Bu faktörlerden özellikle; başvuru sahibinin, aynı veya benzer işaretin, aynı veya benzer ürünler için üçüncü tarafça en az bir üye ülkede gerçekleşen kullanımını bildiği veya bilmesi gerektiği hususu, başvuru sahibinin üçüncü bir tarafın süregelen kullanımını engelleme niyeti hususu ve üçüncü taraf işaretinin ve tescili talep edilen işaretin yararlandığı hukuki koruma derecesi hususu göz önünde bulundurulmalıdır.

 

Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin 01/02/2012 tarihli T-291/09 sayılı kararında kötü niyetli başvuruların tespit edilmesinde kullanılacak bir diğer önemli ilke yer almaktadır. Kararın 90. paragrafında, inceleme konusu işaretlerin aynı olması, diğer faktörlerden hiçbirisi mevcut değilken (diğer faktörler için bkz. yukarıda sayılan kötü niyeti ispatlarken kullanılan faktörler), kötü niyetin varlığını ortaya çıkarmaz tespiti yapılmıştır. Bir diğer deyişle, kötü niyetle başvurusunun yapıldığı iddia edilen işaretle buna karşı öne sürülen işaretin aynı olması, tek başına başvurunun kötü niyetle yapıldığını ispatlamayacaktır.

 

Aynı kararın 88. ve 89. paragraflarında bir diğer önemli değerlendirme yer almaktadır. Dava konusu markanın, başvurunun kötü niyetle yapıldığını öne süren tarafa devredilmesi için finansal karşılık talep edilmesi, dikkate alınabilir nitelikte olmasına karşın, incelenen vakada tek başına, başvurunun yapıldığı tarihte başvuru sahibinin kötü niyetli olduğunu ispatlamayacaktır. Dava konusu markanın devri için talep edilen miktar markanın gelişimi incelendiğinde aşırı derecede yüksek olsa da, diğer faktörlerden hiçbirisi mevcut değilken (diğer faktörler için bkz. yukarıda sayılan kötü niyeti ispatlarken kullanılan faktörler), incelenen vakada, sadece bu husustan hareketle, başvurunun yapıldığı tarihte başvuru sahibinin kötü niyetli olduğu sonucuna varılamayacaktır.

 

Kötü niyetli marka başvuruları hakkında önemli değerlendirmelerin yapıldığı bir diğer Genel Mahkeme kararı ise, 13/12/2012 tarihli T-136/11 sayılı karardır.

 

Kararın 54.-56. paragraflarında yer alan tespitlere göre, Topluluk Marka Tüzüğü veya yerleşik içtihat, tescil başvurusunda yer alan mal ve hizmet listesinin uzunluğuna bağlı olarak kötü niyetli başvuru sonucuna varılmasını sağlayabilecek herhangi bir dayanak içermemektedir. Fazla sayıda ve çok çeşitli mal veya hizmet için tescil başvurusunda bulunmak topluluk markası tescil ettirmek isteyen çok sayıda firmanın izlediği bir yöntemdir. Bu yöntem, ticaret ve iş yaşamının genel kabul görmüş etik davranış biçimlerinin veya dürüst ticaret teamüllerinin dışında kalan bir fiil değildir. Bir işletmenin, marka tescil başvurusunun yapıldığı anda pazarladığı mallar veya hizmetler arasında yer almayan, ancak gelecekte pazarlamayı planladığı malları ve hizmetleri tescil ettirmek istemesi, kural olarak meşrudur.

 

Aynı kararın, 27. paragrafında yer verilen tespite göre, bir topluluk markası sahibinin önceki markalarının kullanılmama nedeniyle iptal edilmesinden kaynaklanacak sonuçları engellemek amacıyla, aynı markanın tekrar başvurusunu yapması, başvuru sahibinin kötü niyetle hareket edip etmediğini değerlendirirken dikkate alınabilecek bir husustur.

 

Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin 14/02/2012 tarihli T-33/11 sayılı kararında da kötü niyetli başvuru hususu irdelenmiştir. Bu kararda dikkat çeken husus, kötü niyet hususu incelenirken, inceleme konusu işaretin kökeninin, yaratıldığı andan itibaren kullanımının ve işaretin topluluk markası olarak tescil edilmesi talebinin altında yatan ticari mantığın araştırılması gerektiğinin ifade edilmesidir (bkz. kararın 21. paragrafı). Genel Mahkeme aynı kararın 24. paragrafında, markayı taşıyan malların tescil tarihinden başlayarak Avrupa Birliğinin çok sayıda bölgesinde pazarlanmasından hareket ederek, inceleme konusu markanın kullanılma niyeti olmaksızın tescil ettirildiğinin ve tek amacın üçüncü bir tarafın pazara girmesini engellemek olduğunun öne sürülemeyeceğini ifade etmiştir.

 

Yazı boyunca yer verdiğimiz, kötü niyetli başvurular hakkında değerlendirmeleri içeren Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi kararlarından süzdüğümüz genel ilke ve yaklaşımlar maddeler halinde özetlenecek olursa:

 

Kötü niyetli başvuruların tespitinde, başvuru sahibinin, markanın tescil edilmesi için başvuruyu yaptığı tarihteki niyeti dikkate alınmalıdır. (Adalet Divanı, 11/06/2009 tarihli C-529/07 sayılı karar)

 

Başvuru sahibinin kötü niyetle hareket ettiği tespit edilirken, incelenen vakaya ilişkin olarak, topluluk markası başvurusunun yapıldığı anda mevcut olan tüm faktörler dikkate alınmalıdır. Bu faktörlerden özellikle; başvuru sahibinin, aynı veya benzer işaretin, aynı veya benzer ürünler için üçüncü tarafça en az bir üye ülkede gerçekleşen kullanımını bildiği veya bilmesi gerektiği hususu, başvuru sahibinin üçüncü bir tarafın süregelen kullanımını engelleme niyeti hususu ve üçüncü taraf işaretinin ve tescili talep edilen işaretin yararlandığı hukuki koruma derecesi hususu göz önünde bulundurulmalıdır. (Adalet Divanı, 11/06/2009 tarihli C-529/07 sayılı karar)

 

Kötü niyet kavramı, Avrupa Birliği içerisinde tek tip bir yorum gerektiren, Avrupa Birliği hukukuna ait otonom bir kavramdır. 2008/95 sayılı Marka Direktifinin 4(4)(g) maddesi bağlamında, başvuru sahibinin kötü niyetli başvuru yaptığı sonucuna varılabilmesi için, incelenen vakaya ilişkin olarak, tescil başvurusunun yapıldığı tarihteki ilgili tüm faktörlerin değerlendirmeye alınması gerekmektedir. Başvuru sahibinin, başvurusu yapılan markayla karıştırılması olası bir markanın yurtdışında üçüncü bir kişi tarafından kullanıldığını bilmesi veya bilmesi gerekliliği hususu, tek başına, başvuru sahibinin ilgili hüküm kapsamında, kötü niyetle hareket ettiği sonucuna varılması için yeterli değildir. (Adalet Divanı, 27/06/2013 tarihli C-320/12)

 

İnceleme konusu işaretlerin aynı olması, diğer faktörlerden hiçbirisi mevcut değilken (diğer faktörler için bkz. yukarıda sayılan kötü niyeti ispatlarken kullanılan faktörler), kötü niyetin varlığını ortaya çıkarmaz. (Adalet Divanı Genel Mahkemesi, 01/02/2012 tarihli, T-291/09 sayılı karar)

 

Dava konusu markanın, başvurunun kötü niyetle yapıldığını öne süren tarafa devredilmesi için finansal karşılık talep edilmesi, dikkate alınabilir nitelikte olmasına karşın, incelenen vakada tek başına, başvurunun yapıldığı tarihte başvuru sahibinin kötü niyetli olduğunu ispatlamayacaktır. Dava konusu markanın devri için talep edilen miktar markanın gelişimi incelendiğinde aşırı derecede yüksek olsa da, diğer faktörlerden hiçbirisi mevcut değilken (diğer faktörler için bkz. yukarıda sayılan kötü niyeti ispatlarken kullanılan faktörler), incelenen vakada, sadece bu husustan hareketle, başvurunun yapıldığı tarihte başvuru sahibinin kötü niyetli olduğu sonucuna varılamayacaktır. (Adalet Divanı Genel Mahkemesi, 01/02/2012 tarihli, T-291/09 sayılı karar)

 

Kötü niyet hususu incelenirken, inceleme konusu işaretin kökeninin, yaratıldığı andan itibaren kullanımının ve işaretin topluluk markası olarak tescil edilmesi talebinin altında yatan ticari mantığın araştırılması gerekmektedir. (Adalet Divanı Genel Mahkemesi, 14/02/2012 tarihli, T-33/11 sayılı karar)

 

Topluluk Marka Tüzüğü veya yerleşik içtihat tescil başvurusunda yer alan mal ve hizmet listesinin uzunluğuna bağlı olarak kötü niyetli başvuru sonucuna varılmasını sağlayabilecek herhangi bir dayanak içermemektedir. Fazla sayıda ve çok çeşitli mal veya hizmet için tescil başvurusunda bulunmak topluluk markası tescil ettirmek isteyen çok sayıda firmanın izlediği bir yöntemdir. Bu yöntem, ticaret ve iş yaşamının genel kabul görmüş etik davranış biçimlerinin veya dürüst ticaret teamüllerinin dışında kalan bir fiil içermemektedir. Bir işletmenin, marka tescil başvurusunun yapıldığı anda pazarladığı mallar veya hizmetler arasında yer almayan, ancak gelecekte pazarlamayı planladığı malları ve hizmetleri tescil ettirmek istemesi, kural olarak meşrudur. (Adalet Divanı Genel Mahkemesi, 13/12/2012 tarihli T-136/11)

 

Topluluk markası sahibinin önceki markalarının kullanılmama nedeniyle iptal edilmesinden kaynaklanacak sonuçları engellemek amacıyla aynı markanın tekrar başvurusunu yapması, başvuru sahibinin kötü niyetle hareket edip etmediğini değerlendirirken dikkate alınabilecek bir husustur. (Adalet Divanı Genel Mahkemesi, 13/12/2012 tarihli T-136/11)

 

Dikkatli okuyucular, yazı içerisinde aktardığımız ilkelerin yer bulduğu 5 kararın 2009, 2012 ve 2013 yıllarına ait olduğunu, dolayısıyla kötü niyet hususunun Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi kararlarında son dönemlerde irdelendiğini fark etmiştir. Buna ilaveten, yazının başlangıcında belirttiğimiz üzere, içinde bulunduğumuz dönemde görüşülmekte olan Taslak AB Marka Direktifi ve Topluluk Marka Tüzüğü’nde kötü niyet konusunda daha kapsamlı düzenlemeler öngörülmüştür. Her iki durum birlikte göz önünde alındığında, Adalet Divanı’ndan ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nden yakın gelecekte kötü niyetli başvurular konusunda yeni kararlar beklemek ve AB mevzuatında konu hakkında daha kapsayıcı düzenlemelerle karşılaşmak sürpriz olmayacaktır. Türkiye’de ilana itirazların çoğunluğunda başvurunun kötü niyetle yapıldığının öne sürülmesi ve iddianın kimi yargı kararlarında çok daha kolay kabul edilir bir argüman haline indirgenmesi, kötü niyetli başvuru hususunun Avrupa Birliği yargısına göre çok daha zor ispatlanabilir niteliğiyle birlikte dikkate alındığında, konu hakkındaki ulusal uygulamanın -yargı ve idare boyutlarıyla- incelenmesi şüphesiz çok daha dikkat çekici bir çalışma olacaktır.

 

Önder Erol Ünsal

Mayıs 2014

unsalonderol@gmail.com

Haberler ve Gündem, Telif Hakları

“Matrix” Filmine Yönelik Telif Hakkına Tecavüz İddiası Haksız Bulundu

matrix

 

Son yıllarda hepimizin aşina hale geldiği “Bu fikrin asıl sahibi benim” veya “Bu film (veya reklam) benim eserimden esinlenilerek çekildi” içerikli iddialar, suç isnat edilen taraf ünlü bir kişi veya büyük bir firma olduğu sürece, suçun gerçekten oluşup oluşmadığından bağımsız olarak, iddia sahibine kısa yoldan şöhret imkanı sağlamaktadır. Kanaatimce, Andy Warhol’un “Gelecekte herkes 15 dakikalığına dünya çapında ünlü olacaktır. (In the future everyone will be world-famous for 15 minutes.)” deyişine giden en kısa yol, popüler bir filme veya kitaba yöneltilecek “Ana fikir aslında bana ait.” suçlamasıdır. Suçlamanın gerçekliğinden bağımsız olarak, herkes öncelikle bu iddiayı haberleştirmeye çalışacağından, ortada gerçek bir esinlenme veya kopyalama olmasa da, suçlanan taraf öncelikli olarak kopyacı damgasını taşımaya başlayacak ve iddia sahibine her türlü karalamayı serbestçe yapabileceği platformların ve kısa süreli şöhretin kapılarını açacaktır. İddiaların gerçekliğinin tartışılacağı ve kesin hükmün verileceği makam yargı olsa da, yargı süreçleri sonuçlanana dek geçecek uzun süre, popüler eser üzerindeki sis bulutunun dağılmasını engelleyecektir.

 

Dünyaca ünlü ve kült haline gelmiş “Matrix” filmi de bu iddialardan nasibini almıştır. 2013 yılında “Thomas Althouse” isminde bir yazar, Matrix filminin kendi eserlerinden birisinden kopyalandığı gerekçesiyle dava açmıştır. Thomas Althouse, kendisine ait “The Immortals (Ölümsüzler)” senaryosunu, Matrix filminin yapımcısı “Warner Brothers” şirketine 1993 yılında verdiğini ve kendi eseriyle sonradan izlediği Matrix üçlemesinin çok sayıda benzerlik içerdiğini iddia etmektedir. Matrix üçlemesinin ilk filmi 1999 yılında çekilmiş ve dava 2013 yılında açılmış, bir diğer deyişle Althouse’un farklılıkları tespit etmesi 14 yıl almış olsa da, iddia kült haline gelmiş bir filme yönelik olduğundan yankı uyandırmıştır.

 

Althouse’un, “The Immortals” hikayesinin ana fikri, ölümsüzlük ilacı içip ölümsüz hale gelen ve yeniden uyandığı 2235 yılında tekrar canlanan Hitler ve Nazileriyle savaşan bir CIA ajanının hikayesini içermektedir. Matrix üçlemesinin en azından ilk filmini herkesin izlediğini varsayarak Matrix filminin hikayesini burada özetlemek istemiyorum, ama en azından senaryonun ana fikrinin, Althouse’un senaryosuyla herhangi bir benzerlik içermediğini belirtmek yerinde olacaktır. Bununla birlikte, Althouse, kendi senaryosuyla Matrix filmi arasında 100’den fazla benzerlik olduğunu iddia etmektedir.

 

A.B.D.’nin Kaliforniya eyaletinde görülen ve 28 Nisan 2014 tarihinde karar verilen davada, mahkeme Althouse’u haksız bulmuştur. Mahkemeye göre, Althouse tarafından listelenen 119 benzerliğin tamamı, telif hakkı koruması için çok genel nitelikte, bir tarza ilişkin olarak kullanımı zorunlu olan veya alışagelmiş nitelikte ve yaygın biçimde kullanılan, orijinal nitelikte olmayan hususlardır. İki hikaye arasındaki tek benzerlik, her iki hikayede de, itaatkar bir gruba eziyet eden ve o grubu yok etmeye çalışan baskın bir grubu durdurmaya çalışan bir kahramanın varlığıdır. Yargıç Klausner’e göre, Matrix üçlemesinin ve Ölümsüzler senaryosunun temelleri o kadar farklıdır ki, hikayelerin kurgusunun esasen benzer olduğunu düşünmek mantıksız olacaktır.

 

Bu hususa ilaveten Warner Brothers firmasının, Matrix üçlemesine ilişkin olarak yönetmen Wachowski kardeşlerin çalışmasının 1992 yılında başladığını ve üçlemenin ilk taslağının 1993 yılında ortaya çıktığını belirttiği de ifade edilmelidir.

 

Althouse, Ölümsüzler senaryosundaki ana kahraman ile Matrix’in ana karakteri Neo arasında benzerlikler bulunduğunu öne sürmektedir (her iki karakter de (Jim ve Neo) insanları özgürleştirmek istemektedir, her iki karakter de diğer kimliklerinin ölümünden korkmaktadır, her iki karakterin de nefret ettikleri bir düşmanı vardır). Yargıç Klausner, bu iddialara ilişkin olarak, bu özelliklerin filmlerde ve edebiyatta sıklıkla rastlanan standart unsurlar olduğunu belirtmiştir. Althouse, iddiasında dine ilişkin imalar ve referanslarda bulunmuş ve her iki hikayede de bu unsurların yer aldığını belirtmiştir. Buna karşılık, mahkeme, Hıristiyanlığa ve mesihe imaların edebiyatta yüzyıllardır yapıldığını ve bu imaların esasen korunabilir mahiyette olmadığını ifade etmiştir.

 

Mahkeme sonuç olarak, her iki eserin konularını oldukça farklı biçimde işlediğini ve ifade ettiğini belirtmiş ve davacıyı haksız bulmuştur. Davacının temyiz veya itiraz gibi yolları kullanıp kullanmayacağı konusunda ise bilgim olmadığını belirtmeyelim.

 

Davanın detaylarını merak edenlerin Google’da “Thomas Althouse Matrix” şeklinde bir arama yapması yeterli olacaktır. Benim alıntılarım esasen http://www.worldipreview.com/news/warner-brothers-victorious-in-matrix-copyright-suit-6574 yazısından oldu.

 

1999 yılında peşpeşe izlediği “Matrix” ve “Fight Club” filmlerinin ağır etkisi altında kalan ve her iki filmi de dokunulmaz kabul eden bu satırların yazarı, Matrix filminin bu suçlamalardan temiz biçimde kurtulmasına doğrusu oldukça sevinmiştir. Buna karşılık, başta belirttiğimizi sonda da ifade edecek olursak, kısa yoldan şöhret olmak istiyorsanız popüler bir esere sahip çıkın, eser sahibi kendini temize çıkartana kadar siz şöhreti tadar, belki bunu ticari kazanca dönüştürebilir ve 15 dakikalığına da olsa dünya çapında ünlü olabilirsiniz. Benden duymuş olmayın!

 

Önder Erol Ünsal

Nisan 2014

unsalonderol@gmail.com

A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Kararları ve Uygulaması, Haberler ve Gündem, Marka Mutlak Ret Nedenleri

İtiraz Dilekçesinde İnceleme Uzmanına Kişisel Saldırıda Bulunulması ve Ahlaka Aykırı Markaların Değerlendirilmesi – USPTO Temyiz Kurulu “FOK’N HURTS” Kararı

fokn-hurts-85748810

 

“FICKEN” kelimesinin ahlaka aykırı anlamı nedeniyle marka olarak tescil edilemeyeceği hükmünü içeren Adalet Divanı Genel Mahkemesi kararını aktardığımız yazının üzerinden henüz bir ay geçmeden bu kez A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USTPO)’nin Mart 2014 tarihli “FOK’N HURTS” kararı hakkında açıklamalarda bulunacağız. Bu durum yazarın kafayı “ficken” veya benzeri anlama gelen terimlerle bozmasından değil, tesadüften kaynaklanmaktadır. Şöyle ki, bu yazıda ahlaka aykırılık veya USPTO terimleriyle ifade edilecek olursa utanç verici içerik nedeniyle reddedilen “FOK’N HURTS” markasının neden bu şekilde değerlendirildiği açıklanmakla kalmayacak, aynı zamanda, başvuru sahibinin itiraz dilekçesinde yer verdiği karar uzmanına kişisel saldırı niteliğindeki ifadeler ve bu ifadelere karşı USPTO Temyiz Kurulunca verilen yanıt aktarılacaktır. Kararı orijinal metninden okumak isteyenler http://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/ttabvue-85748810-EXA-10.pdf linkini kullanabilir.

 

Vaka kısaca açıklanacak olursa, “FOK’N HURTS” teriminin “şok tabancaları” için tescil edilmesi için amacıyla USPTO’ya başvuruda bulunulur ve USPTO uzmanı, “FOK’N HURTS” teriminin ahlaka aykırı ve utanç verici içeriği nedeniyle başvuruyu Marka Kanunu madde 2(a) uyarınca reddeder.

 

Başvuru sahibi karara karşı itiraz eder ve bu itiraz USPTO Temyiz Kurulu tarafından incelenir. USPTO Temyiz Kurulu kararında esasen iki konu değerlendirilmiştir: Ahlaka aykırılık yönündeki kararın yerindeliği ve itiraz dilekçesinde ve önceki yazışmalarda başvuru sahibi tarafından inceleme uzmanına yöneltilen kişisel suçlamalar. Bu yazıda her iki konu hakkında USPTO Temyiz Kurulu tarafından yapılan değerlendirmeler kısaca aktarılacaktır:

 

A.B.D. Marka Kanunu madde 2(a), “Ahlaka aykırı, yanıltıcı veya utanç verici içerikten oluşan veya bu içeriği kapsayan markalar”ın tescil edilmeyeceği hükmünü içermektedir. Ahlaka aykırı veya utanç verici içerik zaman içerisinde değişebilir ve içtihat haline gelen bir kararda Federal Mahkemece belirtildiği üzere “Sürekli değişen sosyal tutumlar ve duyarlılıklar hakkında dikkatli olmak gerekmektedir.” Federal Mahkeme aynı kararında, bugünün utanç verici içeriğinin yarın muğlak bir içerik haline gelebileceğini, bugün haberler ve sosyal medya aracılığıyla gösterildiği haliyle popüler hale gelen şiddet ve cinsellik derecesinin bir kuşak önceki ortalama halk kitlesini dehşet içerisinde bırakabileceğini belirtmiştir. Sosyal gelişim bu şekilde devam etse de, Marka Kanunu madde 2(a) kapsamında ret kararları tutarlılık göstermeye devam etmiştir.

 

USPTO’nun bu madde kapsamında ret kararı verebilmesi için, ofisin başvuruya konu markanın “hakikat, namus veya görgü algıları bakımından şok edici olduğunu; yüz kızartıcı, hakaret içeren, itibarsızlaştırıcı veya vicdan ve ahlaki duygular açısından incitici olduğunu veya suçlayıcı ifadeleri dile getirdiğini” göstermesi gerekmektedir. Bu bağlamda, özellikle incelenen vakada kullanılabileceği haliyle, ofisin markanın müstehcen olduğunu göstererek markanın utanç verici içeriğini ispatlaması gerekmektedir. Bu tespitin, günümüze ait tutumlar, başvuru kapsamındaki mallara ilişkin pazar dikkat alınarak ve her zaman çoğunluk açısından değil, kamu genelinin hatırı sayılır orandaki bir kısmı bakımından yapılması gerekmektedir. Başvuruya konu terimin, kamunun hatırı sayılır kısmı tarafından müstehcen içerikteki sözlük anlamıyla algılanacağı hallerde marka tescil edilebilir nitelikte değildir. Başvuru sahibinin markanın mizahi olarak algılanması niyetinde olması veya bazı kişilerin markayı gerçekten mizahi bulması incelemenin esasını etkiler mahiyette değildir.

 

Başvuruyu oluşturan kelimelerden “hurts” ibaresi “acıtmak” anlamına gelen “hurt” fiilinin çekilmiş halidir. Başvurunun diğer kelime unsuru olan “fok” kelimesi ise sözlüklerde “fuck” kelimesi ile eşanlamlı bir argo kelime olarak belirtilmiştir. “Fuck” kelimesinin anlamına bu yazıda yer verilemeyecek olmakla birlikte, bu kelimenin Türkiye’de dahi argo ve kaba cinsel içerikli anlamıyla bilindiği belirtilmektedir. “Fok’n” terimi ise argoda ve sokak ağzında “fucking” kelimesiyle aynı anlamda kullanılmaktadır ve bu husus inceleme uzmanınca çok sayıda kanıt kullanılarak gösterilmiştir. “FOK’N HURTS” tabiri Türkçe’ye çevrilecek olursa en terbiylei çeviri muhtemelen “Kahrolası acıtıyor” şeklinde olacaktır, buna ilaveten çevirinin çok daha kaba kelimelerle yapılması da mümkündür. Temyiz Kurulu, USPTO inceleme uzmanının yaptığı değerlendirmeyi yerinde bulmuş ve “FOK’N HURTS” tabirinin içerisinde “fucking” anlamına gelen “fok’n” terimini içermesi nedeniyle, başvuruyu utanç verici içerikte değerlendirmiş ve madde 2(a) uyarınca verilen ret kararını yerinde görmüştür.

 

USPTO Temyiz Kurulu kararı bu ana kadar çok ilginç veya sıradışı bir nitelik taşımamakla birlikte, kararı bu satırların yazarı bakımından ilgi çekici hale getiren husus, itiraz dilekçesinde ve önceki yazışmalarda, başvuru sahibince inceleme uzmanına karşı yöneltilen suçlamalar ve bu suçlamalara karşı Temyiz Kurulunca verilen yanıttır.

 

Başvuru sahibi ret kararına karşı sunduğu görüşte “FOK’N ibaresinin anlamlı bir kelime olmadığını, 1927 yılından kalma bir mahkeme kararına atıfta bulunulmasının yerinde olmadığını, 1927 yılından kalma bir mahkeme kararına atıfta bulunmak yerine gazete okumanın, internet kullanmanın veya pencereden dışarı bakmanın yerinde olduğunu, ülkenin 1927 yılındaki ülkeyle aynı olmadığını, 1927 yılından kalma bir zihniyetle başvurusunun değerlendirilmesinin absürt olduğunu, Temyiz Kurulunun başvurusunu sağduyuyla inceleyeceğini umduğunu, başvurunun incitici olmadığını, tersine komik ve hatırlanmayı sağlar içerikte olduğunu, kendi başvurusu reddedilirse tescil edilmiş benzer nitelikteki markaların da iptal edilmesi gerektiğini, diğer markalar nasıl tescil edildiyse kendi markasının da tescil edilmesi gerektiğini, diğer durumda tarafsızlık ilkesinin çiğneneceğini ve ayrımcılık yapılmış olacağını” öne sürmektedir. Buna ilaveten, Markalar Birim Yöneticisine gönderdiği bir diğer mektupta ve karşı görüş yazısında, “ret kararının saçma olduğunu, ret kararının ilk dili İngilizce olmayan bir uzman tarafından verilmesinin kendisini gücendirdiğini, inceleme uzmanının yeteneksizliği nedeniyle şuana dek ödediği ücretlerin iade edilmesi gerektiğini, inceleme uzmanının bu iş yerine bina sorumluluğu (hademelik) yapmasının daha uygun olacağını (bunu söylerken incittiği hademelerden özür dilediğini ayrıca belirtmiştir), kendisinin işini geliştirmeye ve yaratıcı fikirlerini korumaya çalışan bir işkadını olduğunu, 17 trilyon dolarlık bir ulusal borç mevcutken USPTO’nun girişimcileri cesaretlendirmek yerine bu tip bir muamele yapmasının yerinde olmadığını” belirtmektedir.

 

USPTO Temyiz Kurulunun bu iddia ve suçlamalar karşısındaki yanıtına geçmeden önce, inceleme uzmanının soyisminin yabancı kökenli bir A.B.D. vatandaşı izlenimini verdiğini, karar içerisinde yer verilen ve bizim de yazıda atıfta bulunduğumuz içtihat haline gelmiş Federal Mahkeme kararının 1927 tarihli olduğunu belirtmek yerinde olacaktır.

 

Temyiz Kurulu, başvuru sahibince öne sürülen eşdeğer tescilli markalar argümanının yerinde bulmamıştır, şöyle ki, bu markalardan hiçbirisi “fok’n (veya fok)” kelimesini içermemektedir ve farklı kelimelerden müteşekkil markaların tescil edilmiş olması, kamunun “FOK’N” terimi hakkındaki algısını değiştirecek bir husus değildir. Buna ilaveten, yerleşik içtihatta belirtildiği üzere, “Önceden tescil edilmiş üçüncü kişilere ait markaların hepsinin aslında reddedilmiş olması gerekse de, bu tip hatalar USPTO’nun başvuru sahibinin uygun olmayan markalarını kabul etmesini sağlamayacaktır.” veya “Önceki tarihli bazı tescilli markalar incelenen başvuruyla benzer özellikler içerse de, USPTO’nun bu markaları tescil etmiş olması, Temyiz Kurulunu veya Mahkemeleri bu tip markaların kabul edilmesi konusunda bağlamaz.”

 

Buna ilaveten, Temyiz Kurulu, başvuru sahibinin inceleme uzmanına yönelik kişisel saldırıları görmezden gelmesi ve bunları yanıt vermemesi halinde ihmalkar davranacağını belirtmiştir: “Başvuru sahibinin (inceleme uzmanına kişisel saldırı içeren) yorumları, başvurusunun incelenmesinin esasına ilişkin herhangi bir katkı sağlamamıştır. USPTO ve Temyiz Kurulu, vekil tarafından temsil edilen veya işlemlerini kendi adına yürüten tarafların tümünün işlemlerini terbiyeli ve nezakete uygun biçimde sürdürmesini şart koşmaktadır. Başvuru sahibi USPTO’yla gelecekte gerçekleşecek her tür iletişiminde, USPTO personeline yönelik şahsi saldırılardan kaçınmalıdır.”

 

USPTO Temyiz Kurulu, yazı içeriğinde ayrıntılı olarak açıklanan nedenlerle “FOK’N HURTS” başvurusu hakkında verilen ret kararını yerinde bulmuştur. Bu karara karşı dava açılıp açılmayacağını bilmemekle birlikte, USPTO’nun karar içeriğinde yaptığı açıklamaların tatmin edici nitelikte olduğunu kendi adıma söyleyebilirim. Buna ilaveten, itirazda ve diğer yazışmalarda, başvuru sahibince inceleme uzmanına yöneltilen kişisel suçlamalara ve saldırıya ilişkin olarak USPTO Temyiz Kurulunun nezaketini kaybetmeden yanıt vermesinin de son derece yerinde olduğunu belirtmek yerinde olacaktır. Başvuru sahipleri, vekilleri ve inceleme ofisi personeli arasında gerçekleşecek sözlü ve yazılı iletişimin nezaket kuralları çerçevesinde gerçekleşmesi gerektiği açıktır. Bu konuda ölçülerin kimi zaman kaçtığı ise bilinen bir gerçektir. İletişimde nezaket dışına kayma çoğunlukla kişisel düzeydeki problemlerle ilgili olsa da, bunun süreklilik arz etmesi ve artan biçimde diğer tarafı yetersizlikle suçlayan mahiyete bürünmesi, muhtemelen iletişim kanallarının ve biçiminin kendisine ilişkin bir sıkıntıyı işaret etmektedir.

 

Okurken ve yazarken beni oldukça eğlendiren “FOK’N HURTS” kararının bana en çok anımsattığı şey ise, Robert de Niro ve Ben Stiller’in oynadığı “Meet the Parents” filminde Gaylord M. Focker (Ben Stiller) ile sevgilisinin babası Robert de Niro’nun tanışma sahneleri oldu. İlk izlediğimde pek de komik gelmeyen “Fockers” esprilerinin şu anda benim için daha anlaşılır hale geldiğini de ayrıca belirtmeliyim.

 

Önder Erol Ünsal

Nisan 2014

unsalonderol@gmail.com

A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Kararları ve Uygulaması, Haberler ve Gündem, Marka Mutlak Ret Nedenleri

Politik – Sosyal Sloganlardan veya Toplumsal Olayların İsimlerinden Oluşan Marka Başvurularının Değerlendirilmesi – USPTO’nun “Boston Strong” ve “Occupy Wall Street” Kararları

bostonstrong

Marka sicilinin çevrimiçi erişimle herkesin kullanımına açılması, Türk basını için yeni bir habercilik yönteminin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Türk toplumunu iyi tanıyan muhabirler, toplumsal öneme sahip olayların-projelerin hemen arkasından çevrimiçi marka sicilinde bir araştırma yaparlar ve mutlak surette o olayın-projenin isminin tescili için yapılmış birkaç marka tescil başvurusuyla karşılaşırlar. Bunun ardından gelen yazı ise hepimizin artık aşina olduğu “XYZ marka oldu”, “XYZ Markalı Tuvalet Kağıdı Geliyor”, vb. içerikte artık klişe olarak nitelendirilebilecek haberlerdir.

 

Okumakta olduğunuz yazı bu haberlerden rahatsızlığı veya haberlerin aktarım biçimini eleştirmek amacıyla yazılmamıştır. Tersine, bu tip haberler, kendilerini ticari zeka olarak adlandıran, bu satırların yazarına göre ise -kelimenin kötü anlamıyla- fırsatçı olan kişilerin, toplumca tanınmasını sağladıkları için iyi bir amaca hizmet etmektedir.

 

Geçtiğimiz günlerde Twitter’da rastladığım bir haber, bu tip başvurularla A.B.D.’nde de karşılaşıldığını bana gösterdi ve kısa bir araştırmayla, A.B.D. Patent ve Marka Ofisi’nin konu hakkındaki değerlendirme ve kararlarına ulaşmam mümkün oldu. Bu yazının ülkemizde marka incelemesinde sıkıntılı ve güncel bir alan olarak tanımlanabilecek, toplumsal olayların isimlerinin veya toplumsal olaylarla özdeşleşmiş kelimelerin-sloganların marka olarak tescil edilebilirliği konusunda, USPTO uygulamasını aktararak okuyuculara fayda sağlayabileceğini düşünüyorum.

 

15 Nisan 2013 tarihinde A.B.D.’nin Boston şehrinde düzenlenen maraton sırasında bomba patlatılmış, bunun sonucunda 3 kişi hayatını kaydetmiş yaklaşık 260 kişi yaralanmıştır. Patlamanın terörist bir saldırı olduğu sonradan anlaşılmış ve saldırıda hayatını kaybedenler terör kurbanı olarak nitelendirilmiştir. Terörizm konusunda 11 Eylül saldırılarından sonra oldukça hassaslaşan A.B.D. toplumunun olaya reaksiyonu, ilk olarak birkaç üniversite öğrencisinin örgütlediği, sonradan kitlesel nitelik kazanan “Boston Strong” hareketi olmuştur. “Boston Strong”, saldırıda hayatını kaybeden veya yaralananlara yardım amacıyla düzenlenen ve şehrin terörizme karşı tek vücut haline gelmesini çeşitli etkinliklerin genel ismi ve bu amaçla kullanılan slogan haline gelmiştir. Çok sayıda kişi bu sloganı tişörtlerinin üzerine basmış, çıkartmalar hazırlanmış ve Aerosmith, New Kids on the Block gibi grupların sahne aldığı bir Boston Strong konseri düzenlenmiştir.

 

Girişimci zekaların ortaya çıkıp bu sloganı ticarileştirmek istemesi ise çok zaman almamıştır. Saldırıdan ve sloganının ortaya çıkışından sadece iki gün sonra “Boston Strong” ibaresini marka olarak tescil ettirmek için USPTO’ya iki başvuru yapılmıştır. Bunu sonraki günlerde yapılan 8 başvuru daha takip etmiştir. Başvurulardan tişörtler, giyim eşyaları, mücevherat, kahve, bira gibi malları ve tişörtlere baskı yapılması gibi hizmetleri kapsamaktadır.

 

“Boston Strong” kelimesini kendi adlarına marka olarak tescil ettirmek için gerçek ve tüzel kişilerin başvuruda bulunduğunun duyulması, A.B.D.’nde tepkiye yol açmıştır. Bu tip başvurularda bulunan kişilerin “kazanacaklarının çok az olduğu, buna karşın itibarlarından çok şey kaybedecekleri” dile getirilmiş ve başvurular “incitici ve saldırgan” kelimeleriyle nitelendirilmiştir.

 

USPTO, “Boston Strong” başvurularını bu atmosferde incelemiştir. İnceleme sonucunda şu ana dek 10 başvurudan 8’i reddedilmiş durumdadır ve kalan 2 başvurunun da reddedileceği tahmin edilmektedir.

 

USPTO’nun başvurular hakkında verilen ret kararlarını dayandırdığı temel gerekçe, ayırt edici nitelikten yoksunluktur. USPTO’ya göre, “Boston Strong” ibaresi, sosyal, politik, dini veya benzeri tipte bir mesaj iletmektedir ve bir işletmenin mallarını veya hizmetlerini, diğer işletmelerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt etmenin sağlanması şeklinde tanımlanabilecek marka işlevini yerine getirmemektedir. USPTO’ya göre, bir terimin ve sloganın ayırt edici olup olmadığı değerlendirilirken kamunun ilgili kesiminin algısı dikkate alınmalıdır. Bir terim veya sloganın günlük dilde kullanımı artıkça, kamunun o terim veya sloganın tek bir ticari kaynakla ilişkilendirmesi ve marka olarak tanıması olasılığı azalır. İnceleme konusu, “Boston Strong” ibaresi bakımından da durum aynıdır, sloganın kullanımının yaygınlığı neticesinde, slogan her yerde karşılaşılabilir niteliğe kavuşmuştur. “Boston Strong” sloganı, bu niteliği nedeniyle kamu tarafından ayırt edici bir işaret olarak değil, toplumsal bir mesaj ileten slogan olarak algılanacaktır. Sayılan tüm nedenlerle “Boston Strong” sloganı ayırt edici nitelikten yoksundur.

 

Bunun yanısıra, giyim eşyaları gibi malları içeren başvurular bakımından USPTO bir ret gerekçesi daha kullanmıştır. USPTO’ya göre, tişört ve giyim eşyaları üzerinde “Boston Strong” sloganının kullanılması durumunda, kamu bunu marka olarak değil, giysiler üzerinde süs veya dekor olarak kullanılan bir slogan olarak değerlendirecektir ve bu nedenle slogan markasal ayırt edici işlevini yerine getirmeyecektir.

 

USPTO benzer nitelikte değerlendirmeleri “OCCUPY WALL STREET” başvuruları için de yapmıştır.

occupy-wall-street

 

“Wall Street’i İşgal Et” anlamına gelen “Occupy Wall Street”, okuyucuların muhtemelen hatırlayacağı üzere, Eylül 2011’de A.B.D.’nin New York şehrinin finansal merkezi olarak adlandırılabilecek Wall Street caddesinin işgali ile başlayan, ekonomik ve sosyal eşitsizliği hedef alan ve çok sayıda şehir – ülkeye yayılan büyük çapta bir politik başkaldırı hareketidir. USPTO’ya “Occupy Wall Street” teriminin marka olarak tescil edilmesi amacıyla 2 başvuru yapılmıştır ve her iki başvuru da yukarıda “Boston Strong” markaları hakkında yapılan açıklamalara eşdeğer değerlendirmelerle reddedilmiştir. USPTO’ya göre, kamu “Occupy Wall Street” ibaresini tek bir ticari kaynak belirten bir işaret olmaktan öte, politik başkaldırı hareketinin ismi olarak algılayacaktır ve yalnızca bilgi içeren bir mesaj olarak değerlendirilecek terim markanın ayırt etme işlevini yerine getiremeyecektir.

 

Ülkemizdeki marka başvurularının genel akışını takip edenler, son yıllarda toplumsal olayları, yankı uyandıran politik demeçleri veya ulusal düzeydeki önemli projeleri takiben, bu olayların – projelerin isimlerinin veya politik demeçlerinden cımbızlanan sloganların marka olarak tescil edilmesiyle amacıyla başvurular yapıldığının farkındadır. Bu tip başvuruların değerlendirilmesi genellikle çok kolay olmamaktadır. Şöyle ki, aslen tescilinde sorun olmaması gereken terimler, içinde bulunulan gün ve toplumsal koşulların belirleyiciliğinde, dönemsel olarak markasal ayırt edicilik işlevlerini kaybedebilmektedir. Bu hususun tespit edilebilmesi güçlük arz etmektedir, bunun ötesinde incelemeyi yapacak uzmanlar için karar verirken nesnelliği sağlayabilme zorunluluğu ortadadır ve söz konusu olan toplumsal olaylar, politik demeçler olduğunda değerlendirmenin daha da dikkatli yapılması gerekmektedir. Hele ki, Türkiye gibi, kuşkuculuğun doruklarda yaşandığı toplumsal atmosferlerde, inceleme ofisinin bu tip başvuruları her zaman olduğundan daha dikkatli incelemesi gerektiği açıktır.

 

Bu bakımdan USPTO’nun toplumsal olayların isimlerinden veya bu olaylarla özdeşleşmiş sloganlardan oluşan başvuruların değerlendirmesinde takındığı tavrın ve inceleme sonuçlarının aktarılması kanaatimizce önem arz etmektedir ve USPTO kararları bu başvuruların markasal olarak ayırt edici nitelikte olmadığı iddiasına dayanmaktadır.

 

“Boston Strong” ve “Occupy Wall Street” başvuruları hakkında daha detaylı bilgi ve belgenin USPTO’nun çevrimiçi marka inceleme sayfası aracılığıyla edinilmesi mümkündür, incelemenizi tavsiye ederim.

 

Önder Erol Ünsal

Nisan 2014

onderolunsal@gmail.com

A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Kararları ve Uygulaması, Haberler ve Gündem

Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Çalışabilecek En İyi Federal Bağlı Kuruluş Olarak Seçildi

uspto.n1

 

Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Marka Ofisi (USPTO) web sitesinde 18/12/2013 tarihinde yayınlanan 13-40 sayılı basın bildirisi (http://www.uspto.gov/news/pr/2013/13-40.jsp), USPTO’nun 2013 yılında federal hükümet bünyesinde faaliyet gösteren 300’ü aşkın bağlı kuruluş arasında çalışabilecek en iyi bağlı kuruluş sıralamasında 1. sıraya yükseldiğini göstermiştir.

 

Sıralama, kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Kamu için Ortaklık (Partnership for Public Service – PPS) tarafından, çeşitli kamu kurumlarına veya bakanlıklara bağlı olarak faaliyet gösteren 300’ü aşkın bağlı kurum arasında yapılmıştır ve hazırlanan raporun http://bestplacestowork.org/BPTW/rankings/overall/sub adresinde görülmesi mümkündür. Rapora dayanak araştırma, 371 federal kurum ve bağlı kuruluşta çalışan 700.000’den fazla kamu görevlisi arasında yapılmıştır. USPTO, 2009’dan bu yana sürdürmekte olduğu yükselişini devam ettirmiş ve geçtiğimiz yıl 5. olduğu araştırmada, bu yıl ilk sıraya yükselmiştir.

 

Basın açıklamasında, USPTO Patent Bölümü Müdürü Margaret A. (Peggy) Focarino; “Bu, çok çalışan elemanlarımızın, sendikalarımızın ve birim liderlerimizin kendilerini yorulmaksızın adayışları için olağanüstü bir takdirdir… Çalışanlarımız, tamamen kendi gelirleriyle finanse olan bir kurum olmamıza rağmen karşılaştığımız bütçe müsaderesinin ve nesillerden bu yana ulusal patent sistemimizdeki en kapsamlı revizyon olarak adlandırılabilecek Leahy-Smith Amerika Mucitler Yasasının uygulamasının tamamlanmasının etkileri dahil olmak üzere önemli sıkıntılarla karşılaştılar. Bu sıkıntılara rağmen, çalışanlarımız tarafından federal hükümet bünyesinde çalışabilecek en iyi yer olarak seçilerek yükselen momentumumuzu sürdürdük.” ifadelerini kullanmıştır.

 

USPTO’nun başarısının nedenlerinden birisi olarak, ofisin bir süredir yüksek başarıyla uyguladığı uzaktan çalışma (teleworking) programı gösterilmiştir. Kurumun uzaktan çalışma programı, çalışanların iş yapma mekanı konusunda esnekliği geliştirmiş, uzmanlarda bekleyen iş miktarını tarihsel olarak düşük düzeylere indirmiş, uzman verimliliğini artırmış ve kurumun genel giderlerle ilgili olarak milyonlarca dolar tasarruf etmesini sağlamıştır.

 

Basın bildirisine göre, projeler konusunda ortak çalışmaya dayalı takım esaslı yaklaşımların geliştirilmesi ve teknik alanlarda ve kişisel gelişim konularında eğitim fırsatlarının artırılması yollarıyla USPTO’nun yüksek beceriye sahip işgücünün morali ve etkinliği artırılmıştır. USPTO Patent Bölümü Müdürü Margaret A. (Peggy) Focarino, USPTO yönetiminin, Patent Ofisi Profesyonel Birliği Sendikasıyla birlikte ofiste tarihi değişiklikler konularını görüşmesini ve uygulamasını koordine etmesi nedeniyle 2013 yılında, Samuel J. Heyman Amerika’ya Hizmet Ödüllerine aday gösterilmiştir. Bu değişiklikler, uzmanlara daha fazla zaman ve esneklik tanımış, uzmanlar ve yöneticiler için yeni performans ölçütleri getirmiş ve çalışanların eğitim ve liderlik geliştirme fırsatlarını artırmıştır.

 

USPTO geçtiğimiz iki yıl boyunca, kurumun ve çalışanlarının işbirliğinin ve fikir paylaşımının geliştirilmesine gayret etmiş ve kurum yönetiminin çalışan sendikalarıyla işbirliğinin geliştirilmesi yoluyla, çalışanların kurumu geliştirmek için fikir öne sürebileceği ve oy kullanabileceği interaktif çalışan forumu oluşturulmuştur.

 

USPTO basın açıklaması, kurumun kendi başarılarını övücü bir dille anlatması bakımından mevcut yönetimi yüceltme içerikli bir metin olsa da, USPTO’nun, A.B.D.’nde çalışılabilecek en iyi federal bağlı kuruluş olarak seçilmesi takdire şayan bir durumdur. Bu bağlamda, USPTO tarafından uygulanan uzaktan çalışma ve interaktif çalışan forumları gibi yöntemler, kanaatimizce çalışan verimliliğini yükseltme ve motive etme potansiyeli yüksek yönetsel araçlar niteliğindedir.

 

Önder Erol Ünsal

Nisan 2014

unsalonderol@gmail.com

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, IP Translator Davası, Nice Sınıflandırması - Malların ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırması

IP Translator VII – AB Üyesi Ülkeler ve OHIM’in İkinci ve Üçüncü Ortak Bildirileri – Nicé Sınıflandırması Sınıf Başlıkları Tabirlerinden Hangileri Yeterince Açık ve Kesin Değildir?

Declaration-of-Independence_full_600

 

IPR Gezgini’nde önceden yayınladığımız 7 adet yazıda, Avrupa Birliği Adalet Divanının 19/06/2012 tarihli C-307/10 sayılı “IP Translator” kararı hakkında oldukça detaylı bilgi vermiş ve değerlendirmelerde bulunmuştuk.

 

“IP Translator” kararını; nedenleri, olası sonuçları ve geleceğe yönelik olarak Avrupa Birliği nezdinde düşünülen tedbirler çerçevesinde değerlendirdiğimiz önceki tarihli yazıların aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla incelenmesi mümkündür:

 

http://wp.me/p43tJx-54

http://wp.me/p43tJx-59

http://wp.me/p43tJx-5i

http://wp.me/p43tJx-5o

http://wp.me/p43tJx-5u

http://wp.me/p43tJx-5z

http://wp.me/p43tJx-5D

 

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülke marka ofislerinin bir kısmının ve özellikle İç Pazarda Uyum Ofisi (OHIM)’nin, Nicé Sınıflandırmasının sınıf başlıkları ve bunların kapsamı hakkındaki uygulamasının “IP Translator” kararı sonrası büyük ölçüde değiştiği bilinmektedir. Bu konudaki değişikliklerin OHIM ve üye ülke ofislerince birbirlerinden çok farklı biçimde gerçekleştirilmesini engellemek ve paralel uygulamalar geliştirmek endişesiyle, AB üyesi ülkeler ve OHIM konuyu bir yakınlaştırma projesi (convergence project) kapsamında birlikte değerlendirmiş ve Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıkları hakkında uyumlu tedbirler almayı tercih etmiştir. Yakınlaştırma projesinin konu hakkındaki ilk ortak bildirisi (common declarition) Mayıs 2013’te yayınlanmış ve metin http://wp.me/p43tJx-5D bağlantısından görülebilecek yazımızda okuyuculara aktarılmıştır. Yakınlaştırma projesi kapsamında konu hakkında iki ortak bildiri daha yayınlanmıştır. İkinci ve üçüncü ortak bildiriler, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıkları konusundaki ortak uygulamanın ana hatlarını daha da belirginleştirmiştir. Bu yazı kapsamında, ikinci ve üçüncü ortak bildirilerin çerçevesi ve temel kapsamı açıklanmaya gayret edilecektir.

 

“IP Translator” kararı hakkında, önceki yazılarımız incelenerek daha detaylı bilgi edinilmesi mümkün olmakla birlikte, açıklamalara geçmeden önce, Adalet Divanının, kendisine yöneltilen sorulara karşı verdiği yanıtların hatırlatılması yerinde olacaktır:

 

“(1) 2008/95 sayılı Direktif, marka korumasının talep edildiği malların ve hizmetlerin, başvuru sahibince, yetkili makamların ve tacirlerin, sadece bu bilgiye dayanarak, koruma talebinin kapsamını belirleyebilecekleri derecede (yeterlilikte) açık ve kesin biçimde tanımlanmasını gerektirmektedir, anlamında yorumlanmalıdır.

 

(2) 2008/95 sayılı Direktif, (mallara ve hizmetlere ilişkin) tanımlamanın, yetkili makamların ve tacirlerin koruma kapsamını yeterince açık ve kesin biçimde anlamalarına imkan verdiği durumlarda, marka korumasının talep edildiği malları ve hizmetleri tanımlamak için, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarındaki genel unsurların kullanımına engel olmayacaktır, anlamında yorumlanmalıdır.

 

(3) Koruma talep ettiği markanın kapsadığı malları veya hizmetleri belirtmek için, Nicé anlaşmasının birinci maddesinde belirtilen sınıflandırmanın belirli bir sınıfına ait sınıf başlığında yer alan genel ifadelerin tamamını kullanan bir ulusal marka sahibi, tescil başvurusunun ilgili sınıfa dahil olup alfabetik listede yer alan tüm malları veya hizmetleri kapsama niyetiyle mi yoksa ilgili sınıftaki malların veya hizmetlerin sadece bir kısmını kapsama niyetiyle mi yapıldığını belirtmek zorundadır. Eğer başvuru, malların veya hizmetlerin bir bölümü için yapılmışsa, başvuru sahibinin o sınıfta bulunan hangi malları veya hizmetleri kapsama niyetinde olduğunu belirtmesi gerekmektedir.”

 

Birinci ortak bildiri kapsamında, OHIM ve AB üyesi ülkeler, Adalet Divanının ilk soruya verdiği yanıt hakkında takip eden açıklamayı yapmıştır: “Avrupa Birliği üyesi ülkelerin marka ofisleri, malların ve hizmetlerin ifade ediliş biçimi hakkındaki açıklık ve kesinlik şartları için ortak bir anlayış oluşturma ve ilgili sınıflandırma uygulamalarında kullanılacak ortak ilkeler geliştirme konularında birlikte çalışmaktadır.”

 

İkinci ortak bildiri ise somut olarak Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarının hangilerinin “IP Translator” kararında belirtilen açıklık ve kesinlik ilkeleri kapsamına girmediği konusuyla ilgilidir.

 

İkinci ortak bildiriyle ilgili olarak çalışan OHIM ve üye ülke ofisleri, Nicé sınıflandırması sınıf başlıklarında yer alan ifadelerin tamamını gözden geçirmiş ve bunlardan hangilerinin “açıklık” ve “kesinlik” ilkeleri kapsamına girmediğini, bir deyişle hangilerinin yeterince açık ve kesin olmadığını belirlemiştir. Çalışma sonucunda, sınıflandırmanın sınıf başlıklarında yer alan aşağıda belirtilecek 11 terimin yeterince açık ve kesin terimler olmadığı ve ek açıklamalar yapılmadığı sürece bu terimlerin kabul edilemeyeceği tespit edilmiştir.

 

Ortak bildiri kapsamında yeterince açık ve kesin bulunmayan ve kabul edilemeyecekleri bildirilen 11 terim ve kabul edilmeme nedenleri aşağıda sayılmıştır:

 

  1. Sınıf 6: Adi metallerden yapılmış diğer sınıflarda yer alamayan mallar.Terimin kabul edilmeme nedeni, malların neden yapılmış olduklarının belirtilmiş olmasına karşın malların ne olduğunun belirtilmemiş olmasıdır.
  2. Sınıf 7: Makineler ve imalat tezgahları.Kabul edilmeyen terim, sınıf başlığının yalnızca “makineler” kısmıdır.Terimin kabul edilmeme nedeni, ne tip makinelerin kast edildiğinin belirtilmemiş olmasıdır.
  3. Sınıf 14: Değerli metaller ve bunların alaşımları ve bunlardan (değerli metallerden ve bunların alaşımlarından) yapılmış veya bunlarla kaplanmış diğer sınıflarda yer almayan mallar.Kabul edilmeyen terim, sınıf başlığının yalnızca “değerli metallerden ve bunların alaşımlarından yapılmış veya bunlarla kaplanmış mallar” kısmıdır.Terimin kabul edilmeme nedeni, malların neden yapılmış olduklarının veya neyle kaplanmış olduklarının belirtilmiş olmasına karşın malların ne olduğunun belirtilmemiş olmasıdır.
  4. Sınıf 16: Kağıt, karton ve bu malzemelerden (kağıt veya kartondan) yapılmış diğer sınıflarda yer almayan mallar.Kabul edilmeyen terim, sınıf başlığının yalnızca “kağıt veya kartondan yapılmış mallar” kısmıdır.Terimin kabul edilmeme nedeni, malların neden yapılmış olduklarının belirtilmiş olmasına karşın malların ne olduğunun belirtilmemiş olmasıdır.
  5. Sınıf 17: Kauçuk, gütaperka, lastik, asbest, mika ve bu malzemelerden (kauçuk, gütaperka, lastik, asbest, mikadan) yapılmış diğer sınıflarda yer almayan mallar.Kabul edilmeyen terim, sınıf başlığının yalnızca “kauçuk, gütaperka, lastik, asbest, mikadan yapılmış mallar” kısmıdır.Terimin kabul edilmeme nedeni, malların neden yapılmış olduklarının belirtilmiş olmasına karşın malların ne olduğunun belirtilmemiş olmasıdır.
  6. Sınıf 18: Deri ve imitasyon deri ve bu malzemelerden (deri ve imitasyon deri) yapılmış diğer sınıflarda yer almayan mallar.Kabul edilmeyen terim, sınıf başlığının yalnızca “deri ve imitasyon deriden yapılmış mallar” kısmıdır.Terimin kabul edilmeme nedeni, malların neden yapılmış olduklarının belirtilmiş olmasına karşın malların ne olduğunun belirtilmemiş olmasıdır.
  7. Sınıf 20: Ahşap, mantar, saz, kamış, hasır, boynuz, kemik, fildişi, balina kemiği, kabuk, amber, sedef, lületaşı ve bunların ikamelerinden veya plastikten yapılmış diğer sınıflarda yer almayan mallar.Terimin kabul edilmeme nedeni, malların neden yapılmış olduklarının belirtilmiş olmasına karşın malların ne olduğunun belirtilmemiş olmasıdır.
  8. Sınıf 37: Tamir hizmetleri.Terimin kabul edilmeme nedeni, tamir hizmetinin konusu ürünlerin ne olduğunun belirtilmemiş olmasıdır.
  9. Sınıf 37: Kurulum hizmetleri.Terimin kabul edilmeme nedeni, kurulum hizmetinin konusu ürünlerin ne olduğunun belirtilmemiş olmasıdır.
  10. Sınıf 40: Malzemelerin işlenmesi hizmetleri.Terimin kabul edilmeme nedeni, işleme hizmetinin neyin işleneceği belirtilmediği sürece belirsiz bir tabir olmasıdır.
  11. Sınıf 45: Bireylerin ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak üçüncü kişiler tarafından sağlanan kişisel ve sosyal hizmetler.Terimin kabul edilmeme nedeni, sağlanacak hizmetin açık şekilde belirtilmemiş olmasıdır.

 

Yukarıda sayılan 11 adet Nicé sınıflandırması başlığının, OHIM ve AB üyesi ülkeler üye ofisleri tarafından yeterince açık ve kesin tabirler olarak kabul edilmeyeceği yönündeki ortak bildirime göre, uygulama ilk olarak Birleşik Krallık marka ofisi tarafından 05/08/203’te yürürlüğe sokulmuştur, OHIM için uygulama 02/12/2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir ve uygulamayı henüz yürürlüğe sokakmış tek ülke olan Yunanistan bakımından uygulama 01/05/2014 tarihinde başlayacaktır.

 

İkinci ortak bildiri kapsamında açık ve kesin olmayan terimler olarak belirtilmiş 11 terim dışında kalan Nicé sınıflandırması genel başlıkları terimlerinin, açıklık ve kesinlik ilkelerini karşıladığı ve malların ve hizmetlerin kapsamının anlaşılmasına imkan verdiği ise anlaşılmaktadır.

 

OHIM ve AB üyesi ülkeler tarafından yayınlanan üçüncü ortak bildiri ise sınıflandırma terimlerinin açık ve kesin niteliği belirlenirken kullanılması gereken ilkeleri belirtmektedir.

 

Buna göre, bir terimin açık ve kesin niteliği belirlenirken aşağıdaki esaslar dikkate alınacaktır:

 

1. Mallara ve hizmetlere ilişkin bir tanımın asli ve olağan anlamından koruma kapsamı anlaşılabiliyorsa, bu tanımın yeterince açık ve kesin olduğu kabul edilecektir.

 

2. Eğer koruma kapsamı anlaşılamıyorsa, yeteri derecede açıklık ve kesinlik ilkeleri, karakteristik özellikler, amaç ve ilgili sektör gibi ek faktörler belirtilerek sağlanabilir. İlgili sektör belirlenirken, tüketiciler veya satış kanalları, kullanılan beceri veya know-how, kullanılan teknik imkanlar, başta olmak üzere çeşitli faktörler dikkate alınabilir.

 

Açıklık ve kesinlik ilkelerini yerine getirmediği kabul edilen terimlerden örnekler verilecek olursa:

 

“Adi metallerden yapılmış diğer sınıflarda yer alamayan mallar.” terimi “Metalden inşaat malzemeleri.” ifadesiyle değiştirilerek açık ve kesin hale getirilebilir.  

“Makineler.” terimi “Tarım makineleri.” ifadesiyle değiştirilerek açık ve kesin hale getirilebilir.  

“Kağıt veya kartondan yapılmış mallar.” terimi “Kağıttan filtreleme makineleri.” ifadesiyle değiştirilerek açık ve kesin hale getirilebilir.  

“Tamir hizmetleri.” terimi “Ayakkabı tamiri hizmetleri.” ifadesiyle değiştirilerek açık ve kesin hale getirilebilir.  

“Malzemelerin işlenmesi hizmetleri.” terimi “Toksik atıkların işlenmesi hizmetleri.” ifadesiyle değiştirilerek açık ve kesin hale getirilebilir.  

“Bireylerin ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak üçüncü kişiler tarafından sağlanan kişisel ve sosyal hizmetler.” terimi “Başkaları için kişisel alışveriş hizmetleri.” ifadesiyle değiştirilerek açık ve kesin hale getirilebilir.  

 

3. Bir terimin birden fazla sınıftaki mallara ve hizmetlere ilişkin bir tanımın parçası olması mümkündür ve bu terimin bu sınıflardan birisinde ek bir açıklama gerektirmeksizin kesin ve açık nitelikte olması mümkündür. Örneğin, giysiler (sınıf 25) veya mobilyalar (sınıf 20). Bununla birlikte, eğer koruma, başka bir sınıfta yer alan özel bir mal veya hizmet kategorisine ilişkin olarak talep ediliyorsa, terime ilişkin ek açıklama yapılması gerekmektedir. Örneğin, tıbbi amaçlı mobilyalar (sınıf 10) veya koruyucu giysiler (sınıf 9).

 

Mal ve hizmetleri ifade ederken kullanılan tabirler, yukarıda yer verilen ilkeler doğrultusunda açıklık ve kesinlik testine tabi tutulabilir.

 

“IP Translator” sonrası oluşacak tabloyu OHIM ve AB üyesi ülkeler bakımından tahmin etmek hiç kolay değildi. Kanaatimizce, OHIM ve üye ülkeler yakınlaşma programı kapsamında ortak uygulamalar geliştirilmesi yöntemini efektif olarak kullanarak, IP Translator sonrası süreci büyük bir krize yer vermeden idare etmiştir. Nicé sınıflandırması sınıf başlıkları tabirlerinden (toplam 197 adet) yalnızca 11 tanesinin yeterince açık ve kesin olmayan tabirler olarak kabul edilmesi, ki bu tabirler kapsamları sınıflandırma açısından gerçekten çok belirsiz tabirlerdir, ve kalan terimlerin yeterince açık ve kesin tabirler olarak değerlendirilmesi suretiyle, olası IP Translator tsunami etkisinin sınırlı düzeyde tutulması sağlanmıştır. Bu haliyle, IP Translator sonrası etki, şimdilik, kontrol altında kalmıştır ve bu durum, şüphesiz, idari becerinin yüksekliğini işaret etmektedir. Açık ve kesin olmayan terimler niteliğindeki 11 tabirin, Türkiye bakımından da dikkate alınması, kanaatimizce, AB ile paralel uygulamalar geliştirilmesi perspektifi bakımından Türkiye için geleceğe yönelik fayda sağlayacaktır.

 

Önder Erol ÜNSAL

Nisan 2014

unsalonderol@gmail.com

A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Kararları ve Uygulaması, Marka Mutlak Ret Nedenleri, Marka Nispi Ret Nedenleri, Markanın Kullanımı

Morehouse Savunması – A.B.D. Uygulamasında Çok Taraflı İşlemlerde Marka Sahibinin Önceki Tarihli Aynı Markalarının İncelemeye Etkisi Nedir? – veya – A.B.D. Uygulamasında Müktesep Haktan Bahsetmek Mümkün müdür? (2)

parry

 

Geçtiğimiz gün bu sitede yayınladığım (http://wp.me/p43tJx-b3 linkinden görülebilecek) yazı “A.B.D. Uygulamasında Marka Sahibinin Önceki Tarihli Aynı Markalarının İncelemeye Etkisi Nedir? – veya – A.B.D. Uygulamasında Müktesep Haktan Bahsetmek Mümkün müdür?” başlığını taşımaktaydı. Belirtilen yazıda Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Marka Ofisi (USPTO)’nde, marka başvurusu sahibinin, aynı markayı önceden tescil ettirmiş olması durumunda, önceki tescillerin yeni başvuru için hak sağlayıp sağlamayacağı konusu hakkında açıklamalarda bulunulmuştu. Bahsi geçen açıklamalar USPTO’nun tek taraflı (ex parte) işlemlerinde uygulayacağı ilkeleri genel olarak belirtmekteydi. Buna karşın şu anda okumakta olduğunuz yazı, A.B.D.’nde marka başvurusu sahibinin yeni başvurusunun geçerliliğine karşı yöneltilen iddialara karşı önceki tescillerini öne sürerek yapabileceği savunma hakkında bilgi verecektir. Belirtilen savunma “Morehouse Savunması (Morehouse Defence)” olarak adlandırılmaktadır.

 

Morehouse savunması esasen, başvuru sahibinin (davalının) önceden tescilli ihtilaf konusu olmayan markalarının varlığı nedeniyle, iddia sahibinin (davacının), ihtilaflı markadan zarar görmeyeceği yorumunu içermektedir.

 

Morehouse savunmasının geçerli olabilmesi için, önceden tescilli ihtilaf konusu olmayan markaların, ihtilaf konusu markayla aynı (veya esasen aynı) olması ve aynı (veya esasen benzer) malları veya hizmetleri içermesi gereklidir.

 

USPTO Temyiz kuruluna göre, Morehouse savunmasının tek taraflı (ex parte) işlemler bakımından uygulanması mümkün değildir. Bu husus, savunmasının USPTO’nun resen yaptığı incelemede kendiliğinden dikkate alınmayacağı, ancak başvuru sahibinin itiraza konu yeni başvurusunun itiraz sonucu reddedilmemesi amacıyla bir savunma argümanı olarak öne sürülebileceği anlamına gelmektedir. (USPTO’nun başvuru sahibinin önceki tescillerini tek taraflı (ex parte) işlemlerde ne şekilde dikkate aldığı konusunda bkz. http://wp.me/p43tJx-b3)

Morehouse savunması, 1969 yılında görülen “Morehouse Mfg. Corp. v. J. Strickland Co., 160 USPQ 715, 717” davasında kavramsallaştırılmıştır. Takip eden dönemlerde mahkemeler ve USPTO Temyiz Kurulu tarafından verilen kararlar Morehouse savunmasının uygulama alanını ve anahatlarını netleştirmiştir.

 

Morehouse savunmasında kullanılabilecek önceden tescil edilmiş markaların federal düzeyde tescil edilmiş ve halen hükmünü sürdüren markalar olması gereklidir. Hükümden düşmüş bir marka, önceden başvuru sahibi adına tescilli olsa da Morehouse savunmasına esas teşkil edemez.

 

Savunmanın uygulama alanı bulabilmesi için, itiraz sahibinin önceden tescilli marka nedeniyle uğradığı veya uğrayabileceği zararın, yeni markanın tescil edilmesiyle suretiyle artmasının olası olmaması gerekmektedir. İtiraz sahibinin yeni markanın tescili halinde (önceden tescilli markanın varlığına kıyasla) ek zarar görüp görmeyeceği hususu, başvuru sahibinin önceki tescilinin ve sonraki markasının benzerliğini görsel, işitsel, kavramsal veya yarattığı ticari algı açılarından karşılaştırma suretiyle belirlenebilir.

 

Sonradan başvurusu yapılan markanın, önceden tescil edilmiş markadan farklı malları veya hizmetleri içermesi durumunda Morehouse savunması geçerliliğin kaybeder. Bu bağlamda, savunmanın geçerli olabilmesi için sonraki markanın, önceden tescil edilmiş markayla aynı veya esasen aynı malları veya hizmetleri içermesi şartı aranacaktır.

 

Benzer şekilde, sonradan başvurusu yapılan markanın, önceden tescil edilmiş markadan görsel, işitsel, kavramsal veya yarattığı ticari algı açılarından farklı olması halinde Morehouse savunmasının uygulanması mümkün değildir. Savunmanın uygulanabilmesi için önceki tescilli markanın ve sonraki markanın aynı veya esasen aynı olması gerekmektedir. Önceki ve sonraki marka arasında aynılıktan ziyade benzerliğin bulunduğu hallerde Morehouse savunması uygulama alanı bulmayacaktır.

 

Aşağıda bazı örnekler ve açıklamalar verilerek Morehouse savunmasının uygulama alanı daha net biçimde tarif edilmeye çalışılacaktır:

 

USPTO Temyiz Kurulu 2013 yılında verdiği “Citadel Federal Credit Union v. KCG IP Holdings LLC” kararında Morehouse savunmasına dayandırılan iddiayı kabul etmemiştir.

 

“KCG IP Holdings LLC” firmasının standart karakterlerdeki “CITADEL” markasını “finansal hizmetler” için tescil ettirmesinin ardından “Citadel Federal Credit Union” bu markanın iptali için başvuruda bulunur. Talep, USPTO Temyiz Kurulu tarafından incelenirken, “KCG IP Holdings LLC” firması aynı hizmetler için önceden tescil edilmiş aşağıda görseline yer verilen “Citadel + şekil” markasını gerekçe göstererek Morehouse savunmasını öne sürer.

 

citadel

 

“Citadel + şekil” markasının geçerliliği sorgulanamaz (incontestable) statüsü kazanmış bir marka olduğu özellikle belirtilmelidir (geçerliliği sorgulanamaz (incontestable) statüsü hakkında bkz. http://wp.me/p43tJx-b3).

 

“KCG IP Holdings LLC” firmasına göre, yukarıda görseline yer verilen önceden tescilli marka ve marka sahibinin yalnızca standart karakterlerde yazılı “CITADEL” ibaresinden oluşan kelime markası aynı şekilde telaffuz edilmektedir, aynı anlama sahiptir ve baskın unsurun “CITADEL” kelimesi olması, şekil unsurunun önemli etkiye sahip olmaması nedeniyle aynı ticari etkiyi yaratmaktadır. Buna karşın iptal talebinin sahibi, Morehouse savunmasının uygulama alanı bulabilmesi için uygulanması gereken testin, aynılık veya esasen aynılığın tespitine yönelik olması gerektiği, bu anlamda “KCG IP Holdings LLC” firmasının markaların benzerliğine ilişkin bir test uygulayarak Morehouse savunmasının sınırlarını aştığı görüşündedir.

 

USPTO Temyiz Kurulu, iptal talebi sahibiyle aynı görüştedir. Temyiz Kuruluna göre, standart karakterle yazılı markada yer almayan, mazgallı şekil unsuru, markanın önemli bir bölümünü oluşturmaktadır ve dikkat çeken (göze çarpan) bir algı yaratmaktadır. Markadaki şekil unsuru, fark edilmesi için dikkatli bir bakış gerektiren küçük bir ayrıntı konumunda değildir. Temyiz Kuruluna göre, şekil unsuru, bir arka plan niteliğinde veya kelime markasının stilize biçimde yazılmasından da ibaret değildir. Bu çerçevede, Kurul, inceleme konusu vakada, Morehouse savunmasının uygulama alanı bulamayacağı kanaatine ulaşmış ve “KCG IP Holdings LLC” firmasının bu yöndeki argümanını kabul etmemiştir.

 

Morehouse savunmasının kabul edilmediği bir örnekte, başvuru sahibinin yeni markası “vitamilk” iken önceden tescil ettirdiği markası “vitamilk” ibaresinin Çince karakterlerle yazılmış halidir. USPTO Temyiz Kurulu, görünümleri itibarıyla son derece farklı olan markaların esasen aynı markalar tanımı kapsamına giremeyeceğini, bu nedenle Morehouse savunmasının belirtilen ihtilafta uygulama alanı bulunmadığını ifade etmiştir.

 

USPTO Temyiz Kurulu bir diğer ilana itiraz incelemesinde, başvuru sahibi, geçerliliği sorgulanamaz statüsü kazanmış “MAGNUM MAX” markasının “elle kullanılır taşınır spot lambaları” için önceden tescil ettirmiş durumdadır. Başvuru sahibinin yeni markası ise “elde kullanılır taşınır ışıklar, yani el fenerleri ve spot lambaları” mallarını kapsayan “MAGNUM MAXFIRE” markasıdır. İlana itiraz sahibi ünlü “MAG” marka serisine dahil çok sayıda markayı ve “el feneri lambaları” için tescilli “MAG-NUM STAR” markasını gerekçe göstererek “MAGNUM MAXFIRE” markasına karşı itiraz eder.

 

Başvuru sahibi, ilana itiraza karşı önceden tescilli “MAGNUM MAX” markasını gerekçe göstererek Morehouse savunmasını öne sürer. Başvuru sahibine göre, yeni başvurusu olan “MAGNUM MAXFIRE” markası, önceden tescilli “MAGNUM MAX” markasıyla esasen aynıdır, el fenerleri ile spot lambaları aynı mallardır ve itiraz sahibinin benzerlik savı markaların “MAGNUM / MAX” kısımlarına yönelik olduğundan, yeni başvuruda yer alan “FIRE” kelime unsuru ihtilafın esasıyla ilgili değildir.

 

Buna karşın USPTO Temyiz Kuruluna göre, başvuru sahibinin “MAGNUM MAXFIRE” markası ile önceden tescilli “MAGNUM MAX” markası esasen aynı markalar değildir ve “elde taşınır spot lambaları” ile “el fenerleri” nitelikleri itibarıyla çok benzer mallar olsa da, farklı kategoride aydınlatma ürünleridir ve esasen aynı nitelikte mallar olarak kabul edilemezler. Bu bağlamda, USPTO Temyiz Kurulu, başvuru sahibinin Morehouse savunması esasına dayanan argümanını kabul etmemiştir.

 

Yazı içeriğinde yer verilen açıklamalar ve örneklerden anlaşılacağı üzere, USPTO, Morehouse savunmasının kabul edilebilmesi için oldukça sıkı şartların karşılanmış olmasını beklemektedir ve belirtilen sıkı şartlar, markaların ve malların veya hizmetlerin aynılığını veya neredeyse aynılığını gerektirmektedir. Dolayısıyla, Morehouse savunmasının geçerli olabilmesi kanaatimizce ancak son derece sınırlı hallerde mevcut olabilecektir ve bu sıkı şartlar, Türk uygulamasının veya yargı kararlarının işaret ettiği anlamındaki müktesep hak uygulaması ile büyük ölçüde farklılaşmaktadır. Sıkı şartlar çerçevesinde müktesep halin ortaya çıkabileceği hallerin sınırlandırılmasının, incelemeyi ve karar verme prosedürlerini rahatlatacağı, ancak bunun karşılığında, yeni markalarında belirgin görsel, işitsel farklılıklar yaratmalarına rağmen, bu markalarında önceden tescil edilmiş bir kelime unsurunu da yer vermeleri nedeniyle, her markalarını (varsayılan)müktesep haklarına dayanarak tescil ettirmek isteyen hak sahiplerini mutlu etmeyeceği şüphesizdir.

 

Önder Erol Ünsal

Nisan 2014

unsalonderol@gmail.com

A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Kararları ve Uygulaması, Marka Mutlak Ret Nedenleri, Marka Nispi Ret Nedenleri, Markanın Kullanımı

A.B.D. Uygulamasında Marka Sahibinin Önceki Tarihli Aynı Markalarının İncelemeye Etkisi Nedir? – veya – A.B.D. Uygulamasında Müktesep Haktan Bahsetmek Mümkün müdür?

uspto

 

Ulusal marka uygulamamızın en önemli sorunlu alanlarından birisini, marka başvurusu sahibinin, yeni yaptığı başvuruyla, aynı veya çok benzer ve aynı ve aynı tür malları veya hizmetleri kapsayan önceki tarihli bir markaya sahip olması durumunda, yeni başvurunun reddedilip reddedilemeyeceği sorusu oluşturmaktadır. Bu sorun bilinen adıyla müktesep hak meselesi olarak isimlendirilmiştir ve hangi durumların müktesep hak kapsamında değerlendirilmesi gerektiği konusunda açık bir karmaşa yaşanmaktadır. Müktesep hak veya benzer içerikte bir kavram ulusal marka mevzuatımızda tanımlanmamıştır ve mahkemelerin konu hakkında yaptığı birkaç genelleme bulunmakla birlikte, kavramın genel kabul görmüş bir tanımından veya uygulamasından söz edilmesi mümkün değildir.

 

Müktesep hak kavramının Türk marka inceleme sisteminin esasları dikkate alınarak tanımlanması ve uygulamasında fayda bulunmaktadır. Şöyle ki, Türk marka inceleme sistemi, resen gerçekleştirilen inceleme açısından 7/1-(b) bendi kapsamında resen gerçekleştirilen benzerlik incelemesini de içermektedir ve dolayısıyla müktesep hak kavramının benzerlik açısından yalnızca ilana itiraz aşamalarında dikkate alınması mümkün değildir. Bunun yanısıra, mutlak ret nedenlerinin resen incelenmesi bakımından da müktesep hak kavramı kapsamına girebilecek markalarla karşılaşılması mümkündür ve bu nedenle müktesep hak kavramına kapsamına girebilecek hallerin belirtilen ret gerekçeleri bakımından da tanımlanması gerekmektedir.

 

Müktesep hak kavramının, ülkemize benzer bir inceleme sistemine sahip olan ülkeler bakımından ne şekilde değerlendirildiği sorusu özellikle önemlidir. Türkiye gibi resen benzerlik incelemesi yapan, başvuruları resen mutlak ret nedenleri bakımından da inceleyen ve ilaveten ilana itiraz üzerine de önceki markalarla karıştırılma ihtimali hususunu inceleyen Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Marka Ofisi (USPTO)’nun konu hakkındaki uygulaması kanaatimizce öncelikle dikkate alınmalıdır.

 

USPTO marka inceleme kılavuzunda konu hakkında bazı açıklamalar yer almaktadır. Konu USPTO tarafından “başvuru sahibinin önceki tescillerinin etkisi (effect of applicant’s prior registrations)” olarak adlandırılmıştır. Yazı boyunca, USPTO marka inceleme kılavuzunda konu hakkında yapılan açıklamalar aktarılacaktır. Buna ilaveten konunun bir diğer boyutunu oluşturan, önceki tesciller iddiasının başvuru sahibi tarafından bir savunma olarak öne sürülmesi durumunda ortaya çıkan “Morehouse savunması (Morehouse defence)” kavramı ve uygulama alanı ise bu yazıyı takiben yazılacak ikinci bir yazıda açıklanacaktır. Yazının USPTO incelemesiyle ilgili “başvuru sahibinin önceki tescillerinin etkisi” kısmının USPTO marka inceleme kılavuzu kaynak alınarak yazıldığı öncelikle belirtilmelidir.

 

USPTO marka inceleme kılavuzunun 1216 numaralı başlığı “başvuru sahibinin önceki tescillerinin etkisi (effect of applicant’s prior registrations)” şeklindedir. Bu başlık kendi içerisinde iki alt başlığa ayrılmıştır. 1216.01 numaralı birinci alt başlıkta konuyla ilgili kısa açıklama ve konu hakkındaki başlıca kararlar sıralanmıştır. 1216.02 numaralı ikinci alt başlık ise “geçerliliği sorgulanamazlık kazanma halinin tek taraflı incelemede etkisi (effect of incontestability in ex parte examination)” şeklindedir.

 

I – Başvuru sahibinin önceki tescillerinin etkisi (effect of applicant’s prior registrations):

 

İnceleme kılavuzuna göre, marka hakları durağan değildir ve tescil için uygunluk, tescil talebinin yapıldığı anda ortaya çıkan faktörler ve kanıtlar dikkate alınarak belirlenmelidir. Her vaka kendi şartları çerçevesinde değerlendirilmelidir. USPTO, başvuru sahibinin önceki tescillerini farklı belgeler esasında inceleyen önceki uzmanlarının kararları ile bağlı değildir.

 

Belirtilen açıklamaların ardından karar kılavuzunda konu hakkındaki önemli kararlardan kısa alıntılar yapılmıştır. Bu alıntılardan önemli gördüklerimize burada kısaca aktarmakla yetineceğiz, detaylar için karar kılavuzunun ilgili kısmının incelenmesi yerinde olacaktır.

 

1987 yılında alınan bir mahkeme kararına göre, “CASH MANAGEMENT ACCOUNT” markasının önceden kredi kartı hizmetleri için tescil edilmiş olması, başvuru sahibine aynı markayı daha geniş kapsamdaki finansal hizmetler tescil ettirme hakkı vermemektedir; 1985 yılında alınan bir mahkeme kararına göre, “DURANGO” markası önceden “purolar” için tescil edilmiş olsa da, bu tescil uzmanın aynı markayı “çiğneme tütünleri” için coğrafi kaynak bakımından yanıltıcı tanımlayıcılık nedeniyle reddetmesini engellemeyecektir; 2001 yılında alınan bir mahkeme kararına göre, “BEST!” markası aynı hizmetler için önceden tescilli olsa da, bu durum uzmanın “BEST! SUPPORTPLUS” ve “BEST! SUPPORTPLUS PREMIER” markalarındaki “BEST” ibaresinin münhasır hak sağlamayacağı yönünde kayıt düşmesine engel teşkil etmeyecektir; 1994 yılında alınan bir USPTO Temyiz Kurulu kararına göre, “ULTRA” markasının önceden “motor yağı, otomobil yakıtı olarak kullanım için gazolin” malları için tescil edilmiş olması, uzmanın aynı markayı “motor yağı, gazolin, otomobil yağı, makine yağı, dişli yağı” malları bakımından reddetmesini engellemeyecektir; 1991 yılında alınan bir USPTO Temyiz Kurulu kararına göre, başvuru sahibinin “taze turunç meyvesi” için tescil edilmiş ancak yenilenmemiş “EL GALLO” markasının sahibi olması, aynı markanın aynı mallar için yapılmış yeni başvurusunun “ROOSTER” markasıyla karıştırılma olasılığı gerekçesiyle reddedilmesini engellemeyecektir; 1986 yılında alınan bir USPTO Temyiz Kurulu kararına göre, “LEAN” markasının farklı mallar ve hizmetler için önceden tescil edilmiş olması, aynı markanın “düşük kalorili yiyecekler” bakımından reddedilmesini engellemeyecektir; 1984 yılında alınan bir USPTO Temyiz Kurulu kararına göre, başvuru sahibinin “LAW & BUSINESS” markasını önceden ek sicilde (supplemental register) “kitaplar, broşürler” için tescil ettirmiş olması, aynı markanın “iş hukuku alanında seminer düzenlenmesi hizmetleri” bakımından ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesiyle reddedilmesini engellemeyecektir; 1983 yılında alınan bir USPTO Temyiz Kurulu kararına göre, “WHEN IT’S TIME TO ACT” markasının önceden “reklamcılık hizmetleri” için tescil edilmiş olması aynı markanın aynı hizmetler bakımından reddedilmesini engellemeyecektir; vd.

 

II- Geçerliliği sorgulanamazlık kazanma halinin tek taraflı incelemede etkisi (effect of incontestability in ex parte examination):

 

A.B.D. Marka Kanunu kısım 15 kapsamında tanımlanan bir prosedür uyarınca, tescilli marka sahibi tescil tarihinden başlayan 5 yıl boyunca markanın ticarette kesintisiz biçimde kullanıldığı yönünde bir beyanda bulunursa veya bu yönde yeminli beyan verirse, tescilli markayı ticarette tescil kapsamındaki mallar veya hizmetler bakımından kullanabilmek için “geçerliliği sorgulanamazlık (incontestability )” hali kazanır. Eğer markayı kullanma hakkı belirtilen prosedür kullanılarak “geçerliliği sorgulanamaz” hale getirilmişse, tescil, belirli istisnalar hariç olmak üzere, tescilli markanın geçerliliğine ve tescil sahibinin hak sahipliğine ve tescilli markayı ticarette münhasıran kullanma hakkına yönelik nihai kanıt teşkil eder. Belirtilen prosedür ve kapsamı bu yazı kapsamında irdelenmeyecektir, konu hakkında daha fazla bilgi talep edenlerin, USPTO marka inceleme kılavuzunun ilgili bölümlerini incelemesi yerinde olacaktır.

 

Yazı boyunca “tek taraflı inceleme” olarak çevirdiğimiz “ex parte examination” ise birden fazla taraf arasında geçen (inter partes) inceleme işlemleri kapsamına girmeyen, tek tarafı ilgilendiren işlemlere karşılık gelmektedir.

 

1985 yılında verilen bir A.B.D. Yüksek Mahkemesi kararına göre, tescilli marka sahibi tecavüz iddiasını ortadan kaldırmak için markanın “geçerliliği sorgulanamaz” hale geldiği savına dayanabilir ve bu bağlamda geçerliliği sorgulanamaz hale gelmiş bir markanın tanımlayıcı iddiasına dayanılamaz.

 

1986 yılında alınan bir USPTO Temyiz Kurulu kararına göre, “TALL SHIPS” ibareli “geçerliliği sorgulanamaz” statüsü kazanmış bir marka mevcutken, aynı marka sahibinin aynı hizmetler için “RETURN OF THE TALL SHIPS” markasının tescilini talep ettiği durumda, inceleme uzmanının “TALL SHIPS” ibaresi bakımından markanın münhasır hak sağlamayacağı yönünde kayıt düşmek istemesi, “geçerliliği sorgulanamaz” statüsü kazanmış önceki markanın geçerliliğinin sorgulanması anlamına gelecektir. Böyle bir durumdan bahsedilebilmesi için malların ve hizmetlerin aynı olması ve başvuruya konu markanın önceki markayla aynı kısmının jenerik nitelikte olmaması gerekir. Temyiz Kurulu, belirtilen vakada, münhasır hak sağlamayacağı yönünde uzmanca kayıt düşülen kısmın başvuru sahibinin geçerliliği sorgulanamaz statüsü kazanmış markasıyla aynı olduğunu ve hizmetlerin de aynı olduğunu tespit etmiştir.

 

2010 yılında alınan bir USPTO Temyiz Kurulu kararına göre, karıştırılma olasılığı incelenirken itiraz sahibinin federal düzeyde tescilli markasının geçerliliği sorgulanamaz statüsü kazanmış olması, bu markanın geçerliliğine yönelik nihai kanıt teşkil eder, ancak markayı güçlü hale getirmez.

 

2001 yılında alınan bir mahkeme kararına göre, geçerliliği sorgulanamaz statüsü kazanmış bir markanın varlığı başvuru sahibine, aynı markayı, söz konusu mallar veya hizmetler önceki markanın kapsadığı mallarla veya hizmetlerle yakından ilişkili mallar olsa da, farklı mallar veya hizmetler için tescil ettirme hakkı sağlamaz; 2001 yılında alınan bir mahkeme kararına göre, “SAVE VENICE” kelime markasının geçerliliği sorgulanamaz statüsü kazanmış olması, “THE VENICE COLLECTION” ile “SAVE VENICE INC.” kelime ve ilaveten şekil unsurundan oluşan ve farklı malları kapsayan sonraki markanın reddedilmesini engellemez (tescilli bir marka yalnızca tescil edildiği biçimde ve kapsamında yer alan mallar veya hizmetler için geçerliliği sorgulanamaz statüsü kazanır); 1986 yılında alınan bir USPTO Temyiz Kurulu kararına göre, “BANK OF AMERICA” kelime markasının geçerliliği sorgulanamaz statüsü kazanmış olması, aynı markanın bağlantılı hizmetler için reddedilmesini engellemez.

 

Yazı içerisinde yer verilen açıklamalardan anlaşılacağı üzere, USPTO uygulamasında genel ilke, marka haklarının durağan olmadığı ve tescil için uygunluğun, tescil talebinin yapıldığı anda ortaya çıkan faktörler ve kanıtlar dikkate alınarak incelenmesi gerektiği yönündedir. Dolayısıyla, marka sahibinin önceki tescilleri nedeniyle hak kazanacağı hallerle oldukça sınırlı kapsamda karşılaşılmaktadır ve bu hallerden bahsedebilmek için önceki markanın “geçerliliği sorgulanamaz” statüsü kazanmış olması, sonraki markayla – önceki tescilli markanın aynı (veya esasen aynı) olması, sonraki markayla – önceki tescilli markanın aynı malları veya hizmetleri kapsaması gerekmektedir.

 

Ulusal mevzuatımızda bir markanın “geçerliliği sorgulanamaz” statüsü kazanması gibi bir durum mevcut olmamakla birlikte, bu statünün A.B.D.’nde tescil tarihinden itibaren 5 yıl içerisinde kazanılması hali, ulusal uygulamamızda mahkemeler tarafından genel kabul görmüş tescil tarihinden sonra 5 yıl süreyle sessiz kalma durumunda ortaya çıkacak hak kaybı müessesesini anımsatmaktadır. Bu haliyle, kimi mahkeme kararlarında karşılaşılan 5 yıllık hükümsüzlüğü talep etme süresi dolmadığı sürece önceki marka hükümsüz kılınma yönünde saldırıya açıktır, bu bakımdan müktesep hak sağlaması mümkün değildir yorumunun esası itibarıyla, A.B.D. mevzuat ve uygulamasındaki süre sınırıyla ve bu sınırın altyapısı oluşturan hukuki mantıkla örtüştüğünün belirtilmesi gerekmektedir.

 

Bu yazının devamını oluşturacak ikinci yazının, önceki tesciller iddiasının başvuru sahibi tarafından bir savunma olarak öne sürülmesi durumunda ortaya çıkan “Morehouse savunması (Morehouse defence)” kavramı ve uygulama alanı ilgili olacağının şimdiden belirtilmesi yerinde olacaktır.

 

Önder Erol Ünsal

Nisan 2014

unsalonderol@gmail.com

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, IP Translator Davası, Marka Nispi Ret Nedenleri, Nice Sınıflandırması - Malların ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırması

Adalet Divanı Genel Mahkemesi “Vogue” Kararı – Kapsamı Belirsiz Terimler Bakımından Malların veya Hizmetlerin Benzerliğinin Değerlendirilmesi (T-229/12)

 

Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesinin T-229/12 sayılı 27/02/2014 tarihli “Vogue” kararı kapsamı belirsiz mallar bakımından karıştırılma olasılığı değerlendirilmesinin ne şekilde yapılması gerektiği hakkında mahkemenin yaklaşımını ortaya koymaktadır.

Davanın detaylarına girmeden önce kapsamı “belirsiz” (İngilizce “vague” kelimesinin karşılığı olarak kullanılmıştır) mal terimiyle ne kast edildiğinin açıklanması yerinde olacaktır.

Topluluk Marka Tüzüğü Yönetmeliğine göre, marka tescil başvurularının mal ve hizmet listelerinde yer alan mallar veya hizmetler, ilgili malların veya hizmetlerin mahiyetlerinin açık olarak anlaşılmasını sağlayacak biçimde belirtilmiş olmalıdır. Malların veya hizmetlerin başvuru sahibi tarafından yeteri derecede açık ve kesin terimlerle ifade edilmesi suretiyle, Topluluk Marka Ofisinin (OHIM) ve diğer ilgililerin, korumanın kapsamını saptayabilmesi sağlanacaktır. Malların veya hizmetlerin başvuru sahibi tarafından yeteri derecede açık ve kesin terimlerle ifade edilmemesi durumunda ise, kapsamı belirsiz terimlerle (vague) karşılaşılmaktadır. Bu konuya ilişkin olarak Avrupa Birliği Adalet Divanı tarafından 2012 yılında verilen ünlü “IP Translator” kararı, OHIM uygulamasını büyük ölçüde değiştirmiş ve bazı AB üyesi ülkeler bakımından malların ve hizmetlerin ifade edilmesi biçimi konusunda radikal değişiklikler getirmiştir. “IP Translator” konusunda detaylı değerlendirmeler önceki yazılarımızda yapılmıştır, bu yazılar kapsamında konuyu daha detaylı olarak irdelemek isteyenlerin, ana sayfada “kategoriler” bölümünde “IP Translator Davası” kategorisi (http://iprgezgini.org/category/ip-translator-davasi ) altında yer alan yazıları incelemesi mümkündür.

Bu yazının konusunu oluşturan vakada, kapsamı belirsiz olmasına rağmen OHIM tarafından kabul edilmiş bir terimi içeren bir başvurunun ilanına karşı itiraz edilmesi söz konusudur. Davanın içeriği ve seyri aşağıda kısaca özetlenmiştir:

“Advance Magazine Publishers, Inc.” 2004 yılında “Vogue” markasının tescil ettirilmesi amacıyla OHIM’e başvuruda bulunur. Başvuru kapsamında diğerlerinin yanısıra “Sınıf 18: ………, şemsiyeler; güneş şemsiyeleri; aksesuarlar; ………….” malları yer almaktadır.

vogue

Başvurunun 2007 yılında ilan edilmesini takiben aynı yıl içerisinde İspanyol “Eduardo Lopez Cabre” başvurunun ilanına karşı itiraz eder. İtiraz gerekçesi 3 marka da “Vogue” kelimesinden oluşmaktadır ve birisi Topluluk, ikisi ulusal İspanyol markası olan 3 markanın kapsamında da “şemsiyeler” malı yer almaktadır.

OHIM İlana İtiraz Birimi 2011 yılında verdiği bir kararla itirazı önceden tescilli “Vogue” ibareli topluluk markasıyla karıştırılma ihtimali nedeniyle kısmen kabul eder ve başvuru kapsamındaki “şemsiyeler; güneş şemsiyeleri; aksesuarlar” mallarını reddeder. Başvuru sahibi bu karara karşı itiraz eder, ancak itirazı OHIM Temyiz Kurulunun2012 yılında verdiği kararla reddedilir ve başvuru hakkında “şemsiyeler; güneş şemsiyeleri; aksesuarlar” malları bakımından verilen ret kararı yerinde görülür.

Başvuru sahibi (davacı) bu karara karşı Adalet Divanı Genel Mahkemesi nezdinde dava açar.

Davacının talebi ret kararının tamamen kaldırılması, bu mümkün değilse ret kararının kapsamının “şemsiyeler; güneş şemsiyeleri; şemsiyeler ve güneş şemsiyeleri için aksesuarlar” şeklinde sınırlandırılmasıdır.

Mahkeme, davaya ilişkin olarak öncelikle başvuru ile ret gerekçesi markanın kapsadığı mallara ilişkin karşılaştırma yapmıştır. Her iki markada da “şemsiyeler” malı yer aldığından, belirtilen mallar bakımından aynılık mevcuttur. Buna karşın, mahkemeye göre, “güneş şemsiyeleri” ile “şemsiyeler” malı arasında çalışma mekanizmaları ve amaçları bakımından benzerlik bulunmakla, bu ürünlerin son kullanıcıları, kullanım biçimleri ve dağıtım kanalları aynı değildir. Bu çerçevede, mahkemeye göre Temyiz Kurulunun, “şemsiyeler” ile “güneş şemsiyeleri” arasındaki “düşük derecede benzerlik” bulunduğu sonucuna ulaşması gerekirken, belirtilen mallar arasında “benzerlik” bulunduğu sonucuna ulaşmış olması yerinde değildir.

Mahkeme, son olarak, “aksesuarlar” ile “şemsiyeler” malı arasındaki benzerlik ilişkisini değerlendirmiştir. Bu hususta öncelikle, başvuru sahibinin, “aksesuarlar” malından ne anlaşılması gerektiğini (aksesuarların neyin aksesuarı olduğunu) başvurusunda belirtmemiş olduğu ifade edilmelidir. İçtihatta yer aldığı üzere (bkz. Adalet Divanı Genel Mahkemesinin T-39/10 sayılı kararı, paragraf 30) “aksesuarlar” terimi kapsamı belirsiz bir tabirdir ve mal listesinin kapsamının tespit edilebilmesi için aksesuarların neye ilişkin olduğunun belirtilmesi gerekmektedir. Daha önce de belirtildiği üzere, Topluluk Marka Tüzüğü Yönetmeliğine göre, marka tescil başvurularının mal ve hizmet listelerinde yer alan mallar veya hizmetler, ilgili malların veya hizmetlerin mahiyetlerinin açık olarak anlaşılmasını sağlayacak biçimde belirtilmiş olmalıdır. Malların veya hizmetlerin başvuru sahibi tarafından yeteri derecede açık ve kesin terimlerle ifade edilmesi suretiyle, Topluluk Marka Ofisinin (OHIM) ve diğer ilgililerin, korumanın kapsamını saptayabilmesi sağlanabilecektir.

Mallar veya hizmetler başvuru sahibi tarafından yeteri derecede açık ve kesin terimlerle ifade edilmişse, ilana itiraza ilişkin işlemlerde OHIM İlana İtiraz Birimi veya OHIM Temyiz Kurulu, inceleme konusu mallar veya hizmetler arasındaki benzerlik derecesini inceleyebilecektir. İncelenen vakada kullanılan “aksesuar” terimi ve yer verildiği sınıf bağlamında örnek verilecek olursa, 18. sınıfta yer alan malların bir bölümünün “giysi aksesuarı” mahiyetinde olması, bir kısmının “seyahat aksesuarı” olarak değerlendirilmesi, bir kısmının ise “hayvanlar için aksesuar” olması mümkündür ve bunlar genel nitelikleri ve kullanım amaçları itibarıyla birbirleriyle benzer nitelikte değildir.

Bu çerçevede, “aksesuarlar” malına ilişkin olarak, bu malın neye ilişkin aksesuarları kapsadığı belirtilmediği sürece, Temyiz Kurulunun, hukuki ve gerekçelendirme anlamında bir hata yapmadan, “şemsiyeler” ile “aksesuarlar” mallarının ortak nitelikleri, ortak fonksiyonları, tamamlayıcı nitelikleri, nihai kullanıcıları ve dağıtım kanalları bakımından benzer mallar olduğu sonucuna ulaşması mümkün değildir.

Buna ilaveten, başvuru dosyasında, “aksesuarlar” malının, “şemsiyeler ve güneş şemsiyeleri için aksesuarlar” şeklinde sınırlandırılması şeklinde bir talep bulunmadığı belirtilmelidir. Bilindiği üzere, Genel Mahkemenin yetkisi, OHIM Temyiz Kurulu önüne getirilen hususlar ve yasal çerçeveyle sınırlıdır. Dolayısıyla, davacının itirazın yalnızca yukarıda belirtilen mallar bakımından kabul edilmiş olması gerektiği iddiasıyla, böyle bir sınırlandırmayı mümkün kılmak için OHIM Temyiz Kurulunun ret kararına dayanması makul değildir.

Belirtilen nedenlerle, Genel Mahkeme, malların karşılaştırılmasına ilişki olarak takip eden sonuçlara ulaşmıştır: Başvuru ile ret gerekçesi marka arasında “şemsiyeler” malı bakımından aynılık, “şemsiyeler” ile “güneş şemsiyeleri” malları bakımından düşük derecede benzerlik mevcuttur. Buna karşılık, “aksesuarlar” malının yeterince açık bir tabir olmaması nedeniyle, “şemsiyeler” ile “aksesuarlar” malları arasındaki benzerlik derecesinin Temyiz Kurulu tarafından tespit edilebilmesi mümkün değildir.

Mahkeme bunun ardından, markaları karşılaştırmış ve markaların görsel açıdan benzerliğini ve işitsel açıdan aynı olduğunu tespit etmiştir.

Davacının, başvurunun dergilere ilişkin ünü nedeniyle güçlü ayırt edici niteliğe sahip olduğu yönündeki iddiasına, sonraki markanın ününün karıştırılma olasılığı incelemesinde dikkate alınmasının mümkün olmaması nedeniyle itibar edilmemiş ve OHIM’in önceki kararlarının emsal gösterildiği argüman da, önceki OHIM kararlarının, inceleme konusu kararın yasallığını etkilemesinin mümkün olmaması nedeniyle kabul edilmemiştir.

Sayılan tüm hususların birlikte dikkate alınması (markalar arasındaki üst düzeydeki benzerliğin, mallar arasındaki düşük düzeydeki benzerliği telafi etmesi neticesinde karıştırılma olasılığı sonucuna varılmasının mümkün olması hususu dahil olmak üzere) neticesinde, Genel Mahkeme takip eden sonuçlara ulaşmıştır:

– “Şemsiyeler ve güneş şemsiyeleri” bakımından başvuru ile ret gerekçesi marka arasında karıştırılma olasılığının ortaya çıkması mümkündür. Dolayısıyla, belirtilen mallar bakımından OHIM Temyiz Kurulunun ret kararı yerindedir.
– OHIM Temyiz Kurulu tarafından “aksesuarlar” malı bakımından verilen ret kararı, belirtilen malın neyi kapsadığının başvuru sahibi tarafından açık olarak belirtilmemiş olması, bu bağlamda, “şemsiyeler” ile “aksesuarlar” mallarının benzer olduğu neticesine varılamaması, dolayısıyla “aksesuarlar” malı bakımından başvuru ile ret gerekçesi marka arasında karıştırılma olasılığının ortaya çıkabileceği sonucuna ulaşılmasının mümkün olmaması nedenleriyle yerinde değildir.

Bu çerçevede, Genel Mahkeme, OHIM Temyiz Kurulunun ret kararını “şemsiyeler ve güneş şemsiyeleri” bakımından onamış, buna karşın “aksesuarlar” bakımından verilen ret kararını iptal etmiştir. Dolayısıyla, “aksesuarlar” bakımından verilen ret kararı, işbu mahkeme kararında yer verilen değerlendirmeler ışığında OHIM tarafından yeniden incelenecektir.

Ulusal uygulamamızda da, kapsamı belirsiz terimlerle ilana itiraz süreçlerinde veya resen benzerlik incelemesi aşamalarında karşılaşılmaktadır. Belirtilen durumlarda malların veya hizmetlerin benzerliğine ilişkin olarak takip edilmesi gereken yolların net biçimde tespit edilmesi gerektiği açıktır. “IP Translator” kararı sonrası Avrupa’da sıklıkla bu tarz ihtilaflarla veya davalarla karşılaşılacağını şimdiden öngörmek kanaatimizce kahinlik olmayacaktır.

 

Önder Erol Ünsal
Nisan 2014
onderolunsal@gmail.com

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Mutlak Ret Nedenleri

Ahlaka Aykırı Kelimelerden Oluşan Markaların Değerlendirilmesi – Adalet Divanı Genel Mahkemesi “Ficken” Kararı (T-52/13, T-54/13)

Adalet Divanı Genel Mahkemesi, 14/11/2013 tarihinde verdiği T-52/13, T-54/13 sayılı “ficken” ve “ficken liquors” kararlarında ahlaka aykırı kelimelerden oluşan veya bu tip kelimeleri içeren markalar hakkında genel yaklaşımını ortaya koymuştur.

Alman menşeili “EFAG TRADE MARK COMPANY GMBH & CO. KG” firması “ficken” ve “ficken liquors” markalarının tescil edilmesi için Topluluk Marka Ofisine (OHIM) başvuruda bulunur. Başvurular, 25., 32., 33. sınıflara dahil malları ve 35., 43. sınıflara dahil hizmetleri kapsamaktadır. Markalardan birisi standart karakterlerde yazılı “FICKEN” kelimesinden, diğeri ise takip eden görselden oluşmaktadır:

ficke

Başvuruların her ikisi de OHIM uzmanı tarafından, 207/2009 sayılı Topluluk Marka Tüzüğünün, kamu düzenine ve ahlaka aykırı markaların tescil edilemeyeceği hükmünü içeren 7(1)(f) paragrafı kapsamında reddedilir.

Başvuru sahibi ret kararlarına karşı itiraz eder ve itirazlar OHIM Temyiz Kurulu tarafından reddedilir, başvuru sahibi (davacı) bu kararlara karşı Adalet Divanı Genel Mahkemesi nezdinde dava açar. Bu yazı, Adalet Divanı Genel Mahkemesinin belirtilen davalarla ilgili T-52/13, T-54/13 sayılı kararları hakkında açıklamalar içermektedir, her iki karar da esasen aynı tespitleri içerdiğinden, kararlara ayrı atıflar yapmak yerine, açıklamaları tek seferde yapmak yazı boyunca tercih edilecektir.

Davacı, OHIM Temyiz Kurulunun, kamu düzenine ve ahlaka aykırı markaların tescil edilemeyeceği hükmünü içeren 7(1)(f) paragrafını oldukça geniş biçimde yorumladığını, “ficken” kelimesinin anlamlarından sadece birinin müstehcenlik içermesinin markanın genel ahlaka aykırı bir kelime olarak değerlendirilmesine imkan vermeyeceğini ve Kurulun halkın genel algısını dikkate almadığını öne sürmektedir.

Karar hakkında detaylı açıklamalara geçmeden önce Almanca “ficken” kelimesinin Türkçe karşılığının “cinsel ilişkide bulunmak (ve bunun kaba biçimde ifade edilmiş hali)” olduğu belirtilmelidir.

207/2009 sayılı Topluluk Marka Tüzüğü, 7(1)(f) paragrafı kamu düzenine ve ahlaka aykırı markaların tescil edilemeyeceği hükmünü içermekte iken, aynı maddenin ikinci fıkrası, “birinci fıkrada sayılan ret gerekçelerinin birliğin (Avrupa Birliği) yalnızca bir bölümünde ortaya çıkması durumunda da ret gerekçelerinin uygulanacağını” belirtmektedir.

Adalet Divanı Genel Mahkemesinin önceki kararlarına göre, kamu düzenine ve ahlaka aykırılık hususu, birlikte veya onun bir bölümünde yerleşik kamunun ilgili kesiminin işaret hakkındaki algısı dikkate alınarak incelenmelidir.

İnceleme konusu vakada, başvuruların kapsamında bulunan malların günlük kullanım malları olduğu, başvuruların kapsamındaki hizmetlerin nihai ve özel kullanıcılara yönelik olduğu, başvuruyu oluşturan işaretin Almanca bir kelime olduğu ve kamunun ilgili kesiminin birliğin Alman ortalama tüketicilerinden oluştuğu tartışmasızdır.

Başvurulardan birisi standart karakterlerde yazılı “ficken” kelimesinden oluşmaktadır. Diğer başvuruda “ficken” kelimesi, bir dragon şekli ve “likör” anlamına gelen “liquors” kelimesi yer almaktadır. Kelime ve şekil kombinasyonundan oluşan markada, “ficken” kelimesinin diğer unsurlara kıyasla oldukça büyük biçimde yazıldığı ve bu kelimenin büyüklüğü ve konumu itibarıyla başvurunun baskın unsuru olduğu ortadadır. Belirtilen hususlar ışığında, OHIM Temyiz Kurulu, kelime ve şekil kombinasyonundan oluşan başvuruyu da sadece “ficken” kelime unsurundan oluşan başvuruyla aynı paralelde değerlendirmiştir.

Başvuru sahibi, “ficken” kelimesinin Almanca’da yaygın kullanılan ve “cinsel birleşmeyi” ifade eden kaba bir sözcük olduğunu kabul etmektedir. Buna karşın, başvuru sahibine göre, bir kelimenin müstehcen bir anlamının bulunması, bu kelimeyi kamu düzenine veya ahlaka aykırı hale getirmemektedir. Bu bağlamda, başvuru sahibine göre, OHIM Temyiz Kurulu, Topluluk Marka Tüzüğü madde 7(1)(f)’yi olması gerekenden geniş kapsamlı biçimde yorumlamıştır. Başvuru sahibine göre, Topluluk Marka Tüzüğü madde 7(1)(f)’ye aykırılık tespit edilirken kullanılacak ölçüt, markanın korunması kabul edilemeyecek derecede şok edici olmasıdır.

Genel Mahkemeye göre, bir kelimenin kamunun ilgili kesimini şok etmesi için ayrımcı, saldırgan veya aşağılayıcı bir anlama sahip olması şart değildir; cinsel açıdan kabalık içeren ve müstehcen olarak kabul edilen kelimelerin de, tüketicilerce edepsiz, yakışıksız ve itici biçimde algılanması ve bu bağlamda ahlaka aykırılık teşkil etmesi mümkündür. Bu çerçevede, Temyiz Kurulu, başvuru sahibince iddia edilenin aksine Topluluk Marka Tüzüğü madde 7(1)(f)’yi olması gerekenden geniş kapsamlı biçimde yorumlamamıştır.

Başvuru sahibinin ikinci iddiası, OHIM Temyiz Kurulunun kendi görüşünü kamunun ilgili görüşü olarak yansıttığı, dolayısıyla kararın kamunun ilgili kesiminin algısı çerçevesinde alınmadığıdır.

Adalet Divanı içtihadına göre, Topluluk Marka Tüzüğü madde 7(1)(f) bağlamında kamunun ilgili kesiminin algısı değerlendirilirken, hiçbir şeyi şok edici bulmayan kesimin veya her şeyden kolaylıkla etkilenen kesimin algısı değil, ortalama derecede duyarlılığa ve toleransa sahip makul bir kişinin değerlendirme ölçütleri esas alınmalıdır.

Topluluk Marka Tüzüğü madde 7(1)(f) değerlendirilirken kamunun ilgili kesimi, başvuru kapsamındaki malların ve hizmetlerin hedeflediği kitleye indirgenemez. Başvuru kapsamındaki malların ve hizmetlerin hedeflediği kitlenin, bu kitle içinde bulunmasa da günlük yaşamlarında bu ürünlerle tesadüfen karşılaşacak genel kitlenin de sarsılabileceği hususu göz önüne alınmalıdır.

İncelenen vakada, başvuruyu oluşturan veya baskın olan kelime unsurunun cinsel açıdan kaba bir sözcük olan “ficken” ibaresi olduğu ve başvuruların kapsamından bulunan malların ve hizmetlerin nihai tüketicilere yönelik mallar ve hizmetler olduğu ortadadır. Genel Mahkemeye göre istisnai haller dışında, “ficken” kelimesi, kelimeyi okuyan veya duyan ve kelimenin anlamına bilen her normal insanı rencide edebilecek kapasiteye sahiptir. Bu bağlamda, Temyiz Kurulunun, “ficken” kelimesinin anlamını, malları ve hizmetleri ve bunların pazarlanma biçimini dikkate alarak, haklı biçimde, ortalama derecede duyarlılığa ve toleransa sahip tüketiciler bakımından, başvuruya konu markaların ahlaka aykırı nitelik taşıdığı sonucuna ulaşmıştır. Bu çerçevede, başvuru sahibinin, OHIM Temyiz Kurulunun, kendi görüşünü kamunun ilgili görüşü olarak yansıttığı, dolayısıyla kararın kamunun ilgili kesiminin algısı çerçevesinde alınmadığı yönündeki argümanı haklı görülmemiştir.

Üçüncü olarak başvuru sahibinin, OHIM Temyiz Kurulunun halkın oldukça duyarlı bir kısmının algısını esas aldığı yönündeki argümanı incelenmiştir. Başvuru sahibine göre, “ficken” kelimesi günlük dile girmiştir ve gençler tarafından yaygın biçimde kullanılmaktadır. Normal duyarlılığa sahip bir kişi “ficken” kelimesi en fazla zevksiz bulacaktır, ancak bunu ahlaka aykırı olarak değerlendirmeyecektir.

Başvuru sahibi bu argümanı kapsamında, Temyiz Kurulunun markayı rahatsız edici bulmayacak kesimin algısını esas almamasını eleştirmektedir. Bu argüman haklı bulunmamıştır, şöyle ki, daha önceden de belirtildiği üzere, Topluluk Marka Tüzüğü madde 7(1)(f) bağlamında kamunun ilgili kesiminin algısı değerlendirilirken, hiçbir şeyi şok edici bulmayan kesimin veya her şeyden kolaylıkla etkilenen kesimin algısı değil, ortalama derecede duyarlılığa ve toleransa sahip makul bir kişinin değerlendirme ölçütleri esas alınmalıdır.

Başvuru sahibinin dördüncü argümanı, “ficken” kelimesinin ahlaka aykırı bir kelime olarak algılanmayacağı, çünkü kelimenin medya, kültür ve edebiyatta kullanıldığı, kelimenin bu haliyle emir kipi niteliğinde olduğu ve Almanca’da kelimenin kullanımının sıradışı olduğu, “ficken” kelimesinin Almanca’da kaba veya saldırgan içerikte kullanılmadığı ve “ficken” kelimesinin İngilizce “fuck” kelimesiyle eşdeğer bir kullanımının bulunmadığı yönündedir.

Mahkeme, “ficken” kelimesinin anlamı açık ve bilinir olduğundan, başvuru sahibinin yukarıda sayılan argümanlarını kabul etmemiştir. Ayrıca, Mahkemeye göre, kelimenin başka anlamlarının bulunması, ret kararının içeriğini değiştirir mahiyette bir husus değildir. Şöyle ki, kamunun ilgili kesiminin zihnine kelimenin müstehcen anlamının gelmesi durumunda diğer anlamlar önemini kaybedecektir ve başvuru sahibi, kelimenin diğer anlamlarının nüfusun tüm kesimlerince güçlü biçimde benimsenmesi sonucunda, “ficken” kelimesinin müstehcen anlamının ikinci planda kaldığı veya unutulduğu hususlarını ispatlamamıştır. Bir diğer çekici tespit ise, mahkemenin “ficken” kelimesinin İngilizce “fuck” kelimesinden farklı olarak, sıradan bir lanet okuma kalıbı olarak da değil, yalnızca çok kaba ve müstehcen içerikte kullanılmakta olmasıdır.

Başvuru sahibi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi madde 10 çerçevesindeki ifade özgürlüğü hakkının dikkate alınmış olması gerektiğini ifade etmekle birlikte, Adalet Divanı Genel Mahkemesine göre, markanın tescil edilmesi talebinin reddedilmesi, başvuruya konu markayı taşıyan ürünlerin pazarlanmasını veya ifade özgürlüğünü etkilemediğinden, bu yöndeki talep de kabul edilmemiştir.

Başvuru sahibi son olarak, OHIM tarafından reddedilen inceleme konusu Almanca markaların, Alman Federal Patent Mahkemesi’nin markaların ahlaka aykırı olmadıkları yönündeki kararını takiben, Alman Patent ve Marka Ofisi tarafından tescil edildiğini belirterek, ret kararlarının kaldırılmasını talep etmektedir.

Genel Mahkeme, bu iddiaya karşılık olarak Adalet Divanının bilinen içtihadını tekrarlamakla yetinmiştir. Buna göre, Topluluk Markası Sistemi, kendi kuralları ve amaçları olan ve diğer ulusal sistemlerden bağımsız olarak işleyen otonom bir sistemdir. Bu çerçevede, bir topluluk markasının tescil edilmesi ilgili topluluk mevzuatı dikkate alınarak gerçekleştirilmelidir. OHIM ve gerektiğinde Birlik mahkemeleri, kararı veren üye ülke ofisinin mevzuatı Topluluk Marka Direktifiyle uyumlu ve inceleme konusu kelime markası kararı veren üye ülke ofisinin ait olduğu dil bölgesine ait olsa da, işaretlerin tescil edilebilirliği konusundaki üye ülke kararlarıyla bağlı değildir (bununla birlikte bu kararları dikkate almaları mümkündür). Bu çerçevede, bir ulusal karar, inceleme konusu OHIM veya Birlik mahkemesi kararlarının hukukiliğini ortadan kaldırmaz. Dolayısıyla, başvuru sahibinin “FICKEN” kelimesinin ve kelime ve şekil kombinasyonun Almanya’da tescilli olması gerekçeli argümanı da kabul edilmemiştir.

Belirtilen gerekçelerin tamamı kapsamında Adalet Divanı Genel Mahkemesi, başvurunun OHIM Temyiz Kurulu tarafından reddedilmesi kararı yerinde bulmuş ve davayı reddetmiştir.

Adalet Divanı Genel Mahkemesinin yukarıda detaylı olarak açıklanan kararı, ahlaka aykırılık kavramının markaların tescil edilebilirliği bağlamında ne şekilde değerlendirilmesi gerektiğini net kriterler ışığında açıklamıştır. Buna göre, Topluluk Marka Tüzüğünün ilgili maddesi irdelenirken, kamunun hiçbir şeyi şok edici bulmayan kesiminin veya her şeyden kolaylıkla etkilenen kesiminin algısı değil, ortalama derecede duyarlılığa ve toleransa sahip makul bir kişinin değerlendirme ölçütleri esas alınacaktır ve kelimenin farklı anlamlarının bulunması veya yazın dilinde de kullanılması gibi hususlar, kelimenin ahlaka aykırı niteliğini ortadan kaldırmayacaktır. Ayrıca, topluluk mahkemelerinin artık yerleşik ve herkesçe bilinen içtihadı haline gelen, söz konusu olan bir üye ülke veya ilgili dili kullanan bir ülke olsa da, bir markanın başka bir hukuk bölgesinde tescil edilmiş olması, bunun topluluk markası olarak tescil edilmesini sağlamaz içtihadı bu kararda tekrar edilmiştir.

Önder Erol Ünsal
Mart 2014
unsalonderol@gmail.com

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Marka Nispi Ret Nedenleri, Markanın Kullanımı, Tanınmış Markalar

Tanınmış Markanın Üçüncü Kişilerce Kullanımında “Haklı Neden” Kavramı – Adalet Divanı “Leidseplein Beheer v. Red Bull” Ön Yorum Kararı (C-65/12)

bulldog

 

Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) 06/02/2014 tarihinde verdiği C-65/12 sayılı “Leidseplein Beheer v. Red Bull” ön yorum kararı ile, bilinir markanın ününden haksız avantaj sağlama gerekçeli ret nedeninin istisnasını teşkil eden “haklı sebep (due cause)” kavramı ve haklı sebebin uygulama alanı hakkında açıklamalar getirmiştir.

Karar hakkındaki açıklamalara geçmeden önce,2008/95 sayılı Topluluk Marka Direktifinin 5. maddesinin 2. fıkrasının “Tescilli marka sahibi, kendisince verilen bir izin olmaksızın, tescilli markayla aynı veya benzer bir işaretin ticaret esnasında kullanımını, sonraki işaret, tescilli markanın kapsadığı mallarla benzer olmayan mallar veya hizmetler için kullanılsa da, tescilli markanın üye ülkede üne sahip olması ve işaretin haklı bir neden olmaksızın kullanımının tescilli markanın ayırt edici karakterinden veya ününden haksız fayda sağlanmasına yol açması veya önceki markanın ayırt edici karakterine veya ününe zarar vermesi durumlarında engelleyebilecektir.” hükmünü içerdiği belirtilmelidir.

Buna karşılık bu maddenin Türk marka mevzuatındaki karşılığı olan 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname madde 9/1-(c) “Tescilli marka ile aynı veya benzer olan ve tescilli markanın kapsamına giren mal ve/veya hizmetlerle benzer olmayan, ancak Türkiye’de ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle tescilli markanın itibarından dolayı haksız bir yarar elde edecek veya tescilli markanın itibarına zarar verecek veya tescilli markanın ayırt edici karakterini zedeleyecek nitelikteki herhangi bir işaretin kullanılması.” hükmünü içermektedir ve hükümden görüleceği üzere, hükmün içeriğinde “haklı neden” şeklinde bir kavram veya istisna belirtilmemiş durumdadır. Bu bağlamda, belirtilen madde kaynak Avrupa Birliği (AB) mevzuatından aktarılırken, paralel maddede “haklı neden (due cause)” kavramına yer verilmediği (veya atlandığı) anlaşılmaktadır. Bu çerçevede, bu yazı kapsamında yer verilecek “haklı neden (due cause)” kavramına, kaynak AB mevzuatında gerek nispi ret nedenleri ile ilgili madde 4(3) kapsamında gerekse de tescilli markanın sahibine sağladığı haklarla ilgili madde 5(2) kapsamında yer verilmiş olsa da, belirtilen maddelere paralel olarak hazırlanan Türk marka mevzuatı madde 8(4) ve 9(1)(c) kapsamlarında “haklı neden (due cause)” kavramına rastlanmamaktadır. Dolayısıyla, C-65/12 sayılı kararı veya bu yazıyı okuduktan sonra kararın Türk marka mevzuatının uygulamasındaki yansımasının ne şekilde olması gerektiği düşüneceklerin karşısına açık biçimde ifade edilmiş kavramların çıkmayacağı öncelikle belirtilmelidir.
C-65/12 sayılı ön yorum kararına konu soru, aşağıda özetlenen ihtilafın sonucunda ortaya çıkmıştır:

Davacı “RED BULL” Benelüks Ofisi’nde 11/07/1983 tarihinde “alkolsüz içecekler” için tescil edilmiş “Red Bull Krating-Daeng” başta olmak üzere çok sayıda markanın sahibidir.

Davalı bay “de Vries” ise Benelüks ülkelerinde 32. Sınıfa dahil “içecekleri” kapsayan “The Bulldog” (14/07/1983, 23/12/1999) ve “The Bulldog Energy Drink” (15/06/2000) markalarına sahiptir.

“Red Bull”un 1983 yılında markasını tescil ettirmesinden önce, bay “de Vries” , “The Bulldog” markasını içeceklerin satışı dahil olmak üzere otel, restoran ve kafe hizmetleri için ticari işletme ismi olarak kullandığı kabul edilmektedir. Aynı şekilde, davacının “Red Bull Krating-Daeng” markasının Benelüks ülkelerinde üne sahip olduğu kabul edilmektedir.

Bay de Vries’in “The Bulldog” markasının “bull” kelimesini içermesi, bu nedenle tanınmış “Red Bull Krating-Daeng” markasını olumsuz olarak etkilemesi gerekçesiyle “Red Bull” firması, “The Bulldog” markalı enerji içeceklerinin üretim ve pazarlamasının durdurulması talebiyle, 2005 yılında “Amsterdam Bölge Mahkemesi”nde bay de Vries aleyhine bir dava açar.

Bay de Vries karşı bir dava açar ve Red Bull’un “Red Bull Krating-Daeng” markasının Benelüks ülkelerinde hükümsüz kılınmasını talep eder.

2007 yılında verdiği kararla Amsterdam Bölge Mahkemesi her iki tarafın taleplerini de reddeder.

2010 yılında temyiz talebini karara bağlayan “Amsterdam Bölgesel Temyiz Mahkemesi”, Red Bull’un taleplerini büyük ölçüde kabul eder. Amsterdam Bölgesel Temyiz Mahkemesi’ne göre, kamunun ilgili kesimi markaları karıştırmayacak olsa da, “Red Bull Krating-Daeng” markasının Benelüks ülkelerinde sahip olduğu ün ve markaların “bull” kelimesini ortak olarak içermeleri anlamındaki benzerlik göz önüne alındığında, markalar arasında bağlantı kuracaktır. Bu çerçevede, Amsterdam Bölgesel Temyiz Mahkemesi, “The Bulldog” ibaresinin “Red Bull Krating-Daeng” markasıyla benzer olduğu ve üne sahip markanın kuyruğunda dolaşarak (İngilizce orijinal kararda, ride on the coattail = başarılı birisiyle bağ oluşturarak o başarıdan kişisel olarak faydalanmak anlamındaki deyim kullanılmıştır.), üne sahip markanın ününden fayda sağladığı görüşünü belirtmiştir. Mahkeme, bay de Vries tarafından öne sürülen, “The Bulldog” markasının kullanımının, 1983’ten önce aynı işaretin, ticarette ve otel, restoran ve kafe hizmetleriyle ilgili olarak kullanımının devamı olduğu ve dolayısıyla bu işaretin kullanımına yönelik olarak “haklı neden (due cause)” oluşturduğu yönündeki iddiasını kabul etmemiştir.

Bu karara karşı bay de Vries Yüksek Mahkeme’ye başvurmuştur. Bay de Vries, temyiz talebinde, Amsterdam Bölgesel Temyiz Mahkemesi’nin “haklı neden (due cause)” kavramını dar yorumladığını, incelenen vakada, “The Bulldog” işaretinin kendisi tarafından, “Red Bull Krating-Daeng” markasından önce, iyi niyetli biçimde ticari isim (unvan, işletme adı, vb.) olarak kullanımının, “haklı neden (due cause)” oluşturduğunu öne sürmektedir.

Yüksek Mahkeme, davayı incelerken, “haklı neden (due cause)” kavramının içeriği konusunda Avrupa Birliği Adalet Divanına danışılması gerektiği kararını vermiş ve takip eden soruyu sorarak Adalet Divanından ön yorum kararı verilmesini talep etmiştir:

“Üne sahip bir markayla aynı veya benzer bir işaretin, üçüncü bir kişi tarafından iyi niyetle, üne sahip markanın tescil başvurusunun yapılmasından önce kullanılıyor olması, Topluluk Marka Direktifi madde 5(2) çerçevesinde haklı nedenin ortaya çıkmış olduğu şeklinde yorumlanabilir mi?”

Adalet Divanı, öncelikli olarak, Direktif madde 5(2), tescilli marka ile kullanıma konu işaretin aynı veya benzer olduğu ve işaretin kullanıldığı mal ve hizmetlerin, üne sahip tescilli markanın kapsadığı mal ve hizmetlerden farklı olduğu duruma referansta bulunsa da, bu kapsamdaki korumanın, evleviyetle, işaretin kullanıldığı mal ve hizmetlerle, tescilli markanın kapsadığı mal ve hizmetlerin aynı veya benzer olduğu durumları da kapsadığını belirtmiştir (bkz. Adalet Divanı Interflora kararı, C-323/09, paragraf 68). Bu çerçevede, “Red Bull Krating-Daeng” markasının üne sahip olması ve davacının üretiminin ve pazarlanmasının durdurulmasını talep ettiği malların, tescilli markanın kapsamında bulunması dikkate alındığında, madde 5(2) incelenen vaka bakımından uygulanabilir bir hüküm halini almaktadır. Buna karşın, taraflar arasındaki anlaşmazlığın esasen , “haklı neden (due cause)” kavramının yorumlanmasına yönelik olduğu görülmektedir. Bay de Vries, üne sahip markanın tescil başvurusunun yapılmasından önce başlayan iyi niyetli üçüncü kişi kullanımının, “haklı neden (due cause)” teşkil ettiğini öne sürerken, Red Bull, bu kavramın yalnızca objektif biçimde ortaya çıkan yorum gerektirmeyen halleri kapsadığını ifade etmektedir.

Adalet Divanına göre, “haklı neden (due cause)” gerekçesinin ortaya çıkıp çıkmadığı değerlendirilirken iki temel faktör dikkate alınmalıdır. Bunlardan ilki, kullanıma konu işaretin, kamunun ilgili kesimi tarafından ne derecede benimsendiğinin ve belirtilen kesim nezdinde ne denli ünlü olduğunun belirlenmesidir. İncelenen vakada, “The Bulldog” işaretinin 1983 yılı ve öncesinden bu yana, bay de Vries tarafından kullanıldığı gösterilmiştir. Buna karşılık, bay de Vries’in hangi tarihten bu yana enerji içeceklerini satışa sunduğu gösterilmemiştir. İkinci olarak, işareti kullanan kişinin niyetinin incelenmesi gereklidir. Bu bağlamda, üne sahip markayla benzer işaretin kullanımının iyi niyetli olup olmadığı belirlenirken, kullanıma konu mallar ve hizmetlerle, üne sahip tescilli markanın kapsadığı mallar ve hizmetlerin yakınlık derecesi, tescilli markanın kapsadığı mallarla aynı mallar için kullanım mevcutsa işaretin bu nitelikteki mallar bakımından ne zaman kullanıldığı ve tescilli markanın ne zaman ün kazandığı incelenmelidir.

Eğer, işaret üne sahip markanın tescil edilmesinden önce kullanılmışsa ve bu kullanım, sonradan tescil edilen üne sahip markanın tescili kapsamındaki mallarla bağlantılı mallara veya hizmetlere ilişkinse, işareti kullanan kişinin, sonraki tarihlerde üne sahip markanın kapsadığı mallara ilişkin kullanım gerçekleştirmesi, kamunun ilgili kesimi bakımından mallarının veya hizmetlerin doğal biçimde genişlemesi olarak kabul edilebilir.

Adalet Divanı yukarıda yer verilen açıklamalar ve karar kapsamında görülmesi mümkün olan diğer faktörler ışığında, Hollanda Yüksek Mahkemesinin talep ettiği ön yorum kararını takip eden biçimde oluşturmuştur:

“Topluluk Marka Direktifi madde 5(2), üne sahip bir markanın sahibi, bu madde kapsamında yer alan “haklı neden” kavramı çerçevesinde, eğer benzer bir işaretin, üne sahip markanın tescil başvurusunun yapılmasından önceki bir tarihte kullanıldığı ve işaretin üne sahip markanın kapsadığı mallarla aynı mallara ilişkin kullanımının iyi niyetli olduğu gösterilmişse, tescilli markasının kapsadığı mallarla aynı mallar bakımından üçüncü bir kişinin benzer bir işareti kullanmasına tolerans göstermelidir, anlamına gelmektedir biçiminde yorumlanmalıdır. Bu hususlar tespit edilirken, ulusal mahkemeler özellikle aşağıda hususları dikkate almalıdır:

– İşaretin, kamunun ilgili kesimince ne derecede benimsendiği ve belirtilen kesim nezdinde ne denli ünlü olduğu;

– İşaretin başlangıçta kullanıldığı mallar ve hizmetlerle ve üne sahip markanın tescil edildiği ürün arasındaki yakınlık derecesi;

– Tescilli markayla benzer işaretin, üne sahip markanın tescil edildiği ürün bakımından kullanımının ekonomik ve ticari açılardan önemi.”

 
Yukarıdaki anahatlarıyla açıklanmaya çalışılan vaka, sorulan soru ve Adalet Divanı önyorum kararının gösterdiği temel sonuç, Adalet Divanı tarafından sayılan ilkeler dikkate alınarak, “haklı neden (due cause)” kavramının her uyuşmazlığın kendi özel şartları çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğidir. “Haklı neden (due cause)” kavramının varlığına sonucuna varılabilmesi için detaylı bir inceleme gerekecektir ve işaretin önceki tarihlerde kullanılması her durumda haklı nedenin varlığını işaret etmeyecektir. Buna karşın, haklı nedeninin varlığının, ancak istisnai koşullarda oluşması gibi bir durum da söz konusu değildir.

“Haklı neden (due cause)” kavramının bir ölçüde açıklığa kavuşturulması, hiç şüphesiz AB üyesi ülke ofislerinin ve mahkemelerinin, kavramı daha net ve uyumlu biçimde değerlendirmesinin önünü açacaktır. Buna karşın, bu açıklamaların paralel mevzuata sahip Türkiye bakımından ne derece işe yarayacağı açık değildir. Şöyle ki, ulusal mevzuatımız oluşturulurken, AB mevzuatındaki paralel hükümlerde yer alan “haklı neden (due cause)” kavramına her nedense, ulusal paralel hükümler olan 556 sayılı KHK madde 8(4) ve 9(1) kapsamında yer verilmemiştir. Bu durum, kaynak AB mevzuatında bulunmayan ilkel kavramlara (ayırt edilemeyecek derecede benzerlik, aynı tür mal / hizmet, esas unsur, vb.) ulusal mevzuatta yer verilmesi ve kaynak AB mevzuatında bulunan önemli kavramlara ulusal mevzuatta yer verilmemesi pratiği anlamında, 556 sayılı KHK’nın genel yapısı ile uyuşsa da, modern mevzuatın, uygulamanın ve yurtdışı pratiklerin takip edilmesi anlamında, kanaatimizce uygulayıcılar ve yargı bakımından sorun teşkil etmektedir.

 
Önder Erol Ünsal
Mart 2014
unsalonderol@gmail.com

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Markanın Kullanımı, Telif Hakları

Yabancı bir Ülkeden İnternet Üzerinden Alışveriş Fikri Mülkiyet Haklarına Tecavüzü Engeller mi? Adalet Divanı “Blomqvist v. Rolex” Önyorum Kararı (C-98/13)

genuinefakewatches

Avrupa Birliği Adalet Divanı tarafından 6 Şubat 2014’de verdiği C-98/13 sayılı “Blomqvist v. Rolex” önyorum kararı markanın kullanımı ve gümrük bölgesinde tescilli markaya tecavüz hallerine ilişkin açıklamalar getirerek konu hakkındaki bazı belirsizlikleri ortadan kaldırmıştır.

Önyorum kararına dayanak sorunun geçmişi aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

Danimarkalı Bay Blomqvist 2010 yılında internet üzerinden Çin menşeili bir online alıveriş sitesinden Rolex markalı olduğu belirtilen bir saat satın alır. Online alışveriş sitesine siparişin verildiği ve ödemenin yapıldığı sayfa İngilizce’dir. Satıcı saati posta yoluyla Hong Kong üzerinden gönderir.

Koli Danimarka gümrüğüne ulaştığında gümrük yetkilileri koliyi inceler, ürünün taklit bir ürün olduğundan şüphe ederek gümrük işlemlerini askıya alır ve Rolex firması ile Bay Blomqvist’i konu hakkında bilgilendirir.

Saatin taklit olduğunu tespit eden Rolex firması, yürürlükteki Gümrük mevzuatı çerçevesinde gümrükte bekleme süresinin uzatılmasını ve ayrıca Bay Blomqvist’ten taklit saatin imhasına muvafakat etmesini talep eder. Bay Blomqvist saati yasal yollarla aldığını belirterek saatin imha edilmesine muvafakat etmez.

Rolex bunun üzerine mahkemeye başvurur ve ilk derece mahkemesi Rolex’in talebini haklı bularak, tazminat ödenmeksizin saatin imhasına karar verir. Bay Blomqvist kararı temyiz eder.

Temyiz talebini inceleyen Yüksek Mahkeme, gümrük yönetmeliğinin talebe konu hükümlerinin uygulama alanı bulabilmesi için, öncelikle Danimarka’da korunan bir telif veya marka hakkının çiğnenmesi ve belirtilen çiğnemenin aynı üye ülkede (Danimarka’da) gerçekleşmesi şartlarının bulunması gerektiği belirtir. İlaveten, Bay Blomqvist saati kişisel kullanım için satın aldığından ve bu nedenle Danimarka telif hakkı ve marka kanunlarını çiğnemediğinden, Yüksek Mahkemeye göre, satıcının Danimarka telif hakkı ve marka kanunlarını çiğneyip çiğnemediği sorusu ortaya çıkmaktadır. Bu çerçevede, Yüksek Mahkemeye göre incelenen vakada belirlenmesi gereken, telif hakkı direktifi çerçevesinde kamuya dağıtımın veya marka direktifi çerçevesinde ticaret sırasında kullanımın gerçekleşip gerçekleşmediğidir. Belirtilen tespitlerin ardından Yüksek Mahkeme işlemleri durdurur ve Adalet Divanına önyorum kararı verilmesi amacıyla 5 adet soru yöneltir.

Bahsedilen 5 soruya karşılık olarak Adalet Divanı tek bir yanıt verdiğinden, sorular tek tek tercüme edilmeyecek ve Adalet Divanı kararı, karar içeriğindeki açıklamalara yer verilerek aktarılacaktır, buna karşın soruları merak eden okuyucuların kararın aslından (http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dca1917c1d725f47e3b12ff919ce9273e0.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuMc390?text=&docid=147506&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=161206) soruları incelemesi mümkündür.

Adalet Divanına göre Danimarka Yüksek Mahkemesi sorularıyla, fikri mülkiyet haklarına tecavüz değerlendirilirken başvurulan, telif hakkı direktifi madde 4(1) kapsamında kamuya dağıtım “kamuya dağıtım” ve marka direktifi maddeler 5(1)-(3) ve 9(1)-(2) anlamında “ticaret sırasında kullanım” kavramlarının açıklığa kavuşturulması talep etmektedir.

İncelenen vakada, üye bir ülkede yerleşik bir alıcıya, üye olmayan bir ülkede yerleşik bir online satış sitesi tarafından satılan ürünlere ilişkin olarak satılan ürünlerin fikri mülkiyet haklarının sahiplerinin, bu ürünler üye ülke bölgesine girdiği anda, Gümrük tüzüğü kapsamında haklarını kullanıp kullanamayacağı değerlendirilmektedir. Daha net bir ifadeyle, üye bir ülkede yerleşik bir alıcının, üye olmayan bir ülkede yerleşik bir online satış sitesinden yaptığı alışverişte, satışa konu ürünler üye ülke bölgesine girdiği anda, bahsedilen satış, kamuya dağıtımın veya ticaret sırasında kullanımın bir biçimi olarak kabul edilebilir mi sorusu, değerlendirmenin esasını oluşturmaktadır.

Tescilli bir marka sahibi, Topluluk Marka Direktifi doğrultusunda, markası kapsamında bulunan mallarla veya hizmetlerle aynı veya benzer mallar veya hizmetler bakımından, kendi markasıyla aynı veya benzer işaretlerin üçüncü kişilerce kullanımını engelleme hakkına sahiptir.

Telif Hakkı Direktifi doğrultusunda eser sahiplerine eserlerinin orijinallerinin veya kopyalarının satış veya diğer yollarla kamuya dağıtımını engelleme veya kontrol etme münhasır hakkı verilmiştir. Kamuya dağıtım, satış sözleşmesinin sonuçlandırılmasından başlayarak halktan bir kişiye performans yoluyla iletimine dek devam eden bir eylemler serisidir. Dağıtıma konu malların üye bir ülkede telif hakkıyla korunduğu durumlarda, bir tacir, kendisi veya onun adına kamuya dağıtım anlamında değerlendirilebilecek faaliyetlerden sorumludur.

Yukarıdaki hususlara uygun olarak Avrupa Birliği mevzuatı çerçevesinde, üye bir ülkede satışın, telif hakkı direktifi anlamında kamuya dağıtım veya marka direktifi anlamında ticaret sırasında kullanım olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu tip kamuya dağıtım, satış sözleşmesinin veya sevkiyatın tamamlandığı anda ispatlandığının kabul edilmesi gereklidir.

İncelenen vakada, Rolex, Danimarka’da telif ve marka haklarının sahibidir ve inceleme konusu saat, Gümrük tüzüğü anlamında taklit ve korsan ürün konumundadır. İlaveten, incelenen vakada, satıcı Danimarka’da yerleşik olsaydı, satışın ticari amaçla yapıldığı halde, ticaret sırasında kullanımın veya kamuya dağıtımın ortaya çıkmış olacağı açıktır. Dolayısıyla, incelene vakada cevaplanması gereken soru, satışa konu ürünlerin üye olmayan bir ülkede kurulu bir online satış sitesi aracılığıyla satışı durumunda telif hakkı veya marka sahibinin haklarını kullanıp kullanamayacağı sorusu olarak ortaya çıkmaktadır.

Adalet Divanının, C-324/09 sayılı L’Oreal kararında belirtildiği üzere, bir web sitesinin markanın tescilli olarak korunduğu bölgeden erişilebilir durumda olması, ürünlerin o bölgede yerleşik tüketiciler hedef alınarak yönelik olarak satışa sunulduğu sonucuna varılması için yeterli değildir.

Bununla birlikte, Adalet Divanının C-495/09 sayılı Philips kararı paragraf 57’de belirtildiği üzere, üye olmayan bir ülkeden gelen malların, korumanın var olduğu üye ülkenin sınırlarına girmesinden önce, belirtilen mallara ilişkin olarak satış, satışa sunum veya reklam yollarıyla ticari bir fiil gerçekleştirilerek, koruma kapsamındaki haklara tecavüzün gerçekleşmesi mümkündür.

Bu çerçevede, Avrupa Birliğinde marka, tasarım veya telif hakkı yoluyla korunan ürünlerin taklidi veya kopyası olan ve üye olmayan bir ülkeden gelen mallar, bu ürünlerin Avrupa Birliğinde satışa sunum niyetinin ispatlanması halinde “taklit veya korsan ürünler” olarak sınıflandırılabilir. Bu hususu ispatlayan kanıtlar arasında, diğerlerinin yanısıra, malların Avrupa Birliğinde bir müşteriye satıldığını veya satış için önerildiğini veya bu amaçla reklamının yapıldığını ispatlar nitelikte kanıtlar da bulunabilir.

İncelenen vakada, inceleme konusu ürünlerin Avrupa birliğinde bir müşteriye satıldığı açıktır, bu nedenle bu malların online bir satış sitesinde satıma sunulması veya AB gümrük alanına erteleyici bir prosedürle girmesi gibi hususlarla kıyaslamaya gerek bulunmamaktadır. Satışın üye olmayan bir ülkede kurulu bir web sitesi aracılığıyla yapılması hususu tek başına, mallara ilişkin olarak fikri mülkiyet haklarının sahibi olan kişiyi kendisine gümrük tüzüğüyle sağlanan hakları uygulamaktan yoksun bırakmaz. Hak sahibinin haklarını uygulamasına ilişkin olarak, malların satıştan önce, Avrupa Birliği tüketicilerini hedef alan bir satış teklifinin veya reklamın konusu olduğunu göstermesine gerek bulunmamaktadır.

Bütün sayılanların ışığında, Danimarka Yüksek Mahkemesince sorulan soruların yanıtı aşağıdaki biçimde oluşmuştur:

“Fikri mülkiyet haklarına tecavüz içerdiğinden şüphelenilen mallara ilişkin gümrük tedbirleriyle ilgili 1383/2003 sayılı Topluluk Tüzüğü, üye bir ülkede yaşayan bir kişiye, üye olmayan bir ülkede kurulu bir online web sitesi aracılığıyla satılan mallara ilişkin olarak, malların edinilmesi sonucunda malların üye ülke bölgesine girdiği andan itibaren, fikri mülkiyet hakkı sahiplerinin kendilerine tüzükle tanınan hakları kullanabileceği biçiminde yorumlanmalıdır. Buna ilaveten –ek bir şart olarak-, malların ilgili üye ülkenin tüketicilerini hedef alan satış öncesi bir satış teklifinin veya reklamın konusu olması yönünde bir gereklilik bulunmamaktadır.”

Adalet Divanının “Blomqvist v. Rolex” kararının açık olmayan bir alanı iyice netleştirerek, fikri mülkiyet hakkı sahiplerini sevindirdiği kanaatimizce açıktır.

Önder Erol Ünsal

Şubat 2014

Haberler ve Gündem, Markanın Kullanımı, Tanınmış Markalar

Tanınmış Tescilli Markanın Kullanımı v. İfade Özgürlüğü Çatışması – LEGO Markasının Kullanımı ile ilgili bir Örnek Olay

legoblackpearl

Yazdığım konuların oldukça teknik ve çoğunlukla da sıkıcı olduğu yönünde çevremden kimi zaman eleştiriler alıyorum. Bu eleştiriler yazdığım konulara yabancı olanlar bakımından büyük oranda doğru olmakla birlikte, çalışma alanımın teknik yönü dikkate alındığında, yazdıklarımı daha ilginç veya eğlenceli hale getirmek için elimden maalesef çok şey gelmiyor.

Gene de, internette bazen rastladığım marka veya genel hatlarıyla fikri ve sınai haklar konularıyla ilgili ilginç haberler, konunun yabancılarına da ilginç gelebilecek özellikler içeriyor. Bana çok dikkat çekici gelen, ama okuyucular için ne denli ilginç olacağını tahmin edemediğim aşağıdaki haberi de sizlerle paylaşmak istedim.

Çocuk sahibi olsaydım, çocuğuma alacağım, ama daha çok kendi oyuncağım olarak kullanacağım başlıca ürünler  “LEGO” markalı oyuncak yapı blokları olurdu. Küçük yaşlardan bu yana hayranlıkla takip ettiğim ve özellikle son yıllardaki “Star Wars” serilerini hayranlıkla vitrinlerden izlediğim “LEGO” ürünleri benim için bir oyuncaktan fazla anlama geliyor.

“LEGO” hayranlarının sadece birkaç kişiyle sınırlı olmadığının farkında olan kişiler içinse “LEGO” markasının kullanımı kimi zaman kişisel reklam aracı olabiliyor. Aşağıda aktaracağım ihtilaf, gerek “LEGO” markasını gerekse de “marka hakkına tecavüz iddiasını” içerdiği için benim için özellikle dikkat çekici oldu. İhtilafı anahatlarıyla, World Trademark Review dergisinin internet sitesinde 05/02/2014 tarihinde John van der Luit-Drummond tarafından yayınlanan haberden (www.worldtrademarkreview.com) ve yabancı gazetelerin internet sayfalarından aktardığımı öncelikle belirterek, konuya giriyorum.

Yıldızı son yıllarda parlayan bir porno film oyuncusu olan “Christy Mack” kişisel twitter hesabından 23 Ocak 2014 tarihinde takip eden duyuruyu yapar: “Lego’ları kullanarak beni en iyi biçimde oluşturacak kişiye blow job yapacağım.”; “Yarışma 1 Mart’ta sona erecektir.” (Blow job’un anlamını bilmeyenler internetten araştırabilir.) Söz konusu iki tweet’in ekran çıktıları aşağıda yer almaktadır (anlaşılabilir nedenlerle Christy Mack’in profil resmini keserek yayınlıyorum. bkz. http://elitedaily.com/news/world/porn-star-christy-mack-announces-shell-give-a-to-whoever-makes-best-lego-creation-for-her/) mack

Christy Mack’in popüler gündemde kalmak amacıyla yapıldığı aşikar olan yarışmasından haberdar olan LEGO hukuk departmanı derhal harekete geçer. LEGO hukuk departmanı Mack’le iletişime geçer ve LEGO markasının kullanımından vazgeçilmesini talep eder. Mack, LEGO’dan gelen uyarı üzerine yarışmaya ilişkin tweet’ini kaldırır ve 28 Ocak 2014 tarihinde takip eden tweeti yayınlar: “Blow job yarışması, avukatların twitter içeriğimi beğenmemesi nedeniyle iptal edilmiştir. Bana kalırsa bunun nedeni yarışmayı kazanamamış olmalarıdır.”

 mack

World Trademark Review dergisinin görüştüğü Frank Jorgensen isminde bir avukata göre, Christy Mack ve LEGO arasındaki ihtilaf, fikri haklarla – ifade özgürlüğü arasında ortaya çıkan çatışmanın belirgin bir örneğidir. Jorgensen’e göre; “Christy Mack bir porno yıldızıdır ve ifade özgürlüğünü kullandığı öne sürülebilir. Faaliyeti kendi açısından yarışma yoluyla halkın ilgisini çekme anlamında bir pazarlama başarısı olmakla birlikte, (tartışmaya açık olarak) LEGO markasından haksız avantaj sağlamaktadır.”

Jorgensen, yarışma bir birey tarafından başlatılmış olsa da, Christy Mack’in kendisinin de bir marka olduğunu, yarışmanın ticari yönünün bulunduğunun kabul edilebileceğini, bunun ise hizmetlerin değişimi olarak adlandırılabileceğini belirtmektedir. Bunun ötesinde, Mack, ürünlerin genel ismi olarak kabul edilebilecek “yapı blokları” terimini kullanmak yerine açık olarak “LEGO” markasını kullanmıştır. Ürünün ismi olan “yapı blokları” teriminin yerine dünyaca ünlü “LEGO” markasının kullanılması daha fazla dikkat çekecektir ve bu tanınmış “LEGO” markasının ayırt edici karakterinden veya ününden haksız fayda sağlanması anlamına gelecektir. Bu yolla, tanınmış markanın cazibesinden, ününden ve prestijinden hiçbir çaba sarf edilemeden faydalanılacak ve finansal karşılığı ödenmeden,  LEGO’nun markasını yaratmak ve geliştirmek için sarf ettiği emek sömürülecektir.

Christy Mack’in, LEGO hukuk biriminin uyarısı üzerine yarışmayı iptal etmesi ve LEGO markasının “kullanımına” son vermesi taraflar arasındaki ihtilafın mahkeme önüne taşınması engellemiştir. Bir marka profesyoneli olarak, işin doğrusu, bu tip bir davanın sonucunu görmeyi ve mahkemenin yorumunu öğrenmeyi tercih ederdim. Bu tip bir davanın sonucunun, sosyal medyada marka haklarının korunması, ifade özgürlüğü karşısında sınai mülkiyet haklarının durumu ve tanınmış markanın itibarından haksız fayda sağlanması gibi birbirinden bağımsız konuların bir arada değerlendirilmesi anlamında dikkat çekici olacağı muhakkaktır.

Umarım bu kez sıkıcı olmayan bir konuda yazmayı başarabilmişimdir. Kendi adıma yazarken çok eğlendim.

Önder Erol Ünsal

Şubat 2014   

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Nispi Ret Nedenleri

Bileşke Kelime Markalarında Karıştırılma İhtimalinin Değerlendirilmesi – Topluluk Marka Ofisi (OHIM) Uygulaması

Oami-Back-2008_big

Bileşke kelime markasını oluşturan kelime unsurlarından birisinin önceden üçüncü bir kişi adına tescilli bir marka olması durumunda karıştırılma olasılığının ortaya çıkıp – çıkmayacağı sorusuna yönelik olarak Avrupa Birliği Adalet Divanının verdiği “Thomson Life” önyorum kararını http://wp.me/p43tJx-9S bağlantısından erişebileceğiniz yazıda ana hatlarıyla aktarmıştık.

Önyorum kararında yer verilen genel ilke çerçevesinde İç Pazarda Uyumlaştırma Ofisinin (OHIM) uygulamasının hangi yönde şekillendiğinin aktarılması ise bu yazının konusunu oluşturmaktadır. Yazı içerisinde aktarılacak veriler, OHIM uygulamasının genel çerçevesinin çizildiği OHIM Marka Kılavuzunun İlana İtiraz – Aynılık ve Karıştırılma Olasılığı – Bütünsel Değerlendirme bölümünden aktarılacaktır (bkz. https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/trade_marks/Guidelines/15_part_c_opposition_section_2_identity_and_likelihood_of_confusion_chapter_8_global_assessment_en.pdf; s. 29-33).

Yazı içeriğinde aktarılacak veriler, bileşke bir kelime markasında yer alan kelime unsurlarından birisinin önceden üçüncü bir kişi adına tescilli olması durumunda, ilana itiraz aşamasında karıştırılma olasılığı incelemesinin ne şekilde yapılması gerektiği hususuna ışık tutmaktadır. Buna karşılık, ortak kelime unsurunun kişi ismi veya soyismi olması durumunda yapılması gereken değerlendirme, aynı kılavuzun başka bir başlığında incelenmiştir (bkz. yukarıdaki bağlantı s. 16-22). Dolayısıyla, kişi isimleri veya soyisimlerinin markaların ortak kelime unsurunu teşkil etmesi halinin bu yazı kapsamından ayrı biçimde incelenmesi gerektiğini ve bu hususa ilişkin ayrı bir yazı yazacağımızı başlangıçta belirtmemiz yerinde olacaktır.

Adalet Divanı “Thomson Life” önyorum kararında takip eden ana ilkeyi ortaya koymuştur: “Malların veya hizmetlerin aynı olduğu hallerde, ihtilafa konu işaretin, üçüncü bir tarafa ait bir şirket ismi ve bileşke markanın ortaya çıkardığı bütünsel izlenimi tek başına oluşturmasa da, bileşke marka içerisinde bağımsız ayırt edici bir güce sahip tescilli bir markanın bir arada kullanılmasından oluşturulduğu durumda, Direktif madde 5(1)(b) kapsamında halkın bir kısmında karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkabileceği şeklinde yorumlanması gerekmektedir.”

“Thomson Life” önyorum kararından önce, benzer içerikteki ihtilaflar hakkında Adalet Divanı İlk Derece Mahkemesince alınan iki diğer kararda ise takip eden yorumlar yapılmıştır: “Bir markanın önceki markaya eklenmiş bir diğer kelimeden oluşması iki markanın benzer markalar olduğu yönünde bir göstergedir.” (Karar no: T-22/04, 04/05/2005, “Westlife”, paragraf: 40); “Birlikte bir kelime markasını oluşturan iki kelimeden birisi, tek kelimeden müteşekkil önceki bir kelime markasıyla, görsel ve işitsel bakımlardan aynıysa, ve bu kelimeler kamunun ilgili kesimi açısından, birlikte veya başka unsurlardan ayrı biçimde kavramsal bir karşılığı işaret etmiyorsa, inceleme konusu markalar bütün olarak değerlendirildiğinde, normal şartlarda markaların benzer olduğu kabul edilmelidir.” (Karar no: T-286/02, 25/11/2003, “Kiap Mou”, paragraf: 39).

Yukarıda yer verilen kararlar sonrası Adalet Divanınca verilen “Thomson Life” önyorum kararı sonrası uygulamanın anahatları genel itibarıyla şekillenmiş ve bir kelime unsurunun markalarda ortak olarak yer almasının markaların benzerliği sonucuna yol açıp açmayacağı konusunda iki temel faktörün belirleyici olacağı kanaatine varılmıştır:

a-     Ortak kelime unsuru fark edilebilir (recognisable) konumda mıdır?

b-     Ortak kelime unsuru bağımsız bir ayırt edici role (independent distinctive role) sahip midir?

Belirtilen iki temel faktörün ne şekilde değerlendirildiğinin OHIM karar kılavuzunda yer bulduğu haliyle aktarılması, bir kelime unsuru ortak olan bileşke markalar bakımından karıştırılma olasılığı değerlendirmesi hakkında daha net bir fikir verecektir.

a-    Fark edilebilir (recognisable) unsur:

Ortak kelime unsurunun bileşke markada, ayrı (ayrık) biçimde fark edilir nitelikte olması önem arz etmektedir. Ayrı biçimde fark edilirlik hali, ortak kelime unsuur ile diğer kelime arasında boşluk veya “-“ işareti bulunmasından veya ortak kelime unsurunun açık bir anlamının bulunması nedeniyle ayrı bir unsur olarak algılanmasından kaynaklanabilir.

Adalet Divanı İlk Derece Mahkemesine göre “Kelime(ler)den oluşan bir işaretle karşılaşan ortalama bir tüketici, işareti belirli bir anlama karşılık gelen veya anlamlı kelimeleri anımsatan parçalara bölecektir”. (Karar no: T-356/02, 06/10/2004, “Vitakraft”, paragraf: 51, karar Adalet Divanının C-512/04 sayılı kararı ile onanmıştır.)

Buna karşın, markaların bir harf dizisini ortak olarak içermeleri benzerlik için yeterli değildir. Kararlar, tescilli bir işaretin diğer işarette yer alması münhasır gerekçesine dayandırılmayacaktır.

Aşağıda yer verilen örnekler, OHIM marka kılavuzunda yer almaktadır ve kelime unsurunun markalarda ortak olarak yer almasının fark edilebilir olmadığı halleri göstermektedir:

thomson1

Buna karşılık aşağıda yer verilen örneklerde, ortak unsurun anlamlı bir kelime olması nedeniyle, halkın ilgili kesiminin, kelimeyi mantıklı biçimde parçalara böleceği belirtilmiştir:

 thomson2

Aşağıdaki örneklerde ise, ortak kelime unsurunun ayrı bir kelime olması nedeniyle fark edilebilirlik hususunun açık biçimde ortaya çıktığı ifade edilmiştir:

 thomson3

OHIM marka kılavuzuna göre, ortak kelime unsurunun, bileşke markanın ilk ya da ikinci kelimesi olması durumu değiştirmeyecektir. Özellikle, incelemeye konu markanın bileşke marka olması halinde, bileşke markanın ortak kelime unsurunu ilk ya da ikinci unsur olarak içermesi önem arz etmemektedir.

b-    Bağımsız ayırt edici rol (independent distinctive role):

İşaretler arasında karıştırılma olasılığının tespit edilebilmesi için bileşke markanın ortaya çıkardığı bütünsel izlenimde ortak kelime unsurunun baskın (dominant) konumda olması şart değildir. (Karar no: C-57/08 P, 11/12/2008, “Activy Media Gateway”, paragraf: 53; (Karar no: C-120/04, 06/10/2005, “Thomson Life”, paragraf: 32.)

Bununla birlikte, ortak kelime unsurunun ayırt edici gücü zayıf veya görsel olarak göz ardı edilebilir (önemsiz) bir unsur olması halinde, genellikle karıştırılma olasılığının bulunmadığı sonucuna varılacaktır. Önceki markayı oluşturan kelimenin sonraki bileşke markada aynen kullanılması ve bileşke markada bağımsız bir role sahip olması, ortak unsurun ayırt edici olmaması veya diğer unsurların ortak unsurdan önemli olması halinde, karıştırılma olasılığı sonucuna yol açmayacaktır.

Bileşke işaretlerle, tek kelimeden oluşan işaretlerin benzerliği analiz edilirken, ortak unsurun ve farklı unsurların ayırt edicilik derecesi özel önem taşımaktadır. Ortak unsurun zayıf bir işaret olması halinde karıştırılma olasılığı ortaya çıkmayacaktır. Aşağıdaki örnekler OHIM marka kılavuzunda yer almaktadır ve ortak kelime unsurunun ayırt edici gücünün zayıflığı nedeniyle karıştırılma olasılığının ortaya çıkmayacağı halleri göstermektedir:

 thomson4

Buna karşın, bileşke markanın içerdiği diğer (ortak olmayan) kelime unsurunun ayırt edici gücünün daha düşük olduğu hallerde AB mahkemeleri karıştırılma olasılığının ortaya çıkabileceğini belirtmiştir (bkz. aşağıdaki örnek):

 thomson5

c-     İlave (ortak olmayan) unsurların önemi:

Önceden tescilli bir kelime markasın içeren bileşke markalara yönelik karıştırılma olasılığı incelemesinde dikkate alınması gereken bir diğer faktörse, farklı (ortak olmayan) unsurların, işaretlerin oluşturduğu genel izlenimdeki önemi ve ağırlığıdır. Ortak olmayan unsurların uzunluğu, yapısı veya görünümü gibi unsurlar aşağıdaki örneklerde, işaretler arasında karıştırılma olasılığının bulunmadığı sonucuna varılmasını sağlamıştır:

 thomson6

Yapılan tüm açıklamalar ışığında OHIM Marka Kılavuzunda incelemeyi gerçekleştirecek uzmanlara aşağıdaki tavsiyelerde bulunulmuş ve bileşke kelime markasını oluşturan kelime unsurlarından birisinin önceden üçüncü bir kişi adına tescilli bir marka olması halinde takip eden hususlar dikkate alınarak karar verilmesi istenmiştir.

İhtilafa konu markalardan biri veya bu markanın bir bölümü, diğer markada aynen yer alıyorsa, aşağıdaki durumlar hariç olmak üzere, markaların benzer olduğu kabul edilecektir:

  • Ortak unsurun diğer markada fark edilebilir (recognisable) halde olmaması (örneğin, PARAVAC v. ARAVA).
  • Diğer markaya eklenen unsurların açık olarak markanın bütünsel olarak oluşturduğu algıya hakim olması (örneğin, P&G PRESTIGE  BEAUTE v. PRESTIGE).
  • Farklı kelime unsurlarının eklenmesi yoluyla diğer markanın kavramsal bakımdan farklılık kazanması (örneğin, LINE v. SKYLINE).
  • Ortak kelime unsurunun ayırt edici niteliğinin düşük olması veya tanımlayıcı bir terime yakın olması (örneğin, ACTIVY MEDIA GATEWAY v. GATEWAY).

Diğer tüm durumlarda, bir işaretin bir diğer işarette tamamen yer alması halinde, uygulanacak temel kural, işaretlerin benzer olduğu yönünde olacaktır. Buna ilaveten, mallar aynı veya yüksek derecede benzerse ve diğer faktörler nedeniyle tespit olumsuz yönde etkilenmeyecekse, sonuç karıştırılma olasılığının varlığı şeklinde gerçekleşecektir.

Bu kabuller, her iki işaretin de ortak kelime unsuruna ilaveten farklı – ek kelime unsurları içermesi halinde de uygulanabilecektir. Bununla birlikte, her iki işaretin ortak kelime unsuruna ilaveten farklı kelime unsurları içermesi halinde, tek bir kelime unsurunun ortaklığı genellikle karıştırılma olasılığının varlığı sonucuna yol açmayacaktır. Bu tip durumlarda, ortak kelime unsurunun her iki işaretin bütünsel izlenimine etkisi, farklı kelime unsurlarının bütünsel izlenime etkisiyle karşılaştırılmalıdır. Bu bağlamda, incelemeye konu her iki işarette ek kelime unsurlarının yer alması hali, tek kelimeden müteşekkil bir markayı oluşturan kelimenin bir bileşke markada aynen yer alması haline kıyasla, tek kelimenin markalarda ortak olarak yer alması hususunun önemini azaltacaktır.   

OHIM Marka İnceleme Kılavuzunun ilgili bölümünün aktarılmasından oluşan bu yazının sonuç ve uygulama ilkesi bölümünü teşkil eden yukarıda koyu karakterlerle yazılı kısımdan anlaşılacağı üzere, incelemede ortak kelime unsurunun varlığı kadar, bu unsurun ayırt edici gücü, bileşke markanın ayrı bir kavramsal karşılığının bulunup – bulunmaması, diğer (farklı) kelime unsurlarının niteliği, ortak kelime unsurunun bileşke markadaki fark edilirliği gibi hususlar da önem kazanmaktadır. Bu itibarla, OHIM uygulamasında, kelime markalarının bir kelime unsurunu ortak olarak içermesinin -şablon biçimde- her halükarda, markaların benzerliği sonucuna yol açacağının kabul edilmediği görülmektedir. Bunun aksine, öncelikle bu tip bir durumda, hangi hallerde markaların benzerliğinin ortaya çıkmayacağı öncelikli olarak belirlenmiş ve bu hallerin sayılmasının ardından, diğer hallerde markaların benzerliği yönünde genel bir kabulün geçerli olması gerektiği belirtilmiştir. Buna ilaveten, her iki markanın da ortak kelime unsuruna ilaveten farklı kelime unsurları içermesi halinde, aynı ve farklı unsurların bütünsel izlenime etkisinin değerlendirmeye alınması gerektiği ve sonucun bu kıyaslamanın ardından oluşturulması gerektiği ifade edilmiştir.

Son olarak, yazının başında belirttiğimiz bir diğer özel halin, yani kişi isimleri veya soyisimlerinin markaların ortak kelime unsurunu teşkil etmesi halinin, OHIM Marka Kılavuzunda ayrı bir başlıkta incelendiğini, dolayısıyla bu yazının konusu olmadığını ve bizim de bu konuya ilişkin ayrı bir yazı yazacağımızı tekrar etmemiz yerinde olacaktır.

Önder Erol Ünsal

Şubat 2014 

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Nispi Ret Nedenleri

Bileşke Kelime Markalarında Kelime Unsurlarından Birisinin Önceden Tescilli Olması Durumunda Karıştırılma İhtimalinin Varlığı – Adalet Divanı “Medion v. Thomson” Kararı (C-120/04)

massconfusion

Markalar arasındaki karıştırılma olasılığı tespit edilirken, önceki markanın ayırt edici gücü, varsa bilinirliği de göz önüne alınarak, markaların görsel, işitsel ve kavramsal benzerliği ve malların ve/veya hizmetlerin benzerliği sonucu ortaya çıkan genel değerlendirme esas alınır. Genel algı, ilgili malların ve/veya hizmetlerin ortalama tüketici grubu bakımından ortaya çıkacağı varsayılan algıdır.

Avrupa Birliği marka hukukunda karıştırılma olasılığına ilişkin temel ilkeler yıllar önce tespit edilmiş ve kabul gören ilkeler üzerinde genel uzlaşı sağlanmış durumdadır.

Türkiye bakımından da 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi birinci fıkrası (b) bendi kapsamında düzenlemiş hükmün uygulama alanı konusunda genel hatlarıyla bir uzlaşı bulunduğunun kabul edilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte üzerinde uzlaşı sağlandığı kabul edilen bazı konulara ilişkin genel ilkelerin halen oluşturulmamış olması uygulama anlamında kimi zaman sıkıntılara yol açmaktadır.

Bu yazı kapsamında, karıştırılma olasılığı kavramı irdelenirken sıklıkla kullanılan genel değerlendirme (global appreciation) kavramının bir anlamda istisnasını teşkil eden “bileşke kelime markalarında yer alan kelime unsurlarından birisinin tescilli bir marka olması halinde” karıştırılma olasılığının ortaya çıkıp çıkmayacağı hususu ve Avrupa Birliği Adalet Divanının bu tip durumlarda uygulanacak genel kriterleri belirlediği “Medion v. Thomson” kararı incelenecektir.

Adalet Divanının 06/10/2005 tarihinde verdiği C-120/04 sayılı ön yorum kararı, karıştırılma olasılığı incelemesinde sıklıkla karşılaşılan bir problem hakkındaki belirsizliği büyük oranda ortadan kaldırması nedeniyle sıklıkla atıf yapılan bir karar haline gelmiştir.

Önyorum kararının gerekçesi ihtilaf kısaca aşağıdaki biçimde gerçekleşmiştir:

“MEDION AG” (bundan sonra “Medion” olarak anılacaktır)firması Almanya’da 1998 yılında “life” markasını tescil ettirir. Markanın kapsamında “eğlence amaçlı elektronik cihazlar” yer almaktadır. “THOMSON MULTIMEDIA SALES GERMANY & AUSTRIA GMBH” (bundan sonra “Thomson” olarak anılacaktır), “Thomson Life” markasını “eğlence amaçlı elektronik cihazlar” için kullanmaktadır.

2002 yılında “Medion”, “Thomson”’un “Thomson Life” markasını “televizyon setleri, kasetçalarlar, CD çalarlar, hi-fi sistemleri” için kullanımının, kendisine ait “Life” markasından kaynaklanan haklara tecavüz mahiyetinde olduğunu iddia eder ve kullanımın engellenmesi amacıyla dava açar.

İlk derece mahkemesi, “Life” markasıyla “Thomson Life” markası arasında karıştırılma olasılığının ortaya çıkmayacağı tespitiyle davayı reddeder.

“Medion” karara karşı temyiz yolunu kullanır ve ihtilaf Düsseldorf Yüksek Bölge Mahkemesi önüne taşınır.

Düsseldorf Yüksek Bölge Mahkemesi, öncelikle ihtilafın çözümünün “Life” markasıyla – “Thomson Life” markası arasında, Topluluk Marka Direktifi madde 5(1)(b) kapsamında karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkıp çıkmayacağı sorusunun yanıtına bağlı olduğunu ortaya koyar.  Mahkemeye göre, Alman Federal Adalet Mahkemesinin o dönemde uyguladığı “Pragetheorie” (iletilen algı teorisi) ismindeki teoriye göre, ihtilafa konu işaretlerin benzerliğini değerlendirmek için, her iki işaretin ilettiği bütüncül algı değerlendirmeye alınacak ve ortak unsurun, bileşke markadaki diğer unsurları bütüncül izlenimde ikinci planda bırakacak derecede, bileşke markaya hakim olup olmadığı belirlenecektir. “Pragetheorie”ye göre, ortak unsur, işaretin oluşturduğu genel izlenime sadece katkıda bulunuyorsa karıştırılma olasılığı ortaya çıkmayacaktır. Bileşke işarette yer alan tescilli markanın bağımsız bir ayırt edici role sahip olması sonucu etkilemeyecektir.

Düsseldorf Yüksek Bölge Mahkemesine göre incelemeye konu malların ait olduğu sektörde tüketiciler önemi öncelikle üreticinin ismine vermektedir. Bu husus incelenen ihtilafa uygulandığında, üreticinin ismi olan “Thomson” kelimesi “Thomson Life” bileşke markasının ilettiği bütünsel izlenimde asli öneme sahip unsuru teşkil etmektedir. Normal düzeyde ayırt edici niteliğe sahip “Life” işaretinin eklenmesi, “Thomson” kelime unsurunun, bileşke işaretin ilettiği bütünsel izlenimde asli öneme sahip olması durumunu değiştirmemektedir.

Buna karşın, Düsseldorf Yüksek Bölge Mahkemesi bu teorinin tartışmaya açık olduğunu, bazı yazarların farklı görüşleri bulunduğunu ve bu görüşlerin Alman Federal Adalet Mahkemesinin önceki içtihadı paralelinde olduğunu belirtmektedir. Alman Federal Adalet Mahkemesinin önceki içtihadı, ihtilaf konusu bileşke işarette, önceki markayla aynı olan kısmın, bağımsız ayırt edici role sahip olduğu, işaretin bütünü tarafından absorbe edilmemiş olduğu ve tescilli markayı anımsatmayı durduracak duruma indirgenmediği hallerde, karıştırılma olasılığının varlığının tespit edilmesi gerektiği yönündedir. Düsseldorf Yüksek Bölge Mahkemesi, önceki içtihadın uygulanması halinde, “Life” markası ile “Thomson Life” markası arasında karıştırılma ihtimalinin varlığının tespit edilmesi gerektiği görüşündedir ve mevcut durumda hangi kriterin uygulanması gerektiği konusunda şüpheye düşmüştür.

Dolayısıyla, Düsseldorf Yüksek Bölge Mahkemesi işlemleri durdurur ve Adalet Divanına önyorum kararı verilmesi maksadıyla takip eden soruyu yöneltir:

“İhtilaf içerisinde bulunan işaretlerin kapsadığı malların veya hizmetlerin aynı olduğu hallerde, normal düzeyde ayırt edici niteliğe sahip bir kelime markası, üçüncü bir kişiye ait sonraki tarihli bir bileşke kelime markasında (veya üçüncü bir kişiye ait kelimelerle ifade edilebilen kelime ve şekilden oluşan bir bileşke markada), üçüncü kişinin şirket ismi, ortak kelime unsurundan (önceki tescilli markadan) önce gelecek şekilde kullanılmışsa ve ortak kelime unsuru, bileşke markanın ortaya çıkardığı bütünsel izlenimi tek başına oluşturmasa da, bileşke marka içerisinde bağımsız ayırt edici bir güce sahipse, Direktif madde 5(1)(b) işaretler arasında karıştırılma olasılığı ortaya çıkacaktır şeklinde mi yorumlanmalıdır?”  

Adalet Divanı, kendisine yöneltilen soruyu öncelikle aşağıdaki şekilde kolayca anlaşılır hale getirmiş ve ardından incelemiştir:

“İhtilafa konu işaretin üçüncü bir kişiye ait bir şirket isminin ve normal düzeyde ayırt ediciliğe sahip tescilli bir markanın birlikte kullanılmasından oluşturulması ve tescilli markanın, bileşke markanın ilettiği bütünsel izlenimi tek başına oluşturmamakla birlikte, bileşke markada bağımsız bir ayırt edici niteliğe sahip olması halinde, mallar veya hizmetler aynıysa, halkın ilgili kesimi nezdinde Direktif madde 5(1)(b) kapsamında karıştırılma ihtimali ortaya çıkacak mıdır?”

Adalet Divanı, öncelikle karıştırılma ihtimaline ilişkin olarak önceki kararlarında yer verdiği temel ilkeleri sıralamış ve kavramın genel hatlarını ve uygulama alanını ortaya koymuştur:

“Halkın mevzubahis malların veya hizmetlerin aynı işletmeden veya ekonomik olarak bağlantılı işletmelerden geldiğine inanması yönündeki risk, Direktif madde 5(1)(b) anlamında karıştırılma ihtimalini ortaya çıkartır (Karar no: C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, 1999, paragraf: 17). Halkın bir kısmında ortaya çıkabilecek karıştırılma olasılığı, ilgili vakaya ilişkin tüm faktörler dikkate alınarak bütün olarak değerlendirilmelidir (Karar no: C-251/95, Sabel, 1997, paragraf: 22; Karar no: C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, 1999, paragraf: 18; Karar no: C-425/98, Marca Mode, 2000, paragraf: 40; Karar no: C-3/03, Matratzen Concord v. OHIM, 2004, paragraf: 28). Karıştırılma olasılığının bütünsel değerlendirmesi, inceleme konusu markaların görsel, işitsel veya kavramsal benzerliği bakımından, markaların ayırt edici ve baskın unsurları özellikle göz önüne alınarak, markaların bütünsel olarak ortaya çıkardıkları izlenim esasında yapılmalıdır. İnceleme konusu malların veya hizmetlerin ortalama tüketicilerinin markaları algılayış biçimi, karıştırılma olasılığına yönelik genel değerlendirmede belirleyici rol oynar. Bu bağlamda, ortalama tüketiciler markayı genellikle bütün olarak algılar ve markanın çeşitli detaylarını analize girişmez (Karar no: C-251/95, Sabel, 1997, paragraf: 23; Karar no: C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, 1999, paragraf: 25; Karar no: C-3/03, Matratzen Concord v. OHIM, 2004, paragraf: 29). Karıştırılma olasılığı incelemesinde, markaların benzerliğinin değerlendirilmesi, bileşke markayı oluşturan unsurlardan birisinin alınıp bu unsurun diğer markayla karşılaştırılmasından daha öte bir anlama gelir. Bunun tersine, karşılaştırma inceleme konusu markaların her birini bütün olarak inceleyerek yapılmalıdır, ancak bu husus, bileşke markanın, halkın ilgili kesimine ilettiği bütünsel algının, bazı durumlarda bileşke markanın, bir veya birden fazla sayıda baskın öğesince gerçekleştirilmesini ortadan kaldırmaz (Karar no: C-3/03, Matratzen Concord v. OHIM, 2004, paragraf: 32).”

Bununla birlikte, bütünsel izlenimin baskın konumdaki bir veya daha fazla sayıdaki öğe tarafından belirlenmediği ve ortalama tüketicilerin markayı bütüncül olarak algıladıkları normal şartlarda, bir bileşke işarette üçüncü bir tarafın şirket ismiyle birlikte kullanılan önceden tescilli bir markanın, bileşke işaretin baskın unsurunu teşkil etmese de, bileşke markada bağımsız bir ayırt edici role sahip olması mümkündür.

Bu tip bir durumda, bileşke markanın oluşturduğu bütünsel izlenim, halkın inceleme konusu malların veya hizmetlerin, en azından, ekonomik olarak bağlantılı şirketlerden geldiğine inanmasına yol açabilir, ki bu da karıştırılma olasılığının ortaya çıkması anlamına gelir. Karıştırılma olasılığının ortaya çıkacağı yönündeki bulgu, bileşke markanın ortaya çıkardığı bütünsel izlenimde önceki markada aynen yer alan kısmın baskın olması koşuluna bağlı olmamalıdır. Böyle bir koşul zorunlu kılınmış olsaydı, önceki markanın sahibi, markanın, bileşke işarette baskın olmasa da, bağımsız bir ayırt edici role sahip olduğu hallerde, Direktif madde 5(1) uyarınca kendisine sağlanan münhasır haklardan yoksun bırakılmış olacaktır.

Bu tip durumlar, örneğin, geniş ölçüde tanınan bir markanın sahibinin, bu markasının yanında başkasına ait, aynı derecede tanınmış olmayan önceden tescilli markaları kullanması veya bileşke markanın, bilinir bir ticaret unvanı ile önceden tescilli bir diğer markadan oluşması hallerinde ortaya çıkabilir. Esasen, bu tip durumlarda, bileşke markanın bütüncül olarak oluşturduğu izlenimde, çoğunlukla bileşke markada yer alan geniş ölçüde tanınan marka veya ticaret unvanı baskın nitelikte olacaktır.

Bu durumda, önceki marka bileşke işarette bağımsız bir ayırt edici role sahip olsa da, önceki markanın ticari kaynak göstermesi garanti edilemeyecektir.

Dolayısıyla, karıştırılma olasılığının ortaya çıkması için, önceki markanın bağımsız bir ayırt edici role sahip olması nedeniyle, halkın bileşke markanın kapsadığı malların veya hizmetlerin kaynağını, önceki markanın sahibine bağlamasının yeterli olacağının kabul edilmesi gerekmektedir.

Sonuç olarak, Adalet Divanının önyorum kararı aşağıdaki biçimde oluşmuştur:

“Malların veya hizmetlerin aynı olduğu hallerde, ihtilafa konu işaretin, üçüncü bir tarafa ait bir şirket ismi ve bileşke markanın ortaya çıkardığı bütünsel izlenimi tek başına oluşturmasa da, bileşke marka içerisinde bağımsız ayırt edici bir güce sahip tescilli bir markanın bir arada kullanılmasından oluşturulduğu durumda, Direktif madde 5(1)(b) kapsamında halkın bir kısmında karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkabileceği şeklinde yorumlanması gerekmektedir.” 

Yukarıda detaylarına yer verilen karar, bileşke kelime markalarında, kelime unsurlarından birisinin önceden tescilli olması durumunda, markalar arasında karıştırılma olasılığının ortaya çıkıp çıkmayacağı sorusu hakkında genel bir cevap vermektedir.

Adalet Divanına göre bu sorunun yanıtı, markalar arasında karıştırılma olasılığı ortaya çıkmayacaktır şeklinde değildir. Bu tip durumlarda markalar arasında karıştırılma olasılığının ortaya çıkabileceği (may be a likelihood of confusion) şeklindeki cevap ise inceleme biriminin veya mahkemenin kimi durumlarda karıştırılma olasılığının varlığı sonucuna varabileceğini ortaya koymaktadır. Uygulamada benzer hallerde hangi tür durumlarda karıştırılma olasılığının ortaya çıkacağı ve hangi hallerde bu ihtimalle karşılaşılmayacağı ise ayrı bir soru teşkil etmektedir. Bir sonraki yazıda İç Pazarda Uyum Ofisi (OHIM) Marka İnceleme Kılavuzunda bu soruya nasıl bir yanıt verildiği incelenecek ve konu daha derinlemesine irdelenecektir.

Yaşamı siyah-beyaz görmeye alışkın ve keskin değerlendirmeleri (kanaatimizce daha doğru terim “kolay çözümleri” olmalıdır) seven Türk uygulayıcıları bu tip bir yanıtın tatmin etmeyeceği ise açıktır. Şöyle ki, Türkiye’de bu tip soruların yanıtının “may be (olabilir)” or “may not be (olmayabilir)” yerine “shall be (olacaktır)” veya “shall not be (olmayacaktır)” şeklinde kalıplara dökülmesi ve her sorunun yanıtını veren sihirli formüller oluşturularak sorunlu alanların ortadan kaldırılması tercih edilmektedir. Bu hususta söylenmesi gereken ise, yeni bir kavram setine sahip olan ve bizim yaklaşık onbeş yıldan bu yana uygulamaya çalıştığımız modern marka hukukunun, Türkiye’den çok önce Avrupa Birliği ülkeleri ve A.B.D. başta olmak üzere çok sayıda ülkede uygulandığı, bu konuda çokça teori ve doktrin geliştirildiği, bu teorilerin, doktrinlerin ve yüksek yargı kararlarının neredeyse tamamının, özellikle karıştırılma olasılığı konusunda “olabilir” veya “olmayabilir” şeklinde yanıtları tercih ederek, keskin kalıplardan kaçındığıdır. Kanaatimizce de, adı üzerinde bir “ihtimal” incelenirken, sihirli formüller geliştirerek, “bu tip durumlarda her marka benzer” veya “bu tip durumlarda hiçbir marka benzemez” sonuçlarına gitmek yerine, genel ilkeler oluşturulmalı ve ihtimalin ortaya çıkıp çıkmayacağı genel ilkeler esasında her vakanın kendi özel şartları bağlamında değerlendirilmelidir.

 

Önder Erol Ünsal

Şubat 2014         

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Mutlak Ret Nedenleri

OHIM Uygulaması – Mutlak Ret Nedenleri Kapsamında Reddedilen Markalara İlişkin İtirazlarda Kabul Edilmesi Mümkün Olmayan Argümanlar

ohimfoto

Marka tescil başvurularının mutlak ret nedenleri incelemesi sonucunda reddedilmesi kararlarına karşı yapılan itirazlarda, başvuru sahipleri tarafından öne sürülen karşı argümanların kategorize edilmesi genellikle mümkündür. Ret kararlarına karşı sunulan argümanların bir bölümünün ret kararının yerindeliğini değiştirmesi mümkün değildir. İç Pazar Harmonizasyon Ofisi (OHIM)’nin marka inceleme kılavuzunda yer verilen kabul edilmesi mümkün olmayan karşı argümanlar başlığı bu kısa yazının konusunu oluşturmaktadır.

 

Kabul edilmesi mümkün olmayan karşı argümanlar kategorisine giren iddialarla Türkiye uygulamasında da sıklıkla karşılaşılmakta ve bu iddialar kimi zaman ciddi tartışmalara yol açabilmektedir. Dolayısıyla, Avrupa Birliği uygulamasında kabul edilmesi mümkün olmayan karşı iddiaların aktarılmasının, Türkiye’deki tartışmalara da belirli ölçüde ışık tutabileceği düşünülmektedir. Buna karşın, Türkiye’deki tartışmaların çoğunlukla kavramlar veya gerçekçi argümanlar kullanılarak değil, kısır biçimde (neye dayalı olarak belirlendiği belli olmayan) katılık – esneklik skalasında gerçekleştirilmesi, geleceğe yönelik iyimser beklentileri çoğunlukla ortadan kaldırmaktadır.

 

Mutlak ret nedenleri incelemesi sonucu verilen ret kararlarına karşı yapılan itirazlarda yer verilen, ancak kabul edilmesi mümkün olmayan argümanlar, OHIM marka inceleme kılavuzunun, mutlak ret nedenleri bölümünde “Irrelevant Criteria (mevzu dışı kriterler)” başlığı altında incelenmiştir. AB Mahkemeleri tarafından “mevzu dışı kriterler” olarak belirlenen, OHIM tarafından da ilgili mahkeme kararlarına atıf yapılarak kabul edilmeyen karşı argümanlar olarak kategorize edilen haller, dört ana başlık altında toplanmıştır:

 

a-     Kullanılmayan Terimler: Başvuruya konu terimin piyasada tanımlayıcı kullanımının tespit edilememesi hususu kabul edilebilir nitelikte bir karşı argüman değildir. Tanımlayıcı niteliğe ilişkin değerlendirme, başvuruya konu markanın başvuru kapsamındaki mallar veya hizmetler için kullanılacağı varsayımıyla yapılmalıdır. Bu husus, Topluluk Marka Tüzüğünün ilgili bendinin (7(1)(c) paragrafı) yazımında kullanılan “may serve” kalıbından da anlaşılmaktadır (bkz. Adalet Divanının 23/10/2003 tarihli C-191/01 sayılı “Doublemint” kararı, paragraf: 33).

 

b-     Serbest Bırakma Gerekliliği:  Başvuruları reddedilen marka sahipleri sıklıkla, başvuruya konu terimi diğer tacirlerin kullanması zorunluluğun bulunmadığını, diğer tacirlerin mallarının veya hizmetlerinin karakteristik özelliklerini belirtme yönündeki ihtiyaçlarını karşılayabilecek daha net ve doğrudan tabirler bulunduğunu öne sürmektedir. Bu argüman “mevzu dışı kriter” olarak kabul edilmeli ve reddedilmelidir.

 

Topluluk Marka Tüzüğünün ilgili bendi (7(1)(c) paragrafı), tanımlayıcı terimlerin tescil edilmesini engelleyerek ve bu yolla bu tip terimlerin ilgili sektördeki herkes tarafından serbest şekilde kullanmasını sağlayarak kamu yararını gözetse de, Ofisin (OHIM’in), başvuruya konu tanımlayıcı terimin şu anda veya gelecekte üçüncü şahıslarca kullanılması gerekliliğini veya üçüncü şahısların terimin serbestçe kullanımından fayda sağlayacaklarını ispatlaması gerekli değildir (bkz. Adalet Divanının 04/05/1999 tarihli C-108/97 sayılı “Chiemsee” kararı, paragraf: 35; Adalet Divanının 12/02/2004 tarihli C-363/99 sayılı “Postkantoor” kararı, paragraf: 61).

 

Başvuruya konu tanımlayıcı terimle eş anlamlı başka sözcüklerin bulunması veya tanımlayıcı anlamı ifade etmek için daha genel geçer ifadelerin bulunması hususları da dikkate alınmayacaktır (bkz. Adalet Divanının 12/02/2003 tarihli C-265/00 sayılı “Biomild” kararı, paragraf: 42).

 

c-      Fiili Tekel: Başvuru sahibinin, markanın tanımlayıcı nitelikte bulunduğu malların veya hizmetlerin tek sağlayıcısı olması, Topluluk Marka Tüzüğünün ilgili bendi (7(1)(c) paragrafı) kapsamında verilen ret kararının yerindeliğini ortadan kaldıran bir husus değildir. Ancak, bu tip durumlarda, başvuru sahibinin kullanım sonucu kazanılmış ayırt edici nitelik hususunu ispatlaması daha olası olacaktır.

 

d-     Çift Anlam: Başvuru sahiplerinin sıklıkla öne sürdüğü, başvuruya konu terimin birden fazla anlamının bulunması ve bu anlamlardan birisinin başvuru kapsamındaki mallar veya hizmetler için tanımlayıcı nitelikte olmaması argümanı kabul edilmeyecektir. Topluluk Marka Tüzüğünün ilgili bendinin (7(1)(c) paragrafı) uygulanabilmesi için, ilgili mallar veya hizmetler bakımından terimin olası anlamlarından sadece birisinin tanımlayıcı olması yeterlidir (bkz. Adalet Divanının 23/10/2003 tarihli C-191/01 sayılı “Doublemint” kararı, paragraf: 32; Adalet Divanının 12/02/2004 tarihli C-363/99 sayılı “Postkantoor” kararı, paragraf: 97).

 

İncelemenin, başvurunun kapsadığı mallar veya hizmetlere odaklanarak yapılması gerekliliği dikkate alındığında, başvuruyu oluşturan kelime veya kelimelerin, tanımlayıcılık değerlendirmesine konu mallar veya hizmetlerle ilgisi olmayan, diğer olası anlamlarına ilişkin argümanlar kabul edilmeyecektir. Aynı şekilde, başvuruya konu markanın bileşke bir kelime markası olması durumunda, inceleme esasları bakımından önemli olan husus, başvuruyu oluşturan kelimelerin birbirlerinden ayrı biçimde düşünülecek olası anlamları değil, başvuruya konu bileşke markanın bütün olarak ortaya çıkan anlamıdır (Adalet Divanının 08/06/2005 tarihli C-315/03 sayılı “Rockbass” kararı, paragraf: 56).

 

Yukarıda yer verilen genel ilkeler, Avrupa Birliği’nde, başvuruları oluşturan terimlerin anlamlarını objektif biçimde esas alarak karar tesis etme yükümlülüğünü veya genel ilkesini ortaya koymaktadır. Buna karşın, ülkemizdeki kimi alan profesyonellerinin (marka uzmanları dahil olmak üzere), kendi bakış açıları çerçevesinde, “hayali piyasalar” yaratarak ve bu hayali piyasaların hayali bakış açılarını kendilerince esas alarak argüman üretme veya karar tesis etme alışkanlıkları bulunmaktadır ve bunun dışındaki her pratik –her ne kadar objektif ve maddi verilere dayansa da- “katı” olarak adlandırılmaktadır. Hayali piyasaların hayali bakış açılarına dayalı ve objektif kriterleri göz ardı eden bakış açısı, özellikle tanımlayıcı markaların tescil edilebilmesi riski bakımından, tanımlayıcı terimlerin ilgili sektördeki herkes tarafından serbest şekilde kullanılabilmesi genel ilkesini tehdit etmektedir. Yazı kapsamında açıklandığı haliyle Avrupa Birliğine egemen olan, Adalet Divanı tarafından çerçevesi çizilen ve OHIM tarafından uygulanan genel ilkeler ise, hayali piyasalara dayanmak yerine, objektif ve maddi verilere dayalı olarak karar tesis edilmesini öngörmektedir.

 

Önder Erol Ünsal

Ocak 2014

Haberler ve Gündem, Marka Mutlak Ret Nedenleri

Ülke Bayraklarını Kısmen İçeren Marka Başvurularının Tescil Edilebilirliği Sorunu – Portekiz’den Winhouse Kararı

 

Avrupa Birliği marka gündemine yakından takip etmek isteyenlerin izlemesi gereken bir numaralı internet kaynağı bana göre Class 46 internet bloğudur. MARQUES (Avrupa Marka Sahipleri Derneği) bünyesinde yayınlanan Class 46 içeriğinde, Avrupa Birliği sınırları dahilinde marka hukuku alanında gerçekleşen gelişmeleri yakından takip etmek mümkündür. İlgilenenler Class 46’e http://www.marques.org/class46/ adresinden erişebilir.

Class 46’te geçtiğimiz gün yayınlanan bir haber, marka uzmanları tarafından sıklıkla tartışılan ülke bayraklarını veya bayrakların benzerlerini içeren markalar konusu hakkında Avrupa Birliği üyesi bir ülke mahkemesi tarafından getirilen bir yorumu içermesi ve aynı zamanda dava konusu markanın bir Türk firmasına ait olması nedenleriyle dikkatimi çekti. Belirtilen haberin yukarıda linki verilen internet sayfasının Ocak ayı arşivinde görülmesi mümkündür.

Pedro Malaquias tarafından yazılan habere (bu yazı büyük ölçüde belirtilen haberin çevirisinden oluşmaktadır) göre, bir Türk firması tarafından Madrid Protokolü kapsamında yapılan ve Portekiz’e de yönlendirilen “winhouse” ibareli marka başvurusu (uluslararası tescil no: 929046) 2008 yılında Portekiz Sınai Mülkiyet Ofisi tarafından reddedilir.

Aşağıda yer verilen görsel unsurdan oluşan başvurunun ret gerekçesi, Portekiz Sınai Mülkiyet Kanununun (2003) 239(a) maddesidir.

 

winhouselogo

 

Portekiz Sınai Mülkiyet Kanununun (2003 yılında geçerli olduğu haliyle) 239(a) maddesi, “Paris Sözleşmesinin 6ncı mükerrer maddesi kapsamına girip girmediğini bakılmaksızın, gerekli izinler alınmadığı sürece, devletlerin, belediyelerin veya Portekiz veya diğer ülke kamu kurumlarının bayraklarını, sembollerini, armalarını, amblemlerini veya diğer işaretlerini kısmen veya tamamen kurucu unsurlarından birisi olarak içeren markaların reddedileceği” hükmünü içermektedir. Pedro Malaquias mevcut 2008 tarihli Sınai Mülkiyet Kanununun küçük değişikliklerle halen benzer bir hükmü içerdiğinin altını çizmektedir.

Portekiz Ofisi belirtilen maddeye dayanarak, başvuruda Avrupa Birliği bayrağının benzeri bir şeklin bulunması nedeniyle başvuruyu reddetmiştir.

AB bayrağı aşağıdaki şekilden oluşmaktadır:

euflag

Başvuru sahibi bu karara karşı dava açmıştır. Başvuru sahibine göre başvurusunun baskın unsuru “winhouse” kelime unsurudur ve başvurudaki şekil Avrupa Birliği bayrağının taklidi değildir. Buna ilaveten, başvuru sahibi, başvurudaki şeklin AB bayrağına yönelik saygısızlık veya itibarsızlaştırma içermediğini belirtmektedir.

Dava 2013 yılında sona ermiş ve dava hakkındaki karar 249/2013 sayılı Sınai Mülkiyet Bülteninde yayınlanmıştır.

Mahkemeye göre markadaki unsurlardan herhangi birisi baskın konumda değildir. Başvurunun şekil unsuru 10 yıldız içeren renkli bir çizimden oluşmaktadır, ancak kamunun ilgili kesimi, başvuruda yer alan kelime unsurunun daireyi tamamlayacak iki yıldızın yerini kapladığını kolaylıkla varsayabilecektir. Bunun sonucu olarak, başvuruyu oluşturan işaret ortalama tüketicilerce kolaylıkla Avrupa Birliği bayrağı olarak algılanabilecektir. Bu çerçevede, Mahkemeye göre, başvuru sahibi Avrupa Birliği bayrağını (veya bir kısmını) markasında kullanmak için izin de almamış olduğundan başvurunun reddedilmesi kararı yerindedir. Sonuç olarak, Mahkeme, Portekiz Sınai Mülkiyet Ofisinin ret kararını onamıştır.

Ülke bayraklarını tamamen içeren başvuruların Paris Sözleşmesi kapsamında reddedilmesi gerekliliği konusunda şüphe olmamakla birlikte, ülke bayraklarını kısmen içeren veya ülke bayraklarıyla aynı olmasa da bunları çağrıştıran veya bunların taklidi niteliğinde olan işaretler hakkında yapılması gereken muamele hakkında tartışmalar mevcuttur. Portekiz Ofisinin ilgili mahkeme tarafında onanan ret kararı bu konudaki bir yaklaşımı gösterse de ROMARIN kayıtlarından (http://www.wipo.int/romarin/) görülebileceği üzere aynı marka bazı AB üyesi ülkelerde de tescil edilmiş durumdadır. Dolayısıyla, marka uygulamalarında pek çok durumda olduğu gibi bu halde de, inceleyici ofisin veya mahkemenin bakış açısının belirleyici olduğu görülmektedir.

Önder Erol Ünsal

Ocak 2014

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Haberler ve Gündem, Marka Mutlak Ret Nedenleri

OHIM Marka İnceleme Kılavuzu Güncelleniyor

OHIM-GUidelines-on-the-practice-of-the-OHIM1

İç Pazarda Harmonizasyon Ofisi (bundan sonra OHIM olarak anılacaktır), topluluk markası tescil işlemlerini yürütürken oldukça kapsamlı bir inceleme kılavuzu çerçevesinde işlemlerini yürütmektedir.  İnceleme kılavuzları belirli aralıklarda güncellenmekte ve Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın getirdiği yeni ve ek yorumlar göz önüne alınarak, OHIM inceleme pratikleri değiştirilmektedir.

OHIM inceleme kılavuzunda yapılacak en son düzenleme 1 Şubat 2014 tarihinde yürürlüğe girecektir. Bu konudaki bilgilendirme OHIM’in aylık haber online bülteni olan “Alicante News”in Aralık 2013 sayısında yapılmıştır (bkz. https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_ohim/alicante_news/alicantenewsdecember2013_en.pdf).

Bu yazı kapsamında OHIM marka inceleme kılavuzunda yapılacak değişikliklerin mutlak ret nedenleri ile ilgili kısmı, Alicante News içeriğinde yapılan açıklamalar ekseninde özetlenecek ve bilginize sunulacaktır.

İnceleme kılavuzunun mutlak ret nedenleri ile ilgili kısmında yapılacak değişikliklerin temel başlıkları; renk adlarından oluşan markalar, tek harften oluşan markalar, kısaltmalar, sloganlar, ünlü kitapların isimleri, ayırt edici olmayan şekilleri içeren markalar, asli değer katan şekiller, olarak özetlenebilir. Belirtilen konulardaki yeni OHIM değerlendirmesi aşağıdaki içerikte olacaktır:

Renk adlarından oluşan markalar: OHIM’in önceki uygulamasında renk adlarından oluşan marka başvuruları, başvurunun mal listesinde boyaların veya benzer nitelikte renklendiricilerin yer alması durumunda reddediliyordu. Güncellenmiş kılavuza göre, bu tip markaların değerlendirmesinde, ret kararları yalnızca boyalar veya renklendiricilerle sınırlı kalmayacak, renk adından oluşan bir başvuru, ilgili renk adının, mal listesinde yer alan bir malın özelliğini bildirir biçimde algılanması halinde, ayırt edici nitelikten yoksunluk ve tanımlayıcılık gerekçeleriyle reddedilecektir. Bu konuda, Alicante News’te verieln örnekler, peynirler için “blue (mavi)” ve çay için “green (yeşil)” markalarının reddedileceği yönündedir. Bir diğer deyişle, bu tip markaların tanımlayıcı olarak kabul edilmesi için, başvurunun “Yeşil Çay” şeklinde olması gibi bir zorunluluk aramayacak, sadece “Yeşil” ibaresinden oluşan bir başvuru, “çay” malı için ayırt edici nitelikten yoksun ve tanımlayıcı bir ibare olarak değerlendirilecektir.

Tek harften oluşan markalar: OHIM’in önceki uygulaması, standart karakterlerle yazılı ve grafik unsur içermeyen tek harften ibaret markaların reddedilmesi yönündeydi. Avrupa Birliği Adalet Divanının, “α” harfinden (alpha harfi) ibaret bir marka hakkında verdiği C-265/09P sayılı kararda yapılan “bu tip işaretler bakımından yapılması gereken ayırt edicilik testinin, diğer işaretler için yapılan ayırt edicilik testinden farklı olmaması gerektiği, bu işaretlerin de başvuru kapsamındaki mallar ve hizmetlere odaklı somut faktörler çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği” tespitleri çerçevesinde, OHIM, standart karakterlerle yazılı ve grafik unsur içermeyen tek harften ibaret markalarla ilgili yeni bir uygulama oluşturmuştur.

Yeni uygulama çerçevesinde, standart karakterlerle yazılı ve grafik unsur içermeyen tek harften ibaret markalar, tüketicilerin bu tip işaretleri ayırt edici işaretler olarak değerlendirmeyeceği şeklinde genel bir varsayımla reddedilmeyecektir. Ofis, standart karakterlerle yazılı ve grafik unsur içermeyen tek harften ibaret markalarla ilgili her vakanın kendine özgü şartlarını dikkate alarak, vaka bazında işareti ne gerekçeyle ayırt edici bulmadığını açıklamakla mükellef olacaktır.

Kısaltmalar: Bu tip başvurular, sadece kısaltmadan oluşan başvurular ve kısaltmayla birlikte kısaltmanın karşılığı olan terimin birlikte kullanıldığı başvurular olarak, iki genel başlık altında incelenebilir.

Sadece kısaltmadan oluşan başvurular, kısaltmanın, kısaltmanın karşılığı olan tanımlayıcı terimle aynı anlamda kullanılması veya bu şekilde kullanılmasının mümkün olması halinde ve kamunun ilgili kesiminin kısaltmayı, kısaltmanın karşılığı olan terimin tanımlayıcı anlamıyla aynı şekilde algılaması halinde, tanımlayıcı olarak kabul edilecektir.

Tanımlayıcı terim ve tanımlayıcı terimi oluşturan sözcüklerin ilk harflerinden oluşan kısaltmanın (acronym) birlikte kullanıldığı başvurular ise yeni uygulama kılavuzunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren tanımlayıcılık gerekçesiyle reddedilecektir. OHIM’in bu konudaki yeni uygulaması, Adalet Divanının, C-90/11 sayılı “Multi Markets Fund MMF” kararından kaynaklanmaktadır. Karar hakkında detaylı bilginin, bu site içeriğindeki http://iprgezgini.org/2013/12/16/ayirt-edici-nitelikten-yoksun-ve-tanimlayici-markalarin-degerlendirilmesi-avrupa-birligi-adalet-divaninin-c-9011-sayili-karari/ bağlantısından edinilmesi mümkündür. Yeni uygulama, tanımlayıcı terim ve tanımlayıcı terimi oluşturan sözcüklerin ilk harflerinden oluşan kısaltmanın (acronym) birlikte kullanıldığı hallerde, bu terimlerin birbirini açıklaması ve birbirleriyle bağlantılı oldukları olgusuna dikkat çekmesi gerekçesine dayandırılmaktadır.

Sloganlar: Sloganlar konusunda daha açık hale getirilen uygulama temelini Adalet Divanının C-398/08 sayılı “Vorsprung durch Technik” (teknoloji yoluyla yenilik) kararından almaktadır. Buna göre sloganlar, sadece bir promosyon mesajı olarak algılandıkları halde reddedilebilecektir, buna karşın promosyon mesajı olmanın ötesinde, malların ticari kaynağını gösterir bir algı yaratmaları halinde ayırt edici oldukları kabul edilecektir. Bu konuda ayrımın nasıl yapılacağına ilişkin açıklamalar ve sloganların ayırt edici oldukları bazı özel hallere ilişkin değerlendirmeler (sözcük oyunu, kavramsal şaşırtıcılık, çoklu anlam, zihni çaba gerekliliği, vb.) yeni kılavuzda yer alacaktır.

Ünlü kitapların isimleri ve malları veya hizmetlerin konusu bakımından tanımlayıcılık: OHIM’e göre, bazı öyküler veya bunların isimleri o kadar bilinir hale gelmiştir ki, bunlara ilgili öykü dışında başka bir anlam yüklenmesi mümkün değildir ve bunların “dile girdiklerinin” kabul edilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, yeni kılavuza göre, münhasıran ünlü bir öykü veya kitap isminden markalar, ilgili öyküyü konu olarak içerebilecek mallar veya hizmetler bakımından ayırt edici nitelikte kabul edilmeyecektir. Örneğin, “Cinderella” ibaresi kitaplar ve filmler gibi mallar bakımından ayırt edici nitelikte bulunmayacaktır.

Yeni kılavuz, malların veya hizmetlerin konusu veya içeriği ile ilgili olarak ayırt edici nitelikten yoksun veya tanımlayıcı olan işaretlerle ilgili açıklamalar da içerecektir. Bu konudaki açıklamalar, ret kararının kapsamı konusunda (ilgili mallar veya hizmetler, bunların ne şekilde tarif edildiği [özel bir konuya karşılık gelip gelmediği]) yoğunlaşacaktır.

Ayırt edici olmayan şekilleri içeren markalar: Bu başlık, aynı zamanda OHIM ve Birlik üyesi Ülkeler Yakınlaşma Programının başlıklarından birisi olan ayırt edici olmayan şekil unsurlarını içeren markaların değerlendirilmesi konusunda  detaylı açıklamalar içerecektir. Yeni kılavuzda, bu tip unsurların, varsa ayırt edici unsurlarının ne şekilde tespit edileceği ve bunun markanın bütünsel değerlendirmesine etkide bulunup bulunmayacağı haller açıklanacaktır.

Bu satırların yazarı da, bu açıklamaları merakla beklemektedir, Alicante News’te daha detaylı ipucu bulunmadığından, şimdilik 1 Şubat 2014 tarihini beklemekle yetineceğiz.

Mala asli değer katan şekillerden oluşan başvurular: Bu tip başvuruların reddedileceği yönündeki düzenleme Topluluk Marka Tüzüğünün 7(1)(e)(iii) paragrafında yer almaktadır. Yeni kılavuza göre, Adalet Divanının T-508/08 sayılı (hoparlör) kararı doğrultusunda, bu madde kapsamında ret kararı verilecekse, inceleme konusu şeklin, satın alma kararını etkileyen temel faktör olması (tek faktör olması şart değildir) şartı aranacaktır. Bu değerlendirme, temel olarak, sanat eserleri, mücevherat, vazolar, vb. nitelikte, şekilleriyle birlikte ortaya çıkan estetik değerleri nedeniyle satın alınan ürünler bakımından yapılacaktır.

OHIM’in yeni inceleme kılavuzunun resmi olarak yayınlanmasının ardından, bu yazı kapsamında, Alicante News içeriğindeki kısa açıklamaları aktararak özetlediğimiz değişikliklere, daha detaylı şekilde yeni bir yazı içeriğinde yer vermeye çalışacağız.

 

Önder Erol Ünsal

Aralık 2013

Haberler ve Gündem, Telif Hakları

Taht Kavgaları Devam Ediyor – “Game of Thrones” Tahtını Terk Etmiyor

Taht Kavgaları Devam Ediyor Ama “Game of Thrones” Korsan İzlenme Tahtını Terk Etmiyor

game_of_thrones

Her yıl sonunda olduğu gibi 2013 sonunda da bitmekte olan yılın en’leri gazete ve dergi sayfalarını doldurmaya başladı. Bu tip yazılar genellikle pek ilgimi çekmemekle birlikte, twitter’da görmemin ardından hemen okuduğum ve sizlerle de paylaşmak istediğim bir liste bana oldukça ilginç geldi.

http://torrentfreak.com/game-of-thrones-most-pirated-tv-show-of-2013-131225/ adresinde görebileceğiniz bir araştırma 2013’ün korsan biçimde en çok indirilen TV dizilerini konu alıyor. Bağımlılık derecesinde takip ettiği birkaç TV dizisi (Game of Thrones, Dexter, vd.) olan ve  -itiraf etmek gerekirse- yurtdışında olduğu ve kablolu TV aboneliğine sahip olduğu dönemlerde korsan biçimde dizi izlemeyi alışkanlık haline getiren yazar bakımından bu listenin ilginç olması kaçınılmazdı.

Araştırma, 2013 yılı içerisinde korsan olarak en çok indirilen TV dizilerinin bölüm başına ortalama indirme sayısından ve aynı dizilerin bölüm başına A.B.D.’ndeki tahmini yasal izleyici sayısından oluşmaktadır. Rakamlar, çeşitli BitTorrent takip edicilerin derlediği, indirme sayısı istatistikleri başta olmak üzere çeşitli kaynaklara dayanılarak, TorrentFreak tarafından tahmini olarak belirlenmiştir.

dizizleme(Kaynak www.torrentfreak.com)

İndirme sayısını gösteren istatistiklerin, online akış (online streaming) ve merkezi dosya paylaşım sistemleri (cyberlocker downloads) yoluyla yapılan izlemeleri içermediği özellikle belirtilmelidir. Bunun nedeni, bu tip izlemelerin sayısını ölçecek kaynakların bulunmamasıdır. Bu tip izlemelere ilişkin rakamların eklenmesi durumunda korsan izleme sayısının ne kadara çıkacağının tahminini ise sizlere bırakıyorum.

İstatistiğe dönülecek olursa, Gam of Thrones’un açık ara korsan indirme birinciliğini elinde bulundurduğu görülmektedir. Dizinin fanı olarak bu duruma sevinmem mi gerekli onu pek bilmiyorum, ama torrentfreak.com’a göre, Game of Thrones geçen yılda birinci olduğu bu alanda liderliği kolaylıkla kaybedecek gibi gözükmüyormuş. İkinci, üçüncü ve dördüncü sıralarda takip etmediğim Breaking Bad, The Walking Dead ve The Big Bang Theory dizileri yer alıyor. Beşinci sırada ise tüm zamanlar favorim Dexter bulunuyor, her şehre bir tane lazım dediğim Dexter, her ne kadar bizlerle vedalaşmış olsa da bir klasik olarak kalplerimizde yeri her zaman birinci kalacak diyebiliriz.

Torrentfreak.com, dizilerin korsan olarak indirilmesi konusunda tek sorumluluğun indirenlerde aranmaması gerektiği, özellikle Game of Thrones yapımcısı HBO kanalının dizinin haklarını hiçbir şekilde yasal online yayıncılarla paylaşmaması durumunun, bu dizinin korsan biçimde izlenmesini artırdığı görüşündedir.

Bununla birlikte, dizi yaratıcıları korsan indirme konusunda çok da rahatsız olmadıklarını belirten açıklamalar yapmaktadır. Torrentfreak.com’da yer alan yazıya göre Game of Thrones yönetmeni David Petrarca “korsan izleme veya indirmenin dizi hakkında ihtiyaç duyulan kültürel uğultuyu fazlasıyla yarattığını” kabul etmiştir (http://torrentfreak.com/piracy-doesnt-hurt-game-of-thrones-director-says-130227/). Benzer şekilde, HBO’nun ortak şirketi Time Warner’ın CEO’su Jeff Bewkes, “korsan izleme veya indirmenin firmasına daha çok abonelik sonucuna yol açtığını ve en çok korsanlığa konu olma unvanının Emmy ödülü kazanmaktan daha iyi olduğunu” belirtmiştir (http://torrentfreak.com/game-of-thrones-piracy-better-than-an-emmy-time-warner-ceo-says-130808/)

Buna karşın “The Walking Dead” dizisinin yapımcısı Gale Anne Hurd tersi görüştedir ve “korsan izlemenin en sonunda yasal izlemeye dönüşecek bir alışkanlık oluşturması anlamında iyi olduğu” kanaatine katılmamaktadır. Hurd’ın görüşünü destekler nitelikte bir veri, The WalkingDead’in sezon prömiyerinin AMC tarafından ücretsiz yayınlanmasına rağmen bu bölümü korsan yolla indirmeyi tercih edenlerin büyük oranda olmasıdır (http://torrentfreak.com/pirates-jump-on-the-walking-dead-despite-legal-options-131014/).

Korsan dizi izlemenin engellenmesi veya tamamen ortadan kaldırılması oldukça güç olduğundan ve internetin yasaklanması veya kısıtlanması gibi sansürcü tedbirler 21. yüzyılın ruhuna uygun olmayacağından,  kanaatimizce dizi yapımcılarının, meslek birliklerinin veya kanun koyucuların konuyu bu gözle de değerlendirmesi daha yerinde olacaktır. Benzer bir konu hakkındaki değerlendirmemiz http://iprgezgini.org/2013/12/17/hadopi-yasasi-catirdiyor-fransada-internet-uzerinden-yasadisi-dosya-paylasimi-ve-dosya-indirme-hakkinda-yasal-duzenleme/ adresinden incelenebilir.

Önder Erol Ünsal

Aralık 2013

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Nispi Ret Nedenleri

Avrupa Birliği Adalet Divanı Bainbridge Kararı (C-234/06) – Bir Marka Serisine veya Marka Ailesine Dahil Olma Gerekçesiyle Karıştırılma veya Çağrıştırma İhtimali

Parchment-Books-Series-Of-12(Görsel http://www.milieuhomegoods.com/parchment-books-series-of-12/ adresinden alınmıştır.)

Avrupa Birliği Adalet Divanının, 13 Ekim 2007 tarihli C-234/06 sayılı “Bainbridge” kararı, bir marka serisinin veya marka ailesinin içerisinde olma zannıyla ortaya çıkabilecek karıştırılma veya çağrıştırma ihtimali hususunu irdeleyen önemli bir karardır.

 

Önceki marka sahibinin seri markaları içine dahil olmaktan veya daha doğru bir tabirle, tüketicilerin bir markayı, üçüncü bir kişiye ait bir marka serisinin veya marka ailesinin devamı niteliğinde bir marka zannederek, malların veya hizmetlerin kaynağı konusunda yanılgıya düşmesinden kaynaklanacak karıştırılma veya çağrıştırma ihtimali uygulamada sıklıkla öne sürülen bir ilana itiraz gerekçesidir.

 

Seri marka kavramıyla uygulamada sıklıkla karşılaşılmakla birlikte konu hakkındaki tanımların veya sınırların belirgin ve yeterli olduğundan söz etmek mümkün değildir. Bu nedenle seri marka veya bir marka ailesinin dahilinde olmak gibi kavramların Adalet Divanı tarafından ne şekilde yorumlandığının aktarılması ve bu amaç doğrultusunda “Bainbridge” kararındaki temel tespitlerin aktarılması kanaatimizce yerinde olacaktır.

 

“Bainbridge” davası oldukça uzun ve detaylı bir karar olduğundan yazı boyunca kararın yalnızca seri marka kavramı ile ilgili bölümü değerlendirilecek ve aktarılacaktır.

 

Dava konusu uyuşmazlık esasen, Topluluk Marka Ofisine (OHIM) “Bainbridge” markasının tescil edilmesi için başvuran “F.M.G. TEXTILES SRL” ile bu başvurunun tescil edilmemesi için “bridge” ibaresini içeren 11 adet markasıyla (bridge, old bridge, the bridge basket, the bridge, footbridge, the bridge wayfarer, over the bridge) karıştırılma olasılığı gerekçesini öne süren “IL PONTE FINANZIARA SPA” arasında yaşanmaktadır. “Bainbridge” başvurusuna karşı yukarıda belirtilen markalar gerekçe gösterilerek yapılan itiraz OHIM itiraz birimi ve ardından OHIM Temyiz Kurulu tarafından reddedilir. OHIM Temyiz Kurulunun itirazı reddetme gerekçesi, itiraz gerekçesi markalardan 5’inin kullanılmaması (Topluluk Marka Tüzüğüne göre, itiraz gerekçesi markaların tescilinden sonra 5 yıl geçmişse, bunlara dayalı itirazlarda, kullanımlarının ispatlanması gerektiği belirtilebilir), kalan 6 adet markanın ise bir marka serisi oluşturmaya yetecek derecede kullanılmamış olmalarıdır. Temyiz Kurul sonuç olarak markalar arasında karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkmayacağını belirtmiştir.

 

“IL PONTE FINANZIARA SPA” bu karara karşı dava açar ve dava Adalet Divanı İlk Derece Mahkemesi tarafından görülür. İlk Derece Mahkemesi, itiraz sahibince bir marka serisi oluşturdukları iddia edilen markaların tümünün veya bir marka ailesi oluşturmaya yetecek derece miktarının kullanıldığını gösterir kanıtlar sunulmaması nedeniyle OHIM Temyiz Kurulunun seri markalar gerekçeli itirazı reddetmesi hususu da dahil olmak üzere, Temyiz Kurulunun kararını yerinde bulur. “IL PONTE FINANZIARA SPA” bu kararı da yerinde bulmaz ve Adalet Divanı nezdinde kararı temyiz eder.

 

Adalet Divanı davayı C-234/06 sayı ile inceler. Bu yazı kapsamında, daha önce de belirttiğimiz üzere, kararın yalnızca seri markalar ile ilgili kısımlarını aktarmakla yetineceğiz. Kararın tamamını incelemek isteyenlerin karara http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d58bbeef61e80d40f89ec2ffccdeee7951.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4OahmQe0?text=&docid=62798&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3526211 bağlantısından erişmesi mümkündür.

 

Adalet Divanı kararının 54.-67. paragraflarında davacının marka serisine veya marka ailesine dahil olma esaslı karıştırılma olasılığı iddiasını incelemiştir. Adalet Divanı, kararın 63.—66. paragraflarında, bu konuda takip eden önemli saptamaları yapmıştır:

 

“63. Halkın, malların veya hizmetlerin aynı işletmeden veya ekonomik olarak bağlantılı bir işletmeden geldiğini düşünmesi durumunda, Topluluk Marka Tüzüğü 8/1-(b) bendi anlamında karıştırılma ihtimali ortaya çıkar. Bir marka ailesi veya markalar serisi söz konusu olduğunda, karıştırılma ihtimali daha özel olarak, tüketicinin mal ve hizmetlerin kaynağına veya menşeine ilişkin olarak yanılgıya düşmesi veya hatayla markanın -başka bir firmaya ait- bir marka ailesinin veya markalar serisinin parçası olduğunu düşünmesi olasılıklarından kaynaklanır.

 

64. Hukuk sözcüsünün görüşünün 101. paragrafında belirttiği üzere, bir marka ailesi veya markalar serisi oluşturabilecek sayıda marka olmadığı sürece, hiçbir tüketiciden, bu marka ailesinin veya markalar serisinin ortak unsurunu tespit etmesi ve/veya bu marka ailesi veya markalar serisi ile aynı ortak unsuru içeren bir başka markayı ilişkilendirmesi beklenemez. Buna bağlı olarak, başvurusu yapılan markanın bir marka ailesine veya markalar serisine ait olması nedeniyle halk nezdinde yanılgı olasılığının ortaya çıkması için, marka ailesine veya markalar serisine dahil olan önceki markaların piyasada mevcut olması (kullanılıyor olması ç.n.) gerekir.

 

65. Bu bağlamda, davacının iddia ettiğinin aksine, İlk Derece Mahkemesi, önceki markaların kullanımına ilişkin kanıt talep etmekten ziyade, bunların bir kısmının kullanımının bir marka ailesi veya markalar serisi oluşturmaya yeterli olup olmadığını ve bu şekilde karıştırılma olasılığı değerlendirmesinde bir marka ailesinin veya markalar serisi oluşup oluşmadığını gösterebilecek kullanım kanıtını talep etmiştir.

 

66. Belirtilen nitelikte kullanıma rastlanılmadığından, İlk Derece Mahkemesinin; – Temyiz Kurulunun  davacı tarafından öne sürülen marka serilerinden kaynaklanan koruma talebini dikkate almama yetkisi bulunmaktadır – yönündeki kararı yerindedir.”

 

Adalet Divanının “Bainbridge” kararında yaptığı yorum, marka serileri gerekçeli itirazların, ancak seriye dahil markaların piyasada fiilen kullanılmaları durumunda kabul edilebileceğini göstermektedir. Adalet Divanına göre, bir marka ailesi veya markalar serisi gerekçe gösterilerek yapılan itirazlarda, öncelikle bir marka ailesi veya markalar serisi oluşturabilecek sayıda markanın varlığı aranacak (Adalet Divanı bu konuda minimum sayı belirtmemiştir, ancak kullanılan “sufficient number – yeterli sayıda” marka terimi, bu sayının birden fazla marka olduğunu göstermektedir.), ardından marka ailesine veya markalar serisine dahil markaların piyasada fiilen kullanılıp kullanılmadığına göre karar verilecektir. Şöyle ki, Adalet Divanına göre, yeterli sayıda markanın kullanımı olmadan, hiçbir tüketiciden bir marka ailesine veya markalar serisine dahil markaların ortak unsurlarını tespit ederek, bu unsuru, başka bir markada yer alan aynı unsurla ilişkilendirmesi beklenemez.

 

Adalet Divanının “Bainbridge” kararında getirdiği yorum, Alman Federal Adalet Mahkemesinin marka serilerinden kaynaklanacak karıştırılma ihtimali hakkında önceden verdiği “BIG” ve “BANK 24” kararlarıyla da paralellik içermektedir.  http://servicemarks.blogspot.com/2007/09/ecj-endorses-concept-of-serial-marks.html bağlantısından görülebilecek yazıda belirtildiği haliyle, Federal Adalet Mahkemesi marka serilerinden bahsedebilmek için aşağıdaki kriterlerin yerine getirilmesi gerektiğini ortaya koymuştur:

 

  •  Halk, bir firmanın birkaç markasının ortak kökünü oluşturan unsuru, tek bir marka sahibini işaret eden ortak bir kaynak göstergesi olarak algılamalıdır.
  • Halk, belirtilen nitelikteki ortak kök unsura dayanan bir markayı bir firmaya, ancak o firmanın söz konusu unsuru başka birkaç markada daha kullandığını bilmesi ve özellikle, ortak kök unsurun firmanın kendisi için akılda kalıcı bir sözcük olarak kullanılması durumunda bağlayacaktır.
  • Ortak kök unsur tanınmışsa, bu markalar serisinin oluşmasının lehinde bir husustur.
  • Bütün bunların sonucunda, marka serilerinin esası, sadece belirli sayıda  – kullanılan veya kullanılmayan – markanın varlığı değil, bir marka serisinin fiili kullanımı nedeniyle halkta oluşan algı olmalıdır.

 

Adalet Divanının “Bainbridge” kararı ve Alman Federal Adalet Mahkemesinin yorumları esasında, bir marka serisinden bahsetmenin ancak, aynı kök unsuru içeren birkaç markanın varlığı ve bu markaların fiili kullanımı nedeniyle, bu kök unsurun halk tarafından bir firmaya bağlanması halinde mümkün olacağı ortaya çıkmaktadır. Kanaatimizce son derece yerinde olan bu yorumun, ülkemizdeki uygulamalarda da esas olarak kabul edilmesi yerinde olacaktır.

 

Sadece tek bir markaya dayanarak yapılan -seri marka olarak algılanma gerekçesiyle karıştırılma ihtimali ortaya çıkacaktır- içerikli itiraz dilekçeleriyle ve bu iddianın kabul gördüğü idare veya yargı kararlarıyla ülkemiz uygulamasında karşılaşılmaktadır. Bu tip değerlendirmelerin, kavram kargaşası nedeniyle, markalar serisi kavramını, özel bir durum olmaktan çıkartarak, dar anlamda karıştırılma olasılığıyla (önceki tarihli tescilli bir markayla benzer mallar veya hizmetler için sonraki tarihli markanın varlığı) aynı düzlemde değerlendirmekten kaynaklandığı söylenebilir. Görüşümüz, kavramların doğru anlamlarında kullanılması ve markalar serisine dahil olma zannıyla karıştırılma veya çağrıştırma ihtimali kavramının, durumun gerektirdiği özel şartlar bağlamında incelenmesidir. Bununla birlikte, uluslararası nitelikteki marka kavramlarının çoğunun gerçek ve doğru anlamlarının dışında kullanıldığı marka uygulamalarımızda, (vekiller, idare ve yargı bütünü açısından) bu beklentinin şimdilik iyimser bir beklenti olarak kalacağı şüphesizdir.

 

Önder Erol Ünsal

Temmuz 2013

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Haberler ve Gündem

OHIM Temyiz Kurulu, OHIM İnceleme Kılavuzuyla Ne Derecede Bağlıdır? Avrupa Birliği Adalet Divanının C-53/11 Sayılı Kararı

r10(Görsel http://dyn.com/blog/defining-rules-vs-guidelines-errors-and-empowerment/  adresinden alınmıştır.)

 

Marka tescil işlemlerinden sorumlu kamu kurumlarının, başvuruların tescil edilebilirliğine yönelik değerlendirmelerini içeren ve diğer işlemler bakımından da süreçleri açıklayan inceleme kılavuzları, başvuru sahipleri ve marka vekilleri için olduğu kadar, inceleme uzmanları için de önemli metinler niteliğindedir.

 

Başvuru sahipleri ve marka vekilleri, inceleme kılavuzlarında yer alan değerlendirmelerin incelenmesi neticesinde, yapacakları veya yaptıkları başvuruların akıbetlerini aşağı yukarı tahmin edebilmekte veya başvuru hakkında verilen kararın gerekçelerini kılavuzda yer alan verilerle eşleştirerek, kararın yerindeliğini sorgulayabilmektedir. Aynı şekilde, inceleme uzmanları da, inceleme kılavuzlarında kendilerine çizilen hareket alanının sınırları içerisinde karar vererek, kurum tarafından belirlenen politikayı uygulamaktadır. Her iki durumda da, inceleme kılavuzlarının, kurum kararlarının tahmin edilebilirliğini ve karar tutarlılığını (birlikteliğini) mümkün olduğu ölçüde artırarak, sistemin tüm aktörleri için maksimum fayda sağladığı açıktır.

 

Türk Patent Enstitüsü (TPE) Markalar Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan marka karar kılavuzunun, bu amaca olabildiğince hizmet ettiği ortadadır. http://www.turkpatent.gov.tr/dosyalar/haber/Marka_Karar_Kriteri_TR.pdf adresinden erişilebilecek kılavuzun, yurtdışındaki denkleriyle karşılaştırıldığında, mutlak ve nispi ret nedenleri incelemesinin esasları konusunda kapsamlı ve -tamamen olmasa da- büyük ölçüde yeterli olduğunun iddia edilmesi mümkündür. Bununla birlikte, kılavuz, mutlak ve nispi ret nedenleri incelemesi dışındaki konularda (şekli inceleme, başvuru tarihinin belirlenmesi ile ilgili ilkeler, sınıflandırma, arama, devir, lisans, unvan-adres-nevi değişikliği gibi işlemler, vb. konular) yetersiz kalmaktadır ve bu eksikliklerin kısa sürede giderileceği umulmaktadır.

 

İç Pazarda Uyum için Ofis (OHIM) tarafından hazırlanan ve kullanıcılara sunulan inceleme kılavuzu ve talimatnamesi (http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/legalReferences/guidelines/OHIMManual.en.do & http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/legalReferences/guidelines/guidelines.en.do), OHIM tarafından gerçekleştirilen iş süreçlerinin neredeyse tamamı hakkında detaylı bilgi ve düzenleme içermektedir. Kapsamları mutlak ve nispi ret nedenleri incelemesi ile sınırlı olmayan kılavuz ve talimatnamenin, OHIM kararlarının ve işlem süreçlerinin tahmin edilebilirliğini artırdığı, kurumun daha şeffaf işlem süreçlerine sahip olmasını sağladığı ve kurum çalışanları açısından da işlemlerde kolaylık sağladığı şüphesizdir.

 

Kurum, inceleme kılavuzlarının, sistemin tüm bileşenleri bakımından fayda sağladığı açık olmakla birlikte, kılavuzların kullanımıyla birlikte eş zamanlı bir soru da ortaya çıkmaktadır:

 

İnceleme kılavuzlarının ne derecede bağlayıcıdır ve bu bağlayıcılık kimler açısından geçerlidir?

 

Bu sorunun yanıtına yönelik tespitler içeren ve esası itibarıyla oldukça karışık olan bir davanın sonucunda, Avrupa Birliği Adalet Divanı tarafından verilen 19/01/2012 tarihli C-53/11 sayılı karar, okumakta olduğunuz yazının konusunu oluşturmaktadır.

 

Konunun bütünlüğünden kopmamak ve son derece karışık davanın detayları içerisinde kaybolmamak amaçlarıyla, yazı kapsamında, davanın konusu kısaca özetlenecek ve asıl olarak, Adalet Divanının, inceleme kılavuzlarının bağlayıcılığı konusundaki yorumuna yer verilecektir.

 

OHIM tarafından ilan edilen “Aurelio Munoz Molina”ya ait “R10” ibareli başvurunun ilanına karşı, “DL Sports & Marketing Ltda” tarafından itiraz edilir. İtiraz gerekçesi, ticaret sırasında bu işaretin itiraz sahibi tarafından eskiye dayalı olarak kullanımıdır. OHIM ilana itiraz birimi, eskiye dayalı kullanımı gösteren kanıtları itiraz sahibinden talep eder, ancak verilen süre ve ek süre içerisinde kullanımı gösterir kanıtlar sunulmaz. Ancak, verilen süre ve ek sürenin dolmasının ardından, “Nike International Ltd” itiraz gerekçesi markayı devraldıklarını belirten bir sözleşme sunar. OHIM, ilana itiraz birimi, ilana itirazı reddeder ve ret kararında önceki kullanımı gösterir yeterli kanıt bulunmadığını belirtir. “Nike International Ltd”  karara karşı itiraz eder ve OHIM Temyiz Kurulu, itirazı, “Nike International Ltd”’in itiraz prosedürlerine taraf olduğunu gösterir kanıt sunmaması, bu nedenle itiraz etme yetkisinin bulunmaması nedeniyle reddeder. Temyiz Kurulu, “Nike International Ltd”nin, itiraz gerekçesi tescilli olmayan markayı devraldığını gösterir kanıtlar sunmadığını, karara itiraz aşamasında da bunu kanıtlamadığını belirtir. Temyiz Kuruluna göre, devir sözleşmesi, “Nike International Ltd”nin bazı topluluk markalarını devraldığını göstermektedir, ancak itiraz gerekçesi tescilli olmayan marka, özel olarak bunlar arasında belirtilmemiştir.

 

“Nike International Ltd”, bu karara karşı dava açar ve dava Adalet Divanı Genel Mahkemesi tarafından T-137/09 sayı ile görülür.

 

“Nike International Ltd”nın öne sürdüğü 4 gerekçeden ikisi reddedilir, birisi kabul edilir, sonuncusu ise diğer iddianın kabul edilmesi nedeniyle incelenmez. Dolayısıyla, yazı kapsamında kabul edilen iddia açıklanacaktır.

 

Adalet Divanı Genel Mahkemesi, öncelikli olarak itirazın, “Nike International Ltd”nin itiraz prosedürlerine taraf olduğunu gösterir kanıt sunmaması, bu nedenle itiraz etme yetkisinin bulunmaması nedeniyle reddedildiğini belirtir. Buna karşın, OHIM’in ilke olarak uymakla yükümlü olduğu İnceleme Kılavuzunun, ilana itirazla ilgili prosedürel işlemler kısmında “Eskiye dayalı (önceki) bir ulusal hakkın yeni sahibinin, OHIM’i devir konusunda bilgilendirmesi, ancak buna ilişkin yeterli kanıt sunmaması durumunda, yeni sahibe bu işleme ilişkin kanıt sunması için iki aylık süre verilir ve bu süre zarfında işlemler askıya alınır.” düzenlemesi yer almaktadır.  Bu düzenlemeyi ve bağlantılı diğer gerekçeleri dikkate alan Genel Mahkeme, davayı kabul eder ve OHIM Temyiz Kurulunun kararını iptal eder.

 

OHIM bu karara karşı, Avrupa Birliği Adalet Divanı nezdinde dava açar ve dava C-53/11 sayı ile görülür. OHIM, esasen konu hakkında özel bir düzenleme mevcutken (Topluluk Marka Tüzüğüne ilişkin Yönetmelik kural 49 ve Topluluk Marka Tüzüğü madde 58) ve Temyiz Kurulu kararı bu hükümlere dayanırken, Genel Mahkemenin bu hükümleri göz ardı ederek ve ilintisiz hükümlerle analoji yoluyla karar verdiğini ileri sürmektedir.

 

Davada öne sürülen argüman çerçevesinde OHIM’e göre, OHIM Marka İnceleme Kılavuzu, uzmanlar ve diğer OHIM birimlerince alınan kararlarda dayanak olarak kullanılan OHIM personeli talimatnamesi niteliğindedir. Buna karşın, OHIM uzmanları ve birimleri tarafından verilen kararların Topluluk Marka Tüzüğü ve Yönetmeliği ile uyumunu (tutarlığını) kontrol etmekle yükümlü olan OHIM Temyiz Kurulunun, bu kılavuzları uygulama zorunluluğu bulunmamaktadır. Bunun ötesinde, OHIM Temyiz Kurulunun kararları sınırları çizilmiş yetkiler çerçevesinde alınır ve bu kararlar takdir yetkisinin kullanılması olarak değerlendirilemez. Buna bağlı olarak, OHIM Temyiz Kurulunun kararlarının hukuka uygunluğu, OHIM’in önceki karar verme pratiği çerçevesinde değil, yalnızca, Avrupa Birliği Mahkemeleri tarafından yorumlandığı haliyle Topluluk Marka Tüzüğü ve buna ilişkin Yönetmelik çerçevesinde değerlendirilmelidir. İncelenen vakada, OHIM’e göre, tartışma konusu yönetmelik maddesi, idari talimatnamelere göre değil, Topluluk Marka Tüzüğü ve buna ilişkin Yönetmelikte yer alan hükümler çerçevesinde değerlendirilmelidir.

 

Buna karşılık, “Nike International Ltd”e göre, OHIM kararlarda tutarlılık ihtiyacı doğrultusunda, az ya da çok bağlayıcılığı bulunan, uygulama kılavuzlarını kabul etmiştir ve Topluluk Marka Tüzüğü ve buna ilişkin Yönetmeliği, OHIM Uygulama Kılavuzunda belirtilen ilkeler çerçevesinde uygulamalıdır.

 

Adalet Divanı, yukarıda yer verilen argümanları değerlendirdikten sonra, konuyu takip eden biçimde yorumlamıştır:

 

İncelenen davada, Adalet Divanı Genel Mahkemesi, OHIM Temyiz Kurulunun OHIM İnceleme Kılavuzunu uygulaması gerektiğini belirtmiş olmakla birlikte, OHIM tarafından öne sürüldüğü üzere, bir işaretin Topluluk Markası olarak tescil edilmesiyle ilgili olarak OHIM Temyiz Kurulunun kararları, sınırları çizilmiş yetkiler çerçevesinde alınır, bu kararlar takdir yetkisinin kullanılması olarak değerlendirilmez ve buna bağlı olarak, OHIM Temyiz Kurulunun kararlarının hukuka uygunluğu, yalnızca, Avrupa Birliği Mahkemeleri tarafından yorumlandığı haliyle Topluluk Marka Tüzüğü çerçevesinde değerlendirilmelidir.

 

Bu çerçevede, Avrupa Birliği Adalet Divanı, OHIM’in iddialarını, Topluluk Marka Tüzüğü ve buna ilişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde değerlendirmiş ve Adalet Divanı Genel Mahkemesinin kararını yerinde bulmamıştır. Yazı içeriğinde, Adalet Divanının bu davaya ilişkin olarak hangi gerekçeyle hangi Yönetmelik hükmünün uygulanmasının gerektiğini tespit ettiği belirtilmemiş olmakla birlikte, kararı bu yönüyle değerlendirmek isteyenlerin C-53/11 sayılı kararı detaylı biçimde incelemeleri yerinde olacaktır.

 

Kararın, bu yazının amacı bakımından önemli yönü, Adalet Divanının OHIM Temyiz Kurulunun hareket alanını, inceleme kılavuzuna uygun karar vermekle sınırlamamış olması, OHIM Temyiz Kurulunun kararlarının hukuka uygunluğunun Avrupa Birliği Mahkemeleri tarafından yorumlandığı haliyle Topluluk Marka Tüzüğü göre değerlendirilmesi gerektiğini belirtmiş olmasıdır.

 

Bu durumda, davada OHIM tarafından öne sürülen argüman dikkate alınırsa, OHIM Marka İnceleme Kılavuzu, uzmanlar ve diğer OHIM birimlerince alınan kararlarda dayanak olarak kullanılması zorunlu OHIM personeli talimatnamesi niteliğindedir. Dolayısıyla, OHIM personeli karar verirken bu kılavuza uymakla yükümlüdür. Buna karşın, OHIM Temyiz Kurulu, OHIM’in diğer birimlerince verilen kararları, Topluluk Marka mevzuatına uygunluk anlamında kontrol etmekle yükümlüdür ve Temyiz Kurulunun inceleme kılavuzuna uygun karar verme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

 

OHIM Temyiz Kurulunun yapısı, üyelerinin seçim yöntemi ve statüsü (bkz. Topluluk Marka Tüzüğü madde 125, maddeler 135-137)  dikkate alındığında, oluşturulan farklılaşma bir dereceye kadar anlam kazanmaktadır. Şöyle ki, OHIM Temyiz Kurulu başkanı ve üyeleri, OHIM İdari Kurulunun önerisi üzerine Avrupa Birliği Konseyi tarafından atanmaktadır. Üyeler, 5 yıllık süre için (yenilenebilir) atanmakta ve ciddi nedenler olmadıkça bu süre içerisinde görevden alınamamaktadır.  Topluluk Marka Tüzüğü madde 136(4)’e göre, OHIM Temyiz Kurulu başkanı ve üyeleri görevlerinde bağımsızdır ve kararlarında herhangi bir talimatname ile bağlı değildir. Bu çerçevede, OHIM Temyiz Kurulu, OHIM’in parçası olmakla birlikte, yapısı ve çalışma biçimi itibarıyla kurum içerisinde ayrı bir kurum izlenimini ortaya çıkartmaktadır.

 

Özetlendiği haliyle, OHIM Temyiz Kurulunun yapısı ve statüsü, Kurulu, OHIM’in İnceleme, İtiraz ve İptal birimlerinden belirgin biçimde farklılaştırmakta ve bu hususların tümü dikkate alındığında, Adalet Divanının bu yazı boyunca aktarmaya gayret ettiğimiz kararı belirli bir derecede anlam kazanmaktadır.

 

Bununla birlikte, kişisel olarak yerinde bulduğumuz yorum biçiminin Adalet Divanı Genel Mahkemesinin -üst mahkemece yerinde bulunmayan- yorumu olduğu, yani OHIM’in bir parçası olan, OHIM Temyiz Kurulunun da, OHIM inceleme kılavuzu ile bağlı olması gerektiği yönünde olduğu belirtilmelidir. Buna dayanak olarak ilkin, kurumlar tarafından hazırlanan uygulama kılavuzlarının, istisnai haller dışında, ilgili mevzuata uygun olduğunun kabul edilmesi gerekmektedir. Ofisler tarafından hazırlanan uygulama kılavuzlarının amacının kurum içi karar tutarlılığını ve ofislerin tahmin edilebilir kararlar vermesini sağlamak olduğu ve kullanıcı gruplarının (başvuru sahipleri – vekiller), tescil ofislerini ayrı kriterlere göre çalışan ayrı kurumlar olarak değil, –haklı biçimde- tek bir kurum olarak gördükleri dikkate alındığında; Temyiz Kurullarına -uygulama kılavuzunun kanuna açıkça aykırı olması hali dışında- uygulama kılavuzuna aykırı hareket etme serbestisi tanınmaması, kanaatimizce –en azından kendisine sunulan kılavuzla uyumlu uygulamalar bekleyen kullanıcı grupları açısından- daha anlamlı olacaktır.

 

Önder Erol Ünsal

Haziran 2013

 

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Haberler ve Gündem, IP Translator Davası, Kötü Niyetle Yapılan Marka Tescil Başvuruları, Marka Mutlak Ret Nedenleri, Marka Nispi Ret Nedenleri, Nice Sınıflandırması - Malların ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırması

Avrupa Birliği Marka Rejimi Değişiyor mu? Avrupa Birliği Komisyonu’nun Taslak Direktif ve Tüzük Metinleri ve Değerlendirmesi (2)

Change_Is_Good_You_Go_First_(Görsel http://www.sodahead.com/living/some-people-prefer-consistency-and-get-very-anxious-when-confronted-with-the-concept-of-change-are/question-2473607/?link=ibaf&q=&esrc=s adresinden alınmıştır.)

 

Önceden yayınladığım “Avrupa Birliği Marka Rejimi Değişiyor mu? Avrupa Birliği Komisyonu’nun Taslak Direktif ve Tüzük Metinleri ve Değerlendirmesi (1)” başlıklı yazıda (http://wp.me/p43tJx-8e ) , 2008/95 (eski 89/104) sayılı Topluluk Marka Direktifi (bundan sonra Direktif olarak anılacaktır) ve 2007/2009 sayılı Topluluk Marka Tüzüğünde (bundan sonra Tüzük olarak anılacaktır) önemli değişiklikler öngören Taslak Direktif ve Tüzük hakkında bilgi vermiştim. Avrupa Birliği Komisyonu tarafından hazırlanan Taslak Direktif ve Tüzük, beklenen takvimde sıkıntı yaşanmazsa 2014 ilkbaharında yürürlüğe girecektir.

 

Konu hakkında yayınladığım ilk yazıda, öngörülen değişikliklerin bir bölümü hakkında bilgi vermiş ve değişikliklerin bazılarına başka bir yazıda yer vereceğimi belirtmiştim. Dolayısıyla, yazının bütünselliği içerisinde değerlendirilebilmesi için öncelikle, konu hakkında yazdığım ilk yazının gözden geçirilmesi yerinde olacaktır. 

 

Önceki yazıda belirttiğim üzere, Taslak Direktifte öngörülen değişiklik doğrultusunda, önceki markalarla aynılık veya benzerlik halinde ortaya çıkacak ret kararları Ofisler tarafından resen verilemeyecektir. Taslak hükmün kabul edilmesi halinde, tüm Avrupa Birliği (AB) üyesi ülke marka ofisleri, tıpkı İç Pazarda Uyum Ofisi (OHIM) gibi, resen incelemelerini mutlak ret nedenleri ile sınırlı tutacak, nispi ret nedenlerini, yani önceki markalarla aynılık veya benzerlikten kaynaklanacak ret nedenlerini ise resen inceleyemeyecektir.

 

Buna karşılık olarak, Taslak Direktifle getirilen 47. madde kapsamında getirilen bir diğer düzenleme, AB üyesi ülkelerin tamamına, marka ofisleri nezdinde hükümsüzlük ve iptal prosedürleri sağlama zorunluluğu getirmektedir. Bir diğer deyişle, Taslak Direktifin bu haliyle yürürlüğe girmesi halinde, tescilli markalara ilişkin hükümsüzlük ve iptal prosedürleri marka tescil ofisleri nezdinde idari yollarla da gerçekleştirilebilecektir. Bu düzenlemenin gerekçesi, önceden tescilli markalar nedeniyle ilana itirazla karşılaşan, ilana itiraz gerekçesi markaların hükümsüzlüğü için çoğu üye ülkede mahkemelere başvurmak zorunda olan ve bu nedenle uzun ve pahalı mahkeme süreçleriyle baş etmeleri gereken, Topluluk Markası başvurusu sahiplerine, daha ucuz ve kısa idari prosedürlerin kullanımı yoluyla önceki markaların hükümsüzlüğü veya iptali imkanını sağlamaktır. OHIM başta olmak üzere, bazı üye ülke ofislerince sağlanan idari yollarla hükümsüzlük ve iptal sistemi, prosedürleri hızlı ve ucuz hale getirerek, marka sahipleri tarafından tercih edilen bir sistem halini almıştır. Dolayısıyla, Taslak Direktif madde 47 hükmü uyarınca, marka ofisleri nezdinde hükümsüzlük ve iptal prosedürleri sisteminin, tüm üye ülkeler tarafından sağlanması istenmektedir.

 

Taslak Direktif madde 46 kapsamında getirilen hükümle, ilana itiraz prosedürlerinde önemli bir değişiklik öngörülmektedir. Halihazırda, OHIM’de uygulamada olan sistem doğrultusunda, bir Topluluk Markası (CTM) başvurusunun ilanına itiraz halinde, ilana itiraz gerekçesi markanın başvuru tarihiyle ilana itiraz tarihi arasında 5 yıldan fazla sürenin bulunması durumunda, CTM başvurusu sahibinin karşı argüman olarak itiraz gerekçesi markanın kullanılmadığını öne sürmesi mümkündür. Bu tip durumlarda, ilana itiraz sahibinin itiraz gerekçesi markayı kullandığını ispatlaması gerekmektedir, kullanımın ispatlanmaması halinde ilana itiraz tamamen veya kısmen (kullanıma konu olmayan mallar – hizmetler bakımından) reddedilmektedir. Taslak Direktif, bu uygulamanın tüm üye ülkeler bakımından kabul edilmesini zorunlu hale getirmekte ve dolayısıyla, CTM başvurusu sahiplerinin lehine, markayı her tür mal / hizmet için tescil ettirip kullanmayan tescilli marka sahiplerinin ise aleyhine bir düzenleme öngörmektedir. Benzer içerikte düzenleme madde 48 kapsamında hükümsüzlük için de getirilmiştir.

 

Taslak Direktif, madde 10(1) kapsamında getirilen düzenleme, Avrupa Birliği Adalet Divanının C-561/11 sayılı kararında getirdiği yorumu, Direktife yansıtmakta ve tescilli marka sahiplerine, kendisinden izin almamış tüm üçüncü kişilerin, kendi markasıyla karıştırılma olasılığına yol açabilecek işaretleri ticaret sırasında kullanımını engelleme hakkı vermektedir, hükmün getirdiği yenilik, bu hakkın kullanımının üçüncü kişilerin önceki haklarına halel getirmeyeceğini açık olarak belirtmesidir. Konu hakkında detaylı bilgi için, C-561/11 sayılı karar hakkında önceden yayınladığım http://wp.me/s43tJx-473 yazısının incelenmesi yerinde olacaktır.  

 

Taslak Direktif, madde 10(3)(d) uyarınca, tescilli marka sahibine işaretin, ticari isim veya firma ismi olarak veya ticari isim veya firma isminin parçası olarak kullanımını yasaklama hakkı verilmektedir. Aynı maddenin (f) paragrafı uyarınca, tescilli marka sahibine, işaretin 2006/114 sayılı direktife aykırı biçimde karşılaştırmalı reklamlarda kullanımını yasaklama hakkı da tanınmaktadır. Bu iki yeniliğin tescilli marka sahibinin üçüncü kişilere karşı kullanabileceği hakların kapsamını genişlettiği şüphesizdir.

 

Taslak Direktif madde 10(4) uyarınca, ithalatçının ticari amaçlarla hareket etmemesine rağmen, malı gönderenin ticari amaçlarla hareket ettiği hallerde, tescilli marka sahibi, malların ithalatını engelleme hakkına sahip olacaktır.

 

Taslak Direktif madde 10(5), Avrupa Birliği Adalet Divanının C-495/09 sayılı Philips-Nokia kararı sonrası endişelenen marka sahiplerinin sıkıntılarını gideren ve marka sahiplerinin kullanımı yasaklama hakkının kapsamını, serbest dolaşıma açılmamış transit mallar bakımından da güçlendiren bir düzenleme getirmiştir. Avrupa Birliği Adalet Divanının C-495/09 sayılı Philips-Nokia kararı hakkında yazdığım yazıya http://wp.me/p43tJx-4p adresinden erişilerek, kararın incelenmesi ve sorunun anlaşılması mümkündür.

 

Taslak Direktif madde 11 uyarınca, mallar üzerinde veya hizmetler için kullanılacak dış görünümün (get-up), ambalajın veya diğer unsurların, marka sahibinin haklarına tecavüz oluşturacağı kanaatine varılması halinde, marka sahibine dış görünümün (get-up), ambalajın veya diğer unsurların kullanımını yasaklama hakkı verilmektedir. Bu yolla, mallara uygulanmaları halinde tecavüz oluşturacakları açık olan, etiket, vb. araçların ele geçirilmeleri halindeki hukuki durum belirlilik kazanmıştır.

 

Taslak Direktif madde 14 kapsamında önerilen düzenleme, tescilli markadan kaynaklanan hakların kapsamındaki istisnayı netleştirmektedir. Direktif, önceden üçüncü kişinin kendi adının kullanımının engellenemeyeceği hükmünü içerirken, Taslak Direktif, üçüncü kişinin kendi şahsi adının kullanımının engellenemeyeceği hükmünü getirerek, düzenlemeyi bireylere ait kişisel isimlerle sınırlı hale getirmektedir. Ayrıca, madde eklenen yeni bir fıkra kapsamında, özellikle hangi tür kullanımın ticaret alanında dürüst kullanım sayılmayacağı açıklığa kavuşturulmuştur. Buna göre, üçüncü kişi ile marka sahibi arasında ticari bağlantı olduğu izlenimini doğuran veya haklı nedenler olmaksızın, tescilli markanın ayırt edici karakterinden veya ününden haksız avantaj sağlayan veya tescilli markanın ayırt edici karakterine veya ününe zarar veren üçüncü kişi kullanımları dürüst kullanım sayılmayacaktır.

 

Direktifin mevcut halinde yer almayan, devir, rehin, haciz, tasfiye gibi durumlara Taslak Direktifte kısa maddeler halinde yer verilmiş ve markaların bu tür işlemlere konu olabileceği belirtilmiştir.

 

Mevcut Direktif kapsamında detaylı biçimde düzenlenmemiş “kolektif markalar” hakkında Taslak Direktif kapsamında oldukça detaylı hükümler getirilmiştir.

 

“IP Translator” kararı sonrası AB üyesi ülkeler bakımından öncelikli sorun haline gelen ve çözülmesi için büyük çaba sarf edilen, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıkları konusunda ve malların ve hizmetlerin sınıflandırılması alanında Taslak Direktif madde 40 kapsamında detaylı düzenlemeler getirilmiştir. Düzenlemeye göre, başvuru sahipleri, mal ve hizmet listelerini, yetkili otoriteler ve tacirlerce yeterli kesinlik ve açıklıkta anlaşılabilecek terimleri kullanarak hazırlayacaktır, bu terimler seçilirken açık ve kesin olmaları koşuluyla Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarının kullanılması mümkündür, ayrıca genel ifadelerin kapsamı kullanılan ifadenin kelime anlamının kapsamıyla sınırlı olacak, kullanılan genel ifade kapsamına girmeyen malların veya hizmetlerin kapsandığı kabul edilmeyecektir (konu hakkında daha detaylı bilgi ve açıklama bloğumda “IP Translator” kararı ile ilgili olarak yazdığım önceki 7 adet yazı incelenerek edinilebilir). Taslak hükümde, sınıflandırmanın yalnızca idari amaçlara hizmet ettiği, malların veya hizmetlerin sadece aynı sınıfta yer almaları nedeniyle benzer veya sadece farklı sınıflarda yer almaları nedeniyle benzemez olarak kabul edilemeyecekleri açık olarak belirtilmiştir. Taslak Tüzükte getirilen paralel düzenleme, “IP Translator” kararının verildiği 22/06/2012 tarihinden önce, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıkları kullanılarak başvurusu yapılmış CTM başvurularının sahiplerine, Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren başlayacak 4 ay içerisinde, sınıf başlıklarını kullanarak başvuru yaparlarken niyetlerinin sınıf başlığının kelime anlamı dışında kalan Nicé sınıflandırmasının alfabetik listesine dahil olan malları veya hizmetleri de kapsamak olduğunu belirtme hakkı sağlayacaktır. Taslak Tüzük maddesinin bu haliyle kabul edilmesi halinde, yukarıdaki düzenlemede öngörülen 4 aylık süre içerisinde, marka sahipleri, sınıf başlığı kullanarak başvuru yaparken mal veya hizmet listesi kapsamına girdiği niyetiyle başvuruyu gerçekleştirdikleri, sınıf başlığının kelime anlamı dışında kalan malları veya hizmetleri açık olarak OHIM’e sunacaktır. OHIM de sicilinde bu taleplere uygun olarak gerekli kaydı yapacaktır. Belirtilen süre içerisinde, bu yönde bir talebin sunulmaması halinde, sınıf başlığının kelime anlamı kapsamına giren malları veya hizmetleri kapsadığı kabul edilecektir.

 

Taslak Direktif madde 42, başvurunun mutlak ret nedenlerine aykırılık nedeniyle reddedilmesi için üçüncü kişi görüşü prosedürünü tüm üye ülkeler bakımından uygulanacak bir prosedür olarak belirtmiştir.

 

Taslak Direktif madde 44 kapsamında getirilen düzenleme, marka başvurusu ücretlerinin bir sınıf ve bir sınıftan sonraki her ek sınıf için ek ücret şeklinde olacağını öngörmektedir. Dolayısıyla, OHIM başta olmak üzere, bazı AB üyesi ülke ofisleri tarafından sürdürülen üç sınıf için sabit ücret, üç sınıftan fazla olan sınıflar başına ek sınıf ücreti uygulaması, Taslak Direktife göre terk edilecektir.

 

Taslak Direktif madde 45, tescil Ofisi nezdinde etkin ve süratli ilana itiraz prosedürlerini, tüm üye ülkeler bakımından zorunlu hale getirmektedir. 

 

Taslak Direktifin 38. ve 39.  maddeleri, marka başvurularına başvuru tarihi verilmesi için sunulması gerekli dokümanları, Singapur Andlaşmasına uygun biçimde, tescil talebi, başvuru sahibinin kimliğine ilişkin bilgiler, tescil talebine konu mallar veya hizmetler, tescili talep edilen marka, başvuru ücreti (varsa ek sınıf ücreti) olarak belirlemiştir.  

 

Taslak Direktif madde 43 kapsamında, marka başvurularının veya tescilli markaların sahipleri tarafından Ofise talep üzerine bölünebileceği belirtilmiştir.

 

Taslak Direktif derecesinde detaylı olmamakla birlikte, Taslak Tüzükte öngörülen değişikliklerden de kısaca bahsetmek yerinde olacaktır. Taslak Tüzükte öngörülen değişikliklerin büyük çoğunluğu, Taslak Direktifteki değişikliklerin Tüzüğe yansıması şeklinde olduğundan, yazı kapsamında yalnızca çok önemli değişiklikler başlıklar ve kısa açıklamalar şeklinde sayılacaktır.

 

Taslak Tüzük, kapsamında ilk olarak Topluluk Markası (CTM) tanımı ortadan kaldırılmış ve Avrupa Markası (European trade mark) tanımı getirilmiştir. Benzer şekilde, İç Pazarda Uyum Ofisi (OHIM) yerini “Avrupa Birliği Markalar ve Tasarımlar Ajansı (European Union Trade Marks and Designs Agency)” kurumuna bırakmıştır.

 

Taslak Tüzük çerçevesinde, Avrupa Markası başvurularının ulusal ofisler aracılığıyla yapılması prosedürü ortadan kaldırılmıştır. Aynı şekilde, Avrupa Markası başvuruları için ödenmesi gereken ücretlerin başvuru tarihinden itibaren bir ay içerisinde ödenmesi imkanı ortadan kaldırılmış ve başvuru ile birlikte ödeme yapılması şartı getirilmiştir.

 

Taslak Tüzük madde 40, üçüncü kişi görüşlerinin başvurunun ilanından sonra yapılması gerekliliğini ortadan kaldırmıştır. Dolayısıyla, üçüncü kişi görüşlerinin başvuru tarihinden itibaren gönderilmesi mümkün olacaktır. Üçüncü kişi görüşleri için gönderim süresinin dolduğu tarih ise, ilana itiraz süresinin bittiği tarih veya ilana itiraz yapıldıysa ilana itiraz hakkındaki nihai kararın alınmasından önceki tarihtir.

 

Ayrıca, Taslak direktif kapsamında yapılan ve bu yazı ve bu yazının öncesindeki yazımız çerçevesinde detaylı biçimde açıklanan değişiklikler de Taslak Tüzüğe yansıtılmıştır.

 

Mevcut Direktif 19 maddeyken, Taslak Direktifin 57 maddeden oluşması ve Taslak Tüzükle getirilen çok sayıdaki yeni tanım, işlem ve hüküm, Avrupa Birliği Komisyonunun Taslak Direktif ve Tüzükle öngördüğü değişikliklerin kapsamının genişliği ve etkisi hakkında fikir vermektedir. Bu yazı kapsamında öngörülen değişikliklerden, önemli bulduklarıma veya gözüme ilk çarpanlara yer vermiş olmakla birlikte, ilk bakışta gözden kaçırdığım önemli değişikliklerin de bulunduğu şüphesizdir.

 

Taslak Direktif ve Tüzük öngörülen takvimin sorunsuz işlemesi halinde 2014 ilkbaharında yürürlüğe girecek ve üye ülkelere mevzuatlarını yeni Birlik mevzuatıyla uyumlu hale getirmeleri için muhtemelen 2 yıllık geçiş süreci tanınacaktır. Belirtilen takvim göz önüne alındığında, Türkiye’nin öngörülen değişiklikleri incelemek ve en azından değişikliklerle uyumlu bir taslak hazırlamak için yeterli süresi bulunduğu düşünülmektedir. Takvim olarak, öncelikle taslak AB mevzuat önerilerinin nihai hallerini almalarının ve AB tarafından kabul edilmelerinin beklenmesi daha yerinde bir yaklaşım olacaktır. Bununla birlikte, böylesine kapsamlı değişikliklerin yer aldığı Taslak Direktif ve Tüzüğün kamu kurumları başta olmak üzere ilgili tüm kuruluşlar, vekil birlikleri veya örgütleri ve özel sektör tarafından en kısa sürede dikkatli biçimde incelenmesi, Türk marka sisteminin doğrudan etkilendiği AB mevzuatıyla bağlantısının ortadan kalkmaması bakımından büyük önem arz etmektedir. 

 

Önder Erol Ünsal

Haziran 2013

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Haberler ve Gündem, Kötü Niyetle Yapılan Marka Tescil Başvuruları, Marka Mutlak Ret Nedenleri, Marka Nispi Ret Nedenleri, Markanın Kullanımı, Tanınmış Markalar

Avrupa Birliği Marka Rejimi Değişiyor mu?

heraklit(Görsel http://www.zazzle.ca/heraclitus_no_man_ever_steps_in_the_same_river_mousepad-144909047183491390 adresinden alınmıştır.)

Avrupa Birliği Marka Rejimi Değişiyor mu?

Avrupa Birliği Komisyonu’nun Taslak Direktif ve Tüzük Metinleri ve Değerlendirmesi (1)

Uzun süren bekleyiş sona erdi ve Avrupa Birliği Komisyonu, 2008/95 (eski 89/104) sayılı Topluluk Marka Direktifi (bundan sonra Direktif olarak anılacaktır) ve 2007/2009 (eski 40/94) sayılı Topluluk Marka Tüzüğünde (bundan sonra Tüzük olarak anılacaktır) önemli değişiklikler öngören Taslak Direktif ve Tüzüğü, 27 Mart 2013 tarihinde kamuoyunun bilgisine sundu.

Taslak Direktif ve Tüzük, mevcut mevzuattan önemli farklılıklar içerdiğinden, taslaktaki halleriyle kabul edilmeleri durumunda, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin ve Topluluk Marka Ofisinin uygulamalarında önemli değişiklikler meydana geleceği şüphesizdir.

Taslak Direktif ve Tüzüğün, Avrupa Birliği Parlamentosu ve Konsey tarafından kabulü için öngörülen takvim 2014 ilkbaharıdır. Birlik üyesi ülkelere kabul edilen yeni hükümleri ulusal mevzuatlarına veya uygulamalarına aktarıp yürürlüğe sokmaları için 2 yıllık uyum süresi verilecektir. Bununla birlikte, Tüzükte yapılacak değişiklikler, taslak Tüzüğün kabul edilmesiyle birlikte yürürlüğe girecektir. Taslak Direktif ve Tüzükle birlikte kamuoyunun bilgisine sunulan Ücret Tüzüğü ise farklı bir yöntemle kabul edilecektir. Ücret Tüzüğü, AB Komisyonu tarafından bir uygulama kanunu olarak kabul edildikten sonra, OHIM ücretleri konusunda yetkilendirilmiş Komitenin onayına sunulacak ve Komite tarafından onaylanması durumunda yürürlüğe girecektir. Taslak Ücret Tüzüğünün, 2013 yılı bitmeden yürürlüğe girmesi öngörülmektedir.

Bu yazı kapsamında, taslak Direktifte öngörülen değişikliklerin marka tanımına, mutlak ve nispi ret nedenlerine ilişkin olanları ve bunların Birlik üyesi ülkeler mevzuatlarındaki olası yansımaları açıklanmaya çalışılacaktır.

Taslak Direktif kapsamında öngörülen diğer değişiklikler, Taslak Tüzük kapsamında OHIM’ce incelenen Topluluk Markası (CTM) rejiminde öngörülen değişiklikler ve Taslak Ücret Tüzüğüyle getirilmesi planlanan değişiklikler ise başka yazılar kapsamında değerlendirilecektir.

AB Komisyonu tarafından oluşturulan taslaklara aşağıdaki linklerden ulaşmak mümkündür (her iki taslak da geçici metinler oldukları, nihai taslakların yakında yayınlanacağı notuyla yayınlanmıştır):

Taslak Direktif için:

http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/tm/130327_trademark-revision-proposal-directive_en.pdf

Taslak Tüzük için:

http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/tm/130327_trademark-revision-proposal-regulation_en.pdf

(Yazı içerisinde yer alan tüm çeviriler tarafıma aittir ve bunların herhangi bir resmi niteliği bulunmamaktadır.)

A-Taslak Direktifle Getirilmesi Planlanan Marka Tanımına, Mutlak ve Nispi Ret Nedenlerine İlişkin Değişiklikler

1-Marka tanımında yapılan değişiklik:

Mevcut Direktifteki marka tanımı, işaretlerin marka olarak tescil edilebilmesi için grafik gösterimin sunulmasını ön şart olarak belirlemiştir. Buna karşılık, taslak Direktifte marka tanımından grafik gösterim şartı çıkartılmış durumdadır.  Taslak Direktifin 3. maddesinde marka tanımı aşağıdaki biçimde yapılmıştır:

“Bir marka;

(i) Bir işletmenin mallarını veya hizmetlerini diğer işletmelerinkinden ayırt edilmesini sağlama,

(ii) Yetkili otoritelerin ve kamunun, marka sahibine tanınan korumanın kesin konusunu belirlemelerine sağlayabilecek biçimde gösterilme,

şartlarını yerine getirmiş her işaretten, özellikle kişi adları dahil olmak üzere kelimeler, şekiller, harfler, sayılar, renkler, malların biçimleri veya ambalajları veya seslerden, oluşabilir.”

Grafik gösterim şartını marka tanımından çıkartan ve onun yerine koruma konusunu belirlemeye imkan verebilecek biçimde gösterimin sağlanması koşulunu getiren yeni tanım, özellikle geleneksel olmayan marka türlerinde karşılaşılan grafik gösterimin sağlanması sorununu ortadan kaldırmak amacıyla oluşturulmuştur. Yeni tanım aracılığıyla, koruma konusunun gösterimini mümkün kılabilecek yeni teknolojik yollarının da kullanılmasının sağlanması amaçlanmaktadır. Bir diğer amaç ise, grafik gösterim şartından kaynaklanan hukuki belirsizliklerin ortadan kaldırılmasıdır.

 2- Mutlak Ret Nedenleri ile İlgili Maddede Yapılan Değişiklikler

Direktifin, mutlak ret nedenlerini düzenleyen maddesinde de değişiklikler söz konusudur. İlk olarak, iki yeni mutlak ret gerekçesinin taslak direktife eklendiği belirtilmelidir:

 “(1) Aşağıdakiler tescil edilmeyecek veya tescil edilmişlerse hükümsüz kılınabilecektir:

(a)…..

(i)Menşe işaretlerine veya coğrafi işaretlere koruma sağlayan Birlik mevzuatına veya Birliğin taraf olduğu uluslararası anlaşmalara göre tescili mümkün olmayan veya kullanımına devam edilemeyecek markalar.

(j) Şaraplar için geleneksel terimlere ve koruma altındaki geleneksel ürünlere koruma sağlayan Birlik mevzuatına veya Birliğin taraf olduğu uluslararası anlaşmalara göre tescili mümkün olmayan markalar.”

Mutlak ret nedenleri ile ilgili maddenin 2. paragrafı takip eden biçimde düzenlenmiştir:

“(2) 1. paragraf hükümleri, tescil edilemezlik (-işaretin tescil edilmesini engelleyen gerekçelerin- Ç.N.) gerekçelerinin aşağıdaki biçimde ortaya çıkmasına bağlı kalmaksızın uygulanacaktır:

(a)  (Tescil edilemezlik gerekçelerinin) Tescil başvurusunun yapıldığı üye ülkeden başka bir üye ülkede ortaya çıkması.

(b)  Yabancı dildeki bir markanın, Birlik üyesi ülkelerin kullandığı bir alfabeye veya Birlik üyelerinin resmi dillerine çevirisinin veya harf çevirisinin yapılmış olması.”

Yukarıdaki değişikliğin, ulusal mevzuatlara veya inceleme pratiğine yansıması, Birlik üyesi ülkelerce kullanılan dillerin herhangi birisinde ortaya çıkan ret nedenlerinin, tüm Birlik üyesi ülkelerce mutlak ret nedeni olarak kabul edilmesi şeklinde olacaktır. Bu haliyle, taslaktaki bu maddenin, kabul ettiği takdirde, üye ülkeler uygulamasında önemli değişikliğe yol açacağı şüphesizdir. Kanaatimce bu madde, taslak içerisinde en yoğun tartışmalara yol açabilecek maddelerden birisidir.

Mutlak ret nedenleri ile ilgili maddenin 3. paragrafı takip eden biçimde düzenlenmiştir:

“(3) Marka başvurusu, başvuru sahibi tarafından kötü niyetle yapılmış ise marka hükümsüz kılınmaya tabi olacaktır. Her üye ülke bu tip bir markanın tescil edilemeyeceği yönünde düzenleme de yapabilir.”

Taslak Direktife eklenen bu madde, önceki Direktifte “may” kalıbı ile birlikte kullanılan, yani üye ülkelerin takdirine bırakılmış, kötü niyetli başvuru durumundaki hükümsüzlük halini, “shall” kalıbına, yani tüm üye ülkeler bakımından zorunlu bir hükümsüzlük haline getirmiştir. Ayrıca, her üye ülkeye kötü niyetli başvuruları bir tescil engeli olarak da kabul etme imkanı sunulmuştur. Bu şekilde, kötü niyetli başvuruların tescillerinin engellenmesine (seçimlik olarak), tescil edilmişlerse hükümsüz kılınmalarına (zorunlu olarak) ilişkin mekanizmalar, üye ülkeler bakımından oluşturulmaya çalışılmaktadır.

Kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik istisnasını düzenleyen paragrafa ilişkin taslak ise aşağıdaki biçimdedir:

“(5) Bir marka, tescil başvurusundan önce veya tescil tarihinden sonra ve kullanımına bağlı olarak, ayırt edici nitelik kazanmış ise, paragraf (1)(b),(c) veya (d) bentleri uyarınca tescili reddedilemez veya hükümsüz kılınamaz.

(6)Her üye ülke, paragraf (5) hükümlerinin, ayırt edici karakterin başvuru tarihinden sonra ve tescil tarihinden önce kazanılmış olması durumunda da uygulanabileceği yönünde düzenleme yapabilir.”

Kanaatimce, kullanım sonucu kazanılmış ayırt ediciliğin, tescil tarihi sonrasında da elde edilebileceği yönündeki düzenleme ile tescil edildikten sonra kullanımla ayırt edici nitelik kazanan markaların hükümsüz kılınmasının engellenmesi amaçlanmaktadır.

3- Nispi Ret Nedenleri ile İlgili Maddede Yapılan Değişiklikler

Direktifin nispi ret nedenleri ile ilgili maddesi kapsamında da taslakla önemli değişiklikler yapılmıştır. Bu değişikliklerin başlıcaları takip eden içeriktedir.

“(3) Bir marka aşağıdaki durumlarda tescil edilmeyecek veya tescil edilmişse hükümsüz kılınacaktır:

(a)….

(b) Bir markanın sahibinin vekili veya temsilcisi, marka sahibinin izni olmaksızın, markanın kendi adına tescil edilmesi için başvuruda bulunursa ve vekil veya temsilci bu fiilin haklılığını gösteremezse.

(c)Marka Birlik dışında korunan önceki bir markayla karıştırılabilir nitelikteyse ve önceki marka, başvuru tarihinde gerçek kullanıma konu ise ve başvuru sahibi kötü niyetle hareket ediyorsa.

(d) Menşe işaretlerine veya coğrafi işaretlere koruma sağlayan Birlik mevzuatına veya Birliğin taraf olduğu uluslararası anlaşmalara göre tescili mümkün değilse veya kullanımına devam edilemeyecekse.”

Aynı paragrafın (a) maddesinde yapılan değişiklikle, Birlik üyesi bir ülkede üne sahip olan veya söz konusu olan bir CTM ise Birlikte üne sahip olan önceden bir markanın itibarından haksız avantaj sağlayacak, ayırt edici karakterine veya ününe zarar verecek sonraki aynı veya benzer markaların reddedilmesine ilişkin hüküm, benzer olmayan mallar veya hizmetler terimi ile sınırlı tutulmamış, aynı veya benzer mallar veya hizmetlerde hükmün yeni halinde özel olarak belirtilmiştir. Bu şekilde, yukarıda sayılan ihtimallerin, yalnızca malların veya hizmetlerin benzer olmadığı durumlara ilişkin olduğu yönündeki algının ortadan kaldırılması hedeflenmiştir.

Paragraf (3)’ün diğer bentlerinde yapılan değişikliklerden özellikle (c) bendi dikkat çekicidir, çünkü taslak Direktifte öngörülen düzenleme, kötü niyetli başvuruların nispi ret nedeni olarak kabul edilmesini Birlik üyesi tüm ülkeler bakımından zorunlu hale getirmektedir. Direktifin önceki halinde, bu düzenleme, bilindiği üzere, “may” kalıbı ile kullanılan ve üye ülkelerin seçimine bırakılmış bir düzenleme niteliğindeydi.

Taslakta nispi ret nedenlerine ilişkin bir diğer düzenleme ise mevcut Direktifte bulunan madde (4) paragraf (4) (d) ila (g) bentlerinin silinmesidir.

4- Resen İnceleme ile İlgili Olarak Öngörülen Düzenleme

Taslak Direktife eklenen 41. madde “resen inceleme” başlığını taşımaktadır. Bu hüküm kapsamında getirilen düzenleme takip eden şekildedir:

“(Birlik üyesi ülke) Ofisler(i), resen yaptıkları incelemeyi, markanın madde 4’te düzenlenmiş mutlak ret nedenlerine uygunluğu hususuyla sınırlandıracaktır.”

Bilindiği üzere, (Türk mevzuatındaki yanlış kavram seti bir tarafa bırakılacak olursa), mutlak ret nedenleri markanın kendisinden kaynaklanan ret nedenleridir ve mutlak ret nedenlerinin önceden tescilli aynı veya benzer markalarla ilgisi bulunmamaktadır (önceki markalar dahil olmak üzere önceki haklarla çatışma durumunda ortaya çıkan ret nedenleri nispi ret nedenleridir). Taslak Direktifte öngörülen düzenleme, önceki markalarla aynılık veya benzerlik halinde ortaya çıkacak ret kararlarının Ofisler tarafından resen verilemeyeceği yönündedir. Taslak hükmün kabul edilmesi halinde, tüm AB üyesi ülke marka ofisleri, tıpkı OHIM gibi, resen incelemelerini mutlak ret nedenleri ile sınırlı tutacak, nispi ret nedenlerini, yani önceki markalarla aynılık veya benzerlikten kaynaklanacak ret nedenlerini ise resen inceleyemeyecektir.

Direktifte öngörülen düzenlemelerin sadece birkaç maddesi ile başladığım taslak metinlerin değerlendirmesi muhtemelen birkaç yazı boyunca sürecektir. Yukarıda yer verilen birkaç madde kapsamındaki değişiklikler bile, öngörülen düzenlemelerin kabulü halinde AB üyesi ülkelerin marka mevzuatlarının ve CTM rejiminin radikal biçimde değişeceğini göstermektedir. AB adayı bir ülke olan Türkiye bakımından da değişikliklerin aktif biçimde takip edilmesi oldukça yerinde olacaktır. Taslak metinler için öngörülen kabul takvimi 2014 ilkbaharı olduğundan ve bürokraside öngörülen takvimler, genellikle gecikmeli olarak reel hale geldiğinden ve bunun ötesinde üye ülkeler bakımından bile uyum amacıyla 2 yıllık bir süre öngörüldüğünden, Türkiye’nin taslak metinleri esas alarak bir değişikliğe gitmesi, şu anda, kanaatimce mümkün değildir. Bununla birlikte, taslak metinlerin yayınlanmasının, Türk sınai mülkiyet mevzuatında değişiklikler içeren kanun tasarısıyla neredeyse eşzamanlı olarak gündeme gelmesi talihsizlik olarak kabul edilmelidir. Netice itibarıyla, Avrupa Birliği tarafında, herşeyin planladıkları gibi gitmesi halinde, yeni marka mevzuatına 2014 yılında kavuşacak, Türkiye de muhtemelen kısa süre içerisinde, mevzuatını AB’nin yeni marka mevzuatına uyumlu hale getirmek için çalışmalara başlayacak ve 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, bu kez baştan aşağı değişecektir.

Serinin devam yazısında tasarılarla öngörülen diğer değişiklikleri açıklamaya çalışacağım, tekrar görüşmek üzere.

Önder Erol Ünsal

Nisan 2013

A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Kararları ve Uygulaması, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Madrid Protokolü - Uluslararası Marka Tescili, Marka Mutlak Ret Nedenleri, Marka Nispi Ret Nedenleri

USPTO – OHIM Marka Başvurusu Ret Kararı Oranları

i_love_harmonization(Görsel http://www.zazzle.com/harmonization+gifts adresinden alınmıştır.)

A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) ve Topluluk Marka Ofisi (OHIM)’in Marka Tescil Başvuruları Hakkında Ret Kararı Oranları –  Harmonizasyon Bir Hayal mi?

Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Marka Ofisine (USPTO) yapılan marka tescil başvurularına ilişkin olarak verilen ret kararlarının nicelik olarak fazlalığı, gerek Türk başvuru sahipleri gerekse de Avrupa başta olmak üzere dünyanın diğer ülkelerinden kaynaklanan marka başvurularının sahipleri için şaşırtıcı olmaktadır.

Geçtiğimiz günlerde marka profesyonellerinin görüşlerini paylaştıkları bir internet forumunda USPTO’nun Madrid Protokolü kapsamında A.B.D. için yapılan marka tescil başvurularının neredeyse %95’ini ilk ofis kararı olarak reddettiğini okuyunca, ret oranının yüksekliği beni de doğrusu çok şaşırttı. Bu yazı kapsamında USPTO’daki ret oranının yüksekliğinin nedenlerini mümkün olduğunca ortaya koymaya çalışacak ve USPTO ile OHIM oranlarının karşılaştırılmasına gayret edilecektir.

USPTO inceleme sisteminde uzman tarafından verilen ilk karar, office action (ofis işlemi) olarak adlandırılmaktadır. Office Action ile başvuru sahibine, başvuru hakkında verilecek ret kararını ne şekilde engelleyebileceği açıklanmakta ve bu amaçla yönlendirme yapılmaktadır. Başvuru sahibinin office action’a yanıt vermemesi veya verdiği yanıtın ret kararının alınmasını engeller içerikte olmaması halinde ise, başvuru hakkında ret (refusal) kararı verilmektedir.

USPTO’nun marka başvurularının tescili için aradığı şartlar oldukça sıkı olduğundan ve inceleme eksiksiz yapıldığından, Türkiye veya Avrupa ülkelerinin çoğunda karşılaşılmayan ret gerekçeleri ile USPTO uygulamasında karşılaşılmaktadır. Örneğin, başvurunun, tali unsur niteliğinde de olsa tanımlayıcı bir unsur içermesi halinde başvuru sahibinden bu unsurun münhasır haklar sağlamayacağı yönünde beyan istenmekte, mal veya hizmet listesinde USPTO’nun ilgili veritabanında yer almayan mallara veya hizmetlere yer verilmesi halinde, bu malların veya hizmetlerin kendi veritabanlarındaki standartlara uygun hale getirilmesi istenmekte ve standart yazım karakterleri dışındaki unsurları içeren başvurular için mutlak surette tarifname sunulması istenmektedir. Sayılan unsurlara ek olarak çok sayıda diğer prosedürel husus da marka başvurularının USPTO’da office action’a maruz kalması için gerekçe olabilmektedir ve office action mektubunda belirtilen hususların verilen süre içerisinde giderilmemesi halinde başvurular hakkında ret kararı verilmektedir. Bu yazı kapsamında irdelenecek ret kararları, aksi açıkça belirtilmediği sürece, USPTO tarafından verilen office action (ilk ret veya geçici ret) kararlarıdır.

USPTO, prosedürel işlemler konusunda oldukça kuralcı olmanın yanısıra, resen gerçekleştirdiği incelemeyi de oldukça ciddi biçimde yapmaktadır. USPTO, herşeyden önce, başvuruyla aynı veya benzer malları / hizmetleri içeren aynı veya benzer önceki tarihli markalar nedeniyle başvuruları resen reddetme yetkisine sahiptir ve bu yetkisini inceleme esnasında sıklıkla kullanmaktadır. Ayrıca, USPTO tanımlayıcılık ve ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçeli ret nedenlerini de oldukça sıkı biçimde uygulamakta ve özellikle coğrafi yer ismi olan başvuruları çoğunlukla reddetmektedir.

Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) internet sayfasından eriştiğimiz ve Türkiye, Avrupa Birliği Marka Tescil Ofisi (OHIM) ve A.B.D. için yapılan uluslararası başvuru sayıları ve sayılan ülke ofislerince verilen ret kararı sayılarını gösteren aşağıda görülebilecek istatistikler, A.B.D. ret kararı sayısının ve bunun kendisi için yapılan başvurulara oranının diğer ofislerce kıyaslanamayacak derecede yüksek olduğunu göstermektedir.

Tablo I – A.B.D., OHIM ve Türkiye’ye yapılan uluslararası marka başvurusu sayıları (2005-2012) (kaynak: WIPO)

tablo1

Tablo II – A.B.D., OHIM ve Türkiye tarafından verilen ret kararı sayıları (2005-2012) (kaynak: WIPO)

tablo2

Tablo III – Madrid Protokolü kapsamında en çok ret kararı veren 10 ülke  (2005-2012) (kaynak: WIPO)

 tablo3

Yukarıda yer verilen I ve II numaralı tablolarda yer verilen ret kararı sayılarının toplam başvuru sayısına oranı, USPTO, OHIM ve TPE’nin uluslararası marka tescil başvurularının ne oranda reddettiği hakkında kabaca bir fikir verecektir (ret kararları sayısı ilgili yılda yapılan başvurulara yönelik değil, ilgili yılda verilen ret kararı sayısına yönelik olmakla birlikte, belirlenecek oran ofislerin yaklaşımı hakkında kaba bir değerlendirme oluşturacaktır).

Buna göre, 2010, 2011,2012 yılları için ofislerin toplam başvuru sayısı – toplam ret kararı sayısı oranı (toplam ret kararı, kısmi veya tüm mallara / hizmetlere ilişkin ret kararlarını kapsamaktadır);

  • TPE için 2010 yılında %20,8, 2011 yılında %12,5, 2012 yılında %11,4,
  • OHIM için 2010 yılında %11,6, 2011 yılında %11,4, 2012 yılında %12,9,
  • USPTO için 2010 yılında %95,7, 2011 yılında %94,1, 2012 yılında %91,

oranlarında gerçekleşmiştir.

Verilerin USPTO için ortaya koyduğu tablo, uluslararası tescil başvurularının %90’ından fazlasının reddedildiğini gösterdiği için dikkat çekici durumdadır.

TPE’nin incelediği Madrid Protokolü başvuruları bakımından, toplam başvuru sayısı – toplam ret kararı sayısı oranının 2002-2012 aralığında sırasıyla %18,7, %18,5, %22,1, %11,8, %18,2, %22,2, %17, %21,5, %20,8, %12,5, %11,4 oranında gerçekleşmesi göz önüne alındığında; kanaatimizce dikkat çekici husus -2005 yılındaki sıradışı sapma hariç tutulursa- detaylı inceleme kılavuzlarının yürürlüğe girdiği 2011 yılından itibaren ret kararı oranının %20’ler bandından %12 oranına doğru gerilemesidir. Bu konuda kalıcı bir analizin, ancak gelecek yılların oranlarıyla birlikte yapılması mümkün olmakla birlikte, bu gösterge şimdilik dikkate değer biçimde göze çarpmaktadır.

TPE hakkındaki parantezi kapatarak tekrar USPTO’ya dönülecek olursa, http://www.uspto.gov/dashboards/trademarks/main.dashxml adresinde (erişim Temmuz 2013) yer alan bir veriye göre USPTO’nun ulusal yolla yapılan başvurular için ret oranı (office action oranı) 2013 yılının içinde bulunulan çeyreğinde;

  • TEAS (Trademark Electronic Application System) Plus kullanılan elektronik başvurularda: %65,
  • TEAS (Trademark Electronic Application System) kullanılan elektronik başvurularda: %82,
  • Kağıtla yapılan başvurularda: %90,
  • Madrid Protokolü başvurularında: %97,

oranındadır ve oran kanaatimizce oldukça yüksektir.

tablo4

Bu haliyle USPTO’nun marka tescil başvuruları hakkında verdiği ret kararı oranının, gerek uluslararası başvurular gerekse de ulusal yolla yapılan başvurular bakımından son derece yüksek olduğu görülmektedir. USPTO’nun ret kararı oranının yüksekliği sistem kullanıcıları tarafından sıklıkla dile getirilen bir şikayet niteliğindedir. Sistem kullanıcıların USPTO hakkında dile getirdikleri bir diğer şikayet ise kurum uzmanlarının kararlarında uyum eksikliği ve uzmandan bazında büyük değişiklik gösteren yorum farklılıklarıdır.

OHIM istatistikleri kullanılarak yapılacak bir değerlendirme ise (http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/OHIM/statistics/ssc009-statistics_of_community_trade_marks_2013.pdf), OHIM’in 2009, 2010, 2011 yıllarında sırasıyla başvuruların %88,4, %87,7, %85,1’ini tescil ettiğini göstermektedir. Tescil edilemeyen markaların arasında tescil ücreti ödenmediği için tescil olmayanların da bulunduğu ve bu istatistiğin kısmen reddedilerek tescil edilen markaları kapsamadığı bilinmektedir. Gene de bir fikir edinilmesi bakımından bu oran dikkate alınabilir içeriktedir.

tablo5

 Yazı içeriğinde yer verilen tüm veriler ışığında, markasını tescil ettirmek isteyen bir başvuru sahibinin bir tarafa OHIM’in yukarıda yer verilen tablodan görülen %90’ların üzerinde seyreden yayın ve %88 civarında seyreden toplam başvuru/tescil oranını, diğer tarafa ise USPTO’nun %90’lar civarında seyreden ilk aşamada başvurunun reddedilmesi yönündeki oranını koyması durumunda müthiş bir açmaza düşeceği kesindir.

Sınai mülkiyet hakkında konuşması talep edilen bir alan profesyonelinin konuşmasına, sınai mülkiyet haklarının küresel niteliği, globalizasyon gibi klişelerle başlayacağı kesindir. Bununla birlikte, dünyanın en prestijli iki marka ofisi olarak kabul edilebileceğimiz USPTO ve OHIM’in yukarıda yer verdiğimiz ret / kabul oranları ve birbirlerinin tam zıttı yöndeki inceleme pratikleri dikkate alındığında, uyum veya küreselleşme gibi beklentilerin başvuru sahipleri açısından reelize olmadığı, tersine farklı ülkelerde – bu ülkeler dünyanın en prestijli ofisleri olsa da – birbirlerinin tam zıddı muamelerin ortaya çıktığı açık olarak görülmektedir.

Son söz olarak, en gelişmiş ülkelerde bile karşımıza çıkan farklı muameleler esas alındığında, marka incelemesinde global bir harmonizasyonun şimdilik uzak bir hayal olduğu söylenebilir. Türkiye’nin Madrid Protokolü başvurularında en çok seçilen 10 ülke arasında olmasına rağmen, Tablo III’te görüldüğü üzere en çok ret kararı veren 10 ülke arasında yer almaması, aksine 2012 yılında en çok ret kararı veren 10. ülke olan İsviçre ile arasında yaklaşık 800 ret kararı fark bulunması, TPE’yi incelemeyi “katı” biçimde yapan bir ofis olarak değerlendiren ve menşe ülkesinde tescilli markaların Paris Sözleşmesi uyarınca reddedilemeyeceğini öne süren kimi alan profesyonellerine doğrudan verilebilecek bir yanıt niteliğindedir.

Önder Erol Ünsal

Temmuz 2013

A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Kararları ve Uygulaması, Kullanım sonucu Kazanılmış Ayırt Edicilik, Marka Mutlak Ret Nedenleri

A.B.D. Marka Hukukunda Esas Sicil ve Ek Sicil Ayrımı

uspto

Marka tescil başvuruları hakkında verilen ret kararlarına karşı yapılan itirazlarda kimi zaman aynı markanın farklı ülkelerde tescil edilmiş olduğu iddiası öne sürülmekte ve bu hususu ispatlar tescil belgesi kopyaları itiraz ekinde sunulmaktadır. Önceki tescil belgesinin Amerika Birleşik Devletleri (A.B.D.) Patent ve Marka Ofisine (USPTO) ait olması halinde, tescil belgesinin üzerinde principal register (esas sicil) veya supplemental register (ek sicil) ibareleri görülmektedir. İtiraz dilekçelerinde iddialar genellikle bu ayrımı dile getirmemekte ve basitçe markanın A.B.D.’nde tescilli olması nedeniyle Türkiye’de reddedilmesinin yerinde olmadığı savını içermektedir. Oysa ki, “esas sicil” ve “ek sicil” farklı niteliktedir ve “ek sicil” esasen esas sicile kaydedilmesi mümkün olmayan markaların farklı esaslara göre korunması amacıyla oluşturulmuştur. Bu yazıda kapsamında, A.B.D.’ndeki esas sicil ve ek sicil kavramları ve iki sicil arasındaki farklar açıklanmaya çalışılacaktır.

Yapılabilecek en basit tanımla, esas sicil, USPTO tarafından tutulan birincil sicil niteliğindedir ve esas sicilde tescil edilen markalar, tescilin sağladığı tüm haklardan yararlanabilmektedir. Esas sicilde tescil edilebilmek için markanın ayırt edici nitelikte olması şarttır.

Ek sicil de USPTO tarafından federal düzeyde tutulan bir sicil olmakla birlikte, ek sicilde kayıtlı bulunan markalar, kapsadıkları mallara veya hizmetlere ilişkin olarak münhasıran tanımlayıcı nitelikte olan veya marka olarak tescil edilebilecek derece ayırt edici gücü bulunmayan markalardır. Ek sicile kaydedilebilecek nitelikteki markaların kullanım sonucu ikincil anlam (secondary meaning – Türk mevzuatındaki karşılığı kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik) kazanma olasılıkları bulunmalıdır. Bir diğer deyişle, münhasıran tanımlayıcı nitelikte olan, ancak kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanma (ikincil anlam edinme) olasılıkları bulunan, ancak henüz kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmamış (ikincil anlam edinmemiş) nitelikteki markalar, ek sicile kaydedilmektedir.

1946 yılında Lanham Yasasının II numaralı alt bölümü ile yürürlüğe giren ek sicil uygulamasının ortaya çıkış nedeni, esas sicilde kaydedilmesi mümkün olmayan, ancak yurtdışında koruma elde edilebilmesi için ulusal düzeyde de korunması gereken markaların kaydedilebileceği ulusal bir sicil oluşturma endişesidir.

Ek sicile kaydedilen markalar, genellikle ayırt edici nitelikte bulunmayan soyisimleri, coğrafi terimler, sloganlar ve diğer tanımlayıcı sözcüklerdir. Tanımlayıcı sözcüklerin ek sicile kaydı mümkün olmakla birlikte, kullanıldıkları malların veya hizmetlerin ismi olan jenerik sözcüklerin ek sicilde de tescil edilmeleri mümkün değildir.

Kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmış markalar, USPTO’da esas sicile kayıt edilmekte olduğundan, ek sicile kayıt işleminin, kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik anlamına gelmediği, ancak başvurunun kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanma potansiyeline sahip bir marka olarak kabul edildiğini gösterdiği özellikle belirtilmelidir.   

USPTO uzmanları başvuruları incelerken res’en veya başvuru sahibinden gelecek talep üzerine başvurunun ek sicile kaydedilmesi yönünde ön karar verebilir. Bu ön kararın başvuru sahibince kabul edilmesi halinde marka ek sicile kaydedilir, başvuru sahibinin bu seçeneği kabul etmemesi durumunda ise başvuru hakkında nihai ret kararı verilir.

Ek sicilde tescilli olmanın marka sahibine sağladığı haklar, esas sicilde tescil edilmiş markaların sağladığı haklara kıyasla oldukça sınırlıdır.

Herşeyden önce, ek sicile kayıtlı markaların hükümsüzlüğüne yönelik olarak açılacak davalarda, marka sahibinin, markanın kullanım yoluyla ayırt edicilik kazanarak geçerli bir marka haline geldiğini, dolayısıyla hükümsüz kılınmaması gerektiğini ispatlaması gerekecektir. Esas sicilde kayıtlı markaların hükümsüzlüğüne yönelik davalarda ise, mahkemeler markanın ayırt edici nitelikte ve tanımlayıcı olmayan bir marka olduğu ön kabulünden hareket edecek ve markanın hükümsüzlüğünü ispatlama yükümlülüğü davacı tarafa ait olacaktır.

Ayrıca ek sicilde tescil edilen markalar,  markanın sahipliğine ilişkin zımni bilgi doğurmayacak (markanın sahipliğine ilişkin zımni bilgi başkalarının aynı markayı tescil tarihinden sonra iyi niyet, masum kullanım veya genişletilmiş kullanım gibi gerekçeler öne sürülerek kullanımını engeller), markanın tescil tarihinden itibaren 5 yıl sonra hükümsüz kılınamaması (sessiz kalma yoluyla hak kaybı benzeri bir durum) hakkını vermeyecek, markaya tecavüz içerdiği öne sürülebilecek markaların A.B.D.’ye ithalatını engellemek için dayanak oluşturmayacaktır (bkz. http://www.jdsupra.com/legalnews/the-uspto-supplemental-trademark-registe-96898/)

Bununla birlikte, ek sicilde tescil edilmiş markalar, USPTO incelemesinde kendileriyle karıştırılma olasılığı içeren markaların ret gerekçesi olabilecek, ek sicile tescil edilmiş markalara tecavüz davaları federal mahkemelerde görülebilecektir.

Ek sicilde tescil edilmiş markaların sahipleri, A.B.D.’nde markanın tescil tarihinden sonra yeterli derecede (genellikle en az 5 yıl kesintisiz, yaygın kullanım şartı aranmaktadır) kullanımını göstermeleri halinde, kullanımla kazanılmış ayırt edicilik istisnası kapsamında markalarını esas sicilde tescil ettirmek için başvuru hakkını yeniden kullanabilirler. Ek sicilde tescil edilmiş bir markanın esas sicildeki bir tescile dönüştürülmesi mümkün değildir, marka sahibi esas sicilde tescil için muhakkak surette yeni bir başvuruda bulunmalıdır (bkz. http://www.inta.org/TrademarkBasics/FactSheets/Pages/PrincipalvsSupplementalRegister.aspx.)

Ek sicilde tescil edilmiş markalar bakımından bir diğer önemli istisna ise, bu markaların ilana itiraz amacıyla bültende ilan edilmemeleridir. Bir diğer deyişle, ek sicilde kayıtlı markalar bültende ilan edilmemeleri nedeniyle üçüncü kişilerini itirazına açık mahiyette değillerdir, bununla birlikte ek sicilde tescilin ardından üçüncü kişilerin markanın hükümsüzlüğü talebiyle dava açmaları mümkündür.

Yazı boyunca yapmaya çalıştığımız açıklamalar, A.B.D.’nde ek sicilde tescil edilmiş markaların esas sicilde tescil edilmesi mümkün olmayan markalar olduğunu, başvuru kapsamındaki mallara veya hizmetlere ilişkin olarak tanımlayıcı nitelikte olan bu markaların esas sicilde kaydedilmelerinin tek yolunun ikincil anlam (kullanım sonucu ayırt edici nitelik) kazanmaları olduğunu göstermektedir. Menşe ülkelerinde esas sicile kaydedilmeleri mümkün olmayan ve bu nedenle ek sicile kaydedilen tanımlayıcı markaların ülkemizde de tanımlayıcılık gerekçesiyle reddedilmesi marka sahipleri için büyük bir sürpriz olmayacaktır. Dolayısıyla, bu tip markaların menşe ülkelerinde ek sicilde tescilli olmaları nedeniyle tanımlayıcı markalar olarak kabul edilmemeleri gerektiği yönünde etkisiz bir savunma yapmak yerine, markanın, eğer varsa, kullanımını öne sürerek ret kararına karşı argümanlar geliştirmek muhtemelen daha yerinde olacaktır.

Önder Erol Ünsal

Temmuz 2013

 

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Markanın Kullanımı

Avrupa Birliği Adalet Divanı WINTERS v. RED BULL Kararı (C-119/10) – Hizmet Sağlayıcının Üçüncü Kişinin Talimatı Üzerine Benzer Markayı Kullanımı Hangi Tip Durumlarda Marka Sahibince Yasaklanabilir?

BULLFIGHTEr(Görsel http://www.global-trade.com.tw/Pd_Show.asp?PidNo=200607130020 adresinden alınmıştır.)

Avrupa Birliği Adalet Divanı tarafından 15 Aralık 2011 tarihinde verilen C-119/10 sayılı ön yorum kararı, başka bir kişinin talimatı ve yönlendirmesi üzerine ambalajların içini dolduran hizmet sağlayıcıların faaliyetlerinin markanın kullanımı sayılıp sayılmayacağı konusunda değerlendirmeler içermektedir.

 

Kararın verilmesine neden olan uyuşmazlık kısaca aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

 

Hollanda menşeili “FRISDRINKEN INDUSTRIE WINTERS BV” (bundan sonra WINTERS olarak anılacaktır), kendisi veya başkaları tarafından üretilen içecekleri teneke kutulara doldurmakla iştigal eden bir firmadır. Avusturya menşeili “RED BULL GMBH” (bundan sonra RED BULL olarak anılacaktır), dünya genelinde tanınan enerji içecekleri üretici bir firmadır ve firmanın Benelüks ülkelerinde de geçerli çok sayıda markası bulunmaktadır. Britanya Virgin Adaları menşeili “SMART DRINKS LTD” (bundan sonra SMART DRINKS olarak anılacaktır) ise içecek üretici olan ve RED BULL’un ticari rakibi olan bir firmadır.

 

WINTERS, SMART DRINKS firmasından gelen talep üzerine bu firmaya ait kutuları gazlı içeceklerle doldurmaktadır. SMART DRINKS doldurulacak teneke kutuları WINTERS’a göndermektedir. WINTERS’e gönderilen kutuların üzerinde çeşitli markalar (BULLFIGHTER, PITTBULL, RED HORN, LONG HORN, LIVE WIRE), süsler ve metinler yer almaktadır, bir diğer deyişle, WINTERS kutuların üzerine marka veya herhangi bir metin-işaret basmamaktadır. WINTERS, SMART DRINKS tarafından kendisine gönderilen kutuları, gene SMART DRINKS tarafından kendisine gönderilen özüt ile doldurmakta, özütlerin üzerine kendisine gönderilen tarife uygun miktarda su ve gerekirse karbon dioksit eklemekte ve ardından kutuları kapatmaktadır. Bu işlemin ardından kutular SMART DRINKS’in kullanımına sunulmakta, takiben SMART DRINKS bunları Benelüks dışındaki ülkelere ihraç etmektedir.

 

WINTERS, SMART DRINKS için yalnızca dolum hizmeti vermektedir ve doldurulmuş kutuları bu firmaya göndermemektedir. WINTERS’in, doldurulmuş kutuları üçüncü taraflara dağıtmadığı veya satmadığı da ayrıca belirtilmelidir.

 

Ağustos 2006’da, RED BULL, Hollanda’da WINTERS’e karşı ihtiyati tedbir alınması amacıyla işlemleri başlatır. RED BULL, WINTERS’in BULLFIGHTER, PITTBULL, RED HORN, LONG HORN, LIVE WIRE markalı kutuları doldurmasının kendisi adına tescilli RED BULL ve diğer markalardan kaynaklanan haklara tecavüz niteliğinde olduğunu ve bu nitelikteki kullanımın durdurulması gerektiğini iddia etmektedir. Hertogenbosch Bölge Mahkemesi, RED BULL’un talebini yalnızca BULLFIGHTER markası bakımından yerinde bulur ve Eylül 2006’da verdiği kararla, kutuların içecekle doldurulması faaliyetinin ilgili işaretlerin kullanımı niteliğinde olduğunu, kullanılan işaretlerden yalnızca BULLFIGHTER’ın RED BULL’a ait markaların benzer olması nedeniyle, yalnızca bu markalı kutuların doldurulmasının durdurulması gerektiğini karara bağlar.

 

Bu karara karşı hem RED BULL hem de WINTERS temyiz yolunu kullanır.

 

Bölgesel Temyiz Mahkemesi, yerel mahkemenin, WINTERS’in kutulara içecek doldurması faaliyetinin, SMARTS DRINKS tarafından kutulara basılmış işaretlerin kullanımı anlamına geldiği, tespitini yerinde bulur. Temyiz Mahkemesine göre, inceleme konusu ürünlerin, yani içeceklerin niteliği dikkate alındığında, markayı önceden taşıyan ambalaja içeceği doldurmanın dışında bir marka basma yöntemi bulunmamaktadır. Özüt ile markalı kutuları birleştirilmesi yoluyla nihai ürünün oluşturulması yoluyla, WINTERS, kutulara işaretleri koymasa da, ürüne işaretleri koymaktadır. Ayrıca, Temyiz Mahkemesine göre, RED BULL adına tescilli markalarla, BULLFIGHTER, PITTBULL, LIVE WIRE markaları benzerdir ve kullanıma konu malların niteliği dikkate alındığında, bu markalar bakımından karıştırılma ihtimali ortaya çıkacaktır. Dolayısıyla, Temyiz Mahkemesi kararı, WINTERS’in, BULLFIGHTER, PITTBULL, LIVE WIRE markalarını taşıyan kutuların doldurulmasının durdurması yönünde olmuştur.

 

WINTERS bu karara karşı temyiz yolunu kullanır. Talebi değerlendiren Hollanda Yüksek Mahkemesi, incelemeyi durdurarak Adalet Divanından ön yorum kararı alınması amacıyla üç soru yöneltir. Üç sorudan ikinci ve üçüncü sorular, ilk soruya verilecek yanıta bağlı olduğundan ve Adalet Divanının ilk soruya verdiği yanıt, ikinci ve üçüncü soruların yanıtlanmasına gerek bırakmadığından, aşağıda yalnızca ilk soruya yer verilecektir. Hollanda Yüksek Mahkemesinin sorusu takip eden içeriktedir:

 

(a) Bir işareti taşıyan ambalajların doldurulması, doldurma işlemi başka bir kişi için ve onun talimatı üzerine sağlanan bir hizmet olsa da, 89/104 sayılı Direktif madde 5 uyarınca ticaret sırasında kullanım olarak kabul edilebilir mi?

 

(b) (a) bendinde yer alan soruya verilecek cevap, tecavüzün Direktif madde 5(1)(a) veya (b) kapsamında gerçekleşmesine bağlı olarak değişir mi?

 

Adalet Divanı, Hollanda Yüksek Mahkemesinin sorusunu takip eden biçimde formüle ederek incelemiştir:

 

Bir hizmet sağlayıcının, başka bir kişinin talimatı üzerine ve onun istediği biçimde, bu kişinin kendisine sağladığı, önceden üzerine marka (işaret) konulmuş ambalajları doldurması, 89/104 sayılı Direktif madde 5(1)(a) veya (b) uyarınca, bu işaretle aynı veya benzer olan ve marka olarak korunan işaretler nedeniyle yasaklanabilecek kullanım teşkil eder mi?

 

89/104 sayılı Direktif madde 5(1)(a) ve (b), Türkiye’de 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin, marka tescilinden doğan hakların kapsamı başlıklı, 9uncu maddesi kapsamında düzenlenmiş hükme benzer içeriktedir. 556 sayılı KHK madde 9 takip eden içeriktedir:

 

“Madde 9 – (1) Marka tescilinden doğan haklar münhasıran marka sahibine aittir. Marka sahibi, aşağıda belirtilen fiillerin önlenmesini talep edebilir:

a) Markanın tescil kapsamına giren aynı mal ve/veya hizmetlerle ilgili olarak, tescilli marka ile aynı olan herhangi bir işaretin kullanılması.

b) Tescilli marka ile aynı veya benzer olan ve tescilli markanın kapsadığı mal ve/veya hizmetlerin aynı veya benzeri mal ve/veya hizmetleri kapsayan ve bu nedenle halk tarafından, işaret ile tescilli marka arasında ilişkilendirilme ihtimali de dahil, karıştırılma ihtimali bulunan herhangi bir işaretin kullanılması.

…

(3) Aşağıda belirtilen durumlar, birinci fıkra hükmü uyarınca yasaklanabilir:

a) İşaretin mal veya ambalajı üzerine konulması.

…”.

(556 sayılı KHK’nın 9uncu maddesinin içeriğiyle, 89/104 sayılı Direktif madde 5(1)(a) ve (b) neredeyse aynı olduğundan, ilgili madde bu yazı kapsamında yeniden çevrilmeyecektir.)

 

WINTERS ve Polonya hükümetine göre, davaya konu içerikteki doldurma faaliyeti Direktif madde 5(1) kapsamında değerlendirilebilecek bir kullanım biçimi değildir. Tersine, RED BULL ve Avrupa Komisyonu, bahsedilen faaliyetin Direktif madde 5(1) kapsamında değerlendirilmesi gereken bir kullanım olduğu görüşündedir.

 

RED BULL ve Avrupa Komisyonuna göre, Direktif madde 5(3)’te düzenlenmiş ve madde 5(1) kapsamında yasaklanabilecek olan, işaretin mal veya ambalajı üzerine konulması durumundaki “üzerine koyma (affix)” eylemi, üretim anında işaretin ürün üzerinde yer alması nedeniyle, işareti taşıyan tenekelerin doldurulmasında gerçekleşmiştir. “Üzerine koyma (affix)” terimi, işaret ve ürün arasında, kullanılan tekniğe bakılmaksızın, fiziksel bir bağlantı yaratılması anlamında değerlendirilmelidir. Ayrıca, hizmet sağlayıcının, müşterisinin talimatları üzerine hareket etmesi, sunduğu hizmetin ticari bir faaliyet olduğunu değiştirmez. 

 

Tarafların görüşlerinin aktarılmasının ardından, Adalet Divanı kendi değerlendirmesine yapmıştır:

 

Adalet Divanına göre, tarafların markaları aynı olmadığı için incelenen vakada Direktif madde 5(1)(a) kapsamında değerlendirme yapılması mümkün değildir. Bu nedenle, vakanın yalnızca Direktif madde 5(1)(b) kapsamında değerlendirilmesi mümkün olacaktır.

 

İncelenen veriler, WINTERS’in ticari faaliyette bulunduğunu ve SMART DRINKS’ten aldığı talimat ve tarif edilen yöntem doğrultusunda, aynı firma tarafından temin edilen ve kendisine sunulduğu anda, RED BULL’un tescilli markalarıyla benzer işaretleri taşıyan kutuları doldurarak, ticari kazanç sağlama arayışında olduğunu göstermektedir. Aynı zamanda, kutuların üzerine markaların konulması, bunların gazlı içeceklerle doldurulması ve nihai ürünün ihraç edilmesi işlemlerinin RED BULL’un izni olmadan yapıldığı da anlaşılmıştır.

 

Yukarıda sayılan bilgiler ışığında, hizmet sağlayıcı WINTERS’in başka bir kişiden aldığı talimat doğrultusunda kutuları doldurarak, ticari faaliyette bulunduğu görülmekle birlikte, aynı bilgiler, hizmet sağlayıcının kendisinin bu işaretleri Direktif madde 5 uyarınca kullandığını göstermemektedir.

 

Bu bağlamda, başka bir kişinin talimatı ve tarif ettiği yöntem doğrultusunda, tescilli markalara benzer işaretleri taşıyan kutuları “sadece” dolduran, dolayısıyla, kutuların ve üzerlerindeki işaretlerin sunumundan hiçbir çıkar sağlamaksızın, yalnızca nihai ürünün üretim aşamasındaki teknik bir bölümü yerine getiren hizmet sağlayıcılar, söz konusu işaretleri 89/104 sayılı Direktif madde 5 anlamında kullanmış sayılmazlar. Hizmet sağlayıcının faaliyeti, başka birisinin o işaretleri kullanması için gerekli teknik koşulları sağlama mahiyetindedir.

 

Bunun ötesinde, WINTERS gibi bir hizmet sağlayıcının durumu, Direktif madde 5 kapsamında, hiçbir şekilde tescilli markaların kapsadığı mallarla veya hizmetlerle aynı veya benzer malların veya hizmetlerin kullanımı olarak kabul edilemez. İncelenen vakada, WINTERS’in sağladığı hizmet kutuların doldurulmasıdır ve bu hizmet, RED BULL’un markalarının tescilli olduğu mallarla hiçbir benzerlik içermemektedir.

 

Mallar veya hizmetler için kullanım terimi, işareti kullanan üçüncü kişilerin malları veya hizmetleri için uygulama alanı bulan bir terimdir. Bununla birlikte, bazı durumlarda üçüncü bir kişi adına hareket eden kişilerin malları veya hizmetleri de terim kapsamında değerlendirilebilir. Böyle bir durumun ortaya çıkması için, hizmet sağlayıcının, üçüncü bir kişinin markasıyla aynı veya benzer bir işareti, kendi müşterilerinden birisinin pazarladığı malların promosyonu amacıyla kullanması ve kullanım biçiminin ilgili işaret ve hizmet arasında bağlantı kurulmasını sağlaması gerekmektedir.  

 

İncelenen vakada, kutuların doldurulması hizmeti, tabiatı gereği, malların pazarlanmasında promosyon niteliğinde kullanabilir bir hizmet değildir ve işaretlerle doldurma hizmeti arasında bağlantı kurulması mümkün değildir.

 

Yukarıda yer verilen değerlendirmeler, incelenen vakada, 89/104 sayılı direktif madde 5(1)(b) kapsamında belirtilen halin ortaya çıkmadığını göstermektedir ve bu bağlamda, marka sahibinin, hizmet sağlayıcının, kendi markalarıyla benzer işaretleri taşıyan kutuları doldurmasını yasaklayamaz.

 

Adalet Divanı, yaptığı değerlendirmeler ışığında, Hollanda Yüksek Mahkemesinin sorusunu takip eden biçimde yanıtlamıştır: 

 

“89/104 sayılı Direktif madde 5, bir hizmet sağlayıcının, başka bir kişinin talimatı üzerine ve onun tarif ettiği biçimde, bu kişinin kendisine sağladığı, üzerine önceden üçüncü bir kişinin tescilli markasıyla aynı veya benzer bir işaret konulmuş ambalajları doldurması, ilgili işaretin bu madde kapsamında yasaklanabilecek nitelikte kullanımını teşkil etmeyecektir, şeklinde yorumlanmalıdır.”

 

Adalet Divanının, C-119/10 sayılı kararı, hizmet sağlayıcının hangi tür kullanım biçimlerinin marka sahibince yasaklanabileceği konusunu açıklığa kavuşturmaya çalışan kararlardan birisidir ve karar içerisinde sıklıkla atıfta bulunulan C-236/08 – C-238/08 sayılı kararlarında (Google France ve Google) da bu konu tartışılmıştır. Kararlardan çıkarılan sonuç, öncelikle, hizmet sağlayıcının sunduğu hizmetin kendi müşterilerinden birisinin pazarladığı malların promosyonu amacıyla kullanılıp kullanılmadığının ve kullanım biçimi yoluyla ilgili işaret ile hizmet arasında bağlantı kurulmasının sağlanıp sağlanmadığının tespit edilmesinin gerektiğidir. Bağlantılı diğer sonuç ise, böyle bir kullanım biçimi ve bağlantı kurulması imkanı olmadığı sürece, hizmet sağlayıcının kullanımının Direktif madde 5 kapsamında yasaklanamayacağıdır. Konunun daha açık biçimde anlaşılabilmesi için C-236/08 – C-238/08 sayılı kararların (Google France ve Google) da değerlendirilmesi yerinde olacaktır. Bu değerlendirmeyi ise başka bir yazıda yapmaya çalışacağım.

 

Önder Erol Ünsal

Eylül 2013

 

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Haberler ve Gündem, Marka Mutlak Ret Nedenleri, Marka Nispi Ret Nedenleri

“Halloumi” Kararı Avrupa Birliği Adalet Divanı Tarafından Onandı

approved

Avrupa Birliği Adalet Divanı, 21/03/2013 tarihli C-393/12 P sayılı kararı ile “Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi” adına yapılan temyiz talebini reddederek, Adalet Divanı Genel Mahkemesinin T-534/10 sayılı “Halloumi” kararını onamıştır.

 

“Halloumi” kararının detayları, içeriği ve Türkiye bakımında önemi bloğumda önceden, Ekim 2012 tarihinde yayınladığım başka bir yazı aracılığıyla incelenebilir. Bu yazıya http://wp.me/p43tJx-79 linkinden erişilebilir.

 

Adalet Divanının, onama kararı, Genel Mahkemenin; “Türkçe, Avrupa Birliğinin resmi dillerinden birisi olmasa da, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin (yazarın notu: Avrupa Birliği, Güney Kıbrıs Rum Yönetimini, Kıbrıs Cumhuriyeti olarak tanımaktadır.) resmi dillerinden birisidir. Bu çerçevede, Türkçe’nin Kıbrıs nüfusunun belirli bir bölümü tarafından anlaşıldığı ve konuşulduğu kabul edilmelidir. Kavramsal benzerliğe ilişkin olarak dikkate alınması gereken, Avrupa Birliği sınırları içerisinde bulunan ve her iki kelimenin de anlam ifade ettiği tüketicilerin bakış açısıdır. Buna karşılık, incelemeye konu işaretleri oluşturan kelimelerin anlamlarına yönelik analizin, kelimelerin kamunun ilgili kesiminin dilinde net anlamları bulunması nedeniyle nötr olması mümkün değildir.” yönündeki yorumunun aksi doğrultuda bir tespit içermemektedir. Bu haliyle, Türkçe’nin üye ülkelerden birisinin (Kıbrıs) resmi dillerinden birisi olarak, OHIM’in mutlak ret nedenleri incelemesinde resen dikkate alınması gereken bir dillerden birisi olduğu sonucu iyice netlik kazanmaktadır.

 

Türkiye bakımından önemli bir karar olan “Halloumi” kararının detayları için Adalet Divanının C-393/12 P sayılı kararının, Adalet Divanı Genel Mahkemesinin T-534/10 sayılı kararının ve bloğumda önceden yayınladığım yukarıda linkini verdiğim yazının incelenmesi yerinde olacaktır.

 

Sonuç olarak, Türkiye henüz Avrupa Birliği üyesi olmasa da, Türkçe’nin OHIM nezdinde üye ülke dilleriyle eşdeğer bir statü kazandığını -şimdilik teorik olarak, zaman pratikteki uygulamayı gösterecektir- dile getirmek mümkündür.

 

Önder Erol Ünsal

Haziran 2013

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Nispi Ret Nedenleri, Markanın Kullanımı

Avrupa Birliği Adalet Divanı “FCI” Ön Yorum Kararı

Achievement_of_Starkater_-_Olaus_Magnus_1555(Görsel, Olaus Magnus’a ait “Historia de gentibus septentrionalibus” (1555) eseridir.)

Avrupa Birliği Adalet Divanı “FCI” Ön Yorum Kararı – Tescil Zırhı Önceki Markadan Kaynaklanan Hakların Uygulanmasını Engeller mi?

Avrupa Birliği Adalet Divanı, C-561/11 sayılı 21 Şubat 2013 tarihli “FCI” ön yorum kararı ile marka tescilinden doğan hakların kapsamı ile ilgili büyük bir belirsizliği ortadan kaldırmıştır. (Kararın tam metni için: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=134112&pageIndex=0&doclang=en&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1612807)

Ortadan kaldırılan belirsizlik, aralarında karıştırılma ihtimali bulunduğu kabul edilebilecek iki markanın da Topluluk Markası (CTM) olarak tescilli olması halinde, önceki tarihli CTM’den kaynaklanan münhasır hakların, yani üçüncü kişilerin markayı kullanımını engelleme hakkının, sonraki tarihli CTM hükümsüz kılınmamış olsa da, sonraki tarihli CTM’e karşı öne sürülüp sürülemeyeceği sorusuna ilişkindir.

Adalet Divanının yorumuna geçmeden önce, yoruma konu ihtilafın ana hatlarıyla açıklanması yerinde olacaktır:

“Federation Cynologique Internationale” (bundan sonra “FCI” olarak anılacaktır), aşağıdaki markayı, köpeklerle ilgili olarak ticari ve reklam amaçlı sergilerin düzenlenmesi, köpek bakımı, beslemesi, yetiştirilmesi ile ilgili eğitim hizmetleri, köpek yetiştirme ile ilgili şovların düzenlenmesi hizmetleri, köpeklere ilişkin olarak soy ve kontrol sertifikalarının düzenlenmesi, vb. bazı hizmetler için 2006 yılında CTM olarak tescil ettirmiştir:

fci

“Federation Canina Internacional de Perros de Pura Raza” (bundan sonra “FCIPPR” olarak anılacaktır) firması aşağıda yer verilen markayı; 2005, 2008 yıllarında İspanya’da ulusal marka olarak, 2009 yılında ise OHIM’de CTM olarak tescil ettirmiştir:

fci2

FCIPPR adına tescilli markaların kapsamında, köpek yarışmalarının ve şovlarının düzenlenmesi, köpek yetiştirmeye ilişkin akreditasyon sertifikalarının, diplomaların, kartların düzenlenmesi, vb. bazı hizmetler yer almaktadır.

FCI, FCIPPR adına yapılan CTM başvurusunun ilanına karşı itiraz etmiş, ancak ilana itiraz itiraz ücretinin ödenmemesi nedeniyle reddedilmiştir. FCI, sonraki aşamada FCIPPR adına tescilli CTM’in hükümsüzlüğü için OHIM nezdinde talepte bulunmuştur. Ancak, FCIPPR, taraflar arasında görülmekte olan ve Adalet Divanının işbu kararına konu olan dava nedeniyle OHIM’den hükümsüzlük talebinin incelenmesinin ertelenmesini talep etmiş ve OHIM’de bu talebi kabul etmiştir.

FCI, 2010 yılında, FCIPPR aleyhine, kendi adına önceden tescilli CTM’e tecavüz iddiasıyla dava açmıştır. FCI, aynı dava kapsamında FCIPPR adına İspanya’da tescil edilmiş markaların, kendi adına CTM’le karıştırılma olasılığı nedeniyle hükümsüz kılınmasını da talep etmektedir. 

FCIPPR, bu iddialara karşılık olarak, markalar arasında karıştırılma olasılığının bulunmadığını öne sürmekte ve karşı argüman olarak, FCI adına tescil edilmiş CTM’in kötü niyetle tescil edildiğini ve kendisi adına önceden tescilli ulusal markayla karıştırılma olasılığı bulunduğunu belirterek, bu markanın hükümsüzlüğünü talep etmektedir.

Davayı gören İspanyol mahkemesi karara ulaşmadan önce işlemleri durdurarak, Adalet Divanına takip eden soruyu yöneltmiş ve ön yorum kararı verilmesini talep etmiştir:

“Bir Topluluk Markasıyla elde edilen münhasır haklara karşı tecavüz işlemlerinde, işaretin üçüncü kişilerce kullanımının engellenmesi hakkı (Topluluk Marka Tüzüğü (CTMR) madde 9(1)), bu işaretle karıştırılma olasılığı bulunan (önceki CTM’le benzer olduğu ve benzer malları ve hizmetleri kapsadığı için) bir işareti kullanan bütün üçüncü taraflara karşı öne sürülebilir mi, veya tersine, önceki CTM’le karıştırılma olasılığı bulunan bir işareti kullanan, ancak söz konusu işareti kendi adına CTM olarak tescil ettirmiş üçüncü kişiler, sonraki tarihli CTM hükümsüz kılınana kadar kullanımın engellenmesi hakkının dışında tutulabilir mi?”

Adalet Divanı ilk olarak ön yorum talebinin kabul edilebilirliğini sorgulayan FCI argümanını incelemiş ve İspanyol mahkemesince görülen davaya ilişkin olarak ön yorum talebinin yapılabileceğine hükmederek, FCI argümanını reddetmiştir.

Adalet Divanı takiben ön yorum talebinin esasını incelemeye değerlendirmeye almıştır. Adalet Divanı, ön yorum talebinin içeriğini aşağıdaki temel soruya indirgemiştir:

“Ulusal mahkeme talebiyle esas olarak, Topluluk Marka Tüzüğü (CTMR) madde 9(1) hükmünün, bir CTM sahibinin kendi markasıyla aynı veya benzer işaretlerin ticaret sırasında diğer tüm üçüncü kişilerce kullanımının engellenmesine imkan sağlayan münhasır haklarının, sonradan tescil edilmiş bir CTM sahibine karşı, sonraki CTM’in hükümsüzlüğü yönelik bir karar olmadan, öne sürülebileceği (veya sürülemeyeceği), yorumuna imkan verip vermediğini sormaktadır.”  

Adalet Divanı, kararın 32-52. paragraflarında ön yorum talebini esasına yönelik olarak değerlendirmiştir. Adalet Divanına göre, CTMR madde 9(1), üçüncü tarafın bir CTM’e sahip olup olmaması esasına göre bir ayrım yapmamaktadır. Bu çerçevede, hüküm, CTM sahibine, kendisinden sahibinden izin almamış tüm tarafların, kendi markasına tecavüz teşkil edebilecek, ticaret sırasındaki kullanımını engellemeye yönelik münhasır haklar sağlamaktadır. CTMR madde 54 kapsamında yapılan düzenleme ise, “CTM sahibi, başka bir CTM’in kullanımına kesintisiz 5 yıl boyunca sessiz kalması halinde, ………., sonraki CTM’in hükümsüzlüğü için talepte bulunma veya bunun kullanımına karşı itiraz etme hakkını kaybeder.” hükmünü içermektedir. Dolayısıyla, önceki CTM’in sahibi, sessiz kalma yoluyla hak kaybının gerçekleşmesine ilişkin süre kısıtı dolmadan, sonraki CTM’in hükümsüzlüğünü talep etme veya kullanımına karşı önceki CTM’den kaynaklanan haklara tecavüz gerekçesiyle tecavüz işlemleri başlatma hakkına sahiptir. Ayrıca, CTMR madde 12’de yer alan marka tescilinden doğan hakların kapsamında istisna içerikli madde kapsamında, CTM’den kaynaklanan münhasır hakların, sonraki tarihli benzer CTM’lerin sahiplerine karşı öne sürülemeyeceği içerikli bir istisna bulunmamaktadır. Bu çerçevede, CTMR madde 9(1)’in yazım biçiminin ve genel yaklaşımının, bir CTM sahibine, sonraki tarihli karıştırılma olasılığına yol açabilecek nitelikteki bir CTM’in sahibinin kullanımını engelleme hakkını verdiği sonucu, ortaya çıkmaktadır. Bu sonuç, sonraki marka sahibinin de madde 9(1) kapsamında münhasır haklara sahip olduğu argümanıyla sorgulanamaz. Avrupa Birliği Komisyonu tarafından gönderilen görüşte de belirtildiği üzere, CTMR hükümleri, önceki tarihli CTM’in, sonraki tarihli CTM üzerindeki üstünlüğü esasına dayanan, öncelik ilkesi ışığında değerlendirilmelidir.  

CTMR madde 8(1) ve 53(1) hükümleri çerçevesinde, iki marka arasında ihtilaf çıkması durumunda, önceki tarihte tescil edilen CTM’in sonraki tarihte tescil edilen CTM’e göre topluluk korumasını elde ettiğinin kabul edildiği açıktır. Buna ilaveten incelenen ihtilafın taraflarından FCIPPR’ın “Topluluk markalarının tescil prosedürü, bu prosedürün sonunda marka CTM olarak tescil edilirse, CTM sahibine, ancak OHIM nezdinde yapılacak bir hükümsüzlük talebiyle veya marka hakkına tecavüz iddialı karşı davalarla geçerliliği sorgulanabilecek haklar sağlar.” içerikli argümanın da reddedilmesi gereklidir. CTM tescil prosedürünün, tescilden önce esasa ilişkin inceleme içerdiği ve üçüncü kişilere ilana itiraz hakkı verdiği ortadadır. Bununla birlikte, CTMR’da öngörülen güvence hükümlerine (esasa ilişkin inceleme, ilana itiraz) rağmen, önceki tarihli bir CTM’e tecavüz edebilecek sonraki tarihli CTM’lerin tescil edilmesi tamamen tasavvur edilemez bir hal değildir. Bu tip tecavüz halleri, önceki tarihli CTM sahibinin ilana itiraz etmemesi veya ilana itirazın, işbu karara konu ihtilafta olduğu gibi, şekli şartlara uygun olmama gerekçesiyle OHIM tarafından incelenmemesi gibi hallerde ortaya çıkabilir. Daha önceden Topluluk Tasarımlarına ilişkin olarak verilmiş bir Adalet Divanı kararında (C-488/10, 16 Şubat 2012 – Celaya Emparanza y Galdos Internacional) belirtilen temel ilke, Topluluk Markaları bakımından da uygulanabilir niteliktedir. Buna göre, önceki tarihli bir CTM sahibinin, sonraki tarihli bir CTM’in sahibine karşı tecavüz işlemlerini başlatması, OHIM nezdinde sonraki tarihli CTM’in hükümsüzlüğü için talepte bulunulmasını veya topluluk markalarının tescili için mevcut kontrol mekanizmalarını tümüyle amaç dışı (anlamsız – işlevsiz) hale getirmez. Adalet Divanı Hukuk Sözcüsünün işbu davaya ilişkin görüşünün 43. ve 44. paragraflarında belirttiği üzere, önceki tarihli bir CTM’in sahibinin, kendi markasının işlevlerini (tüketicilere ürünlerin kaynağını gösterme) etkileyecek sonraki tarihli bir CTM’in kullanımını engelleyebilmek için, sonraki tarihli CTM’in hükümsüz kılınmasını beklemek zorunda bırakılması, CTMR madde 9(1) uyarınca topluluk markalarına sağlanan korumayı büyük ölçüde zayıflatacaktır.

Yukarıda belirtilen tüm açıklamalar ışığında, Adalet Divanı, İspanyol mahkemesince kendisinden talep edilen ön yorum kararın aşağıda şekilde vermiştir:

“207/2009 sayılı Topluluk Marka Tüzüğü madde 9(1) uyarıca, bir topluluk markası sahibine tanınan, tüm üçüncü kişilerin kendi markasıyla aynı veya benzer işaretleri ticaret sırasındaki kullanımını engelleme hakkı, sonraki tarihli bir topluluk markasının sahibi olan üçüncü kişilere karşı da, sonraki tarihli topluluk markasını öncelikle hükümsüz kılma zorunluluğu olmaksızın, öne sürülebilir.” 

Adalet Divanının yazı boyunca açıklanmaya gayret edilen ön yorum kararı, önceki bir topluluk markasıyla karıştırılma olasılığı bulunmasına rağmen herhangi bir şekilde (ilana itiraz edilmemiş, ilana itiraz şekli nedenle reddedilmiş, vs.) tescil edilmiş topluluk markalarının, öncelikle hükümsüz kılınmaları zorunlu olmaksızın, önceki marka sahibince, kullanımlarının engellenmesini amacıyla işleme konu edilebileceğini, açık olarak ifade etmektedir.

Ön yorum kararının önemi, tescilde öncelik ilkesinin öneminin bir kez altının çizilmesi, önceki tarihli bir markayla karıştırılma olasılığı bulunan sonraki tarihli işaretlerin, tescilli olsalar dahi, önceki tarihli tescilin sahibince başlatılabilecek işlemlere karşı tescilli marka zırhını giyerek, her türlü saldırıyı bertaraf edebilecekleri yaklaşımının ortadan kaldırılmasından kaynaklanmaktadır.

Türkiye uygulamasında kararın yansımasının ne şekilde olacağı ve mahkemelerin bu kararı ne şekilde yorumlayacağı şu an için bilinmemektedir.. Bununla birlikte, kararda belirtilen ilkenin “kazanılmış marka haklarına dayanarak” ilana itirazların reddedilmesi şeklinde ortaya çıkabilen inceleme pratiklerine ilişkin tartışmaya da katkıda bulunabileceği kanaatimce şüphesizdir. 

Önder Erol Ünsal

Şubat 2013

Uncategorized

AB Üyesi Ülkelerin Marka Tescil Sistemlerine İlişkin Bazı Temel Bilgiler

Aşağıda yer vereceğimiz veriler, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin marka tescil ofislerinin yetki ve uygulamalarıyla, Türkiye’deki tescil sisteminin anahatlarını karşılaştırmakta yardımcı olabilir.

Öncelikle efsanevi karşılaştırma alanı olan ve sıklıkla dile getirilen “AB üyesi ülkeler resen benzerlik incelemesi yapmıyorlar, onlarda 7/1-(b) bendi benzeri uygulama  yok” mitosu hakkındaki doğru bilgiyi, bir önceki yazımızda bahsettiğimiz Max Planck Enstitüsü’nün 2011 tarihli “Avrupa Marka Sisteminin İşleyişi Hakkında Çalışma” başlıklı raporundaki verileri esas alarak aktarmak gereklidir.

Resen benzerlik incelemesi: Rapordaki verilere göre (bkz. ilgili rapor s. 18); Bulgaristan, Güney Kıbrıs Rum Yön., Çek Cumhuriyeti, Estonya, Finlandiya, Yunanistan, İrlanda, Malta, Polonya, Portekiz, Slovakya ve İsveç bizdeki 7/1-(b) muadili resen benzerlik incelemesini yapmaktadır. Bu ülkelerin resen benzerlik incelemesini ayırt edilemeyecek derecede benzerlik gibi tuhaf bir kavram ekseninde değil karıştırılma olasılığı kavramı çerçevesinde yaptığı da ayrıca belirtilmelidir. (7/1-(b) bendi uygulaması ve neden terk edilmesi gerektiği yönündeki görüşlerimiz için bu sitedeki “Ayırt Edilemeyecek Derecede Benzerlik Kavramının Eleştirisi” başlıklı yazımı (http://wp.me/p43tJx-3a )inceleyebilirsiniz.) Ayrıca, AB üyesi ülkelerin tamamında etki doğuran Topluluk Marka Sistemi (CTM) mevcutken ve bu sistem çerçevesinde CTM başvuruları resen benzerlik değerlendirmesi olmaksızın incelenip tescil edilebilirken, topluluk üyesi ülkelerin ulusal marka ofislerinin resen benzerlik incelemesi yapması pek anlam ifade etmemekte, tersine ulusal muamele ve CTM muamelesi arasında –ulusal yolla başvuruyu tercih edenlerin aleyhine- belirgin fark ortaya çıkmaktadır. Bu bakımdan AB üyesi ülkelerin yarısından (bir) fazlasının resen benzerlik incelemesi sistemini terk etmiş olması şaşırtıcı değildir (Bu ülkelerin bir kısmı resen benzerlik incelemesi yapmamakla birlikte, tüm başvurular bakımından benzer marka raporu düzenlemekte ve benzer markaların sahiplerini yeni başvuru hakkında uyarma yolunu takip etmektedir.).   Bununla birlikte, dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasında sayılabilecek ABD, Japonya, Avustralya, Rusya Fed., Güney Kore, vb. gibi birçok ülkenin resen benzerlik incelemesini halen uyguladığı (bu ülkeler de resen benzerlik incelemesini ayırt edilemeyecek derecede benzerlik gibi tuhaf bir kavram ekseninde değil karıştırılma olasılığı kavramı çerçevesinde yapmaktadır), resen benzerlik incelemesi sisteminin bir tercih olduğu, bu tercihin gelişmiş – az gelişmiş ülke kavramları ile ilgisinin bulunmadığı da ayrıca belirtilmelidir.

İlana itiraz sistemleri ve hükümsüzlük yetkileri hakkında da biraz bilgi aktaralım.

İlana İtiraz: Rapordaki verilere göre (bkz. ilgili rapor s. 20-21); Malta hariç AB üyesi ülkelerin tamamında ilana itiraz sistemi mevcuttur. Bu ülkelerden 10’u, yani Bulgaristan, Güney Kıbrıs Rum Yön., Danimarka, Estonya, Finlandiya, Letonya, Litvanya, Polonya, İsveç ve Birleşik Krallık ilana itiraz sistemini hem mutlak hem de nispi ret nedenleri bakımından uygulamaktadır. Avusturya, Benelüks (Belçika, Hollanda ve Lüksemburg’un ortak ofisi), Çek Cumhuriyeti, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İtalya, İrlanda, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya ve İspanya ise ilana itiraz sistemini yalnızca nispi ret nedenleri bakımından uygulamaktadır.

Markayı hükümsüz kılma yetkisi: Rapordaki verilere göre (bkz. ilgili rapor s. 21); Avusturya, Bulgaristan, Güney Kıbrıs Rum Yön., Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İrlanda, İtalya, Polonya, Portekiz, Slovakya ve Birleşik Krallık marka tescil ofisleri tescilli markaların hükümsüz kılınması işlemlerini yürütmeye yetkilidir. Benelüks, Estonya, Finlandiya, Fransa, Litvanya, Malta, Romanya, Slovenya, İspanya ve İsveç‘te ise tescilli markaların hükümsüz kılınması işlemlerini yürütmeye sadece mahkemeler yetkilidir.

 

Önder Erol Ünsal

Kasım 2011

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Haberler ve Gündem

“Avrupa Marka Sisteminin İşleyişine Dair Çalışma” (Max Planck Enstitüsü) – İstemediğiniz kadar bilgi ve veri

sotofotets

Türkiye’de marka incelemesine ilişkin tartışmalarda kullanılan vazgeçilmez argümanlar arasında, “Bu konuda Avrupa Birliği üyesi ülkelerin uygulaması şu yöndedir” veya “OHIM uygulaması bu konuda şunu öngörmektedir” gibi ifadeler yer almaktadır. Bununla birlikte, bu tip iddiaların altyapısını oluşturan bilgi veya veriler, genellikle eksik, yanlış anlaşılmış veya artık geçerliliğini yitirecek derecede eskimiş niteliktedir.

 

Yurtdışındaki marka tescil sistemlerine dair iddialarda bulunmayı seven, ama aynı zamanda güncel ve doğru verilere dayanmak isteyen polemikseverlere, Max Planck Enstitüsü tarafından hazırlanan ve Şubat 2011’de kamuoyuna sunulan “Avrupa Marka Sisteminin İşleyişine Dair Çalışma (Study on the overall functioning of the European Trademark System)”yı önerebilirim. Oldukça ayrıntılı ve kapsayıcı olan çalışma Topluluk Markası sistemine ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerde uygulanmakta olan marka tescil sistemlerine ilişkin detaylı bilgiler içeriyor. Raporun tamamına pdf formatında ulaşabileceğiniz link ise:

http://www.ip.mpg.de/shared/data/pdf/mpi_final_report.pdf

 

Çalışma, Türkiye’de yürütülen tartışmalarda kullanılan ve yurtdışı uygulamalara atıf içeren bilgilerin güncelliğini test etmek ve doğru verilere dayanmak amacıyla kullanılabilir.

 

Önder Erol Ünsal

Kasım 2011

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, IP Translator Davası, Marka Nispi Ret Nedenleri, Nice Sınıflandırması - Malların ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırması

Adalet Divanı Genel Mahkemesi “Babilu” Kararı – “IP Translator” sonrası OHIM Başkanlık Genelgesi Uygulama Alanı Buluyor

puzzle(Görsel https://moodle.org/mod/forum/discuss.php?d=188819&parent=825065 adresinden alınmıştır.)

 

Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi, 31 Ocak 2013 tarihinde verdiği T-66/11 sayılı “babilu” kararında, Adalet Divanının 2012 tarihli “IP Translator” kararında belirtilen ilkeler ve bu ilkeler çerçevesinde yeniden formüle edilen Topluluk Marka Ofisi (OHIM)’nin 2/12 sayılı Genelgesi ilk kez uygulama alanı bulmuş ve mahkeme tarafından yorumlanmıştır.

 

2008 yılında “Present-Service Ullrich GmbH & Co. KG” firması “babilu” kelime markasının, 35. sınıfa dahil “reklamcılık, posta reklamcılığı, reklamların yayımı, bilgisayar ağlarında online reklamcılık, İnternette üçüncü kişiler için reklamcılık, firmaların İnternette ve diğer medyada tanıtımı, İnternette açık artırma hizmetlerinin sağlanması” hizmetleri için tescil edilmesi amacıyla OHIM’e başvuruda bulunur.  

 

Başvurunun ilan edilmesinin ardından, “Punt-Nou, SL”, yukarıda belirtilen hizmetlerin tescil edilmesine karşı itiraz eder. İtiraza dayanak marka, 35. sınıfa dahil “ticari perakendecilik, ithalat ve ihracat, franchising ile ilgili ticari yönetim danışmanlığı, tanıtım, iş yönetimi, iş idaresi, ofis işlemleri” hizmetleri için OHIM’de önceden tescil edilmiş “babidu” markasıdır. (Başvurunun orijinal İspanyolca listesinde “publicidad” olarak yer alan hizmetler, OHIM tarafından “publicity (tanıtım)” olarak çevrilmiş olmakla birlikte, bu terimin Nicé sınıflandırmasındaki çevirisi “advertising (reklamcılık)”tır.

 

OHIM ilana itiraz birimi, yukarıda belirtilen hizmetler bakımından “babilu” ve “babidu” markaları arasında karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkabileceği yönündeki tespit doğrultusunda başvuruyu reddeder ve bu ret kararı OHIM Temyiz Kurulu tarafından da yerinde görülür.

 

Başvuru sahibi ret kararına karşı Adalet Divanı Genel Mahkemesi nezdinde dava yoluna başvurur. Davacıya göre, markaların kapsadıkları hizmetler aynı değildir, markalar arasında yüksek derecede benzerlik bulunmamaktadır ve markalar arasında karıştırılma olasılığı ortaya çıkmayacaktır.

 

OHIM Temyiz Kurulu, başvurunun reddedilmesine yönelik kararında, ilk olarak hizmetlerin aynılığı / benzerliği hususunu irdelemiştir. Bu husus değerlendirilirken, “IP Translator” kararı öncesi yürürlükte olan OHIM’in 03/4 sayılı Başkanlık Genelgesi ile aynı kurumun “IP Translator” kararı sonrası yürürlüğe soktuğu 2/12 sayılı Genelgesi hükümlerine yer verilmiştir. 03/4 sayılı Genelge hükümlerine göre, OHIM, Nicé sınıflandırmasının bir sınıfına ait sınıf başlığını içeren markaların, o sınıfa dahil tüm malları veya hizmetleri kapsadığını kabul etmektedir. Buna karşılık, “IP Translator” kararı sonrası yürürlüğe giren 2/12 sayılı Genelge, bu yorumu ortadan kaldırmıştır. Bununla birlikte, 2/12 sayılı yeni genelgeye göre, genelgenin yürürlük tarihinden, yani 21/06/2012 tarihinden önce, OHIM’de Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıkları kullanılarak tescil edilmiş veya tescil başvurusu yapılmış markaların, sınıflandırmanın alfabetik listesinde yer alan ve ilgili sınıflar kapsamında bulunan tüm malları veya hizmetleri kapsama niyetiyle yapıldıkları kabul edilecektir.

 

OHIM Temyiz Kurulu, takiben, başvurunun İspanyolca aslı dikkate alındığında, 35. sınıfın genel başlığını oluşturan “reklamcılık, iş idaresi, iş yönetimi, ofis işlemleri” hizmetlerini kapsadığını tespit etmiştir. Buradan hareketle, başvuru kapsamında bulunan 35. sınıfa dahil “reklamcılık, posta reklamcılığı, reklamların yayımı, bilgisayar ağlarında online reklamcılık, İnternette üçüncü kişiler için reklamcılık, firmaların İnternette ve diğer medyada tanıtımı, İnternette açık artırma hizmetlerinin sağlanması” hizmetleriyle aynı hizmetlerin ret gerekçesi marka kapsamında bulunduğunu tespit etmiştir.

 

Davacı bu tespite karşı takip eden argümanları öne sürmektedir:

  • Başvurunun kapsadığı, 35. sınıf dışında kalan, diğer mallar / hizmetler, ret gerekçesi markanın kapsamında bulunmamaktadır. Bu husus dikkate alındığında, profesyonellerin, markaların aynı işletmeden geldiği yönünde yanılgıya düşmeleri mümkün değildir.
  • Önceki marka kapsamında 35. sınıfta bulunan hizmetler başvuru kapsamında bulunan aynı sınıfa dahil hizmetlerden farklıdır.
  • Başvurunun İngilizce çevirisinde yer alan “publicity” hizmetleri “reklamcılık” değil, “halkla ilişkiler” hizmetleri olarak değerlendirilmelidir.
  • Başvuru sahibi firma ve ret gerekçesi markanın sahibi firma farklı sektörlerde faaliyet göstermektedir.

 

Genel Mahkeme, OHIM’in ret kararını davacının yukarıda yer verilen argümanlarını da dikkate alarak değerlendirmiştir.

 

  • Genel Mahkemeye göre, ilana itirazın yalnızca 35. sınıfa dahil hizmetler bakımından yapılması hususu dikkate alındığında, davacının başvurunun ve ret gerekçesi markanın kapsadığı diğer mallara ve hizmetlere vurgu yaparak ret kararının yerinde olmadığını belirtmesi, konuyla bağlantısızdır.
  • Davacının, tarafların tamamen farklı sektörlerde faaliyet gösterdiklerini ileri sürerek yaptığı itiraz da konuyla bağlantısızdır. Malların ve hizmetlerin benzerliği değerlendirilirken, ilgili markalar kapsamında fiilen piyasaya sürülen (pazarlanan) malların ve hizmetlerin değil, markalar kapsamında korunan malların ve hizmetlerin değerlendirmeye alınması esastır.
  • Davacının, ret gerekçesi markanın İngilizce hizmet listesinde yer alan “publicity” kelimesinin “advertising” anlamına gelmediği yönündeki itirazı da haklı bulunmamıştır. Şöyle ki, başvurunun aslı İspanyolca dilinde yapılmıştır ve İspanyolca “publicidad” kelimesi, Nicé sınıflandırmasının İspanyolca versiyonunda “advertising (reklamcılık)” teriminin karşılığı olarak kullanılmıştır.
  • Bu çerçevede, başvuru kapsamında bulunan “reklamcılık, posta reklamcılığı, reklamların yayımı, bilgisayar ağlarında online reklamcılık, İnternette üçüncü kişiler için reklamcılık, firmaların İnternette ve diğer medyada tanıtımı” hizmetleri bakımından (bu hizmetlerin ret gerekçesi marka kapsamında bulunan reklamcılık hizmetleri kapsamına girmesi nedeniyle), markaların aynı hizmetleri kapsadığı kanaatine varılmıştır.
  • Başvuru kapsamında bulunan 35. sınıfa dahil “İnternette açık artırma hizmetlerinin sağlanması” hizmetleri bakımından ise önceki markanın 35. sınıfın, sınıf başlığını kapsaması hususu dikkate alınarak yorum yapılmalıdır. Buna göre, OHIM’in 4/03 sayılı Başkanlık Genelgesine göre, sınıf başlıklarını kapsayan markaların ilgili sınıftaki tüm malları veya hizmetleri kapsadıkları kabul edilmektedir. Buna göre, 35. sınıfın sınıf başlığını içeren önceki markanın, “açık artırma hizmetlerini” veya “İnternette açık artırma hizmetlerinin sağlanması” hizmetlerini de kapsadığı kabul edilmelidir.
  • OHIM’in 4/03 sayılı Başkanlık Genelgesinin 20 Haziran 2012 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırıldığı ve yerine 2/12 sayılı genelgenin geldiği bilinmektedir. Bununla birlikte, 2/12 sayılı genelgede yer alan, “Genelgenin yürürlük tarihinden, yani 21/06/2012 tarihinden önce, OHIM’de Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıkları kullanılarak tescil edilmiş veya tescil başvurusu yapılmış markaların, sınıflandırmanın alfabetik listesinde yer alan ve ilgili sınıflar kapsamında bulunan tüm malları veya hizmetleri kapsama niyetiyle yapıldıkları kabul edilecektir.” hükmü göz önüne alındığında, belirtilen tarihten önce tescil edilmiş ret gerekçesi markanın, ilgili sınıfa (35. sınıf) yönelik olarak, sınıflandırmanın alfabetik listesinde yer alan tüm hizmetleri kapsama niyetiyle yapıldığı kabul edilmelidir. Ret gerekçesi markanın sahibi, mahkemeye yazılı olarak sunduğu görüşünde, sınıf başlığını kullanarak,  ilgili sınıftaki (35. sınıf) tüm hizmetleri kapsama niyetiyle başvuruda bulunduğunu teyit etmiştir.
  • Davacının, ret gerekçesi marka kapsamında yer alan 35. sınıfa dahil diğer hizmetlerin, başvuruda yer alan hizmetlerden tamamen farklı olduğu yönündeki iddiası da konuyla bağlantısız bulunmuştur. Şöyle ki, mallar ve/veya hizmetler karşılaştırılırken, itiraza konu mallar / hizmetler ile önceki marka kapsamında bulunan mallar / hizmetler arasındaki aynılık veya benzerlik araştırılır. Bu çerçevede, malların / hizmetlerin bir kısmının birbirleriyle benzer bulunmaması, birbirleriyle benzer bulunan malların / hizmetlerin benzerliğini ortadan kaldırmaz.
  • Yukarıda yer verilen tüm gerekçeler bağlamında, Genel Mahkeme başvuruyla, ret gerekçesi markanın kapsadığı 35. sınıfa dahil hizmetleri, birbirleriyle aynı hizmetler olarak değerlendirmiştir.

 

Hizmetlerin aynılığı yönündeki tespitin ardından, Genel Mahkeme “babilu” ve “babilu” markalarını görsel ve işitsel bakımdan üst düzeyde benzerlik içeren markalar olarak değerlendirmiştir. Markaların üst düzeydeki benzerliği ve hizmetlerin aynılığı dikkate alındığında, Genel Mahkeme, markalar arasında karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkabileceği sonucuna ulaşmış, aynı tespit doğrultusunda OHIM Temyiz Kurulunca verilen ret kararını yerinde bulmuştur. Dolayısıyla, dava reddedilmiştir.

 

“Babilu” davasının önemi kanaatimizce, Adalet Divanının son derece önemli “IP Translator” kararı sonrası, OHIM tarafından ortaya konan 2/12 sayılı Başkanlık Genelgesinde yer verilen ilkelerin uygulama alanı bulmasından kaynaklanmaktadır.

 

Davada, 2/12 sayılı genelgede yer alan, “Genelgenin yürürlük tarihinden, yani 21/06/2012 tarihinden önce, OHIM’de Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıkları kullanılarak tescil edilmiş veya tescil başvurusu yapılmış markaların, sınıflandırmanın alfabetik listesinde yer alan ve ilgili sınıflar kapsamında bulunan tüm malları veya hizmetleri kapsama niyetiyle yapıldıkları kabul edilecektir.” hükmü değerlendirme alanı bulmuştur. Sonuç olarak, bir sınıfa ait sınıf başlığını içeren önceki tarihli markanın, 4/03 sayılı Başkanlık Genelgesinin yürürlükte olduğu dönemde başvurusunun yapılmış olması nedeniyle, dolayısıyla, ilgili sınıfa ilişkin olarak sınıflandırmanın alfabetik listesinde yer alan tüm malları veya hizmetleri kapsama niyetiyle yapıldığı kabul edilmiştir.

 

“Babilu” davasının sonucu, OHIM’in 2/12 sayılı Genelgesinde eski tarihli markaların kapsamına yönelik olarak yapılan değerlendirmenin, Genel Mahkemece uygulamaya esas alındığını göstermektedir. “IP Translator” davasında yer verilen ve sonrasında OHIM Genelgesinde somutlaşma alanı bulan ilkelerin, mahkemelerce uygulanacağı yeni davalar, kafa karışıklıklarına ve belirsizliklere yol açan “IP Translator” ilkelerinin, uygulama şeklini kanaatimizce ilerleyen dönemlerde netleştirecektir.

 

Önder Erol Ünsal

Şubat 2013

 

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Mutlak Ret Nedenleri

PHOTOS.COM Kararı – Adalet Divanı Genel Mahkemesinin Ayırt Edici Olmayan ve Tanımlayıcı Nitelikteki İnternet Alan Adlarından Oluşan Markalara Yönelik Değerlendirmesi

images.photos(Görsel http://ch.photos.com/ adresinden alınmıştır.)

Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesince 21/11/2012 tarihinde verilen T/338-11 sayılı “photos.com” kararında, internet alan adlarında kullanılan “.com” son ekinin (teknik dildeki karşılığıyla top level domain (en üst düzey etki alanı) isimlerinin), ayırt edici niteliğe sahip olmayan ve tanımlayıcı olan kelime unsurlarıyla birlikte bir markada yer alması halinde, markanın tescil edilebilirliğini sağlayıp sağlamayacağı hususu değerlendirilmiştir. Aynı kararda tartışılan bir diğer husus ise reddedilen bir markanın aynısının (aynı mallar / hizmetler için) OHIM’de önceden tescil edilmiş olması halinde mutlak ret nedenleri kapsamında ret kararı verilmesinin yerindeliği konusudur. Belirtilen her iki konu da Türkiye’de sıklıkla karşılaşılan ve tartışılan meseleler olduğundan “photos.com” kararının ana hatlarıyla açıklanması yerinde olacaktır.

Kararın aslının http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=130163&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=751097 adresinden incelenmesi mümkündür.

A.B.D. menşeili “Getty Images (US), Inc.” firması “photos.com” markasını tescil ettirmek için 2009 yılında Topluluk Marka Tescil Ofisi (OHIM)’ne başvuruda bulunur. Başvuru kapsamında, 9., 42. ve 45. sınıflara dahil çeşitli mallar ve hizmetler (bilgisayar yazılımları, elektronik indirilebilir veriler, elektronik yayınlar, kayıt taşıyıcılar, bilgisayar yazılımlarının bakımı ve kurulumu, görüntü ve görüntü kayıtlarının lisanslanması) yer almaktadır.

Başvuru, OHIM uzmanı tarafından tanımlayıcılık ve ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçeleriyle reddedilir ve karara karşı yapılan itiraz OHIM Temyiz Kurulu tarafından kabul edilmez.

OHIM ret kararının temel gerekçeleri, başvuruyu oluşturan “photos.com” alan adında, ikinci düzey etki alanı konumunda yer alan, “photos” kelimesinin tüketicileri mal ve hizmetlerin fotoğrafçılıkla ilgili olduğu konusunda doğrudan bilgilendiren bir kelime olması ve diğer kelime unsuru olan “.com” ibaresinin, internet alan adlarında en üst düzey etki alanı olarak kullanılan ve ilgili tüketici kesimince internet alan adını belirten bir unsur olarak algılanacak olmasıdır. Bu haliyle, “photos.com” ibaresi tanımlayıcı bir kelime markası olarak değerlendirilmiştir. Bunun ötesinde, OHIM Temyiz Kurulu, tanımlayıcı bir işarete “.com” unsurunun eklenmesinin Topluluk Markası (CTM) olarak tescil için yeterliliği sağlamayacağını da belirtmiştir.

OHIM Temyiz Kurulu, ikinci olarak, ek ayırt edici unsurların yokluğunda, “photos.com” başvurusunun, malların ve hizmetlerin veya bunlara ilişkin bilginin on-line olarak “photos.com” web sitesinden elde edilebileceğini bildirdiği, ancak malların ve hizmetlerin ticari kaynağının anlaşılmasını sağlamadığı görüşündedir. Kurula göre, başvuru sahibinin, başvuruyu oluşturan alan adına karşılık gelen web sitesinin sahibi olması CTM olarak tescil için herhangi bir hak sağlamamaktadır. Kurul, son olarak, başvuru sahibinin kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik yönündeki iddialarını destekler nitelikte sunulan kanıtların, yalnızca kullanımı gösterdiğini, buna karşın tüketicilerin başvuruyu marka olarak algıladığını gösterir kanıtların sunulmamış olduğunu belirtmiştir.

Başvuru sahibi Kurul kararına karşı yargı yoluna gitmiş ve dava Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesince sonuçlandırılmıştır. Mahkeme kararında takip eden değerlendirmeler yapılmıştır:

Mahkeme ilk olarak, davacının markasının ayırt edici niteliğe sahip olduğu yönündeki iddiasını değerlendirmiştir. Davacı, markasının alan adı olarak tescil edilmiş olduğunu belirtmekte, kullanımı münhasır olan alan adlarının, bir marka kapsamında yer alan malların ve hizmetlerin kaynağını açık biçimde gösterebileceğini iddia etmekte ve bu çerçevede ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesiyle verilen ret kararının yerinde olmadığını öne sürmektedir.

Mahkemeye göre, “photos” kelimesi OHIM Temyiz Kurulu kararında da belirtildiği üzere, “photograph – -photographie” sözcüklerinin resmi olmayan kısaltması niteliğindedir ve “.com” kelime unsuru da alan adı uzantısı niteliğinde jenerik bir kelimedir. İnceleme konusu marka, bir alan adının karakteristik özelliklerini taşımaktadır ve kamunun ilgili kesimi tarafından da böyle anlaşılacaktır. Markayı oluşturan iki kelime, ayrı olarak değerlendirildiklerinde ayırt edici niteliğe sahip değillerdir. Mahkeme, “photos” kelime unsurunun tüketicileri, başvuru kapsamında yer alan malların ve hizmetlerin fotoğrafçılıkla ilgili oldukları konusunda doğrudan bilgilendiren bir unsur olduğu yönündeki Temyiz Kurulu değerlendirmesini yerinde bulmaktadır. Dolayısıyla, bu kelime yönünden yapılan ayırt edici nitelikten yoksunluk değerlendirmesi yerindedir. “.com” kelime unsurunun ilgili tüketiciler tarafından bir web sitesini işaret eden unsur olarak değerlendirileceği ortadadır. “.com” kelime unsuru, ticari bir web sitesi adresinin normal yapısında kullanımı gerekli olan teknik ve jenerik bir unsurdur. Bunun ötesinde, “.com” kelimesi, başvuruda yer alan malların ve hizmetlerin çevrimiçi biçimde alınabileceğini veya görülebileceğini veya internetle ilgili olduğunu da bildirebilir. Bu çerçevede, “.com” kelimesi de başvuru kapsamındaki mallar ve hizmetler bakımından ayırt edici nitelikten yoksun bir kelime olarak değerlendirilmelidir.

Yukarıda belirtilenlerden anlaşıldığı üzere, mahkemeye göre, “photos.com” markası ayrı olarak ayırt edici niteliğe sahip olmayan kelimelerin birlikte kullanılmasından oluşturulmuş bir marka niteliğindedir. Başvuru sahibinin iddiası, iki ayrı kelimenin kullanılması suretiyle oluşturulan başvurunun alan adı olması nedeniyle, kelimelerin ayrı anlamlarından belirgin biçimde farklılaştığı yönündedir.

“.com” kelimesinin, ayırt edici nitelikte olmayan ve tanımlayıcı olan “photos” kelimesine eklenmesi, markayı bütün olarak ayırt edici hale getirmemektedir. Temyiz Kurulunca belirtildiği üzere, bir alan adının ayırt edici kısmı jenerik nitelikte olan top level domain (en üst düzey etki alanı) değil, ikinci derece alan adıdır, ki incelenen vakada, bu unsur ayırt edici nitelikten yoksun durumdadır.

Bir kelimenin CTM olarak tescil edilebilmesi için, belirli düzeyde dilsel veya artistik yaratıcılık veya hayal gücü içermesi gibi bir zorunluluk olmamakla birlikte, alışılmış ve alelade nitelikteki “photos” ve “.com” kelimelerinin kombinasyonundan oluşturulmuş başvurunun, kapsadığı mallara ve hizmetlere ilişkin olarak kamunun ilgili kısmının nezdinde tipik olmayan, hayali veya kendi anlamına sahip bir işaret olarak değerlendirilmesi sonucunu destekleyebilecek herhangi bir ek unsur bulunmamaktadır.

Dolayısıyla, inceleme konusu vakada özel karakteristik unsurların yokluğunda, kamunun ilgili kısmının işarete ilişkin algısı, kombinasyonda yer alan iki kelimeye ilişkin algısından farklı olmayacaktır. Bu çerçevede, OHIM Temyiz Kurulunun, kamunun ilgili kısmının başvuru kapsamında yer alan malları ve hizmetleri, başka bir ticari işletmenin mallarından ve hizmetlerinden ayırt edemeyeceği yönündeki tespiti yerindedir. Sonuç olarak, marka ayırt edici nitelikten yoksundur.

Ayırt edici nitelikten yoksunluk yönündeki tespit, başvuru sahibinin internete ve alan adlarına yönelik argümanları (alan adları münhası kullanıma mahsustur, bir alan adı kullanıcılarının malları ve hizmetleri ayırt etmesini sağlayabilir) nedeniyle ortadan kaldırılamaz. Bir işaretin, geleneksel anlamdaki ayırt edicilikten farklı biçimde marka işlevlerini yerine getirebilmesi, kapsadığı malların ve hizmetlerin ticari kökenini derhal (doğrudan) gösterebilmesi ve bu yolla, kamunun ilgili kesiminin malların ve hizmetlerin ticari kökenini diğer işletmelerin mallarından ve hizmetlerinden ayırt etmesini sağlamasıyla mümkündür.

İncelenen vakada, başvuruyu oluşturan marka bir alan adını işaret etse de, işaretin karakteristik özellikleri (yapısı, bileşenlerinin ayırt edici niteliği, kelime markası olması) dikkate alındığında, kamunun ilgili kesiminin işareti, fotoğrafların indirilebileceği bir internet sitesi olarak algılayacağı, malların ve hizmetlerin ticari kaynağını belirtir biçimde değerlendirmeyeceği düşünülmektedir. Bu tespit, ortalama tüketicinin, işaretin malların ve hizmetlerin ticari kaynağını doğrudan belirtmediği, sadece tanıtıcı, soyut bilgi verdiği hallerde, makul olandan daha yüksek derecede dikkatli olmayacağı ve işaretin olası işlevlerini düşünmek veya onu marka olarak değerlendirmek için zaman kaybetmeyeceği yönündeki gerçeklikle de desteklenmektedir.  

İlaveten, bir alan adının, alan adı olarak tescil edilmesiyle elde edilen haklarla, bir işaretin CTM olarak tescil edilmesiyle elde edilen haklar arasındaki ayrımın altı çizilmelidir. Bu çerçevede, davacının “photos.com” alan adının sahibi olması, bu ismin topluluk markası olarak tescil edilmesi gerektiği sonucunu doğurmaz.  Bunun mümkün olabilmesi için, Topluluk Marka Direktifinde sayılan tüm şartların (marka olarak tescil edilebilirlik şartları) yerine getirilmesi gerekir.

Davacının, tüketicilerin web sitesine ve dolayısıyla mallarına ve hizmetlerine ulaşmak için, başvuruyu oluşturan işareti herhangi bir web tarayıcısına yazmalarının yeterli olduğu ve işaretin malların ve hizmetlerin ticari kaynağını gösterdiğinin bu şekilde kanıtlandığı yönündeki iddiası temelsiz bulunmuştur. Bir alan adından oluşan markaların ayırt edici niteliği, bir internet kullanıcısı tarafından mallara ve hizmetlere erişmek için takip edilecek adımlar esas alınarak değil, tescilin talep edildiği mallar ve hizmetler ve kamunun ilgili kesiminin algısı esas alınarak değerlendirilir. Ek olarak, davacının bu iddiası, Temyiz Kurulunun işaretin malların ve hizmetlerin ticari kaynağını belirtmediği, kamunun ilgili kesiminin işareti fotoğrafçılığa ait mallara ilişkin olarak internet üzerinden ulaşılabilen  bir bilgi kaynağı olarak algılayacağı yönündeki değerlendirmesini, geçersiz kılmamaktadır.

Yukarıda belirtilen tüm nedenlerle, mahkeme “photos.com” markasının, başvuru kapsamındaki mallar ve hizmetler bakımından, ayırt edici niteliğe sahip olmadığı yönündeki OHIM Temyiz Kurulu kararını yerinde bulmuştur.  

Mahkeme, bir topluluk markası başvurusunun reddedilmesi için Topluluk Marka Tüzüğünde yer alan mutlak ret gerekçelerinden birisinin yeterli olduğu hususunu ve incelenen başvuru hakkında ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesiyle verilen ret kararının yerinde bulunmasını dikkate alarak, tanımlayıcılık gerekçesiyle verilen ret kararına karşı öne sürülen argümanları ve bu yöndeki ret kararını değerlendirmemiştir. Ayrıca, başvuru sahibinin kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik yönündeki iddiasının OHIM Temyiz Kurulu tarafından reddedilmesi yönündeki karar, sunulan kanıtların kullanımı göstermesi, ancak kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik hususunu ortaya koymaması nedeniyle yerinde bulunmuştur. Mahkemenin, sunulan kanıtların niteliğine ve ispat gücüne yönelik oldukça detaylı değerlendirmesi kararda yer almaktadır. Bu değerlendirmenin kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilikle ilgili başka bir yazıda aktarılması yerinde olacaktır.

“photos.com” kararında dikkat çeken bir diğer değerlendirme, davacının, aynı markanın benzer mallar ve hizmetler için kendi adına önceden OHIM tarafından iki kez tescil edilmiş olmasını belirterek öne sürdüğü, eşit değerlendirme ve meşru beklentilerin karşılanması içerikli argümanlara karşı mahkeme tarafından verilen yanıttır.

Davacı, “photos.com” markasının benzer mallar ve hizmetler için kendi adına önceden OHIM tarafından iki kez tescil edilmiş olduğunu belirterek, eşit muamele ilkesinin ihlal edilmiş olduğunu ve meşru beklentilerin korunması gerektiğini öne sürmektedir. Başvuru sahibine göre, önceden tescil edilmiş markalar, yeni başvurunun da tescil edilmesi gerektiği beklentisini ortaya çıkartmaktadır; davacının ticari rakiplerinden hiçbirisinin önceki tescillerin geçerliliğine ilişkin işlem (hükümsüzlük, vb.) başlatmamış olması da, bu beklentiyi desteklemektedir. Ayrıca, bu tescillerin hiçbirisi kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik istisnası çerçevesinde elde edilmemiştir.

Mahkemeye göre, OHIM yetkilerini Birlik mevzuatının genel ilkeleri çerçevesinde kullanmakla yükümlüdür. Eşit muamele ve düzgün yönetim ilkeleri çerçevesinde OHIM benzer markalar hakkında önceden verilmiş kararları dikkate almalı ve aynı yönde karar verip vermeyeceğini dikkatle belirlemelidir. Bununla birlikte, bu ilkelerin ne şekilde uygulanacağı hukukilik ilkesiyle uyumlu olmalıdır. Bu çerçevede, bir markayı tescil ettirmek isteyen kişi, kendi lehine aynı kararın verilmesi talebiyle başka bir kişi adına gerçekleştirilmiş kanuni olmayan bir işleme dayanamaz. Bunun ötesinde, hukuki belirlilik ve iyi yönetim esasları çerçevesinde, markaların uygun olmayan biçimde tescil edilmesini engellemek amacıyla, her markanın incelenmesi düzgün ve kapsamlı biçimde yapılmalıdır. Buna uygun olarak, inceleme her vaka bazında ayrı olarak yapılmalıdır. Bir markanın tescil edilmesi, ilgili markanın kendi olguları kapsamında değerlendirilebilecek ve amacı, inceleme konusu markanın herhangi bir ret gerekçesi kapsamına girip girmediğini belirlemek olan özel kriterlere bağlıdır.

Sayılan hususlar ışığında, mahkeme, OHIM Temyiz Kurulunun, başvurunun reddedilmesi yönündeki kararı bakımından haklı olduğunu belirtmiş ve buna bağlı olarak, davacının, önceki OHIM kararlarını emsal göstererek öne sürdüğü, eşit muamele ve meşru beklentilerin karşılanması ilkeleri çerçevesinde ret kararının yerinde olmadığı yönündeki argümanı kabul etmemiştir.

Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesinin “photos.com” kararı, kanaatimizce, internet alan adından oluşan ve asli unsuru ayırt edici nitelikte olmayan (veya tanımlayıcı olan) kelime markaları bakımından uygulanması gereken ilkeleri açık olarak belirtmesi nedeniyle son derece önemlidir. Bu tip kelimelerden oluşan başvuruların fazlalığı dikkate alındığında, başvurular hakkında uygulanan ayırt edici nitelikten yoksunluk ve tanımlayıcılık gerekçeli ret pratiğinin, Adalet Divanı kararıyla da tasdik edilmesi konu hakkındaki soru işaretlerini – şimdilik – büyük ölçüde ortadan kaldırıcı niteliktedir.  

“photos.com” kararının dikkat çekici bir diğer yönü ise, aynı marka, benzer mallar / hizmetler bakımından önceden tescil edilmiş olsa bile, OHIM’in sorumluluğunu ret incelemesini her başvurunun kendi şartları kapsamında ayrı biçimde yapmak olarak ortaya koyması, bu çerçevede hukukilik ilkesini ön plana çıkartarak, bu ilkeye uygun olmayan hallerde eşit muamele ve meşru beklentiler ilkelerinin uygulanmaması gerektiğini belirtmiş olmasıdır. Belirtilen saptamaların, mutlak ret nedenleri kapsamında reddedilen markalar bakımından öne sürülen kazanılmış hak iddialarının değerlendirilmesi noktasında, Türkiye’de de dikkate alınabileceği öne sürülebilir.

Önder Erol Ünsal

Aralık 2012

 

 

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Mutlak Ret Nedenleri

Adalet Divanı Genel Mahkemesi “3D eXam” Kararı – Tanımlayıcı Markalar Konusunda Garp Cephesinde Yeni Bir Şey Yok

3d exam

 

Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesinin tanımlayıcı ve ayırt edici nitelikten yoksun markaların değerlendirilmesi ile ilgili olarak 2012 yılında verdiği dikkat çekici kararlardan birisi 29 Mart 2012 tarihli T-242/11 sayılı “3D eXam” kararıdır.

 

“Kaltenbach & Voigt GmbH” firması tarafından “diş hekimliğinde kullanım amaçlı X-ray cihazları” malları için “3D eXam” markasının topluluk markası olarak tescil amacıyla Topluluk Marka Ofisine (OHIM) yapılan başvuru ayırt edici nitelikten yoksunluk ve tanımlayıcılık gerekçeleriyle reddedilir. Başvuru sahibinin karara karşı OHIM Temyiz Kuruluna yaptığı itiraz ise Kurul tarafından kabul edilmez.

 

Temyiz Kurulu kararında ilk olarak, ürünlerin potansiyel kullanıcı kitlesinin tıbbi alanda faaliyet gösteren özel bir grup, özellikle diş hekimleri olduğu belirtir ve bu kişilerin başvuru kapsamındaki malların amacının diş muayenesini X-ray cihazı aracılığıyla üç boyutlu olarak yapmak olduğunu bileceklerini ifade eder. Markanın İngilizce terimlerden oluşması nedeniyle dikkate alınması gereken tüketiciler Birliğin İngilizce konuşan tüketicilerdir. Temyiz Kuruluna göre, markayı oluşturan iki unsurdan birisi olan “3D” ibaresi “üç boyutlu (3 dimensional)” teriminin yaygın kullanılan kısaltmasıdır ve diğer kelime unsuru olan “exam” kelimesi “tıbbi test” veya “examination” kelimesinin kısaltması olarak “tıbbi inceleme benzeri detaylı inceleme veya çalışma” anlamlarına gelmektedir. Belirtilen tüm hususlar birlikte dikkate alındığında Kurula göre, malların özel tüketici grubu, “3D exam” markasını, başvuru kapsamında yer alan mallar bakımından, üç boyutlu inceleme yapılmasını sağlayan diş hekimliğine ilişkin bir X-ray cihazının kısaltması olarak algılayacaktır. Dolayısıyla, başvuru kapsamında yer alan mallar bakımından marka münhasıran tanımlayıcı ve aynı nedenlerle ayırt edici nitelikten yoksun niteliktedir ve dolayısıyla, 7(1)(b) ve (c) paragrafları kapsamında verilen ret kararı yerindedir.

 

OHIM Temyiz Kurulu kararına karşı dava açan başvuru sahibi temel olarak üç argümana dayanmaktadır: başvuru tanımlayıcı nitelikte değildir, ayırt edici özelliğe sahiptir ve başvuru çeşitli ulusal ofislerce tescil edilmiş durumdadır. Avrupa birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesince görülen davada, bu iddialar sırayla incelenmiştir.

Mahkeme ilk olarak başvurunun tanımlayıcı nitelikte bulunmasına dair karara karşı öne sürülen iddiaları değerlendirmiştir. İncelemede ilk olarak, tanımlayıcılık gerekçeli ret nedeninin amacının tanımlayıcı terimlerin ilgili sektördeki tüm kullanıcıların ortak kullanımına açık tutularak kamu yararının korunması olduğu yinelenmiş ve bu nitelikteki işaretlerin markanın ayırt ediciliğe yönelik asli işlevini yerine getirmekten yoksun oldukları belirtilmiştir. Mahkemeye göre, bir işaretin tanımlayıcılık gerekçesiyle reddedilebilmesi için, işaretin malları / hizmetleri tanımladığına (veya bunlara ilişkin bir özellik olduğuna) dair ilgili tüketici kesimi tarafından derhal ve doğrudan (ek bir zihni çabaya ihtiyaç olmaksızın) algılanabilecek bir bağlantı bulunmalıdır. Her biri tanımlayıcı olan sözcüklerin birleştirilmesinden oluşturulmuş bir neolojizm (yeni sözcük, uydurma sözcük) veya kombinasyondan oluşan markalar söz konusu olduğunda, neolojizmin veya kombinasyonunun kendisinin de tanımlayıcı bulunması gerekir.

 

Her biri ilgili mallara / hizmetlere ilişkin olarak tanımlayıcı olan unsurlardan oluşturulmuş bir neolojizm veya kombinasyondan oluşan markalar, söz konusu neolojizm veya kombinasyon kendisini oluşturan parçalardan açıkça farklılaşmış olmadığı sürece tanımlayıcı olarak kabul edilecektir. Neolojizmin veya kombinasyonun kendisini oluşturan parçalardan açıkça farklılaşmış olması, ilgili mallara / hizmetlere ilişkin olarak, kombinasyonun sıradışı yapısı nedeniyle, neolojizmin veya kelimenin kendisini oluşturan tanımlayıcı kelimelerden yeterli derecede farklı biçimde algılanması anlamına gelmektedir. Bu bağlamda, inceleme konusu kelimenin anlamsal ve gramere ilişkin kurallar bakımından da değerlendirilmesi gerekebilir.

 

Takiben yapılan değerlendirmede, öncelikle başvuru kapsamında yer alan malların, özellikle diş hekimlerine yönelik özel bir tüketici kitlesi bulunan mallar olduğu belirlenmiştir. Mahkeme, başvuruyu oluşturan sözcüklerin İngilizce olması nedeniyle ret gerekçesinin ortaya çıkıp çıkmadığının topluluğun İngilizce konuşan kısmı dikkate alınarak değerlendirilmesi gerektiği yönündeki tespitini ve ilaveten malların özel tüketici grubunun niteliği dikkate alındığında topluluğun İngilizce konuşmayan kesimlerinde de başvurunun anlamının anlaşılabileceği yönündeki değerlendirmesini yerinde bulmuştur.

 

Genel Mahkeme, başvuruyu oluşturan kelime unsurlarından, “3D” kelimesinin “üç boyutlu” anlamına gelen “three dimensional” kelimesinin kısaltması olduğu ve “exam” kelimesinin “detaylı inceleme” anlamına geldiği yönündeki tespitleri onamıştır. Başvuru sahibinin “exam” kelimesinin ilgili tüketiciler tarafından “öğrencilerin girdikleri sınav” şeklinde algılanacağı yönündeki değerlendirmesi ise haklı bulunmamıştır. “Exam” kelimesinin çok sayıda anlamının bulunduğu açık olmakla birlikte, kelimenin “muayene”, “laboratuvar çalışması” anlamlarına da gelen ve tıp alanında yaygın olarak kullanılan “examination” kelimesinin kısaltması olması tespitini içeren Temyiz Kurulu değerlendirmesi mahkeme tarafından da yerinde görülmüştür. Başvuru kapsamında yer alan malların diş hekimliğine yönelik tıbbi cihazlar olduğu dikkate alındığında, malların tüketici kitlesini oluşturan diş hekimlerinin “exam” kelimesini tıbbi anlamıyla algılayacakları mahkemeye göre açıktır.

 

Başvuru sahibinin, ilgili tüketicilerin iddia edilen tanımlayıcı anlamı doğrudan algılamayacakları, bunun için ek zihni aşamalar gerekeceği yönündeki iddiası ve “eXam” kelime unsurunda “X” harfinin büyük yazılmış olmasının bütünsel algıyı değiştireceği ve iddia edilen tanımlayıcılığı ortadan kaldıracağı yönündeki iddiaları ise haklı görülmemiştir. Bu iddiaların ilkine ilişkin olarak, mahkeme, başvurunun tanımlayıcı niteliğinin soyut olarak değil, başvuru kapsamındaki mallara ilişkin olarak değerlendirilmesi gerektiğinin yeterli derecede açık bir yanıt olduğunu belirtmiştir. Diğer iddiaya ilişkin olarak ise “X” harfinin büyük yazılmış olmasının X-ray incelemesine yönelik bir vurgu yaparak tanımlayıcı niteliği güçlendirdiğinin ve harfin büyük yazımının telaffuzu etkilemediğinin altı çizilmiştir.

 

Bu çerçevede, mahkemeye göre, “3D eXam” başvurusu ile tescili talep edilen mallar arasında, ilgili tüketici grubu tarafından doğrudan tespit edilebilecek tanımlayıcı bir ilişki bulunmaktadır ve bu çerçevede 7(1)(c) paragrafı kapsamında verilen ret kararı yerindedir.

 

Başvurunun 7(1)(b) paragrafı kapsamında ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesiyle reddedilmesi kararı ise yukarıda sayılan gerekçelerle yerinde görülmüştür. Şöyle ki, mahkemeye göre 7(1)(b) ve (c) paragraflarında tanımlanan ret gerekçeleri arasında belirli ölçüde çakışma vardır. 7(1)(c) paragrafında tanımlanan ret gerekçesinin, 7(1)(b) bendinden tanımlanan ret gerekçesinden ayrıldığı nokta, (c) paragrafında tanımlanan ret halinin, bir işaretin sadece belirli durumlarda teşebbüslerin mallarının / hizmetlerinin birbirinden ayırt edilmesini sağlayamaması durumuna ilişkin olmasıdır. Bu çerçevede, 7(1)(c) paragrafı çerçevesinde kapsadığı mallara / hizmetlere ilişkin olarak özellik belirtir biçimde tanımlayıcı bulunan bir kelime markası, aynı nedenlerle aynı mallar / hizmetler bakımından 7(1)(b) paragrafı kapsamında ayırt edici nitelikten yoksun olarak değerlendirilecektir. Dolayısıyla, başvuru hakkında 7(1)(b) paragrafı kapsamında ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesiyle verilen ret kararı da yerindedir.

 

Mahkeme son olarak, başvuru sahibinin aynı markanın değişik ülkelerde hali hazırda tescil edilmiş ve tanımlayıcı bir marka olarak değerlendirilmemiş olması yönündeki iddiasını incelemiştir. Başvuru sahibi aynı markanın aynı mallar / hizmetler için Almanya, A.B.D. ve Japonya’da tescil edilmiş olmasından hareketle ret kararının yerinde olmadığını iddia etmektedir.

 

Mahkeme bu iddiaya ilişkin olarak, artık klasik olarak kabul edebileceğimiz ve hiç değişmeyen takip eden değerlendirmeyi yapmıştır. Topluluk marka rejimi, kendi amaçları olan otonom bir hukuki sistemdir ve herhangi bir ulusal sistemden bağımsızdır. Bu çerçevede, bir topluluk markasının korunabilirliği ya da tescil edilebilirliği yalnızca ilgili topluluk mevzuatı çerçevesinde değerlendirilir. Bunun sonucu olarak, ne OHIM ne de Topluluk Mahkemeleri, birlik üyesi bir ülkede veya üçüncü bir ülkede bir markanın ulusal bir marka olarak tescil edilebilirliğine ilişkin olarak alınan kararlarla bağlı değildir. Bu durum, tescil edilebilirliğe ilişkin kararın, inceleme konusu kelime markasının dilsel açıdan ait olduğu bölgede kurulu bir ülke tarafından verilmiş olması halinde de geçerlidir. Belirtilen yerleşik içtihat doğrultusunda önceki ulusal tescillere dayandırılan itiraz da haklı bulunmamıştır.

Genel Mahkeme yazı içerisinde detaylı olarak aktarılan gerekçelerle, başvuru hakkında OHIM tarafından ayırt edici nitelikten yoksunluk ve tanımlayıcılık gerekçeleriyle verilen ret kararın onamıştır.

 

Kararın dikkat çekici yönü, kısaltmalardan oluşan neolojizm veya kombinasyon niteliğindeki markaların tanımlayıcılık ve ayırt edici nitelik incelemesine ilişkin olarak, mevcut uygulamalardan farklı yeni bir ilke veya değerlendirme kriteri getirilmemiş olması ve bu tip markaların ilgili tüketici grubunda doğrudan yol açacakları anlam çerçevesinde değerlendirilmeleri gerektiğinin belirtilmesidir. Diğer ülkelerdeki önceki tescillerin OHIM veya Topluluk Mahkemeleri değerlendirmesini etkilemeyeceğinin altının çizilmesi ise, bu içtihadın iyice yerleştiğini ve diğer ülkelerdeki tescillerin incelemeye etkisinin olmayacağını bir kez daha göstermiştir.

 

Önder Erol Ünsal

Ekim 2012   

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Mutlak Ret Nedenleri, Marka Nispi Ret Nedenleri

Adalet Divanı Genel Mahkemesi “Halloumi – Hellim” Kararı

Grilled_Halloumi_(Görsel http://en.wikipedia.org/wiki/Halloumi adresinden alınmıştır.)

Avrupa Adalet Divanı Genel Mahkemesi tarafından verilen 13/06/2012 tarihli T-534/10 sayılı “Halloumi” kararı Türkçe kelimelerin İç Pazarda Harmonizasyon Ofisi (OHIM) tarafından değerlendirilmesine yönelik önemli tespitler içermektedir.

 

Kararın açıklanmasına geçmeden önce altyapıyı oluşturan süreçlerin özetlenmesi yerinde olacaktır:

 

Almanya’da yerleşik “GARBO AG” “hellim” kelimesinin “süt ve süt ürünleri” için Topluluk Markası (CTM) olarak tescil edilmesi talebiyle 2005 yılında OHIM’e başvuruda bulunur. Başvuru OHIM’in mutlak ret nedenleri incelemesinin ardından kabul edilerek ilan edilir. Başvurunun ilanına karşın, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi menşeili “Organismos Kypriakis Galaktokomikis Viomichanias” firması “peynirler” için 1999 yılından bu yana tescilli “halloumi” kolektif markasını (collective mark) gerekçe göstererek ve markalar arasında karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkacağını öne sürerek itiraz eder.

 

OHIM ilana itiraz birimi, mallar aynı veya benzer olsa da, “hellim” – “halloumi” kelimeleri arasında görsel ve işitsel benzerlik bulunmadığını tespit ederek itirazı reddeder. OHIM itiraz birimine göre, markalar arasında her iki marka da özel bir peynir türünü işaret ettiğinden kavramsal benzerlik bulunmakla birlikte, “halloumi” kelimesi Kıbrıs kaynaklı özel bir peynirin ismi olduğundan kelimenin ayırt edici gücü zayıftır ve bu nedenle, kavramsal benzerlik, görsel – işitsel açılardan benzemezliğe baskın gelerek, karıştırılma olasılığına yol açabilecek nitelikte değildir.

 

İlana itiraz sahibi bu karara karşı itiraz ederek konuyu OHIM Temyiz Kurulu önüne götürür. Temyiz Kurulu, markalar arasında düşük derece görsel ve işitsel bulunduğunu ve malların aynı veya benzer olduğunu belirtir. Bunun yanısıra, Kurula göre, Türkçe Avrupa Birliğinin resmi dillerinden birisi olmadığından, başvuruyu oluşturan “hellim” kelimesinin olası anlamı karıştırılma olasılığının değerlendirilmesinde belirleyici olmayacaktır. Bunun ötesinde, kamunun ilgili kesimi başvuruyu Kıbrıs menşeili peynir türü olarak bilse dahi, başvuru tamamen tanımlayıcı bir anlama sahip olduğundan ve bu nedenle işaretlerin karşılaştırılmasına esas olamayacağından, bu durumun da değerlendirmeye etkisi olmayacaktır. Dolayısıyla, kavramsal benzerliğe yönelik karşılaştırma nötr (itirazın kabulü yönünde olumlu veya olumsuz etki doğurmayacak veya etkisiz) durumdadır. Son olarak, Kurul’a göre, itiraz gerekçesi markanın kolektif bir marka olarak tescil edilmiş olması, markanın ortalama derecede ayırt edici karaktere sahip olduğu anlamına gelmez. Kolektif markanın diğer markalardan ayrı olduğu yön, tanımlayıcı coğrafi unsurlara yönelik olarak verilecek ret kararlarının kolektif markalar bakımından uygulanabilir nitelikte olmamasıdır (çünkü kolektif marka kapsadığı malların bir bölgeye ait yerleşik üreticilerden geldiğini göstermektedir). Bu çerçevede, önceki markanın ayırt edici gücünün zayıflığı ve markalar arasındaki görsel ve işitsel benzerlik derecesinin düşüklüğü hususlarını birlikte dikkate alan Temyiz Kurulu, markaların kapsadıkları mallar aynı veya benzer olsa da markalar arasında karıştırılma olasılığının bulunmadığı sonucuna ulaşmıştır.

 

İlana itiraz sahibi OHIM Temyiz Kurulu kararına karşı dava açmıştır. Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi tarafından görülen davada, davacı markalar arasında karıştırılma olasılığı bulunduğu yönündeki iddiasını yinelemiştir.

 

Mahkeme ilk olarak davacının markalar arasında görsel ve işitsel benzerlik bulunduğu yönündeki iddiasını incelemiştir. Mahkemeye göre; markaların her ikisi de “h” harfiyle başlasa, “ll” harflerini ortak olarak içerse ve birisi “im” diğeri “mi” harfleriyle bitse de, “halloumi” ve “hellim” kelimelerinin yapılarındaki farklar, kullanılan sesli harflerin farklı olması, harflerin dizilimi ve kelimelerin uzunluğu dikkate alındığında markalar görsel olarak benzer değildir.

 

İşitsel benzerlik konusunda, markalardan birisinin iki diğerinin üç heceden oluşması, hecelerin ortaya çıkardıkları seslerin farkları olması nedenleriyle markaların işitsel olarak da benzer değillerdir. Kelimelerin ilk hecelerinde yer alan “ha” ve “he” harflerinin belirli bir derecede işitsel benzerlik içerdiği düşünülebilse de, kelimelerin kalan parçalarının farklılığı, farklı sesli harflerin kullanılmış olması, harflerin dizilimi ve sayısındaki farlar dikkatte alındığında, markalar işitsel olarak benzer bulunmamıştır.

 

Davacının, “hellim” kelimesinin ortalama Kıbrıs tüketicisi tarafından “hellimi” şeklinde telaffuz edileceği ve bu nedenle markaların işitsel olarak benzer oldukları yönündeki iddiası ise, bu iddianın OHIM nezdinde öne sürülmemiş, dolayısıyla davaya konu karar kapsamında değerlendirilmemiş olması ve bu nedenle o karara karşı açılan davada öne sürülmesinin mümkün olmaması gerekçesiyle kabul edilemezi nitelikte bulunmuştur. ((paragraf 28) It must be noted that, under Article 76(1) of Regulation No 207/2009, in proceedings relating to relative grounds for refusal of registration, the examination is to be restricted to the facts, evidence and arguments provided by the parties and the relief sought. It follows that, in relation to a relative ground for refusal of registration, elements of law and of fact which are pleaded before the Court without having previously been raised before the Board of Appeal cannot affect the legality of a decision of that Board. (paragraf 29) It follows that, in the context of the review of legality of decisions of the Boards of Appeal, for which the General Court has jurisdiction under Article 65 of Regulation No 207/2009, elements of law and of fact which are pleaded before the Court without having previously been raised before the departments of OHIM cannot be examined for the purpose of assessing the legality of the decision of the Board of Appeal and must for that reason be declared inadmissible. (paragraf 31) … in accordance with the case-law referred to in paragraphs 28 and 29 above, the argument raised by the applicant at the stage of the oral procedure must be rejected as inadmissible.)

 

Mahkeme, karıştırılma olasılığına ilişkin son analizini kavramsal benzerlik açısından yapmıştır. Yukarıda da belirttiğimiz üzere, kavramsal benzerlik konusunda Temyiz Kurulu, Türkçe Avrupa Birliğinin resmi dillerinden birisi olmadığından, başvuruyu oluşturan “hellim” kelimesinin olası anlamının karıştırılma olasılığının değerlendirilmesinde belirleyici olmayacağı ve kamunun ilgili kesimi başvuruyu Kıbrıs menşeili peynir türü olarak bilse dahi, başvuru tamamen tanımlayıcı bir anlama sahip olduğundan, işaretlerin karşılaştırılması değerlendirmesine esas olamayacağı değerlendirmesini yapmıştır. Bir diğer deyişle, Temyiz Kuruluna göre, kavramsal benzerliğe yönelik karşılaştırma nötr (itirazın kabulü yönünde olumlu veya olumsuz etki doğurmayacak veya etkisiz) durumdadır. Ancak, Mahkemeye göre Kurulun kavramsal benzerliğe ilişkin bu yorumu kabul edilebilir içerikte değildir.

 

Mahkemeye göre; Türkçe, Avrupa Birliğinin resmi dillerinden birisi olmasa da, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin (Avrupa Birliği, Güney Kıbrıs Rum Yönetimini, Kıbrıs Cumhuriyeti olarak tanımaktadır. Mahkeme kararında Kıbrıs Cumhuriyeti olarak anılan yönetim, yazı boyunca gerekli yerlerde Türkiye tarafından adlandırıldığı haliyle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) olarak belirtilecektir. Bununla birlikte, mahkeme kararında belirtildiği haliyle Kıbrıs Cumhuriyetinin hem GKRY’yi hem de yalnızca Türkiye tarafından ayrı bir devlet olarak tanınan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni kapsar biçimde kullanıldığı belirtilmelidir.) resmi dillerinden birisidir.  Bu çerçevede, Türkçenin Kıbrıs nüfusunun belirli bir bölümü tarafından anlaşıldığı ve konuşulduğu kabul edilmelidir. Kavramsal benzerliğe ilişkin olarak dikkate alınması gereken, Avrupa Birliği sınırları içerisinde bulunan ve her iki kelimenin de anlam ifade ettiği tüketicilerin bakış açısıdır. Buna karşılık, incelemeye konu işaretleri oluşturan kelimelerin anlamlarına yönelik analizin, kelimelerin kamunun ilgili kesiminin dilinde net anlamları bulunması nedeniyle nötr olması mümkün değildir.

 

İncelenen vakada, Yunanca “halloumi” kelimesinin Türkçe karşılığının “hellim” kelimesi olduğu ortadadır. Bu bakış açısıyla, Türkçe ve Yunancanın resmi diller olduğu Kıbrıs’ta, ortalama tüketicilerin “halloumi” ve “hellim” kelimelerinin ikisinin de Kıbrıs menşeili özel bir peynir türünü ifade ettiğini anlayacakları tartışılmaz durumdadır. Sonuç olarak, markalar arasında, belirli düzeyde, çeviriden kaynaklanan kavramsal benzerlik bulunmaktadır.

 

Avrupa Adalet Divanı içtihadına göre, önceki markanın ayırt edici gücü yükseldikçe, karıştırılma ihtimali artacaktır. Bu çerçevede, önceki markanın kendiliğinden veya piyasadaki bilinirliği nedeniyle ayırt edici gücünün yüksek olduğu durumlarda, benzer anlamsal içeriğe sahip iki işaret arasındaki kavramsal benzerliğin karıştırılma olasılığı sonucunu ortaya çıkarması mümkündür. Buna karşın, önceki markanın kamunun ilgili kesimi tarafından tanınmadığı ve hayal gücü katkısı zayıf görsel unsurları içermesi durumunda, markaların kavramsal benzerliği tek başına markalar arasında karıştırılma olasılığının bulunduğu sonucuna varılması için yeterli olmayacaktır.

 

İncelenen vakada, Temyiz Kurulunun bulgusu, önceki markanın ayırt edici gücünün, markayı oluşturan “halloumi” kelimesinin kapsadığı malları, yani “peynir”i tanımlaması nedeniyle zayıf olduğu yönündedir. Kurula göre, “halloumi” kelimesi, peynirin coğrafi kaynağını veya bölgesel özelliklerden kaynaklanan karakteristiklerini değil, peynirin niteliğini ve türünü tanımlamaktadır. Davacı kurul tespitinin aksi yönünde düşünmektedir. Davacıya göre, önceki markanın kolektif bir marka olmasından kaynaklanan özellikler dikkate alınmamıştır. Bu özellikler, sadece, peynirin belirli işletmelerden (kolektif marka sahibinin üyesi işletmeler) kaynaklanması değil, peynirin belirli bir coğrafi bölgeden gelmesidir. Bu çerçevede, kolektif markanın spesifik özellikleri, tescil sahibini olumsuz yönde etkilememeli, bir diğer deyişle markanın ayırt edici gücünün zayıf olduğu sonucuna varılmasına yol açmamalı, tersine markanın ortalama derecede ayırt edici güce sahip olduğu değerlendirmesini yanında getirmelidir.

 

Mahkemeye göre, davacının yukarıda yer verilen argümanı kabul edilebilir içerikte değildir. Mahkeme, 207/2009 sayılı Topluluk Marka Tüzüğü madde 66(2)’de yer alan ve tanımlayıcı markalara ilişkin olarak aynı tüzüğün 7(1)(c) maddesinde düzenlenen ret gerekçesinin istisnası olan hükmün sıkı biçimde uygulanması gerekmektedir. Tüzük madde 66(2), coğrafi kaynak belirtir içerikte tanımlayıcı olsalar dahi, kolektif markaların tescil edilebileceği hükmünü içermektedir. Bununla birlikte, aynı maddede, üçüncü tarafların ticaret alanındaki kullanımı dürüstçe gerçekleştiği sürece, kolektif markaların sahiplerine üçüncü kişilerin kullanımını engelleme hakkını vermediği, özellikle bir coğrafi ismi kullanmaya yetkili üçüncü taraflara karşı markadan kaynaklanan hakların öne sürülemeyeceği belirtilmektedir. Tüzük madde 66(2), coğrafi bakımdan tanımlayıcı olsalar dahi, kolektif markaların tescil edilmesine imkan sağlamakla birlikte, davacının iddialarının aksine kolektif marka tescili, tek başına, markanın ortalama düzeyde ayırt edici güce sahip olduğu varsayımına ulaşılması sonucuna yol açamaz. Bu çerçevede, Temyiz Kurulunun, önceki markanın ayırt edici gücünün zayıf olduğu yönündeki tespiti yerindedir.

 

Mahkeme bu tespitin ardından yorumuna takip eden şekilde devam etmiştir. Önceki markanın ayırt edici gücünün zayıf olduğu kimi durumlarda, inceleme konusu malların aynılığı ve markaların benzerliğine bağlı olarak karıştırılma olasılığı ortaya çıkabilir. Bununla birlikte, – markaların kapsadığı mallar aynı veya benzer olsa da -, inceleme konusu işaretler arasında görsel veya işitsel benzerliğin bulunmaması ve önceki markanın tanımlayıcı bir marka olması durumunda, işaretler arasındaki kavramsal benzerliğin, kamunun ilgili kesimi bakımından karıştırılma olasılığının ortaya çıkacağı varsayımına ulaşılması için yeterli olmadığı, sonucuna varılması gerekmektedir.

 

Yukarıda yer verilen tespiti incelenen dava bakımından uygulayan mahkeme, önceki markanın belirli ayırt edici karakterinin bulunmaması ve tanımlayıcı nitelikte olması hususunu göz önünde bulundurmuş ve – markaların kapsadığı mallar aynı veya benzer olsa da -, kavramsal benzerliğin tek başına karıştırılma olasılığının ortaya çıkacağı sonucuna varılması için yeterli olmadığı tespitine ulaşmıştır. Bu çerçevede, mahkemeye göre, Temyiz Kurulunun markalar arasında karıştırılma olasılığı bulunmadığı yönündeki tespiti yerindedir.

 

Mahkeme, davacının öne sürdüğü Temyiz Kurulu kararının alındığı gün OHIM’e sunmuş olduğu iddiaların kararda değerlendirmeye alınmamış olduğuna ilişkin bir diğer itiraz gerekçesini de haklı bulmamış ve davayı reddetmiştir.

 

“Halloumi” kararı kanaatimizce birkaç bakımdan önemli tespitler içermektedir:

 

  • Coğrafi bakımdan tanımlayıcı bir marka Topluluk Marka Tüzüğü madde 66(2)2de yer alan istisna göz önünde bulundurularak kolektif marka olarak tescil edildiğinde ve bu tescile dayanılarak aynı veya benzer tanımlayıcı unsuru içeren sonraki bir markaya itiraz edildiğinde takip edilecek yaklaşım büyük oranda ortaya çıkmıştır. Kolektif marka olarak tescilin tanımlayıcı bir markaya ortalama derecede ayırt edici güç kazandırmadığı Mahkeme tarafından belirtilmiştir.

 

  • Temyiz Kurulunun, Türkçe’nin Avrupa Birliğinin resmi dillerinden birisi olmaması nedeniyle yaptığı, “… başvuruyu oluşturan “hellim” kelimesinin olası anlamı karıştırılma olasılığının değerlendirilmesinde belirleyici olmayacaktır…” yaklaşımı mahkeme tarafından yerinde bulunmamış ve Avrupa Birliğinin tanıdığı ismiyle Kıbrıs Cumhuriyeti’nin resmi dillerinden birisinin Türkçe olması nedeniyle, orada yerleşik ortalama tüketiciler bakımından “halloumi” – “hellim” kelimeleri arasında kavramsal benzerlik bulunduğu sonucuna varılmıştır (ancak, yazı içerisinde detaylı olarak aktarılan nedenlerle, bu benzerlik tek başına karıştırılma olasılığının ortaya çıkması için yeterli olmayacaktır).

 

  • “Halloumi” davası esasen nispi ret nedenleri incelemesi ile ilgili olsa da, karar içerisinde mahkeme tarafından Türkçeye ilişkin olarak genel yorumlar yapılmıştır. Bu yorumların, bizi OHIM’in mutlak ret nedenleri incelemesini Türkçe dilinde de yapması gerektiği sonucuna götürmesi dolaylı olarak mümkündür. Bununla birlikte, bu sonucun Türkiye’nin tanımadığı Kıbrıs Cumhuriyeti’nin iki resmi dili bulunması olgusundan hareketle savunulması veya gündeme getirilmesi, Türkiye bakımından ne derece yerinde olacaktır veya mümkündür, bu konuların da ayrıca tartışılması gerekecektir.

 

  • Karara ilişkin olarak getirebilecek alternatif bir bakış ise, davada “hellim” kelimesinin mutlak ret nedenleri kapsamında tescil edilebilirliğinin tartışılmamış olmasından hareketle (tartışılmaması normaldir, çünkü davanın konusu bu husus değildir), davanın içeriğinin mutlak ret nedenleri incelemesinin Türkçe bakımından da yapılması gerektiği sonucuna varılmasını dolaylı olarak da sağlayamayacağı yönünde bir değerlendirme olabilir.  “Hellim” markasının iptali için mutlak ret nedenlerine aykırılık gerekçeli bir dava açılırsa, bu konudaki OHIM yaklaşımının daha net görülmesi mümkün olacaktır.

 

  • Bu hususlara ilaveten, kanaatimizce Avrupa Birliği sınırları dahilinde yaşayan Türk kökenli insan sayısının fazlalığı ve birliğe üyelik perspektifiyle devam eden ikili ilişkiler dikkate alındığında, mutlak ret nedenleri incelemesinin OHIM’de Türkçe bakımından da yapılması gerektiği savunulabilir bir argüman olarak gözükmektedir.

 

  • Son olarak, Genel Mahkemenin kararının 24/08/2012 tarihinde temyiz edildiği ve davanın Avrupa Adalet Divanı önünde C-393/12 sayıyla görülmekte olduğu ve muhtemelen gelecek sene(lerde) yukarıda bahsettiğimiz konularla ilgili daha detaylı veya farklı bir değerlendirmeyle karşılaşmamızın mümkün olduğu da özellikle belirtilmelidir.

 

  • En nihayetinde de, Türk tarafının “hellim” kelimesinin bir Alman firması adına “süt ve süt ürünleri” yani “peynirler” için tescil edilmesinden hiçbir kazanç sağlamayacağı, tersine peynir ihracatçıları veya üreticilerinin bu tescilden zarar göreceği ve görünen haliyle davadan taraflardan herhangi birisi lehine veya aleyhine çıkacak her sonucun Türkiye açısından her haliyle potansiyel zarar doğuracağı, “kaybet – kaybet (lose – lose)” durumunun oluşacağı ise kanaatimizce oldukça açıktır. Konuyla ilgili olarak incelediğim bazı forumlarda Rum tarafından alternatif yorumcular konuyu “Hellim bir Kıbrıs ürünü değildir. Almanların onu almasında bir sakınca yok. Hellim bundan sonra Halloumi’nin ucuz Alman taklidi olarak bilinecek. Mükemmel! (Hellim is not a Cypriot product. Let the Germans have it. From now on, Hellim will be known as the cheap German imitation of Halloumi. Excellent! – http://www.cyprus-forum.com/cyprus38193-10.html)” şeklinde dahi yorumlayabilmektedir.

 

  • Bundan sonrası için, Türkiye’ye düşen rol ise, kanaatimizce mümkün olduğu ölçüde Topluluk Markası başvurularının ilanını takip yöntemleri oluşturmak (bu konuda etkin takip sistemleri sağlayan marka vekilleri öncü rol üstlenebilir) ve Türkçe ürün isimlerinin tescilinin engellenmesi konusunda Türkiye’deki ilgilileri uyarmak olmalıdır. Bunun yanında, bir diğer faaliyet alanının da, OHIM’in birlik sınırları dahilinde yerleşik Türkleri ve taraflar (Avrupa Birliği – Türkiye) arasındaki yakın ilişkileri dikkate alarak mutlak ret nedenleri incelemesini Türkçe açısından da yapmasını sağlamak için baskı oluşturmak, olabileceği düşünülmektedir.

 

Önder Erol Ünsal

Ekim 2012

A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Kararları ve Uygulaması, Marka Nispi Ret Nedenleri, Nice Sınıflandırması - Malların ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırması

Malların ve/veya Hizmetlerin Benzerliğine İlişkin USPTO İnceleme Esasları

Thinking-in-Hand(Görsel http://www.businesspundit.com/25-least-trustworthy-brands-of-the-past-decade/head-in-hands-2/ adresinden alınmıştır.)

 

Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Marka Ofisi (USPTO)’nin marka incelemesi konusundaki uygulamaları ülkemizde Avrupa Birliği Marka Tescil Ofisi (OHIM) uygulamalarına oranla daha az bilinmekte ve yakından takip edilmemektedir. Türk marka mevzuatının büyük ölçüde AB mevzuatından aktarılmış olması ve Türkiye ile AB üyesi ülkeler ve OHIM arasında daha yakın bir işbirliği olması, bu durumun temel nedenleri olarak gösterebilir. Bununla birlikte, USPTO’nun markaların benzerliğine ilişkin incelemeyi Enstitü gibi resen gerçekleştiriyor olması ve inceleme esasları hakkında detaylı kılavuzlara sahip olması, USPTO yaklaşımlarının ülkemizde de değerlendirilmesini kanaatimizce zorunlu kılmaktadır.

 

Bloğumda önceden yayınladığım birkaç yazıda USPTO inceleme kriterlerine yönelik bazı aktarımlarda ve değerlendirmelerde bulunmuştum. Okumakta olduğunuz yazıda, USPTO’nun marka başvurularına yönelik incelemesinde malların / hizmetlerin benzerliğini hangi temel esaslar çerçevesinde değerlendirdiğini aktarmaya gayret edeceğim. Aktarımda kullandığım kaynak USPTO internet sitesinde yayınlanan marka inceleme kılavuzu (bölüm 1207.01(a)’dan başlayacak şekilde) olacaktır. Kılavuzun http://tess2.uspto.gov/tmdb/tmep/1200.htm#_T120903g adresinden incelenmesi mümkündür.   

 

A.B.D. marka mevzuatında, karıştırılma olasılığı gerekçeli ret gerekçesi Marka Kanununun 2(d) sayılı maddesinde düzenleniştir. Hüküm, “Patent ve Marka Ofisinde tescil edilmiş ve hükümden düşmemiş bir markadan oluşan veya tescil edilmiş ve hükümden düşmemiş bir markayla benzerlik gösteren, … ve başvuru sahibinin malları üzerinde veya bunlarla bağlantılı olarak kullanıldığında, (tescilli markayla) karışmaya, yanılgıya veya aldanmaya yol açması muhtemel markaların” tescil taleplerinin reddedileceği hükmünü içermektedir. [Consists of or comprises a mark which so resembles a mark registered in the Patent and Trademark Office, or a mark or trade name previously used in the United States by another and not abandoned, as to be likely, when used on or in connection with the goods of the applicant, to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive].

 

Hükmün yazım dili ve kullanılan İngilizce kavramlar Topluluk Marka mevzuatının (ve dolayısıyla, oradan çevrildiği haliyle Türk marka mevzuatının) yazım dilinden oldukça farklıdır (similar trademarks yerine resemble fiilinin kullanılması, identical or similar goods ifadesi yerine used on or in connection with the goods of the applicant ifadesinin kullanılması, vb.). Yazım dili farklı olmakla birlikte, ret gerekçesini düzenleyen hükmün işaret ettiği kavram, yani temel ret gerekçesi, Avrupa Birliğinde olduğu gibi, Amerika Birleşik Devletleri’nde de karıştırılma olasılığı kavramıdır.

 

A.B.D. mevzuatı markaların benzerliğine ilişkin incelemede kullanılacak benzerlik kavramını ayırt edilemeyecek derecede benzerlik – benzerlik şeklinde kategorilere bölmemiştir. Türk marka mevzuatında, resen benzerlik incelemesinde kullanılacak kavram setinin, itiraz üzerine yapılacak incelemede kullanılacak kavram setinden farklılaştırılması (ayırt edilemeyecek derecede benzerlik, benzerlik) biçiminde karşımıza çıkan, kavram çokluğu (karmaşası), A.B.D. bakımından söz konusu değildir.  (Topluluk Marka Direktifi veya Tüzüğünde de Türkiye’deki farklılaştırılmış kavramlara dayanak bir ayırım yer almamaktadır, bu konudaki ayrıntılı değerlendirmelerim bloğumda önceden yayınlanan yazılarımda incelenebilir.)

 

USPTO marka kılavuzunun, markaların benzerliği ile ilgili kısmı bu yazı kapsamında ele alınmayacak ve yazı içeriğinde malların / hizmetlerin benzerliği ile ilgili kısımlar üzerinde yoğunlaşılacaktır.

 

Yazının önceki paragraflarında yer verildiği üzere, A.B.D. marka mevzuatında ve USPTO marka inceleme kılavuzunda benzer mal / hizmet şeklinde bir kavram kullanılmamıştır. Bunun yerine mevzuatta tercih edilen kavram “bağlantılı (in connection with) mal” kavramı, kılavuzda tercih edilen terim ise “malların / hizmetlerin ilintili (ilişkili) olması (relatedness of the goods or services)” terimidir.

 

Kılavuza göre; madde 2(d) kapsamında yapılan incelemede, karıştırılma olasılığı sonucuna varmak için, malların ve/veya hizmetlerin aynı veya birbirlerini tamamlayıcı olması şart değildir. (In re Iolo Techs., LLC, 95 USPQ2d 1498, 1499 (TTAB 2010); In re G.B.I. Tile & Stone, Inc., 92 USPQ2d 1366, 1368 (TTAB 2009)) Önemli olan husus, malların ve/veya hizmetlerin birbirleriyle karıştırılması değil, halkın (ilgili tüketici kesiminin) bunların kaynağına ilişkin olarak yanılgıya düşüp düşmeyeceğidir. (Recot Inc. v. M.C. Becton, 214 F.3d 1322, 1329, 54 USPQ2d 1894, 1898 (Fed. Cir. 2000)) İnceleme konusu mallar, türlerine ilişkin olarak birbirlerinden farklı ve bu nedenle ilişkili olmasa da, aynı mallar ilgili tüketici grubunun zihninde malların kaynağına ilişkin olarak, bağlantılı olabilirler. Karıştırılma olasılığı analizinde dikkate alınması gereken ilişki budur. (In re Shell Oil Co., 992 F.2d 1204, 1207, 26 USPQ2d 1687, 1689 (Fed. Cir. 1993); Safety-Kleen Corp. v. Dresser Indus., Inc., 518 F.2d 1399, 1403-04, 186 USPQ 476, 480 (C.C.P.A. 1975); In re Ass’n of the U.S. Army, 85 USPQ2d 1264, 1270 (TTAB 2007)) Başvuru sahibinin ve tescil sahibinin mallarının ve/veya hizmetlerinin bir şekilde bağlantılı olması veya malların ve/veya hizmetlerin pazarlamalarını etkileyen koşulların, kullanılan markalar dikkate alınarak, malların ve/veya hizmetlerin aynı kaynaktan geldiklerine dair yanlış bir kanıya yol açması, yeterlidir. (On-line Careline Inc. v. America Online Inc., 229 F.3d 1080, 56 USPQ2d 1471 (Fed. Cir. 2000) (“internet bağlantı hizmetleri” için ON-LINE TODAY markası ile “elektronik yayıncılık” için ONLINE TODAY markası arasında karıştırılma ihtimalinin varlığı sonucuna varılmıştır; In re Martin’s Famous Pastry Shoppe, Inc., 748 F.2d 1565, 223 USPQ 1289 (Fed. Cir. 1984) (“buğday kepeği ve ballı ekmek” için MARTIN’S markası ile “peynir” için MARTIN’S  markası arasında karıştırılma ihtimalinin varlığı sonucuna varılmıştır; In re Toshiba Med. Sys. Corp., 91 USPQ2d 1266 (TTAB 2009) (“MRI teşhis cihazları” için VANTAGE TITAN markası ile “tıbbi ultrason cihazları” için TITAN markası arasında karıştırılma ihtimalinin varlığı sonucuna varılmıştır; L.C. Licensing, Inc. v. Berman, 86 USPQ2d 1883 (TTAB 2008) (“sipariş üzerine üretilen otomobil aksesuarları”  için  ENYCE markası ile “çeşitli şehir tarzı giysiler ve aksesuarlar” için ENYCE markası arasında karıştırılma ihtimalinin varlığı sonucuna varılmıştır; In re Corning Glass Works, 229 USPQ 65 (TTAB 1985) (“kan gazı analiz cihazlarında önceden belirlenmiş çözülmüş gaz değerlerini dengelemek için tamponlayıcı çözeltiler” için CONFIRM markası ile “laboratuvarda kullanım için tanılayıcı kan reaktif maddeleri” için CONFIRMCELLS markası arasında karıştırılma ihtimalinin varlığı sonucuna varılmıştır.)

 

Buna karşılık, mallar veya hizmetler bağlantılı değilse veya markalar aynı olsa da, mallar veya hizmetler, aynı kaynaktan geldikleri izlenimini doğurmayacak şekilde pazarlanıyorsa, karıştırılma ortaya çıkmayacaktır.  (Shen Mfg.Co. v. Ritz Hotel Ltd., 393 F.3d 1238, 1244-45, 73 USPQ2d 1350, 1356 (Fed. Cir. 2004) (Temyiz kurulunun “pişirme ve şarap seçimi dersleri” için RITZ markası ile “mutfak testilleri” için RITZ markası arasında karıştırılma olasılığı bulunduğu yönündeki kararı, ilgili malların ve hizmetlerin ilişkisi somut kanıtlarla ispatlanmadığı için mahkeme tarafından bozulmuştur; Local Trademarks, Inc. v. Handy Boys Inc., 16 USPQ2d 1156, 1158 (TTAB 1990) (“sıvı boru açıcılar” ve “tesisat konusunda reklamcılık hizmetleri” çok farklı olduğundan,  mallar ve hizmetler aynı markalarla sunulsa da, markalar arasında karıştırılmanın ortaya çıkmayacağı  sonucuna varılmıştır; Quartz Radiation Corp. v. Comm/Scope Co., 1 USPQ2d 1668, 1669 (TTAB 1986) (“koaksiyel kablolar” için QR markası ile “fotokopi, çizim, ozalit baskı cihazları” için QR markası arasında malların niteliği, amacı, promosyon yöntemi, alıcı kitlesi gibi farklılıklar nedeniyle karıştırılma ihtimalinin oluşmayacağı sonucuna varılmıştır.)

 

Malların ve/veya hizmetlerin ilişkisi değerlendirilirken, inceleme konusu markaların benzerliği yüksekse, karıştırılma olasılığını destekleyecek bir bulguya erişmek için malların veya hizmetlerin benzerliğinin yüksekliğine ihtiyaç azalacaktır. (In re Shell Oil Co., 992 F.2d 1204, 1207, 26 USPQ2d 1687, 1689 (Fed. Cir. 1993); In re Iolo Techs., LLC, 95 USPQ2d 1498, 1499 (TTAB 2010); In re Opus One Inc., 60 USPQ2d 1812, 1815 (TTAB 2001)) Markalar aynı veya esas olarak aynıysa, karıştırılma olasılığının varlığı tespitine ulaşmak için malların ve/veya hizmetlerin ilişkinin, markalar arasında farklılıklar olduğu hallerdekine yakın olması gerekli değildir. (Shell Oil, 992 F.2d at 1207, 26 USPQ2d at 1689; In re Davey Prods. Pty Ltd., 92 USPQ2d 1198, 1202 (TTAB 2009); In re Thor Tech, Inc., 90 USPQ2d 1634, 1636 (TTAB 2009)) Bazı hallerde, yerleşmiş piyasa alışkanlıkları nedeniyle, aynı markaların birbirleriyle ilişkili olmayan mallar veya hizmetleri için kullanımı karıştırılma olasılığına yol açabilir.

 

USPTO marka inceleme kılavuzunun, başlık 1207.01(a)(ii)’ye göre inceleme sırasında mallar ve hizmetler arasında ilişki kurulabilir. Aynı veya benzer markalar arasında, markaların biri malları, diğeri o malları kapsayan hizmetleri içerdiğinde karıştırılmanın ortaya çıkabileceği bilinmektedir.

 

Benzer markalar arasında, markalar biri yiyecek ve içecek ürünlerini diğeri restoran hizmetlerini kapsarken sıklıkla karıştırılma olasılığı tespit edilirken, bu sonucu doğurur içerikte genel bir kural yoktur. Bu çerçevede, bu tip malların ve hizmetlerin ilişkili oldukları varsayım olarak kabul edilmemeli ve kantılar, benzer, hatta aynı markaların gıda ürünleri ve restoran hizmetleri için kullanıldığının ötesinde “daha fazla” (something more) bağlantı sunmalıdır. Gıda – içecek ürünleri ve restoran hizmetleri arasında aranan “daha fazla” (something more) bağlantının ne olabileceğine ilişkin bilginin, USPTO marka inceleme kılavuzunun 1207.01(a)(ii)(A) numaralı başlığından detaylı olarak incelenmesi mümkündür.  

 

Taraflardan birinin mallarının veya hizmetlerinin niteliği ve kapsamı başvuru veya tescilde sayılan mallar veya hizmetler esas alınarak değerlendirilmelidir.

 

Tescil kapsamında mallar veya hizmetler geniş olarak tarif edildiyse ve malların / hizmetlerin niteliklerine, türlerine, ticari kanallarına veya alıcı kesimine yönelik olarak bir sınırlandırma yoksa, tescilin tarif edilen tür kapsamına giren tüm malları veya hizmetleri kapsadığı, normal ticari kanallardan sunulduğu ve tüm alıcı kitlelerine hitap ettiği kabul edilir. (re Thor Tech, Inc., 90 USPQ2d 1634, 1638 (TTAB 2009) “Tescil sahibinin mal tanımlasına kısıtlama veya sınırlandırma getirme yetkimiz bulunmamaktadır.”; re Jump Designs, LLC, 80 USPQ2d 1370, 1374 (TTAB 2006). “Benzer bulunan tescilli marka geniş bir mal veya hizmet tanımlaması içerirken, başvuru sahibinin mallarını daha dar biçimde belirtmesi tek başına karıştırılma ihtimalini ortadan kaldırmaz.”; re Linkvest S.A., 24 USPQ2d 1716 (TTAB 1992) “Tescilli marka sahibinin mallarının “manyetik disklere kaydedilmiş bilgisayar programları” olarak programların türüne veya kullanım alanına ilişkin kısıtlama yapılmadan belirtildiği dikkate alındığında, tescil sahibinin mallarının, ticari kanalların aynı olması ve bu malların tüm tüketicilerine hitap edilmesi gerekçeleriyle, başvuru sahibince piyasaya sürülen programlar dahil olmak üzere, tüm bilgisayar programlarını kapsadığı kabul edilmelidir.”; re Diet Ctr., Inc., 4 USPQ2d 1975 (TTAB 1987) “Başvuru sahibi malların yalnızca kilo verme hizmetleri sunan franchise outletler tarafından satıldığını belirterek listesini sınırlandırmış olsa da, karşı gösterilen tescil ticari kanallara, tüketici sınıfına ilişkin bir sınırlandırma içermediğinden, tescilli marka sahibinin mallarının ticaretin olağan kanalları aracılığıyla sunulduğu kabul edilmelidir.”; re Uncle Sam Chem. Co., 229 USPQ 233 (TTAB 1986) “Başvuru sahibinin temizlik müstahzarları ve yağ sökücüleri endüstriyel ve kurumsal kullanıma yönelik olarak sınırlandırılmış olsa da, tescil sahibinin ahşap ve mobilya temizliği için sıvı müstahzarlar malları, belirli bir ticari kanalla veya alıcı sınıfıyla sınırlandırılmamış olduğundan, bu malların endüstriyel ve kurumsal amaçla da kullanılabilecekleri varsayılabilir.”)

 

Benzer şekilde, başvuru sahibinin mallarını veya hizmetlerini geniş biçimde tanımlaması ve bu tanımlamanın tescil edilmiş benzer bir markanın kapsadığı malları veya hizmetleri içermesi durumunda da karıştırılma olasılığı ortaya çıkabilir. (re Fiesta Palms LLC, 85 USPQ2d 1360 (TTAB 2007) (“casino hizmetleri” için CLUB PALMS MVP markası ile “seçilmiş müşterilere özel tanıtım kartları aracılığıyla sunulan casino hizmetleri” için MVP markası karıştırılma olasılığına yol açabilir içerikte değerlendirilmiştir); re Equitable Bancorporation, 229 USPQ 709 (TTAB 1986) (“bankacılık hizmetleri” için RESPONSE markası ile “24 saat açık vezne makineleri aracılığıyla sağlanan bankacılık hizmetleri” için RESPONSE CARD markası karıştırılma olasılığına yol açabilir içerikte değerlendirilmiştir.)

 

USPTO marka inceleme kılavuzunun malların ve hizmetlerin benzerliği ile ilgili kısmında 1207.01(a)(iv) numaralı başlık enstitü uygulaması ile kıyas bakımından özellikle önemlidir. -No “per se” rule- başlığının “her duruma uygulanabilir kurallar yoktur” şeklinde kabaca Türkçeye çevrilmesi mümkündür. (per se rule:  a generalized rule applied without consideration for specific circumstances. http://research.lawyers.com/glossary/per-se-rule.html)

 

-No “per se” rule-  uygulamasına göre; her vakayı oluşturan şartlar birbirinden farklıdır ve her vakanın şartlarına göre ilgili du Pont faktörlerine verilecek ağırlık farklı olabilir. Bu nedenle, belirli malların veya hizmetlerin her durumda ilişkili olduğu, bunları kapsayan benzer markaların kullanımından dolayı karıştırılma olasılığının ortaya çıkmasının zorunlu olduğu biçiminde bir kural olması mümkün değildir. (re White Rock Distilleries Inc., 92 USPQ2d 1282, 1285 (TTAB 2009) (alkollü içeceklere ilişkin); Info. Res. Inc. v. X*Press Info. Servs., 6 USPQ2d 1034, 1038 (TTAB 1988) (bilgisayar yazılım ve donanımına ilişkin); Hi-Country Foods Corp. v. Hi Country Beef Jerky, 4 USPQ2d 1169, 1171-72 (TTAB 1987) (gıda maddelerine ilişkin); re Quadram Corp., 228 USPQ 863, 865 (TTAB 1985) (bilgisayar yazılım ve donanımına ilişkin); In re British Bulldog, Ltd., 224 USPQ 854, 855-56 (TTAB 1984) (giysilere ilişkin); M2 Software, Inc. v. M2 Commc’ns, Inc., 450 F.3d 1378, 1383, 78 USPQ2d 1944, 1947-48 (Fed. Cir. 2006) (Yazılım bağlantılı mallar, sadece aynı medya formatında sunuldukları için ilişkili olarak kabul edilemezler, bunun yerine ana konu (amaç) içerikli bir analiz daha uygundur.)

 

“Ticaretin genişlemesi doktrini (expansion of trade)” USPTO tarafından resen yapılacak benzerlik incelemesinde sınırlı uygulama alanı bulacaktır. “Tek taraflı işlemlerde Ofisin, başvuruya karşı gösterilen tescilli markanın mallarını veya hizmetlerini genişlettiğini veya genişleteceğini göstermesi gerekli değildir.” (re 1st USA Realty Prof’ls, Inc., 84 USPQ2d 1581, 1584 & n.4 (TTAB 2007); re Kysela Pere et Fils, Ltd., 98 USPQ2d 1261, 1266 (TTAB 2011)) “Ticaretin genişlemesi doktrini”, genellikle taraflar arası işlemlerde, itiraz eden önceki marka sahibinin, markası kapsamında yer alan malların veya hizmetlerin kullanımından kaynaklanan önceliğinin, yeni başvurunun kapsadığı malları veya hizmetlerin itiraz sahibinin genişlemesinin doğal kapsamında yer alması nedeniyle, söz konusu malları veya hizmetleri de içerecek biçimde genişletilmesini talep ettiği durumlarda uygulanır.

 

İnceleme uzmanı, karıştırılma olasılığı tespitini desteklemek için malların ve/veya hizmetlerin ilişkili olduğunu gösteren deliller sunmak zorundadır. Malların ve/veya hizmetlerin ilişkili olduğunu gösteren kanıtlar, gazete haberleri veya ilgili malların ve/veya hizmetlerin birlikte veya aynı tüketici grubunca kullanıldığını bilgisayar çıktıları, malların ve/veya hizmetlerin reklamının birlikte yapıldığını veya malların ve/veya hizmetlerin aynı satıcı tarafından birlikte satıldığını gösteren reklamlar veya hem başvuru sahibinin hem de önceki marka sahibinin mallarını / hizmetlerini içeren aynı markanın önceki kullanıma dayalı tescillerinin kopyaları olabilir.  

 

Yazı boyunca gösterilemeye çalışıldığı üzere, malların ve/veya hizmetlerin benzerliği USPTO’da, önceden belirlenmiş benzer mal / hizmet listelerinin kullanımı veya sınıf esaslı benzerlik incelemesi yöntemleriyle değil, mal veya hizmet listelerinin kapsamlarının detaylı olarak değerlendirilmesi yoluyla yapılmaktadır. Türk marka inceleme sistemine paralel biçimde markaların benzerliğini resen inceleyen A.B.D. sisteminde, malların ve/veya hizmetlerin benzerliğinin –Türk inceleme sisteminin tersine- şablonculuktan uzak gerçekçi biçimde yapılması şüphesiz ideal durumdur. Buna karşılık, USPTO’nun aldığı başvuruları oluşturan mal veya hizmet listelerinin genellikle birkaç maldan veya hizmetten oluşuyor olmasına karşılık, Enstitü pratiğinde karşılaşılan başvuruların büyük çoğunluğunun ilgili sınıflardaki tüm malları veya hizmetleri kapsama (sınıf kapatma olarak ifade edilen yöntem) amacıyla yapılması gerçeği, malların ve/veya hizmetlerin benzerliğine ilişkin değerlendirmenin USPTO gibi bir sistemle yapılması olasılığını, Enstitü için kanaatimizce ortadan kaldırmaktadır. Gelecek yıllarda başvuru sahiplerinin ve marka vekillerinin, kopyala – yapıştır usulü başvuru yapma yöntemini terk etmeleri, marka inceleme sisteminin daha sağlıklı işlemesini sağlayacak ve Enstitü kararlarının kalitesini artıracaktır.    

 

Önder Erol Ünsal

Eylül 2012

 

 

A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Kararları ve Uygulaması, Marka Mutlak Ret Nedenleri

Yabancı Dillerdeki Tanımlayıcı Markalar Hakkında USPTO Uygulaması – Yabancı Eşitler Doktrini

right-wrong-decision-3D-Exhibits

(Görsel http://www.3dexhibits.com/Posts/2010/11/key-deciding-factor-determining-trade-show-attendance/ adresinden alınmıştır.)

Amerika Birleşik Patent ve Marka Ofisi (USPTO), yabancı dillerdeki tanımlayıcı kelimelerin tescil edilebilirliğine ilişkin değerlendirmeyi, “yabancı eşitler doktrini (foreign equivalents doctrine)” kapsamında yapmaktadır.

Yabancı dillerdeki tanımlayıcı kelimelerin tescil edilebilirliğine dair değerlendirme konusunda marka inceleme otoritelerinin birbirlerinden farklı yorumlarına sıklıkla rastlanmaktadır. Konu hakkında, USPTO değerlendirmesi, ABD mahkemeleri tarafından oluşturulmuş bir doktrine dayanmakta olduğundan özellikle dikkat çekicidir. Bu yazı kapsamında, “yabancı eşitler doktrini”, USPTO internet sitesindeki marka inceleme kılavuzunda yer verilen ifadelerin ve örneklerin aktarılması yoluyla açıklanmaya çalışılacaktır. Açıklamaların İngilizce aslına http://tess2.uspto.gov/tmdb/tmep/1200.htm#_T120903g (bölüm 1209.03(g) adresinde ulaşılması mümkündür.  

“Yabancı eşitler doktrini”, kısaca, münhasıran tanımlayıcı nitelikte olan bir İngilizce kelimenin yabancı bir dildeki karşılığının tescil edilebilirliği, söz konusu İngilizce kelimenin tescil edilebilirliğinden daha fazla değildir, ifadesiyle özetlenebilir. Bir diğer deyişle, doktrine göre, İngilizcedeki tanımlayıcı bir kelime ile bu kelimenin yabancı bir dildeki karşılığının tescil edilebilirliği hakkında (aynı mallar ve hizmetler için), aynı kararın verilmesi gerekmektedir.

Doktrin çerçevesinde verilen bazı dikkat çekici mahkeme kararları ve tespitleri örneklendirilecek olursa:

N. Paper Mills, 64, F 2d 998, 1002, 17 USPQ 492, 493 (C.C.P.A. 1933) davası: “İyi bilinen modern bir yabancı dilden alınan ve bir ürün bakımından tanımlayıcı olan bir kelimenin ABD’nde aynı ürün için tescili talep edilirse, bu marka tanımlayıcı bir marka olarak değerlendirilecektir.”

Tokutake Indus. Co., 87 USPQ2d 1697 (TTAB 2008) davası: Bu davada “ayumi” kelimesi ve bu kelimenin Japon karakterlerindeki yazımı, kelimenin Japonca anlamının “yürümek” olması nedeniyle “ayak giysileri” için tanımlayıcı bulunmuştur.

Oriental Daily News, Inc., 230 USPQ 637 (TTAB 1986) davası: Çince karakterle yazılı bir kelime, kelimenin karşılığının “Doğuya ilişkin (Oryantal) Günlük Haberler” olması nedeniyle “gazeteler” bakımından tanımlayıcı bulunmuştur.

Geo. A. Hormel & Co., 227 USPQ 813 (TTAB 1985) davası: Bu davada İtalyancada lezzetli anlamına gelen “saporito” kelimesi, başvuru kapsamında yer alan kurutulmuş sosisler bakımından karakteristik özellik belirttiği için tanımlayıcı bulunmuştur.

“Yabancı eşitler doktrini” mutlak surette uygulanması gerekli bir kural olmamakla birlikte, kılavuz bir ilke olarak kabul edilmektedir.

Doktrin sıradan bir ABD’li tüketicinin markayla karşılaştığında durup, yabancı kelimeyi İngilizce karşılığına çevireceğinin düşünüldüğü durumlarda uygulanacaktır (bkz. Palm Bay Imps., Inc. v. Veuve Clicquot Ponsardin Maison Fondee en 1772, 396 F.3d 1369, 1377, 73 USPQ2d 1689, 1696 (Fed. Cir. 2005). Sıradan ABD’li tüketici, ilgili yabancı dil hakkında bilgisi olan ABD’li kişi anlamında kullanılmaktadır (Thomas, 79 USPQ2d 1021, 1024 (TTAB 2006). Bir diğer karara göre, sıradan ABD’li tüketici, İngilizce dışındaki bir dilde bilgili olanlar, yani normal koşullarda ilgili sözcükleri İngilizceye çevirmesi beklenebilecek kişiler dahil olmak üzere, tüm ABD’li tüketicileri kapsamaktadır (Spirits Int’l, N.V., 563 F.3d 1347, 1352, 90 USPQ2d 1489, 1492 (Fed. Cir. 2009)).

N. Paper Mills, 64, F 2d 998, 1002, 17 USPQ 492, 493 (C.C.P.A. 1933) davasında yer verilen “iyi bilinen (yaygın) – modern bir yabancı dil” tanımlaması kapsamına giren, yani doktrinin uygulamasına esas olabilecek dillerin tespiti ve değerlendirilmesine yönelik olarak USPTO marka inceleme kılavuzunda (bölüm 1207.01(b)(vi)(B)) takip eden açıklamalara yer vermiştir (bu açıklamalar kılavuzun karıştırılma olasılığı ile ilgili bölümünde yer almaktadır, şöyle ki yabancı eşitler doktrini, iki marka arasında karıştırılma olasılığının tespitinde de kullanılmaktadır (yani, yabancı dildeki bir kelime ile İngilizce eşanlamlısı arasındaki karıştırılma olasılığı)):

İnceleme uzmanı, ilgili yabancı dilin yaygın – modern bir dil olduğu konusunda delil sunmalıdır. Sunulacak delillerin cinsi, ilgili vakanın özel koşullarına göre farklılık gösterebilir, ancak, mümkünse, inceleme uzmanı ABD’li tüketicilerin yüzde kaçının veya kaç tanesinin ilgili dili konuştuğuna dair kanıt sunmalıdır (bu tip delillere ABD bakımından http://www.census.gov/hhes/socdemo/language/ adresinde ulaşılması mümkündür). Örneğin, başvuru sahibi tarafından sunulan ve ABD nüfusunun yalnızca %0.6’sının Fransızcayı çok iyi veya iyi konuştuğunu gösteren nüfus sayımı sonucu içeriğindeki kanıt, mahkeme tarafından, Fransızcanın ABD’nde yaygın konuşulan ve İspanyolcanın ardından ABD’nde en çok bilinen ikinci yabancı dil olduğu tespitlerine varılmasını sağlayarak, başvuru sahibinin aleyhine kullanılmıştır (bkz. Thomas, 79 USPQ2d at 1024). Benzer şekilde, ABD’nde 706,000 adet Rusça konuşan kişinin yaşadığı yönündeki kanıt, Rus dilindeki bir markanın İngilizce anlamının tüketicilerin önemli bir bölümü tarafından anlaşılacağını gösteren inandırıcı bir kanıt olarak kabul edilmiştir. (bkz. Joint Stock Co. “Baik,” 80 USPQ2d 1305, 1310 (TTAB 2006)

Bu tip kanıtlara ulaşılamaması veya kanıtların yeterli olmaması halinde, inceleme uzmanı, ilgili dilin konuşulduğu ülkenin ABD’nin önemli ticari ortaklarından birisi olduğunu veya dünya genelinde büyükçe bir nüfusun bu dili konuştuğuna dair deliller sunabilir.

Ulaşılan kanıtlar, inceleme konusu kelimenin ait olduğu dilin yüksek oranda tanınmayan veya ölü bir olduğunu gösterirse, yabancı eşitler doktrini uygulanmayacak ve yabancı dildeki kelime tanımlayıcılığın tespit edilmesi amacıyla İngilizceye çevrilmeyecektir (bkz. Palm Bay Imps., 396 F.3d at 1377, 73 USPQ2d 1689, 1696; cf. In re Spirits Int’l, N.V., 563 F.3d 1347, 1351, 90 USPQ2d 1489, 1491 (Fed. Cir. 2009); Enrique Bernat F. S.A. v. Guadalajara Inc., 210 F.3d 439, 443, 54 USPQ2d 1497, 1499 (5th Cir. 2000), reh’g denied 218 F.3d 745 (2000); cf. Gen. Cigar Co. v. G.D.M. Inc., 988 F. Supp. 647, 45 USPQ2d 1481 (S.D.N.Y. 1997). Bir dilin “ölü” bir dil olup olmadığına yönelik değerlendirme, inceleme konusu terimin ilgili tüketici kesimince algılanacağı anlam esas alınarak, vaka bazında yapılmalıdır. (Örneğin; Latince ölü bir dil olarak kabul edilmekle birlikte, ilgili tüketici kesimi halen Latince terimleri kullanıyorsa, bu durumda Latince ölü bir dil olmaktan çıkacaktır.)

Yabancı dildeki bir kelimenin İngilizce bir kelimeyle birlikte kullanılmasından oluşturulan kombinasyonlar, eğer bu kombinasyonun yarattığı ticari algı, iki İngilizce kelimenin birlikte yaratacağı algıdan farklılaşmış ise tescil edilebilir nitelikte değerlendirilebilecektir. (Örn.: Johanna Farms Inc., 8 USPQ2d 1408 (TTAB 1988) davasında “LA YOGURT” kelime kombinasyonu, “yogurt” kelimesi için mutlak bir sağlanmayacağı yönündeki şerh ile birlikte yoğurtlar için tescil edilmiştir; Sweet Victory, Inc., 228 USPQ 959 (TTAB 1986) davasında “GLACE LITE” kelime kombinasyonu dondurmalar, meyveli dondurmalar, dondurulmuş yoğurtlar ve sütlü olmayan dondurulmuş tatlılar bakımından tanımlayıcı nitelikte bulunmamıştır; Universal Package Corp., 222 USPQ 344 (TTAB 1984) davasında “LE CASE”  kelime kombinasyonu, case kelimesi için mutlak bir sağlanmayacağı yönündeki şerh ile birlikte mücevher ve hediye kutuları bakımından tescil edilmiştir.)

“Yabancı eşitler doktrini” esas alındığında, İngilizce dışındaki dillerde olsalar da tanımlayıcı anlama sahip olan kelimelerin ABD’nde tescil edilmesinin oldukça güç olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla, ait olduğu dildeki anlamı itibarıyla tanımlayıcı olan kelimelerin, ABD’nde tescil ettirilmesi olasılığının düşüklüğünün, başvuru öncesi dikkate alınması gerekmektedir. Yukarıdaki açıklamalardan anlaşılacağı üzere, ilgili kelimenin İngilizcede anlamlı olmadığı yönündeki savunmaların, USPTO açısından kabul edilme olasılığı düşük olacaktır. Son söz olarak, doktrine ve uygulamasına yönelik ABD’nde eleştiriler getirildiğinin ve doktrinin uygulamasının orantılılık ilkesine uygun olmadığının altının çizildiğinin belirtilmesi yerinde olacaktır.

Önder Erol Ünsal

Eylül 2012

 

 

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Mutlak Ret Nedenleri

Adalet Divanı Birinci Derece Mahkemesi “Eurohealth” Kararı – Kapsayıcı Terimin İçeriğinin Yalnızca Bir Bölümüne İlişkin Tanımlayıcılık Hali

kt3(Görsel http://www.survival-supply.com/survival-kits-c-260.html adresinden alınmıştır.)

 

Adalet Divanı Birinci Derece Mahkemesinin 07/06/2001 tarihli T-359/99 sayılı “Eurohealth” kararının dikkat çekici yanı, birden fazla sayıda malı veya hizmeti kapsayabilecek nitelikteki kapsayıcı ifadelerden oluşan mal veya hizmet tanımlamalarında, tanımlayıcılık veya ayırt edici nitelikten yoksunluk halinin tanım kapsamına giren malların veya hizmetlerin sadece birine veya bir bölümüne ilişkin olması halinde, ret kararının kapsamının ne şekilde belirleneceğinin açıklığa kavuşturulmasıdır. (Kararın tamamı için bkz. http://oami.europa.eu/en/mark/aspects/jugement/T-359-99.htm)

 

Mal ve hizmet listelerinde uzun ifadelerden kaçınmak isteyen başvuru sahiplerinin kapsayıcı terimler kullanarak mal ve hizmet listelerini düzenlemeleri sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Örneğin, her tür basılı yayını tescil ettirmek isteyen başvuru sahipleri mal listelerinde onlarca tür basılı yayını tek tek saymak yerine, genellikle “basılı yayınlar” ifadesine yer vermekte ve anlamı itibarıyla her tür basılı yayını kapsayıcı içerikte bir ifade olan bu terimin tescil ettirilmesi yoluyla tüm basılı yayınlar üzerinde hak tesis edilmektedir. Bununla birlikte, yalnızca bir basılı yayın türüne ilişkin bir ret gerekçesinin ortaya çıkması durumunda ret kararının kapsamının ne şekilde verilmesi gerektiği konusunda kimi zaman belirsizlikler ortaya çıkabilmektedir.

 

Adalet Divanı Birinci Derece Mahkemesinin “eurohealth” kararı bu duruma ilişkin Avrupa Birliği pratiğini 2001 yılında belirleyerek, konuyu açıklığa kavuşturmuştur.

 

36. sınıfta yer alan “finans hizmetleri ve sigorta hizmetleri”ni kapsayan “eurohealth” başvurusunun OHIM tarafından ayırt edici nitelikten yoksunluk ve tanımlayıcılık gerekçeleriyle reddedilmesi üzerine başvuru sahibi karara karşı dava açmıştır. Başvuru sahibi, “eurohealth” teriminin başvuru kapsamında bulunan hizmetler bakımından ayırt edici nitelikte olduğunu, tanımlayıcı olmadığını iddia etmekte ve başvurunun gerçekçi olmayan, spekülatif nedenlerle reddedildiğini öne sürmektedir. Başvuru sahibine göre markanın Birlik üyesi bazı ülkelerde tescilli olması da markanın reddedilmemesi gerektiğini göstermektedir. Buna karşılık OHIM, “eurohealth” markasının olası anlamlarından birisinin ret kararının verilmesi için yeterli olduğunu belirtmektedir.

 

Mahkeme incelemesi, başvuru kapsamında bulunan “sigorta hizmetleri” ve “finansal hizmetler” bakımından ayrı ayrı yapılmıştır.

 

“Sigorta hizmetleri” bakımından yapılan incelemede; “sağlık” anlamına gelen “health” kelimesi ve “Avrupa’ya ait” anlamında kullanılan “Euro” sıfatının bir arada yazılmasından oluşturulmuş “eurohealth” teriminin, OHIM Temyiz Kurulunun belirtildiği üzere ilgili iş çevrelerinde “Avrupa düzeyinde geçerli sağlık sigortası” olarak algılanabileceği belirtilmiş, ilgili hizmetler bakımından açık biçimde tanımlayıcı olan “health” kelimesinin başına “Euro” sıfatının getirilmesinin markanın tanımlayıcı niteliğini ortadan kaldırmadığının altı çizilmiştir.

 

Mahkemeye göre, halkın ilgili kesimi,  “eurohealth” kelimesi ile “sigorta hizmetleri” kapsamına giren “sağlık sigortası hizmetleri” arasında derhal ve doğrudan bağlantı kuracaktır.

 

Markanın Avrupa Birliği üyesi ülkelerin ulusal ofislerinde tescilli olması kararı esas yönünden etkilemeyen, sadece incelemede göz önüne alınan bir husus olduğundan markanın (İngilizce konuşan ülkeler olan) İrlanda ve İngiltere’de tescil edilmiş olması OHIM incelemesinin aynı yönde sonuçlanmasını gerektirmemektedir.

 

Başvuru sahibi, tescil talebini, aralarında ayrım yapmaksızın sigorta hizmetleri tanımlaması kapsamına giren tüm sigorta hizmetleri için yapmış olduğundan, Temyiz Kurulunun bu hizmetleri bütün olarak değerlendirerek inceleme yapmış olmasının da onaylanması gerekmektedir (paragraf 33) (Bu yazının amacını oluşturan paragrafın yorumu kararın içeriği aktarıldıktan sonra yapılacaktır.).

 

Belirtilen nedenlerle, Mahkeme başvurunun “sigorta hizmetleri” bakımından tanımlayıcılık gerekçesiyle reddedilmesi kararını yerinde bulmuştur. Mahkemeye göre, başvurunun aynı hizmetler bakımından ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesiyle reddedilmesi de yerindedir.

 

“Finansal hizmetler” bakımından yapılan inceleme sonucunda ise başvurunun tanımlayıcı nitelikte olmadığı ve ayırt edici niteliğe sahip olduğu sonuçlarına varılmış ve OHIM Temyiz Kurulunun ret kararı belirtilen hizmetler bakımından kaldırılmıştır.

 

Sonuç olarak, Adalet Divanı Birinci Derece Mahkemesi, “eurohealth” markasının “sigorta hizmetleri” bakımından reddedilmesi kararını ayırt edici nitelikten yoksunluk ve tanımlayıcılık gerekçeleriyle yerinde bulmuş, buna karşın “finansal hizmetler” bakımından verilen ret kararı haklı görülmemiştir.

 

Kararın 33. paragrafında yapılan değerlendirmeye dönülecek olursa, Mahkemenin başvuruda “sigorta hizmetleri” ifadesinin yer aldığını belirttiği ve başvuru sahibinin “sigorta hizmetleri” arasında ayrım yapmadığının altını çizdiği görülmektedir. Bu husus göz önünde bulundurulduğunda Mahkemeye göre, ret kararının gerekçesi “sağlık sigortası hizmetleri”ne ilişkin olsa da, kararın kapsamının tüm “sigorta hizmetleri”ne ilişkin olması yerindedir. Bu çerçevede Mahkemenin, tanımlayıcılık gerekçeli ret kararından kaçınmak amacıyla, mal veya hizmet listesinin sınırlandırılması işlemini başvuru sahibinin yapması gerektiği görüşünde olduğu sonucuna ulaşılması, kanaatimizce mümkündür.

 

Alternatif durum, yani Ofisin “sigorta hizmetleri”ni resen ikiye bölerek, “sağlık sigortası hizmetleri” bakımından ret kararını devam ettirmesi ve “sağlık sigortası hizmetleri dışında kalan sigorta hizmetleri” bakımından ret kararını kaldırması ise Mahkeme kararında söz konusu edilmemiştir. Bununla birlikte, kanaatimizce bu yöntem de kimi durumlarda uygulanabilir niteliktedir.

 

İçeriği itibarıyla birden fazla sayıda malı veya hizmeti içeren mal – hizmet tanımlamaları (örn: basılı yayınlar, giysiler, iletişim hizmetleri, eğitim hizmetleri, vb.) söz konusu olduğunda ve ret gerekçesinin bu tanım kapsamına giren malların veya hizmetlerin tamamına değil sadece birine veya bir kısmına ilişkin olması halinde takip edilebilecek yollar kanaatimizce takip eden iki alternatif biçimde olmalıdır:

 

1-      Ret kararı göndermeden uyarı yazışmaları yoluyla sınırlandırma yapılmasının sağlanması (ideal yöntem): Başvurunun reddedilmesinden önce Ofisçe yazılacak bir uyarı mektubu yoluyla, başvuru sahibine başvurusunda yer alan kapsayıcı terimi hangi biçimde sınırlandırması durumunda ret kararı ile karşılaşmadan işlemleri sürdürebileceği hakkında bilgi vermek. Süreli bu mektuba yanıt verilmemesi veya önerinin kabul edilmemesi halinde kapsayıcı terimi reddetmek ve varsa karara itiraz üzerine incelemeyi sürdürmek. Bu yöntem, kanaatimizce ideal yöntem olmakla birlikte, çok sayıda başvuru, inceleme ve itiraz yükü altında ezilmiş ofisler bakımından, ek yazışma işlemleri yaratılması anlamında sürdürebilir bir yöntem olmayabilir.

 

2-     Ret mektubu üzerine yapılacak sınırlandırma ve eş zamanlı karara itiraz yöntemi: Öncelikli olarak, ret kararını ilgili kapsayıcı tanım bakımından vermek ve ret kararında mal / hizmet listesinin ne şekilde sınırlanması halinde ret kararının kısmen kaldırılabileceğinin çerçevesini başvuru sahibine çizmek. Başvuru sahibinin sınırlandırma talebinin yapılması yoluyla ret kararını kısmen kaldırmayı uygun bulması durumunda, Ofise bu yöndeki sınırlandırma talebini ve eş zamanlı olarak sınırlandırma talebini gönderdiğini belirten karara itiraz dilekçesini sunması ve itiraz işlemlerini talebin kaydedilmesi çerçevesinde sonuçlandırmak.

 

Son bölümlerde yazının ana fikrinden uzaklaşmış olmakla birlikte bu yazıda altını çizmek istediğimiz husus, başvuru listesinde yer alan kapsayıcı (birden fazla malı veya hizmeti işaret eden) bir terime (örn: basılı yayınlar, giysiler, iletişim hizmetleri, eğitim hizmetleri, vb.) ilişkin olarak, markanın o tanım kapsamına giren mallardan veya hizmetlerden sadece birisi veya bir bölümü bakımından ayırt edici nitelikten yoksun veya tanımlayıcı olması halinde, malın veya hizmetin başvuru sahibi tarafından sınırlandırılmaması halinde ret kararının malın veya hizmetin tamamına ilişkin olarak verilmesi gerektiğidir.

 

Bu içerikteki bir ret kararıyla karşılaşmamanın veya ret kararını kısmen bertaraf etmenin yolu ise, kapsayıcı terimin başvuru sahibince sınırlandırılması olacaktır (bkz. yukarıdaki öneriler). Bu sınırlandırmanın ne içerikte, şekilde ve aşamada yapılması gerektiğinin tescil Ofisi tarafından başvuru sahibine yazılı olarak bildirilmesi ve tarafların (Ofis ve başvuru sahibi) aynı fikirde olması hali, tarafları, belirsizlik ve itiraz incelemesi yükünden kurtararak, işlemlerin daha hızlı ve düzenli biçimde ilerlemesini sağlayabilecektir. Bu işleyiş biçiminin gerekli değişiklikler yapılarak diğer ret gerekçeleri bakımından da uygulanması da elbette mümkün olacaktır.

 

Önder Erol Ünsal

unsalonderol@gmail.com

 

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Mutlak Ret Nedenleri

OHIM Temyiz Kurulu “Sharbati” Kararı – Yabancı Dillerdeki Kelimelerin Tanımlayıcı Niteliğine İlişkin Değerlendirme

imagesCA9TX1AK(Görsel http://bigthink.com/ideafeed/turn-rejection-into-success adresinden alınmıştır.)

OHIM 5. Temyiz Kurulu 1 Mart 2012 tarihinde verdiği R 1095/2011-5 sayılı “Sharbati” kararında yabancı dillerdeki tanımlayıcı markaların Avrupa Birliğinde tescil edilebilirliğine ilişkin önemli saptamalar yapmıştır. Kararın tamamının http://oami.europa.eu/LegalDocs/BoA/2011/en/R1095_2011-5.pdf adresinde incelenmesi mümkündür. Bu yazı kapsamında kararın ana hatlarının ve Temyiz Kurulu saptamalarının kısaca açıklanmasına gayret edilecektir.

 

OHIM’e 29. ve 30. sınıflara dahil bazı malların tescil edilmesi talebiyle yapılan “sharbati” kelime markası başvurusu OHIM tarafından “pirinç; un ve tahıllardan yapılmış ürünler, ekmek, hamur işleri ve şekerlemeler” malları bakımından ayırt edici nitelikten yoksunluk, tanımlayıcılık ve ticaret alanında herkes tarafından kullanılır terimler arasında bulunma (Topluluk Marka tüzüğü madde 7/1(b),(c),(d)) gerekçeleriyle kısmen reddedilmiştir. OHIM’in ret kararının nedeni “sharbati” kelimesinin “sharbati” kelimesinin Hinsitan’a özgü bir pirinç ve buğday türünün ismi olmasıdır.

 

Başvuru sahibi Hindistan menşeili “Amira Foods (India) Limited” karara karşı OHIM Temyiz Kurulu nezdinde itiraz etmiştir. Başvuru sahibi itirazında temel olarak takip eden argümanları öne sürmüştür:

  • Avrupa Birliğinde yerleşik ortalama tüketicilerin “sharbati” kelimesinin pirinç, un ve kısmi ret kararı kapsamında yer alan diğer mallara ilişkin tanımlayıcı bir marka olduğunu bilmesi veya anlaması mümkün değildir. “Sharbati” kelimesi Avrupa Birliğinde konuşulan dillerde anlama veya tanımlayıcı içeriğe sahip bir kelime değildir.

 

  • İnternet aracılığıyla elde edilen deliller Hindistan menşeili kaynaklardan derlenmiştir. Avrupa Birliğinde yerleşik ortalama tüketiciler asla bu kaynaklara danışmayacaktır.

 

  • “Sharbati” kelimesi ortalama tüketicilerce marka olarak algılanabilecek nitelikte bir kelimedir.

 

  • “Sharbati” markası halihazırda 22 ülkede tescil edilmiş bir markadır ve tesciller kapsamında kısmi ret kararına konu mallar yer almaktadır.

 

  • OHIM Temyiz Kurulu başvuru sahibinin itiraz gerekçelerini detaylı biçimde değerlendirmiş ve aşağıda sayılan tespitleri yapmıştır:

 

  • Tanımlayıcılık başvuruya konu mallar ve halkın ilgili kısmı dikkate alınarak değerlendirilmelidir. Bir markanın kapsadığı mallara veya hizmetlere ilişkin tanımlayıcı veya ayırt edici niteliği değerlendirilirken, kamunun ilgili kesiminin algısı dikkate alınmalıdır. Kamunun ilgili kesimi ise, tescil talebinin gerçekleştiği yerde bulunan, ilgili malların veya hizmetlerin tacirleri ve ortalama tüketicilerinden oluşmaktadır. Bu kişilerin yeteri derece bilgili, gözlemci ve tedbirli olduğu kabul edilmektedir. Bir markanın tanımlayıcılık gerekçesiyle reddedilebilmesi hususunda ticaret çevrelerinin bu terim hakkındaki bilgisi öncelikli olarak belirleyici olacaktır. Tacirler bir ürünü veya onun özelliklerini isimlendiren terimlerin kullanımı konusunda serbest olmalıdır.

 

  • Başvuru sahibinin “sharbati” kelimesinin Avrupa Birliğinde bilinmediği veya kullanılmadığı dolayısıyla markanın tanımlayıcılık gerekçesiyle reddedilemeyeceği yönündeki argümanı, tanımlayıcılık gerekçeli ret gerekçesinin yanlış yorumlanmasından kaynaklanmaktadır. Şöyle ki bir markanın tanımlayıcılık gerekçesiyle reddedilebilmesi için o markanın Avrupa Birliğinde genel kullanımda bulunması gerekli değildir. Bu husus maddenin yazımında kullanılmış “may serve” ifadesinden anlaşılmaktadır.

 

  • Bir ürünün Avrupa Birliği sınırları dışında bilinmesi, o ürünün Avrupa Birliğinde de bilinebileceğinin güçlü bir işaretidir. Hindistan’da yetiştirilen bir pirinç veya buğday türünün, Avrupa Birliğinde bilinmemesi veya gelecekte bilinmeyecek olması, Hint pirinç ve buğdayının yüksek sayıdaki taciri ve müşterisi dikkate alındığında, olası değildir.

 

  • “Sharbati” kelimesinin ret kararı kapsamındaki mallar için tescil edilmesine izin vermek, başvuru sahibinin bir cins ismi üzerinde tekel hakkı oluşturmasına ve bu cins pirinç veya unu Avrupa Birliği sınırları dahilinde satmak isteyen diğer tacirlerin ürünlerini tanımlamak için bu cins ismini kullanmasını engelleyecek bir durumun oluşmasına imkan sağlayabilecektir.

 

  • Başvuru sahibinin “sharbati” kelimesinin pirinç ürününü tanımlamak için yaygın olarak kullanılan bir kelime olmadığı yönündeki iddiası ise ilgili piyasalardaki durum incelendikten sonra yerinde görülmemiştir. “Sharbati” tipi pirinç Basmati pirincinin kız kardeşi olarak anılmakta ve kalitesi ve daha ekonomik fiyatına bağlı olarak Hindistan’da orta sınıf aileler tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır. “Sharbati” pirincini veya buğdayını, Avrupa Birliği dahil, ülke dışına ihraç edecek çok sayıda firmanın bulunması da mümkündür. Başvuruyu inceleyen uzman ve Temyiz Kurulunun ulaşmış olduğu deliller de bu bağlamda değerlendirilmelidir. Ulaşılan delillerin çoğunluğu ticari ürünleri pazarlayan ihracat firmalarının dokümanlarından elde edilmiştir. Daha önce de belirtildiği üzere, bir kelimenin Hindistan’da bir pirinç türünün ismi olması o ürünün Avrupa Birliğinde de ticari dolaşıma gireceğinin güçlü bir göstergesidir.

 

  • Başvuru sahibinin Avrupa Birliği dışındaki ülkelerde ret kararı kapsamındaki mallar için marka tescili elde etmiş olması, yerleşik içtihat doğrultusunda OHIM incelemesini etkiler bir husus değildir. Değerlendirme esnasında bu tescillerin varlığı dikkate alınmış ancak yukarıda yer verilen açıklamalar doğrultusunda markanın tescilini engeller hususlar belirlenmiştir.

 

  • Sayılan tüm gerekçeler doğrultusunda OHIM Temyiz Kurulu başvurunun tanımlayıcılık gerekçesiyle Topluluk Marka Tüzüğü 7(1)(c) bendi kapsamında kısmen reddedilmesi kararını yerinde bulmuş ve kelimenin reddedilen mallar bakımından ilgili sektördeki tacirlerin ortak kullanımına açık bir kelime olarak kalması gerektiğini tespit etmiştir.

 

  • Temyiz Kurulu değerlendirilen delillerin, Avrupa Birliğinde yerleşik pirinç tüketicilerinin, tacirlerinin ve uzmanlarının önemli kısmının “sharbati” kelimesini bildiğini göstermek için yeterli olduğu sonucuna ulaşmıştır. Kurula göre, deliller pirinç ithalatçıları ve Hint mutfağı meraklıları “sharbati” pirinci veya buğdayı türünü bildiğini göstermektedir. Sayılan nedenlerle, “sharbati” kelimesi kamunun önemli bölümü tarafından marka olarak hatırlanmayacak içeriktedir ve dolayısıyla başvurunun ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesiyle Topluluk Marka Tüzüğü 7(1)(b) bendi çerçevesinde reddedilmesi kararı da yerindedir. Bununla birlikte, Kurul başvurunun Topluluk Marka Tüzüğü 7(1)(d) bendi kapsamında reddedilmesi kararını yerinde bulmamıştır.

 

Sonuç olarak, OHIM Temyiz Kurulu, “sharbati” kelimesinin “pirinç; un ve tahıllardan yapılmış ürünler, ekmek, hamur işleri ve şekerlemeler” malları bakımından tanımlayıcılık gerekçesiyle ve ilaveten ayırt edici nitelikten yoksunluk nedeniyle reddedilmesi yönündeki kararı haklı bulmuş ve ret kararını onamıştır.

 

Kanaatimizce, kararın önemli noktası, tanımlayıcılık hususunun değerlendirilirken, dikkate alınacak kamu kesiminin yalnızca ürünlerin nihai tüketicilerinden oluşmadığının, ilgili malların veya hizmetlerin tacirlerinin ve ilgili ticaret gruplarının da değerlendirilme de dikkate alınması gerektiğinin bir kez daha altının çizilmesidir. Bunun yanısıra, tanımlayıcılık değerlendirmesinin piyasadaki fiili – güncel duruma ilişkin bir değerlendirme olmasının yanında, madde yazılırken kullanılan “may serve” kalıbından da anlaşılacağı üzere, gelecekte piyasada kullanılma ihtimali bulunan  terimlere ilişkin değerlendirmeyi de içerdiğinin tekrardan belirtilmesi önemlidir.   

 

Özellikle, genel kullanıma açık mallar veya hizmetler bakımından, bu malların veya hizmetlerin nihai tüketicilerinin teknik veya farklı yabancı dillere ait kelimeleri yüksek oranda bilmesini veya algılamasıni beklemek gerçekçi olmayacaktır. Bununla birlikte, tanımlayıcılık gerekçeli ret gerekçesinin varlık nedeni, nihai tüketicilerin bilgi düzeyinin, genel kültürünün veya yabancı dil bilgisinin test edilmesi değil, ilgili sektördeki tacirlerin ortak kullanımına açık kalması gereken nitelikteki kelimelerin veya şekillerin, bir kişi adına marka olarak tescil edilmesinin engellenmesi yoluyla kamu yararının korunmasıdır. Dolayısıyla, kanaatimizce, tanımlayıcılık hususu değerlendirilirken, öncelikle maddenin varlık nedeni göz önünde bulundurulmalı ve inceleme – değerlendirme yalnızca malın veya hizmetin nihai tüketici kitlesi bakımından değil, ilgili malın veya hizmetin ticaretinin parçası olan tüm tacirler ve ticari aktörler açısından yapılmalıdır.    

 

Önder Erol Ünsal

Ağustos 2012

 

Haberler ve Gündem, Telif Hakları

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi “Pirate Bay” Kararı – İfade Özgürlüğü v. Telif Hakları Tartışması

The_Pirate_Bay_logo_svg(Görsel http://tr.wikipedia.org/wiki/The_Pirate_Bay adresinden alınmıştır.)

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin, Mart 2013’de, 40397/12 sayılı “Neij ve Kolmisoppi v. İsveç” başvurusu hakkında oybirliği ile verdiği başvurunun reddedilmesi yönündeki karar, internette dosya – bilgi paylaşımı, telif hakları çatışması hakkında uzun süredir süregelen ve bir anlamda özgürlük felsefesi ile de ilişkilendirilen tartışmalar hakkında, dünyanın en üst saygın mahkemelerinden birisinin yaklaşımını ortaya koymuştur.

 

Avrupa’nın en önemli internette dosya paylaşımı sitelerinden birisi olan “Pirate Bay” aleyhine 2008 yılında İsveç’te açılan dava, site yöneticileri Fredrik Neij ve Peter Sonde Kolmisoppi’nin Telif Hakları Kanununa aykırı suçlar işledikleri yönündeki kararla sonuçlanmıştır. Bu kararın ardından, Nisan 2009’da, başka firmalar tarafından açılan davalar sonucunda, Stockholm Bölge Mahkemesi, Neij ve Kolmisoppi’yi  bir yıl hapse mahkum etmiş ve başka davalılarla birlikte yaklaşık 3.3 milyon Euro tutarındaki zarardan sorumlu tutmuştur. Temyiz sonucu, Svea Temyiz Mahkemesi, Kasım 2010’da hapis cezalarını kaldırmış, ancak yol açılan zarar miktarını yaklaşık 5 milyon Euro olarak belirlemiştir. Son olarak, Yüksek Mahkeme 2012 yılında temyiz talebini reddetmiştir.

 

Bunun üzerine, Neij ve Kolmisoppi, Haziran 2012 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvuruda bulunmuştur.  Neij ve Kolmisoppi, başvurularında, başlangıç amacı sadece internette veri paylaşımını kolaylaştırmak olan Pirate Bay sitesinin başkaları tarafından kullanımından kendilerinin sorumlu tutulamayacağını belirtmiştir. Neij ve Kolmisoppi’ye göre, sadece, telif hakkıyla korunan materyalleri yasadışı biçimde paylaşan kullanıcılar suç işlemiştir. Bu çerçevede, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 10. Maddesine dayanarak , Telif Hakları Kanununa aykırı fiiller işlenmesi suçuna iştirak etmekten kaynaklanan mahkumiyetlerinin, ifade özgürlüğü haklarının ihlali anlamına geldiğini öne sürmüşlerdir.

 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 10. maddesi takip eden düzenlemeyi içermektedir:

 

“MADDE 10 – İfade özgürlüğü

 

1. Herkes ifade özgürlüğü hakkına sahiptir. Bu hak, kamu makamlarının müdahalesi olmaksızın ve ülke sınırları gözetilmeksizin, kanaat özgürlüğünü ve haber ve görüş alma ve de verme özgürlüğünü de kapsar. Bu madde, Devletlerin radyo, televizyon ve sinema işletmelerini bir izin rejimine tabi tutmalarına engel değildir.

 

2. Görev ve sorumluluklar da yükleyen bu özgürlüklerin kullanılması, yasayla öngörülen ve demokratik bir toplumda ulusal güvenliğin, toprak bütünlüğünün veya kamu güvenliğinin korunması, kamu düzeninin sağlanması ve suç işlenmesinin önlenmesi, sağlığın veya ahlakın, başkalarının şöhret ve haklarının korunması, gizli bilgilerin yayılmasının önlenmesi veya yargı erkinin yetki ve tarafsızlığının güvence altına alınması için gerekli olan bazı formaliteler, koşullar, sınırlamalar veya yaptırımlara tabi tutulabilir.”

 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin başvuru hakkındaki değerlendirmesi aşağıdaki içeriktedir:

 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 10. maddesi herkesin internetten bilgi edinmesini veya internette bilgiyi yaymasını garanti altına alır. Neij ve Kolmisoppi’nin peşinde oldukları amaç kar elde etmek olsa da, telif haklarıyla korunan materyallerin değişimini kolaylaştıran bir web sitesiyle ilişkilerinin bulunması, sözleşmenin 10. maddesindeki “bilgi edinme ve bildirme” hakkı kapsamına girmektedir. Bunun sonucu olarak, Neij ve Kolmisoppi’nin  mahkumiyetleri ifade özgürlüklerine müdahale edilmesi anlamına gelmektedir.

 

Bununla birlikte, Neij ve Kolmisoppi’nin mahkumiyetlerinin sebebi olan paylaşılmış malzeme Telif Hakları Kanunu kapsamında korunmakta olduğundan, Mahkeme’ye göre İsveç otoritelerinin müdahalesi kanunla tayin edilmiş niteliktedir. Mahkemeye göre, Neij ve Kolmisoppi’nin mahkumiyeti, telif haklarının korunması meşru amacına hizmet etmektedir. Mahkeme, her ikisi de İnsan Hakları Sözleşmesi uyarınca korunan iki yarışan çıkarı dengelemek zorundadır: (i) Neij ve Kolmisoppi’nin internette bilgi değişimini kolaylaştırma hakkı ve (ii) telif hakkı sahiplerinin telif haklarına tecavüze karşı korunması hakkı.

 

İnsan Hakları Mahkemesi, İsveç otoritelerinin bu tip konularda karar verebilmek için geniş bir takdir marjı olduğunu yinelemiştir. Bunun asıl nedeni, tehlikede olan bilgiye, politik ifade ve tartışma özgürlüğüyle aynı derecede koruma sağlanmaması ve Telif Hakları Kanunu ve Sözleşme uyarınca telif haklarının korunması yükümlülüğünün, başvuru sahiplerinin ifade özgürlüğünün sınırlanması için ciddi bir neden oluşturmasıdır. Bunun ötesinde, Neij ve Kolmisoppi’nin, bu yönde talepte bulunulmasına rağmen telif hakkı ile korunan materyali web sitelerinden kaldırmadıkları dikkate alındığında, hapis cezasına ve zararların tazminine karar verilmesi aşırı (bir ceza) olarak değerlendirilemez.

 

Sonuç olarak, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne göre, Neij ve Kolmisoppi’nin ifade özgürlüğü hakkına müdahale edilmesi, demokratik bir toplumda gereklidir ve başvuruları açıkça hatalı tesis edilmiş olma gerekçesiyle reddedilmelidir.

 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin, Pirate Bay kararı, internette telif hakları ile korunan materyallerin izinsiz yayımı konusunda, özgürlük felsefesi ile de ilişkilendirilmiş özgürlüklerin kısıtlanması v. telif hakları çatışması hakkında saygın bir mahkemenin yaklaşımını ortaya koymuştur. Bununla birlikte, konu hakkındaki tartışmanın, yargısal, felsefik ve siyasi boyutu (merak edenler Korsan Parti konusunu inceleyebilir) da dahil olmak üzere, uzun süre devam edeceği kanaatimizce açıktır.

 

Önder Erol Ünsal

Mart 2013

Haberler ve Gündem, Telif Hakları

Sir Elton John Telif Hakkı İhlali Davasında Suçsuz Bulundu – “Nikita” v. “Natasha” Davası

nikita(Görsel http://www.vob-clip.com/clips-1990-1999/1386-elton-john-nikita-1990-vob.html adresinden alınmıştır.)

Yaşamımın herhangi bir aralığında sıkı bir Elton John takipçisi veya seveni olmamakla birlikte, sanatçının bazı şarkılarını (Rocket man, Your song başta olmak üzere) çok severim. Görsel hafızama kazınan başlıca Elton John videosu ise şüphesiz “Nikita” şarkısına ait olan videodur. 30’lu yaşlarının son yıllarını geçiren yaşıtlarımın da benden farksız olduklarını düşünüyorum.

 

1985 yılında piyasaya sürülen “Nikita” şarkısı gerek videosunun ilginç hikayesi, gerek videodaki Nikita karakterinin güzelliği (80’lere ait kıyafetler ne kadar çirkin olsalar da güzeli çirkine çevirememişler), gerekse de videonun başında Berlin Duvarı üzerinde görülen Türkçe “kahrolsun faşizm” yazısının yarattığı ilginçlik gibi nedenlerle, benim için her zaman şarkının kendisinden daha ilgi çekici olmuştur.

 

Şarkının videosunu aşağıdaki Youtube bağlantısından izleyecek okuyucuların şarkı hakkındaki hafızası tazelenecektir.

“Nikita” şarkısı son yıllarda, şarkının kendisinden veya videosundan çok Elton John aleyhine açılan bir intihal davasının konusunu teşkil ederek, gündemi meşgul etmiştir. Davaya ilişkin olarak 17 Temmuz 2013 tarihinde verilen karar Elton John’a muhtemelen rahat bir nefes aldırmıştır.

 

Davacı, Güney Afrika Cumhuriyeti vatandaşı Guy Hobbs, şarkı sözü yazarı ve fotografçıdır. Hobbs, 1982 yılında (soğuk savaş devam ederken), bir seyahat gemisindeki Rus kızıyla olan aşk öyküsünü konu olan “Natasha” isminde bir şakı yazar. Şarkıda, Rus kızının gemiyi terk etmesine izin verilmemektedir. Hobbs, şarkısının telif hakkını 1983 yılında kaydettirir ve şarkısını “Big Pig Music” dahil olmak üzere çeşitli plak şirketlerine gönderir, ancak şirketlerden yanıt alamaz. Bu arada “Big Pig Music” firmasının Elton John şarkılarının yayıncısı olduğu da belirtilmelidir. Hobbs, 2001 yılında Elton John”un “Nikita” şarkısının sözlerini inceler ve kendi şarkısıyla Elton John’un şarkısı arasındaki benzerlikler tespit eder. Hobbs, benzerliğe ilişkin görüşlerini bir çok kez Elton John’a yazar, ancak iddiasına göre kendisinden hiçbir yanıt alamaz. Bunun üzerine, Hobbs, Elton John aleyhine, 2012 yılında Amerika Birleşik Devletlerinin Illionis eyaletinde telif hakkı ihlali gerekçesiyle dava açar.

 

Davacı Hobbs, mahkemenin dikkatini her iki şarkıda da yer alan bazı özgün unsurların benzerliğine çekmektedir: Her iki şarkıda da Batılı bir erkekle, komünist bir ülkenin vatandaşı bir kadının soğuk savaş sırasındaki imkansız aşkı konusu işlenmektedir, kadınların isimleri (Nikita – Natasha) fonetik olarak benzerlik göstermektedir, şarkılarda ortak olarak “you will never know”, “I need you” gibi sözler kullanılmıştır, her iki şarkıda da gerçek yaşamda gerçekleşmemiş olaylara referans yapılmaktadır, sevgilinin açık renkteki gözleri tarif edilmektedir ve sevgiliyle yazılı iletişim şeklinde ifade biçimi kullanılmıştır.

 

Hobbs’a göre, sayılan unsurlar ve daha başka unsurların benzerliği kendi şarkısı bakımından özgün bir ifade biçimi kombinasyonu olarak görülmeli ve özgün kombinasyon için telif hakkı korumasının ortaya çıktığı anlamında değerlendirilmelidir.

 

Illionis mahkemesi, davayı, Hobbs tarafından sayılan benzerliklerin tek başlarına telif hakkı korumasına konu olmasının mümkün olmamasını ve benzer oldukları öne sürülen, ancak tek başlarına telif hakkı kapsamında korunmaları mümkün olmayan unsurların kombinasyonu nedeniyle telif hakkı oluşmayacağı yönündeki içtihadı (bkz. Peters v. West, 692 F.3d 629, 632 (7th Cir. 2012)) öne sürerek reddeder. Mahkeme Peters v. West kararını belirtmenin yanısıra, incelenen vakada, benzer oldukları öne sürülen unsurların kombinasyonun da telif hakkı ihlaline yol açmayacağı kanaatine vardığını belirtmiştir. Hobbs mahkeme kararına karşı temyiz yoluna gider ve dava Birleşik Devletler Temyiz Mahkemesi 7. Dairesi tarafından görülür.

 

Hobbs, Temyiz Mahkemesinde özgün kombinasyon teorisini yineler. Bu teoriye göre, tek başlarına telif hakkı korumasına konu olamayacak unsurların, bir şarkıda özgün biçimde seçimi, uyarlanması ve birleştirilmesi telif hakkı korumasına konu olabilecektir. Hobbs’a göre, Peters v. West kararı buna engel değildir ve yukarıda paragraflarda saydığımız unsurların benzerliği Nikita şarkısının, kendisine ait Natasha şarkısından kaynaklanan telif hakkını ihlal ettiği sonucuna varmak için yeterlidir.

 

Temyiz Mahkemesi, Illionis mahkemesinin Peters v. West kararını doğru yorumlayıp yorumlamadığı tartışmasına girmeksizin (kararın dipnotlarında Illionis mahkemesinin kararı doğru yorumlamadığı işaret edilmektedir), davacının benzerlik iddialarını tek tek değerlendirir ve şarkıların benzer unsurların kombinasyonu olarak değerlendirilmesi halinde de esasen benzer olmadıkları sonucuna ulaşır.

 

Temyiz Mahkemesine göre, Hobbs’un iddiaları, telif hakkı korumasının iki temel ilkesi bakımından problem içermektedir. Bu genel ilkelere göre, Telif Hakkı kanunları, genel anlamda fikirleri değil, bu fikirlerin belirginleştirilmiş ifade biçimi korur ve belirginleştirilmiş ifade biçimleri açısından da, Telif Hakkı kanunları, belirli bir konu işlenirken kaçınılmaz veya standart biçimde yer verilmesi gereken olayları, karakterleri veya hikayelerin geçtiği yerleri korumaz. Belirtilen ilkeler göz önüne alınarak yapılan değerlendirme, “Natasha” ve “Nikita” şarkılarının sözleri dikkate alındığında, davacı Hobbs tarafındna öne sürülen benzerlik gerekçelerinin 4’ü bakımından ifade ediliş biçimi bakımından farklılık bulunduğu, kalan 2 benzer unsurun ise popüler aşk şarkılarında yer verilen vazgeçilmez, standart veya basit nitelikte unsurlar olduğu görülmüştür.

 

Temyiz Mahkemesi, kararında davacının iddialarını detaylı olarak incelemiş ve iki şarkının esasen farklı hikayeleri anlattığı ve birbirlerinden sadece küçük farklarla ayrılmadığı sonucuna ulaşmıştır. Mahkemeye göre, “Natasha” İngiliz bir erkekle Ukraynalı bir kadın arasında gerçekleşen, kısa ve romantik bir yakınlaşmayı konu alır. Tarafların somut ilişkisi kadının deniz seyahatine devam etmesi zorunluluğu nedeniyle sona erer. “Nikita” ise bunun tersine, bir kadını uzaktan gören ve seven bir erkeğin hikayesini anlatır. Bu aşk hiçbir zaman fiziksel olarak gerçekleşmez, çünkü taraflar birbirlerinden silahlar ve sınır kapılarıyla ayrılmıştır. Sonuç olarak, Temyiz Mahkemesi, “Natasha” ve “Nikita” şarkılarının, başkasının eserini kopyalamama kuralının ihlali anlamına gelebilecek yeterlilikte özgün benzerlikler içermediği görüşüne ulaşmıştır. Bu çerçevede, davacı Hobbs’un telif hakkına tecavüz iddiası reddedilmiş ve Illionis bölge mahkemesinin kararı onanmıştır. Kararın detaylarını merak edenlerin karara http://media.ca7.uscourts.gov/cgi-bin/rssExec.pl?Submit=Display&Path=Y2013/D07-17/C:12-3652:J:Manion:aut:T:fnOp:N:1169984:S:0 bağlantısı aracılığıyla erişimi mümkündür.

 

“Natasha” – “Nikita” uyuşmazlığı, telif hakkı tartışmalarının ünlü bir şarkı ve sanatçı açısından ortaya çıkması bakımından dikkat çekicidir. Oldukça başarılı bir kariyere sahip ve kraliçe tarafından sir unvanı ile taçlandırılmış Elton John’un, kariyerine gölge düşürebilecek iddianın mahkemece reddedilmesi nedeniyle derin bir nefes aldığını tahmin etmek ise güç değildir. Benzer yöndeki iddialar kimi zaman ülkemizde de ortaya çıktığından (bir içecek firması reklamına yönelik olarak gazetelerde yer alan rüyamı çaldılar iddiası, vb.), telif hakkı ihlali konusunda geniş bir içtihada sahip A.B.D. mahkemeleri kararlarının incelenmesi şüphesiz ilginç ve zevk veren bir araştırma alanı olacaktır.

 

Önder Erol Ünsal

Temmuz 2013

 

Haberler ve Gündem, Telif Hakları

HADOPI Yasası Çatırdıyor – Fransa’da İnternet Üzerinden Yasadışı Dosya Paylaşımı ve Dosya İndirme Hakkında Yasal Düzenleme

hadopi-mortuaire(Görsel http://www.laquadrature.net/fr/hadopi-le-conseil-constitutionnel-censure-la-riposte-graduee  adresinden alınmıştır. (image (cc) BySa La Quadrature du Net))

Fransa, geçmiş hükümet döneminde çıkartılan “HADOPI” yasasından geri adım attı ve internet üzerinden yasadışı dosya paylaşımı ve dosya indirme hakkında düzenlenen, üç uyarı alan internet kullanıcılarının internet bağlantısının kesilmesi cezasından vazgeçildi.

2009 yılında önceki Fransa başbakanı Nicolas Sarkozy tarafından desteklenerek çıkartılan HADOPI yasası ve bu yasayla kurulan “Haute Autorité pour  la Diffusion des Oeuvres et la Protection des Droits sur Internet (HADOPI)” kurumu son günlerde en zor günlerini yaşıyor.

Türkçe’ye “İnternette Eserlerin Yayılması ve Hakların Korunması için Yüksek Otorite” şeklinde çevrilebilecek HADOPI, kuruluşundan başlayarak yoğun tartışmaların ve eleştirilerin konusu olmuştur. HADOPI’ye ilişkin eleştiriler, özellikle kuruma tanınan ceza yetkisinin içeriğinden kaynaklanmaktadır.

2009 yılında çıkan kanuna göre, telif hakkına konu eserleri kanuna aykırı biçimde paylaşan veya kendi cihazlarına indiren Fransız internet kullanıcılarına iki kez uyarıda bulunulacak (uyarı elektronik mesaj veya mektup yoluyla olabilir), uyarılara cevap vermeyip ihlale devam edilmesi halinde üçüncü uyarıyla kullanıcının internet erişimi askıya alınabilecek ve kullanıcıya 1500 Euro’ya varabilen para cezası verebilecektir. Sistemin organizasyonundan sorumlu olacak organ ise aynı kanunla kurulan HADOPI olacaktır.

hadopi(Görsel http://usavpngratuit.blogspot.com/2013/05/choisir-un-vpn-pour-contrer-hadopi.html adresinden alınmıştır.)

Sarkozy, HADOPI’yi ve getirilen sistemi takip eden cümlelerle savunmuştur: “Toplumumuzda hukuk dışı alanlar nasıl var olabilir? Herhangi birisi ekonominin düzenlenebileceğini ancak internetin düzenlenemeyeceğini aynı anda nasıl savunabilir? Toplum için uygulanan kuralların interneti bağlamayacağını nasıl kabul edebiliriz … Telif hakkını savunurken sadece sanatsal yaratımı savunmuyorum, aynı zamanda herkesin özgürlüğünün başkalarının haklarına saygı üzerine kurulu olduğu özgür toplum fikrimi savunuyorum. Aynı zamanda kültürümüzün geleceğini savunuyorum. Bu yaratıcılığın geleceğidir.” (bkz. http://www.guardian.co.uk/technology/2009/jun/10/france-hadopi-law-filesharing).

Sarkozy tarafından yukarıda yer verilen biraz da popülizm kokan açıklamalardan anlaşılacağı üzere, HADOPI, Sarkozy hükümetinin sahip çıktığı ve desteklediği bir projedir. Ancak, HADOPI doğduğu andan itibaren toplumdan yeterli destek görmemiştir.

HADOPI kanunu çıktıktan hemen sonra ilk darbeyi, Haziran 2009 Fransız Anayasa Konseyinden almıştır. Anayasa Konseyi, internete ve çevrimiçi iletişime özgürce erişimin bir insan hakkı olduğuna ve bir yargıcın müdahalesi (kararı) olmaksızın engellenemeyeceğine karar vermiştir.  Konseye göre, interneti HADOPI yasasının öngördüğü şekilde denetlemek yurttaşların kişisel haklarını çiğneme niteliğindedir. (bkz. http://www.guardian.co.uk/technology/2009/jun/10/france-hadopi-law-filesharing). Bu çerçevede, Fransa’da internete erişimin HADOPI tarafından değil, ancak mahkemeler tarafından engellenebileceği ortaya çıkmıştır. 

Ortaya çıktığı anla eş zamanlı olarak yoğun eleştirilere konu olan HADOPI’nın uyguladığı ceza sistemi beklenen etkinlikte olmamış ve istenen sonuçları vermemiştir. HADOPI’nin 2,5 yıl süren çalışmaları sonucunda, hak sahipleri 4,7 milyon adet IP adresi tespit etmiş, bunlardan yalnızca 29 dosya hazırlanarak savcılığa gönderilmiş ve sadece 3 karar verilmiştir (bkz. http://ipkitten.blogspot.com/2013/07/hadopi-to-disappear-and-french.html). Yayınlanan bir rapora göre, yasa çerçevesinde mahkeme tarafından sadece bir kullanıcının internet erişimi iki hafta süreyle askıya alınmış ve kendisine 600 Euro tutarında para cezası verilmiştir. 1500 Euro tutarındaki para cezası ise mahkemeler tarafından hiç uygulanmamıştır. Bununla birlikte aynı rapor, HADOPI yasasıyla uygulanan üç kademeli uyarı / cevap sistemimin yasadışı indirme faaliyetinin engellenmesi anlamında olumlu etkisi olduğunu, ilk uyarı mesajını alan kullanıcıların %95’inin yasadışı indirme faaliyetini tekrarlamadığını ifade etmiştir (bkz. http://www.jdsupra.com/legalnews/recent-developments-regarding-french-onl-95064/).

Sarkozy hükümetinin yerini alan Holland hükümeti ise geçtiğimiz günlerde HADOPI yasasına ve kuruma son bir darbe vurmuştur. Yeni açıklanan bir raporda HADOPI kurumunu kapatma ve tüm yetkisini “Fransa Görsel-İşitsel Otoritesi (CSA – Conseil Superieur de l’Audiovisuel)”ne devretmenin yerinde olacağı belirtilmiştir (Lescure raporu için bkz. http://the1709blog.blogspot.fr/2013/05/lescure-report-on-cultural-exception-in.html). Planlanan yeni düzenlemeyle 60 Euro’yla başlayan ve tekrar halinde kademeli olarak artan para cezası sistemi getirilecek ve bireysel kullanıcıların yüksek para cezaları ödemeleri veya internet bağlantılarının kesilmesi yerine görece küçük mali cezalar ödemeleri sağlanacaktır.    

Kültür ve İletişim Bakanı tarafından yapılan ve http://www.culturecommunication.gouv.fr/Espace-Presse/Communiques/Publication-du-decret-supprimant-la-peine-complementaire-de-la-suspension-d-acces-a-Internet adresinden görülebilecek bir açıklamayla, hükümetin niyetinin bundan sonra, bireysel kullanıcılara ağır cezalar vermek yerine, ticari anlamda korsancılığı ve korsan içerikten kar elde eden internet sitelerini cezalandırmak olacağını belirtilmiştir.

Yukarıda yapılan tüm açıklamalar ışığında, bir anlamda ölü doğmuş ve toplumdan gerekli desteği bulmamış HADOPI yasasının ve kurumunun tabutuna son çivilerin çakılmakta olduğu söylenebilir ve kısa süre içerisinde yasanın ve kurumun ortadan kalkacağı beklenebilir. Türkiye’de telif haklarının internette korunması için hazırlanan taslak kanun maddelerinin HADOPI yasasına öykündüğü ve paralel düzenlemeler öngörüldüğü geçtiğimiz yıl sıklıkla dile getirilmiştir (bu konuda “HADOPI Türkiye” şeklinde bir aramanın sonuçları okuyuculara fikir verecektir). Türkiye’deki tasarının bütünü hakkında bilgi sahibi olmamakla birlikte, eğer tasarı gerçekten HADOPI’ye öykünerek hazırlandıysa, model yasanın Fransa’da yaşadığı sıkıntıların ve yol açtığı toplumsal tepkinin dikkate alınması yerinde olacaktır.

Önder Erol Ünsal

Temmuz 2013

Haberler ve Gündem

“NUTELLA” mı yoksa “NUGTELLA” mı tercih edersiniz?

nugtella1(Görsel http://www.lefigaro.fr/international/2013/08/20/01003-20130820ARTFIG00411-du-nutella-au-cannabis-en-vente-en-californie.php?page=&pagination=2 adresinden alınmıştır.)

 

“Nutella” markalı fındık ve kakao karışımı krem yiyeceği sevmeyen kimseyle şu ana dek tanışmadım. Tersine “nutella”ya tutkuyla bağlı çok sayıda insan tanıyorum.

 

“Nutella”nın sahibi İtalyan “FERRERO S.P.A.” firması kendi markalarına –doğal olarak- herkesten fazla –ticari- tutkuyla bağlı olduğu için, başka firmaların marka başvurularına yaptığı itirazlar ve kendi markaları için uyguladığı agresif olarak tanımlayabileceğimiz korumacı tutumuyla iş yaşamımda –kağıt üzerinde- hayli tanıdık olduğum bir firma niteliğinde. “FERRERO”, sahibi olduğu “nutella”, “kinder”, “ferrero rocher”, “tic tac”, vs. markalarını korumak için uyguladığı hayli etkin koruma politikasıyla, muhtemelen tüm sınai mülkiyet ofislerinin en önemli –moda terimle- müşterilerinden birisidir.

 

“FERRERO”nun A.B.D.’nin California eyaletindeki avukatlarının şu günlerde bir hayli meşgul olduğunu tahmin ediyorum. Ancak, bu kez işleri, -muhtemelen- rutinleşmiş marka tecavüzü veya ilana itiraz gibi faaliyetlerden oldukça farklı olacak gibi gözüküyor.

 

Özetlemek gerekirse:

 

Geçtiğimiz günlerde A.B.D.’nin California eyaletinde “nugtella” isimli yeni bir ürün piyasaya sürüldü. “Nutella” kavanozuna çok benzer bir kavanoza sahip olan ve yazım biçimi ve kullanılan renkler bakımından da “nutella” markasını doğrudan çağrıştıran (bkz. aşağıdaki görsel) “nugtella” markasının içeriği ise bir hayli ilginç. “Nugtella” sıradan bir kakaolu fındık ezmesi ya da çikolatalı ürün değil, “nugtella”, marihuana içeren bir kakaolu fındık ezmesi !!!

nugtella

Üniversite yıllarında nasıl zengin olmalı konulu geyik muhabbetlerinde, hamburger sosunda esrar kullanıp müşterileri dükkana bağlamak gibi dahiyane fikirler geliştirmiş olsam da, buna benzer fikirlerin gerçek yaşamda gerçekleştirilebileceğini pek düşünmemiştim doğrusu.

 

Ancak, görüldüğü üzere, “ORGANICARES” firması bunu düşünmekle kalmamış, piyasaya sürdüğü “NUGTELLA” ürünüyle gerçekliğe dönüştürmüş.

 

Yüksek kalitede marijuana anlamında kullanılan “nug” kelimesinin (bkz. http://www.urbandictionary.com/define.php?term=nug) ve “_tella” ibaresinin birleştirilmesinden oluşturulan “nugtella” markalı ürünler, şimdilik üretici firmanın Kaliforniya’daki tıbbi marihuana sağlık evlerinde satılıyor. Bilindiği üzere (gerçi nereden bilinecek ki), A.B.D.’nin Kaliforniya dahil bazı eyaletlerinde marihuananın tıbbi amaçlarla satışı serbest durumda. Heyecana gerek yok, bu tip ürünleri satın almak için, Kaliforniya’da olsanız da doktor reçetesi gerekiyor.

 

“Ferrero” avukatlarının “nutella”ya sadece kelime unsuruyla değil, ambalajı itibarıyla da çok benzer olan “nugtella”nın kullanımını engellemeleri kanaatimce çok zor olmayacaktır. Bununla birlikte, eğer davaya dönüşürse bu davada kullanılacak argümanları görmek ve süreci takip etmek muhtemelen oldukça eğlenceli olacaktır.

 

Önder Erol Ünsal

Ağustos 2013

Haberler ve Gündem, Telif Hakları

Porno Filmler Telif Hakkı Kapsamında Korunabilecek Derecede Fikri Yaratıcılık İçerir mi? Dikkat Çekici bir Münih Bölge Mahkemesi Kararı

malibumedia1(Görsel http://www.ibtimes.co.uk/articles/366338/20120724/bittorrent-porn-malibu-media-jeff-fantalis-louisville.htm adresinden alınmıştır.)

 

Okuyucular arasında halen “The IPKAT” bloğunu takip etmeyenler varsa kendilerine www.ipkitten.blogspot.com adresinden “The IPKAT”i izlemelerini şiddetle öneriyorum. Twitter üzerinden çok sayıda IP haber sitesini ve kurumunu takip ederek, dünyada fikri-sınai haklar alanında neler olup bittiğini izlemeye çalışan birisi olarak, “The IPKAT”teki ölçüde kapsamlı ve yerinde yaklaşımlarla başka herhangi bir blog veya sitede karşılaşmadığımı kesinlikle belirtmem gerekiyor.

 

“The IPKAT”te bugün karşılaştığım bir yazı, bana oldukça dikkat çekici geldiği için yazının içeriğini sizlerle de paylaşmak istedim. Yazının konusunu oluşturan mahkeme kararı Almanca olduğu ve lise yıllarından kalma Almanca bilgim kararın aslını aktarmaya yeterli olmayacağından, mahkeme kararını “The IPKAT”te yer alan içerik üzerinden aktarmayı tercih ediyorum. Kararın Almanca aslını incelemek isteyenlerin karara http://www.wbs-law.de/wp-content/uploads/2013/06/LG-M%C3%BCnchen-7-O-22293-12.pdf bağlantısından erişmesi mümkündür.

 

Münih Bölge Mahkemesi, Mayıs 2013’de verdiği kararda (karar no: 7 O 22293/12), çevrimiçi porno film paylaşımına yönelik bir şikayeti değerlendirmiştir. Şikayetin ve kararın kendisi çok ilginç olmamakla birlikte, şikayet incelenirken mahkeme tarafından yapılan bir değerlendirme özellikle dikkat çekici niteliktedir. Şikayetin içeriğine girmeden önce, vakanın çoğaltma hakkıyla ilgili olmadığı belirtilmelidir.

 

Porno film yapımcısı “MALIBU MEDIA” şirketi, kendisine ait “Esnek Güzellik (Flexible Beauty)” ve “Genç Tutku (Young Passion)” filmlerini, internet üzerinden izinsiz biçimde paylaşan Almanya’da yerleşik dosya paylaşımcılarının IP adreslerinin tespit edilmesi için mahkemeden emir çıkarttırır. “MALIBU MEDIA” bu yolla, telif haklarını ihlal ederek izinsiz dosya indirdiklerini öne sürdüğü dosya paylaşımcılarından maddi tazminat talep etme niyetindedir.

 

Mahkemenin IP adreslerinin tespiti kararının ardından, dosya paylaşımcılarından ikisi, “MALIBU MEDIA”nın telif hakkı sahibi olmadığı gerekçesiyle Münih Bölge Mahkemesine şikayette bulunur. Münih Bölge Mahkemesi, incelemenin ardından 7 O 22293/12 sayılı kararı ile şikayetleri haklı bulur. Mahkemeye göre, “MALIBU MEDIA”nın ismi filmlerde geçmemektedir ve “MALIBU MEDIA” telif hakkı sahibi olduğunu ispatlayamamıştır. Filmlerin jeneriğinde, yapımcı olarak başka bir firma belirtilmiştir ve ayrıca, “MALIBU MEDIA” filmlerin Almanya’da piyasaya sürüldüğünü ve dolayısıyla Alman Telif Hakkı Kanunu kapsamına girdiğini ispatlayamamış durumdadır.

 

Yukarıda sayılan gerekçeler, bilinen veya tahmin edilebilen değerlendirmeler olmakla birlikte, mahkemenin asıl çarpıcı tespiti, filmlerin içeriğinin telif hakkına konu olup olamayacağı noktasında ortaya çıkmıştır.

 

 

Mahkemeye göre, uyuşmazlığın konusunu oluşturan ve tamamen pornografiden oluşan filmlerin, Alman Telif Hakları Kanunu madde 2(2)’de yer alan “kişisel fikri yaratım (personal intellectual creation)” tanımı kapsamına girip girmediği şüphelidir. Mahkeme, filmlerin cinsel birleşmeyi kaba biçimde gösteren içeriğe sahip olmaları nedeniyle, Alman Telif Hakkı Kanunu madde 94 kapsamındaki korumadan yararlanmalarının mümkün olmadığı görüşündedir.

 

Münih Bölge Mahkemesinin sergilediği yaklaşımın tersi bir yaklaşım ise, A.B.D.’nde, taraflarından birisi gene “MALIBU MEDIA” olan bir davada ortaya konulmuştur (“MALIBU MEDIA” telif hakkı trolü olarak bilinen bir firmadır, patent ve marka trolleri hakkında bloğumdaki önceki yazıları inceleyebilirsiniz.). http://phillylawblog.wordpress.com/2013/06/11/the-bellwether-trial-malibu-media-v-does-what-have-we-learned-my-five-takeaways-from-the-trial/ bağlantısında detaylarını görebileceğiniz bir davada, mahkeme takip eden tespitlerde bulunmuştur: “Telif hakkı kanunlarının eserin içeriğinden bağımsız olduğu açıktır. Ve, telif hakkı hukuku bakımından, cinsel içerikli materyal ile basılı bir eser arasında hiçbir ayırım yoktur. İçeriğin ne olduğunun hiçbir önemi bulunmamaktadır. Pornografi ve yetişkin filmleri herkesin zevkine uygun olmayabilir, bir hakim olarak, telif hakkı kanunlarının içerikten bağımsız olduğunu göz ardı ederek karar veremem, ve “MALIBU MEDIA”nın ürünlerinin içeriğini esas alarak önyargı veya ayrım oluşturamam.”

 

Hepimizin bildiği gibi, Türkiye’de kimse porno film izlememesine rağmen (!), Türkiye, internet üzerinde “porno” ve benzeri içerikteki kelimelerin en çok arandığı ülkelerden birisidir. Bir diğer deyişle, porno karşıtı (!) olsak da, gelecekte yabancı porno film yapımcısı şirketlerin filmlerinin ülkemizde yasadışı biçimde internet üzerinden indirildiği, dolayısıyla telif haklarına tecavüz edildiği şikayetinde bulunmaları olasılığı mevcuttur. Bu tip şikayetlere karşı, şikayet edilen kişilerin, yukarıda yer verilen Münih Bölge Mahkemesi kararında kullanılan argümanı karşı tez olarak sunmaları mümkün olabilir. Münih Bölge Mahkemesinin argümanı, muhtemelen yerleşik hale gelmemiş veya bir daha tekrarlanmayacak ve hepsinden önemlisi şikayet konusu filmler için verilen genele yayılamayacak bir karar niteliğindedir (tersi yaklaşım yukarıda yer verildiği üzere A.B.D.’nde sergilenmiştir), bununla birlikte kararın, porno filmlerin telif hakkı kapsamında korunabilecek düzeyde yaratıcılık içerip içermedikleri konusunda dikkate değer bir yaklaşımı yansıttığı ortadadır.

 

Önder Erol Ünsal

Eylül 2013

 

Birleşik Krallık Fikri Mülkiyet Ofisi Kararları ve Uygulaması, Haberler ve Gündem

Gareth Bale Gol Sevincini Birleşik Krallık’ta Marka Olarak Tescil Ettirdi – Peki Benzer Gol Sevinçleri Ne Olacak?

balegolsevinci1(Görsel http://goalstage.net/2013/06/17/gareth-bale-is-about-to-get-richer-even-if-he-stays-at-spurs/ adresinden alınmıştır.)

 

Geçtiğimiz günlerde İngiliz Tottenham Hotspur’dan, İspanyol Real Madrid takımına yaklaşık 100 milyon Euro bedelle transfer olarak, dünyanın en pahalı futbolcusu unvanını elde eden Gareth Bale, transferiyle neredeyse eş zamanlı biçimde Birleşik Krallık Fikri Mülkiyet Ofisi (UKIPO)’nde iki tescilli markanın sahibi olmuştur.

 

Gareth Bale’in transferi İngiliz Premier Lig’de uzun yıllardır Spurs’u destekleyen beni biraz üzse de, üzüntümün bu yazının konusuyla herhangi bir ilintisi bulunmamaktadır.

 

Bale’i takip edenler mutlaka biliyordur ki, oyuncunun kendisiyle özdeşleşmiş bir gol sevinci bulunmaktadır. Yazının başındaki fotoğrafta yer alan gol sevinci, Bale’in her golden sonra tekrarladığı bir ritüel halini almıştır.

 

Bale’in gol sevincini, kelimelerle tanımlamamız gerekirse, buna “parmaklarla yapılan kalp şekli” dememiz uygun olacaktır. Bale, parmaklarla yapılan kalp şeklini içeren bir markayı ve ayrıca “Eleven of Hearts (Kalplerin Onbiri” kelime markasını, UKIPO’da sayılarla UK00002657917, UK00002657915 tescil ettirmiştir. Mart 2013’te başvuruları yapılan ve aşağıda görselleri yer alan markalar, özet olarak, mücevherler, takılar, çantalar, giysiler, ayak giysileri, baş giysileri malları için tescil edilmiş durumdadır (bkz. http://www.ipo.gov.uk/tmcase/Results/1/UK00002657917?legacySearch=False):

bale                                  bale2

 

Gareth Bale’in tescilli markalarını, özellikle giysiler üzerinde kullanarak, hayranlarını mutlu edeceği ve başkalarının kendisi üzerinden para kazanmasını engellemeye gayret edeceği açıktır. Bununla birlikte, bu aşamada bir diğer soru ortaya çıkmaktadır. Benzer gol sevincini kullanan başka futbolcular, gol sevinçlerini fotograflarını içeren ürünleri markanın tescilli olduğu ülkelerde piyasaya sürerlerse, Bale’in markasına tecavüz gerçekleşecek midir?

 

Moda hale gelen bir gol sevincinin futbolcular arasında hızla yayıldığı bilinmektedir. Bebeto’nun bebek sallama hareketi, çim üzerinde yüzüstü kayma, gangnam style dansı gibi sevinçler ilk yapanla sınırlı kalmadan hızla yayılmakta ve her ülkeden çok sayıda futbolcu tarafından tekrarlanan sevinç biçimleri halini almaktadır. Elimizde bu veri varken, Bale’in tescilli markası aynı sevinci tekrarlayan diğer oyuncuları ne derece etkileyecektir, bunu şimdilik bilmiyoruz.

 

Takımına gönülden bağlı bir Beşiktaşlı olarak, Bale’inkine benzer gol sevincini geçtiğimiz sezon yapan Olcay Şahan ve Hugo Almeida’nın farklı gol sevinçleri bulmalarını kendilerine tavsiye ediyorum.

almeida

(Görsel http://www.zaman.com.tr/spor_hugo-almeida-golunu-carvalhale-hediye-etti_1219034.html adresinden alınmıştır.)

olcay

(Görsel http://tr.eurosport.com/futbol/super-lig/2012-2013/super-lig-olcay-sahan-gollerine-devam-ediyor_sto3610451/story.shtml adresinden alınmıştır.)

 

Gerçi bu yıl Avrupa kupalarından men edildiğimiz için, Olcay Şahan ve Hugo Almeida’nın aynı sevinci İngiltere’de tekrarlayıp, potansiyel marka tecavüzcüsü konumuna gelmeleri şimdilik olasılık dahilinde gözükmüyor.  

 

Önder Erol Ünsal

Eylül 2013

 

Haberler ve Gündem, Marka Mutlak Ret Nedenleri

Uluslararası Bir Suçlunun İsmi Marka Olarak Tescil Edilebilir mi? Kolombiya’da “Pablo Emilio Escobar Gaviria” Başvurusu

Pablo_Escobar

 

Uluslararası gündemi ve polisiye olayları takip etmeye meraklı okuyucuların hafızasında, 1990’lu yıllarda “Pablo Escobar” ismi muhtemelen yer edinmiştir.

 

Hemen her Güney Amerikalı Latin gibi uzun bir ismi olan “Pablo Emilio Escobar Gaviria”, “Pablo Escobar” kısa ismiyle tanınmıştır ve kendisi Kolombiya’nın (belki de 90’lı yıllarda dünyanın) en ünlü uyuşturucu baronudur. Uyuşturucu kaçakçılığında elde ettiği gelir, Forbes dergisine göre 1989 yılında kendisini dünyanın en zengin 227 kişisi arasına sokmuştur.  “Pablo Escobar” 2003 yılında polisle girmiş olduğu bir çatışmada öldürülmüş olsa da, büyük suç imparatorluğu nedeniyle ismi halen hatırlanmaktadır ve muhtemelen kendi ülkesinde çok uzun süre unutulmayacaktır.

 

http://abcnews.go.com/International/wireStory/pablo-escobar-trademark-denied-colombia-20243100 adresinde yer alan bir habere göre, “Pablo Escobar”ın ailesi de kendisini unutmamış olacak ki, Arjantin’de yaşayan dul karısı ve iki çocuğu, Escobar’ın tam ismini, yani “Pablo Emilio Escobar Gaviria” ismini marka olarak tescil ettirmek için Kolombiya makamlarına başvuruda bulunmuşlar.

 

Kolombiya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, uluslararası bir suçlunun isminden oluşan marka tescil başvurusunu kamu düzenini bozan ve ahlaka aykırı nitelikte bulduğu için reddetmiş ve habere göre aile bu karara karşı itiraz etmiş.

 

Dünya genelinde suçun ve suçlunun sıradanlaştırılarak günlük yaşamın parçası haline getirildiği günlerde, bu tip bir marka başvurusuyla karşılaşmak doğrusu pek şaşırtıcı değil. Bakalım daha nelerle karşılaşabiliriz.

 

Önder Erol Ünsal

Eylül 2013

Haberler ve Gündem

Obama A.B.D.’nde Patent Trollerine Karşı – Peki Türkiye’de Marka Trollerine Karşı Ne Yapmalı?

patent_troll(Görsel http://www.extremetech.com/mobile/108719-apple-flips-from-product-defense-to-wholesale-patent-trolling alınmıştır.) (Photo: © Bob MacNeil)

A.B.D.  Başkanı Barack Obama’nın patent trolleri ile ilgili yaptığı açıklama, patent trolleri denilen agresif kümenin ticaret yaşamına verdiği zarar konusunda, A.B.D. yönetiminin de rahatsız olduğunu ve sorunun bilincinde olduğunu ortaya koymuştur.

Obama’nın açıklamasının detaylarına girmeden önce patent trolü tanımının açıklanması faydalı olacaktır.

Patent trolleri en basit anlatımla; ürün üretme veya pazarlama gibi herhangi bir amaçları olmaksızın, sahip oldukları patentleri oldukça agresif ve fırsatçı biçimde, patentlerine tecavüz ettiklerini iddia ettikleri kişi veya kişilere karşı kullanan firmalara verilen küçültücü bir terimdir (bkz. http://en.wikipedia.org/wiki/Patent_troll). Patent trolleri, sahip oldukları patentleri genellikle satın aldıklarından, ilgili patentin araştırma ve geliştirmesinde de pay sahibi değillerdir. Satın alınan patentler de genellikle iflas etmiş firmalardan alınmaktadır. Patent trolleri, patentin kullanıldığı hiçbir ürünü üretme veya pazarlama niyetleri olmaksızın, tüm dünyada ilgili patenti kullanan firmaları takip ederler ve bu firmalara karşı dava açarlar. Trollerin tüm çabası patent hakkının daha etkin korunmasına yöneliktir ve amaçları dava açtıkları firmayı, hukuki süreç süresince agresif biçimde rahatsız ederek, lisans ücretleri veya tazminatlar yoluyla maddi kazanç elde etmektir.

Patent trolleri, özellikle hukuki mücadeleyi göze alamayan küçük – orta ölçekleri firmaları hedef olarak seçmektedir. http://www.bbc.co.uk/news/technology-18598559 adresinde yer alan bir değerlendirmeye göre, patent trollerinin 2011 yılında A.B.D. firmalarına doğrudan maliyeti (doğrudan maliyet sadece avukat masraflarını ve lisans ücretlerini kapsamaktadır) 29 milyar Amerikan Doları olmuştur. Aynı yazı içerisinde, patent trollerinin en önemlilerinden birisi olan “Intellectual Ventures” firmasının yetkilisi Nathan Mhyvrold değerlendirmesi de görülmektedir. Mhyvrold, “Bireysel buluş sahiplerinin para kazanması bir hayli güçtür. Patent alanında, çoğunun bir sonraki adımı atacak yeterli imkanı yoktur. Haklarınızı korumak için çaba göstermezseniz, bu çabayı sizin yerinize kimse göstermeyecektir.” diyerek faaliyetlerinin etik olarak yanlışlığına karşı getirilen eleştirilere yanıt vermiştir.

Barack Obama’nın 14 Şubat 2013 tarihinde yaptığı değerlendirmeye dönecek olursak, değerlendirmenin halka açık ikinci Google+ buluşmasında gerçekleştiğini belirtmeliyiz. Buluşma sırasında, yazılım sektöründe faaliyet gösteren katılımcılardan birisi Obama’ya takip eden içerikteki soruyu yöneltir:

“Meslektaşlarımla konuşurken, başarılı olmaktan korktuklarını duyuyorum, çünkü başarılı olmaları durumunda patent trollerinin hedefi haline gelmekten korkuyorlar. Patent trolleri, yazılım patentlerini sadece açmak amacıyla topluyor ve patent için savunma yapmaya ekonomik olarak gücü bulunmayan küçük firmalardan para topluyor. Patent reformu konusunda çok gelişme kaydettiğinizi biliyorum, ama yazılım patentlerinin kötüye kullanımını engellemek için bir projeniz var mı? Örneğin, yazılım patentlerinin korumasını 5 yılla sınırlamak konusuna destek olur musunuz?”.

Obama’nın soruya hemen verdiği karşılık, sorunun niteliği, içeriği ve önemi hakkında A.B.D. başkanının doğrudan bilgisi olduğunu göstermektedir. Başkan yanıtında, özet olarak takip eden hususları dile getirmiştir:

“Birkaç yıl önce patent reformu sürecine başladık. Patent mevzuatında bazı yenilikler yaptık, ancak bu yenilikler sistemdeki tüm problemleri çözmemiştir. Dile getirdiğiniz husus klasik bir problem niteliğindedir. Bu tip firmalar kendileri genellikle bir şey üretmemektedir ve başka birisinin fikrinden avantaj sağlamayı veya bu fikri gasp etmeyi deneyerek, fikirler aracılığıyla para sızdırmaya çalışmaktadır. Bu tip sorunların çözümü zor olabiliyor, çünkü, biz aynı zamanda patentlerin yeteri derecede uzun süreler için geçerli olmasını ve insanların fikri mülkiyetinin korunmasını istiyoruz. Aynı zamanda, koruma süresinin, inovasyonu azaltacak derecede uzun olmasını da engelleyerek bir denge tutturmamız gerekiyor. Reform çabaları gitmemiz gereken yolun yaklaşık yarısına kadar ulaşabilmiştir, yapmamız gereken daha akılcı patent kanunları konusunda daha geniş uzlaşı sağlamaktır.”  

Obama’nın konuşmasının http://www.youtube.com/watch?v=kp_zigxMS-Y&feature=player_embedded#! adresinde görülmesi mümkündür. Konuşmanın ilgili kısmı videonun 16.01 zamanında başlamaktadır.

A.B.D. başkanının spesifik bir konu olarak tanımlanabilecek patent konusunda sorulan son derece spesifik bir soruyu, konuya oldukça hakim biçimde anında cevaplaması, fikri mülkiyet konusunun A.B.D.’nde yönetim kademesinde de ne derece ciddiye alındığını göstermektedir.

Türkiye’de patent trolleri meselesi, patent konusunun uzmanı olmamakla birlikte, şimdiye kadar yoğun biçimde dile getirilen bir problem değildir. Türkiye’de karşılaşılan asıl sıkıntı, patent trollerinden ziyade marka trolleri olarak tanımlanabilecek, markalarını gerçekten kullanma niyeti olmaksızın tescil ettirerek veya başkalarına ait markaların kendi adlarına tescili için başvuruda bulunarak, süreçleri yavaşlatan, itiraz sistemini istismar eden ve bu yollarla sistemi bloke eden marka sahipleri ve onları bu yola yönlendiren temsilcileridir.

Marka trolleri, wikipedia’ya göre takip eden biçimde tanımlanmaktadır: “Markaları kullanma niyeti olmadan tescil ettiren ve o markayı kullanan diğer kişileri dava etmekle tehdit eden şirketleri tanımlamak için kullanılan küçültücü bir terimdir.” (http://en.wikipedia.org/wiki/Trademark_troll)

Marka trolleri konusu, özellikle ilana itiraz süreçlerinde, marka tescil sistemin işlerliğinin ve hızının bloke edilmesi anlamında karşımıza çıkmaktadır ve kanaatimizce, marka trolleri Türkiye bakımından özel bir incelemeyi hak edecek derecede sistematik bir işlerlik kazanmış haldedir.

Marka trolleri meselesine, sonradan başka bir yazıda daha geniş biçimde yer vermeyi umut ederek, hepimizin bir sabah marka ve patent trollerinin olmadığı bir fikri mülkiyet dünyasında uyanmamızı diliyorum.

Önder Erol Ünsal

Şubat 2013

 

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Haberler ve Gündem

Avrasya Markası mı Geliyor?

eurasian(Görsel http://polit.uz/en/archives/9750adresinden alınmıştır.)

 

Avrupa Birliği benzeri uluslarüstü bir yapı olarak tasarlanan, Avrasya Ekonomik Birliğinin ilk adımı olarak değerlendirilen Avrasya Ekonomik Komisyonu (Eurasian Economic Commission), bilindiği üzere, Rusya, Kazakistan ve Belarus devletleri tarafından 1 Ocak 2012 tarihinde oluşturulmuştur. Bahsedilen ülkeler arasında gümrük birliği ve sonrasında ortak ekonomik pazar hedeflerine varmak için oluşturulan Avrasya Ekonomik Komisyonu (AEK)’nun ilk çalışmalarından birisi “Tek Ekonomik Alanda Sınırları Dahilinde Ticari Markalar, Hizmet Markaları ve Menşe İşaretleri Hakkında Andlaşma (Agreement on Trademarks, Service Marks and Appellations of Origin in the Territory of the Single Economic Space (SES))” taslağının hazırlanması olmuştur.

 

http://www.petosevic.com/resources/news/2013/01/001071 internet adresinde yayınlanan habere göre andlaşma yukarıda sayılan ülkelerce onaylanmanın ardından yürürlüğe girecektir. Taslak anlaşma; Rusya, Kazakistan ve Belarus arasında 1 Ocak 2012 tarihinde yürürlüğe giren “Fikri Mülkiyet Hakları Koruması Alanında Birleştirilmiş Uygulama İlkeleri Anlaşması”nda öngörülen uyumlu fikri mülkiyet hakları uygulamalarının daha üst düzeyde harmonizasyonunu amaçlamaktadır.

 

Andlaşmanın bir diğer amacı, ulusal marka haklarıyla birlikte var olacak “TEK markası”nın (TEK kısaltması Tek Ekonomik Alan yerine kullanılmıştır.) oluşturulmasıdır. “TEK markası”nın Avrupa Birliği sınırları çerçevesinde marka hakkı sağlayan Topluluk Markası (CTM) benzeri bir marka olarak düşünülmesi yerinde olacaktır.    

 

Taslak andlaşmanın 12. maddesine göre “TEK markaları” ayrı bir sicile kaydedilecektir. Andlaşma kapsamında OHIM (Topluluk Marka Ofisi) benzeri ayrı bir marka ofisinin kurulması öngörülmemiştir. Bu çerçevede, “TEK markaları”nın tescil işlemleri Rusya, Kazakistan ve Belarus ulusal marka ofislerince yürütülecektir. Taslak andlaşmanın 4. maddesine göre TEK üyesi ülkelerden herhangi birisinin ulusal ofisi nezdinde yapılabilecektir. Başvuruların ulusal yönetmeliklerce tanınan yerel dillerden herhangi birisinde yapılması mümkün olacaktır, bununla birlikte Rusça tercümenin her başvuru için sağlanması zorunludur. Başvuru sahibi ile ofis arasındaki yazışmalar ise her zaman Rusça olacaktır. “TEK markaları” için öngörülen koruma süresi 10 yıldır ve koruma şartları ile kurallarını içeren bir yönetmelik yürürlüğe sokulacaktır (taslak yönetmelik de yayınlamış durumdadır).

 

Andlaşma kapsamında sağlanacak haklarla ilgili anlaşmazlıklar, ulusal mahkemelerce veya ulusal mevzuat ve uluslararası andlaşmalarda öngörülecek diğer yetkili otoritelerce çözülecektir.

 

Avrupa Birliği bölgesinde geçerli CTM’le doruk noktasını yaşayan (önceki tarihli benzer bir sistem olarak Benelüks marka sistemi gösterilebilir), bölgesel tescil sistemlerinin yeni halkasını anlaşıldığı kadarıyla gelecek yıllarda “TEK Markası” sistemi oluşturacaktır. Türkiye’nin yanıbaşında işler hale gelen (veya gelecek) bölgesel tescil sistemleri kapsamında tescil edilen markalar, Türkiye bu sistemlere üye olmadığı sürece ülkemiz bakımından etki doğurmayacaktır. Avrupa Birliği veya yakın dönemde işlevsel hale geleceği varsayılan Avrasya Ekonomik Birliği veya ileride ortak ekonomik alana dönüşmesini beklenebilecek Şanghay İşbirliği Örgütü gibi birliklere üyelik durumunda Türkiye bakımından da bölgesel marka tescilleri etkili hale gelecektir.

 

Önder Erol Ünsal

Şubat 2013

Haberler ve Gündem

Avrupa Birliği İlerleme Raporu 2012 “Fikri Mülkiyet Hukuku” Kısmı – Sisyphos Söylencesinin Zirveye Yaklaşma Bölümü mü?

SB102-esysiphos(Görsel http://www.udo-leuschner.de/energie/SB102-06.htm adresinden alınmıştır.)

 

“Sisyphos’u gördüm, korkunç işkenceler çekerken; Yakalamış iki avucuyla kocaman bir kayayı ve kollarıyla, bacaklarıyla dayanmıştı kayaya, habire itiyordu onu bir tepeye doğru, işte kaya tepeye vardı, varacak, işte tamam, ama tepeye varmasına tam bir parmak kala, bir güç itiyordu onu tepeden gerisin geri, aşağıya kadar yuvarlanıyordu yeniden baş belası kaya, o da yeniden itiyordu kayayı tekmil kaslarını gere gere, kopan toz toprak habire aşarken başının üstünden, o da habire itiyordu kayayı, kan ter içinde.” (Homeros, Odysseia)

 

(Sisyphos, Yunan mitolojisinde Tanrılar tarafından cezalandırılan bir insandır. Kendisine verilen ceza, büyük bir kayayı yuvarlayarak bir tepeye çıkarmaktır. Ancak, her seferinde tepeye ulaşmak üzereyken kaya gerisin geri yuvarlanır ve Sisyphos yeniden en aşağıdan kayayı yukarı doğru yuvarlamaya başlar. Bu şekilde, Sisyphos’un cezası sonsuza dek aynı şekilde devam edecektir.)

 

Avrupa Birliği Komisyonu tarafından hazırlanan 2012 yılı Türkiye İlerleme Raporu içerdiği siyasi değerlendirmeler ve demokratikleşmeye ilişkin eleştiriler bakımından son günlerde Türkiye’de gündemi belirleyen tartışmalardan birisini oluşturmuştur.

 

İlerleme Raporunun Fikri Mülkiyet Hukuku başlığında yer alan değerlendirmeler ve bu değerlendirmelerin geçtiğimiz yıla ait İlerleme Raporu ile karşılaştırılması bu yazının konusunu oluşturacaktır.  

 

10/10/2012 tarihli raporda (http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2012/package/tr_rapport_2012_en.pdf) Fikri Mülkiyet Hukuku başlığı altında değerlendirmeler, raporun 50-52. sayfaları arasında yer almaktadır. Değerlendirme, fikri mülkiyet hukuku alanında bir miktar ilerlemenin sağlandığı, ancak hakların etkin korunmasına yönelik siyasi iradenin zayıf olduğu yorumuyla başlamaktadır.

 

Telif Hakları ve Bağlantılı Haklarla ilgili değerlendirmede konu hakkındaki taslak kanunun halen askıda olduğu belirtilmiş ve Telif Hakları Genel Müdürlüğünün yeni yapısından bahsedilmiştir.

 

Sınai mülkiyet hakları konusunda da bazı ilerlemelerin yaşandığının değerlendirmesinin yapıldığı raporda, bu haklara ilişkin olarak bir taslak kanunun Ocak 2012’de görüşlerin alınması için kamuya açıklandığı belirtilmektedir. Bir diğer önemli gelişme olarak ise, marka, patent ve endüstriyle tasarım inceleme kılavuzlarının yayınlandığının altı çizilmekte ve bu kılavuzlar yoluyla Türk Patent Enstitüsünün karar uyum ve birlikteliğinin sağlanmasının, şeffaflık ve tahmin edilebilirlik düzeyinin artırılmasının beklendiği ifade edilmektedir.

 

Enstitünün kurumsal kapasitesinin güçlendirildiği ve diğer kurumlar için sağlanan amaca yönelik özel eğitimler, ziyaretler, toplantılar ve etkinliklerle bu kurumların konu hakkındaki idari kapasitesinin güçlendirildiğinin altının çizildiği raporda,  kuruma 30 yeni uzmanın alındığı da belirtilmektedir.

 

Rapordaki, en dikkat çekici noktalardan birisi, Enstitünün nihai kararları ile mahkemelerin kararları arasındaki uyumun arttığına ilişkin yorumdur. Bu yorumun altyapısını oluşturacak herhangi bir veri ve ek açıklama ise raporda yer almamaktadır. Enstitü tarafından kurulması planlanan Fikri Mülkiyet Akademisine ilişkin açıklamalar da raporda yer bulmuştur.

 

Raporda yer alan eleştirilerin odaklandığı nokta ise hakların etkin korumasına ilişkin yeterli olmayan yasal ve idari düzenlemelerdir. Bu konularda herhangi bir ilerleme kaydedilmediği belirtilmiş, marka dışında kalan sınai mülkiyet hakları için cezai müeyyidelerin olmadığının altı çizilmiş ve ilgili Avrupa Birliği mevzuatıyla (EU Enforcement Directive) paralel yeni bir kanunun kabul edilmesi gerektiği ifade edilmiştir. Bunun yanı sıra, taklit malların ihlali gerçekleştirene iade edilmesi, el konulan malların hak sahibince muhafaza edilmesi, ihtiyati tedbir kararı alınmasına ilişkin zorluklar çözülmeyen problemler olarak ortaya konulmuştur.

 

Raporda altı çizilen bir diğer sorunlu konu ise, marka ve patent vekillerinin denetimine ilişkin yasal düzenlemenin halen oluşturulmamış olmasıdır.

 

İhtisas mahkemelerinin karar alma sürelerinin azalmış olması ve istatistiklerin daha kesin olarak aktarılması olumlu gelişmeler olarak kaydedilmiştir. Bununla birlikte, hakların etkin korumasına yönelik hukuki yapının daha da güçlendirilmesi ve bilirkişilik müessesesinin tartışılması gereklilikleri de raporda belirtilmektedir.

 

Gümrüklerde sağlanan koruma tedbir ve faaliyetlerinin istenilen düzeyde olmadığının ve Türkiye’nin fikri mülkiyet haklarını ihlal eden malların AB’ye girişinin yapıldığı ana noktalardan birisi olduğunun raporda altı çizilmiştir. Emniyet güçlerince sağlanan bilinçlendirme faaliyetlerinin ise artırılması gerektiği belirtilmiştir.

 

Raporun sonuç kısmında, fikri mülkiyet alanında bazı gelişmeler olmakla birlikte, mevzuata ilişkin güncellemeler yapılması ve hakların etkin korunması alanında AB mevzuatına uygun düzenlemelerin kabul edilmesi gerektiği belirtilmektedir. Bunun yanısıra, hakların etkin korumasının sağlanması için yargının ve gümrük idaresinin kurumsal kapasitesinin artırılması, taklitle mücadelenin güçlendirilmesi, kurumlar ve hak sahipleri arasında yakın işbirliği ve koordinasyon sağlanması, bilinçlendirme kampanyaları düzenlenmesi gereklilikler olarak belirtilmektedir.

 

2012 yılı İlerleme Raporu, Fikri Mülkiyet Hukuku konusunda geçmiş yılların raporlarına kıyasla, özellikle sınai mülkiyet haklarının korunması konusunda olumlu olarak nitelendirilebilecek içeriktedir. Şöyle ki, Enstitü kararlarının mahkeme kararlarıyla uyum düzeyinin arttığı belirtilmiş, geçmiş yılların raporlarında yer bulan kararları gerekçelendirme konusu 2012 raporunda kalkmış, 2011 raporunda özellikle belirtilen kötü niyetli marka ve tasarım konusunun çözümlenmemiş olduğu eleştirisi, 2012 raporunda görülmemiştir. Bu hususlar, raporun en azından Enstitü ile ilgili kısımlarında olumlu yönde gözlemler olduğunu göstermektedir, bu gözlemlerin dayandığı nesnel veriler ise muhtemelen raporları hazırlayanların elinde mevcuttur.

 

Avrupa Birliği tartışmalarının, Birliğe üye olup – olmama perspektifinden değil, Türkiye’de yaşayan insanların sahip oldukları hakların geliştirilmesi perspektifinden değerlendirilmesi gerektiği görüşünde olan ve bu bağlamda kendisini Avrupa Birliği yanlısı şeklinde tanımlayan birisi olarak, raporların Fikri Mülkiyet Hukukuna ilişkin bölümlerinin benim için her zaman hayal kırıklığı olduğunu, bu yıl da hayal kırıklığının değişmediğini belirtmem yerinde olacaktır. Geçmişten bu yana gelen raporlar esas alınırsa, raporların Fikri Mülkiyet Hukukuna ilişkin bölümlerindeki görüşlerin verilere dayanmaktan ziyade rivayet düzeyindeki aktarımlar olduğu, Birlik üyesi ülkelerdeki paralel durumlarla kıyas yapılmadan sadece Türkiye’de yapı, mevzuat veya düzenlemelerin rivayetler ekseninde eleştirilmesi mantığına dayandığı ve raporlarda herhangi bir veriye dayanılmadığından, olumlu gelişmelerin dahi neden kaynaklandığının anlaşılmasının mümkün olmamasıdır. Bu esas 2012 raporunda da değişmemiş olduğundan, Enstitü açısından geçmiş yıllara kıyasla olumlu olan raporun sevinçle karşılanması pek mümkün değildir. Şöyle ki, ilerleme raporlarının Fikri Mülkiyet Hukuku bölümleri herhangi bir veriye dayanmadığı sürece, gelecek yıllarda çok olumsuz raporlarla karşılaşılması kanaatimizce büyük bir sürpriz olmayacaktır ve bu nedenle de 2012 raporuna bakarak sorunlar büyük oranda çözülmüş demek yerinde değildir.

 

Önder Erol Ünsal

Ekim 2012