Etiket: Madrid Protokolü

Türkiye’nin Madrid Sistemi’ne 1930’da Katılıp 1955’te Ayrıldığını Biliyor muydunuz? Madrid Sistemi’nin 125. Yılı Vesilesiyle Sisteme Katılıma Yönelik Eleştiriler ve Değerlendirme

qingdao-afis

 

15-16 Kasım 2016 tarihlerinde Çin’in Qingdao şehrinde Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) ve Çin’de marka tescil işlemlerinden sorumlu kamu otoritesi olan Çin Sanayi ve Ticaret Devlet İdaresi (SAIC) işbirliğiyle “Uluslararası Marka Tescil Sistemi – Madrid Sisteminin 125. Yılı” konulu uluslararası bir sempozyum düzenlendi. Toplantı ve konuşmacılar hakkında detaylı bilginin http://www.wipo.int/meetings/en/2016/madrid-125-anniversary-quingdao.html bağlantısından görülmesi mümkündür.

Madrid Sistemine dahil olan veya ileride dahil olmayı planlayan çeşitli ülke temsilcilerinin yanısıra WIPO, EUIPO, OAPI, ARIPO, INTA ve SAIC konuşmacılarının yer aldığı toplantıya, Türkiye’yi temsilen bu satırların yazarı katıldı ve toplantıda Türkiye adına bir konuşma yaptı.

 

qingdao-onder

 

Toplantının kanaatimizce en ilginç yönü, sisteme yeni dahil olan veya yakın gelecekte dahil olmayı planlayan ülkelerin temsilcilerinin tecrübelerini aktardıklarını sunumlardı.

Bu konuşmalardan anlaşıldığı kadarıyla, sisteme dahil olmayı planlayan birçok ülkede Madrid Sistemi’ne yönelik en büyük itiraz yurtdışındaki başvuru sahiplerini ilgili ülkelerde temsil eden marka vekillerinden ve marka avukatlarından gelmektedir.

Bilindiği üzere, markalarını yurtdışında tescil ettirmek isteyen marka sahipleri, normal şartlarda tescil talep ettikleri her ülkenin ulusal ofisine ayrıca başvuru yapmak zorundadır. Ulusal ofislerin neredeyse tamamındaysa, o ülke sınırlarında ikamet etmeyenlerin, yerli ve yetkili bir marka vekiliyle başvuruda bulunması zorunluluğu mevcuttur. Bu bağlamda, markasını yurtdışında tescil ettirmek isteyen başvuru sahipleri tescil talep edecekleri her ülkede ayrı marka vekili tutmak ve her birisine ücret ödemek zorundadır. Marka tescili için ulusal ofisler tarafından talep edilen resmi ücretler, vekil ücretlerine eklendiğinde, ulusal yollarla yurtdışında marka tescili oldukça pahalı ve her ülkenin farklı prosedürleri dikkate alındığında meşakkatli bir süreç olarak ortaya çıkmaktadır.

Madrid Andlaşması (1891) ve Madrid Protokolü (1996) isimli iki uluslararası anlaşmadan oluşan Madrid Sistemi, yurtdışında marka tescil işlemlerini kolaylaştırmak için ortaya çıkartılmış bir uluslararası marka başvurusu yöntemidir. Madrid Sistemi çerçevesinde markasını yurtdışında tescil ettirmek isteyen başvuru sahipleri, sistem tarafı ülkelerden istediklerinde marka vekili tutmadan tek dil, tek ücret, tek prosedür gibi avantajlardan yararlanarak marka başvurusu yapabilmektedir. Madrid Sisteminin özellikleri ve prosedürleri hakkında IPR Gezgini’nde önceden yazdığımız yazılar mevcuttur. Bu yazının konusu Madrid Sisteminin tanıtımı olmadığından, sistem hakkında daha detaylı bilgi edinmek isteyen okuyucularımızın sitedeki önceki yazılarımızı (bkz. https://iprgezgini.org/category/madrid-protokolu-uluslararasi-marka-tescili/) incelemesi yerinde olacaktır.

Marka başvuru sahiplerinin yani ticari yaşamın gerçek aktörleri olan üreticilerin ve hizmet sağlayıcıların, markalarını yurtdışında tescil ettirmelerini bir hayli kolaylaştıran Madrid Sistemi’ne itirazın bu kişilerin temsilcileri olan marka vekillerinden, daha doğru bir tabirle marka vekilleri içindeki bir gruptan gelmesi elbette şaşırtıcıdır. Açık olan tek gerçek var ki, vekillerin itirazını tetikleyen açık faktör, Madrid Sistemine katılımın ardından kendileri ardından gerçekleşecek gelir kaybıdır.

Çin’de yapılan toplantıda, sisteme yeni katılan ülkelerden Filipinler ve Kolombiya temsilcileri konuşmalarında katılım süreçlerinin ülke içinde oldukça sıkıntılı ve zor olduğunu belirtmişlerdir. Her iki ülkede de katılım öncesi ve sonrasında, marka vekilleri ve avukatlarından kaynaklanan önemli itirazlar ortaya çıkmıştır.

Filipinler’in sisteme 2012 yılında katılmasının ardından, -katılıma engel olamayan- vekil ve avukat lobisi, Filipinler Fikri Mülkiyet Derneği (Intellectual Property Association of the Philippines (IPAP)) aracılığıyla, Madrid Protokolü’ne katılımın Filipinler anayasasına aykırı olduğunu öne sürerek katılımın iptali amacıyla Filipinler Yüksek Mahkemesi nezdinde dava açmıştır. Yüksek Mahkeme, 19 Temmuz 2016 tarihinde verdiği kararla davayı reddetmiş ve Protokole katılımın anayasaya aykırı olmadığına hükmetmiştir. Dava hakkında bilgilendirici bir özetin http://ipophil.gov.ph/releases/2014-09-22-06-26-21/476-philippine-s-accession-to-the-madrid-protocol-constitutional-protocol-not-violative-of-the-ip-code bağlantısından incelenmesi mümkündür.

Kolombiya’da ise Madrid Protokolü’ne katılıma karşı olanlar, Filipinler de olduğu gibi marka vekilleri ve avukatlarıdır. Bu grup katılım karşıtlığını üç ana gerekçeye dayandırmaktadır:

i-  Egemenlik: Katılıma karşı olanlar uluslararası tescil sistemine girişin ülke egemenliğine aykırı olduğu öne sürmüştür. Kolombiya ofisi yetkilileri bu argümana karşı, Madrid Sistemi içerisinde bulunan A.B.D., AB üyesi ülkeler, Japonya, Avustralya ve diğer ülkelerin hiçbirisinin egemenliklerinden vazgeçmediğini, böyle bir argümanın akıldışı olduğunu ortaya koymuşlardır.

ii-  Anayasaya aykırılık: Uluslararası tescil sistemine karşı olanlar, Madrid Sistemi’nin anayasaya aykırı olduğunu öne sürmektedir. Buna karşın, Kolombiya Anayasa Mahkemesi 2012 yılında verdiği bir kararla katılım kararını anayasaya uygun bulmuştur.

iii- Madrid Sistemi KOBİ’ler için uygun değildir: Katılım karşıtlarının bir diğer argümanıysa uluslararası marka tescil sisteminin KOBİ’ler için uygun olmadığıdır. Bu argümanın hiçbir dayanağı bulunmadığı gibi, Madrid Sistemi’ni çok sayıda ülkede KOBİ’ler sıklıkta kullanmaktadır.

Kolombiya IP Ofisi katılım tartışmaları ülkede devam ederken katılım karşıtlarına aşağıdaki argümanlarla yanıt vermiştir:

i- Katılım karşıtları kendi müşterilerinin (IP sistemi kullanıcılarının) çıkarlarına karşı davranmakta ve sadece kendi maddi çıkarlarını ön plana çıkartmaktadır.

ii- Marka vekilleri katıldıkları her tür toplantıda yurtdışında marka tescilinin öneminden bahsederken, bunu Kolombiyalı marka sahipleri bakımından oldukça kolaylaştıracak ve ucuzlaştıracak bir sisteme katılıma karşı çıkarak verdikleri tavsiyelere uygun davranmamaktadır.

iii- Marka avukatları, fazla sayıda başvuru yapan vekiller olmak yerine, neden daha nitelikli işlemlerini çoğaltan iyi vekiller olmayı denememektedirler?

Uzun süren tartışmaların sonucunda Kolombiya 2012 yılında Madrid Protokolü’ne katılmış ve uluslararası tescil sisteminin üyelerinden birisi olmuştur.

Toplantıda yapılan konuşmalarda benzer itirazların Meksika’da da öne sürüldüğü ve Meksika’nın katılımının anayasaya aykırılığı gerekçesiyle dava açıldığı belirtilmiştir. Katılım karşıtları diğer örneklerde olduğu gibi, marka vekilleri ve marka avukatlarıdır.

Madrid Sistemi’ne henüz dahil olmamış, ancak yakın gelecekte katılım niyetlerini ortaya koymuş Kanada ve Güney Afrika Cumhuriyeti bakımından da benzer muhalefet söz konusudur. Kanada da oldukça güçlü olan marka vekilleri lobisi katılımı engellemek için elinden geleni yapmaktadır. Güney Afrika Cumhuriyeti’nde de aynı lobi katılımı engelleme gayretindedir. Buna karşılık, her iki ülkenin de kısa sürede Madrid Protokolü’ne katılımının beklendiği WIPO temsilcileri tarafından ifade edilmiştir.

Madrid Sistemi’ne kendi ülkelerinin katılımına karşı çıkanların asıl olarak marka vekilleri lobisi olduğunu ve bu durumun birçok ülke bakımından gerçeklik olduğunu bu şekilde ortaya koyduktan sonra, Türkiye tecrübesine dönecek olursak, oldukça ilginç bir durumla karşılaşmaktayız.

Türkiye’nin Madrid Protokolü’ne 1999 yılında katıldığı ve gerek menşe ofis başvuruları gerekse de seçilmiş ülke yönlendirmeleri açısından, Protokol’ün en etkin kullanıcıları arasında yer aldığı herkesin malumudur.  Bununla birlikte, Türkiye’nin uluslararası marka tescil sistemine yıllar önce katılıp sonrasında ayrılmış olduğu ve bu özelliğiyle ayrıksı bir ülke olduğu fazla kişi tarafından bilinmemektedir.

Prof. Dr. İsmail Kırca tarafından yazılan “Markaların Milletlerarası Tescili (Madrid Sistemi)” isimli kitaptan (s. 8-11) aktaracağımız bilgiler, Türkiye’nin Madrid Andlaşması’na katılıp sonrasında ayrılışını kısaca özetlemektedir:

Genç  Türkiye Cumhuriyeti, 1924 yılında imzalanan Lozan Anlaşması’nın eki “Ticaret Mukavelenamesi” ile Paris Sözleşmesi’ne katılımı taahhüt etmiştir. Paris Sözleşmesi’ne katılımın ardından 1930 yılında hükümet markaların uluslararasına tesciline ilişkin Madrid Andlaşması’na katılım için kanunla yetkilendirilmiş ve Türkiye 1930 yılında Madrid Andlaşması’nın tarafı olmuştur.

Buna karşılık, 1955 yılında İcra Vekilleri Heyeti, 1619 sayılı kanunun 1. maddesine istinaden Türkiye’nin Madrid Andlaşması’ndan çekilmesine karar vermiş ve Türkiye andlaşmadan çekilmiştir.

Kırca, andlaşmadan çekilime dair gerekçeleri, Hayri Dericioğlu tarafından yazılmış, 1957 tarihli “Türk Sınai Mülkiyet Mevzuatı ve Tatbikatı” adlı eserden aktarmaktadır. Biz de bu aktarımı Kırca’nın kitabından yapacak olursak:

“Türkiye’nin Madrid Sistemi’nden çıkışı için temel neden, uluslararası tescil sisteminin Türkiye için iktisadi ve mali açıdan faydadan çok zarar vermesi olarak gösterilmiştir. Buna göre, Türkiye tescil ettirdiği birkaç markaya karşılık olarak her yıl ortalama 7500 markanın yabancı markanın korunmasını taahhüt etmektedir.” (Önder Erol Ünsal’ın notu: Eğer kitapta bir yazım hatası söz konusu değilse, 1930-1955 yılları arasında Madrid Andlaşması çerçevesinde her yıl ortalama 7500 yabancı markanın korunmasının taahhüt edilmesi inandırıcı bir rakam olarak gözükmemektedir. Sistem şu an yani 2016 yılında yaklaşık 100 üye ülkeye erişmiş ve ticaret global bir hal almışken Türkiye yıllık yaklaşık 10.000 civarı uluslararası marka tescil başvurusu almaktadır ve sistemin üye sayısının görece oldukça az olduğu 1930-1955 yılları arasında her yıl ortalama 7500 marka korumasının taahhüt edilmesi kulağa pek olası ve inandırıcı gelmemektedir. Dolayısıyla bu rakam kontrole muhtaçtır. Gerekirse WIPO’dan Türkiye’nin ilgili yıllara ait istatistiklerini talep ederek bu kontrolü sağlayamaya çalışacağım.) “Türkiye bu anlamaya katılmamış olsaydı, milletlerarası tescile konu markaların sahiplerinden bir kısmı, markasına koruma sağlamak için Türkiye’ye gelip markasını tescil ettirmek zorunda kalacak ve bu sayı yıllar geçtikçe artış gösterecekti. Bunun sonucunda yabancı marka sahiplerinin yapacakları masraflar ve ödeyecekleri vekillik ücretleri, ülkeye döviz olarak girecekti. … Anlaşma’dan çekilmemiz ile Türk marka sahiplerinin milletlerarası tescil için ödeyecekleri harçların ülkeden döviz olarak çıkışı da engellenecekti. Nihayet, Milletlerarası Büro’nun elde ettiği gelir dolayısıyla üye ülkelere ödediği paradan Türkiye’nin payına düşen miktar, Türkiye’nin Paris Anlaşması uyarınca Beynelmilel Kalem’in masraflarını karşılamak üzere her yıl ödemek zorunda olduğu parayı dahi karşılayamamaktaydı.”

img_1883

Kanaatimizce, Hayri Dericioğlu’nun kitabından aktarılmış olan Madrid Anlaşması’ndan çıkma gerekçelerimiz pek de mantıklı değildir. Sondan başlayacak olursak, Madrid Anlaşması’ndan çıkmamız Paris Sözleşmesi’nden de çıktığımız anlamına gelmemektedir ve Türkiye Madrid Sistemi’nden çıkmış olsa dahi Uluslararası Büro için ödemelerine devam edecektir. Dolayısıyla, Uluslararası Büro masraflarını Madrid Anlaşması’ndan çıkış için gerekçe olarak ortaya koymanın, bu masraflar devam edeceği için bir anlamı bulunmayacaktır. Bir diğer gerekçe olarak Türkiye’den sadece birkaç marka tescil edilmişken yurtdışından çok sayıda marka başvurusu alınması gösterilmiştir ki, kanaatimizce aynı durum Madrid Anlaşması olmadan da devam edecektir ve etmiştir. Bir diğer deyişle Türkiye bu kez uluslararası sistemle değil, ulusal yolla yabancı marka başvurularını almaya devam etmiş, buna karşın kendi başvuru sahiplerinin yurtdışında tescil işlemlerini kolaylaştıracak Madrid Anlaşması’ndan çıkarak ulusal başvuru sahiplerinin yurtdışında tescil işlemlerini zorlaştırmıştır. Bir diğer gerekçe Türkiye’ye döviz girişinin sağlanması ve döviz çıkışının engellenmesidir ki, bu durumun bir yönü yabancı marka sahiplerinin yapacakları masraflar ve ödeyecekleri vekillik ücretlerinin ülkeye döviz olarak girmesi ile açıklanmıştır. O dönemdeki durumu tam olarak bilmemekle birlikte, Madrid Sistemi dahilinde taraf ülkelere yapılan başvuru nispetinde WIPO tarafından yıllık ödeme yapılmaktadır ve devlete bu şekilde döviz olarak girdi gerçekleşmektedir. Buna karşın Madrid Sistemi kapsamında yapılan başvurular için vekillere ödeme yapılmadığı ve vekillerin olası müşterilerinden elde edecekleri gelirlerden mahrum kaldıkları gerçektir. Dolayısıyla, Madrid Sistemi’nin olası başvuru gelirlerinden mahrum ettiği kesim aslen devlet veya kamunun geneli değil, yabancı müşterilerle çalışan vekillerdir. Buna ilaveten, Madrid Sistemi’nden çıkmamız halinde Türk marka sahiplerinin milletlerarası tescil için ödeyecekleri harçların ülkeden döviz olarak çıkışının da engelleneceği belirtilmiştir ki, bu tespit Türkiye’den yapılan başvuruların azlığına dayandırılan tespitle de kanaatimizce çelişmektedir. Şöyle ki, eğer Madrid Sistemi dahilinde Türkiye’den sadece birkaç başvuru yapıldığı ve bunun gelen başvurulara kıyasla azlığı sistemden çıkışımız için bir gerekçe olarak belirtilmiş iken, sadece birkaç başvurunun yol açacağı döviz çıkışının ne gibi bir mali zarara yol açabileceği sorusu belirmektedir. Bu noktada, uluslararası anlaşmalara girip çıkmanın, ülke prestiji bakımından olumsuz yönü de ortaya çıkmaktadır ki, WIPO gibi uluslararası örgütlerde prestijin taraf olunan ve uygulanan anlaşma sayısıyla orantılı olduğu ve uluslararası örgütlerde tecrübe ve itibarın ancak uygulama yoluyla sağlanabildiği kesinlikle unutulmamalıdır. Elbette, kendi yorumlarımızın bugünden bakışla yapıldığı ve o dönemin atmosferinin ve bakış açısının Hayri Dericioğlu’nca yapılan tespit ve değerlendirmelere esas olduğu belirtilmelidir. Dolayısıyla, bugünden bakışla bize oldukça anlamsız gelen Madrid Sistemi’nden çıkış kararının dayandığı o döneme göre anlamlı gerekçelerin de olabileceğini bu aşamada belirtmek yerinde olacaktır. Gene de, septik bir bakışla o gerekçelerden birisi acaba, daha fazla gelir elde etmek isteyen marka vekilleri lobisinin baskısı olabilir mi demekten kendimizi alamıyoruz.

1955 yılında Madrid Andlaşması’ndan çekilmemizin ardından Türkiye’de 1990’lı yıllara kadar sisteme tekrar katılımın gündeme gelip gelmediğini bilmiyoruz.

1990’lu yıllarda hepimizin malumu olduğu üzere, Avrupa Birliği’ne katılım (o dönemdeki ismiyle Avrupa Topluluğu), Gümrük Birliği, Dünya Ticaret Örgütü müzakereleri gibi ekonomik işbirliği alanları Türkiye’de yoğunlukla tartışılmaya başlanmıştır. Bu tip işbirliği müzakerelerinde Türkiye’nin önüne sürülen şartlardan birisi Türkiye’de fikri ve sınai mülkiyet korumasının geliştirilmesi, bu alandaki uluslararası anlaşmalara katılım, kurumsal yapının geliştirilmesidir. Türkiye’nin katılımının istendiği uluslararası anlaşmalardan birisi de markaların uluslararası tescilini düzenleyen Madrid Sistemi’dir. Türkiye bu alanda hızlı davranır ve marka alanında Nicé Andlaşması, Viyana Andlaşması ve Madrid Protokolü’ne imza atar. 1996 yılında atılan imzaya karşın, protokolün Türkiye için yürürlük tarihi 1 Ocak 1999 olarak belirlenir. (Bu satırların yazarı 1996 yılında henüz üniversite öğrencisi olduğu için anlaşmalara katılım sürecini ve gelen tepkileri Türk Patent Enstitüsü’nde takip edememiştir. Buna karşın Madrid Protokolü’nün Türkiye’de uygulanması için görevlendirilen ilk iki kişiden birisidir ve bugünden bakınca oldukça ilginç gelen bu görevlendirmeyi ve sonrasında yaşananları başka bir yazıda aktaracaktır.)

1996-1999 yılları arasında Madrid Protokolü’ne katılıma karşı sert bir çıkış yapılıp yapılmadığı veya bu konuda lobi faaliyeti yürütülüp yürütülmediğini konusunda fikrimiz yok. Bununla birlikte katılımın uluslararası işbirliği projeleri çerçevesinde yürütülmesi, katılıma ilişkin güçlü siyasi irade ve bir gecede meclisten geçen Kanun Hükmünde Kararnamelerle gerçekleşen katılım gibi faktörlerin, katılım karşıtlarına muhtemelen fırsat vermediğini tahmin ediyoruz. O dönemin Türk Patent Enstitüsü yöneticileri anılarını bir gün paylaşırlarsa konu hakkında daha net bir fikrimiz olacaktır.

Bununla birlikte, 2000 yılında Türk Patent Enstitüsü’nün yeni atanan yönetiminin, vekillerin sıkıntı ve dileklerini dinlemek için yaptığı toplantıdan bir anekdotu bu aşamada aktarmak yerinde olacaktır. Dinleyici olarak katıldığımız bu toplantıda söz alan –şu an hayatta olmayan ve müşteri portföyü ağırlıklı olarak yabancılardan oluşan- bir marka vekili, Türkiye’nin Madrid Protokolü’ne katılımını eleştirmiş, Türkiye’nin daha önce katılmasına rağmen 1950’li yıllardan sistemden çıktığını belirtmiş, o dönemdeki tecrübenin esas alınması gerektiğini öne sürmüş ve Madrid Protokolü’nden çıkmamız gerektiğini ifade etmiştir. Elbette, bunları öne sürerken kendi gelir kaybını bir neden olarak belirtmemiştir.

Gelinen noktada okuyucularımıza fikir vermek için Madrid Protokolü’ne katılım öncesi Türkiye’ye ulusal yolla yapılan başvuru sayısını ve buna ilaveten katılım sonrası Madrid Protokolü yoluyla yapılan yabancı başvuru sayısını, ek olarak da katılım sonrası ulusal yolla yapılan yabancı başvuru sayısını vermek yerinde olacaktır.

 

Yıllar Ulusal Yolla Yapılan Yabancı Marka Başvuru Sayısı Madrid Protokolü Yoluyla Yapılan Yabancı Marka Başvurusu Sayısı Toplam Yabancı Marka Başvurusu sayısı
1996 4802 ….. 4802
1997 4982 ….. 4982
1998 5158 ….. 5158
…. …. ….. ……
2013 4869 9838 14707
2014 4936 9513 14449
2015 5033 10418 15451

 

Rakamlardan anlaşıldığı kadarıyla, Madrid Protokolü’ne katılım sonrası ulusal yolla yapılan yabancı marka başvurusu sayısında önemli bir azalma olmamış, buna karşın Protokol kapsamında gelen yabancı başvurular da eklendiğinde toplam yabancı marka başvurusu sayısında yaklaşık 3 kat artış gerçekleşmiştir. Bu noktada, Madrid Protokolü kapsamında yapılan yabancı başvuruların reddedilmesi halinde itirazların yalnızca ulusal yolla vekiller aracılığıyla yapılabildiği ve dolayısıyla bu şekilde Türk marka vekillerinin iş hacminde önemli bir artış olduğu belirtilmelidir. Ayrıca, Madrid Protokolü başvuruları için verilen takip hizmetleri ve ilana itiraz gibi işlemler, hiç şüphesiz Türk marka vekillerinin yabancı müşterilerine verdikleri hizmetleri nicelik olarak artırmıştır. Ayrıca, başvuru yapmak yerine itiraz, yayına itiraz, mahkeme süreçleri, lisans, vb. daha komplike işlemlerin iş hacmi olarak artması hiç şüphesiz Türk marka vekillerini nitelik olarak da güçlendirmiştir.

Buna ek olarak 1955 yılında Madrid Sistemi’nden çıkışımıza gerekçe olarak gösterilen Türk başvuru sahiplerinin sistemi kullanarak yurtdışında marka başvurusu yapmaması sorunu halen devam ediyor mu, onu da WIPO istatistiklerini esas alarak okuyucularımızın bilgisine sunalım.

 

Madrid Protokolü kapsamında Türk başvuru sahiplerince gerçekleştirilen uluslararası tescil sayıları
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
733 717 894 792 859 983 1202 1198 1272 1154

 

Bu rakamlar küçümsenmeyecek derecede fazla yerli markanın yurtdışında Madrid Protokolü kapsamında tescil ettirildiğini göstermektedir. (Türkiye 2015 yılında Madrid Sistemi kapsamında en fazla marka başvurusu gönderen ülkeler sıralamasında 98 taraf arasında 12. sırada yer almaktadır.) Dolayısıyla, Türk başvuru sahiplerinin Madrid Sistemi’ni etkin olarak kullanmadıkları içerikli eleştiri de günümüzde anlamını yitirmiştir.

Yazı boyunca, Madrid Sistemi’ne katılıma karşı çeşitli ülkelerde marka vekilleri ve avukatlarınca gösterilen tepkiyi ve buna karşı verilen yanıtları aktarmaya çalıştık. Türkiye bu noktada ayrıcalıklı bir yerdedir, şöyle ki ülkemiz 1930 yılında sisteme dahil olup 1955 yılında yazıda aktardığımız gerekçelerle sistemden çıkmıştır. 1955 yılında sisteme yöneltilen eleştirileri hangi nedenlerle anlamlı bulmadığımızı da yazıda belirttik. 1999 yılında uluslararası marka tescil sistemine tekrar dahil olmamızın ardından sistemi ne derecede etkili biçimde kullandığımızı ve 1955 yılına ait eleştirilerin günümüzde anlamını yitirdiğini yazının sonunda ifade ettik. Yazının bütünü itibarıyla, okuyucularımıza Madrid uluslararası marka tescil sistemine yöneltilen eleştirilerin ulusal ve yurtdışı boyutları ve bu eleştirilerin nedenleri hakkında fikir verdiğini umut ediyoruz.

Önder Erol Ünsal

Kasım 2016

unsalonderol@gmail.com   

Cezayir de Madrid Protokolü’ne Katıldı – Elveda Madrid Andlaşması!

Madrid-WIPO

Yıllardır süren bekleyiş nihayet sona erdi!

Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) internet sitesinde 7 Ağustos 2015 tarihinde yapılan duyuruya göre (http://www.wipo.int/madrid/en/news/2015/news_0016.html), Cezayir Madrid Protokolü’ne katılıyor.

Markaların uluslararası tescili amaçlı Madrid Sistemi, 1892 yılında yürürlüğe giren Madrid Andlaşması ve 1996 yılında yürürlüğe giren Madrid Protokolü’nden oluşan iki anlaşmalı bir yapıyla sürdürülmektedir.

Madrid Andlaşması’nın dezavantajlarını ortadan kaldırma amacıyla Madrid Protokolü kabul edilmiş olmasına rağmen, Andlaşma tarafı ülkelerin bir kısmının Prokotol’e taraf olmaması nedeniyle, WIPO iki anlaşmayla çalışma sisteminin zorluklarını yaklaşık 20 senedir yaşamaktaydı.

Protokol’e taraf olmayan tek andlaşma ülkesi olarak kalan Cezayir, 31 Temmuz 2015 tarihinde, Protokol’e katılım belgesini WIPO Genel Müdürü’ne teslim etti. Protokol Cezayir bakımından 31 Ekim 2015 tarihinde yürürlüğe girecek.

31 Ekim 2015 tarihinden itibaren, Madrid Sistemi çerçevesinde yapılacak tüm uluslararası tesciller sadece Madrid Protokolü hükümleri çerçevesinde yürütülecek ve bu yolla iki anlaşmalı bir sistemi yürütmenin bürokratik zorlukları WIPO açısından ortadan kalkacak.

Madrid Sistemi an itibarıyla 95 üye ülkeye ulaşmış durumda ve WIPO’nun en etkin ve yaygın biçimde kullanılan uluslararası tescil sistemi konumunda.

madridüye

1999 yılında Madrid Protokolü, Türkiye bakımından yürürlüğe girdiğinde, bu satırların yazarı Türk Patent Enstitüsü’nün Madrid Protokolü işlemlerini yürüten biriminde çalışmaktaydı ve Türkiye, Protokol’ün 29. üye ülkesiydi. Protokol’ün 20 yıldan kısa süre içerisinde ulaştığı yaygınlık göz önüne alındığında, yakın gelecekte uuslararası marka tescil sistemine dahil olmayan çok az sayıda ülke kalacağı kolaylıkla öngörülmektedir.

Önder Erol Ünsal

Ağustos 2015

unsalonderol@gmail.com

USPTO – OHIM Marka Başvurusu Ret Kararı Oranları

i_love_harmonization(Görsel http://www.zazzle.com/harmonization+gifts adresinden alınmıştır.)

A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) ve Topluluk Marka Ofisi (OHIM)’in Marka Tescil Başvuruları Hakkında Ret Kararı Oranları –  Harmonizasyon Bir Hayal mi?

Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Marka Ofisine (USPTO) yapılan marka tescil başvurularına ilişkin olarak verilen ret kararlarının nicelik olarak fazlalığı, gerek Türk başvuru sahipleri gerekse de Avrupa başta olmak üzere dünyanın diğer ülkelerinden kaynaklanan marka başvurularının sahipleri için şaşırtıcı olmaktadır.

Geçtiğimiz günlerde marka profesyonellerinin görüşlerini paylaştıkları bir internet forumunda USPTO’nun Madrid Protokolü kapsamında A.B.D. için yapılan marka tescil başvurularının neredeyse %95’ini ilk ofis kararı olarak reddettiğini okuyunca, ret oranının yüksekliği beni de doğrusu çok şaşırttı. Bu yazı kapsamında USPTO’daki ret oranının yüksekliğinin nedenlerini mümkün olduğunca ortaya koymaya çalışacak ve USPTO ile OHIM oranlarının karşılaştırılmasına gayret edilecektir.

USPTO inceleme sisteminde uzman tarafından verilen ilk karar, office action (ofis işlemi) olarak adlandırılmaktadır. Office Action ile başvuru sahibine, başvuru hakkında verilecek ret kararını ne şekilde engelleyebileceği açıklanmakta ve bu amaçla yönlendirme yapılmaktadır. Başvuru sahibinin office action’a yanıt vermemesi veya verdiği yanıtın ret kararının alınmasını engeller içerikte olmaması halinde ise, başvuru hakkında ret (refusal) kararı verilmektedir.

USPTO’nun marka başvurularının tescili için aradığı şartlar oldukça sıkı olduğundan ve inceleme eksiksiz yapıldığından, Türkiye veya Avrupa ülkelerinin çoğunda karşılaşılmayan ret gerekçeleri ile USPTO uygulamasında karşılaşılmaktadır. Örneğin, başvurunun, tali unsur niteliğinde de olsa tanımlayıcı bir unsur içermesi halinde başvuru sahibinden bu unsurun münhasır haklar sağlamayacağı yönünde beyan istenmekte, mal veya hizmet listesinde USPTO’nun ilgili veritabanında yer almayan mallara veya hizmetlere yer verilmesi halinde, bu malların veya hizmetlerin kendi veritabanlarındaki standartlara uygun hale getirilmesi istenmekte ve standart yazım karakterleri dışındaki unsurları içeren başvurular için mutlak surette tarifname sunulması istenmektedir. Sayılan unsurlara ek olarak çok sayıda diğer prosedürel husus da marka başvurularının USPTO’da office action’a maruz kalması için gerekçe olabilmektedir ve office action mektubunda belirtilen hususların verilen süre içerisinde giderilmemesi halinde başvurular hakkında ret kararı verilmektedir. Bu yazı kapsamında irdelenecek ret kararları, aksi açıkça belirtilmediği sürece, USPTO tarafından verilen office action (ilk ret veya geçici ret) kararlarıdır.

USPTO, prosedürel işlemler konusunda oldukça kuralcı olmanın yanısıra, resen gerçekleştirdiği incelemeyi de oldukça ciddi biçimde yapmaktadır. USPTO, herşeyden önce, başvuruyla aynı veya benzer malları / hizmetleri içeren aynı veya benzer önceki tarihli markalar nedeniyle başvuruları resen reddetme yetkisine sahiptir ve bu yetkisini inceleme esnasında sıklıkla kullanmaktadır. Ayrıca, USPTO tanımlayıcılık ve ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçeli ret nedenlerini de oldukça sıkı biçimde uygulamakta ve özellikle coğrafi yer ismi olan başvuruları çoğunlukla reddetmektedir.

Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) internet sayfasından eriştiğimiz ve Türkiye, Avrupa Birliği Marka Tescil Ofisi (OHIM) ve A.B.D. için yapılan uluslararası başvuru sayıları ve sayılan ülke ofislerince verilen ret kararı sayılarını gösteren aşağıda görülebilecek istatistikler, A.B.D. ret kararı sayısının ve bunun kendisi için yapılan başvurulara oranının diğer ofislerce kıyaslanamayacak derecede yüksek olduğunu göstermektedir.

Tablo I – A.B.D., OHIM ve Türkiye’ye yapılan uluslararası marka başvurusu sayıları (2005-2012) (kaynak: WIPO)

tablo1

Tablo II – A.B.D., OHIM ve Türkiye tarafından verilen ret kararı sayıları (2005-2012) (kaynak: WIPO)

tablo2

Tablo III – Madrid Protokolü kapsamında en çok ret kararı veren 10 ülke  (2005-2012) (kaynak: WIPO)

 tablo3

Yukarıda yer verilen I ve II numaralı tablolarda yer verilen ret kararı sayılarının toplam başvuru sayısına oranı, USPTO, OHIM ve TPE’nin uluslararası marka tescil başvurularının ne oranda reddettiği hakkında kabaca bir fikir verecektir (ret kararları sayısı ilgili yılda yapılan başvurulara yönelik değil, ilgili yılda verilen ret kararı sayısına yönelik olmakla birlikte, belirlenecek oran ofislerin yaklaşımı hakkında kaba bir değerlendirme oluşturacaktır).

Buna göre, 2010, 2011,2012 yılları için ofislerin toplam başvuru sayısı – toplam ret kararı sayısı oranı (toplam ret kararı, kısmi veya tüm mallara / hizmetlere ilişkin ret kararlarını kapsamaktadır);

  • TPE için 2010 yılında %20,8, 2011 yılında %12,5, 2012 yılında %11,4,
  • OHIM için 2010 yılında %11,6, 2011 yılında %11,4, 2012 yılında %12,9,
  • USPTO için 2010 yılında %95,7, 2011 yılında %94,1, 2012 yılında %91,

oranlarında gerçekleşmiştir.

Verilerin USPTO için ortaya koyduğu tablo, uluslararası tescil başvurularının %90’ından fazlasının reddedildiğini gösterdiği için dikkat çekici durumdadır.

TPE’nin incelediği Madrid Protokolü başvuruları bakımından, toplam başvuru sayısı – toplam ret kararı sayısı oranının 2002-2012 aralığında sırasıyla %18,7, %18,5, %22,1, %11,8, %18,2, %22,2, %17, %21,5, %20,8, %12,5, %11,4 oranında gerçekleşmesi göz önüne alındığında; kanaatimizce dikkat çekici husus -2005 yılındaki sıradışı sapma hariç tutulursa- detaylı inceleme kılavuzlarının yürürlüğe girdiği 2011 yılından itibaren ret kararı oranının %20’ler bandından %12 oranına doğru gerilemesidir. Bu konuda kalıcı bir analizin, ancak gelecek yılların oranlarıyla birlikte yapılması mümkün olmakla birlikte, bu gösterge şimdilik dikkate değer biçimde göze çarpmaktadır.

TPE hakkındaki parantezi kapatarak tekrar USPTO’ya dönülecek olursa, http://www.uspto.gov/dashboards/trademarks/main.dashxml adresinde (erişim Temmuz 2013) yer alan bir veriye göre USPTO’nun ulusal yolla yapılan başvurular için ret oranı (office action oranı) 2013 yılının içinde bulunulan çeyreğinde;

  • TEAS (Trademark Electronic Application System) Plus kullanılan elektronik başvurularda: %65,
  • TEAS (Trademark Electronic Application System) kullanılan elektronik başvurularda: %82,
  • Kağıtla yapılan başvurularda: %90,
  • Madrid Protokolü başvurularında: %97,

oranındadır ve oran kanaatimizce oldukça yüksektir.

tablo4

Bu haliyle USPTO’nun marka tescil başvuruları hakkında verdiği ret kararı oranının, gerek uluslararası başvurular gerekse de ulusal yolla yapılan başvurular bakımından son derece yüksek olduğu görülmektedir. USPTO’nun ret kararı oranının yüksekliği sistem kullanıcıları tarafından sıklıkla dile getirilen bir şikayet niteliğindedir. Sistem kullanıcıların USPTO hakkında dile getirdikleri bir diğer şikayet ise kurum uzmanlarının kararlarında uyum eksikliği ve uzmandan bazında büyük değişiklik gösteren yorum farklılıklarıdır.

OHIM istatistikleri kullanılarak yapılacak bir değerlendirme ise (http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/OHIM/statistics/ssc009-statistics_of_community_trade_marks_2013.pdf), OHIM’in 2009, 2010, 2011 yıllarında sırasıyla başvuruların %88,4, %87,7, %85,1’ini tescil ettiğini göstermektedir. Tescil edilemeyen markaların arasında tescil ücreti ödenmediği için tescil olmayanların da bulunduğu ve bu istatistiğin kısmen reddedilerek tescil edilen markaları kapsamadığı bilinmektedir. Gene de bir fikir edinilmesi bakımından bu oran dikkate alınabilir içeriktedir.

tablo5

 Yazı içeriğinde yer verilen tüm veriler ışığında, markasını tescil ettirmek isteyen bir başvuru sahibinin bir tarafa OHIM’in yukarıda yer verilen tablodan görülen %90’ların üzerinde seyreden yayın ve %88 civarında seyreden toplam başvuru/tescil oranını, diğer tarafa ise USPTO’nun %90’lar civarında seyreden ilk aşamada başvurunun reddedilmesi yönündeki oranını koyması durumunda müthiş bir açmaza düşeceği kesindir.

Sınai mülkiyet hakkında konuşması talep edilen bir alan profesyonelinin konuşmasına, sınai mülkiyet haklarının küresel niteliği, globalizasyon gibi klişelerle başlayacağı kesindir. Bununla birlikte, dünyanın en prestijli iki marka ofisi olarak kabul edilebileceğimiz USPTO ve OHIM’in yukarıda yer verdiğimiz ret / kabul oranları ve birbirlerinin tam zıttı yöndeki inceleme pratikleri dikkate alındığında, uyum veya küreselleşme gibi beklentilerin başvuru sahipleri açısından reelize olmadığı, tersine farklı ülkelerde – bu ülkeler dünyanın en prestijli ofisleri olsa da – birbirlerinin tam zıddı muamelerin ortaya çıktığı açık olarak görülmektedir.

Son söz olarak, en gelişmiş ülkelerde bile karşımıza çıkan farklı muameleler esas alındığında, marka incelemesinde global bir harmonizasyonun şimdilik uzak bir hayal olduğu söylenebilir. Türkiye’nin Madrid Protokolü başvurularında en çok seçilen 10 ülke arasında olmasına rağmen, Tablo III’te görüldüğü üzere en çok ret kararı veren 10 ülke arasında yer almaması, aksine 2012 yılında en çok ret kararı veren 10. ülke olan İsviçre ile arasında yaklaşık 800 ret kararı fark bulunması, TPE’yi incelemeyi “katı” biçimde yapan bir ofis olarak değerlendiren ve menşe ülkesinde tescilli markaların Paris Sözleşmesi uyarınca reddedilemeyeceğini öne süren kimi alan profesyonellerine doğrudan verilebilecek bir yanıt niteliğindedir.

Önder Erol Ünsal

Temmuz 2013

Madrid Protokolü Kapsamında Uluslararası Tescili Ulusal Başvuruya Dönüştürme (Transformation) İşlemi

transformation(Görsel  http://www.thewisdomacademy.org/page12/page12.html adresinden alınmıştır.)

 

Madrid Protokolü kapsamında düzenlenmiş “dönüştürme (transformation)” prosedürü, uluslararası tescilin, menşe ofisteki esas başvuru veya tescile 5 yıl süreyle bağımlılığından ortaya çıkabilecek problemlerin telafi edilebilmesi amacına yönelik bir işlemdir.

 

Uluslararası tescilin, menşe ofisteki esas tescil veya başvuruya bağımlılığı konusunu ve esas tescil veya başvurunun bağımlılık süresi içerisinde (kısmen veya tamamen) hükmünü yitirmesi durumunda, Uluslararası Büroya yapılması gereken bildirime ilişkin şartları, önceden yayınladığım aşağıda linki verilen yazıda detaylı olarak incelemiştim:

 

http://wp.me/p43tJx-3C

 

Bu yazıda değerlendireceğimiz konu ise, menşe ofisteki esas tescil veya başvuruya bağımlılık sonucunda, uluslararası sicilden ve seçilen ülke ofisleri kayıtlarından (kısmen veya tamamen) silinen markalara ilişkin bir telafi yöntemi olan “dönüştürme (transformation)” işlemidir.

 

Dönüştürme işlemi, Protokolün beşinci mükerrer 9. maddesi (article 9quinquies) kapsamında düzenlenmiştir.  Madde, bir uluslararası tescilin ulusal veya bölgesel başvurulara dönüştürülmesi başlığını taşımaktadır. Başlıkta bölgesel teriminin kullanılmasının nedeni, Protokol tarafı ülkelerin bazıları adına tescil işlemi yapan bölgesel tescil ofislerinin (Benelüks Marka Ofisi, OHIM) varlığı ve bunların yaptıkları tescil işlemlerinin bölgesel tescil olarak adlandırılmasıdır. Bununla birlikte, yazı boyunca cümleleri gereğinden fazla uzun tutmamak için, ulusal veya bölgesel başvuruya dönüştürme ifadesi yerine, sadece ulusal başvuruya dönüştürme ifadesi kullanılacaktır.

 

Uluslararası tescilin ulusal başvuruya dönüştürülmesi için ilk şart, bir uluslararası tescilin, menşe ofisin talebi üzerine Protokol madde 6(4) çerçevesinde, kapsadığı malların ve/veya hizmetlerin tamamı veya bir kısmı bakımından iptal edilmesidir. Protokol madde 6(4)’ün içeriği, önceden yayınladığım http://wp.me/p43tJx-3C yazısında detaylı olarak aktarılmış olduğundan, burada ayrıca tekrar edilmeyecektir.

 

Uluslararası tescilin, madde 6(4)’te sayılan hallerde menşe ofisin talebi üzerine, iptal edilmesi durumu dışında kalan iptal (veya aynı sonucu doğuran diğer işlemler) hallerinde, dönüştürme işleminin yapılması mümkün değildir. Bir diğer deyişle, dönüştürme işleminin, bağımlılık süresi içerisinde menşe ofis tarafından Uluslararası Büroya bildirilen ve iptal sonucunu ortaya çıkaran işlemler bakımından yapılması mümkündür. Uluslararası tescilin, tescil sahibinin talebi üzerine uluslararası sicilden kısmen veya tamamen silinmesinin sonucunda (bu işlem bağımlılık süresi içerisinde gerçekleşse de), ulusal başvuruya dönüştürme işleminin gerçekleştirilmesi mümkün değildir. (bkz. Madrid Protokolü hakkında WIPO kılavuzu bölüm B.II paragraf 88.2: “Transformation may take place only where the international registration has been cancelled, in respect of all or some of the goods and services, at the request of the Office of origin, as described in paragraphs B.II.85.01 to 85.06. It is not available where the international registration has been canceled at the request of the holder.”) Buna göre, bir uluslararası tescil sahibinin, markasını kendi talebiyle iptal (cancellation), sınırlandırma (limitation), vb. işlemler çerçevesinde, uluslararası sicilde, bazı ülkeler için tamamen veya kısmen iptal edip veya sınırlandırıp, sonradan bu mallar veya hizmetler bakımından aynı ülkeler için dönüştürme talebinde bulunması mümkün olmayacaktır.

 

Bir uluslararası tescil, menşe ofisin talebi üzerine Protokol madde 6(4) çerçevesinde, kapsadığı malların ve/veya hizmetlerin tamamı veya bir kısmı bakımından iptal edildikten sonra, uluslararası tescil sahibinin markasını ulusal markaya dönüştürmesi imkanı ortaya çıkmaktadır. Bu ön koşulun yerine gelmesi halinde, dönüştürme işleminin aşağıdaki maddeler çerçevesinde yapılması mümkündür:

 

i.                    Uluslararası sicilde gerçekleşmiş iptal işlemi tarihinden itibaren başlayacak üç ay içerisinde, uluslararası tescilin sahibi, aynı markanın tescili için ilgili ulusal ofise bir marka tescil başvurusu yapmalıdır.

 

ii.                 Belirtilen marka tescil başvurusu doğrudan ulusal ofise yapılmalı ve ulusal ofisin doğrudan kendisine yapılan başvurular için öngördüğü şekli şartlar gözetilmelidir. Bir diğer deyişle Uluslararası Büronun aracılığı ortadan kalkmıştır. Ulusal ofis yurtdışından yapılan başvurular için vekil zorunluluğu öngörmüşse, başvuru vekil aracılığıyla yapılmalı ve ulusal başvuru ücretleri ödenmelidir. (Bununla birlikte, ulusal ofislerin kendi mevzuatları dahilinde, dönüştürme işlemine konu ulusal başvurulara ilişkin özel şekli başvuru şartları uygulayabileceği de belirtilmelidir. Örneğin, bu başvuru için halihazırda uluslararası başvuru ücreti ödenmiş olduğundan, daha düşük ücret, vb.)

 

iii.               Ulusal başvuruda yer alan marka dönüştürme işlemine konu uluslararası markayla aynı olmalıdır (renk ve diğer ayrıntılar dahil).

 

iv.                İptal edilen uluslararası markanın sahibi ile dönüştürme talebine konu ulusal başvurunun sahibi aynı olmalıdır.

 

v.                  Dönüştürme talebine konu ulusal başvurunun kapsadığı mallar ve/veya hizmetler iptal edilen uluslararası markanın (ilgili ülke bakımından geçerli mal / hizmet listesi) kapsamında yer almalıdır. Mal / hizmet listelerinin aynı olması şart değildir, uluslararası tescil kapsamındaki malların / hizmetlerin, ulusal başvuru kapsamındaki malları / hizmetleri kapsaması yeterlidir.

 

Yukarıda sayılan şartların herhangi birisinin yerine getirilmemesi halinde dönüştürme talebi kabul edilmeyecektir.

 

Yukarıda belirtilen şartları yerine getiren bir ulusal başvurunun yapılması durumunda ise, ulusal ofis, başvuruyu, uluslararası tescil tarihinde yapılmış bir başvuru olarak kaydetmek yükümlülüğündedir. Eğer uluslararası tescil, ilgili ülkeye sonraki belirleme (subsequent designation) işlemi çerçevesinde sonradan yönlendirilmiş bir marka niteliğindeyse, uluslararası tescil tarihinin yerini, sonraki belirleme tarihi alacaktır. Uluslararası tescilin rüçhan hakkı mevcutsa, bu hak dönüştürme işleminin konusu ulusal başvuru bakımından da kaydedilecektir.

 

Kabul edilen dönüştürme talepleri bakımından, başvuru sahiplerinin sağladığı tek fayda, dönüştürme işlemine konu ulusal başvurunun, uluslararası tescilin tarihinden (veya sonraki belirleme tarihinden) yararlanması olmaktadır. Onun dışında izlenecek tüm prosedür, ulusal ofise yapılan yeni bir başvurunun kaydına ve incelenmesine ilişkin tüm şekli ve esasa ilişkin şartlarla aynı olacaktır. Başvuruya ilişkin yazışmaların tamamı ulusal mevzuatın öngördüğü biçimde başvuru sahibi veya vekiliyle yapılacak, Uluslararası Büronun aracılığı tamamen ortadan kalkacaktır, ayrıca uluslararası tesciller bakımından geçerli olan 12-18 aylık ret bildirim süresi limitleri dönüştürülmüş ulusal başvurular bakımından geçerli olmayacaktır.

 

Dönüştürme işlemlerine uygulamada sıklıkla rastlanılmamakla birlikte, bu işlem, uluslararası tescilin 5 yıl süreyle menşe ofisteki esas tescile veya başvuruya bağımlılığı hükmünden kaynaklanabilecek hak kayıplarının, başvuru tarihinin korunması anlamında telafisini teşkil etmektedir. Dolayısıyla, dönüştürme işlemini, şekli şartlar bakımından çok sayıda koşul öngörse de, bağımlılık ilkesinin telafisini sağlaması anlamında, Madrid Protokolünün kullanıcı dostu yönlerinden birisi olarak değerlendirmek yerinde olacaktır.

 

Önder Erol Ünsal

Temmuz 2012

 

Madrid Protokolü’nde Statü Bildirim Yazıları ve Kesin Karar Bildirimleri

beach_too_much_information_sign(Görsel http://www.dawgsports.com/2008/10/17/637322/too-much-information-georg adresinden alınmıştır.)

 

Madrid Protokolü kapsamında yapılan uluslararası marka tescili başvuruları, WIPO Uluslararası Bürosu tarafından uluslararası sicile kaydedilmelerinin ardından, ulusal mevzuatlara göre gerçekleştirilecek inceleme için başvuru formunda seçilen ülkelerin ofislerine gönderilmektedir. Önceden yayınladığım “Madrid Protokolü kapsamındaki Uluslararası Marka Başvurularına ilişkin Ret Kararları, İlgili Düzenlemeler ve Süre Limitleri” başlıklı yazımda, (http://wp.me/p43tJx-5L)  uluslararası başvuruların reddedilmesine yönelik düzenleme, prosedür ve süre limitlerini açıklamaya çalışmıştım, bu yazıda ise uluslararası başvuruların kabul edilmesi ve nihai kararların bildirilmesine yönelik düzenleme ve prosedürleri özetlemeye gayret edeceğim.

 

Madrid Andlaşması ve Protokolünün Ortak Yönetmeliği birinci ve ikinci mükerrer 18inci maddeleri (bundan sonra 18bis ve 18ter maddeleri olarak anılacaktır) “Belirlenen bir Akit Tarafta Markanın Geçici Durumu” (Interim Status of a Mark in a Designated Contracting Party) ve “Belirlenen bir Akit Tarafta Markanın Durumuna ilişkin Nihai İşlem” (Final Disposition on Status of a Mark in a Designated Contracting Party) başlıklarını taşımaktadır.

 

Başvuru sahibi tarafından uluslararası başvurunun yönlendirildiği taraf ülke ofisleri, başvurular kendilerine iletildikten sonra 12 veya 18 aylık süre limitleri dahilinde başvurulara ilişkin (varsa) ret kararlarını Uluslararası Büroya göndermekle mükelleftir. Seçilen ülke ofislerince hakkında ret kararı veya herhangi bir bildirim gönderilmemiş başvuruların akıbeti veya hangi aşamalarda olduklarının bilinmesi yönündeki istekler ve sistemin daha şeffaf hale getirilmesi yönündeki çalışmalar sonucunda, uluslararası tescil sistemine başvuruların durumuna ilişkin bildirimler eklenmiştir. Bazı ülkeler tarafından (Türkiye dahil) neredeyse 10 yıldır gönderilen bu bildirimler, talepler doğrultusunda Yönetmelik kapsamında detaylı olarak düzenlenmiş ve bildirimlere ilişkin kurallar getirilmiştir. Belirtilen bildirimlerden markanın geçici durumuna ilişkin bildirimler Yönetmeliğin 18bis maddesinde, nihai duruma ilişkin bildirimler ise 18ter maddesinde yer almaktadır.

 

A-   Ortak Yönetmelik Madde 18bis

 

Yönetmeliğin 18bis maddesi yukarıda da belirtildiği üzere “Belirlenen bir Akit Tarafta Markanın Geçici Durumu” başlığını taşımaktadır.

 

Madde 18bis kapsamında gönderilecek bildirim, başvuru sahiplerini seçilen ülke ofisince yapılan resen incelemenin tamamlandığı, resen inceleme sonucunda başvurunun reddedilmesini gerektirecek gerekçeye rastlanmadığı, bununla birlikte başvurunun üçüncü kişilerin ilana itirazlarına veya görüşlerine açıldığı yönünde bilgilendirmeye ve ilana itiraz veya görüşlere ilişkin tarihleri bildirmeye yönelik bir yazışmadır.

 

Madde 18bis kapsamındaki bildirim seçilen ülke ofisi tarafından WIPO Uluslararası Bürosuna gönderilir. Bildirimin uluslararası sicilde kaydının ardından, bildirim Uluslararası Büroca başvuru sahibine (vekili de kapsar anlamda kullanılmaktadır) iletilir. Yazışmayı alacak başvuru sahibi, markasının seçilen ülke ofisinde hangi aşamada olduğu hakkında bilgi sahibi olmanın yanısıra, başvuruya karşı yapılacak itirazlara ilişkin süre limitini de öğrenecektir.

 

Seçilen ülkelerin bu bildirimi göndermeleri zorunlu değildir, ancak bildirim gönderilecekse, bildirimin ret için belirlenmiş 12 veya 18 aylık süre limitleri dahilinde gönderilmesi gerekmektedir.

 

Madde 18bis birinci paragraf (b) bendinde, aynı bildirimin ofis tarafından hakkında önceden ret kararı verilmiş markalar için de gönderilebileceği belirtilmektedir, bununla birlikte bu tip markalar bakımından bildirimin 12 veya 18 aylık süre limitleri dahilinde gönderilmesi gibi bir zorunluluk belirtilmemiştir. Madde 18bis birinci paragraf (b) bendinde yer alan bildirimin gönderilmesinin de Yönetmelik kapsamında zorunlu olmadığı ve üye ülkenin takdirinde olduğu ayrıca belirtilmelidir.

 

B-   Ortak Yönetmelik Madde 18ter

 

Yönetmeliğin 18ter maddesi “Belirlenen bir Akit Tarafta Markanın Durumuna ilişkin Nihai İşlem” başlığını taşımaktadır.

 

18ter maddesi farklı durumlarda gönderilecek bildirimlerin niteliğini bildiren 4 paragraf içermektedir. Bu paragrafları ayrı başlıklar altında incelemek sistematik bir değerlendirmeyi mümkün kılacaktır.

 

1-      Önceden Ret Bildiriminin Gönderilmediği Hallerde Koruma Sağlandığına Yönelik Beyan (Statement of Grant of Protection Where No Notification of Provisional Refusal Has Been Communicated):

 

Madrid Sistemi kapsamında gönderilen ret kararları, kesinleşmiş ret kararı gönderilene kadar “geçici ret (provisional refusal)” kararları olarak kabul edilmektedir. Ofis tarafından ret kararını kısmen veya tamamen teyit eden kesinleşmiş ret kararlarının gönderilmesi halinde geçici ret kararı adlandırması ortadan kalkmaktadır. Türkiye’de “geçici ret” kararı şeklinde bir adlandırma olmadığı ve geçici kelimesi yanlış anlaşılmalara yol açabilecek nitelikte olduğu için geçici ret (provisional refusal) ifadesini kullanmayı tercih etmiyorum.

 

Madde 18ter birinci paragrafta düzenlenen durum, hakkında önceden herhangi bir ret bildirimi gönderilmemiş markalara ilişkindir. Seçilen ofisler, 12 veya 18 aylık ret süreleri dahilinde bir uluslararası tescil başvurusuna ilişkin incelemeyi tamamlamış ve herhangi bir ret nedeni tespit etmemişlerse, belirtilen süreler içerisinde ve mümkün olan en kısa zamanda Uluslararası Büroya söz konusu markaya koruma sağlandığına ilişkin bildirimde bulunmak zorundadır.

 

Taraf ülke ofisleri madde 18ter birinci paragrafta yer alan bildirimi, madde 18bis’teki düzenlemenin tersine, Uluslararası Büroya göndermek zorundadır. Bildirimi göndermek zorunlu olmakla birlikte, bildirimi göndermemenin belirlenmiş bir sonucu yoktur.

 

2-     Ret Bildirimini Takiben Gönderilen Koruma Sağlandığına Yönelik Beyan (Statement of Grant of Protection Following a Provisional Refusal)

 

Seçilen ofis bir başvuruya ilişkin olarak 12 veya 18 aylık süre limitleri dahilinde bir ret kararı göndermiş olmakla birlikte, başvuru sahibi tarafından yapılan itiraz üzerine veya resen bu ret kararı kaldırılmış olabilir. Bu tip durumlarda gönderilecek bildirimler madde 18ter ikinci paragrafta düzenlenmiştir. Madde 18ter ikinci paragrafa göre, hakkında önceden bir ret kararı gönderilmiş bir uluslararası başvuruya ilişkin olarak, seçilen ofis nezdindeki tüm işlem ve prosedürlerin tamamlanmasının ardından, ilgili ofis, Uluslararası Büroya ret kararının kaldırıldığı ve markanın başvuru kapsamında bulunan tüm mallar ve/veya hizmetler bakımından korunduğu (ret kararının tümüyle kaldırılması) veya ret kararının kısmen kaldırıldığı ve markanın başvuru kapsamında bulunan bazı mallar ve/veya hizmetler bakımından korunduğu (ret kararının kısmen kaldırılması, bu durumda korumaya konu mallar ve/veya hizmetler belirtilmelidir) yönünde bildirimde bulunmak zorundadır.

 

Aynı zorunluluk, kısmi ret kararının teyit edildiği bildirimler bakımından da geçerlidir. Bir diğer deyişle, önceden kısmen reddedilen bir uluslararası başvuruda, kısmi ret kararına ilişkin olarak, seçilen ofis nezdindeki tüm işlem ve prosedürlerin tamamlanmasının ardından kısmi ret kararı ofis nezdinde kesinleştiyse, buna ilişkin beyanın (yani, markanın ret kararı kapsamında bulunmayan mallar ve/veya hizmetler için koruma altına alınacağına yönelik beyanın) Uluslararası Büroya gönderilmesi zorunludur.

 

Taraf ülke ofisleri, yukarıda açıklanan durumlara ilişkin olarak, madde 18ter ikinci paragrafta yer alan bildirimi, Uluslararası Büroya göndermek zorundadır. Bununla birlikte, bildirimin gönderilmesi için öngörülmüş bir süre limiti yoktur, dolayısıyla 12 veya 18 aylık süre limitlerinin madde 18ter ikinci paragraf bakımından geçerliliği bulunmamaktadır.

 

3-     Tüm Mallar ve/veya Hizmetler için Geçerli Ret Bildiriminin Onaylanması (Confirmation of Total Provisional Refusal)

 

Madde 18ter üçüncü paragrafa göre, bir uluslararası başvuru kapsamında bulunan tüm mallar ve/veya hizmetler için reddedildikten (tümden ret) sonra, karara karşı itiraz edilmemesi veya itirazın reddedilmesi neticesinde, başvuruya ilişkin olarak seçilen ofis nezdindeki tüm işlem ve prosedürler tamamlanmışsa, ofis kendi nezdindeki işlemlerin tamamlandığını ve ret kararının onaylandığını bildiren bir beyanı Uluslararası Büroya göndermek zorundadır.

 

Madde 18ter üçüncü paragrafta yer alan bildirimin, Uluslararası Büroya gönderilmesi için öngörülmüş bir süre limiti yoktur, dolayısıyla 12 veya 18 aylık süre limitlerinin madde 18ter üçüncü paragraf bakımından geçerliliği bulunmamaktadır.

 

4-    Sonraki Kararlar (Further Decision)

 

Madde 18ter ikinci ve üçüncü paragraflar kapsamında gönderilen bildirimler, seçilen ofis nezdindeki işlemlerin tamamlanmasının (kararın ofiste yapılabilecek işlemler bakımından kesinleşmesi)  ardından gönderilmesi gereken beyanlardır. Ofis nezdindeki işlemler terimi, seçilen taraf ülkedeki idari tescil otoritesi nezdindeki işlemleri ifade etmektedir ve tescil otoritesinin kararlarına karşı açılacak davalar sonucu mahkemeler veya ofis dışındaki denetim organları tarafından verilecek kararlar belirtilen ifade kapsamına girmemektedir.

 

WIPO tarafından yayınlanan Madrid Sistemine ilişkin kılavuzda (bkz. http://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/en/guide/pdf/partb2.pdf s.50), bu husus açık olarak belirtilmiştir. WIPO, bu düzenlemenin nedenini, idari tescil otoritesinin kendi dışında başlatılan işlemlerden (dava, vb.) her durumda haberdar olmasının mümkün olmaması ve dolayısıyla, kendi dışında verilecek kararların kesinleşip kesinleşmediği hakkında bilgi sahibi olma imkanının bulunmaması olarak açıklamaktadır. Dolayısıyla, Yönetmelik madde 18ter ikinci ve üçüncü paragraflar kapsamında gönderilen bildirimler, ofis (Türkiye bakımından Türk Patent Enstitüsü) tarafından verilen “idari bakımdan nihai kararları” bildirir içeriktedir ve bu kararların mahkemeler tarafından iptal edilmesi durumunda, önceden gönderilen beyanların değiştirilmesi gerekmektedir.

 

Madde 18ter dördüncü paragraf, ofis tarafından önceden ikinci ve üçüncü paragraflar kapsamında gönderilen beyanlarda belirtilen koruma kapsamında, mahkeme (veya ofis kararını iptal yetkisine sahip ofis dışındaki bir denetleme organı) kararı sonrası değişiklik olması halinde, ofislere uluslararası marka hakkındaki son durumu yeni bir bildirimle Uluslararası Büroya bildirme imkanı vermektedir. Ofisin bu yönde bir bildirimde bulunabilmesi için karardan haberdar olması gerekmektedir ve bu husus Madde 18ter dördüncü paragrafta belirtilmiştir. Dördüncü paragrafta ve kılavuzda açık olarak yazılmamış olsa da, kanaatimizce, Uluslararası Büroya gönderilecek yeni bildirim, ancak kesinleşmiş mahkeme kararları bakımından yapılmalıdır.

 

Uluslararası marka tescil sistemi, kısa adıyla Madrid sistemi yapısında, marka sahiplerinin bilgilendirilmesine yönelik kanalların eksikliği ve bazı durumlarda yokluğu sistem kullanıcıları tarafından uzun yıllar boyunca eleştirilmiştir. Yönetmelikte önceden beri mevcut olan ve bazıları sonradan eklenen bilgilendirme beyanlarının, taraf ülke ofislerince etkin kullanımı, uluslararası marka başvurusu sahiplerinin markalarının ulusal ofislerdeki durumu hakkında yeteri derecede bilgi sahibi olmalarını sağlayacaktır. Dolayısıyla, mevcut Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, kanaatimizce, asıl sorun bilgilendirme kanallarının yokluğu ve eksikliği değil, bu kanalların taraf ülke ulusal ofislerince yeteri derecede etkin olarak kullanılmaması olarak ortaya çıkmaktadır.

 

Önder Erol Ünsal

Temmuz 2012

 

Madrid Protokolü kapsamındaki Uluslararası Marka Başvurularına ilişkin Ret Kararları, İlgili Düzenlemeler ve Süre Limitleri

imagesCA9DJB4J

(Görsel http://www.mndwidefenseblog.com/articles/test-refusal/ adresinden alınmıştır.)

 

Türkiye’nin 1999 yılından bu yana taraf olduğu ve sınai mülkiyet alanında en yoğun olarak kullandığı uluslararası andlaşma olan Markaların Uluslararası Tesciline ilişkin Madrid Protokolü, uluslararası marka tescil başvurusu şartlarını düzenlemesinin yanısıra taraf ülke ofislerinin Protokol yoluyla yapılan başvuruları incelemesine ilişkin düzenlemeleri de içermektedir. Bu yazı Protokol kapsamında yapılan uluslararası marka başvurularına ilişkin ret kararlarına yönelik düzenlemeleri, şartları ve kısıtlamaları aktarmak ve değerlendirmek amacıyla yazılmıştır.

 

Madrid Protokolünün 5. maddesi taraf ülkelerin uluslararası başvuruları reddetme veya hükümsüz kılma yetkilerine ilişkin düzenlemeleri içermektedir.

 

5. maddenin birinci paragrafına göre seçilen ülke ofislerinin, mevzuatlarının kendilerine tanıdığı yetki çerçevesinde, kendi ofislerine yöneltilen uluslararası tescil başvurularını reddetme yetkisi bulunmaktadır. Seçilen ülke ofislerinin verdiği ret kararlarının gerekçelerinin Paris Sözleşmesinin dördüncü mükerrer altıncı maddesi B paragrafında sayılan ret gerekçeleri kapsamına girmesi ve ulusal başvurular için uygulanabilecek ret gerekçelerinden farklı olmaması gerekmektedir. Aynı paragrafa göre, seçilen ofisin mevzuatının çok sınıflı başvurulara izin vermemesi nedeniyle başvuruyu reddetme yetkisi bulunmamaktadır. Bu durumda, Çin Halk Cumhuriyeti gibi ulusal başvurularda yalnızca tek sınıflı (ve bilindiği kadarıyla en fazla 5 adet mal veya hizmet için) başvuruları kabul eden ülkeler, Madrid Protokolü aracılığıyla gelen başvurularda bu tip kısıtlamaları uygulayamayacaktır.

 

5. maddenin ikinci paragrafı (a) bendine göre, ulusal ofisler WIPO Uluslararası Bürosuna ret kararlarını, başvurunun kendilerine iletildiği tarihten başlayan 12 aylık süre içerisinde göndermek zorundadır. 12 aylık süre geçtikten sonra gönderilen ret kararları ise uluslararası sicile kaydedilmeyecek ve başvurunun ilgili ülkede kabul edildiği varsayılacaktır. Dikkat edilmesi gereken nokta, ret için süre limitinin uluslararası tescil tarihinden itibaren değil, uluslararası başvurunun seçilen ülkeye bildirim tarihinden itibaren başlamasıdır. Belirtilen bildirim tarihi uluslararası başvuruların üzerinde yer almaktadır ve başvuru sahiplerine de bildirilmektedir. Seçilen ulusal ofisin bildirim tarihini bildirimin kendisine ulaştığı posta tarihiyle değiştirmek gibi bir yetkisi ise bulunmamaktadır.

 

5. maddenin ikinci paragrafı (b) bendine göre, taraf ülkelerin (a) bendinde belirtilen 12 aylık ret süresini 18 aya çıkarma yönünde deklarasyonda bulunma hakları mevcuttur. Dolayısıyla, Protokol tarafı ülkelerden bu deklarasyonu yapanlar bakımından, yukarıdaki paragrafta yaptığımız diğer açıklamalar aynı kalmak şartıyla, ret süresi uluslararası başvurunun seçilen ülkeye bildirim tarihinden itibaren 18 ay olacaktır. Türkiye, bu yönde bildirim yapmış olduğundan, Türkiye’ye yapılan uluslararası tescil başvuruları bakımından ret süresi 18 aydır. Temmuz 2012 itibarıyla, ulusal ofislerine yapılan başvurular için ret süresinin 18 ay olduğu yönünde bildirimde bulunan ülkeler;  Ermenistan, Avustralya, Bahreyn, Belarus, Bulgaristan, Çin, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Danimarka, Estonya, Avrupa Birliği, Finlandiya, Gürcistan, Gana, Yunanistan, İzlanda, İran, İrlanda, İsrail, İtalya, Japonya, Kenya, Litvanya, Madagaskar, Norveç, Umman, Polonya, Güney Kore, San Marino, Singapur, Slovakya, İsveç, İsviçre, Suriye, Tacikistan, Türkiye, Ukrayna, Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri ve Özbekistan’dır.

 

5. maddenin ikinci paragrafı (b) bendine göre yapılan bildirimin, hem anlaşmaya hem protokole taraf bir ülkenin menşe ofis olduğu, hem anlaşmaya hem protokole bir diğer ülkenin ise seçilen ülke olduğu durumda etkisinin olmadığı ve ret süresinin bu tip bir durumda 12 ay olacağının ayrıca belirtilmesi gerekmektedir. Protokol’de 2008 yılında yapılan değişiklikle, hem anlaşmaya hem protokole taraf ülkelerin menşe ofis ve seçilen ülke ofisi olmaları halinde, Protokol hükümlerinin belirleyici olacağı düzenlenmiş olmakla birlikte, Protokol madde 5(2)(b) ve (c) bentleri ile Protokol madde 8(7) hükmü (bireysel ücretler) bu düzenlemenin dışında kalmıştır. Türkiye, Madrid Andlaşması’na taraf olmadığından, Türkiye için yapılan tüm başvurularda Protokol hükümleri belirleyicidir.

 

5. maddenin ikinci paragrafı (c) bendi ret süresi uzatımına ilişkin bir diğer özel düzenleme içermektedir. Bu düzenlemeye göre, ulusal ofislerin olası itirazlardan kaynaklanabilecek olası ret kararlarını Uluslararası Büroya, ilgili süre limitleri dahilinde, önceden bildirmeleri durumunda ilgili ofise 18 aya ek yeni bir ret bildirimi süresi tanınmaktadır. Bu bildirim, her başvuru bakımından geçerli bir ek süre niteliğinde değildir ve bildirimin ulusal ofis tarafından ilgili süre limitleri içerisinde ilgili başvuru özelinde Uluslararası Büroya gönderilmesi gerekmektedir. Bu hakkın kullanılabilmesi için Protokol madde 5(2)(c)’ye göre, bir başvuruya ilişkin olarak 18 aylık ret süresinin dolmasından itibaren olası itirazların gelebileceğine yönelik bir bildirimin, başvuruya ilişkin ret süresinin dolmasından önce Uluslararası Büroya gönderilmesi gerekmektedir. Bu yönde bildirimde bulunulmasının ardından, itiraz üzerine başvurunun reddedilmesine yönelik kararın, ilana itiraz süresinin dolmasından itibaren bir ay içerisinde Uluslararası Büroya iletilmesi gerekmektedir ve bu sürenin ilana itiraz süresinin başlangıcından itibaren yedi aydan geç olması hiçbir durumda mümkün değildir.

 

Temmuz 2012 itibarıyla, ulusal ofislerine yapılan başvurular için 5. maddenin ikinci paragrafı (c) bendinde yer alan ek süre limitini kullanabilecekleri yönünde deklarasyonda bulunan ülkeler;  Avustralya, Çin, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Gana, Yunanistan, İran, İrlanda, İsrail, İtalya, Kenya, Litvanya, Norveç, Güney Kore, Singapur, İsveç, Suriye, Türkiye, Ukrayna, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri’dir.

 

Uluslararası Büro, seçilen ülke ofisinden bir uluslararası başvuruya ilişkin ret mektubu almasının ardından, ret kararını süre limiti dahil olmak üzere şekli şartlara (başvuruya ilişkin bilgilerin uygunluğu, ret kararına gerekçe ulusal mevzuat hükümlerinin ve hüküm içeriklerinin belirtilmesi, ret kararı önceki bir markaya dayanıyorsa, bu markaya ilişkin verilere yer verilmesi, varsa karara itiraz süresinin ve yönteminin belirtilmesi, ret kararının başvurunun tümü veya bir bölümü tarafından verildiğine dair bilgi ve kısmi ret söz konusu ise reddedilen mallara veya hizmetlere yer verilmesi, itiraz üzerine verilen ret kararlarında itiraz sahibinin belirtilmesi, vb.) uygunluk bakımından kontrol eder. Şekli şartlara aykırılık varsa, ret mektubu Uluslararası Sicile kaydedilmez ve ret kararını gönderen ofise bu yönde bilgi verilir, eğer şekli eksiklik düzeltilebilir bir eksiklikse düzeltilmiş ret bildiriminin Uluslararası Büroya bildirilmesinin ardından ret kararı sicile kaydedilir.

 

Uluslararası Büro, hiçbir ret kararını esas bakımından incelemez ve ulusal ofis tarafından verilen ret kararının yerindeliğini kontrol etmez. Ret kararlarına yönelik olarak, Uluslararası Büronun tek görevi, bu kararları ulusal ofisten almak, eğer şekli şartlara uygunlarsa uluslararası sicile kaydetmek, başvuru sahiplerine göndermek ve ret kararları şekli şartlara uygun değilse ilgili ulusal ofisi uyararak düzeltme talep etmektir. Bir diğer deyişle, Uluslararası Büroda görevli uzmanlar hiçbir ret kararına yönelik yerindelik incelemesi yapmamaktadır.

 

Ret kararının, Uluslararası Büro tarafından başvuru sahibine (başvuru sahibinin vekilini de kapsar anlamda kullanılmaktadır) iletilmesinin ardından, ret mektubunda belirtilen süre limitini ve itiraz yöntemini dikkate alan başvuru sahibi, ilgili ret kararına karşı ilgili ülkede itiraz edip etmeyeceğine karar vermek durumundadır. Karara itiraz edilmesi durumunda, bu itiraz ilgili ülke mevzuatında öngörülen şartlar dikkate alınarak (eğer varsa, ulusal vekil gerekliliği, itiraz ücretleri, itiraz makamı, vb.) gerçekleştirilir. Karara itiraz dilekçesi veya itirazla ilgili hiçbir doküman Uluslararası Büroya gönderilmemelidir. Kısaca, ulusal ofisin ret kararına karşı itiraz edilmesi halinde, Uluslararası Büro tamamen devre dışı kalır ve tüm işlemler, ilgili ulusal ofis mevzuatı çerçevesinde gerçekleştirilir.

 

5. maddenin beşinci paragrafına göre, bir uluslararası başvuruya ilişkin olarak Uluslararası Büroya, aynı maddenin birinci ve ikinci paragraflarında belirtilen şartlara uygun bir ret kararı göndermeyen ulusal ofisler, ilgili başvuru bakımından başvuruyu reddetme hakkını kaybederler.

 

Ulusal ofislerin, 5. maddede belirtilen süre limitleri içerisinde Uluslararası Büroya göndermeleri gereken ret kararları ilk (geçici – provisional) ret kararlarıdır. Süre limitleri içerisinde geçici ret kararının gönderilmesi yeterlidir, ofisin kesinleşmiş ret kararını aynı süre limiti içerisinde göndermesi veya karara itiraz incelemesini belirtilen süre limiti içerisinde sonuçlandırması şart değildir. Karara itirazların incelenmesi ve kesinleşmiş ret kararlarının bildirilmesi için Protokol kapsamında öngörülen bir süre limiti bulunmamaktadır.

 

Ulusal ofisler, ret gerekçelerinin tamamını ret süresi içerisinde göndermek zorundadır. Yeni ret gerekçelerinin ret süre limitinin dolmasının ardından eklenmesi mümkün değildir (An Office may notify additional grounds with respect to that particular international registration in further notifications of refusal, provided that it sends such further notifications to the International Bureau within the time limit. – bkz.

http://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/en/guide/pdf/partb2.pdf, s.39).

 

 

Protokol kapsamında, uluslararası başvuruların akıbeti hakkında bilgi veren bir diğer bildirim formatı ise başvurular hakkındaki statü bildirim yazıları ve kesin kararlardır. Bu tip bildirimlerin açıklanmasına yönelik yeni bir yazı Madrid Protokolü ile ilgili yazılarımın takip edeni olacaktır.

 

Önder Erol Ünsal

Temmuz 2012

 

Madrid Protokolü Yoluyla Uluslararası Marka Tescil Sistemi

imagesCA3J1FWL

 

A- MADRİD SİSTEMİ VE TEMEL AMAÇLARI

Madrid Protokolü Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) tarafından markaların uluslararası tescilini sağlamak için kurulan Madrid Sistemi’ni oluşturan iki uluslararası antlaşmadan birisidir. Madrid Sistemi’ndeki diğer antlaşma ise Madrid Antlaşması’dır. Madrid Antlaşması 1891 yılından bu yana yürürlüktedir ve Madrid Protokolü, uluslararası tescil sistemine katılımı artırmak, sistemi üye ülkeler / kullanıcılar bakımından daha cazip hal getirmek amaçlarıyla 1996 yılında yürürlüğe girmiştir. Prokotol’le getirilen yeni özellikler, sisteme dahil olmak isteyen ülkeler için önemli kolaylıklar sağlamış ve 2008 yılı mart ayı itibarıyla Protokol’e dahil olan ülke sayısı 74’e çıkmıştır.

Markaların uluslararası tescilini sağlayan Madrid Sistemi’nin temel amaçları aşağıda sıralanmıştır:

a-     Markaların tek bir uluslararası başvuru yapılarak ve tek bir dil kullanılarak birden fazla sayıda ülkede tescilini sağlayacak başvurular yapmak.

b-     Tek başvuru, tek dil, tek ücretlendirme sistemi yoluyla başvuru sahiplerinin ağır mali külfetten, bürokrasiden, farklı başvuru prosedürlerinden kurtulmasını sağlamak.

c-      Marka tescil edildikten sonra veya başvuru aşamasındayken yapılacak olan (unvan / adres değişikliği, feragat, iptal, devir) değişiklik işlemlerinin de tek bir talep aracılığıyla seçilen tüm ülkelerde yapılmasını mümkün kılarak, başvuru sahiplerine avantaj getirmek.

d-     Taraf ülkelere getirilen ret süresi kısıtlaması sayesinde (Protokol’de 18 ay) başvuru sahipleri bakımından işlemlerin daha hızlı yürümesinin sağlanması.

1891 yılında Madrid Antlaşması ile kurulan sistem Antlaşma’nın kapsadığı kuralların katılığı nedeniyle dünya geneline yayılmamıştır. Uluslararası tescil sisteminin dünya geneline yayılmasını sağlayabilmek için WIPO çalışmalarını sürdürmüş ve Madrid Antlaşması’nın temel sistematiğini koruyarak, ancak kurallarda bazı esneklikler ve yeni uygulamalar getirecek Madrid Protokolü’nün kabulü yoluyla sistemin yaygınlaştırılmasını sağlamayı amaçlamıştır. Bu çabaların sonucunda 1996 yılında yürürlüğe giren Madrid Protokolü kısa sürede 74 ülke tarafından kabul edilmiş ve uygulamaya konulmuştur.

Mart 2008 itibarıyla Protokol’e taraf ülkeler (uluslararası örgütler de Protokol’e taraf olabilirler, Avrupa Birliği bu konuda örnektir) aşağıda sayılmaktadır: Almanya, Antigua ve Barbuda, Avustralya, Avusturya, Belçika, Belarus, Bhutan, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Çin, Danimarka, Ermenistan, Estonya, Fas, Finlandiya, Fransa, Gürcistan, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, İzlanda, Japonya, Kenya, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, Küba, Letonya, Lesotho, Liechtenstein, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Moğolistan, Moldova, Monako, Mozambik, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya Federasyonu, Sierra Leone, Singapur, Slovenya, Slovakya, Swaziland, Türkmenistan, Ukrayna, Yugoslavya, Yunanistan, Zambia, İran, A.B.D., Suriye, Hırvatistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Arnavutluk, Avrupa Birliği, Kırgızistan, Namibya, Kore Cumhuriyeti, Sırbistan, Karadağ, Azerbaycan, Bahreyn,  Botswana, Umman, San Marino, Özbekistan, Vietnam, Türkiye.

 

Görüldüğü üzere, dünyanın ekonomi alanında önde gelen ülkelerinin büyük kısmı ve AB üyesi ülkelerin tamamı Madrid Protokolü’ne taraftır. Türkiye’nin katılım tarihi olan 1999’da üye ülke sayısının 35 olduğu göz önüne alınırsa, Protokol’ün dünya ülkeleri tarafından tercih edilen ve hızla yayılan bir sistem olduğu ortaya çıkmaktadır.

B- MADRİD PROTOKOLÜ VE MADRİD ANTLAŞMASI’NIN TEMEL FARKLARI

 

Yukarıda bahsedildiği üzere Madrid Sistemi iki ayrı uluslararası antlaşmadan oluşmaktadır. Bu antlaşmalardan ilki 1891 yılında yürülüğe giren Madrid Antlaşması, diğeri ise 1996 yürürlük tarihli Madrid Protokolü’dür. Ülkelerin iki antlaşmaya birlikte taraf olma veya antlaşmalardan sadece birisinin tarafı olma hakları mevcuttur. Mart 2008’de Antlaşma tarafı ülkelerin sayısı 56 iken, daha yeni bir antlaşma olan Protokol’e taraf ülke sayısı 74’tür.

Madrid Protokolü oluşturulurken Antlaşma ile getirilen ve çalışmanın diğer bölümlerinde ayrıntılı olarak açıklanacak uluslararası tescil sistematiği korunmuş, ancak taraf ülke sayısını arttırmaya yönelik kolaylıklar, sistemin daha cazip hale getirilmesini sağlayıcı yeni uygulamalar entegre edilmiştir.

Madrid Protokolü ile getirilen temel yenilikler aşağıda biçimde özetlenebilir:

a-      Madrid Antlaşması’nın tek dilli sistemi (Fransızca) terk edilmiş; Fransız, İngilizce, İspanyolca’dan oluşan 3 dilli sistem getirilmiştir. Kısaca, taraf ülke ofisleri seçecekleri üç dilden herhangi birisinde işlemleri yürüteceklerdir. WIPO yukarıda belirtilen 3 dilden birisinden aldığı başvuruları diğer iki dile de çevirecek ve seçilen ülkelere ülke ofislerinin seçtiği dilde başvuruları gönderecektir.

b-     Seçilen ülke ofisleri için sınırlayıcı olan ret bildirim süresi Madrid Antlaşması’nda 12 ay iken, Madrid Protokolü’nde 18 aya çıkartılmıştır.

c-      Ücretlendirme sisteminde Protokol’e taraf ülkeler bakımından “bireysel ücret (individual fee)” uygulaması getirilerek Protokol’e taraf ülkelerin ücretlendirme sisteminde esnek hareket edebilmeleri sağlanmıştır.

d-     Madrid Antlaşması’nda sadece ulusal tesciller uluslararası başvuruya dayanak olabilirken, Madrid Protokolü’nde ulusal başvurular da uluslararası başvuruya dayanak olabilir.

e-      Uluslararası tescilin esas tescile / başvuruya 5 yıllık bağımlılık süresi içerisinde, menşe ülkede esas tescilin / başvurunun hükümden düşmesi veya başka bir nedenle iptal edilmesi durumunda uluslararası tescilin iptal edilmesi gerekmektedir. Protokol seçilen ülkelerde iptalin önüne geçilebilmesi başvuru sahiplerine dönüştürme (transformation) hakkını vermektedir.

C- MADRİD PROTOKOLÜ’NÜN İŞLEYİŞİ, SİSTEMİN KULLANIMI

 

Markaların uluslararası tesciliyle ilgili Madrid Protokolü 01.01.1999 tarihinden itibaren Türkiye’de yürürlüğe girmiştir; Protokol çerçevesindeki uluslararası marka tescili işlemleri Türk Patent Enstitüsü Markalar Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.

Madrid Protokolü çerçevesinde yapılan işlemler temel olarak iki yönlüdür; yurtdışından Türkiye’ye yapılan başvurular ve Türkiye’den yurtdışına gönderilen marka tescil başvuruları. Çalışmanın bu bölümünde her iki işlem akışı da temel özellikleri bağlamında kısaca tanıtılacaktır.

1- MADRİD PROTOKOLÜ ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE’DEN YURTDIŞINA GÖNDERİLEN BAŞVURULAR

Madrid Protokolü aracılığıyla Türkiye’den başvurular ancak TPE aracılığıyla yapılabilir. Doğrudan WIPO’ya gönderilen başvurular WIPO tarafından başvuruyu yapana iade edilmektedir. Durum sadece Türkiye açısından bu şekilde değildir, Protokol’le tanımlanan sistemin temel özelliklerinden birisi uluslararası tescil başvurularının WIPO’ya taraf ülkelerin resmi marka ofisleri tarafından iletilmesidir.

Başvuru sahiplerinin uluslararası başvuru yapabilme yetkileri ise, seçecekleri menşe ülke ile ilgili 3 bağlantı şartından birisini yerine getirmeleri durumunda mümkündür. Bahsedilen üç şart ise; menşe ülkeye ikametgah yoluyla bağlantılı olmak (o ülkede yerleşik olmak), menşe ülkeyle uyrukluk bağının bulunması (ilgili ülkenin uyrukluğunda olmak) veya menşe ülke sınırları dahilinde ticari / sınai faaliyette bulunuyor olmaktır. Bu üç şarttan herhangi birisini Protokol’e taraf bir ülke bakımından yerine getiren gerçek veya tüzel kişilerin, ilgili ülke bakımından başvurma yetkileri mevcuttur.

Protokol üyesi bir ülke bakımından başvurma yetkisine sahip gerçek / tüzel kişiler aşağıda sayılan şartlar dahilinde uluslararası tescil başvurusunda bulunup, markalarının seçecekleri Protokol tarafı diğer üye ülkelerde tescilini talep edebilirler:

a-      Başvuru yapacak kişi veya firmanın başvuruma yetkisine sahip olduğu menşe ülke ofisinde (menşe ofis) tescilli veya başvuru halinde bulunan bir markası olmalıdır. Uluslararası tescil talebine dayanak olacak bu ulusal marka tescilli ise esas tescil, başvuru halinde ise esas başvuru olarak adlandırılır.

b-     Başvuru sahibi uluslararası tescil talebinde, esas tescili veya esas başvuruyu oluşturan markanın birebir aynısını kullanmalıdır.

c-      Başvuru sahibi esas tescilin / başvurunun mal / hizmet listesinde yer alan mallar ve / veya hizmetler için uluslararası tescil talebinde bulunabilir. Esas tescilin / başvurunun mal / hizmet listesini uluslararası başvuruya yansıtırken sınıf veya mal / hizmet anlamında daraltma yapabilir. Ancak esas tescilin / başvurunun kapsamadığı mallar / hizmetler eklenerek uluslararası başvurunun mal / hizmet listesinde genişletme yapılamaz.

Yukarıda sayılı temel şartları göz önünde bulunduran başvuru sahibi dayandığı esas tescili / başvuruyu oluşturan markayı kullanarak uluslararası tescil talep formunu doldurur. Madrid Protokolü kapsamındaki uluslararası tescil talepleri için kullanılan form WIPO web sitesinden erişilebilecek MM2 formudur (http://www.wipo.int/madrid/en/forms/). MM2 formu doldurulurken kullanılması gereken dil İngilizce’dir, çünkü TPE uluslararası marka tescil talepleri dahil, Madrid Protokolü ile ilgili tüm işlemleri İngilizce dilinde yürütmektedir. Form doldurulurken özellikle dikkat edilmesi gereken hususlardan başlıcası mal / hizmet listesinin İngilizce çevirisinin doğru yapılmasıdır. Aksi durumlarda WIPO ve TPE tarafından düzeltme talep edileceğinden başvuru sahibi süre kaybedecektir. Belirtilmesi gereken diğer önemli nokta ise, başvuru sahibinin tescil talep ettiği ülkeleri seçmesi gerekliliği zorunluluğudur. Başvuru yapılması Protokol’e dahil her ülkede tescil talep edildiği anlamına gelmez; başvuru sahibi tescil talep ettiği ülkeleri belirlemeli ve form üzerinde işaretleyerek sunmalıdır. Başvuru sahibi tarafından seçilmeyen ülkeler için tescil talebi ilgili ülkeye iletilmez. Seçilen ülke sayısı arttıkça başvuru sahibinin WIPO’ya ödemesi gereken ücret miktarı artacağından talep sahiplerinin ülkeleri seçerken markayı ilgili ülkede kullanma niyetlerini, potansiyellerini dikkatle belirlemeleri gerekmektedir.

Uluslararası tescil talepleri için başvuru sahipleri TPE’ye işlem ücreti ödemenin yanı sıra (2008 yılı itibarıyla 220 YTL – sınıf sayısına bakılmaksızın); WIPO’ya seçtikleri ülkelere ve sınıf sayısına göre değişecek ücreti ödemeleri gerekmektedir.

WIPO’ya ödenecek ücret 4 ayrı kalemden oluşmaktadır:

a-      Esas ücret (basic fee): Siyah beyaz markalar için 653 İsviçre Frangı (CHF), renkli markalar için 903 CHF.

b-     Tamamlayıcı ücret (Complementary Fee): Seçilen ülkelerden bireysel ücret talep etmeyen ülkeler bakımından, ülke başına ödenecek 73 CHF.

c-      Ek ücret (Supplementary Fee): Üç sınıftan fazla her ek sınıf başına ödenecek 73 CHF.

d-     Bireysel Ücret (Individual Fee): Protokol tarafı üye ülkelerin bir kısmının talep ettiği ilgili ülkeler tarafından belirlenmiş başvuru ücreti. Bireysel ücret, ilgili ülkenin kendisine ulusal yolla yapılan marka başvuruları için talep ettiği ücretten daha fazla olamaz.

Başvurudan tescile kadar geçen süreçlerde yukarıda belirtilen ücretler dışında herhangi bir ücret WIPO veya seçilen ülkeler (Japonya hariç) tarafından talep edilmemektedir. Kısaca, tescil ücreti adı altında bir ücret Madrid Protokolü kapsamında istenmemektedir.

Başvurma şartlarını yerine getiren kişiler, başvuru formunu doldurarak ve başvuru için gerekli ücretleri ödeyerek (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı’na ödenecek İsviçre Frangı bazındaki ücret ve TPE işlem ücreti), başvuru evraklarını TPE’ne teslim ettikten sonra uluslararası tescil başvurusunu yapmış olurlar. İşlemler için marka vekilleriyle çalışmak zorunlu değildir, başvuru sahipleri formu kendileri doldurup, ücretleri kendileri ödeyerek uluslararası başvuruyu yapabilirler. Ancak, yapılan işlemlerin sadece başvuruyu yapmakla sınırlı olmadığı, sürecin devamlılığı göz önüne alındığında, marka vekili aracılığını kullanmak tavsiye edilmektedir.

TPE nezdinde Madrid Protokolü ile ilgili olarak işlemleri başvuru sahibi adına yapma yetkisi tanınmış kişiler Enstitü marka vekilleri siciline kayıtlı marka vekilleridir. Bunların dışında herhangi bir kişinin başvuru sahiplerini temsil etme yetkisi yoktur.

TPE, başvuru sahipleri adına form doldurma, tercüme yapma, işlemleri sürdürme hizmetlerini vermemektedir. İşlemi yapmaya ve sürdürmeye yetkili kişiler yukarıda da açıklandığı gibi başvuru sahibinin kendisi ya da tayin edeceği marka vekilidir.

Uluslararası tescil başvuruları TPE tarafından alındıktan sonra, TPE’nin yaptığı inceleme formun kontrolü, esas başvuru / tescile uyumun (aynı marka, mal / hizmet listesi kapsamı, sınıflandırma) tetkiki, TPE’ye ödenecek ücretin kontrolü, başvuru yapma yetkisinin varlığının araştırılması aşamalarından oluşmaktadır. Bahsedilenlerin kontrolünde sorunla karşılaşılması durumunda, başvuru sahibinden sorunların giderilmesi talep edilmektedir. Sorunların giderilmesi ve eksikliklerin tamamlanmasının ardından başvurunun WIPO’ya iletilmesi aşamasına gelinmektedir.

Uluslararası tescil başvuruları TPE tarafından şekli açıdan incelendikten sonra Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı’na (WIPO) gönderilir. TPE’nin uluslararası tescil başvurularını teslim alındıkları tarihten itibaren iki ay içerisinde WIPO’ya iletmesi gerekmektedir. Bu süre başvuru sahibinin talep edilen eksiklikleri zamanında gidermemesi durumunda aşılabilir.

WIPO başvuruları aldıktan sonra şekli yönden, Nice sınıflandırması açısından, mal / hizmet listesinin İngilizce’ye uygunluğu ve genel tabirler kullanılmamış olması bakımlarından kontrol etmektedir. Bunun yanısıra, WIPO’ya ödenmesi gereken ücretlerin ödenip ödenmediği veya tam olup olmadığı gene WIPO Uluslararası Bürosu tarafından incelenmektedir.

WIPO Uluslararası Bürosu; tescil talebinin sınıflandırma, ücret veya mal / hizmet belirtimleri bakımından hatalar içerdiğini tespit ettiğinde, uygunsuzluk mektubu göndererek hataların düzeltilmesini başvuru sahibinden ve / veya menşe ofisten talep eder. Hataların düzeltilmesi durumunda başvuru hakkındaki işlemler kaldığı yerden devam eder.

Şekli açıdan uygun veya düzeltilmiş olan başvurular WIPO Uluslararası Marka Sicili’nde tescil edilmekte ve başvuru sahibine bu tescili içeren bir sertifika gönderilmektedir. Uluslararası Sicil’de tescil idari bir işlem olup, başvurunun seçilen ülkelerde koruma altına alındığı anlamına gelmemektedir. WIPO başvuru sahibine gönderdiği belgeyle eş zamanlı olarak başvuru sahibinin seçtiği ülkelere de başvuruyu iletmektedir. Her ülke başvuruyu kendi marka mevzuatı çerçevesinde incelemektedir, bu bağlamda her ülke başvuruyu kısmen veya tamamen reddetme hakkına sahiptir. Ancak, bir ülkedeki ret kararı diğer ülkelerde başvuruya ilişkin işlemleri etkilemez, örneğin markanın seçilen 15 ülkenin 4’ünde reddi 11’inde kabulü mümkündür. Ülkelerin aldıkları ret kararları, WIPO’nun ülkelere bildirim tarihinden itibaren bağlayıcı olan 12 veya 18 aylık süreler dahilinde WIPO’ya iletilmelidir. WIPO’nun başvuru sahibini ret kararı konusunda bilgilendirmesinin ardından, başvuru sahibi karara itiraz etmek isterse ilgili ülke mevzuatı çerçevesinde gerekli yolları kullanabilir. Ret sonrası itiraz işlemleri söz konusu olduğunda, Protokol devre dışı kalmaktadır; başvuru sahibi bu durumda ilgili ofisle işlemlerini o ülkenin mevzuatı çerçevesinde kendisi yerine getirmektedir. Başvuru sahibinin 12-18 aylık süre limitleri dahilinde bir ülkeden ret mektubu almaması markanın o ülkede tescil edildiği anlamına gelmektedir. Madrid Protokolü yoluyla marka tescili, yukarıda belirtildiği şekilde bağlayıcı sürelere tabi olduğundan da, başvuru sahipleri açısından avantaj taşımaktadır.

2- MADRİD PROTOKOLÜ ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE’NİN SEÇİLEN ÜLKE OLDUĞU BAŞVURULAR

 

Protokol çerçevesinde başvuru yapma yetkisine sahip herhangi bir gerçek / tüzel kişi, Protokol üyesi ülkelerden herhangi birisinde tescilli / başvuru halinde bulunan markasına dayanarak yapacağı uluslararası tescil talebinde Türkiye’yi seçerek, Türkiye için marka tescil başvurusunda bulunma imkanına sahiptir.

Yukarıda ayrıntılı olarak anlatılan prosedürleri geçen bir uluslararası tescil talebi, uluslararası sicilde kayıt işleminin ardından seçilen ülkeler arasında Türkiye bulunuyorsa, WIPO tarafından TPE’ye iletilir.

TPE Markalar Dairesi Başkanlığı alınan başvuruyu veri girişinin yapılmasının ardından ilk olarak 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 7nci maddesinde yer alan ret nedenleri bakımından inceler. WIPO’dan alınan başvurular halihazırda WIPO tarafından sınıflandırma işlemi yapılmış olarak geldiklerinden, TPE’nin başvuruları yeniden sınıflandırması söz konusu değildir.

TPE’nin Madrid Protokolü aracılığıyla gelen başvurular bakımından yaptığı inceleme ulusal yolla yapılan başvuruların tabii olduğu incelemeden farklı değildir. Belirtilebilecek tek fark  alınan Madrid başvurularının İngilizce olması nedeniyle incelemenin İngilizce dilinde yapılması ve ilan edilen markaların İngilizce ilan edilmesidir. Ulusal yolla gelen başvuruların tabii olduğu 7nci ve 8inci maddelerde yer alan ret nedenleri bakımından inceleme uluslararası yolla gelen başvurular için de geçerlidir.

TPE bakımından uluslararası marka tescil başvurularına ilişkin ret bildirim süresi 18 aydır. 18 aylık süre başvurunun WIPO tarafından TPE’ye gönderildiği günden itibaren başlamaktadır. 18 aylık sürenin dolmasının ardından gönderilen ret bildirimleri WIPO tarafından kabul edilmemekte ve uluslararası sicile kaydedilmemektedir. Dolayısıyla, 18 aylık sürenin bitiminden sonra gönderilen ret kararlarının geçerli olmadığı belirtilmelidir.

TPE tarafından süresi içerisinde reddedilen uluslararası tescillere ilişkin itirazlar TPE nezdinde işlem yapma yetkisine haiz marka vekilleri tarafından yapılmalıdır. Karara itiraz süresi ulusal yolla alınan başvurularda olduğu gibi 2 aydır ve 2 aylık sürenin başlangıç tarihi TPE tarafından gönderilen ret kararının WIPO tarafından başvuru sahibine gönderildiği tarihtir. Karara itiraz etmek isteyen başvuru sahipleri öncelikli olarak yetkili bir marka vekili tayin etmeli ve itirazlarını yetkili kıldıkları vekil aracılığıyla yapmalıdır.

İtiraz sonrası prosedürler de, ulusal yolla başvurusu yapılan markaların tabii olduğu prosedürlerle aynıdır. Yayıma itiraz aşamaları, Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu incelemesi ulusal yolla yapılan marka başvurularından farklı değildir.

3- MADRİD PROTOKOLÜ ÇERÇEVESİNDEKİ ULUSLARARASI TESCİLLERİN İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER VE YENİLEME

 

Madrid Sistemi’nin temel amaçları, avantajları sayılırken bahsedilen konulardan birisi de, markalara ilişkin her türlü değişiklik, sınırlandırma, iptal, feragat tarzı işlemin de tek bir taleple yapılması imkanının sağlanmasıdır.

Uluslararası Sicil’e kaydın gerçekleşmesinin ardından başvuru sahipleri her türlü değişiklik (adres / unvan / nevi değişikliği), iptal,sınırlandırma, devir işlemlerini WIPO Uluslararası Bürosu’na gönderilecek tek bir taleple yapma imkanına sahiptir. WIPO aldığı talep eğer usüle uygun ise bu talebi Sicil’e kaydeder ve kayıt işleminin ardından ilgili ülkelere gönderir. Seçilmiş ülkeler başvuru sahibinin istediği ve WIPO tarafından kendilerine iletilmiş talebi kendi sicillerine de yansıtırlar. Bu bakımdan Madrid Sistemi’nin başvuru sahiplerinin markalarının tek merkezden kontrolünü tam anlamıyla sağladığı söylenebilir.

Uluslararası tescilin geçerlilik süresi 10 yıldır. 10 yılın sonunda uluslararası tescil sahipleri WIPO’ya iletecekleri taleple markalarını yenileme hakkına sahiptir. WIPO yenilemeyi uluslararası sicile kaydettikten sonra uluslararası tescilin kapsadığı ülkelere bildirimde bulunur ve ilgili ülkeler de markanın yenilemesini kendi veritabanlarına kaydeder.

4- MADRİD PROTOKOLÜ İLE İLGİLİ BAZI TEMEL İŞLEMLER VE KAVRAMLAR

 

a- SONRAKİ BELİRLEME

Sonraki belirleme (subsequent designation) kavramı, uluslararası tescilin ilk yapıldığı tarihte seçilmemiş bazı ülkelerin yeni bir taleple uluslararası tescil kapsamına eklenmesi anlamına gelmektedir. Bu işlem için ayrı bir form ve ayrı ücret söz konusudur. Talep gene WIPO aracılığıyla yapılmalıdır, ulusal ofise doğrudan başvuru söz konusu değildir.

Örneğin, 2001 yılına ait bir uluslararası tescilin kapsamına Türkiye 2008 yılında yapılacak sonraki belirleme talebiyle eklenebilir. Türkiye için 18 aylık inceleme süresi talebi aldığı tarihte başlar ve inceleme prosedürleri farklı değildir. Ancak, markanın koruma süresi uluslararası tescilin koruma tarihinin dolacağı 2011 yılında sona erer. Uluslararası tescilin yenilenmesi durumunda koruma Türkiye için de yenilenir, ancak yenilenmeme durumunda koruma süresi 2011 yılında dolar.

b- ESAS TESCİLE / BAŞVURUYA 5 YILLIK BAĞIMLILIK SÜRESİ

Uluslararası tesciller menşe ofislerinde dayandırıldıkları esas başvuruya / tescile uluslararası tescil tarihinden itibaren 5 yıl süreyle bağımlı durumdadır. Esas başvurunun / tescilin 5 yıllık bağımlılık süresi içerisinde herhangi bir nedenle hükümden düşmesi, kısmen veya tamamen iptal edilmesi, mal / hizmet listesinde değişiklik olması durumunda, menşe ofis WIPO’yu bilgilendirir ve uluslararası tescilin kısmen veya tamamen iptalini talep eder. WIPO bu bildirim üzerine gerekli işlemi yapar ve seçilmiş ülkeleri de işlemin kaydı konusunda bilgilendirir. Bu durum Protokol’de merkezi atak (central attack) olarak tanımlanmıştır.

5 yıllık sürenin dolmasının ardından ise uluslararası tescil, esas başvuru veya tescilden bağımsız hale gelir.

c- DÖNÜŞTÜRME

Başvuru sahiplerinin esas tescile / başvuruya bağımlılık süresi içerisinde markanın kısmen / tamamen iptal edilmesinin dezavantajlarından korunmasının sağlanması amacıyla Protokol’de dönüştürme (transformation) prosedürü düzenlenmiştir.

Merkezi atağa konu olmuş başvuruların sahipleri, tescilin devamını sağlamak istedikleri ülkelere WIPO bildiriminin ardından geçecek 3 aylık süre içerisinde dönüştürme talebinde bulunabilirler. Bu taleple eş zamanlı olarak ulusal yolla aynı markanın tescilini talep etmeleri gerekmektedir. Yeni başvurunun mal / hizmet listesi kapsamının merkezi atağa konu uluslararası tescilin kapsadığı malları / hizmetleri kapsaması, sahiplerin aynı olması gerekmektedir. Söz konusu şartların oluştuğu ve dönüştürme talebinin yapıldığı durumda, ulusal yolla yapılan başvuru merkezi atağa konu uluslararası tescilin başvuru tarihinden yararlanabilir. Dönüştürmenin başvuru sahibine sağlayacağı avantaj, uluslararası tescilin başvuru tarihinden yararlanmaktır. Bu avantajın dışında, ulusal başvuruya dönüştürülen marka bakımından işlemler normal başvurulara uygulanan işlemlerle aynıdır.

d- WIPO’YA ÖDENECEK ÜCRETLERİN ELEKTRONİK OLARAK HESAPLANMASI

 

Başvuru sahipleri bir uluslararası tescil başvurusu için WIPO’ya ödemeleri gereken ücreti WIPO web sayfasında yer alan elektronik hesaplama programını kullanarak hesaplayabilirler. http://www.wipo.int/madrid/en/fees/calculator.jsp adresinden ulaşılabilecek hesaplama yazılımında; başvuru sahibi menşe ofislerini, başvurunun kapsayacağı sınıf sayısını, başvurunun siyah-beyaz / renkli olması hususunu, markanın figüratif eleman içerip içermediğini belirler, işlem cinsini (başvuru, sonraki belirleme, yenileme) ve tescil talep edecekleri ülkeleri seçer, ardından calculate (hesapla) butonuna basar. Yazılımın sunacağı CHF cinsinden toplam rakam, başvuru sahibinin sunduğu veriler doğrultusunda uluslararası tescil talebi için ödemesi gereken ücrettir.

(ALINTI VEYA ATIFLARINIZI LÜTFEN KAYNAK GÖSTEREREK YAPINIZ. BU METİN, ÖNDER EROL ÜNSAL TARAFINDAN YAZILMIŞ, ANKARA ÜNİVERSİTESİ FİKRİ SINAİ HAKLAR UYGULAMA MERKEZİ (FİSAUM)’NCE DÜZENLENEN SINAİ MÜLKİYET HAKLARI KONULU SERTİFİKA PROGRAMI BÜNYESİNDE 24/03/2008 TARİHİNDE DERS NOTU OLARAK SUNULMUŞTUR.)

 

Önder Erol Ünsal

unsalonderol@gmail.com

Madrid Protokolü çerçevesinde Uluslararası Marka Tescillerinde Sınıflandırma Sorunları

 

Madrid Protokolü çerçevesinde gerçekleştirilen uluslararası marka tescillerinde, WIPO Uluslararası Bürosunca yapılan mal / hizmet listesi sınıflandırmasına ilişkin olarak ulusal marka ofislerinin sıkça tartışılan yetkisi bu kısa yazı kapsamında incelenecektir. Yazının kapsamı ulusal ofisin belirlenen (başvuruya konu) ofis olduğu halle sınırlı olup, ulusal ofisin menşe ofis (başvuruyu gönderen) olduğu durumdaki uygulama yazı kapsamında ele alınmayacaktır.

Madrid Protokolünün 5. maddesinin birinci paragrafı takip eden son cümleyi içermektedir: “…Bununla birlikte koruma, (ilgili ülkenin) yürürlükteki mevzuatın(ın) kısıtlı sayıda sınıfın veya kısıtlı sayıda malın veya hizmetin tesciline izin vermesi gerekçesiyle, kısmen de olsa reddedilemez (…However, protection may not be refused, even partially, by reason only that the applicable legislation would permit registration only in a limited number of classes or for a limited number of goods or services.)”.

Madrid Protokolü yoluyla yapılan uluslararası marka tescil başvurularının kapsadığı malların / hizmetlerin sınıflandırması WIPO Uluslararası Bürosu tarafından Nicé Sınıflandırması çerçevesinde yapılmaktadır. WIPO Uluslararası Bürosu sınıflandırmaya uygun olmayan, yanlış sınıflandırılmış, sınıf numarası belirtilmemiş, kapsamı çok geniş ve belirsiz olan mallarla / hizmetlerle karşılaşması durumunda başvuru sahibi ve menşe ofisle yazışmakta ve tespit edilen eksikliğin / yanlışlığın belirli bir süre limiti içerisinde menşe ofis tarafından giderilmesini talep etmektedir. Sınıflandırma konusunda kesin ve son yetkili merci WIPO Uluslararası Bürosudur ve büronun olası yazışmalar sonucu yapacağı son değerlendirme uluslararası tescilin mal / hizmet listesinin kapsamını ve sınıflandırmasını oluşturacaktır.

Uluslararası sicilde gerçekleştirilen tescil işleminin ardından uluslararası markalar bilindiği üzere başvuru sahibince seçilen ülkelerin marka tescil ofislerine inceleme amacıyla gönderilmektedir. Yazımızın konusu olan sınıflandırma problemi ise bu noktada ortaya çıkmaktadır: İlgili ülkenin sınıflandırma pratiği veya tescile konu malların / hizmetlerin niteliği bakımından sorun çıkması durumunda, ilgili ülke ofisinin yetkileri neler olacaktır. Bu sorunun yanıtını araştırırken birkaç olası durum üzerine yoğunlaşacağız. Bunlardan birincisi, ilgili ülke tarafından tescili uygun bulunmayan mallar / hizmetler bakımından oluşan durum, ikincisi ilgili ülkenin tescil kapsamındaki malları / hizmetleri WIPO Uluslararası Bürosundan farklı bir sınıfta değerlendirdiği durum ve sonuncu olarak da ulusal ofisin tescili talep edilen malı veya hizmeti geniş veya belirsiz olarak değerlendirdiği durum.

1-      Belirlenen (designated) ulusal ofisin markalarla ilgili olan veya olmayan mevzuatının bazı malların veya hizmetlerin kullanımına izin vermemesi halinde, ulusal ofisin bu mallar / hizmetler bakımından başvuruyu esasa ilişkin incelemeye yapmadan reddetme yetkisi bulunmamaktadır.

Diğer bir deyişle, hiçbir ulusal ofis WIPO tarafından gönderilen liste kapsamında yer alan malları / hizmetleri, esasa ilişkin incelemeye tabi tutmadan reddetme yetkisine sahip değildir. Örneğin, Türkiye’de kumarhane işletilmesi yasaklanmış olmakla birlikte, Türk Patent Enstitüsü (Enstitü)’nün kumarhane hizmetleri anlamına gelen İngilizce “gambling” veya “casino” hizmetlerine ilişkin bir tescil talebini esasa ilişkin incelemeye tabi tutmadan “Türkiye’de bu hizmetin verilmesi kanunen yasaktır, dolayısıyla bu hizmet bakımından başvuruyu şeklen kabul etmiyoruz.” diyerek reddetme yetkisi mevcut değildir. Bu çerçevede bir örnek, İran bakımından verilebilir, İran kendisine yapılan ve alkollü içecekleri içeren uluslararası başvuruları şekli açıdan reddetmemekte, bununla birlikte 2008 tarihli ulusal mevzuatının 32. maddesinde yer alan “dini değerlere, kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı olan markalar tescil edilemez” hükmüne dayanarak bu tip başvuruları reddetmektedir.

Kanaatimizce yukarıda yer verilen İran uygulaması Paris Sözleşmesi hükümlerine aykırılık içermektedir. Şöyle ki, Sınai Mülkiyetin Korunmasına dair Paris Sözleşmesinin “başvuruya konu malların niteliği (nature of the goods to which the mark is applied) başlıklı 7nci maddesi, “Başvuruya konu malların niteliği hiçbir durumda markanın tescil edilmesine engel teşkil etmeyecektir (the nature of the goods to which a trademark is to be applied shall in no case form an obstacle to the registration of the mark.).” hükmünü içermektedir. Bu hüküm çerçevesinde, bir marka tescil başvurusu, tescili talep edilen markanın kendisinden kaynaklanan bir ret nedeni ortaya çıkmadığı sürece, sadece başvuruya konu malların niteliği nedeniyle, bu malların kullanımı ilgili ülke tarafından herhangi bir nedenle yasaklanmış olsa da, kanaatimizce Paris Sözleşmesi hükümleri bağlamında reddedilemez. Paris Sözleşmesinin ilgili hükmü yalnızca mallarla sınırlandırılmış olduğundan, ilgili sözleşme hükmü hizmetler bakımından açıklık içermemektedir.

Yeniden Türkiye örneğine dönülecek olursa, yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, malın (veya hizmetin) ismi veya niteliği nedeniyle, marka tescil başvurularının reddedilmesinin mümkün olmadığı, dolayısıyla örneğin “kumarhane” hizmetlerinin incelenmeden reddedilmesi şeklinde bir pratiğin uygulanamayacağı belirtilmelidir. Bunun devamında, esasa ilişkin inceleme safhasında malların niteliği nedeniyle ret kararı verilmesinin Paris Sözleşmesi kapsamında yasaklanmış olduğu, hizmetler bakımından böyle bir yasak açıkça bulunmamakla birlikte, aynı değerlendirmenin kıyasen hizmetler bakımından da yapılması gerektiği, dolayısıyla, başvuruya konu markanın kendisinden kaynaklanan bir ret durumu ortaya çıkmadığı sürece, marka tescil başvurularının kapsadıkları malların / hizmetlerin niteliği nedeniyle reddedilmemesi gerektiği belirtilmelidir.

Sonuç olarak, kanaatimizce Madrid Protokolü çerçevesinde gerçekleştirilen uluslararası marka tescillerinde, belirlenen ülke ulusal ofislerinin, WIPO tarafından gönderilen mal / hizmet listesini değerlendirirken, malın / hizmetin niteliğini dikkate alarak başvuruları esasa ilişkin incelemeye almadan reddetme yetkisi bulunmamaktadır. Ve hatta, hem ulusal hem de uluslararası markalar bakımından, esasa ilişkin inceleme aşamasında da, marka tescil ofislerinin malların veya hizmetlerin niteliği nedeniyle marka tescil başvurularını reddetme yetkisinin, Paris Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde, bulunmadığı düşünülmektedir.

2-     Belirlenen ülke ulusal marka ofisinin, tescil kapsamındaki malları / hizmetleri WIPO Uluslararası Bürosundan farklı bir sınıfta değerlendirdiği durumda, ulusal ofisin WIPO’dan sınıf numarasının değiştirilmesini talep etme hakkı bulunmamaktadır. Açık hata hallerinde Uluslararası Büronun uyarılması mümkün olmakla birlikte, ulusal ofis ve Uluslararası Büro arasındaki yorum farklarında Uluslararası Büronun yorumu geçerli olandır.

Bununla birlikte, Nicé Anlaşmasının 2nci maddesinin birinci paragrafı çerçevesinde, anlaşmanın etkisi, taraf her ülke tarafından ona atfedilen etki olduğundan ve anlaşmanın getirdiği tek zorunluluk ilgili Nicé sınıfına yayınlarda, belgelerde yer verilmesi olduğundan, belirlenen ofislerin incelemelerini kendi getirdikleri yorum, ulusal alt sınıflandırma, alternatif sınıflandırma çerçevesinde yapmaları mümkündür.

Buna göre, Enstitünün ilgili birimi bir uluslararası tescilde, WIPO’nun sınıflandırmasının yanlış olduğu veya yerinde olmadığı kanaatine varırsa, ilgili başvuruyu kendisi tarafından yapılan sınıflandırma çerçevesinde değerlendirilebilir ve buna dayalı ret kararları verebilir. Kaldı ki, benzerlik nedeniyle yapılan değerlendirmelerde tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de, esas olan sınıf numaralarının aynılığı değil, malların / hizmetlerin aynılığı, benzerliği veya benzemezliği olduğundan, durum hakkında daha detaylı açıklama yapılmasına ihtiyaç bulunmamaktadır.

3-     Uygulamada pek çok sıkıntıyı ve belirsizliği yanında getiren durum, WIPO Uluslararası Bürosu tarafından tescile uygun bulunan, ancak incelemeyi yapan ofis tarafından “çok muğlak (belirsiz) [too vague]” bulunan terimlerin durumudur. Bu durum özellikle A.B.D.’ne yapılan uluslararası başvurularda probleme yol açmakta ve çok sayıda marka tescil başvurusu A.B.D. marka tescil ofisi tarafından malların / hizmetlerin muğlaklığı nedeniyle reddedilmektedir. Belirtilen ret kararları mal / hizmet listesinin yeniden düzenlemesi sonucu kolaylıkla kaldırılmakla birlikte, uygulama marka sahipleri açısından zaman kaybına yol açması bakımından eleştirilmektedir. Ayrıca, neredeyse dünyadaki tüm marka tescil ofisleri tarafından kabul edilen terimlerin A.B.D. marka tescil ofisi tarafından muğlak terimler olarak kabul edilmesi, ofisler arasındaki belirgin uygulama farkı olarak da dikkat çekmektedir.

Yazı boyunca açıklamaya ve tartışmaya çalıştığımız konular, Madrid Protokolü kapsamında yapılan uluslararası marka tescil başvurularının sınıflandırması ve mal / hizmet listeleri kapsamlarının değerlendirilmesi içeriklidir. Değerlendirmeler sonucunda vardığımız;

  • Başvuru listelerinde yer alan malların / hizmetlerin nitelikleri nedeniyle, esasa ilişkin inceleme yapmadan, ret kararı verilmesinin yerinde olmadığı ve hem ulusal hem de uluslararası markalar bakımından, esasa ilişkin inceleme aşamasında da, malların veya hizmetlerin niteliği nedeniyle marka tescil başvurularını reddedilmemesi gerektiği (bkz. 1. başlık),
  • Ulusal ofislerin WIPO’nun gönderdiği sınıf numarasını kabul etmekle zorunlu olmakla birlikte, Nicé Anlaşmasının etkisinin yayın ve belgelerle sınırlı olması, esasa ilişkin incelemede ofisin kendi değerlendirmesinin esas olduğu, dolayısıyla (varsa) ulusal sınıflandırmaların kullanılabileceği veya farklı değerlendirmelerin yapılabileceği (bkz. 2. başlık),
  •    Uluslararası Büronun kabul ettiği terimlerin muğlak veya belirsiz bulunması durumunda, ulusal ofislerin bu tabirler bakımından başvuruyu kabul etmeme ve başvuruyu reddederek açıklama isteme yetkisinin bulunduğu (bkz. 3. başlık),

yönündeki yargılarımız ise tartışmaya açıktır.

 

Önder Erol Ünsal

Kasım 2011