Etiket: Nice Sınıflandırması

IP TRANSLATOR Davası Işığında OHIM Harmonize Veri Tabanı (HDB)

ohimfoto

Tescil ettirmek ettiğiniz markanızın risk almadan ilk derece incelemesini geçebilecek olması sizce hayal mi? Veya emtia kısıtlaması olmadan veya emtia açıklaması istenmeden yayına çıkması?  Söz konusu önermeler şimdilik Türk Hukuku ve Türk Patent Enstitüsü uygulamaları ışığında pek mümkün gözükmese de Avrupa Birliği’nin göz bebeği olan İç Pazarda Uyumlaştırma Ofisi (OHIM) 2009 yılından beri, hayal gibi görünen Harmonize Veri Tabanı (Harmonised Database-HDB) projesini hayata geçirmek için son hız çalışmakta.

Projenin ivme kazanması aslında 2012 tarihli IP Translator[1] davasına dayanmakta. Bu davanın sonucunda Avrupa Adalet Divanı[2] sınıf başlıklarını oluşturan (‘class headings’) terimlerin mal ve hizmetleri açık ve şüpheye mahal vermeyecek şekilde tanımlaması halinde sınıf başlıklarını, emtia listesinde kullanmanın mümkün olduğunu karara bağlamıştır. Avrupa regülasyonlarını kökten bir reforma sürükleyen davada, 16 Ekim 2009 tarihinde İngiltere menşeli bir kişi ‘IP TRANSLATOR’ ibaresini 41. sınıfa ait sınıf başlığı için tescil ettirmek için başvurmuştur. İngiltere Marka Ofisi (UK IPO)  tescil başvurusunu ibarenin ayırt edicilik özellikten yoksun ve kapsadığı hizmetler nezdinde tanımlayıcı olması sebebiyle reddetmiştir.UK IPO, ‘tercüme hizmetlerinin’ başvurunun emtia listesinde 41. sınıfta açık olarak yazmamasına rağmen, başvuruda yer alan ilgili sınıf başlığının 41. sınıfta yer alan tüm hizmetleri kapsadığı görüşünden[3] yola çıkarak başvuruyu reddetmiştir. Fakat sınıf başlıklarının yorumlanması konusunda OHIM veya Avrupa Birliği’nde bulunan diğer ulusal marka ofislerinin benzer durumlar için marka başvurularını farklı şekillerde yorumladığı bilinmektedir.

Başvuru sahibi başvurunun reddedilmesine karşı itiraz ederek IP TRANSLATOR ibaresinin 41. sınıfta tercüme hizmetlerini kapsamadığını, bu nedenle red kararının iptalini isteyerek mesnetsiz olduğunu savunmuştur. İlk derece mahkemesi başvuru sahibini haklı bularak tercüme hizmetlerinin eğitim, öğretim hizmetleri; eğlence; spor ve kültürel aktivite sağlama hizmetlerinin alt sınıfı olamayacağına kanaat getirerek, Adalet Divanı’na sınıf başlıklarının nasıl yorumlanması gerektiğine dair üç adet soru yöneltmiştir. Adalet Divanı ise, marka başvurularında yer alan mal ve hizmetlerin herhangi bir belirsizliğe veya geniş yorumlamaya mahal vermeyerek açık ve kesin olması gerektiğini karara bağlamıştır. Bu yorumun özellikle OHIM ve çeşitli AB ulusal marka ofislerinin uygulamalarına etkileri olmuştur. An itibariyle AB’nin marka konjonktüründeki asıl amacı, emtia listelerinin yorumlanmasında herhangi bir karışıklığa yol açmamak ve ortak bir yorum ve uygulama birliğine sahip olmaktır. Avrupa Adalet Divanı aynı zamanda Nice sınıflandırma sistemindeki sınıf başlıklarının bazılarının tescile uygun olarak net ve açık olduğunu vurgularken örnek verdiği 45. sınıfta yer alan hizmetlerin genel ve belirsiz olduğunu belirtmiştir. Ulusal marka ofisleri söz konusu başvuruların AB direktif ve regülasyonlarına uygunluğunu yorumlarken açıklık ve netlik kriterlerine uymaları gerektiğini belirtmiştir.

İşte bu nedenledir ki IP TRANSLATOR davasının ardından, OHIM’de mal ve hizmetlerin değerlendirilmesi ve yorumlanması nezdinde ortak bir dil geliştirmek için ulusal marka ofislerinin de katılımı ile HDB’nin yaratım süreci hız kazanmıştır.

Söz konusu proje, OHIM kadar Avrupa Birliği’nde yer alan ülkeler ulusal marka ofislerinin de entegrasyonunu içermektedir. Bu projeyle amaçlanan, marka uzmanının ilk aşamada mal ve hizmetler konusunda yaptığı incelemeyi hem kolaylaştırmak, marka başvurularını hızlandırmak ve en önemlisi hem OHIM hem de başvuru sahibi için marka tescili matbu giderlerini azaltmaktır. HDB’nin amaçladığı bir diğer konu ise, veri tabanlarında İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca veya İspanyolca dillerinde var olan emtia listelerini otomatik olarak Topluluk üyesi devletlerin dillerine çevrilmesi için (yaklaşık 23 dilde) yapılan tercüme harcamalarını[4] sıfıra indirmektir. Bu motivasyonla, Avrupa Birliği’nde yer alan tüm ulusal marka ofislerinin[5] , kendi veri tabanlarını HDB’ye entegre etmesi ile birlikte HDB, 2014 yılından beri aktif olarak hem ulusal marka ofisleri hem de marka başvurusu yapan hukuk büroları ve şirketler tarafından aktif olarak kullanılmaktadır.

HDB’nin içeriğinde 23 dilde 73.000’den fazla terim yer almakta olup, mal ve hizmetlere ilişkin terimler her geçen gün artmaktadır. Bir diğer özellik ise OHIM’de yapacağınız marka başvurusuna ait emtia listesini HDB’den seçmeniz halinde, tüm AB ülkelerinde söz konusu emtia listesinin KABUL EDİLECEĞİ GARANTİDİR. Başka bir deyişle marka başvurunuzda yer alan emtia listesi ilk aşamada reddedilmeyerek hızlı bir şekilde itiraz için yayına çıkacaktır.

HDB’ye yeni mal ve hizmetler nasıl ekleniyor?

Yukarıda da bahsedildiği üzere, HDB sadece OHIM değil ulusal marka ofislerinin veri tabanlarının bir bileşkesidir ve birbirlerinden beslenmektedirler. Böylelikle mal ve hizmetlerin Nice sınıflandırmasına göre otomatik olarak güncellemeleri yapılmaktadır. Bütün ulusal marka ofisleri her ay kendilerine ayrılan özel bir ağda HDB’ye eklenmek çeşitli mal ve hizmet önerileri yapmakta ve belirli bir süre için söz konusu mal ve hizmetler tüm ofislerin oyuna sunulmaktadır. Her ulusal ofisin tek bir oy hakkı olup çoğunluk prensibine göre terimle HDB’ye eklenmektedir.  Böylelikle veri tabanı yönetişimi sağlanmaktadır.

Diğer bir yandan, HDB’nin diğer bir özelliği ise piyasanın değişen ve gelişen koşullarına ayak uydurmasıdır. HDB, çok hızlı gelişen teknoloji sektöründe faaliyet gösteren şirketler için oldukça ideal hale gelmektedir. Çünkü HDB dışındaki diğer veri tabanları, teknolojik gelişim ve market gereksinimlerini takipte zorlanmaktadır. Bu yapısıyla da HDB devamlı gelişen ve dinamik bir veri tabanı haline gelmektedir.

Kısa bir özet yapmak gerekirse HDB;

  • kullanıcılara veri tabanını kullanmak suretiyle kendi emtia listesini hazırlama olanağı sunmakta,
  • HDB’de yaratılan emtia listelerinin Avrupa Birliği üyesi tüm ulusal marka ofisleri tarafından kabul edileceği garanti altına alınmaktadır. Veri tabanında yer alan her terim, tüm AB marka ofislerinde yer alan marka uzmanları tarafından incelenmekte ve anında kullanıcının istediği 23 AB dilinden birine çevrilmektedir. Yani başvuru sahibi, sınıflandırma ilgili hiçbir problem yaşamadan markasını yayına hızlıca çıkarabilecektir.

HDB’nin AB üyesi ülke marka ofisleri ile işbirliğinden söz etmiştik. AB ülkelerinin yanı sıra  TM5 olarak adlandırılan ve dünyanın en büyük marka ofisleri olarak kabul edilen Çin, Japonya, OHIM, Güney Kore ve Amerika Birleşik Devletleri’ne ait ID list olarak anılan ve yine HDB’deki mantığı izleyen önceden onaylanıp kabul edilmiş mal ve hizmet listesi ile Madrid başvuruları için  Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü[6] tarafından onaylanan  Madrid mal ve hizmet sistemi [7] tarafından beslenmektedir. Yani bir bakımdan AB içerisinde veri tabanları arasında ortak bir dil sağlanırken söz konusu 5 ofisin de katılımıyla global bir mal ve hizmetlere terminolojisi geliştirilmektedir.

Taksonomi nedir?

HDB’nin kendine terminoloji sistemi Taksonomi ağacını[8] içermekte olup söz konusu iskelet, genelden özele olmak üzere mal ve hizmetleri hiyerarşik olarak listelemektedir. Bu yapı her ne kadar Nice sınıflandırmasına benzetilse de, Nice sınıflandırma sisteminin yerini almak için değil, onun yorumlanmasına yardımcı olarak geliştirilmiştir. Taksonomi ağacının neye benzediğine dair örnek aşağıda yer almaktadır.

tax1

 

Taksonomi ağacında yer alan 1. sınıfa dair mal başlıkları

                 

tax2

 

Taksonomi’de yer alan her mal ve hizmet kullanıcılar tarafından marka başvuruları için kullanılamamaktadır. Çünkü Taksonomi, çok genel ve geniş mal ve hizmet tanımları içermektedir. Unutulmamalıdır ki, Taksonomi herhangi bir hukuki yaptırımı bulunmayan, kullanıcılara mal ve hizmetlerin sınıflandırılmasında yardımcı olmak için geliştirilen bir yol haritasıdır. Fakat kullanıcılara mal ve hizmetlerine has bir koruma sağlamakta olup dinamik ve esnek yapısıyla piyasa ve kullanıcılardan gelen terminoloji taleplerinin değerlendirilmesi sonucunda, değişikliklere kolay uyum sağlayabilen bir yapıya sahiptir. Bu da Taksonomi’yi daha da cazip kılmaktadır.

HDB nasıl kullanılır?

HDB’ye ulaşmak için herhangi bir ayrı internet sayfası bulunmamaktadır. HDB, OHIM bünyesinde geliştirilen çeşitli enstrüman ve araçlarla beslenmektedir. Bu araçlardan en çok bilinen ve Türkiye’de en çok kullanılanlardan birisi de TMclass’dir. Türk Patent Enstitüsü’nün veri tabanı Tmclass’i besleyen veri tabanları arasındadır. TMclass’da ulusal marka ofisi olarak yer almak için AB üyeliği şartı aranmamaktadır.

TMclass, marka başvurusu yaparken seçilen mal ve hizmetlerin hangi sınıfa düşeceğini gösteren basit bir rehberdir. TMclass daha önce de bahsedilen TM5 ortaklarının veri tabanlarından beslenmektedir. Teker teker ortakların veri tabanlarında arama yapabileceğiniz gibi HDB sayesinde bütün veri tabanlarındaki sınıflandırma sonuçlarını aynı anda görmek mümkündür.  Görsel olarak nasıl göründüğüne bakacak olursak:

Candy[9] terimi için sınıf belirtmeden yapılan arama sonuçları HDB’de aşağıdaki gibidir:

 

tax3

Sol sütunda Taksonomi ağacı görülmektedir ve Candy terimini kapsayan 5, 9,11,20,21,28 ve 30. sınıflar ve sınıf başlıkları yer almaktadır.

İlk sütunda yer alan ve kırmızı ok ile gösterilen kısım HDB’yi; turuncu ok ile gösterilen kısım ise Nice sınıflandırmasını; mor ok TM5 ortaklarının veri tabanını son olarak mavi ok ise Madrid mal ve hizmet sınıflandırmasını temsil etmektedir. Sütunlarda yer alan yeşil ibare ise söz konusu terimin veri tabanlarında var olup olmadığını belirtmektedir.

HDB sistemsel olarak mal ve hizmetlerin sınıflandırması bağlamında uluslararası konjonktürde var olan sistemlerin karşılaştırılmasına olanak tanıyıp global bir terminolojik birliğe varmayı amaçlamaktadır.

Kanımca, HDB’nin başarılı olması için ulusal marka ofislerinin oynayacağı rol önem teşkil etmektedir. Çünkü avukatlar veya marka başvuruları için şirketlerde yer alan bölüm çalışanlarının emtia listeleri oluşturmadaki eski alışkanlıklarını bırakarak yeni sisteme adapte olmalarını gerektiren bir reform ile karşı karşıyayız. Çoğunluğun da aynı fikirde olacağı üzere özellikle avukatlar alışkanlıklarından kolay kolay vazgeçmemeleri ile bilinirler ve var olan sistemi bükerek veya etrafından dolanarak yine aynı sonuca ulaşmaya çalışırlar. Bu nedenle, alışkanlıklara yüksek derecede bağlılık, söz konusu sisteme uyum ve entegrasyonu için bir engel oluşturmaktadır. HDB’nin etkili kullanımı için, ulusal marka ofislerinin, avukatların veya başvuru sahibi şirketlerin HDB kullanımını zorunlu kılacak yöntemler geliştirmeleri ve HDB ile ilgili gerekli eğitimleri vermeleri gerekmektedir. Her ne kadar bir AB ofisi olarak faaliyet gösterse de OHIM’in HDB’nin yaygınlaştırılması hususunda Avrupa Birliği ile sınırlı kalmayarak Taksonomi uyumlaştırma metotlarını global alana taşıması ve Avrupa Birliği’nde yer almayan ülkelerin marka ofislerini de söz konusu sisteme dahil etmesi gerekmektedir.

Av. Selin KALEDELEN

İç Pazar Uyumlaştırma Ofisi (OHIM)

Selin.KALEDELEN@ext.oami.europa.eu

 

[1] IP Translator (C-370/10)

[2] Court of Justice of the European Union (CJEU)

[3] Class heading cover all approach

[4] 2015 yılı rakamlarına gore OHIM’in tercüme giderlerinin 2015 yılı için 20.000 Euro’dan fazla olduğu tahmin edilmektedir.

[5] Veri tabanları ile HDB sistemini besleyen ulusal marka ofisleri listesi şöyledir: Avusturya (OPA), Bulgaristan (BPO), Benelüks (BOIP), Güney Kıbrıs (DRCOR), Çek Cumhuriyeti (IPO CZ), Almanya (DPMA), Danimarka (DKPTO), Estonya (EPA), İspanya (OEPM), Finlandiya (PRH), Fransa (INPI), İngiltere (UKIPO), Yunanistan (GGE), Hırvatistan (SIPO HR), Macaristan (HIPO), İrlanda (IE IPO), İtalya ( UIBM), Litvanya (VPB), Letonya (LRPV), Malta ( CD IPRD), Polonya ( PPO), Portekiz (INPI PT), Romanya (OSIM), İsveç (PRV), Slovenya (SIPO), Slovakya (SK)

[6] World Intellectual Property Organization (WIPO)

[7] Madrid Goods & Services (MGS)

[8] Taxonomy Tree

[9] Türkçe “Şeker” anlamına gelmektedir.

Adalet Divanı Genel Mahkemesi “KARIS” Kararı – Malların ve Hizmetlerin Benzerliğinde Nicé Sınıflarının Etkisi (T-720/13)

man-spraying-herbicide-on-corn

 

Malların ve/veya hizmetlerin benzerliğini değerlendirmek kanaatimizce, markaların benzerliğini değerlendirmekten daha zor ve daha üst düzey teknik bilgi gerektirir bir husustur. Türkiye’de bu değerlendirme yapılırken kullanılan birkaç temel araç bulunmaktadır. Bahsedilen temel araçlardan ilki Türk Patent Enstitüsü (TPE) tarafından yayınlanan Sınıflandırma Tebliği’dir (http://www.tpe.gov.tr/TurkPatentEnstitusu/resources/temp/8977CC5D-0053-40F7-BF7A-B588FED46BC9.pdf). Sınıflandırma tebliği ile oluşturulan alt grupların birbirlerine benzeyen mal veya hizmetleri kapsadıkları kabul edilmekte ve markaların birbirleri ile aynı veya benzer bulunması halinde aynı alt grupta yer alan mallar ve hizmetler farklı kişiler adına tescil edilmemektedir.

Sınıflandırma tebliğ ve alt grup sistemi IPR Gezgini’nde yayınlanmış birkaç yazıda eleştirilmiş ve bu sistemin marka incelemesi amacına tam olarak hizmet edemeyeceği belirtilmiştir. (http://iprgezgini.org/2013/12/16/nice-siniflandirmasinin-genel-yapisi-etkisi-ve-siniflandirma-ilkeleri/)

Malların ve hizmetlerin benzerliği değerlendirilirken kullanılan bir diğer araç ise Nicé Sınıflandırması’dır. Sınıflandırmayı kuran anlaşma, malların ve hizmetlerin benzerliği konusunda ofislerin yapacağı değerlendirmeyi etkileyebilecek herhangi bir hüküm içermemektedir. Tersine, anlaşmada sınıflandırmanın etkisinin taraf her ülke tarafından ona tanınan etki olacağı belirtilmiş, ofisler sınıflandırmayı esas veya yardımcı sistem olarak kullanmakta serbest bırakılmış ve ofislere sadece yapacakları yayınlarda ve düzenledikleri belgelerde sınıf numarasını belirtme zorunluluğu getirilmiştir. Buna karşın, Türkiye’de sınıflandırmanın aynı sınıfında yer alan tüm malların veya hizmetlerin birbirlerine benzer olduğunu savunan bir anlayış hakimdir.

Avrupa Birliği İç Pazarda Uyumlaştırma Ofisi (OHIM) marka incelemesi yaparken, malların ve hizmetlerin benzerliğini Türkiye’de olduğu gibi standart listeleri esas alarak değerlendirmemekte, tersine malları ve/veya hizmetleri birbirleriyle karşılaştırarak, bunların birbirine benzer veya benzemez olduğuna karar verilmektedir.

Bununla birlikte OHIM tarafından 2013 yılında oluşturulan “aşamalı tasnif (taxonomy)” yapısının, TPE’ndeki alt grup sistemine benzer bir uygulama getirdiği ve malların ve hizmetlerin benzerliğinin değerlendirilmesinde kullanılabileceği şeklinde bir yanlış algılama ortaya çıkmıştır.

“Aşamalı tasnif (taxonomy)”, sınıflandırılamayacak derecede genel veya kapsamı çok geniş içerikli tabirlerle karşılaşıldığı sürece, bunları sınıflandırılabilir ve kapsamı belli terimlere bölerek, basamaklı – hiyerarşik bir yapı oluşturmak olarak tanımlanabilir. Yapı çerçevesinde, sınıflandırılamayacak derecede geniş kapsamlı ifadeler, bir alt kategoride kapsamı daha belirgin bir ifadelere indirgenecek ve sınıflandırmaya uygun kapsayıcı terimlerle karşılaşıldığı sürece alt basamaklara inilmeyecektir. Sınıflandırmaya uygun kapsayıcı terimlerden oluşan üst veya alt kategori terimlerin bütün olarak meydana getirecekleri grup başlıkları, ilgili sınıfta yer alan malların veya hizmetlerin tümünü tek seferde ifade eden yeni sınıf kapsamlarını oluşturacaktır. Konu hakkında daha detaylı bilginin IPR Gezgini’nde önceden yayınladığımız http://iprgezgini.org/2013/12/17/ip-translator-iv-sinif-kapsamlari-calismasi-avrupa-birliginde-sinif-basliklarinin-revizyonu-projesi/ yazısından edinilmesi mümkündür.

Yazıya bu denli bir uzun giriş yapmamızın nedeni, yazı içeriğinde aktaracağımız Adalet Divanı Genel Mahkemesi kararının esasen malların ve hizmetlerin benzerliğinin değerlendirilmesinde kullanılan araçlara yönelik olmasıdır. Bu aşamada söyleyeceklerimizi, yazının sonuç kısmına bırakarak dava hakkında bilgi vermeye başlamamız yerinde olacaktır.

Avusturya menşeili “GAT Microencapsulation GmbH” (bundan sonra “GAT” olarak anılacaktır), “KARIS” kelime markasının tescil edilmesi için 2011 yılında OHIM’e başvuruda bulunur. Başvuru kapsamında 1.,5. ve 35. sınıflara dahil bazı mallar ve hizmetler yer almaktadır.

KARIS

Başvurunun ilan edilmesinin ardından Alman menşeili “BASF SE” (bundan sonra “BASF” olarak anılacaktır) firması ilana karşı itiraz eder. İtirazın gerekçesi, itiraz sahibi adına OHIM ve çeşitli AB üyesi ülkelerde “Sınıf 1: Bitki gelişimi düzenleme müstahzarları. Sınıf 5: Fungisitler.” malları için tescil edilmiş “CARYX” ve “Sınıf 5: Herbisitler.” için tescil edilmiş “AKRIS” markalarıdır.

CARYX

İtiraz sonrası başvuru sahibi mal listesinde kısıtlama yapar ve 1. sınıfa dahil malları takip eden şekilde düzenler: “Gübreler, bitkiler ve gübreler için büyüme düzenleyicileri hariç olmak üzere sanayi, bilim, fotoğrafçılıkta ve bunun yanında tarım, bahçecilik ve ormancılıkta kullanılan kimyasallar;…. gübreler, bitkiler ve gübreler için büyüme düzenleyicileri hariç olmak üzere bitki koruma ve bakım müstahzarları; …….”. Başvuru sahibi diğer sınıflarda da benzer içerikli kısıtlamalar yapar.

BASF, başvuru sahibi tarafından yapılan kısıtlamanın, malların ve hizmetlerin benzerliğini ortadan kaldırmadığı görüşündedir ve ilana itirazını geri çekmez.

OHIM itiraz birimi, başvuru ile itiraz sahibinin “CARYX” markası arasında karıştırılma olasılığının ortaya çıkabileceği tespiti doğrultusunda itirazı kısmen haklı bulur ve başvuruyu 1.,5. sınıflara dahil bazı mallar bakımından reddeder. Ret kararı kapsamında bulunan mallar İngilizce olarak aşağıya kopyalanmıştır: “Sınıf 1: Chemicals used in industry, science, as well as in agriculture, horticulture and forestry excluding manures, growth regulator for plants and fertilizers; plant preservation and care preparations, excluding manures, growth regulator for plants and fertilizers; all the aforesaid goods not relating to dietetic substances adapted for medical use, food supplements for medical purposes, food supplement substances; dietetic food for medical purposes; dietetic beverages adapted for medical purposes. Sınıf 5: Chemical and veterinary products; sanitary preparations for medical purposes; disinfectants; preparations for destroying vermin; phytosanitary products, excluding fungicides and herbicides; plant protection preparations; capsules and micro capsules for medicines and active ingredients; all the aforesaid goods not relating to dietetic substances adapted for medical use, food supplements for medical purposes, food supplement substances.”

“GAT” bu karara karşı itiraz eder, itirazı kısmen kabul edilir, ancak sadece 5. sınıfa dahil “ilaçlar için mikro kapsüller ve kapsüller, tıbbi amaçlı hijyenik müstahzarlar ve veterinerlik müstahzarları” ret kararının kapsamından çıkartılır ve kalan mallar için ret kararı OHIM Temyiz Kurulu tarafından onanır.

“GAT”, Temyiz Kurulu kararını yerinde bulmadığından ve markalar arasında karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkmayacağı görüşünde olduğundan, karara karşı dava açar.

Dava , Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nde görülür ve 30 Eylül 2015 tarihinde T-720/13 sayılı kararla sonuçlandırılır. Kararın tam metnine http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d5db6942aa57a14d7e9e86a11a0ac84d46.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Oc34Le0?text=&docid=168883&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=855070 bağlantısından erişilmesi mümkündür.

Davada değerlendirilen konu, başvuruya konu “KARIS” markası ile ilana itiraz sahibinin “Sınıf 1: Bitki gelişimi düzenleme müstahzarları. Sınıf 5: Fungisitler.” malları için tescilli “CARYX” markası arasında, kısmi ret kararı kapsamındaki “Sınıf 1: Gübreler, bitkiler ve gübreler için büyüme düzenleyicileri hariç olmak üzere sanayi, bilimde ve bunun yanında tarım, bahçecilik ve ormancılıkta kullanılan kimyasallar; gübreler, bitkiler ve gübreler için büyüme düzenleyicileri hariç olmak üzere bitki koruma ve bakım müstahzarları. Sınıf 5: Kimyasal ürünler; dezenfektanlar; zararlı haşaratı yok etmek için müstahzarlar; fungisitler ve herbisitler hariç olmak üzere bitki sağlığı ürünleri; bitki koruma müstahzarları; aktif bileşenler için kapsüller ve mikro kapsüller.” malları bakımından karıştırılma olasılığının ortaya çıkıp çıkmayacağıdır.

Genel Mahkeme’nin malların ve hizmetlerin benzerliğine ilişkin olarak karar içeriğinde yer verdiği genel ilkelerin aktarılması, bu yazının hazırlanmasının asıl amacını oluşturmaktadır. Dolayısıyla, belirtilen genel ilkeler mahkeme kararında yer aldıkları şekliyle aşağıda okurların bilgisine sunulmaktadır:

Yerleşik içtihada göre, malların benzerliği değerlendirilirken ilgili mallara ilişkin tüm faktörler dikkate alınmalıdır. Bu faktörler arasında, diğerlerinin yanısıra, malların niteliği, amacı, kullanım biçimleri, malların birbirleriyle rekabet eder veya tamamlayıcı nitelikte olmaları yer almaktadır. Bunun yanında ilgili malların dağıtım kanalları gibi faktörler de dikkate alınabilir.

Kısmi ret kararı kapsamında, “Sınıf 1: Gübreler, bitkiler ve gübreler için büyüme düzenleyicileri hariç olmak üzere sanayi, bilimde ve bunun yanında tarım, bahçecilik ve ormancılıkta kullanılan kimyasallar; gübreler, bitkiler ve gübreler için büyüme düzenleyicileri hariç olmak üzere bitki koruma ve bakım müstahzarları.” malları bulunmaktadır. Başvuru sahibi, “bitkiler ve gübreler için büyüme düzenleyicileri” mallarını başvuru kapsamından mal kısıtlaması yaparak çıkartmış olsa da, “Sınıf 1: Sanayi, bilimde ve bunun yanında tarım, bahçecilik ve ormancılıkta kullanılan kimyasallar.” tabiri oldukça geniş kapsamlıdır ve mallar aynı olmasa da, malların aynı amaca (bitki bakımı) hizmet edebilmesi, kullanım biçimleri, aynı ticari kanallarla dağıtımlarının yapılması ve aynı firmalarca üretilebilmeleri gibi faktörler dikkate alındığında, mallar arasında benzerlik bulunmaktadır.

Başvuru sahibinin öne sürdüğünün aksine, başvuruda “sanayi” ve “bilim” ifadelerinin yer alması benzerliği ortadan kaldırmamaktadır. Şöyle ki, bitki bakımı da bilim teriminin kapsamına girmektedir ve sanayi terimi tarımla ilgili faaliyetleri de (genetiği değiştirilmiş kültürler endüstrisi, agro-sanayi faaliyetleri, vb.) kapsamaktadır. Bu tespit de Genel Mahkeme’ye göre malların birbirine benzer olduğunu göstermektedir.

Başvuru sahibinin malların birbirine benzer olmadığı argümanını desteklemek için kullandığı bir diğer araç, OHIM’in TMclass adındaki mal ve hizmet sınıflandırması veritabanıdır.

Buna karşılık, OHIM Temyiz Kurulu’nca da belirtildiği üzere, TMclass veritabanı, Nicé sınıflandırma sisteminin parçası değildir ve marka incelemesiyle, malların ve hizmetlerin benzerliği değerlendirmesi üzerinde hukuki hiçbir etkisi bulunmamaktadır. Buna ilaveten, Nicé anlaşması ile oluşturulan mal ve hizmet sınıflandırması sadece idari amaçlara hizmet etmektedir. Bütün bu hususlar ışığında, bir terime sağlanan korumanın kapsamı, o terimin taksomoni yapısında nerede yer aldığına göre değil, terimin anlamına göre belirlenir. Nicé sınıflandırmasının tek amacı, sınıfların saptanması ve mal ve hizmet kategorilerinin sınıflarının oluşturulması yollarıyla, marka başvurusu hazırlanmasının ve başvuruların incelenmesinin kolaylaştırılmasıdır. Sınıf başlıklarının gösterdiği malların veya hizmetlerin bir sınıfta veya kategoride yer alması, aynı mal veya hizmetlerin başka bir sınıf veya kategori kapsamına girmesini engellememektedir.

Başvuru sahibi, OHIM’in mallar arasında benzerlik bulmasını eleştirmiş olsa da, kendi malları ile BASF’ın mallarının niteliğinin veya amacının neden farklılaştığını ortaya koyamamıştır.

Bilindiği üzere, malların ve hizmetlerin benzerliği değerlendirilirken, inceleme piyasada fiilen satışa sunulan mallar ve hizmetler göz önüne alınarak değil, markaların mal ve hizmet listeleri dikkate alınarak yapılmalıdır. Bu çerçevede, GAT’ın kendi markasıyla fiilen satılan ürünlerin böcek öldürücüler olduğu, buna karşın BASF’ın fiilen satılan ürünlerinin mantar önleyiciler olduğu yönündeki iddiası incelemenin esasına etki etmemiştir.

Başvuru sahibinin bir diğer iddiası, itiraz sahibinin yalnızca “Sınıf 1: Bitki gelişimi düzenleme müstahzarları.” mallarını tescil ettirerek, tarımda kullanılan tüm kimyasalların tescil edilmesini bloke edemeyeceği argümanıdır. Genel Mahkeme’ye göre, marka incelemesinin amacı, bir markanın tescil edilmesini bloke etmek değil, basitçe malların benzer olup olmadığını araştırmaktır. Buna ilaveten, oldukça geniş kapsamlı tabirler kullanmak suretiyle geniş kapsamlı koruma talep eden ve dolayısıyla, BASF’ın markasının kapsadığı mallarla kendi başvurusunun kapsadığı malların benzerliği ihtimalini güçlendiren başvuru sahibinin kendisidir.

Son olarak, Nicé sınıflandırmasının yalnızca idari amaçlara hizmet ettiği dikkate alındığında, OHIM Temyiz Kurulu’nun malların benzerliği incelemesini hangi gerekçeyle sadece 1. sınıftaki malların karşılaştırmasıyla sınırlı tuttuğunun bir açıklaması bulunmamaktadır. Şöyle ki, BASF’ın markasının 5. sınıfında yer alan “fungisitler” malının kelime anlamı esas alındığında, söz konusu malın, GAT’ın markasının 1. sınıfında bulunan “Sanayi, bilimde ve bunun yanında tarım, bahçecilik ve ormancılıkta kullanılan kimyasallar.” mallarıyla aynı kapsama girdiği, dolayısıyla belirtilen malların aynı olduğu ortadadır. “Fungisitler” malının sınıflandırmanın 5. sınıfında yer alması, buna karşılık “Sanayi, bilimde ve bunun yanında tarım, bahçecilik ve ormancılıkta kullanılan kimyasallar.” mallarının 1. sınıfta bulunması tamamen idari bir konudur ve malların farklı sınıfta yer alması malların aynılığı halini ortadan kaldırmamaktadır.

Genel Mahkeme, yukarıda yer alan tespitlerin ardından başvuru kapsamında bulunan mallarla ret gerekçesi marka kapsamında bulunan malların benzerliği hususunu tek tek ele almıştır. Yazı kapsamında bu detaylı değerlendirmeye yer verilmeyecek olmakla birlikte merak eden okuyucuların, detaylı değerlendirmeyi kararın 52.-81. paragraflarından okuması mümkündür. Bununla birlikte, mahkemenin söz konusu paragraflarda yer verdiği birkaç önemli saptama okuyucularımızı da aktarılacaktır.

Başvuru sahibi, BASF’ın markasında yer alan “fungisitler” ile kendi markasında yer alan “fungisitler ve herbisitler hariç bitki sağlığı ürünleri” arasında karıştırılma olasılığı bulunmadığını, malların birbirleriyle karıştırılmasının söz konusu olmadığını öne sürmektedir. Mahkeme’ye göre, birbirleriyle karıştırılmayacağı açık olan iki malın dahi, birbirleriyle benzer olması mümkündür. Şöyle ki, iki malın birbiriyle benzer olarak kabul edilmesi için, her iki malın da aynı sınıfa veya kategoriye dahil olması veya birbirleriyle karıştırılabilir nitelikte olması şart değildir.

Başvuru sahibi, BASF’ın markasında yer alan “fungisitler” ile kendi markasında yer alan “fungisitler ve herbisitler hariç bitki sağlığı ürünleri”nin amacının farklı olduğunu, fungisitlerin mantara karşı koruma amaçlı, kendi ürünlerinin ise haşarata karşı koruma amaçlı olduğunu iddia etmekte ve bu nedenle malların benzer olmadığını öne sürmektedir. Genel Mahkeme’ye göre malların ait olduğu alt kategorilerin spesifik amaçları farklı olsa da, bu husus malları benzerliğini tek başına ortadan kaldırmamaktadır, şöyle ki ürünler arasında bitki koruma amaçlı ürünler olunması bağlamında genel bir amaç benzerliği bulunmaktadır ve bu tip ürünler genellikle benzer şekilde kullanılmakta, aynı firmalarca üretilmekte ve benzer ticari kanallarla satışa sunulmaktadır.

Genel Mahkeme, kararın 52.-81. paragraflarında yaptığı detaylı değerlendirmeler çerçevesinde kısmi ret konusu mallarla, ilana itiraz sahibi markasının kapsadığı malları benzer mallar olarak değerlendirmiştir. Mahkeme, akabinde “KARIS” ve “CARYX” markalarının benzerliği hususunu incelemiştir.

Mahkeme’ye göre, “KARIS” ve “CARYX” ibareleri arasında her iki kelimenin de “A” ve “R” harfleri içermesi bağlamında sınırlı görsel benzerlik mevcuttur. Buna karşın, kelimeler telaffuz edildikleri ortaya çıkan sesçil benzerlik neredeyse aynılık derecesindedir. Dolayısıyla, Genel Mahkeme, OHIM Temyiz Kurulu’nun markaların benzer olduğu yönündeki tespitini paylaşmaktadır.

Markaların piyasada birlikte var olması (coexistence) hususu başvuru sahibince öne sürülmüş bir diğer gerekçedir.

OHIM Temyiz Kurulu, belirtilen iddiayı, başvuru sahibince ileri sürülen kanıtların yalnızca iki ülkeyi kapsaması ve kanıtların coğrafi kapsam anlamındaki yetersizliği nedeniyle reddetmiştir. Temyiz Kurulu’na göre, sunulan kanıtlar tüketicilerin her iki markayla aynı pazarda, aynı anda, aynı mallara ilişkin olarak karşılaşabileceğini gösterme yeterliliğine sahip değildir.

Yerleşik içtihat, bazı durumlarda, markaların piyasada birlikte var olmasının karıştırılmanın ortaya çıkması ihtimalini azaltabileceğini kabul etmektedir veya daha doğru bir tabirle bu olasılığı tamamen dışlamamaktadır. Bu durumun dikkate alınabilmesi için başvuru sahibinin OHIM nezdinde, başvuru ve itiraz gerekçesi markalarla aynı olan markaların, ilgili tüketici grubu tarafından karıştırılma ihtimali olmaksızın birlikte var olabildiklerini ispatlaması gerekmektedir.

Başvuru sahibi bu iddiasını ispatlamak için birkaç doküman sunmuş olmakla birlikte, bu kanıtlar piyasada bir arada kullanımı ve bu kullanım biçimleri arasında karıştırılma ihtimalinin bulunmadığını ispatlar nitelikte değildir. Dolayısıyla, OHIM Temyiz Kurulu’nun birlikte var olma iddiasını reddetmiş olması Genel Mahkeme’ye göre yerindedir.

Sayılan tüm hususlar ışığında, Genel Mahkeme, markalar arasında kısmi ret kararı kapsamındaki mallar bakımından karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkabileceği görüşüne ulaşır ve davayı reddeder.

“KARIS” kararı kanaatimizce, marka incelemesinin malların ve hizmetlerin benzerliği değerlendirmesi ayağı bakımından önemli değerlendirmeler içermektedir. Bu değerlendirmelerin en önemlisi, malların ve hizmetlerin benzerliğini, Nicé sınıflandırmasının sınıf numaralarına (veya bizdeki haliyle alt grup şablonlarına) veya sınıflandırma araçlarına (TMclass veya bizdeki Tebliğ sistemi) indirgeyen anlayışın karar içerisinde yanlışlanmasıdır. Genel Mahkeme, kararda açık olarak mal tanımlamalarının kapsamları itibarıyla birden fazla Nicé sınıfına dahil olabileceğini ve bir malın bir sınıfa ait olmasının diğer sınıflardaki mallarla benzerliği ortadan kaldırmayacağını belirterek tersi yöndeki davacı iddialarını reddetmiştir. Türk marka incelemesi sisteminin başına gelen en büyük talihsizliğin tebliğ ile oluşturulan alt grup sistemi, buna bağlı olarak gelişen kopyala-yapıştır başvurular ve tahlilden yoksun mal / hizmet benzerliği değerlendirmesi olduğu görüşünde olan bu satırların yazarı, “KARIS” kararını memnuniyetle karşılamıştır. Gelecek yıllarda tebliğ sisteminden kurtulmak şimdilik pek olası gözükmese de, bu konuda dünyada ne olup bittiğini takip etmek, en azından gözlerimizin açık kalmasını sağlayacaktır.

Önder Erol Ünsal

Kasım 2015

unsalonderol@gmail.com

Marka Başvurularında İhtiyaç Duyulmayan Mal ve Hizmetlere Yer Verilmesi Sorunu ve Çözüm Önerileri

tpebinası

 

Bilindiği gibi marka tescil başvurularında marka koruması talep edilen mal veya hizmetlerin belirtilmesi gerekmektedir. Ülkemizde mal veya hizmetlerin belirtilmesi sırasında başvuru sahipleri ve marka vekillerinin çoğunluğu tarafından kullanılan ve aşağıda detaylı olarak açıklanacak olan “kopyala-yapıştır” yöntemi yıllardır bir çok soruna neden olmaktadır. Bu yazının amacı söz konusu yöntemin yol açtığı sorunlara değinerek bu sorunlara ilişkin çözüm önerisi ortaya koymak ve ortaya konan çözüm önerisi ile ilgili okuyucuları her türlü katkı ve eleştiride bulunmaya davet etmektir.

Ülkemizde marka başvuruları Türk Patent Enstitüsü’nce her sene yayımlanan ücret tebliği çerçevesinde yine Enstitüce yayımlanan Marka Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ’de yer alan mal ve hizmet sınıfları esas alınarak başvurularda yer alan mal ve hizmet sınıfı sayısına göre ücretlendirilmektedir. 2015 yılı için bu tutar tek sınıflı ve fiziki evrak ile yapılan marka başvurusu için 255 TL, tek sınıflı ve çevrimiçi sistemle yapılan marka başvurusu için 180 TL olarak belirlenmiştir. Her sınıf için, sınıf içindeki mal veya hizmetlerin sayısına veya alt grup sayısına bakılmaksızın standart sınıf ücreti uygulanmaktadır.

Başvuru sahipleri ve marka vekillerinin çoğunluğu, başvurularında sadece markanın kullanıldığı veya kullanılması planlanan mal ve hizmetlere yer vermek yerine, “kopyala-yapıştır” yaparak Tebliğ’de ilgili olan mal veya hizmetin bulunduğu sınıfta yer alan tüm mal ve hizmetler ile başvuru yapmayı tercih etmektedir (Her ne kadar çevrimiçi hizmetlerde yapılan değişiklik sonucunda mal/hizmetler seçilirken kopyala-yapıştır işlemi şu anda yapılamasa da bu alışkanlığın çevrimiçi hizmetler ile başvuru yapılmaya başlanmadan önce kazanılması sebebiyle bu adlandırmanın kullanılmasında beis görülmemektedir.). Örneğin, bir markayı “gözlük” emtiası için tescil ettirmek isteyen başvuru sahibi veya vekili Tebliğ’de “gözlük” emtiasının yer aldığı 9. sınıfta yer alan tüm mallara başvurusunda yer vermektedir.

Belirtilen uygulama birçok soruna yol açmaktadır. Öncelikle ilgili sınıfta yer alan mal veya hizmetlere başvuruda blok halinde yer verilmesi neticesinde marka uzmanlarının sağlıklı bir inceleme yapması büyük ölçüde zorlaşmaktadır. Örneğin bir ya da birkaç mal veya hizmet için ayırt edici nitelikte olmayan ve tanımlayıcı olan bir ibare, ilgili sınıfta yer alan diğer bazı mal veya hizmetler için tescil edilebilir nitelikte olabilir. Bu nedenle özellikle çok sayıda alt gruptan oluşan sınıfları ihtiva eden başvurular için marka uzmanlarının ağır iş yükü düşünüldüğünde sağlıklı bir inceleme yapılması hayli güç olmaktadır.

Bahse konu uygulama özellikle benzerlik incelemesinde ciddi problemlere neden olmaktadır. Bilindiği gibi 556 sayılı KHK’nın 8/1 maddesi çerçevesinde yapılan karıştırılma ihtimali incelemesinde ele alınması gereken temel unsurlardan biri başvuruya konu markanın eşya listesinde yer alan mal veya hizmetler ile itiraza gerekçe olarak gösterilen marka/markaların eşya listesinde yer alan mal veya hizmetler arasındaki benzerliktir. Mal veya hizmetlere hem başvuruda hem de itiraza gerekçe marka/markalarda blok halinde yer verilmesi sağlıklı bir benzerlik değerlendirmesini neredeyse imkansız kılmaktadır. Şöyle ki; başvuruda ihtiyaç duyulan bir ya da birkaç mal veya hizmete yer verilmesi yerine onlarca mal veya hizmetin bulunduğu tüm sınıfa yer verilmesi durumunda, tüm bu mal veya hizmetler ile aynı şekilde başvurusu yapılmış olan itiraz gerekçesi marka/markaların kapsadığı onlarca mal veya hizmet arasındaki benzerliğin ele alınması gerekmektedir. Başvuruda ve itiraz gerekçesi marka/markalarda, birden çok mal veya hizmet sınıfının yer alması durumunda yüzlerce mal veya hizmet arasındaki benzerliğin incelenmesi gibi kısıtlı zaman içerisinde mümkün olmayan bir durumla karşılaşılmaktadır.

Enstitü için belirtilen inceleme zorlukları haliyle mahkemeler için de geçerlidir. Ancak hem Enstitü hem de mahkemeler için ortaya çıkan inceleme zorlukları bir yana, söz konusu uygulama büyük ölçüde mevcut ve potansiyel başvuru sahiplerine zarar vermektedir. 556 sayılı KHK’nın 7/1(b) ve 8/1 maddeleri incelemenin markaların ve mal/hizmetlerin benzerliği ile sınırlı tutulacağı yönündeki lafzı sebebiyle, ayrıca KHK’nın 14. maddesinin marka sahiplerine iştigal alanı ne olursa olsun tescil ettirmiş olduğu markayı eşya listesinde belirtilen mal ya da hizmetler için kullanması için 5 yıl süre tanıması nedeniyle muhtemelen piyasada birbiriyle hiç bir zaman ihtilaf içinde olmayacak markalar reddedilmektedir. 7/1(b) ve 8/1 maddeleri çerçevesinde yapılan incelemenin önemli bir bölümü ticaret unvanlarına bakıldığında, gerçekte ticaret alanında ihtilaf yaşaması olası görünmeyen kişilere ait marka başvuruları veya tescillere ilişkindir. Yani başvuru sahipleri, Enstitü ve mahkemeler ticari hayatın olağan akışında var olmayan “sanal ihtilaflar” için para, emek ve zaman harcamaktadır. Bunun ülkemiz için büyük bir kaynak israfı olduğu açıktır.

Ayrıca potansiyel başvuru sahipleri kullandıkları ya da kullanmayı planladıkları markanın aynısının veya benzerinin farklı sektörde faaliyet gösteren bir kişi tarafından tescil edilmiş olması sebebiyle başvuru yapmaya teşebbüs etmemektedir.

Belirtilen sorunların ortadan kaldırılması ya da minimize edilmesi için marka inceleme sistemimizde bazı değişiklikler yapılması yerinde olacaktır. Bunlardan biri çok sayıda ülkede olduğu gibi benzerlik incelemesini sadece nispi ret nedeni olarak ele alarak halen yürütülen re’sen benzerlik incelemesine son vermektir. Yapılması gereken bir diğer değişiklik ise Topluluk Marka Tüzüğü’nün 15. maddesinde belirtildiği gibi karıştırılma ihtimali incelemesinde itiraza gerekçe olarak gösterilen ve tescil tarihinden itibaren 5 yıl geçmiş markalar için kullanım şartının aranmasını gerektirecek yasal düzenlemenin yapılmasıdır.

Ülkemizde yasama değişiklikleri ile ilgili yapılan çalışmaların ve sürecin zorluğu, 7/1(b) maddesi üzerinde yapılan tartışmaların halen devam etmesi,  itiraza gerekçe olarak gösterilen markalar için kullanım şartı aranmasının Enstitü’nün zaten fazla olan iş yükünü artıracak olması sebebiyle söz konusu mevzuat değişikliklerinin yakın zamanda ele alınması mümkün görünmemektedir. Ayrıca 7/1(b) maddesi mevcudiyetini korurken itiraza gerekçe olarak gösterilen markalar için kullanım şartı aranmasını içeren bir düzenlemenin tek başına yapılması marka inceleme sistemimizde çok sınırlı bir düzelme sağlayacaktır.

Öte yandan Enstitü’nün ücret politikasında değişikliğe giderek başvuruları alt grup esasına göre ücretlendirmesi bir başka çözüm yolu olarak değerlendirilebilir. Yani Enstitü başvuru ücretini başvuruda yer alan mal veya hizmet sınıfının sayısına göre değil bu sınıfların altında yer alan alt grupların sayısına göre ücretlendirebilir. Bu değişiklik idari düzenlemenin daha kolay olması, Enstitü’nün çevrimiçi hizmetleri sayesinde kolayca uyum sağlanabilecek olması, ayrıca iş yükünün azalmasına katkı sağlayacak olması sebebiyle yukarıda zikredilen sorunların önüne geçilmesi için pratik bir çözüm olarak karşımıza çıkmaktadır.

Başvuruların alt grup esasına göre ücretlendirilmesi sonucunda başvuru sahipleri kullanmadıkları ya da kullanmayı planlamadıkları mal veya hizmetler için fazladan ücret ödemek istemeyeceği açıktır. Bu sayede marka inceleme sistemimiz daha sağlıklı işler bir yapıya kavuşacak ve birçok yapay ihtilaf ortadan kalkacaktır.

Ancak başvuruların alt grup esasına göre ücretlendirilmesi sadece yeni başvurular için geçerli olacağından mevcut başvurular ve tescilli markalar düşünüldüğünde yapılacak değişiklik ile sağlanacak katkı sınırlı olacaktır. Bu sorunun bertaraf edilmesi için şu anda olduğu gibi yenilemesi yapılacak tüm markalar için standart bir ücret talep edilmesi yerine markaların eşya listelerinde yer alan alt grup sayısına göre marka yenileme ücretinin hesaplanması isabetli olacaktır. Ayrıca geniş eşya listesine sahip tescilli markaların daha geniş bir korumadan faydalandığı açık olup bu markalar için daha fazla yenileme ücreti talep edilmesi hakkaniyete uygun olacaktır. Kaldı ki tescilli marka sahipleri genel olarak sadece kullandıkları mal veya hizmetler için yenileme yapmak isteyecek olup yapılacak düzenlemenin içeriğine göre marka sahiplerinin karşı karşıya kalacakları yenileme ücretinde bir artış olmayabilecektir.

Sonuç olarak, marka başvuruları ve yenilemeleri sırasında alınacak ücretin alt grup esasına göre hesaplanması başvuru sahiplerinin ve Enstitü’nün kolay uyum sağlayabileceği pratik bir çözüm olup bu sayede başvuru sahiplerinin önündeki birçok engelin ortadan kalkmasının yanı sıra Enstitü’nün ve mahkemelerin karşı karşıya kalacakları ihtilaflı dosya sayısında ciddi oranda düşüş gerçekleşecek, marka başvuruları ve tescilli markalar üzerinde daha sağlıklı değerlendirme yapılabilecektir.

Yazının başında belirtildiği gibi bu yazının amacı marka başvurularında mal/hizmet belirlenmesi sırasında başvurulan “kopyala-yapıştır” yönteminin yarattığı sorunlara dikkat çekmek ve ortaya konan “alt grup esasına göre ücretlendirme” önerisini tartışmaya açmaktır. Yazı hakkında siteye yapacağınız her yorum ve bekirguven@yahoo.com e-posta adresine gönderilecek her türlü çekince, eleştiri ve katkınız memnuniyetle karşılanacaktır.

Bekir GÜVEN

Marka Uzmanı – Türk Patent Enstitüsü

bekirguven@yahoo.com

“Lambretta” Kararı (T-51/12) – Adalet Divanı Genel Mahkemesi “IP Translator” Kararının Uygulama Alanını Açıklığa Kavuşturmaya Devam Ediyor

lambretta

 

Avrupa Birliği Adalet Divanı tarafından 2012 yılında verilen “IP Translator” kararı, mal ve hizmet listeleri Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarından oluşan başvuruların kapsamının ne şekilde değerlendirilmesi gerektiği konusuna ışık tutmuştur. Adalet Divanı’na göre sınıf başlıklarını oluşturan terimler yeteri derecede açık ve kesin olduğu sürece sınıflandırmanın sınıf başlıklarının kullanımı mümkündür.

Kararın ardından, 21/06/2012 tarihinde İç Pazarda Uyumlaştırma Ofisi (OHIM) tarafından 2/12 sayılı bir Başkanlık Genelgesi yayınlamıştır. Bu genelgeyle, 16 Haziran 2003 tarihli 4/03 sayılı Başkanlık Genelgesi yürürlükten kalkmıştır. Yeni genelgeyle, 4/03 sayılı genelgede belirtilen, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarını oluşturan terimlerin kullanıldığı markaların, ilgili sınıflara dahil tüm malları veya hizmetleri kapsadığı yönündeki yorum ortadan kalkmış ve terimlerin kelime anlamları kapsamına giren malları ve hizmetleri kapsadıkları kabul edilmeye başlanmıştır.

2/12 sayılı genelgeye göre, genelgenin yürürlüğe girmesinden, yani 21/06/2012 tarihinden önce, OHIM’de Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıkları kullanılarak tescil edilmiş veya tescil başvurusu yapılmış markalarda başvuru sahiplerinin, sınıflandırmanın alfabetik listesinde yer alan ve ilgili sınıflar kapsamında bulunan tüm malları veya hizmetleri kapsama niyetinde oldukları kabul edilecektir. Bu bağlamda, 2/12 sayılı genelgenin eski tarihli markaların koruma kapsamının da belirlenmesi endişesi gözetilerek hazırlandığı açıktır.

Hayat tecrübesinin çoğumuza gösterdiği gibi detaylı olarak hazırlanan planlarda bile atlanan hususlar olmaktadır. Bu bağlamda, 2/12 sayılı genelgenin açıkça düzenlemediği bir husus Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nce 30/09/2014 tarihinde verilen T-51/12 sayılı “Lambretta” kararı ile açıklığa kavuşturulmuştur. “Lambretta” kararı, “IP Translator” sonrası oluşan çeşitli gri alanları aydınlatan kararlardan birisidir ve 2/12 sayılı OHIM Başkanlık Genelgesi’nin mahkemelerce ne şekilde değerlendirildiği göstermesi bakımından da kanaatimizce dikkate alınması gereken önemli bir karar niteliğindedir.

Karara konu davanın detayları açıklanacak olursa:

“Scooters India Ltd.” firması 07/02/2000 yılında yaptığı başvuruyla “Lambretta” markasını 3.,12.,14.,18. ve 25. sınıflara dahil mallar bakımından OHIM’de tescil ettirir. Başvurunun mal listesinin kapsamı yukarıda belirtilen sınıflara ilişkin olarak Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarından oluşmaktadır.

2007 yılında “Brandconcern BV” firması, “Lambretta” markasının 3.,12. ve 18. sınıflara dahil mallar bakımından kullanılmaması nedeniyle kısmen iptal talebiyle OHIM’e başvuruda bulunur.

OHIM İptal Birimi talebi inceler ve talebi kısmen haklı bularak, markayı 12. ve 18. sınıflara dahil tüm mallar ve “parfümeri, esans yağları, kozmetikler, saç losyonları” malları dışında kalan 3. sınıfa dahil tüm mallar bakımından kullanılmama gerekçesiyle iptal eder. “Scooters India Ltd.” bu karara karşı itiraz eder ve OHIM Temyiz Kurulu iptal kararını “sabunlar” malı bakımından kaldırır, ancak diğer tüm mallar bakımından iptal kararını yerinde bulur.

“Scooters India Ltd.”, OHIM Temyiz Kurulu kararına karşı Adalet Divanı Genel Mahkemesi nezdinde dava açar. Dava, Genel Mahkeme tarafından T-51/12 karar sayısıyla 30/09/2014 tarihinde sonuçlandırılır. Yazının takip eden bölümlerinde, Genel Mahkeme kararı anahatlarıyla açıklanacaktır.

Davacı “Scooters India Ltd.”, OHIM’in 12. sınıfa dahil bazı mallar bakımından incelemede hatalı karar verdiğini iddia etmektedir.

Davacıya göre, OHIM’in başvuru tarihindeki uygulaması, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarından oluşan başvuruların ilgili sınıftaki tüm malları veya hizmetleri kapsadığının kabulü yönündedir. Dolayısıyla, başvurunun 2000 yılında yapılması ve mal listesinin sınıflandırmanın genel başlıklarından oluşması hususları dikkate alınarak karar verilmelidir. Bir diğer deyişle, başvuru tarihi esas alındığında, başvurunun mal listesi kapsamının, 2/12 sayılı OHIM Başkanlık Genelgesi doğrultusunda mal listesini oluşturan terimlerin gerçek anlamıyla sınırlı olarak değerlendirilmesi yerinde değildir. Tersine, başvuru tarihi esas alınarak 4/03 sayılı Başkanlık Genelgesi’yle getirilen yorum göz önünde bulundurulmalı ve Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarını oluşturan terimlerin kullanıldığı markaların, ilgili sınıflara dahil tüm malları veya hizmetleri kapsadığı ilkesi temel alınarak karar verilmelidir. Bu bağlamda, davacıya göre, markanın 12. sınıfa dahil “scooter yedek parçaları” için kullanımı ispatlanmış olduğundan, iptal kararı belirtilen mallar bakımından yerinde değildir. Buna karşılık OHIM kararın yerinde olduğunu savunmaktadır.

Genel Mahkeme, ilk olarak, “scooter yedek parçaları” malının 12. sınıfın genel başlığı kapsamına giren bir terim olarak başvuru kapsamında bulunan bir mal olarak değerlendirilip değerlendirilmemesi gerektiği, dolayısıyla bu malın kullanımının dikkate alınıp alınamayacağı sorusunun yanıtını irdelemiştir.

12. sınıfın sınıf başlığı bilindiği üzere “Taşıtlar; kara, hava ve su yoluyla hareket için aletler.” terimlerinden oluşmaktadır. OHIM’de 2000 yılında başvurusu yapılmış “Lambretta” markasının 12. sınıfı da aynı şekilde düzenlenmiştir. Bu durumda, yanıtlanması gereken soru, bu ifadenin 12. sınıftaki tüm malları kapsayan bir terim olup olmadığıdır.

Adalet Divanı, 2012 yılında verdiği “IP Translator” kararı ile sınıf başlıklarını oluşturan terimlerin gerçek kelime anlamları değerlendirilerek mal listeleri kapsamlarının belirlenebileceğini belirtmiştir. Bu kararın hemen ardından OHIM tarafından yayınlanan 2/12 sayılı Başkanlık Genelgesi’yle, genelgenin yürürlüğe girmesinden, yani 21/06/2012 tarihinden önce, OHIM’de Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıkları kullanılarak tescil edilmiş veya tescil başvurusu yapılmış markalarda, başvuru sahiplerinin, sınıflandırmanın alfabetik listesinde yer alan ve ilgili sınıflar kapsamında bulunan tüm malları veya hizmetleri kapsama niyetinde olduklarının kabul edileceği belirtilmiştir. 2/12 sayılı genelgenin ilgili bölümünde (V. maddesinde), yürürlükten kaldırılan 16 Haziran 2003 tarihli 4/03 sayılı Başkanlık Genelgesi’nden bahsedilmiş ve “2/12 tarihli genelgenin yürürlüğe girmesinden önce, belirli bir sınıfın sınıf başlıklarını oluşturan terimler kullanılarak yapılan başvurulara ilişkin olarak, Ofis, 4/03 sayılı önceki genelgenin içeriği göz önüne alındığında, başvuru sahiplerinin niyetinin, başvuru tarihinde ilgili sınıfa ilişkin olarak alfabetik listede yer alan tüm malları veya hizmetleri kapsayıcı bir başvuru yapmak olduğunu düşünmektedir.” (https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/communications_president/co2-12_en.pdf) ifadesi kullanılmıştır.

2/12 sayılı genelgenin belirtilen bölümünü ve genel kapsamını göz önüne alan Genel Mahkeme, genelgenin yürürlük tarihinden önce tescil edilmiş markalar konusunda düzenleme yapılması suretiyle hukuki belirlilik sağlandığı ve bu durumun marka sahiplerinin ve sicile danışacak kişilerin lehine olduğu görüşündedir.

4/03 sayılı genelgenin IV. maddesi, “Mallara ilişkin 34 sınıf ve hizmetlere ilişkin 11 sınıf tüm malları ve hizmetlerin bütününü oluşturur. Bunun sonucunda, belirli bir sınıfa ait sınıf başlığında yer alan terimlerin tamamının kullanımı, o sınıf kapsamına giren tüm mallar veya hizmetler için talepte bulunulduğu anlamına gelecektir.” (https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/communications_president_ARCHIVE/4-03_en.htm) hükmünü içermektedir.

İncelenen vakada OHIM, “Lambretta” markasının başvurusunun 16 Haziran 2003 tarihli 4/03 sayılı Başkanlık Genelgesi’nden önce yapılmış olmasından hareketle, bu markanın 4/03 sayılı genelge kapsamında değerlendirilemeyeceği görüşündedir. Bir diğer deyişle, davalı OHIM’e göre, markanın başvurusunun 16 Haziran 2003 tarihinden önce yapılmış olması nedeniyle, başvuruda 12. sınıfın sınıf başlığı kullanılmış olsa da, bu durum 12. sınıf kapsamındaki tüm mallara yönelik olarak başvuru yapıldığı anlamına gelmeyecektir.

Genel Mahkeme, OHIM yaklaşımının yerinde olmadığı ve kabul edilemeyeceği kanaatindedir. Şöyle ki, 2/12 genelgenin ilgili (V.) maddesi, 4/03 sayılı genelgenin yürürlüğe girişinden önce ve sonra tescil edilmiş markalar şeklinde bir ayırım yapmamıştır. Buna ilaveten, 4/03 sayılı genelgenin amacı, genelgenin kendisinde, “OHIM uygulamasını açıklamak ve netleştirmek” olarak ifade edilmiş ve genelgede yer verilen kuralların “çeşitli işlemlerde uygulanmaya devam edeceği” belirtilmiştir. Bu çerçevede, 4/03 sayılı genelgeyle yeni bir uygulama ortaya konulmamış, sadece OHIM’in o dönemdeki uygulaması açıklanmış ve netleştirilmiştir. Buna ilaveten, 4/03 sayılı genelgede açıklanan yaklaşım, Genel Mahkeme’nin o dönemdeki içtihadıyla paraleldir. 2004 yılında verilen T-186/02 sayılı kararında Genel Mahkeme, 11.,19.,20. ve 21. sınıfların genel başlıklarından oluşan mal listesine sahip bir markanın ilgili sınıflardaki tüm malları kapsadığı yönünde karar vermiştir. Ayrıca, Genel Mahkeme, 2013 yılında verdiği T/66-11 sayılı “babilu” kararının 50. paragrafında, 2/12 sayılı genelgenin yürürlüğe giriş tarihinden önce yapılan ve bir sınıfın sınıf başlığını oluşturan terimlerin hepsini içeren markaların ilgili sınıftaki tüm malları kapsama niyetiyle yapıldığının hukuki kesinlik ilkesi doğrultusunda kabul edilmesi gerektiğini belirtmiştir. Dolayısıyla, Genel Mahkeme’ye göre, incelenen vakada, hukuki kesinlik ilkesinin uygulaması, “Lambretta” markasının başvurusunun, 4/03 sayılı genelgenin yürürlüğe giriş tarihinden önce mi sonra mı yapıldığı sorusunun yanıtına bağlı bir husus değildir.

Sonuç olarak, Genel Mahkeme’ye göre, davacı “Scooters India Ltd.” şirketinin, 2000 yılında “Lambretta” markasının başvurusunu, 12. sınıfın sınıf başlığını oluşturan “Taşıtlar; kara, hava ve su yoluyla hareket için aletler.” terimlerini kullanarak yapması, markasını 12. sınıfa dahil alfabetik listedeki tüm malları tescil ettirme niyetiyle yaptığı anlamında yorumlanmalıdır. Kaldı ki, davacı, mahkemeye sunduğu yazılı beyanlarda başvuruda bu niyeti gözettiğini ifade etmektedir.

“Scooter yedek parçaları”, 12. sınıfa dahil bir mal olmakla birlikte, 12. sınıfın alfabetik listesinde ismen geçen bir mal değildir. Bununla birlikte, davacı tarafından da gösterildiği üzere çok sayıda taşıt parçası 12. sınıfın alfabetik listesinde yer almaktadır. Buna karşılık davalı, davacının kullandığı scooter parçalarının 12. sınıfta değil, 6. ve 7. sınıflarda yer aldığını iddia etmektedir. Mahkeme’ye göre bazı scooter parçaları 12. sınıfta yer aldığından davalı iddiası haklı değildir. Bu çerçevede, Genel Mahkeme, scooterlar için bazı parçaların 12. sınıfta yer almasını dikkate alarak, OHIM Temyiz Kurulu’nun “Lambretta” markasının “scooter yedek parçaları” için gerçek kullanımının bulunup bulunmadığını incelemesi gerektiğine karar vermiştir.

OHIM Temyiz Kurulu, “Lambretta” markasının 12. sınıftaki mallar için kullanılmama gerekçesiyle iptalini yerinde bulmuş olmakla birlikte, bu tespite ulaşırken markanın “scooter yedek parçaları” bakımından kullanımını incelememiş olduğundan, davacı iddiası haklı bulunmuş ve Temyiz Kurulu kararının iptal edilmesi gerekmiştir.

Davacının bir diğer iddiası, davacının markayı scooter yedek parçaları için kullanımı nedeniyle, davacının markasını bu parçalarla ayrılmaz bir bütün olarak kullanılan scooterlar için de kullanmış sayılması gerektiği yönündedir. Temyiz Kurulu kararı “scooter yedek parçaları” bakımından kullanımın incelenmemiş olması gerekçesiyle bozulmuş olduğundan, Genel Mahkeme davacının diğer iddiası için şu anda karar vermenin maddi şartlarının oluşmadığını belirtmiş ve davacının bu iddiasını değerlendirmeye almamıştır.

Sonuç olarak, 2000 yılında başvurusu yapılmış ve 2001 yılında tescil edilmiş “Lambretta” markası, 4/03 sayılı OHIM Başkanlık Genelgesi’nin yürürlük tarihinden önce tescil edilmiş bir marka olsa da, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıkları kullanılarak mal listesi düzenlenmiş bu marka, Genel Mahkeme’ye göre, 4/03 sayılı genelgede yer alan hükümler çerçevesinde değerlendirilmelidir. Şöyle ki, bu marka, “IP Translator” kararı sonrası 2012 yılında yayınlanan 2/12 sayılı OHIM Başkanlık Genelgesi öncesi dönem markalarla aynı uygulamaya tabi olmalıdır. Bu tespitlerden hareketle ve Temyiz Kurulu’nun davacı kullanımını “scooter yedek parçaları” bakımından incelememiş olması nedeniyle, Genel Mahkeme, davayı haklı bulmuş ve OHIM Temyiz Kurulu kararını iptal etmiştir.

“Lambretta” kararı kanaatimizce “IP Translator” sonrası oluşan gri alanlardan birisini daha ortadan kaldırmıştır. Adalet Divanı, Adalet Divanı Genel Mahkemesi ve OHIM tarafından verilen kararlar, “IP Translator” sonrası dönemi büyük bir karmaşa ve belirsizlik alanı olarak ortada bırakmamış ve genel hatlarıyla istikrarlı bir uygulama alanı tayin etmiştir. Bu bağlamda, “Lambretta” kararının 2/12 sayılı OHIM Başkanlık Genelgesi’nin uygulama alanını açıklığa kavuşturan bir karar olarak okunması yerinde olacaktır.

Önder Erol Ünsal

Ekim 2014

unsalonderol@gmail.com

Nicé Sınıflandırmasının Sınıf Başlıklarının Kapsamı Hakkında A.B.D. ve Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerin Uygulamaları ve Türkiye Bakımından Kısa Değerlendirme

Bu yazı ilk olarak Uluslararası Fikri Mülkiyet Haklarını Koruma Derneği (AIPPI) Türkiye Ulusal Grubunun Bülteni “Fikri Gündem” dergisinin Ağustos 2014 sayısında yayınlanmıştır. Fikri Gündem’e http://www.aippiturkey.org/yonetim/files/fikri_gundem_sayi_5.pdf linkinden erişilmesi mümkündür. 

labirent

I- Giriş

Marka tescilinde malların ve hizmetlerin sınıflandırılması amacıyla kullanılan Nicé sınıflandırması, sınıflandırmanın yapısı ve ulusal ofislerdeki uygulama biçimi, önceki markalarla benzerlik açısından yapılan değerlendirme başta olmak üzere, birçok ülkede marka incelemesini doğrudan etkiler niteliktedir. Sınıflandırma ve uygulama biçiminin incelemeye etkisi özellikle Türkiye’de oldukça kuvvetlidir. Buna karşın, sınıflandırma ülkemizde incelemeye yaptığı etki ölçüsünde bilinmemekte ve tartışılmamaktadır. Bu yazı, sınıflandırmanın incelemeye etkisinin ortaya çıktığı alanlardan birisi olan Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıkları (class headings) kavramının açıklanması, sınıf başlıklarının kapsamının Amerika Birleşik Devletleri (A.B.D.) Patent ve Marka Ofisi’nde (USPTO) ne şekilde değerlendirildiğini gösteren USPTO Temyiz Kurulu’nun 2014 yılına ait “FIAT 500” kararı ile konu hakkında Avrupa Birliği üyesi ülkeler ile OHIM uygulamasının ana çerçevesini oluşturan Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın “IP Translator” kararının aktarılması ve bunun ardından konunun Türkiye bakımından da tartışılması amacıyla hazırlanmıştır.

 

II- Nicé Sınıflandırması ve Sınıf Başlıkları

 

Nicé sınıflandırması, en basit biçimde, markaların tescilinde kullanım için malların ve hizmetlerin sınıflandırılması amacıyla oluşturulan uluslararası bir sistem olarak tanımlanabilir. Nicé sınıflandırması, 1957 yılında uygulamaya giren Nicé Andlaşması ile oluşturulmuştur ve sınıflandırmanın uzmanlar komitesinin (uzmanlar komitesi andlaşma üyesi ülkelerin temsilcilerinden oluşmaktadır) teklifleri çerçevesinde belirli aralıklarla güncellenmektedir.

Nicé sınıflandırması 2014 yılı itibarıyla 45 sınıftan oluşmaktadır. Bu sınıflardan 34 adedi mallara, kalan 11 sınıf ise hizmetlere aittir. Sınıf sayısının artırılması, yani mevcut sınıfların gelecekte yeni sınıflara bölünerek yeni sınıfların oluşturulması, andlaşma kapsamında öngörülen prosedürler çerçevesinde mümkündür.

Uluslararası sınıflandırmayı kuran Nicé Andlaşması’nın ikinci maddesi, sınıflandırmanın hukuki etkisini ve kullanımını düzenlemektedir. Anılan maddenin birinci fıkrasında, andlaşmada doğrudan düzenlenen kurallar dışında, andlaşmanın etkisinin taraf her ülke tarafından ona tanınan etki olacağı ve anlaşmanın taraf ülkeleri herhangi bir markaya sağlanan koruma kapsamının değerlendirilmesi açısından bağlamayacağı belirtilmektedir. Açıklamalardan anlaşılacağı üzere Nicé Andlaşması malların ve hizmetlerin benzerliği konusunda ofislerin yapacağı değerlendirmeyi etkileyebilecek herhangi bir hüküm içermemektedir. Tersine, andlaşmada, sınıflandırmanın etkisinin taraf her ülke tarafından ona tanınan etki olacağı belirtilmiş, ofisler sınıflandırmayı esas veya yardımcı sistem olarak kullanmakta serbest bırakılmış ve ofislere sadece yapacakları yayınlarda ve düzenledikleri belgelerde sınıf numarasını belirtme zorunluluğu getirilmiştir.

Nicé sınıflandırmasında sınıflar dışında alt sınıflar, gruplar veya alt gruplar yoktur. Alt sınıf, grup veya alt gruplar, andlaşma tarafı ülkelerin bir kısmı tarafından uygulamaya konulan iç düzenlemeler niteliğindedir. Türkiye’de kullanılan ve mal ve hizmet sınıflandırması tebliğ ile oluşturulan gruplandırma (alt grup) sistemi Türkiye’ye özgüdür ve bu tip düzenlemelerin andlaşma tarafı diğer ülkeler bakımından bağlayıcılığı yoktur.

Nicé sınıflandırmasında yer alan sınıfların tamamı, sınıf içeriğinde bulunan malların veya hizmetlerin genel niteliğini belirten sınıf başlıklarına (class headings) sahiptir.[1] Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) sınıf başlıklarının amacını, “Sınıf başlıkları, mal ve hizmetlerin esas itibarıyla ait oldukları alanları genel şekilde belirtir.”[2] ifadesiyle açıklamaktadır. Sınıf başlıklarının altında yer alan açıklayıcı notlar (explanatory notes) ise ilgili sınıfın kapsamının daha net biçimde anlaşılmasını sağlayacak verileri içermektedir. Açıklayıcı notların ardından gelen alfabetik liste (alphabetical list), ilgili sınıfın kapsamına giren malların veya hizmetlerin ismen alfabetik biçimde sıralanmasından oluşmaktadır. Genel başlıklar, açıklayıcı notlar ve alfabetik liste kullanılmasına rağmen bir mal veya hizmetin hangi sınıfa ait olduğunun tespit edilememesi durumunda ise genel sınıflandırma ilkeleri (bunlara bu yazı kapsamında yer verilmeyecektir) kullanılarak, malın veya hizmetin ait olduğu sınıf belirlenecektir.

Bu yazıda üzerinde yoğunlaşılacak sınıf başlıkları, ilgili sınıfın kapsamı hakkında genel bilgi vermeyi amaçlayan kısa listelerdir. Sınıf başlıkları kimi durumlarda birkaç kelimeden (Örneğin, Sınıf 25: Giysiler, ayak giysileri, baş giysileri), kimi durumlarda ise daha uzun ifadelerden oluşur (Örneğin, Sınıf 21: Ev içi kullanım ve mutfak aletleri ve kapları; taraklar ve süngerler; fırçalar (boya fırçaları hariç); fırçalama malzemeleri; temizlik amaçlı malzemeler; çelik yünü; işlenmemiş veya yarı işlenmiş halde cam (binalarda kullanılan cam hariç); diğer sınıflarda yer almayan cam, porselen ve seramik eşyalar.).

Sınıf başlıklarını oluşturan ifadeler, kimi durumlarda ilgili sınıfın kapsamını çok net biçimde çizmekte ve ilgili malların veya hizmetlerin neredeyse tamamını kapsayacak içerikte olmakla birlikte (Örneğin, Sınıf 33: Alkollü içecekler (biralar hariç).), bu ifadeler bazı sınıflarda ilgili sınıf kapsamında yer alan malların veya hizmetlerin tamamını kapsama yeterliliğinden uzaktır. Dolayısıyla, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarıyla yapılan başvuruların veya tescil edilen markaların ilgili sınıflarda yer alan malların veya hizmetlerin tamamını kapsayıp kapsamadığı veya ne kadarını kapsadığı soruları tescil otoriteleri ve yargı açısından önemli tartışmalara yol açmaktadır.

 

III- Sınıf Başlıklarının Kapsamı Konusunda A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Uygulaması ve USPTO Temyiz Kurulu’nun “FIAT 500” Kararı

A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) uygulamasında Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarının çoğunluğu, başlangıçtan bu yana çok geniş (kapsamı belirsiz) ifadeler olarak kabul edilmekte ve açıklanmaları istenmektedir. Bu uygulama, diğer ülkelerde kapsamı oldukça belirli olan terimlerin de açıklanmasının talep edilmesini yanında getirdiğinden, A.B.D.’ye özgü ve diğer ülkelerden farklılaşmış bir uygulama niteliği göstermektedir. A.B.D. uygulaması mevcut haliyle, özellikle Madrid Protokolü kapsamında A.B.D. için uluslararası tescil başvurusu yapan başvuru sahiplerini zorlamaktadır. Şöyle ki, dünyanın diğer ülkelerinde kabul edilen çok sayıda terim (sınıf başlıkları dahil olmak üzere), A.B.D. tarafından kabul edilmediğinden, başvuruların mal ve hizmet listelerinin hazırlanmasından ardından, A.B.D. için mal ve hizmet sınırlandırması yapılmakta ve daha detaylı listeler düzenlenmektedir. USPTO tarafından kabul edilen mal ve hizmet tanımlamalarına http://tess2.uspto.gov/netahtml/tidm.html adresinden ulaşılması mümkündür.

USPTO’nun, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıkları hakkındaki uygulaması, USPTO inceleme kılavuzunda takip eden ifadelerle yer almaktadır: “Yabancı tesciller, malları ve hizmetleri çoğunlukla geniş ifadelerle belirtmektedir. Birçok durumda, mal ve hizmet tanımı, ilgili sınıfın sınıf başlığından oluşmaktadır. Bu tip geniş kapsamlı tanımlar A.B.D. başvurularında genel olarak kabul edilmemektedir. Yabancı tescil geniş kapsamlı bir ifade içerse de, A.B.D. başvurusunda, mal ve hizmet tanımlaması açık ve kesin olmalıdır.”[3]

USPTO uygulamasında, mal ve hizmet listelerinde yer alan terimlerin kapsamı belirlenirken “sıradan anlam (ordinary meaning)” testi uygulanmaktadır. Sıradan anlam testi, uzmanın inceleme esnasında, malı veya hizmeti ifade eden terimi, Nicé sınıfı numarasıyla değil, sıradan kelime anlamıyla değerlendirmesi anlamına gelmektedir. Malın veya hizmetin Nicé sınıfı numarası, yapılabilecek işlemlerin kapsamını sınırlandırmayacaktır. Mal ve hizmet listesini oluşturan terimlerin bir sınıfın sınıf başlığından oluştuğu durumlarda, USPTO terimlerin kapsamını belirlemek için kelimelerin sıradan anlamını dikkate alacaktır. Bu doğrultuda, başvuru sahibi, mal ve hizmet listesinde değişiklik yapmak isterse ve bu değişiklik, sınıf başlığının kelime anlamı kapsamına girmemekle birlikte ilgili sınıfta yer alan bir terimin mal ve hizmet listesine eklenmesine yönelik olursa, USPTO bu yöndeki değişiklik talebini kabul etmeyecektir.[4]

USPTO’nun Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıkları hakkındaki değerlendirmesinin daha kolay biçimde anlaşılabilmesini sağlayacak en güncel karar, USPTO Temyiz Kurulu’nun 31/01/2014 tarihli “FIAT 500” kararıdır.[5]

USPTO Temyiz Kurulu, kurum uzmanlarının verdiği kararlara karşı yapılan itirazların incelendiği kurumun nihai karar organıdır. USPTO Temyiz Kurulu’nun bazı kararları emsal niteliği taşıyan (precedential) kararlardır. Emsal niteliği taşıyan kararlar, karar yayınlanırken USPTO tarafından bu isimle adlandırılmakta, benzer argümanları içeren itirazların değerlendirilmesinde esas alınmakta ve bağlayıcı nitelik göstermektedir.

Bu yazı kapsamında açıklanacak olan “FIAT 500” kararı, USPTO Temyiz Kurulu’nun emsal niteliği taşıyan kararlarından birisidir.

İtalyan menşeili “FIAT GROUP MARKETING & CORPORATE COMMUNICATIONS S.P.A.” firması standart karakterlerde yazılı “FIAT 500” markasının çeşitli ülkelerde tescil edilmesi amacıyla Madrid Protokolü kapsamında bir uluslararası marka tescil başvurusu yapar. Uluslararası sicilde 1082074 sayıyla kaydedilen markanın tescil amacıyla yöneltildiği ülkelerden birisi de A.B.D.’dir. Uluslararası marka tescil başvurusunun kapsamında Nicé sınıflandırmasının 35. sınıfının sınıf başlığını oluşturan “Reklamcılık hizmetleri; iş yönetimi hizmetleri; iş idaresi hizmetleri; ofis hizmetleri.”[6]de yer almaktadır.

USPTO uzmanı, başvurunun mal ve hizmet listesinde yer alan bazı terimlerin çok geniş kapsamlı ifadeler olduğu tespitiyle başvuruyu reddeder. Başvuru sahibi ret kararının ardından yaptığı itirazla, mal ve hizmet listesinde çeşitli düzenlemeler yapılmasını ve ret kararının kaldırılmasını talep eder.

Başvuru sahibinin 35. sınıfında talep ettiği düzenleme, ilgili sınıftaki hizmetlerin “Reklamcılık hizmetleri; başkalarına ait geniş çeşitlilikte tüketim mallarının perakendeciliği ve çevrimiçi perakendeciliği hizmetleri.” şeklinde sınırlandırılması yönündedir.

USPTO uzmanı, başvuru sahibinin 35. sınıfa ilişkin yukarıda belirtilen hizmet kısıtlamasını kabul etmez. Şöyle ki, uzmana göre, listenin kısıtlanmış halinde yer alan “perakendecilik ve çevrimiçi perakendecilik hizmetleri”, başvurunun kısıtlama öncesi hizmet listesinin kapsamına giren nitelikte hizmetler değildir. Bir diğer deyişle, uzman, “perakendecilik ve çevrimiçi perakendecilik hizmetleri”nin, başvurunun ilgili sınıfının ilk halini oluşturan “Reklamcılık hizmetleri; iş yönetimi hizmetleri; iş idaresi hizmetleri; ofis hizmetleri.”nin kapsamına giren bir ifade olmadığı ve bu nedenle hizmet listesindeki sınırlandırmanın kabul edilebilir mahiyette olmadığı görüşündedir. Bu görüşten hareketle, uzman ikinci bir ret kararı gönderir ve başvuru sahibinin mal ve hizmet listesinde yaptığı düzeltmenin yukarıda belirtilen hizmetler bakımından kabul edilmediğini bildirir.

Başvuru sahibi bu karara karşı itiraz eder ve itiraz USPTO Temyiz Kurulu’nca incelenir.

İncelemenin esasını, aynı zamanda Nicé sınıflandırmasının 35. sınıfının sınıf başlığını da oluşturan “Reklamcılık hizmetleri; iş yönetimi hizmetleri; iş idaresi hizmetleri; ofis hizmetleri.” şeklindeki listenin “Başkalarına ait geniş çeşitlilikte tüketim mallarının perakendeciliği ve çevrimiçi perakendeciliği hizmetleri.” biçiminde sınırlandırılmasının, hizmet listesinin başvuru aşamasındaki halinin genişletilmesi anlamına gelip gelmediği sorusu oluşturmaktadır. Ret kararının dayanağı olan Yönetmelik 2.71(a) maddesi, başvuru sahiplerinin, başvurunun mal ve hizmet listesinde düzeltme veya kısıtlama yapabilecekleri, ancak listenin kapsamını genişletemeyecekleri hükmünü içermektedir.

Başvuru sahibi itirazında, hizmet listesinde yer alan 35. sınıfın sınıf başlığının, aynı sınıf kapsamındaki “perakendecilik hizmetleri”ni de kapsadığını, dolayısıyla kısıtlama sonucu oluşan hizmet listesinin başvurunun ilk halinin kapsamına girdiğinin kabul edilmesi gerektiğini öne sürmektedir. Başvuru sahibine göre, “perakendecilik hizmetleri”nin sınıf başlığında yer alan “iş yönetimi hizmetleri”nin kapsamına girdiğinin kabul edilmesi mümkündür, şöyle ki bir perakende dükkanı işletmek ve bu hizmetleri sunmak ticari bir hizmettir ve ticari işletmenin idare edilmesini de içermektedir. Bunlara ek olarak başvuru sahibi, USPTO’nun önceden kabul ettiği benzer nitelikte birkaç örneği de gündeme getirmekte ve bu kararların esas alınmasını talep etmektedir.

Buna karşılık, inceleme uzmanı, başvuruyu değerlendirirken “sıradan anlam” testini uyguladığını, dolayısıyla, başvuruyu oluşturan terimlerin sıradan anlamı doğrultusunda, bu terimlerin “perakendecilik hizmetleri”ni kapsamadığı kanaatine ulaştığını belirtmektedir. Uzman, buna ek olarak, “iş idaresi” teriminin sözlük anlamını sunarak, bu terimin bir ticari işletmenin yaptığı her işi kapsamadığını, asıl anlamının bir ticari işletmenin başarı sağlamak için uyguladığı yönetim teknikleri olduğunu öne sürmektedir. Ayrıca, inceleme uzmanına göre, bir başvuruda Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarının kullanılması, ilgili sınıftaki tüm malların veya hizmetlerin otomatikman kapsandığı anlamına gelmemektedir.

Başvuru sahibi ve inceleme uzmanının argümanlarını değerlendiren Temyiz Kurulu takip eden tespitlere ulaşmıştır.

Temyiz Kurulu’na göre, başvuru sahibince hizmet listesinde yapılan değişiklik, hizmet listesinin kapsamının uygun olmayan biçimde genişletilmesi niteliğindedir ve Nicé sınıflandırmasının 35. sınıfının sınıf başlığındaki terimlerin (iş idaresi hizmetleri dahil olmak üzere), “perakendecilik hizmetleri”ni kapsadığının kabul edilmesi mümkün değildir. Başvuru sahiplerinin, başvurularının mal ve hizmet listesinde yer alan terimleri, USPTO’nun malları ve hizmetleri doğru biçimde sınıflandırmasına imkan verecek açıklıkta tanımlamaları gerekmektedir. Malların ve hizmetlerin açık biçimde tanımlanmasına ilişkin değerlendirme kriterlerini belirlemek USPTO takdirindedir. İnceleme uzmanı, USPTO’nun mal ve hizmet tanımlamalarının kapsamlarını belirlerken uyguladığı “sıradan anlam” testini bu başvurunun incelenmesinde doğru biçimde uygulamıştır ve “iş idaresi hizmetleri” dahil olmak üzere, başvurunun hizmet listesinin ilk halinde yer alan terimlerinin hiç birisinin “perakendecilik hizmetleri”ni kapsamadığı yönündeki uzman tespiti yerindedir. “İş idaresi hizmetleri”nin tanımı ve bir hizmetin marka olarak tescil edilebilmesi başkalarının yararı için verilmesi gerekliliği zorunluluğu göz önüne alındığında, bu hizmetlerin içeriği, iş idaresini tekniklerine sahip bir işletmenin, bu teknikleri başka bir işletmeye, o işletmenin amaçlarına erişmesini sağlamak için aktarması olarak ortaya çıkmaktadır. Bir diğer deyişle, “iş idaresi hizmetleri”nde esas olan, bir işletmenin bir diğer işletmeye faaliyetlerini daha iyi biçimde sürdürmesi için yardım sağlamasıdır ve bu hizmet işletmeler arasında (business to business) bir hizmet niteliğindedir. Buna karşın, “perakendecilik hizmetleri”, firmaların tüketicilere perakende alım için çeşitli ürünleri sunmasıdır ve hizmet işletmeden tüketiciye verilmektedir.

Temyiz Kurulu, kararın kalan bölümünde sınıf başlıklarının kapsamı sorununu irdelemiştir:

Temyiz Kurulu’na göre, sınıf başlıkları bilinçli şekilde seçilmiş kapsamı geniş ifadelerden oluşsa da, bunların her durumda ilgili sınıftaki tüm malları ve hizmetleri kapsadıkları kabul edilemez. USPTO inceleme kılavuzunda da belirtildiği üzere, mal veya hizmet listesinin sınıf başlığından oluşması ve ardından başvuru sahibinin listede kısıtlama talep etmesi durumunda, kısıtlama sonucu oluşacak mal veya hizmetler, orijinal listenin sıradan anlamı kapsamına girmiyorsa, USPTO kısıtlamayı kabul etmeyecektir.

Madrid Protokolü’ne taraf bazı ülkelerce uygulandığı bilinen “sınıf başlığı herşeyi kapsar (class heading covers all)” yaklaşımı uyarınca bu ülkelerin, bir başvurunun mal ve hizmet listesinin Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarından oluşması durumunda, başvurunun ilgili sınıflardaki tüm malları ve hizmetleri kapsadığını kabul ettiği bilinmekle birlikte, bu durum uluslararası andlaşmaların (Nicé Andlaşması veya Madrid Protokolü) getirdiği bir zorunluluk değildir. Uluslararası andlaşmalar böyle bir zorunluluk getirmemişken ve A.B.D. mevzuatında bu yönde bir düzenleme yokken, tersine A.B.D. uygulamasının sınıf başlıklarının kapsamı konusunda “sıradan anlam (ordinary meaning)” yaklaşımı açıkken, uluslararası markalar için sınıf başlıklarının ilgili sınıftaki tüm malları veya hizmetleri kapsadığı yönünde bir istisna tanınması mümkün değildir. Bu çerçevede, Madrid Protokolü’ne taraf bazı ülkelerin, 35. sınıfın sınıf başlığının ilgili sınıftaki hizmetlerin tamamını ve dolayısıyla “perakendecilik hizmetleri”ni kapsadığını kabul etmesi, USPTO’nun da aynı yaklaşımı takip etmesi gerektiği anlamına gelmemekte ve USPTO değerlendirmesini etkilememektedir.

İlaveten, Temyiz Kurulu’nun, başvuru sahibinin önceki emsal kararlar gerekçeli itirazına verdiği yanıt da belirtilmelidir. Temyiz Kurulu’na göre, “İncelemede tutarlığının sağlanması Ofis’in hedefi olsa da, inceleme uzmanlarının önceki kararları bizim için bağlayıcı değildir ve her vakada önümüze sunulan kanıtları esas alarak vaka bazında karar vermemiz gerekmektedir.”

Sonuç olarak, Temyiz Kurulu’na göre, başvuru sahibinin hizmet listesinde “Başkalarına ait geniş çeşitlilikte tüketim mallarının perakendeciliği ve çevrimiçi perakendeciliği hizmetleri.”ne yer vererek yaptığı sınırlandırma, bu hizmetlerin, başvurunun orijinal hizmet listesinde yer alan “Reklamcılık hizmetleri; iş yönetimi hizmetleri; iş idaresi hizmetleri; ofis hizmetleri.”nin kapsamına girer nitelikte bir ifade olmaması nedeniyle kabul edilebilir mahiyette bulunmamıştır. Dolayısıyla, başvuru sahibinin itirazı Temyiz Kurulu tarafından reddedilmiştir.

USPTO Temyiz Kurulu’nun “FIAT 500” kararı, ofisin Nicé sınıflandırmasının genel başlıkları konusunda uzun yıllardır devam eden istikrarlı uygulamasının devamı niteliğinde bir karar olması nedeniyle beklenmedik veya sıradışı nitelikte bir karar değildir. Bununla birlikte, bu kararın Avrupa Birliği’nde “IP Translator” kararı sonrası yaşanan kargaşa ve tartışmaların ardından gelmesi ve “IP Translator” kararıyla “sınıf başlığı herşeyi kapsar” yaklaşımını net biçimde geride bırakan yeni AB uygulamasıyla paralellik göstermesi, “FIAT 500” kararını dikkat çekici hale getirmektedir. Kararın önemini daha iyi anlamak için “IP Translator” kararını, kararın arka planını ve getirdiği yenilikleri bir kez daha anımsamak yerinde olacaktır.

 

IV- Sınıf Başlıklarının Kapsamı Konusunda İç Pazarda Uyumlaştırma Ofisi (OHIM) Uygulaması ve Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın “IP Translator” Kararı

Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarının kapsamı konusunda OHIM uygulamasını, “IP Translator” kararını milat kabul ederek, “IP Translator” öncesi ve sonrası olarak ikiye ayırmak gerekmektedir.[7]

“IP Translator” kararı öncesi durumda, uygulamanın esasını OHIM Başkanı tarafından yayınlanmış 16 Haziran 2003 tarihli 03/4 sayılı Genelge oluşturmaktaydı. 03/4 sayılı Genelge’ye göre OHIM, bir sınıfa ait sınıf başlığının, o sınıfa dahil tüm malları veya hizmetleri kapsadığını kabul etmekteydi. Bu kabul ve etkileri, tescil incelemesi için olduğu kadar, itiraz, sınırlandırma, kısmi iptal, kullanım gibi işlemler veya hükümler bakımından da geçerliydi.

OHIM, 03/4 sayılı Genelge kapsamında sınıf başlıklarının ilgili sınıf kapsamına giren tüm malları veya hizmetleri kapsadığını kabul etmekle birlikte, bu kabul Avrupa Birliği üyesi ülkelerin ulusal ofislerinin tümü bakımından geçerli değildi. Bu konuda üye ülkelerin bir kısmı, OHIM’in uygulamasına paralel olarak, sınıf başlıklarının ilgili sınıftaki tüm malları veya hizmetleri kapsadığını kabul etmişken, Birleşik Krallık başta olmak üzere bir diğer kısmı ise sınıf başlıklarının kapsamını sadece sınıf başlığında yazılı mallarla veya hizmetlerle sınırlı olarak değerlendirmekte ve ilgili sınıftaki malların veya hizmetlerin tümünün sınıf başlığınca kapsandığı yönündeki yorumu kabul etmemekteydi. Dolayısıyla, sınıf başlığından oluşan başvuruların kapsamı konusunda, Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında ciddi uygulama ve değerlendirme farklılığı bulunmaktaydı.

Sınıf başlıkları konusunda birlik üyesi ülkeler arasındaki uygulama ve değerlendirme farklılıkları, tescilli markaların kapsamının ne olduğu sorusunu da gündeme getirdiğinden ve bu sorunun cevabı ülkeden ülkeye değiştiğinden, marka sahipleri markalarının kapsamları konusunda endişeye düşmüşlerdi. Dolayısıyla, durumun netleştirilmesi için Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın yorumuna ihtiyaç duyulmuştu. Bu çerçevede, aşağıda detaylarını okuyacağınız bir dava inşa edilerek, konu Adalet Divanı önüne taşındı.

2009 yılında “Chartered Institute of Patent Attorneys”, “IP Translator” markasını tescil ettirmek için Birleşik Krallık marka tescil ofisine başvuruda bulunmuştur. Başvuru 41. sınıf için yapılmıştır ve kapsamında 41. sınıfın Nicé sınıflandırmasındaki sınıf başlığı olan “Öğretim; eğitim verilmesi; eğlence; sportif ve kültürel faaliyetler.” hizmetleri yer almaktadır. Birleşik Krallık Ofisi, 41. sınıfın sınıf başlığını kapsayan başvurunun kapsamının 03/4 sayılı OHIM Başkanlık Genelgesi kapsamında yorumlanması gerektiği görüşünden hareketle, başvurunun 41. sınıfa dahil “tercüme hizmetleri”ni de kapsadığı tespiti doğrultusunda, “IP Translator” markasının anlamı itibarıyla “tercüme hizmetleri” bakımından ayırt edici nitelikte olmadığı ve tanımlayıcı nitelikte olduğu gerekçeleriyle başvurunun reddedilmesine karar vermiştir. Başvuru reddedilirken, ret kararı sınıf başlığının tamamı için verilmiş ve ret kararının yalnızca “tercüme hizmetleri” bakımından geçerli olduğunu belirtir içerikte hizmet listesi düzenlemesi veya sınırlandırması içerikli bir işlem yapılmamıştır. (Birleşik Krallık marka ofisi sınıf başlıklarının kapsamı konusunda, sınıf başlığının ilgili sınıftaki tüm malları veya hizmetleri kapsamadığı uygulamasını kabul etmiş olmakla birlikte, bu marka için farklı bir değerlendirmede bulunmuştur. Bunun nedeni konuyu ön yorum kararı için ECJ önüne taşımaktır. Dolayısıyla, başvuru ve sonrasındaki Ofis kararını senaryo olarak kabul etmek yerinde olacaktır.)

Başvuru sahibi ofis işlemlerinin tamamlanması üzerine, ret kararını “Atanmış Kişi”ye (appointed person [Birleşik Krallık sisteminde bir temyiz merci]) götürmüştür. Başvuru sahibinin temel itiraz gerekçesi, hizmet listesinin kapsamında “tercüme hizmetleri”nin yer almaması ve kendisinin bu hizmetlerin tescili için başvuruda bulunmamış olmasıdır. Atanmış Kişi, “tercüme hizmetleri”nin tescili talep edilen hizmetler arasında yer almaması ve bu hizmetin tescili talep edilen “Öğretim; eğitim verilmesi; eğlence; sportif ve kültürel faaliyetler.” hizmetleri kapsamına girebilecek bir hizmet olmaması bulgularından hareketle, konu hakkında Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın görüşünün alınması gerektiği sonucuna ulaşmış ve Adalet Divanından takip eden üç sorunun yanıtlanacağı ön yorum kararı (preliminary ruling) verilmesini talep etmiştir:

  1. Bir marka başvurusunun kapsamında bulunan malların veya hizmetlerin açık ve kesin olarak belirtilmesine ihtiyaç var mıdır, eğer ihtiyaç varsa bu (açıklık ve kesinlik) hangi derecede olmalıdır?
  2. Marka başvurularının kapsamında bulunan malların veya hizmetlerin tanımlanması amacıyla Nicé Andlaşması çerçevesinde oluşturulan malların ve hizmetlerin uluslararası sınıflandırmasının sınıf başlıklarının içerdiği genel ifadelerin kullanılmasına izin verilmeli midir?
  3. Malların ve hizmetlerin uluslararası sınıflandırmasında yer alan sınıf başlıklarının içerdiği genel ifadelerin OHIM Başkanınca yayınlanan 16/06/2003 tarihli 03/4 sayılı Genelge’ye uygun biçimde yorumlanmasına ihtiyaç var mıdır veya bu şekildeki yoruma izin verilmeli midir?

Adalet Divanı yukarıda yer verilen sorulara 19 Haziran 2012 tarihli C-307/10 sayılı kararı ile takip eden yanıtları vermiştir:[8]

“2008/95 sayılı Direktif, marka korumasının talep edildiği malların ve hizmetlerin, başvuru sahibince,  yetkili makamların ve tacirlerin, sadece bu bilgiye dayanarak, koruma talebinin kapsamını belirleyebilecekleri derecede (yeterlilikte) açık ve kesin biçimde tanımlanmasını gerektirmektedir, anlamında yorumlanmalıdır.

2008/95 sayılı Direktif, (mallara ve hizmetlere ilişkin) tanımlamanın, yetkili makamların ve tacirlerin koruma kapsamını yeterince açık ve kesin biçimde anlamalarına imkan verdiği durumlarda, marka korumasının talep edildiği malları ve hizmetleri tanımlamak için, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarındaki genel unsurların kullanımına engel olmayacaktır, anlamında yorumlanmalıdır.

Koruma talep ettiği markanın kapsadığı malları veya hizmetleri belirtmek için, Nicé anlaşmasının birinci maddesinde belirtilen sınıflandırmanın belirli bir sınıfına ait sınıf başlığında yer alan genel ifadelerin tamamını kullanan bir ulusal marka sahibi, tescil başvurusunun ilgili sınıfa dahil olup alfabetik listede yer alan tüm malları veya hizmetleri kapsama niyetiyle mi yoksa ilgili sınıftaki malların veya hizmetlerin sadece bir kısmını kapsama niyetiyle mi  yapıldığını belirtmek zorundadır. Eğer başvuru, malların veya hizmetlerin bir bölümü için yapılmışsa, başvuru sahibinin o sınıfta bulunan hangi malları veya hizmetleri kapsama niyetinde olduğunu belirtmesi gerekmektedir.”

Bu yanıtlardan özellikle ikincisi, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarının ne şekilde değerlendirilmesi ve anlaşılması gerektiği konusunu düzenlemektedir.

Adalet Divanına göre, 2008/95 sayılı Direktifin etkin uygulamasını ve marka tescili sisteminin sorunsuz işleyişini sağlamak için, kararın önceki paragraflarında (bkz. 1 numaralı soruya ilişkin yanıt) belirtilen açıklık ve kesinlik ilkesi malların ve hizmetlerin tanımlanması bakımından da geçerli olacaktır.

Bu çerçevede, Nicé sınıflandırmasının, sınıf başlıklarında yer alan ifadelerin bir kısmı, yetkili makamların markanın koruma kapsamını tespit etmelerine yönelik olarak yeterli derecede açıklık ve kesinlik içerirken, sınıf başlıklarının bir diğer kısmı çok genel olmaları ve markanın kaynak gösterme işlevine uygun olmayacak derecede çeşitli malları veya hizmetleri içermeleri nedeniyle açıklık ve kesinlik kriterlerine uygun değildir.

Dolayısıyla, yetkili makamların, başvuru sahibinin koruma talep ettiği markanın kapsadığı sınıf başlıklarının açıklık ve kesinlik ilkelerine uygunluğunu, vaka bazında (case-by case basis) değerlendirmesi gerekmektedir.

“IP Translator” kararının hemen ardından OHIM 2/12 sayılı yeni bir Başkanlık Genelgesi yayınlamıştır.

2/12 sayılı OHIM Başkanlık Genelgesi 21/06/2012 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş ve bu tarih itibarıyla 16 Haziran 2003 tarihli 03/4 sayılı Başkanlık Genelgesi yürürlükten kalkmıştır.03/4 sayılı genelgenin ortadan kalkmasıyla, anılan genelgede belirtilen, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıkları kullanılarak yapılan başvuruların, ilgili sınıflara dahil tüm malları veya hizmetleri kapsadığı yönündeki yorum da ortadan kalkmış ve terimlerin kelime anlamları kapsamına giren malları ve hizmetleri kapsadıkları kabul edilmeye başlanmıştır.

2/12 sayılı Genelge’ye göre, OHIM, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarından yeteri derecede açık ve kesin olanları kabul etmeye devam edecektir. Tersi durumda, yani sınıf başlığının yeteri kadar açık ve kesin olmadığının düşünüldüğü durumlarda OHIM’in başvuru sahibinden açıklama isteyecektir.

Nice sınıflandırmasının sınıf başlıklarından hangilerinin yeteri derecede açık ve kesin olmadığı ise OHIM’in üye ülkelerle birlikte yürüttüğü yakınlaşma projesi kapsamında karara bağlanmıştır. Konu hakkında yürütülen yoğun bir çalışmanın ardından 2013 yılında açıklanan ortak bildiri ile Nice sınıflandırmasının sınıf başlıklarından 11 tanesinin “IP Translator” kararında belirtilen açıklık ve kesinlik ilkelerini karşılamadığı tespit edilmiştir.[9] Nice sınıflandırmasının 197 adet genel başlığından yalnızca 11 tanesinin açıklık ve kesinlik ilkelerine aykırı olduğunun belirlenmesi, “IP Translator” kararının uygulama alanını sınırlı tutmuş ve sınıf başlıklarının ilgili sınıf kapsamındaki tüm malları kapsadığını kabul eden ülkelerin ve OHIM’in “IP Translator” sonrası döneme daha yumuşak biçimde geçebilmelerini sağlamıştır.

Özetlemek gerekirse, “IP Translator” kararı, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarının kapsamı konusunda Avrupa Birliği’nde birbiriyle açıkça çelişkili biçimde uygulanan iki yaklaşım, yani “sınıf başlığı herşeyi kapsar (class heading covers all)” ve “sınıf başlığı ne anlama geliyorsa kapsamı odur (means what it says)” yaklaşımları arasından, “sınıf başlığı ne anlama geliyorsa kapsamı odur (means what it says)” yaklaşımını yerinde bulmuş ve diğer yaklaşımı ortadan kaldırmıştır. Bununla birlikte, karar sonrasında, OHIM ve AB üyesi ülkelerin, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarından yalnızca 11 tanesinin, “IP Translator” kararının açıklık ve kesinlik ilkelerine aykırı olduğunu kabul etmesi nedeniyle, kararın uygulama alanı çok genişletilmemiş ve bu yolla gerek tescil ofislerinin uygulamalarının yeni sisteme daha kolay entegrasyonu sağlanmış gerekse de marka sahiplerinin önceki tarihli markalarının kapsamlarının belirlenmesinde karşılaşılabilecek olası problemler minimum düzeye indirilmiştir.

Buna ilaveten, Adalet Divanı’nın “IP Translator” kararıyla “sınıf başlığı ne anlama geliyorsa kapsamı odur (means what it says)” yaklaşımının tercih edilmesi sonucunda, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarının kapsamı hakkındaki Avrupa Birliği uygulamasının, A.B.D. tarafından uygulanmakta olan “sıradan anlam (ordinary meaning)” yaklaşımıyla yakınlaştığı belirtilmelidir. Buna karşın, Nicé sınıflandırmasının 197 adet sınıf başlığının büyük çoğunluğunun A.B.D. tarafından belirsiz ifadeler olarak kabul edilmesi karşısında, Avrupa Birliği’nin bunlardan yalnızca 11 tanesini kapsamı açık ve kesin olmayan tanımlar olarak değerlendirmesi göz önüne alındığında, uluslararası marka uygulamasının önde gelen iki büyük gücü arasında, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıkları konusunda, halen oldukça büyük bir değerlendirme farklılığı olduğu ortaya çıkmaktadır.

 

V- Türkiye’nin Nicé Sınıflandırmasının Sınıf Başlıkları Konusundaki Yaklaşımı ve Türkiye Bakımından Değerlendirme

Türk Patent Ensitüsü’ne (TPE) ulusal yolla yapılan marka başvurularının çoğunluğunda, TPE’nin yayınladığı 2013/2 sayılı Mal ve Hizmet Sınıflandırmasına İlişkin Tebliğ’de[10] yer alan ifadeler kullanılmaktadır. Tebliğ ile getirilen sistem ve bu sisteme dayalı başvuru alışkanlıkları (kopyala – yapıştır yöntemiyle oluşturulan ve mal ve hizmet listelerinin kapsamı bakımından gerçekçi olmayan başvurular; başvurularda kullanılan veya kullanılacak mallara ve hizmetlere yer verilmemesi, tersine ilgili sınıflar kapsamındaki tüm malların ve hizmetlerin listelenmesi; Tebliğ ile oluşturulan grupların aynı, aynı tür veya benzer mal ve hizmetlerin belirlenmesi konusunda yeterliliği; aynı tür mal ve hizmet ile benzer mal ve hizmet ayrımının yerindeliği veya gerekliliği; aynı tür kavramı ile benzer kavramının anlamlı bir farklılığının söz konusu olup olmadığı; uygulanan sistemin gelişmiş ülke uygulamaları ile uyumu, vb.) bu satırların yazarına göre ciddi şekilde irdelenmesi gereken önemli konular olmakla birlikte, bu hususlar işbu yazının konusunu oluşturmadığından, burada değerlendirilmeyecektir.

2013/2 sayılı Tebliğ’in 3. maddesinde yer alan “Tebliğin ekindeki listede yer alan bazı gruplar genel başlıklar halinde düzenlenmiştir. Bu gruplara ilişkin genel başlıkların, tanımlama kapsamına giren ve ilgili Nis sınıfında bulunan malların veya hizmetlerin tamamını kapsadığı kabul edilecektir.” hükmü kanaatimizce “sınıf başlığı ne anlama geliyorsa kapsamı odur (means what it says)” yaklaşımıyla paralel nitelik göstermektedir. Şöyle ki, madde içeriğinde yer alan “tanımlama kapsamına giren” ifadesi genel başlığın kapsamını ilgili tanımın kapsamı ile sınırlandırmakta ve sonrasında gelen ilgili Nicé sınıfında bulunma şartıyla, genel başlığın kapsamının ilgili Nicé sınıfının kapsamıyla da sınırlı olduğu belirtilmektedir. Bu çerçevede, TPE uygulamasında, Tebliğ’de yer verilen genel başlıkların kapsamının, ilgili tanımın anlamı ve bu anlam esasında ilgili Nicé sınıfının kapsamı biçiminde, birbirleriyle aynı anda ortaya çıkan iki sınırlama esasında belirleneceği ortaya çıkmaktadır.

Bununla birlikte, TPE sınıflandırma tebliğinde yer alan genel başlıklar, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarından farklı olduğundan ve TPE tebliğinin asıl amacı aynı tür mal ve hizmetin belirlenmesi olduğundan, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıkları ile TPE tebliğinde yer alan genel başlıklar arasında amaç ve kapsam bakımından büyük bir farklılık olduğu ortadadır. Dolayısıyla, Türkiye’de Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıkları hakkındaki yaklaşımın ne olduğu sorusunun yanıtının sınıflandırma tebliğine bakılarak tespit edilmesi mümkün değildir. Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarının kapsamı ve hangilerinin kabul edilebilir nitelikte olduğu sorusunun yanıtı, mevzuat veya uygulama kılavuzunda da belirtilmemiş olduğundan, sorunun yanıtı ancak uygulamaya bakılarak tespit edilebilecek içeriktedir. Uygulamaya bakıldığında ise Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarından büyük bir bölümünün sorunsuz biçimde kabul edildiği, ancak bir kısmı hakkında açıklama talep edildiği görülmektedir.

A.B.D. uygulamasına eşdeğer bir uygulamanın Türkiye bakımından kabul edilmesi kanaatimizce mümkün ve uygulanabilir içerikte değildir. Şöyle ki, A.B.D. uygulaması uzun yıllardır süren bir geleneğin devamı niteliğindedir ve sınıf başlıklarının çoğunluğunu uzun yıllardır kabul etmeyen A.B.D.’nin bunları kabul etmemeye devam etmesi anlaşılır bir tutumdur. Buna karşın sınıf başlıklarını sorunsuz biçimde kabul eden OHIM, Avrupa Birliği üyesi ülkeler ve Türkiye’nin –A.B.D. uygulamasıyla aynı şekilde- bir anda sınıf başlıklarının neredeyse tamamını kapsamı belirsiz terimler olarak kabul etmeye başlaması, uygulamada ve özellikle önceki tarihli tescilli markaların kapsamının belirlenmesi konusunda büyük sıkıntılara yol açacak niteliktedir. Kaldı ki, Türkiye’nin sınai mülkiyet konusunda Avrupa Birliği mevzuatıyla paralel mevzuata sahip olması ve yakın işbirliği içerisinde bulunduğu ülkelerin Avrupa Birliği üyesi ülkeler ve OHIM olduğu göz önüne alındığında, konu hakkında Avrupa Birliği üyesi ülkeler ve OHIM yaklaşımının tercih edilmesi gerektiği hususu, kanaatimizce belirginleşmektedir.

Belirtilen durum çerçevesinde, “IP Translator” kararı sonrası OHIM ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerde ortaya çıkan yaklaşım ve sonuçlarının Türkiye tarafından yakından takip edilmeye devam edilmesi ve Avrupa Birliği üyesi ülkeler ve OHIM tarafından kapsamı belirsiz bulunan 11 sınıf başlığına ilişkin uygulamanın Türkiye açısından gözden geçirilmesi yerinde olacaktır.

 

VI- Sonuç

 

Yazı boyunca, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarının kapsamı ve kabul edilebilirliği hususundaki A.B.D. ve OHIM – Avrupa Birliği üyesi ülkelerin uygulamaları “FIAT 500” ve “IP Translator” kararları ışığında detaylı biçimde aktarılmaya çalışılmıştır. “FIAT 500” ve “IP Translator” kararlarını açıklamaya geçmeden önceyse yazının konusunun okuyucularca daha net biçimde anlaşılması için Nicé sınıflandırması ve sınıflandırmanın sınıf başlıkları hakkında bilgi verilmiştir. Son olarak, konu Türkiye bakımından kısaca değerlendirilmiştir.

Yazı boyunca yapılan değerlendirmeler ışığında, öncelikli olarak Adalet Divanı’nın “IP Translator” kararıyla, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarının kapsamı konusunda Avrupa Birliği’nin Haziran 2012’den başlayarak “sınıf başlığı ne anlama geliyorsa kapsamı odur” yaklaşımını benimsediği belirtilmelidir. Bu yaklaşımın sınıf başlıklarının kapsamı konusunda A.B.D.’nin uzun yıllardır uyguladığı “sıradan anlam” yaklaşımı ile paralelliği nedeniyle, A.B.D. ile Avrupa Birliği uygulamasının, birbirine yakınlaştığı ifade edilmelidir.

Nicé sınıflandırmasının 197 adet sınıf başlığının büyük çoğunluğu A.B.D. tarafından halen kapsamı belirsiz ifadeler olarak kabul edilmektedir. Buna karşın, Avrupa Birliği’nin bu başlıklardan yalnızca 11 tanesini kapsamı açık ve kesin olmayan tanımlar olarak değerlendirmesi göz önüne alındığında, A.B.D. ve Avrupa Birliği arasında, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarını oluşturan terimlerin açık ve kesinliği konusunda, halen büyük bir değerlendirme farklılığı olduğu görülmektedir.

Bir diğer deyişle, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarını oluşturan terimlerin kapsamı değerlendirilirken, terimlerin kelime anlamının dikkate alınması gerektiği konusunda A.B.D. ve Avrupa Birliği birbirine yakınlaşmışken, söz konusu terimlerin hangilerinin kapsamının açık olduğu konusunda taraflar arasında halen belirgin bir yorum farkı bulunmaktadır.

Konu Türkiye özelinde değerlendirildiğinde, öncelikli olarak, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıkları ile TPE sınıflandırma tebliğinde yer alan genel başlıklar arasında içerik, amaç ve kapsam bakımından büyük farklılık olduğu belirtilmeli ve karşılaştırma Türk sınıflandırma tebliğ ile Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıkları arasında değil, uygulama pratikleri arasında yapılmalıdır. Bu karşılaştırmanın sonucunda, yazar, Türkiye’nin, A.B.D. uygulaması benzeri bir yaklaşımı değil, ülke açısından daha kolay uygulanabilir Avrupa Birliği yaklaşımını tercih etmesi gerektiğini düşünmektedir.

Son olarak, yazara göre, Avrupa Birliği uygulamasına paralellik sağlanması için, Avrupa Birliği üyesi ülkeler ve OHIM tarafından kapsamı belirsiz bulunan 11 sınıf başlığına ilişkin uygulama Türkiye bakımından gözden geçirilmelidir.

 

Önder Erol Ünsal

Temmuz 2014

unsalonderol@gmail.com

[1] Sınıf başlıklarının listesinin http://tmclass.tmdn.org/ec2/classheadings;jsessionid=D0DB1D33C66BB086921BC067FFB0E48E.ec2t3 bağlantısından görülmesi mümkündür.

[2] http://www.wipo.int/classifications/nivilo/nice/# (The class headings indicate in a general manner the fields to which the goods and services in principle belong.)

[3] http://tmep.uspto.gov/RDMS/detail/manual/TMEP/Apr2013/d1e2.xml#/manual/TMEP/current/TMEP-1400d1e2049.xml

[4] http://tmep.uspto.gov/RDMS/detail/manual/TMEP/Apr2013/d1e2.xml#/manual/TMEP/current/TMEP-1400d1e2479.xml

[5] Kararın tam metnine http://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/ttabvue-79099154-EXA-13.pdf adresinden erişilmesi mümkündür.

[6] Advertising services; business management; business administration; office functions.

[7] “IP Translator” kararı, karar öncesi ve sonrası OHIM ile Avrupa Birliği üyesi ülkelerin uygulamaları hakkında detaylı bilginin http://iprgezgini.org/category/ip-translator-davasi/ adresinde yer alan yazılardan incelenmesi mümkündür.

[8] Kararın tam metnine http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=124102&doclang=EN adresinden erişilmesi mümkündür.

[9] Ortak bildiri kapsamında yeterince açık ve kesin bulunmayan ve kabul edilemeyecekleri bildirilen 11 terim aşağıda sayılmıştır:

  1. Sınıf 6: Adi metallerden yapılmış diğer sınıflarda yer alamayan mallar. Terimin kabul edilmeme nedeni, malların neden yapılmış olduklarının belirtilmiş olmasına karşın malların ne olduğunun belirtilmemiş olmasıdır.
  2. Sınıf 7: Makineler ve imalat tezgahları. Kabul edilmeyen terim, sınıf başlığının yalnızca “makineler” kısmıdır. Terimin kabul edilmeme nedeni, ne tip makinelerin kast edildiğinin belirtilmemiş olmasıdır.
  3. Sınıf 14: Değerli metaller ve bunların alaşımları ve bunlardan (değerli metallerden ve bunların alaşımlarından) yapılmış veya bunlarla kaplanmış diğer sınıflarda yer almayan Kabul edilmeyen terim, sınıf başlığının yalnızca “değerli metallerden ve bunların alaşımlarından yapılmış veya bunlarla kaplanmış mallar” kısmıdır. Terimin kabul edilmeme nedeni, malların neden yapılmış olduklarının veya neyle kaplanmış olduklarının belirtilmiş olmasına karşın malların ne olduğunun belirtilmemiş olmasıdır.
  4. Sınıf 16: Kağıt, karton ve bu malzemelerden (kağıt veya kartondan) yapılmış diğer sınıflarda yer almayan Kabul edilmeyen terim, sınıf başlığının yalnızca “kağıt veya kartondan yapılmış mallar” kısmıdır. Terimin kabul edilmeme nedeni, malların neden yapılmış olduklarının belirtilmiş olmasına karşın malların ne olduğunun belirtilmemiş olmasıdır.
  5. Sınıf 17: Kauçuk, gütaperka, lastik, asbest, mika ve bu malzemelerden (kauçuk, gütaperka, lastik, asbest, mikadan) yapılmış diğer sınıflarda yer almayan mallar. Kabul edilmeyen terim, sınıf başlığının yalnızca “kauçuk, gütaperka, lastik, asbest, mikadan yapılmış mallar” kısmıdır. Terimin kabul edilmeme nedeni, malların neden yapılmış olduklarının belirtilmiş olmasına karşın malların ne olduğunun belirtilmemiş olmasıdır.
  6. Sınıf 18: Deri ve imitasyon deri ve bu malzemelerden (deri ve imitasyon deri) yapılmış diğer sınıflarda yer almayan mallar. Kabul edilmeyen terim, sınıf başlığının yalnızca “deri ve imitasyon deriden yapılmış mallar” kısmıdır. Terimin kabul edilmeme nedeni, malların neden yapılmış olduklarının belirtilmiş olmasına karşın malların ne olduğunun belirtilmemiş olmasıdır.
  7. Sınıf 20: Ahşap, mantar, saz, kamış, hasır, boynuz, kemik, fildişi, balina kemiği, kabuk, amber, sedef, lületaşı ve bunların ikamelerinden veya plastikten yapılmış diğer sınıflarda yer almayan mallar. Terimin kabul edilmeme nedeni, malların neden yapılmış olduklarının belirtilmiş olmasına karşın malların ne olduğunun belirtilmemiş olmasıdır.
  8. Sınıf 37: Tamir hizmetleri. Terimin kabul edilmeme nedeni, tamir hizmetinin konusu ürünlerin ne olduğunun belirtilmemiş olmasıdır.
  9. Sınıf 37: Kurulum hizmetleri. Terimin kabul edilmeme nedeni, kurulum hizmetinin konusu ürünlerin ne olduğunun belirtilmemiş olmasıdır.
  10. Sınıf 40: Malzemelerin işlenmesi hizmetleri. Terimin kabul edilmeme nedeni, işleme hizmetinin neyin işleneceği belirtilmediği sürece belirsiz bir tabir olmasıdır.
  11. Sınıf 45: Bireylerin ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak üçüncü kişiler tarafından sağlanan kişisel ve sosyal hizmetler. Terimin kabul edilmeme nedeni, sağlanacak hizmetin açık şekilde belirtilmemiş olmasıdır.

[10] http://www.turkpatent.gov.tr/dosyalar/mevzuat/MarkaTeb.pdf;   http://www.turkpatent.gov.tr/dosyalar/nice/Sinif_01-45_degisiklik.pdf