Etiket: nispi ret nedenleri

BADTORO v. TORO – Siz Ne Düşünürsünüz (2)? Mahkemenin Kararı

 

Geçtiğimiz gün yayınladığımız “BADTORO v. TORO (Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararı) – Siz Ne Düşünürsünüz (1)?” başlıklı yazıda (https://wp.me/p43tJx-IL), EUIPO Temyiz Kurulu ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi tarafından BADTORO v. TORO markalarına ilişkin olarak incelenen ihtilaftan bahsetmiş ve okuyucularımıza ihtilaf hakkında siz ne düşünürsünüz sorusunu yöneltmiştik.

Sorumuza sitede yorumlarıyla yanıt veren Yıldız SEKBAN ve Filiz ÖZDİLER’e öncelikle teşekkür ediyoruz.

İlk yazıda da bahsettiğimiz üzere, EUIPO Temyiz Kurulu ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi ihtilafta farklı sonuçlara varmıştır.

İhtilafı kısaca hatırlatacak olursak:

Aşağıda görseline yer verilen “BADTORO” marka tescil başvurusu Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO)’ne yapılıyor. Başvurunun kapsamında 25. ve 34. sınıflara dahil mallar (giysiler, ayak giysileri, baş giysileri, sigaralar, tütün içenler için malzemeler, kibritler)ve 35. sınıfa dahil bazı hizmetler bulunuyor.

 

 

Başvurunun ilanına karşı aynı – benzer malları ve hizmetleri içeren aşağıdaki TORO kelime ve TORO kelime + şekil markaları gerekçe gösterilerek itiraz ediliyor.

 

 

TORO

 

İnceleme konusu markalara ilişkin tanınmışlık gibi bir iddianın bulunmadığını ve İspanyolca “TORO” kelimesinin Türkçe karşılığının da “boğa” olduğunu bu noktada belirtelim (her ne kadar inceleme konusu mallara – hizmetlere ilişkin bir özellik olmasa da).

İtiraz sahibinin itirazı ilk olarak EUIPO İlana İtiraz Birimi tarafından incelenmiş ve markalar arasında karıştırılma olasılığının bulunduğu tespitiyle başvuru reddedilmiştir. Başvuru sahibi bu karara karşı itiraz etmiş ve itiraz EUIPO Temyiz Kurul tarafından değerlendirilmiştir. Temyiz Kurulu incelemesi sonucunda, başvuru hakkındaki ret kararını, yani markalar arasında karıştırılma olasılığının bulunduğu yönündeki kararı yerinde bulmuş ve başvuru sahibinin itirazını reddetmiştir.

Başvuru sahibi bu karara karşı dava yolunu kullanmıştır. Adalet Divanı Genel Mahkemesi tarafından görülen dava 20/09/2017 tarihinde T-350/13 sayıyla karar bağlanmıştır. İlgilenen okuyucularımız kararı http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=194641&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1553387 bağlantısından görmesi mümkündür.

Davacının tek iddiası, karıştırılma olasılığı değerlendirilmesinin, yani Topluluk Marka Tüzüğü madde 8/1-(b) değerlendirilmesinin hatalı biçimde yapılmasıdır.

Genel Mahkeme, davacının bu iddiasını yerinde bulmuş ve aşağıda açıklanacak nedenlerle markalar arasında karıştırılma olasılığının bulunmadığı sonucuna ulaşmıştır.

Mahkemeye göre, Temyiz Kurulu’nun değerlendirmesinin tersine başvuruda yer alan şekil unsuru orijinaldir ve kamunun ilgili kesiminin dikkatini kelime unsurundan başka yöne çevirebilecektir. İşaretin oluşturduğu bütünsel izlenim göz önüne alındığında kelime unsuru ikinci plandadır. Başvuru ve ret gerekçesi markalar “TORO” kelimesini ortak olarak içerse de, bu husus markaların görsel benzerliğinin derecesini önemli ölçüde etkilememektedir. Dolayısıyla, işaretler arasında görsel benzerlik derecesi düşüktür. Buna ilaveten, işaretlerin işitsel benzerliğinin normal düzeyde olduğu kabul edilmelidir. İşaretlerin kavramsal benzerliğine gelince, başvurudaki kelime ve şekil unsurları birlikte değerlendirildiğinde ortaya çıkan ve tüketicilere iletilen mesaj, boğa (toro) hayvanının klasik konseptinden uzaktır. Bu çerçevede, Temyiz Kurulu değerlendirmesinin aksine, işaretler arasındaki kavramsal benzerlik yüksek düzeyde değil, ortalama düzeydedir. Bu çerçevede, Temyiz Kurulu’nun işaretler arasındaki bütünsel benzerlik bulunduğu yönündeki değerlendirmesi hatalıdır ve işaretler arasında ancak düşük derecede benzerlikten bahsedilebilir. Bütün bu değerlendirmelerin sonucunda da, mallar ve hizmetler arasında yüksek düzeyde benzerlik bulunsa da, kamunun ilgili kesimi malların ve hizmetlerin ticari kaynağı konusunda yanılgıya düşmeyecektir. Bu değerlendirmeler ışığında Genel Mahkeme, markalar arasında karıştırılma olasılığının bulunmadığına hükmetmiş ve aksi yöndeki EUIPO Temyiz Kurulu kararını iptal etmiştir.

Siz ne düşünürsünüz serisinin bir sonraki yazısında buluşmak üzere, karar hakkındaki görüşlerinizi beklediğimizi tekrar ediyor ve yorumlarını paylaşan okuyucularımıza şimdiden teşekkür ediyoruz.

Önder Erol ÜNSAL

Kasım 2017

unsalonderol@gmail.com  

Bilgilenmiş Kullanıcı mı Ortalama Tüketiciden Çıkar, Ortalama Tüketici mi Bilgilenmiş Kullanıcıdan? – UKIPO “Total” Kararı

total-gas

 

Birleşik Krallık Patent Ofisi’nin O/448/16 26 Eylül 2016 tarihli kararı bilgilenmiş kullanıcı ve ortalama tüketici kitlesi için iki ayrı karşılaştırmada bulunarak ortaya oldukça ilginç bir karar çıkarmış durumda.

 

IKON Financial Group Limited isimli bir firma tarafından 36. Sınıfta yer alan “finansal hizmetlerde, döviz hizmetleri ve emlak satış hizmetleri ile ilgili finansal hizmetler” emtialarını kapsayacak şekilde “total1” şeklini marka tescil başvurusuna konu etmiştir.

 

Dünyanın önde gelen akaryakıt firmalarından olan TOTAL SA firması ise yine “total2” tanınmış şekil markasını, 2003 yılından beri 36. Sınıftaki “akaryakıt ödemeleri için kart hizmetleri, devamlı müşterileri için hediyelik eşya, seyahat ve akaryakıt almasını sağlayan kart hizmetleri, servis istasyonlarında akaryakıt dolumu için hazırlanan kart hizmetleri” gibi emtiaları da kapsayacak şekilde tescilli olarak kullanmaktadır.  TOTAL SA firması, anılan başvuruya, işbu markasına dayalı olarak  işaretler arasında benzerlik bulunduğu, bu benzerliğin tüketici algısında markalar arasında ilişkinin bulunduğu sonucunu doğuracak nitelikte olduğu, söz konusu başvurunun, firmalarının tanınmış logosunun itibarını zedeleyip sulandırabileceğini, tüketicinin bu markadan hizmet alıp sonrasında hayal kırıklığına uğraması halinde kendi markalarının zarar göreceğini iddia konusu ederek başvuruya yönelik itirazını gerçekleştirmiş.

 

Bununla birlikte itiraz sahibi tescilli markasının yanı sıra ayrıca 96433-0001 sayısı ile tescilli total3 endüstriyel tasarımına dayalı olarak da başvuru konusu markaya itiraz etmiştir.

 

İncelemeyi gerçekleştiren uzman, ilk olarak, başvuru konusu işarete yönelik önceki tescilli markaya dayalı itirazları ele almıştır.  Markalar kapsamında yapılan incelemeler sonucunda taraf markalarının finansal hizmetler üst çatısı altında aynı emtiaları kapsadığı belirtilmiştir. Nitekim incelemeyi yapan uzmana göre, burada dava konusu markada daha üst bir ifade olan “finansal hizmetler” ile finansal hizmetlerin içerisindeki bir hizmet olan “ödeme kartları” hizmetleri birbirleri ile iç içe hizmetlerdir.( Gérard Meric v OHIM, T-133/05 (“MERIC”) Case T-388/00 Institut für Lernsysteme v OHIM – Educational Services (ELS) [2002] ECR II-4301, paragraph 53).

 

Ancak bu değerlendirmede incelemeyi yapan uzman için, “döviz değişim” hizmetleri ile itiraz sahibinin ödeme kartları, müşteri kartları, akaryakıt dolum kartları ile ilgili hizmetleri benzer değildir. Başvuru konusu marka kapsamındaki “döviz değişimi” hizmetlerinin, her türlü finansal hizmet ile ilişkilendirilmesi mümkün değildir. Uzmana göre, bu nitelikteki bir hizmet, diğer finansal hizmetler ile bir ikame içerisinde olmadığı gibi dağıtım kanalları da aynı olmayıp birbirleri yerine ikame edilebilir de değillerdir. Dolayısıyla incelemeyi yapan uzmana göre taraf markaları arasında “döviz değişim” hizmetleri yönünden bir emtia benzerliği mevcut olmadığı gibi yine “emlak alım – satımı” hizmetleri açısından da bir benzerlik bulunmamakta, yalnızca başvuru konusu markada yer alan “finansal hizmetler” emtiaları yönünden, emtialar benzerlik göstermektedirler. Dolayısıyla ikinci aşama olarak başvuru konusu işaretlerin benzerlik değerlendirmesinin yapılması yoluna gidilmiştir.

 

İncelemeyi yapan uzmana, göre her iki taraf markası da ihtiva ettiği herhangi bir unsuru ön plana çıkarmayan şekil markalarıdır. Her iki taraf markasının görsel açıdan bıraktıkları algı aynı olmamakla birlikte oldukça yüksek düzeyde benzerdir. Her iki marka da 3 adet kavisli şeklin birleşmesi ile oluşturulmuş, her iki markada da turuncu, kırmızı ve mavi renk tonları kullanılmıştır. TOTAL firmasına ait önceki markada mavi rengin yanı sıra koyu mavi/lacivert renk de yer almaktadır. Bu açıdan bakıldığında her iki marka arasında oldukça küçük farklılıklar bulunmaktadır. Örneğin itiraza mesnet markada, lacivert rengi bulunmakta, markayı oluşturan kavisli şekillerin bir araya gelmesi bir top şeklini andırmaktayken, başvuru konusu markada ise kavisli şekillerin bir araya gelmesi neticesinde oluşan şekil tam dairesel değildir. Ancak işaretler arasındaki bu küçük farklılıklar, aralarındaki yüksek düzeyli benzerliği ortadan kaldırmaya elverişli değildir.

 

Uzmana göre finansal hizmetler yönünden ilgili tüketici kitlesi ortalama bir tüketici olabileceği gibi bu alanda çalışan, faaliyet gösteren, bu alan ile ilgilenen kişiler de olabilecektir. Bununla birlikte finansal etkiler yaratacak bu gibi hizmetler yönünden olağan bir  tüketicinin dahi daha fazla dikkate sarf edeceği kabul edilmelidir.

 

Bu unsurlar bir arada ele alındığında her iki taraf markasında da yalnızca şekil unsurunun bulunması, başvuru konusu marka kapsamındaki “finansal hizmetler” emtiaları yönünden taraf markalarının aynı hizmetleri içermesi, tüketicinin, her iki işaret arasında yanılgıya düşebileceğini kabul edilmesini gerektirmektedir. Ancak başvuru kapsamında kalan “döviz  değişimi, emlak alım satımı” hizmetleri yönünden taraf markaları arasında emtia benzerliğinin çok ilgisiz olması nedeniyle işaretler arasındaki benzerliğe rağmen tüketicinin işaretleri karıştırmayacağı şeklinde bir sonuca varıldığı görülmektedir.

 

İncelemeyi yapan uzman, TOTAL firmasının tescilli markası yönünden bu değerlendirmeleri yaptıktan sonra, itiraz sahibinin, önceki tescilli endüstriyel tasarımına dayalı gerçekleştirdiği itirazlar ile ilgili olarak da birtakım değerlendirmelerde bulunmuştur.

 

Buna göre, markalar yönünden ortalama tüketici nezdinde yapılan karşılaştırmanın, endüstriyel tasarımlar yönünden bilgilenmiş kullanıcı gözetilerek yapılması gerektiğini vurgulayan uzman bilgilenmiş kullanıcının, ortalama bir tüketiciden daha fazla dikkat gösteren ve ayrıntıya önem veren bir kullanıcı olduğu belirtmiştir. Uzmana göre başvuru konusu işaret bir grafik tasarımından ibarettir. Bu nedenle bilgilenmiş kullanıcının kim olduğunun doğrudan tespiti mümkün değildir. Bu kullanıcı herhangi bir tüketici olabileceği gibi, grafik çizimine ilgisi olan bir tüketici de olabilir. Uzmana göre her iki kullanıcı kitlesi de bilgilenmiş kullanıcı olabilecektir. Ancak bununla birlikte bilgilenmiş kullanıcı, yüksek bir dikkat düzeyine sahip olması nedeniyle tasarımları çok daha dikkatli inceleyecektir.

 

Tasarımların birbirleri ile ilgili benzerliğini uzman, renkler ve şekiller yönünden ayrı ayrı incelemiştir. Uzmana göre TOTAL firmasına ait tescilli tasarım, mavinin tonları ile kırmızı ve turuncu renklerden oluşmaktadır. Başvuru konusu markada da yine açık mavi, kırmızı ve turuncu renkler bulunmaktadır. Sadece renkler yönünden taraflara ait şekillerin birbirleri ile çok benzer olduğu, aralarındaki farklılıkların iyi bir gözlemci tarafından dahi fark edilemeyeceği belirlenmiş ve tasarımların şekli unsurlarının karşılaştırmasına geçilmiştir.

 

Uzmana göre her iki marka da genel olarak üç adet kavisli şeklinde bir araya gelmesi sonucunda üç boyutlu döner bir top şekli algısı yaratmaktadır. Ancak başvuru konusu marka ile önceki tasarım arasında bazı farklılıklar vardır. Buna göre önceki tasarımda, turuncu renk, kavisli şekillerin iç kısmının renginin tasviri için kullanılmaktayken başvuru konusu markada kavisli şekillerden birinin turuncudur. Yine önceki tasarımı oluşturan kavisler bir küre algısı yaratır nitelikte iken başvuru konusu markada kavisli şekiller birbirleri ile tam olarak çakışmamakta ve bu nedenle küreden ziyade yonca yaprağı gibi bir algı oluşturmaktadır. Son olarak önceki tasarım daha geniş yüzeyli bir algı yaratırken, başvuru konusu işarette kavisli şekillerin konumlandırılması dış kısmında daha da kıvrımlı bir görüntü yaratmıştır.

 

Sonuç olarak her ne kadar işaretler arasında belli oranda bir benzerlik bulunmakta ise de bilgilenmiş kullanıcı algısında tasarım ile şekil markasının birbirlerinden farklı bir algı yarattıkları görüşüne varıldığı anlaşılmaktadır.

 

Birleşik Krallık Patent Ofisi tarafından verilen bu karar bilgilenmiş kullanıcı ve ortalama tüketici açısından tasarım – şekil markası ve şekil markası – şekil markası aralarındaki benzerlik değerlendirmelerine oldukça farklı bir yaklaşım getirmektedir. Aynı işaretlerin, farklı ilkeler çerçevesinde farklı sonuçlar doğuracak şekilde değerlendirilmesi enteresan. Sonraki sürecin nasıl işleyeceğini takip edip gözlemlemek yerinde olacaktır.

 

Poyraz DENİZ

Kasım 2016

Cinsel Fantezi Dünyasından Karıştırılma Olasılığına Giden Uzun ve Dolambaçlı Yol – Kırbaçlar ile Parfümeri Ürünleri Benzer Mallar mıdır?

whip

Türk marka inceleme sistemi; başvuru sahipleri, vekiller, idare, bilirkişiler ve yargıyı da kapsayacak biçimde bütün olarak düşünüldüğünde, kanaatimizce sistemin en sorunlu ayaklarından birisi bilirkişilik müessesi olarak ortaya çıkmaktadır. Bilirkişilerin marka hukukuna ve sistemin yapıtaşlarına hakimiyet derecesi ve bilgi düzeyleri bazı raporlarda tartışmalı değerlendirmelere yol açmakta ve bilirkişilik sisteminin ortaya çıkardığı sonuçlar müessesenin güvenilirliğini tartışma konusu yapmaktadır.

İhtisas mahkemeleri hakimleri, bilirkişi raporları ile bağlı olmasa da Yargıtay’ın bilirkişi raporu alınmamış olması nedeniyle bozduğu kararların varlığı ve mahkemelerin ağır işyükü gibi gerekçeler, sistemin bilirkişi incelemesine bağımlılığını artırmaktadır. Buna ilaveten, Türk Patent Enstitüsü (TPE) Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu (YİDK)’nun kararlarına karşı açılan davalarda, Enstitü savunmalarının bilirkişi raporlarına detaylı itirazları içerecek biçimde yapılamaması (ağır işyükü nedeniyle) ve kurum içinde kararı veren kişilerin savunmanın da bir parçası olabileceği iç mekanizmaların (gene işyükü nedeniyle) sağlıklı biçimde işletilememesi, son tahlilde Türk marka inceleme sistemini bilirkişilerin ilginç raporları kolaylıkla yazabildiği bir alan haline getirmiştir.

Hiç şüphesiz raporlarda yer alan maddi yanlışların veya belirgin hatalı yorumların itiraz yoluyla ortaya konulması raporlara en azından düzen verilmesini sağlayacaktır. Buna karşın, inceleme sistemindeki mevcut durumun, bilirkişi raporlarıyla -en azından şu an için- daha iyiye gitmediği, tersine marka incelemesine ilginç yorumların getirildiği kanaatimizce ortadadır.

Mevcut tecrübemiz bize bilirkişi raporlarının en sorunlu olduğu alanların; malların ve/veya hizmetlerin benzerliği hakkında getirilen yorumlar, Enstitü kararlarına karşı açılan iptal davalarında Enstitü’ye sunulmamış ancak dava aşamasında öne sürülen delilleri de dikkate alarak yazılan raporlar (ki Enstitü’ye sunulmamış delilleri esas alarak tanınmışlık, kötü niyet, kullanım sonucu kazanılmış ayırt ediciliğin varlığı sonuçlarına vararak Enstitü kararının iptalinin gerekliliği yorumunu yapmak kanaatimizce yerinde değildir) ve tanınmışlık yorumlarında esas alınan delillerin niteliği olduğunu göstermektedir.

Enstitü kararlarına karşı açılan davaların sonuçlarına ilişkin olarak kimi dönemlerde yapılan taramalarda, ilginç yorumlarla karşılaşıp dava dosyasının içeriğini incelendiğinde, bu ilginç yorumların ana dayanağının bilirkişi raporları olduğu gerçeğiyle karşılaşılmaktadır. Özellikle detaylı yorumlar içeren kararların (evet Enstitü bazen detaylı analizler içeren kararlar veriyor), bilirkişilerin ilginç yorumları esas alınarak iptal edilmesi hiç şüphesiz karar verenleri de etkilemektedir. Bu yazıda, bize göre en ilginç yorumlardan birisini içeren bir raporu, marka numarası, marka, karar numarası ve herhangi bir isim belirtmeden sadece tespitleri çerçevesinde değerlendirmeye çalışacağız.

Rapor konusu davanın özet içeriği aşağıdaki şekildedir:

Enstitü’ye yapılan marka başvurusu 18. sınıfa dahil “İşlenmiş veya işlenmemiş deriler ve postlar, yapay deriler, köseleler, astarlık deriler. Derilerden, deri taklitlerinden veya diğer malzemelerden mamul taşıma amaçlı başka sınıflarda yer almayan eşyalar(Çantalar, deri veya kösele kutular ve sandıklar, anahtarlıklar dahil). Şemsiyeler, güneş şemsiyeleri, güneşlikler, bastonlar. Kırbaçlar, koşum takımları, eyerler, üzengi ve eyer kayışları.” mallarını ve 35. sınıfa dahil “Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için çeşitli malların bir araya getirilmesi hizmetleri ( belirtilen hizmetler perakende, toptan satış mağazaları, elektronik ortamlar, katalog ve benzeri diğer yöntemler ile sağlanabilir ).” hizmetlerini içermektedir. Buna karşın itiraz gerekçesi markanın kapsamında 3. sınıfa dahil “Temizlik malzemeleri ve çamaşır yıkamada kullanım için diğer maddeler; temizlik, parlatma, ağartma ve aşındırma müstahzarları; sabunlar; parfümeri, esans yağları, kozmetikler, saç losyonları; diş macunları.” malları bulunmaktadır.

Başvuru konusu marka İngilizce anlamı bulunan, bu anlamı çok sofistike olmayan, Türk tüketicilerce anlamı kolaylıkla anlaşılabilecek ve Türkçe karşılığıyla neredeyse aynı kelime yapısına sahip bir ibaredir. Başvuru bu haliyle Türk başvuru sahiplerince de kolaylıkla marka olarak seçilebilecek içeriktedir ve –kanaatimizce- her duyulduğunda sadece itiraz sahibi firmayı refleksif olarak çağrıştırabilecek bir yapıya sahip değildir. İtiraz gerekçesi marka da aynı ibareden oluşmaktadır.

Başvurunun yayınına karşı yapılan itiraz TPE Markalar Dairesi Başkanlığı tarafından reddedilir ve bir kez daha yapılan itiraz üzerine dosya YİDK nezdinde incelenir. YİDK, markalar benzer olsa da, kapsadıkları mal ve hizmetlerin benzer olmadığı, dolayısıyla karıştırılma ihtimalinin bulunmadığı, itiraz gerekçesi markanın tanınmışlığının itiraz ekinde sunulan dokümanlarla ispatlanmadığı, kötü niyet iddiasının ispatlanmadığı gibi gerekçeleri ayrıntılı biçimde açıklayarak itirazı reddeder.

İtirazın reddedilmesi kararına karşı YİDK kararının iptali talebiyle dava açılır ve dosya bilirkişiye tevdi edilir.

Bilirkişi heyeti, dava hakkında düzenlediği ilk raporda başvurunun kapsadığı 18 ve 35. sınıflara dahil mal ve hizmetlerle, itiraz gerekçesi markanın kapsadığı 3. sınıfa dahil malları benzer mallar ve hizmetler olarak değerlendirir ve tanınmışlık iddiasının da kabul edilmesi gerektiğini belirterek, belirtilen tespitleri içeren bir rapor sunar.

Mahkeme bilirkişi raporunu kısmen tatmin edici bulmaz ve “Sınıf 18: Kırbaçlar, koşum takımları, eyerler, üzengi ve eyer kayışları.” malları ile davacının 3. sınıfa dahil mallarının neden benzer olduğunun, 18. sınıfa dahil belirtilen malların modayla ilişkisinin ne olduğunun heyet tarafından yeniden irdelenmesi gerektiği tespitiyle ek rapor talep eder.

Bilirkişi heyeti uzun bir giriş yaptıktan sonra can alıcı gerekçesini açıklar ve “Sınıf 18: Kırbaçlar, koşum takımları, eyerler, üzengi ve eyer kayışları.” malları ile davacının 3. sınıfa dahil mallarının benzerliği yönündeki tespitindeki neden ısrarcı olduğunu belirtir:

“… kök raporda yer alan değerlendirmelerde, davaya konu marka başvurusunda yer alan “kırbaçlar, koşum takımları, eyerler, üzengi ve eyer kayışları.” emtiaları da benzerlik kapsamında değerlendirilmiştir. Her ne kadar, genel olarak az önce bahsedilen emtialar; sadece at, koşu ve takımları kapsamında düşünülmekte ise de, bu ve benzeri ürünlerin; farklı talepler kapsamında ve fantazi ürünler yelpazesinde; yine moda sektörü kapsamında, tüketiciye sunulmakta olduğu bir realitedir. Örneğin, Harvey Nichols markası altında yer alan ve yurtdışında oldukça bilinen Agent Provocateur markası; bahse konu emtiaları, tüketiciye, moda sektörü kapsamında arz etmektedir. Bahse konu markanın Türkiye’de (İstanbul Kanyon alışveriş merkezi) dahi bir şubesi bulunmaktadır.

Bu noktada takdiri Mahkemenize ait olmak üzere, ilk raporda 18. sınıf içerisinde yer alan “kırbaçlar, koşum takımları, eyerler, üzengi ve eyer kayışları.” emtialarının da moda ile ilişkili olduğu yönündeki görüşlerimizde herhangi bir değişiklik olmadığı belirtilmelidir.”  

(Bu aşamada, Agent Provocateur markasının rapora konu ihtilafla hiçbir ilgisinin bulunmadığı ve raporda sadece örnek mahiyetinde kullanıldığı özellikle belirtilmelidir. Ayrıca, rapordan yapılan alıntıdaki koyu renkli vurgular yazara aittir.)

Bilirkişi heyeti, ek raporda bu hususa ilaveten tanınmışlığa ilişkin tespiti bir kez daha yapmaktadır.

Yazı içeriğinde tartışacağımız konu “kırbaçlar, koşum takımları, eyerler, üzengi ve eyer kayışları.” mallarının moda sektörü ile ilişkisi, dolayısıyla parfüm ve kozmetik gibi ürünlerle bağlantısı kurulurken kullanılan argüman ve tespitlerin yerindeliği olacaktır. Tanınmışlık yönündeki tespitlere ve başvuru kapsamındaki diğer malların ve hizmetlerin 3. sınıftaki mallarla benzerliğinin kurulması için kullanılan argümanlara ise fazlasıyla değinilmeyecektir.

Ek raporun içeriğinde kullanılan “fantezi ürünler yelpazesi” terimi, açıkça ifade edilmemiş olsa da muhtemelen “kırbaçlar”ın cinsel yaşamda fantezi bir ürün olarak da kullanıldığı kabulüne dayanmaktadır. Şöyle ki inceleme konusu diğer malların yani “koşum takımları, eyerler, üzengi ve eyer kayışları.” mallarının nasıl birer cinsel fantezi ürünü olabileceği hususu zihnimizde canlanmamaktadır. (Canlandıran varsa tebrik ederiz.)

Cinsel yaşamda kullanılan fantezi ürünleri uzmanlık alanıma girmese de, fantezi ürün olarak kullanılabilecek kırbaçların, hayvanlar üzerinde kullanılan 18. sınıftaki bildiğimiz kırbaçlar olmadığı, seks oyuncağı mahiyetinde ürünler olduğu veya 18. sınıftaki kırbaçlar olsa dahi bunların genel moda sektörüyle bir bağlantısının kurulamayacağı görüşündeyim. (Bu tip kırbaçların modası varsa ve bu moda parfümeri, kozmetik kullanıcısı ortalama Türk tüketiciler tarafından takip ediliyorsa yazı için peşinen özür dilerim.)

Bir an için Nicé sınıflandırmasına bakılacak olursa “seks oyuncaklarının” 18. sınıfta değil, 10. sınıfta yer aldığı kolaylıkla görülebilir (bkz. https://webaccess.wipo.int/mgs/?lang=en , aranacak terim sex toys). Fantezi ürün mahiyetindeki kırbaçların Nicé sınıflandırmasının 10. mu yoksa 18. sınıfında mı sınıflandırılması gerektiği ayrı bir tartışma konusu olsa da, kanaatimizce tartışma konusu olmaması gereken konu, bu ürünlerin genel moda sektörüyle bağlantısının kurulmasının ve buna dayanarak parfüm ve kozmetiklerle benzer ürünler olarak değerlendirilmesinin yerinde olmadığıdır.

Bilirkişi heyeti bu noktada “Harvey Nichols markası altında yer alan ve yurtdışında oldukça bilinen Agent Provocateur markasını örnek göstermiş olsa da, her iki alanda (parfümeri ve kırbaç) birden faaliyet gösteren tek bir markanın varlığı, söz konusu ürünlerin genel moda sektörüyle bağlantılı olduğunu göstermek için yeterli olmayacaktır. Bunun ötesinde, malların ve hizmetlerin benzerliğinin içinde bulunulan zaman ve coğrafya da esas alınarak değerlendirilmesi gerekirken, Türkiye’de hangi tüketici grubunun parfüm ve kırbaçları birbirleriyle benzer veya ilişkili ürün olarak değerlendirebileceği, dahası kırbaçları cinsel fantezi ürünü olarak değerlendirip, moda sektörü kapsamında düşünebileceği, sonrasında da kırbaç markasını, parfüm markasıyla ilişkilendirebileceği hususu raporda elbette ki hiç belirtilmemiştir. Heyetin İstanbul Kanyon’da bir Agent Provocateur mağazasının bulunduğunu belirtmesi, kanaatimizce böylesine iddialı bir genellemenin yapılması için tek başına yeterli olmayacaktır.

Aslına bakılırsa bilirkişi heyeti, kanaatimizce kök rapordaki 3. ve 18. sınıftaki mallar esasen moda sektörüne dahil olduğundan, “kırbaçlar, koşum takımları, eyerler, üzengi ve eyer kayışları.” malları da dahil olmak üzere birbirleriyle benzerdir içeriğindeki kolaycı – kestirmeci görüşünden ek raporda vazgeçmemek için, fantezi ürünler sektörüne uzanan zorlama bir gerekçe yazmayı tercih etmiştir.

Belirtilen gerekçe bize göre zorlama olsa da mahkemeyi tatmin etmiş olsa gerek ki, mahkeme kararında “farklı talepler kapsamında ve fantezi ürünler yelpazesinde, yine moda sektöründe” ifadesi aynen kullanılarak ve de ilişki bu şekilde kurulmuşken ilgili tüketici kesimi “orta seviyede bilgi ve dikkate sahip kişiler” olarak tayin edilerek, mallar birbirleriyle benzer bulunmuş ve markalar arasında 556 s. KHK 8/1-(b) bendi bağlamında karıştırılma ihtimalinin bulunduğu kanaatine varılmıştır. (Bu durumda ortalama Türk tüketicisi kırbaç gördüğünde farklı şeyler düşünüyor demektir. Hipodrom, at çiftliği, binicilik tesisleri gibi ortamlardan uzak durmanızı öneririm.)

Mahkeme buna ilaveten tanınmışlık gerekçeli iddiayı da haklı bulmuş ve o iddia bakımından da davayı kabul etmiştir. Bu değerlendirmenin yerindeliği sonucuna varmak kanaatimizce de mümkün olduğundan (mevcut delillerle tersi de mümkün olsa da), tanınmışlık değerlendirmesi hakkında yapacağımız bir yorum bulunmamaktadır.

8/1-(b) bağlamındaki karıştırılma ihtimali sonucu, “kırbaçlar, koşum takımları, eyerler, üzengi ve eyer kayışları.” malları özelinde öne sürülen gerekçe ve değerlendirme bakımından kanaatimizce enteresan olsa da, farklı bir yol takip edildiğinde, hele de itiraz gerekçesi marka tanınmış veya bilinir bir marka olarak değerlendirilmişken, aynı sonuca varılabilmesi bizce mümkündür.

Şöyle ki, Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın Canon  ve Sabel-Puma davalarında ortaya koyduğu ilkeler ortadayken, yani “Mal  ve  hizmetlerin   benzerlik  derecesinin düşüklüğü, markaların benzerlik derecesinin yüksekliğiyle telafi edilebilir veya tam tersi geçerli olabilir. Divanın yerleşmiş uygulamasına göre de, önceki markanın ayırt edici gücünün yüksek olması durumunda karıştırılma riski artmaktadır. (Avrupa Adalet Divanı, Sabel – Puma davası) Dolayısıyla, ayırt edici gücü yüksek markaların korunma derecesi, ayırt ediciliği zayıf markalara göre daha fazladır. Bu nedenle Avrupa Adalet Divanına göre; Direktifin 4(1)(b) maddesinin (karıştırılma ihtimali ile ilgili ret gerekçesi) yorumlanması, mal ve hizmetler arasındaki benzerlik düşük derecede olsa da, markaların çok benzer ve önceki markanın ayırt edici gücünün yüksek olduğu durumlarda tescil talebinin reddedilmesi yönünde olacaktır.”  ilkeleri bağlamında, markalar kapsamındaki malların düşük derecede benzerliği sonucuna varmak mümkün olacaktır.

Nasıl mı? Aşağıdaki şekilde:

3. sınıfta genel olarak temizlik ve parlatma ürünlerinin bulunduğunun, bunlar arasında deriden ürünler için özel temizlik malzemelerinin, cilaların ve hayvanlar için temizlik ürünlerinin de bulunduğunun altının çizilmesi ve bu malların itiraz gerekçesi markanın kapsamında kullanılan genel ifadeler kapsamına girdiğinin belirtilmesi suretiyle; bu tip malların “kırbaçlar, koşum takımları, eyerler, üzengi ve eyer kayışları.” malları ile oldukça düşük derecede de olsa benzerliğinin bulunduğunun iddia edilmesi, buna ilaveten markaların ayniyet derecesindeki benzerliği, itiraz gerekçesi markanın tanınmışlığı nedeniyle artırılmış ayırt edici gücünün varlığı ve bunların sonucunda yukarıda belirtilen Canon ilkeleri kapsamında markalar arasında karıştırılma ihtimalinin, en azından malların aynı veya bağlantılı ticari işletmelerden kaynaklanması anlamında ilişkilendirme ihtimalinin bulunduğunun öne sürülmesi, kanaatimizce daha kabul edilebilir ve daha az zorlama içeren bir gerekçelendirme olacaktır.

Buna karşın incelenen davada, bilirkişi heyetinin Canon kriterleri gibi ilkeleri hiç kullanmadan, kırbacı cinsel fantezi ürünü olarak değerlendirerek, cinsel fantezi ürünlerini de moda sektörüne dahil ürünler olarak kabul ederek ve sonrasında da sadece bu nedenle parfüm gibi mallarla kırbacı benzer bularak, önce malların benzerliği sonra karıştırma ihtimalinin varlığı sonucuna ulaşması, kanaatimizce oldukça zorlama bir tespittir.

Elbette bütün bunları yazarken, Enstitü tarafından ortaya çıkartılan alt grup sisteminin ve buna dayalı mal / hizmet benzerliği incelemesinin, Türk marka inceleme sisteminin gelişimini engelleyen başlıca husus olduğu yönünde yıllardır öne sürdüğümüz tespitimizi bir kez daha tekrar etmekte fayda bulunmaktadır.

IPR Gezgini, bu sonbahardan itibaren sadece yabancı ofis veya mahkeme kararları hakkında değil, kesinleşmiş kararlar olması şartıyla ulusal yargı kararları hakkında da değerlendirmelerde bulunmayı planlamaktadır. Okuduğunuz yazı bu niyetin ilk ürünüdür.

Her ne kadar kırbacın cinsel fantezi ürünü olup olmadığı, Türk tüketicilerce moda sektörüne dahil bir ürün olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği ve sonrasında parfümlerle ilişkilendirilip ilişkilendirilmeyeceği hakkında sayfalarca yazmak ağır bir işsizlik göstergesi olarak algılanabilse de, gene de ilginç bulduğunuz karar ve değerlendirmeleri yazmamız için bize iletirseniz mutlu oluruz.

Önder Erol Ünsal

Ekim 2016

unsalonderol@gmail.com

556 sayılı KHK m. 8/1-(b)’ye göre “benzerlik” kavramı ile m. 8/4’e göre “benzerlik” kavramının mukayesesi

556 s. KHK’daki nispi ret nedenlerinden birisi olan karıştırılma ihtimaline ilişkin 8/1-(b) bendi ile tanınmış markalara daha geniş bir koruma sağlayan KHK’nın 8/4 bendinin uygulanabilmesi için gerekli öncelikli şartlardan birisi önceki tarihli, yani itiraza dayanak olan marka ile itiraz edilen başvuruya konu marka arasında benzerlik bulunmasıdır.

Söz konusu madde hükümlerine aşağıda yer verilmektedir.

556 s. KHK m. 8/1:

Tescil edilmiş veya tescil için başvuru yapılmış bir markanın sahibi tarafından itiraz yapılması durumunda, aşağıdaki hallerde marka tescil edilemez:

b. Tescil için başvurusu yapılan marka, tescil edilmiş veya tescil için daha önce başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya benzer ise ve tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış bir markanın kapsadığı mal veya hizmetlerle aynı veya benzer ise, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış markanın halk tarafından karıştırılma ihtimali varsa ve bu karıştırılma ihtimali tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile ilişkili olduğu ihtimalini de kapsıyorsa.”

556 s. KHK m. 8/4 :

Marka, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu daha önce yapılmış bir markanın aynı veya benzeri olmakla birlikte, farklı mallar veya hizmetlerde kullanılabilir. Ancak, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış markanın, toplumda ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabileceği, markanın itibarına zarar verebileceği veya tescil için başvurusu yapılmış markanın ayırt edici karakterini zedeleyici sonuçlar doğurabileceği durumda, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu daha önce yapılmış bir marka sahibinin itirazı üzerine, farklı mal veya hizmetlerde kullanılacak olsa bile, sonraki markanın tescil başvurusu red edilir”.

Her iki madde hükmünde de markaların benzer olması koşuluna açıkça yer verilmekle birlikte, uygulamada zaman zaman söz konusu benzerliğin ne şekilde yorumlanması gerektiği konusunda belirsizlik oluşabilmektedir. Örneğin, 8/4 kapsamında aranan benzerlik, 8/1-(b) kapsamında aranan benzerliğe göre daha düşük bir benzerlik midir, ya da 8/1-(b) ye göre benzer olmayan iki markanın, 8/4’e göre benzer bulunması söz konusu olabilir mi?

Ülkemizde bu tartışmanın derinlemesine yapıldığı bir Mahkeme kararına ulaşamamış olmakla birlikte, AB hukukunda bu konulara açıklık getiren AB Adalet Divanı tarafından verilmiş çeşitli yargı kararları bulunmakta olup, tüm Avrupa Birliği üye ülkelerinde geçerli bölgesel bir hak doğuran AB markalarının tescil makamı olan EUIPO (eski adıyla OHIM) da söz konusu yargı kararları ekseninde şekillenmiş uygulama kılavuzlarında bu konuya da değinmiştir.

Bu yazıda, söz konusu mesele AB Adalet Divanı kararları ve EUIPO uygulaması referans alınarak açıklanmaya çalışılacaktır. Zira, 556 s. KHK’da yer verilen söz konusu hükümler, Avrupa Birliği Marka Tüzüğü’nün (EUTMR) ilgili maddelerinden (m. 8(1)(b) ve 8(5)) büyük ölçüde yararlanılmak suretiyle mevzuatımıza aktarılmıştır.

(556 s. KHK’daki 8/4 bendinin,  AB Marka Tüzüğündeki karşılığı olan) EUTMR 8(5) maddesi kapsamında yapılmış bir itirazın başarılı olabilmesi için işaretler arasında belli düzeyde benzerlik bulunması zorunludur.  (AB Adalet Divanı, 24.03.2011, C-552/09 P, ‘TiMi Kinderjoghurt’, para. 53). Eğer markalar tümden farklı bulunmuşsa, itiraz başarılı olamayacağından, EUTMR (5) maddesi kapsamındaki diğer koşulların varlığına ilişkin inceleme yapılmamalıdır.

EUTMR’nin 8(5) maddesi anlamındaki “benzerlik” terimi ile 8(1)(b) maddesinde yer alan aynı ifadenin anlamı arasındaki ilişki bazı belirsizliklere konu olmaktadır. Her iki hükmün lafzından açıkça anlaşılacağı üzere, işaretler/markalar  arasındaki benzerlik (veya aynılık), hem 8(1)(b) maddesinin, hem de 8(5) maddesinin uygulanması için bir ön şarttır. Her iki hükümde de aynı terimin kullanılması, bu terimin aynı şekilde yorumlanması ihtiyacını destekleyen bir argüman olup, dava hukuku da bunu teyit etmektedir.

Bu bağlamda, EUTMR 8(5) maddesine göre benzerlik değerlendirmesi, EUTMR 8(1)(b) maddesi bağlamında uygulanan kriterler ile aynı şekilde, yani görsel,  işitsel ve kavramsal benzerlik unsurlarını göz önüne alarak yapılmalıdır. (AB Adalet Divanı, 23.10.2003, C-408/01, ‘Adidas’, para. 28; 24.03.2011, C-552/09 P, ‘TiMi Kinderjoghurt’, para. 52)

EUTMR 8(1)(b) maddesi bağlamında markaları değerlendirirken uygulanan;
örneğin tüketicilerin işareti bir bütün olarak algılaması ve oldukça nadiren farklı markalar arasında direkt bir karşılaştırma yapma şansı olması ve markalar hakkında zihninde kalan net olmayan resme itimat etmek zorunda olması gibi genel kurallar,  8(5) maddesi bağlamında da geçerlidir.

EUTMR’nin 8(1)(b) ve 8(5) maddeleri bağlamında işaretlerin benzerliği için aynı kriterler uygulanmakla birlikte, söz konusu maddelerin temeldeki amacı farklıdır: EUTMR 8(1)(b) maddesinin amacı, kullanılması halinde, ilgili tüketicileri mal veya hizmetlerin ticari kaynağı konusunda karıştırabilecek sonraki tarihli markanın tescilini engellemek olup; EUTMR 8(5) maddesinin amacı ise, kullanılması halinde, önceki tarihli tanınmış markadan haksız yarar sağlayabilecek veya markanın ününe veya ayırt edici karakterine zarar verebilecek sonraki tarihli bir markanın tescilini engellemektir.

İlgili iki madde hükmü bağlamında “benzerlik” kavramı arasındaki ilişki, Adalet Divanı tarafından Timi Kinderjoghurt kararında ele alınmıştır: “Öncelikle ifade edilmelidir ki … önceki tarihli marka ile itiraz edilen marka arasındaki benzerliğin varlığı, hem EUTMR 8(1)(b) hem de 8(5) maddesinin uygulanması için bir ön koşuldur.” (para. 51)

Gerek EUTMR 8(1)(b) gerekse 8(5) maddesi bağlamında, çekişme konusu markalar arasında benzerlik bulunduğuna dair tespit, özellikle, görsel, işitsel veya kavramsal benzerlik unsurlarının varlığını gerektirmektedir.  (AB Adalet Divanı, 23.10.2003, C-408/01, ‘Adidas-Salomon and Adidas Benelux’, para. 28).

Ancak, söz konusu hükümler, aranan benzerliğin düzeyi bakımından farklılaşmaktadır. Çekişme konusu markalar arasında benzerlik bulunması durumunda, EUTMR 8(1)(b) maddesi kapsamındaki koruma, halkın ilgili kesimi açısından bu markalar arasında bir karıştırılma ihtimali bulunması koşuluna bağlı iken; EUTMR 8(5) maddesi kapsamında sağlanacak koruma için böyle bir ihtimalin varlığı gerekli değildir. Dolayısıyla, EUTMR 8(5) maddesinde sayılan zarar çeşitleri[1] halkın ilgili kesiminin söz konusu markalar arasında bir bağlantı kurmasının (to establish a link between them) yeterli olması koşuluyla, çekişme konusu markalar arasında daha düşük düzeydeki bir benzerlikten kaynaklanabilir. (AB Adalet Divanı, 23.10.2003, C-408/01, ‘Adidas-Salomon and Adidas Benelux’, para 27, 29, 31; 27.11.2008, C-252/07, ‘Intel Corporation’, para. 57, 58, 66).

Bununla birlikte,  gerek ilgili madde hükümlerinin lafzı gerekse de dava hukuku, çekişme konusu markalar arasındaki benzerliğin EUTMR’nin 8(1)(b) veya 8(5) maddelerine göre farklı bir şekilde değerlendirilmesi gerektiği yönünde bir sonuca ulaşmak açısından belirgin değildir.

Özetlemek gerekirse, EUTMR’nin hem 8(1)(b) hem de 8(5) maddelerinin uygulanması, işaretler arasında benzerlik bulunmasını gerektirmektedir. Dolayısıyla, 8(1)(b) maddesi kapsamındaki incelemede işaretler farklı (dissimilar) bulunmuşsa, 8(5) maddesine dayalı itiraz da muhakkak başarısız olacaktır.

Ancak, eğer işaretler benzer bulunmuşsa, 8(1)(b) veya 8(5) maddelerinden hangisi ile ilgili olduğuna bağlı olarak, uzman, ilgili hükmün uygulanması için var olan benzerlik düzeyinin yeterli olup olmadığını bağımsız olarak (ve ilgili diğer faktörlerle karşılıklı ilişki içinde) değerlendirecektir.

Dolayısıyla, ilgili tüm faktörlerin genel değerlendirilmesi neticesinde, markalar arasında EUTMR 8(1)(b) maddesine göre karıştırılma ihtimali bulunduğu sonucuna götürecek bir benzerlik düzeyi, 8(5) maddesi bağlamında, örneğin ilgili sektörlerin tamamen farklı olması nedeniyle, işaretler arasında bir bağlantı kurulmasına yol açmayabilir.  Her durumda tam bir analiz yapılmalıdır. Şöyle ki, işaretler arasındaki benzerlik, böyle bir bağlantının bulunup bulunmadığını değerlendirirken göz önüne alınacak faktörlerden yalnızca bir tanesidir.

Vakaya göre, aşağıdaki senaryolar olasıdır:

  • Markalar farklı (dissimilar) olduğu için EUTMR 8(1)(b) maddesine dayalı itiraz başarısız olur — aynı sonucun geçerli olması nedeniyle 8(5) maddesi de aynı şekilde başarısız olur.
  • EUTMR 8(1)(b) maddesine göre karıştırılma ihtimali yoktur (örneğin mal ve hizmetlerin farklı veya çok düşük düzeyde benzer olması nedeniyle), ancak markalar benzerdir — EUTMR 8(5) maddesine göre inceleme yapılmalıdır. (bkz. AB Adalet Divanı Genel Mahkemesi, T-143/11, ‘Chianti Classico’, para. 66-71).
  • Diğer ilgili faktörlerle birlikte markalar arasındaki benzerlik, 8(1)(b) maddesine göre karıştırılma ihtimali bulunmadığı sonucuna götürebilir, ancak markalar arasındaki benzerlik, diğer ilgili faktörler de göz önüne alındığında, 8(5) maddesine göre markalar arasında bağlantı (link) kurulmasına yeterli olabilir.[2]

556 s. KHK’nın 8/1-(b) ve 8/4 maddelerinin, markalarının benzerliği koşuluna ilişkin lafzı, AB Marka Tüzüğünden aynen alındığından kanaatimizce, aynı yaklaşım 556 s. KHK’nın 8/1-(b) ve 8/4 bentleri bakımından da geçerli olmalıdır. Bu nedenle, özellikle her iki nispi ret nedenine dayalı olarak yapılan itirazlarda markalar arasındaki benzerlik değerlendirmesinin görsel, işitsel ve kavramsal benzerlik faktörlerinin tümünü göz önüne alınarak dikkatli bir şekilde yapılması önem arz etmektedir. Bu noktada, markaların benzer olmaması (farklı olması) ile markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunmaması kavramları arasındaki ilişkiye dikkat edilmesi gerekir. Şöyle ki, markaların benzer olmaması, markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunmaması tespitine bağlı olarak ortaya çıkan bir sonuç kesinlikle değildir. Diğer bir ifade ile, 8/1-(b) bendine dayalı inceleme yapılırken, sondan başa doğru, yani önce markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunup bulunmadığına karar verip, bu sonuca göre markaların benzer olmadığına karar vermek hatalı bir yaklaşım olacaktır. Böyle bir durumda, 8/4 bendine dayalı itirazın da başarılı olma şansı peşinen ortadan kalkmış hale gelecektir.

Şu halde, 8/1-(b) bendine dayalı bir itirazda öncelikle markaların benzerliği değerlendirilmeli, eğer benzerlik mevcutsa, 8/1-(b) bendine göre markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunup bulunmadığına, diğer ilgili faktörler (mal/hizmetlerin benzerliği, önceki markanın ayırt edici niteliği, ilgili tüketici kesiminin dikkat düzeyi, vb. ) göz önüne alınarak yapılacak genel bir değerlendirme sonucunda karar verilmelidir.

Toparlamak gerekirse, markaların belli düzeyde benzer olması, markalar arasında mutlak surette karıştırılma ihtimali de bulunduğu anlamına gelmemektedir. Ancak, markaların farklı olması hem karıştırılma ihtimalini ortadan kaldırmakta, hem de 8/4’e dayalı bir itirazın da başarısız olması sonucuna götürmekte olduğundan, “markaların benzerliği” ve “karıştırılma ihtimali” kavramlarının her somut olayda ayrıca değerlendirilmesi, şayet markalar benzer ise (bu benzerliğin karıştırılma ihtimaline yol açıp açmadığından bağımsız olarak), 8/4 bendine dayalı incelemenin, ilgili maddenin kendi koşul ve dinamiklerine göre ayrıca irdelenmesi yerinde bir yaklaşım olacaktır.

 

Tolga Karadenizli

Temmuz 2016, Ankara

karadenizlit@gmail.com

 

[1] Yazarın notu: tanınmış markadan haksız yarar sağlama, tanınmış markanın itibarına veya ayırt edici karakterine zarar verme

[2] EUTMR 8(5) maddesine göre markalar (işaretler) arasındaki bağlantı (link) konusu ayrı bir yazıda ele alınacaktır.

Kaynak:

European Union Intellectual Property Office (EUIPO), Guidelines for Examination of European Union Trade Marks, Part C, Opposition, Section5, Trade Marks with Reputation- Article 8(5) EUTMR, version 1.0, 01/08/2016, s. 36-37

“STYLEHOUSE” ve “STYLEHAÜS” Markaları USPTO Temyiz Kurulu’nca Karşılaştırılıyor – Giysiler ve Giysilerin Perakendeciliği Hizmetleri Reloaded

stylehaus2

A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Marka Temyiz Kurulu (TTAB)’nun, 17 Şubat 2016 tarihinde verdiği “Stylehouse” kararı kanaatimizce birkaç açıdan ilgi çekicidir. http://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/ttabvue-86345866-EXA-8.pdf bağlantısından erişilebilecek karar bu yazıda okuyucularımıza kısaca aktarılacaktır.

Başvuru sahibi “MUTYAAR INC.” stilize karakterlerde yazılı “stylehouse” markasının 25. sınıfa dahil “Giysiler, yani bluzlar, gömlekler, etekler, elbiseler, büstiyerler, sabahlıklar, pantolonlar, tişörtler, sweatshirtler, ceketler, iç çamaşırlar, atkılar, şallar, hırkalar, süveterler, jean giysiler” malları için tescil edilmesi talebiyle USPTO’ya başvuruda bulunur.

stylehouse2

USPTO uzmanı resen yapılan incelemede, başvuruyu 35. sınıfta “perakende giysi butikleri hizmetleri” için tescilli standart karakterlerde yazılı “STYLEHAÜS” markasıyla karıştırılma olasılığı gerekçesiyle reddeder.

STYLEHAÜS

Başvuru sahibi bu karara karşı itiraz eder ve itiraz USPTO Temyiz Kurulu tarafından incelenip 17 Şubat 2016 tarihinde karara bağlanır.

Temyiz Kurulu’na göre, başvuru sahibinin stilize STYLEHOUSE markası ve önceden tescilli STYLEHAÜS markaları işitsel ve anlamsal açıdan çok benzerdir, şöyle ki Almanca “ev” anlamına gelen “HAÜS” kelimesinin anlamı, İngilizce “ev” anlamına gelen “house” kelimesiyle aynıdır. Buna karşın, başvuru sahibine göre Almanca bir kelime intibaı veren ve bu yönde bir ticari izlenim yaratan “STYLEHAÜS” ibaresi nedeniyle başvuru ile ret gerekçesi marka birbirlerinden kolaylıkla ayırt edilecektir.

Temyiz Kurulu, başvuru sahibiyle aynı kanaati paylaşmamaktadır. Başvuru ile ret gerekçesi markanın görünümü ve telaffuzunda farklılıklar olsa da, bu farklılıklar minimal düzeydedir ve bütünsel izlenimin benzerliğini değiştirmemektedir. Almanca “haus” kelimesinin doğru yazım halinde umlaut (iki nokta işareti) yer almasa da, bu husus aynı şekilde telaffuzu ve “Haüs” ve “Haus” ibarelerinin aynı şekilde algılanması durumunu değiştirmeyecektir. Bu çerçevede Kurul analizine göre, her iki markanın ikinci kısımları yani “HOUSE” ve “HAÜS” ibareleri birbirlerinin eşdeğeridir. Buna ilaveten, markaların yüksek düzeyde işitsel ve görsel benzerlik içerdiği de belirtilmelidir.

Ret gerekçesi STYLEHAÜS markası standart karakterlerde yazılmıştır ve herhangi bir tarif içermemektedir. Standart karakterlerde yazılı bir markanın koruma konusu kelimenin kendisidir ve herhangi bir gösterim biçimiyle sınırlı bir koruma söz konusu değildir. Bu çerçevede, başvuru sahibinin markasındaki stilize yazım biçimi markaların birbirinden ayırt edilmesini sağlamada büyük etkiye sahip olmayacaktır.

Sonuç olarak Temyiz Kurulu’na göre, başvuru ile ret gerekçesi marka, başlangıçlarının (STYLE kelimesi) aynı olması, sonlarında yer alan “HOUSE” ve “HAÜS” ibarelerinin birbirlerinin eşdeğeri olması nedenleriyle aynı yapıya sahip olarak değerlendirilmiş ve markalar arasındaki benzerliklerin farklılıklara göre daha ağır bastığı görüşüne ulaşılmıştır. Sonuç olarak Kurul, markaları benzer markalar olarak değerlendirmiştir.

Temyiz Kurulu bu tespitin ardından, markaların kapsamında bulunan malların ve hizmetlerin benzerliği hususunu irdelemiştir.

Başvuru kapsamında yer alan “Giysiler, yani bluzlar, gömlekler, etekler, elbiseler, büstiyerler, sabahlıklar, pantolonlar, tişörtler, sweatshirtler, ceketler, iç çamaşırlar, atkılar, şallar, hırkalar, süveterler, jean giysiler” malları hiç şüphesiz ret gerekçesi markanın kapsamında bulunan “perakende giysi butikleri”nde satışa sunulacak mallardır. Buna ilaveten, kanıtlar göstermektedir ki giysiler ve giysi mağazaları aynı ticari kaynağı gösterebilir nitelikte mallar ve hizmetlerdir.

Malların ve hizmetlerin ticari dağıtım kanalları ve tüketicilerin niteliği incelendiğinde, malların ve hizmetlerin normal ticari kanallarla sunulduğu ve tüketicilerin ortalama tüketiciler olduğu görülmektedir.

Başvuru sahibi, ret gerekçesi marka sahibinin butik dükkanlarının oldukça özelleşmiş ve randevuyla gidilen niteliği nedeniyle, mallar ve hizmetler arasında yeteri derecede farklılık bulunduğunu öne sürmektedir. Buna ilaveten, başvuru sahibi kendi mallarının tüketicilere normal ve geleneksel kanallarla ulaştırılmasına karşın, ret gerekçesi marka sahibinin hizmetlerinin tüketicilere yüksek derecede özelleşmiş ve karmaşık yollarla sadece Los Angeles’ta bulunan bir mağazada stilistler aracılığıyla sunulduğunu belirtmektedir.

Temyiz Kurulu’na göre, başvuru sahibinin argümanları sorunludur, şöyle ki bu argümanlar dışsal kanıtlara dayanmaktadır. Yerleşik içtihada göre karıştırılma olasılığı incelemesinde, markaların kapsadığı mallar ve/veya hizmetler, başvuru formu veya tescil belgesinde yazılmış oldukları halleriyle karşı karşıya konularak incelenir. Başvuru sahibi, ret gerekçesi markanın kapsamındaki hizmetlerin sunum biçimine ilişkin çeşitli iddialarda bulunmuş olmakla birlikte, markanın hizmet listesinde belirtilen içerikte bir sınırlandırma mevcut değildir. Bu çerçevede Kurul incelemesinde de, markaların mal ve hizmet listeleri yazılmış oldukları halleriyle esas alınmış ve yukarıda açıklanan nedenlerle malların ve hizmetlerin benzer oldukları, aynı ticari kaynaktan geldikleri izlenimini yaratabilecekleri, aynı ticari kanallarla piyasaya sunuldukları ve ayni tip tüketicilere hitap ettikleri sonucuna varılmıştır.

Başvuru sahibi, ret gerekçesi markanın kapsadığı hizmetlerin maliyeti dikkate alındığında hizmet alıcılarının sofistike tüketiciler olarak değerlendirilmesi gerektiğini öne sürmektedir. Kurul’a göre, başvuru sahibi ret gerekçesi markanın kapsamını bir kez daha kendi bakış açısıyla sınırlandırmaktadır. Şöyle ki, ret gerekçesi markada yer alan “perakende giysi butikleri” tanımı kapsamında fiyatı ve tüketici tipini işaret eden herhangi bir sınırlandırma bulunmamaktadır, tersine bu tanımlama her tür müşterinin giysi alışverişini kapsayabilecek bir terimdir. Kanıtlar, perakende butiklerin müşterilerinin diğer yerlerden alışveriş yapan giysi tüketicilerinden daha itinalı ve dikkatli olduğunu da göstermemektedir. Dolayısıyla, Kurul analizinde her tür tüketiciyi dikkate almak durumundadır.

Sayılan tüm nedenlerle, Temyiz Kurulu markaların benzer olduğu, mallar ve hizmetler arasında benzerlik ve bağlantı bulunduğu ve ticari kanalların ve tüketicilerin çakıştığı, bunların sonucunda da başvuru ile ret gerekçesi marka arasında karıştırılma ihtimali bulunduğu neticesine ulaşmıştır. Dolayısıyla, USPTO marka inceleme biriminin ret kararı Temyiz Kurulu tarafından onanmıştır.

Yazı içeriğinde yer verdiğimiz karar oldukça basit gözükse de, birkaç noktanın altı kanaatimizce dikkatlice çizilmelidir.

İlk olarak; USPTO incelemesinde markaların benzerliği resen değerlendirilirken bile mallar ve hizmetler arasındaki benzerlik ve bağlantı incelenmektedir ve mallar veya hizmetler arasında bağlantı kurulması için bunların aynı sınıfta olması gibi bir ön şart bulunmamaktadır. İncelenen vakada olduğu gibi, mallar ve hizmetler resen inceleme aşamasında bile benzer ve bağlantılı bulunabilmekte ve bu husus esas alınarak ret kararı verilebilmektedir.

İkinci olarak; giysiler ve giysilerin perakendeciliğine yönelik 35. sınıfa dahil hizmetler arasında benzerlik bulunduğu açık bir tespittir ve bu husus çok sayıda USPTO kararında olduğu gibi, bu kararda da tekrar edilmiştir.

Son olarak; malların ve hizmetlerin benzerliği incelenirken, mal ve hizmet listelerindeki yazım biçiminin esas olduğu, piyasadaki kullanım biçimi esas alınarak malların ve hizmetlerin benzerliğinin daha dar bir bakış açısıyla sınırlanamayacağı bir kez daha belirtilmiştir. Ülkemizde çok sayıda itiraz ve dava dilekçesinde ısrarla piyasadaki kullanım biçimi nedeniyle malların ve hizmetlerin farklılaştığı vurgulanmakta ve incelemenin bu husus dikkate alınarak sonuçlandırılması talep edilmektedir. Buna karşın, gelişmiş ülke ofislerinde olduğu gibi ülkemizde de markaların mal ve hizmet listeleri esas alınarak inceleme yapılmaktadır. Aksi durum marka tesciline olan güveni azaltacak ve tescil belgesi yerine piyasadaki kullanım hususunu esas alarak inceleme yapmayı gerektirecektir.

Altını çizdiğimiz noktaların, bu kısa kararı bilgilendirici ve okuyucularımız açısından ilgi çekici hale getirdiğini umuyoruz.

Önder Erol Ünsal

Şubat 2016

unsalonderol@gmail.com   

 

Kırmızı Bir Boğayı Bir Bulldog’la Karıştırır mısınız? (Adalet Divanı Genel Mahkemesi Red Bull – Bulldog Kararı – T-78/13)

bulldog.redbull

 

Daha önce sitede Önder Erol Ünsal tarafından http://iprgezgini.org/2014/03/27/taninmis-markanin-ucuncu-kisilerce-kullaniminda-hakli-neden-kavrami-adalet-divani-leidseplein-beheer-v-red-bull-on-yorum-karari-c-6512/ linkinde yer alan karar özetinde kendine yer bulan “REDBULL v. BULLDOG” uyuşmazlığından sonra RED BULL firmasının bir kez daha “BULLDOG” markası ile karşı karşıya kaldığı yeni bir uyuşmazlık Adalet Divanı Genel Mahkemesi nezdinde görülmüş ve mahkemece 5 Şubat 2015 tarihinde verdiği görülen T-78/13 sayılı kararı neticesinde RED BULL firmasının tüm iddiaları kabul görmüştür.

 

Kararın tam metnine http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=EN&text=&pageIndex=0&part=1&mode=lst&docid=162085&occ=first&dir=&cid=578108 linkinden ulaşılması mümkün olup aşağıda kararın ilgili bölümlerine yer verilmiştir.

 

Davanın taraflarından itiraz sahibi Avusturya menşeili enerji içecekleri ile tanınan “RED BULL”  firmasının, gerek Avusturya gerekse de AB ülkelerinde Nice Sınıflandırmasının 32. ve 33. sınıf emtialarında çok sayıda tescilli markası bulunmaktadır. Başvuru konusu markanın ise sahibi Birleşik Krallık menşeli Sun Mark firması olup firma tarafından 01.07.2010 tarihinde “BULLDOG” ibaresi ile 32. sınıf emtialarda (ve fakat alkollü içecekleri içermeksizin) gerçekleştirildiği anlaşılan marka başvurusuna, RED BULL firmasının önceki tarihli “RED BULL” ve “BULL” markalarına dayalı olarak benzerlik ve karıştırılma ihtimali ve ayrıca önceki hak sahipliği iddialarına dayalı olarak  itirazlar gerçekleştirilmiştir.

 

İtiraza konu “Bulldog” başvurusu bir kelime markasıdır:

 

bulldog

 

RED BULL firmasının, başvuruya yönelik bu ilk itirazlarını 207/2009 sayılı Topluluk Marka Tüzüğü’nün 8(1)(b) ve 8(5) maddeleri çerçevesinde öne sürdüğü ve itirazlarının İtirazlar Birimi tarafından 17.11.2011 tarihinde kabul edildiği, İtirazlar Birimi tarafından verilen karara karşı başvuru sahibi SUN MARK firmasının 13.01.2012 tarihinde itirazda bulunduğu ve itirazlarının 2. Temyiz Kurulu (Second Board of Appeal) nezdinde 16.11.2012 tarihinde kabul gördüğü anlaşılmaktadır.

 

Temyiz Kurulu tarafından verilen kararda, başvuru konusu marka ile itiraza mesnet markaların birebir aynı emtiaları kapsadıkları ancak işaretlerin karşılaştırılmasında önceki tarihli “BULL” markaları ile başvuru konusu marka arasında fonetik ve görsel olarak oldukça zayıf bir benzerliğin mevcut olduğu anlamsal olarak ise markaların tamamen farklı oldukları, benzer şekilde “REDBULL” markaları ile başvuru konusu marka arasında da yine düşük düzeyli görsel ve fonetik benzerliklerin mevcut olduğunu ancak anlamsal açıdan tamamen farklı olduklarını, bununla beraber her iki markanın da bir bütün olarak tamamen farklı bir algı yarattığını ve başvuru konusu marka ile aralarında iltibas ihtimalinin mevcut olmadığı gerekçeleriyle REDBULL firmasının itirazlarının reddine karar verildiği görülmektedir.

 

OHIM Temyiz Kurulu’nun yukarıda özetine yer verilen R-107/2012-2 sayılı kararının iptali istemiyle RED BULL firması tarafından Genel Mahkemeye götürülen uyuşmazlıkta, RED BULL firması, her ne kadar Temyiz Kurulu nezdinde hem BULL hem de REDBULL markalarına dayanmış ise de bazı usuli nedenlerden ötürü iddialarını “BULL” markaları ile sınırladığı ve bu hususu mahkeme nezdinde de kabul ettiği görülmektedir.

 

 

Somut uyuşmazlıkta REDBULL firmasının iddialarını iki temelde inşa ettiği görülmüştür. Bunlardan ilki Temyiz Kurulu’nun görsel, fonetik ve anlamsal açıdan yer verdiği değerlendirmelerde, kurulun var olduğunu iddia ettiği anlamsal farklılığa gereğinden fazla önem verdiği ve takıldığı, diğer iddiasının ise işaretler arasındaki karıştırılma ihtimalinin tespitinde kurulun hatalı değerlendirmede bulunduğu hususlarındadır.

 

Genel mahkemece yapılan değerlendirmelerde öncelikle genel ilkeler ortaya konularak, ortalama tüketicinin mal veya hizmetin aynı işletmeden geldiği düşüncesine kapılması halinde teşebbüsler arasında ekonomik bir bağlantının olabileceği ve bu durumun iltibasa sebebiyet verebileceği belirtilmiştir. Yine değerlendirmelerin devamında, karıştırma ihtimalinin bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiği ve ilgili tüm koşulların göz önünde bulundurularak hem işaretler arasındaki benzerliğin hem de mal ve emtia benzerliğinin dikkate alınması gerektiğini vurgulamıştır. (9 July 2003 in Laboratorios RTB v OHIM — Giorgio Beverley Hills (GIORGIO BEVERLEY HILLS), T‑162/01). Nitekim 207/2009 sayılı tüzükte 8(1)(b) maddesi uyarınca karıştırılma ihtimalinde tartışma konusu işaretlerin aynı veya benzer olmaları ve yine mal veya hizmetlerin de aynı veya benzer olması aranmakta olup bu şartların kümülatif olarak değerlendirilmesi gerektiği pek çok farklı kararda vurgulanmıştır.(Bkz. 22 January 2009 in Commercy v OHIM — easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, paragraf 42).

 

 

Genel Mahkemece, temyiz kurulu tarafından verilen kararda, itiraz sahibinin önceki tarihli markaların bir kısmının başta Avusturya ve bazı AB ülkelerinde tescilli oIduğunu ve taraf markaları kapsamında yer alan ürünlerin, tüketicilerin hemen her gün tükettikleri ürünler olması nedeniyle ilgili tüketici kitlesinin ortalama tüketici olarak kabul edilmesi gerektiği yönündeki tespitlerin yerinde olduğu belirtilmiştir. (judgment of 22 June 1999 in Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, EU:C:1999:323, paragraph 26)

 

Taraflar arasında, markalar kapsamında yer alan emtiaların ayniyeti hususunda herhangi bir tartışma bulunmamaktadır. Tartışmanın esası, markaları oluşturan işaretlerin benzerliği ve bu durumun karıştırılma ihtimaline sebep olup olmayacağı hususundadır.

Mahkemeye göre iki işaret arasında ilgili tüketici kitlesinin işaretler arasında ilişki kurmasına neden herhangi bir durumun varlığı halinde işaretlerin en azından benzer olduklarının kabulü gerekeceği şeklindedir.(judgments of 26 January 2006 in Volkswagen v OHIM — Nacional Motor (Variant), T‑317/03, EU:T:2006:27, paragraph 46, and of 9 September 2011 in Ergo Versicherungsgruppe v OHIM — DeguDent (ERGO), T‑382/09, EU:T:2011:454, paragraph 42).

REDBULL firmasının ilk olarak, Temyiz Kurulunun, işaretler arasında sadece düşük düzeyli bir benzerlik olduğu yönündeki iddialarının yerinde olmadığını iddia ettiği görülmektedir. Zira REDBULL firmasına göre Temyiz Kurulu benzerlik değerlendirmesini ortalama tüketicinin işaretlerin ön/başlangıç kısımlarına daha fazla önem veriyor oluşu ilkesini dikkate almaksızın yapmıştır. REDBULL firmasına göre başvuruya konu edilen “BULLDOG” markası, önceki tarihli kendi markaları olan “BULL”  sözcüğünü tamamen içermekte ve “BULL” ibaresi anılan markanın ön hecesinde bir bütün olarak yer almaktadır.

 

Bu iddiaları değerlendiren Genel Mahkeme de somut uyuşmazlıkta taraf markalarının ilk dört harfi olan “B-U-L-L” harflerinin birebir aynı olduğunu tespit ettikten sonra markayı oluşturan işaretlerin ön bölümünün, son bölümünde yer alan unsurlardan daha yüksek görsel ve fonetik algı oluşturacağı değerlendirmesinde bulunmuştur.( 7 September 2006 in Meric v OHIM — Arbora & Ausonia (PAM-PIM’S BABY-PROP), T‑133/05, EU:T:2006:247, paragraph 51, and of 3 September 2010 in Companhia Muller de Bebidas v OHIM — Missiato Industria e Comercio (61 A NOSSA ALEGRIA), T‑472/08, EU:T:2010:347, paragraph 62)

 

Ancak Genel Mahkemeye göre bu ilke her durumda aynı şekilde değerlendirilememektedir (see judgment of 27 February 2014, Advance Magazine Publishers v OHIM — López Cabré (TEEN VOGUE), T‑37/12, EU:T:2014:96, paragraph 70 and the case-law cited) Buna göre markaların başlangıç bölümlerinin her zaman aynı öne sahip olmadığı, özellikle kısa sözcüklerden oluşan markalarda bu kuralın uygulanamayabileceği belirtilmiştir.

 

Bununla birlikte Genel Mahkemeye göre dava konusu markanın ilk dört harfinin önceki markanın kendisi olması ve başvuru konusu markada yer alan yedi harften başlangıçtaki dördünü oluşturuyor olması nedeniyle Temyiz Kurulu’nun markalar arasında düşük düzeyde görsel benzerlik bulunduğu yönündeki değerlendirmeleri ise hatalıdır. Ancak Genel Mahkemeye göre, RED BULL firmasının itirazlarının aksine işaretler arasında yüksek düzeyde bir benzerlik bulunduğundan da bahsedilmesi mümkün değildir. Zira kimi zaman tek bir sessiz harf dahi kısa sözcüklerde farklılaşmaya neden olabilecektir.(22 June 2004 in Ruiz-Picasso and Others vOHIM — DaimlerChrysler (PICARO), T‑185/02, EU:T:2004:189, paragraph 54, and of 16 January 2008 in Inter-Ikea OHIM–Waibel (idea), T‑112/06, EU:T:2008:10, paragraph 54) Somut uyuşmazlıkta ise dava konusu markadaki ikinci heceyi oluşturan “D-O-G” harflerinin markalar arasındaki görsel benzerlik düzeyini nispeten zayıflattığı tespit olunmuştur. Mahkemeye göre markalar arasındaki benzerlik düzeyinin ortalama olarak kabul edilmesi mümkündür.

 

REDBULL firmasının, Temyiz Kurulu tarafından verilen karara yönelik bir diğer itirazını ise işaretler arasındaki fonetik benzerliğin varlığına dayandırdığı görülmektedir. RED BULL firması bu iddialarında, markaların başlangıç seslerinin aynı olduğunu ve markalar kapsamında yer alan ürünlerin genel olarak gürültülü mekanlarda tüketiliyor oluşu nedeniyle son hecelerinin duyulamayacağı itirazına dayandığı görülmektedir. REDBULL a göre fonetik olarak işaretler arasında güçlü bir benzerlik olduğu veya en azından ortalama düzeyde bir benzerliğin bulunduğunun kabul edilmesini gerekmekte olup Temyiz Kurulu’nun fonetik benzerliğin oldukça düşük olduğu yönündeki tespitleri son derece hatalıdır.

 

Mahkemece yapılan değerlendirmelerde ise somut uyuşmazlıkta tespit olunan ilgili tüketici kitlesinin işaretlerin ilk kısımlarına daha çok önem sarf edeceği, başvuru konusu markada yer alan “BULL” hecesinin önceki markanın kendisi niteliğinde olması ve başvuru konusu markanın iki hecesinden biri olması nedeniyle aynen görsel değerlendirmelerde yer verilen görüşlerinde belirttikleri şekilde Temyiz Kurulu’nun fonetik değerlendirmelerde de işaretler arasındaki benzerliğin düşük düzeyli olduğu yönünde vardığı kanaatlerine hatalı olduğu vurgulanmıştır.

 

Bununla birlikte Genel Mahkeme, REDBULL firmasının, dava konusu markada yer alan “dog” hecesinin telaffuz esnasında duyulmayacağı yönündeki iddialarını, her ne kadar RED BULL firmasının iddia ettiği gibi bu ürünlerin barlar, gece kulüpleri gibi gürültülü mekanlarda servis edildiği kabul edilse dahi söz konusu ürünlerin supermarketlerde ve perakende satış yapan yerlerde de satıldığı gerekçesiyle yerinde bulmamıştır.

 

RED BULL firmasının, Temyiz Kurulu tarafından verilen karar ile ilgili olarak son itirazının ise anlamsal karşılaştırma ile ilgili olduğu görülmektedir. Buna göre REDBULL firması, “bull” ve “bulldog” sözcüklerinin farklı iki hayvan cinsi olması nedeniyle aralarında anlamsal bir benzerliğin olmayacağı yönündeki tespitlerin kabul edilemeyeceğini, her iki işarette de “bull” sözcüğünün yer aldığını, ayrıca bulldog sözcüğünün büyükbaş hayvanlarla dövüşmek için eğitilmiş köpeklere verilen isimler olduğu, dolayısıyla sözcükler arasında anlamsal bağlantının mevcut olduğunu iddia ettiği görülmüştür.

 

Başvuru sahibi SUN MARK firması ise, “bull” ibaresinin ilgili tüketici nezdinde anlaşılabilir bir kelime olduğunu, anadili İngilizce olmayan veya İngilizceyi temel düzeyde bilen tüketiciler açısından dahi anılan sözcüğün anlamı bilinen bir ibare olduğu, çünkü birliğe dahil ülkelerde konuşulan farklı dillerde bile ilgili sözcüğün oldukça benzer karşılıklarının olduğunu, örneğin Almanca da “bulle”, Letonca da “bullis”, Hollanda’da ise “bul” şeklinde karşılıklarının bulunduğunu savunmuştur.

 

Başvuru sahibi firmanın bu yöndeki iddiaları Mahkemece ikna edici görülmemiştir. Mahkemeye göre AB ülkeleri bakımından ortalama tüketicinin bir bütün olarak kabul edilmesi gerekmektedir.  Yine “bull” ibaresinin İngilizcede yer alan temel sözcükler arasında olmadığı, bu nedenle ingilizceyi ana dili olarak bilmeyen tüketici yönünden anılan ibarenin örneğin “water” (su) sözcüğü gibi bir kelime olmadığı belirtilmiştir. (see judgment of 28 November 2013, Vitaminaqua v OHIM — Energy Brands (vitaminaqua), T‑410/12, EU:T:2013:615, paragraph 58 and the case-law cited).

 

Genel Mahkemece bu hususta yapılan değerlendirmelerde ilgili tüketici kitlesi olarak tanımlanan kesimin büyük bir çoğunluğunun İngilizce bilmediği vurgulanmıştır. Bu çerçevede anılan işaretin, tüketiciler nezdinde anlamsal bir algı oluşturmayacağı, bu nedenle anlamsal karşılaştırmanın karışıklık ihtimalinde etkisinin olmayacağının değerlendirilmesi gerektiği vurgulanmıştır.( 16 September 2013 in Gitana v OHIM — Teddy (GITANA), T‑569/11)

 

Zira mahkemeye göre birlik ülkelerinde konuşulan 3 resmi dilde “bull” sözcüğünün İngilizcedeki hali ile benzer/aynı olmasının, bu hususun tüm birlik ülkelerine aynı şekilde etki etmeyeceğini, İspanyolca ve İtalyanca’da “bull” sözcüğünün karşılığının “toro” olduğunu, Yunanca’da “tavros” olduğunu, Portekizce’de “touro” olduğunu, İsveççe’de “tjur” olduğunu, Fransızca’da “taereau” olduğu belirtilmiştir. Bununla birlikte Mahkeme “bulldog” sözcüğünün ise tüm birlikte ülkelerinde neredeyse hiçbir değişikliğe uğramaksızın kullanıldığını ve anlamının bilindiğini, ancak ilgili tüketicinin büyük bir bölümü için tek başına “bull” sözcüğünün somut bir anlam teşkil etmeyeceğini tespit ederek temyiz kurulunun bu yöndeki değerlendirmelerini isabetli bulmuştur.

 

Mahkemece İngilizce’nin ana dil olarak konuşulduğu İngiltere, İrlanda ve Malta gibi ülkelerde ve ayrıca yine İngilizce’nin günlük hayatta yaygın olarak kullanıldığı bazı ülkelerdeki tüketiciler bakımından uyuşmazlık konusu işaretlerin iki ayrı hayvan adı olarak algılanacağı kabul edilmiş ise de bu durumun işaretler arasındaki sınırlı anlamsal benzerliği ortadan kaldırmayacağını, ilgili tüketici kitlesinin büyük bir çoğunluğu için ise (İngilizce ana dilleri olmadığından) anlamsal bir karşılaştırma yapılmasının mümkün olmayacağı kanaatine varılmıştır.

 

Sonuç olarak Mahkeme, Temyiz Kurulu tarafından yapılan değerlendirmelerin aksine, uyuşmazlık konusu işaretler arasında görsel ve fonetik açıdan ortalama, anlamsal açıdan ise İngilizce bilen tüketiciler açısından zayıf bir anlamsal benzerliğin bulunduğunu tespit etmiş ancak anlamsal karşılaştırmanın ilgili tüketicinin büyük bir bölümü için mümkün olmadığını da vurgulamıştır. Bununla birlikte Mahkeme işaretlerin birbirlerini anımsatır nitelikte olduğunu ve Temyiz Kurulu kararının aksine işaretler arasında karıştırılma ihtimalinin mevcut olduğu kanaatine varmıştır.

 

Ayrıca Genel Mahkemeye göre, Temyiz Kurulu, karıştırılma ihtimalinin tespitinde, taraf markaları kapsamındaki emtiaların birebir aynı olduğunu da göz ardı etmiştir. Bu bağlamda emtiaların birebir aynı olduğu böylesi bir durumda, işaretler arasındaki benzerliklerin karıştırılma ihtimaline daha yüksek oranda yol açabileceği vurgulanmış ve Temyiz Kurulu tarafından verilen kararın aksine, 8(5) kapsamında ayrıca bir değerlendirme yapılmasına gerek duyulmaksızın başvuru konusu işaretin iptalinin gerektiği şeklinde hüküm tesis edilmiştir.

 

Genel mahkemece yapılan tüm bu değerlendirmeler de göstermektedir ki ilgili tüketicinin büyük bir kesimi nezdinde anlamsal bir algı oluşturmayan işaretler bakımından iltibas ihtimalinin belirlenmesinde anlamsal yönden bir karşılaştırma yapılmamalı, karıştırılma ihtimali görsel ve fonetik unsurlar üzerinden irdelenmelidir. Bununla birlikte emtiaların birebir aynı olduğu durumlarda, işaretler arasında daha düşük düzeyli benzerliklerin dahi iltibas ihtimaline neden olabileceği işbu uyuşmazlıkta da açıkça tespit olunmuştur. Kaldı ki somut uyuşmazlıkta her ne kadar RED BULL firmasının iddiaları arasında yer aldığı halde tartışılmamış ise de kanaatimce “BULL” ibaresinin özellikle 32. sınıfta yer alan içecek emtialarında tanınmış olduğu aşikar olup bu hususun da iltibas ihtimalini arttıran nedenler arasında kabul edilmesi gerekirdi diye düşünmekteyim.

 

Av. Poyraz DENİZ

Şubat 2016

poyrazdeniz@ankara.av.tr

 

 

Adalet Divanı Genel Mahkemesi “KARIS” Kararı – Malların ve Hizmetlerin Benzerliğinde Nicé Sınıflarının Etkisi (T-720/13)

man-spraying-herbicide-on-corn

 

Malların ve/veya hizmetlerin benzerliğini değerlendirmek kanaatimizce, markaların benzerliğini değerlendirmekten daha zor ve daha üst düzey teknik bilgi gerektirir bir husustur. Türkiye’de bu değerlendirme yapılırken kullanılan birkaç temel araç bulunmaktadır. Bahsedilen temel araçlardan ilki Türk Patent Enstitüsü (TPE) tarafından yayınlanan Sınıflandırma Tebliği’dir (http://www.tpe.gov.tr/TurkPatentEnstitusu/resources/temp/8977CC5D-0053-40F7-BF7A-B588FED46BC9.pdf). Sınıflandırma tebliği ile oluşturulan alt grupların birbirlerine benzeyen mal veya hizmetleri kapsadıkları kabul edilmekte ve markaların birbirleri ile aynı veya benzer bulunması halinde aynı alt grupta yer alan mallar ve hizmetler farklı kişiler adına tescil edilmemektedir.

Sınıflandırma tebliğ ve alt grup sistemi IPR Gezgini’nde yayınlanmış birkaç yazıda eleştirilmiş ve bu sistemin marka incelemesi amacına tam olarak hizmet edemeyeceği belirtilmiştir. (http://iprgezgini.org/2013/12/16/nice-siniflandirmasinin-genel-yapisi-etkisi-ve-siniflandirma-ilkeleri/)

Malların ve hizmetlerin benzerliği değerlendirilirken kullanılan bir diğer araç ise Nicé Sınıflandırması’dır. Sınıflandırmayı kuran anlaşma, malların ve hizmetlerin benzerliği konusunda ofislerin yapacağı değerlendirmeyi etkileyebilecek herhangi bir hüküm içermemektedir. Tersine, anlaşmada sınıflandırmanın etkisinin taraf her ülke tarafından ona tanınan etki olacağı belirtilmiş, ofisler sınıflandırmayı esas veya yardımcı sistem olarak kullanmakta serbest bırakılmış ve ofislere sadece yapacakları yayınlarda ve düzenledikleri belgelerde sınıf numarasını belirtme zorunluluğu getirilmiştir. Buna karşın, Türkiye’de sınıflandırmanın aynı sınıfında yer alan tüm malların veya hizmetlerin birbirlerine benzer olduğunu savunan bir anlayış hakimdir.

Avrupa Birliği İç Pazarda Uyumlaştırma Ofisi (OHIM) marka incelemesi yaparken, malların ve hizmetlerin benzerliğini Türkiye’de olduğu gibi standart listeleri esas alarak değerlendirmemekte, tersine malları ve/veya hizmetleri birbirleriyle karşılaştırarak, bunların birbirine benzer veya benzemez olduğuna karar verilmektedir.

Bununla birlikte OHIM tarafından 2013 yılında oluşturulan “aşamalı tasnif (taxonomy)” yapısının, TPE’ndeki alt grup sistemine benzer bir uygulama getirdiği ve malların ve hizmetlerin benzerliğinin değerlendirilmesinde kullanılabileceği şeklinde bir yanlış algılama ortaya çıkmıştır.

“Aşamalı tasnif (taxonomy)”, sınıflandırılamayacak derecede genel veya kapsamı çok geniş içerikli tabirlerle karşılaşıldığı sürece, bunları sınıflandırılabilir ve kapsamı belli terimlere bölerek, basamaklı – hiyerarşik bir yapı oluşturmak olarak tanımlanabilir. Yapı çerçevesinde, sınıflandırılamayacak derecede geniş kapsamlı ifadeler, bir alt kategoride kapsamı daha belirgin bir ifadelere indirgenecek ve sınıflandırmaya uygun kapsayıcı terimlerle karşılaşıldığı sürece alt basamaklara inilmeyecektir. Sınıflandırmaya uygun kapsayıcı terimlerden oluşan üst veya alt kategori terimlerin bütün olarak meydana getirecekleri grup başlıkları, ilgili sınıfta yer alan malların veya hizmetlerin tümünü tek seferde ifade eden yeni sınıf kapsamlarını oluşturacaktır. Konu hakkında daha detaylı bilginin IPR Gezgini’nde önceden yayınladığımız http://iprgezgini.org/2013/12/17/ip-translator-iv-sinif-kapsamlari-calismasi-avrupa-birliginde-sinif-basliklarinin-revizyonu-projesi/ yazısından edinilmesi mümkündür.

Yazıya bu denli bir uzun giriş yapmamızın nedeni, yazı içeriğinde aktaracağımız Adalet Divanı Genel Mahkemesi kararının esasen malların ve hizmetlerin benzerliğinin değerlendirilmesinde kullanılan araçlara yönelik olmasıdır. Bu aşamada söyleyeceklerimizi, yazının sonuç kısmına bırakarak dava hakkında bilgi vermeye başlamamız yerinde olacaktır.

Avusturya menşeili “GAT Microencapsulation GmbH” (bundan sonra “GAT” olarak anılacaktır), “KARIS” kelime markasının tescil edilmesi için 2011 yılında OHIM’e başvuruda bulunur. Başvuru kapsamında 1.,5. ve 35. sınıflara dahil bazı mallar ve hizmetler yer almaktadır.

KARIS

Başvurunun ilan edilmesinin ardından Alman menşeili “BASF SE” (bundan sonra “BASF” olarak anılacaktır) firması ilana karşı itiraz eder. İtirazın gerekçesi, itiraz sahibi adına OHIM ve çeşitli AB üyesi ülkelerde “Sınıf 1: Bitki gelişimi düzenleme müstahzarları. Sınıf 5: Fungisitler.” malları için tescil edilmiş “CARYX” ve “Sınıf 5: Herbisitler.” için tescil edilmiş “AKRIS” markalarıdır.

CARYX

İtiraz sonrası başvuru sahibi mal listesinde kısıtlama yapar ve 1. sınıfa dahil malları takip eden şekilde düzenler: “Gübreler, bitkiler ve gübreler için büyüme düzenleyicileri hariç olmak üzere sanayi, bilim, fotoğrafçılıkta ve bunun yanında tarım, bahçecilik ve ormancılıkta kullanılan kimyasallar;…. gübreler, bitkiler ve gübreler için büyüme düzenleyicileri hariç olmak üzere bitki koruma ve bakım müstahzarları; …….”. Başvuru sahibi diğer sınıflarda da benzer içerikli kısıtlamalar yapar.

BASF, başvuru sahibi tarafından yapılan kısıtlamanın, malların ve hizmetlerin benzerliğini ortadan kaldırmadığı görüşündedir ve ilana itirazını geri çekmez.

OHIM itiraz birimi, başvuru ile itiraz sahibinin “CARYX” markası arasında karıştırılma olasılığının ortaya çıkabileceği tespiti doğrultusunda itirazı kısmen haklı bulur ve başvuruyu 1.,5. sınıflara dahil bazı mallar bakımından reddeder. Ret kararı kapsamında bulunan mallar İngilizce olarak aşağıya kopyalanmıştır: “Sınıf 1: Chemicals used in industry, science, as well as in agriculture, horticulture and forestry excluding manures, growth regulator for plants and fertilizers; plant preservation and care preparations, excluding manures, growth regulator for plants and fertilizers; all the aforesaid goods not relating to dietetic substances adapted for medical use, food supplements for medical purposes, food supplement substances; dietetic food for medical purposes; dietetic beverages adapted for medical purposes. Sınıf 5: Chemical and veterinary products; sanitary preparations for medical purposes; disinfectants; preparations for destroying vermin; phytosanitary products, excluding fungicides and herbicides; plant protection preparations; capsules and micro capsules for medicines and active ingredients; all the aforesaid goods not relating to dietetic substances adapted for medical use, food supplements for medical purposes, food supplement substances.”

“GAT” bu karara karşı itiraz eder, itirazı kısmen kabul edilir, ancak sadece 5. sınıfa dahil “ilaçlar için mikro kapsüller ve kapsüller, tıbbi amaçlı hijyenik müstahzarlar ve veterinerlik müstahzarları” ret kararının kapsamından çıkartılır ve kalan mallar için ret kararı OHIM Temyiz Kurulu tarafından onanır.

“GAT”, Temyiz Kurulu kararını yerinde bulmadığından ve markalar arasında karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkmayacağı görüşünde olduğundan, karara karşı dava açar.

Dava , Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nde görülür ve 30 Eylül 2015 tarihinde T-720/13 sayılı kararla sonuçlandırılır. Kararın tam metnine http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d5db6942aa57a14d7e9e86a11a0ac84d46.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Oc34Le0?text=&docid=168883&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=855070 bağlantısından erişilmesi mümkündür.

Davada değerlendirilen konu, başvuruya konu “KARIS” markası ile ilana itiraz sahibinin “Sınıf 1: Bitki gelişimi düzenleme müstahzarları. Sınıf 5: Fungisitler.” malları için tescilli “CARYX” markası arasında, kısmi ret kararı kapsamındaki “Sınıf 1: Gübreler, bitkiler ve gübreler için büyüme düzenleyicileri hariç olmak üzere sanayi, bilimde ve bunun yanında tarım, bahçecilik ve ormancılıkta kullanılan kimyasallar; gübreler, bitkiler ve gübreler için büyüme düzenleyicileri hariç olmak üzere bitki koruma ve bakım müstahzarları. Sınıf 5: Kimyasal ürünler; dezenfektanlar; zararlı haşaratı yok etmek için müstahzarlar; fungisitler ve herbisitler hariç olmak üzere bitki sağlığı ürünleri; bitki koruma müstahzarları; aktif bileşenler için kapsüller ve mikro kapsüller.” malları bakımından karıştırılma olasılığının ortaya çıkıp çıkmayacağıdır.

Genel Mahkeme’nin malların ve hizmetlerin benzerliğine ilişkin olarak karar içeriğinde yer verdiği genel ilkelerin aktarılması, bu yazının hazırlanmasının asıl amacını oluşturmaktadır. Dolayısıyla, belirtilen genel ilkeler mahkeme kararında yer aldıkları şekliyle aşağıda okurların bilgisine sunulmaktadır:

Yerleşik içtihada göre, malların benzerliği değerlendirilirken ilgili mallara ilişkin tüm faktörler dikkate alınmalıdır. Bu faktörler arasında, diğerlerinin yanısıra, malların niteliği, amacı, kullanım biçimleri, malların birbirleriyle rekabet eder veya tamamlayıcı nitelikte olmaları yer almaktadır. Bunun yanında ilgili malların dağıtım kanalları gibi faktörler de dikkate alınabilir.

Kısmi ret kararı kapsamında, “Sınıf 1: Gübreler, bitkiler ve gübreler için büyüme düzenleyicileri hariç olmak üzere sanayi, bilimde ve bunun yanında tarım, bahçecilik ve ormancılıkta kullanılan kimyasallar; gübreler, bitkiler ve gübreler için büyüme düzenleyicileri hariç olmak üzere bitki koruma ve bakım müstahzarları.” malları bulunmaktadır. Başvuru sahibi, “bitkiler ve gübreler için büyüme düzenleyicileri” mallarını başvuru kapsamından mal kısıtlaması yaparak çıkartmış olsa da, “Sınıf 1: Sanayi, bilimde ve bunun yanında tarım, bahçecilik ve ormancılıkta kullanılan kimyasallar.” tabiri oldukça geniş kapsamlıdır ve mallar aynı olmasa da, malların aynı amaca (bitki bakımı) hizmet edebilmesi, kullanım biçimleri, aynı ticari kanallarla dağıtımlarının yapılması ve aynı firmalarca üretilebilmeleri gibi faktörler dikkate alındığında, mallar arasında benzerlik bulunmaktadır.

Başvuru sahibinin öne sürdüğünün aksine, başvuruda “sanayi” ve “bilim” ifadelerinin yer alması benzerliği ortadan kaldırmamaktadır. Şöyle ki, bitki bakımı da bilim teriminin kapsamına girmektedir ve sanayi terimi tarımla ilgili faaliyetleri de (genetiği değiştirilmiş kültürler endüstrisi, agro-sanayi faaliyetleri, vb.) kapsamaktadır. Bu tespit de Genel Mahkeme’ye göre malların birbirine benzer olduğunu göstermektedir.

Başvuru sahibinin malların birbirine benzer olmadığı argümanını desteklemek için kullandığı bir diğer araç, OHIM’in TMclass adındaki mal ve hizmet sınıflandırması veritabanıdır.

Buna karşılık, OHIM Temyiz Kurulu’nca da belirtildiği üzere, TMclass veritabanı, Nicé sınıflandırma sisteminin parçası değildir ve marka incelemesiyle, malların ve hizmetlerin benzerliği değerlendirmesi üzerinde hukuki hiçbir etkisi bulunmamaktadır. Buna ilaveten, Nicé anlaşması ile oluşturulan mal ve hizmet sınıflandırması sadece idari amaçlara hizmet etmektedir. Bütün bu hususlar ışığında, bir terime sağlanan korumanın kapsamı, o terimin taksomoni yapısında nerede yer aldığına göre değil, terimin anlamına göre belirlenir. Nicé sınıflandırmasının tek amacı, sınıfların saptanması ve mal ve hizmet kategorilerinin sınıflarının oluşturulması yollarıyla, marka başvurusu hazırlanmasının ve başvuruların incelenmesinin kolaylaştırılmasıdır. Sınıf başlıklarının gösterdiği malların veya hizmetlerin bir sınıfta veya kategoride yer alması, aynı mal veya hizmetlerin başka bir sınıf veya kategori kapsamına girmesini engellememektedir.

Başvuru sahibi, OHIM’in mallar arasında benzerlik bulmasını eleştirmiş olsa da, kendi malları ile BASF’ın mallarının niteliğinin veya amacının neden farklılaştığını ortaya koyamamıştır.

Bilindiği üzere, malların ve hizmetlerin benzerliği değerlendirilirken, inceleme piyasada fiilen satışa sunulan mallar ve hizmetler göz önüne alınarak değil, markaların mal ve hizmet listeleri dikkate alınarak yapılmalıdır. Bu çerçevede, GAT’ın kendi markasıyla fiilen satılan ürünlerin böcek öldürücüler olduğu, buna karşın BASF’ın fiilen satılan ürünlerinin mantar önleyiciler olduğu yönündeki iddiası incelemenin esasına etki etmemiştir.

Başvuru sahibinin bir diğer iddiası, itiraz sahibinin yalnızca “Sınıf 1: Bitki gelişimi düzenleme müstahzarları.” mallarını tescil ettirerek, tarımda kullanılan tüm kimyasalların tescil edilmesini bloke edemeyeceği argümanıdır. Genel Mahkeme’ye göre, marka incelemesinin amacı, bir markanın tescil edilmesini bloke etmek değil, basitçe malların benzer olup olmadığını araştırmaktır. Buna ilaveten, oldukça geniş kapsamlı tabirler kullanmak suretiyle geniş kapsamlı koruma talep eden ve dolayısıyla, BASF’ın markasının kapsadığı mallarla kendi başvurusunun kapsadığı malların benzerliği ihtimalini güçlendiren başvuru sahibinin kendisidir.

Son olarak, Nicé sınıflandırmasının yalnızca idari amaçlara hizmet ettiği dikkate alındığında, OHIM Temyiz Kurulu’nun malların benzerliği incelemesini hangi gerekçeyle sadece 1. sınıftaki malların karşılaştırmasıyla sınırlı tuttuğunun bir açıklaması bulunmamaktadır. Şöyle ki, BASF’ın markasının 5. sınıfında yer alan “fungisitler” malının kelime anlamı esas alındığında, söz konusu malın, GAT’ın markasının 1. sınıfında bulunan “Sanayi, bilimde ve bunun yanında tarım, bahçecilik ve ormancılıkta kullanılan kimyasallar.” mallarıyla aynı kapsama girdiği, dolayısıyla belirtilen malların aynı olduğu ortadadır. “Fungisitler” malının sınıflandırmanın 5. sınıfında yer alması, buna karşılık “Sanayi, bilimde ve bunun yanında tarım, bahçecilik ve ormancılıkta kullanılan kimyasallar.” mallarının 1. sınıfta bulunması tamamen idari bir konudur ve malların farklı sınıfta yer alması malların aynılığı halini ortadan kaldırmamaktadır.

Genel Mahkeme, yukarıda yer alan tespitlerin ardından başvuru kapsamında bulunan mallarla ret gerekçesi marka kapsamında bulunan malların benzerliği hususunu tek tek ele almıştır. Yazı kapsamında bu detaylı değerlendirmeye yer verilmeyecek olmakla birlikte merak eden okuyucuların, detaylı değerlendirmeyi kararın 52.-81. paragraflarından okuması mümkündür. Bununla birlikte, mahkemenin söz konusu paragraflarda yer verdiği birkaç önemli saptama okuyucularımızı da aktarılacaktır.

Başvuru sahibi, BASF’ın markasında yer alan “fungisitler” ile kendi markasında yer alan “fungisitler ve herbisitler hariç bitki sağlığı ürünleri” arasında karıştırılma olasılığı bulunmadığını, malların birbirleriyle karıştırılmasının söz konusu olmadığını öne sürmektedir. Mahkeme’ye göre, birbirleriyle karıştırılmayacağı açık olan iki malın dahi, birbirleriyle benzer olması mümkündür. Şöyle ki, iki malın birbiriyle benzer olarak kabul edilmesi için, her iki malın da aynı sınıfa veya kategoriye dahil olması veya birbirleriyle karıştırılabilir nitelikte olması şart değildir.

Başvuru sahibi, BASF’ın markasında yer alan “fungisitler” ile kendi markasında yer alan “fungisitler ve herbisitler hariç bitki sağlığı ürünleri”nin amacının farklı olduğunu, fungisitlerin mantara karşı koruma amaçlı, kendi ürünlerinin ise haşarata karşı koruma amaçlı olduğunu iddia etmekte ve bu nedenle malların benzer olmadığını öne sürmektedir. Genel Mahkeme’ye göre malların ait olduğu alt kategorilerin spesifik amaçları farklı olsa da, bu husus malları benzerliğini tek başına ortadan kaldırmamaktadır, şöyle ki ürünler arasında bitki koruma amaçlı ürünler olunması bağlamında genel bir amaç benzerliği bulunmaktadır ve bu tip ürünler genellikle benzer şekilde kullanılmakta, aynı firmalarca üretilmekte ve benzer ticari kanallarla satışa sunulmaktadır.

Genel Mahkeme, kararın 52.-81. paragraflarında yaptığı detaylı değerlendirmeler çerçevesinde kısmi ret konusu mallarla, ilana itiraz sahibi markasının kapsadığı malları benzer mallar olarak değerlendirmiştir. Mahkeme, akabinde “KARIS” ve “CARYX” markalarının benzerliği hususunu incelemiştir.

Mahkeme’ye göre, “KARIS” ve “CARYX” ibareleri arasında her iki kelimenin de “A” ve “R” harfleri içermesi bağlamında sınırlı görsel benzerlik mevcuttur. Buna karşın, kelimeler telaffuz edildikleri ortaya çıkan sesçil benzerlik neredeyse aynılık derecesindedir. Dolayısıyla, Genel Mahkeme, OHIM Temyiz Kurulu’nun markaların benzer olduğu yönündeki tespitini paylaşmaktadır.

Markaların piyasada birlikte var olması (coexistence) hususu başvuru sahibince öne sürülmüş bir diğer gerekçedir.

OHIM Temyiz Kurulu, belirtilen iddiayı, başvuru sahibince ileri sürülen kanıtların yalnızca iki ülkeyi kapsaması ve kanıtların coğrafi kapsam anlamındaki yetersizliği nedeniyle reddetmiştir. Temyiz Kurulu’na göre, sunulan kanıtlar tüketicilerin her iki markayla aynı pazarda, aynı anda, aynı mallara ilişkin olarak karşılaşabileceğini gösterme yeterliliğine sahip değildir.

Yerleşik içtihat, bazı durumlarda, markaların piyasada birlikte var olmasının karıştırılmanın ortaya çıkması ihtimalini azaltabileceğini kabul etmektedir veya daha doğru bir tabirle bu olasılığı tamamen dışlamamaktadır. Bu durumun dikkate alınabilmesi için başvuru sahibinin OHIM nezdinde, başvuru ve itiraz gerekçesi markalarla aynı olan markaların, ilgili tüketici grubu tarafından karıştırılma ihtimali olmaksızın birlikte var olabildiklerini ispatlaması gerekmektedir.

Başvuru sahibi bu iddiasını ispatlamak için birkaç doküman sunmuş olmakla birlikte, bu kanıtlar piyasada bir arada kullanımı ve bu kullanım biçimleri arasında karıştırılma ihtimalinin bulunmadığını ispatlar nitelikte değildir. Dolayısıyla, OHIM Temyiz Kurulu’nun birlikte var olma iddiasını reddetmiş olması Genel Mahkeme’ye göre yerindedir.

Sayılan tüm hususlar ışığında, Genel Mahkeme, markalar arasında kısmi ret kararı kapsamındaki mallar bakımından karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkabileceği görüşüne ulaşır ve davayı reddeder.

“KARIS” kararı kanaatimizce, marka incelemesinin malların ve hizmetlerin benzerliği değerlendirmesi ayağı bakımından önemli değerlendirmeler içermektedir. Bu değerlendirmelerin en önemlisi, malların ve hizmetlerin benzerliğini, Nicé sınıflandırmasının sınıf numaralarına (veya bizdeki haliyle alt grup şablonlarına) veya sınıflandırma araçlarına (TMclass veya bizdeki Tebliğ sistemi) indirgeyen anlayışın karar içerisinde yanlışlanmasıdır. Genel Mahkeme, kararda açık olarak mal tanımlamalarının kapsamları itibarıyla birden fazla Nicé sınıfına dahil olabileceğini ve bir malın bir sınıfa ait olmasının diğer sınıflardaki mallarla benzerliği ortadan kaldırmayacağını belirterek tersi yöndeki davacı iddialarını reddetmiştir. Türk marka incelemesi sisteminin başına gelen en büyük talihsizliğin tebliğ ile oluşturulan alt grup sistemi, buna bağlı olarak gelişen kopyala-yapıştır başvurular ve tahlilden yoksun mal / hizmet benzerliği değerlendirmesi olduğu görüşünde olan bu satırların yazarı, “KARIS” kararını memnuniyetle karşılamıştır. Gelecek yıllarda tebliğ sisteminden kurtulmak şimdilik pek olası gözükmese de, bu konuda dünyada ne olup bittiğini takip etmek, en azından gözlerimizin açık kalmasını sağlayacaktır.

Önder Erol Ünsal

Kasım 2015

unsalonderol@gmail.com

AB Marka Hukuku ve OHIM Uygulaması Bağlamında Karıştırılma İhtimali Kavramı: Genel İlkeler ve Metodoloji

ohimfoto

 

Bu yazıda, AB Adalet Divanı içtihatları ve OHIM uygulaması çerçevesinde karıştırılma ihtimali konusundaki genel ilkelere ve konu hakkında OHIM’in inceleme metodolojisine yer vereceğiz.

Esasen yazı, oldukça geniş kapsamlı karıştırılma ihtimali kavramına dair AB hukuku / OHIM uygulaması çerçevesinde oldukça genel bir bakış mahiyetinde olup, yazı içeriğindeki bilgiler OHIM’in konu hakkındaki kılavuzunun ilgili bölümünden çeviri yapılarak aktarılmıştır. Yazıda değinilen ve karıştırılma ihtimali incelemesinde dikkate alınan mal/hizmetlerin benzerliği, markaların benzerliği, önceki markanın ayırt edici niteliği, vb. çeşitli konuların her biri hakkında OHIM’in ayrı ve detaylı inceleme kılavuzları mevcut olup, bu yazı kapsamında ilgili alt başlıkların detaylarına girilmemiş, sadece yazı başlığında belirtildiği bazı genel ilkeler ve konuyla ilgili OHIM metodolojisi aktarılmıştır.

1. Karıştırılma ihtimali kavramı:

 1.1 Giriş:

Ne Topluluk Marka Tüzüğünde (CTMR) ne de Direktifte karıştırılma ihtimalinin tanımına yer verilmiş veya “karıştırma” teriminin tam olarak neye atıfta bulunduğuna işaret edilmiştir. Bu nedenle de, “karıştırılma ihtimali” teriminin kesin anlamı çok sayıda tartışmanın ve davanın konusu olmuştur.

Bir süredir yerleşik hale gelmiş olan içtihada göre, temel olarak karıştırılma ihtimali kavramı aşağıdaki durumlarda ortaya çıkmaktadır:

  • Halk uyuşmazlık konusu markaları direkt olarak karıştırdığında;
  • Halk uyuşmazlık konusu markalar arasında bir bağlantı kurarak, mevzubahis mal/hizmetlerin aynı ticari kaynaktan veya iktisadi yönden bağlantılı teşebbüslerden kaynaklandığını varsaydığında (ilişkilendirilme ihtimali)

Sonraki markanın önceki markayı akla getirmesi durumu, tek başına, karıştırılma ihtimali teşkil etmemektedir.

Mahkemelerin ortaya koyduğu ilkeye göre, “kendiliğinden veya pazarda sahip olduğu ünden kaynaklı olarak yüksek ayırt ediciliğe sahip markalar, düşük ayırt ediciliğe sahip markalara kıyasla daha geniş korumadan yararlanırlar”.

Mahkemelerce ortaya konulduğu üzere karıştırılma ihtimali kavramı, tüketicilerin bilişsel davranışlarının ve satın alma alışkanlıklarının tamamen gerçekçi bir yansımasından ziyade hukuki bir kavramdır.

1.2 Karıştırılma ihtimali ve ilişkilendirilme ihtimali

Geçmişte, ilişkilendirilme ihtimalinin karıştırılma ihtimalinden daha geniş olduğu, şöyle ki, ilişkilendirilme ihtimalinin, sonraki markanın önceki markayı akla getirmekle birlikte tüketicinin mal/hizmetlerin aynı ticari kaynağa ait olduğunu düşünmedikleri durumları da kapsadığı tartışıldığından[1], bu iki kavramın ayrımının çözüme kavuşması gerekmektedir.

Sabel kararında Mahkeme, ilişkilendirilme ihtimalinin, karıştırılma ihtimaline bir alternatif olmadığını, sadece onun kapsamını tanımlamaya hizmet ettiğini ifade etmiştir. Dolayısıyla, karıştırılma ihtimalinin varlığı için, kaynak konusunda karıştırmanın varlığı zorunludur.

Canon kararında (parag. 29-30) Mahkeme aşağıdaki ifadelerle kaynak konusundaki karıştırmanın kapsamını açıklığa kavuşturmuştur:

… halkın, ihtilaf konusu mal ve hizmetlerin aynı işletmeden, ya da duruma göre, iktisaden birbirine bağlı işletmelerden geldiğini düşünebilmesi riskinin mevcut olması, karıştırılma ihtimalini ortaya çıkarır… halkın, mal ve hizmetlerin aynı işletmeden, ya da duruma göre, iktisaden birbirine bağlı işletmelerden geldiğine inanabileceğine dair bir izlenim yoksa, böyle bir ihtimal söz konusu değildir.

Görüldüğü üzere, karıştırılma ihtimali iktisaden bağlantılı işletmeleri de kapsar şekilde, ticari kaynağa ilişkin bir karıştırmayla ilgilidir. Önemli olan, halkın söz konusu mal veya hizmetlerin kontrolünün tek bir işletmenin elinde olduğuna inanmasıdır. Mahkeme, karıştırılma ihtimali bağlamında iktisaden bağlantılı işletmeler kavramına bir yorum getirmemiş olmamakla birlikte, mal/hizmetlerin serbest dolaşımı bağlamında bu konuyu yorumlamıştır. “Ideal Standard” kararında Mahkeme,

… Birkaç durum mevcuttur: aynı işletme, lisans alan, aile şirketi, aynı grup bünyesindeki alt kuruluş, veya münhasır distribütör tarafından dolaşıma sokulan ürünler

            … Bahsedilen tüm durumlarda, kontrol tek bir kuruluşun elindedir: alt kuruluş tarafından dağıtıma sunulan ürünlerde kontrol şirketler grubunda; distribütör tarafından pazarlanan ürünlerde üreticide; lisans alan tarafından pazarlanan ürünlerde lisans verendedir. Lisans durumunda, lisans veren, lisans alanın kendi talimatlarına uyması ve buna riayet edeceğini tasdik etme olanağı verecek sözleşme hükümleriyle, lisans alanın ürünlerinin kalitesini kontrol edebilir. Markanın garanti edeceği kaynak aynıdır: kaynak üreticiye ilişkin olarak değil, üretimin kontrol noktasına ilişkin olarak tanımlanır. (C-9/93, ‘Ideal Standard’, 22/06/1994, parag. 34 ve 37)

Sonuç olarak, tüketicinin ilgili mal veya hizmetlerin marka sahibinin kontrolü altında pazarlandığını sanması durumunda ekonomik bağlantı varsayılır. Bu kontrolün varlığı, aynı şirketler grubuna bağlı işletmeler söz konusu olduğunda ve lisans, ticari satış veya distribütörlük sözleşmelerin yanı sıra tüketicinin, marka sahibinin rızası halinde markanın kullanımının mümkün olduğunu farzedeceği herhangi bir durumda kabul edilir.

Yukarıda belirtilen ana hususlar bağlamında, Mahkeme, karıştırılma ihtimalinin, tüketicilerin markaları direkt olarak karıştırdığı veya çekişme konusu işaretler arasında bağlantı kurduğu ve markalar altında sunulan mal/hizmetlerin aynı işletmeden veya iktisaden bağlantılı işletmelerden geldiğini sandığı durumları kapsadığını kabul etmiştir.

Dolayısıyla, eğer sonraki marka sadece önceki markayı akla getiriyor, ancak tüketici bu markaların aynı ticari kaynağa ait olduğunu sanmıyorsa, bu durum karıştırılma ihtimali teşkil etmemektedir.

1.3 Karıştırılma ihtimali ve arttırılmış ayırt edicilik

Önceki markanın ayırt ediciliği, karıştırılma ihtimalinin değerlendirilmesinde önemli bir etmen olarak kabul edilmektedir. Mahkemenin vardığı temel kararlar:

  • önceki markanın ayırt ediciliği ne kadar yüksekse, karıştırılma ihtimali o kadar fazla olacaktır. (‘Sabel’, para. 24)
  • kendiliğinden veya pazarda sahip olduğu ünden kaynaklı olarak yüksek ayırt ediciliğe sahip markalar, düşük ayırt ediciliğe sahip markalara kıyasla daha geniş korumadan yararlanırlar. (‘Canon’, para. 18)

Bu kararların bir sonucu da şudur ki, ayırt ediciliği çok yüksek bir önceki marka ileri sürüldüğünde, mal/hizmetler arasındaki benzerlik düzeyi düşük dahi olsa, uyuşmazlığa konu markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunduğu sonucuna varılabilir. (bkz. 21/03/2002, C-292/00, ‘Davidoff’ davasındaki Hukuk Sözcüsü (Advocate General) görüşü, para. 48)

1.4 Karıştırılma ihtimali: maddi mesele ve hukuki mesele

Karıştırılma ihtimali kavramı, tüketicinin bilişsel davranışını ve satın alma alışkanlıkları hakkında bilgi veren rasyonel kararlar veya duygusal tercihlere ilişkin sadece maddi bir değerlendirme olmaktan ziyade bir hukuki kavramdır. Bu nedenle, karıştırılma ihtimali değerlendirmesi hem hukuki hem de maddi meselelere bağlıdır.

1.4.1 Vakıa ve hukuk- mal/hizmetlerin ve işaretlerin benzerliği

Karıştırılma ihtimalinin tespiti için ilgili faktörlerin belirlenmesi ve bunların var olup olmadığı bir hukuki meseledir, şöyle ki, bu faktörler ilgili mevzuat, yani CTMR ve dava hukuku (içtihat) ile belirlenmiştir.

Örneğin, CTMR 8(1) maddesi hükmü, mal/hizmetlerin aynılığı veya benzerliğini karıştırılma ihtimalinin bir koşulu olarak belirlemektedir. Bu koşulun sağlanıp sağlanmadığının değerlendirilmesi için gerekli olan ilgili faktörler de ayrıca bir hukuki meseledir. Mahkeme, mal/hizmetlerin benzer olup olmadığının belirlenmesinde aşağıdaki faktörleri ortaya koymuştur (bkz. C-39/97, ‘Canon’):

  • Mal/hizmetlerin doğası (tabiatı)
  • Kullanım amacı
  • Kullanım şekli, metodu
  • Birbirini tamamlayıcı olup olmadıkları
  • Birbiriyle rekabet halinde veya birbirine ikame edilebilir olup olmadıkları
  • Dağıtım kanalları/ satış noktaları
  • İlgili halk (tüketici) kesimi
  • Mal/hizmetlerin olağan, alışıldık kaynağı

Tüm bu faktörler hukuki kavramlardır ve bunların değerlendirilmesine dair kriterlerin belirlenmesi ayrıca hukuki bir meseledir. Ancak, belirli bir olayda mal/hizmetin “doğası”nın saptanabilmesi için gerekli hukuki kriterin var olup olmadığı ve ne ölçüde var olduğu bir maddi meseledir.

Örnek vermek gerekirse, yemeklik yağ ile petrol esaslı yağlama yağları ve greslerin tümü yağ esası içermesine rağmen aynı tabiata sahip değildir. Yemeklik yağ, insan tüketimine yönelik yiyecekler, yemekler için kullanılırken, yağlama yağı ve gresler makinelerin yağlanması amacıyla kullanılmaktadır. Mal/hizmetlerin benzerliği analizinde mal/hizmetin “doğası” nın ilgili bir faktör olarak göz önüne alınması bir hukuki meseledir. Diğer yandan, yemeklik yağların insan tüketimine yönelik yemekler için ve yağlama yağları ile greslerin makineler için kullanıldığını söylemek maddi bir meseledir.

Benzer şekilde, işaretlerin benzerliğine gelince, CTMR 8(1) maddesi hükmü, işaretlerin aynılığını veya benzerliğini karıştırılma ihtimalinin bir koşulu olarak belirlemektedir. İşaretler arasındaki kavramsal çakışmanın onları CTMR anlamında benzer kılabileceği bir hukuki mesele iken, örneğin “fghryz” kelimesinin İspanyol tüketicisi için herhangi bir anlamı bulunmadığı maddi bir meseledir.

1.4.2 Vakıa ve hukuk- kanıt

Yayına itiraz işlemlerinde, taraflar iddialarını ve gerekli hallerde, örneğin mal/hizmetlerin benzerliği gibi argümanlarını destekleyici vakıaları kanıtlamak zorundadır. Bu, itiraz işlemlerinde Ofisin (OHIM’in) incelemesinde taraflarca sunulan vakıalar, kanıtlar ve argümanlarla sınırlı olduğunu belirten CTMR 76(1) maddesi hükmünün bir sonucudur.

Bu nedenle, yukarıdaki örnekte, benzerlik iddiasının dayandığı vakıaları ve destekleyici kanıtları sunmak itiraz sahibinin yükümlülüğündedir. Örneğin, aşınmaya dayanıklı dökme demir ile tıbbi implantların karşılaştırılacağı bir durumda, aşınmaya dayanıklı dökme demirin fiilen medikal implantlarda kullanılıp kullanılmadığı sorusunu cevaplamak Ofis’in elinde değildir. Bunun itiraz sahibince kanıtlanması gerekmektedir. (OHIM Temyiz Kurulu, 14/05/2002, R 0684/2000-4, ‘Tinox’ kararı)

Karıştırılma ihtimali veya mal/hizmetlerin benzerliği gibi hukuki kavramların başvuru sahibi tarafından kabulü konuyla alakasızdır. Bu yönde bir kabul, Ofis’in söz konusu kavramları analiz etme ve bunlar hakkında karar verme yükünü ortadan kaldırmamaktadır. Bunda CTMR 76(1) maddesine aykırılık da bulunmamaktadır, zira ilgili madde hükmü Ofis’i sadece vakıalar, kanıt ve argümanlar yönünden bağlamakta olup, bunlara dair hukuki değerlendirmeyi kapsamamaktadır. Dolayısıyla, taraflar hangi vakıaların kanıtlanıp kanıtlanmadığı konusunda hemfikir olabilirler, ancak bu vakıaların mal/hizmetlerin benzerliği, işaretlerin benzerliği ve karıştırılma ihtimali gibi ilgili hukuki kavramların varlığını ortaya koymak için yeterli olup olmadığını belirleyemezler.

CTMR 76(1) maddesi, Ofis’in halihazırda mahut ya da iyi bilinen veya genel olarak erişilebilir kaynaklardan öğrenilebilecek vakıa ve gerçekleri (örneğin PICASSO’nun AB tüketicileri tarafından ünlü İspanyol ressam olarak tanınacağı gerçeği) kendi inisiyatifiyle göz önüne almasına engel teşkil etmemektedir. Bununla birlikte Ofis, yeni vakıa ve argümanları resen aktaramaz. (örneğin, önceki markanın bilinirlik düzeyi ve tanınmışlığı, vb.)

İlaveten, bazı markalar kapsadıkları mal ve hizmetler için günlük hayatta jenerik terimler olarak kullanılsa dahi, bu husus (Ofis tarafından) asla bir vakıa olarak alınmamalıdır. Diğer bir ifade ile, markalardan asla jenerik bir terimmiş veya mal / hizmet kategorisiymiş gibi bahsedilmemeli veya bu şekilde yorumlanmamalıdır. Örneğin günlük hayatta halkın bir bölümünün yoğurttan bahsederken ‘X’ e atıfta bulunması (‘X’ yoğurtlar için bir markadır), (Ofis’in) ‘X’ i yoğurtlar için jenerik bir terim olarak kullanmasına yol açmamalıdır.

2. Karıştırılma ihtimalinin tespitinde dikkate alınan faktörlerin değerlendirilmesi

Bu bölümde karıştırılma ihtimalinin bulunup bulunmadığının değerlendirilmesinde incelenen çeşitli faktörler ve bu faktörlerin karşılıklı etkileşimi açıklanacaktır.

2.1 İlgili zaman dilimi

Karıştırılma ihtimali değerlendirmesinde ilgili zaman dilimi, (yayına) itiraz hakkındaki kararın alındığı tarihtir.

İtiraz sahibi, önceki markanın arttırılmış ayırt ediciliğe sahip olduğu iddiasına dayanmışsa, bu koşulun CTM başvuru tarihinde (ya da rüçhan tarihinde) veya öncesinde gerçekleşmiş olması ve karar tarihinde de bu koşulun yerine getirilmiş olması zorunludur. Ofis uygulaması, aksi yönde bir emare bulunmaması halinde durumun bu şekilde olduğunu varsaymak şeklindedir.

Eğer başvuru sahibi, önceki (itiraza dayanak olan) markanın azalmış koruma kapsamı (zayıflığı) argümanına dayanmışsa, ilgili zaman dilimi sadece kararın verildiği tarihtir.

2.2 Ofisin metodolojik yaklaşımı

Mahkeme, ‘Sabel’ kararının 23. paragrafında, aşağıdaki hususları ifade etmiştir:

… çekişme konusu markaların görsel, işitsel veya kavramsal benzerliğine ilişkin genel değerlendirme, markaların ayırt edici ve baskın unsurlarını göz önünde bulundurarak, markaların bütünüyle bıraktıkları izlenime dayalı olarak yapılmalıdır. Direktif’in 4(1)(b) ma ddesinin “… halkın bir bölümünde karıştırılma ihtimali bulunması …” şeklindeki lafzı, ilgili mal ve hizmetlerin ortalama tüketicilerinin markalara ilişkin algısının, karıştırılma ihtimaline ilişkin genel değerlendirmede belirleyici rol oynadığını göstermektedir. Ortama tüketici genellikle markayı bir bütün olarak algılar ve çeşitli detaylarını analiz etmeye girişmez.

Diğer bir anlatımla, karıştırılma ihtimalinin bulunup bulunmadığı, birbirine bağlı olan çeşitli faktörlerin toplu olarak, geniş çaplı değerlendirilmesine (global assessment) bağlıdır. Bu faktörler şunları içermektedir: (i) mal ve hizmetlerin benzerliği, (ii) işaretlerin benzerliği, (iii) çekişme konusu işaretlerin ayırt edici ve baskın unsurları, (iv) önceki markanın ayırt ediciliği, (v) ilgili tüketici

Karıştırılma ihtimalinin değerlendirilmesinde ilk basamak bu faktörlerin incelenmesidir. İkinci basamak ise birbirini tamamlayabilen veya telafi edebilen ve özel durumlara bağlı olarak çeşitli derecelerde bağıl öneme sahip olan bu faktörleri tarttıktan sonra karıştırılma ihtimali sonucuna ulaşılan müstakil bir ‘Genel Değerlendirme’de bu faktörlerin ilgisinin, ilişkisinin belirlenmesidir.

Bu bağlamda OHIM’in metodolojisi, faktörlerin değerlendirilmesini, markaların “karıştırılabilecek derecede benzer” olup olmadığına dair tek bir değerlendirme ile harmanlayan yaklaşımlardan farklılaşmaktadır. Bu farklılık, ilke olarak, çeşitli yollarla ulaşılabilecek nihai ‘genel değerlendirmeyi’ etkilememelidir.

2.3 Mal ve hizmetlerin karşılaştırılması

Mal/hizmetlerin benzerliği ve/veya aynılığı, karıştırılma ihtimali sonucuna varabilmek için olmazsa olmaz koşullardan birisidir.

Mal/hizmetler arasında herhangi bir benzerlik bulunmuyorsa, karıştırılma ihtimaline ilişkin inceleme bu aşamada sona erer. Aksi durumda, en azından belli düzeyde bir benzerlik varsa, diğer faktörlerin incelenmesine devam edilir.

2.4 İşaretlerin karşılaştırılması

İşaretler arasında en azından belli düzeyde benzerlik bulunması da karıştırılma ihtimali sonucuna varabilmek için gerekli bir koşuldur. İşaretlerin karşılaştırılması, bunların görsel, işitsel ve/veya kavramsal özelliklerinin geniş çaplı bir değerlendirmesini içermektedir. Bu üç husustan yalnızca birisinde benzerlik bulunması halinde işaretlerin benzer olduğu kabul edilmektedir. İşaretlerin benzerliğinin karıştırılma ihtimali sonucuna ulaşmak için yeterli olup olmadığı, karıştırılma ihtimaline ilişkin genel değerlendirmede ele alınmaktadır.

İşaretlerin, ancak üç husustan (görsel, işitsel, kavramsal) hiçbirisinde benzerlik bulunmaması durumunda benzer olmadığı (dissimilar) kabul edilmektedir.

İşaretler arasında herhangi bir benzerlik bulunmuyorsa, karıştırılma ihtimaline ilişkin inceleme bu aşamada sona erer. Aksi durumda, en azından belli düzeyde bir benzerlik varsa, diğer faktörlerin incelenmesine devam edilir.

2.5 Markaların ayırt edici ve baskın unsurları

Çekişme konusu markalara ilişkin genel değerlendirme, özellikle, markaların ayırt edici ve baskın unsurlarını göz önünde bulundurarak, markaların bütünüyle bıraktıkları izlenime dayandırılmalıdır.

2.6 Önceki markanın ayırt ediciliği

İtiraz sahibinin açık bir şekilde, önceki markanın yoğun kullanım veya bilinirliğe binaen, özellikle ayırt edici olduğunu iddia etmesi durumunda, bu iddia incelenir ve değerlendirilir.

2.7 İlgili tüketici- dikkat düzeyi

İlgili tüketici, karıştırılma ihtimalinin diğer unsurlarının (örneğin, mal ve hizmetlerin karşılaştırılması, işaretlerin karşılaştırılması, ayırt edicilik değerlendirmesi) değerlendirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Ayrıca, karıştırılma ihtimali sonucuna ulaşmak için olumlu veya olumsuz yönde etki eden faktörlerden birisi, ilgili tüketicinin dikkat düzeyidir.

2.8 Diğer argümanlar, genel değerlendirme ve sonuç

Genel değerlendirmede,

  • karıştırılma ihtimali değerlendirmesi ile alakalı diğer faktörler ve ilkeler (marka ailesi, birlikte var olma, mal/hizmetlerin satın alınma yöntemi gibi) ortaya konur ve değerlendirilir;
  • karıştırılma ihtimali hakkında bir karara varabilmek için birbirine bağlı olan, birbirini tamamlayabilen veya telafi edebilen tüm faktörlerin bağıl önemleri değerlendirilir. Örneğin, marka, mal ve hizmetlerden bazıları için ayırt edici olup, diğerleri için ayırt edici olmayabilir, ve bu nedenle, karıştırılma ihtimali, sadece önceki markanın ayırt edici görüldüğü mal ve hizmetler bakımından ortaya çıkabilir.

Görüldüğü üzere, karıştırılma ihtimali, sadece markaların benzerliği, malların benzerliği veya tüketici davranışları hakkında mekanik bir değerlendirme olmayıp, birbiriyle karşılıklı etkileşim içinde olan pek çok faktörün somut olaydaki bağıl önem ve etkileri de kapsayan geniş çaplı bir değerlendirme gerektiren hukuki bir değerlendirmedir. İnceleme metodu anlamında da, OHIM kararlarında bu faktörlerin her biri kararlarda ayrı başlıklar altında değerlendirilmekte, son olarak bu faktörlerin hepsi tartılmak suretiyle yapılan genel değerlendirme neticesinde karıştırılma ihtimali bulunup bulunmadığı yönünde bir sonuca ulaşılmaktadır. Ülkemizde ise, bu yönde bir sistematik yerine çoğunlukla karıştırılma ihtimali için varlığı zorunlu olan iki koşula, yani markaların ve mal/hizmetlerin benzerliğe odaklanılmak suretiyle sonuca ulaşılmakta, diğer koşullar kararlarda yeteri kadar analiz edilmemektedir.

H. Tolga Karadenizli

Haziran 2015

karadenizlit@gmail.com

 

Kaynak : OHIM Guidelines, Part C: Opposition, Section 2: Identity and Likelihood of Confusion, Chapter 1: General principles and methodology (https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_manual/WP/Part-C/02-part_c_opposition_section_2/part_c_opposition_section_2_chapter_1_general_principles_and_methodology/part_c_opposition_section_2_chapter_1_general_principles_and_methodology_en.pdf)

 

[1] Kavram Benelüks dava hukukundan gelmiş ve diğerlerinin yanı sıra, tanınmış olmayan markalara uygulanmıştır.

“DIGITAL COUPONS” v. “DG DIGITAL QPONS” Ayırt Edici Gücü Zayıf Unsurların Karıştırılma Olasılığına Etkisi – USPTO Temyiz Kurulu Kararı

dijitalkupon1

Amerika Birleşik Devletleri (A.B.D.) Patent ve Marka Ofisi (USPTO), marka başvurularını önceden tescilli markalarla benzerlik ve karıştırılma olasılığı açısından resen inceleyen ofislerden birisidir. Bir diğer deyişle USPTO, karıştırılma olasılığı değerlendirmesi için başvuruların ilan edilmesini ve ilana karşı itiraz edilmesini beklememekte, bu inceleme, başvurunun alınmasından ardından ofis tarafından resen yapılmaktadır. 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK’nin 7/1-(b) bendi çerçevesinde uygulanan resen benzerlik incelemesinin A.B.D.’ndeki karşılığı niteliğindeki bu sistem, USPTO kararlarını, kanaatimizce ülkemizde uygulanan sistem ve verilen kararlarla karşılaştırma anlamında daha da ilginç hale getirmektedir.

Okumakta olduğunuz yazı, USPTO tarafından resen inceleme neticesinde reddedilen ve önceki markayla ortak unsuru ayırt edici niteliği düşük nitelikte bir kelime grubu olan bir marka başvurusu hakkında, karara itiraz üzerine USPTO Temyiz Kurulu’nca yapılan değerlendirme hakkındadır. Konu hakkındaki USPTO Temyiz Kurulu değerlendirmesinin okuyucuların ilgisini çekeceğini düşünüyorum. Kararın tamamını incelemek isteyen okurların karara http://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/ttabvue-86105555-EXA-11.pdf bağlantısından erişmesi mümkündür

“Hy-Vee, Inc.” firması aşağıda görseline yer verilen markanın USPTO’da tescil edilmesi talebiyle başvuruda bulunur:

digitalcoupons

Başvuru sahibi, başvurudaki “digital coupons” kelime unsuru için münhasıran koruma talep etmemektedir. Başvuru kapsamında, özet olarak, aşağıdaki mal ve hizmetler yer almaktadır: “Sınıf 9: Global bir bilgisayar ağından indirilen tüketici kuponları; ürünleri ve hizmetleri yorumlamak ve bunun karşılığında kupon, indirim, özel teklif gibi promosyon ürünlerine dönüştürülebilir puanlar kazanmak amaçlı indirilebilir mobil cihaz uygulamaları. Sınıf 42: Ürünleri ve hizmetleri yorumlamak ve bunun karşılığında kupon, indirim, özel teklif gibi promosyon ürünlerine dönüştürülebilir puanlar kazanmak amaçlı teknolojileri içeren interaktif web sitesi hizmetleri.”

USPTO uzmanı başvuruyu, A.B.D. Marka Kanunu madde 2(d) uyarınca aşağıda görseline yer verilen markayla karıştırılma olasılığı gerekçesiyle reddeder:

digitalqpons

Ret gerekçesi markanın kapsamında takip eden hizmetler yer almaktadır: “Sınıf 35: Site kullanıcılarının kazandıkları puanları kupon, indirim, özel teklif gibi promosyon ürünleriyle değiştirmesini sağlayan ve kullanıcıların internet içeriğini, kişileri, şirketleri, ürün ve hizmetleri yorumlayarak veya oylayarak puan kazanmalarını esasına dayanan interaktif web sitesi hizmetleri; elektronik kuponlar, promosyonlar ve indirimler aracılığıyla başkalarının mallarının ve hizmetlerinin satışına ilişkin promosyon hizmetleri.”

Başvuru sahibi USPTO uzmanının ret kararına karşı itiraz eder ve itiraz USPTO Temyiz Kurulu’nca incelenir.

Temyiz Kurulu’na göre, karıştırılma olasılığına ilişkin değerlendirme, konuyla ilgili tüm faktörlerin bir arada incelenmesi esasına göre yapılmalıdır. Bununla birlikte, karıştırılma olasılığına ilişkin her değerlendirmede iki anahtar faktör mevcuttur, bunlar markaların benzerliği ve malların / hizmetlerin benzerliğidir.

İlk olarak, malların ve hizmetlerin benzerliği veya farklılığı hususları değerlendirilmiştir.

Malların ve hizmetlerin değerlendirilmesi, başvuru kapsamında yer alan mallar ve hizmetlerle, ret gerekçesi marka kapsamında yer alan malların ve hizmetlerin karşılıklı olarak değerlendirilmesini içerir. Markalardan herhangi birisinin içerdiği mal veya hizmet, daha geniş (kapsayıcı) biçimde ifade edilmişse ve malların veya hizmetlerin niteliği, ticaret kanalları ve alıcı grubu hakkında bir kısıtlama belirtilmemişse, markanın ilgili tanım kapsamına giren tüm malları veya hizmetleri kapsadığı kabul edilir. Aynı kabul çerçevesinde, belirtilen malların veya hizmetlerin normal olan her tür ticaret kanalı ile pazarlandığı ve ilgili malların veya hizmetlerin potansiyel her tür alıcısına açık olduğu kabul edilir.

Yukarıda belirtilen ilkeler çerçevesinde, başvuru sahibinin malları ve hizmetleri, ret gerekçesi marka kapsamında bulunan hizmetlerle karşılaştırıldığında, mallar ve hizmetler aynı şekilde ifade edilmemiş olsa da bunların esasen aynı olduğu ve aynı tüketicilerin başvuru sahibi ile ret gerekçesi marka sahibinin mal ve hizmetlerini birbirlerinin yerine kullanabileceği görülmüştür. Bu bağlamda, başvuru sahibinin hizmetleri ile ret gerekçesi marka kapsamında bulunan hizmetlerin hukuki açıdan aynı olduğunun, başvuru sahibinin mallarının ise ret gerekçesi marka kapsamında bulunan hizmetlerle bağlantılı olduğunun kabul edilmesi gereklidir. Buna ilaveten Temyiz Kurulu, başvuru sahibi ile ret gerekçesi marka sahibi hizmetlerinin aynı ticari kanallarla pazarlanacağı ve sıradan tüketiciler niteliğindeki aynı tip tüketicilerin alımına konu olacağı görüşündedir, bağlantılı mallar bakımından da durum aynı olacaktır.

Başvuru sahibi, kendi hizmetlerinin hem web sitelerine hem mobil uygulamalara yönelik ve malların ve hizmetlerin yorumlanması ve oylanması amaçlı olduğunu, buna karşın ret gerekçesi marka sahibinin hizmetlerinin sadece web sitelerine yönelik ve sponsorların değerlendirilmesini talep ettiği herhangi bir şeyin yorumlanması ve oylanması amaçlı olduğunu belirterek, hizmetlerin farklı olduğunu iddia etmektedir. Temyiz Kurulu bu argümanı yerinde bulmamış ve kabul etmemiştir. Şöyle ki ret gerekçesi markadaki hizmetler kapsamları itibarıyla sınırlandırılmamış durumdadır ve başvuru sahibi hizmetlerinin mobil uygulamalara yönelik olması, hizmetlerin çakışan fonksiyonlara sahip olması durumunu değiştirmemektedir.

Sonuç olarak, malların ve hizmetlerin aynılığı ve benzerliği yönündeki tespit, Temyiz Kurulu’nca yerinde bulunmuş ve markaların benzerliği değerlendirmesine geçilmiştir.

Temyiz Kurulu’na göre, markaların benzerliği değerlendirmesinde kullanılacak test, markaların yanyana konularak karşılaştırılması değil, markaların oluşturdukları ticari etki anlamında benzer olup olmadıklarının yani markalarla karşılaşacak kişilerin markalar arasında bağlantı kurup kurmayacağının değerlendirilmesidir. Markalar bütün olarak değerlendirilecek olsa da, markalardaki ayırt edici unsurlara daha büyük önem verilmesi tamamen yerinde bir yaklaşımdır. Temyiz Kurulu kararlarını inceleyen mahkemelerce önceden belirtildiği üzere, markayı oluşturan unsurlardan birisinin, marka kapsamında bulunan mallara veya hizmetlere ilişkin olarak tanımlayıcı veya jenerik nitelikteki olması, incelemede o unsura daha düşük ağırlık verilmesi gerektiği bakımından genel kabul görmüş rasyonel bir gerekçe niteliğindedir (re National Data Corp., 224 USPQ at 751 (Federal Circuit 1985).

İncelenen vakada, başvuru ile ret gerekçesi marka arasındaki benzerlik, başvuru “DIGITAL COUPONS” ibaresini içerirken, ret gerekçesi markanın başvurunun fonetik eşdeğeri olan “DIGITAL QPONS” ibaresini içermesidir. Bununla birlikte, “DIGITAL COUPONS” veya onun fonetik eşdeğeri olan “DIGITAL QPONS” ibareleri, markaların kapsadığı mallara veya hizmetlere ilişkin olarak jenerik olmasa da, tanımlayıcı nitelikte adlandırmalardır (Digital Coupon ibaresinin Türkçe karşılığı “dijital kupon”dur.). Bu husus dikkate alındığında, tüketicilerin bu terimleri markaların kapsamlarında yer alan malların veya hizmetlerin ticari kaynağı ile ilişkilendirerek değil, malların ve hizmetlerin kendileriyle özdeşleştirerek değerlendireceği düşünülmektedir.

digitacouponsbirlikte

Ret gerekçesi markada, stilize biçimde yazılı DQ harfleri başvuruda baskın rol oynamaktadır, şöyle ki stilize DQ harfleri altında yer alan ve tanımlayıcı nitelikteki “DIGITAL QPONS” ibaresine kıyasla daha büyük puntolarla yazılmış durumdadır. DQ harfleri tescil sahibinin markasında görsel olarak baskın konumda bulunduğundan, bu unsur tüketicilerin zihninde esasen yer edinecek unsur konumundadır. Buna karşın, inceleme uzmanının “DQ” harflerinin stilize biçimde yazılı eş anlamlılık içerdiği ve kısaltmanın altta yer alan kelime unsurlarıyla bağlantılı olarak algılanacağı yönündeki beyanı desteksiz niteliktedir. Buna ilaveten, başvuruda yer alan ve “U” – “I” harflerinin yerine konulmuş stilize bilgisayar faresi biçimindeki şekil de, başvuruyu ret gerekçesi markadan farklılaştırmaktadır.

Yukarıda yer verilen görsel farklılıklar, Temyiz Kurulu’na göre markalar hakkında tamamen farklı ticari algı ortaya çıkmasına yol açacaktır.

Temyiz Kurulu, bu tespitleri yaparken “DIGITAL COUPONS” kelime unsurunun başvuruda baskın konumda bulunduğunun ve markaların kelime ve şekil unsurlarının ilgili kamu kesimi üzerinde en kalıcı etkiyi yaptığının farkındadır. Başvuru hakkında ret kararını veren inceleme uzmanı bu değerlendirmenin sonucunda, “DIGITAL COUPONS” ibareli başvuru ile onun fonetik eşdeğeri olan “DIGITAL QPONS” ibareli ret gerekçesi markayı karıştırılabilecek derecede benzer markalar olarak değerlendirmiştir. Kelime ve şekil kombinasyonlarından oluşan markalarda kelime unsurlarının daha baskın unsur olduğu genellikle doğru olsa da, Temyiz Kurulu’na göre durum her zaman böyle olmayacaktır.

Tüm bu değerlendirmelerin sonucunda Temyiz Kurulu, “DIGITAL COUPONS” ile “DIGITAL QPONS” ibarelerinin yüksek düzeydeki tanımlayıcı ve jenerik niteliği dikkate alındığında, markalar aynı hizmetler için kullanılacak olsalar da, başvurunun ret gerekçesi markadan oldukça farklı olduğu ve markalar arasında karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkmayacağı neticesine ulaşmıştır.

Yukarıda ayrıntılı olarak aktarılan karar ve gerekçelerinden anlaşılacağı üzere, incelenen vakada markaların kelime unsurları arasında yüksek düzeyde benzerlik ve malları – hizmetler arasında aynılık ve benzerlik bir arada bulunmuş olmakla birlikte, USPTO Temyiz Kurulu, markaların ortak kelime unsurunun tanımlayıcı ve zayıf nitelikteki karakterini dikkate alarak, markaların birbirlerine benzer olmadıkları, aralarında karıştırılma ihtimalinin bulunmadığı tespitine varmış ve bunun sonucunda başvuru hakkındaki ret kararını kaldırmıştır.

Ayırt edici niteliği zayıf unsurları ortak unsur olarak içeren markalar arasında karıştırılma ihtimali değerlendirmesi, vaka bazında bizi kimi zaman farklı sonuçlara götürse de, çoğu zaman varılan sonuç ayırt edici gücü zayıf unsurların ortaklığının tek başına karıştırılma olasılığının varlığı anlamına gelmediğidir. İnceleme konusu USPTO Temyiz Kurulu kararında da benzer içerikte değerlendirme yapılmış ve ayırt edici gücü zayıf kelime unsurlarının üst düzeydeki benzerliğine rağmen, markaların stilize yazım tarzlarındaki farklılık esas alınarak, markaların benzer olmadığı ve dolayısıyla markalar arasında karıştırılma olasılığı bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Önder Erol Ünsal

unsalonderol@gmail.com

Nisan 2015

“Rienergy Cola” – “Coca Cola”ya Karşı – Ayırt Edici Gücü Zayıf Kelimelerin Tertip Tarzlarının ve Tanınmışlığının Karıştırılma Olasılığına Etkisi (Adalet Divanı Genel Mahkemesi – T-384/13)

cocacola3 “The Coca Cola Company” adına tescilli yukarıdaki logoyu gören herkesin zihninde oluşan çağrışımın aşağı yukarı benzer olduğunu sanıyorum. Tüketiciler üzerinde “Coca Cola” markasının görsel, işitsel, kavramsal olarak yarattığı etki, bu markayı dünyanın en çekici markaları arasına yerleştirmiştir. Bazen kötü niyetle, bazen ise bilmeyerek ticari hayatta bu markanın yüksek cazibesinden yararlanmak isteyenler olmuştur ve büyük ihtimalle gelecekte de olacaktır. Bu gibi durumlarda, ulusal veya uluslararası mahkemelerin her zaman aynı paralelde kararlar verdiğini söylemek zordur. Zira, her ne kadar mahkemelerin uyguladıkları mevzuatlar, markanın korunmasına ilişkin genel çerçeveyi belirlemiş olsa da, hangi durumların bu çerçeve içinde yer alıp almadığı konusuna ilişkin bir matematik formülü belirlenebilmiş değildir. Çünkü benzerlik veya karıştırılma tehlikesi gibi konuların değerlendirilmesinde, her olayda değişen birçok farklı faktörün/etkinin aynı anda göz önüne alınması gerekmektedir. Bu nedenle, her somut olayın kendine has özellikleri dikkate alınarak verilen kararlar farklılıklar göstermektedir. Bu farklılıklar nedeniyledir ki Marka Hukuku, kendi içinde dinamizm barındırmakta, sıkı bağlantı içinde olduğu piyasa/rekabet şartları, tüketicinin psikolojik, sosyolojik eğilim ve davranışları ile markayı algılayış tarzları, ticari hayatın gerçekleri vb. gibi ilgili konulardaki değişkenlikler dolayısıyla canlılığını korumaktadır. Bu hareketliliğinin sonucu olarak, her mahkeme kararı ilginç tespitleri de beraberinde getirmektedir.

Bu yazının konusu olan Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın 18 Mart 2015 tarihli ve T‑384/13 sayılı kararının da, “Coca Cola” markası hakkında verilmiş enteresan bir karar olarak düşündüğümüzden sizlerle paylaşmak istedik. Öyle ki; Mahkeme bir yandan “Coca” ve “Cola” ibarelerinin tanımlayıcı olduğunu, ayırt edici gücünün ilgili olduğu mallar için düşük olduğunu, zemindeki kırmızı rengin ayırt edici özeliği olmayan bir renk olduğunu, dava konusu markaların ayırt edici farklı unsurlar içerdiğini tespit ederken, diğer yandan da markanın tanınmışlığının tüketici üzerindeki istisnai etkisine, tüketicilerin markayı bütünsel hatırlama ihtimaline, ayırt edici gücü düşük ibarelerin markanın esas unsuru haline gelebilme olasılığına işaret etmiştir. Bu kapsamlı inceleme neticesinde de bir sonuca varmıştır. Kararı orijinal metninden incelemek isteyen okuyucular, karara http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dd7331f9a667f446248f7ee69d66017278.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuPc3j0?text=&docid=163002&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=217129 bağlantısından erişebilir.

Davanın geçmişini kısaca özetlemek gerekirse;

  • Romanya menşeli Intermark Srl, 9 Kasım 2010 tarihinde “RIENERGY COLA” kelime ve şekil markasının, Nice Sınıflandırması’nın 32. sınıfında yer alan “biralar, maden suyu, sodalar, alkolsüz içecekler, meyve suyu ve özleri, şurup ve içecek hazırlanmasında kullanılan preparatlar” ile 35. sınıfında yer alan “reklamcılık, iş yönetimi ve idaresi, büro hizmetleri” mal ve hizmetlerinde topluluk markası olarak tescili için İç Pazarda Uyumlaştırma Ofisi (OHIM)’ne başvurmuştur.          rienergy
  • Başvuru 20 Ocak 2011 tarihli Bülten’de yayınlamıştır. 15 Nisan 2011 tarihinde The Coca-Cola Company, adına daha önceden tescilli marka ve logosunu dayanak göstererek 207/2009 sayılı Topluluk Yönetmeliği’nin 41. maddesine göre yayına itiraz etmiş ve başvurunun reddini talep etmiştir.
  • OHIM itiraz birimi, itirazı kabul ederek başvuruyu reddetmiştir. Bunun üzerine başvuru sahibi Intermark Srl, OHIM Temyiz Kurulu’na başvurunun reddi kararının iptali için başvurmuştur.
  • OHIM Temyiz Kurulu, 6 Mayıs 2013 tarihinde Intermark Srl şirketinin itirazını reddetmiştir. Temyiz Kurulu, “Coca Cola” markasının tanınmışlığına ilişkin inceleme yapma gereği dahi duymaksızın markalar arasındaki benzerliğin karıştırılma ihtimaline neden olacağı sonucuna varmıştır.
  • Intermark Srl, Temyiz Kurulu’nun markalar arasında karıştırılma ihtimali olduğuna dair tespitinde hatalı olduğu iddiası ile Adalet Divanı’nda 6 Mayıs 2013 tarihinde dava açmıştır.

Davacı, Intermark Srl, markalar arasındaki benzerliğin, karıştırılma ihtimaline yol açmayacak kadar düşük düzeyde olduğu kanaatindedir. Başvurusunda, “Coca” yerine “RIENERGY” kelimesinin bulunduğunu, grafik olarak farklı yazıldığını, arka plan şeklinin, uyumunun, elyazısının ve çerçevesinin görsel açıdan farklılıklar arzettiğini iddia etmiştir. İşitsel açıdan ise tüketici kitlesinin “RIENERGY’ kelimesini telaffuz etmeye ihtiyaç duymayacaklarından farklılık olduğu görüşündedir. Kavramsal açından da; Davacı “Cola” ibaresinin toplumun çok büyük bir kısmı nazarında 32. sınıfta yer alan mallar için tanımlayıcı, jenerik ad olduğunu, “RIENERGY” kelimesinin ise enerji kelimesinden esinlenilmiş, özgün yapıda olduğunu belirtmiştir.

OHIM ise verdiği ret kararının arkasında durmuş; iki markanın aynı yazı karakteri ile ortak “Cola” kelimesini içermeleri, zeminde aynı rengi kullanmaları nedeniyle görsel açıdan benzer oldukları, marka bütünlüğü içinde “RIENERGY” kelimesinin tali role sahip olduğu şeklinde savunma yapmıştır. İşitsel açıdansa, markalarda ortak olan “Cola” kelimesinin aynı şekilde telaffuz edileceği ve “RIENERGY” kelimesinin markadaki tali konumu ve küçüklüğü dikkate alındığında telaffuz edilme olasılığının bulunmadığını belirtmiştir. Kavramsal açıdan ise “Cola” kelimesinin ilgili tüketici kitlesinin zihninde kahverengi gazlı içecek imajını uyandırdığını, buna karşılık “RIENERGY” kelimesinin ise ani kavramsal bir çağırışım yapmadığını, boyutunun küçüklüğü nedeniyle de rolünün sınırlı olduğunu ifade etmiştir. Ek olarak, “Coca Cola” markasının Avrupa Birliği içinde tanınmışlığı nedeniyle yüksek ayırt edici güce sahip olduğunun ve “Cola” kelimesinin Birlik içindeki zayıf ayırt edici karakterine rağmen bu kelimenin görmezden gelinemeyeceğinin, bu nedenle mevcut olayda karıştırılma ihtimalinin varlığının altı çizilmiştir.

Tarafların iddia ve savunmalarının ardından Mahkeme, karıştırılma ihtimali değerlendirmesine önceki tarihli içtihatlarını dayanak gösterdiği tespitler ile başlamıştır. Yerleşik Mahkeme içtihatlarına göre, malların ve hizmetlerin aynı işletme veya birbiri ile bağlantılı işletmeler tarafından sunulduğuna dair bir izlenim oluştuysa, markalar arasında karıştırılma ihtimali mevcuttur.[1] Yine yerleşik içtihatlara göre, bazı durumlarda mal ve hizmetler arasındaki düşük derecedeki benzerlik, markalar arasındaki yüksek derecedeki benzerliği bertaraf edebildiği gibi tersi durumlar da söz konusu olabilmektedir.[2] Mahkeme yine karıştırılma ihtimali değerlendirmesine ilişkin olarak görsel, işitsel ve kavramsal benzerliklerin markaların bütün olarak bıraktığı izlenimler dikkate alınarak yapılacağı tespitine yer vermiştir. Markaların sadece ayırt edici esas unsurlarının dikkate alınarak yapılacak değerlendirmelerin bazen aldatıcı olabileceğini; zira orta dikkat seviyesindeki ilgili tüketicilerin bu unsurlara dikkat etmek yerine markayı bir bütün olarak algıladıklarını belirtmiştir.[3] Her olayda tüketicinin dikkat seviyesi ilgili mal ve hizmet türüne göre değişiklik arz etse de genel kabule göre, tüketiciler nadir olarak iki farklı ürünü doğrudan karşılaştırma imkânlarına sahip olmakta, ilgili ürünü alırken hatırlayabildikleri güven duygusu rol oynamaktadır.[4]

Mahkeme’ye göre tescilli marka ne derece ayırt edici yüksek karaktere sahipse karıştırılma ihtimali o derece yüksektir. Bu nedenle ister kendiliğinden ister piyasadaki tanınmışlığı nedeniyle yüksek ayırt edici güce sahip markalar, ayırt edici gücü düşük markalara göre daha fazla korumadan yararlanmaktadır. Dolayısıyla karıştırılma ihtimali değerlendirmesi yapılırken bir markanın ayırt edici gücü ve tanınmışlığı mutlaka göz önüne alınmalıdır. [5]

Mahkeme yukarıdaki tespitleri hatırlattıktan sonra somut olayın incelemesine geçmiştir. Somut olayda 32. sınıftaki günlük tüketim malzemeleri için tüketicilerin dikkat seviyesi “ortalama”, 35. sınıf hizmetler ise profesyonellere yönelik olduğundan “yüksek” olarak belirtilmiştir.

Mahkeme başvuru konusu markanın merkezinde ve büyük şekilde yer alan “Cola” kelimesinin esas unsur olduğunu, “RIENERGY” kelimesinin ise hayali ve ayırt edici olmasına rağmen küçük boyutundan dolayı, her ne kadar tamamen yok sayılamasa da, okunmasının zor olduğu için marka bütünlüğü içinde tali rol oynadığını tespit etmiştir. Mahkeme “Cola” kelimesinin 32. sınıf için “tanımlayıcı” olarak algılandığını, ancak aynı şeyin 35. sınıf için söylenemeyeceğini belirtmiştir. Bu noktada Mahkeme önemli bir nüansın altını çizmiştir: Marka bütünlüğü içinde ayırt edici gücü zayıf bir kelimenin, o markanın esas unsuru olmadığı anlamına gelmeyeceği durumlar olabilir, zira ayırt edici gücü zayıf olsa da boyutu ve konumu itibari ile tüketicilerin zihninde esas unsur olarak yer edebilir ve çağrışım yapabilir.[6]

Somut olayda da “Cola” kelimesinin her ne kadar 32. sınıf için “tanımlayıcı” olduğu kabul edilse de, bu kelimenin boyutu ve konumu ile yarattığı etki nedeniyle marka bütünlüğü içinde yok sayılamayacağını ifade edilmiştir. Kaldı ki, başvuruya konu içeceklerin hammaddesini ifade eden “Coca” kelimesinin tıpkı “Cola” gibi dört harften oluşması nedeniyle, iki kelimenin marka bütünlüğü içinde 32. sınıf için aynı rolü oynadığı belirtilmiştir. 35. sınıf için ise “Cola” kelimesinin ayırt edici karaktere sahip olduğu tekrarlanmıştır.

Mahkeme markalar arasındaki “benzerlik” incelemesinde de, Temyiz Kurulu’nun görsel benzerlik tespitlerini yerinde bulmuştur. Tespitlerin odak noktasını, ortak “Cola” ibaresinin iki marka da esas unsur olarak yer alması ve bu nedenle ayırt edici gücü olduğu hususu oluşturmuştur. Markalar içinde birbirinden farklı unsurlar yer alsa da, “Cola” kelimesi için yapılan bu ana tespit, iki marka arasındaki benzerliği belirgin düzeye taşımıştır. Mahkeme işitsel benzerlik konusunda da Temyiz Kurulu’nun benzerlik tespitlerini teyit etmiştir. Mahkeme kavramsal benzerlik tespitler açısından da Temyiz Kurulu’nun tespitlerine katılmış, ek olarak “Cola” kelimesinin tüketicilerin zihninde doğrudan “Coca” hammaddesini çağrıştıracağını, bu çağrışımın markalar arasında bir bağlantı yarattığını, tali nitelikteki “RIENERGY” kelimesinin, özel bir anlamı olmadığından markalardaki ortak esas unsur “Cola” kelimesinin yarattığı kavramsal benzerliği zayıflatmadığını belirtmiştir.

Tüm benzerliklerin ötesinde Mahkeme, ayrıca “Coca Cola” markasının 32. sınıf için kırmızı zemin üzerine beyaz el yazısından oluşan klasik tanınmış markasının karıştırılma ihtimali olgusunun tespitinde göz önünde bulundurulması gerektiğine işaret etmiştir. Öyle ki, , karıştırılma ihtimali değerlendirmesi açısından zemindeki renk özel bir renk olmasa da, incelenen vakada, itiraz gerekçesi markanın ayırt edici gücünün derecesi, yani tüketicilerin gözündeki yüksek ayırt ediciliği nedeniyle, somut olayda renk unsurunun dahi dikkate alınacağı belirtilmiştir.[7]

Sonuç olarak Mahkeme, itiraz sürecindeki markaların 32. sınıf için karıştırılma ihtimalinin mevcut olduğu tespitlerini doğru bulmuştur. 35. sınıf için ise her ne kadar hitap ettiği tüketici kitlesinin profesyoneller olduğu göz önüne alındığında, görsel benzerliğin daha düşük düzeyde olduğu gerçek olsa da, iki markadaki ortak esas unsurun (“Cola”) aynı olduğu ve ibarenin söz konusu hizmetler için ayırt edici karaktere sahip olduğu tespit edilmiştir. Markalar arasındaki işitsel ve kavramsal düzeydeki benzerlik yönünden de yukarıdaki tespitler dikkate alındığında, 35. sınıf için de markaların karıştırılma ihtimali olduğu sonucuna varılmıştır.

Belirtilen tüm faktörler ışığında, Mahkeme, OHIM Temyiz Kurulu’nun dava konusu marka tescil başvurusunun reddedilmesi yönündeki kararını yerinde bulmuş ve davayı reddetmiştir.

Ayırt edici gücü zayıf unsurları ortak olarak içeren markalar arasındaki karıştırılma ihtimalinin görece düşük bir olasılık olduğu genel bir kabul olarak ortaya konulabilir. Buna karşılık, ayırt edici gücü zayıf ortak kelime unsurunun yeni başvurudaki konumu veya yazım biçimi veya yeni tarihli başvurunun tertip tarzı itibarıyla eski tarihli markayı oldukça açık biçimde çağrıştırması veya önceki tarihli markanın tanınmışlığından kaynaklanan yüksek ayırt edici gücü nedenleriyle, markalar arasında karıştırılma ihtimalinin var olduğu sonucuna ulaşmak da mümkün olabilir. İncelenen “Rienergy Cola” başvurusu, bu nitelikleri itibarıyla oldukça dikkat çekici bir karara konu olmuştur. Bu bağlamda kararın okuyucuların dikkatini çekeceğini düşünüyoruz.

Son söz olarak, “Cola” kelimesi nasıl olsa “jenerik ad” ve içecekler için “tanımlayıcı” yönü var denilerek yeni başvurunun bir unsuru olarak kullanılacaksa, risksiz bir tescil başvurusu için, başvuruyu en azından tertip tarzı (kırmızı renk – beyaz el yazısı karakterler) itibarıyla “Coca Cola” markasından belirgin ayrıştırmanın gerekli olduğu söylenebilir.

Gülcan Tutkun Berk

Nisan 2015

gulcan@gulcantutkun.av.tr

 

Dipnotlar:

[1] 9 Temmuz 2003 tarihli Laboratorios RTB v OHIM — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), kararı (T‑162/01)

[2] 13 Eylül 2007 tarihli Il Ponte Finanziaria OHIM, (C‑234/06), 23 Ekim 2002 tarihli Matratzen Concord v OHIM — Hukla Germany (MATRATZEN) (T‑6/01) kararları

[3] 8 Aralık December 2011 tarihli Aktieselskabet af 21. november 2001 v OHIM — Parfums Givenchy (only givenchy) (T‑586/10) kararı

[4] 23 Ekim 2002 tarihli Oberhauser v OHIM — Petit Liberto (Fifties), (T‑104/01), 30 Haziran 2004 tarihli BMI Bertollo v OHIM — Diesel (DIESELIT), (T‑186/02) kararları

[5] 17 Nisan 2008 tarihli Ferrero Deutschland v OHIM, (C‑108/07),   28 Ekim 2010 tarihli Farmeco v OHIM — Allergan (BOTUMAX), (T‑131/09) kararlar

[6] 13 Haziran 2006 tarihli Inex v OHIM — Wiseman (Representation of a cowhide), (T‑153/03), 13 Temmuz 2004 tarihli  AVEX v OHIM — Ahlers (a), (T‑115/02), 14 Eylül 2011 tarihli Olive Line International v OHIM — Knopf (O-live), (T‑485/07) sayılı kararları

[7] 9 Nisan 2014 tarihli Pico Food v OHIM — Sobieraj (MILANÓWEK CREAM FUDGE), (T‑623/11) kararı

 

Adalet Divanı Genel Mahkemesi “FORCE” Kelimesinin Ayırt Edici Gücünü Değerlendiriyor – “FSA K-FORCE” Kararı (T-558/13)

usetheforce 

(IPR Gezgini’nin yeni yazarı Gülcan Tutkun Berk‘e hoş geldin diyor ve oldukça ilgi çekici yazısını okuyucuların bilgisine sunuyoruz. Yazar hakkında detaylı bilginin http://iprgezgini.org/blog-sahibi-hakkinda/ bağlantısından görülmesi mümkündür.)

 

Ayırt edici gücü düşük olan kelimeleri içeren markaların, 556 sayılı KHK’nın 8/1(b) maddesi uyarınca benzerlik ve karıştırılma ihtimali değerlendirmesi, her somut olayda farklılıklar arz etmektedir. Bu kapsamda, bir ibarenin ilgili sektörde ayırt edici gücü düşük bir ibare olup olmadığı ve/veya ayırt edici gücü düşük ibare içeren markaların benzerlik ve karıştırılma ihtimallerinin hangi somut kriterler göz önünde tutularak değerlendirildiği son zamanlarda tartışılan konuların başında gelmektedir. Bu yazıda, ayırt edici gücü zayıf bir kelimeyi ortak olarak içeren iki marka arasındaki karıştırılma ihtimalini değerlendiren bir Adalet Divanı kararı irdelenmiştir. Bu kararın, benzer durumdaki markaların tescil ve itiraz süreçlerinin değerlendirilmesine ışık tutacak unsurlar içerdiğine inanmaktayız.

Yazı konusu olan Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin 4 Mart 2015 tarihli ve T-558/13 sayılı kararı, başvurusu yapılan “FSA K-FORCE” markası ile daha önce tescil edilen topluluk markası “FORCE-X” arasındaki benzerlik ve karıştırılma ihtimali konularını kapsamaktadır. Bu kararda iki markadaki ortak kelime olan “FORCE” ibaresinin ayırt edici gücü hususuna ve sektörel tanımlayıcı niteliğine yoğunlaşılmış, bu hususlar hakkında çeşitli açılardan değerlendirmelerde bulunulmuştur.

Avrupa Adalet Divanı Genel Mahkemesi önüne gelmeden önce, “FSA K-FORCE” markasının Avrupa Birliği İç Pazar Uyumlaştırma Ofisi’ndeki (kısaca “OHIM”) tescil süreci aşağıda özetlenmiştir:

  • Başvurucu, İtalyan şirket FSA Srl, 21 Haziran 2010 tarihinde “FSA K-FORCE” ibaresinin topluluk markası olarak tescili için OHIM’e başvuruda bulunmuştur.

 

FSA K-FORCE

 

  • Başvuru, Nice Sınıflandırmasındaki 9,12,25. sınıflar için yapılmıştır. İncelediğimiz kararda, ihtilafın değerlendirilmesi noktasında başvurunun içerdiği “bisiklet kaskı, bisiklet ve bisiklet parçaları ve aksesuarları” malları için 9. ve 12. sınıflar göz önüne alınmıştır.
  • Söz konusu başvuru, Topluluk Marka Bülteni’nde 6 Ağustos 2010 tarihinde yayınlanmış ve 10 Kasım 2010 tarihinde de tescil edilmiştir.
  • “FSA K-FORCE” markasının tescili üzerine, Portekiz menşeili Motokit Veículos e Acessórios, SA, 7 Şubat 2011 tarihinde tescilin iptali için OHIM’in Marka İptal Bölümü’ne başvurmuştur. Bu itirazda Motokit Veículos e Acessórios, SA, kendi adına 9. ve 12. sınıflar altında yer alan “Koruyucu gözlükler, lensleri, koruyucu yüz maskeleri, kasklar, koruyucu optik malzemeler, şapka ve giysiler; Bisikletler ve bunların gövdeleri, gidonları, çamurlukları, seleler, pedallar, jantlar, lastik pompaları” için 5 Temmuz 2007 tarihinde tescil edilen “FORCE-X” topluluk markasını gerekçe göstererek, “FSA K-FORCE” markasının 207/2009 sayılı Yönetmeliğin 53/1(a) ile 8/1(b) maddelerine göre iptalini talep etmiştir.

 

FORCE-X

 

  • İptal Birimi, iki markada da yer alan “FORCE” kelimesinin, hitap ettiği tüketici kitlesinin zihninde “karıştırma ihtimali” oluşturacağı gerekçesiyle itirazı kabul etmiş ve “FSA K-FORCE” markasının itiraz konusu mallar için tescilini iptal etmiştir.
  • “FSA K-FORCE” markası için başvuran İtalyan FSA Srl şirketi, OHIM İptal Bölümü’nün verdiği iptal kararına karşı itiraz ederek, 7 Mart 2012 tarihinde Temyiz Kurulu’na başvurmuştur.
  • OHIM 2. Temyiz Kurulu, FSA Srl şirketinin yaptığı itirazı 5 Ağustos 2013 tarihinde reddetmiştir. Temyiz Kurulu kısaca, iki marka arasında 207/2009 sayılı Yönetmeliğin 8/1(b) maddesi gereğince tüketiciler nezdinde “karıştırılma ihtimalinin” mevcut olduğu ve markaların görsel, fonetik ve kavramsal olarak benzer olduğu kanaatine varmıştır. Ek olarak Kurul, başvurucunun, “FORCE” ibaresinin tescil konusu malların dayanıklılığına ima amacıyla kullanıldığına ve bu kelimenin Avrupa pazarında ilgili mallar için herkes tarafından kullanılan bir kelime olduğuna yönelik itirazlarının, “FORCE-X” ibaresinin “ayırt edici karakterini” ortadan kaldırmadığını savunmuştur. Ayrıca Kurul’a göre ihtilaf konusu markalar arasındaki ortak kelime olan “FORCE” ibaresinin, başvurucunun unvanı olan “FSA” ile birlikte kullanılması halinde dahi, “FORCE-X” ibaresinin “bağımsız ayırt edici rolünün” devam ettiğini belirtmiştir.

OHIM nezdindeki yolların tüketilmesinin ardından, İtalyan şirket FSA Srl, konuyu Avrupa Adalet Divanı önüne taşımış ve marka iptal kararının reddi ve “FSA K-FORCE” ibareli başvurusunun topluluk markası olarak tescili için dava açmıştır.

Avrupa Adalet Divanı Genel Mahkemesi, önüne gelen olayı öncelikle markaların “benzerliği” açısından incelemiş ve benzerlik değerlendirmesinin ilk ayağı olarak “tüketicilerin dikkat seviyesi” konusunu ele almıştır. Buna göre Mahkeme, OHIM Temyiz Kurulu’nun ihtilaf konusu kararında, markaların hitap ettikleri Avrupa Birliği içindeki tüketici kitlesini, “ortalama dikkat seviyesindeki” tüketiciler olarak belirlenmesini yerinde bulmamıştır. Mahkeme, bisiklet kullanıcılarının güvenlikleri için zorunlu bir ürün olan “kask”ı alırken ortalamadan daha fazla dikkat sarf ettiklerini ve bu seviyenin de ortalamadan daha fazla olduğunu öngörmüştür. [1] Mahkeme yine bu doğrultuda, dava konusu markaların ilgili olduğu 12. sınıftaki malların son kullanıcılarının profesyoneller ve distribütörler olacağından hareketle, bu tür tüketicilerin bisikleti veya yedek parçaları veya aksesuarları alırken teknik ve estetik özelliklerini yakından incelediklerini belirtmiştir. Keza, özellikle bisiklet yedek parça ve aksesuarları alınırken teknik açıdan bisiklete uyumlu ürünler seçilmesi gerektiği hesaba katıldığında, ilgili tüketicinin ortalamadan daha fazla dikkat seviyesinde olacağı sonucuna varılmıştır.

Mahkeme benzerlik değerlendirmesinin ikinci ayağı olarak markalar arasındaki işitsel, görsel ve kavramsal benzerlik konusunu ele almıştır. Bu bağlamda Mahkeme şimdiye kadar oluşan içtihatlar ışığında, markalar arasındaki benzerlik olgusunun orta düzeydeki tüketiciler için bütünsel olarak ele alındığını; bu grup tüketiciler için görsel, işitsel ve kavramsal noktalardan bir veya birkaçı ortak olan markaların benzer olduğunun kabul edildiğine kararında değinmiştir. Bununla birlikte bütünsel değerlendirmenin de her somut olayda farklılık gösterebileceği, bazı durumlarda marka bütünü içinde yer alan esas unsurun daha baskın şekilde tüketici zihninde kaldığına ve diğer unsurların ise fark edilmediğine dikkat çekilmiştir. [2]

Somut olayımıza gelirsek; OHIM Temyiz Kurulu, dava konusu kararında, başvurucunun “FORCE” kelimesinin Avrupa piyasasında ilgili ürünlerin güç ve dayanıklılığına atıfta bulunmak için yaygın olarak kullanılan sıradan bir ibare olduğundan ayırt edici gücünün zayıf olduğu yönündeki itirazlarını dikkate almamıştır. Mahkeme ise, iki marka açısından da ortak kelime olan “FORCE” kelimesinin, içerdikleri ürünler için piyasada güç ve dayanıklılık hatta özellikle bazı ürünler için amaç belirten ve herkes tarafından kullanılan tanımlayıcı yönü olduğunu ifade etmiş ve Temyiz Kurulu’nun “FORCE” kelimesinin Avrupa piyasasında ilgili sektörde herkes tarafından kullanılan bir ibare olmadığına yönelik tespitlerini doğru bulmamıştır.

Diğer yandan Mahkeme, Temyiz Kurulu’nun tespitlerine paralel olarak, başvurucunun markada esas unsur olarak yer alan “FSA” ibaresinin, ilgili sektörde tanınmış olduğuna dair yeterli delil sunulamadığına yönelik tespitlerini haklı bulmuştur.

Mahkeme yukarıdaki tespitlerin ardından kararında, dava konusu iki markanın görsel, işitsel ve kavramsal karşılaştırmasına yer vermiştir.

 

FSA K-FORCE                              FORCE-X

 

  • Mahkeme, Temyiz Kurulu’nun iki marka arasında düşük düzeyde görsel benzerlik olduğu tespitine karşılık, iki markanın ortak kelimesi olan “FORCE” ibaresinin marka bütünlükleri içinde farklı yerlerde bulunmasından, başka ibarelerle birlikte kullanılmasından ve “FORCE” ibaresinin zayıf ayırt edici gücü nedeniyle görsel açıdan bütün olarak farklı izlenim bıraktığına hükmetmiştir.
  • Temyiz Kurulu, iki markanın farklı unsurlar da ihtiva etmesine rağmen, “FORCE” kelimesinin ortak olmasından dolayı işitsel olarak belirgin benzerlik olduğu şeklinde değerlendirmede bulunmuştur. Ancak Mahkeme, “FORCE” ibaresinin zayıf ayırt edici gücü olduğundan hareketle, markaların telaffuz uzunluklarının birbirinden farklı olduğuna ve bu nedenle de işitsel benzerlik düzeylerinin düşük olduğuna hükmetmiştir.
  • Kavramsal benzerlik değerlendirmesinde ise Mahkeme, İngilizce “FORCE” kelimesinin anlamının, farklı ana dilleri olsa bile azımsanmayacak ölçüde Avrupa tüketicisi tarafından aynı şekilde algılanacağını; Birlik içinde ana dilleri İngilizce olmayan ülkelerde bile temel İngilizce seviyesindeki tüketiciler tarafından da bilinebileceğini[3]; zaten markalar arasındaki ortak “FORCE” kelimesinin zayıf ayırt edici gücü nedeniyle kavramsal benzerliğin düşük düzeyde olduğuna hükmetmiştir.

Mahkeme en son aşamada ise markalar arasındaki “karıştırılma ihtimali” konusunu ele almıştır. Temyiz Kurulu’nun markaların benzerliğinden ve içerdikleri ürün gruplarının aynılığından dolayı, markalar arasında ilgili tüketiciler nezdinde karıştırılma ihtimalinin mevcut olduğu yönündeki tespitine karşılık Mahkeme, Temyiz Kurulu’nun 12 ve 9. sınıftaki ürünlerin özel teknik karakterlerini göz önüne almadığını, oysa bu ürün grupları için tüketicilerin orta seviyeden daha fazla dikkat göstereceklerinden ve “FORCE” kelimesinin Avrupa pazarında ilgili sektörde herkes tarafından kullanılan tanımlayıcı bir ibare olmasından dolayı, söz konusu ürün grubu için zayıf ayırt edici gücü olduğunu belirtmiş ve iki marka arasında karıştırılma ihtimalinin mevcut olmadığı sonucuna varmıştır.

Mahkeme OHIM’in, ayırt edici gücü zayıf olsa dahi, bağımsız ayırt edici rolün ortadan kalkmayabileceğine yönelik önceki tarihli içtihatları[4] dayanak göstererek, somut olayda da “FORCE” kelimesinin zayıf ayırt edici gücüne rağmen “FORCE-X” markasının ilgili sektörde bağımsız ayırt edici rolünün devam ettiğine, bu nedenle dava konusu markanın “K-FORCE’ şeklinde kullanılması halinde, sektörde sanki markalar arasında ekonomik bir bağlantı olduğu izlenimi uyandırarak karıştırılma ihtimali yaratacağına[5] yönelik iddialarını kabul etmemiştir. Zira Mahkeme, markalar arasındaki ortak ibarenin “FORCE” olduğunu; sektörde bağımsız ayırt edici rolü olduğu iddia edilen önceki tescilin “FORCE-X” olduğunu, oysa dava konusu markanın “FORCE-X” ibaresini içermediğini ve bu nedenlerle dayanak gösterilen içtihatlardaki durumun somut olayda mevcut olmadığına karar vermiştir.

Yukarıdaki değerlendirmeler ışığında sonuç olarak Mahkeme, başvurucunun davasını kabul etmiş ve OHIM Temyiz Kurulunun dava konusu marka iptal kararını yerinde bulmamıştır.

Görüldüğü üzere Mahkeme somut olayda, ayırt edici gücü düşük bir kelime olarak kabul ettiği “FORCE” ibaresini ortak kullanan iki marka arasında, benzerlik ve karıştırılma ihtimali konularında kapsamlı bir değerlendirme yapmıştır. Mahkeme’nin kararında; kelimenin sektörel anlamda tanımlayıcı ve herkes tarafından kullanılan bir kelime olup olmadığının değerlendirilmesinin ve markanın hitap ettiği tüketici kitlesinin dikkat seviyesinin belirlenmesinin önemli kilit noktalar olduğu görülmüştür.

İnceleme konusu mallar veya hizmetler bakımından ayırt edici gücü zayıf olan terimleri ortak olarak içeren markalar arasındaki karıştırılma ihtimali meselesi, birçok ülkede olduğu gibi, ülkemizde de yoğun tartışma konusudur. Ayırt edici gücü zayıf terimlerin sağlayacağı koruma kapsamının zayıf olacağı yönünde literatürde genel bir kabul bulunmakla birlikte, bunun tam aksi yönünde idare ve yargı kararlarına sıklıkla rastlanmaktadır. Yazı kapsamında yer verilen Adalet Divanı kararından anlaşılacağı üzere konu Avrupa Birliği’nde de halen net standartlara göre değerlendirilmemektedir. Bu çerçevede, yazı kapsamında açıklanan T-558-13 sayılı karar ayırt edici gücü zayıf olan terimleri ortak olarak içeren markaların karıştırılması ihtimali sorununu çözecek sihirli bir formül sunmasa da, Avrupa Birliği yargısının güncel yaklaşımını ortaya koymaktadır. Dikkat çekici değerlendirmeler içeren kararın okuyuculara konu hakkında yeni bir perspektif sunacağını düşünüyoruz.

 

Gülcan TUTKUN BERK

Nisan 2015

gulcan@gulcantutkun.av.tr

 

Dipnotlar:

[1] Mahkeme, dava konusu ürünler için ortalamadan daha fazla dikkat seviyesi gerektiğine ilişkin olarak 22 Mart tarihli T‑486/07 sayılı Ford Motor v OHIM — Alkar Automotive (CA) kararın atıfta bulunmuştur.

[2] Mahkeme bütünsel değerlendirme konusunda 12 Haziran 2007 tarihli C‑334/05 sayılı OHIM v Shaker, 23 Ekim 2002 tarihli T‑6/0120 sayılı Matratzen Concord v OHIM — Hukla Germany (MATRATZEN) ve 20 Eylül 2007 tarihli C‑193/06 sayılı Nestlé v OHIM kararlarına atıfta bulunmuştur.

[3] Mahkeme bu değerlendirmesinde 9 Aralık 2010 tarihli T‑307/09i sayılı Earle Beauty v OHIM (NATURALLY ACTIVE) kararına atıfta bulunmuştur.

[4] OHIM bu iddiasına dayanak olarak 27 Haziran 2013 tarihli T‑367/128 sayılı MOL v OHIM — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (MOL Blue Card) ve 8 Mayıs 2014 tarihli C‑591/12 sayılı Bimbo v OHIM kararlarını göstermiştir.

[5] OHIM bu iddiaya dayanak olarak 6 Ekim 2005 tarihli C‑120/04 Medion kararını göstermiştir.

 

“Sandviçler” ve “Sebze Salataları” Bağlantılı Mallar mıdır? USPTO Temyiz Kurulu “THE LAFAYETTE” Kararı

salad+sandwich

“Ülkemizde yürürlükte bulunan marka mevzuatı ile çerçevesi çizilen marka incelemesi sistemi içerisindeki en olumsuz nokta nedir?” sorusuna benim vereceğim yanıt, fazla tereddüt etmeksizin “aynı tür mal / hizmet” kavramı ve bu kavramın nasıl uygulanacağını düzenleyen “Mal – Hizmet Tebliği” olur. Hangi sistemden etkilenilerek yürürlüğe konulduğunu anlamanın mümkün olmadığı tebliğ yapısı, aynı tür veya benzer mal / hizmet tespitini aynı sınıf içerisinde yer alan aynı gruplara indirgeme riskini yanında getirmektedir ve çoğu durumda bu risk realize olmaktadır. Nicé sınıflandırması, malların ve hizmetlerin benzerliği ve bu benzerliğin ne şekilde incelenmesi gerektiği hakkında sitede önceden yazdığım çok sayıda yazı bulunduğundan, aynı tespitleri bir kez daha tekrar etmekten kaçınacağım, bununla birlikte konuyla ilgilenenlerin http://iprgezgini.org/category/nice-siniflandirmasi-mallarin-ve-hizmetlerin-uluslararasi-siniflandirmasi/ bağlantısından erişilebilecek yazıları incelemeleri mümkündür.

Bu yazı kapsamında inceleyeceğimiz konu, Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Temyiz Kurulu tarafından 03/02/2015 tarihinde verilen “THE LAFAYETTE” kararı çerçevesinde incelenen “sandviçler” ve “sebze salataları” mallarının birbiriyle bağlantısıdır. Karar metninin http://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/ttabvue-85862485-EXA-8.pdf bağlantısından incelenmesi mümkündür.

“The Express Cafe & Bakery, LLC dba Goose Feathers” firması 28/02/2013 tarihinde, standart karakterlerde yazılı “THE LAFAYETTE” kelime markasını “sandviçler” malı için tescil ettirmek amacıyla USPTO’ya başvuruda bulunur.

USPTO uzmanı, başvuruyu “sebze salataları” mallarını kapsayan “LAFAYETTE” markası ile karıştırılma olasılığı gerekçesiyle reddeder. Başvuru sahibi bu karara karşı itiraz eder ve itiraz USPTO Temyiz Kurulu tarafından incelenir.

Açıklamalara geçmeden önce; USPTO’nun da tıpkı TPE gibi benzer markalar bakımından resen ret incelemesi yaptığı (yani 7/1-(b) bendinin eşdeğeri bir incelemeyi ilana itiraz olmaksızın resen yaptığı), ancak malların ve/veya hizmetlerin benzerliği konusunda Tebliğ veya benzeri bir listeyle bağlı karar vermediği, malların ve hizmetlerin benzerliğini vaka bazında incelediği ve Nicé sınıflandırmasına göre “sebze salataları”nın 29. sınıfta, “sandviçler”in ise 30. sınıfta yer aldığı belirtilmelidir. Bu açıklamalardan kolaylıkla anlaşılacağı üzere, TPE önüne aynı vaka gelmiş olsaydı, malların farklı sınıflarda yer alması gerekçesiyle, malların aynı tür, benzer veya bağlantılı olmadıkları kararını peşinen verecek ve başvuruyu ilan edecekti. Buna karşın, USPTO uzmanı, malların sınıfları farklı olsa da malları bağlantılı mallar olarak değerlendirmiş ve başvuruyu reddetmiştir. USPTO Temyiz Kurulu’nun karar hakkındaki değerlendirmesi ise aşağıda yer almaktadır.

Temyiz Kurulu, ilk olarak markaların benzerliği hususunu değerlendirmiştir. Kurul’a göre, başvuruda yer alan “THE” ibaresinin, ticari kaynak gösterme gücü bulunmamaktadır ve dolayısıyla “THE LAFAYETTE” markasının “LAFAYETTE” markasından ticari kaynak gösterme kapasitesi bakımından farkı bulunmamaktadır. Bu bağlamda, markaların birbirleriyle görsel olarak neredeyse aynı olduklarını kabul etmek gerekmektedir.

Malların benzerliği değerlendirmesine geçmeden önce; markalar arasındaki benzerlik derecesi yükseldikçe, karıştırılma olasılığının varlığı sonucuna ulaşabilmek için, malların benzerlik derecesinin yüksekliğine olan ihtiyacın azaldığı ilkesinin hatırlatılması gerekmektedir.

“Bu vakada olduğu gibi, başvuru sahibinin markası önceki tescil sahibinin markası ile neredeyse aynı ise, karıştırılma olasılığının varlığı sonucuna ulaşmak için, mallar arasında yalnızca kabul edilebilir (tutarlı) bir bağlantının bulunması yeterli olacaktır.” (Re Thor Tech Inc. 90 USPQ2d, 1636 – The Wave – Wave kararı).

Buna ilaveten, karıştırılma olasılığının varlığı sonucuna ulaşabilmek için başvuru ve önceki tescil sahibinin mallarının aynı veya rekabet eder nitelikte mallar olmasının şart olmadığı da belirtilmelidir. Bu sonuca varabilmek için, malların ve/veya hizmetlerin bir şekilde bağlantı olması veya pazarlanmalarına ilişkin şartlar nedeniyle aralarında, aynı ticari veya bağlantılı ticari kaynaklardan geldikleri yanlış inancına yol açabilecek bir ilişki kurulması yeterlidir.

USPTO uzmanının, “sandviçler” ve “sebze salataları” malları arasında bağlantı kurarken dayandığı kanıtlardan birisi, her iki malı da bünyesinde birlikte barındıran 5 adet üçüncü taraf tescilinin varlığıdır. Temyiz Kurulu içtihadına göre, malları bir arada barındıran ve ticarette kullanıma dayanan üçüncü kişi tescillerinin varlığı, malların veya hizmetlerin aynı ticari kaynaktan gelebileceğini gösterme amacına hizmet edebilir.

Kanaatimizce, Türkiye’de neredeyse her başvuru Tebliğ’in ilgili sınıfındaki tüm malların veya hizmetlerin kopyalanıp yapıştırılmasından ibaret olduğundan ve Enstitü sicili kullanılmayan mallar ve hizmetlerle dolu bir depoya dönüşmüş olduğundan, üçüncü kişi tescillerinin varlığının Türkiye’de ciddi bir delil teşkil etmesi mümkün olmayacaktır. Ancak, belirtildiği üzere bu durum A.B.D.’nde ciddi bir delil niteliğindedir. Temyiz Kurulu, uzmanca gösterilen ve inceleme konusu malları birlikte içeren üçüncü kişi tescillerinin varlığı hususunu, sandviçler ve sebze salataları mallarının tek bir ticari kaynaktan geldiğine delil teşkil edebilecek nitelikte bir durum olarak değerlendirmektedir.

Başvuru sahibi, sebze salataları ve sandviçler mallarının farklılıklarını ortaya koyarak, malların benzer veya bağlantılı olmadığını savunmuştur. Başvuru sahibine göre, sandviçler ekmek içeren ve ana yemek niteliğindeki mallar iken, sebze salataları genellikle yan yemek (meze) niteliğindedir. Buna karşın, Temyiz Kurulu’na göre, karıştırılma olasılığının varlığı sonucuna varabilmek için malların aynı veya rekabet eder nitelikte mallar olması şart değildir. Kaldı ki, inceleme uzmanı sebze salatalarının ana yemekler gibi pazarlandığını gösterir kanıtlar da sunmuştur.

Önceden paketlenmiş sandviçler veya salatalar marketlerde de satışa sunulabilir, yani bu tip ürünlerin mutlak surette restoranlarda sunumu zorunlu değildir. Başvuru sahibi bu durumu kabul etmekle birlikte, ürünlerin marketlerin farklı bölümlerinde satışa sunulduğunu öne sürmektedir. Bununla birlikte, Temyiz Kurulu başvuru sahibinin bu görüşünün gerçekçi olmadığı kanaatindedir, şöyle ki bu ürünlerin hangi nedenle aynı soğutucu dolapta satışa sunulmadığını gösteren kanıtlar bulunmamaktadır.

Temyiz Kurulu, sayılan tüm nedenlerle “sandviçler” ve “salatalar” mallarının bağlantılı mallar oldukları yönündeki tespitin yerinde olduğu görüşündedir.

Kurul’a göre, gerek sandviçler gerekse de salatalar ucuz ürünlerdir ve tek bir öğünü oluşturmaları nedeniyle, kimi zaman birbirlerinin yerine de tüketilebilmektedir. Bunun sonucu olarak, bir soğutucu dolaptan önceden paketlenmiş sandviç veya salata alırken tüketicilerden, markaları dikkatlice incelemelerini beklemek yerinde olmayacaktır. Hele ki, inceleme konusu markaların neredeyse aynı olmaları hususu göz önüne alındığında, tüketicilerin alışveriş esnasında, markaların birisinde ek olarak “THE” ibaresinin yer almasından kaynaklanan farklılığı algılayamamaları çok olası olacaktır.

Başvuru sahibi, “CAFE LAFAYETTE” ibareli bir markanın “Yiyecek ve içecek sağlanması hizmetleri.” için üçüncü bir taraf adına tescilli olmasından ve bu hizmetlerin sebze salataları mallarına, sandviçlerden daha yakın olduğundan hareketle, bu markanın tescil edilmiş olmasının, başvuru ile ret gerekçesi marka arasındaki karıştırılma ihtimali tespitinin yerindeliğini ortadan kaldırdığını öne sürmektedir. Temyiz Kurulu, söz konusu üçüncü kişi markası tescil edilirken uzmanın hangi görüşten hareket ettiğini bilmemektedir, şöyle ki belirtilen marka inceleme konusu vakada değerlendirmeye konu değildir. Bununla birlikte Kurul’a göre, “LAFAYETTE” ibareli bir markanın tescil edilmiş olması, Ofis’in benzer markalar hakkında aynı kararı vereceği yönünde bir politikanın varlığını gösterir nitelikte bir husus değildir. Dolayısıyla, başvuru sahibinin bu yöndeki itirazı da haklı görülmemiştir.

Temyiz Kurulu yukarıda sayılan tüm nedenler çerçevesinde, başvuru hakkında verilen ret kararını yerinde bulmuş ve başvuru sahibinin itirazını reddetmiştir.

USPTO Temyiz Kurulu’nun “LAFAYETTE” kararı, daha önceden de çok kez belirttiğimiz üzere, USPTO’nun malların ve/veya hizmetlerin benzerliği konusunda Nicé sınıflandırmasında aynı sınıf içerisinde bulunma gibi bir ön şartla bağlı olarak karar vermediğini ve bu yorumun resen benzerlik incelemesi aşamasında da geçerli olduğunu bir kez daha göstermektedir. Türk marka incelemesi sistemini şablonlara indirgeyen ve incelemeye “yorum –  uzman katkısı” unsurunun katılmasını sınırlayan en önemli unsur konumundaki, Mal – Hizmet Tebliği ile belirlenen alt gruplar çerçevesinde aynı tür hatta benzer mal ve hizmetleri tespit etme uygulaması devam ettiği sürece, kanaatimizce incelemeden her zaman gerçekçi sonuçlar beklemek yerinde olmayacaktır.

Önder Erol Ünsal

Şubat 2015

unsalonderol@gmail.com

Ayak Giysileri ile Parfümler Bağlantı Mallar mıdır? Malların Benzerliği Konusunda İlgi Çekici Bir USPTO Temyiz Kurulu Kararı

rebelicious

Marka incelemesine aşina olanlar muhtemelen üzerinde uzlaşacaktır: Nicé sınıflandırmasının farklı sınıflarında yer alan malların ve/veya hizmetlerin birbirleriyle benzerliğini tespit etmek, çoğu kez markaların benzerliğine ilişkin karar vermekten daha güçtür. Belirtilen zorluk, çeşitli nedenlerle aralarında bağlantı kurulabilen, ancak aralarında amaç veya fonksiyon bakımından benzerlik bulunmayan malların ve / veya hizmetlerin ilişkisi kurulurken özellikle ortaya çıkmaktadır. Aşağıda okuyacağınız yazıda, aralarında belirgin farklılıklar bulunan “ayak giysileri” ve “parfümler” mallarının, Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Temyiz Kurulu tarafından hangi nedenlerle bağlantılı mallar olarak değerlendirildiği açıklanmaya çalışılacaktır.

USPTO Temyiz Kurulu, 9 Ekim 2014 tarihinde 85724988 sayılı kararıyla “Rocky Brands Wholesale LLC” firmasınca yapılan ve USPTO tarafından reddedilen “REBELICIOUS” markasına ilişkin itirazı değerlendirmiştir. Karara ilişkin detaylar aşağıdadır:

“Rocky Brands Wholesale LLC” firması standart karakterlerde yazılı “REBELICIOUS” markasının “ayak giysileri” için tescil edilmesi amacıyla 10 Eylül 2012 tarihinde USPTO’ya başvuruda bulunur. Başvuru, USPTO uzmanı tarafından aynı markanın önceden “Kişisel kullanım amaçlı kokular, parfümler” malları için tescilli olması ve bu nedenle başvuru ile belirtilen marka arasında karıştırılmanın ortaya çıkabileceği gerekçesiyle reddedilir. Bu noktada, okuyucuların bir kısmında ortaya çıkabilecek kafa karışıklığının giderilmesi amacıyla, USPTO’nun markaların benzerliği nedeniyle ortaya çıkabilecek nispi ret nedenlerini resen (ilana itirazın beklenmesi gibi bir zorunluluk olmaksızın) incelediği ve bu incelemeyi gerçekleştiren uzmanların markaların aynı Nicé sınıfına dahil malları veya hizmetleri içermesi gibi bir şartla bağlı olmadığı belirtilmelidir. Başvuru sahibinin ret kararına karşı itiraz etmesi üzerine, itiraz USPTO Temyiz Kurulu tarafından incelemeye alınır.

USPTO Temyiz Kurulu, itiraz hakkındaki kararını 9 Ekim 2014 tarihinde verir, kararda, ihtilaf karıştırılma olasılığına ilişkin genel tespitlere yer verilerek değerlendirilir:

Karıştırılma olasılığına ilişkin değerlendirmede dikkate alınması zorunlu iki ana faktör, markaların aynılığı veya benzerliği ve malların ve/veya hizmetlerin aynılığı veya benzerliğidir. İncelenen ihtilafta markalar aynıdır. Bu nedenle, bu faktör, yalnızca karıştırılma olasılığının tespit edilmesi ihtimalini artırmakla kalmaz, aynı zamanda karıştırılma olasılığının varlığı tespitine ulaşabilmek için gerekli olan malların benzerliğinin derecesini düşürür. Karıştırılma olasılığının varlığı sonucuna varabilmek için malların veya bunların satışa sunulduğu ticari kanalların aynı veya birbirleriyle rekabet eder nitelikte olması şart değildir. Malların bir şekilde birbirleriyle bağlantılı olması veya malların pazarlanması aşamasında, başvuru ve önceki tescil sahibinin mallarıyla karşılaşacak kişilerde bunların aynı veya bağlantılı ticari kaynaktan geldikleri kanaatinin ortaya çıkması yeterlidir. Önemli olan alıcıların malları karıştırması değil, bunun ötesinde malları ticari kaynağına ilişkin karıştırılma ihtimalinin bulunup bulunmadığıdır.

İncelenen vakada, başvuru sahibinin “ayak giysileri” ile önceki tescil sahibinin “parfümleri” arasında, her iki ürünün de insan vücuduna uygulanması (giyilmesi veya sürülmesi) hususu dışında, derhal ortaya çıkan açık bir benzerlik veya bağlantı bulunmamaktadır. Tersine, tescil sahibi insanların kokusuyla ilgili genellikle sıvı olan bir ürün sunarken, başvuru sahibi müşterilerin ayağını koruma veya süsleme amaçlı ürünler sunma niyetindedir. Başvuru sahibinin de belirttiği gibi bu mallar ne birbirinin ikamesidir ne birbirinin tamamlayıcısıdır ne de birbirleriyle rekabet eder niteliktedir.

Bununla birlikte, inceleme uzmanının da belirttiği üzere, karıştırılma olasılığının varlığı sonucuna varmak için bunların hiçbirisi şart değildir. Çeşitli mahkeme kararlarında belirtildiği üzere, inceleme konusu mallar birbirinden farklı olsa da ve türleriyle itibarıyla birbirleriyle bağlantılı olmasa da, bu mallar tüketici kitlesinin zihninde aynı ticari kaynaktan gelen mallarmış gibi değerlendirilebilir. İncelenen vakada, USPTO uzmanı, başvuru sahibi ve önceki tescil sahibinin markalarının kapsadığı malların bazı firmalar tarafından aynı markayla sunulduğunu, yani tek bir kaynaktan gelen ürünlermiş gibi değerlendirilebileceğini gösteren kanıtları sunmuş durumdadır.

Bu kanıtlardan ilki, uzmanın raporunda yer verdiği, ayak giysilerinin ve parfümlerin, aynı markayla aynı firma adına tescilli olduğunu gösteren (örneğin, WILBY, LIZ LUXE, PYLO, PINK EYELASH, ROCKERS IT’S DANGEROUS, TRUE RELIGION, HOUSE OF MRYSE, BUCKLE) delillerdir. USPTO uygulamasında göre; birbirinden farklı nitelikteki malları ve hizmetleri içeren ticaret sırasında kullanıma dayanan üçüncü kişilere ait tescilli markalar, bu markaların kullanımda olduğuna veya halkın bunlara aşina olduğuna dair kanıt oluşturmasa da, belirli bir dereceye kadar bu malların veya hizmetlerin tek bir ticari kaynaktan gelebileceğini gösteren delil teşkil edebilir.

Uzmanın sunduğu diğer kanıtlar ise, piyasada ayak giysilerinin ve parfümlerin aynı marka altında tek bir ticari kaynak tarafından aynı ticari kanalla (online satış sitesi) piyasaya sürüldüğünü gösteren (örneğin, POLO, TOMMY HILFIGER, HUGO BOSS, LACOSTE, CALVIN KLEIN, PERRY ELLIS, GUCCI, DIESEL, ED HARDY, NAUTICA, KENNETH COLE) delillerdir.

Bu kanıtlar parfüm ve ayak giysileri ürünlerinin belirgin farklılıklarını ortadan kaldırmamakla birlikte, en az 21 ticari kaynağın aynı markayla hem ayak giysisi hem de parfüm sunduğunu göstermektedir. Başvuru sahibi bu örneklerin çoğunun ünlü markalar olduğunu, yani tüketicilerin bu markalardan hem ayak giysisi hem de parfüm beklemeyi normal karşılayacağını öne sürmekte haklı olsa da, uzman tarafından tespit edilen örneklerin bir kısmı ünlü markalar değildir ve bu durum aynı markanın hem ayak giysileri hem de parfümler için kullanılmasının, sadece ünlü tasarımcılara ve ünlü markalara özgü olmadığını göstermektedir.

Bütün bu hususlar dikkate alındığında, uzmanın öne sürdüğü deliller, incelenen vakanın şartları göz önüne alındığında, Temyiz Kurulu’nun mallar arasında bağlantı bulunduğunu kabul etmesi için yeterlidir.

Temyiz Kurulu, belirli malların birbiriyle bağlantılı olduğunu gösteren müstakil kuralların olmadığını kabul etmekle birlikte, giyim eşyalarının kozmetikler ve parfümlerle bağlantılı mallar olarak kabul edildiğini gösteren çok sayıda kararın varlığını da belirtmektedir.

“…. kozmetikler ve kadın moda sektörüne dahil giyim eşyaları arasındaki yakından hissedilen bağlantı dikkate alındığında, bahsedilen malların yüksek derecede ilişki içerdiği ve aynı veya çok benzer markalarla satıldıklarında, tek bir ticari kaynaktan geldikleri çağrışımı yaratacakları (veya en azından bu doğrultuda karışıklığa yol açacakları) düşünülmektedir.” (Barbizon International, Inc., 217 USPQ 735, 737 (TTAB 1983); “Elbiseler ve sabunlar, kolonyalar dahil olmak üzere kişisel bakım ürünleri ile erkek gömleklerini, bu mallar üzerinde aynı veya benzer markanın eşzamanlı kullanımı halinde ticari kaynak bakımından karışıklığa yol açabilecek derecede bağlantılı mallar olarak kabul ediyoruz.” (re Christian Dior, S.A., 225 USPQ 533 (TTAB 1985); “Aynı markanın giysiler ve güzellik ürünleri veya kozmetikler için kullanımı halinde karıştırılma, yanılgı veya aldanmanın ortaya çıkacağı birçok kez belirtilmiştir. (re Arthur Holland, Inc., 192 USPQ 494 (TTAB 1976).

İncelenen vakada da kanıtlar benzer bir durumu işaret etmektedir. Kokuların ve ayak giysilerinin aynı marka altında satılması olağandışı bir durum değildir, buna bağlı olarak bu duruma aşina tüketiciler aynı markayla satılan parfümlerin varlığında ayak giysilerinin ticari kaynağı konusunda yanılgıya düşebilirler. Bu durum da, karıştırılma olasılığının varlığını kuvvetlendiren bir etkendir.

Buna ilaveten, başvuru sahibinin ve önceki tescil sahibinin malları herhangi bir kısıtlama içermemektedir ve ilgili kavramlar (ayak giysileri, parfümler) kapsamına girebilecek tüm malları içermektedir. Ayrıca, bu ürünlerin tüm ticari kanallar içerisinde hareket edebileceği ve her tip tüketiciye hitap edebileceği düşünülmektedir. İncelenen vakada, kanıtlar hem ayak giysilerinin hem de parfümlerin normal ticari kanallarda satışa sunulduğunu (mağazalar, online satış siteleri veya firmaların kendi web siteleri) göstermektedir. Dolayısıyla, taraflarının mallarının satışa sunulduğu ticari kanalların çakıştığı da görülmektedir. Ticari kanalların çakışması da karıştırılma olasılığının varlığını kuvvetlendiren bir etken niteliğindedir.

Belirtilen tüm hususlar ışığında, USPTO Temyiz Kurulu; markaların aynı, malların ve ticari sunum kanallarının bağlantılı olmaları gerekçeleriyle, markalar arasında karıştırılma olasılığının bulunduğu kanaatine ulaşmış ve başvuru hakkındaki ret kararını yerinde bulmuştur.

Ayak giysileri ve parfümlerin benzerliğinin ve bağlantısının tartışıldığı bu vaka kuşkusuz ilgi çekici niteliktedir. USPTO ve A.B.D. mahkemelerinin malların benzerliği veya ilişkisi konusundaki yaklaşımının malların fiziksel veya amaca ilişkin benzerliğinin veya malların karıştırılıp karıştırılmayacağının araştırılmasının ötesinde, mallar arasında ticari yaşamda bağlantı kurulup kurulmayacağı değerlendirmesine dayandığı açıktır. Marka incelemesi kimi zaman bizleri inceleme konusu malları didikleyerek aralarındaki farklılıkları ortaya çıkartma gayretkeşliğine yöneltse de, incelemenin asıl amacının “aralarındaki 7 farkı bulun oyunu” olmadığı, tersine, mallar arasında ortalama tüketicilerce ticari kaynak bakımından karıştırılma olasılığının ortaya çıkıp çıkmayacağını tespit etme yükümlülüğü olduğu unutulmamalıdır. Ülkemizde alt grup uygulaması ve mal / hizmet tebliğleri ile şablonlara indirgenmiş durumda olan ve marka incelemesi uygulayıcılarının ufkunu daralttığı kadar, hak sahiplerinin haklarının etkin biçimde korunmasının önündeki (kanaatimizce) en büyük engellerden birisini teşkil eden malların ve/veya hizmetlerin benzerliği konusundaki kalıpların yıkılması, kendi adıma geleceğe yönelik en önemli beklentilerimden birisidir.

 

Önder Erol Ünsal

Ekim 2014

unsalonderol@gmail.com

Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi “Aris” Kararı – Marka Sahibinin Önceki Tarihli Aynı Markalarının İncelemeye Etkisi (T-247/12)

Wrong-Right

 

IPR Gezgini’nde geçtiğimiz aylarda yayınladığım birkaç yazıda, marka hukukunda müktesep hak meselesi hakkında A.B.D. Patent ve Marka Ofisi uygulaması ve A.B.D. mahkeme kararları hakkında bilgi vermiştim.

 

Konu hakkındaki; “A.B.D. Uygulamasında Marka Sahibinin Önceki Tarihli Aynı Markalarının İncelemeye Etkisi Nedir? – veya – A.B.D. Uygulamasında Müktesep Haktan Bahsetmek Mümkün müdür?”, “Morehouse Savunması – A.B.D. Uygulamasında Çok Taraflı İşlemlerde Marka Sahibinin Önceki Tarihli Aynı Markalarının İncelemeye Etkisi Nedir? – veya – A.B.D. Uygulamasında Müktesep Haktan Bahsetmek Mümkün müdür? (2)”, “USPTO Temyiz Kurulu “SpiderGraph” Kararı – Başvuru Sahibinin Önceki Tarihli Tescilli Markasının Yeni Başvuruların İncelenmesine Etkisi” başlıklı yazılara sırasıyla http://wp.me/p43tJx-b3, http://wp.me/p43tJx-b7, http://wp.me/p43tJx-c3 bağlantılarından erişilmesi mümkündür.

 

Okumakta olduğunuz yazı, Avrupa Birliği Adalet Divanının Genel Mahkemesi’nin aynı konu hakkında değerlendirmelerde bulunduğu oldukça yeni bir kararı içermektedir. Yazımda algıda kolaylık amacıyla kısaca “müktesep hak” olarak andığım konu, ne Avrupa Birliği ne de A.B.D. mevzuatında veya uygulamasında, bu veya buna benzer bir başlık altında değerlendirilmiştir. Meselenin özünü, marka başvurusu sahibinin, yeni yaptığı başvuruyla, aynı veya çok benzer ve aynı veya benzer malları veya hizmetleri kapsayan önceki tarihli bir markaya sahip olması durumunda, yeni başvurunun reddedilip reddedilemeyeceği sorusu oluşturmaktadır.

 

Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi tarafından 20 Mayıs 2014 tarihinde verilen T-247/12 sayılı kararda, bu konuda bazı değerlendirmeler yer almaktadır ve aşağıda bu kararı anahatlarıyla paylaşmaya gayret edeceğim.

 

2008 yılında stilize biçimde yazılı “aris” markasının 36. sınıfa dahil “Sigortacılık hizmetleri” başta olmak üzere, anılan sınıftaki bazı hizmetler için tescil edilmesi amacıyla İç Pazarda Uyumlaştırma Ofisi (OHIM)’ne başvuruda bulunulur.

aris1

 

Başvuruda bulunan “Art Risk Insurance and Information Services Corp.” markalarını sonradan “Argo Group International Holdings Ltd.”ye devrettiğinden ve dava devralan firma tarafından açıldığından, yazı boyunca başvuru sahibi olarak anılacak firma “Argo Group International Holdings Ltd.” olacaktır.

 

Başvuru sahibi aynı zamanda OHIM’de 2005 yılında tescil edilmiş “aris” kelime markasının da sahibidir. Başvuru sahibi adına önceden tescilli “aris” markasının kapsamında 36. sınıfa dahil Sanat müzeleri, sanat kurumları, kültürel kurumlar, özel koleksiyoncular, sanatçılar ve sanat simsarları dahil olmak üzere sanat endüstrisi için risk yönetimi hizmetleri; güzel sanatlar, tarihi eserler, eski yapıtlar ve sanat endüstrisi için mülkiyet ve kaza sigortası hizmetleri.” bulunmaktadır.

 

Başvurunun yayınlanmasının ardından 1996 yılından bu yana Topluluk Markası (CTM) olarak tescilli “Arisa” markasına dayanan “Arisa Assurances SA” başvurunun ilanına karşı itiraz eder.

arisa1

 

İtiraz gerekçesi “arisa” markasının kapsamında 36. sınıfa dahil “Sigortacılık ve reasürans hizmetleri.” bulunmaktadır.

 

OHIM ilana itiraz birimi, inceleme sonucunda, başvuru ile itiraz gerekçesi marka arasında karıştırılma olasılığının ortaya çıkabileceği yönündeki tespitle itirazı kabul eder ve başvuru reddedilir. Başvuru sahibi bu karara karşı itiraz eder ve itiraz OHIM Temyiz Kurulu tarafından incelenir. OHIM Temyiz Kurulu, markalar arasında karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkabileceği yönündeki tespiti paylaşır ve aynı zamanda, başvuru sahibinin her iki markanın Avrupa Birliği’nde fiilen bir arada var olduğu yönündeki iddiasını haklı bulmaz. Bu çerçevede, başvurunun reddedilmesi yönündeki karar, OHIM Temyiz Kurulu’nca onanır.

 

Başvuru sahibi bu karara karşı dava açar ve dava, Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi tarafından görülür. Genel Mahkeme, dava hakkında 20/05/2014 tarihinde T-247/12 sayılı kararı verir. Karar içeriğinde yer alan dikkat çekici tespitler aşağıdaki şekildedir:

 

Genel Mahkeme, öncelikli olarak, davalının, davanın kabul edilmemesi gerektiği yönündeki iddiasını reddeder ve ardından davacının, Temyiz Kurulu’nun markaların benzer olduğu yönündeki tespitinin yerinde olmadığı argümanlarını inceler. Genel Mahkeme, inceleme sonucunda, markaların benzer olduğu yönündeki tespiti hukuken hatalı bulmaz ve davacının bu yöndeki iddiasını kabul etmez. Markaların benzerliğine yönelik değerlendirme bu yazının konusunu teşkil etmediğinden, bu konu hakkındaki detaylara girilmeyecektir.

 

Bu yazı kapsamında detayları verilecek değerlendirme, davacının markalar arasında karıştırılma olasılığının ortaya çıkmayacağı iddiasının dayanaklarından birisini teşkil eden davacının önceden tescilli markasının varlığı ve markaların piyasada fiilen birlikte var oldukları iddialarıdır.

 

Davacı, “aris” markasının kendisi adına önceden tescilli olmasından hareketle başvurusunun reddedilemeyeceğini öne sürmekte ve A.B.D.’nde kabul gören “Morehouse savunması” ilkesinin kendi markası için uygulanmasını talep etmektedir (Morehouse savunması hakkında detaylı bilgi için okuyucuların http://wp.me/p43tJx-b7 bağlantısını incelemesi mümkündür.). Davacıya göre, bu ilke çerçevesinde, başvuru sahibinin yeni yaptığı başvuruyla, aynı veya esasen benzer bir marka, kendisi (başvuru sahibi) adına, aynı veya esasen benzer mallar ve hizmetler için önceden tescil edilmişse, yeni yapılan başvurunun ilanına karşı itiraz eden üçüncü bir tarafın –önceden tescilli markanın varlığı nedeniyle- yeni başvurudan zarar görmesi mümkün olmayacaktır.

 

Genel Mahkeme, bu iddiaya ilişkin olarak, öncelikle, Topluluk Markası sisteminin otonom, kendi kuralları, amaçları olan, diğer ulusal sistemlerden bağımsız işleyen bir sistem olduğunu ve OHIM Temyiz Kurulu kararlarının yasallığının, Topluluk Mahkemelerince yorumlandığı haliyle Topluluk Marka Tüzüğü’ne göre değerlendirildiğini belirtmiştir.

 

Genel Mahkeme’ye göre, ihtilafa konu markaların piyasada önceden birlikte var olmasının, bazı durumlarda karıştırılma ihtimalini azaltabileceği göz ardı edilmemelidir. Bununla birlikte, bu iddia, yalnızca OHIM’in nispi ret nedenleri incelemesi aşamasında, başvuru sahibinin, kendisinin ve itiraz sahibinin önceki markalarının birlikte var olmalarının kamunun ilgili kesimi nezdinde karıştırılmaya yol açmadığını usulüne uygun biçimde göstermesi ve birlikte var olmaya konu markalarla, başvuru ve itiraza konu markaların aynı olması durumlarında dikkate alınabilir. (Bu konunun değerlendirildiği önceki bir karar için bkz. Adalet Divanı Genel Mahkemesi, Grupo Sada kararı, T-31/03.)

 

Genel Mahkeme, incelenen vakada bu durumun söz konusu oluşmadığı görüşündedir, şöyle ki, önceden tescil edilmiş “aris” kelime markasının kullanımına ilişkin olarak sunulan kanıtlarda yer alan marka, inceleme konusu başvuruyu oluşturan “aris” markasından farklıdır ve kullanılan “aris” markası, yeni başvuruyla aynı değildir. Buna ilaveten, başvuruya konu işaretin web sayfasında ve bir makalede kullanımını gösteren kanıtlar, markanın Avrupa Birliği piyasasında varlığını ve kamunun ilgili kesiminin piyasada markalarla karşılaştığını gösterir nitelikte değildir.

 

Buna ilaveten, başvuru sahibi tarafında sunulan kanıtlar, incelemeye konu markalarla aynı markaların birlikte var olduğunu ve bunun ötesinde, bu markaların birlikte var olmasının markalar arasındaki karıştırılma olasılığını azaltacağını ispatlar nitelikte kanıtlar değildir. Bu çerçevede, davacının “Morehouse savunması” ilkesine dayandırdığı iddia da kabul edilmemiştir.

 

Netice olarak, Genel Mahkeme, OHIM Temyiz Kurulu’nun markalar arasında karıştırılma olasılığının bulunduğu yönündeki tespitini yerinde bulmuş, Temyiz Kurulu kararı onamış ve davayı reddetmiştir.

 

Karar içeriğinde atıfta bulunulan Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin T-31/03 sayılı Grupo Sada kararının 86. paragrafına dönülecek olursa, aşağıdaki içerik karşımıza çıkmaktadır: “Elbette, bazı durumlarda, önceki markaların piyasada birlikte var olmaları, İtiraz Birimi ve Temyiz Kurulu’nun ihtilaf konusu iki marka arasında tespit ettiği karıştırılma ihtimalini azaltabilir. Bununla birlikte, bu ihtimal, sadece, OHIM’de gerçekleştirilen nispi ret nedenleri incelemesi sırasında, Topluluk Markası başvurusu sahibinin, kendi dayandığı önceki markaları ile itiraz sahibinin itiraza gerekçe gösterdiği önceki markası arasında, kamunun ilgili kesimi bakımından karıştırılma olasılığının bulunmadığını usulüne uygun biçimde göstermesi durumunda ve inceleme konusu markaların, ispata konu markalarla aynı olması şartıyla dikkate alınabilir.”

 

Yazı kapsamında incelediğimiz “Aris” kararı ve yukarıda alıntıladığımız haliyle “Grupo Sada” kararlarından çıkartılabilecek sonuç, kanaatimizce, başvuru sahibinin önceki tarihli markalarının karıştırılma olasılığına etkisinin Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nce yok sayılmadığı, ancak sıkı şartlara bağlandığıdır. Tespitlerimizi maddeler halinde sıralayacak olursak:

 

  • Başvuru sahibinin önceki tarihli markalarının varlığı, tek başına, başvuru sahibinin yeni yaptığı bir başvurunun üçüncü kişi markalarıyla karıştırılması olasılığını ortadan kaldırmaz.
  • Başvuru sahibinin belirtilen gerekçeyi öne sürerek yaptığı savunmanın başarılı olabilmesi için, başvuru sahibinin OHIM nezdinde, önceki markaları ile itiraz gerekçesi markanın piyasada önceden birlikte var olduğunu ve bu markaların kamunun ilgili kesimi bakımından karıştırılma olasılığına yol açmadığını usulüne uygun biçimde ispatlaması gerekir.
  • Buna ilaveten, inceleme konusu markalarla (yani başvuru ve itiraz gerekçesi markalarla), piyasada önceden birlikte var oldukları gösterilen markaların aynı olması şarttır.
  • Bu koşulların ispatlanması halinde, piyasada önceden birlikte var olma karıştırılma olasılığını azaltabilir.
  • Belirtilen şartlar ve bunların ispatlanması mükellefiyeti birlikte dikkate alındığında, Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin, başvuru sahibinin önceki tarihli markalarının varlığını karıştırılma olasılığını ortadan kaldıran bir faktör olarak kabul etmediği, bir diğer deyişle marka siciline dayanarak yapılacak “karıştırılma olasılığı mevcut değildir” tespitini yerinde bulmadığı anlaşılmaktadır.
  • Buna karşın, Genel Mahkeme’nin, piyasada aynı markaların karıştırılmadığının ispatlanması halinde, markaların aynı olması koşuluyla, başvuru sahibinin önceki tarihli markası nedeniyle karıştırılma olasılığının azalacağını da kabul etmektedir.
  • Dolayısıyla, Genel Mahkeme’nin, başvuru sahibinin önceki tarihli markalarının varlığı durumunda, başvuru ile başvuru sahibinin önceki markası aynı olsa da, piyasadaki fiili durumu esas alarak hareket etmeyi tercih ettiğini ve markaların piyasada fiilen karıştırılmadığını ispatlama mükellefiyetini ise başvuru sahibine bıraktığını söylemek yerinde olacaktır.

 

Yazı boyunca açıklamaya çalıştığımız “aris” ve “grupo sada” kararları, Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nce belirlenen ilkeler doğrultusunda, başvuru sahibinin önceki tarihli markalarının, ancak çok sınırlı ve katı koşullara bağlı hallerde, yeni tarihli başvurular için avantaj sağlayabileceğini göstermektedir. Bu haliyle, Türk uygulamasında, başvuru sahiplerinin benzer durumlarda, gerek idare gerekse de mahkemeler nezdinde daha avantajlı olduğunu söylemek yerinde olacaktır. Bununla birlikte, belirtilen avantajlı durumun yerindeliği tartışmaya açık niteliktedir ve bu tartışmanın başka bir yazıda yapılması daha yerinde olacaktır.

 

Önder Erol Ünsal

Haziran 2014

unsalonderol@gmail.com

“Giysiler” ile “Giysilerin Perakendeciliği Hizmetleri”nin Benzerliği – Adalet Divanı Genel Mahkemesi “ENI v. EMI” Kararı (T-599/11) ve Konu Hakkında OHIM Karar Kılavuzu Değerlendirmesi

eniemi

 

Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi tarafından 21 Mayıs 2014 tarihinde verilen T-599/11 sayılı “ENI SPA v. EMI (IP) LTD” kararı, kararda “giyim eşyaları” ile “giyim eşyalarının perakendeciliği hizmetleri”nin benzerliğinin değerlendirilmesi bakımından ilgi çekici niteliktedir. Okumakta olduğunuz yazıda, T-599/11 sayılı Genel Mahkeme kararı, yukarıda belirtilen konu hakkındaki değerlendirmeleri bağlamında sizlere kısaca aktarılacaktır.

 

“ENI SPA” 2007 yılında, “ENI” kelime markasının tescil edilmesi için OHIM’e başvuruda bulunur.

eni

Başvuru kapsamında çeşitli sınıflara dahil malların ve hizmetlerin yanısıra, 25. sınıfa dahil “Giysiler, ayak giysileri, baş giysileri.” malları yer almaktadır.

 

İtiraz sahibi, “EMI (IP) LTD”, OHIM’de 2006 yılından bu yana, diğer mal ve hizmetlerin yanısıra 35. sınıfa dahil hizmetleri de içerecek biçimde tescilli “EMI” markasının sahibidir.

 

emi

 

2008 yılında “EMI (IP) LTD” şirketi, “EMI” markasını gerekçe göstererek, “ENI” markasının ilanına karşı itiraz eder.

 

OHIM İlana İtiraz Birimi, itiraz gerekçesi markanın, 35. sınıfı kapsamında “Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için giysiler, ayak giysileri, baş giysilerinin bir araya getirilmesi hizmetleri.”nin bulunduğunu tespit eder. Bunun ardından başvuru kapsamında bulunan 25. sınıfa dahil mallar bakımından, başvuru ile itiraz gerekçesi marka arasında karıştırılma olasılığının ortaya çıkabileceği değerlendirmesiyle, itirazı 25. sınıfa dahil mallar bakımından kabul eder.

 

Başvuru sahibi bu karara karşı itiraz eder ve itiraz OHIM Temyiz Kurulu tarafından incelenir. OHIM Temyiz Kurulu, markaların benzer olmasından ve kısmi ret kararı kapsamındaki mallarla, itiraz gerekçesi marka kapsamındaki hizmetlerin benzerliğinden kaynaklanan karıştırılma olasılığının mevcudiyeti gerekçesiyle, kısmi ret kararını yerinde bulur ve itirazı reddeder.

 

Başvuru sahibi “ENI SPA” bu karara karşı dava açar ve dava Adalet Divanı Genel Mahkemesi tarafından görülür. Genel Mahkeme’nin dava hakkında, 21 Mayıs 2014 tarihinde verdiği T-599/11 sayılı karar, bu yazının konusunu oluşturmaktadır. Yazı boyunca, Genel Mahkeme’nin, dava konusu markaların kapsadığı mallar ile hizmetlerin benzerliği konusunda yaptığı yorumlar ve konu hakkında şu anda uygulamada olan haliyle OHIM Marka İnceleme Kılavuzu’nda yer alan değerlendirmeler aktarılmaya çalışılacaktır.

 

Davacı (başvuru sahibi) “ENI SPA”ya göre, başvuru kapsamından çıkartılan 25. sınıfa dahil “Giysiler, ayak giysileri, baş giysileri.” malları ile itiraz gerekçesi marka kapsamında bulunan hizmetlerin benzerliği bulunmamaktadır.

 

OHIM Temyiz Kurulu, 25. sınıfa dahil “Giysiler, ayak giysileri, baş giysileri.” malları ile 35. sınıfa dahil “Giysiler, ayak giysileri, baş giysileri mallarının perakendeciliğine yönelik hizmetler” arasında benzerlik bulunduğunu tespit ederken, Genel Mahkeme’nin aynı konuda verdiği 2008 tarihli T-116/06 sayılı “O Store” kararına dayanmıştır. “O Store” kararında, 25. sınıfa dahil giyim eşyaları, ayak giysileri, baş giysileri malları ile 35. sınıfta yer alan bu malların perakendeciliği hizmetlerinin aynı niteliğe, amaca ve kullanım biçimine sahip olmadıkları belirtilmiş olmakla birlikte, belirtilen mallar ile hizmetlerin birbirlerini tamamlayıcı niteliği ve genellikle aynı yerlerde kullanıcıları sunulmaları nedenleriyle, aralarında benzerlikler bulunduğu tespiti yapılmıştır. Bu bağlamda, Genel Mahkeme’ye göre, 25. sınıfa dahil giyim eşyaları, ayak giysileri, baş giysileri malları ile aynı malların perakendeciliği hizmetleri belirli derecede benzerlik içermektedir ve bu nedenle, OHIM Temyiz Kurulu’nun mallar ile hizmetlerin benzer olduğu yönündeki tespiti yerindedir.

 

Bu noktada, Genel Mahkeme’nin dayanak olarak aldığı T-116/06 sayılı “O Store” kararına dönülecek olursa, bu kararda, inceleme konusu mallar bakımından, mallarla – malların perakendeciliği arasında, tamamlayıcılık ve aynı yerde tüketicilere sunulma anlamında bağlantı kurulduğu görülecektir. Bir diğer deyişle, “O Store” kararında yapılan tespit “giyim eşyaları” ile “giyim eşyalarının perakendeciliği hizmetleri”nin benzerliğine yönelik bir tespit niteliğindedir.

 

Okuyucuların bilgilendirilmesi bağlamında, aynı konu hakkında, OHIM Marka Kılavuzunda, 2014 yılında yapılan daha kapsayıcı nitelikte bir tespite yer verilmesi yerinde olacaktır: “Belirli malların perakendeciliğine yönelik hizmetler, söz konusu mallarla (düşük derecede) benzer niteliktedir (bkz. Adalet Divanı Genel Mahkemesi, “Rosalia de Castro” kararı, T-421/10, 05/10/2011, paragraf 33). Belirtilen malların ve hizmetlerin nitelikleri, amaçları ve kullanım yöntemleri aynı olmasa da, söz konusu mallar ile hizmetler arasında, birbirlerini tamamlayıcı nitelikte olmaları ve hizmetlerin sunulduğu yerin genellikle, malların satışa sunulduğu yerle aynı olması nedenleriyle benzerlikler bulunmaktadır. Bunun ötesinde, halkın aynı kesimine yöneliklerdir. Belirli mallara yönelik perakendecilik hizmetleri ile diğer marka kapsamında bulunan malların benzerliğinden bahsedebilmek için söz konusu malların aynı olması veya kapsayıcı bir ifade kullanılmışsa, malların kapsayıcı ifadenin doğal ve genel anlamı kapsamına girmesi gerekmektedir (Örneğin, “güneş gözlüğü perakendeciliği hizmetleri ve güneş gözlükleri” veya “optik araçların perakendeciliği hizmetleri ve güneş gözlükleri”.) (bkz. Ofiste Kullanım için Kılavuz, Bölüm C, İlana İtiraz, s.48 – https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/trade_marks/Guidelines/09_part_c_opposition_section_2_identity_and_likelihood_of_confusion_chapter_2_comparison_of_goods_and_services_en.pdf)

 

Buna karşın, OHIM İnceleme Kılavuzuna göre, genel biçimde ifade edilmiş ve hangi malın veya malların perakendeciliğine yönelik olduğu özel olarak belirtilmemiş olan perakendecilik hizmetleri, hiçbir malla (söz konusu edilen hizmetler ile malların benzerliğidir) benzer değildir. Bu durumda, mallarla – hizmetlerin niteliklerinin farklı olmasının yanısıra, hizmetler soyutken, malların somut olması, farklı ihtiyaçlara hitap etmeleri söz konusudur. Bunun ötesinde, malların ve hizmetlerin kullanım biçimi farklıdır ve birbirleriyle rekabet eder veya birbirlerini tamamlayıcı nitelikte değillerdir (bkz. aynı kılavuz, s.48).

 

OHIM İnceleme Kılavuzunun ilgili bölümünden kısaca bahsettikten sonra, incelediğimiz karara dönülecek olursa; Genel Mahkeme, OHIM Temyiz Kurulu’nun mallar ile hizmetlerin benzer olduğu yönündeki tespitini haklı bulmasının ardından, Kurul’un markaların görsel ve işitsel açılardan benzer olduğu yönündeki değerlendirmesini de yerinde bulur. Takibinde, Genel Mahkeme, dava konusu markalar arasında karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkabileceği sonucuna ulaşır ve aynı yöndeki OHIM Temyiz Kurulu kararını onayarak, davayı reddeder.

 

Mallar ile hizmetlerin birbirleriyle benzerliği hususu, tespiti genellikle kolay olmayan ve farklı değerlendirmelerin ortaya çıktığı bir konudur. Bu zorluk ortadayken, belirli mallar ile o malların perakendeciliği hizmetlerinin benzerliğinin değerlendirilmesi, bir diğer zorluk olarak ortaya çıkmaktadır. İncelenen davada, Adalet Divanı Genel Mahkemesi, “Giysiler, ayak giysileri, baş giysileri.” malları ile 35. sınıfa dahil “Giysilerin, ayak giysilerinin, baş giysilerinin perakendeciliği hizmetleri” arasında, belirtilen mallar ile hizmetlerin birbirlerini tamamlayıcı niteliği ve genellikle aynı yerlerde kullanıcılara sunulmaları nedenleriyle benzerlik bulunduğunu tespit etmiştir. Bunun yanısıra, yazı içerisinde yaptığımız atıftan görüleceği üzere, OHIM Marka Karar Kılavuzu’nda, “Belirli malların perakendeciliğine yönelik hizmetler, söz konusu mallarla (düşük derecede) benzer niteliktedir.” ifadesi kullanılarak, mallarla – aynı malların perakendeciliği hizmetlerinin (birbirlerini tamamlayıcı niteliği ve aynı noktalarda tüketicilere ulaştırılmaları ilkelerinden hareketle), birbirlerine düşük derecede benzer oldukları tespitine ulaşılmıştır. Bu haliyle, OHIM’in, karar kılavuzunun Haziran 2014’te geçerli olduğu haliyle (kılavuzda yer alan ilkelerin zaman içerisinde değişebileceği göz ardı edilmemelidir), problem hakkında pratik bir çözümü tercih ettiği, mallar arasında ayrım yapmaksızın, mallarla – aynı malların perakendeciliği arasında düşük derecede benzerlik bulunduğunu kabul ettiği anlaşılmaktadır. Buna karşın, “giyim eşyaları” ile “giyim eşyalarının perakendeciliği hizmetleri”nin benzerliğine yönelik değerlendirmenin, “tıbbi amaçlı röntgen cihazları” ile “tıbbi amaçlı röntgen cihazlarının perakendeciliği hizmetleri”nin benzerliğine yönelik değerlendirmeden, ilgili tüketici grubu, bu grubun davranış ve alım biçimi, ilgili malların niteliği, satış kanalları, vb. birçok açıdan farklılık göstermesi gerektiği, dolayısıyla OHIM Karar Kılavuzu’nda yer alan genellemenin her durumda geçerli olmadığı kolaylıkla öne sürülebilir. Bu aşamada, son derece profesyonel olduğu genel kabul gören OHIM’in karar kılavuzunda yer verdiği “mallar ile aynı malların perakendeciliği hizmetleri (düşük derecede) benzer niteliktedir” tespiti ortadayken, bu benzerliği, her mal ile ilgili malın perakendeciliğinin benzerliği özelinde, ayrı ayrı araştırmak anlamlı mıdır sorusunun yanıtı önem kazanmaktadır. Bu soruya yönelik olarak, kendi adıma, OHIM yaklaşımını daha pratik ve uygulanabilir nitelikte bulduğumu belirtmem yerinde olacaktır. Okuyucuların farklı değerlendirmelerde bulunabileceği ise şüphesizdir.

 

Önder Erol Ünsal

Haziran 2014

unsalonderol@gmail.com

Kişi İsim ve Soyisimlerinden Oluşan Markalarda Karıştırılma Olasılığı İncelemesinin Esasları – Avrupa Birliği Adalet Divanı “Barbara Becker” Kararı (C-51/09)

Barbara_Becker

 

Kişi isim ve soyisimlerinden oluşan bileşke markalar incelenirken karşılaşılan temel zorluklardan birisi, tek başına aynı soyisimden oluşan bir üçüncü kişi markasının varlığı ve bu markanın bileşke markayla karıştırılması olasılığının öne sürülmesidir. Kanaatimizce, bu incelemenin tek bir kurala bağlı ve kolay olduğundan bahsedilmesi mümkün değildir.

 

Belirtilen zorluk, yalnızca Türkiye’ye özgü değildir, yurtdışında çoğu ofiste benzer durumlarda bileşke markayı oluşturan isim ve soyismin niteliği dikkate alınarak karar verilmekte, dolayısıyla isim ve soyisimlerden oluşan markalar hakkındaki kararlar, isim ve soyismin niteliğine göre farklılık gösterebilmektedir.

 

Bu yazıda, Avrupa Birliği Adalet Divanının 24/06/2010 tarihinde verdiği C-51/09 sayılı “Barbara Becker” kararının ve kararda yer verilen genel ilkelerin aktarılması suretiyle, isim ve soyisminden oluşan bileşke markaların önceden tescilli markalarla karıştırılması olasılığı hakkındaki Avrupa Birliği uygulamasının ana hatları açıklanmaya çalışılacaktır.

 

Alman giysi tasarımcısı ve model (aynı zamanda ünlü tenisçi Boris becker’in eski eşi) “Barbara Becker” kendi isminden ve soyisminden oluşan “Barbara Becker” markasının tescil edilmesi amacıyla 2002 yılında Topluluk Marka Ofisine (OHIM) başvuruda bulunur. Başvuru kapsamında 9. sınıfa dahil “Bilimsel, denizcilikle ilgili, haritacılıkla ilgili, fotografik, sinematografik, optik, tartma ve ölçümle ilgili, sinyalizasyonla ilgili, kontrolle (denetim) ilgili, can kurtarıcı ve eğitsel cihazlar ve aletler; ses veya görüntünün kaydı, iletimi veya yeniden üretimi için cihazlar; manyetik veri taşıyıcılar, kayıt diskleri; otomatik satış makineleri ve madeni para ile çalışan cihazlar için mekanizmalar; yazar kasalar, hesap makineleri, veri işleme donanımları, bilgisayarlar.”malları bulunmaktadır.

 

barbarabecker

 

OHIM’in başvuruyu ilan etmesinin ardından, 2004 yılında “Harman International Industries Inc.”, OHIM’de aynı mallar için önceden tescil edilmiş “Becker” ve “Becker Online Pro” markalarını gerekçe göstererek, başvurunun ilanına karşı itiraz eder.

 

OHIM İlana İtiraz Birimi, itirazı haklı bulur ve itiraz gerekçesi markalarla karıştırılma olasılığı gerekçesiyle başvuruyu reddeder. “Barbara Becker” başvurunun reddedilmesi kararına karşı itiraz eder. İtirazı inceleyen OHIM Temyiz Kurulu, “Barbara Becker” başvurusunu oluşturan kelimelerden “Becker” ibaresinin Almanya’da çok yaygın biçimde kullanılan bir soyismi olması, başvuru sahibi “Barbara Becker”in ünlü bir kişi olması, “Barbara Becker” ibaresin toplumun ilgili kesimi tarafından parçalara bölünerek değerlendirilmeyeceği, tersine bütün olarak algılanacağı gerekçeleriyle markalar arasındaki belirgin farkların karıştırılma olasılığını ortadan kaldıracağı sonucuna ulaşır ve başvuru hakkında verilen ret kararını kaldırır.

 

“Harman International Industries Inc.”, OHIM Temyiz Kurulu kararına karşı 2007 yılı Haziran ayında dava açar ve dava ilk olarak, Adalet Divanı Genel Mahkemesince görülür. Genel Mahkeme’ye göre, Temyiz Kurulu, markayı oluşturan unsurlardan “Becker” kelimesinin “Barbara” kelimesine kıyasla görece baskın niteliğini göz ardı ederek karar vermiştir, şöyle ki, soyismi konumundaki “Becker” kelimesi, isim konumundaki “Barbara” kelimesine nispeten daha güçlü bir ayırt edici niteliğe sahiptir. Ayrıca, Genel Mahkeme’ye göre, başvuru sahibi “Barbara Becker”in ünlü bir kişi olması, markaların kavramsal olarak benzer olmadıkları anlamına gelmemektedir. Buna ilaveten, Genel Mahkeme, “Becker” kelimesinin başvuruda görsel olarak baskın konumda olmasa da, soyadı olarak algılanacağı, bu haliyle markada bağımsız ayırt edici niteliğe sahip olduğunu ifade etmiştir. Sayılan hususlara ilaveten, markaların aynı ve benzer malları kapsamaları da göz önüne alındığında, Genel Mahkeme’ye göre, markalar arasında karıştırılma ihtimali ortaya çıkacaktır. Sayılan nedenlerle, Genel Mahkeme OHIM Temyiz Kurulu kararını iptal eder.

 

Başvuru sahibi “Barbara Becker”, Genel Mahkeme kararını Adalet Divanı nezdinde temyiz eder ve uyuşmazlık hakkında Adalet Divanı 24/06/2010 tarihinde C-51/09 sayılı kararı verir.

 

Adalet Divanı, davaya ilişkin değerlendirmesinde ilk olarak, karıştırılma olasılığına ilişkin bazı tespitleri sıralamıştır:

 

Yerleşik içtihada göre, halkın malların veya hizmetlerin aynı işletmeden veya ticari olarak bağlantılı bir işletmeden geldiğine inanması riski karıştırılma olasılığını ortaya çıkartır. Halkın bir bölümünde ortaya çıkacak karıştırılma olasılığı, inceleme konusu ihtilafa ilişkin tüm faktörler dikkate alınarak, bütüncül olarak değerlendirilmelidir.

 

Karıştırılma olasılığına ilişkin bütüncül değerlendirme yapılırken, ihtilafın konusu markaların görsel, işitsel veya kavramsal benzerliği, işaretlerin bütün olarak oluşturdukları izlenim esasında incelenmelidir, ancak bu yapılırken işaretlerin ayırt edici ve baskın unsurları özellikle dikkate alınmalıdır. Karıştırılma olasılığına ilişkin genel değerlendirmede, malların veya hizmetlerin ortalama tüketicisinin markalara ilişkin algısı belirleyici etkiye sahiptir. Bu bağlamda, ortalama tüketiciler markayı genellikle bütün olarak algılar ve markanın çeşitli detaylarına ilişkin kapsamlı bir analize girişmez.

 

Ortalama tüketicilerin markayı bütün olarak algıladıkları olağan duruma karşın, bazı hallerde, önceden tescilli bir markanın, bir bileşke markada üçüncü bir tarafça kullanımı, bu unsur markanın baskın unsurunu teşkil etmese de, bileşke markada bağımsız ayırt edici niteliğe sahip olabilir. Böyle hallerde, bileşke markanın oluşturduğu bütünsel algı, halkın malların ve hizmetlerin en azından ticari olarak bağlantılı firmalardan geldiğine inanması haline yol açabilir ki, bu durumda karıştırılma olasılığının ortaya çıktığı kabul edilmelidir.

 

Adalet Divanına göre, incelenen vakada Genel Mahkeme, (1) AB’nin bir bölümünde tüketicilerin soyisimlerine, isimlere kıyasla daha büyük oranda ayırt edici nitelik atfettiklerini, dolayısıyla incelenen markada “Becker” kelime unsurunun “Barbara” kelime unsuruna göre daha güçlü bir ayırt edici niteliğe sahip olduğunu, (2) “Barbara” kelimesinin bir ön isim olması, buna karşın markaların aynı soyismini içermeleri nedeniyle “Barbara Becker” ibaresinin ünlü bir kişi ismi-soyismi olmasının markaların benzerliğini etkilemeyeceğini, (3) “Becker” ibaresinin soyismi olarak algılanacağı, bu nedenle başvuruda bağımsız ayırt edici niteliğe sahip olduğunu, öne sürerek markaların benzer olduğunu belirlemiştir.

 

Buna karşın, Adalet Divanı aşağıdaki tespitleri yapmıştır:

 

“Avrupa Birliğinin bir bölümünde, kural olarak soyisimlerinin, isimlere göre daha ayırt edici olduğunu kabul etmek mümkün olsa da, her vaka kendi özel şartları çerçevesinde değerlendirilmelidir ve özellikle, ayırt edici karakter incelenirken, ilgili soyisminin sıradışı veya tersine yaygın kullanıma konu olup olmadığı dikkate alınmalıdır. İncelenen vakada, “Becker” soyismi, Temyiz Kurulunca tespit edildiği gibi yaygın kullanılır niteliktedir.

 

Buna ilaveten, ismini ve soyismini bir arada tescil ettirmek isteyen kişinin ünlü bir kişi olup olmadığı da dikkate alınmalıdır, şöyle ki, bu husus açıkça, kamunun ilgili kesiminin markayı algılayış biçimini etkileyecektir.

 

Ayrıca, bileşke bir markada, soyisminin her vaka özelinde, sadece soyismi olarak algılanacağı gerekçesiyle bağımsız ayırt edici role sahip olduğunun kabul edilmesi mümkün değildir. Bağımsız ayırt edici role ilişkin tespit her vakaya ilişkin özel şartların incelenmesine dayanabilir.

 

Aksi yöndeki değerlendirme, ilgili soyismi çok yaygın kullanılsa da veya ön ismin eklenmesi kamunun ilgili kesiminin kavramsal algısını değiştirse de, önceden tescilli bir soyismine dayanılarak, isim ve aynı soyisimden oluşan başvurulara ilişkin olarak yapılan her itirazın kabul edilmesi gerektiği sonucuna yol açacaktır.”

 

Sayılan tüm nedenler ışığında, Adalet Divanı, Genel Mahkeme kararının incelenen vakaya ilişkin tüm özel şartlar değerlendirilmeden alındığı, dolayısıyla hukuken hatalı olduğu sonucuna ulaşmıştır. Bu çerçevede, Genel Mahkeme kararı iptal edilmiş ve dava yeniden incelenmek üzere Genel Mahkemeye iade edilmiştir.

 

“Barbara Becker” kararında, isim ve soyisminden oluşan başvurulara karşı önceden tescilli aynı soyismi gerekçe gösterilerek yapılan itirazlarda, itirazın vakanın diğer şartları incelenmeden kabul edilmemesi gerektiğinin altı çizilmiştir. Adalet Divanı, bazı AB ülkelerinde, kural olarak soyisimlerinin, isimlere göre daha ayırt edici olduğunu kabul edilmesinin mümkün olduğunu belirtse de, her durumda vakanın diğer şartları da incelenmelidir. Vakanın diğer şartları ile kast edilen ise özellikle, ilgili soyisminin yaygın veya nadir kullanıma konu olmasına ve isim ve soyisminin bütün olarak ünlü – bilinen bir kişinin ismi olmasına ilişkin incelemedir. Adalet Divanına göre, ünlü – bilinen kişilerin isim ve soyisimleri söz konusu olduğunda, kamunun ilgili kesiminin algısı açıkça bu husustan etkilenecektir. Ayrıca, ilgili soyisminin yaygın kullanıma konu olması veya sıradışı nitelikte olması da markanın ayırt edici niteliğini etkileyecektir.

 

Dikkatli okuyucular aynı konuda, çok benzer içerikteki düzenlemenin TPE Marka İnceleme Kılavuzunda bulunduğunu fark etmiştir (http://www.turkpatent.gov.tr/dosyalar/haber/Marka_Karar_Kriteri_TR.pdf, s.94): Bir marka isim ve soy isminden oluşuyorsa, genellikle soy ismin ayırt edici niteliği isme göre daha yüksektir. Bu nedenle Avrupa Toplulukları Adalet Divanı Genel Mahkemesi içtihadında soy ismi genellikle baskın unsur olarak kabul edilir. (Avrupa Toplulukları Adalet Divanı Genel Mahkemesi, T-11-09, p.34, James Jones – Jack & Jones; Avrupa Toplulukları Adalet Divanı Genel Mahkemesi, T-259-06, p.34, Manso de Velasco – Velasco; Avrupa Toplulukları Adalet Divanı Genel Mahkemesi, T-40-03, p.63-65, Julian Murua Entrena – Murua). Bununla birlikte değerlendirmede; soy isminin yaygınlığı, alışılmışlığı, sıradanlığı gibi hususlar dikkate alınmalıdır. Ayrıca, isim-soy ismi kombinasyonunun işaret ettiği kişinin toplumdaki bilinirliği de, bu husus toplum algısını açık biçimde etkileyeceğinden, göz önünde bulundurulmalıdır.” Dolayısıyla, mevcut haliyle Türk uygulamasının en azından teorik olarak Adalet Divanı yaklaşımıyla paralellik içerdiğinin dile getirilmesi yanlış olmayacaktır.

 

“Barbara Becker” kararı, marka incelemesinde şabloncu ve indirgemeci yaklaşımlardan kaçınılması gerektiğini bir kez daha tekrar etmiştir. Marka incelemesini şablonlara – matematik formüllere indirgemeye çalışan ve maalesef ülkemizde hayli sıklıkla karşılaşılan düşünce sistematiğine karşı şanslıyız ki, marka incelemesi sadece Türkiye’de yapılmıyor ve iyi ki, Adalet Divanı kararları var ve onları okuyup algılayabilecek durumdayız.

 

Önder Erol Ünsal

Haziran 2014

unsalonderol@gmail.com

 

 

Morehouse Savunması – A.B.D. Uygulamasında Çok Taraflı İşlemlerde Marka Sahibinin Önceki Tarihli Aynı Markalarının İncelemeye Etkisi Nedir? – veya – A.B.D. Uygulamasında Müktesep Haktan Bahsetmek Mümkün müdür? (2)

parry

 

Geçtiğimiz gün bu sitede yayınladığım (http://wp.me/p43tJx-b3 linkinden görülebilecek) yazı “A.B.D. Uygulamasında Marka Sahibinin Önceki Tarihli Aynı Markalarının İncelemeye Etkisi Nedir? – veya – A.B.D. Uygulamasında Müktesep Haktan Bahsetmek Mümkün müdür?” başlığını taşımaktaydı. Belirtilen yazıda Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Marka Ofisi (USPTO)’nde, marka başvurusu sahibinin, aynı markayı önceden tescil ettirmiş olması durumunda, önceki tescillerin yeni başvuru için hak sağlayıp sağlamayacağı konusu hakkında açıklamalarda bulunulmuştu. Bahsi geçen açıklamalar USPTO’nun tek taraflı (ex parte) işlemlerinde uygulayacağı ilkeleri genel olarak belirtmekteydi. Buna karşın şu anda okumakta olduğunuz yazı, A.B.D.’nde marka başvurusu sahibinin yeni başvurusunun geçerliliğine karşı yöneltilen iddialara karşı önceki tescillerini öne sürerek yapabileceği savunma hakkında bilgi verecektir. Belirtilen savunma “Morehouse Savunması (Morehouse Defence)” olarak adlandırılmaktadır.

 

Morehouse savunması esasen, başvuru sahibinin (davalının) önceden tescilli ihtilaf konusu olmayan markalarının varlığı nedeniyle, iddia sahibinin (davacının), ihtilaflı markadan zarar görmeyeceği yorumunu içermektedir.

 

Morehouse savunmasının geçerli olabilmesi için, önceden tescilli ihtilaf konusu olmayan markaların, ihtilaf konusu markayla aynı (veya esasen aynı) olması ve aynı (veya esasen benzer) malları veya hizmetleri içermesi gereklidir.

 

USPTO Temyiz kuruluna göre, Morehouse savunmasının tek taraflı (ex parte) işlemler bakımından uygulanması mümkün değildir. Bu husus, savunmasının USPTO’nun resen yaptığı incelemede kendiliğinden dikkate alınmayacağı, ancak başvuru sahibinin itiraza konu yeni başvurusunun itiraz sonucu reddedilmemesi amacıyla bir savunma argümanı olarak öne sürülebileceği anlamına gelmektedir. (USPTO’nun başvuru sahibinin önceki tescillerini tek taraflı (ex parte) işlemlerde ne şekilde dikkate aldığı konusunda bkz. http://wp.me/p43tJx-b3)

Morehouse savunması, 1969 yılında görülen “Morehouse Mfg. Corp. v. J. Strickland Co., 160 USPQ 715, 717” davasında kavramsallaştırılmıştır. Takip eden dönemlerde mahkemeler ve USPTO Temyiz Kurulu tarafından verilen kararlar Morehouse savunmasının uygulama alanını ve anahatlarını netleştirmiştir.

 

Morehouse savunmasında kullanılabilecek önceden tescil edilmiş markaların federal düzeyde tescil edilmiş ve halen hükmünü sürdüren markalar olması gereklidir. Hükümden düşmüş bir marka, önceden başvuru sahibi adına tescilli olsa da Morehouse savunmasına esas teşkil edemez.

 

Savunmanın uygulama alanı bulabilmesi için, itiraz sahibinin önceden tescilli marka nedeniyle uğradığı veya uğrayabileceği zararın, yeni markanın tescil edilmesiyle suretiyle artmasının olası olmaması gerekmektedir. İtiraz sahibinin yeni markanın tescili halinde (önceden tescilli markanın varlığına kıyasla) ek zarar görüp görmeyeceği hususu, başvuru sahibinin önceki tescilinin ve sonraki markasının benzerliğini görsel, işitsel, kavramsal veya yarattığı ticari algı açılarından karşılaştırma suretiyle belirlenebilir.

 

Sonradan başvurusu yapılan markanın, önceden tescil edilmiş markadan farklı malları veya hizmetleri içermesi durumunda Morehouse savunması geçerliliğin kaybeder. Bu bağlamda, savunmanın geçerli olabilmesi için sonraki markanın, önceden tescil edilmiş markayla aynı veya esasen aynı malları veya hizmetleri içermesi şartı aranacaktır.

 

Benzer şekilde, sonradan başvurusu yapılan markanın, önceden tescil edilmiş markadan görsel, işitsel, kavramsal veya yarattığı ticari algı açılarından farklı olması halinde Morehouse savunmasının uygulanması mümkün değildir. Savunmanın uygulanabilmesi için önceki tescilli markanın ve sonraki markanın aynı veya esasen aynı olması gerekmektedir. Önceki ve sonraki marka arasında aynılıktan ziyade benzerliğin bulunduğu hallerde Morehouse savunması uygulama alanı bulmayacaktır.

 

Aşağıda bazı örnekler ve açıklamalar verilerek Morehouse savunmasının uygulama alanı daha net biçimde tarif edilmeye çalışılacaktır:

 

USPTO Temyiz Kurulu 2013 yılında verdiği “Citadel Federal Credit Union v. KCG IP Holdings LLC” kararında Morehouse savunmasına dayandırılan iddiayı kabul etmemiştir.

 

“KCG IP Holdings LLC” firmasının standart karakterlerdeki “CITADEL” markasını “finansal hizmetler” için tescil ettirmesinin ardından “Citadel Federal Credit Union” bu markanın iptali için başvuruda bulunur. Talep, USPTO Temyiz Kurulu tarafından incelenirken, “KCG IP Holdings LLC” firması aynı hizmetler için önceden tescil edilmiş aşağıda görseline yer verilen “Citadel + şekil” markasını gerekçe göstererek Morehouse savunmasını öne sürer.

 

citadel

 

“Citadel + şekil” markasının geçerliliği sorgulanamaz (incontestable) statüsü kazanmış bir marka olduğu özellikle belirtilmelidir (geçerliliği sorgulanamaz (incontestable) statüsü hakkında bkz. http://wp.me/p43tJx-b3).

 

“KCG IP Holdings LLC” firmasına göre, yukarıda görseline yer verilen önceden tescilli marka ve marka sahibinin yalnızca standart karakterlerde yazılı “CITADEL” ibaresinden oluşan kelime markası aynı şekilde telaffuz edilmektedir, aynı anlama sahiptir ve baskın unsurun “CITADEL” kelimesi olması, şekil unsurunun önemli etkiye sahip olmaması nedeniyle aynı ticari etkiyi yaratmaktadır. Buna karşın iptal talebinin sahibi, Morehouse savunmasının uygulama alanı bulabilmesi için uygulanması gereken testin, aynılık veya esasen aynılığın tespitine yönelik olması gerektiği, bu anlamda “KCG IP Holdings LLC” firmasının markaların benzerliğine ilişkin bir test uygulayarak Morehouse savunmasının sınırlarını aştığı görüşündedir.

 

USPTO Temyiz Kurulu, iptal talebi sahibiyle aynı görüştedir. Temyiz Kuruluna göre, standart karakterle yazılı markada yer almayan, mazgallı şekil unsuru, markanın önemli bir bölümünü oluşturmaktadır ve dikkat çeken (göze çarpan) bir algı yaratmaktadır. Markadaki şekil unsuru, fark edilmesi için dikkatli bir bakış gerektiren küçük bir ayrıntı konumunda değildir. Temyiz Kuruluna göre, şekil unsuru, bir arka plan niteliğinde veya kelime markasının stilize biçimde yazılmasından da ibaret değildir. Bu çerçevede, Kurul, inceleme konusu vakada, Morehouse savunmasının uygulama alanı bulamayacağı kanaatine ulaşmış ve “KCG IP Holdings LLC” firmasının bu yöndeki argümanını kabul etmemiştir.

 

Morehouse savunmasının kabul edilmediği bir örnekte, başvuru sahibinin yeni markası “vitamilk” iken önceden tescil ettirdiği markası “vitamilk” ibaresinin Çince karakterlerle yazılmış halidir. USPTO Temyiz Kurulu, görünümleri itibarıyla son derece farklı olan markaların esasen aynı markalar tanımı kapsamına giremeyeceğini, bu nedenle Morehouse savunmasının belirtilen ihtilafta uygulama alanı bulunmadığını ifade etmiştir.

 

USPTO Temyiz Kurulu bir diğer ilana itiraz incelemesinde, başvuru sahibi, geçerliliği sorgulanamaz statüsü kazanmış “MAGNUM MAX” markasının “elle kullanılır taşınır spot lambaları” için önceden tescil ettirmiş durumdadır. Başvuru sahibinin yeni markası ise “elde kullanılır taşınır ışıklar, yani el fenerleri ve spot lambaları” mallarını kapsayan “MAGNUM MAXFIRE” markasıdır. İlana itiraz sahibi ünlü “MAG” marka serisine dahil çok sayıda markayı ve “el feneri lambaları” için tescilli “MAG-NUM STAR” markasını gerekçe göstererek “MAGNUM MAXFIRE” markasına karşı itiraz eder.

 

Başvuru sahibi, ilana itiraza karşı önceden tescilli “MAGNUM MAX” markasını gerekçe göstererek Morehouse savunmasını öne sürer. Başvuru sahibine göre, yeni başvurusu olan “MAGNUM MAXFIRE” markası, önceden tescilli “MAGNUM MAX” markasıyla esasen aynıdır, el fenerleri ile spot lambaları aynı mallardır ve itiraz sahibinin benzerlik savı markaların “MAGNUM / MAX” kısımlarına yönelik olduğundan, yeni başvuruda yer alan “FIRE” kelime unsuru ihtilafın esasıyla ilgili değildir.

 

Buna karşın USPTO Temyiz Kuruluna göre, başvuru sahibinin “MAGNUM MAXFIRE” markası ile önceden tescilli “MAGNUM MAX” markası esasen aynı markalar değildir ve “elde taşınır spot lambaları” ile “el fenerleri” nitelikleri itibarıyla çok benzer mallar olsa da, farklı kategoride aydınlatma ürünleridir ve esasen aynı nitelikte mallar olarak kabul edilemezler. Bu bağlamda, USPTO Temyiz Kurulu, başvuru sahibinin Morehouse savunması esasına dayanan argümanını kabul etmemiştir.

 

Yazı içeriğinde yer verilen açıklamalar ve örneklerden anlaşılacağı üzere, USPTO, Morehouse savunmasının kabul edilebilmesi için oldukça sıkı şartların karşılanmış olmasını beklemektedir ve belirtilen sıkı şartlar, markaların ve malların veya hizmetlerin aynılığını veya neredeyse aynılığını gerektirmektedir. Dolayısıyla, Morehouse savunmasının geçerli olabilmesi kanaatimizce ancak son derece sınırlı hallerde mevcut olabilecektir ve bu sıkı şartlar, Türk uygulamasının veya yargı kararlarının işaret ettiği anlamındaki müktesep hak uygulaması ile büyük ölçüde farklılaşmaktadır. Sıkı şartlar çerçevesinde müktesep halin ortaya çıkabileceği hallerin sınırlandırılmasının, incelemeyi ve karar verme prosedürlerini rahatlatacağı, ancak bunun karşılığında, yeni markalarında belirgin görsel, işitsel farklılıklar yaratmalarına rağmen, bu markalarında önceden tescil edilmiş bir kelime unsurunu da yer vermeleri nedeniyle, her markalarını (varsayılan)müktesep haklarına dayanarak tescil ettirmek isteyen hak sahiplerini mutlu etmeyeceği şüphesizdir.

 

Önder Erol Ünsal

Nisan 2014

unsalonderol@gmail.com

A.B.D. Uygulamasında Marka Sahibinin Önceki Tarihli Aynı Markalarının İncelemeye Etkisi Nedir? – veya – A.B.D. Uygulamasında Müktesep Haktan Bahsetmek Mümkün müdür?

uspto

 

Ulusal marka uygulamamızın en önemli sorunlu alanlarından birisini, marka başvurusu sahibinin, yeni yaptığı başvuruyla, aynı veya çok benzer ve aynı ve aynı tür malları veya hizmetleri kapsayan önceki tarihli bir markaya sahip olması durumunda, yeni başvurunun reddedilip reddedilemeyeceği sorusu oluşturmaktadır. Bu sorun bilinen adıyla müktesep hak meselesi olarak isimlendirilmiştir ve hangi durumların müktesep hak kapsamında değerlendirilmesi gerektiği konusunda açık bir karmaşa yaşanmaktadır. Müktesep hak veya benzer içerikte bir kavram ulusal marka mevzuatımızda tanımlanmamıştır ve mahkemelerin konu hakkında yaptığı birkaç genelleme bulunmakla birlikte, kavramın genel kabul görmüş bir tanımından veya uygulamasından söz edilmesi mümkün değildir.

 

Müktesep hak kavramının Türk marka inceleme sisteminin esasları dikkate alınarak tanımlanması ve uygulamasında fayda bulunmaktadır. Şöyle ki, Türk marka inceleme sistemi, resen gerçekleştirilen inceleme açısından 7/1-(b) bendi kapsamında resen gerçekleştirilen benzerlik incelemesini de içermektedir ve dolayısıyla müktesep hak kavramının benzerlik açısından yalnızca ilana itiraz aşamalarında dikkate alınması mümkün değildir. Bunun yanısıra, mutlak ret nedenlerinin resen incelenmesi bakımından da müktesep hak kavramı kapsamına girebilecek markalarla karşılaşılması mümkündür ve bu nedenle müktesep hak kavramına kapsamına girebilecek hallerin belirtilen ret gerekçeleri bakımından da tanımlanması gerekmektedir.

 

Müktesep hak kavramının, ülkemize benzer bir inceleme sistemine sahip olan ülkeler bakımından ne şekilde değerlendirildiği sorusu özellikle önemlidir. Türkiye gibi resen benzerlik incelemesi yapan, başvuruları resen mutlak ret nedenleri bakımından da inceleyen ve ilaveten ilana itiraz üzerine de önceki markalarla karıştırılma ihtimali hususunu inceleyen Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Marka Ofisi (USPTO)’nun konu hakkındaki uygulaması kanaatimizce öncelikle dikkate alınmalıdır.

 

USPTO marka inceleme kılavuzunda konu hakkında bazı açıklamalar yer almaktadır. Konu USPTO tarafından “başvuru sahibinin önceki tescillerinin etkisi (effect of applicant’s prior registrations)” olarak adlandırılmıştır. Yazı boyunca, USPTO marka inceleme kılavuzunda konu hakkında yapılan açıklamalar aktarılacaktır. Buna ilaveten konunun bir diğer boyutunu oluşturan, önceki tesciller iddiasının başvuru sahibi tarafından bir savunma olarak öne sürülmesi durumunda ortaya çıkan “Morehouse savunması (Morehouse defence)” kavramı ve uygulama alanı ise bu yazıyı takiben yazılacak ikinci bir yazıda açıklanacaktır. Yazının USPTO incelemesiyle ilgili “başvuru sahibinin önceki tescillerinin etkisi” kısmının USPTO marka inceleme kılavuzu kaynak alınarak yazıldığı öncelikle belirtilmelidir.

 

USPTO marka inceleme kılavuzunun 1216 numaralı başlığı “başvuru sahibinin önceki tescillerinin etkisi (effect of applicant’s prior registrations)” şeklindedir. Bu başlık kendi içerisinde iki alt başlığa ayrılmıştır. 1216.01 numaralı birinci alt başlıkta konuyla ilgili kısa açıklama ve konu hakkındaki başlıca kararlar sıralanmıştır. 1216.02 numaralı ikinci alt başlık ise “geçerliliği sorgulanamazlık kazanma halinin tek taraflı incelemede etkisi (effect of incontestability in ex parte examination)” şeklindedir.

 

I – Başvuru sahibinin önceki tescillerinin etkisi (effect of applicant’s prior registrations):

 

İnceleme kılavuzuna göre, marka hakları durağan değildir ve tescil için uygunluk, tescil talebinin yapıldığı anda ortaya çıkan faktörler ve kanıtlar dikkate alınarak belirlenmelidir. Her vaka kendi şartları çerçevesinde değerlendirilmelidir. USPTO, başvuru sahibinin önceki tescillerini farklı belgeler esasında inceleyen önceki uzmanlarının kararları ile bağlı değildir.

 

Belirtilen açıklamaların ardından karar kılavuzunda konu hakkındaki önemli kararlardan kısa alıntılar yapılmıştır. Bu alıntılardan önemli gördüklerimize burada kısaca aktarmakla yetineceğiz, detaylar için karar kılavuzunun ilgili kısmının incelenmesi yerinde olacaktır.

 

1987 yılında alınan bir mahkeme kararına göre, “CASH MANAGEMENT ACCOUNT” markasının önceden kredi kartı hizmetleri için tescil edilmiş olması, başvuru sahibine aynı markayı daha geniş kapsamdaki finansal hizmetler tescil ettirme hakkı vermemektedir; 1985 yılında alınan bir mahkeme kararına göre, “DURANGO” markası önceden “purolar” için tescil edilmiş olsa da, bu tescil uzmanın aynı markayı “çiğneme tütünleri” için coğrafi kaynak bakımından yanıltıcı tanımlayıcılık nedeniyle reddetmesini engellemeyecektir; 2001 yılında alınan bir mahkeme kararına göre, “BEST!” markası aynı hizmetler için önceden tescilli olsa da, bu durum uzmanın “BEST! SUPPORTPLUS” ve “BEST! SUPPORTPLUS PREMIER” markalarındaki “BEST” ibaresinin münhasır hak sağlamayacağı yönünde kayıt düşmesine engel teşkil etmeyecektir; 1994 yılında alınan bir USPTO Temyiz Kurulu kararına göre, “ULTRA” markasının önceden “motor yağı, otomobil yakıtı olarak kullanım için gazolin” malları için tescil edilmiş olması, uzmanın aynı markayı “motor yağı, gazolin, otomobil yağı, makine yağı, dişli yağı” malları bakımından reddetmesini engellemeyecektir; 1991 yılında alınan bir USPTO Temyiz Kurulu kararına göre, başvuru sahibinin “taze turunç meyvesi” için tescil edilmiş ancak yenilenmemiş “EL GALLO” markasının sahibi olması, aynı markanın aynı mallar için yapılmış yeni başvurusunun “ROOSTER” markasıyla karıştırılma olasılığı gerekçesiyle reddedilmesini engellemeyecektir; 1986 yılında alınan bir USPTO Temyiz Kurulu kararına göre, “LEAN” markasının farklı mallar ve hizmetler için önceden tescil edilmiş olması, aynı markanın “düşük kalorili yiyecekler” bakımından reddedilmesini engellemeyecektir; 1984 yılında alınan bir USPTO Temyiz Kurulu kararına göre, başvuru sahibinin “LAW & BUSINESS” markasını önceden ek sicilde (supplemental register) “kitaplar, broşürler” için tescil ettirmiş olması, aynı markanın “iş hukuku alanında seminer düzenlenmesi hizmetleri” bakımından ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesiyle reddedilmesini engellemeyecektir; 1983 yılında alınan bir USPTO Temyiz Kurulu kararına göre, “WHEN IT’S TIME TO ACT” markasının önceden “reklamcılık hizmetleri” için tescil edilmiş olması aynı markanın aynı hizmetler bakımından reddedilmesini engellemeyecektir; vd.

 

II- Geçerliliği sorgulanamazlık kazanma halinin tek taraflı incelemede etkisi (effect of incontestability in ex parte examination):

 

A.B.D. Marka Kanunu kısım 15 kapsamında tanımlanan bir prosedür uyarınca, tescilli marka sahibi tescil tarihinden başlayan 5 yıl boyunca markanın ticarette kesintisiz biçimde kullanıldığı yönünde bir beyanda bulunursa veya bu yönde yeminli beyan verirse, tescilli markayı ticarette tescil kapsamındaki mallar veya hizmetler bakımından kullanabilmek için “geçerliliği sorgulanamazlık (incontestability )” hali kazanır. Eğer markayı kullanma hakkı belirtilen prosedür kullanılarak “geçerliliği sorgulanamaz” hale getirilmişse, tescil, belirli istisnalar hariç olmak üzere, tescilli markanın geçerliliğine ve tescil sahibinin hak sahipliğine ve tescilli markayı ticarette münhasıran kullanma hakkına yönelik nihai kanıt teşkil eder. Belirtilen prosedür ve kapsamı bu yazı kapsamında irdelenmeyecektir, konu hakkında daha fazla bilgi talep edenlerin, USPTO marka inceleme kılavuzunun ilgili bölümlerini incelemesi yerinde olacaktır.

 

Yazı boyunca “tek taraflı inceleme” olarak çevirdiğimiz “ex parte examination” ise birden fazla taraf arasında geçen (inter partes) inceleme işlemleri kapsamına girmeyen, tek tarafı ilgilendiren işlemlere karşılık gelmektedir.

 

1985 yılında verilen bir A.B.D. Yüksek Mahkemesi kararına göre, tescilli marka sahibi tecavüz iddiasını ortadan kaldırmak için markanın “geçerliliği sorgulanamaz” hale geldiği savına dayanabilir ve bu bağlamda geçerliliği sorgulanamaz hale gelmiş bir markanın tanımlayıcı iddiasına dayanılamaz.

 

1986 yılında alınan bir USPTO Temyiz Kurulu kararına göre, “TALL SHIPS” ibareli “geçerliliği sorgulanamaz” statüsü kazanmış bir marka mevcutken, aynı marka sahibinin aynı hizmetler için “RETURN OF THE TALL SHIPS” markasının tescilini talep ettiği durumda, inceleme uzmanının “TALL SHIPS” ibaresi bakımından markanın münhasır hak sağlamayacağı yönünde kayıt düşmek istemesi, “geçerliliği sorgulanamaz” statüsü kazanmış önceki markanın geçerliliğinin sorgulanması anlamına gelecektir. Böyle bir durumdan bahsedilebilmesi için malların ve hizmetlerin aynı olması ve başvuruya konu markanın önceki markayla aynı kısmının jenerik nitelikte olmaması gerekir. Temyiz Kurulu, belirtilen vakada, münhasır hak sağlamayacağı yönünde uzmanca kayıt düşülen kısmın başvuru sahibinin geçerliliği sorgulanamaz statüsü kazanmış markasıyla aynı olduğunu ve hizmetlerin de aynı olduğunu tespit etmiştir.

 

2010 yılında alınan bir USPTO Temyiz Kurulu kararına göre, karıştırılma olasılığı incelenirken itiraz sahibinin federal düzeyde tescilli markasının geçerliliği sorgulanamaz statüsü kazanmış olması, bu markanın geçerliliğine yönelik nihai kanıt teşkil eder, ancak markayı güçlü hale getirmez.

 

2001 yılında alınan bir mahkeme kararına göre, geçerliliği sorgulanamaz statüsü kazanmış bir markanın varlığı başvuru sahibine, aynı markayı, söz konusu mallar veya hizmetler önceki markanın kapsadığı mallarla veya hizmetlerle yakından ilişkili mallar olsa da, farklı mallar veya hizmetler için tescil ettirme hakkı sağlamaz; 2001 yılında alınan bir mahkeme kararına göre, “SAVE VENICE” kelime markasının geçerliliği sorgulanamaz statüsü kazanmış olması, “THE VENICE COLLECTION” ile “SAVE VENICE INC.” kelime ve ilaveten şekil unsurundan oluşan ve farklı malları kapsayan sonraki markanın reddedilmesini engellemez (tescilli bir marka yalnızca tescil edildiği biçimde ve kapsamında yer alan mallar veya hizmetler için geçerliliği sorgulanamaz statüsü kazanır); 1986 yılında alınan bir USPTO Temyiz Kurulu kararına göre, “BANK OF AMERICA” kelime markasının geçerliliği sorgulanamaz statüsü kazanmış olması, aynı markanın bağlantılı hizmetler için reddedilmesini engellemez.

 

Yazı içerisinde yer verilen açıklamalardan anlaşılacağı üzere, USPTO uygulamasında genel ilke, marka haklarının durağan olmadığı ve tescil için uygunluğun, tescil talebinin yapıldığı anda ortaya çıkan faktörler ve kanıtlar dikkate alınarak incelenmesi gerektiği yönündedir. Dolayısıyla, marka sahibinin önceki tescilleri nedeniyle hak kazanacağı hallerle oldukça sınırlı kapsamda karşılaşılmaktadır ve bu hallerden bahsedebilmek için önceki markanın “geçerliliği sorgulanamaz” statüsü kazanmış olması, sonraki markayla – önceki tescilli markanın aynı (veya esasen aynı) olması, sonraki markayla – önceki tescilli markanın aynı malları veya hizmetleri kapsaması gerekmektedir.

 

Ulusal mevzuatımızda bir markanın “geçerliliği sorgulanamaz” statüsü kazanması gibi bir durum mevcut olmamakla birlikte, bu statünün A.B.D.’nde tescil tarihinden itibaren 5 yıl içerisinde kazanılması hali, ulusal uygulamamızda mahkemeler tarafından genel kabul görmüş tescil tarihinden sonra 5 yıl süreyle sessiz kalma durumunda ortaya çıkacak hak kaybı müessesesini anımsatmaktadır. Bu haliyle, kimi mahkeme kararlarında karşılaşılan 5 yıllık hükümsüzlüğü talep etme süresi dolmadığı sürece önceki marka hükümsüz kılınma yönünde saldırıya açıktır, bu bakımdan müktesep hak sağlaması mümkün değildir yorumunun esası itibarıyla, A.B.D. mevzuat ve uygulamasındaki süre sınırıyla ve bu sınırın altyapısı oluşturan hukuki mantıkla örtüştüğünün belirtilmesi gerekmektedir.

 

Bu yazının devamını oluşturacak ikinci yazının, önceki tesciller iddiasının başvuru sahibi tarafından bir savunma olarak öne sürülmesi durumunda ortaya çıkan “Morehouse savunması (Morehouse defence)” kavramı ve uygulama alanı ilgili olacağının şimdiden belirtilmesi yerinde olacaktır.

 

Önder Erol Ünsal

Nisan 2014

unsalonderol@gmail.com

Bileşke Kelime Markalarında Karıştırılma İhtimalinin Değerlendirilmesi – Topluluk Marka Ofisi (OHIM) Uygulaması

Oami-Back-2008_big

Bileşke kelime markasını oluşturan kelime unsurlarından birisinin önceden üçüncü bir kişi adına tescilli bir marka olması durumunda karıştırılma olasılığının ortaya çıkıp – çıkmayacağı sorusuna yönelik olarak Avrupa Birliği Adalet Divanının verdiği “Thomson Life” önyorum kararını http://wp.me/p43tJx-9S bağlantısından erişebileceğiniz yazıda ana hatlarıyla aktarmıştık.

Önyorum kararında yer verilen genel ilke çerçevesinde İç Pazarda Uyumlaştırma Ofisinin (OHIM) uygulamasının hangi yönde şekillendiğinin aktarılması ise bu yazının konusunu oluşturmaktadır. Yazı içerisinde aktarılacak veriler, OHIM uygulamasının genel çerçevesinin çizildiği OHIM Marka Kılavuzunun İlana İtiraz – Aynılık ve Karıştırılma Olasılığı – Bütünsel Değerlendirme bölümünden aktarılacaktır (bkz. https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/trade_marks/Guidelines/15_part_c_opposition_section_2_identity_and_likelihood_of_confusion_chapter_8_global_assessment_en.pdf; s. 29-33).

Yazı içeriğinde aktarılacak veriler, bileşke bir kelime markasında yer alan kelime unsurlarından birisinin önceden üçüncü bir kişi adına tescilli olması durumunda, ilana itiraz aşamasında karıştırılma olasılığı incelemesinin ne şekilde yapılması gerektiği hususuna ışık tutmaktadır. Buna karşılık, ortak kelime unsurunun kişi ismi veya soyismi olması durumunda yapılması gereken değerlendirme, aynı kılavuzun başka bir başlığında incelenmiştir (bkz. yukarıdaki bağlantı s. 16-22). Dolayısıyla, kişi isimleri veya soyisimlerinin markaların ortak kelime unsurunu teşkil etmesi halinin bu yazı kapsamından ayrı biçimde incelenmesi gerektiğini ve bu hususa ilişkin ayrı bir yazı yazacağımızı başlangıçta belirtmemiz yerinde olacaktır.

Adalet Divanı “Thomson Life” önyorum kararında takip eden ana ilkeyi ortaya koymuştur: “Malların veya hizmetlerin aynı olduğu hallerde, ihtilafa konu işaretin, üçüncü bir tarafa ait bir şirket ismi ve bileşke markanın ortaya çıkardığı bütünsel izlenimi tek başına oluşturmasa da, bileşke marka içerisinde bağımsız ayırt edici bir güce sahip tescilli bir markanın bir arada kullanılmasından oluşturulduğu durumda, Direktif madde 5(1)(b) kapsamında halkın bir kısmında karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkabileceği şeklinde yorumlanması gerekmektedir.”

“Thomson Life” önyorum kararından önce, benzer içerikteki ihtilaflar hakkında Adalet Divanı İlk Derece Mahkemesince alınan iki diğer kararda ise takip eden yorumlar yapılmıştır: “Bir markanın önceki markaya eklenmiş bir diğer kelimeden oluşması iki markanın benzer markalar olduğu yönünde bir göstergedir.” (Karar no: T-22/04, 04/05/2005, “Westlife”, paragraf: 40); “Birlikte bir kelime markasını oluşturan iki kelimeden birisi, tek kelimeden müteşekkil önceki bir kelime markasıyla, görsel ve işitsel bakımlardan aynıysa, ve bu kelimeler kamunun ilgili kesimi açısından, birlikte veya başka unsurlardan ayrı biçimde kavramsal bir karşılığı işaret etmiyorsa, inceleme konusu markalar bütün olarak değerlendirildiğinde, normal şartlarda markaların benzer olduğu kabul edilmelidir.” (Karar no: T-286/02, 25/11/2003, “Kiap Mou”, paragraf: 39).

Yukarıda yer verilen kararlar sonrası Adalet Divanınca verilen “Thomson Life” önyorum kararı sonrası uygulamanın anahatları genel itibarıyla şekillenmiş ve bir kelime unsurunun markalarda ortak olarak yer almasının markaların benzerliği sonucuna yol açıp açmayacağı konusunda iki temel faktörün belirleyici olacağı kanaatine varılmıştır:

a-     Ortak kelime unsuru fark edilebilir (recognisable) konumda mıdır?

b-     Ortak kelime unsuru bağımsız bir ayırt edici role (independent distinctive role) sahip midir?

Belirtilen iki temel faktörün ne şekilde değerlendirildiğinin OHIM karar kılavuzunda yer bulduğu haliyle aktarılması, bir kelime unsuru ortak olan bileşke markalar bakımından karıştırılma olasılığı değerlendirmesi hakkında daha net bir fikir verecektir.

a-    Fark edilebilir (recognisable) unsur:

Ortak kelime unsurunun bileşke markada, ayrı (ayrık) biçimde fark edilir nitelikte olması önem arz etmektedir. Ayrı biçimde fark edilirlik hali, ortak kelime unsuur ile diğer kelime arasında boşluk veya “-“ işareti bulunmasından veya ortak kelime unsurunun açık bir anlamının bulunması nedeniyle ayrı bir unsur olarak algılanmasından kaynaklanabilir.

Adalet Divanı İlk Derece Mahkemesine göre “Kelime(ler)den oluşan bir işaretle karşılaşan ortalama bir tüketici, işareti belirli bir anlama karşılık gelen veya anlamlı kelimeleri anımsatan parçalara bölecektir”. (Karar no: T-356/02, 06/10/2004, “Vitakraft”, paragraf: 51, karar Adalet Divanının C-512/04 sayılı kararı ile onanmıştır.)

Buna karşın, markaların bir harf dizisini ortak olarak içermeleri benzerlik için yeterli değildir. Kararlar, tescilli bir işaretin diğer işarette yer alması münhasır gerekçesine dayandırılmayacaktır.

Aşağıda yer verilen örnekler, OHIM marka kılavuzunda yer almaktadır ve kelime unsurunun markalarda ortak olarak yer almasının fark edilebilir olmadığı halleri göstermektedir:

thomson1

Buna karşılık aşağıda yer verilen örneklerde, ortak unsurun anlamlı bir kelime olması nedeniyle, halkın ilgili kesiminin, kelimeyi mantıklı biçimde parçalara böleceği belirtilmiştir:

 thomson2

Aşağıdaki örneklerde ise, ortak kelime unsurunun ayrı bir kelime olması nedeniyle fark edilebilirlik hususunun açık biçimde ortaya çıktığı ifade edilmiştir:

 thomson3

OHIM marka kılavuzuna göre, ortak kelime unsurunun, bileşke markanın ilk ya da ikinci kelimesi olması durumu değiştirmeyecektir. Özellikle, incelemeye konu markanın bileşke marka olması halinde, bileşke markanın ortak kelime unsurunu ilk ya da ikinci unsur olarak içermesi önem arz etmemektedir.

b-    Bağımsız ayırt edici rol (independent distinctive role):

İşaretler arasında karıştırılma olasılığının tespit edilebilmesi için bileşke markanın ortaya çıkardığı bütünsel izlenimde ortak kelime unsurunun baskın (dominant) konumda olması şart değildir. (Karar no: C-57/08 P, 11/12/2008, “Activy Media Gateway”, paragraf: 53; (Karar no: C-120/04, 06/10/2005, “Thomson Life”, paragraf: 32.)

Bununla birlikte, ortak kelime unsurunun ayırt edici gücü zayıf veya görsel olarak göz ardı edilebilir (önemsiz) bir unsur olması halinde, genellikle karıştırılma olasılığının bulunmadığı sonucuna varılacaktır. Önceki markayı oluşturan kelimenin sonraki bileşke markada aynen kullanılması ve bileşke markada bağımsız bir role sahip olması, ortak unsurun ayırt edici olmaması veya diğer unsurların ortak unsurdan önemli olması halinde, karıştırılma olasılığı sonucuna yol açmayacaktır.

Bileşke işaretlerle, tek kelimeden oluşan işaretlerin benzerliği analiz edilirken, ortak unsurun ve farklı unsurların ayırt edicilik derecesi özel önem taşımaktadır. Ortak unsurun zayıf bir işaret olması halinde karıştırılma olasılığı ortaya çıkmayacaktır. Aşağıdaki örnekler OHIM marka kılavuzunda yer almaktadır ve ortak kelime unsurunun ayırt edici gücünün zayıflığı nedeniyle karıştırılma olasılığının ortaya çıkmayacağı halleri göstermektedir:

 thomson4

Buna karşın, bileşke markanın içerdiği diğer (ortak olmayan) kelime unsurunun ayırt edici gücünün daha düşük olduğu hallerde AB mahkemeleri karıştırılma olasılığının ortaya çıkabileceğini belirtmiştir (bkz. aşağıdaki örnek):

 thomson5

c-     İlave (ortak olmayan) unsurların önemi:

Önceden tescilli bir kelime markasın içeren bileşke markalara yönelik karıştırılma olasılığı incelemesinde dikkate alınması gereken bir diğer faktörse, farklı (ortak olmayan) unsurların, işaretlerin oluşturduğu genel izlenimdeki önemi ve ağırlığıdır. Ortak olmayan unsurların uzunluğu, yapısı veya görünümü gibi unsurlar aşağıdaki örneklerde, işaretler arasında karıştırılma olasılığının bulunmadığı sonucuna varılmasını sağlamıştır:

 thomson6

Yapılan tüm açıklamalar ışığında OHIM Marka Kılavuzunda incelemeyi gerçekleştirecek uzmanlara aşağıdaki tavsiyelerde bulunulmuş ve bileşke kelime markasını oluşturan kelime unsurlarından birisinin önceden üçüncü bir kişi adına tescilli bir marka olması halinde takip eden hususlar dikkate alınarak karar verilmesi istenmiştir.

İhtilafa konu markalardan biri veya bu markanın bir bölümü, diğer markada aynen yer alıyorsa, aşağıdaki durumlar hariç olmak üzere, markaların benzer olduğu kabul edilecektir:

  • Ortak unsurun diğer markada fark edilebilir (recognisable) halde olmaması (örneğin, PARAVAC v. ARAVA).
  • Diğer markaya eklenen unsurların açık olarak markanın bütünsel olarak oluşturduğu algıya hakim olması (örneğin, P&G PRESTIGE  BEAUTE v. PRESTIGE).
  • Farklı kelime unsurlarının eklenmesi yoluyla diğer markanın kavramsal bakımdan farklılık kazanması (örneğin, LINE v. SKYLINE).
  • Ortak kelime unsurunun ayırt edici niteliğinin düşük olması veya tanımlayıcı bir terime yakın olması (örneğin, ACTIVY MEDIA GATEWAY v. GATEWAY).

Diğer tüm durumlarda, bir işaretin bir diğer işarette tamamen yer alması halinde, uygulanacak temel kural, işaretlerin benzer olduğu yönünde olacaktır. Buna ilaveten, mallar aynı veya yüksek derecede benzerse ve diğer faktörler nedeniyle tespit olumsuz yönde etkilenmeyecekse, sonuç karıştırılma olasılığının varlığı şeklinde gerçekleşecektir.

Bu kabuller, her iki işaretin de ortak kelime unsuruna ilaveten farklı – ek kelime unsurları içermesi halinde de uygulanabilecektir. Bununla birlikte, her iki işaretin ortak kelime unsuruna ilaveten farklı kelime unsurları içermesi halinde, tek bir kelime unsurunun ortaklığı genellikle karıştırılma olasılığının varlığı sonucuna yol açmayacaktır. Bu tip durumlarda, ortak kelime unsurunun her iki işaretin bütünsel izlenimine etkisi, farklı kelime unsurlarının bütünsel izlenime etkisiyle karşılaştırılmalıdır. Bu bağlamda, incelemeye konu her iki işarette ek kelime unsurlarının yer alması hali, tek kelimeden müteşekkil bir markayı oluşturan kelimenin bir bileşke markada aynen yer alması haline kıyasla, tek kelimenin markalarda ortak olarak yer alması hususunun önemini azaltacaktır.   

OHIM Marka İnceleme Kılavuzunun ilgili bölümünün aktarılmasından oluşan bu yazının sonuç ve uygulama ilkesi bölümünü teşkil eden yukarıda koyu karakterlerle yazılı kısımdan anlaşılacağı üzere, incelemede ortak kelime unsurunun varlığı kadar, bu unsurun ayırt edici gücü, bileşke markanın ayrı bir kavramsal karşılığının bulunup – bulunmaması, diğer (farklı) kelime unsurlarının niteliği, ortak kelime unsurunun bileşke markadaki fark edilirliği gibi hususlar da önem kazanmaktadır. Bu itibarla, OHIM uygulamasında, kelime markalarının bir kelime unsurunu ortak olarak içermesinin -şablon biçimde- her halükarda, markaların benzerliği sonucuna yol açacağının kabul edilmediği görülmektedir. Bunun aksine, öncelikle bu tip bir durumda, hangi hallerde markaların benzerliğinin ortaya çıkmayacağı öncelikli olarak belirlenmiş ve bu hallerin sayılmasının ardından, diğer hallerde markaların benzerliği yönünde genel bir kabulün geçerli olması gerektiği belirtilmiştir. Buna ilaveten, her iki markanın da ortak kelime unsuruna ilaveten farklı kelime unsurları içermesi halinde, aynı ve farklı unsurların bütünsel izlenime etkisinin değerlendirmeye alınması gerektiği ve sonucun bu kıyaslamanın ardından oluşturulması gerektiği ifade edilmiştir.

Son olarak, yazının başında belirttiğimiz bir diğer özel halin, yani kişi isimleri veya soyisimlerinin markaların ortak kelime unsurunu teşkil etmesi halinin, OHIM Marka Kılavuzunda ayrı bir başlıkta incelendiğini, dolayısıyla bu yazının konusu olmadığını ve bizim de bu konuya ilişkin ayrı bir yazı yazacağımızı tekrar etmemiz yerinde olacaktır.

Önder Erol Ünsal

Şubat 2014 

Bileşke Kelime Markalarında Kelime Unsurlarından Birisinin Önceden Tescilli Olması Durumunda Karıştırılma İhtimalinin Varlığı – Adalet Divanı “Medion v. Thomson” Kararı (C-120/04)

massconfusion

Markalar arasındaki karıştırılma olasılığı tespit edilirken, önceki markanın ayırt edici gücü, varsa bilinirliği de göz önüne alınarak, markaların görsel, işitsel ve kavramsal benzerliği ve malların ve/veya hizmetlerin benzerliği sonucu ortaya çıkan genel değerlendirme esas alınır. Genel algı, ilgili malların ve/veya hizmetlerin ortalama tüketici grubu bakımından ortaya çıkacağı varsayılan algıdır.

Avrupa Birliği marka hukukunda karıştırılma olasılığına ilişkin temel ilkeler yıllar önce tespit edilmiş ve kabul gören ilkeler üzerinde genel uzlaşı sağlanmış durumdadır.

Türkiye bakımından da 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi birinci fıkrası (b) bendi kapsamında düzenlemiş hükmün uygulama alanı konusunda genel hatlarıyla bir uzlaşı bulunduğunun kabul edilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte üzerinde uzlaşı sağlandığı kabul edilen bazı konulara ilişkin genel ilkelerin halen oluşturulmamış olması uygulama anlamında kimi zaman sıkıntılara yol açmaktadır.

Bu yazı kapsamında, karıştırılma olasılığı kavramı irdelenirken sıklıkla kullanılan genel değerlendirme (global appreciation) kavramının bir anlamda istisnasını teşkil eden “bileşke kelime markalarında yer alan kelime unsurlarından birisinin tescilli bir marka olması halinde” karıştırılma olasılığının ortaya çıkıp çıkmayacağı hususu ve Avrupa Birliği Adalet Divanının bu tip durumlarda uygulanacak genel kriterleri belirlediği “Medion v. Thomson” kararı incelenecektir.

Adalet Divanının 06/10/2005 tarihinde verdiği C-120/04 sayılı ön yorum kararı, karıştırılma olasılığı incelemesinde sıklıkla karşılaşılan bir problem hakkındaki belirsizliği büyük oranda ortadan kaldırması nedeniyle sıklıkla atıf yapılan bir karar haline gelmiştir.

Önyorum kararının gerekçesi ihtilaf kısaca aşağıdaki biçimde gerçekleşmiştir:

“MEDION AG” (bundan sonra “Medion” olarak anılacaktır)firması Almanya’da 1998 yılında “life” markasını tescil ettirir. Markanın kapsamında “eğlence amaçlı elektronik cihazlar” yer almaktadır. “THOMSON MULTIMEDIA SALES GERMANY & AUSTRIA GMBH” (bundan sonra “Thomson” olarak anılacaktır), “Thomson Life” markasını “eğlence amaçlı elektronik cihazlar” için kullanmaktadır.

2002 yılında “Medion”, “Thomson”’un “Thomson Life” markasını “televizyon setleri, kasetçalarlar, CD çalarlar, hi-fi sistemleri” için kullanımının, kendisine ait “Life” markasından kaynaklanan haklara tecavüz mahiyetinde olduğunu iddia eder ve kullanımın engellenmesi amacıyla dava açar.

İlk derece mahkemesi, “Life” markasıyla “Thomson Life” markası arasında karıştırılma olasılığının ortaya çıkmayacağı tespitiyle davayı reddeder.

“Medion” karara karşı temyiz yolunu kullanır ve ihtilaf Düsseldorf Yüksek Bölge Mahkemesi önüne taşınır.

Düsseldorf Yüksek Bölge Mahkemesi, öncelikle ihtilafın çözümünün “Life” markasıyla – “Thomson Life” markası arasında, Topluluk Marka Direktifi madde 5(1)(b) kapsamında karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkıp çıkmayacağı sorusunun yanıtına bağlı olduğunu ortaya koyar.  Mahkemeye göre, Alman Federal Adalet Mahkemesinin o dönemde uyguladığı “Pragetheorie” (iletilen algı teorisi) ismindeki teoriye göre, ihtilafa konu işaretlerin benzerliğini değerlendirmek için, her iki işaretin ilettiği bütüncül algı değerlendirmeye alınacak ve ortak unsurun, bileşke markadaki diğer unsurları bütüncül izlenimde ikinci planda bırakacak derecede, bileşke markaya hakim olup olmadığı belirlenecektir. “Pragetheorie”ye göre, ortak unsur, işaretin oluşturduğu genel izlenime sadece katkıda bulunuyorsa karıştırılma olasılığı ortaya çıkmayacaktır. Bileşke işarette yer alan tescilli markanın bağımsız bir ayırt edici role sahip olması sonucu etkilemeyecektir.

Düsseldorf Yüksek Bölge Mahkemesine göre incelemeye konu malların ait olduğu sektörde tüketiciler önemi öncelikle üreticinin ismine vermektedir. Bu husus incelenen ihtilafa uygulandığında, üreticinin ismi olan “Thomson” kelimesi “Thomson Life” bileşke markasının ilettiği bütünsel izlenimde asli öneme sahip unsuru teşkil etmektedir. Normal düzeyde ayırt edici niteliğe sahip “Life” işaretinin eklenmesi, “Thomson” kelime unsurunun, bileşke işaretin ilettiği bütünsel izlenimde asli öneme sahip olması durumunu değiştirmemektedir.

Buna karşın, Düsseldorf Yüksek Bölge Mahkemesi bu teorinin tartışmaya açık olduğunu, bazı yazarların farklı görüşleri bulunduğunu ve bu görüşlerin Alman Federal Adalet Mahkemesinin önceki içtihadı paralelinde olduğunu belirtmektedir. Alman Federal Adalet Mahkemesinin önceki içtihadı, ihtilaf konusu bileşke işarette, önceki markayla aynı olan kısmın, bağımsız ayırt edici role sahip olduğu, işaretin bütünü tarafından absorbe edilmemiş olduğu ve tescilli markayı anımsatmayı durduracak duruma indirgenmediği hallerde, karıştırılma olasılığının varlığının tespit edilmesi gerektiği yönündedir. Düsseldorf Yüksek Bölge Mahkemesi, önceki içtihadın uygulanması halinde, “Life” markası ile “Thomson Life” markası arasında karıştırılma ihtimalinin varlığının tespit edilmesi gerektiği görüşündedir ve mevcut durumda hangi kriterin uygulanması gerektiği konusunda şüpheye düşmüştür.

Dolayısıyla, Düsseldorf Yüksek Bölge Mahkemesi işlemleri durdurur ve Adalet Divanına önyorum kararı verilmesi maksadıyla takip eden soruyu yöneltir:

“İhtilaf içerisinde bulunan işaretlerin kapsadığı malların veya hizmetlerin aynı olduğu hallerde, normal düzeyde ayırt edici niteliğe sahip bir kelime markası, üçüncü bir kişiye ait sonraki tarihli bir bileşke kelime markasında (veya üçüncü bir kişiye ait kelimelerle ifade edilebilen kelime ve şekilden oluşan bir bileşke markada), üçüncü kişinin şirket ismi, ortak kelime unsurundan (önceki tescilli markadan) önce gelecek şekilde kullanılmışsa ve ortak kelime unsuru, bileşke markanın ortaya çıkardığı bütünsel izlenimi tek başına oluşturmasa da, bileşke marka içerisinde bağımsız ayırt edici bir güce sahipse, Direktif madde 5(1)(b) işaretler arasında karıştırılma olasılığı ortaya çıkacaktır şeklinde mi yorumlanmalıdır?”  

Adalet Divanı, kendisine yöneltilen soruyu öncelikle aşağıdaki şekilde kolayca anlaşılır hale getirmiş ve ardından incelemiştir:

“İhtilafa konu işaretin üçüncü bir kişiye ait bir şirket isminin ve normal düzeyde ayırt ediciliğe sahip tescilli bir markanın birlikte kullanılmasından oluşturulması ve tescilli markanın, bileşke markanın ilettiği bütünsel izlenimi tek başına oluşturmamakla birlikte, bileşke markada bağımsız bir ayırt edici niteliğe sahip olması halinde, mallar veya hizmetler aynıysa, halkın ilgili kesimi nezdinde Direktif madde 5(1)(b) kapsamında karıştırılma ihtimali ortaya çıkacak mıdır?”

Adalet Divanı, öncelikle karıştırılma ihtimaline ilişkin olarak önceki kararlarında yer verdiği temel ilkeleri sıralamış ve kavramın genel hatlarını ve uygulama alanını ortaya koymuştur:

“Halkın mevzubahis malların veya hizmetlerin aynı işletmeden veya ekonomik olarak bağlantılı işletmelerden geldiğine inanması yönündeki risk, Direktif madde 5(1)(b) anlamında karıştırılma ihtimalini ortaya çıkartır (Karar no: C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, 1999, paragraf: 17). Halkın bir kısmında ortaya çıkabilecek karıştırılma olasılığı, ilgili vakaya ilişkin tüm faktörler dikkate alınarak bütün olarak değerlendirilmelidir (Karar no: C-251/95, Sabel, 1997, paragraf: 22; Karar no: C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, 1999, paragraf: 18; Karar no: C-425/98, Marca Mode, 2000, paragraf: 40; Karar no: C-3/03, Matratzen Concord v. OHIM, 2004, paragraf: 28). Karıştırılma olasılığının bütünsel değerlendirmesi, inceleme konusu markaların görsel, işitsel veya kavramsal benzerliği bakımından, markaların ayırt edici ve baskın unsurları özellikle göz önüne alınarak, markaların bütünsel olarak ortaya çıkardıkları izlenim esasında yapılmalıdır. İnceleme konusu malların veya hizmetlerin ortalama tüketicilerinin markaları algılayış biçimi, karıştırılma olasılığına yönelik genel değerlendirmede belirleyici rol oynar. Bu bağlamda, ortalama tüketiciler markayı genellikle bütün olarak algılar ve markanın çeşitli detaylarını analize girişmez (Karar no: C-251/95, Sabel, 1997, paragraf: 23; Karar no: C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, 1999, paragraf: 25; Karar no: C-3/03, Matratzen Concord v. OHIM, 2004, paragraf: 29). Karıştırılma olasılığı incelemesinde, markaların benzerliğinin değerlendirilmesi, bileşke markayı oluşturan unsurlardan birisinin alınıp bu unsurun diğer markayla karşılaştırılmasından daha öte bir anlama gelir. Bunun tersine, karşılaştırma inceleme konusu markaların her birini bütün olarak inceleyerek yapılmalıdır, ancak bu husus, bileşke markanın, halkın ilgili kesimine ilettiği bütünsel algının, bazı durumlarda bileşke markanın, bir veya birden fazla sayıda baskın öğesince gerçekleştirilmesini ortadan kaldırmaz (Karar no: C-3/03, Matratzen Concord v. OHIM, 2004, paragraf: 32).”

Bununla birlikte, bütünsel izlenimin baskın konumdaki bir veya daha fazla sayıdaki öğe tarafından belirlenmediği ve ortalama tüketicilerin markayı bütüncül olarak algıladıkları normal şartlarda, bir bileşke işarette üçüncü bir tarafın şirket ismiyle birlikte kullanılan önceden tescilli bir markanın, bileşke işaretin baskın unsurunu teşkil etmese de, bileşke markada bağımsız bir ayırt edici role sahip olması mümkündür.

Bu tip bir durumda, bileşke markanın oluşturduğu bütünsel izlenim, halkın inceleme konusu malların veya hizmetlerin, en azından, ekonomik olarak bağlantılı şirketlerden geldiğine inanmasına yol açabilir, ki bu da karıştırılma olasılığının ortaya çıkması anlamına gelir. Karıştırılma olasılığının ortaya çıkacağı yönündeki bulgu, bileşke markanın ortaya çıkardığı bütünsel izlenimde önceki markada aynen yer alan kısmın baskın olması koşuluna bağlı olmamalıdır. Böyle bir koşul zorunlu kılınmış olsaydı, önceki markanın sahibi, markanın, bileşke işarette baskın olmasa da, bağımsız bir ayırt edici role sahip olduğu hallerde, Direktif madde 5(1) uyarınca kendisine sağlanan münhasır haklardan yoksun bırakılmış olacaktır.

Bu tip durumlar, örneğin, geniş ölçüde tanınan bir markanın sahibinin, bu markasının yanında başkasına ait, aynı derecede tanınmış olmayan önceden tescilli markaları kullanması veya bileşke markanın, bilinir bir ticaret unvanı ile önceden tescilli bir diğer markadan oluşması hallerinde ortaya çıkabilir. Esasen, bu tip durumlarda, bileşke markanın bütüncül olarak oluşturduğu izlenimde, çoğunlukla bileşke markada yer alan geniş ölçüde tanınan marka veya ticaret unvanı baskın nitelikte olacaktır.

Bu durumda, önceki marka bileşke işarette bağımsız bir ayırt edici role sahip olsa da, önceki markanın ticari kaynak göstermesi garanti edilemeyecektir.

Dolayısıyla, karıştırılma olasılığının ortaya çıkması için, önceki markanın bağımsız bir ayırt edici role sahip olması nedeniyle, halkın bileşke markanın kapsadığı malların veya hizmetlerin kaynağını, önceki markanın sahibine bağlamasının yeterli olacağının kabul edilmesi gerekmektedir.

Sonuç olarak, Adalet Divanının önyorum kararı aşağıdaki biçimde oluşmuştur:

“Malların veya hizmetlerin aynı olduğu hallerde, ihtilafa konu işaretin, üçüncü bir tarafa ait bir şirket ismi ve bileşke markanın ortaya çıkardığı bütünsel izlenimi tek başına oluşturmasa da, bileşke marka içerisinde bağımsız ayırt edici bir güce sahip tescilli bir markanın bir arada kullanılmasından oluşturulduğu durumda, Direktif madde 5(1)(b) kapsamında halkın bir kısmında karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkabileceği şeklinde yorumlanması gerekmektedir.” 

Yukarıda detaylarına yer verilen karar, bileşke kelime markalarında, kelime unsurlarından birisinin önceden tescilli olması durumunda, markalar arasında karıştırılma olasılığının ortaya çıkıp çıkmayacağı sorusu hakkında genel bir cevap vermektedir.

Adalet Divanına göre bu sorunun yanıtı, markalar arasında karıştırılma olasılığı ortaya çıkmayacaktır şeklinde değildir. Bu tip durumlarda markalar arasında karıştırılma olasılığının ortaya çıkabileceği (may be a likelihood of confusion) şeklindeki cevap ise inceleme biriminin veya mahkemenin kimi durumlarda karıştırılma olasılığının varlığı sonucuna varabileceğini ortaya koymaktadır. Uygulamada benzer hallerde hangi tür durumlarda karıştırılma olasılığının ortaya çıkacağı ve hangi hallerde bu ihtimalle karşılaşılmayacağı ise ayrı bir soru teşkil etmektedir. Bir sonraki yazıda İç Pazarda Uyum Ofisi (OHIM) Marka İnceleme Kılavuzunda bu soruya nasıl bir yanıt verildiği incelenecek ve konu daha derinlemesine irdelenecektir.

Yaşamı siyah-beyaz görmeye alışkın ve keskin değerlendirmeleri (kanaatimizce daha doğru terim “kolay çözümleri” olmalıdır) seven Türk uygulayıcıları bu tip bir yanıtın tatmin etmeyeceği ise açıktır. Şöyle ki, Türkiye’de bu tip soruların yanıtının “may be (olabilir)” or “may not be (olmayabilir)” yerine “shall be (olacaktır)” veya “shall not be (olmayacaktır)” şeklinde kalıplara dökülmesi ve her sorunun yanıtını veren sihirli formüller oluşturularak sorunlu alanların ortadan kaldırılması tercih edilmektedir. Bu hususta söylenmesi gereken ise, yeni bir kavram setine sahip olan ve bizim yaklaşık onbeş yıldan bu yana uygulamaya çalıştığımız modern marka hukukunun, Türkiye’den çok önce Avrupa Birliği ülkeleri ve A.B.D. başta olmak üzere çok sayıda ülkede uygulandığı, bu konuda çokça teori ve doktrin geliştirildiği, bu teorilerin, doktrinlerin ve yüksek yargı kararlarının neredeyse tamamının, özellikle karıştırılma olasılığı konusunda “olabilir” veya “olmayabilir” şeklinde yanıtları tercih ederek, keskin kalıplardan kaçındığıdır. Kanaatimizce de, adı üzerinde bir “ihtimal” incelenirken, sihirli formüller geliştirerek, “bu tip durumlarda her marka benzer” veya “bu tip durumlarda hiçbir marka benzemez” sonuçlarına gitmek yerine, genel ilkeler oluşturulmalı ve ihtimalin ortaya çıkıp çıkmayacağı genel ilkeler esasında her vakanın kendi özel şartları bağlamında değerlendirilmelidir.

 

Önder Erol Ünsal

Şubat 2014         

Avrupa Birliği Marka Rejimi Değişiyor mu?

heraklit(Görsel http://www.zazzle.ca/heraclitus_no_man_ever_steps_in_the_same_river_mousepad-144909047183491390 adresinden alınmıştır.)

Avrupa Birliği Marka Rejimi Değişiyor mu?

Avrupa Birliği Komisyonu’nun Taslak Direktif ve Tüzük Metinleri ve Değerlendirmesi (1)

Uzun süren bekleyiş sona erdi ve Avrupa Birliği Komisyonu, 2008/95 (eski 89/104) sayılı Topluluk Marka Direktifi (bundan sonra Direktif olarak anılacaktır) ve 2007/2009 (eski 40/94) sayılı Topluluk Marka Tüzüğünde (bundan sonra Tüzük olarak anılacaktır) önemli değişiklikler öngören Taslak Direktif ve Tüzüğü, 27 Mart 2013 tarihinde kamuoyunun bilgisine sundu.

Taslak Direktif ve Tüzük, mevcut mevzuattan önemli farklılıklar içerdiğinden, taslaktaki halleriyle kabul edilmeleri durumunda, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin ve Topluluk Marka Ofisinin uygulamalarında önemli değişiklikler meydana geleceği şüphesizdir.

Taslak Direktif ve Tüzüğün, Avrupa Birliği Parlamentosu ve Konsey tarafından kabulü için öngörülen takvim 2014 ilkbaharıdır. Birlik üyesi ülkelere kabul edilen yeni hükümleri ulusal mevzuatlarına veya uygulamalarına aktarıp yürürlüğe sokmaları için 2 yıllık uyum süresi verilecektir. Bununla birlikte, Tüzükte yapılacak değişiklikler, taslak Tüzüğün kabul edilmesiyle birlikte yürürlüğe girecektir. Taslak Direktif ve Tüzükle birlikte kamuoyunun bilgisine sunulan Ücret Tüzüğü ise farklı bir yöntemle kabul edilecektir. Ücret Tüzüğü, AB Komisyonu tarafından bir uygulama kanunu olarak kabul edildikten sonra, OHIM ücretleri konusunda yetkilendirilmiş Komitenin onayına sunulacak ve Komite tarafından onaylanması durumunda yürürlüğe girecektir. Taslak Ücret Tüzüğünün, 2013 yılı bitmeden yürürlüğe girmesi öngörülmektedir.

Bu yazı kapsamında, taslak Direktifte öngörülen değişikliklerin marka tanımına, mutlak ve nispi ret nedenlerine ilişkin olanları ve bunların Birlik üyesi ülkeler mevzuatlarındaki olası yansımaları açıklanmaya çalışılacaktır.

Taslak Direktif kapsamında öngörülen diğer değişiklikler, Taslak Tüzük kapsamında OHIM’ce incelenen Topluluk Markası (CTM) rejiminde öngörülen değişiklikler ve Taslak Ücret Tüzüğüyle getirilmesi planlanan değişiklikler ise başka yazılar kapsamında değerlendirilecektir.

AB Komisyonu tarafından oluşturulan taslaklara aşağıdaki linklerden ulaşmak mümkündür (her iki taslak da geçici metinler oldukları, nihai taslakların yakında yayınlanacağı notuyla yayınlanmıştır):

Taslak Direktif için:

http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/tm/130327_trademark-revision-proposal-directive_en.pdf

Taslak Tüzük için:

http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/tm/130327_trademark-revision-proposal-regulation_en.pdf

(Yazı içerisinde yer alan tüm çeviriler tarafıma aittir ve bunların herhangi bir resmi niteliği bulunmamaktadır.)

A-Taslak Direktifle Getirilmesi Planlanan Marka Tanımına, Mutlak ve Nispi Ret Nedenlerine İlişkin Değişiklikler

1-Marka tanımında yapılan değişiklik:

Mevcut Direktifteki marka tanımı, işaretlerin marka olarak tescil edilebilmesi için grafik gösterimin sunulmasını ön şart olarak belirlemiştir. Buna karşılık, taslak Direktifte marka tanımından grafik gösterim şartı çıkartılmış durumdadır.  Taslak Direktifin 3. maddesinde marka tanımı aşağıdaki biçimde yapılmıştır:

“Bir marka;

(i) Bir işletmenin mallarını veya hizmetlerini diğer işletmelerinkinden ayırt edilmesini sağlama,

(ii) Yetkili otoritelerin ve kamunun, marka sahibine tanınan korumanın kesin konusunu belirlemelerine sağlayabilecek biçimde gösterilme,

şartlarını yerine getirmiş her işaretten, özellikle kişi adları dahil olmak üzere kelimeler, şekiller, harfler, sayılar, renkler, malların biçimleri veya ambalajları veya seslerden, oluşabilir.”

Grafik gösterim şartını marka tanımından çıkartan ve onun yerine koruma konusunu belirlemeye imkan verebilecek biçimde gösterimin sağlanması koşulunu getiren yeni tanım, özellikle geleneksel olmayan marka türlerinde karşılaşılan grafik gösterimin sağlanması sorununu ortadan kaldırmak amacıyla oluşturulmuştur. Yeni tanım aracılığıyla, koruma konusunun gösterimini mümkün kılabilecek yeni teknolojik yollarının da kullanılmasının sağlanması amaçlanmaktadır. Bir diğer amaç ise, grafik gösterim şartından kaynaklanan hukuki belirsizliklerin ortadan kaldırılmasıdır.

 2- Mutlak Ret Nedenleri ile İlgili Maddede Yapılan Değişiklikler

Direktifin, mutlak ret nedenlerini düzenleyen maddesinde de değişiklikler söz konusudur. İlk olarak, iki yeni mutlak ret gerekçesinin taslak direktife eklendiği belirtilmelidir:

 “(1) Aşağıdakiler tescil edilmeyecek veya tescil edilmişlerse hükümsüz kılınabilecektir:

(a)…..

(i)Menşe işaretlerine veya coğrafi işaretlere koruma sağlayan Birlik mevzuatına veya Birliğin taraf olduğu uluslararası anlaşmalara göre tescili mümkün olmayan veya kullanımına devam edilemeyecek markalar.

(j) Şaraplar için geleneksel terimlere ve koruma altındaki geleneksel ürünlere koruma sağlayan Birlik mevzuatına veya Birliğin taraf olduğu uluslararası anlaşmalara göre tescili mümkün olmayan markalar.”

Mutlak ret nedenleri ile ilgili maddenin 2. paragrafı takip eden biçimde düzenlenmiştir:

“(2) 1. paragraf hükümleri, tescil edilemezlik (-işaretin tescil edilmesini engelleyen gerekçelerin- Ç.N.) gerekçelerinin aşağıdaki biçimde ortaya çıkmasına bağlı kalmaksızın uygulanacaktır:

(a)  (Tescil edilemezlik gerekçelerinin) Tescil başvurusunun yapıldığı üye ülkeden başka bir üye ülkede ortaya çıkması.

(b)  Yabancı dildeki bir markanın, Birlik üyesi ülkelerin kullandığı bir alfabeye veya Birlik üyelerinin resmi dillerine çevirisinin veya harf çevirisinin yapılmış olması.”

Yukarıdaki değişikliğin, ulusal mevzuatlara veya inceleme pratiğine yansıması, Birlik üyesi ülkelerce kullanılan dillerin herhangi birisinde ortaya çıkan ret nedenlerinin, tüm Birlik üyesi ülkelerce mutlak ret nedeni olarak kabul edilmesi şeklinde olacaktır. Bu haliyle, taslaktaki bu maddenin, kabul ettiği takdirde, üye ülkeler uygulamasında önemli değişikliğe yol açacağı şüphesizdir. Kanaatimce bu madde, taslak içerisinde en yoğun tartışmalara yol açabilecek maddelerden birisidir.

Mutlak ret nedenleri ile ilgili maddenin 3. paragrafı takip eden biçimde düzenlenmiştir:

“(3) Marka başvurusu, başvuru sahibi tarafından kötü niyetle yapılmış ise marka hükümsüz kılınmaya tabi olacaktır. Her üye ülke bu tip bir markanın tescil edilemeyeceği yönünde düzenleme de yapabilir.”

Taslak Direktife eklenen bu madde, önceki Direktifte “may” kalıbı ile birlikte kullanılan, yani üye ülkelerin takdirine bırakılmış, kötü niyetli başvuru durumundaki hükümsüzlük halini, “shall” kalıbına, yani tüm üye ülkeler bakımından zorunlu bir hükümsüzlük haline getirmiştir. Ayrıca, her üye ülkeye kötü niyetli başvuruları bir tescil engeli olarak da kabul etme imkanı sunulmuştur. Bu şekilde, kötü niyetli başvuruların tescillerinin engellenmesine (seçimlik olarak), tescil edilmişlerse hükümsüz kılınmalarına (zorunlu olarak) ilişkin mekanizmalar, üye ülkeler bakımından oluşturulmaya çalışılmaktadır.

Kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik istisnasını düzenleyen paragrafa ilişkin taslak ise aşağıdaki biçimdedir:

“(5) Bir marka, tescil başvurusundan önce veya tescil tarihinden sonra ve kullanımına bağlı olarak, ayırt edici nitelik kazanmış ise, paragraf (1)(b),(c) veya (d) bentleri uyarınca tescili reddedilemez veya hükümsüz kılınamaz.

(6)Her üye ülke, paragraf (5) hükümlerinin, ayırt edici karakterin başvuru tarihinden sonra ve tescil tarihinden önce kazanılmış olması durumunda da uygulanabileceği yönünde düzenleme yapabilir.”

Kanaatimce, kullanım sonucu kazanılmış ayırt ediciliğin, tescil tarihi sonrasında da elde edilebileceği yönündeki düzenleme ile tescil edildikten sonra kullanımla ayırt edici nitelik kazanan markaların hükümsüz kılınmasının engellenmesi amaçlanmaktadır.

3- Nispi Ret Nedenleri ile İlgili Maddede Yapılan Değişiklikler

Direktifin nispi ret nedenleri ile ilgili maddesi kapsamında da taslakla önemli değişiklikler yapılmıştır. Bu değişikliklerin başlıcaları takip eden içeriktedir.

“(3) Bir marka aşağıdaki durumlarda tescil edilmeyecek veya tescil edilmişse hükümsüz kılınacaktır:

(a)….

(b) Bir markanın sahibinin vekili veya temsilcisi, marka sahibinin izni olmaksızın, markanın kendi adına tescil edilmesi için başvuruda bulunursa ve vekil veya temsilci bu fiilin haklılığını gösteremezse.

(c)Marka Birlik dışında korunan önceki bir markayla karıştırılabilir nitelikteyse ve önceki marka, başvuru tarihinde gerçek kullanıma konu ise ve başvuru sahibi kötü niyetle hareket ediyorsa.

(d) Menşe işaretlerine veya coğrafi işaretlere koruma sağlayan Birlik mevzuatına veya Birliğin taraf olduğu uluslararası anlaşmalara göre tescili mümkün değilse veya kullanımına devam edilemeyecekse.”

Aynı paragrafın (a) maddesinde yapılan değişiklikle, Birlik üyesi bir ülkede üne sahip olan veya söz konusu olan bir CTM ise Birlikte üne sahip olan önceden bir markanın itibarından haksız avantaj sağlayacak, ayırt edici karakterine veya ününe zarar verecek sonraki aynı veya benzer markaların reddedilmesine ilişkin hüküm, benzer olmayan mallar veya hizmetler terimi ile sınırlı tutulmamış, aynı veya benzer mallar veya hizmetlerde hükmün yeni halinde özel olarak belirtilmiştir. Bu şekilde, yukarıda sayılan ihtimallerin, yalnızca malların veya hizmetlerin benzer olmadığı durumlara ilişkin olduğu yönündeki algının ortadan kaldırılması hedeflenmiştir.

Paragraf (3)’ün diğer bentlerinde yapılan değişikliklerden özellikle (c) bendi dikkat çekicidir, çünkü taslak Direktifte öngörülen düzenleme, kötü niyetli başvuruların nispi ret nedeni olarak kabul edilmesini Birlik üyesi tüm ülkeler bakımından zorunlu hale getirmektedir. Direktifin önceki halinde, bu düzenleme, bilindiği üzere, “may” kalıbı ile kullanılan ve üye ülkelerin seçimine bırakılmış bir düzenleme niteliğindeydi.

Taslakta nispi ret nedenlerine ilişkin bir diğer düzenleme ise mevcut Direktifte bulunan madde (4) paragraf (4) (d) ila (g) bentlerinin silinmesidir.

4- Resen İnceleme ile İlgili Olarak Öngörülen Düzenleme

Taslak Direktife eklenen 41. madde “resen inceleme” başlığını taşımaktadır. Bu hüküm kapsamında getirilen düzenleme takip eden şekildedir:

“(Birlik üyesi ülke) Ofisler(i), resen yaptıkları incelemeyi, markanın madde 4’te düzenlenmiş mutlak ret nedenlerine uygunluğu hususuyla sınırlandıracaktır.”

Bilindiği üzere, (Türk mevzuatındaki yanlış kavram seti bir tarafa bırakılacak olursa), mutlak ret nedenleri markanın kendisinden kaynaklanan ret nedenleridir ve mutlak ret nedenlerinin önceden tescilli aynı veya benzer markalarla ilgisi bulunmamaktadır (önceki markalar dahil olmak üzere önceki haklarla çatışma durumunda ortaya çıkan ret nedenleri nispi ret nedenleridir). Taslak Direktifte öngörülen düzenleme, önceki markalarla aynılık veya benzerlik halinde ortaya çıkacak ret kararlarının Ofisler tarafından resen verilemeyeceği yönündedir. Taslak hükmün kabul edilmesi halinde, tüm AB üyesi ülke marka ofisleri, tıpkı OHIM gibi, resen incelemelerini mutlak ret nedenleri ile sınırlı tutacak, nispi ret nedenlerini, yani önceki markalarla aynılık veya benzerlikten kaynaklanacak ret nedenlerini ise resen inceleyemeyecektir.

Direktifte öngörülen düzenlemelerin sadece birkaç maddesi ile başladığım taslak metinlerin değerlendirmesi muhtemelen birkaç yazı boyunca sürecektir. Yukarıda yer verilen birkaç madde kapsamındaki değişiklikler bile, öngörülen düzenlemelerin kabulü halinde AB üyesi ülkelerin marka mevzuatlarının ve CTM rejiminin radikal biçimde değişeceğini göstermektedir. AB adayı bir ülke olan Türkiye bakımından da değişikliklerin aktif biçimde takip edilmesi oldukça yerinde olacaktır. Taslak metinler için öngörülen kabul takvimi 2014 ilkbaharı olduğundan ve bürokraside öngörülen takvimler, genellikle gecikmeli olarak reel hale geldiğinden ve bunun ötesinde üye ülkeler bakımından bile uyum amacıyla 2 yıllık bir süre öngörüldüğünden, Türkiye’nin taslak metinleri esas alarak bir değişikliğe gitmesi, şu anda, kanaatimce mümkün değildir. Bununla birlikte, taslak metinlerin yayınlanmasının, Türk sınai mülkiyet mevzuatında değişiklikler içeren kanun tasarısıyla neredeyse eşzamanlı olarak gündeme gelmesi talihsizlik olarak kabul edilmelidir. Netice itibarıyla, Avrupa Birliği tarafında, herşeyin planladıkları gibi gitmesi halinde, yeni marka mevzuatına 2014 yılında kavuşacak, Türkiye de muhtemelen kısa süre içerisinde, mevzuatını AB’nin yeni marka mevzuatına uyumlu hale getirmek için çalışmalara başlayacak ve 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, bu kez baştan aşağı değişecektir.

Serinin devam yazısında tasarılarla öngörülen diğer değişiklikleri açıklamaya çalışacağım, tekrar görüşmek üzere.

Önder Erol Ünsal

Nisan 2013

Marka İncelemesinde Mutlak Ret Nedenleri*

 

I- TANIMLAR ve GİRİŞ:

 

Mutlak Ret Nedenleri (absolute grounds for refusal): Mutlak ret nedenleri başvurusu yapılan kelimenin / şeklin kendisinden (anlam, görünüm, vs.) kaynaklanan ret nedenleridir. Ofis tarafından resen incelenecek ret nedenleri anlamına gelmez.

 

Nispi Ret Nedenleri (relative grounds for refusal): Başvurusu yapılan kelimenin / şeklin üçüncü kişilerin önceki marka haklarıyla çatışması durumunda ortaya çıkan ret nedenleridir. Farklı ülkelerin farklı mevzuatlarına göre resen ya da ilana itiraz üzerine incelenebilir. İlana itiraz üzerine incelenecek ret nedenleri anlamına gelmez.

 

Cornish, mutlak ve nispi ret nedenleri arasındaki farkı takip eden biçimde açıklamaktadır:

 

“…(ret nedenleri) iki kategoriye ayrılmaktadır:

a) mutlak nedenler, ayırt ediciliğe ilişkin olarak işaretin kendisinden kaynaklanan (inherent) uygun bulunmama hallerine ve kamu yararı ile ilgili belirli uygun bulmama hallerine ilişkindir; ve

b) nispi nedenler, başka bir tacirin veya sahibin (işaretle) çatışan önceki haklara sahip olması durumunda ortaya çıkar.” [1]

 

Bainbridge ise, mutlak ve nispi ret nedenleri arasındaki farkı aşağıdaki biçimde ifade etmektedir:

 

“…mutlak ret nedenleri açısından reddedilen markalar, belirli istisnalar hariç olmak üzere, kendiliğinden tescil edilemez niteliktedir. Nispi nedenler açısından, başvurulan marka ve önceki markalar veya önceki diğer haklar arasındaki ilişki önemlidir. Nispi ret nedenleri tescilli markalara tecavüzün söz konusu olduğu durumlarla yakın paralellik içermektedir.” [2]

 

Genel Yanlış Algılama / Bilgi: Türkiye’de akademide, literatürde yer edinmiş önemli bir yanlış algılama / bilgi söz konusudur. Mutlak ret nedenleri Ofis tarafından resen incelenecek ret nedenleri olarak algılanmakta, nispi ret nedenleri ise ilana itiraz üzerine incelenecek ret nedenleri olarak değerlendirilmektedir. Bu bilgi yanlıştır.

 

Marka ofisleri, nispi ret nedenlerini resen, ilana itiraz üzerine ya da hem resen hem de ilana itiraz üzerine iki aşamalı olarak inceleyebilir. Nispi ret nedenleri bakımından önemli olan husus, başvurusu yapılan kelimenin veya şeklin üçüncü kişilerin önceki marka haklarıyla (aynılık, ayırt edilemeyecek derecede benzerlik, karıştırılabilecek, ilişkilendirilebilecek derecede benzerlik, eskiye dayalı kullanım, tanınmışlık, vb.) çatışma içerisinde olması durumudur.

 

Mutlak ret nedenlerinde değerlendirmede esas olan başvuruyu oluşturan kelimenin / şeklin kendisinden (anlamından, görünümünden, bıraktığı baskın izlenimden) kaynaklanan ret durumudur. Mutlak ret nedenleri üçüncü kişilerin önceki haklarıyla bir çatışma olması durumunu kapsamaz. Bununla birlikte, mutlak ret nedenleri de ilana itiraz üzerine veya ilandan sonra üçüncü kişi görüşü prosedürü doğrultusunda incelenebilmektedir. 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK)’nin 35inci maddesi hükmüne göre “Tescil başvurusu yapılmış markanın 7 nci ve 8 inci madde hükümlerine göre tescil edilmemesi gerektiğine ilişkin itirazlar ile başvurunun kötü niyetle yapıldığına ilişkin itirazlar ilgili kişiler tarafından marka başvurusunun yayınından itibaren üç ay içerisinde yapılır.” Yani 7nci madde kapsamındaki ret gerekçeleri ilana itiraz üzerine de değerlendirilebilir. Aynı KHK’nın 34üncü maddesi kapsamında düzenlenen üçüncü kişilerin görüşleri müessesesi de benzer bir yaklaşım içermektedir. Hüküm takip eden şekildedir: “Marka başvurusunun yayınından sonra, herhangi bir gerçek veya tüzel kişi veya herhangi bir grup veya hizmetleri temin edenler, üreticiler veya imalatçıları temsil eden bir organ, tacir veya tüketiciler, 7nci maddeye göre, markanın tescil için yeterli nitelikleri taşımadığını belirten yazılı görüşlerini Enstitüye sunabilir. Ancak bu kişiler, Enstitü nezdinde işlemlere taraf olamaz.”

 

Açıklandığı ve görüldüğü üzere, mutlak ret nedenleri kategorisinin resen incelenecek ret nedenleri anlamı ile, nispi ret nedenleri kategorisinin ise ilana itiraz üzerine incelenecek ret nedenleri anlamı ile ilintisi bulunmamaktadır.

 

Yanlış Algılama / Bilginin Gerekçesi: Yanlış bilginin gerekçesi 556 sayılı KHK’nın 7nci maddesi için seçilen başlıkla maddenin içeriği arasındaki uyumsuzluktur. 7nci madde “mutlak ret nedenleri” başlığını taşımasına rağmen 7/1-(b) bendi önceden tescilli veya başvurusu yapılmış markalarla aynı tür malları/hizmetleri kapsayan aynı ya da ayırt edilemeyecek derecede benzer markaların reddedileceği hükmünü içermektedir. Dolayısıyla 7/1-(b) bendinde sayılan hal üçüncü kişilerin önceki haklarıyla çatışmayı içeren bir durumdur ve nispi bir ret nedenidir. Ancak, 7/1-(b) bendi nispi bir ret nedeni olmasına rağmen mutlak ret nedenleri başlığını taşıyan 7nci madde kapsamında sayılmıştır. Bu durumun yol açtığı sonuç ise, Türkiye’de mutlak ret nedeni teriminin gerçek anlamını yitirerek resen incelenen ret nedenleri olarak algılanması ve nispi ret nedenlerinin de gerçek anlamını kaybederek itiraz üzerine incelenen ret nedenleri gibi bir anlam kazanmasıdır. Kazanılan bu anlamlar yanlıştır, ancak bu yanlışlık KHK’dan kaynaklanarak akademik metinler dahil birçok kaynağa yansımış durumdadır. Bahsedilen yanlışlık yeni Marka Kanunu Tasarısında düzeltilmiş ve yanlış başlıklar terk edilmiştir.

 

Mutlak Ret Nedenleri ve Kamu Yararı

 

Mutlak ret nedenleri ulusal ve uluslararası literatürde kamu yararı ilkesi ile ilişkilendirilmekte ve mutlak ret nedenleri kapsamına giren işaretlerin tescil edilmemesi suretiyle kamu yararının korunduğu kabul edilmektedir.

 

Arkan, mutlak ret nedenleri ile kamu yararı ilişkilendirmesini “…mutlak ret nedenleri, toplumun çıkarlarıyla yakından ilgili olup, TPE tarafından resen dikkate alınır.” [3] ifadesi ile yaparken; Tekinalp aynı ilişkilendirmeyi “Mutlak ret nedenleri marka olarak seçilmiş bulunulan işaretin niteliğinden kaynaklanan itirazlardır…İtiraz dayanağını kamu menfaatinde, hatta düzeninde bulur. Bu kategori içine giren işaretlerin, başka bir kişiye ait oldukları veya üzerlerinde üçüncü kişilerin hakları bulunduğu için değil; aksine – dini veya ahlaki sebeplerle veya herkesin kullanımına açık tutulmaları gereği dolayısıyla ya da ayırt etme gücüne sahip olmamaları gibi nedenlerle – üzerlerinde hiç kimse hak iddia edemeyeceği için, marka olarak tescilleri reddedilmektedir.” [4] ifadesi ile yapmıştır.

 

Mutlak ret nedenleri ile kamu yararı ilkesinin bağlantısı Avrupa Toplulukları Adalet Divanı (ATAD) kararlarında da kurulmuştur. ATAD, “Libertel” kararında tanımlayıcılık gerekçesini kamu yararı prensibi ile takip eden biçimde ilişkilendirmiştir: “Avrupa Toplulukları Andlaşması’nın kurmaya ve sürdürmeye çalıştığı bozulmamış rekabet sisteminde marka haklarının asli bir unsur olduğu yerleşmiş bir içtihat niteliğindedir. Markaların sahiplerine sağladığı haklar ve yetkiler bu amacın ışığında değerlendirilmelidir. Direktif Madde 5(1) çerçevesinde marka, sahibine tescil kapsamındaki mallara ve hizmetlere ilişkin olarak, tescil edilen işaret için sınırsız bir süre boyunca tekel kurmasına izin verecek, münhasır haklar sağlamaktadır. Bir markanın tescil edilmesi imkanı, kamu yararına ilişkin gerekçelerle sınırlandırılabilir. Bu nedenle, Direktifin üçüncü maddesinde yer alan marka tescili ret nedenleri, her birinin temelini oluşturan kamu yararı ışığında yorumlanmalıdır. Direktif Madde 3(1)(c) ile ilgili olarak, Mahkeme bu hükmün, tescilin talep edildiği mallara ve hizmetlere ilişkin olarak tanımlayıcı olan işaretlerin ve unsurların herkes tarafından serbestçe kullanılmasının sağlanması yoluyla kamu yararına bir amacı yerine getirdiği görüşündedir.” [5]

 

ATAD “Eurohypo” kararında ise 40/94 sayılı Topluluk Marka Tüzüğü Madde 7(1)(b)’de yer alan ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçeli ret gerekçesini kamu yararı ilkesi çerçevesinde aşağıdaki biçimde açıklamaktadır: “Adalet Divanı ret nedenlerinin her birinin ret nedeninin temelini oluşturan kamu yararı dikkate alınarak yorumlanması gerektiğini önceden açık olarak belirtme fırsatını bulmuştur. Ret gerekçelerinin her birinin incelenmesinde dikkate alınan kamu yararı, inceleme konusu ret gerekçesinin kendisinden kaynaklanan farklı yaklaşımları yansıtabilir veya mutlaka yansıtmalıdır. Bu bağlamda, 40/94 sayılı Tüzük Madde 7(1)(b)’nin temelini oluşturan kamu yararı ilkesinin kesinlikle bir markanın asli fonksiyonundan (markalı ürünün veya hizmetin tüketicisinin veya son kullanıcısının, mal veya hizmetin kaynağını, farklı kaynaktan gelenlerle karıştırması ihtimaline izin vermeksizin, ayırt etmesini garanti altına almak) ayrı biçimde düşünülemeyeceğinin altı çizilmelidir.” [6]

 

Kamu yararı ilkesi ve  mutlak ret nedenleri ilişkilendirmesi, 556 sayılı KHK’da yer alan mutlak ret nedenleri açısından aşağıdaki biçimde kategorilere ayırılabilir:

 

1- Marka olma özelliğine sahip olmayan işaretlerin marka olarak tescil edilmelerini engelleyerek kamu yararına hizmet eden ret nedenleri (5inci madde kapsamında sayılan marka olabilecek işaretler kapsamına girmeyen işaretlerin reddedileceği düzenlemesini içeren 556 sayılı KHK 7/1-(a) bendi).

 

2- Tescil talebinin konusu mallar / hizmetler bakımından ayırt edici niteliğe sahip olmayan veya tanımlayıcı, ticaret alanında herkes tarafından kullanılabilir nitelikte olan, mala asli değerini veren kelime veya şekillerin marka olarak tescil edilmesini engelleyerek ve bu tip işaretlerin ticaret alanında ortak kullanıma açık biçimde kalmasını sağlayarak kamu yararına hizmet eden ret nedenleri (556 sayılı KHK 7/1-(a),(c),(d),(e) bentleri).

 

3- Kamu düzenine, genel ahlaka aykırı olan veya tescil kapsamında bulunan malların / hizmetlerin doğasına, kaynağına ilişkin olarak yanıltıcı nitelikte olan veya dini, tarihsel, kültürel değerler bakımından topluma mal olmaları nedeniyle bir kişi adına marka olarak tescili uygun bulunmayan işaretlerin tescil edilmesini engelleyerek kamunun genel yararını koruyan ret nedenleri (556 sayılı KHK 7/1-(f),(h),(j),(k) bentleri.

 

4- Türkiye’nin taraf olduğu Paris Sözleşmesi uyarınca marka olarak kullanımı yasaklanan devlet, hükümranlık amblemlerinin, bayrakların, vs. marka olarak tescil edilmesini engelleyen ret nedeni (556 sayılı KHK 7/1-(g) bendi).

 

5- Yukarıda sayılan bentler dışında kalan 7/1-(b) ve (ı) bentleri kanaatimizce aslen önceki hak sahiplerinin önceki haklarının korunmasına yönelik hükümler içerdiğinden (ve bu nedenle mutlak değil nispi ret nedenleri olduklarından) doğrudan kamu yararı ile ilişkilendirilebilir nitelikte değildir. Eğer, halkın malın / hizmetin kaynağına ilişkin olarak aynı / benzer markaların aynı kaynaktan geldiğini düşüneceği ve bu nedenle bu tür markaların tescilinin engellenmesinin doğrudan kamu yararı ile ilintili olduğu öne sürülecekse, kanaatimizce aynı amaca yönelik 8inci madde kapsamındaki tüm nispi ret nedenlerinin de doğrudan kamu yararına hizmet ettiği kabul edilmelidir. Yazarın görüşü, 7/1-(b),(ı) bentleri ve 8inci madde kapsamında düzenlenen ret nedenlerinin ana amacının önceki hak sahiplerinin önceki tarihlere dayanan (farklı şekillerde ortaya çıkan) önceki haklarının korunması olduğu, bu tip hakların kamu yararı ile ilişkisinin doğrudan olmadığı, 7/1-(b),(ı) bentleri ve 8inci madde kapsamında halkın markaları karıştırmasının engellenmesinin kamu yararına hizmet ettiği öne sürülecekse dahi kamu yararı ile bağlantının doğrudan değil, dolaylı olarak ortaya çıktığıdır.

 

KHK’nın 7nci maddesinde sayılan ret hallerinden 7/1-(a),(c),(d),(e),(f) bentleri ile 7/2 fıkrasında yer alan kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik istisnası bu çalışmada açıklanmaya çalışılacaktır. KHK kapsamında düzenlenmiş diğer mutlak ret nedenleri çalışmanın bütünlüğünün ve amaca uygunluğunun sağlanması endişeleriyle çalışma kapsamı dışında tutulmuştur.

 

Mutlak ret nedenlerinin içeriğine geçmeden önce KHK’da sayılan mutlak ret nedenlerinin kaynakları konusunda bilgi verilmesi kanaatimizce yerinde olacaktır.

 

II- 556 SAYILI KHK’DA DÜZENLENMİŞ MUTLAK RET NEDENLERİNİN KAYNAKLARI

 

A- SINAİ MÜLKİYETİN KORUNMASINA DAİR PARİS SÖZLEŞMESİ

 

Sınai mülkiyetin korunmasına dair ilk uluslararası sözleşme niteliğinde olan 1883 tarihli Paris Sözleşmesi’nin marka korumasına ilişkin maddelerinde sözleşmeyi imzalayan Paris Birliği üyesi ülkelerin hangi durumlarda marka başvurularını reddedebilecekleri genel ilkeler anlamında hükme bağlanmıştır.

 

Sözleşme’de belirtilen temel ilkeler aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

 

1- Markanın başvuru ve tescil koşulları her ülke tarafından kendi ulusal mevzuatınca belirlenecektir (madde 6).

 

2- Hiçbir marka menşe ülkesinde tescilli olmaması veya iptal edilmiş olması gerekçe gösterilerek birlik üyesi başka bir ülke ofisi tarafından reddedilmez (madde 6).

 

3- Paris Sözleşmesi’nin birinci mükerrer 6ncı maddesi anlamındaki tanınmış markalar üye ülkenin mevzuatının çizdiği sınırlar bağlamında resen veya ilgili tarafın itirazı üzerine reddedilecektir.

 

4- Üye ülkeler, ilgili otoritelerce yetki veya izin verilmeden başvurusu yapılan ve markayı veya markanın bir unsurunu oluşturan devlet amblemleri, bayrakları, uluslararası örgüt adları, resmi işaretler, vb. türde başvuruları reddedecektir (ikinci mükerrer 6ncı madde hükmü).

 

5- Dördüncü mükerrer 6ncı madde A paragrafına göre menşe ülkesinde usulüne uygun olarak tescil edilmiş markalar Birlik üyesi diğer ülkelerde de, aynı maddede belirtilen istisnalar saklı kalmak koşuluyla, korunacaktır. Ret nedeni olarak kabul edilebilecek istisnalar aynı maddenin B paragrafında belirtilmiştir. İstisnalar anahatlarıyla aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

 

i-                    Korumanın talep edildiği ülkede üçüncü kişilerin hakları ile ihtilaf çıkartabilecek nitelikteki markalar reddedilebilir.

ii-                  Ayırt edici niteliğe sahip olmayan, ticaret alanında cins, çeşit, miktar, amaç, değer, menşei,  üretim zamanı bildiren markalar veya ticaret alanında herkes tarafından kullanılabilir nitelikte olan markalar reddedilebilir.

iii-                 Yanıltıcı nitelikte olan veya kamu düzenine, genel ahlaka aykırı olan markalar reddedilebilir.

 

B- TİCARETLE BAĞLANTILI FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI ANLAŞMASI (TRIPs)

 

Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Antlaşması’nın eki olan Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması (TRIPs), Paris Sözleşmesi ile getirilen ilkeleri korumakla birlikte daha ayrıntılı sayılabilecek bazı hükümler getirmiştir. Buna göre:

 

1- Üye ülkeler tescil koşulu olarak başvurusu yapılan markanın görsel olarak algılanabilir olması gerektiği (grafik gösterimin sağlanması) şartını getirebilirler (madde 15 paragraf 1).

 

2- Başvurusu yapılan markanın ilgili mallar / hizmetler için kendiliğinden (inherently) ayırt edici niteliğe sahip olmaması durumunda üye ülkeler “kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik” yoluyla tescile izin verebilir (madde 15 paragraf 1).

 

3- Başvuru kapsamındaki malların / hizmetlerin niteliği markanın tesciline engel olamaz (madde 15 paragraf 4).

 

C- 89/104 SAYILI MARKA KANUNLARININ UYUMLULAŞTIRILMASI AMAÇLI AB DİREKTİFİ

 

Avrupa Birliği üyesi ülkelerin marka kanunlarının uyumlulaştırılması amaçlı 89/104 sayılı Direktif 1989 yılında kabul edilmiştir. Direktif, içeriğinde esasa ilişkin bir değişiklik yapılmaksızın 2008 yılında yenilenmiş ve 2008/95 sayısını almıştır. Çalışma içeriğinde yer alan ATAD kararlarında atıflar eski 89/104 sayısına yapılmış olduğundan ve her iki direktifte esasa ilişkin farklılık bulunmadığından, çalışmanın bütünlüğünün bozulmaması için marka kanunlarının uyumlulaştırılması amaçlı AB Direktifi çalışma içeriğinde  89/104 sayılı Direktif olarak anılmıştır.

 

Üye ülkelerin marka kanunlarının tamamen aynı hale getirmek Direktifin amacı değildir. Direktifle getirilen düzenlemelerle güdülen amaç, marka mevzuatlarında yer alıp, iç pazarın işleyişini doğrudan etkileyen hükümlerin uyumlu hale getirilmesidir (bkz. Direktifin giriş bölümü).

 

Bu amaç çerçevesinde, Direktif içerik bakımından ana hükümleri düzenleyecek, daha doğru deyişle genel esasları belirleyecek şekilde sınırlı tutulmuştur. Örneğin, üye ülkelerin mevzuatlarında yer verebilecekleri marka başvurusu ret nedenlerinin bir bölümü, kanunlarda mutlaka yer alacak şekilde zorunlu tutulmuş (söz konusu ret nedenleri üye ülkelerin tamamı bakımından zorunlu olarak kanunlarında yer alacaktır), bir kısmı ise ret nedeni olarak tercihen seçilebilecek hükümler olarak belirlenmiştir (bu nitelikteki ret nedenlerini üye ülkeler kanunlarına ekleyebilirler ya da tercihe bağlı olarak eklemeyebilirler). Dolayısıyla, bir üye ülke zorunlu ret nedenlerine mevzuatında yer vermek yükümlülüğündedir; tercihen benimsenebilecek ret nedenlerinin bir kısmına veya tamamına mevzuatında yer verebilir ya da tercihi ret nedenlerinin hiç birisini mevzuatı kapsamına almayabilir.

 

Direktif, Sınai Mülkiyetin Korunmasına ilişkin Paris Sözleşmesi hükümleri göz önüne alınarak hazırlanmıştır ve Sözleşme ile tamamen uyumludur. Kaldı ki, AB üyesi ülkelerin tamamı da Paris Sözleşmesi’ne taraftır.

 

Direktif; başvuru, tescil usulleri ve diğer prosedürel konulara ilişkin hiçbir düzenleme getirmemektedir. Temel amaç belirtildiği üzere iç pazarın işleyişini doğrudan etkileyecek esasa ilişkin konularda marka korumasının ana çatısının kurulmasıdır. Ana çatı tüm üye ülkeler bakımından uyumlu biçimde kurulduktan sonra, usul, prosedür veya diğer konulardaki düzenlemeleri belirlemekte üye ülkelerin kendi yapılanmaları, tercihleri belirleyici olacaktır.

 

Türk marka koruması sistemini düzenleyen temel metin olan 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) hazırlanırken Paris Sözleşmesi, TRIPs Antlaşması gibi bağlayıcı nitelikteki uluslararası sözleşmelerin yanı sıra 89/104 sayılı Topluluk Marka Direktifi de esas alınmıştır. Bu çerçevede, 556 sayılı KHK özelinde Türk marka koruması sistemi, AB’nin 89/104 sayılı Direktif’le öngördüğü ana çatıya uygun olarak hazırlanmıştır. Bu bağlamda, mevcut marka mevzuatımızın konu hakkındaki AB müktesebatı ile uyumlu olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

 

89/104 sayılı Topluluk Marka Direktifi’nde yer alan mutlak ret nedenleri aşağıda sayılmıştır:

 

a) Üye ülkelerin marka mevzuatında yer verilmesi zorunlu olan ret / hükümsüzlük nedenleri:

 

–         Marka olamayacak işaretler tescil edilemez. (556 sayılı KHK’daki karşılığı 7/1-(a) bendi)

–         Hiçbir ayırt edici niteliğe sahip olmayan markalar tescil edilemez. (556 sayılı KHK’daki karşılığı 7/1-(a) bendi)

–         Ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin yapıldığı zamanı gösteren veya malların ve hizmetlerin diğer karakteristik özelliklerini belirten işaret ve adlandırmaları münhasıran içeren markalar tescil edilemez. (556 sayılı KHK’daki karşılığı 7/1-(c) bendi)

–         Ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek, sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaret ve adları münhasıran içeren markalar tescil edilemez. (556 sayılı KHK’daki karşılığı 7/1-(d) bendi)

–         Malın özgün doğal yapısından ortaya çıkan şeklini veya bir teknik sonucu elde etmek için zorunlu olan, kendine malın şeklini veya mala asli değerini veren şekli içeren işaretler tescil edilemez. (556 sayılı KHK’daki karşılığı 7/1-(e) bendi)

–         Kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı markalar tescil edilemez. (556 sayılı KHK’daki karşılığı 7/1-(k) bendi)

–         Mal veya hizmeti niteliği, kalitesi veya üretim yeri, coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanıltacak markalar tescil edilemez. (556 sayılı KHK’daki karşılığı 7/1-(f) bendi)

–         Yetkili mercilerden kullanmak için izin alınmamış ve dolayısıyla Paris Sözleşmesinin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesine göre reddedilmesi gerekli markalar. (556 sayılı KHK’daki karşılığı 7/1-(g) bendi)

 

b) Üye ülkelerin mevzuatlarında tercihen yer verebilecekleri (mutlak) ret nedenleri:

 

–         Üye ülkelerin veya topluluğun marka kanunu dışında kalan diğer kanunlarına göre kullanımı yasaklanabilecek markalar.

–         Sembolik değeri yüksek işaretleri içeren markalar, özellikle dini sembolleri içeren markalar. (556 sayılı KHK’daki karşılığı 7/1-(j) bendi)

–         Paris Sözleşmesi’nin ikinci mükerrer 6 ncı maddesi kapsamı dışında kalan, kamuyu ilgilendiren ve ilgili mercilerin tescil izni vermediği armaları, amblemleri veya nişanları içeren markalar. (556 sayılı KHK’daki karşılığı 7/1-(h) bendi)

–         Kötü niyetle yapılmış tescil başvuruları.

 

III- 556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME ÇERÇEVESİNDE DÜZENLENEN MUTLAK RET NEDENLERİ

 

556 sayılı KHK’nın 7nci maddesi “marka tescilinde red için mutlak nedenler” başlığını taşımaktadır. Maddenin birinci fıkrasında 11 adet ret nedeni sayılmıştır. Maddenin ikinci fıkrası ise bazı ret nedenlerinin uygulanmasını ortadan kaldırır “kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik” istisnasını düzenlemektedir.

 

Birinci fıkrada sayılan ret nedenlerinden (a),(c),(d),(e),(f) bentleri ve ikinci fıkrada düzenlenmiş kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik istisnası bu çalışma kapsamında açıklanmaya çalışılacaktır.

 

Ret nedenleri hakkında açıklamaya geçmeden önce marka tescil ofislerine verilen inceleme yetkisinin ATAD tarafından Topluluk Marka Direktifi ekseninde ne şekilde anlaşıldığının ve yorumlandığının belirtilmesi yerinde olacaktır. ATAD’ın konu hakkındaki yorumu için “Libertel” ve “Das Prinzip der Bequemlichkeit” kararlarından takip eden alıntılar yapılmıştır:

 

“Komisyon görüşünde, belirli işaretlerin (ortak) kullanıma açık kalması ve bu nedenle korumadan yararlanmalarına izin verilmemesi gerektiği ilkesinin Direktif Madde 2 ve 3’ten ziyade Madde 6’da ifade bulduğunu belirtmektedir. Bu argüman kabul edilebilir değildir. Direktif Madde 6 markanın tescil edilmesinin ardından sağlayacağı hakların sınırları ile ilgilidir. Komisyon’un tescil başvurusunun Direktif Madde 3’te yer alan ret nedenleri bakımından incelendiği aşamada incelemenin minimal düzeyde gerçekleştirilmesi anlamına gelen argümanı, inceleyicilerin serbest kalması (tescil edilmemesi) gereken belirli işaretlerin tescilini uygun bulması riskinin, tescilli markanın sağladığı haklardan avantajın elde edildiği aşamadaki sınırları ortaya koyan Madde 6’yla ortadan kaldırılmış olduğu temeline dayanmaktadır. Bu yaklaşım, Direktif Madde 3’te yer alan ret nedenlerinin değerlendirilmesinin markanın tescil edildiği aşamada yetkili olan otoriteden alınıp, markadan kaynaklanan hakların fiilen kullanılmasının sağlanması yetkisine sahip mahkemelere devredilmesiyle eşanlamlıdır. Belirtilen yaklaşım, tescil sonrası aşamada inceleme üzerine değil, tescil öncesi inceleme üzerine kurulu Direktif yapısına uygun değildir. Direktifte Madde 6’nın bu yönde bir sonuca vardığını gösterir hiçbir şey (hüküm) yoktur. Tersine, Direktif Maddeler 2 ve 3’te düzenlenen ret nedenlerinin çok sayıda ve detaylı içerikte olması ve ret durumunda kullanılabilir telafi yöntemlerinin geniş olması, tescil başvurusunun değerlendirilmesi aşamasında yapılan incelemenin minimal (alt) düzeyde olmaması gerektiğini işaret etmektedir. İnceleme uygun olmayan markaların tescil edilmesinin engellenmesi amacıyla sıkı ve tam bir inceleme olmalıdır. Mahkemenin daha önceden belirttiği gibi, mahkemeler tarafından kullanımları engellenebilecek olan (geçerlilikleri iptal edilebilecek, hükümsüz kılınabilecek) markaların,  hukuki belirlilik ve iyi yönetim ilkeleri çerçevesinde tescil edilmemelerinin sağlanması gerekmektedir.” [7]

 

“…başvuru sahibi Erpo tarafından öne sürülen, 40/94 sayılı Tüzük Madde 12(6)’nın yeterli rekabetçi korumayı sağlayarak daha serbest bir tescil politikası oluşturduğu, bu yolla şüpheli durumlarda (in cases of doubt) başvuru konusu markaların tescil edilmesine izin verildiği yönündeki argüman da reddedilmelidir. Bu yöndeki bir argüman Adalet Divanı tarafından önceden, tescil başvurularının incelenmesi, uygun olmayan ve mahkemeler nezdinde iptal edilebilecek markaların tescil edilmesinin engellenmesi amacı çerçevesinde minimal (alt) düzeyde yapılmamalı, tersine inceleme sıkı ve tam olmalıdır gerekçesiyle reddedilmiştir.” [8]

A- 7/1-(a) bendi

 

7/1-(a) bendinde düzenlenen ret gerekçesi aynı KHK’nın 5inci maddesine atıf yaparak; “5 inci madde kapsamına girmeyen işaretler”in marka olarak tescil edilemeyeceğini hükme bağlamaktadır. KHK’nın 5inci maddesi ise aşağıda yer verildiği üzere markanın tanımını içermektedir:

 

“Marka, bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretleri içerir.”

 

Tanıma bakıldığında iki temel koşula yer verildiği görülmektedir:

1- Ayırt etmeyi sağlama,

2- Çizimle görüntülenebilme, baskı yoluyla yayınlanabilme, çoğaltılabilme.

 

Dolayısıyla ortaya çıkan tanıma göre başka bir teşebbüsün mallarından / hizmetlerinden ayırt edilebilmeyi sağlayabilecek nitelikte olmak koşuluyla grafik gösterimi mümkün olan, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her tür işaret marka olabilme niteliğine sahiptir.

 

TPE’nin 7/1-(a) bendi kapsamında ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesiyle reddettiği marka tescil başvurularına karşı yapılan itirazlarda genellikle altı çizilen konu başvuruyu oluşturan kelime veya şeklin 5inci madde kapsamındaki marka olabilecek işaretler arasında bulunduğu, dolayısıyla 7/1-(a) bendi kapsamında reddedilemeyeceğidir. Ancak, daha önce de belirtildiği üzere, 5inci maddedeki marka tanımı iki farklı unsur içermektedir:

 

1- Grafik gösterimi mümkün olan işaretler marka olabilir,

2- Bunların marka olabilmesinin koşulu, söz konusu işaretin başvuru kapsamındaki malların / hizmetlerin diğer teşebbüslerin mallarından / hizmetlerinden ayırt edilebilmesini sağlamasıdır.

 

Yani, grafik gösterimi mümkün olsa da bazı işaretler başvuru kapsamındaki mallara / hizmetlere ilişkin olarak ayırt edici nitelik taşımadığından reddedilebilir.

 

Markanın asli fonksiyonunun bir teşebbüsün mallarının / hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından / hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlamak olduğu bilinmektedir. Ayırt edicilik fonksiyonu olarak adlandırılan hususun işaret ettiği sonuç, ayırt ediciliğe sahip olmayan işaretlerin marka olarak asli fonksiyonlarını yerine getiremedikleri ve bunların tescili yönündeki taleplerin reddedilmesi gerektiğidir.

 

2006-M-1949 sayılı Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu (YİDK) kararı yukarıda bahsedilen hususa ilişkin değerlendirmeler içermektedir. Karara konu başvuru bir çakmak şeklinden oluşmaktadır ve Markalar Dairesi Başkanlığı’nca 7/1-(a) bendi çerçevesinde reddedilmiştir. Başvuru sahibi vekili karara itiraz etmekte, başvurunun 5inci madde kapsamında marka olabilecek işaretlerden olduğunu belirtmekte, başvuru hakkındaki ret kararının kaldırılmasını istemektedir. Karara itiraz neticesinde verilen YİDK kararı aşağıdaki içeriktedir:

 

“… başvurunun 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 7/1-(a) bendi  uyarınca reddine yönelik karara karşı yapılan itiraz incelenmiştir. Öncelikle belirtilmesi gereken, başvurunun üç boyutlu bir şekillerin marka olamayacağı gerekçesi ile değil, şeklin ayırt edici nitelikte bulunmamasından dolayı reddedildiğidir.

Bu çerçevede, değerlendirme, başvurusu yapılan ibarenin ayırt ediciliği açısından yapılmıştır. Şekil, piyasada birçok üretici tarafından üretilen ortalama çakmak biçiminden çok farklı olmadığından reddedilmiştir. Bu anlamda Kurul’a göre de bu yaklaşım yerindedir…

 

Grafik gösterim şartı ise başvurusu yapılan işaretin iki boyutlu gösteriminin başvuru ile birlikte sunulması şartı anlamına gelmektedir. Grafik gösterim şartı, geleneksel markalar olarak adlandırılabilecek kelime, şekil, vb. markalar bakımından sorun teşkil etmemekle birlikte üç boyutlu markalar, ses markaları, koku markaları, vb. tarzda geleneksel olmayan marka türleri söz konusu olduğunda inceleme, değerlendirme kriterleri yönünden sorunlara yol açmaktadır. Bu sorunlar sadece Türkiye’ye özgü değildir, geleneksel olmayan marka türlerinin değerlendirilmesi dünyanın birçok ülkesinde problematik bir konudur.

 

5inci maddede yapılan marka tanımına dönülecek olursa, ayırt ediciliği sağlamaları koşuluyla, grafik gösterimi mümkün olan yeni marka türlerinin marka olarak kabulü zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle geleneksel olmayan marka türleri bakımından önemli olan husus hangi tür gösterimin grafik gösterim şartını karşıladığının tespit edilmesi ve takiben kabul edilen grafik gösterimin ayırt ediciliği sağlayıp sağlamadığının belirlenmesidir.

 

Avrupa Toplulukları Adalet Divanı (ATAD)’nın Sieckmann kararı geleneksel olmayan marka türlerinde grafik gösterim şartının hangi kriterlere göre değerlendirilmesi gerektiği konusunda açıklık getirmektedir. Davada “Hafifçe tarçını andıran balsamik meyve kokusu” olarak tanımlanan ve kimyasal formülü grafik gösterim olarak içeren başvurunun grafik gösterim şartını yerine getirip getirmediği tartışılmış ve geleneksel olmayan marka türlerinin grafik gösterimi konusunda temel kriterler oluşturulmuştur. ATAD Sieckmann kararında görsel olarak algılanmayan işaretlerin; şekiller, çizgiler veya yazım karakterleri aracılığıyla görsel olarak betimlenmeleri ve bu betimlemenin açık, kesin, neyi ifade ettiğini içeriğinde kapsar, kolaylıkla erişilebilir, anlaşılır, kalıcı, herkesçe aynı şekilde anlaşılır olması durumunda Topluluk Marka Direktifince kapsandığı yorumunu yapmıştır. [9]

 

Buna göre, herkesçe aynı şekilde algılanabilme, açık, kesin, neyin korunduğunu içeriğinde ihtiva etme, erişilebilme, anlaşılma şartlarını yerine getiren grafik gösterime sahip olan geleneksel olmayan marka türleri korunabilir niteliktedir. Ses markaları nota anahtarı üzerinde vuruş, ritme ilişkin detayları, notaları belirtir grafik gösterime sahip olmaları durumunda tescil edilebilir durumdadır (ses markalarının grafik gösterimi konusunda bkz. ATAD – Shield Mark kararı). TPE de ses markalarının grafik gösterimi konusunda benzer yaklaşımı kabul etmiştir ve ilan / tescil edilen ses markaları bulunmaktadır (TPE aynı zamanda tescili istenen sese ilişkin ses kaydını ve marka tarifnamesini talep etmektedir). Ancak, durumun koku markaları bakımından aynı olmadığı belirtilmelidir. AB’de koku markalarının mevcut grafik gösterim metotlarıyla (kimyasal formül, kokunun niteliğinin kelimelerle ifade edilmesi, vb.) yukarıda sayılan Sieckmann kriterlerini yerine getirmediği kabul edilmekte ve koku markaları grafik gösterim şartını yerine getirmediklerinden marka olarak tescil edilmemektedir. Geçmişte tescil edilen birkaç koku markası ise bu durumun istisnasıdır ve iptal edilme riskini taşımaktadır. Bununla birlikte, koku markalarının Sieckmann kriterlerini uygun şekilde yerine getirebilen yeni grafik gösterim yöntemlerinin bulunması halinde tescili önünde engel bulunmamaktadır.

 

Nota anahtarı üzerinde detayları (vuruş, ritm, notalar, vb.) belirtilmiş ses markalarının 556 sayılı KHK anlamında grafik gösterim şartını yerine getirebildikleri tespitini içeren 2007-M-5778 sayılı YİDK kararı takip eden içeriktedir:

 

“…başvuru numaralı nota anahtarı üzerinde yer alan notalar ve müziksel işaretlerden oluşturulmuş başvurunun 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ nin 7/1-(a) bendi kapsamında reddedilmesi kararına karşı yapılan itiraz incelenmiştir. İnceleme sonucunda Kurul aşağıdaki yargılara varmıştır:

1-      Başvuru dilekçesinde belirtildiği üzere, başvuru bir ses markasıdır.

2-      Ses markaları çizimle görüntülenebilme (grafik gösterim) şartını yerine getirebilirler. İncelenen başvurunun grafik gösterimi nota anahtarı üzerinde belirtilmiş notalar ve işaretlerdir.

3-      Başvuru sahibi itiraz aşamasında tescili talep edilen sesi içeren elektronik kaydı ve marka tarifnamesini Enstitü’ye iletmiştir.

4-      Grafik gösterim, ses kaydı ve tarifnamenin birlikte değerlendirilmesi sonucu Kurul, başvurunun 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 5inci maddesinde belirtilen marka olabilme ve ayırt edicilik sağlama koşullarını yerine getirdiği kanaatine varmıştır.

5-     Bu bağlamda, ret kararından dönülmesi gerekmiştir.”

 

Uygulamada en çok karşılaşılan geleneksel olmayan marka türü ise üç boyutlu markalardır. Üç boyutlu markaların grafik gösterimi konusunda sorun bulunmamaktadır; TPE üç boyutlu markaların iki boyutlu (çizim, fotograf niteliğindeki) gösterimlerini grafik gösterim şartını yerine getirir nitelikte gösterim olarak kabul etmektedir. Bazı ülkeler iki boyutlu gösterimin yanı sıra tescili talep edilen üç boyutlu şeklin numunesi (specimen) ve marka tarifnamesini de talep etmektedir. Üç boyutlu markalara ilişkin yaygın olarak yaşanan sorun marka olabilirlik (grafik gösterimin mümkün olup olmaması) kriteriyle ilgili değil, ayırt ediciliğin sağlanması koşuluyla ilgilidir. Bu noktada tekrar yukarıda bahsedilen 2006-M-1949 sayılı YİDK kararında yer alan ve TPE’nin üç boyutlu markalara ilişkin değerlendirmesinin asli yönünü oluşturan “Öncelikle belirtilmesi gereken, başvurunun üç boyutlu bir şekillerin marka olamayacağı gerekçesi ile değil, şeklin ayırt edici nitelikte bulunmamasından dolayı reddedildiğidir.” ifadesinin hatırlanması gerekmektedir.

 

Özellikle şişe, ambalaj, ürün şekli vb. tarzda şekillerin tescil talepleri sırasında sorunlarla karşılaşılmaktadır. Tescili talep edilen şekil; o tip ürünlere ilişkin standart ürün biçiminden ne derece uzaksa markanın ayırt edici bulunması olasılığı artmakta; tersine şekil o tip ürünlerin standart, herkesçe kullanılır şekline ne derece yakınsa markanın reddedilmesi riski o denli artmaktadır.

 

Marka tescil başvurusunun kapsadığı mallar / hizmetler dikkate alınarak, söz konusu mallar / hizmetler bakımından ayırt edici niteliğe sahip olmayan ibarelerin / şekillerin reddedilmesinin (örneğin, nakliye hizmetleri için “nakliyat”, “transport” ibareleri ya da parfümeri ürünleri için “parfüm” ibaresi) yanı sıra marka olarak algılanması mümkün olmayan standart karakterlerde (marka olarak algılanmalarını sağlayacak özel biçim verilmemiş) yazılmış tek harfler, tek basamaklı sayılar da hiçbir mal / hizmet için tescil edilmemektedir.

 

Kelime unsuru tek bir harften oluşan başvuruların tescil edilebilirliği ve koruma kapsamları ile Enstitü yaklaşımı 2010-M-1049 sayılı Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu kararında takip eden biçimde özetlenmiştir: “Kurul, tek harflerden oluşan başvuruların (münhasıran standart karakterlerden oluşmayan) stilize biçimdeki yazımlarının, başvurulara marka olarak tescil edilebilir derede ayırt edicilik kazandırdığı, ancak bu tip markaların stilize yazım biçimlerinde üst düzeyde benzerlik, ayniyet olmadığı sürece, aynı tek harfin farklı biçimlerde stilize yazımından oluşan başka markalarla karıştırılmayacağı kanaatindedir. Kısaca, stilize yazım biçimine sahip tek harflerden oluşan başvurular, Kurul’a göre tescil edilebilir nitelikte, ancak farklı markalarla karıştırılmaya yol açabilme bakımından ayırt edici güçleri görece zayıf markalardır.”

 

Uygulamada ayırt ediciliğin değerlendirilmesi konusunda tartışmalara yol açan bir diğer konu ise sloganların ayırt edici niteliğidir. TPE uygulamasında KHK’nın diğer ret nedenleri bakımından sorun olmadığı sürece sloganlar ayırt edici bulunmakta ve tescil engeli ile karşılaşmamaktadır. Örneğin; vasıf, üstünlük belirten bir slogan olması nedeniyle “İnşaatçılıkta en iyi” sloganı “inşaatçılık hizmetleri” için 7/1-(c) bendi gereğince reddedilecektir; ancak “Sen her şeyi bilirsin”, “Lezzet ustaları bu adreste”, vb. tarzda sloganlar (aynı / ayırt edilemeyecek derecede benzer sloganlar başkaları adına tescilli olmadığı sürece) 7nci madde incelemesinde reddedilmeyecektir.

 

ATAD tarafından verilen “Das Prinzip Der Bequemlichkeit (Konforun İlkesi)” kararı sloganların ayırt edici niteliği konusunda önemli tespitler içermektedir. 8., 21. sınıflara dahil malları kapsayan “Das Prinzip Der Bequemlichkeit” başvurusu OHIM tarafından ayırt edici nitelikten yoksun bir slogan olarak değerlendirilmiş ve başvuru reddedilmiştir. Karara karşı yapılan itiraz son olarak ATAD’ın önüne gelmiştir. ATAD kararına göre, sloganların ayırt ediciliği konusunda diğer işaretlere uygulanan kriterden katı uygulama benimsenmesi yerinde değildir. Çeşitli marka türlerinin doğalarından kaynaklanan niteliklerinden dolayı (örneğin, üç boyutlu markalar) ayırt ediciliklerinin tespit edilmesi daha zor olabilir, ancak bu zorluktan dolayı bu tip markalara yerleşik içtihatla belirlenmiş olandan daha farklı bir ayırt edicilik kriteri uygulanması haklı değildir. Bu çerçevede, reklam sloganlarından oluşan markaların ayırt ediciliği konusunda farklı ve daha katı bir uygulama benimsenmemelidir. Yerleşik ATAD içtihadına göre, her marka, hangi marka kategorisine girerse girsin, ürünün belirli bir firmaya ait olduğunun anlaşılmasını sağlayabilmeli ve bu yolla ürünün başka bir firmalara ait benzer ürünlerden ayırt edilmesi işlevini yerine getirmelidir ki bu da markanın asli fonksiyonunu yerine getirmesi anlamına gelmektedir.   İçtihada göre ayırt edicilik, ilk olarak tescili talep edilen mallar ve hizmetler bakımından, ikinci olarak ise başvuru kapsamındaki malların / hizmetlerin makul ölçüde iyi bilgilenmiş, gözlemci ve basiretli ortalama tüketicilerinden oluşan halkın ilgili kesiminin algısı bakımından değerlendirilmelidir. Başvuru kapsamındaki mallara / hizmetlere ilişkin reklam sloganlarından, kalite belirten unsurlardan, alışverişe teşvik amaçlı cümleciklerden oluşan markalar da ayırt edicilik açısından diğer markalara uygulanan (yukarıda belirtilmiş) değerlendirmeyle aynı değerlendirmeye tabii tutulmalıdır. [10]

 

Avrupa Birliği Genel Mahkemesi (European Union General Court, eski adıyla Avrupa Toplulukları İlk Derece Mahkemesi (CFI)) ayırt edicilik kavramı ve slogan olarak değerlendirilebilecek kelime gruplarının tescil edilebilirliği konusunda “Best Buy” kararında önemli değerlendirmelerde bulunmuştur. 35., 37., 42. sınıflara dahil hizmetlerin tescil edilmesi için yapılan  başvurusu ayırt edici nitelikten yoksunluk ve tanımlayıcılık gerekçeleriyle OHIM tarafından reddedilmiş ve ret kararına karşı başvuru sahibi tarafından yapılan itiraz nihayetinde CFI’nın önüne gelmiştir. CFI, “best buy” kararında takip eden tespitleri yapmıştır: “CFI’nın önceden belirttiği gibi, 40/94 numaralı Tüzük Madde 7(1)(b) (ayırt edici nitelikten yoksunlukla ilgili ret gerekçesi) kapsamına giren markalar, aynı mallara / hizmetlere ilişkin sonradan gerçekleşen  bir alım esnasında, halkın ilgili kesiminin olumlu sonuç veren bir alım deneyimini tekrarlamasını mümkün kılmayan veya olumsuz sonuç veren bir alım deneyimini tekrarlamasını engellemeyen markalardır…Best buy kelime markası İngilizce diline ait unsurlardan oluştuğundan, ilgili kamu kesimi İngilizce konuşan veya İngilizce konuşmasa bile İngilizce hakkında yeterli kavrayışa sahip halktır…Best buy kelime markası bağlamında Mahkeme ilk olarak kelimenin, başvuru kapsamında yer alan hizmetlerin fiyatı ve pazar değeri arasındaki avantajlı bir ilişkiyi açık olarak belirten sıradan İngilizce kelimelerden oluştuğunu tespit etmiştir. Bu nedenle, (OHIM) Temyiz Kurulu tarafından verilen kararın 17. paragrafında belirtildiği üzere ilgili kamu kesimi, markayı derhal, başvuru konusu hizmetlerin kendi kategorisinde en iyi alım imkanıyla veya en iyi fiyat – kalite oranıyla sunulduğu bir promosyon cümleciği veya bir slogan olarak algılayacaktır…Fiyat etiketinin şeklinin ve renginin ilgili kamu kesimi tarafından algılanması konusuna dönülecek olursa, Mahkeme (OHIM) Temyiz Kurulu’nun ilgili kararının 19. paragrafında belirtildiği üzere, renkli fiyat etiketleri her tür malın ve hizmetin ticaretinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle başvuru sahibinin bu tip bir etiketin halkın dikkatini çekeceği yönündeki argümanı yersizdir…Bu nedenle başvurusu yapılan marka ilgili mallar ve hizmetler için ayırt edici nitelikten yoksundur…Son olarak, yerleşmiş içtihata göre, Topluluk Marka rejiminin otonom bir sistem olduğu ve (OHIM) Temyiz Kurulu’nun kararlarının hukuka uygunluğunun yalnızca 40/94 sayılı Tüzük esas alınarak değerlendirilebileceği hatırlatılmalıdır.” [11]

 

CFI kararında altı çizilen temel noktalar kısaca takip eden şekilde özetlenebilir; bir markanın ayırt edici karaktere sahip olup olmadığı test edilirken markanın ilgili mallar / hizmetler için tüketici hafızasında iz bırakır unsurlara sahip olması ölçüt olarak kullanılabilir, ayırt edici niteliğin tespitinde başvuruyu oluşturan kelimelerin ait oldukları dilin profesyonel düzeyde konuşulması zorunluluğu yoktur, ilgili kamu kesiminin söz konusu dile ilişkin belirli düzeyde kavrayışa sahip olması yeterlidir, markada yer alan şekli unsurların veya renklerin her durumda markaya ayırt edici nitelik kattığı kabul edilemez, bu şekillerin ticarette yaygın olarak kullanılır olup olmadığı dikkate alınmalıdır, OHIM kararlarının hukuka uygunluğu denetlenirken ilgili Tüzük hükümleri esas alınır, başka ülke ofislerinin tescile veya redde yönelik kararları OHIM incelemesinin hukuka uygunluğunu denetlemede ölçüt değildir.

 

Son olarak, satıh üzerinde tek renk veya renk kombinasyonlarından oluşan markaların grafik gösterim şartını yerine getirip getirmedikleri, ayırt edicilikleri konusunda açıklamalar yapılacaktır.

 

TPE uygulamasında satıh üzerinde tek renklerin veya renk kombinasyonlarının grafik gösterim şartını karşıladıkları kabul edilmektedir. Dolayısıyla bu tarz işaretlerin marka olabilirlikleri konusunda tartışma bulunmamaktadır. Ancak, önemli husus bu işaretlerin ayırt edici niteliğe sahip olup olmadıklarıdır.

 

Renk kombinasyonları genel ilke olarak ayırt edici nitelikte bulunmakta ve diğer ret gerekçeleri bakımından sorun olmadığı sürece ilan edilmektedir. Bununla birlikte renk kombinasyonlarının başvuru kapsamındaki mallar / hizmetler özelinde ayırt edici niteliğe sahip olmadıkları özel durumlar ortaya çıkabilmektedir.

 

Satıh üzerinde yer alan tek renklerin genel ilke olarak ayırt edici niteliğe sahip olmadıkları kabul edilmekte ve bu nitelikteki başvurular 7/1-(a) bendi gereğince reddedilmektedir. Kullanım sonucu kazanılmışlık ayırt edicilik hususu ise satıh üzerinde tek renkten ibaret markaların reddedilmesi uygulamasının istisnası niteliğindedir. Bahsedilen durumu kapsayan 2008-M-1454 sayılı YİDK kararı takip eden içeriktedir:

 

“….başvuru numaralı “… rengi”nden ibaret başvurunun 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 7/1 (a) bendi kapsamında reddi kararı Kurulumuzca yeniden değerlendirilmiştir. Yapılan incelemede, şu tespit ve değerlendirmelerde bulunulmuştur:

-Kurulumuz kural olarak, özel bir şekilde somutlaşmamış tek renklerin, tüketiciler tarafından marka olarak algılanmayacağını ve dolayısı ile ayırt edicilik fonksiyonuna sahip olmadığını düşünmektedir.

….itirazda ise, başvuru sahibi mezkur markanın tescili talep edilen ürünlerle ilgili olarak yoğun bir şekilde kullanıldığını ve bu kullanım sonucunda işaretin ayırt edici hale geldiğini iddia etmektedir…. 

… Ancak itirazın kabulü yani 556 SKHK.nin 7/2 fıkrası hükümlerinin işletilebilmesi açısından, kullanım tek başına yeterli olmayıp, işaretin bu kullanım sonucunda ayırt edici hale gelmesi, diğer bir deyişle anılan rengin “belirli bir mal veya hizmetle özdeşleşmesi veya onu çağrıştırır hale gelmesi gerekmektedir (Tekinalp, Ü.; Fikri Mülkiyet Hukuku, 1999, Beta Yayınları, S.336)”. Bu hususun Kurulumuzca değerlendirilmesinde de;

– … renginin, tescili talep edilen ürünler açısından kullanımı zorunlu olmayan bir renk olduğu,

-…Başvuru sahibinin … markasının ülkemizdeki bilinirlik oranının %90’lara ulaştığı, bu markanın çoğu ürün üzerinde … rengi zeminde kullanıldığı ve bu nedenle anılan renk ile özdeşleştiği, …. hususları dikkate alınmıştır.

…Yukarıdaki tüm açıklamalar çerçevesinde, Kurulumuz “… Rengi”nin başvuru sahibi firma ile özdeşleştiği, bu firmanın “…” markalarını refleksif olarak çağrıştırdığı ve bu doğrultuda yoğun kullanım promosyon çalışmaları neticesinde anılan rengin ayırt edicilik kazandığı kanaatine ulaşmıştır. Açıklanan nedenlerle, başvurunun 556 SKHK.nin 7/2 fıkrası uyarınca ilanına karar verilmiştir.”

 

Kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik kavramı ayrıca açıklanacağından kararın kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik hususu ile ilgili bölümlerine yukarıda yer verilmemiştir.

 

B- 7/1-(c) bendi

 

556 sayılı KHK’nın 7/1-(c) bendi; Ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin yapıldığı zamanı gösteren veya malların ve hizmetlerin diğer karakteristik özelliklerini belirten işaret ve adlandırmaları münhasıran veya esas unsur olarak içeren markalar”ın tescil edilmeyeceği hükmünü içermektedir.

 

Bent kapsamında yer alan ret durumları doktrin ve uluslararası literatürde genel olarak “tanımlayıcı markalar (descriptive marks)” olarak adlandırılmaktadır.

 

Tanımlayıcı markalar, tescili talep edilen mallara / hizmetlere ilişkin olarak kalite, vasıf, özellik, karakteristik nitelik bildiren kelimeler veya şekiller olarak tanımlanabilir. Tanımlayıcı markalar ilke olarak, başvuruda münhasıran yer alıyorlarsa veya başvurunun esas unsurunu oluşturuyorlarsa, tescil edilebilir nitelikte değildir; ancak talep sahibi ilgili kelime veya şeklin kullanım sonucu ayırt edicilik kazandığını yani tüketicilerce kaynak gösterme işlevini yerine getirebilen bir marka olarak algılandığını ispatlayabilirse işaret tescil edilebilir nitelik kazanır.

Tescili talep edilen işaretin tanımlayıcı olup olmadığı değerlendirilirken, başvuru kapsamındaki mallar / hizmetler esas alınmak durumundadır. Çünkü, bir mal / hizmet için tanımlayıcı nitelikte olan bir kelime, başka bir mal / hizmet için tanımlayıcı olmayabilir. Örneğin; meyveler için nitelik belirten “taze” kelimesi, elektronik cihazlar için herhangi bir özellik belirtmemektedir.

 

7/1-(c) bendi irdelenirken karşılaşılan önemli kavramlardan ikisi başvuruda münhasıran veya esas unsur olarak yer alma durumudur. Bir markanın 7/1-(c) bendi kapsamında değerlendirilebilmesi için tanımlayıcı unsurun başvuruda münhasıran yer alması veya markanın esas unsurunu oluşturması gerekmektedir. Tanımlayıcı unsur başvuruda tanımlayıcı içerikte olmayan başka unsurlarla birlikte kullanılmışsa ve tanımlayıcı unsur markada esas unsur konumunda değilse ilgili markanın 7/1-(c) bendi kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Markanın münhasıran tanımlayıcı bir unsurdan veya münhasıran tanımlayıcı unsurlardan oluşması durumu gayet açık ve tespit edilmesi kolay bir hal olmakla birlikte, markanın esas unsurunun tanımlayıcı olması halinin uygulamada tespiti aynı derecede kolay değildir. Belirtilen halin tespiti için öncelikle “esas unsur” kavramı tanımlanmalı ve esas unsurun ne şekilde tespit edilebileceğinin sınırları çizilmelidir.

 

“Esas unsur” kavramı 556 sayılı KHK’ya kaynak uluslararası andlaşmalarda veya AB mevzuatında yer alan bir kavram değildir. Tersine, ilgili metinlerde yalnızca “münhasıran (exclusively) tanımlayıcı markalar”ın reddedilebilir nitelikte olduğu hükme bağlanmıştır. Bu haliyle, esas unsur kavramına yer verilen 7/1-(c) ve (d) bentleri, AB mevzuatında aynı içeriğe denk gelen ret gerekçelerinden içerik ve uygulama bakımından belirgin farklılık içermektedir. Münhasıran tanımlayıcılık halinin ve esas unsurun tanımlayıcı olması halinin birbirinden kavramsal olarak son derece farklı olduğu açıktır. Bu çerçevede, öncelikli olarak 556 sayılı KHK’ya kaynak uluslararası andlaşmalarda veya AB mevzuatında yer almayan “esas unsur” kavramının KHK kapsamına nereden alındığı tespit edilmeli ve takiben uluslararası kaynaklarda tanımı bulunmayan “esas unsur” kavramının Türkiye’de ne şekilde algılandığı ve değerlendirildiği açıklanmalıdır.

 

“Esas unsur” kavramı ve kısa tanımı, 556 sayılı KHK öncesi yürürlükte bulunan 551 sayılı eski Markalar Kanunu’nun 6ncı maddesinde takip eden şekilde yer almaktadır:

 

“Esas unsur olarak aşağıda yazılı hususları ihtiva eden işaretler marka olarak tescil edilemez:

a) Münhasıran markanın üzerine konacağı eşyanın çeşidi, cinsi, vasfı, miktarı, kıymet ve menşeini sevk ve tahsis olunduğu yeri veya zamanı gösteren işaret ve kayıtlardan ibaret bulunan markalar;

b) Ticaret aleminde herkes tarafından kullanılan veya muayyen bir meslek, sanat yahut ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarıyan işaret ve adlar;

c) Belli bir tip eşyayı gösteren veya eşya adı haline gelmiş olan işaret ve adlar.

Markanın benzerlerinden tefrikine yarıyan unsurlar, markanın esas unsurları sayılır.” [12]

 

Görüldüğü üzere, uluslararası andlaşmalarda ve AB mevzuatında yer almayan “esas unsur” kavramı 556 sayılı KHK’ya eski marka mevzuatından aktarılan bir kavram niteliğindedir. “Esas unsur” kavramı, tıpkı KHK’ya kaynak uluslararası andlaşmalarda ve AB mevzuatında yer almamasına rağmen 556 sayılı KHK’nın 7/1-(b) bendi (ve diğer bazı maddelerinde) bulunan “ayırt edilemeyecek derecede benzerlik” kavramının öncüsü “ilk bakışta tefrik edilemeyecek benzerlik” kavramı gibi köklerini 551 sayılı eski Markalar Kanunu’ndan almaktadır. Modern marka mevzuatlarında yer almayan söz konusu iki kavram (esas unsur, ayırt edilemeyecek derecede benzerlik), modern bir kavram seti kullanılarak AB mevzuatı paralelinde düzenlenmiş 556 sayılı KHK bünyesine aktarılmıştır. Bu aktarımın hangi gerekçeler gözetilerek yapıldığı bilinmemekle birlikte, marka incelemesinde kritik öneme sahip söz konusu iki kavram çerçevesinde 556 sayılı KHK uygulaması AB uygulamalarından belirgin derecede farklılaşmış ve modern bir kavram seti kullanılarak oluşturulmaya çalışılan 556 sayılı KHK’nın –tabiri yerindeyse- genetiği başlangıç aşamasında bozulmuştur. Bununla birlikte, yukarıda yer verilen görüşün yazarın kişisel görüşü olduğunun ve kurumsal bir bakış açısını yansıtmadığının özellikle altı çizilmelidir.

 

“Esas unsur” kavramının kaynağının tespitinin ardında, bu kavramın altının ne şekilde doldurulduğunun da belirtilmesi gerekmektedir. “Esas unsur” kavramının sınırları çizilirken Yargıtay ve ihtisas mahkemeleri tarafından verilmiş üç önemli karardan bahsedilmesi yerinde olacaktır.

 

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin E. 2000/7590, K. 2000/9528 sayılı kararında “Markada bilgisayar anlamındaki “Computer” ve resim anlamındaki “Bild” sözcüklerinden oluşan “Computer Bild” isimleri bir unsur olup, sözü edilen renk ve şeki1 kompozisyonu ise, diğer ikinci bir unsurdur. Sorun bu unsurlardan teşekkül etmiş davacı markasındaki asıl unsurun “Computer” sözcüğü olup olmadığıdır. Bir markaya oluşturan unsur, o markanın başka markalardan ayırt edilebilmesini sağlayan kelime, harf, sayı vs.den oluşan sekil olup, marka birden ziyade unsuru ihtiva ediyorsa, asıl unsuru markanın bütünü itibariyle bıraktığı izlenim, tümüne hakim olan görünüş ve ayırıcılığını vurgulayan imajda aramak lazımdır. Mahkemece, iki sözcükten oluşan yazı unsuru, markadaki şekil unsuru nazara alınmadan incelenmiş, “Computer” sözcüğü biraz daha büyük ve kalın yazıldığı gerekçe gösterilerek onun asıl unsur olduğu neticesine varılmıştır. Marka sırf sözcük unsurundan oluşsa idi varılan bu netice doğru olabilecekti. Oysa, anlatılan bu durumda sözcüklerden cins bildiren “Computer” sözcüğü asıl unsur olmaktan çıkmış, sözcükler özel ve özgün renk ve şekil kompozisyonu içinde verilmiş bu nedenle de öne çıkıp ayırt edici özellik kazanmış ve oluşan bu genel marka şekli kabul ve tescile değer hale gelmiştir.” hususları vurgulanmış ve bu yolla tanımlayıcı unsurun büyük puntolarla yazılmış olmasının tek başına esas unsur algılamasına yol açmayacağı belirtilmiş, markadaki esas unsurun tespiti için markanın bütünü itibarıyla ortaya çıkan izlenimin, markanın bütününe hakim olan görünüşün ve ayırt ediciliği vurgulayan imajın tetkik edilmesi gerektiğinin altı çizilmiştir.

 

Ayrıca; Yargıtay 11. Hukuk Dairesi “İnteraktif Bankacılık + Şekil” ibareli markanın, davacı adına tescilli “İnteraktif + Şekil” markalarıyla karıştırılabilecek derecede benzerlik gerekçesiyle hükümsüz kılınması talepli davaya ilişkin olarak verdiği E. 2003/11146, K. 2004/6926 sayılı kararda; interaktif ibaresinin bankacılık alanında herkes tarafından kullanılabilir, tanımlayıcı bir kelime olması yaklaşımından hareketle verilen, markalardaki esas ve ayırt edici unsurun “şekiller” olduğu, şekiller arasında benzerlik bulunmadığı yönündeki alt mahkeme kararını yerinde bulmuş ve davanın reddedilmesi kararını onamıştır.

 

Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi tarafından verilen 2004/238 esas 2004/204 karar sayılı “Number 1” kararında ise takip eden önemli tespitler yapılmıştır: “Markanın esas unsuru markayı benzerlerinden ayırt etmeye yarayan unsurdur. Markanın asıl ve yardımcı unsurlarının belirlenmesi için yapılacak bu tür bir incelemede; markanın bütünü itibarıyla bıraktığı etki dikkate alınarak karar verilmesi gerekmektedir. Markanın bütünü itibarıyla bıraktığı etki esas olduğundan, markanın parçalara bölünerek inceleme yapılması ve özellikle markaların tek başına ayırım gücü bulunmayan tasviri işaretlerden oluşan kısımlarının esas unsur olarak kabulü doğru sonuçlar vermeyebilir. Bu tür ibareler elbette ki markanın genel görünümüne etkileri ölçüsünde incelemede dikkate alınabilirler. Buna karşılık markanın esas unsurlarının ayırt ediciliği sağlamaya olanaklı olmasına rağmen, markanın genel görünümüne etkisi az olan yardımcı nitelikteki cins belirten unsurların esas unsur olarak nazara alınmaları doğru netice vermeyecektir. Şekil (resim) + sözcükten oluşan markada kural olarak kullanılan sözcükler nazara alınarak karar verilir. Ancak resim yahut şekil, tamamen ön plana geçip esas unsuru oluşturuyorsa marka içerisindeki diğer unsurlar bütünde yardımcı durumunda kalacaklardır.” [13]

 

Yukarıda yer verilen kararda dikkati çeken başlıca tespitler; markanın parçalara bölünerek incelenmemesi gerektiği, markada yer alan tasviri unsurların esas unsur olarak kabul edilmemesi gerektiği, ancak tasviri unsurların markanın genel görünümüne etkilerinin göz önünde bulundurulması gerektiği, şekil ve kelime kombinasyonundan oluşan markalarda kural olarak sözcükler dikkate alınarak karar verilmesi gerektiği, bununla birlikte şekil unsuru tamamen ön plana geçip esas unsuru oluşturuyorsa kelime unsurunun yardımcı unsur konumunda değerlendirilmesi gerektiği yönündedir.

 

OHIM marka inceleme kılavuzuna göre; tanımlayıcı nitelikteki bir kelime unsuru, ayırt edici niteliğe sahip bir şekli unsurla birlikte tescil edilebilir niteliktedir. Tescil edilebilirlik için ayırt edici nitelikteki şekli unsurun, markanın genelindeki baskın ve eşit değerdeki baskın unsur olması gerekli değildir. Kolaylıkla seçilebilir (recognizable) olması yeterlidir. Tanımlayıcı unsuru farklı yazım karakterleri kullanarak yazmak, çerçeve içine almak, renkli yazmak, altını çizmek, standart süsleme biçimlerini kullanmak, ayırt edici özellikte olmayan şekli unsurlara yer vermek münhasıran tanımlayıcılık durumunu ortadan kaldırmaz. [14]

 

Yabancı mevzuatlar esas unsur gibi bir kavram barındırmamakla birlikte, bunların bir bölümü (örn: OHIM (40/94 sayılı Tüzük Madde 37 paragraf 2), ABD, Rusya vb.) marka başvurusunda tanımlayıcı unsurla birlikte ayırt edici bir unsurun yer alması durumunda, tanımlayıcı unsurun başvuru sahibine münhasır haklar sağlamadığını belirten ‘‘disclaimer’’ müessesine yer vermektedir. Disclaimer, kısaca markadaki tanımlayıcı (veya ayırt edici nitelikte olmayan) unsurların başvuru sahibine markasal haklar tanımayacağının ilanda veya tescil belgesi üzerinde belirtilmesi olarak tanımlanabilir. Disclaimer uygulaması, yurtdışında genellikle başvuru sahibine bu yöndeki karara karşı itiraz hakkı veren bir kısmi ret gerekçesi olarak gerçekleştirilmektedir.

 

556 sayılı KHK’nın 5inci maddesi ikinci fıkrasında yer alan ‘‘Marka, mal veya ambalajı ile birlikte tescil ettirilebilir. Bu durumda mal veya ambalajın tescili marka sahibine mal veya ambalaj için inhisari bir hak sağlamaz. İnhisari hak sağlamayan bu tür unsurlar tescil belgesi üzerinde açıkça belirtilir.” hükmünün kapsamı açık olarak sadece malın şekli ve ambalajıyla sınırlı olduğundan, bu hükmün tanımlayıcı unsurlar içeren tüm markalar bakımından uygulanıp, koruma kapsamının disclaimer uygulaması örneğinde olduğu gibi netleştirilmesi mümkün değildir.

 

Enstitü’nün başvuruda yer alan kelime unsuru için disclaimer (ksıtlamalı ilan) uygulaması yaparak ilan ettiği bir başvuru hakkında, Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi tarafından verilen 2005/136 esas 2005/315 karar sayılı “Turkish Cargo” kararında konu ve Enstitü’nün yetkisi hakkında takip eden tespitler yapılmıştır: “TPE’nin kısıtlamalı ilana karar verme yetkisi yoktur…Kurumun bu uygulamayı 5194 sayılı yasanın 12. Maddesi ile değişik 556 sayılı KHK’nin 5. maddesinin 2. fıkrasındaki ‘‘marka, mal veya ambalajı ile birlikte tescil ettirilebilir. Bu durumda mal veya ambalajın tescili marka sahibine mal veya ambalaj için inhisari bir hak sağlamaz. İnhisari hak sağlamayan bu tür unsurlar tescil belgesi üzerinde açıkça belirtilir.” hükmüne dayanarak aldığı düşünülmektedir. Ancak madde metni son derece açıktır. Hüküm sadece, mal ve ambalajı ile birlikte tescil ettirilen markalardaki mal ve ambalajın marka sahibine inhisari bir hak sağlamayacağı hususunu düzenlemekte ve sadece bunların kısıtlayıcı bir hak sağlamayacağına ilişkin kısıtlayıcı ibarenin tescil belgesi üzerinde belirtileceğini açıklamaktadır. Anılan madde hükmünün, tüm başvurularda mal ve ambalaj niteliğinde bulunmayan şekil ve sözcüklerden bazılarının dahi koruma kapsamı dışında bırakılması ve bunun tescil belgesi veya sicil üzerinde şerh edilebileceğine imkan verileceği tarzda yorumlanmasının mümkün olmadığı düşünülmektedir…kurumun kısıtlamalı ilan kararı vermesinin yasal dayanağı bulunmaması sebebiyle anılan kararın ayrıca bu nedenle de iptali gerekmiştir.’’ [15]

 

Doğrudan tanımlayıcı nitelikte olmayan, ancak çağrışım yoluyla bazı yakıştırmaların yapılmasına neden olabilecek nitelikteki “çağrıştırıcı markalar (suggestive marks)” tescil edilebilir niteliktedir. Şöyle ki, bu tip markalar tüketicinin zihninde yarattıkları çok aşamalı düşünme prosesi sonrası çağrışımlara yol açmakta, ancak anlamları veya görünümleri itibarıyla doğrudan tanımlayıcı unsurlar içermemektedir. Örneğin, “kurye hizmetleri” için “hızlı” kelimesi tüketici tercihini doğrudan etkiler, vasıf belirten bir özellik olması nedeniyle tanımlayıcı (tescil edilemez) bir kelimedir. Ancak, son derece hızlı bir hayvanın adı olan “leopar” kelimesi tüketici zihninde düşünme sonrası “hızı” çağrıştırmasına rağmen, anlamı itibarıyla “kurye hizmetleri”nin niteliğini, özelliğini doğrudan belirtmemesi nedeniyle tescil edilebilir nitelikte olacaktır.

 

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi “saten” kelimesinin boyalar için tanımlayıcı bir kelime olup olmadığının tespitinin asli önem taşıdığı E. 2000/2921, K. 2000/3904 sayılı kararında “…saten sözcüğü bu kanun hükmü (7/1-(c) bendi) anlamında bir boya cinsi değildir. Bu nedenle boya markası olarak tescil edilen kişi tarafından kullanılmasının ve tescilin korunması gerekir.” yargısına varmıştır. Yargıtay’ın tespiti kanaatimizce, kelimenin pürüzsüz dokusu olan parlak bir kumaş cinsi anlamından hareketle, “saten” kelimesini ürettiği parlak, pürüz bırakmayan boyalar için çağrıştırıcı bir marka olarak seçen ve tescil ettiren, ilk tescil sahibinin gerçek hak sahipliğini korumaya yöneliktir. Şöyle ki, “saten” ibaresi kuvvetli çağrıştırıcı niteliği, yaygın kullanımı nedeniyle diğer üreticiler tarafından tanımlayıcı içerikte bir boya türü olarak değerlendirilmeye başlamıştır. Ancak, kelime asli anlamı itibarıyla boyalar için herhangi bir vasıf, özellik belirtmemektedir, tanımlayıcı nitelikte değildir ve ilk tescil sahibi markanın jenerik hale gelmesini engellemek için gerekli çabayı göstermektedir (ilana itiraz prosedürü yoluyla farklı kişilerin markayı kullanmasını engellemek). Dolayısıyla, “çağrıştırıcı markalar” tescil edilebilir olmalarının yanı sıra, üçüncü kişilerin markalarıyla ihtilaf durumunda tescil sahibi lehine koruma sağlayabilecek niteliktedir. Sağlanacak korumanın kapsamı ise markanın güçlü, zayıf marka niteliğiyle doğrudan bağlantılıdır.

 

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi E. 2000/6656 K. 2000/7589 sayılı “Juice Plus +” kararında; “…markada yer alan “juice” kelimesi anlamı itibarıyla tasviri bir işaret olarak kabul edilse dahi, tek başına kullanılmadığı hallerde tescili talep edilen marka bir bütün olarak değerlendirilerek sonuca ulaşılmalıdır. Somut olayda “juice plus +” markasında yer alan kelimelerden birinin diğerine göre daha üstün bir niteliği bulunmadığı gibi, Juice kelimesi meyve suyu olarak algılama dahi”plus +” kelimesinin ilavesi nedeniyle tescili istenen marka ürün türünü gösteren tasviri bir işaret olmaktan çıkmakta ve özgün bir isim haline gelmektedir.” tespitlerini yapmış ve tanımlayıcı unsura yeni kelimeler ekleyerek türetilen kelime kombinasyonlarının her durumda doğrudan tanımlayıcı markalar olarak kabul edilemeyeceğini belirlemiştir.

 

Tanımlayıcı nitelikte iki kelimenin yan yana, peşpeşe yazılmasından oluşturulan başvurular 7/1-(c) bendi incelemesinde sorunlara yol açmaktadır. Her biri tanımlayıcı nitelikte olan kelimelerin birlikte kullanılmasıyla oluşturulan kelime kombinasyonlarının tescil edilebilirliği incelemesinde ATAD’ın konu hakkında verdiği kararlar değerlendirmeye yön verecek içeriktedir. Belirtilen kararlar kısaca değerlendirilecek olursa:

 

Her biri tanımlayıcı nitelikte olan kelimelerin birlikte kullanılmasıyla oluşturulan kelime kombinasyonlarının tanımlayıcılığı konusunda değerlendirilmesi gereken başlıca husus, bu şekilde oluşturulmuş başvuruların birlikte tanımlayıcı anlama sahip olup olmadığıdır. ATAD bu konuda verdiği, ünlü “baby dry” kararında (baby-dry ibaresinin bebek bezleri için tescili talep edilmektedir) aşağıdaki tespitleri yapmıştır. “Tanımlayıcılık sadece her kelimenin ayrı ayrı anlamına göre değil, aynı zamanda oluşturdukları bütüne göre değerlendirilmelidir. Tescili talep edilen kelime kombinasyonuyla, ilgili tüketici kesiminin malları / hizmetleri veya onların karakteristik özelliklerini tanımlamak için günlük dilde kullandıkları terimler arasındaki belirgin farklar, kelime kombinasyonuna marka olarak tescil edilmesini sağlayacak derecede ayırt edicilik kazandıracaktır.” ATAD’a göre; markayı oluşturan “bebek” anlamına gelen “baby” ve “kuru” anlamına gelen “dry” kelimeleri tek başlarına günlük dilde “bebek bezi” malının işlevi, amacı ile ilgili tanımlayıcı kelimeler iken, bu iki kelimenin sıradışı, sözdizimine aykırı biçimde yan yana bulunmasından oluşan kombinasyon İngilizce’de kullanılan alışılagelmiş bir kombinasyon değildir. [16]

 

ATAD yorumu takip eden yıllarda verilen “doublemint”, “biomild”, “postkantoor” kararlarıyla “baby-dry” yorumundan yaklaşım olarak farklılaşmış ve tanımlayıcılık halinin sınırları yeniden çizilmiştir. Yukarıda adı geçen kararlarla yeniden oluşturulan çerçeve literatürde “baby-dry”dan geri dönüş (the retreat from baby-dry) olarak da anılmaktadır. [17]

 

“Sakızlar” için yapılmış “doublemint” (double = iki kat, iki misli; mint=nane) ibareli markaya ilişkin olarak verdiği kararda ATAD, “kelime kombinasyonun karşılık geldiği anlamlardan en az birisinin tanımlayıcı olması durumunda tescil talebinin reddedilmesi gerektiğini belirtmiş ve kombinasyonun diğer anlamlarının inceleme dışında tutulacağını belirtmiştir. ATAD kararını kamu yararı ile ilişkilendirmiş ve malların / hizmetlerin karakteristik özelliklerini belirten tanımlayıcı kelimelerin ilgili sektörde herkes tarafından kullanılabilir nitelikte olması gerektiğinin altını çizmiştir. ATAD kararında belirtilen ilkelerin uygulanması neticesinde; “doublemint” kelimesinin ürünün “iki kat daha fazla nane aroması” içerdiğine dair doğrudan, tüketiciler tarafından hemen algılanır bir özellik belirttiği, bu özelliğin tüketicinin alım tercihini doğrudan etkiler nitelikte olması nedeniyle tanımlayıcılık içerdiği sonucu ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla ATAD’ın “doublemint” kararı ile ilgili sektördeki diğer üreticiler / hizmet sağlayıcılarca da, özellik, vasıf bildirir şekilde kullanılabilir ibarelerin tanımlayıcı nitelikte kabul edilip, tescil edilemeyeceği belirtilmiştir. [18]

 

Tanımlayıcılık uygulamasında AB uygulamalarına kılavuz olan bir diğer önemli ATAD kararı ise “Postkantoor” kararıdır. Felemekçede “posta ofisi” anlamına gelen “Postkantoor” kelimesinin “kağıt, pullar, reklamcılık hizmetleri, sigortacılık, inşaat hizmetleri, telekomünikasyon hizmetleri, ulaşım hizmetleri, eğitim hizmetleri, teknik bilgilendirme ve danışmanlık hizmetleri” için tescil edilmesi amacıyla yapılan başvuru Benelüks Marka Ofisi’nce reddedilmiş ve ret kararının kaldırılması amacıyla yapılan itiraz sonucu talep nihayetinde ATAD’ın önüne gelmiştir. ATAD yorumunda takip eden genel ilkelere yer verilmiştir: “Tescil talebi kapsamındaki mallara / hizmetlere ilişkin olarak her birisi tanımlayıcı olan öğelerin kombinasyon halinde bir araya getirilmesinden oluşturulan markalar, genel kural olarak tanımlayıcı niteliktedir ve bu nitelikteki markalar Direktifin 3(1)(c) maddesi uyarınca tanımlayıcılık gerekçesiyle reddedilmelidir. Direktifin  3(1)(c) maddesindeki kamu yararı karakteristik özellik bildiren işaretlerin kamuya açık tutulmasında (inhisari haklar doğuracak biçimde tek bir kişi adına marka olarak tescil edilmemesinde) ortaya çıkar. Bununla birlikte; markayı oluşturan kelime kombinasyonunun olağandışı yapısından dolayı, markanın bütün olarak bıraktığı izlenim, kelimelerin tek tek tanımlayıcı anlamından uzaklaşmışsa ve kombinasyon kelimelerin tek tek bıraktığı izlenimden farklı bir genel izlenim ortaya çıkartıyorsa marka tescil edilebilir niteliktedir.” [19]

 

Tanımlayıcılık ile ilgili kılavuz niteliğindeki bir diğer önemli ATAD kararı ise “Biomild” kararıdır. “Biomild” kelimesinden oluşan başvuru Benelüks Marka Ofisi tarafından süt ürünleri dahil gıda maddeleri için reddedilmiş ve ret kararının kaldırılması amacıyla yapılan itiraz sonucu talep nihayetinde ATAD’ın önüne gelmiştir. “Biomild” kararında; tanımlayıcılığın ortaya çıkması için başvuruyu oluşturan kelimenin başvuru tarihinde tanımlayıcı biçimde kullanılmasının şart olmadığı, kelimenin tanımlayıcı biçimde kullanılması olasılığının yeterli olduğu belirtilmiştir. ATAD, yeni oluşturulmuş kelimeler (neoloji) bakımından da durumun aynı olduğunun altını çizmiş ve tescil talebi kapsamındaki mallara / hizmetlere ilişkin olarak her birisi tanımlayıcı olan öğelerin kombinasyon halinde bir araya getirilmesinden oluşturulan markaların, ortaya çıkan kombinasyon yeni bir kelime (neoloji) niteliğinde olsa da tanımlayıcı olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtmiştir. [20]

 

KHK’nın 7/1-(c) bendi kapsamında reddedileceği belirtilen bir diğer durum ise coğrafi kaynak belirtilmesi durumudur. Bu husus değerlendirilirken mal / hizmet listesi kapsamı öncelikli olarak dikkate alınmaktadır. Markayı oluşturan coğrafi lokasyon ismi niteliğindeki kelimenin mal / hizmet listesi kapsamındaki mallar / hizmetler için ün kazanmış, bilinir, doğrudan o ürünleri / hizmetleri anımsatır hale gelmiş olması, menşei bildirmesi vb. hallerde başvurular coğrafi kaynak belirtilmesi nedeniyle reddedilecektir. Örneğin, “Baltık denizi” ibaresi balık ürünleri için, “Edremit Körfezi” ibaresi “zeytinler, zeytinyağları ve bölgenin meşhur olduğu, (potansiyel veya aktif olarak) menşei bildirdiği, üretim sahası olduğu ürünler” için tescil edilmez niteliktedir.

 

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi E. 2003/6901, K. 2004/1531 sayılı kararında, kiremitler malı için coğrafi kaynak belirttikleri gerekçesi hükümsüzlükleri talep edilen “Granada”, “Valensiya” ibarelerinin (Granada ve Valencia İspanya’da yerleşim yeri, bölgesi isimleridir); sözü geçen yerleşim yerlerinin kiremit üretimi ile ilgisinin bulunmaması nedeniyle hükümsüzlük kılınamayacaklarını belirtmiştir.

7/1-(c) bendi konusunda belirtilecek bir diğer husus ise, yabancı dillerde tanımlayıcı olan kelimelerin marka olarak tescili taleplerinde yapılan değerlendirme ile ilgilidir. Belirtilen konu Türkiye’de ve yurtdışında yoğunlukla tartışılmakta ve içerik olarak birbirinden son derece farklı yaklaşım ve değerlendirmelere konu olmaktadır.

 

Yabancı dillerdeki anlamı doğrudan tanımlayıcı olan kelimeler Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Marka Ofisi (USPTO) tarafından “yabancı eşitler doktrini (foreign equivalents doctrine)” kapsamında değerlendirilmektedir. “Yabancı eşitler doktrini” çerçevesinde USPTO ve mahkemeler yabancı dillerdeki kelimelerin İngilizce karşılığını dikkate alarak tanımlayıcılık değerlendirmesi yapmaktadır. Doktrinin, USPTO inceleme kılavuzunda yer alan açıklaması çerçevesinde; münhasıran tanımlayıcı olan İngilizce bir kelimenin yabancı dildeki karşılığının tescil edilmesi ihtimali İngilizce kelimenin kendisinin tescil edilmesi olasılığından daha fazla değildir. Modern dillerdeki kelimeler, tanımlayıcılık veya jenerikliğin tespit edilebilmesi için İngilizceye çevrilmektedir. [21]

 

Aynı kılavuza göre tanımlayıcılığın tespitinde kullanılacak ölçüt, tanımlayıcı kelimenin ait olduğu yabancı dile aşina Amerikalı tüketicilerin markayı tanımlayıcı veya jenerik bulup bulmayacağıdır. Doktrinin uygulamasında esas alınan ortalama (sıradan) Amerikalı tüketici, normal şartlarda altında kelimeleri İngilizceye çevirmesi beklenen, yabancı bir dili iyi düzeyde bilen tüketiciler dahil olmak üzere tüm Amerikalı tüketicileri kapsamaktadır. [22]

 

USPTO uygulamasında, modern dillerdeki yabancı kelimeler genellikle İngilizceye çevrilmekle birlikte yabancı eşitler doktrini kılavuz niteliğindedir. Doktrin mutlak olarak takip edilmesi zorunlu nitelikte değildir. Doktrin yukarıda bahsedilen ortalama Amerikan tüketicisinin (ilgili dili iyi bilen tüketiciler dahil olmak üzere), markayı gördükten sonra durup markayı İngilizceye çevireceğinin düşünüldüğü zamanlarda uygulanacaktır. Modern diller kapsamı dışında kaldığı kabul edilen ölü (günümüzde kullanılmayan) ve tanınmamış dillerdeki yabancı kelimeler yabancı eşitler teorisinin kapsamının dışında tutulmuştur. [23]

 

Konu hakkındaki ATAD değerlendirmesi ise markanın AB üyesi ülke ofislerine yapılmış ulusal bir başvuru olması veya OHIM’e yapılmış bir Topluluk Markası başvurusu olması hallerine göre farklılaşmaktadır.

 

ATAD, ulusal bir ofiste tescil edilmiş yabancı dildeki bir kelimenin tanımlayıcılığının tartışıldığı “matratzen” kararında (matratzen kelimesi Almancada çarşaf anlamına gelmektedir ve İspanya’da çarşaflar için 1994 yılında marka olarak tescil edilmiştir, tescilin hükümsüz kılınması amacıyla açılan davada ATAD’dan görüş talep edilmiştir) aşağıdaki tespitleri yapmıştır: “Üye ülkeler arasındaki dilsel, kültürel, sosyal ve ekonomik farklılıklar nedeniyle, bir ülkede ilgili mallar veya hizmetler bakımından ayırt edici nitelikten yoksun veya tanımlayıcı olan bir marka başka bir üye ülkede öyle olmayabilir. Bu nedenle, Direktif Madde 3(1)(b) ve (c) tescilin talep edildiği mallara veya hizmetlere ilişkin olarak üye bir ülkenin dilinde ayırt edici nitelikte olmayan ve tanımlayıcı olan bir markanın başka bir üye ülkede – tescilin talep edildiği ülkedeki ilgili taraflar kelimenin anlamını tanımadığı sürece –  ulusal bir marka olarak tescil edilmesini engellemez.” [24]

 

Aynı kararın bir diğer paragrafında ise kararda bahsedilen “ilgili taraflar (relevant parties)”ın  kim olduğu açıklığa kavuşturulmaktadır. “Ulusal bir markanın tescilin talep edildiği mallara veya hizmetlere ilişkin olarak ayırt edici veya tanımlayıcı olup olmadığı belirlenirken ilgili tarafların, yani tescil başvurusunun yapıldığı bölgede tescil talebine konu malların veya hizmetlerin ticaretteki ve / veya ortalama tüketicileri arasındaki makul derecede iyi bilgilendirilmiş ve makul derecede gözlemci ve basiretli tarafların, algısı esas alınmalıdır. [25]

 

Dolayısıyla, ATAD’ın “ilgili taraflar” tanımı çerçevesinde, yabancı dildeki tanımlayıcı kelimelerin tescil edilebilirliği değerlendirilirken, yalnızca ilgili ülkedeki ortalama tüketicilerin algısının değil, ilgili ülkedeki ticari aktörlerin (diğer üreticiler, hizmet sağlayıcılar, vb.) bilgisinin de dikkate alınması gerekmektedir.

 

AB’de yabancı dildeki tanımlayıcı markalar için üye ülkelere yapılan başvurulara ilişkin yaklaşım yukarıda yer verilen “matratzen” kararı çerçevesinde iken, OHIM’e yapılan Topluluk Markası başvuruları için yapılan incelemede topluluk üyesi ülkelerin dillerinin tamamı dikkate alınmaktadır. Konuya ilişkin açıklama OHIM inceleme kılavuzunda takip eden şekilde yapılmıştır: “Uzmanlar markada yer alan kelimeleri Topluluğu bütün olarak dikkate alarak değerlendirmelidir. Madde 7(2)’de belirtildiği üzere bir mutlak ret nedeni, Topluluğun herhangi bir parçasında ret gerekçesinin ortaya çıkması durumunda uygulanacaktır…Bir kelimenin anlamıyla ilgili olarak Avrupa Birliği’nin tüm resmi dilleri dikkate alınacaktır. Bu çerçevede, dil yönünden inceleme belirtilen tüm dillerde (AB’nin tüm resmi dilleri) yapılacaktır.” [26] 

 

Enstitü uygulamasında, çalışmanın hazırlandığı tarihte  (Eylül 2010) geçerli olduğu haliyle, tanımlayıcı kelimeler, tüketiciler tarafından marka olarak algılanmayacakları gerekçesiyle reddedilmelerinin yanısıra, ilgili sektörde diğer üreticilerin, tacirlerin, hizmet sağlayıcıların ortak kullanımına açık serbest kelimeler oldukları için de reddedilmektedir. Bu yaklaşıma göre, tanımlayıcı içerikte olan yabancı dillerdeki kelimeler ticaretin (ithalat, ihracat dahil) herhangi bir aşamasında tüm tacirlerce kullanılabilmektedir; dolayısıyla bu kelimeler üzerinde mutlak marka haklarının bir kişinin / firmanın tekeline verilmesi yerinde değildir. Buradan hareketle Enstitü, Türkiye’de ve uluslararası ticarette yaygın olarak kullanılan yabancı dillerdeki kelimeler bakımından da markaları tanımlayıcı bulabilmekte ve ret kararları verebilmektedir. Özellikle; İngilizce, Fransızca, İtalyanca, Almanca, İspanyolca gibi ticarette yaygın olarak kullanılan dillerdeki anlamlar resen dikkate alınmaktadır; bunun yanısıra uzman mal / hizmet grubunun niteliğini dikkate alarak diğer dillerde tanımlayıcı anlamlara rastlarsa da başvuruları reddedebilmektedir. Bununla birlikte, uygulamanın yerindeliğinin Enstitü içerisinde de tartışılmakta olduğu belirtilmelidir.

 

Uygulamada dikkat edilmesi gereken hususlar ise TPE Marka karar kriterlerinde takip eden şekilde sayılmıştır:

 

“Yabancı dillerde yapılan başvurular anlamlarından dolayı, kelimenin Türkçe karşılığının;

a-      İlgili malın / hizmetin adı olması,

b-      İlgili mala / hizmete ilişkin doğrudan tanımlayıcı nitelikte olması,

c-      KHK’nın diğer maddeleri açısından ret gerekçesi olması, durumlarında reddedilecektir.” [27]

 

Yani, yabancı kelimelere yakıştırma yoluyla dolaylı anlamlar yüklenerek başvuruların reddedilmesi TPE tarafından uygun bulunan bir yaklaşım değildir. Anlamın doğrudan tanımlayıcı olması halinde ret kararı verilecektir. Benzer içerikte yorum, yabancı dildeki başvuruların KHK’nın 7nci maddesinin diğer bentleri uyarınca reddedilecek nitelikte olması halinde de geçerlidir.

 

Yukarıda yer verilen tüm açıklamalar dikkate alındığında, mevcut Enstitü uygulamasının benzer içerikteki ret gerekçesini “Yabancı Eşitler Doktrini” çerçevesinde modern diller bakımından uygulayan ABD Marka Tescil Ofisi uygulaması ile büyük ölçüde benzeştiği görülmektedir.

 

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi yabancı bir dilde tanımlayıcı olan ibarelerin tescil edilebilirliği hususunun değerlendirildiği E. 2003/2953, K. 2003/9172 sayılı kararında takip eden tespitleri yapmıştır: “…”Labne” sözcüğünün, özellikle Ortadoğu ülkelerinde çok bilinen iştah açıcı aperatif olarak tüketilen yoğurtlu bir peynir cinsi olduğu, hatta Suudi Arabistan tarafından standartlarının dahi belirlenmiş olduğu, dolayısıyla cins ve çeşit belirten bu kelimenin bir kişinin inhisarına verilmesinin mümkün olamayacağı da açıklanmıştır. Yukarıda anılan ilkeler doğrultusunda 7/c maddesi uyarınca bir kişi adına tescili mümkün olmayan davaya konu markanın aynı kanunun 7/son maddesine göre tescil tarihinden önce münhasıran kullanılarak ayırt edici nitelik kazandırıldığı da ispat edilememiştir. O halde tescil isteminin reddine dair davalı Enstitü kararının yerinde olduğu anlaşılmış bulunmasına göre davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı olduğu şekilde davanın kabulüne karar verilmesi yerinde görülmemiştir.”

 

Yargıtay’ın aynı Dairesi E. 2000/236, K. 2000/1141 sayılı kararında da benzer yaklaşımı benimsemiştir: “Mahkemece, iddia, savunma ve dosyadaki kanıtlara göre, davacının ticari marka olarak tescil ettirmek istediği, CHIFFON sözcüğünün Fransızca’da kumaş adı olduğu, Türkçe’de şeffaf, ince kumaş anlamında kullanıldığı, gerek kelime anlamı gerekse Türkçe’de kullanılma şekli ile cins, çeşit ve vasıf ifade ettiği….gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir…..Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesine dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı yön bulunmamasına göre davacı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.”

 

C- 7/1-(d) bendi

 

556 sayılı KHK’nın 7/1-(d) bendi; Ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek, sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaret ve adları münhasıran veya esas unsur olarak içeren markalar”ın tescil edilmeyeceği hükmünü içermektedir.

 

Ticaret alanında herkes tarafından kullanılabilir olma kavramı; ticaret alanında ayırım yapılmaksızın genel olarak herkes tarafından kullanılabilir olma hususunun yanı sıra (örneğin Türk lirası, şirket, sınai mülkiyet, vb. tarzda terimler), mal / hizmet listesi kapsamı göz önüne alınarak ilgili sektörler bünyesinde faaliyet gösteren tacirler tarafından genel olarak kullanılabilir olma durumunu da kapsamaktadır (örneğin, “bistro” kelimesi gıda sağlanması hizmetleri alanında faaliyet gösteren herkes tarafından kullanılabilir niteliktedir, benzeri şekilde giyim ürünleri için “hazır giyim” ibaresi ilgili sektördeki tüm tacirler tarafından kullanılabilir içeriktedir.)

 

“..bir meslek, sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaret ve adlar” içerikli ret gerekçesi bakımından da değerlendirme başvurunun kapsadığı mallar / hizmetler dikkate alınarak yapılmaktadır. Örneğin, “basketbol koçu” terimi sportif hizmetler bakımından 7/1-(d) bendi kapsamında reddedilmesi gereken bir ibare iken, aynı terimin çikolata, kek gibi ürünler için tescil edilmesinin önünde bir engel bulunmamaktadır.

 

D- 7/1-(e) bendi

 

7/1-(e) bendi uygulamada sıklıkla kullanılan bir ret gerekçesi değildir. Bunun nedeni bent kapsamına girebilecek nitelikte başvurular ile sıklıkla karşılaşılmamasıdır. Bent, “Malın özgün doğal yapısından ortaya çıkan şeklini veya bir teknik sonucu elde etmek için zorunlu olan, kendine malın şeklini veya mala asli değerini veren şekli içeren işaretler”in tescil edilemeyeceği hükmünü içermektedir.

 

Bent dikkatle okunduğunda ret konusu olabilecek durumun şekillerle sınırlı olduğu ortaya çıkmaktadır.

 

“Malın özgün doğal yapısından ortaya çıkan şekil” ifadesi ile kast edilen duruma “elmalar” malının tescili için bir elma fotografı ile başvurulması durumu örnek gösterilebilir. “..bir teknik sonucu elde etmek için zorunlu olan, kendine malın şeklini veya mala asli değerini veren şekli içeren işaretler” ifadesinin kapsadığı durum ise çok belirgin değildir. Konu hakkında ATAD’ın Philips v. Remington kararından bahsetmek yerinde olacaktır.

 

Philips v. Remington davası, Philips firmasının tescil ettirdiği üç döner başlıklı traş makinesi şekilli markasını dayanak göstererek Remington firmasının benzer şekle sahip traş makinesini piyasaya sürmesine karşı açtığı haksız rekabet davasına dayanmaktadır. Remington firması açtığı karşı dava ile Philips’in marka tescilinin iptal edilmesini talep etmiştir. ATAD’a göre ilgili bendin (556 sayılı KHK’deki 7/1-(e) karşılığı bent) amacı, marka sahiplerinin teknik çözümler veya bir ürünün işlevsel özellikleri üzerinde tekel kurmalarını engellemektir. Temel özellikleri bir teknik işlevin yerine getirilmesi olan veya o işlevi yerine getirmek amacıyla seçilen şekiller herkes tarafından kullanılabilir olmalıdır, bu nedenle bendin kapsamı ATAD’a göre kamu yararı ile ilişkilidir. ATAD aynı teknik sonuca ulaşmak için farklı şekillerin kullanılabiliyor olmasının ise bendin kapsamında düzenlenmediğini ve bu durumun temel özellikleri bir teknik işlevin yerine getirilmesi olan şekillerin reddedilmesi gerekliliğini değiştirmeyeceğini belirtmiştir. [28]

 

7/1-(e) bendinden kaynaklanan ret durumlarına uygulamada çok rastlanmamakla birlikte, ATAD yorumundan da anlaşılacağı üzere bendin kapsamı kamu yararı ile doğrudan bağlantılıdır. Özellikle koruma süresi dolmuş patentlere ait şekilleri, marka olarak tescil yoluyla sınırsız korumaya tabii tutabilme çabası bendin uygulama alanı bulmasına yol açabilmektedir.

 

E- 7/1-(f) bendi

 

7/1-(f) bendi “Mal veya hizmetin niteliği, kalitesi veya üretim yeri, coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanıltacak markalar”ın tescil edilmeyeceği hükmünü içermektedir. Bentte vurgu mal veya hizmete ilişkin yanıltıcılık durumu üzerine yapılmıştır, dolayısıyla değerlendirmenin de mal / hizmet listesi kapsamı dikkate alınarak yapılması gerekmektedir.

 

Belirtilmesi gereken bir diğer önemli husus ise; 7/1-(f) bendi kapsamındaki yanıltıcılığın önceki haklarla ihtilaftan kaynaklanacak tüketicilerin yanılması durumunu içermediği (yani önceden tescilli / başvurusu yapılmış markalarla aynılık / ayırt edilemeyecek derecede benzerlik, karıştırılma / ilişkilendirilme olasılığı kavramlarıyla ilintisi olmadığı); malların / hizmetlerin niteliği, kalitesi, üretim yeri, coğrafi kaynağı gibi durumlara ilişkin yanıltıcılığı kapsadığıdır.

 

Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi tarafından verilen 2005/236 esas 2005/610 karar sayılı “Gipsy Jeans” kararında (Gipsy Jeans başvurusu TPE tarafından bazı giysilerin jean kumaşından yapılamayacağı nedeniyle yanıltıcılık gerekçesiyle kısmen reddedilmiş ve Enstitü kararı başvuru sahibi tarafından dava konusu edilmiştir) yanıltıcılık konusunda takip eden önemli tespitler yapılmıştır: “…anılan madde (7/1-(f) bendi) anlamında bir yanıltıcılıktan bahsedilebilmesi için işarette yer alan asli veya yardımcı bir unsur nedeniyle tüketicinin gerçekte satın almayacağı veya yararlanmayacağı bir mal ve hizmeti sırf işarette yer alan sözcük veya anlatım nedeniyle satın alma veya yararlanma yoluna gitmesi gerekmektedir…Jeans ibaresinin anılan mallar için, açıklandığı şekilde bir yanılgı doğurmasının olanaksızlığı muhakkaktır. Zira hiç kimse, sırf başvuru konusu işarette Jeans sözcüğü var diye, yararlanmak veya satın almak istediği bir mal yerine, başka bir malı satın almaz yahut Jeans almak isterken yanlışlıkla bir başka malı satın almaz. Aksi, hayatın olağan akışına aykırı olduğu gibi, normal hayat tecrübelerine göre gerçekleşmesi olası olmayan bir ihtimal olarak görünmektedir…” [29]

 

Yukarıda yer alan karardan anlaşılacağı üzere yargı yanıltıcılık hususunu gerçek yaşamda gerçekten yanıltıcılığa yol açabilecek durumlarla sınırlı biçimde değerlendirmekte ve kurgusal, zihinlerde oluşturulmuş yanıltıcılık senaryolarını markanın yanıltıcılığa yol açması durumu olarak değerlendirmemektedir.

 

Benzer yaklaşımın İngiltere’de hangi gerekçelerle benimsendiği aşağıda açıklanmaktadır: “Birleşik Krallık Tescil İdaresi uygulamada (yanıltıcılık uygulaması) değişikliğe gitmiştir, buna göre 1994 (yılında yürürlüğe giren) Kanunu çerçevesinde ret kararı yalnızca, uzmanın görüşüne göre, halkın yanılması için gerçekçi bir olasılık olması durumunda verilecektir. Bunun gerekçesi, tacirlerin markalarını sorumlu biçimde kullanacakları, markaları yanıltıcı biçimde kullanırlarsa, bölüm 47 (hükümsüzlük) uyarınca markalarını kaybedecekleri, ticari ilkelere aykırı hareket edecekleri ve müşteri kaybedecekleri yönündeki kabullerdir.” [30]

 

7/1-(f) bendi değerlendirmesinde özellikle karşılaşılan sorun; ayırt edici bir ibare ile birlikte kullanılan ikinci tanımlayıcı nitelikteki ibarenin mal / hizmet listesi bağlamında yanıltıcılığa yol açıp açmayacağıdır. Yanıltıcılık oldukça subjektif ve tartışmaya açık bir konu olduğundan TPE uygulama kriterlerinde yukarıda belirtilen hale özgü olarak yanıltıcılığın hangi durumlarda redde yol açacağı belirlenmiştir. TPE tüketicinin yanılmasının, tüketici bakımından önceden öngörülemez zararlara yol açacağı veya telafi edilmesi güç / mümkün olmayan problemleri ortaya çıkacağı durumlarda yanıltıcılık gerekçeli ret nedenini uygulamaktadır. Bu yaklaşım, yanıltıcılığın gerçekçi olmayan kurgusal hallerde uygulanması durumunu dışladığından yargının yaklaşımıyla da paralellik içermektedir. Bunun yanı sıra, coğrafi kaynağa ilişkin yanıltıcılık da uygulamanın bir diğer yönünü oluşturmaktadır. TPE uygulamasında esas alınan durumlar, TPE marka kriterlerinden alıntı yapılarak aşağıda kısaca belirtilmiştir:

 

“7/f çerçevesindeki malın niteliğinden kaynaklanan ret aşağıda örnekler ile anlatılan durumlar ve benzerleri çerçevesinde uygulanacaktır:

 

– Niteliği itibarıyla tehlikeli ve sakıncalı ürünler açısından;

 

Ahmet Health Care Products (Sağlık Bakımı Ürünleri) başvurusunun mal listesinde böcek öldürücülerin yer alması

 

– Coğrafi kaynak bakımından yanıltıcı olabilecek markalarda;

 

Ör:      Mehmet İskoç Viskisi başvurusunun Türkiye’den yapılması, vb. haller

 

Ancak bu durumda mal listesinde “İskoç Viskisi” ifadesinin yer alması ya da itiraz dilekçesinde yukarıda belirtilen mal kısıtlamasının yapılması hallerinde yayın kararı verilmelidir.

 

– Ürünün ambalajı ile yapılan marka başvurularında ürünün ismine yer verilmesi halinde mal listesinde yer alan diğer mallar için;

 

Ör:      Mustafa Çamaşır Deterjanı başvurusunda başvuru ürün ambalajı ile yapılmışşa, ambalajın üzerinde yazılmış olanların dışındaki ürünler 7/f çerçevesinde reddedilmelidir.” [31]

 

Enstitü uygulamasında, yukarıda sayılan durumlar dışında kalan özel durumlarda da, tüketiciler bakımından gerçek anlamda yanıltıcılığın ortaya çıkacağı kanaatine varılırsa, uzman başvuruları yanıltıcılık nedeniyle reddedebilir.

 

F- Kullanım Sonucu Kazanılmış Ayırt Edicilik

 

Kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik hususu 7nci maddenin ikinci fıkrasında düzenlenmiştir. Fıkra hükmü takip eden şekildedir: “Bir marka tescil tarihinden önce kullanılmış ve tescile konu mallar veya hizmetlerle ilgili olarak bu kullanım sonucu ayırt edici bir nitelik kazanmış ise (a), (c) ve (d) bentlerine göre tescili reddedilemez.”

 

Kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik kavramı, ayırt edici nitelikten yoksunluk, tanımlayıcılık, ticaret alanında herkes tarafından kullanılabilir olma gibi gerekçelerle 7/1-(a), (c), (d) bentleri kapsamında tescil edilmesi mümkün olmayan, kendiliğinden ayırt ediciliği sağlama gücü bulunmayan markaların; yaygın, yoğun kullanım sonucu ilgili tüketici çevresi tarafından marka olarak algılanır hale geldiklerini, ayırt edicilik işlevi kazandıklarını belirtmek için kullanılan bir kavramdır. Kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik ispatlanması halinde, 7/1-(a), (c), (d) bentleri kapsamındaki ret halini ortadan kaldırır.

 

7nci madde ikinci fıkra hükmünde açık olarak belirtildiği üzere “kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik durumu” 7/1-(a), (c), (d) bentleri kapsamında düzenlenmiş ret hallerinin istisnası niteliğindedir. TPE kullanım sonucu ayırt edicilik istisnasını ilgili bentler kapsamında reddedilmiş başvuruların ret kararlarına kullanım sonucu ayırt edicilik gerekçesiyle itiraz edilmesi durumunda incelemektedir. Yani, 7nci madde kapsamında ilk uzman değerlendirmesi yapılırken kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik hususu TPE tarafından resen incelenmemektedir.

 

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi E. 2000/6135 K. 2000/8767 sayılı kararında takip eden ifadelerle kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik durumunun ancak talep üzerine incelenebileceğini belirtmiştir.  “…dosya içindeki davacı tarafından Patent Enstitüsü’ne yaptığı başvuruda bu hükme (7nci madde ikinci fıkra) dayalı tescil talebi olmadığı gibi, anılan Enstitü’nün Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’na vaki itirazında da bu maddeye dayalı bir itiraz sebebi ileri sürülmemiş bulunmasına göre, taleple sınırlı olarak inceleme yapıp karar vermeye yetkili kurulun kararına karşı açılacak davada bu talebin dışındaki bir iddia ile dava açılması da mümkün bulunmadığından….davacı vekilinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddi ile kararın onanması gerekmiştir.”

 

Yukarıdaki kararda dikkat çekici iki nokta bulunmaktadır:

 

a-      TPE kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik iddiasını ancak talep üzerine inceler.

b-     YİDK kararına karşı açılan davalarda mahkemeye sunulabilecek iddialar, YİDK tarafından incelenen karara itirazda sunulan iddialarla sınırlı olmalıdır.

 

Kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik iddiasını öne süren taraf aşağıdakileri ispatlamak yükümlüğündedir:

 

a-      Markanın kullanıldığının değil, markanın kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazandığının ispatlanması,

b-     Tescili talep edilen markanın tescil talebi kapsamında bulunan mallara / hizmetlere ilişkin olarak kullanım sonucu ayırt edicilik kazandığı,

c-      Kullanımın başvuru tarihi öncesine dayandığı,

d-     Ayırt ediciliğin Türkiye’de kazanıldığı.

 

Talep sahibi kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik durumunu çeşitli dokümanlar, kanıtlar öne sürerek ispatlamaya çalışabilir. Tüketici anketleri, yaygın reklamı, yoğun kullanımı ispatlar belgeler, markanın kullanıldığını gösterir faturalar, markayı taşıyan malların satış miktarı, ibarenin marka olarak algılanmaya başladığını gösterir her tür belge bu tip kanıtlara örnektir. Ancak, en önemli hususun ibarenin tüketicilerce marka olarak algılanır hale geldiğini ispatlamak olduğunun altı çizilmelidir.

 

YİDK’nın 2008-M-1133 sayılı kararında bu husus aşağıdaki ifadelerle açıklanmaya çalışılmıştır:

 

“…İkinci olarak, başvuru sahibinin kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik iddiası değerlendirilmiştir. İtiraz ekinde gönderilen dokümanlar ve kanıtlar, markanın kullanıldığını göstermekle birlikte, ibarenin tüketicilerce başvuru sahibi ile özdeşleştirildiğini gösterir, ibarenin başvuru sahibine bağlandığını belirtir, kısaca başvurunun genel tüketici kitlesince kullanım sonucu marka olarak algılanır hale geldiğini ispatlar nitelikte herhangi bir kanıta rastlanılmamıştır. Nasıl ki, 1920’li yıllarda yaşamış bir matematikçinin yazdığı “matematik kitabı” adlı eser, yalnızca 1920’li yıllardan bu yana sürekli basıldığı için kullanım sonucu ayırt edicilik kazanmış olarak kabul edilip “basılı yayınlar” malı için marka olarak tescil edilemeyecekse, başvurusu yapılan “….” ibareli başvuru da salt kullanıldığı için başvuru sahibi adına tescil edilmeyecektir. Başvuru sahibinin ispatlaması gereken salt kullanım değil, kullanım sonucu kazanılmış ayırt ediciliktir ve sunulan kanıtlar da bu hususu gösterir nitelikte olmalıdır. Daha açık bir deyişle, kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik istisnasını düzenleyen 7/son fıkrasında yer alan istisna kullanılan markalara ilişkin değil, kullanım sonucu ayırt edicilik kazanmış markalara ilişkindir. İtiraz sahibinin gönderdiği doküman veya kanıtların hiçbirisi markanın kullanım sonucu ayırt edicilik kazandığını gösterir nitelikte değildir ve bu nedenle söz konusu iddia da haklı bulunmamıştır.”

 

ATAD “Windsurfing Chimsee” kararında kullanım sonucu ayırt edicilik kavramını irdelerken takip eden faktörlerin dikkate alınması gerektiğini ifade etmiştir: “Pazar payı; yoğun, coğrafi olarak yaygın, uzun süreli kullanım; markanın tanıtımı, promosyonu için yapılan harcamaların miktarı; ilgili sektörde yer alan kişilerden markayı belirli bir firmadan gelen ürün / hizmet olarak tanıyanların oranı; ticaret- sanayi odalarından veya diğer ticari – profesyonel örgütlenmelerden alınan bu yöndeki beyanlar.” Buna ilaveten aynı kararda ATAD; “Bu faktörlere bağlı olarak, ilgili kesimin veya bu kesimin önemli bir oranının markayı belirli bir işletmeden gelen malları gösterir şekilde tanımasının – algılamasının, kullanım sonucu ayırt edicilik hususunun belirlenmesinde kullanılacak ölçüt olması gerektiğini” belirtmiştir. [32]

 

Kullanım sonucu ayırt edicilik tescili talep edilen mallara / hizmetlere ilişkin olarak ispatlanmalıdır. TPE bazı mallar / hizmetler bakımından kullanım sonucu ayırt edicilik durumunun ortaya çıktığını belirleyebilir; bu tarz durumlarda talep diğer mallar / hizmetler bakımından reddedilir. Kısaca, bazı mallar / hizmetler bakımından kazanılmış kullanım sonucu ayırt edicilik, tüm mallar / hizmetler bakımından hak sağlamaz.

 

İlgili fıkrada belirtildiği üzere, kullanım başvuru tarihi (her ne kadar hükümde tescil tarihinden bahsedilse de bu tarih başvuru tarihi olarak algılanmalıdır, çünkü reddedilmiş başvurunun tescil edilmesi gibi bir olasılık zaten mevcut değildir) öncesinde olmalıdır. Kullanımın süresi konusunda alt – üst limit bulunmamaktadır; incelemede kullanımın yoğunluğu, yaygınlığı, tüketicilerin marka algılaması, kullanım süresi birbiriyle etkileşimli hususlar bir arada değerlendirilmektedir.

 

ATAD “pure digital” kararında, kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik hususunun tespit edilmesinde başvuru tarihi öncesi kullanımın esas olduğu hakkında oldukça açık değerlendirmelerde bulunmuştur. Buna göre; “40/94 sayılı Tüzük Madde 7(3) ve 89/104 numaralı Direktif Madde 3(3) ilk cümle hükümlerinin kelimesi kelimesine yorumlanması, markanın kullanımı sonucu ortaya çıkan ayırt edici karakterin tescil için başvurunun yapıldığı tarihten önce kazanılmış olması gerektiği yönündeki sonucu desteklemektedir…Yukarıda belirtilenlerin ışığında, inceleme konusu markanın tescil için başvurunun yapıldığı tarihten önceki kullanımı neticesinde ayırt edici nitelik kazanmış olması gerektiği yönündeki CFI kararı yerinde bulunmuştur.” [33]

 

Ayırt ediciliğin Türkiye’de kazanılmış olması gerektiğine ilişkin TPE yaklaşımı, takip eden YİDK kararında ifade edilmektedir:

 

“Diğer taraftan incelenmesi gereken, başvurunun 7/son hükmünden yani kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik istisnasından yararlanıp yararlanmayacağıdır. Bu husus hakkında gönderilen belgelerden markanın Türkiye’de kullanıldığı anlaşılmaktadır; ancak itiraz ekinde başvurunun kullanım sonucu Türkiye’de ayırt edici hale geldiğini gösteren herhangi bir veri bulunmamaktadır. İtiraz ekinde yer verilen ve şeklin tüketicilerin çoğunluğu tarafından “…” markası ile özdeşleştirildiğini gösteren anket ise Fransa, İtalya, Portekiz, İrlanda, Yunanistan ve İsveç ülkelerinde yapılmıştır; dolayısıyla bu anketin sonuçlarını Türkiye açısından geçerli kabul edip, kullanım sonucu kazanılmış ayırt ediciliğe karar vermek mümkün değildir.”

 

Yargıtay çeşitli kararlarında kullanım sonucu ayırt edicilik kazanılması durumunun malla / hizmetle ilgili çevrelerde ortaya çıkması gerektiğini belirtmiştir. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi E. 2002/5352, K. 2002/10729 sayılı kararının ilgili bölümü takip eden şekildedir:

 

“..Zira kullanım neticesi ayırt edici nitelik kazanma olgusu yerleşik içtihatlara göre o mal veya hizmetle ilgili alıcı-satıcı (hizmet alıp-veren) çevrelerde oluşup algılanmalıdır. Bilirkişi kurulunda bu çevre veya çevre ile ilgili kişilerde bulundurulup, görüşleri alınmalıdır.”   

 

OHIM uygulamasında kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik değerlendirmesinde esas alınacak ilgili kamu kesimi sektör profesyonelleriyle sınırlı tutulmamış, malların / hizmetlerin ait olduğu sektörün niteliği dikkate alınarak ilgili kamu kesiminin belirlenmesi gerektiği belirtilmiştir. “Kanıtlar markanın hitap ettiği kamuya (kamunun ilgili kesimine) ilişkin olmalıdır. Bu tespit edilirken başlangıç noktası başvurunun mal ve hizmet listesidir. Mallar doğaları gereği uzmanlara veya sınırlı bir kamu kesimine hitap etmediği sürece, mallar veya hizmetler sıradan nitelikleriyle değerlendirilir ve halkın geneline hitap ettikleri kabul edilir. Bu çerçevede, Sınıf 1’de yer alan kimyasal ürünlerin ticarete (tacirlere) yönelik olduğu kabul edilirken, yiyecekler ve içecekler tüketicilerin geneline hitap etmektedir. Kanıtlar kamunun büyük bir bölümünün markayı oluşturan işaret hakkında yeterli bilgiye sahip olduğunu (kaynağın bilinmesi şart değildir) ortaya koymalıdır. Bu konuda kesinleşmiş yüzdeler belirlenmesi mümkün değildir, kesinleşmiş yüzdeler belirlenmesi özellikle kamuoyu araştırmalarının yeterli kanıt olarak kabul edilmesini sınırlayabilecektir. Uzman, sunulan tüm kanıtların ve yapılan çıkarsamaların ışığında (başvurunun kapsadığı mallar / hizmetler bakımından) hitap edilen kamunun ilgili kesiminin markayı bilip bilmediğini değerlendirmelidir.” [34] 

 

Bu çerçevede, kullanım sonucu kazanılmış ayırt ediciliğe ilişkin değerlendirmede, başvuru kapsamındaki malların / hizmetlerin niteliği ve hitap ettikleri kamu kesimi mutlak surette dikkate alınmalıdır. Bir başka deyişle, halkın geneline hitap eden mallar / hizmetler bakımından tanımlayıcı bir kelimenin kullanım sonucu ayırt edicilik kazanıp kazanmadığı değerlendirilirken, mallar / hizmetler tüm kamuya hitap ettiğinden genel anlamda kamuoyunun bilgisi esas alınmalı, ancak uzmanlaşmış tüketici grubuna hitap eden mallar / hizmetler bakımından malla / hizmetle ilgili çevrelerin bu işareti marka olarak bilip bilmediklerinin (objektif kanıtlarla ispatlandığı sürece) öncelikli olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.

 

 


 

* Çalışma içeriğinde atıfta bulunulan Yargıtay kararları, Dr. Hakan Karan – Mehmet Kılıç’a ait Markaların Korunması 556 sayılı KHK Şerhi ve İlgili Mevzuat (Turhan Yayınevi, 2004) adlı kitap s.100 ila 194’den derlenmiştir.

[1] W.R. CORNISH, Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Alleged Rights (Third Edition), Londra, Sweet & Maxwell, 1996, s. 584-585.

[2] David I BAINBRIDGE, Intellectual Property (Fifth Edition), Harlow, Pearson Education Limited, 2002, s. 556.

[3] Sabih ARKAN, Marka Hukuku Cilt I, Ankara, Ankara Üni. Hukuk Fakültesi Yayınları No: 520, 1997, s. 71.

[4] Ünal TEKİNALP, Fikri Mülkiyet Hukuku (Dördüncü Baskı), İstanbul, Arıkan, 2005, s. 376.

[5] ATAD, Case C-104-01 sayılı – 6 Mayıs 2003 tarihli karar, Libertel Groep BV v. Benelux-Merkenbureau., paragraflar: 48-52.

[6] ATAD, Case C-304-06 sayılı – 8 Mayıs 2008 tarihli karar, Eurohypo AG v. Office for Harmonization in the Internal Market (Trademarks and Designs)., paragraflar: 55-56.

 

[7] ATAD, Case C-104-01 sayılı – 6 Mayıs 2003 tarihli karar, Libertel Groep BV v. Benelux-Merkenbureau., paragraflar: 57-59.

[8] ATAD, Case C-64-02 sayılı – 21 Ekim 2004 tarihli karar, Office for Harmonization in the Internal Market (Trademarks and Designs) v. Erpo Möbelwerk GMBH, paragraf: 45.

 

[9] ATAD, Case C-273-00 sayılı – 12 Aralık 2002 tarihli karar, Sieckmann v. Deutsches Patent- und Markenamt, paragraf: 55.

 

[10] ATAD, Case C-64-02 sayılı – 21 Ekim 2004 tarihli karar, Office for Harmonization in the Internal Market (Trademarks and Designs) v. Erpo Möbelwerk GMBH, paragraflar: 32, 36, 42, 43, 44.

[11] CFI, Case T-122-01 sayılı – 3 Temmuz 2003 tarihli karar, Best Buy Concepts Inc. v. Office for Harmonization in the Internal Market (Trademarks and Designs)., paragraflar: 20, 26, 28, 33, 38, 41.

[12] 1965 tarih ve 551 sayılı (eski) Markalar Kanunu, madde 6.

[13] Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi 2004/238 esas 2004/204 karar sayılı “Number 1” kararı, s. 3.

[14] OHIM, Ofis Nezdindeki İşlemlerle ilgili Kılavuz, Bölüm B, İnceleme, s. 40. http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/CTM/legalReferences/partb_examination.pdf

[15] Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi 2005/136 esas 2005/315 karar sayılı “Turkish Cargo” kararı, s. 5.

[16] ATAD, Case C-383-99 sayılı – 20 Eylül 2001 tarihli karar, Procter & Gamble Company v. Office for Harmonization in the Internal Market (Trademarks and Designs), paragraflar: 40-43.

[17] D. KITCHIN, D. LLEWELYN, J. MELLOR, R. MEADE, T. MOODY-STUART, D. KEELING, Kerly’s Law of  Trade Marks and Trade Names (Fourteenth Edition), Londra, Sweet & Maxwell, 2005, s. 183.

[18] ATAD, Case C-191-01 sayılı – 23 Ekim 2003 tarihli karar, Office for Harmonization in the Internal Market (Trademarks and Designs) v. Wm. Wrigley Jr. Company, paragraflar: 31-33.

[19] ATAD, Case C-363-99 sayılı – 12 Şubat 2004 tarihli karar, Koninklijke KPN Nederland NV v. Benelux-Merkenbureau, paragraflar: 95-100.

[20] ATAD, Case C-265-00 sayılı – 12 Şubat 2004 tarihli karar, Campina Melkiune BV v. Benelux-Merkenbureau, paragraflar: 38-41.

[21] USPTO, Marka İncelemesi Prosedürleri Kılavuzu (Altıncı Baskı – 2. Revizyon, Mayıs 2010), Bölüm 1209.03(g), s. 1200-233. http://tess2.uspto.gov/tmsb/tmep/

[22] USPTO, age s. 1200-234

[23] USPTO, age s. 1200-234

[24] ATAD, Case C-421-04 sayılı – 9 Mart 2006 tarihli karar, Matratzen Concord AG v. Hukla Germany SA, paragraflar: 25-26.

[25] ATAD, Case C-421-04 sayılı karar, paragraf: 24.

[26] OHIM, Ofis Nezdindeki İşlemlerle ilgili Kılavuz, Bölüm B, İnceleme, s. 3.

[27] Türk Patent Enstitüsü Marka Karar Kriterleri dokümanı (yayımlanmamış), tanımlayıcılık bölümü.

 

[28] ATAD, Case C-299-99 sayılı – 18 Haziran 2002 tarihli karar, Koninklijke Philips Electronics NV v. Remington Consumer Products Ltd., paragraflar: 76-84.

[29]Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi 2005/236 esas 2005/610 karar sayılı “Gipsy Jeans” kararı,s. 3.

[30] KITCHIN, LLEWELYN, MELLOR, MEADE, MOODY-STUART, KEELING age, s. 214.

[31] Türk Patent Enstitüsü Marka Karar Kriterleri dokümanı (yayımlanmamış), yanıltıcılık bölümü.

 

[32] ATAD, Case C-108-97 ve C-109-97 sayılı – 4 Mayıs 1999 tarihli karar, Windsurfing-Chiemsee Produktions- und Vertriebs GMBH (WSC) v. Boots- und Segelzubehör Walter Huber ve Franz Attenberger, paragraflar: 51-52.

[33] ATAD, Case C-542-07 sayılı – 11 Haziran 2009 tarihli karar, Imagination Technologies Ltd. v. Office for Harmonization in the Internal Market (Trademarks and Designs), paragraflar: 49, 60.

[34] OHIM, Ofis Nezdindeki İşlemlerle ilgili Kılavuz, Bölüm B, İnceleme, s. 77-78.

 

(ALINTI VEYA ATIFLARINIZI LÜTFEN KAYNAK GÖSTEREREK YAPINIZ. BU MAKALE, ÖNDER EROL ÜNSAL TARAFINDAN YAZILMIŞ, 23/09/2010 TARİHİNDE İSTANBUL’DA DÜZENLENEN “MARKA HUKUKUNDA MUTLAK RET NEDENLERİ” KONULU SEMPOZYUM’DA OLARAK SUNULMUŞTUR.)