Uzun yıllardır kanunlaşması beklenen “Sınai Mülkiyet Kanunu”, bu yazının hazırlandığı tarihte TBMM tarafından kabul edilmiş, ancak henüz Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmemiştir.

Ülkemizde marka, patent, tasarım ve coğrafi işaretler alanında yeni bir dönemi başlatacak “Sınai Mülkiyet Kanunu”, anılan alanlarda birçok yeni düzenleme içermektedir. Bu yazı kapsamında ele alınacak yenilik, yayıma itirazların incelenmesinde itiraz gerekçesi markaların kullanımına ilişkin getirilen düzenlemedir.

Sınai Mülkiyet Kanunu’nun “Yayıma itirazın incelenmesi” başlığını taşıyan 19. maddesinin ikinci fıkrası takip eden düzenlemeyi içermektedir:

 

Hükmün referansta bulunduğu 6ncı maddenin birinci fıkrası, 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname madde 8/1 kapsamında düzenlenmiş karıştırılma ihtimalidir. Yeni kanun madde 19(2)’nin atıfta bulunduğu madde 6(1) takip eden içeriktedir:

 

Madde 6(1)’e kısa ve öz bakış, bu hükmün eski 8/1 ile içerik olarak neredeyse aynı olduğunu göstermektedir. Buna karşın yeni kanun madde 19(2) kapsamında getirilen yeniliğin eski kanun hükmünde kararnamede karşılığı bulunmamaktadır. Madde 19(2) Avrupa Birliği marka mevzuatında hükümler esas alınarak düzenlenmiştir. Hükmün kaynağının 2015/2436 sayılı Avrupa Birliği Marka Direktifi’nin “Yayıma İtiraz Süreçlerinde Kullanmama Savunması” başlıklı 44. maddesinden görülmesi mümkündür:

 

Sınai Mülkiyet Kanununun gerekçesine bakıldığındaysa, madde 19(2)’nin takip eden şekilde gerekçelendirildiği görülmektedir:

 

Gerekçeden, yeni düzenlemenin amacının tescilli markaların piyasada etkin şekilde kullanımının sağlanması ve yayıma itiraz müessesenin afaki veya kötü niyetli bir şekilde kullanılmasının engellenmesi olduğu anlaşılmaktadır.  Türkiye’de tescil edilmiş markaların birçoğunun, başvurunun kapsadığı sınıflardaki neredeyse tüm mallar ve hizmetler bakımından yapıldığı ve tescil edilen malların ve hizmetlerin çoğunun kullanılmadığı, buna karşın bu tip markaların kullanım niyetiyle yapılmış iyi niyetli yeni başvuruların resen veya yayıma itiraz üzerine reddedilmesine neden olduğu göz önüne alındığında, yeni düzenlemenin gerekçesi ve amacı kanaatimizce oldukça yerindedir.

Yazının kalan bölümünde Avrupa Birliği marka mevzuatındaki adlandırmayı takip ederek, madde 19(2) kapsamında getirilen yeniliği “Kullanmama Savunması (non-use defence)” olarak anacağım. Savunma adlandırmasının nedeni, bu hükmün getirdiği düzenlemenin yayıma itiraz halinde, başvuru sahibince itiraz gerekçesi markalara karşı öne sürülebilecek bir karşı argüman olmasından kaynaklanmaktadır.

Bu noktada kullanmama savunması hükmüyle getirilen yeniliklere ve bunların kısa analizine geçecek olursak:

Öncelikli olarak, Sınai Mülkiyet Kanunun madde 19(2)’nin yayıma itiraz gerekçesi markaların gerçek kullanımına bağlı olarak itirazın kabul edilip edilemeyeceğini düzenlediğini söylemek yerinde olacaktır. Madde 19(2), kullanmama savunmasının yapılabileceği halleri belirli şartlara bağlamıştır.

Kullanmama savunmasının yapılabilmesi için getirilen ilk şart, itiraz gerekçesi markanın itiraza konu başvurunun, başvuru veya rüçhan tarihinde Türkiye’de en az beş yıldır tescilli olmasıdır. Bir diğer deyişle, itiraz konusu başvurunun yapıldığı tarihten (veya rüçhan tarihinden) geriye doğru sayılacak süre esas alındığında, itiraz gerekçesi marka 5 yıldan kısa süreli bir tescilse, kullanmama savunması argümanı öne sürülemeyecektir. Bu durumda, kullanmama savunması ancak yukarıda belirtilen tarihte 5 yıldan uzun süreli tescil konumunda olan itiraz gerekçesi markalara karşı öne sürülebilecektir.

Bu noktada akla gelen soru, itiraz gerekçelerden birisi (itiraza konu başvurunun tarihi esas alındığında) 5 yıldan kısa, diğeri 5 yıldan uzun süreli tescilse durumun ne olacağı olabilir. Bu tip durumlarda, kullanmama savunması öne sürülse dahi, bu savunma sadece 5 yıldan uzun süreli itiraz gerekçesi marka bakımından geçerli olacak, buna karşın 5 yıldan kısa süreli itiraz gerekçesi markaya karşı öne sürülemeyecektir. Dolayısıyla, yayıma itiraz sahiplerine önerimiz, eğer itiraz inceleme süreçlerini uzatmak istemiyorlarsa ve itiraz gerekçesi markaları (itiraz edecekleri markaya benzerlikleri bakımından) birbirinin aynıysa, (itiraza konu başvurunun tarihi esas alındığında) 5 yıldan uzun süreli tescillerini itiraz gerekçesi olarak öne sürmeyi ciddi şekilde değerlendirerek kararlarını vermeleridir. Şöyle ki itiraz, itiraz gerekçesi markalardan birisi bakımından derhal incelenebilir haldeyken, itiraz gerekçesi diğer markaya karşı kullanmama savunmasının öne sürülmesi, hiç şüphesiz itiraz inceleme sürecini zaman olarak oldukça uzatacaktır.

Düzenlemede dikkati eken bir diğer husus, itiraz gerekçesi markanın itiraz konusu mallar veya hizmetler bakımından Türkiye’de ciddi kullanımının ispatlanması gerekliliğidir. Bir diğer deyişle, itiraz konusu mallar veya hizmetler bakımından itiraz sahibince gerçekleştirilecek “göstermelik kullanım”ın dikkate alınmayacak olmasıdır. Ciddi kullanım, yeni Sınai Mülkiyet Kanununun 9. Maddesinde takip eden şekilde düzenlenmiştir:

 

Yukarıda yer verilen hüküm bağlamında hangi tip kullanımın ciddi kullanım olarak kabul edileceği belirtilmemiş olmakla birlikte, mevcut yargı kararları ve yeni adıyla Türk Patent ve Marka Kurumu’nun uygulamaları bu değerlendirmenin maddi şartlarını belirleyecektir.

Hükümde açık olarak ciddi kullanımın Türkiye’de gerçekleşmesi şartı aranacağından, Türkiye dışındaki kullanımın ispatlanması veya buna ilişkin deliller sunulmaması itirazı kabul edilebilir kılmayacaktır. İtiraz sahibinin Türkiye’de markasının ciddi kullanımın ispatlaması şarttır.

Bu noktada, kanunun uygulama şeklini gösterir Yönetmelik’te de kullanımı ispata yönelik düzenlemelerin yer alması gerektiğinin belirtilmesi yerinde olacaktır.

Kullanmama savunması düzenlemesinde yer alan bir diğer önemli nokta, yukarıda belirtilen tarihler ve ciddi kullanım ilkesi bağlamında itiraz gerekçesi markanın kullanımının ispatlanmış olduğu hallerde, itirazın ancak kullanımın ispatlanmış olduğu mallar veya hizmetler esas alınarak inceleneceği yönündeki hükümdür. Bu noktada akıllara gelen soru, yeni adıyla Türk Patent ve Marka Kurumu’nun her yıl yayınladığı mal ve hizmet Tebliğleriyle düzenlenmiş alt gruplar esas alındığında, ciddi kullanımın ilgili gruptaki mallardan veya hizmetlerden sadece birisi veya birkaçı için ispatlandığı hallerde, başvuru kapsamında bulunan aynı alt gruba ait diğer mal veya hizmetlerin de ret kararı kapsamına alınıp alınmayacağıdır. Şüphesiz Kurum uygulaması gelecek günlerde bu sorunun yanıtını da verecektir.

Madde 19(2) kapsamında en açık olan hüküm, (yukarıda sıkça anılan tarihler esas alındığında) Türkiye’de ciddi kullanımı ispatlanamamış veya kullanmamaya ilişkin haklı nedenler ileri sürülememiş itirazların reddedileceğidir.

Kullanmama savunmasının tek uygulama alanı yayıma itiraz süreçleri ve dolayısıyla idari süreçler olmayacaktır. Sınai Mülkiyet Kanunu madde 25(7)kapsamında hükümsüzlük hallerinde ve de madde 29(2) kapsamında marka hakkına tecavüz sayılan fiiller hükmünde de paralel düzenleme görülmektedir. Bir diğer deyişle anılan hükmün yargı süreçlerinde de karşılığı bulunmaktadır:

 

 

 

Yeni Sınai Mülkiyet Kanunu ile çalışma yaşamımıza girmek üzere olan “Kullanmama Savunması”nın ne şekilde uygulanacağına gelecek günlerde yayınlanacak kanunun uygulama şeklini gösterir Yönetmelik ve Türk Patent ve Marka Kurumu’nun uygulama kılavuzunda yapılması gerekli olan açıklamalar ışık tutacaktır. Amacını ve gerekçesini oldukça yerinde bulduğumuz düzenlemenin, uygulamasının da sistem kullanıcılarını memnun edecek standartlarda gerçekleşmesini umuyoruz.

Bununla birlikte, tahminimizce gerçekleşmesi oldukça olası bir hareket tarzı yeni uygulamanın yol açması umulan iyi niyetli beklentileri belirli ölçüde ortadan kaldırabilir. Şöyle ki, kullanmama savunmasından etkilenmek istemeyen marka sahipleri 5 yıllık kullanımın gerçekleşmesi zorunluluğundan kaçınmak için aynı markaların başvurularını aynı mal ve hizmetler için 5 yılda bir yineleyerek ve dolayısıyla aynı markayı aynı mal ve hizmetler için 5 yılda bir yeniden tescil ettirerek kullanım yükümlülüğünün getireceği zorluklardan kaçınmak isteyebilir. Bu tip hallerde ne yapılabileceği üzerinde gerçekten kafa yormak gerekmektedir. Kullanım zorunluluğundan kaçınmak için yapılan başvurular kötü niyetli başvuru olarak değerlendirilebilir mi şeklinde soruların ortaya çıkması hiç şüphesiz beklenmelidir. Bu sorunun yanıtın kendi adıma henüz düşünmedim. Okuyucularım ne düşünür bilemiyorum?

Önder Erol Ünsal

Aralık 2016

unsalonderol@gmail.com