Avrupa Birliği Adalet Divanı, 10/07/2014 tarihli C-421/13 sayılı ön yorum kararında perakende satış dükkanlarının görsel düzenlerinin ayırt edici niteliği konusunda değerlendirmelerde bulunmuştur.
İlk olarak, ön yorum kararına konu dava ve Alman Federal Patent Mahkemesi’nin Adalet Divanı’na yönelttiği soruların özetlenmesi yerinde olacaktır.
“Apple, Inc.” (bundan sonra “Apple” olarak anılacaktır) Kasım 2010’da aşağıda görseline yer verilen üç boyutlu markayı Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Marka Ofisi’nde (USPTO) tescil ettirir. USPTO’ya sunulan tarifnamede marka “Bir perakende satış dükkanının ayırt edici tasarımı ve görsel düzeni” olarak tanımlanmıştır. Marka, Nicé sınıflandırmasının 35. sınıfına dahil “Bilgisayarların, bilgisayar yazılımlarının, bilgisayar çevre ürünlerinin, taşınabilir telefonların, tüketici elektronik ürünlerinin ve bunlara ait aksesuarların perakendeciliği hizmetleri ve bunlara ilişkin malların demonstrasyonu hizmetleri.” için tescil edilmiştir.
USPTO’da elde edilen tescilin ardından “Apple” markanın çeşitli ülkelerde yukarıda belirtilen hizmetler için tescil edilmesi amacıyla Madrid Protokolü kapsamında başvuruda bulunur. Uluslararası Sicil’de 1060321 sayıyla kaydedilen markanın bir başvuru olarak yöneltildiği ülkeler arasında Almanya da bulunmaktadır.
Alman Patent ve Marka Ofisi (DPMA), başvuruyu Ocak 2013’de işletmenin ürünlerinin satışı için oluşturulan görsel tasvirin, işletmenin ticari faaliyetini yürütürken kullandığı esas görünümün gösteriminden ibaret olması, tüketicilerin bu tip bir görsel düzeni ürünlerin kalitesinin veya fiyat aralığının göstergesi olarak algılaması mümkün olsa da, bu görsel düzeni ticari kaynak gösteren bir işaret olarak değerlendirmelerinin mümkün olmaması ve incelenen vakada yer alan perakende satış dükkanı görsel düzeninin, diğer elektronik ürün sağlayıcıların dükkanlarından ayırt edilmesini sağlayabilecek derecede farklılaşmamış olması gerekçeleriyle reddeder.
“Apple”, DPMA’nın ret kararına karşı “Alman Federal Patent Mahkemesi (Bundespatentgericht)” nezdinde dava açar.
Federal Patent Mahkemesi, davaya konu görsel düzenin, elektronik sektöründeki perakendecilerin kullandığı alışılmış görsel düzenlerden ayırt edilebilmesini sağlayan özelliklere sahip olduğu görüşünde olsa da, görülmekte olan davanın marka hukukuna ilişkin esaslı sorunları gündeme getirmesinden hareketle, davaya ilişkin işlemleri durdurur ve takip eden 4 soruyu ön yorum kararı verilmesi talebiyle Avrupa Birliği Adalet Divanı’na yöneltir:
1. 2008/95 sayılı Direktif’in 2. maddesi uyarınca, “malların ambalajlarının” korunabilmesine sağlanan imkanın, bir hizmetin içerisinde sağlandığı kuruluşun gösterimine de yayılması mümkün müdür?
2. 2008/95 sayılı Direktif madde 2 ve 3(1) hükmü, bir hizmetin içerisinde sağlandığı kuruluşun gösteriminden oluşan işaretler, marka olarak tescil edilebilir biçiminde yorumlanabilir mi?
3. 2008/95 sayılı Direktif’in 2. maddesinde yer alan grafik gösterim şartının, sadece bir görsel tasarımın sunulması veya bu tasarıma ek olarak görsel düzenin veya özelliklerinin tarifnamesi olarak metre cinsinden mutlak boyutların veya oran olarak izafi boyutların sunulması durumunda, yerine getirildiği kabul edilebilir mi?
4. 2008/95 sayılı Direktif madde 2 hükmü, perakende hizmetleri için tescilli bir markanın sağladığı koruma derecesi, perakendecinin kendisinin ürettiği ürünlere de sağlanacaktır biçiminde yorumlanabilir mi?
Adalet Divanı, ilk üç soruyu bir arada değerlendirmiştir.
Adalet Divanı’na göre ilk iki soruda yer alan “bir hizmetin içerisinde sağlandığı kuruluşun gösterimi” terimi, “Apple”ın “tüketicilerin malları satın almalarını sağlamak çeşitli hizmetlerin sunulması” için marka olarak tescil ettirmek istediği, satış mağazalarının görsel tasvirinden oluşan işareti ifade etmek için kullanılmaktadır.
Bu çerçevede, Adalet Divanı’na göre, birlikte incelenmesi gereken ilk üç soru esasen aşağıdaki anlama gelmektedir:
“Bir perakende satış dükkanının görsel düzeninin, ölçüleri veya boyutları belirtilmemiş, tasarımından oluşan bir gösterim, başvuru sahibinin ürünlerinin satın alınması amacıyla tüketicilere çeşitli hizmetlerin sunulması için tescil edilebilir mi ve eğer yanıt olumluysa, “bir hizmetin içerisinde sağlandığı kuruluşun gösterimi” , “ambalajla” aynı şekilde değerlendirilebilir mi?”
Adalet Divanı bu soruyu takip eden yorum çerçevesinde yanıtlamıştır:
2008/95 sayılı Direktif madde 2 uyarınca tescil edilebilir bir marka oluşturmak için üç şart yerine getirilmelidir. Öncelikle, bir tescili talep edilen bir işaret olmalı, sonrasında bu işaretin grafik gösterimi mümkün olmalı, nihayetinde de işaret, bir işletmenin mallarını veya hizmetlerini diğer işletmelerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilebilmesini sağlar içerikte olmalıdır. Direktif madde 2’nin yazım biçiminden, tasarımların, grafik gösterimi mümkün olan işaretler kategorisinde yer aldığı açıktır.
Bu çerçevede, incelenen vakada, bir perakende satış dükkanının görsel düzeninden oluşan gösterimin, bir işletmenin mallarını veya hizmetlerini diğer işletmelerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilebilmesini sağlar içerikte olup olmadığı değerlendirilmelidir. İncelenen vakanın konusu gösterim, bir önceki paragrafta yer verilen ilk iki şartı (işaretin varlığı, grafik gösterimin mümkün olması) yerine getirdiğinden, inceleme konusu işaret sunulurken, perakende dükkanının ölçülerine veya oranlarına ilişkin bilginin var olup olmadığı ve “bir hizmetin içerisinde sağlandığı kuruluşun gösterimi”nin, “ambalajla” aynı şekilde değerlendirilmesinin gerekip gerekmediği soruları esasa ilişkin önem arz etmemektedir.
Bir perakende dükkanının görsel düzeninin bir tasarımla gösterimi, bir işletmenin mallarının veya hizmetlerinin diğer işletmelerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilebilmesini sağlama yeterliliğine sahiptir ve bu nedenle, iki paragraf üstte belirtilen üçüncü şartı yerine getirmektedir. Bu çerçevede, bir perakende satış dükkanının görsel düzeninden oluşan bir işaretin, tescili talep edilen malların veya hizmetlerin belirli bir işletmeden geldiğini gösterebilme ihtimalinin bulunduğunun reddedilemeyeceği belirtilmelidir. Bu durum, tescili talep edilen görsel düzenin, ilgili sektörün kurallarından ve geleneklerinden dikkat çekici ölçüde uzaklaştığı hallerde ortaya çıkabilir.
Bir işaretin Direktif madde 2 anlamında marka oluşturabilecek yeterliliğe sahip olması, aynı işaretin, tescili talep edilen mallara ve hizmetlere ilişkin olarak, Direktif madde 3(1)(b) uyarınca, zorunlu biçimde, ayırt edici niteliğe sahip olduğu anlamına gelmemektedir.
Bir işaretin ayırt edici niteliği, somut olarak, (1) inceleme konusu mallara veya hizmetlere ilişkin olarak, (2) kamunun ilgili kesiminin, yani malların ve hizmetlerin ait olduğu sektörün makul düzeyde iyi bilgilenmiş ve makul düzeyde gözlemci ve ihtiyatlı ortalama tüketicilerinin algısına göre, değerlendirilmelidir.
Malların şekillerinden oluşan işaretlerin tescil edilebilirliği ile ilgili olan ve bu nedenle inceleme konusu vakayla bağlantısı bulunmayan Direktif madde 3(1)(e) hariç olmak üzere, Direktif madde 3(1)’de yer alan hükümlerin hiçbirisi farklı marka türleri hakkında bir ayırım yapmamaktadır. Dolayısıyla, bir perakende dükkanının görsel düzenini tasvir eden bir tasarımdan oluşan işaretin değerlendirilmesine ilişkin olarak yetkili makamlar tarafından uygulanacak değerlendirme kriterleri diğer marka türleri bakımından uygulanacak kriterlerden farklılaşmamaktadır.
Adalet Divanı, ilk üç soruya ilişkin yanıtını vermeden önce, Federal Patent Mahkemesi’nin yazılı soruları arasında yer alamayan, ancak duruşmada gündeme gelen bir soruyu değerlendirmiştir. Bu soru esasen, inceleme konusu vakadakine benzer işaretler Direktif madde 2 kapsamında değerlendirilirken, müşterileri tescil talebi sahibinin ürünlerini almaya teşvik edecek hizmetlerin, “hizmet” tanımı kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği ile ilgilidir.
Adalet Divanı’na göre, bir ürün üreticisine ait satış yerinin görsel düzenini tasvir eden işaretler, Direktif’in ilgili maddelerinde belirtilen ret nedenleri kapsamına girmedikleri sürece, yalnızca mallar için değil, hizmetler için de tescil edilebilir, ancak bunun için bu hizmetlerin malların satışa sunumunun bütünleşik (dahili, yekpare) bir parçası olmaması gerekir. “Apple”a ait başvuruda sayılan ve duruşma sırasında açıklanan “satış dükkanında sergilenen ürünlere ilişkin olarak seminerler aracılığıyla demonstrasyon (kullanımı gösterme) yapılmasını sağlama”, “hizmet” kavramı kapsamına girebilecek niteliğindedir.
Sayılan değerlendirmelerin ışığında, Adalet Divanı, Alman Federal Patent Mahkemesi’nin ilk üç sorusuna karşılık olarak aşağıdaki yanıtı vermiştir:
“2008/95 sayılı Direktif maddeler 2 ve 3, bir perakende satış dükkanının görsel düzeninin, ölçüleri veya boyutları belirtilmemiş, tasarımından oluşan bir gösterim, mallara ilişkin olan, ancak onların satışa sunumunun bütünleşik bir parçasını oluşturmayan hizmetlerden oluşan hizmetler için, işaretin başvuru sahibinin hizmetlerinin, diğer işletmelerin hizmetlerinden ayırt edilebilmesini sağlaması ve Direktif’te sayılan diğer ret gerekçeleri kapsamına girmemesi durumunda tescil edilebilir, anlamına gelecek biçimde yorumlanmalıdır.”
Takiben, Adalet Divanı, Federal Patent Mahkemesi’nin son sorusunu değerlendirmiştir.
Adalet Divanı, “2008/95 sayılı Direktif madde 2 hükmü, perakende hizmetleri için tescilli bir markanın sağladığı koruma derecesi, perakendecinin kendisinin ürettiği ürünlere de sağlanacaktır biçiminde yorumlanabilir mi?” şeklindeki soruyu, incelenen vakanın esasıyla bağlantısının bulunmaması nedeniyle değerlendirmeye almamış ve yanıtlamamıştır.
Adalet Divanı’nın C-421/13 sayılı ön yorum kararı, perakende satış dükkanının görsel düzeninden oluşan işaretlerin, ayırt edici nitelikte olmaları ve diğer ret gerekçeleri kapsamına girmemeleri durumunda tescil edilebilir nitelikte oldukları yorumunu içermesi anlamında, büyük bir sürprize yol açmamış, diğer bir deyişle çok yeni bir şey söylememiştir. Gene de, kararın, bu tip başvuruları kapsamlı testler uygulamadan ve fazlaca yorum yapmadan reddeden ülke ofisleri açısından daha detaylı değerlendirme ölçütlerini yanında getireceğini şimdiden tahmin etmek yerinde olacaktır. İnceleme konusu markaya ilişkin Romarin kayıtları (http://www.wipo.int/romarin/detail.do?ID=0) incelendiğinde, başvuruyu reddeden ülkelerin (Türkiye dahil olmak üzere) sayısının fazlalığı ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda, yakın gelecekte, birçok tescil ofisinde perakende satış dükkanlarının görsel düzenlerinin tescil edilebilirliğine ilişkin olarak, yeni değerlendirme ilkelerinin ortaya çıkabileceğini varsayabiliriz.
Önder Erol Ünsal
Temmuz 2014