Kategori: Kullanım sonucu Kazanılmış Ayırt Edicilik

Birleşik Krallık Fikri Mülkiyet Ofisi Kararları ve Uygulaması, Kullanım sonucu Kazanılmış Ayırt Edicilik, Marka Mutlak Ret Nedenleri

POZİSYON MARKALARI VE KULLANIM SONUCU AYIRT EDİCİLİK HAKKINDA UKIPO’DAN TARTIŞMALI BİR KARAR: UKIPO TEFAL KARARI (O/587/20)
tefal kırmızı nokta ile ilgili görsel sonucu

Neredeyse son bir seneyi, tüm dünyayı etkileyen Covid-19 salgını nedeniyle evlerimizde geçirdik. Bu dönemin sanıyoruz en büyük etkilerinden biri, hiç mutfağa girmeyenleri bile, kendi ekmeğini pişirecek düzeyde mutfağa ve aşçılığa yönlendirmesi oldu. Salgının etkileri geçince de evimizin aşçısı olmaya devam eder miyiz bilinmez ama Türkiye’de uzun yıllardır bildiğimiz, ortasında “kırmızı nokta” bulunan Tefal marka tava ve pişirme gereçlerini bilmeyenler varsa da herhalde son bir yıldır bunlarla haşır neşir olmuştur.

Bir Fransız markası olan Tefal, Türkiye’de de dünyanın pek çok ülkesinde olduğu yüksek tanınmışlığa sahip ve tüketiciler tarafından en çok bilinen ve kullanılan küçük ev aletleri ve mutfak gereçleri markalarından biridir.

Tefal’in thermo spot markası ile de bilinen, tava ve tencerelerin ortasına konumlandırılmış kırmızı işaret ise, esasında ilk olarak ilgili sektöre bir yenilik getirme maksadıyla ortaya çıkmıştır. Tefal tava veya tencerelerin ortasında bulunan bu kırmızı nokta işareti, ısındıkça renk değiştirerek pişirme için ideal sıcaklığa ulaşıldığının anlaşılmasını sağlamaktadır. Ancak bu kırmızı nokta işareti zaman içinde, bu çözümü sunmanın ötesine geçmiş ve Tefal ürünleri ile bir nevi özdeşleşmiştir. Ülkemizdeki ilgili tüketicinin de pişirme gereçlerinde kırmızı nokta ibaresini görür görmez Tefal’i düşünmesi ihtimali hayli yüksek olsa gerek diye düşünüyoruz. En azından bizim görüşümüz bu yönde.

İnceleyeceğimiz Birleşik Krallık Fikri Mülkiyet Ofisi (“UKIPO“) kararına konu olayda da Tefal, kırmızı noktaların artık yalnızca işlevsel değil marka olarak kaynak gösterme fonksiyonuna da ulaştığı düşüncesi ile Birleşik Krallık’ta bir pozisyon markası başvurusunda bulunmuştur. İlgili pozisyon markasının -veya Birleşik Krallık değerlendirmesi ile şekil markasının- thermo spot tavaların bir simgesi olduğu, hatta “Meşhur Kırmızı Nokta” mertebesine ulaştığı ve dolayısıyla pozisyon markası olarak tescilinin kabul edilmesi gerektiği ileri sürülmüş ve bu noktalar kararda da detaylı olarak tartışılmıştır. Olayların nasıl geliştiğine gelirsek:

1. Marka Başvurusu

2018 yılında Tefal, tava ve tencerelerin ortasında yer alan kırmızı nokta işareti için 21. sınıfta bir pozisyon markası başvurusunda bulunmuştur.

21. sınıf: Kızartma tavaları, tencereler, kulplu tencereler, güveçler, tencereler, krep tavaları, ızgaralar, woklar.

Pozisyon markası bilindiği üzere, esasında markanın ürünün üzerinde yerleştirildiği yeri ifade etmektedir. Yani pozisyon markaları her ne kadar üç boyutlu markalara veya şekil markalarına benzeseler de, pozisyon markası dediğimizde, bir işaretin bir ürünün hep aynı yerinde kullanılmasının korunması hedeflenmektedir. Elbette, marka hukukunun genel prensipleri uyarınca, bir pozisyon markasının da korunması ve tescil edilebilmesi için ayırt edici olması ve markanın kaynağını göstermesi aranır. Ancak burada hem bir şeklin, hem de o şeklin ürün üzerinde aynı yerde konumlanmasının bir arada korunmasının ve söz konusu konumlandırmanın tüketici tarafından ilgili ürünün markası olarak algılanmasının bir arada tutturulmasının gerektiği, ayırt edicilik kriterlerinin çıtasının yüksek olduğu bir marka türünden söz ediyoruz.

Pozisyon markalarının kaderinde, bu yüksek çıta sebebi ile, genellikle ayırt edicilik açısından sorgulanmak vardır, bu yolda “kullanım sonucu ayırt edicilik” kazandıklarını ispat etme evresinde de pozisyon markaları, çeşitli mahkeme ve idari otorite kararlarına da birçok kez konu olmuşlardır.  

Tefal’in kırmızı noktasına dönecek olursak, söz konusu başvurunun türü, Birleşik Krallık sisteminde Avrupa Birliği uygulamasından farklı olarak açıkça “pozisyon markası” kavramı bulunmadığından, marka tipi karardan sonra “şekil markası” olarak değiştirilmiştir. UKIPO 0/587/20 numaralı 23 Kasım 2020 tarihli kararı ile Tefal’in “kırmızı nokta” pozisyon markası başvurusunu ayırt edicilikten yoksun olması gerekçesi ile reddetmiştir. Karar, pozisyon markalarına ve kullanım sonucu ayırt ediciliğe yönelik kapsamlı değerlendirmeler içermektedir.

2. Ret Kararı

Marka başvurusu, yapılan ilk incelemede, 1994 tarihli Markalar Kanunu’nun 3(1)(b) maddesi uyarınca ayırt edicilikten yoksun olması sebebiyle reddedilmiştir. Kararda, ilgili tüketicinin kırmızı nokta şeklini gördüğünde bunu bir marka olarak algılamayacağı ve kırmızı noktanın tavalarda yer alan “banal” bir özellik olduğu belirtilmiştir. Bu bağlamda incelemeyi yapan uzman, kırmızı nokta işaretinin markayı diğer markalardan ayırt etmek yönündeki temel işlevini yerine getirmediğini vurgulamıştır.  

Bu ret kararına karşılık Tefal, kırmızı noktanın Birleşik Krallık’ta kullanım sonucu ayırt ediciliğe sahip olduğunu kanıtlamak amacıyla delil olarak, Birleşik Krallık’taki ana caddelerde 250 tüketicinin katılımıyla bir anket yapılması yönündeki talebini ve hazırladığı anket sorularını ilgili uzman ile paylaşmıştır. Anketteki sorular şunlardır:

1. Pişirme gereçleri satın alıyor musunuz? (Yanıt hayır ise ankete devam edilmez, yanıt evet ise aşağıdaki soruya geçilir.)

2. Pişirme gereçleri anlamında, bu işareti gördüğünüzde aklınıza ne geliyor? (Burada anket yapılan tüketiciye markanın görseli gösterilir. Yanıt Tefal ise anket burada sonlandırılır, yanıt Tefal değil ise bir sonraki soruya geçilir.)

3. Sizce, bu işaretin yer aldığı bir ürün belirli bir şirkete mi aittir? (Yanıt hayır ise devam edilmez, yanıt evet ise son soruya geçilir.)

4. Sizce bu ürün hangi şirkete aittir?

Uzman, markanın kullanım sonucu ayırt edicilik kazandığı hususunda sunulacak deliller konusunda başvuru sahibinin karar vermesi gerektiğini ve yukarıda sayılan sorulara ilişkin herhangi bir ekleme ve yorumda bulunamayacağını söyleyerek Tefal’in sunacağı deliller konusunda serbest olduğunu belirtmiştir. Ardından Tefal, kırmızı noktanın kullanım sonucu ayırt ediciliğine ilişkin anket sonuçları ile yüklü bir dosyadan oluşan somut delillerini dosyaya sunmuştur.

3. Duruşma Aşaması

UKIPO itiraz incelemesinde, bizim sistemimizden farklı olarak, bir de duruşma aşaması bulunmaktadır. Birleşik Krallık uygulamasına özgü bir aşama olan duruşma aşaması, yazımıza konu itirazda 16 Aralık 2019 tarihinde gerçekleşmiştir. Duruşmada, öncelikle markanın bir şekil mi yoksa bir pozisyon markası mı olduğu tartışılmıştır ve bunun neticesinde bir şekil markası olduğu yönünde tanımlama yapılmıştır.

Bunun akabinde marka başvurusunun asıl markaya göre ikincil konumda kullanılmasına ilişkin Tefal, Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın (“ABAD“) Specsavers (ABAD C-252/12) ve Levi’s (ABAD C-12/12) kararlarına atıfta bulunarak, her iki kararda da ABAD’ın ikincil markanın kullanılıyor olması için ikincil markanın kendi başına kullanılmasının gerekli olmadığını değerlendirdiğini vurgulamıştır. Levi’s kararında ABAD, Levi’s kot pantolonların arka cebinde yer alan kırmızı etiketin üzerinde “Levi’s” yazmasa dahi, markanın doğrudan kullanıma konu edildiğine karar vermiştir. Bu kararlara ek olarak da, Kit-Kat (EWCA Civ 358) kararından farklı olarak ilgili marka başvurusunun reklamlarda açıkça kullanıldığına dikkat çekilmiştir. Bunlara ilaveten Tefal, kırmızı noktanın Tefal reklamlarında ve tanıtımlarında sıkça yer aldığını, yalnızca işlevsel olarak değil görsel olarak satın alırken kırmızı noktanın tüketiciler nezdinde büyük bir rol oynadığını, yüksek derecede bir değerinin olduğunu ve bu bağlamda tavanın ambalajında ve pazarlanmasında kırmızı noktanın bir marka olarak konumlandırıldığını vurgulamıştır.

Duruşmayı inceleyen uzman, Tefal tarafından dosyaya sunulan delilleri detaylıca incelemiştir. Bu hususta, anket sonuçlarına göre marka başvurusu gösterildiğinde, “Pişirme gereçleri anlamında, bu işareti gördüğünüzde aklınıza ne geliyor?” sorusuna katılımcıların %32,5’lik bir kısmının “Tefal”i işaret etmesine dikkat çekmiştir ki bu bizce de küçümsenemeyecek bir orandır. Yine burada duruşmayı inceleyen uzman, %27,5 oranında tüketicinin ancak daha fazla soru sorulması halinde Tefal’i işaret ettiğini de belirtmiştir.

Bunlara ek olarak duruşmayı inceleyen uzman, Tefal tarafından emsal gösterilen Levi’s ve Kit-Kat kararlarının somut olay açısından bağlantılı olduklarını ancak marka başvurusunun, sunulan deliller çerçevesinde Levi’s kararındaki şekilde bir kullanıma konu edilmediğini belirtmiştir. Duruşmayı inceleyen uzmana göre, (i) kullanıma ilişkin sunulan deliller arasında kırmızı nokta işaretinin tek başına bir kaynak gösterme işlevi bulunmamaktadır (bu bağlamda “kırmızı noktalı tava” gibi bir kullanım olması halinde Tefal’in tüketicilerin dikkatini işarete çekmekte başaralı olacağına değinilmiştir), (ii) ilk soruda “pişirme gereçlerinden bahsedilerek” tüketiciler “Tefal” cevabını vermeye yönlendirilmiştir ve (iii) ikinci sorunun yapısı nedeniyle tüketiciler bir “markaya” ilişkin bir cevap vermeye yönlendirilerek, işaretin bir markaya ilişkin bir işaret olduğunun algılanması desteklenmiştir.

Uzman, “Meşhur Kırmızı Nokta” ibaresinin sadece bir “sıcaklık göstergesi” olarak tanıtıldığının ve kırmızı noktaya “kendi başına” bir ayırt edici işaret olarak özellikle dikkat çekilmediğinin altını çizmiştir. Bu bağlamda “kırmızı noktalı tava” gibi bir kullanım olması halinde, Tefal’in tüketicileri işaretin onun bir markası olduğuna yönelik bilinçlendirebilmesinin/eğitebilmesinin mümkün olduğu ancak sadece “Meşhur Kırmızı Nokta” şeklinde bir kullanımın işaretin bir marka kullanımı olarak algılanmayacağı ve tam aksine kaynak gösterme yönündeki herhangi bir algıyı da engelleyeceği vurgulanmıştır. 

Duruşma sonrasında Tefal’e yeni argüman ve deliller sunmak için iki aylık bir süre tanınmıştır. Tefal, kırmızı noktalı tavaların pazarda özellikle kırmızı noktanın ortasında “T” harfi ile pazarlandığını gösteren reklam, katalog ve satışlara ilişkin delillere atıf yaparak, bu şekilde bir kullanımın kullanım sonucu ayırt edicilik açısından değerli deliller olduğuna ve Levi’s kararı ile paralel şekilde değerlendirmeleri gerektiğine vurgu yapmıştır.

Tefal ilk olarak duruşmayı inceleyen uzmanın anket sorularına ilişkin çekincelerine yönelik yorumda bulunarak, anketin metodolojisinin kusurlu olmadığını ve bir bütün olarak ele alındığında, soruların ankete katılanları Tefal lehine bir sonuca götürmediğini ileri sürmüştür. Tefal, bir bütün olarak ele alındığında, ankete katılan tüketicilerin %60,25’inin yanıtlarında Tefal’den bahsettiğine dikkat edilmesini, bu sayının istatistiksel olarak çok önemli bir veri olduğunu ve beklenebilecek herhangi bir makul düzeyin de rahatlıkla üzerinde olduğunu vurgulamıştır.

Tefal ayrıca, uzmanın anket sorularına ilişkin çekincelerine yönelik beyanlarda bulunmuştur. Bu hususta ikinci sorunun yapısal olarak tüketicileri “Tefal” cevabını vermeye yönlendirdiği vurgusuna cevaben, Kit-Kat kararının somut olay açısından uygulanabilir olmadığını, zira somut olayda marka başvurusunun başvuru yapılmadan önceki yıllarda başvurulan sınıflarda kullanıldığını, ancak Kit-Kat kararında marka başvurusunda bulunulan markanın başvurudan önce başvuru kapsamındaki sınıflarda kullanılmadığını belirtmiştir. Buna ilaveten somut olayda marka başvurusu uzun yıllardır satın alım esnasında tüketicilere görünür bir şekilde kullanılmıştır, ancak Kit-Kat olayında satın alım esnasında ilgili marka başvurusu tüketiciler açısından görülmemektedir ve başvuruda bulunulan çikolata şekli paket altında saklıdır. Somut olayda ise tam aksine, sunulan delillerle ortaya konduğu üzere Tefal markalı tavaların satışında özellikle tavanın paketlenmesinde tavaların ortasındaki kırmızı noktanın bulunduğu kısım yuvarlak bir şekilde kesilerek işarete vurgu yapılmaktadır. Bu açıdan Tefal’e göre, somut olaydaki deliller, tüketicilerin, kırmızı noktanın ürünler üzerinde uzun süredir devam eden, göze çarpan, bağımsız ve hemen algılanabilir varlığı nedeniyle, bir kaynak gösterdiğini göstermektedir.

Örnek:  

    

     

Tefal üçüncü soru açısından, sorunun spekülasyon konusuna yönlendirme içerse bile, sorunun tüketicileri, marka başvurusunu taşıyan bir pişirme gereci ile karşılaşmaları halindeki duruma sokmak amaçlı olduğunu belirtmiş ve üçüncü sorunun ikinci soruya göre daha az ağırlık taşıyabileceğini kabul ederek, yine de bu sorunun sonucunun Birleşik Krallık’ta tüketicilerin işareti bir kaynak işareti olarak algılamalarına ilişkin önemli bir izlenim gösterdiğine vurgu yapmıştır. Bu hususta Tefal, Levi’s kararının somut olay ile paralel ve somut olay açısından uygulanabilir olduğunun tekrar altını çizmiştir.  

4. Son İncelemeyi Yapan Uzmanın Değerlendirmeleri

a. Hukuki İncelemeler

Ne var ki, Tefal’in argümanları ve sunduğu delillere rağmen, UKIPO’nun marka başvurusuna ilişkin görüşü değişmemiştir.

Son incelemeyi yapan uzman öncelikle, markanın temel işlevinin tüketicinin veya son kullanıcının, herhangi bir kafa karışıklığı olmaksızın ürünü diğerlerinden ayırt etmesini sağlayarak, marka altında sunulan mal veya hizmetlerin kaynağını garanti etmek olduğunu ve ayırt edici karakterden yoksun işaretlerin ise bu temel işlevi yerine getirmekten aciz olduklarını vurgulamıştır. Sonrasında, marka başvurusu kapsamındaki 21. sınıftaki malların tüketicilerinin ürünün özelliklerine dikkat eden ve önem veren bir kitle olduğunu ve bu nedenle makul ölçüde dikkatli bir kesimden oluştuğunu belirlemiştir ve ardından olayın temelindeki soruyu “Tüketiciler bu işareti spesifik olarak kaynak gösteren bir marka olarak algılarlar mı?” çerçevesine oturtmuştur. Sonrasında ilk incelemeyi yapan uzman ve duruşmayı inceleyen uzmana katıldığını belirterek, marka başvurusunun ilk bakışta ayırt ediciliğe sahip olmadığından reddedilmesinin haklı olduğunu belirtmiştir. Zira uzmanın değerlendirmesine göre kırmızı nokta işareti, ürünlerin “bağımsız” bir özelliği değildir ve tavanın şekliyle benzer şekilde dairesel formda olması sebebiyle, dairesel bir tavanın ortasında üçgen veya kare şeklinde bir işaret olmasına göre daha gelenekseldir ve dolayısıyla dekoratif/işlevsel bir şekilde algılanmaktadır.

Son incelemeyi yapan uzman, kullanım sonucu ayırt edicilik bağlamında incelemelerine Windsurfing Chiemsee Produktions v. Boots (ABAD C-108/97) ve Kit-Kat (EWCA Civ 358) kararlarını inceleyerek başlamıştır.Bu kapsamda bir marka başvurusunun ayırt ediciliği değerlendirilirken: markanın sahip olduğu pazar payı, markanın ne kadar yoğun, coğrafi olarak yaygın ve uzun süredir kullanımının olduğu, teşebbüsün markayı tanıtmak için yatırdığı miktar, işareti nedeniyle malları belirli bir teşebbüs kaynaklı olarak tanımlayan ilgili kişi sınıfının oranı, ticaret ve sanayi odaları veya diğer ticaret ve meslek birliklerinin beyanları dikkate alınmalıdır [Windsurfing Chiemsee Produktions v. Boots (ABAD C-108/97)] ve kırmızı noktanın bir marka olarak tescil edilebilmesi için ilgili tüketiciyi ürünün kaynağını gösterdiği konusunda eğitmek için işaretin bir marka olarak kullanılmış olması gerekmektedir [Kit-Kat (EWCA Civ 358)]. Bu doğrultuda Kit-Kat kararı doğrultusunda işaretin bir marka olarak işlev gösterdiğinin kanıtlanamadığı halde, ilgili işaret bir marka olarak değerlendirilemeyecektir [ayrıca bkz. Nestle v. Unilever (EWCH 2709 (Ch))].

Uzman Kit-Kat kararının Tefal’in belirttiğinin aksine somut olay açısından önem taşıdığını, zira, Kit-Kat kararında olayın çikolatanın şekli olmasının farklılık göstermesine rağmen, başvuru sahibinin marka başvurusunu bir “marka olarak kullanması gerektiği” hususunda önem taşıdığının altını çizmiştir ve alt markanın kullanımının değerlendirmesi açısından UKIPO’nun O-072-18 numaralı “Birkenstock” ‘Ayakkabı Tabanı’ kararına da atıfta bulunmuştur. Bu bağlamda, “Marka sahibi, bir marka mesajı iletmesi için alt markaya güveniyor mu ve bu alt marka başvuru sahibinin pazarlamasında belirgin bir rol oynuyor mu?” sorusunun büyük bir önem taşıdığını vurgulamıştır.

Atıf yapılan kararlar çerçevesinde uzman, marka başvurusunun “Tefal” markası altında bir alt marka olarak değerlendirilmesinin mantıksız olmadığını belirtmiştir. Uzman, Levi’s kararı açısından Tefal’e bir nebze hak vererek, Tefal tarafından “T” harfli kırmızı nokta kullanımlarının, markanın kullanımı teşkil edebileceğine ve sonradan kazanılan ayırt ediciliğe ilişkin “kabul edilebilir varyantlar” ve “diğer kompozit markalarla birlikte kullanımlar” olarak kabul edilebileceğine yönelik iddiaları haklı bularak, duruşmayı inceleyen uzmana katılmadığını belirtmiştir.

b. Delillerin İncelenmesi

Hukuki anlamdaki incelemelerin ardından, Tefal tarafından dosyaya sunulan deliller detaylıca incelenmiştir. Sunulan delillere göre Tefal, 2000 yılından beri 42 milyon adet 340 milyon Euro değerinde “Meşhur Kırmızı Nokta” ibareli ürün satışında bulunmuştur ve özellikle Birleşik Krallık’ta son 10 yılda 20 milyon Pound değerinde pazarlama harcamasında bulunmuştur. “Meşhur Kırmızı Nokta” ibareli tanıtımlar Birleşik Krallık’ın en büyük dergilerinde ve en büyük televizyon kanalları ve programlarında yer almıştır ve bu tanıtımlar çok yüksek okunma ve izlenme sayılarına ulaşmıştır. Bunlara ek olarak dünyanın en tanınmış şeflerinden biri olan Jamie Oliver ile yapılan “Jamie Oliver by Tefal” işbirliğinde “Meşhur Kırmızı Nokta”nın yer aldığına ilişkin dosyaya deliller sunmuştur. Bunların yanında yukarıda sorularının detayları belirtilen anketin sonuçları da dosyaya delil olarak sunulmuştur, anket 400 kişinin katılımıyla Birleşik Krallık’ın farklı bölgelerinde gerçekleştirilmiştir.

Son incelemeyi yapan uzman, Tefal’in Birleşik Krallık mutfak gereçleri pazarında oldukça büyük bir oyuncu olduğunun kabulünün gerektiğini belirterek, “Meşhur Kırmızı Nokta”nın da hiç şüphesiz kullanıldığını ancak içtihatlar çerçevesinde bir işaretin basit bir şekilde teşhir edilmesinin, kullanım sonucu ayırt edicilik kazanıldığını kanıtlamayacağını vurgulamıştır. Bu bağlamda yapılan incelemeye göre, Tefal başvuruya konuyu markayı kırmızı noktanın teknik işlevine ağırlık vererek kullanmaktadır ve bir marka olarak kullanmamaktadır.

Bunlara ek olarak son incelemeyi yapan uzman, ankete katılan tüketicilerin %16,75’inin kırmızı noktayı “tava sıcakken kırmızı olan”, “sıcaklık gösteren nokta” gibi şekillerde tanımladıklarına da ayrıca dikkat çekmiştir; uzmanın değerlendirmelerine göre bu şekilde bir algı, işaretin teknik işlevle bütünleştiğine ancak Tefal markası ile herhangi bir şekilde bütünleşmediğine işaret etmektedir. Son incelemeyi yapan uzman, duruşmayı inceleyen uzmanın anket sorularına ilişkin değerlendirmelerine katıldığını belirterek, kullanım sonucu ayırt edicilik iddiasının ilgili tüketicilerin önemli bir kısmının sadece işareti başvuru sahibiyle ilişkilendirdiklerini ve malların kaynağını gösteren bir marka olarak gördüklerini göstermediğini vurgulamıştır.

5. Karar ve Sonuç

Kararda, Tefal tarafından sunulan deliller ve duruşma esnasındaki tartışma ve incelemelerin sonunda, kullanım neticesinde ayırt edicilik hakkında kriterler detaylıca ele alınmıştır. Windsurfing Chiemsee Produktions v. Boots, Kit-Kat, Levi’s ve Birkenstock kararları doğrultusundaki incelemeler sonucunda Tefal tavaların ortasındaki kırmızı nokta işaretinin bir “sıcaklık göstergesi” olmaktan öteye geçemediği vurgulanarak, anket sonuçları ve sunulan delillerin kullanım sonucu kazanılan ayırt ediciliği kanıtlamak açısından yetersiz olduklarına kanaat getirilmiş ve ilgili marka başvurusu başvurulduğu malların tamamında reddedilmiştir.

UKIPO incelemelerine göre kırmızı nokta tüketiciler tarafından Tefal markasının bir sembolü olarak anlaşılmamakta ve tavalarda yer alan işlevsel bir unsur olarak algılanmaktadır. Bu açıdan Tefal’in pazarlama çalışmaları esnasında kırmızı noktaya farklı şekillerde referans vererek noktanın bir marka olarak kullanımını güçlendirmiş olması halinde, marka olarak algılanacağı vurgulanmıştır. Kararda, kırmızı nokta pozisyon markası başvurusunun makul derecede yüksek dikkate sahip tüketiciler nezdinde ayırt edicilikten yoksun olduğu, dekoratif, işlevsel ve teknik bir işaret olduğu ve bu nedenlerle de ticarette kaynak gösterme işlevini sağlamadığı belirtilmiştir.

6. Değerlendirmemiz

UKIPO görüşüne göre, Tefal’in kırmızı noktası, tüketici tarafından marka olarak algılanacak bir işaret olarak görülmemiştir. Pozisyon markaları ve kullanım neticesinde ayırt edicilik her olay ve başvuru özelinde, ilgili markanın kullanıldığı çevre, ürünün niteliği, hangi tüketiciye hitap ettiği, ne kadar uzun süredir kullanıldığı, ne kadar tanıtımının yapıldığı gibi pek çok sorunun cevabına bağlıdır UKIPO tarafından verilen bu karar, pozisyon markalarının tescilinde ve kullanım neticesinde kazanılan ayırt edicilik yönünden önemli değerlendirmeler içermektedir. Ne var ki bu değerlendirmelerin tartışmalara yol açabileceği ortadadır. Değerlendirmede kıyaslaması yapılan kararlara örneğin Levi’s pozisyon markasına bakıldığında, pantolon cep kısımlarında bulunan kırmızı etiket işaretinin ürünün kendisinden bağımsız olarak ayırt edici değerlendirilken, Tefal’in tava ve tencere ürünlerinde uzun yıllardır aynı noktada kullanılan işaretin kullanım neticesinde ayırt edicilik kazanmadığını söylemenin katı bir değerlendirmenin ürünü olduğunu düşünüyoruz. Sunulan delillere baktığımızda, markanın sahip olduğu pazar payı, markanın ne kadar yoğun, coğrafi olarak yaygın ve uzun süredir kullanımının olduğu, teşebbüsün markayı tanıtmak için yatırdığı miktar, işareti nedeniyle malları belirli bir teşebbüs kaynaklı olarak tanımlayan ilgili kişi sınıfının oranı gibi kriterlerin tamamının karşılanmasına rağmen, kırmızı noktanın işlevine takılmak ve ayırt edicilik kazanmadığını söylemek bizce pek mümkün değil.

Yapılan anket değerlendirmesinde ise özellikle markaların tescil kapsamında mal ve hizmetler için ayırt ediciliği aranması gerektiği dikkate alınırsa, %35’in üzerinde kişinin kırmızı nokta ve pişirme gereçleri arasındaki bağlantıyı kurarken Tefal cevabı vermesi kanaatimizce azımsanacak bir oran değildir. Özellikle de bir bütün olarak ele alındığında, ankete katılan tüketicilerin %60,25’inin yanıtlarında Tefal’den bahsetmesi bizce hatırı sayılır olmasına rağmen bu kararda, Tefal tarafından sunulan tanıtım delilleri, reklam harcamaları, tüketici anketi gibi delillere baktığımızda UKIPO’nun bu konuda biraz sert davrandığını ve Tefal’in kırmızı noktasının kullanım neticesinde ayırt edici bulunmadığına kanaat getirilmesinin tartışmaya açık olduğunu düşünmeden edemedik.  Bunca delil, reklam, yatırım, anket sonuçlarına rağmen kullanım neticesinde ayırt edicilik görülmüyorsa kim, hangi koşulda bu kriterleri sağlayabilir, bu sorunun cevabını merak ediyoruz.

Mine GÜNER SUNAY

mine.guner@gmail.com

Zeynep Deniz TOKER

zdeniztoker@gmail.com

Şubat 2021

Kullanım sonucu Kazanılmış Ayırt Edicilik, Marka Mutlak Ret Nedenleri

LOUIS VUITTON BU SEFER DAMA DESENİ DAVASINI KAZANDI!

Louis Vuitton markasının çantalarda-bavullarda kullandığı şöyle bir deseni var.

Bu desenin farklı renkleri mevcut ve gördüğünüz renk kombinasyonundaki “Damier Azur” diye anılıyor.

Geçtiğimiz yıllarda 18-78 yaş arası hanımlar arasında orjinali-taklidi bu deseni içeren çantalardan almayanı dövüyorlardı sanırım(!), yoksa bu kadar çok kadının bu çantaları takmasının başka ne anlamı olabilirdi ki? Benim için pek de heyecan uyandıran bir desen değil doğrusu, ama  alana da lafımız yok ne de olsa kişisel beğeni meselesi.  

Ama olayın marka hukuku boyutuna gelirsek tabii ki ben (de) yüz metreden yukarıdaki deseni taşıyan bir çantanın  L. Vuitton olduğunu düşünürüm. Taklit mi orijinal mi konusu ise ancak yakına gelince anlaşılıyor maalesef, çünkü evet bazı taklitler fena halde başarılı.  

L.Vuitton’un bu desenle ilgili daha evvel başı iki kez derde girmişti. Önceki ihtilaflarda aynı desenin farklı renk kombinasyonunu içeren markaların ayırt edici olmadığı VE bütün Avrupa Birliği nezdinde kullanımla ayırtedicilik kazanmadığı yönünde kararlar çıkmıştı, fakat kararların verilmesinden sonra davacılar davalarını geri çekmişti. Ama bu kez Genel Mahkeme bugün inceleyeceğimiz 10/06/2020 tarih ve  T 105/19 nolu kararıyla L. Vuitton lehine karar verdi.

Hepimizin bildiği bir gerçek var; farklı renklerde karelerden oluşan deseni (kısaca dama deseni diyelim) L. Vuitton icat etmedi. Bu aşağı yukarı insanlık tarihi kadar eski bir desen ve bugüne kadar hemen her çeşit mal üzerine farklı versiyonlarla uygulanmış durumda. Ama 18.sınıftaki mallar açısından desen ve doku kaynak olarak L.Vuitton’u  gösteriyor mu derseniz;bence kesin gösteriyor.

Louis Vuitton Malletier 2008  yılında işareti için WIPO üzerinden 18.sınıfta yaptığı 986207 numaralı uluslararası başvuruda AB’yi de seçiyor  ve marka EUIPO nezdinde sorunsuz tescil ediliyor. 2015 Yılına gelindiğinde Polonya vatandaşı Norbert Wisniewski EUIPO’ya başvurarak bahsi geçen tescile konu işaretin  ayırt edicilikten yoksun olduğu gerekçesiyle hükümsüzlüğüne karar verilmesini talep ediyor. EUIPO İptal Birimi hükümsüzlük talebini kabul edince L. Vuitton Temyiz Kurulu’na başvuruyor ama sonuç değişmiyor; bunun üzerine L.Vuitton dosyayı Genel Mahkeme’ye taşıyor. 

L. Vuitton temelde kısaca diyor ki;

1- EUIPO tarafından tescil edilmiş olması zaten bu işaretin doğuştan/özünde ayırt edici olduğunun en açık delilidir, bunun aksini iddia edip hükümsüzlük talebinde bulunan iddiasını ispatlamak zorundadır. Karşı tarafın bu konuda sunduğu deliller  hem çok kıttı, hem de delil gücüne sahip değildi. Buna rağmen EUIPO delillerin bahsi geçen niteliğini hiç gözönüne almadan kararını sözde çok bilinir olduğunu belirttiği gerçeklere dayandırdı. Bu durumda EUIPO marka için  yeniden bir inceleme yapmış oldu, halbuki EUIPO’nun böyle bir yetkisi olmadığı gibi zaten yaptığı inceleme de hatalı.   

2- Dosyaya kullanımla ayırtedicilik kazanmaya dair sunduğumuz deliller EUIPO tarafından doğru düzgün incelenmedi.

EUIPO bu dosyada inceleme yaparken üç boyutlu markalara ilişkin içtihada dayanmış. Genel Mahkeme de EUIPO’nun şu genel alıntısına katılıyor; belirlenmiş prensiplere göre, bir marka ancak başvuruya konu mal/hizmetlerin dahil olduğu sektörün norm ve gelenek göreneklerinden esaslı şekilde uzaklaşırsa   ve kaynak gösterme fonksiyonuna sahipse  tescil edilir. EUIPO’ya göre; dekoratif sanatlar alanında dama deseni son derece basit ve bilinen bir desen ve sayısız varyasyonuyla kullanılagelmiştir, yani bu desen 18.sınıfa giren mallar için sektörün normları ile gelenek ve göreneklerinden  uzaklaşan bir yapıda değildir. Yine EUIPO’ya göre işarette karelerin içindeki örgülü ve çözgülü yapı sanki iki farklı  yapı/dokuma birbiri içinden geçerek örülmüşçesine  bir görsel efekt yaratsa dahi bu 18. Sınıfa giren mallar açısından geleneksel bir yapıdır. 

Genel Mahkeme önce EUIPO’nun incelemede hata yapıp yapmadığına bakıyor ve diyor ki; bir marka başvurusu için  mutlak red sebepleri yönünden inceleme yapılırken- işaretin doğuştan ayırtedici olup olmadığını incelerken-   EUIPO  kendi incelemesini yapar ve kendi bildiği vakaları da gözönüne alır. Ancak  hükümsüzlük prosedürüne gelindiğinde Temyiz Kurulu artık   bu konuda yeniden inceleme yapmaz, yani  işaretin ayırt edicilik vasfına sahip olduğu varsayımsal olarak kabul edilir. Bu durumda tescilli bir markanın ayırt edici olmaması sebebiyle hükümsüzlüğüne karar verilmesini isteyen kişi   bu iddiasını ispatla yükümlüdür ve zaten ortada başvuru tarihinde de mevcut vakalar/gerçekler vardıysa bunları EUIPO’ya hatırlatmak da gene onun sorumluluğundadır. Ancak, her ne kadar tescil markanın ayırtedici olduğu varsayımının güçlü bir delili ise de, hükümsüzlük talebi halinde bu durum EUIPO’nun talepte bulunanın sunduğu delilleri incelemeyeceği VE  dava konusu marka tescile konu olduğu sırada dosyayı inceleyen uzman tarafından gözden kaçırılmış bilinen gerçekleri dikkate  almayacağı anlamına gelmez.   

Bu dosyada hükümsüzlük talebinde bulunan kişi, üzerine damalı desenler uygulanmış başkalarına ait tekstil ürünleri ve 18.sınıfa giren çanta vs emtiaların fotoğraflarını dosyaya sunmuş ve doğal olarak L. Vuitton aleyhine damalı desene ilişkin verilmiş önceki kararlara da dayanmış. (T 360/12, yayınlanmamış,  ve T 359/12 nolu dosyalar). Tabii aslında EUIPO da kararında bu önceki kararlara dayanıyor. Genel Mahkeme kararında bunları gözönüne alarak EUIPO’nun  aslında karar verirken markanın ayırt ediciliği ile ilgili yeni bir inceleme yapmadığını, talepte bulunanın sunduğu deliller ile iyi  bilinen gerçekleri gözönüne aldığını ve bununda doğru bir inceleme metodu olduğunu söylüyor.

Habire “iyi  bilinen gerçekler” kavramından bahsediyoruz, nedir bu? AB İçtihat Hukuku’na göre “iyi bilinen gerçekler”; herkes tarafından biliniyor olması muhtemel yada genel olarak ulaşılabilecek kaynaklardan edinilmesi mümkün olan vak’a ve gerçeklerdir. (24/10/2018, Bayer v EUIPO — Uni-Pharma (SALOSPIR), T 261/17, yayınlanmamış, EU:T:2018:710, paragraf 42).

Kısaca söylemek gerekirse, Genel Mahkeme; EUIPO’nun dama desenini andıran bu desenin  hep var olduğu, sektör normlarından ve geleneklerden uzaklaşmadığı, günlük yaşamda  son derece bilinen bir desen olduğu, desendeki karelerin içindeki illüzyon yaratan atkılı dokuların bu realiteye bir etkisi olmadığı yönündeki   görüşüne katılıyor + daha önceki L.Vuitton kararlarına da aynen atıf yapıyor ve diyor ki EUIPO’nun bu çok bilinen gerçekleri gözönüne almasında hukuka aykırı bir durum yok, sadece işaret tescile konu olduğunda dosyayı inceleyen uzman bunu gözden kaçırmış.

Dosyada L. Vuitton kendi aleyhine çıkmış eski tarihli kararların davaların geri çekilmesi sebebiyle kesin hüküm oluşturmayacağını, bu kararlarda dama desenine ilişkin yapılmış tespitlerin bağlayıcılığı olmayacağını iddia etse de Genel Mahkeme bunu kabul etmiyor ve diyor ki ; o kararlar olmasaydı da göz önüne alınan hususlar herkesin bildiği gerçekler zaten + önceki  davaların geri çekilmiş olması o kararların göz önüne alınamayacağı anlamına gelmez + önceki davalardaki dama desenleri renk olarak farklı olsa da bu durum eski davalardaki kararların huzurdaki dava ile bağlantısız olduğu anlamına gelmez çünkü  desen aynı desen aslında + EUIPO bu eski davaları göz önüne alarak hatalı bir inceleme yapmış değil.  Ezcümle Mahkeme EUIPO’nun markanın ayırt edicilik vasfını taşımadığına ilişkin görüşünü kabul ediyor.

Ancak bu davayı önceki L.Vuitton dama deseni kararlarından ayrıştıran asıl konu kullanımla ayırt ediciliğin kabul edilişi oluyor. EUIPO hükümsüzlük talebini kabul ederken kullanımla ayırt ediciliğin ispatlanamadığını da söylemiş ama Genel Mahkeme aynı görüşte değil.

L. Vuitton’a göre; EUIPO Temyiz Kurulu kullanıma ilişkin sunulan delilleri  markanın  2008 yılında bütün AB ülkelerinde kullanımı yönünden  tüm yönleriyle incelemedi, EUIPO bu delillerdeki ülkeleri 3 gruba ayırdı ve sadece 3. Gruba giren ülkelere ilişkin delillere bakarak aleyhte  karar verdi.L. Vuitton’a göre  EUIPO’nun 1. ve 2. Gruptaki ülkelere ilişkin sunulmuş delillerin incelenmesine gerek olmadığını söyleyerek bunları inceleme dışı bırakması hem hatalı hem de hukuka aykırı.

Kullanıma ayırt edicilik kazanma konusunda ispat yükünün marka sahibi üzerinde olduğu malum. Burada diğer vakalar yanında markayı taşıyan malların piyasadaki payı, markanın ne yoğunlukta ve ne kadar  süredir kullanıldığı gibi faktörler göz önüne alınıyor. AB nezdinde kullanım ispatının kendine özgü bölgesel bir özelliği var elbette; AB’nin üniter yapısı göz önüne alındığında kullanımla ayırt edicilik kazanmanın tüm AB nezdinde ispatı aranıyor prensip olarak, eğer marka bir AB tescili ise (25/07/2018, Société des produits Nestlé and Others v Mondelez UK Holdings & Services, C 84/17 P, C 85/17 P ve C 95/17 P, EU:C:2018:596). Tabi marka sadece bazı üye ülkeler yönünden başlangıçtan beri ayırt edicilik içermiyorsa o zaman bütün üye ülkelerde kullanımla ayırt ediciliğin ispatı gerekmiyor.Kullanımın ispatına binaen L. Vuitton EUIPO’ya satış istatistiklerinden, reklam kampanyalarına, güvenilir marka değerleme şirketlerinin yaptığı sıralamalardan , global ve Avrupa bazında piyasa payını gösteren raporlamalara kadar birçok delil sunmuş.

EUIPO dosyayı incelerken AB ülkelerini şu şekilde 3 gruba ayırmış;

  1. Grup; Almanya, İspanya, Fransa, Macaristan, İtalya, Hollanda, Polonya,Romanya, Birleşik Krallık ve İsveç
  2. Grup; Avusturya, Belçika, Kıbrıs, Danimarka, Finlandiya, Yunanistan, İrlanda, Lüksemburg, Portekiz ve Çekya
  3. Grup; Bulgaristan, Estonya, Latvia, Litvanya,Malta, Slovenya ve Slovakya

3.Grupta yer alan  ülkeler AB nüfusunun sadece %4’ünü oluşturuyor. Buralarda L.Vuitton’un mağazası yok,ancak L. Vuitton bu ülkelerde yaşayan ilgili tüketicilerin dava konusu markayı taşıyan malların kaynağının kendisi olduğunu düşüneceğini iddia ediyor ve mağazası olmasa da adresi bahsi geçen ülkelerde olan müşterilere yapılan satışlara dair faturalar, oralardaki dergilerde çıkmış reklamlar gibi deliller  sunuyor.  Ancak EUIPO bu delillerin 3. Grupta yer alan ülkelerdeki ilgili toplum kesiminin dava konusu markayı taşıyan 18. Sınıfa giren ürünlerin kaynağının L.Vuitton olduğunu düşüneceğini ispat etmediğini, dolayısıyla kullanımla ayırtedicilik kazanmanın ispat edilemediğine karar veriyor. 

Genel Mahkeme’ye göre usul ekonomisi yönünden EUIPO incelemesini 3.Grup ülkeler ile sınırlandırabilir ama buradaki sorun EUIPO’nun neden böyle bir inceleme yöntemi izlediği konusunu gerekçelendirmemiş olması. Oysa ki incelemede gözönüne alınmamış delillerin tüm AB ülkeleriyle alakası olabilir, kaldı ki ABAD’da kararlarında kullanımla ayırtediciliğin kazanılmasında her bir üye ülke için ayrı ayrı delil sunmanın hukuken mecburi olmadığına dair görüş belirtmiş.

Mesela sunulanlar arasında davacının dünyadaki en tanınan lüks segment  ürün şirketlerinden biri olduğunu ve deri ürünler sektöründe AB piyasasındaki en önemli oyuncu olduğunu ispat eden deliller mevcut. 2008-2014 yılları arasında çantalar ve seyahat çantaları alanında L.Vuitton Batı Avrupa ülkelerinde birinci ve Doğu Avrupa ülkelerinde ikinci sırada.  Yada incelenmeyen deliller arasında dava konusu markayı taşıyan ürünlere dair Slovak web sayfalarından alınmış reklamlara ilişkin çıktılar var.  Davacının 3.Gruba giren ülkelerde mağazaları bulunmaması ise kendi pazarlama ve marka stratejisinin bir parçası, yoksa bu tek başına aleyhte bir durum değil. Kaldı ki, tıpkı davacının ifade ettiği gibi,  günümüzde her şeyin elektronikleştiği bir dünyada orada bir mağazanın bulunmaması ilgili toplum kesiminin bir markayı tanımasına engel değil,  diyor Genel Mahkeme. 

Temyiz Kurulu inceleme yaparken dosyaya sunulan internet taraması sonucu elde edilmiş çıktıları da kısmen incelemiş, halbuki Genel Mahkeme’ye göre bunların tümüne bakılmalıydı.Bunun yanında L.Vuitton  dosyaya taklit mallara karşı aldığı hukuki aksiyonlara ilişkin olarak da sayısız delil sunmuş ki bu dava açtığı ülkeler arasında 3. Gruba girenler de var elbette. EUIPO bu delilleri incelerken “bu davalarda sadece işbu ihtilaftaki markayı taşıyan ürünlere el koyulmamış, başka markalar da geçiyor kayıtlarda” diyerek bunların kullanımla ayırtediciliği ispat etmeyeceğini belirtmiş. Genel Mahkeme’ye göre bu yaklaşım da hatalı çünkü herşeyden evvel sunulan bu deliller kamu otoritelerinin taklit mallara el koyulmasına dair tespitlerini içeriyor ve dava konusu markayı taşıyan mallara da el koyulduğunu belirtiyor,  ayrıca davaya konu marka başka bir markayla birlikte/kombine  kullanılarak da ayırtedicilk kazanmış olabilir, ve bir başka önemli noktada bir üye ülkede el koyulan taklit mallar başka bir üye ülkede satılacak olabilir.

Neticeten Genel Mahkeme EUIPO’nun verdiği kararı kullanımla ayırtedicilik yönünden bozuyor. Bu karar uzun zaman sonra nihayet L.Vuitton’a rahat bir nefes aldırmıştır eminim.

Özlem FÜTMAN

Ağustos 2020

ofutman@gmail.com

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Kullanım sonucu Kazanılmış Ayırt Edicilik, Marka Mutlak Ret Nedenleri

Flying V – Bir Kullanım Sonucu Kazanılmış (ya da Kazanılamamış) Ayırt Edicilik Kararı

Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi (“Genel Mahkeme”), 28 Temmuz 2019 tarihinde Gibson Flying V elektro gitarlarının ‘V’ üç boyutlu şekil markasının kullanım sonucu kazanılmış ayırt ediciliğini değerlendirmiştir. (T-340/18 sayılı karara buradan ulaşabilirsiniz.)

Davanın arka planı şu şekilde: 16 Haziran 2010 tarihinde, Gibson Brands, Inc. (“Gibson”) aşağıdakiüç boyutlu şekil markasının 9., 15. ve 25. sınıflardaki mal ve hizmetler kapsamında tescili için Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’ne (“EUIPO”) başvurmuştur ve tescil 30 Kasım 2010 tarihinde gerçekleşmiştir. Ardından, 7 Ekim 2014 tarihinde, bu yazının konusu davaya müdahil olan Hans-Peter Wilfer, söz konusu markanın 15. sınıftaki “müzik enstrümanları” bakımından kısmen hükümsüzlüğü için EUIPO’ya başvurmuştur. Bunun üzerine EUIPO İptal Birimi, 21 Aralık 2016 tarihinde markanın söz konusu mallar bakımından 207/2009 sayılı AB Marka Tüzüğü madde 7(1)(b) çerçevesinde ayırt edicilikten yoksun olduğu ve Gibson’ın Avrupa Birliği çapında markanın ayırt edicilik kazandığını ispat edemediği gerekçesiyle kısmi hükümsüzlüğe karar vermiştir. Gibson, 23 Şubat 2017 tarihinde EUIPO nezdinde temyiz yoluna gitmiştir. EUIPO İkinci Temyiz Kurulu (“Kurul”), 8 Mart 2018 tarihinde temyizin reddine karar vermiştir.

http://www.gibson.com

Kurul’un temyizi ret gerekçeleri şu şekildedir: ‘V’ şekilli gövdeye sahip elektro gitarlar 1958 yılında piyasaya sürüldüğünde alışılmışın dışında olsalar da bu şekil günümüzde olası elektro gitar şekillerinden biri olarak algılanmaktadır ve artık elektro gitar sektörünün kaide ve teamüllerinden önemli ölçüde ayrılmamaktadır. Ayrıca, 2010 yılında ‘V’ şekilli elektro gitarların, Gibson Flying V modelinin taklidi olsalar dahi, başka üreticiler tarafından da üretildiği bir gerçektir. Sonuç olarak tüketiciler, satın alma kararlarını yalnızca ‘V’ şeklinin kaynak gösterme işlevine dayandırarak veremeyeceklerdir, çünkü bu şekil ayırt edici karakterden yoksundur. Kullanım sonucu kazanılmış ayırt ediciliğe ilişkin sunulan ve Almanya, İtalya ve İsveç’te yapılan anketler güvenilir olsa dahi, Avrupa Birliği’nin tamamını değerlendirmek açısından yeterli bulunmamıştır. Bulgaristan, İspanya, Hollanda, Polonya ve Birleşik Krallık’ta yapılan anketler ise bağımsız kuruluşlarca gerçekleştirilmediğinden dikkate alınmamıştır. Her halükarda, sekiz üye ülkeye ilişkin anketler de Avrupa Birliği’nin tamamı açısından değerlendirme yapmaya yetmeyecektir.

Yazımızın konusu davada Gibson, Kurul’un kullanım ile kazanılan ayırt edicilik değerlendirmesi ölçütünü düzgün uygulamadığını ve bu bakımdan da uyuşmazlık konusu kararın uygun bir gerekçeden yoksun olduğunu iddia etmektedir. Kurul’un,sektörün kaide veya teamüllerinden önemli ölçüde ayrılma şartının anlam ve kapsamını yanlış değerlendirerek yalnızca uyuşmazlık konusu markanın söz konusu mallar bakımından alışılmış şekillerden biri olup olmadığını incelediğini; halbuki, ortalama tüketicinin bakış açısını da dikkate alması gerektiğini savunmaktadır. Ayrıca Gibson, Kurul’un Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’daki kullanımlara dair sunulan delillere dayanarak karar verdiğini fakat ilgili kaide ve teamül incelemesinin Avrupa Birliği kapsamında yapılması gerektiğini belirtmiştir. Bunun yanı sıra, Flying V modeli gibi ikonik ve kendine has bir gitarın kaynağının sürekli olarak ilgili tüketici tarafından algılanacağını iddia etmektedir. Öncelikle, üç boyutlu şekil markalarının ayırt ediciliği için yenilik bir şart değildir. Aksine, marka ne kadar uzun süredir kullanılıyorsa ilgili tüketici nezdinde o kadar tanınmışlık edinecek ve değer kazanacaktır. Zaten orijinal Flying V gitarının üreticisi de kendisi olduğundan ve müdahil ilgili tüketicinin algısının zaman içinde değiştiğini gösteren herhangi bir delil sunmamış olduğundan Gibson, tüketicinin söz konusu şekli kendisiyle kuvvetli biçimde özdeşleştirmeye devam ettiğini iddia etmektedir.Kurul, Gibson’a göre, tescilden 4 yıl sonra uyuşmazlık konusu markanın neden ayırt ediciliğini yitirdiğini açıklamayı başaramamıştır. Diğer ‘V’ şekilli gitar üreticilerinin varlığının ilgili tüketiciler tarafından bilinmesinin markanın ayırt ediciliği üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Her halükarda, üçüncü kişiler tarafından markanın hukuka aykırı biçimde kullanımı, markanın korunması hakkının önünü kesmemelidir. Gibson’a göre müdahil, tüketicinin zihninde Gibson marka gitarlar ile üçüncü kişilerin malları arasında bir bağlantı kurduğunu gösterememiştir. Bunun aksine, tüketicinin orijinal ile taklitleri ayırt edebildiğine ilişkin makaleler dahil olmak üzere deliller sunmuştur.

İçtihat uyarınca markanın ayırt ediciliği, öncelikle tescil başvurusunun yapıldığı mal ve hizmetler açısından, ardından da ilgili tüketicinin markayı algısı bakımından değerlendirilmektedir.Malın dış görünüşünden oluşan üç boyutlu markalar açısından da bu değerlendirme diğer marka kategorilerinden farklı olmayacaktır.Ortalama tüketiciler, herhangi bir grafik ya da kelime unsuru bulunmayan ambalaj şekillerine veya genel olarak malın kendi şekline bakarak ürünlerin kaynağına ilişkin tahminde bulunma alışkanlığına sahip değillerdir, bu nedenle de üç boyutlu şekil markasının ayırt ediciliğini kanıtlamak kelime veya şekil markalarınınkinden daha zor olacaktır.Bu nedenle söz konusu değerlendirme yapılırken markanın, sektörün kaide ve teamüllerinden önemli ölçüde ayrılıp ayrılmadığı ve bu yolla kaynak gösterme işlevini yerine getirip getirmediği incelenir. Eğer ayrılıyorsa, marka ayırt edici addedilecektir. Her ne kadar söz konusu mallar “müzik enstrümanları” olsa da, söz konusu şekil bir elektro gitarın gövdesine ait olduğundan Genel Mahkeme, ayırt edici karakterin yalnızca elektro gitarlar bakımından incelenmesi gerektiğini belirtmiştir.İlgili tüketiciler, Avrupa Birliği bölgesindeki profesyonel ve amatör elektro gitaristler olarak belirlenmiştir.Söz konusu mallar, kullanımı yaygın mallar kategorisine girmemekle birlikte özel mahiyetleri nedeniyle tüketicilerin dikkat seviyesi yüksek olacaktır.Piyasada kayda değer sayıda şekille karşılaşan tüketiciler tarafından, bir şeklin pazarı tanımlayan şekillerden herhangi bir tanesi olarak algılanmayıp doğrudan belirli bir üreticiye ait olduğunun anlaşılması düşük bir ihtimaldir. Genel Mahkeme, hali hazırda piyasada geniş yelpazede orijinal ve fantastik görünüşlü birçok elektro gitarın bulunmasını, belirli bir şeklin pazara hakim olan teamüllerden ayrılarak tüketiciler tarafından özgün veya orijinal olarak tanımlanma ihtimalini sınırlayan bir durum olarak görmektedir. Kurul, itiraz kapsamında sunulan delilleri inceleyip uyuşmazlık konusu marka başvurusu yapıldığı sırada piyasada geniş yelpazede değişik ve alışılmamış şekilli elektro gitar gövdeleri bulunduğuna karar vermiştir. Söz konusu deliller arasında en azından bir düzine değişik gitar gövdesinin fotoğrafları yer almakta olup bunlar geleneksel şekilden açılı ‘V’ ile ‘X’ ve hatta balta şekline kadar çeşitlidir.

https://ehomerecordingstudio.com/best-electric-guitars/

Kurul’un vardığı sonuç esasen, uyuşmazlık konusu markanın tescili için başvurulduğu sırada ‘V’ şeklinin sektörün kaide veya teamüllerinden önemli ölçüde ayrılmadığıdır. 1958 yılında piyasaya ilk çıktığı zaman Flying V gitar çok orijinal olmakla birlikte 50 yıl içerisinde pazarın geliştiği ve çok çeşitli gitar gövdesi modelleriyle tanımlanabilir hale geldiği inkar edilemez. Şeklin orijinalliği, söz konusu üç boyutlu marka başvurusunun yapıldığı 16 Haziran 2010 tarihi başlangıç alınarak değerlendirilmelidir. EUIPO’ya göre, Gibson’ın taklit olduğunu iddia ettiği piyasadaki şekillerin varlığı ayırt edicilik değerlendirilmesinde önemli değildir.

Müdahil tarafından sunulan delillerin çoğunluğu her ne kadar Amerikan ve Kanadalı yayınlardan alınmış olsa da, söz konusu yayınlar AB piyasası için de bazı sonuçlara varılmasına olanak sağlayacaktır. Zira ilgili deliller Avrupa Birliği üye ülkelerinin vatandaşı olanlar dahil birçok ünlü gitaristin ve onların gitarlarının fotoğraflarını içermektedir. Bu kişiler dünya çapında performans göstermekte ve bu performanslar sırasında ister Amerika ister Kanada ister Avrupa Birliği ülkelerinde olsun aynı enstrümanları kullanmaktadır, bunun sonucunda da kullandıkları gitar şekilleri bu bölgelerde tanınır hale gelmektedir.

Elektro gitar ürünleri profesyonel ve amatör müzisyenlerden oluşan sınırlı bir tüketici grubuna yöneliktir. Bu kişilerin dikkat dereceleri, söz konusu malların özel nitelikleri ve ilgili piyasanın sınırlı ve uzmanlaşmış olduğu da hesaba katıldığında oldukça yüksektir. Özellikle profesyonel gitaristler arasından dünya çapında konserler verenler ve ünlü olanlar yüksek bir tanınmışlıktan yararlanır, aynı zamanda rol modellerdir, bu nedenle kullandıkları gitarlar ilgili toplum tarafından adeta simgesel kabul edilebilecektir. Genel Mahkeme’ye göre, elektro gitar pazarı uluslararası boyutu olan özel bir piyasa olarak değerlendirilmelidir. Dolayısıyla, esasen Kuzey Amerika’dan çıkmış olsalar dahi bu evrensel değerlerin AB tüketicileri tarafından da tanınacağı değerlendirilmiştir. Bu vakada piyasa tanımı, coğrafi açıdan değil sektörel olarak ele alınmıştır.

Kurul, uyuşmazlık konusu kararında, Genel Mahkeme’ye göre de doğru bir tespitle şu sonuca varmıştır: ilgili toplum ilgili zaman aralığında ‘V’ şekilli gitarların farklı üreticileri olduğunu biliyordu ve yalnızca ‘V’ şekline dayanarak bu malların kaynağı anlaşılamazdı.

Adalet Divanı’nın içtihadına göre, AB markasının veya sahibinin tanınmışlığı AB Marka Tüzüğü’nün 7. maddesindeki mutlak ret nedenlerini etkilemez. Kurul’un yaklaşımı ise, markanın tanınmışlığını ayırt ediciliğine karşı kullanmak olup Genel Mahkeme’ye göre doğru değildir. İşaretin kullanım sonucu kazanılmış ayırt ediciliğini tespit ederken yetkili makamlar delillerin genel olarak değerlendirmesini yapmalıdır. Bu değerlendirmeyi yaparken işaret vasıtasıyla ürünün belirli bir teşebbüse ait olduğunu ve bu ürünün diğer teşebbüslerin ürünlerinden ayırt edilebildiğini tespit etmek gerekmektedir. Markanın pazardaki hissesi ile yoğun, coğrafi olarak yaygın ve uzun süreli kullanımı, reklamı için yapılan yatırım, ilgili toplumda markayı diğerlerinden ayırt edebilenlerin oranı, ticaret odaları veya diğer ticari ve profesyonel birlikler tarafından düzenlenen beyannameler gibi etkenler bu değerlendirmede hesaba katılmalıdır.Kurul kararında, Kıbrıs ve Slovenya’da kullanıma dair yeterli delil ibraz edilmemesinden ötürü tüm AB üye ülkelerinde kullanım olmadığına hükmetmiş ve davayı reddetmiştir. Genel Mahkeme de, elindeki bütün unsurları inceleyerek kullanım sonucu ayırt edicilik için Avrupa Birliği’nin bir kısmında kullanımı yeterli görmemiş, geneline bakmıştır.

Sonuç itibariyle, sektörde Gibson’dan başka üreticilere ait ‘V’ şekilli elektro gitarların varlığı ışığında, tüketicilerin satın alma kararını vermeleri için yalnızca ‘V’ şeklinin yeterli olmadığına karar verilmiştir. Genel Mahkeme son aşama olmadığından kararın temyiz edilmesi halinde merakla sonucunu bekliyor olacağız.

Alara NAÇAR

Eylül 2019

nacar.alara@gmail.com

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Kullanım sonucu Kazanılmış Ayırt Edicilik, Marka Mutlak Ret Nedenleri

Adidas’ın Ünlü Logosu için Sonun Başlangıcı mı?

Adidas, ünlü üç çizgili  logosunu korumakta üçüncü kez başarısız oldu. Başarısızlığın altında yatan en önemli neden olarak, logonun ayırt edici olmadığının açıklanması ile beraber Adidas’ın hisselerinde % 1.8 oranında düşüş yaşandı.

19 Haziran 2019 tarihinde, Avrupa Adalet Divanı, Adidas’ın temyiz talebinin reddine karar vererek, EUIPO’nun markanın iptali yönündeki kararını onaylamış oldu. Ancak, bu davanın kaybedilmiş olması, Adidas’ın logosunun korumasını sürdürmesi için seçeneklerinin tükendiği anlamına gelmiyor. 

Öncelikle davayı kısaca bir özetlemek gerekirse:

18 Aralık 2013 tarihinde Adidas, EUIPO’ya aşağıda yer alan logunun bir AB markası olarak korunması için başvuruda bulundu.

Bu marka tescilinde, logo şu şekilde tanımlanmıştır: “Ürün üzerine herhangi bir yönde uygulanan, aynı genişlikte üç paralel eşit şerit çizgisinden oluşur.” Dolayısıyla, tescilli logoya baktığımızda aklımıza Adidas markası doğrudan gelmeyebilir. Aşağıda yer alan logolardan görüleceği üzere, logonun yönü değiştirildiğinde, logonun Adidas ile bütünleştiği düşünülebilir. 

Sonuç olarak marka, 25. sınıfta (giysiler; ayakkabılar, şapkalar) 21 Mayıs 2014 tarihinde, 12442166 numarası ile tescil edilmiştir. Tescilden 5 ay sonra, bir Alman ayakkabı markası olan Shoe Branding Europe BVBA unvanlı firma tarafından, markanın ayırt ediciliği olmadığı gerekçesi ile iptali talep edilmiştir. 30 Haziran 2016 tarihinde EUIPO nezdinde yer alan iptal inceleme bölümü, iptali istenen figüratif işaretin hem içsel hem de kullanım yoluyla elde edilen herhangi bir ayırt edici karakterden yoksun olduğu gerekçesiyle, markanın iptaline karar verdi. Akabinde Adidas karara itiraz etti. Ancak bu itirazda, Adidas, logosunun içsel ayırt edici karakter eksikliğine itiraz etmedi. Bunun yerine markanın kullanım yoluyla ayırt edici karakter kazandığını savundu. 7 Mart 2017 tarihinde, ikinci temyiz kurulu, Adidas tarafından sunulan delillerin markanın sonradan ayırt edicilik kazandırma hususunda yeterli olmadığı gerekçesi ile itirazı reddetti.

Adidas, EUIPO’nun son merci tarafından verilen kararı genel mahkemeye taşıdı. Davanın temelinde Adidas’ın iki itirazı yer alıyordu. Bunlardan ilki markanın yanlış yorumlanması, ikincisi ise izin verilen varyasyonlar şeklindeki kullanımdı.

Markanın yanlış yorumlanması hususunda Adidas’ın ilk argümanı, dava konusu tescilli markanın figüratif marka olmasından ziyade, bir “surface pattern” olduğu, yani logonun çeşitli boyut ve ölçülerde kullanılabileceğiydi. Ancak, mahkeme, markanın figüratif bir marka olarak tescil edildiğini ve logonun farklı açılarda ve boyutlarda modifiye edilemeyeceğine hükmetti. İkinci argüman ise, Adidas’ın logosunu farklı formlarda kullanmış olmasının, logonun ayırt ediciliğine zarar vermiyor olduğu iddiasıydı. Ancak mahkeme, sunulan delilleri inceleyerek, logonun kullanımındaki farklılıkların, farklı formlardaki kullanımın ötesinde olduğunu, farklı renklerde kullanıldığını, farklı açılar ile çizgilerin logoda yer aldığını belirterek ikinci argümanın da reddine karar verdi.

Yanlış nerede yapıldı? 

Kanaatimce, davada kırılma noktası, markanın kullanım sonucu kazanılmış ayırt ediciliğe sahip olup olmadığının incelenmesi idi. Adidas vekili tarafından, logonun kullanımını gösteren 12.000 sayfaya yakın delil dosyaya sunulmuştu. EUIPO nezdindeki temyiz kurulu, Adidas vekilini dosyaya logonun kullanımını gösterir delil sunmadaki başarısızlığı nedeniyle eleştirmiştir. Burada aslında çantalar gibi dava konusu markanın tescilli olmadığı sınıfları da kapsayan alanlarda yoğun delil sunumunun getirdiği dezavantajı görmekteyiz. İkinci olarak, dosyaya sunulan satış rakamları, reklam faaliyetleri harcanan tutarları gösteren evraklar, Adidas’ın tüm faaliyetlerini kapsayan genel evraklar idi. Bir diğer deyiş ile, sadece dava konusu logo için yapılan yatırımlar tespit edilemedi. Son olarak yapılan market anketleri, belli başlı Avrupa Birliği ülkelerini içermekteydi. Halbuki kazanılmış ayırt edicilik, tüm Avrupa ülkelerinde ispatlanmalıydı.

Aslında bu dava, markanın kullanımını gösterir delillerin nasıl toplanması gerektiğinin önemini vurguluyor. İncelenmeksizin delillerin deste deste yetkili kuruma veya mahkemeye gönderilmesinin bir “better safe than sorry” durumu olmadığını, tam tersi sonuçlara mahal verebileceğini bize gösteriyor.

Alternatif marka koruması mümkün mü? 

Peki bu dava Adidas`ın meşhur çizgili logosu için bir son olarak mı algılanmalı? Hiç şüphesiz bu davanın kaybedilmesi ile logonun koruma gücü hukuken önemli ölçüde azaldı. Her ne kadar, Adidas’ın dava konusu olan marka hariç, üç çubuklu logosunu koruduğu başka marka tescilleri var olsa da, logonun ayırt ediciliğinin olmadığının mahkeme kararı ile tespit edilmesi, Adidas’ın müspet marka tecavüzü davalarında işini bir hayli zorlaştıracaktır. Ancak, Adidas’ın logosunun korunmasının hukuken sona erdiği sonucu kati surette çıkarılmamalıdır. 

Öncelikle, Adidas’ın bu kararı temyiz ederek, davayı Avrupa Adalet Divanı`na taşıması beklenmektedir. Temyiz incelemesinde kararın değişmesi, mevcut deliller göz önünde bulundurulduğunda oldukça şaşırtıcı olur. Diğer bir yandan, Adidas bu kararı, temyize götürmese veya temyizde kaybetse bile aslında, üç çubuklu logo için hukuki koruma hala mümkün diyebiliriz.

Adidas, haksız rekabet hükümleri kapsamında, markasını aslında koruyabilir. Ancak bu yol, AB içinde bile oldukça meşakkatli bir yolculuğu beraberinde getirmektedir. Çünkü, AB hukukunda, haksız rekabet ve fikri mülkiyet ve sınai hakların sınırları konusunda henüz bir uzlaşma sağlanmış değildir. Özetle tartışmalara değinmek gerekir ise; bir markanın marka hukuku kapsamında korunamayacağına karar verilmişken, bu markayı haksız rekabet kapsamında koruyacak isek fikri mülkiyet ve sınai haklar neden var? Bu tartışmayı bir örnek ile somutlaştırmak gerekirse; LEGO oyuncakları “intro locking system” adı altında patentli bir üründü. Patent süresinin dolması ile birlikte LEGO oyuncağı marka başvurusu ile şekilsel olarak koruma altına alınmak istendi.  Avrupa Adalet Divanı’nın bu marka için vermiş olduğu karar, LEGO için haksız rekabet adı altında aslında geçerliliği olmayan bir patenti yeniden canlandıracak nitelikteydi. Mahkeme, burada aslında korunmak istenenin ürünün teknik özellikleri olduğunu belirtti. Akabinde, bunun marka koruması altında mümkün olmayacağını ancak ulusal haksız rekabet hükümleri çerçevesinde mümkün olabileceği yönünde karar verdi. (paragraf 61, Lego Juris A/S vs. Mega Brands Inc. Case C‑48/09)

Özetle sorulması gereken soru: “Marka ve patent hükümlerine göre korunmaması gereken bir ürün, haksız rekabet hükümlerine göre korunmalı mı?” AB hukukunda bu sorunun tek bir cevabı yok. Şayet  markanın bu şekilde kullanılmasının (üç çubuklu logonun diğer şirketler tarafından kullanılmasının)  tüketiciler üzerinde etkisi olacak ise diğer deyişle aldatıcı olacak ise  haksız rekabet kapsamında bir korumadan bahsedebiliriz, zira bu hususta AB direktifi vasıtasıyla uyum sağlanmıştır. Ancak, markanın tüketiciler üzerinde bir etkisinin olmaması durumunda (Adidas davasında tüketiciler üzerinde bir etkiden bahsedemeyiz, zira şirketler arası bir dava),   haksız rekabet kapsamında bir korumanın olup olmayacağı, ülkelerin fikri mülkiyet ve sınai hakların sınırları anlayışlarına göre değişiklik göstermektedir. Örneğin, Birleşik Krallık’ın bu konuda çok net içtihatları vardır. Bu içtihatlara göre haksız rekabet hükümleri, fikri mülkiyet ve sınai hakların uzatılması veya daha kapsamlı korunması amacıyla kullanılamaz (L’oreal Sa V Bellure Nv Court Of Appeal, Keene, Jacob L.JJ and Blackburne J., October 10, 2007). Bu kapsamda hem LEGO’nun hem de Adidas’ın Birleşik Krallık’ta işi oldukça zor görülüyor. Almanya`ya bakarsak durum bir hayli farklı, Alman haksız rekabet hükümlerine göre (Section 4(3) UWG), tüketiciler üzerindeki iltibas tehlikesi hariç, orijinal üreticinin itibarının, ününün haksız yere kötüye kullanılması da haksız rekabet kapsamında düzenlemiştir.Dolayısıyla Almanya’da Adidas’ın marka korunmasının haksız rekabet hükümleri kapsamında devam edebileceğini söyleyebiliriz.

Türk Hukukuna bakacak olursak, haksız rekabet hükümlerinin, Alman kanunları ile benzerlik gösterdiğini söyleyebiliriz. Zira Türk Ticaret Kanunu’nun 55. maddesi haksız rekabet hallerini sınırlayıcı olmayacak bir şekilde saymıştır ve bunlar arasında “…gereksiz yere onun tanınmışlığından yararlanacak şekilde; başkaları, malları, iş ürünleri veya fiyatlarıyla karşılaştırmak ya da üçüncü kişiyi benzer yollardan öne geçirmek,” hükmü de sayılmaktadır. Bu kapsamda, Adidas’ın logosunun gerekirse Türkiye`de haksız rekabet kapsamında korunabileceğini söyleyebiliriz.

Bu davanın etkileri neler olabilir?

Adidas tarafından açılması muhtemel, olası bir marka tecavüz davasında, karşı taraf logunun ayırt edici olmadığını ileri süreceğinden, Adidas açacağı davalarda haksız rekabet hükümlerine de dayanacaktır. Bu hükümlerin yorumlanması AB içinde de farklılık arz ettiğinden, yoğun ve uzun ulusal yargılamalar Adidas’ı bekliyor diyebiliriz.

Adidas için daha kötüsü ise ihtiyati tedbir taleplerindeki başarı oranının, bu davanın kaybedilmesi akabinde düşme ihtimalidir. Zira, AB direktifi (Enforcement Directive) kapsamında bir fikri mülkiyet ve sınai hakkın ihlal edilmesi durumunda ihtiyati tedbir kararı verilmesi açıkça düzenlenmiştir. Bu doğrultuda, Birleşik Krallık hariç diğer AB ülkelerinde, Türkiye’ye oran ile çok daha kolay, neredeyse otomatik ihtiyati tedbir kararı veriliyor. Ancak ihtiyati tedbir talebinin haksız rekabet hükümlerine dayanması durumunda, ihtiyati tedbirin bu kadar çabuk ve yüksek oranda olumlu çıkmayacağını söyleyebiliriz.

Özetle, nereden bakarsak bakalım, bu davanın Adidas markasına çok büyük zarar veren bir dava olduğu aşikardır. Adidas, logosu üzerinde marka hakkının getirmiş olduğu avantajları (hızlı ihtiyati tedbir gibi) kaybetti diyebiliriz. Ancak bu dava Adidas’ın logosunu korumayacağı anlamına gelmemektedir. Sadece korumak için daha agresif ve çetrefilli dava politikaları yürütmeye ihtiyaç duyacaktır.

İmge GÖREN

Temmuz 2019

imgegoren@gmail.com

A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Kararları ve Uygulaması, Kullanım sonucu Kazanılmış Ayırt Edicilik, Marka Mutlak Ret Nedenleri

A.B.D. Temyiz Mahkemesi’nin Booking.com Kararı, ”Booking.com” Tescil Edilebilir

Ülkemizde 2017 yılından itibaren haksız rekabet kapsamında faaliyetlerinin durdurması karar verilen ve dünyanın en büyük seyahat e-ticaretlerinden biri olan Booking.com B.V. LLC şirketinin, A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO)’nin itirazlarına rağmen ’’booking.com’’ teriminin marka olarak tescil edilebileceğine dair, 4. Federal Temyiz Mahkemesi kararını verdi. Olayın geçmişine kısaca değinecek olursak.

2006 yılından itibaren Booking.com B.V. LLC şirketi ‘’booking.com” terimini kullanmakta olup, 2011-2012 yıllarında 39. ve 43. sınıflarda; ulaşım/seyahat, tur bileti rezervasyonları hizmetleri ile online otel ve rezervasyon hizmetlerinde tescil ettirmek ister.

USPTO marka uzmanı, marka başvurusunu; tanımlayıcılık, markanın korunması için gerekli olan kullanım sonucu ikincil anlam (secondary meaning) kazanmadığı ve marka tescil talebinde bulunulan terimin ayırt edileciliği ulaşmadığı gerekçeleriyle reddeder. Booking.com şirketi tarafından USPTO marka uzmanının kararına karşı yapılan itiraz, USPTO Temyiz Kurulunca (TTAB) değerlendilir ve aşağıdaki gerekçelerle reddedilir.

TTAB tarafından yapılan değerlendirmede, ‘’booking’’ kelimesinin otel ve konaklama hizmetleri rezervasyonları ve planlanması konularında jenerik bir ifade olduğunu ‘’.com’’ ifadesinin ise ticari bir internet sitesi üzerinde kullanıldığı dolayısıyla da tüketicilerin nezdinde öncelikli olarak rezervasyon hizmetlerinin anlaşıldığı ve bu hizmetleri tanımladığı ve kapsadığı belirtilmiştir. Bu karara karşı, Booking.com LLC şirketi, ’’booking.com‘’ teriminin ayırt ediciliğine ulaştığı, tescil edilebileceği gerekçeleriyle, Doğu Virjinya Bölge Mahkemesi’ne TTAB kararının iptali için gider.

Doğu Virjinya Bölge Mahkemesi, USPTO kararını iptal ederek, ‘’booking.com” teriminin tanımlayıcı ikincil anlamı olduğunu ve terimin tescil edilebileceğine karar verir. USPTO ise, Bölge Mahkemesi kararını terimin tescil edilebilirliği açısından hatalı olup, ‘’booking.com’’un jenerik terim olduğuna dayanarak Doğu Virjinya Bölge Mahkemesi kararını temyiz eder.

Öncelikle U.S.A. Marka Hukuku (Lanham Kanunu)’na göre, bir terim tescil edilmek istenen mal veya hizmeti tanımlıyorsa, bu terim marka olarak tescil edilemez. Örneğin, ‘’Şarap’’ bir şarap markası olarak tescil edilemez fakat; ‘’Şarap’’ bir tekstil ürünü içeren bir mal sınıfında marka olarak tescil edilebilir.

Bir terimin korunabilmesi için, diğer terimlerden ayırt edici özelliğinin bulunması gerekmektedir. Genellikle markalar, belirtilen 4 kategori içerisinde yer alır: (1) jenerik, (2) tanımlayıcı, (3) çağrıştırıcı, (4) rastgele seçilmiş / fantezi terimler. Bu uyuşmazlıkta Mahkeme’ye göre, ilk iki kategoriyi içeren bir durum mevcuttur.

Yazının devamında mahkemenin gerekçelerini belirterek, davayı gören 4. Federal Temyiz Mahkemesi‘nin 04 Şubat 2019 tarihli kararına yer vereceğiz, karar metni-nin http://www.ca4.uscourts.gov/Opinions/172458.P.pdf  bağlantısından görülmesi mümkündür.

4. Federal Temyiz Mahkemesi, tarafların temyiz başvurularını incelemeye başlamadan önce iki noktaya değinir: (1) Marka tesciline konu olan terimin jenerik olup olmadığının ispat yükünün hangi tarafa ait olacağı? (2) Tescil edilmek istenen terimin jenerik olup olmadığına ilişkin değerlendirme. Federal Temyiz Mahkemesi, ‘’booking.com” teriminin jenerik olup olmadığını belirlemek için aşağıdaki 3 adımlı testi uygular.

(1) Marka tesciline konu olan terimin jenerik olup olmadığının ispat yükünün hangi tarafa ait olacağı? (2) Tescil edilmek istenen terimin jenerik olup olmadığına ilişkin değerlendirme. Federal Temyiz Mahkemesi, ‘’booking.com” teriminin jenerik olup olmadığını belirlemek için aşağıdaki 3 adımlı testi uygular.

(1) Terimin kullanıldığı ürün veya hizmet sınıfını belirlemek.

(2) Kamuda ilgili kesiminin sınıfı belirlemek.

(3)Terimin birincil anlamının, kamunun ilgili kesiminde ‘’booking.com”un mal ve hizmetleriyle ilişki olup olmadığı belirlemek.

Sorulması gereken soru, kamu nezdinde terimin ürünün ismi mi olduğu ve üreticiyi göstermediği midir? 6 Glover v. Ampak, Inc., 74 F.3d 57, 59 (4th Cir. 1996).

Uyuşmazlık testin 3. adımında kamunun ilgili kesiminde ‘’booking.com ‘’ teriminden ne anladığı konusunda uyuşmazlık ortaya çıkmaktadır. Mahkemece, kamunun ilgili kesiminde terimin birincil anlamının olup olmadığı incelenmiştir. Fakat, ortaya çıkan sonuca göre burada, kamunun ilgili kesiminde aşağıda belirtileceği gibi üründen ziyade kamuda ‘’booking.com‘’ terimi şirket olarak akıllara gelmektedir. USPTO’ya göre ise ‘’booking.com’’ terimi , sözlük anlamı rezervasyon anlamına gelip, kamuda da tanımlayıcı bir terim olup, tescil edilmek istenen sınıfları kapsamaktaydı.

Booking.com şirketi, Doğu Virjinya Bölge Mahkemesi’ne ‘’Teflon survey’’ adı verilen yeni bir delil sunar. Teflon anketi, mahkemeler tarafından terimin tüketici anketi yaparak jenerikliğinin tespiti açısından kullanılan bir metot olarak kullanılır. Belirtmek gerekir ki, Teflon anketi bazı mahkemeler tarafından her zaman ikna edici olarak bulunmaz. Bölge Mahkemesi tarafından ciddi bir delil olarak kabul edilmiştir.

Tüketicinin marka tesciline konu olan terim konusunda ne anladığını tespit etmek için, mahkeme tüketici tanıklığı, tüketici anketleri, listeler ve sözlükler, ticari dergiler, gazeteler ve diğer yayınlardan yardım alabilir. Glover, 74 F.3d at 59. Ayrıca Mahkeme’ye göre, bir terimin tüketici tarafından anlaşılıp, anlaşılmadığını tespit etmek için, tescil edilmek istemen terimin bir bütün olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Mahkeme’ye göre USPTO, “booking.com” tüketiciler nezdinde sadece bir internet sitesi olduğu, ‘’booking.com‘’ şirketi olarak anılmadığı ispatı konusunda başarısız olmuştur. Bölge Mahkemesi’nin, ‘’booking.com” şirketinin yaptığı Teflon anketinde tüketicilerin %74.8’nin bir otel rezervasyon sitesi yerinden ziyade ”booking.com”u bir şirket olarak bilindiği sonucu ortaya çıkmıştır.

USPTO, ‘’booking.com” içeren ‘’hotelbooking.com”, ‘’ebooking.com” gibi online otel rezervasyon sitelerinin bulunması tüketicilerin salt bu hizmeti anladığının bir göstergesi olduğu belirtilmiştir. Fakat, Mahkeme tarafından, ”booking.com” terimi olması sadece otel rezervasyon hizmeti olacağını anlamına gelmeyeceği, müzik bileti, tiyatro bileti gibi otel/seyahat rezervasyonu dışında hizmetlerin de sağlanabileceğini belirtmiştir. USPTO bu yönde karar verirken 2 noktaya dayanır.

(1) USPTO’nun burada dayandığı noktalardan birisi, 1888 Anayasa mahkemesi kararında tartışılmıştır. Goodyear’s Rubber Mfg. Co. v. Goodyear Rubber Co., 128 U.S. 598, 602–03 (1888). İlgili davada “.com”’ üst düzey alan adının bir, ikinci seviye alan adına (bir jenerik isme) eklenmesi asla o terimin jenerikliği değiştirmez denmiştir. Burada mahkeme sadece ticari terimler içeren ‘’Grain Company’’, ‘’ The Grocery Store’’ gibi tanımladığı mal sınıfını içeren bir terimin tescil edilemeyeceği belirtilmiştir. Fakat burada da belirtmek gerekir ki, diğer Federal Temyiz Mahkemelerin de uygulamalarında olan bir jenerik terime “.com” üst düzey alan adı eklenmesi, tüketici anketleri veya benzer deliller ile ispat edilebiliyorsa, her ne kadar jenerik olsa dahi, olarak marka tescillenebileceğine dair kararlar mevcuttur. Bkz. e.g., Advertise.com, Inc., 616 F.3d at 982; In re Hotels.com, 573 F.3d at 1304–05.

(2) USPTO, ‘’booking.com” teriminin değerlendirdiğinde ‘’booking’’ ve “.com” üst düzey alan adının iki jenerik terimin birleşiminden başka bir şey olmadığını belirtmiştir. Ayrıca, salt olarak değerlendirdiği, booking teriminin otel rezervasyonları için jenerik olduğunu, “.com” alan adı ile birleşmesiyle, kamuda ilgili tüketicinin internet rezervasyon hizmetlerinin anlaşılacağı dolayısıyla bu birleşiminde jenerik olacağı kanaatine varılmıştır.

4. Federal Temyiz Mahkemesi değerlendirmelerinde, ikinci seviye alan adına yalnızca “.com” üst düzey alan adı eklemek, onu non-jenerik yapmayacağını; terimin kamuda oluşan ve var olan terimin anlamının bir bütün olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Her ne kadar alan adı ve terim kapsadığı hizmeti tanımlasa da, bu kamunun ilgili kesiminin her zaman terimin tanımladığı hizmeti anladığı anlamına gelmez. Dolayısıyla, her iki terim de ayrı ayrı jenerik olsa ve bu oluşan terim sağladığı hizmeti içerse dahi, mahkemeler diğer delilleri (tüketici anketi vb. deliller), bu olayda Bölge Mahkemesi’nin kullandığı gibi, terimin jenerik olup olmadığı konusunda kullanabileceklerdir.

4. Federal Temyiz Mahkemesi, yukarıda ana hatlarıyla açıkladığımız gerekçelerle, USPTO yönünden davayı reddetmiş, Doğu Virjinya Bölge Mahkemesi ”booking.com” teriminin tescil edilebilirliği yönündeki kararını onamıştır.

Tonay Berkay Aras

Şubat 2019, San Francisco

tonayberkay@gmail.com

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Kullanım sonucu Kazanılmış Ayırt Edicilik, Marka Mutlak Ret Nedenleri

NUSR-ET’İN (PİRUS) ZAFERİ – BİR HAREKET MARKASININ EUIPO TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

 

Antik Yunan tarihçisi Plutark’ın kaydettiğine göre Arnavutluk-Makedonya hattında kurulu Yunan krallığı Epir’in şan şeref düşkünü kralı Pirus, kazandığı savaşta ordusunun büyük bölümünü kaybettiği için, onu tarihe geçirecek şu sözü söylemiştir; “Böyle bir zafer daha kazanırsak tamamen biteceğiz.’’

 

 

İşte bundan dolayı, nihai getirisi, kazanma yolunda ödenen bedeli karşılamayan zaferlere siyasi ve tarihi literatürde “Pirus Zaferi” deniyor. Meydanda zafer gözükür ama daha geniş bir perspektiften bakıldığında aslında bir hezimettir.

Aşağıda inceleyeceğim karara ilişkin netice gerçek bir zafer midir yoksa Pirus Zaferi midir, siz de bir düşünün bakalım.

04 Mart 2017 tarihinde D Et ve Et Ürünleri Gıda Pazarlama Ticaret A.Ş aşağıdaki hareket markasının 25,30 ve 43. sınıflarda tescili için EUIPO’ya başvuruyor.

 

 

Bu hareketi bildiniz ve hareketi yapanı tanıdınız değil mi? Resimlerdeki bizim Doğuş Grubu bünyesindeki meşhur Nusr-Et et lokantalarının kurucusu ve halen D ET şirketinin ortaklarından olan Nusret Gökçe ve kendisi buralarda çokça sükse yapmış tuz serpme hareketini yapıyor. Biliyorsunuz ki Nusret Bey bu hareketten sonra “Salt Bae” olarak anılmaya başlandı.

Başvuru  43. sınıfta, elbette ki, yiyecek-içecek sağlanması hizmetleri başta olmak üzere aşağıdaki hizmetleri kapsıyor.

Services for providing of food and drink; restaurants, self-service restaurants, cafeterias; cafés, canteen services, cocktail lounges, snack bars, catering, pubs; rental of food service equipment used in services providing food and drink; arranging temporary housing accommodations, namely hotels, motels, holiday camps, boarding houses, rental of tents, youth hostel services, room reservation services; reservation of temporary accommodation, rental of banquet and social function facilities for special occasions, namely, wedding receptions, conferences and meetings; providing day care centers; pet day care services, pet and animal boarding services.”

Koruma talep edilen renkler şöyle; siyah, beyaz, gümüş, açık kahveregi, koyu kahverengi, kırmızı, pembe, altın rengi, gri ve okre.

Marka başvuruda şu şekilde tarif edilmiş;

“Bu başvuru yaklaşık 3 saniye süren sinematik sekansdan oluşan renkli bir hareket markasıdır. Sekanstaki her bir poz yaklaşık 0,5 saniyeden oluşmaktadır.  Başlangıç pozu yukarıda belirtilen pozlardan üst sırada en solda yer alanken sonuncu poz alt sırada en sağda yer alandır.  Hareketler (yukarıdaki gösterimde yer alan) pozların soldan sağa devamıyla ve yine alt sıraya geçip soldan sağa doğru devam eder. Bütün hareketler, yukarıdaki pozlardan görüleceği üzere, bir mutfakta gerçekleşmektedir. Görüntülerde bir şef göğüs hizasına kadar kaldırılmış bir tepsi içerisine yerleştirilmiş bir et parçasına tuz serpmektedir. 

İlk görüntüde şef ayaktadır ve yukarıdan ete bakmaktadır. Şefin vücudu ete dikey biçimdedir, vücudunun sağ tarafı tepsiye yakın ve sol tarafı uzaktır.  Şefin sağ kolu etin üstündedir ve sağ elinin parmakları birlikte bir tutam tuzu tutmaktadır Sol kolu hemen hemen göğüs kafesinin yanındadır ancak sol önkolu 90 derecelik bir açı yapmaktadır.

İkinci pozda şef etin üzerinden göğsünü hafifçe sola doğru çevirmektedir.  

Sağ kolunu yukarı doğru omuz hizasına kadar ve tepside yer alan ete yatay bir biçimde kaldırmaktadır.  Sağ önkolu etin üzerinde dikey biçimde yerleşirken parmakları şimdi yukarıda ve hafifçe sağ dirseğinin gerisinde durup tuzu serpmekte, şef başını omuzuna doğru yaslamaktadır.   Sol kolu hafifçe göğüs hizasından uzaklaşmaktadır.

 Üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı pozlar şef etin üzerine tuz serperken sağ eldeki parmakların hareketini yeniden yapmakta, şefin sağ el parmakları dışında dikey pozisyonu korunmakta ve bu durum tuzun serpilmesi eylemini geliştirmekte, son iki görüntüde parmaklar doğal biçimde açılarak kalan tuzun etin üzerine serpilmesini sağlamakta ve bu şekilde hareket sonlanmaktadır.  

Etin üzerine tuz serpme işlemi sırasında şefin vücudunun diğer bölümleri çok çok az hareket etmekte, çoğunlukla ikinci pozda tarif edilen biçimdeki pozisyonunu korumaktadır.”

Dosyayı inceleyen uzman, başvuruyu 43. sınıfta yer alan “Services for providing of food and drink; restaurants, self-service restaurants, cafeterias; cafés, canteen services, cocktail lounges, snack bars, catering, pubs; rental of food service equipment used in services providing food and drink; reservation of temporary accommodation, rental of banquet and social function facilities for special occasions, namely, wedding receptions, conferences and meetings”  hizmetleri bakımından ayırt edici olmadığı (ve kullanımla ayırt ediciliğin ispatlanamadığı ) gerekçesiyle reddediyor ve diyor ki;

– Marka 6 sekanssal görüntüden müteşekkil 3 saniyelik bir videodur.

– Reddettiğim hizmetler genel tüketim içindir ve tüketici kitlesi hem ortalama tüketiciler hem de alan profesyonelleridir. İşaret bir parça et üzerine tuz serpen bir şefi göstermektedir. Şefin el ve kollarının nasıl konumlandığı dikkate alınsa bile sonuçta ilgili toplum kesimi bunu bir şefin eti tuz serperek hazırlaması şeklinde sıradan ve basmakalıp bir hareket olarak algılar. Yemek pişirirken eti tuzlamak normal ve standart bir haldir. Her ne kadar değişik şefler değişik tuz serpme teknikleri geliştirebilirlerse de her halükarda hareketi izleyen kişi için bu sonuçta bir şefin yiyeceği/yemeği hazırlaması eyleminden başka bir şey değildir.

-Bu başvuru redde konu hizmetler bakımından tescil için gerekli minimum ayırtedicilik seviyesine sahip değil. Bir markanın tescil edilebilmesi için artistik ve özellikle yaratıcı niteliği olması gerekmez, ancak yenilik ve orijinallik de bir kriter değildir. Belki bu hareket markasının içeriğinin (sinematik sekanslar) piyasa için basmakalıp olmadığı söylenebilir fakat bu durum yine de konu markanın standart ve basmakalıp olduğu gerçeğini değiştirmiyor.

D-ET dosyaya kullanımla ayırt ediciliğe dair aşağıdaki delilleri sunmuş;

I– 14/2/2017 tarihinde Monako’da yapılan Laureus World Sports Awards’a dair fotoğraf ve promosyon materyalleri. Nusret Bey bu fotoğrafların bir kısmında görünüyor ve tabi ki bazılarında tescil talep ettiği tuz serpme hareketini yapıyor. Ayrıca kendisinin ünlülerle verdiği pozlara ilişkin bir çok online siteden çıktılar sunulmuş.

II- Twitter, YouTube ve Instagram gibi bilinen sosyal medya sitelerinden çıktılar. Bazı sunulan eklerde post edilen içeriğin görüntüsünün 2017 yılına ait olduğuna dair görülüyor. Bazılarında Nusret Bey ile sporcular tuz serpme hareketini yapıyor ama tabi ki birçok kişi sadece hareketi yapmaya çalışıyor, becerebildiği kadarıyla. Dosyaya ayrıca kaç kişinin bu paylaşımları görüntülediğine ilişkin istatistikler de sunulmuş.

Monako’daki ve birçok Avrupa ülkesinde online olarak şefin ve tuz serpme hareketinin promosyonunun yapıldığına dair deliller de sunulmuş dosyaya ancak bunların ciddi bir bölümü başvuru tarihinden sonraya tekabül ediyor.

III- Salt Bae ile ilgili Wikipedia sayfası.

IV– www.bustle.com web sayfasından alınan çıktı.

V- Business Insider UK web sayfasından alınan çıktı.

VI– The Telegraph gaztesinden bir makale; burada futbol yıldızları başarılarını konu tuz serpme hareketini yaparak kutluyor.

VII– The Independent gazetesinin web sayfasından alınan çıktı; harekete ilişkin video hakkında.

VIII– Daily Mail’den bir makale; Salt Bae’ye 2017 yılının en fazla videosu paylaşılan starları arasında yer veriyor.

Uzman kararında özetle diyor ki; tamam anladım bu hareket biliniyor, biliniyor DA ortada ilgili toplum kesiminin önemli bir bölümünün marka başvurusundaki hareket yüzünden reddettiğim hizmetlerin kaynağının başvuru sahibi olduğunu düşüneceğine dair bir delil yok. Web sayfalarından ve sosyal medya delillerinden anladığım şey işaretin kullanıldığı ama mevzuat sadece yoğun kullanımı aramıyor ki, bu kullanım sonucunda işaretin kaynak gösterme fonksiyonu ifa eder hale gelmiş olmasını da arıyor, fakat ben olayda böyle bir hal göremiyorum.

Tabi bu karar başvuru sahibinin yüzünü güldürmüyor ve EUIPO Temyiz Kurulu’na aşağıdaki argümanlarla başvuruyorlar;

1- Bu (tuz serpme) hareketi piyasanın standart normlarından esaslı derecede sapma gösteriyor, ne lokantalarda ne de insanlar günlük hayatlarında evlerinde tuzu böyle serpmez. (Türkçesi; benzemez kimse sana, tavrına hayran olayım! Allah aşkına hiç böyle tuz serpen gördünüz mü ömrünüzde?)

2- Hareket 2017 yılı başlarında uluslararası olarak jet hızıyla yayıldı ve binlerce kişi tarafından paylaşıldı. Nusret Gökçe 2017 yılının Ocak ayında internete kendisinin et keserken ve değişik bir hareketle eti tuzlarken ki görselini koydu, bu görsel adeta bir virüs gibi yayıldı. Ama asıl ün 7/01/2017 günü lokantanın Twitter hesabına yüklenen “Ottoman Steak” (Osmanlı Bifteği) videosu ile geldi, bu video Instagram’da 10 milyon kez görüntülendi ve Nusret Gökçe ikonik tuz serpme hareketi yüzünden “Salt Bae” olarak anılmaya başlandı.  İnsanlar bu marka başvurusundaki gibi etin üzerine tuz serpmeye başladılar, ünlü kişiler hareketi yaptı, meşhur/başarılı atletler kazandıkları başarıları bu hareketi yaparak kutladılar. Neticeten, hareket meşhur oldu.

3- El-kol hareketleri de hareket markaları arasındadır. Bunlar bazen kullanım yoluyla ayırt edicilik kazanır ve sıklıkla ünlü kişilerle bağlantılı olup bunlar tarafından tescil ettirilir, çünkü bu tarz kişilerin çılgınca/coşkun hareketler yaparak zaman içinde harekete ayırt edicilik katma ihtimalleri yüksektir.

4- Gökçe’nin hareketi benzersiz, tüketiciler tarafından hatırlanacak ve klasik tuz serpme hareketinden son derece uzak bir tavır içeriyor. Gökçe Ocak 2017’de yayınladığı 36 saniyelik videoda tuzu öyle bir serpiyordu ki tuz taneleri adeta fantastik bir yıldız tozu gibi dağılıyordu. Bu video 5 gün içinde 20.000’e yakın yorum aldı.

5- Deliller gösteriyor ki hareket Salt Bae olarak anılan Nusret Gökçe ile özdeşleşmiştir ve kendisi başvuru sahibine ait ünlü bir lokantalar zincirinin sahibidir. Bu lokantalar belli bir kalite ve karakteristikle, ilgili toplum gözünde, başka lokantalardan ayrışmaktadır.

6- Buradaki şef klasik bir şef gibi giyinmemiş, gözlük takıyor, yüz ifadesi ve stili çok farklı. Deliller de başvuru tarihinden evvel markanın ayırt edicilik kazandığını ve Avrupa’nın büyük bir bölümünde meşhur hale geldiğini ispat ediyor. Günümüzde bir markayı bilinir ve meşhur hale getirmenin ve promosyonunu yapmanın en iyi yolu internettir ki olayda da hareket bu yolla tanınır hale gelmiştir.

Temyiz Kurulu Ne Diyor?

— 43. sınıfta redde konu hizmetlerin temel hedef kitlesi genel tüketicilerdir.  Ancak bu hizmetler kısmen de olsa ticari alandaki tüketicileri de hedefler.  Bu grupların dikkat seviyesi normalden yükseğe doğru değişkenlik gösterir.

— Ete tuz serpen bir şefin hareketi ilgili toplum gözünde-bazı mal ve hizmetler için- sıradan biçimde bir eti hazırlama davranışından başka bir şey olarak görülmez, yani bir ticari kaynak işaret etmez. Ancak Kurul 43. Sınıfta reddedilen bazı hizmetlerin böyle görüleceği kanaatinde değil.

— Eti tuzlamak birçok et yemeğinin yapılışında gerçekleştirilen bir eylemdir. Bu proses için farklı teknikler uygulanabilir, tuz bazen et pişmeden bazense piştikten sonra ekilir.

Hangi teknik seçilmiş olursa olsun Kurul uzmanla bir konuda hemfikir; sonuçta bu, yemek pişirme dünyasında normal ve standart bir uygulama olarak algılanır. O sebeple konu markanın tesciline sadece yiyeceğe ilişkin hizmetler açısından karşı çıkılabilir.

— “Services for providing of drink, rental of food service equipment used in services providing food and drink; reservation of temporary accommodation, rental of banquet and social function facilities for special occasions, namely, wedding receptions, conferences and meetings” hizmetleri oteller ya da organizasyon düzenleyiciler ile alakalıdır. Ayrıca “içecek sağlanması hizmetleri”, “yiyecek sağlanması hizmetleri”nden farklıdır.

— Değişik şefler değişik biçimde ve pişirmenin farklı zamanlarında ete tuz serpebilir. Ancak ilgili toplum konu markaya baktığında işareti ete tuz serpen bir şeften başka biçimde algılamayacaktır. Markada tüketici zihninde hareketi hizmetlere bağlayacak imajinatif, çarpıcı veya acayip bir şey yok.

— Başvuru sahibi şefin kollarının ve elinin hareketine vurgu yaparak bunun meşhur olduğunu iddia ediyor ama bu ikna edici bir argüman değil. Marka şefin eti tuzlamasına ilişkin, kolların hareketi markanın kendisi değil. Bizce de ortada bir ayırt edicilik yok. Hareket ilgi çekmiş olabilir ancak sonuçta tüketicilere hizmetlerin kaynağına dair spesifik bir enformasyon veya açık mesaj iletmiyor.

— Mevzuat kullanımla ayırt edicilik kazanmada yoğun kullanımdan fazlasını arıyor; tüketicinin işareti konu mal/hizmetler açısından bir işletmeye bağlıyor olması lazım. Ayırt ediciliğin Avrupa’nın bütünü ya da en azından önemli bir bölümü açısından ispatı gerek.

Temyiz Kurulu Niye Böyle Düşünüyor ve Delillerle İlgili Ne Demiş?

Delillerin bazıları önceki tarihli değil.

Şubat 2017’de Monako’da gerçekleşen organizasyona ilişkin deliller sunulmuş ama Monako AB üyesi değil.

Wikipedia çıktısında Twitter hesabında Ocak 2017’de yayınlanan videodan bahsediyor; Ocak 2017 başvurudan kısa süre önceki bir tarih.

www.bustle.com’da ki makale 18/01/2017 tarihli, Business Insider’da ki makale 25/01/2017 tarihli yani bunlar da başvurudan kısa süre önce yayınlanmış.

Daily Mail’deki yazı ise Aralık 2017 tarihli.

Ezcümle; 2015,2016 gibi önceki dönemlere tarihlenmiş bir delil yok dosyada.

Ayrıca delillerle AB’nin bağını kurmak da zor. Başvuru sahibi Twitter ve Instagram hesaplarıyla popülarite iddiasında bulunuyor ama bunlar AB’de ki spesifik bir üye ülkedeki kullanımın ispatı için yetersiz; bu hesapların (hesaplardaki kişilerin) nerede mukim olduğuna dair bir delil sunulmamış.

Hareket markasına temel olan video Türkiye’de başvuru sahibinin lokantasında çekilmiş. İngiltere’de yayınlanmış makaleler bu videonun popülerliğinden bahsediyor ama İngiltere’de gerçekleşmiş herhangi bir organizasyona dair veri içermiyor.

Deliller şefin el hareketlerinin tüketicilerce konu hizmetlerin kaynağının başvuru sahibi olduğu şeklinde algılandığını ispat etmiyor.

Delillerden, ilgili kişilerden ne kadarının –ne zaman ve hangi Birlik Üyesi ülkelerden bahsedilen web sayfalarındaki içeriklere ulaştığını anlamak mümkün değil. Açıkça anlaşılan tek şey konu işaretin kullanıldığı, fakat bu tescil için yeterli değil.

NETİCE;

EUIPO 5. Temyiz Kurulu başvuru sahibinin temyiz talebini sadece aşağıdaki hizmetler için kabul ediyor;

“Services for providing of drink; rental of food service equipment used in services providing food and drink; reservation of temporary accommodation, rental of banquet and social function facilities for special occasions, namely, wedding receptions, conferences and meetings.”

Dolayısıyla sonuçta marka 25 ve 30. sınıfın tamamında, ancak 43. sınıfta kısmen tescile uygun bulunuyor.

Şimdi baştaki soruya dönelim; Nusr-Et bir et lokantası zinciri ve ana işi “yiyecek sağlanması hizmetleri”, 25 ve 30. sınıftaki mallar ancak merchandising için düşünülebilir ve bu kararla 43. sınıfta elinde kalanlar ise ancak yan/belki gelecekteki projelere ilişkin  sağlanması düşünülen hizmetler olabilir kanaatindeyim.

Bu durumda başvuru sahibi başvurduğu mal ve hizmetlerin sayısal olarak büyük çoğunluğunu elde etmiş görünse de asıl faaliyetine dair hizmeti alamıyor. Sizce bu gerçekten bir zafer mi yoksa Pirus Zaferi mi? 

Özlem FÜTMAN

ofutman@gmail.com

Kasım 2018

 

 

 

 

6769 sayılı sınai mülkiyet kanunu, A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Kararları ve Uygulaması, Kullanım sonucu Kazanılmış Ayırt Edicilik, Marka Mutlak Ret Nedenleri

“PLAY-DOH” KOKU MARKASI USPTO TESCİL KARARI

 

Kokuların marka olarak tescil edilip edilemeyeceği Türk hukukunda ve mehaz Avrupa Birliği (AB) hukukunda her zaman tartışma konusu olmuştur. Söz konusu tartışmanın yapı taşlarından birini Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) tarafından verilen Sieckmann kararı[1] oluşturmaktadır. İçtihat niteliğinde olan karara göre; görsel olmayan işaretlerin marka olarak tescil edilebilmesi için sicildeki gösterimlerinin açık, kesin, anlaşılır, zamana dayanıklı, değişmez, nesnel ve kendi içinde bir bütünlük oluşturacak şekilde olması gerekmektedir. Ancak kokunun kimyasal formülü, numunesi veya kokunun kelimeler yolu ile tarif edilmesi bu şartları sağlamamaktadır. Özellikle kelimeler yolu ile yapılan bir koku tarifi birden fazla koku için yapılabileceği gibi aynı kokunun farklı kişilerce farklı şekillerde tarif edilmesi de mümkündür. 22.12.2016 tarihli ve 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nda (SMK) ise marka olabilecek işaretler arasında kokular açıkça sayılmamıştır. Ancak söz konusu sayım sınırlı olmadığı için kokuların marka olarak tesciline herhangi bir engel de bulunmamaktadır. SMK’nin Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin Markaların Gösterimi başlıklı 7 nci maddesinde ise kokulara yer verilmediğinden şu an için kokuların gösterimine dair bir kesinlik olmadığı sonucuna varılabilmektedir.

AB ve Türk hukukundaki bu tartışmalar ve belirsizlikler mevcutken; ABD Patent ve Marka Ofisi (USPTO) uzun yıllardır kokuları marka olarak tescil etmektedir. USPTO tarafından koku markalarına dair verilen son karar ise bu yazının konusunu oluşturmaktadır.

Çocukluğu 90’ların başlarına denk gelmiş olanlar için bir statü nesnesi olan Play-Doh oyun hamurunun çok sevilen kokusunun marka olarak tescili için 14 Şubat 2017’de başlatılan süreç geçen hafta tamamlanmıştır ve 15 Mayıs 2018 tarihinde koku markası olarak tescil edilmiştir.

 

 

Esasen koku markalarının tesciline dair USPTO tarafından verilen ilk karar Play-Doh oyun hamuru kokusuna ilişkin değildir. Sandaletler için balonlu sakız kokusu, diş fırçaları için çilek kokusu, otomobil yağları için kiraz kokusu gibi birçok koku markası başvurusu, USPTO tarafından geçmiş yıllarda tescile bağlanmıştır. Ancak verilen bu kararlardan IP dünyasında ulusal ve uluslararası platformlarda en dikkat çekeni muhtemelen Play-Doh kararı olacaktır. Üzerine oldukça fazla inceleme ve haber yapılan bu karar, Play-Doh’un çocukluk anılarımın yanında mesleki anılarım arasında yer etmesini de sağlamış oldu. Yapmış olduğum incelemede; USPTO uzmanı tarafından başvuru konusu markanın ayırt ediciliği ve kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik iddiasının incelediği bir ön karar, kararda belirtilen hususlara dair başvuru sahibince verilen cevap ve bunlara dair kısa bir değerlendirme yer alacaktır.

Play-Doh oyun hamuru yaratıcısı Ünlü Hasbro Inc. (Rhode Island Cooporation) tarafından yapılan başvurunun mal ve hizmet listesinde 28. sınıfa dahil “oyun hamuru” malları bulunmaktadır.

Başvuru sahibi dilekçesinde kokuyu “unique scent formed through the combination of a sweet, slightly musky, vanilla-like fragrance, with slight overtones of cherry, and the natural smell of a salted, wheat-based dough.” (tatlı, hafif misk kokulu, vanilya benzeri koku ile kirazın hafif tonları ve tuzlu, buğday esaslı hamurun doğal kokusunun kombinasyonundan oluşan benzersiz bir koku) olarak tarif etmiştir.

USPTO uzmanı tescil talebini kısaca, başvuru konusu işaretin oyun hamurları için ürün tasarımının ayırt edici olmayan özelliği olan kokuyu içermesi ve kullanım sonucu ayırt edicilik iddiasına dair delillerin yetersiz olduğu sebebi ile reddetmiştir. Söz konusu karara ve bu karara karşı başvuru sahibince yapılan savunmalara, bu yazıda yer verilecek olsa da ayrıntılara http://tsdr.uspto.gov/documentviewer?caseId=sn87335817&docId=OOA20170526142952#docIndex=10&page=1 linkinden ulaşılması mümkündür.

USPTO uzmanı tarafından verilen ön karara göre; ABD Marka Yasası gereği, ürün tasarımının bir özelliğinin ayırt edici olarak değerlendirilmesi mümkün değildir. Çünkü tüketiciler bu tür tasarımların malların kaynağını göstermekten ziyade malları daha kullanışlı ve çekici hale getirme niyetinde olduğunun farkındadırlar. Oyun hamurları bakımından ise söz konusu ürüne koku eklenmesi pratiği, pazarda ayırt edicilik sağlamamaktadır. Bu nedenle alıcılar başvuru sahibinin ürünü ile karşılaştığında, bunu muhtemelen kaynak göstergesi olarak değil malların tesadüfi bir özelliği olarak algılayacaklardır.

Ayırt edici olmayan marka başvuruları ABD Marka Yasasına (Sections 1, 2 and 45 of the Trademark Act, 15 U.S.C. §§ 1051, 1052 and 1127)  göre kullanım sonucu ayırt edicilik kazanıldığı ispatlanmadan tescil edilememektedir.  ABD Marka Yasası 2(f) hükmüne göre ise başvuru konusu markanın kullanım yolu ile ayırt edicilik kazandığı iddiasının kabul edilebilmesi için söz konusu iddianın yapılmasından beş yıl öncesinde markanın başvuru konusu mallarda başvuru sahibince ticarette ciddi şekilde münhasır ve sürekli olarak kullanıldığının ve ayırt edicilik kazandığının kanıtlanması gerekmektedir. Bu kapsamda başvuru sahibi başvuru dilekçesinde, markanın 1955 tarihinden itibaren başvuru konusu mallarda kullanıldığına dayanarak ayırt edicilik kazanıldığını iddia etmiştir. Ancak bu iddia USPTO tarafından ayırt ediciliğinin kanıtlanması için yetersiz görülmüştür.  USPTO uzmanı çeşitli firmalara ait kokulu oyun hamuru fotoğraflarını dosyaya ekleyerek söz konusu malların piyasada genellikle kokulu olarak satıldığını belirtmiştir. Bu nedenle başvuru konusu kokunun ayırt edici olduğunu ve kaynak gösterdiğini kanıtlayan tatmin edici kanıtlar sunulmasının gerektiğini belirtmiştir. Zira beş yıllık kullanım kanıtı ayırt edici olmayan ürün tasarımı markalarının ayırt edicilik kazandığını göstermek için tek başına yeterli görülmemektedir. Bu nedenle sadece markanın uzun süre ticarette kullanılması, başvuru konusu mallarda kokunun o malın bir özelliği olarak yaygın olarak kullanıldığı göz önüne alındığında kullanım sonucu ayırt edicilik kazandığı iddiasının ispatı için yeterli görülmemiştir. Sonuç olarak başvuru sahibi tarafından başvuru ekinde sunulan kanıtlar kullanım sonucu ayırt edicilik kazandığının ispatında yetersiz bulunmuştur.

ABD yasalarına göre markanın ayırt edici olduğunu kanıtlamak yükümlülüğü başvuru sahibinde olduğu için başvuru sahibi ayırt ediciliğe ilişkin ek kanıt sunulabilecektir. Başvuru sahibinin markanın tüketiciler nezdinde kaynak gösterme işlevinin bulunduğunu da somut verilerle kanıtlaması gerekmektedir. Bu tür kanıtlar, ticarette uzun süreli kullanıma dair beyanları veya yazılı ifadeleri; reklam harcamalarını ve tüketicilerin ve/veya satıcıların, markanın kaynak gösterdiğine dair mektupları veya beyanlarıdır.

USPTO uzmanına göre başvuru sahibinin tescil başvurusu kapsamındaki malların kullanımı ile ilgili olarak bazı bilgi ve belgeleri de sağlaması gerekmektedir. Bu kapsamda başvuru sahibinden aşağıdaki taleplerde bulunulmuştur:

  1. Başvuru konusu kokunun veya herhangi bir özelliğinin tasarım, faydalı model, patent başvurusuna (süresi solan patentler ve vazgeçilen patentler dâhil) konu olup olmadığı ile ilgili yazılı açıklama.
  2. Özellikle başvuru konusu markadaki kokunun tanıtımını yapan veya ona referansta bulunan reklam veya promosyon malzemelerine dair açıklama.
  3. Başvuru konusu markanın kokusunun içeriğinin alternatif kompozisyonlarının olup olmadığı ve bu alternatif kompozisyonların eşit derecede etkili ve rekabetçi olup olmadığım hakkında yazılı beyan ve kanıt.
  4. Başvuru konusu koku içeriğinin oyun hamurunda doğal olarak bulunup bulunmadığı veya başvuru sahibinin bu içerikleri ürüne ekleyip eklemediği hakkında yazılı açıklama.
  5. Eğer başvuru sahibi katkı maddesi eklediyse, bu katkı maddesi olmadan ürünün verdiği kokunun tanımı veya numune ibrazı.
  6. Başvuru konusu kokunun diğer kokulara kıyasla işlevsel avantaj sağlayıp sağlamadığı hakkında yazılı açıklama.
  7. Başvuru sahibinin koku içeriğinin oyun hamurlarının daha uzun süre nemli kalmasına olanak sağlayıp sağlamadığı hakkında yazılı açıklama.
  8. Başvuru sahibinin koku içeriğinin oyun hamurlarının daha kolay boyanmasına veya rengini daha iyi tutmasına olanak sağlayıp sağlamadığı hakkında yazılı açıklama.
  9. Başvuru konusu koku içeriğinin başvuru sahibinin oyun hamurlarının dokusunu etkileyip etkilemediği hakkında yazılı açıklama.
  10. Başvuru konusu koku içeriğinin başvuru sahibinin oyun hamurlarının esnekliğini etkileyip etkilemediği hakkında yazılı açıklama.
  11. Önceki 4 soruya olumlu cevap veriliyorsa bu durumda başka bir kokunun en az başvuru konusu koku kadar etkili olup olmayacağı hakkında yazılı açıklama.
  12. Başvuru konusu kokunun oyun hamurları pazarındaki diğer kokular üzerinde herhangi bir avantaj sağlayıp sağlamayacağı hakkında yazılı açıklama.
  13. Başvuru sahibinin oyun hamurlarında koku kullanan herhangi bir rakipten bilgisi olup olmadığı konusunda yazılı bir açıklama.
  14. Başvuru konusu kokunun başvuru konusu mallarda buğday veya kış buğdayının kullanımının sonucu olup olmadığına dair yazılı bir açıklama.
  15. Başvuru konusu malların çeşitli renklerde olup olmadığı, birden fazla rengin söz konusu olduğu hallerde tüm renklerin kokusunun aynı mı yoksa farklı olduğu veya ürünlerin beyaz renkte satılması halinde bu ürünlerin de aynı kokuya sahip olup olmayacağı konusunda yazılı bir açıklama.

Ayrıca, başvuru sahibinden markanın tanımına dair bir takım değişiklikler yapması istenmiştir. Bu kapsamda ilk başvurusunda yer alan “unique scent formed through the combination of a sweet, slightly musky, vanilla-like fragrance, with slight overtones of cherry, and the natural smell of a salted, wheat-based dough” (tatlı, hafif misk kokulu, vanilya benzeri koku ile kirazın hafif tonları ve tuzlu, buğday esaslı hamurun doğal kokusunun kombinasyonundan oluşan benzersiz bir koku) ifadesinin “The mark is a scent of a sweet, slightly musky, vanilla fragrance, with slight overtones of cherry, combined with the smell of a salted, wheat-based dough”  (tuzlu buğday esaslı hamur kokusuyla birleşen hafif kiraz kokusuna sahip tatlı, hafif misk kokulu, vanilya kokusu) şeklinde değiştirilmesi teklif edilmiştir. Bunun yanında başvuru sahibinden ticari markadaki lafzi ve şekli öğelerin doğru ve öz bir açıklamasını sunması istenmiştir.

Başvuru sahibi tarafından Ofisin söz konusu taleplerine verilen cevapta aşağıdaki ifadeler yer almaktadır:

  • Play-Doh oyun hamuru kokusunun başvuru sahibince ilk olarak 1950’de yaratıldığını ve oyun hamurlarının o tarihten itibaren sürekli olarak başvuru konusu kokuda olduğunu belirterek buna dair Play-Doh ve Playskool firmalarının Başkan Yardımcısının yazılı açıklamasını dosyaya eklemiştir.
  • Play-Doh oyun hamuru kokusunun 60 yıldan fazla süredir popüler olduğunu, çocuklar ve her yaştan yetişkinin hayran olduğu bir koku olduğunu, Play-Doh’un ayırt edici kokusunun tüketiciler arasında en sevilen ve en yaygın şekilde bilinen koku olduğunu belirtmiştir.
  • Tüketicilerin söz konusu kokuyu sadece Hasbro ile ilişkilendirdiğini ve bu koku altında satılan ürünlerin yüksek seviye kalitede olacağına dair beklenti içinde olduğunu belirtmiştir.
  • USPTO uzmanı tarafından farklı firmalara ait kokulu oyun hamurlarının bulunduğu ve oyun hamurlarının kokulu olarak satılmasının piyasada yaygın olduğuna dair yapılan açıklamalara karşı başvuru sahibi tarafından, , kiraz ve tuzlu buğday bazlı oyun hamuru kokusu kombinasyondan oluşan Play-Doh oyun hamuru kokusunun tüm bu kokulardan farklı ve eşsiz olduğu belirtilmiştir.
  • Başvuru sahibi ayrıca başvuru konusu koku markasının ayırt edici ve kaynak gösterici olduğunu ifade eden Play-Doh tüketicileri tarafından yazılan makale ve diğer açıklamaları dosya kapsamına eklemiştir.
  • Play-Doh oyun hamurlarının seksenden fazla ülkeye satıldığını; Amazon, Kmart, Target, Toys R Us gibi en büyük perakendeciler tarafından satılan ürünler olduğunu; 2004’ten beri dünya çapında yapılan satışlardan 2.2 milyar dolardan fazla kazanç sağlandığını; 2004’ten beri arasında dünya çapında yazılı, dijital ve televizyon reklamları dahil 220 milyon dolar reklam harcaması yapıldığını; Hasbro’nun facebook, instagram, twitter gibi sosyal mecralarda tüketiciler tarafından takip edildiğini; son iki yılda Play-Doh’un 42,000 den fazla kez sosyal medyada paylaşımlarında kullanıldığını; her Eylül’ün 16’sında dünya çapında milyonlarca insan ile başvuru sahibi Hasbro ‘nun Play-Doh ürününün tanıtımını yapmak ve kutlamak için Ulusal Play-Doh Günü düzenlediğini; New York Times, Fortune magazin, ABC News gibi mecralarda başvuru sahibinin talebi olmaksızın Play-Doh koku markasına dair haberler yapıldığı ve bu haberlerde Play-Doh kokusunun ayırt edici ve ikonik olarak tanımlandığını belirtmiş ve bu hususlara dair delilerini eklemiştir. Sonuçta başvuru sahibi tüm bu nedenlerle marka başvurusunun ayırt edici olduğunu ve tescil edilmesi gerektiğini belirtmiştir.
  • USPTO uzmanı tarafından talep edilen ve yukarıda yer verilen on beş adet talebe karşı başvuru sahibi tarafından verilen cevapta;
    • Başvuru konusu kokunun veya herhangi bir özelliğinin tasarım, faydalı model, patent başvurusuna (süresi solan patentler ve vazgeçilen patentler dâhil) konu olmadığı,
    • Başvuru konusu markadaki kokunun, 2012-2013 yılları arasında yürütülen “Stop and Smell Play-Doh” kampanyası dahil olmak üzere yıllardır pazarlama, tanıtım materyalleri ve kampanyalarında da yer aldığı,
    • Başvuru konusu kokunun doğal olarak meydana gelmediği yani hamurun doğal kokusuna başvuru sahibince bazı içeriklerin eklendiği; söz konusu katkılar olmadığında oyun hamurunun tatsız ve yalınken vanilya ve kirazın ayırt edici notaları ile başvuru konusu kokunun tatlı ve benzersiz koktuğu;
    • Başvuru konusu koku içinde yer alan katkı maddelerinin fonksiyonel herhangi bir avantaj sağlamadığını, tek avantajının ürün kaynağı olarak başvuru sahibi firmayı belirttiği,
    • Başvuru konusu koku içinde yer alan katkı maddelerinin başvuru sahibinin oyun hamurlarının daha uzun süre nemli kalmasını; daha kolay boyanmasını veya rengini daha iyi tutmasını sağlamadığı; oyun hamurlarının dokusunu ve esnekliğini etkilemediği,
    • Başvuru konusu kokuyu taşıyan oyun hamurlarının başvuru sahibi Hasbro tarafından üretilen Play-Doh oyun hamuru markalı oyun hamurları olduğunun göstermesinin bu kokunun oyun hamurları pazarındaki diğer kokular üzerinde sağladığı tek avantaj olduğu,
    • Başvuru konusu kokunun dosya kapsamında sunulan numunelerden anlaşılacağı üzere oyun hamurlarında koku kullanan diğer firmaların kokularından farklı ve ayırt edilebilir olduğu,
    • Başvuru konusu kokunun esasen başvuru sahibince eklenen katkı maddelerinin bir sonucu olduğu ve sadece buğday kullanımı ile söz konusu kokunun oluşturulamayacağı,
    • Başvuru konusu malların çeşitli beyaz renk dahil çeşitli renklerde olacağı ve tüm renklerin aynı kokuya sahip olacağı,

ifade edilmiş ve bunlara dair yazılı açıklamalar, numune ürünler ve görseller sunulmuştur.

İncelemenin neticesinde dosyada sunulan kanıtlar ve yazılı açıklamalar kapsamında USPTO uzmanı başvuru konusu kokunun ayırt edici olduğu ve tüketicilerce ticari kaynak gösteren koku olarak algılandığı konusunda ikna olmuş ve başvuru tescile bağlanmıştır.

 

 

Sunulan delillerden ve dosya kapsamından anlaşılacağı üzere başvuru konusu koku ve söz konusu kokuyu içeren oyun hamurunun tanınmışlık düzeyi kararın verilmesinde oldukça etkili olmuştur. İncelen kararda da görüleceği üzere ABD’de koku markalarının kelimelerle gösterimi geçerli gösterim olarak kabul edilmekle birlikte bu tarz başvuruların tescil edilebilmesi için kullanım yolu ile ayırt edicilik kazanıldığının kanıtlanması gerekmektedir.

Avrupa Birliği ile Türkiye’de ise koku markalarının koku markalarının formül, numune veya kelimelerle gösterimi şimdilik kural olarak geçerli bir gösterim kabul edilmemektedir. Ancak gelecekte “sicilde gösterilebilir olma” şartının koku markaları bakımından kabul edilebilir bir şeklinin çıkıp çıkmayacağı tartışma konusudur. Bizler burada USPTO tarafından verilen kararı ve ulusal mevzuatımız bakımından koku markaları için kabul edilebilir sicilde gösterim şartının ne olabileceğini tartışırken, Hasbro kutlamalara çoktan başlayarak takipçilerinden #Playdohscent etiketi ile en sevdikleri anılarını paylaşmalarını istemiştir.

[1] ABAD: C-273/00 sayılı ve 12 Aralık 2002 tarihli Ralf Sieckmann v. Deutsches Patent und Markenamt kararı.

Elif AYKURT KARACA

elifaykurt904@gmail.com

Mayıs 2018

A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Kararları ve Uygulaması, Kullanım sonucu Kazanılmış Ayırt Edicilik, Marka Mutlak Ret Nedenleri

Kavisli Kenara Sahip Yoga Matı Şekli Kullanım Sonucu Ayırt Edici Niteliği Nasıl Kazanabilir? USPTO Temyiz Kurulu Yoga Matı Şekli Kararı

 

Kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik istisnası; ulusal marka mevzuatımızda ayırt edici nitelikten yoksunluk, tanımlayıcılık ve ticaret alanında ortak kullanıma açık olma içerikli mutlak ret nedenleri kapsamına giren işaretlerin reddedilmesinin istisnasını teşkil eden bir hükümdür. Aynı istisna, ulusal mevzuatımıza kaynak teşkil eden Avrupa Birliği marka düzenlemelerinde ve A.B.D. marka mevzuatında da mevcuttur.

Ulusal uygulamamızda, yukarıda belirtilen ret nedenleri kapsamında reddedilmiş neredeyse her başvuruya karşı yapılan itirazlarda, kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik istisnası bir itiraz gerekçesi olarak öne sürülmektedir. Bu iddialar genellikle yetersiz ve hatta kimi zaman hiçbir dokümanla desteklenmemiş olduğundan, belirtilen iddiaya dayalı itirazlar çoğunlukla reddedilmektedir. Bununla birlikte, yabancı ofis ve mahkeme kararlarını da sıklıkla inceleyerek devam eden mesleki tecrübem çerçevesinde, kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik istisnasını ispatlamanın yabancı ofislerde Türkiye’ye kıyasla çok daha zor olduğunu belirtmem yerinde olacaktır.

Okumakta olduğunuz yazı kapsamında, A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Temyiz Kurulu’nun, bir ürün şekli markasına ilişkin olarak kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik iddiasını incelediği bir karar değerlendirilecektir. Yazıda, kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik istisnasına ilişkin olarak USPTO’da uygulanan genel ilkeler de belirtileceğinden, yazının okuyucularımızın ilgisini çekeceğini düşünüyoruz.

“Lululemon Athletica Canada Inc.” unvanlı başvuru sahibi, 7 Ağustos 2015 tarihinde aşağıda görseline yer verilen işaretin tescil edilmesi talebiyle USPTO’ya başvuruda bulunur. Başvurunun kapsamında 28. sınıfa dahil “Yoga matları” malları bulunmaktadır.

 

 

Başvurunun tarifnamesinde aşağıdaki açıklamalar yer almaktadır: “Başvuru, dikdörtgen şeklinde bir yoga matının üç boyutlu şeklinden oluşmaktadır. Yoga matının bir köşesi kavisli, diğer üç köşesi dik açılıdır. Yoga matının düz köşeleri ve diğer kısımları kesik çizgilerle gösterilmiştir ve kesik çizgilerle gösterilen bölüm markanın korunması talep edilen kısımlarını oluşturmamaktadır.”

USPTO uzmanı başvuruyu, şeklin ayırt edici olmayan bir ürün şekli olması ve başvuru sahibinin kullanım sonucu kazanılmış ayırt ediciliği ispatlayacak yeterli kanıt sunmaması nedenleriyle reddeder. Başvuru sahibi bu karara karşı itiraz eder ve itiraz USPTO Temyiz Kurulu’nca incelenir. USPTO Temyiz Kurulu’nun 22 Haziran 2017 tarihli kararı, bu yazı kapsamında okuyuculara aktarılacaktır, kararın tüm metninin http://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/ttabvue-86718537-EXA-10.pdf bağlantısından görülmesi mümkündür.

Temyiz Kurulu değerlendirmesine kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik incelemesine ilişkin genel ilkeleri sıralayarak başlar:

İnceleme konusu vakanın da konusunu oluşturan ürün şekilleri kendiliğinden ayırt ediciliğe sahip değildir ve ancak kullanım sonucu kazanılmış ayırt ediciliğin ispatlanması halinde tescil edilebilir. Kullanım sonucu kazanılmış ayırt ediciliği ispatlama yükümlülüğü başvuru sahibine aittir. Kullanım sonucu ayırt edicilik, markanın ticari yaşamda esas olarak münhasır ve devamlı kullanımı suretiyle kazanılabilir. Başvuru sahibi kullanım sonucu kazanılmış ayırt ediciliği ispatlamak için, ürün şeklinin tüketicilerin zihninde oluşturacağı birincil algının ürünün kendisi değil, ürünün ticari kaynağı olduğunu göstermelidir.

Kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik doğrudan veya dolaylı kanıtlarla gösterilebilir. Doğrudan kanıtlar arasında fiili tanıklık, beyanlar veya tüketici anketleri bulunmaktadır. Dolaylı kanıtlar ise, tüketici yaklaşımının anlaşılmasına imkan sağlayabilecek, kullanım yılı sayısı, satış ve reklam miktarı veya benzeri nitelikte markanın tüketicilere yaygın biçimde erişimini gösteren kanıtlardır.

Kullanım sonucu kazanılmış ayırt ediciliği ispatlamak için sunulması gereken kanıtların yeterlilik derecesine ilişkin belirlenmiş bir kural yoktur, bununla birlikte ürün şekilleri söz konusu olduğunda yükümlülük (sunulması gereken kanıt miktarı) daha ağırdır. İnceleme konusu işaretin ayırt edici nitelikten yoksunluğunun derecesinin yüksekliği ile kullanım sonucu kazanılmış ayırt ediciliğin ispatlanması için sunulması gereken kanıtlar doğru orantılıdır. Bunun sonucu olarak, özellikle tescili talep edilen işaretin bir ürün şekli olması durumunda, uzun süreli esas olarak münhasır biçimde kullanımın gösterilmesi bile kullanım sonucu kazanılmış ayırt ediciliğin ispatlanması için yeterli olmayabilir.

İncelenen vakada, başvuru sahibi tescilini talep ettiği şeklin, başvuru kapsamındaki mallar için esas olarak münhasıran ve devamlı biçimde kullanımı suretiyle, marka olarak ayırt edici hale geldiğini öne sürmektedir.

Başvuru sahibi iddiasını kanıtlamak için tescili talep edilen yoga matı şeklinin fotoğraflarını, web sitesi çıktılarını ve şirket fikri mülkiyet hakları yetkilisinin beyanını itirazına eklemiştir. Beyanda aşağıdaki hususlara yer verilmiştir:

  • Başvuru sahibi tescili talep edilen yoga matı şeklini 5 yılı aşkın süredir ticarette kullanmaktadır.
  • Başvuru sahibi tescili talep edilen yoga matı şeklini, kendi internet sitesinde ve diğer internet platformlarında ve sosyal medya sitelerinde tanıtmaktadır.
  • Başvuru sahibinin internet sitesinde yer alan ve tescili talep edilen yoga matını tanıtan bir video Ocak 2013’ten bu yana 14.000’den fazla kez izlenmiştir.
  • Tescili talep edilen yoga matı şekli, iki magazin web sitesinde haber olmak dahil olmak üzere medyanın yoğun ilgisiyle karşılaşmıştır.
  • Başvuru sahibi tescili talep edilen yoga matı şeklini tanıtmak için önemli kaynaklar harcamıştır.
  • Başvuru sahibi tescili talep edilen yoga matı şeklini taşıyan ürünlerden 1.340.000 adet satmıştır.

Başvuru sahibi bunlara ek olarak kendi web sitesinden ve diğer web sitelerinden tescili talep edilen yoga matı şeklini yorumlayan görüşler sunmuştur. Bu görüşlerde yoga matı şeklinin oldukça olumlu yorumlar aldığı görülmektedir. Yorumlarda tescili talep edilen yoga matı şekli yer almaktadır. Bununla birlikte bu fotoğraflar dışında sunulan kanıtların hiçbirinde tescili talep edilen yoga matının şekline atıf bulunmamaktadır. Başvuru sahibi, tüketicileri ürün şekline özel olarak yönlendiren biçimde reklam (look for advertisement) yapıldığını gösteren kanıtlar sunmamıştır ve kanıtlar arasında tescili talep edilen yoga matı şekline ait yorumlara rastlanılmamıştır.

Temyiz Kurulu kararında, başvuru sahibinin yoga matı fotoğraflarına ilaveten üçüncü taraflara ait yoga matı şekillerine de yer verilmiştir. Üçüncü tarafların yoga matlarında da kavisli kenarların kullanıldığı görülmektedir.

Temyiz Kurulu bu tespitlerin ardından kanıtlara ilişkin değerlendirmesini sunmuştur.

Başvuru sahibi ayırt edici markasının üç dik açılı, bir de kavisli kenara sahip dikdörtgen bir yoga matı şekli olduğunu öne sürmektedir. Bir kenarın kavisli olması yoga matının ayırt edici bir özelliği değildir, karar içeriğinde yer alan üçüncü taraf yoga matı fotoğrafları da bunu göstermektedir. Tüketicileri başvuru sahibinin yoga matlarının bir kenarının kavisli olduğuna yönlendiren reklamlar olmadığı sürece, tüketicilerin başvuru sahibinin yoga matlarının bu özelliğini, değil tek bir ticari kaynakla özdeşleştirmeleri, fark etmeleri bile beklenemez. Sunulan kanıtlardan hiçbirisi (reklamlar, yorumlar, medyadaki haberler, vs.) tescili talep edilen yoga matının bir köşesinin kavisli olmasına atıfta bulunmamaktadır ve dolayısıyla şeklin ayırt edici nitelik kazandığını göstermemektedir.

Başvuru sahibinin reklam harcamalarına ilişkin kanıt sunulmamıştır. Başvuru sahibinin itirazında önemli harcamalar yapılmış olduğu belirtilse de, bu belirsiz bir ifadedir ve somut kanıtlar bulunmamaktadır. Başvuru sahibi web sitesinde yer alan videonun 14.000 kez izlendiğini belirtilmiş olsa da, izlemelerin kaç ayrı birey tarafından yapıldığına ve başvuru sahibi web sitesine erişim sayısına yer verilmemiştir.

Başvuru sahibinin 1.340.000 adet yoga matı satması etkileyici olsa da, ticari başarı, alıcıların ürün şeklini mutlak olarak ticari kaynak gösterir biçimde değerlendirdiklerini ispatlamayacaktır. (Braun markalı blender ürünleri için yoğun tüketici talebi, halkın blender ürününün şeklini Braun’la özdeşleştirdiği sonucuna varılmasını sağlamayacaktır [Braun Inc. v. Dynamics Corp., 975 F.2d 815, 24 USPQ2d 1121, 1133 (Fed. Cir. 1992)]). Temyiz Kurulu kararının devamında, çeşitli mahkeme ve kurul kararları kaynaklı içtihadı sıralamıştır:

“Kanıtlar esasen, başvuru sahibinin yüksek miktardaki satışlarının ürünün çok talep görmesinin sonucu olduğunu göstermektedir.

Satışlardaki yükseklik, ürünün kaynak gösterir biçimde algılanmasından çok ürünün popülerliğinin göstergesidir.

Başvuru sahibinin satış başarısı, başvuru sahibinin kaliteli bir ürünü rekabetçi bir fiyatta sunmasıyla ilgilidir.

Başvuru sahibinin satışları etkileyici olsa da bu, tüketicilerin markayı tanımasını değil, sadece ürünün artan popülaritesini gösterebilir.”

İncelemenin neticesinde Temyiz Kurulu aşağıdaki sonuca ulaşmıştır:

İncelenen vakada sunulan kanıtlar, başvuru sahibinin yoga matı şeklinin tüketicilerce ticari kaynak gösteren bir şekil olarak algılandığını sonucuna varılmasını sağlamamaktadır. Sunulan tüm kanıtlar dikkate alındığında, başvuru sahibinin üç kenarı dik, bir kenarı kavisli yoga matı şeklinin Marka Kanunu Bölüm 2(f) uyarınca kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Dolayısıyla, başvurunun reddedilmesi kararı Temyiz Kurulu’nca onanmıştır.

Yazının başında da belirttiğimiz gibi Türkiye’de kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik iddiası, ayırt edici nitelikten yoksunluk, tanımlayıcılık ve ticaret alanında ortak kullanıma açık olma gerekçeleriyle reddedilmiş neredeyse her başvuruya karşı yapılan itirazlarda öne sürülmektedir. Bu iddiayı ispatlamak için yeterli derecede olmayan ve hatta hiç kanıt sunulmaması ise bu itirazların genel özelliğidir. USPTO Temyiz Kurulu’nun yukarıda yer verilen değerlendirmeleri, bu iddianın A.B.D.’nde ispatlanmasının özelikle de ürün şekillerinden oluşan işaretler bakımından oldukça güç olduğunu ortaya koymaktadır. Yüksek satış miktarları söz konusu olsa bile, yüksek satış miktarlarının ürünün ticari başarısını gösterdiği, ancak ticari başarının ürünün tüketicilerce kaynak gösterir bir marka olarak algılandığını ispatlamayacağı yönündeki mahkeme ve Temyiz Kurulu içtihatları çok dikkat çekicidir.

Net tespit ve ilkelere yer veren bu kararın okuyucularımızın da ilgisini çekeceğini düşünüyoruz. Yoga yapan okuyucularımız USPTO Temyiz Kurulu kararını nasıl değerlendiriyor acaba?

Önder Erol Ünsal

Temmuz 2017

unsalonderol@gmail.com

Kullanım sonucu Kazanılmış Ayırt Edicilik, Marka Mutlak Ret Nedenleri, Uncategorized

Alman Federal Mahkemesi, 9 Temmuz 2015 tarihli “Nivea/Blau” Kararı ile Soyut, Tek Renk Markasının Ayırt Ediciliğini Tartışıyor.

556 sayılı KHK’nın 5.maddesine göre tek/soyut renkten oluşan markalar ayırt ediciliği haiz olduğu takdirde tescil edilebilir. Soyut renk markalarında tescil şartı olan bu ayırt ediciliği tespit etmek çok kolay değildir. Bu yazıda tek renk markasının tescil edilmesine ilişkin kriterlerin neler olduğunun biraz daha somutlaştırılması adına, Alman Federal Mahkemesi’nin tek renkten oluşan “Nivea/Blau (Pantone 280 C)” markası için verdiği yeni tarihli kararını sizlerle paylaşmak istedim. Federal Mahkeme bu kararında 80 yıldır Nivea krem kutularında kullanılan koyu mavi rengin, marka olarak ayırt edici karakteri haiz olup olmadığı noktasında İlk Derece Patent Mahkemesi’nin kararından farklı şekilde hüküm vermiştir.

Kararın Almanca metnine  http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=7d39c694347f5953e8da3c3139e5c472&nr=71944&pos=0&anz=2 bağlantısından ulaşabilirsiniz.

Dava konusu olan tek, soyut Nivea/Blau (Pantone 280 C) renginivea_resim

12 Kasım 2007 tarihinde bu yana marka sahibi Beiersdorf AG adına Nice Sınıflandırması’nın 3. sınıfında yer alan bakım ve güzellikleri için tescillidir.

Alman Marka ve Patent Ofisine yapılan başvuru ile, söz konusu soyut renk markasının ayırt edici niteliği haiz olmadığından markanın hükümsüzlüğü talep edilmiştir. Bu talep üzerine Alman Patent ve Marka Ofisi dava konusu renk markanın hükümsüzlüğüne karar vermiştir. Bunun üzerine marka sahibi firma kararın iptal edilmesi için Federal Patent Mahkemesi’ne başvurmuştur.

Federal Patent Mahkemesi yaptığı yargılama sonucunda, Alman Marka Kanunu’nun 50. maddesine göre marka hükümsüzlük sebebinin mevcut olduğuna karar vermiştir. Patent Mahkemesi’ne göre dava konusu soyut renk markası, hem başvurunun yapıldığı hem de hükümsüzlük kararının verildiği zamanda Alman Marka Kanunu’na göre tescil şartı olan ayırt edici karakterden yoksundur. Aynı zamanda dava konusu soyut renk markasının, marka sahibi tarafından marka olarak kullanıldığı, mavi renkten bağımsız marka karakteri oluştuğu hususu Mahkeme’ye göre ispatlanamamıştır. Dava konusu renk, tanınmış Nivea markasının arka planında “dekoratif” amaçlı kullanılmıştır. Kaldı ki dava konusu rengin, değişik renklerle özellikle beyaz renkle birlikte kullanıldığı görülmüştür. Marka sahibinin dava konusu soyut renk markasının ayırt ediciliğine ve tanınmışlığına ilişkin sunduğu kamuoyu anketlerindeki oran yine Patent Mahkemesi’nce yetersiz görülmüştür.

Patent Mahkemesi’nin söz konusu kararı marka sahibince temyiz edilmiştir.

Federal Yüksek Mahkeme, öncelikle tescil için gerekli asgari şart olan ayırt ediciliğe ve bu şartın düzenlendiği hükme işaret etmiştir.  Alman Marka Kanunu 8. maddeye göre bir markanın, içerdiği malın veya hizmetin hangi işletmeden kaynaklandığını gösterdiği ve diğer işletmelerin ürünlerden ayırt etmeye hizmet ettiği sürece ayırt edici gücü olduğu kabul edilmektedir.  Düşük derecedeki ayırt edicilik dahi bir markanın tescili için yeterli sayılmaktadır. Bu temel prensip ve aynı ayırt edicilik ölçütü, tüm markalar için de geçerli görülmekle beraber bu ölçütün bazı marka kategorilerinde klasik kelime ve şekil markalarından farklı tarzda dikkate alınması gerekir.  Zira genellikle tüketiciler nezdinde malın şeklinden, paketlenme tarzından veya renginden, o malın hangi işletmeden kaynaklandığı konusunda kolaylıkla çağrışım uyanmaz. Bunun yanı sıra özellikle soyut renk markalarının korunmasında adil rekabet açısından diğer işletmelerin de serbestçe ilgili rengi kullanabilme ihtimali de göz önünde tutulmalıdır.  Bu geniş bakış açısı nedeniyle, genellikle korunma kriterlerine sahip soyut/tek renk markası sayısı çok azdır.

Yüksek Mahkeme’ye göre Patent Mahkeme’si dava konusu soyut renk markasının ayırt edici karakterden yoksun olduğu sonucuna yanlış hukuki ölçütlerle ulaşmıştır. Patent Mahkeme’si kararına dayanak olarak; soyut renk markalarındaki ayırt edicilik için üç koşulun bir arada bulunması gerektiğine işaret etmiştir. Buna göre: 1) Soyut renk markası görselliğin söz konusu olduğu çok spesifik bir sektörde kullanılmalı; 2) Bu spesifik sektörde rengin kullanılması ya olağandışı olmalı ya da en azından belli bir rengin kullanılması son derece nadir olmalı; 3) Soyut rengin uzun süreli marka olarak kullanıldığı konusunda tereddüt olmamalı.  Ancak Yüksek Mahkeme’ye göre söz konusu bu üç şartın her somut olayda aynı şekilde göz önüne alınması ayırt edicilik değerlendirilmesinin yapılmasında doğru sonuca götürmeyecektir.

Federal Patent Mahkemesi temyiz konusu kararında, dava konusu soyut renk markasının ilgili olduğu sektörde rengin birçok üretici tarafından dekoratif amaçlı olarak kullanıldığını tespit etmiştir. Özellikle koyu mavi rengin erkeklere hitap eden bakım ürünlerine veya gece bakım ürünlerine işaret ettiğini belirtmiştir. Bu anlamda bu sektörde renkler, aynı üreticinin farklı amaçlara yönelik ürünleri veya ürünlerin içeriğindeki kokularına göre ayırt etmek için kullanılmaktadır. Buna karşılık ilgili sektörde sadece birkaç üretici ürün paketlerinde hep aynı rengi kullanmaktadır.  Tüm bu değerlendirmeler nedeniyle Federal Patent Mahkeme’si (i) dava konusu soyut/tek rengin Alman Marka Kanunu’nun 8/2 (2).maddesinde düzenlenen tescil yasağı kapsamında olduğuna; (ii) bu rengin (Mavi/Pantone 280 C) farklı üreticiler tarafından üretilen gece bakım ürünlerini veya erkek bakım ürünlerini belirtmek amacıyla kullanıldığına; (iii) sadece marka sahibinin ürünlerini belirtmek için ayırt edicilik taşımadığına; (iv) diğer firmaların bu rengi kullanmalarının engellenemeyeceğine hükmetmiştir.

Yine Patent Mahkemesi’ne göre soyut renklerin tek başına ürün üzerinde veya reklamlarda kullanılması istisnai bir durum olup, renkler genelde grafik, logo veya kelime unsurları ile “birlikte” kullanılarak bir markadan beklenen ana fonksiyonu yerine getirmektedir. Temel ilke bu olmakla beraber, soyut renklerin tek başına marka olarak kullanıldığı ya da soyut rengin birlikte kullanıldığı diğer unsurlara nazaran ön plana geçtiği bazı mal ve hizmet sektörlerinde istisnalara da rastlanmaktadır. Bu istisnai durumun mevcut olup olmadığı her somut olayın özellikleri dikkate alınarak tespit edilmelidir.

Patent Mahkemesi’ne göre marka sahibi firma dava konusu soyut rengi, tek başına marka olarak hiçbir zaman kullanmamıştır. Mavi renk her zaman beyaz renk ile birlikte arka planda dekoratif amaçlı kullanılmıştır.  Bu nedenle dava konusu soyut rengin tek başına marka sahibinin ürünlerine çağrışım yaptığı iddia edilemez. Keza marka sahibi firma tarafından sunulan 2006 yılına ait kamuoyu anket raporundan soyut markanın tanınmışlığına ilişkin oranın %54,85 olduğu görülmüştür. Oysa soyut rengin ayırt ediciliğinin kabulü için bu oranın %75’den aşağı olmaması gerekmektedir.

Yüksek Mahkeme öncelikle Federal Patent Mahkemesi’nin soyut rengin marka olarak ayırt ediciliğinin mevcut olması için gerekli olarak gördüğü oranı yüksek bulmuştur. Yüksek Mahkeme’ye göre Patent Mahkemesi’nin sözünü ettiği bilirkişi raporundaki kamuoyu anket oranı, metottan kaynaklanan nedenlerle gerçekte %54,85 değil, %57,95 olup, bu orana göre her 2000 kişiden 1.088 kişiye dava konusu soyut renk markası, Nivea ürünlerini ya da marka sahibi firma olan Beiersdorf AG firmasını çağrıştırmaktadır. Her ne kadar Patent Mahkemesi’ne göre bu oran %75’in altında olduğundan ayırt edicilik için yeterli olmadığı belirtilmiş olsa da, Yüksek Mahkeme’ye göre bu yüksek oranın aranması yerinde değildir. Zira ne şimdiye kadar oluşan Yüksek Mahkeme karalarından ne de Avrupa Birliği Adalet Divanı kararlarından soyut rengin ayırt ediciliğinin kabulü için böyle yüksek bir oran arandığı sonucu çıkarılamaz. Bu oranı haklı kılacak hukuksal bir neden bulunmamaktadır.

Diğer yandan soyut bir rengin marka olarak ayırt ediciliğinin değerlendirmesi yapılırken söz konusu markanın tek başına kullanıldığının tespiti de aranmaz. Soyut rengin diğer unsurlarla beraber kullanılması halinde dahi, rengin marka olarak kullanıldığından bahsedilebilir.[1] Bu konuda odak noktası, söz konusu soyut rengin arka planda yer alsa da markanın geleneksel işlevini yerine getirmesinde itici güç olup olmadığı noktasıdır. Somut olayda kamuoyu anketinden çıkan dava konusu renkle ilgili %57,95 oranı da görmezden gelinemeyecek bir orandır. Keza bu oran marka sahibinin dava konusu soyut rengi 80 yıldır “Nivea Creme” kutusunda kullanması neticesinde ortaya çıkmıştır.

Yüksek Mahkeme’nin daha önceki kararlarında üç boyutlu markaların, marka olarak ayırt edici kullanımının kabulü için en az %50’lik anket oranını kabul etmiştir. Yüksek Mahkeme’ye göre bu oran, soyut markaların ayırt ediciliğinin tespiti için de kıyasen kullanılabilir. Ayrıca diğer marka kategorilerinde yer alan markaların ayırt ediciliğinin tespiti için uygulanan ve marka kanunundan kaynaklanan kriterler, soyut renk markalarının ayırt ediciliğinin tespiti için de geçerlidir. Soyut renk markasının doğasından kaynaklanan nedenlerle ayırt ediciliğinin tespitinin zorluk arz etmesi,  uygulanacak kriterlerin diğer marka kategorilerindeki kriterlere göre sertleştirilmesinin bir nedeni olamaz. Bu nedenle Yüksek Mahkeme’ye göre dava konusu soyut renk için sunulan rapordaki ayırt ediciliğe ilişkin kamuoyu anket oranı ister % 57,95 olsun ister % 54,85 olsun, bu oranlar dava konusu rengin marka olarak kullanıldığının tespiti için yeterlidir.

Tüm bu nedenlerle Yüksek Mahkeme, ilk derece Patent Mahkemesi’nin kararını yerinde bulmadığından kararı bozmuş ve dosyayı tekrar yargılama yapılmak üzere geri göndermiştir. Yüksek Mahkeme yeniden yapılacak yargılamada, sektörün özelliklerinin dikkate alınarak, doğru metodlarla ve yönlendirme yapılmamış sorularla düzenlenmiş kamuoyu anket raporu alınmasını ve karara dayanak oluşturulmasını talep etmiştir.

Kanaatimce Alman Federal Yüksek Mahkemesi’ bu yazı konusu kararında, soyut /tek renk markaların ayırt ediciliğinin tespitine ilişkin zorluğun aşılması anlamında, birkaç kriteri zihinlerde somutlaştırmıştır. Kararda yer alan bu kriterlerlerin, ülkemizde gerek TPE gerek yargı aşamasında renk markası ile ilgili konularda uygulayıcılar açısından faydalı olacağını umuyorum.

Gülcan Tutkun Berk

Ağustos, 2015

gulcan@gulcantutkun.av.tr

 

Dipnotlar:

[1] 7 Temmuz 2005 tarihli Nestlé/Mars, C-353/03, 18 Nisan 2013 tarihli Colloseum/Levy Strauss, C-12/12, 18 Temmuz 2013 tarihli Specsavers/Asda, C-252/12 kararları

A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Kararları ve Uygulaması, Kullanım sonucu Kazanılmış Ayırt Edicilik, Marka Mutlak Ret Nedenleri

A.B.D. Marka Hukukunda Esas Sicil ve Ek Sicil Ayrımı

uspto

Marka tescil başvuruları hakkında verilen ret kararlarına karşı yapılan itirazlarda kimi zaman aynı markanın farklı ülkelerde tescil edilmiş olduğu iddiası öne sürülmekte ve bu hususu ispatlar tescil belgesi kopyaları itiraz ekinde sunulmaktadır. Önceki tescil belgesinin Amerika Birleşik Devletleri (A.B.D.) Patent ve Marka Ofisine (USPTO) ait olması halinde, tescil belgesinin üzerinde principal register (esas sicil) veya supplemental register (ek sicil) ibareleri görülmektedir. İtiraz dilekçelerinde iddialar genellikle bu ayrımı dile getirmemekte ve basitçe markanın A.B.D.’nde tescilli olması nedeniyle Türkiye’de reddedilmesinin yerinde olmadığı savını içermektedir. Oysa ki, “esas sicil” ve “ek sicil” farklı niteliktedir ve “ek sicil” esasen esas sicile kaydedilmesi mümkün olmayan markaların farklı esaslara göre korunması amacıyla oluşturulmuştur. Bu yazıda kapsamında, A.B.D.’ndeki esas sicil ve ek sicil kavramları ve iki sicil arasındaki farklar açıklanmaya çalışılacaktır.

Yapılabilecek en basit tanımla, esas sicil, USPTO tarafından tutulan birincil sicil niteliğindedir ve esas sicilde tescil edilen markalar, tescilin sağladığı tüm haklardan yararlanabilmektedir. Esas sicilde tescil edilebilmek için markanın ayırt edici nitelikte olması şarttır.

Ek sicil de USPTO tarafından federal düzeyde tutulan bir sicil olmakla birlikte, ek sicilde kayıtlı bulunan markalar, kapsadıkları mallara veya hizmetlere ilişkin olarak münhasıran tanımlayıcı nitelikte olan veya marka olarak tescil edilebilecek derece ayırt edici gücü bulunmayan markalardır. Ek sicile kaydedilebilecek nitelikteki markaların kullanım sonucu ikincil anlam (secondary meaning – Türk mevzuatındaki karşılığı kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik) kazanma olasılıkları bulunmalıdır. Bir diğer deyişle, münhasıran tanımlayıcı nitelikte olan, ancak kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanma (ikincil anlam edinme) olasılıkları bulunan, ancak henüz kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmamış (ikincil anlam edinmemiş) nitelikteki markalar, ek sicile kaydedilmektedir.

1946 yılında Lanham Yasasının II numaralı alt bölümü ile yürürlüğe giren ek sicil uygulamasının ortaya çıkış nedeni, esas sicilde kaydedilmesi mümkün olmayan, ancak yurtdışında koruma elde edilebilmesi için ulusal düzeyde de korunması gereken markaların kaydedilebileceği ulusal bir sicil oluşturma endişesidir.

Ek sicile kaydedilen markalar, genellikle ayırt edici nitelikte bulunmayan soyisimleri, coğrafi terimler, sloganlar ve diğer tanımlayıcı sözcüklerdir. Tanımlayıcı sözcüklerin ek sicile kaydı mümkün olmakla birlikte, kullanıldıkları malların veya hizmetlerin ismi olan jenerik sözcüklerin ek sicilde de tescil edilmeleri mümkün değildir.

Kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmış markalar, USPTO’da esas sicile kayıt edilmekte olduğundan, ek sicile kayıt işleminin, kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik anlamına gelmediği, ancak başvurunun kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanma potansiyeline sahip bir marka olarak kabul edildiğini gösterdiği özellikle belirtilmelidir.   

USPTO uzmanları başvuruları incelerken res’en veya başvuru sahibinden gelecek talep üzerine başvurunun ek sicile kaydedilmesi yönünde ön karar verebilir. Bu ön kararın başvuru sahibince kabul edilmesi halinde marka ek sicile kaydedilir, başvuru sahibinin bu seçeneği kabul etmemesi durumunda ise başvuru hakkında nihai ret kararı verilir.

Ek sicilde tescilli olmanın marka sahibine sağladığı haklar, esas sicilde tescil edilmiş markaların sağladığı haklara kıyasla oldukça sınırlıdır.

Herşeyden önce, ek sicile kayıtlı markaların hükümsüzlüğüne yönelik olarak açılacak davalarda, marka sahibinin, markanın kullanım yoluyla ayırt edicilik kazanarak geçerli bir marka haline geldiğini, dolayısıyla hükümsüz kılınmaması gerektiğini ispatlaması gerekecektir. Esas sicilde kayıtlı markaların hükümsüzlüğüne yönelik davalarda ise, mahkemeler markanın ayırt edici nitelikte ve tanımlayıcı olmayan bir marka olduğu ön kabulünden hareket edecek ve markanın hükümsüzlüğünü ispatlama yükümlülüğü davacı tarafa ait olacaktır.

Ayrıca ek sicilde tescil edilen markalar,  markanın sahipliğine ilişkin zımni bilgi doğurmayacak (markanın sahipliğine ilişkin zımni bilgi başkalarının aynı markayı tescil tarihinden sonra iyi niyet, masum kullanım veya genişletilmiş kullanım gibi gerekçeler öne sürülerek kullanımını engeller), markanın tescil tarihinden itibaren 5 yıl sonra hükümsüz kılınamaması (sessiz kalma yoluyla hak kaybı benzeri bir durum) hakkını vermeyecek, markaya tecavüz içerdiği öne sürülebilecek markaların A.B.D.’ye ithalatını engellemek için dayanak oluşturmayacaktır (bkz. http://www.jdsupra.com/legalnews/the-uspto-supplemental-trademark-registe-96898/)

Bununla birlikte, ek sicilde tescil edilmiş markalar, USPTO incelemesinde kendileriyle karıştırılma olasılığı içeren markaların ret gerekçesi olabilecek, ek sicile tescil edilmiş markalara tecavüz davaları federal mahkemelerde görülebilecektir.

Ek sicilde tescil edilmiş markaların sahipleri, A.B.D.’nde markanın tescil tarihinden sonra yeterli derecede (genellikle en az 5 yıl kesintisiz, yaygın kullanım şartı aranmaktadır) kullanımını göstermeleri halinde, kullanımla kazanılmış ayırt edicilik istisnası kapsamında markalarını esas sicilde tescil ettirmek için başvuru hakkını yeniden kullanabilirler. Ek sicilde tescil edilmiş bir markanın esas sicildeki bir tescile dönüştürülmesi mümkün değildir, marka sahibi esas sicilde tescil için muhakkak surette yeni bir başvuruda bulunmalıdır (bkz. http://www.inta.org/TrademarkBasics/FactSheets/Pages/PrincipalvsSupplementalRegister.aspx.)

Ek sicilde tescil edilmiş markalar bakımından bir diğer önemli istisna ise, bu markaların ilana itiraz amacıyla bültende ilan edilmemeleridir. Bir diğer deyişle, ek sicilde kayıtlı markalar bültende ilan edilmemeleri nedeniyle üçüncü kişilerini itirazına açık mahiyette değillerdir, bununla birlikte ek sicilde tescilin ardından üçüncü kişilerin markanın hükümsüzlüğü talebiyle dava açmaları mümkündür.

Yazı boyunca yapmaya çalıştığımız açıklamalar, A.B.D.’nde ek sicilde tescil edilmiş markaların esas sicilde tescil edilmesi mümkün olmayan markalar olduğunu, başvuru kapsamındaki mallara veya hizmetlere ilişkin olarak tanımlayıcı nitelikte olan bu markaların esas sicilde kaydedilmelerinin tek yolunun ikincil anlam (kullanım sonucu ayırt edici nitelik) kazanmaları olduğunu göstermektedir. Menşe ülkelerinde esas sicile kaydedilmeleri mümkün olmayan ve bu nedenle ek sicile kaydedilen tanımlayıcı markaların ülkemizde de tanımlayıcılık gerekçesiyle reddedilmesi marka sahipleri için büyük bir sürpriz olmayacaktır. Dolayısıyla, bu tip markaların menşe ülkelerinde ek sicilde tescilli olmaları nedeniyle tanımlayıcı markalar olarak kabul edilmemeleri gerektiği yönünde etkisiz bir savunma yapmak yerine, markanın, eğer varsa, kullanımını öne sürerek ret kararına karşı argümanlar geliştirmek muhtemelen daha yerinde olacaktır.

Önder Erol Ünsal

Temmuz 2013

 

Kullanım sonucu Kazanılmış Ayırt Edicilik, Marka Mutlak Ret Nedenleri

Kullanım Sonucu Kazanılmış Ayırt Edicilik İddiasının İspatlanmasında Tüketici Anketleri – İsviçre’den bir Mahkeme Kararı

 

556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 7/1-(a), (c) veya (d) bentleri kapsamında reddedilen marka tescil başvuruları hakkındaki ret kararlarına karşı yapılan itirazların neredeyse tamamında kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik iddiasıyla karşılaşılmaktadır. Bu yöndeki iddiaları desteklemek için sunulan kanıtlar, genellikle kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik hususunu ispatlama gücüne sahip olmayan içerikte dokümanlar olduğundan, talepler Enstitü tarafından çoğunlukla kabul edilmemektedir.

 

Kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik hususunu destekleyebilecek içerikteki en önemli kanıtların tüketici grupları nezdinde gerçekleştirilecek anketler olduğu şüphesizdir. Enstitü’ye yapılan itirazlarda genellikle tüketici anketleri sunulmamakla birlikte, sunulan anketler bakımından, objektif biçimde hazırlanmamış ve müşterinin amacını ispatlar sorular esasında oluşturulmuş anketlerin varlığı, bu tip delillerin itibar edilirliğine ciddi biçimde zarar vermektedir. Kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik iddiasına kanıt olarak sunulacak tüketici anketlerinin ne şekilde hazırlanması gerektiği ve değerlendirilme biçimleri konusunda İsviçre Federal İdare Mahkemesi 17/02/2012 tarihinde aşağıda ana hatları aktarılmaya çalışılacak kararı vermiştir. Söz konusu kararın aşağıda yer verilen ana hatları http://www.marques.org/class46/ adresinde 29/02/2012 tarihinde yayınlanan, Mark Schweizer tarafından yazılmış olan yazıdan aktarılmıştır.

 

Almanya menşeili “Verein Münchner Brauereien eV” (bu ticaret birliği Münih’te yerleşik 6 bira firmasından oluşmaktadır ve birliğin üyeleri Münih’te her yıl düzenlenen dünyaca ünlü Oktoberfest isimli bira festivalinde bira satışı yapmaya yetkili olan firmalardır) Almanya’da ve Topluluk Marka Ofisinde (OHIM) biralar için tescilli “oktoberfest-bier” (bier = bira) markasının sahibidir. OHIM’deki tescilin kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik çerçevesinde elde edilmiş olduğu da belirtilmelidir.

 

Birlik, aynı markayı biralar için ortak marka olarak tescil ettirmek amacıyla 2008 yılında İsviçre Federal Fikri Mülkiyet Enstitüsü’ne başvuruda bulunmuştur. İsviçre Ofisi başvuruyu, “oktoberfest-bier” teriminin İsviçre’de ortalama tüketiciler tarafından marka olarak algılanmayacağı ve bira çeşidi olarak değerlendirileceği gerekçesiyle reddetmiştir. Başvuru sahibi itirazında kullanım sonucu ayırt edicilik iddiasını da öne sürmüş ve bu hususa ilişkin olarak bir tüketici anketi sunmuştur. Ancak, bu iddia da haklı görülmemiştir. Sonuç olarak başvuru sahibi ret kararına karşı dava açmıştır ve dava İsviçre Federal İdare Mahkemesi tarafından karara bağlanmıştır.

 

İsviçre Federal İdare Mahkemesi dava sonucunda, İsviçre Ofisinin ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçeli kararını haklı görmüş ve kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik iddiasını ispatlamak için sunulan tüketici anketini metodolojik eksiklikler nedeniyle, iddianın ispatlanması bakımından yeterli bulmamıştır. Mahkemenin anketteki metodolojik eksiklikler olarak belirttiği başlıca hususlar aşağıda sayılmıştır:

 

  • Mahkemeye göre, omnibus (birkaç ayrı değerlendirmenin tek mülakatla gerçekleştirildiği yöntem) anketlerde, değerlendirilen sorunun öncesinde sorulan bir önceki soruya da yer verilmelidir, çünkü bu tip sorular sonraki soruya verilecek yanıtın içeriğini etkileyebilmektedir.

 

  •  1000 civarında mülakattan oluşan örneklem büyüklüğü genel koşuldur.

 

  • “Oktoberfest-bier” terimi size bir firmayı veya birkaç firmayı çağrıştırıyor mu veya hiçbir firmayı çağrıştırmıyor mu sorusunun, soruya yanıt olabilecek üç alternatif cevap olması nedeniyle evet veya hayır biçiminde yanıtlanması mümkün değildir.

 

  • Eğer ürün nüfusun genelinin kullanımına yönelik bir ürünse, filtre sorular kullanılmasına izin verilmemelidir. Dava konusu ankette “Düzenli olarak bira içer misiniz?” sorusu yöneltilmiş ve katılımcıların %23’ü hiç bira içmediklerini belirtmiştir, ancak bu %23’lük kesim anket sonuçları değerlendirilirken analizin dışında tutulmuştur. Mahkeme analiz dışında bırakılan tüketici yüzdesinin de analizin sonucunu etkilemesi gerektiği görüşündedir, şöyle ki mahkemeye göre kamu genelinin %50’sinden fazlasının tescili talep edilen işareti tek bir kaynakla ilişkilendirdiği gösterilmek isteniyorsa, tescilin talep edildiği ürünleri tüketmeyen kişiler de hesaplama da dikkate alınmalıdır.

 

(Kararın Almanca aslının http://www.decisions.ch/entscheide/id/1481 adresinden görülmesi mümkündür.)

 

Yukarıda sayılan hususlar, kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik hususunun ispatlanması konusunda tüketici anketleri sunulsa dahi, bu anketlerde yer verilen sorular ve örneklem grubu dikkate alınmadan sağlıklı karar verilemeyeceğini, en azından İsviçre mahkemelerinin pratiğinin bu yönde olduğunu göstermektedir.

 

Ülkemizde de benzer yaklaşımların benimsenmesi ve tüketici anketlerinin sonuçlarıyla birlikte metodolojisinin de değerlendirilmesi gerekmekle birlikte; birkaç dokümana, yurtdışındaki tescil belgelerine, bir miktar faturaya veya finansal verilere “göz atarak”, kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik veya tanınmış marka tespitine varan fantastik bilirkişi raporları ülkemizde mahkeme kararlarına esas olduğu sürece, bu beklentinin iyimser bir beklenti olarak kalacağı şüphesizdir.

 

Önder Erol Ünsal

Şubat 2012

 

(Bu yazı kapsamında yer verilen mahkeme kararının ana hatları http://www.marques.org/class46/ adresinde 29/02/2012 tarihinde yayınlanan, Mark Schweizer tarafından yazılmış olan yazıdan aktarılmıştır.)