Kategori: Madrid Protokolü – Uluslararası Marka Tescili

6769 sayılı sınai mülkiyet kanunu, Madrid Protokolü - Uluslararası Marka Tescili

Marka İdari İptalinde Madrid Protokolü Tescilleri Bakımından Marka Sahibine Bildirim Endişesi ve Yönetmelik Mükerrer 23. Madde Çerçevesinde Çözüm

Giriş

Türk Patent ve Marka Kurumu (Kurum), uzun süredir merakla beklenen İdari İptal müessesesinin uygulaması hakkındaki Yönetmelik Taslağını 20 Ekim 2023 tarihinde kamuoyuyla paylaştı ve görüşlerini bildirmeleri için ilgililere 3 Kasım 2023 tarihinde sona eren süre limiti verdi.

10 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe giren Sınai Mülkiyet Kanunu’nun (SMK) 26. ve 192. maddeleri, tescilli markaların iptali yetkisini Kanunun yürürlüğe giriş tarihinden 7 yıl sonra başlayacak şekilde Kurum’a veriyordu. Öncesinde (ve yetki Kurum’a geçene dek) münhasıran Mahkemelere ait olan bu yetkinin, kısaca İdari İptal olarak anılan bir düzenlemeyle Kurum’a geçecek olması, uygulamanın ne şekilde gerçekleşeceği ve süreçlerin belirlenmesi hakkında büyük merak uyandırmıştı. Kurum’un 10 Ocak 2017 tarihinden 20 Ekim 2023 tarihine dek geçen yaklaşık 6 yıl 10 aylık süre boyunca konu hakkında hiçbir resmi açıklamama yapmaması, düşündürücü olduğu kadar, merakı da endişeye çevirmiştir. Hükmün yürürlüğe girişine sadece 2,5 ay kala kamuya sunulan ve hakkında önceden paydaşlarla herhangi bir görüş alışverişi/tartışma yapılmamış Yönetmelik Taslağına görüş sunulması için ilgililere yalnızca 15 günlük süre verilmesi de, belirsizlikler yönünden merak ve endişeyi artırmıştır. 

Sorun ve Madrid Protokolü Uygulama Yönetmeliği Mükerrer 23. Madde Bağlamında Çözümü

Yönetmelik Taslağına ilişkin olarak ortaya çıkan soru işaretlerinden birisi; Madrid Protokolü yoluyla Türkiye’ye yapılan ve dolayısıyla Kurum sicilinde kayıtlı marka vekili bulunmayan uluslararası marka tescillerine yönelik olarak iptal talebinde bulunulması halinde, bu iptal taleplerinin marka sahibine ne şekilde bildirileceğine ilişkindir. Şöyle ki, markasını Türkiye’de Madrid Protokolü yoluyla, yetkili bir Türk marka vekilinin aracılığı olmaksızın tescil ettiren marka sahiplerinin, markaları hakkındaki iptal taleplerinden haberdar olmamaları halinde, savunmalarını yapmaları mümkün olmayacaktır ve bu da savunma hakkının ihlali anlamına gelecektir. 

Bu yazı, belirtilen soruyu, Madrid Protokolü Yönetmeliği hükümleri eşliğinde yanıtlamaya ve endişeleri bir ölçüde ortadan kaldırmaya yöneliktir.

https://www.wipo.int/wipolex/en/text/588448 bağlantısından erişilebilecek Madrid Protokolü Uygulama Yönetmeliği’nin mükerrer 23. maddesi (Rule 23bis) “Belirlenmiş Akit Taraf Ofislerinin Uluslararası Büro Aracılığıyla Gönderilen Bildirimleri” başlığını taşımaktadır. (Madrid Protokolü Uygulama Yönetmeliğinin güncel halinin Kurum tarafından yayımlanmış resmi bir çevirisi bulunmadığından, bu yazıda yapılacak çevirilerin yazara ait olduğunun ve resmi bir niteliğinin bulunmadığının altının çizilmesi de yerinde olacaktır.)

Yönetmelik’in mükerrer 23. maddesinin İngilizce metninin aşağıda görülmesi mümkündür:

Mükerrer 23. maddenin birinci paragrafı “Bu Yönetmelik Kapsamında Düzenlenmemiş Bildirimler” başlığını taşımaktadır ve içeriği kabaca aşağıdaki şekildedir: “Belirlenmiş bir akit tarafın kanunu, bir uluslararası tescille ilgili bir bildirimin Ofisçe (ilgili akit tarafın marka tescilinden sorumlu Ofisince [y.n.]), doğrudan marka sahibine bildirimine imkan vermiyorsa, ilgili Ofis, Uluslararası Büro’dan (WIPO Uluslararası Bürosu’ndan [y.n.]) söz konusu bildirimi, kendi adına (ilgili ofis adına [y.n.]) marka sahibine iletmesini talep edebilir.”

Madrid Protokolü Uygulama Kılavuzunun 1156. paragrafında ise, Yönetmelik mükerrer 23. madde aşağıdaki şekilde, marka iptali talebinin varlığı örneğiyle açıklanmıştır:

“Belirlenmiş bir akit taraf Ofisi, marka sahibi veya vekiline, Uluslararası Büro aracılığıyla Yönetmelik’te yer alan yükümlülüklerinin dışında kalan bildirimleri gönderebilir. Bu tip durumlar, söz konusu ülkede adresi veya yerel vekili bulunmayan marka sahiplerine, ilgili ülke Ofisinin doğrudan bildirim yapmasına ilgili ülke mevzuatının izin vermemesi halleridir. Bu tip bir bildirim, örneğin, marka sahibini, markasına karşı ilgili ülkede iptal talebinin yapıldığı yönünde bilgilendirmek ve marka sahibine haklarını savunması için bir süre limiti vermek yönünde olabilir.”

Mükerrer 23. maddenin ikinci ve üçüncü paragrafları, birinci paragraf kapsamında yapılacak bildirimlerin şeklini ve marka sahibine iletimini düzenlemektedir. Buna göre, Ofislerce mükerrer 23. madde uyarınca yapılacak bildirimin formatı Uluslararası Büro tarafından oluşturulacaktır. Bu format çerçevesinde yapılacak bildirimler ilgili Ofisçe, Uluslararası Büro’ya gönderilecek, Uluslararası Büro aldığı bildirimleri esasa ve içeriğe yönelik bir inceleme yapmaksızın ve Uluslararası Sicil’de herhangi bir kayıt gerçekleştirmeksizin marka sahibine bildirecektir.

Madrid Protokolü Uygulama Yönetmeliğinin mükerrer 23. maddesi oldukça açık biçimde, Protokol yoluyla Türkiye’ye yönlendirilmiş ve sonrasında Kurum tarafından tescil edilmiş markalara karşı idari iptal işlemlerinin başlatılması halinde, Kurum tarafından marka sahibine veya vekiline WIPO Uluslararası Bürosu aracılığıyla bildirim yapılmasına imkan vermektedir. Dolayısıyla, idari iptal müessesesinin beklendiği gibi 10 Ocak 2024 tarihinde uygulama girmesi halinde, Madrid Protokolü yoluyla Türkiye’de tescil edilmiş markalara karşı başlatılan iptal süreçlerinin marka sahibine bildiriminde kullanılabilecek yöntem Madrid Sisteminin yapısında mevcuttur, yeni bir yöntem arayışına veya tartışmasına girilmesi gereksizdir ve bunların sonucu olarak marka sahibine savunma hakkı tanınamamasına yönelik endişeler yersizdir. Elbette ki, bu endişelerin yersiz olmasının ön şartı, Kurum’un Madrid Protokolü yoluyla Türkiye’de tescil edilmiş markalara karşı başlatılan iptal süreçlerinin marka sahibine bildirimi için Madrid Protokolü Uygulama Yönetmeliğinin mükerrer 23. maddesinde belirtilen bildirim yöntemini kullanmasıdır. Eğer bu yöntem kullanılacaksa, bu hususun Kurum tarafından, vakit kaybedilmeksizin paydaşlara da bildirilmesi kanaatimizce yerinde olacaktır, bu yolla idari iptal müessesesine yönelik mevcut endişe ve belirsizliklerden birisi ortadan kaldırılmış olacaktır.

Tüm bunlara ilaveten, mükerrer 23. madde, Kurum tarafından halihazırda, gene Protokol kapsamında tanımlanmamış bir prosedür olan Yayıma İtirazlara Karşı Görüş Sunulması amacına yönelik olarak kullanılmaktadır, dolayısıyla belirtilen hüküm çerçevesinde kurulmuş yöntem Kurum’un yabancı olduğu bir bildirim şekli değildir. Türkiye’ye başvurusu Madrid Protokolü yoluyla yapılmış ve Kurum sicilinde kayıtlı bir marka vekili bulunmayan uluslararası marka başvurularının yayımına karşı itiraz edilmesi halinde, Kurum bu itirazları, mükerrer 23. maddede tanımlanan yöntemi kullanarak WIPO Uluslararası Bürosu aracılığıyla uluslararası markanın sahibine bildirmekte ve itiraza karşı görüş sunulmasını talep etmektedir.

Sonuç

Madrid Protokolü Uygulama Yönetmeliğinin mükerrer 23. maddesinin varlığı, bu maddede tanımlanmış yöntemin Kurum tarafından kullanılması halinde, yazı boyunca açıklanmış nedenlerle idari iptal müessesesine yönelik mevcut endişelerden birisini ortadan kaldıracaktır.

Bu çerçevede, kanaatimizce idari iptale yönelik tartışmaların eksenini Kurum’un iptal taleplerinin esasına yönelik incelemesine ve iptalin sicile kaydı süreçlerine kaydırmak, bu inceleme ve kaydın daha sağlıklı biçimde yapılmasına yönelik iletişim kanallarını oluşturmak daha yerinde olacaktır.

Tüm bu hususlara ilaveten; 10 Ocak 2017 tarihinden bu yana yaklaşık 6 yıl 10 aylık süre geçmiş ve idari iptal müessesesinin yürürlüğe girişine yaklaşık 2 ay kalmışken, uygulamanın yürürlüğe girişinin ertelenmesinin halen tartışılıyor ve hatta öneriliyor olması kanaatimizce hiç yerinde değildir. Yaklaşık 7 yıl boyunca yapılmayanların, uygulamanın yürürlüğe girişinin 1 yıl süreyle ertelenmesi halinde gerçekleşeceğini ummak, kanaatimizce iyimser bir beklenti olmanın ötesine geçmeyecektir. Eğer ki, uygulamanın yürürlüğe girişi ertelenirse –ki bu SMK’da değişiklik gerektirmektedir-, sonraki tartışmaların idari iptal müessesesinin hiç yürürlüğe girmemesi yönünde olacağını tahmin etmek için de müneccim olmaya gerek bulunmamaktadır.

Önder Erol ÜNSAL

Kasım 2023

unsalonderol@gmail.com

Madrid Protokolü - Uluslararası Marka Tescili

MADRİD PROTOKOLÜ’NDE ESAS TESCİLE BAĞIMLILIK İLKESİ VE DÖNÜŞTÜRME PROSEDÜRÜ

GİRİŞ

Markaların Uluslararası Tescili Amacıyla Madrid Protokolü’nün en önemli yapı taşlarından olan “Esas Tescile veya Esas Başvuruya Bağımlılık İlkesi” ve “Dönüştürme” prosedürü hakkında, 2012 yılında yazdığım iki ayrı yazıda gerekli güncellemeleri/değişiklikleri yaparak ve devamında çalışmaları birleştirerek oluşturduğum bu yazının, gerek Protokol uygulamalarında çalışanlar, gerekse de Marka Vekilliği Sınavına hazırlananlar için faydalı olacağını düşünüyorum.   

Markaların Uluslararası Tescili amacıyla Madrid Protokolü (yazının devamında kısaca “Madrid Protokolü” veya “Protokol” olarak anılacaktır), Eylül 2023 itibarıyla, Türkiye dahil 130 ülkenin taraf olduğu, yurtdışında marka tescil işlemlerini kolaylaştırma amacını bir uluslararası andlaşmadır.

Protokolün başvuru sahiplerine getirdiği temel zorunluluklardan ilki, başvuruyu menşe ofis olarak adlandırılan ve başvuru sahibinin uyrukluk, ikametgah veya ticari-sınai faaliyet bağlarından birisiyle bağlı olduğu ulusal bir sınai mülkiyet ofisi aracılığıyla Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı’na (WIPO) göndermektir. Uluslararası başvurunun gönderilmesi, başvuru sahibinin menşe ofiste tescilli bir markaya veya marka başvurusuna sahip olması şartına bağlıdır.

Esas tescil veya esas başvuru olarak adlandırdığımız ve bundan sonra sadece “esas tescil” olarak anacağımız bu marka ile uluslararası başvuru aynı olmalı ve uluslararası başvurunun kapsadığı mallar / hizmetler mutlak surette esas tescilin mal / hizmet listesi kapsamında yer almalıdır (listelerin aynı olması zorunlu değildir, ancak uluslararası başvurunun kapsadığı mallar / hizmetler mutlak surette esas tescilin kapsamında bulunmalıdır).

ULUSLARARASI TESCİLİN ESAS TESCİLE BAĞIMLILIĞI İLKESİ

Protokol kapsamında yer alan en kritik düzenlemelerden birisi, WIPO’daki şekli inceleme ve sınıflandırma incelemesinin ardından başvuru sahibince seçilen ulusal ofislere bir başvuru olarak iletilen uluslararası tescilin, menşe ofisteki esas tescile uluslararası tescil tarihinden itibaren 5 yıl süreyle bağımlı olmasıdır.

Bu yazıda ilk olarak, Protokolün 6ncı maddesinin (2), (3) ve (4) numaralı paragraflarında düzenlenen uluslararası tescilin esas tescile bağımlılığı hususu Protokol hükümleri kapsamında açıklanacak, bağımlılık konusunda genellikle yanlış anlaşılan noktalar belirtilecek ve bağımlılığın sonucu olarak uluslararası tescilin iptali gerekiyorsa buna ilişkin yöntem ortaya konulacaktır.

Uluslararası tescilin esas tescile bağımlılığı ile kastedilen; esas tescilin herhangi bir nedenle (ret, iptal, geri çekme, tescil için gerekli işlemleri yerine getirmeme, sınırlandırma, yenilememe, feragat, hükümsüzlük, vb.) kısmen veya tamamen geçerliliğini yitirmesi ve bu durumun kesinleşmesi halinde, belirtilen hususun WIPO Uluslararası Bürosuna iletilmesi yoluyla, uluslararası tescilin uluslararası sicilde ve seçilen ülkelerde paralel biçimde kısmen veya tamamen iptal edilmesinin sağlanmasıdır. Bu işlemin sonucunda WIPO Uluslararası Bürosunda yapılan kayıt ve bu kaydın uluslararası tescilin geçerli olduğu ulusal ofislere bildirilmesi işlemi ise “esas başvuru veya tescilin geçerliliğinin sona ermesi (ceasing of effect of the basic application or registration)” kavramıyla anılmaktadır.

Uluslararası tescilin menşe ofisteki esas tescile bağımlılığı, yukarıda belirtildiği üzere tescil kapsamında bulunan malların / hizmetlerin tamamı veya bir kısmı bakımından etki doğurabilir. Bir diğer deyişle, esas tescil bağımlılık süresi içerisinde menşe ofiste etkisini kısmen yitirirse (örneğin, kısmi hükümsüzlük kararı sonucu bazı mallar / hizmetler bakımından gerçekleşen iptal), WIPO Uluslararası Bürosuna bildirim yalnızca bu mallar / hizmetler bakımından yapılmalıdır. Bunun sonucu olarak, uluslararası marka, WIPO Uluslararası Sicilinde yalnızca belirtilen mallar / hizmetler bakımından iptal edilecek ve bu husus uluslararası tescilin geçerli olduğu ülke ofislerine bildirilerek kısmi iptalin o ülkelerde de gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. Buna karşın, menşe ofisteki esas tescil geçerliliğini kapsadığı tüm mallar / hizmetler bakımından yitirirse, yukarıda belirtilen işlemler uluslararası tescilin tamamı bakımından yapılacak, uluslararası tescil uluslararası sicilden silinecek ve paralel işlem uluslararası tescilin geçerli olduğu ülkelerde de yapılacaktır.

Uluslararası tescilin esas tescile bağımlı olduğu 5 yıllık süre uluslararası tescil tarihinden itibaren başlayacaktır (bkz. Protokol madde 6(2)). Dolayısıyla, süre hesaplanırken dikkate alınacak asıl tarih uluslararası tescil tarihidir ve bunun dışındaki tarihlerin herhangi bir belirleyici rolü bulunmamaktadır.

Uluslararası tescil tarihinden başlayan 5 yıllık bağımlılık süresi bittiği anda itibaren ise, uluslararası tescil esas tescilden bağımsız hale gelmektedir. Dolayısıyla, bağımlılık süresinin sona ermesinin ardından esas tescil bakımından gerçekleşecek ret, iptal, geri çekme, tescil için gerekli işlemleri yerine getirmeme, sınırlandırma, yenilememe, feragat, hükümsüzlük vb. işlemlerin uluslararası tescil bakımından etkisi olmayacaktır. Bu durumun istisnası aşağıda belirtilecek haller olacaktır.  

Menşe ofisin, uluslararası tescilin dayandığı esas tescil hakkında 5 yıllık bağımlılık süresi içerisinde başlamış olan bir işlemi veya davayı (örneğin, hükümsüzlük davası) WIPO Uluslararası Bürosuna bildirmiş olması durumunda, bu prosedür veya dava 5 yıllık sürenin dolmasının ardından sonuçlanmış olsa da, menşe ofisin bu işlemin veya davanın sonucunu WIPO’ya bildirerek uluslararası tescilin kısmen veya tamamen iptalini sağlama yetkisi bulunmaktadır. Belirtildiği üzere, bunun için şart olan husus, esas tescilin markanın kısmen veya tamamen hükmünü yitirmesini sağlayabilecek nitelikte bir işlemin veya davanın başlatılmış olduğunun, 5 yıllık bağımlılık süresi içerisinde WIPO Uluslararası Bürosuna iletilmiş olmasıdır (bkz. Protokol madde 6(3)). Bu yönde ve süresi içerisinde bir bildirimin gönderilmemiş olması halinde, 5 yıllık bağımlılık süresi dolduktan sonra uluslararası markanın esas tescilin akıbeti nedeniyle etkisini kaybetmesi veya iptal edilmesi mümkün olmayacaktır. 5 yıllık bağımlılık süresi henüz dolmamış markalar bakımından ise önceden bu yönde bir işlemin veya davanın başladığını gösterir bir bildirimin gönderilmesi gerekliliği bulunmamaktadır.

Uluslararası tescilin menşe ofisteki esas tescile bağımlılığı, markanın devri veya unvan-nevi değişikliği, lisans gibi marka sahibinin veya kullanım yetkisine sahip kişilerin kimliğiyle ilgili hususları kapsamamaktadır. Bağımlılık süresi içerisinde esas tescilin devredilmesi durumunda, uluslararası tescil için de aynı işlemin yapılması gibi bir zorunluluk bulunmamaktadır ve aynı husus unvan-nevi değişikliği, lisans işlemleri için de geçerlidir.

Bununla birlikte, esas tescilin sahibi ile uluslararası markanın sahibinin farklılaşmış olması, 5 yıllık bağımlılık süresi içerisindeki bağımlılığın mutlak niteliğini ortadan kaldırmamaktadır. Markaların sahibi farklılaşmış olsa da, 5 yıllık süre içerisinde uluslararası tescil esas tescile bağımlıdır ve yazının önceki kısımlarında belirtilen hallerin ortaya çıkması durumunda, uluslararası tescilin iptali gerçekleşecektir.

Menşe ofis, esas tescilin kapsamında yazı içeriğinde belirtilen nitelikte değişikliklerin ortaya çıkması durumunda, bağımlılık ilkesi çerçevesinde WIPO Uluslararası Bürosuna gerekli bildirimi yapmak zorundadır. Ancak, menşe ofisin kesinleşmiş kararları bildirmesi gerekmektedir. Bir diğer deyişle, bağımlılık süresi içerisinde esas tescilin hükümsüz kılınması yönünde bir mahkeme kararı alınmış olsa da, eğer bu karar kesinleşmiş nitelikte değilse, Ofis karar kesinleşinceye kadar bu kararı WIPO Uluslararası Bürosuna bildirmekle yükümlü değildir. Aynı husus, uluslararası tescilin menşe ofis tarafından incelenen bir esas başvuruya dayanması halinde de geçerlidir. Bu tip durumlarda, WIPO’ya bildirim için esas başvurunun reddedilmesine ilişkin kararın kesinleşmesinin beklenmesi (Türkiye bakımından Türk Patent ve Marka Kurumu YİDK kararı ve bu karara karşı dava açılmışsa o davaya ilişkin kesinleşmiş mahkeme kararı) gerekmektedir.

Menşe ofisin, Protokol madde 6(4)’te ve Yönetmelikte belirtilen şekli şartlara ve içeriğe uygun talebi göndermesi halinde WIPO Uluslararası Bürosu gerekli kaydı uluslararası sicilde gerçekleştirecek, uluslararası markayı tamamen veya kısmen iptal edecek ve bu yöndeki bildirimi aynı işlemi yapmaları amacıyla uluslararası tescil kapsamında bulunan ulusal ofislere gönderecektir. WIPO Uluslararası Bürosunun iptal işlemini yapması için menşe ülkedeki işleme esas kararı incelemesine veya yorumlamasına ihtiyaç bulunmamaktadır (ki bu kararların WIPO’ya gönderilmesi de gerekli değildir), menşe ofisin şekli şartlara uygun bildirimi yapması yeterlidir.

DÖNÜŞTÜRME (TRANSFORMATION) İŞLEMİ

Menşe ofisteki esas tescile bağımlılık ilkesi çerçevesinde uluslararası markası kısmen veya tamamen iptal edilen marka sahiplerine Protokol kapsamında tanınmış telafi yöntemi ise dönüştürme (transformation) işlemidir. Dönüştürme işlemi en kısa haliyle; iptal edilen bir uluslararası markayı, uluslararası markanın başvuru tarihini koruyacak ve tüm işlemleri ilgili ülkenin ulusal mevzuatına göre yapılacak ulusal bir marka başvurusuna dönüştürmek olarak tanımlanabilir.

Bağımlılık ilkesi, Madrid Protokolünün kilit ilkelerinden birisi olmakla birlikte, uluslararası markanın seçilen ülkelerdeki akıbetinin menşe ülkedeki ret veya hükümsüzlük gerekçelerine veya üçüncü kişilerce başlatılan işlemlere sıkıca bağlanması nedeniyle eleştirilmektedir. Bu eleştirilerin sonucu olarak bağımlılık ilkesinin akıbetini Protokol tarafı ülkelerin ilke hakkında gelecekte benimseyecekleri tutum gösterecektir.

Madrid Protokolü kapsamında düzenlenmiş “dönüştürme (transformation)” işlemi, uluslararası tescilin, menşe ofisteki esas tescile 5 yıl süreyle bağımlılığından ortaya çıkabilecek problemlerin telafi edilebilmesi amacına yönelik bir işlemdir.

Dönüştürme işlemi, Protokolün beşinci mükerrer 9. maddesi (Article 9quinquies) kapsamında düzenlenmiştir.  Madde, bir uluslararası tescilin ulusal veya bölgesel başvurulara dönüştürülmesi başlığını taşımaktadır. Başlıkta bölgesel teriminin kullanılmasının nedeni, Protokol tarafı ülkelerin bazıları adına tescil işlemi yapan bölgesel tescil ofislerinin (Benelüks Marka Ofisi, EUIPO vd.) varlığı ve bunların yaptıkları tescil işlemlerinin bölgesel tescil olarak adlandırılmasıdır. Bununla birlikte, yazı boyunca ifadeleri gereğinden fazla uzun tutmamak için, ulusal veya bölgesel başvuruya dönüştürme ifadesi yerine, sadece ulusal başvuruya dönüştürme terimi kullanılacaktır.

Uluslararası tescilin ulusal başvuruya dönüştürülmesi için ilk şart, bir uluslararası tescilin, menşe ofisin talebi üzerine Protokol madde 6(4) çerçevesinde, kapsadığı malların ve/veya hizmetlerin tamamı veya bir kısmı bakımından iptal edilmesidir.

Uluslararası tescilin, madde 6(4)’te sayılan hallerde menşe ofisin talebi üzerine iptal edilmesi durumu dışında kalan iptal (veya aynı sonucu doğuran diğer işlemler) hallerinde, dönüştürme işleminin yapılması mümkün değildir. Bir diğer deyişle, dönüştürme işleminin, bağımlılık süresi içerisinde menşe ofis tarafından Uluslararası Büroya bildirilen ve iptal sonucunu ortaya çıkaran işlemler bakımından yapılması mümkündür. Uluslararası tescilin, tescil sahibinin talebi üzerine uluslararası sicilden kısmen veya tamamen silinmesinin sonucunda -bu işlem bağımlılık süresi içerisinde gerçekleşse de- ulusal başvuruya dönüştürme işleminin gerçekleştirilmesi mümkün değildir. (bkz. Madrid Protokolü Hakkında WIPO Kılavuzu Paragraf 817: “Transformation is not available where the holder has voluntarily canceled the international registration.”) Buna göre, bir uluslararası tescil sahibinin, markasını kendi talebiyle iptal (cancellation), sınırlandırma (limitation), vb. işlemler çerçevesinde, uluslararası sicilde, bazı ülkeler için tamamen veya kısmen iptal edip veya sınırlandırıp, sonradan bu mallar veya hizmetler bakımından aynı ülkeler için dönüştürme talebinde bulunması mümkün olmayacaktır.

Bir uluslararası tescil, menşe ofisin talebi üzerine Protokol madde 6(4) çerçevesinde, kapsadığı malların ve/veya hizmetlerin tamamı veya bir kısmı bakımından iptal edildikten sonra, uluslararası tescil sahibinin markasını ulusal markaya dönüştürmesi imkanı ortaya çıkmaktadır. Bu ön koşulun yerine gelmesi halinde, dönüştürme işleminin aşağıdaki maddeler çerçevesinde yapılması mümkündür:

1- Uluslararası sicilde gerçekleşmiş iptal işlemi tarihinden itibaren başlayacak üç ay içerisinde, uluslararası tescilin sahibi, aynı markanın tescili için ilgili ulusal ofise bir marka tescil başvurusu yapmalıdır.

2- Belirtilen marka tescil başvurusu doğrudan ulusal ofise yapılmalı ve ulusal ofisin doğrudan kendisine yapılan başvurular için öngördüğü şartlar gözetilmelidir. Bir diğer deyişle Madrid Protokolü ve Uluslararası Büronun aracılığı ortadan kalkmıştır. Ulusal ofis yurtdışından yapılan başvurular için vekil zorunluluğu öngörmüşse, başvuru vekil aracılığıyla yapılmalı ve ulusal başvuru ücretleri ödenmelidir. (Bununla birlikte, ulusal ofislerin kendi mevzuatları dahilinde, dönüştürme işlemine konu ulusal başvurulara ilişkin özel şekli başvuru şartları uygulayabileceği de belirtilmelidir. Örneğin, bu başvuru için halihazırda uluslararası başvuru ücreti ödenmiş olduğundan, daha düşük ücret, vb.)

3- Ulusal başvuruda yer alan marka dönüştürme işlemine konu uluslararası markayla aynı olmalıdır).

4- İptal edilen uluslararası markanın sahibi ile dönüştürme talebine konu ulusal başvurunun sahibi aynı olmalıdır.

5- Dönüştürme talebine konu ulusal başvurunun kapsadığı mallar ve/veya hizmetler iptal edilen uluslararası markanın (ilgili ülke bakımından geçerli mal / hizmet listesi) kapsamında yer almalıdır. Mal / hizmet listelerinin aynı olması şart değildir, uluslararası tescil kapsamındaki malların / hizmetlerin, ulusal başvuru kapsamındaki malları / hizmetleri kapsaması yeterlidir.

Yukarıda sayılan şartların herhangi birisinin yerine getirilmemesi halinde dönüştürme talebi kabul edilmeyecektir.

Belirtilen şartları yerine getiren bir ulusal başvurunun yapılması durumunda ise, ulusal ofis, başvuruyu, uluslararası tescil tarihinde yapılmış bir başvuru olarak kaydetmek yükümlülüğündedir. Eğer uluslararası tescil, ilgili ülkeye sonraki belirleme (subsequent designation) işlemi çerçevesinde sonradan yönlendirilmiş bir marka niteliğindeyse, uluslararası tescil tarihinin yerini, sonraki belirleme tarihi alacaktır. Uluslararası tescilin rüçhan hakkı mevcutsa, bu hak dönüştürme işleminin konusu ulusal başvuru bakımından da kaydedilecektir.

Kabul edilen dönüştürme talepleri bakımından, başvuru sahiplerinin sağladığı tek fayda, dönüştürme işlemine konu ulusal başvurunun, uluslararası tescilin tarihinden (veya sonraki belirleme tarihinden) yararlanmasıdır. Onun dışında izlenecek tüm prosedür, ulusal ofise yapılan yeni bir başvurunun kaydına ve incelenmesine ilişkin tüm şekli ve esasa ilişkin şartlarla aynı olacaktır. Başvuruya ilişkin yazışmaların tamamı ilgili ulusal mevzuatın öngördüğü biçimde başvuru sahibi veya vekiliyle yapılacak ve Uluslararası Büronun aracılığı tamamen ortadan kalkacaktır; ayrıca uluslararası tesciller bakımından geçerli olan 12-18 aylık ret bildirim süresi limitleri dönüştürülmüş ulusal başvurular bakımından geçerli olmayacaktır.

Dönüştürme işlemlerine uygulamada sıklıkla rastlanılmamakla birlikte, bu işlem uluslararası tescilin 5 yıl süreyle menşe ofisteki esas tescile veya başvuruya bağımlılığı hükmünden kaynaklanabilecek hak kayıplarının, başvuru tarihinin korunması anlamında telafisini teşkil etmektedir. Dolayısıyla, dönüştürme işlemini, şekli şartlar bakımından çok sayıda koşul öngörse de, bağımlılık ilkesinin telafisini sağlaması anlamında, Madrid Protokolünün kullanıcı dostu yönlerinden birisi olarak değerlendirmek yerinde olacaktır.

SON SÖZ

Madrid Protokolü’nün kilit taşlarından olan Esas Tescile Bağımlılık İlkesini ve bağımlılık ilkesinden kaynaklanabilecek hak kayıplarının bir ölçüde telafi edilmesi amacını taşıyan Dönüştürme İşlemini detaylarıyla aktardığımız yazının, konuyu ayrıntılarıyla öğrenmek isteyen okuyuculara faydalı olduğunu düşünüyorum.

Yazının sonunda; Bağımlılık İlkesinin Protokol kullanıcısı bazı grupların eleştirisiyle karşılaştığını, esas tescile bağımlılık şartının tamamen kaldırılması veya daha kabul gören haliyle 5 yıllık bağımlılık süresinin 3 yıla indirilmesi yönündeki önerilerin WIPO nezdinde yoğun biçimde tartışıldığını da belirtmek gerekmektedir. Bu tartışmaların içinde bulunduğumuz gün itibarıyla son halinin bu dokümandan görülmesi mümkündür. Bahsettiğimiz eleştirilerin temel nedeni, uluslararası markanın seçilen ülkelerdeki akıbetinin, menşe ülkedeki ret veya hükümsüzlük gerekçelerine veya üçüncü kişilerce başlatılan işlemlere sıkıca bağlanmasıdır. Eleştirilerin sonucu olarak bağımlılık ilkesinin akıbetini, Protokol tarafı ülkelerin WIPO’da yürütülen Madrid Sistemi Çalışma Grubunda benimseyecekleri tutum gösterecektir.

Önder Erol ÜNSAL

Eylül 2023

unsalonderol@gmail.com

Madrid Protokolü - Uluslararası Marka Tescili

MADRİD PROTOKOLÜ’NDE ESAS TESCİL İLE ULUSLARARASI MARKANIN AYNI OLMASI ŞARTI NE ŞEKİLDE ESNETİLİYOR? 2022 YILI MADRİD SİSTEMİ KILAVUZU IŞIĞINDA BİR DEĞERLENDİRME

Madrid Protokolü’nün Türkiye’de yürürlüğe girdiği 1 Ocak 1999 tarihinden 4-5 ay kadar önce, o dönemdeki adıyla Türk Patent Enstitüsü’nde konuyla ilgili çalışmaları sürdürecek birkaç kişilik bir ekip kurulmuştu. Henüz bir yıllık hizmeti bile olmayan bir marka uzman yardımcısı olarak ben de bu ekibin üyelerinden birisiydim ve dolayısıyla Madrid Protokolü uygulamalarının Türkiye’de ne şekilde başladığına ve ilgili birimde fiilen 6 yıl çalıştığım süre boyunca ne şekilde sürdüğüne ilişkin detaylı bilgiye sahibim.

Özetleyecek olursam:

İlk günden itibaren yoğun başvuru ve bilgi talebi akışıyla başlayan ve işlem yoğunluğu her geçen gün daha da artan bir uygulamanın sistemini Türkiye’de sınırlı teknik olanaklarla, kısıtlı destekle ve sadece birkaç kişiyle kurabilmek kolay değildi. Gerçek bir sorumluluk duygusu ve devletin/kurumun yüzünü kara çıkartmama idealizmiyle bunu yapabilmeyi başardık ve Türkiye, uzun bir süre boyunca Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) tarafından Madrid Protokolü’nün uygulayıcıları arasında örnek ofis olarak gösterildi. Bunu birlikte başardığımız çalışma arkadaşlarımla o günler hakkında konuştuğumuzda yüzümüzde halen bir gülümseme beliriyor. Kim bilir belki bir gün, o döneme ilişkin hatıralarımızı çoğu zaman gülerek ve kimi zaman da bazı konularda karşılaştığımız bariyerleri de anlatarak paylaşacağımız bir kanal oluştururuz.

1999 yılından bu yana geçen süre boyunca Madrid Protokolü metninde bazı değişiklikler oldu, Protokol’ün yönetmeliği önemli revizyonlar geçirdi ve tüm bunlara ilaveten WIPO ofislere ve kullanıcılara yönelik uygulama rehberinin kapsamını iyice genişletti.

Son güncellemesi 2022 yılında yapılan Madrid Sistemi Hakkında Kılavuz (Guide to the Madrid System) yaklaşık 250 sayfadan oluşan ve kullanıcılara ve ulusal ofis çalışanlarına Madrid Sistemi hakkında en detaylı bilgileri vermeye amaçlayan bir metindir. Kılavuzun 2021 yılı metni yaklaşık 140 sayfadan oluşuyorken, 2022 yılı metninin yaklaşık 250 sayfadan oluşması, kılavuzda ne tip değişiklikler/eklemeler yapıldığı hususunda -konuyu iyi bildiğini düşünenler dahil olmak üzere- tüm sistem kullanıcıların kılavuzu dikkatli şekilde yeniden gözden geçirmesini gerektirmektedir.

Konuyu iyi bildiğini düşünenler dahil tüm sistem kullanıcıları tabiri, elbette ki kendimin de kılavuzu yeniden gözden geçirmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Kılavuza kabaca göz atarken dikkatimi çeken önemli hususlardan birisi yeni kılavuzda, uluslararası başvurusu yapılacak markayla, o markanın menşe ofiste dayandığı esas tescil/başvurudaki marka arasındaki “aynılık” kriterine yönelik yeni WIPO yorumu oldu.

Madrid Protokolü kanalıyla, menşe ofiste tescilli veya başvuru halinde bulunan bir markaya dayanarak uluslararası marka tescili edebilmek için, uluslararası başvuruya konu markayla, menşe ofiste tescilli/başvuru halinde bulunan marka (esas tescil/başvuru) arasında belirli açılardan aynılık bulunmalıdır:

  1. Esas tescil/başvurunun sahibi ile uluslararası marka talebinin sahibi aynı olmalıdır.
  2. Esas tescil/başvuru ile uluslararası marka talebine konu marka aynı olmalıdır.     
  3. Uluslararası marka talebine konu mal/hizmetler, esas tescil/başvurunun kapsadığı malların/hizmetlerin kapsamında bulunmalıdır. Bir diğer deyişle, uluslararası marka talebinin kapsadığı mal/hizmetler, esas tescil/başvurunun kapsadığı mallardan/hizmetlerden daha dar olabilir, ama daha geniş olamaz.

Bu şartlardan ikincisi olan, esas tescil/başvuru ile uluslararası tescil talebine konu markanın aynı olması şartı, aslında şartların en basiti ve en kolaylıkla açıklanmakta olanıydı; çünkü iki markanın birbiriyle aynı olması, bunların yazım biçimi, font, renk gibi her tür görsel özellik bakımından aynı olması olarak açıklanıyordu.

Aynılık şartı, WIPO’nun 2021 yılı Madrid Sistemi Kılavuzunda ek bir açıklama yapılmaksızın, markaların aynı (identical) olması gerektiği şeklinde açıklanmıştı:

2022 yılı Madrid Sistemi Kılavuzunda ise WIPO esas tescil/başvuru ile uluslararası marka talebine konu marka arasındaki aynılık şartını esnetecek tavsiyelerde bulunmuştur.

Detaylara geçmeden önce, öncelikle “aynı olmalıdır” anlamına gelen “must be identical to” ifadesinin terk edildiği ve bunun yerine, 2022 yılı kılavuzunun 61. sayfasında “uyumlu olmalıdır/örtüşmelidir” anlamlarına gelen “must correspond to” ifadesinin tercih edildiği belirtilmelidir.

2022 yılı Madrid Sistemi Kılavuzunun 180-181. sayfalarında konu hakkında daha detaylı açıklama ve tavsiyelerle karşılaşılmaktadır. 

Kılavuzda WIPO, ilk olarak “uyumlu olma/örtüşme” anlamlarına gelen “correspondence” kelimesinin içini doldurmakta ve uyumlu olma/örtüşmenin gerçekleşip gerçekleşmediğine menşe ofislerin karar vereceğini belirtmektedir. Bu haliyle, Kılavuzda bu konu hakkında yer alan açıklama ve yorumlar, WIPO’nun değerlendirmeleridir, ancak karar verme yetkisi menşe ofislerde olacaktır.

Kılavuzun yukarıda yer verilen 929. paragrafında; uluslararası tescil talebine konu marka ile esas tescil/başvurunun uyumlu olup olmadığı/örtüşüp örtüşmediği değerlendirilirken Ofislerin daha esnek bir tavır benimseyebileceği belirtilmiştir. Kılavuza göre, menşe ofisler, esas tescil/başvuru ile uluslararası tescil talebine konu markayı karşılaştırırken markaları büyüteç altına koyup birebir karşılaştırma yapmak zorunluluğunda değillerdir. Uluslararası tescil talebine konu markanın görselinin, ulusal sicilde kayıtlı markadan daha net/temiz bir kopya olması veya markaların bütünsel izlenimi aynıyken minör farklılıklar içermesi gibi hallerde menşe ofisler daha esnek bir yaklaşım takip ederek, uyumlu olma halinin gerçekleştiğini kabul edebileceklerdir.  

Kılavuzda WIPO, ofislerin uyumluluk şartının aşağıdaki hallerde gerçekleştiğini kabul edebileceklerini belirtmiştir:

Bu durumda, 2022 yılı Madrid Sistemi Kılavuzunda yer alan yoruma göre menşe ofisler, esas tescil/başvuru ile uluslararası tescil talebine konu markanın kelime unsurları veya içerdikleri şekiller aynı iken; markaların yaygın kullanılan yazım fontları, koyu karakterlerle yazım, harfler arasındaki boşluk, büyük-küçük harfle yazım, karakterlerin yazım ölçüsü, ® işaretinin kullanımı, daha net-açık görsel kullanımı açılarından farklılık göstermesi gibi halleri minör farklılık olarak kabul edilebileceklerdir. Minör farklılıklar, WIPO’nun değerlendirmesine göre, esas tescil/başvuru ile uluslararası tescil talebine konu markanın uyumlu olması/örtüşmesi halini ortadan kaldırmayacağından, bu tip farklılıkları içeren görseller kullanılarak, ilgili esas tescil veya başvuruya dayanılarak uluslararası marka tescil talebi yapılabilecektir.

Yukarıda da belirttiğimiz üzere, WIPO kılavuzda bu hususu değerlendirme yetkisinin menşe ofislerde olduğunun altını çizmiştir, dolayısıyla hangi hallerin, ne dereceye kadar uyumlu olma/örtüşme şartını sağladığının sınırlarını ilgili menşe ofisler çizecektir. Bu noktada da, Türkiye açısından değerlendirmenin Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından yapılacağını belirtmek gerekmektedir.

Okuyucular bu konunun neden önemli olduğunu merak ediyor olabilirler. Çok basit birkaç örnekle merakı gidebiliriz:

Örneğin, Kurum sicilinde 1985 yılına ait halen geçerli bir markanız mevcut ve ona dayanarak Madrid Protokolü yoluyla yurtdışında marka tescili talep edeceksiniz. 1985 yılında marka başvurunuzu yaparken o dönemin baskı kalitesi nedeniyle yeteri derecede net olmayan bir görsel sicilde tescil edilmiş durumda veya geçmişte küçük harflerle tescil ettirdiğiniz bir markayı artık büyük harflerle kullanıyorsunuz ve markayı yurtdışında da öyle tescil ettirmek istiyorsunuz veya geçmiş tescilinizde yer alan ® işaretine yurtdışı tescilinizde yer vermek istemiyorsunuz.

Bu gibi hallerde, esas tescil/başvuru ile uluslararası tescil talebine konu markanın aynı olması şartı, tavizsiz – en sert haliyle uygulandığında, menşe ofisin size vereceği yanıt, markalar aynı değil, Türkiye’de yeni bir başvuru yapın ve ardından ona dayanarak Madrid Protokolü kapsamında uluslararası tescil talep edin yönünde olacaktır. Bu durumda, değişen şartlar ve uygulamalar nedeniyle olası yeni itirazlar, olası yeni ret nedenleri ile karşılaşılması hali ortaya çıkabilecektir ve her durumda menşe ofisteki tescili elde etmek neredeyse bir yıl sürecektir. Bu tip durumlar ise marka sahiplerinin menfaatlerine aykırı bürokratik zorlamalar niteliğine bürünebilecektir.

WIPO, tam da bu nedenlerle, esas tescil/başvuru ile uluslararası tescil talebine konu markanın birebir aynı olması zorunluluğu yerine, markaların uyumlu olması/örtüşmesi terminolojisini getirmiş ve menşe ofislerin uyumlu/olma örtüşme halini esnek biçimde değerlendirebileceği bilgisini 2022 yılı Madrid Sistemi Kılavuzunda vermiştir. Hal böyleyken, Türkiye’de yorumun ne şekilde yapılacağını da gelecek günler bizlere gösterecektir.

Önder Erol ÜNSAL

Ağustos 2023

unsalonderol@gmail.com

Madrid Protokolü - Uluslararası Marka Tescili

TÜRKİYE İÇİN MADRİD PROTOKOLÜ BAŞVURU ÜCRETLERİNDE SON İNDİRİM, ÜCRETLENDİRME SİSTEMİNİN GENEL YAPISI, TARİHÇESİ, TERCİHLER ve SORULAR
DL-303 Specialized Course on the Madrid System for the International Registration of Marks

A- 15 Şubat 2022 Tarihli WIPO Bildirimi Doğrultusunda Türkiye İçin Madrid Protokolü Ücretlerinde Yapılacak İndirim

Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO), 15 Şubat 2022 tarihinde yaptığı MADRID/2022/7 sayılı duyuru ile Türkiye için 15 Mart 2022 tarihinden itibaren Madrid Protokolü kapsamında uluslararası marka başvuru, yenileme ve ek sınıf ücretlerinde değişiklik yapılacağını açıkladı. Anılan duyuru bu bağlantıdan görülebilir.

Duyuruya göre, 15 Mart 2022 tarihinden itibaren Türkiye için bir sınıflık uluslararası marka başvurusu ücreti 35 İsviçre Frangı (CHF), bir sınıftan fazla her sınıf için ödenecek ek ücret 7 CHF, Türkiye’de bir uluslararası tescilin yenilenmesi ücreti ise 34 CHF olacaktır. Belirtilen işlemler için önceden talep edilen ücretler sırasıyla 59 CHF, 12 CHF ve 58 CHF olduğundan, bu değişiklikle ücretlerde yaklaşık %40 indirim yapıldığı anlaşılmaktadır.

Yazının devamının daha kolaylıkla anlaşılması için bu yazının hazırlandığı 24 Şubat 2022 tarihinde, 1 İsviçre Frangı’nın yaklaşık 15,25 Türk Lirası olduğu bilgisini veriyorum. Bunu yuvarlayarak 15 TL olarak alıyorum ve yazının devamı boyunca 15 TL karşılığını kullanacağım. Dolayısıyla; Türkiye’nin 15 Mart 2022 tarihinden itibaren -24 Şubat 2022 kuruyla- Madrid Protokolü kapsamında bir sınıflık marka başvurusu için 35 CHF=525 TL, her ek sınıf için 7 CHF=105 TL, marka yenilemesi için 34 CHF=510 TL talep edeceğini okurların hafızalarında tutmalarını rica ediyorum.

15 Şubat 2022 tarihli MADRID/2022/7 sayılı WIPO duyurusu

B- Madrid Protokolü Kapsamında Seçilen Ülkeler İçin Ücretlendirme

B.1- WIPO Standart Tarifesi

Daha anlaşılır olmak için öncelikle, Madrid Protokolü kapsamında yapılan uluslararası marka başvurularında seçilen ülkeler için öngörülmüş ücretlendirme sisteminin açıklanması gerekmektedir.

Madrid Protokolü tarafı ülkeler, kendileri Individual Fee (Bireysel Ücret) sistemine geçmeyi talep etmedikleri sürece, WIPO tarafından belirlenen standart ücretlendirme tarifesine tabiidir. Standart ücretlendirme sistemini tercih eden ülkeleri uluslararası marka başvurularına ekleyen talep sahipleri, bu tarifede yer alıp seçilen her ülke için 100 CHF tutarında Complementary Fee (Tamamlayıcı Ücret) ödemek zorundadır. Ek ve önemli bir not olarak, Complementary Fee’nin hem başvuru hem de tescil aşamasını kapsadığı ve ülkelerin tescil için ayrı bir ücret istemelerinin mümkün olmadığı belirtilmelidir. Bu ücret üç sınıfa kadar olan başvurular içindir. Üç sınıfın üzerindeki her sınıf başına da ek 100 CHF tutarında Supplementary Fee (Ek Ücret) ödenmesi gerekmektedir, ancak Supplementary Fee ülke başına ödenen bir ücret değildir. Bu ücretlere ilaveten WIPO’nun kendi kasasına koyduğu Basic Fee (Esas Ücret) vardır, ancak Basic Fee bu yazının konusuyla ilgili olmadığından ayrıca açıklanmayacaktır.

WIPO; standart ücret sistemine dahil olan ülkelere, her yılın sonunda seçilme sayıları çarpı 100 CHF tutarında ödeme yapmaktadır. Bu ücrete ilaveten, her yenileme için aynı tutarda (100 CHF) ücret ve diğer bazı ücretler de taraf ülkelere sene sonunda WIPO tarafından ödenmektedir.

B.2- Bireysel Ücret (Individual Fee) Sistemi

Madrid Andlaşması ile kurulan standart ücretlendirme sistemine 1996 yılında yürürlüğe giren Madrid Protokolü ile opsiyonel bir yenilik getirilmiştir. Madrid Sistemine dahil ülkeler için seçildikleri her başvuru başına öngörülen standart ücret (1996-2008 yılları arasında 73 CHF, 2008 sonrası 100 CHF), sisteme girme niyetinde olan birçok ülke tarafından yeterli bulunmadığından, Protokol’le Individual Fee (Bireysel Ücret) denilen yeni bir seçenek sunulmuş ve bu yolla sistemin cazibesi artırılmaya çalışılmıştır.

Individual Fee (Bireysel Ücret) seçeneğinde ülkeler WIPO standart tarifesi ile bağlı değildir. Bu seçenek taraf ülkeler tarafından Protokol’e katılım aşamasında veya katılımdan sonra herhangi bir anda yapılacak bir bildirim ile tercih edilebilir. Individiual Fee sistemini seçen ülkeler; başvuru, ek sınıf ücreti ve yenileme ücretlerini belirleyerek, bu ücretleri kendi ulusal para birimleri cinsinden WIPO’ya bildirmekte, WIPO o dönemde geçerli resmi Birleşmiş Milletler döviz kuru üzerinden bu tutarları CHF cinsine çevirmekte ve bu tutarlar ilgili ülkenin Individual Fee ücretleri olarak CHF cinsinden ilan edilmektedir. Individual Fee sisteminde bir sınıftan fazla her ek sınıf için ek ücret istenmesi de mümkündür.

Individual Fee sistemini seçen ülkelerin uluslararası marka başvuruları (tescil aşaması dahil), ek sınıflar veya yenileme için belirledikleri ücretler, kendi ulusal ofislerine doğrudan yapılacak aynı amaçlı talepler için öngörülen ulusal ücretlerden daha yüksek olamaz. Örneğin, Türkiye’nin üç sınıflı uluslararası marka başvuruları için talep edebileceği Individual Fee, Kurum’a doğrudan yapılacak üç sınıflı marka tescil başvurusu ücreti ve buna eklenecek marka tescil ücretinin CHF kurunda karşılığından yüksek olamaz.

Bir örnekle açıklayacak ve bu bağlantıdan görülebilecek 2022 Kurum marka işlem ücretlerini esas alacak olursak;

2022 yılı için Türkiye’de tek sınıflı bir marka başvurusu ve tescil ücreti:

  • 380 TL (marka başvuru ücreti) + 1020 TL (marka tescil ücreti) = 1400 TL‘dir.

2022 yılı için Türkiye’de üç sınıflı bir marka başvurusu ve tescil ücreti ise:

  • 380 TL (marka başvuru ücreti) + 760 TL (iki ek sınıf ücreti) + 1020 TL (marka tescil ücreti) = 2160 TL‘dir.

Dolayısıyla, Madrid Protokolü başvuruları için Individual Fee sistemini seçen Türkiye’nin tek sınıflı bir başvuru için talep edebileceği ücret 1400 TL’nin, üç sınıflı bir başvuru için talep edebileceği ücret ise 2160 TL’nin CHF cinsinden karşılığının üzerinde olamayacaktır.

B.3- Individual Fee Sisteminin Protokol ve WIPO Kılavuzundaki Karşılığı

Individual Fee sistemine ilişkin hüküm Madrid Protokolü’nün 8(7)(a) maddesinde yer almaktadır:

Madrid Protokolü madde 8(7)(a)

İlaveten, WIPO tarafından yayımlanan Madrid Sistemi Rehberinin 2021 yılı baskısının 18. sayfasında (bkz. bu bağlantı), Individual Fee sistemine ve ücret sınırına ilişkin açıklama aşağıdaki şekilde yapılmıştır:

Bu açıklamalar çerçevesinde, Individual Fee sisteminde belirlenecek ücretlerin ulusal yolla yapılacak aynı talepler için istenebilecek ücretlerden yüksek olamayacağı ortadadır. Bununla birlikte, ulusal ücretlerden daha düşük düzeyde Individual Fee belirlenmesi mümkündür.

Düşük ücret belirlenmesi, Madrid Protokolü kapsamında gelecek başvurular için şekli inceleme, sınıflandırma yapılmaması veya bazı ülkelerin başvuruları ilan etmemesi nedenleriyle açıklanabilir. Türkiye uluslararası tescilleri ilgili her hususu kendi Ulusal Marka Bülteninde ilan ettiğinden, ilan masrafının olmaması Türkiye için ücret düşüklüğünün geçerli bir gerekçesi olamayacaktır.

B.4- Individual Fee Tutarının Güncellenmesi

Madrid Protokolü madde 8(7) Individual Fee tutarının sonradan yapılacak beyanlarla değiştirilebileceğini açık olarak belirtmektedir.

Madrid Protokolü madde 8(7) – Türkçesi için bkz. bu yazının bir önceki bölümü

Bu hükmü daha geniş anlamda yorumlama amacını gözeterek bir tarafa bırakıyor ve Uygulama Yönetmeliği hükümlerine öncelikli olarak bakıyoruz.

Madrid Protokolü’ne ilişkin Uygulama Yönetmeliği’nin 35. maddesi (2) numaralı paragrafının (a) ila (d) sayılı alt paragrafları Individual Fee tutarının belirlenmesi ve güncellenmesine dair düzenlemeleri içermektedir. Madrid Protokolü Yönetmeliğinin bu yazının hazırlandığı Şubat 2022’de geçerli olan hali bu bağlantıda görülebilir.

Yönetmelik madde 35(2)(a)’ya göre, Individual Fee sistemini seçen bir ülke ilk olarak, talep ettiği Individual Fee tutarlarını kendi ulusal ofisince kullanılan para biriminin cinsinden WIPO Uluslararası Bürosu’na bildirecektir.

Yönetmelik madde 35(2)(b)’ye göre, takip eden aşamada yukarıda belirtilen tutar Birleşmiş Milletler resmi döviz kuruna göre CHF cinsine çevrilecek ve WIPO Genel Müdürü’nün ilgili ulusal ofisle yapacağı görüşmenin ardından ilgili ülkenin Madrid Protokolü Individual Fee tutarı olarak belirlenecektir.

Yönetmelik madde 35(2)(c) ve (d) ise Individual Fee tutarının döviz kurundaki değişiklikler nedeniyle ilgili ülkenin Marka Ofisi (Ofis) veya WIPO tarafından güncellenmesine ilişkin hükümleri içermektedir.

Yönetmelik madde 35(2)(c) çerçevesinde; birbirini takip eden üç aydan fazla süre boyunca, Birleşmiş Milletler döviz kuruna göre, ilgili ülkenin Individual Fee tutarını belirttiği para birimi ile CHF arasındaki kurda, Individual Fee tutarı hesaplanırken esas alınan bir önceki kura kıyasla en az %5 oranında artış veya azalma meydana geldiyse, ilgili ülkenin Ofisi, WIPO Genel Müdüründen yeni döviz kuru esas alınarak yeni bir Individual Fee tutarı belirlenmesini talep edebilir. WIPO Genel Müdürü bu talebe uygun şekilde işlem yapmak zorundadır.

Yönetmelik madde 35(2)(d) çerçevesinde; birbirini takip eden üç aydan fazla süre boyunca, Birleşmiş Milletler döviz kuruna göre, ilgili ülkenin Individual Fee tutarını belirttiği para birimi ile CHF arasındaki kurda, Individual Fee tutarı hesaplanırken esas alınan bir önceki kura kıyasla en az %10 oranında azalma meydana geldiyse, WIPO Genel Müdürü yeni döviz kurunu esas alarak yeni bir Individual Fee tutarı belirleyecektir.

WIPO Genel Müdürüne, ilgili ülke ofisine danışma veya öncelikli bildirimde bulunma yükümlülüğü getirmeden ücret güncelleme yetkisi veren Yönetmelik madde 35(2)(d) özellikle dikkat çekicidir ve okuyucularımızın yazının devamı boyunca bu durumu göz önünde bulundurması gerekmektedir.

C- Türkiye’nin Madrid Protokolü Kapsamında Ücretlendirme Tarihçesi

Türkiye, Madrid Protokolü’ne katılacağını 1996 yılında bildirmiş ve 1 Ocak 1999 tarihinde Protokol’e taraf ülkelerden birisi olmuştur. Türkiye, katılım aşamasında Individual Fee sistemini tercih etmemiş ve WIPO’nun standart ücret tarifesini uygulayan ülkeler arasında yerini almıştır (Bunun nedenini bilmiyoruz.) . O dönemde WIPO standart ücret tarifesinde seçilen ülkeler için ödenecek ücret 73 CHF tutarındaydı.

1999 yılındaki katılımın ardından Kurum’un ilgili birimi, 73 CHF tutarındaki standart ücretin, Türkiye’ye ulusal yolla yapılacak marka başvuru ve tescil ücretinin altında kaldığını görmüş ve Kurum ulusal başvuru + tescil ücretinin toplamının CHF cinsinden karşılığına göre tayin edilecek Individual Fee sistemine geçilmesini önermiştir. Individual Fee sistemine geçişin ancak Dışişleri Bakanlığınca yapılacak resmi bildirimle mümkün olması ve bürokratik prosedürler nedeniyle Individual Fee sistemine geçiş 2005 yılında mümkün olmuştur.

Türkiye’nin Individual Fee sistemine geçişine ilişkin MADRID/2005/15 sayılı 5 Ekim 2015 tarihli WIPO duyurusu bu bağlantıdan görülebilir.

5 Ekim 2015 tarihli MADRID/2005/15 sayılı WIPO duyurusu

D- Türkiye’nin Madrid Protokolü Kapsamında 17 Yıllık Individual Fee Tarifeleri, Sürekli İndirimler ve Ulusal İşlem Ücretleriyle Karşılaştırma

2005 yılında geçilen Individual Fee sisteminde Türkiye için belirlenen ilk ücretler: Bir sınıflı marka başvurusu için (tescil ücreti de dahil olacak şekilde düşünülmelidir) 491 CHF, her ek sınıf başına 96 CHF ve yenileme için 481 CHF’dir. (Not: İnternetten 2005 yılında 1 CHF’nin ortalama 1,08 TL olduğunu görebiliyoruz.)

Bu noktada, okuyucularımıza yukarıda Yönetmelik hükümleri çerçevesinde belirlenen sistemi bir kez daha hatırlatıyoruz: Individual Fee tutarının belirlenebilmesi için, 2005 yılında Türkiye, kendi tek sınıflık marka başvuru + tescil ücreti, ek sınıf ücreti ve yenileme ücretini Türk Lirası cinsinden WIPO’ya bildirmiştir. WIPO bu ücretleri Birleşmiş Milletler döviz kurunu esas alarak CHF’ye çevirmiş ve Türkiye için belirlenen Individual Fee tutarını ilan etmiştir.

WIPO kayıtlarına göre 2005-2022 yılları arasında Türkiye için uluslararası marka başvuruları, ek sınıflar ve yenileme için talep ettiği Individual Fee tutarlarında 11 kez değişiklik yapılmıştır. Bu değişikliklerin tamamı indirim şeklindedir ve resmi bildirimler/indirim tutarları WIPO internet sitesinde bu bağlantıda görülebilir.

Tek sınıflı uluslararası marka başvurusu (tescil ücreti de dahil olacak şekilde düşünülmelidir) için Ekim 2005’te 491 CHF olarak başlanmış, bu ücret sırayla 424 CHF (Kasım 2006), 353 CHF (Haziran 2009), 323 CHF (Haziran 2011), 248 CHF (Ocak 2012), 207 CHF (Haziran 2014), 178 CHF (Ekim 2015), 143 CHF (Nisan 2017), 125 CHF (Temmuz 2018), 73 CHF (Kasım 2018), 59 CHF (Ocak 2021) ve nihayetinde 35 CHF (Mart 2022) olarak değiştirilmiştir. Ek sınıf ücretleri ve yenileme ücretlerinde yapılan indirimler de yukarıda verdiğimiz bağlantıdaki bildirimlerde görülebilir.

Anılan değişiklik bildirimleri incelendiğinde, Individual Fee tutarında yapılan değişikliklerin tamamının Madrid Protokolü Yönetmeliği madde 35(2)(d) kapsamında yapılan indirimler olduğu görülmektedir. Bu yazının B.4 sayılı başlığında açıklandığı üzere, Yönetmelik madde 35(2)(d) çerçevesinde, birbirini takip eden üç aydan fazla süre boyunca, Birleşmiş Milletler döviz kuruna göre, ilgili ülkenin Individual Fee tutarını belirttiği para birimi ile CHF arasındaki kurda, Individual Fee tutarı hesaplanırken esas alınan bir önceki kura kıyasla en az %10 oranında azalma meydana geldiyse, WIPO Genel Müdürü yeni döviz kurunu esas alarak yeni bir Individual Fee tutarı belirleyecektir.

Dolayısıyla, Türkiye için yapılan indirimlerinin tamamının Türk Lirasının CHF karşısındaki değer kaybından kaynaklanan ve WIPO tarafından Yönetmelik madde 35(2)(d) çerçevesinde yapılan değişiklikler olduğu anlaşılmaktadır.

Örnek: Türkiye için 2014 yılı Individual Fee tutarı indirim bildirimi, diğer tüm bildirimlerde olduğu gibi Yönetmelik madde 35(2)(d) dayanak gösterilmiştir.

Bu değişiklikler sonucunda; 2005 yılında 491 CHF olarak başlayan Madrid Protokolü kapsamında Türkiye için tek sınıflı marka başvurusu ücreti (tescil ücreti de dahil olacak şekilde düşünülmelidir), 2022 yılı 15 Mart tarihi itibarıyla 35 CHF’ye inecektir.

Ancak, aynı dönemde Türk Patent ve Marka Kurumu’na ulusal yolla yapılacak marka başvurusu ve tescil ücreti sabit kalmamış ve artmıştır. Tek sınıflı marka başvurusu + tescil ücreti 2005 yılında 500 TL civarında iken (57,29 + 352,71 + Harç ve KDV), 2022 yılında 1400 TL (380+1020) olmuştur. Bu bağlamda, 2005-2022 yılları arasında Madrid Protokolü kapsamında Türkiye için belirlenmiş Individual Fee yaklaşık 14 kat azalmış, ancak ulusal yolla yapılacak başvurular için öngörülen ücretler yaklaşık üç kat artmıştır.

Aynı dönem boyunca, 2005 yılında WIPO’ya bildirilen ulusal işlem ücretleri tahmin ettiğimiz kadarıyla güncellenmemiştir ve/veya Türkiye, Protokol madde 8(7) kapsamında yeni bir beyanda bulunarak yıllar içerisinde değişen ulusal işlem ücretlerine paralel olarak Individual Fee tutarını değiştirmemiştir. Bu bağlamda da ulusal işlem ücretleri yükselirken; WIPO, Türkiye için CHF cinsindeki Individual Fee tutarlarını 2005 yılı marka işlem ücretlerinin Türk Lirası değeri üzerinden hesaplamaya devam ettiğinden, CHF cinsindeki Individual Fee tutarları geçen yıllar içerisinde sürekli düşerek ulusal işlem ücretlerine kıyasla birkaç kat ucuz hale gelmiştir.

2005 yılı marka ücret tarifesi (Bkz. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2005/04/20050409-6.htm)
2022 yılı marka ücret tarifesi (Bkz. https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/fees/informationDetail?id=101)

Tüm bunların sonucunda ise, 15 Mart 2022 tarihinde Türkiye için Madrid Protokolü kapsamında tek sınıflı marka başvurusu yapmanın ve bunu tescil ettirmenin maliyeti, aynı tek sınıflı başvuruyu ulusal yolla doğrudan Türk Patent ve Marka Kurumuna tescil ettirmenin maliyetinden yaklaşık 2,6 kat daha ucuza gelecektir.

  • 2022 yılı itibarıyla doğrudan Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılacak tek sınıflı marka başvurusu + tescil ücreti maliyeti: 1400 TL (380+1020)
  • 24 Şubat 2022 itibarıyla 1 CHF=15 TL olarak kabul edilerek, 2022 yılında Madrid Protokolü yoluyla Türkiye de seçilerek yapılacak bir marka başvurusunun + tescilinin Türkiye özelindeki maliyeti: 35 CHF*15=525 TL
  • 1400/525=2,6 kat fark

Madrid Protokolü kapsamında Türkiye için 15 Mart 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak ek sınıf ücretinin yalnızca 7 CHF olmasının (24 Şubat itibarıyla TL karşılığı=105), buna karşın 2022 Ücret Tebliğinde bu ücretin her ek sınıf başına 380 TL olmasının otomatik sonucu da sınıf sayısı artıkça Madrid Protokolü kapsamındaki ücretlerin daha da ucuz hale gelmesidir.

  • 2022 yılı itibarıyla doğrudan Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılacak üç sınıflı marka başvurusu + ek sınıf ücreti + tescil ücreti maliyeti: 2160 TL [380 TL (marka başvuru ücreti) + 760 TL (iki ek sınıf ücreti) + 1020 TL (marka tescil ücreti)]
  • 20 Şubat 2022 itibarıyla 1 CHF=15 TL olarak kabul edilerek, 2022 yılında Madrid Protokolü yoluyla Türkiye de seçilerek yapılacak üç sınıflı marka başvurusunun + tescilinin Türkiye özelindeki maliyeti: 35 CHF + 14 CHF (2 ek sınıf) = 49 CHF*15=735 TL
  • 2160/735=2,9 kat fark

Dolayısıyla, ek sınıf için belirlenen ulusal ücret (380TL) ile Madrid Protokolü için belirlenen ek sınıf ücretinin (7 CHF) arasında -Şubat 2022 CHF/TL döviz kuru itibarıyla- yaklaşık 3,6 kat fark bulunması nedeniyle, marka başvurusundaki sınıf sayısı artıkça, Türkiye’ye Madrid Protokolü kapsamında başvuru yapmanın maliyeti, Türkiye’ye ulusal yolla başvuru yapmanın maliyetine kıyasla daha da uygun hale gelecektir.

E- Madrid Sisteminde WIPO Standart Ücretlerine ve Ülkelerin Talep Ettikleri Ücretlere Genel Bakış

Türkiye bakımından durumu bu şekilde açıkladıktan sonra Madrid Sistemi geneline bir bakış da faydalı olacaktır:

1- WIPO standart ücret tarifesi çerçevesinde Madrid Protokolü’nün yürürlüğe girdiği 1996 yılından 2008 yılı Eylül ayına dek 73 CHF olarak uygulanan Complementary Fee, Eylül 2008 tarihinden sonra 100 CHF’ye yükseltilmiştir. Bu yolla, Individual Fee sistemine girmemiş ülkelerin sistemden kazançları da artırılmıştır.

2- 2022 yılı itibarıyla Individual Fee sisteminde olan ülkelere bakıldığında (bkz. bu bağlantı), başvuru ücreti en düşük olan ülke 59 CHF ile Türkiye’dir ve bu ücret 15 Mart 2022’de 35 CHF’ye inecektir. Sistemde başvuru ücreti 100 CHF’nin altında olan sadece 6 ülke mevcuttur ve bunlardan ücreti Türkiye’ye en yakın ülkeler olan Zambiya ve Yeni Zelanda’nın ücretleri de 65 ve 63 CHF’dir (yani 35 CHF’nin yaklaşık iki katı).

3- Madrid Protokolü tarafı olan ülkelerin Individual Fee talep etmesi halinde bu ücretin kendi ulusal başvuru ve tescil ücretlerinden yüksek olmaması şartı varken, WIPO standart ücreti olan 100 CHF’nin seçilmesi halinde böyle bir zorunluluk bulunmamaktadır. Mevcut durumda 100 CHF tutarındaki standart ücret uygulaması bile, 15 Mart 2022 tarihi itibarıyla Türkiye’nin alacağı 35 CHF tutarındaki Individual Fee’nin yaklaşık üç katı olacaktır. Bu halde, Türkiye bakımından ücretler güncellenmediği sürece Individual Fee sisteminde kalmanın mantığı kendiliğinden sorgulamaya açık hale gelmektedir.

F- WIPO İstatistikleri

Madrid Protokolü kapsamında Türkiye’nin seçilmiş olduğu uluslararası marka başvuruları için WIPO internet sitesindeki istatistikler bölümünde yapılan araştırma, Türkiye’nin ücretlerinin 2006 yılından bu yana sürekli biçimde düşmesine rağmen Madrid Protokolü kapsamında Türkiye’ye yapılan başvuru sayısının yıllardır 10.000-10.500 bandında kaldığını göstermektedir. Hatta Türkiye için ücretlerin 73 CHF’den 491 CHF tutarına çıkartıldığı 2005 yılı sonundan başlayan dönemde dahi başvuru sayısında düşüş olmamış, aksine artış trendi gerçekleşmiştir. Bir diğer deyişle, Türkiye için başvuru yapan uluslararası marka sistemi kullanıcıları, Türkiye’nin ücretlerinde meydana gelen artış veya indirimden ziyade kendi ticari planları doğrultusunda hareket etmektedir.

Madrid Sistemi istatistikleri için https://www.wipo.int/madrid/statistics/?lang=en bağlantısından arama yapılması mümkündür. Aşağıdaki tablo 2005-2022 yılları arasında Madrid Protokolü yoluyla Türkiye’ye yönlendirilen toplam uluslararası tescil başvurusu (sonraki belirlemeler dahil) sayılarını yıllara göre göstermektedir (Görseli üzerine tıklayarak büyütebilirsiniz.).

2005-2021 yılları arasında Türkiye’ye Madrid Protokolü kanalıyla yapılan uluslararası marka başvurusu (sonraki belirlemeler dahil) sayısı. Kaynak: WIPO web sayfası Madrid istatistikleri bölümü – https://www.wipo.int/madrid/statistics/?lang=en

G- Genel Değerlendirme ve Öneri

Türkiye için Madrid Protokolü Yönetmeliği madde 35(2)(d) kapsamında yapılan ve Madrid Protokolü başvuru, ek sınıf ve yenileme ücretleri için 15 Mart 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak %40 civarındaki indirim, Türkiye’nin uluslararası marka tescil sisteminde tescil maliyeti en düşük ülke unvanını perçinlemiş ve ülkemizi 110 üyeye sahip ve yaklaşık 126 ülkeyi kapsayan sistem içerisindeki maliyetleri en düşük ikinci ülkeden bile neredeyse %50 ucuz hale getirmiştir.

24 Şubat 2022 tarihli CHF/TL kuru esas alındığında, normal şartlarda Türkiye için Individual Fee tarifesi tek sınıflı başvuru + tescil için 93 CHF (1400 TL karşılığı), ek sınıf ücreti için 25 CHF (380 TL karşılığı), yenileme için 85 CHF (1280 TL karşılığı) olabilecekken, WIPO tarafından yapılan duyuru çerçevesinde bu ücretler 15 Mart 2022 tarihi itibarıyla sırasıyla 35 CHF, 7 CHF, 34 CHF olacaktır.

Bu çerçevede Mart 2022 tarihinde yürürlüğe girecek ücretler esas alındığında, Madrid Protokolü kapsamında yapılacak tek sınıflı bir uluslararası marka başvurusunda Türkiye’nin seçilmesi halinde, Türkiye için ortaya çıkacak başvuru ve tescil maliyeti, Türkiye’de ulusal yolla bir marka başvurusu yapılması halinde ortaya çıkacak başvuru ve tescil maliyetinden yaklaşık 2,6 kat ucuzdur ve marka başvurusundaki sınıf sayısı artıkça Madrid Protokolü’nü kullanmak maliyetleri daha da düşürecektir. Çarpıcı olması maksadıyla örneklendirirsek, bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, Madrid Protokolü’nü kullanarak yurtdışından Türkiye’ye bir marka tescil başvurusu yaptığında, bu kişinin Türkiye seçimi için ödeyeceği ücret, bu vatandaşın doğrudan Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvuru yapması halinde ödeyeceği ücretten en az 2,6 kat düşük olacaktır.

Peki bu tuhaf durumu ortadan kaldırmak için ne yapılması gerekmektedir? Madrid Protokolü ve Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde bu konudaki kişisel görüşümüz aşağıdaki şekildedir:

Madrid Protokolü Yönetmeliğinin Individual Fee tutarlarının belirlenmesi ve güncellenmesi ile ilgili hükümleri (madde 35(2)) dikkate alındığında, Türkiye ile ilgili ücret değişikliklerinin Türk Lirası’nın değer kaybından kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Yönetmelik madde 35(2)(c) bendi kapsamında Ulusal Ofisçe WIPO’ya yapılacak bildirim yoluyla Individual Fee tutarının güncellenmesi mümkün olsa da, Türk Lirası değer kaybetmeye devam ettiği sürece Individual Fee tutarının madde 35(2)(c) kapsamında yükseltilmesi mümkün olmayacaktır.

Buna karşın, WIPO Uluslararası Bürosu’na 2005 yılında bildirilen ve WIPO’nun ücret hesaplamalarında esas alınan Türk Lirası bazındaki işlem ücretleri değişmiştir ve 2005 yılında tek sınıflı marka başvurusu ve tescili için yaklaşık 500 TL civarında olan ücret, 2022 yılında aynı tip işlem için 1400 TL olmuştur. Aynı durum yenileme ve ek sınıf ücretleri için de geçerlidir. Dolayısıyla, 2005 yılında WIPO’ya Yönetmelik madde 35(2)(a) çerçevesinde yapılan bildirimde TL bazında bildirilen ve Individual Fee tutarlarının CHF bazında belirlenmesine esas teşkil eden ulusal işlem ücretleri yaklaşık 3 kat artmıştır.

WIPO Uluslararası Bürosu, Türkiye için Individual Fee güncellemelerini halen 2005 yılında bildirilen ulusal işlem ücretleri esasında yapmaktadır -anladığımız kadarıyla durum böyledir ve aksini gösteren kanıt sunulması halinde yazı düzeltilecektir- ve değişen döviz kurları çerçevesinde TL bazındaki 2005 yılı ulusal işlem ücretlerini CHF karşılığına dönüştürerek ücretleri güncellemektedir. Bu nedenle de Türkiye’de ulusal işlem ücretlerinde gerçekleşen artış Individual Fee tutarlarına yansımamaktadır. Türk Lirası da yıllar içerisinde önemli düzeyde değer kaybettiğinden, Madrid Protokolü ücretleri ile ulusal işlem ücretleri arasında yukarıdaki paragraflarda açıkladığımız tuhaf durum ortaya çıkmaktadır.

Kanaatimizce takip edilebilecek en akılcı yol, 2005 yılında Türkiye tarafından Yönetmelik madde 35(2)(a) kapsamında WIPO’ya bildirilen ve WIPO’nun Individual Fee tutarlarını CHF cinsinden belirlemesine / güncellemesine esas teşkil eden ulusal işlem ücretlerinin, 2022 ulusal işlem ücretleri esas alınarak WIPO nezdinde güncellenmesidir. Madrid Protokolü Yönetmeliği, tespit edebildiğimiz kadarıyla, madde 35(2)(a) kapsamında bildirilen ulusal ücretlerin ne şekilde güncelleneceğine ilişkin açık bir hüküm içermese de, Madrid Protokolü’nün kendisi madde 8(7)’de Individual Fee tutarının sonraki beyanlarla değiştirilebileceğini belirtmektedir. Dolayısıyla, Protokol madde 8(7) kapsamında yapılacak bir beyanla, Yönetmelik madde 35(2)(a)’da belirtilen ve ulusal ofisçe kendi para biriminden WIPO’ya bildirilen işlem ücretleri güncellenebilecek, bir diğer deyişle 2022 güncel işlem ücretleri Türk Lirası bazında WIPO’ya bildirilebilecektir. WIPO da Individual Fee tutarlarını CHF bazında hesaplayıp ilan ederken, güncel işlem ücretlerini dikkate alacak ve bu yolla Türkiye bakımından şu an karşımızda bulunan ulusal başvuru ücretleri ile Madrid Protokolü başvuru ücretleri arasındaki yaklaşık 2,6 kat oranındaki farklılık kanaatimizce ortadan kaldırılabilecektir.

Madrid Protokolü ücretlendirme sistemini açıklayarak, biraz tarihçeye yer vererek, mümkün olduğunca örneklendirerek ve erişilebilir/somut WIPO dokümanlarına/verilerine dayandırarak hazırladığım yazıyı bu noktada sonlandırıyor ve değerlendirmeyi okuyuculara bırakıyorum.

Önder Erol ÜNSAL

Şubat 2022

unsalonderol@gmail.com

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Birleşik Krallık Fikri Mülkiyet Ofisi Kararları ve Uygulaması, Madrid Protokolü - Uluslararası Marka Tescili

BREXIT SONRASI YENİ DÖNEM: MARKA YENİLEME TARİHİNİZ DEĞİŞMİŞ OLABİLİR!

AVRUPA BİRLİĞİ MARKALARININ YENİLENMESİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

1 Ocak 2021 tarihi itibariyle İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) resmen ve fiilen ayrılmasının ciddi olarak etkilediği alanlardan biri de sınai mülkiyet haklarıdır. BREXIT sürecinde İngiltere’nin AB’ye dâhil olduğu dönemde gerçekleşen Avrupa Birliği marka tescillerine veya başvurularına yönelik birtakım düzenlemeler yapılmış ve tüm bu düzenlemeler, ilgili otoriteler tarafından kamuoyu ile paylaşılmıştır. Bu düzenlemeler, tarih, korumanın elde edildiği yöntem vb. durumlara dayalı olarak değişkenlik göstermektedir. Bu yazı kapsamında değineceğimiz husus ise AB markası (EUTM) bünyesinden ayrılarak İngiltere’de ulusal marka tescilline dönüşen markaların yenileme tarihlerinin belirlenmesinde uygulanacak kurallardır.

Bilindiği üzere, Madrid Protokolü kapsamında yapılan marka başvuruları, Dünya Fikrî Mülkiyet Ofisi (WIPO) nezdinde uluslararası marka başvurusu olarak tanımlanmaktadır. Her ülkenin veya bölgenin ulusal yahut bölgesel ofisine ayrı ayrı başvuru yapılmasına nazaran daha ekonomik bir yol olan uluslararası başvuru yöntemi, Türkiye’den yurtdışına yapılan marka başvurularında da sıklıkla tercih edilen bir yöntemdir. Bugüne kadar bu başvuru sistemi üzerinden, Türkiye’den 18.000’e yakın marka için başvuru yapılmış olup, bu başvuruların yaklaşık 3.300 tanesinde belirlenmiş akit taraf olarak AB seçilmiştir. Yani, Türkiye’den yapılan toplam başvuruların yaklaşık %18’i AB’ye (EUTM olarak)  yönlendirilmiştir.

BREXIT kapsamında alınmış kararlar doğrultusunda, İngiltere’nin AB üyeliğinden resmi olarak çıkmış olması nedeniyle 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren, başvuru yöntemi ayırt edilmeksizin Avrupa Birliği Fikrî Mülkiyet Ofisi (EUIPO) nezdinde koruması devam eden tüm markalar, BREXIT’ten sonra korumanın İngiltere’de devam etmesine izin verecek şekilde Birleşik Krallık Fikrî Mülkiyet Ofisi’ne (UKIPO) aktarılmıştır. Yani, UKIPO her bir aktif AB markası için kendi veri tabanında bir kayıt açmıştır. 

Yapılan düzenlemeler neticesinde, mevcut olan AB markalarının koruma kapsamı ile ilgili olarak kazanılmış olan haklar, aynen devam edecek ve tescil edilmiş markalar açısından hakların kaybedilmesi gibi bir risk söz konusu olmayacaktır. Hatta, bu hakların korunması için ek bir aksiyon alınmasına da gerek bulunmamaktadır. EUIPO nezdinde, tescil süreci devam eden markalar açısından ise aynı hakların İngiltere’de de aktifleştirilebilmesi adına 2021 Eylül ayı sonuna kadar İngiltere’ye başvuru yapılması için süre tanınmıştır. Ana konumuz bu olmadığından bu konuda detaya girilmemiş ve BREXIT sürecinin markanınyenilenmesi üzerindeki etkisine değinilmiştir.

Markaların yenileme tarihleri konusunda, başvuru sistemine bakılmaksızın EUIPO’ya yapılan başvurunun tarihi temel alınmıştır. Bu durumu başvuru sistemine göre markaların yenileme tarihi açısından detaylandıracak olursak;

EUIPO’ya doğrudan başvurusu yapılan markalar özelinde markaların EUIPO nezdinde yenilemesinin yapılmasının yanında, İngiltere’de de korumanın devamının talep edilmesi halinde aynı bilgilere göre aktarılmış olan markanın, İngiltere’de de yenilemesinin yerel olarak yapılması gerekmektedir. EUIPO ve UKIPO’da kopyalanmış olan başvuruların tarih bilgileri aynı olacağından doğrudan EUIPO’ya yapılmış başvurular (Madrid Protokolü kapsamında yapılmayan) ile ilgili olarak İngiltere’de de marka korumasının devam etmesi isteniyorsa ayrıca bir yenileme yapılması gerektiğinin bilinmesi yeterlidir.

Ancak yukarıdaki durum, Madrid Protokolü kapsamında yapılan marka başvuruları ile ilgili olarak yine aynı mantığa dayalı olacaksa da sistemin farklılığından dolayı bazı karışıklıkların yaşanması riski bulunmaktadır. Uluslararası marka başvuru yöntemini en cazip kılan yönlerden biri şüphesiz tek bir yenileme tarihine sahip olunması ve uluslararası tescil kapsamında yer alan tüm ülkelerde veya bölgelerde aynı tarihte tek bir işlem ile yenileme yapılmasının mümkün kılınmasıdır. Bu sayede, kayıt altına alınacak tek bir tarih ve bu tarihte yapılması gereken tek bir işlem ile tüm ülke veya bölge yenilemeleri, WIPO aracılığıyla yapılabilmektedir.

BREXIT ile birlikte uluslararası marka başvuruları kapsamında verilecek karar konusunda öncelikli beklentim, tescil edilmiş ve kapsamında aktif AB markası içeren tüm uluslararası marka başvurularının, uluslararası marka kaydına İngiltere (GB) eklenerek devam etmesiydi.  Bu beklentimin ana dayanağı ise, bu beklentinin gerçekleştiği durumda marka hak sahiplerinin bir üst bölümde yer alan yenilemeye ilişkin kolaylıklardan yararlanmaya devam edecek olmasaydı. Ancak WIPO, EUIPO ve UKIPO tarafından verildiğini düşündüğümüz karar doğrultusunda belirlenmiş akit tarafı AB içeren uluslararası marka tescilleri de UKIPO tarafından kendi sicillerine aktarılmış ve ulusal başvuru olarak korumanın devamı sağlanmıştır. Verilen bu kararın doğruluğu ya da farklı bir karar verilebilmesi ihtimallerinden ziyade bu kararın yenileme bakımından nasıl sonuçlar doğuracağı oldukça önemlidir. Şöyle ki;

Uluslararası marka başvuruları ile ilgili bilindiği üzere, tek bir yenileme tarihi söz konusu olmakta ve tek bir işlem ile uluslararası sicile kayıtlı markanın yenilemesi yapılabilmektedir. Ancak, İngiltere tarafından, ulusal marka tescili olarak kendi sicillerine aktarılmış olan markaların koruma veya yenileme tarihleri, uluslararası markanın kaydına göre değil, EUIPO başvuru tarihine göre hesaplanacaktır.

Bu durumu iki örnek ile açıklayacak olursak;

Örnek 1:

18.01.2012 tarihinde AB dâhil edilmeden başvurusu yapılmış olan tescilli bir uluslararası marka için 23.02.2014 tarihinde EUIPO’ya sonraki belirleme başvurusu yapılmış olduğunu düşünelim. Bu markaya dair yenileme tarihleri şu şekilde olacaktır;

WIPO nezdinde son yenileme tarihi: 18.01.2022
UKIPO nezdinde son yenileme tarihi: 23.02.2024

Örnek 2:

15.01.2010 tarihinde AB dâhil edilmeden başvurusu yapılmış olan tescilli bir uluslararası marka için 01.03.2011 tarihinde EUIPO’ya sonraki belirleme başvurusu yapılmış olduğunu düşünelim. Bu markaya dair yenileme tarihleri şu şekilde olacaktır;

WIPO nezdinde son yenileme tarihi: 15.01.2020
UKIPO nezdinde son yenileme tarihi: 01.03.2021

Yukarıdaki örneklerden ikinci örnek, daha fazla risk içeren bir durumu göstermektedir. Bu örnek özelinde markanın yenileme işleminin WIPO nezdinde EUIPO açısından da geçerli olacak şekilde 15.01.2020 yılında yapıldığını ve uluslararası marka korumasının 15.01.2030 tarihine kadar uzatıldığını düşünelim. Ancak, EUIPO nezdinde başvuru tarihi 01.03.2011 olduğundan ve EUIPO’ya bağlı olarak İngiltere’ye aktarılmış olan markanın, İngiltere’de 10 yılın sonunda yenileme işlemi yapılması gerektiğinden, bu markanın normal süreli yenileme işleminin yapılması için son tarih 01.03.2021 tarihi olacaktır. Aslında 2020 yılında İngiltere’yi de kapsayacak şekilde yapılmış olan EUTM marka yenilemesinin bir nevi İngiltere özelinde ikinci yenilemesinin yapılması gerektiği görülmektedir.  Dolayısıyla her halükarda, UKIPO siciline aktarılmış olan markaların koruma veya yenileme tarihi, EUIPO’ya yapılan başvuru tarihi üzerinden 10 yıl olarak hesaplanacaktır. Bu tescillerin artık uluslararası marka başvurusu yenileme tarihi ile hiçbir bağı kalmamıştır.

Özetle, BREXIT nedeniyle farklılaşan bu yenileme sistemine göre kolaylık olması açısından dikkat edilmesi gereken hususlar şu şekildedir;

  • Uluslararası marka tescili kapsamında yer alan EUTM başvurusunun sonraki belirleme yoluyla eklendiği başvuruların tespit edilmesi, İngiltere özelinde son yenileme tarihlerinin hesaplanması ve kayıt altına alınması gerekmektedir.
  • Başvuru sistemine bakılmaksızın sahip olunan EUTM markalarından koruma tarihi 01.01.2021 ve sonrasında dolacak olan markaların tespit edilmesi ve bu markaların İngiltere’de yenileme işlemine ayrıca konu edilmesi gerektiğinin bilinmesi gerekmektedir.
  • Başvuru sistemine bakılmaksızın koruma tarihi 01.01.2021 ve sonrasında dolacak olan tüm EUTM markalarının yenileme işleminin başvuru sistemine göre WIPO ya da EUIPO nezdinde 01.01.2021 tarihinden önce yapılması durumunda dâhi bu yenileme İngiltere’ye kopyalanan marka için geçerli olmayacak ve İngiltere’de korumanın devam edebilmesi için ayrıca yenileme yapılması gerekecektir.

Bu hususların dikkate alınmadığı durumlar, İngiltere’de marka yenileme sürelerinin kaçırılmasına ve dolayısıyla marka sahibine zarar verebilecek sonuçların yaşanmasına neden olabilecektir.

Hakan PEHLİVAN

hakanpehli@hotmail.com

Şubat 2021

Haberler ve Gündem, Madrid Protokolü - Uluslararası Marka Tescili

Türkiye’nin Madrid Sistemi’ne 1930’da Katılıp 1955’te Ayrıldığını Biliyor muydunuz? Madrid Sistemi’nin 125. Yılı Vesilesiyle Sisteme Katılıma Yönelik Eleştiriler ve Değerlendirme

qingdao-afis

 

15-16 Kasım 2016 tarihlerinde Çin’in Qingdao şehrinde Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) ve Çin’de marka tescil işlemlerinden sorumlu kamu otoritesi olan Çin Sanayi ve Ticaret Devlet İdaresi (SAIC) işbirliğiyle “Uluslararası Marka Tescil Sistemi – Madrid Sisteminin 125. Yılı” konulu uluslararası bir sempozyum düzenlendi. Toplantı ve konuşmacılar hakkında detaylı bilginin http://www.wipo.int/meetings/en/2016/madrid-125-anniversary-quingdao.html bağlantısından görülmesi mümkündür.

Madrid Sistemine dahil olan veya ileride dahil olmayı planlayan çeşitli ülke temsilcilerinin yanısıra WIPO, EUIPO, OAPI, ARIPO, INTA ve SAIC konuşmacılarının yer aldığı toplantıya, Türkiye’yi temsilen bu satırların yazarı katıldı ve toplantıda Türkiye adına bir konuşma yaptı.

 

qingdao-onder

 

Toplantının kanaatimizce en ilginç yönü, sisteme yeni dahil olan veya yakın gelecekte dahil olmayı planlayan ülkelerin temsilcilerinin tecrübelerini aktardıklarını sunumlardı.

Bu konuşmalardan anlaşıldığı kadarıyla, sisteme dahil olmayı planlayan birçok ülkede Madrid Sistemi’ne yönelik en büyük itiraz yurtdışındaki başvuru sahiplerini ilgili ülkelerde temsil eden marka vekillerinden ve marka avukatlarından gelmektedir.

Bilindiği üzere, markalarını yurtdışında tescil ettirmek isteyen marka sahipleri, normal şartlarda tescil talep ettikleri her ülkenin ulusal ofisine ayrıca başvuru yapmak zorundadır. Ulusal ofislerin neredeyse tamamındaysa, o ülke sınırlarında ikamet etmeyenlerin, yerli ve yetkili bir marka vekiliyle başvuruda bulunması zorunluluğu mevcuttur. Bu bağlamda, markasını yurtdışında tescil ettirmek isteyen başvuru sahipleri tescil talep edecekleri her ülkede ayrı marka vekili tutmak ve her birisine ücret ödemek zorundadır. Marka tescili için ulusal ofisler tarafından talep edilen resmi ücretler, vekil ücretlerine eklendiğinde, ulusal yollarla yurtdışında marka tescili oldukça pahalı ve her ülkenin farklı prosedürleri dikkate alındığında meşakkatli bir süreç olarak ortaya çıkmaktadır.

Madrid Andlaşması (1891) ve Madrid Protokolü (1996) isimli iki uluslararası anlaşmadan oluşan Madrid Sistemi, yurtdışında marka tescil işlemlerini kolaylaştırmak için ortaya çıkartılmış bir uluslararası marka başvurusu yöntemidir. Madrid Sistemi çerçevesinde markasını yurtdışında tescil ettirmek isteyen başvuru sahipleri, sistem tarafı ülkelerden istediklerinde marka vekili tutmadan tek dil, tek ücret, tek prosedür gibi avantajlardan yararlanarak marka başvurusu yapabilmektedir. Madrid Sisteminin özellikleri ve prosedürleri hakkında IPR Gezgini’nde önceden yazdığımız yazılar mevcuttur. Bu yazının konusu Madrid Sisteminin tanıtımı olmadığından, sistem hakkında daha detaylı bilgi edinmek isteyen okuyucularımızın sitedeki önceki yazılarımızı (bkz. https://iprgezgini.org/category/madrid-protokolu-uluslararasi-marka-tescili/) incelemesi yerinde olacaktır.

Marka başvuru sahiplerinin yani ticari yaşamın gerçek aktörleri olan üreticilerin ve hizmet sağlayıcıların, markalarını yurtdışında tescil ettirmelerini bir hayli kolaylaştıran Madrid Sistemi’ne itirazın bu kişilerin temsilcileri olan marka vekillerinden, daha doğru bir tabirle marka vekilleri içindeki bir gruptan gelmesi elbette şaşırtıcıdır. Açık olan tek gerçek var ki, vekillerin itirazını tetikleyen açık faktör, Madrid Sistemine katılımın ardından kendileri ardından gerçekleşecek gelir kaybıdır.

Çin’de yapılan toplantıda, sisteme yeni katılan ülkelerden Filipinler ve Kolombiya temsilcileri konuşmalarında katılım süreçlerinin ülke içinde oldukça sıkıntılı ve zor olduğunu belirtmişlerdir. Her iki ülkede de katılım öncesi ve sonrasında, marka vekilleri ve avukatlarından kaynaklanan önemli itirazlar ortaya çıkmıştır.

Filipinler’in sisteme 2012 yılında katılmasının ardından, -katılıma engel olamayan- vekil ve avukat lobisi, Filipinler Fikri Mülkiyet Derneği (Intellectual Property Association of the Philippines (IPAP)) aracılığıyla, Madrid Protokolü’ne katılımın Filipinler anayasasına aykırı olduğunu öne sürerek katılımın iptali amacıyla Filipinler Yüksek Mahkemesi nezdinde dava açmıştır. Yüksek Mahkeme, 19 Temmuz 2016 tarihinde verdiği kararla davayı reddetmiş ve Protokole katılımın anayasaya aykırı olmadığına hükmetmiştir. Dava hakkında bilgilendirici bir özetin http://ipophil.gov.ph/releases/2014-09-22-06-26-21/476-philippine-s-accession-to-the-madrid-protocol-constitutional-protocol-not-violative-of-the-ip-code bağlantısından incelenmesi mümkündür.

Kolombiya’da ise Madrid Protokolü’ne katılıma karşı olanlar, Filipinler de olduğu gibi marka vekilleri ve avukatlarıdır. Bu grup katılım karşıtlığını üç ana gerekçeye dayandırmaktadır:

i-  Egemenlik: Katılıma karşı olanlar uluslararası tescil sistemine girişin ülke egemenliğine aykırı olduğu öne sürmüştür. Kolombiya ofisi yetkilileri bu argümana karşı, Madrid Sistemi içerisinde bulunan A.B.D., AB üyesi ülkeler, Japonya, Avustralya ve diğer ülkelerin hiçbirisinin egemenliklerinden vazgeçmediğini, böyle bir argümanın akıldışı olduğunu ortaya koymuşlardır.

ii-  Anayasaya aykırılık: Uluslararası tescil sistemine karşı olanlar, Madrid Sistemi’nin anayasaya aykırı olduğunu öne sürmektedir. Buna karşın, Kolombiya Anayasa Mahkemesi 2012 yılında verdiği bir kararla katılım kararını anayasaya uygun bulmuştur.

iii- Madrid Sistemi KOBİ’ler için uygun değildir: Katılım karşıtlarının bir diğer argümanıysa uluslararası marka tescil sisteminin KOBİ’ler için uygun olmadığıdır. Bu argümanın hiçbir dayanağı bulunmadığı gibi, Madrid Sistemi’ni çok sayıda ülkede KOBİ’ler sıklıkta kullanmaktadır.

Kolombiya IP Ofisi katılım tartışmaları ülkede devam ederken katılım karşıtlarına aşağıdaki argümanlarla yanıt vermiştir:

i- Katılım karşıtları kendi müşterilerinin (IP sistemi kullanıcılarının) çıkarlarına karşı davranmakta ve sadece kendi maddi çıkarlarını ön plana çıkartmaktadır.

ii- Marka vekilleri katıldıkları her tür toplantıda yurtdışında marka tescilinin öneminden bahsederken, bunu Kolombiyalı marka sahipleri bakımından oldukça kolaylaştıracak ve ucuzlaştıracak bir sisteme katılıma karşı çıkarak verdikleri tavsiyelere uygun davranmamaktadır.

iii- Marka avukatları, fazla sayıda başvuru yapan vekiller olmak yerine, neden daha nitelikli işlemlerini çoğaltan iyi vekiller olmayı denememektedirler?

Uzun süren tartışmaların sonucunda Kolombiya 2012 yılında Madrid Protokolü’ne katılmış ve uluslararası tescil sisteminin üyelerinden birisi olmuştur.

Toplantıda yapılan konuşmalarda benzer itirazların Meksika’da da öne sürüldüğü ve Meksika’nın katılımının anayasaya aykırılığı gerekçesiyle dava açıldığı belirtilmiştir. Katılım karşıtları diğer örneklerde olduğu gibi, marka vekilleri ve marka avukatlarıdır.

Madrid Sistemi’ne henüz dahil olmamış, ancak yakın gelecekte katılım niyetlerini ortaya koymuş Kanada ve Güney Afrika Cumhuriyeti bakımından da benzer muhalefet söz konusudur. Kanada da oldukça güçlü olan marka vekilleri lobisi katılımı engellemek için elinden geleni yapmaktadır. Güney Afrika Cumhuriyeti’nde de aynı lobi katılımı engelleme gayretindedir. Buna karşılık, her iki ülkenin de kısa sürede Madrid Protokolü’ne katılımının beklendiği WIPO temsilcileri tarafından ifade edilmiştir.

Madrid Sistemi’ne kendi ülkelerinin katılımına karşı çıkanların asıl olarak marka vekilleri lobisi olduğunu ve bu durumun birçok ülke bakımından gerçeklik olduğunu bu şekilde ortaya koyduktan sonra, Türkiye tecrübesine dönecek olursak, oldukça ilginç bir durumla karşılaşmaktayız.

Türkiye’nin Madrid Protokolü’ne 1999 yılında katıldığı ve gerek menşe ofis başvuruları gerekse de seçilmiş ülke yönlendirmeleri açısından, Protokol’ün en etkin kullanıcıları arasında yer aldığı herkesin malumudur.  Bununla birlikte, Türkiye’nin uluslararası marka tescil sistemine yıllar önce katılıp sonrasında ayrılmış olduğu ve bu özelliğiyle ayrıksı bir ülke olduğu fazla kişi tarafından bilinmemektedir.

Prof. Dr. İsmail Kırca tarafından yazılan “Markaların Milletlerarası Tescili (Madrid Sistemi)” isimli kitaptan (s. 8-11) aktaracağımız bilgiler, Türkiye’nin Madrid Andlaşması’na katılıp sonrasında ayrılışını kısaca özetlemektedir:

Genç  Türkiye Cumhuriyeti, 1924 yılında imzalanan Lozan Anlaşması’nın eki “Ticaret Mukavelenamesi” ile Paris Sözleşmesi’ne katılımı taahhüt etmiştir. Paris Sözleşmesi’ne katılımın ardından 1930 yılında hükümet markaların uluslararasına tesciline ilişkin Madrid Andlaşması’na katılım için kanunla yetkilendirilmiş ve Türkiye 1930 yılında Madrid Andlaşması’nın tarafı olmuştur.

Buna karşılık, 1955 yılında İcra Vekilleri Heyeti, 1619 sayılı kanunun 1. maddesine istinaden Türkiye’nin Madrid Andlaşması’ndan çekilmesine karar vermiş ve Türkiye andlaşmadan çekilmiştir.

Kırca, andlaşmadan çekilime dair gerekçeleri, Hayri Dericioğlu tarafından yazılmış, 1957 tarihli “Türk Sınai Mülkiyet Mevzuatı ve Tatbikatı” adlı eserden aktarmaktadır. Biz de bu aktarımı Kırca’nın kitabından yapacak olursak:

“Türkiye’nin Madrid Sistemi’nden çıkışı için temel neden, uluslararası tescil sisteminin Türkiye için iktisadi ve mali açıdan faydadan çok zarar vermesi olarak gösterilmiştir. Buna göre, Türkiye tescil ettirdiği birkaç markaya karşılık olarak her yıl ortalama 7500 markanın yabancı markanın korunmasını taahhüt etmektedir.” (Önder Erol Ünsal’ın notu: Eğer kitapta bir yazım hatası söz konusu değilse, 1930-1955 yılları arasında Madrid Andlaşması çerçevesinde her yıl ortalama 7500 yabancı markanın korunmasının taahhüt edilmesi inandırıcı bir rakam olarak gözükmemektedir. Sistem şu an yani 2016 yılında yaklaşık 100 üye ülkeye erişmiş ve ticaret global bir hal almışken Türkiye yıllık yaklaşık 10.000 civarı uluslararası marka tescil başvurusu almaktadır ve sistemin üye sayısının görece oldukça az olduğu 1930-1955 yılları arasında her yıl ortalama 7500 marka korumasının taahhüt edilmesi kulağa pek olası ve inandırıcı gelmemektedir. Dolayısıyla bu rakam kontrole muhtaçtır. Gerekirse WIPO’dan Türkiye’nin ilgili yıllara ait istatistiklerini talep ederek bu kontrolü sağlayamaya çalışacağım.) “Türkiye bu anlamaya katılmamış olsaydı, milletlerarası tescile konu markaların sahiplerinden bir kısmı, markasına koruma sağlamak için Türkiye’ye gelip markasını tescil ettirmek zorunda kalacak ve bu sayı yıllar geçtikçe artış gösterecekti. Bunun sonucunda yabancı marka sahiplerinin yapacakları masraflar ve ödeyecekleri vekillik ücretleri, ülkeye döviz olarak girecekti. … Anlaşma’dan çekilmemiz ile Türk marka sahiplerinin milletlerarası tescil için ödeyecekleri harçların ülkeden döviz olarak çıkışı da engellenecekti. Nihayet, Milletlerarası Büro’nun elde ettiği gelir dolayısıyla üye ülkelere ödediği paradan Türkiye’nin payına düşen miktar, Türkiye’nin Paris Anlaşması uyarınca Beynelmilel Kalem’in masraflarını karşılamak üzere her yıl ödemek zorunda olduğu parayı dahi karşılayamamaktaydı.”

img_1883

Kanaatimizce, Hayri Dericioğlu’nun kitabından aktarılmış olan Madrid Anlaşması’ndan çıkma gerekçelerimiz pek de mantıklı değildir. Sondan başlayacak olursak, Madrid Anlaşması’ndan çıkmamız Paris Sözleşmesi’nden de çıktığımız anlamına gelmemektedir ve Türkiye Madrid Sistemi’nden çıkmış olsa dahi Uluslararası Büro için ödemelerine devam edecektir. Dolayısıyla, Uluslararası Büro masraflarını Madrid Anlaşması’ndan çıkış için gerekçe olarak ortaya koymanın, bu masraflar devam edeceği için bir anlamı bulunmayacaktır. Bir diğer gerekçe olarak Türkiye’den sadece birkaç marka tescil edilmişken yurtdışından çok sayıda marka başvurusu alınması gösterilmiştir ki, kanaatimizce aynı durum Madrid Anlaşması olmadan da devam edecektir ve etmiştir. Bir diğer deyişle Türkiye bu kez uluslararası sistemle değil, ulusal yolla yabancı marka başvurularını almaya devam etmiş, buna karşın kendi başvuru sahiplerinin yurtdışında tescil işlemlerini kolaylaştıracak Madrid Anlaşması’ndan çıkarak ulusal başvuru sahiplerinin yurtdışında tescil işlemlerini zorlaştırmıştır. Bir diğer gerekçe Türkiye’ye döviz girişinin sağlanması ve döviz çıkışının engellenmesidir ki, bu durumun bir yönü yabancı marka sahiplerinin yapacakları masraflar ve ödeyecekleri vekillik ücretlerinin ülkeye döviz olarak girmesi ile açıklanmıştır. O dönemdeki durumu tam olarak bilmemekle birlikte, Madrid Sistemi dahilinde taraf ülkelere yapılan başvuru nispetinde WIPO tarafından yıllık ödeme yapılmaktadır ve devlete bu şekilde döviz olarak girdi gerçekleşmektedir. Buna karşın Madrid Sistemi kapsamında yapılan başvurular için vekillere ödeme yapılmadığı ve vekillerin olası müşterilerinden elde edecekleri gelirlerden mahrum kaldıkları gerçektir. Dolayısıyla, Madrid Sistemi’nin olası başvuru gelirlerinden mahrum ettiği kesim aslen devlet veya kamunun geneli değil, yabancı müşterilerle çalışan vekillerdir. Buna ilaveten, Madrid Sistemi’nden çıkmamız halinde Türk marka sahiplerinin milletlerarası tescil için ödeyecekleri harçların ülkeden döviz olarak çıkışının da engelleneceği belirtilmiştir ki, bu tespit Türkiye’den yapılan başvuruların azlığına dayandırılan tespitle de kanaatimizce çelişmektedir. Şöyle ki, eğer Madrid Sistemi dahilinde Türkiye’den sadece birkaç başvuru yapıldığı ve bunun gelen başvurulara kıyasla azlığı sistemden çıkışımız için bir gerekçe olarak belirtilmiş iken, sadece birkaç başvurunun yol açacağı döviz çıkışının ne gibi bir mali zarara yol açabileceği sorusu belirmektedir. Bu noktada, uluslararası anlaşmalara girip çıkmanın, ülke prestiji bakımından olumsuz yönü de ortaya çıkmaktadır ki, WIPO gibi uluslararası örgütlerde prestijin taraf olunan ve uygulanan anlaşma sayısıyla orantılı olduğu ve uluslararası örgütlerde tecrübe ve itibarın ancak uygulama yoluyla sağlanabildiği kesinlikle unutulmamalıdır. Elbette, kendi yorumlarımızın bugünden bakışla yapıldığı ve o dönemin atmosferinin ve bakış açısının Hayri Dericioğlu’nca yapılan tespit ve değerlendirmelere esas olduğu belirtilmelidir. Dolayısıyla, bugünden bakışla bize oldukça anlamsız gelen Madrid Sistemi’nden çıkış kararının dayandığı o döneme göre anlamlı gerekçelerin de olabileceğini bu aşamada belirtmek yerinde olacaktır. Gene de, septik bir bakışla o gerekçelerden birisi acaba, daha fazla gelir elde etmek isteyen marka vekilleri lobisinin baskısı olabilir mi demekten kendimizi alamıyoruz.

1955 yılında Madrid Andlaşması’ndan çekilmemizin ardından Türkiye’de 1990’lı yıllara kadar sisteme tekrar katılımın gündeme gelip gelmediğini bilmiyoruz.

1990’lu yıllarda hepimizin malumu olduğu üzere, Avrupa Birliği’ne katılım (o dönemdeki ismiyle Avrupa Topluluğu), Gümrük Birliği, Dünya Ticaret Örgütü müzakereleri gibi ekonomik işbirliği alanları Türkiye’de yoğunlukla tartışılmaya başlanmıştır. Bu tip işbirliği müzakerelerinde Türkiye’nin önüne sürülen şartlardan birisi Türkiye’de fikri ve sınai mülkiyet korumasının geliştirilmesi, bu alandaki uluslararası anlaşmalara katılım, kurumsal yapının geliştirilmesidir. Türkiye’nin katılımının istendiği uluslararası anlaşmalardan birisi de markaların uluslararası tescilini düzenleyen Madrid Sistemi’dir. Türkiye bu alanda hızlı davranır ve marka alanında Nicé Andlaşması, Viyana Andlaşması ve Madrid Protokolü’ne imza atar. 1996 yılında atılan imzaya karşın, protokolün Türkiye için yürürlük tarihi 1 Ocak 1999 olarak belirlenir. (Bu satırların yazarı 1996 yılında henüz üniversite öğrencisi olduğu için anlaşmalara katılım sürecini ve gelen tepkileri Türk Patent Enstitüsü’nde takip edememiştir. Buna karşın Madrid Protokolü’nün Türkiye’de uygulanması için görevlendirilen ilk iki kişiden birisidir ve bugünden bakınca oldukça ilginç gelen bu görevlendirmeyi ve sonrasında yaşananları başka bir yazıda aktaracaktır.)

1996-1999 yılları arasında Madrid Protokolü’ne katılıma karşı sert bir çıkış yapılıp yapılmadığı veya bu konuda lobi faaliyeti yürütülüp yürütülmediğini konusunda fikrimiz yok. Bununla birlikte katılımın uluslararası işbirliği projeleri çerçevesinde yürütülmesi, katılıma ilişkin güçlü siyasi irade ve bir gecede meclisten geçen Kanun Hükmünde Kararnamelerle gerçekleşen katılım gibi faktörlerin, katılım karşıtlarına muhtemelen fırsat vermediğini tahmin ediyoruz. O dönemin Türk Patent Enstitüsü yöneticileri anılarını bir gün paylaşırlarsa konu hakkında daha net bir fikrimiz olacaktır.

Bununla birlikte, 2000 yılında Türk Patent Enstitüsü’nün yeni atanan yönetiminin, vekillerin sıkıntı ve dileklerini dinlemek için yaptığı toplantıdan bir anekdotu bu aşamada aktarmak yerinde olacaktır. Dinleyici olarak katıldığımız bu toplantıda söz alan –şu an hayatta olmayan ve müşteri portföyü ağırlıklı olarak yabancılardan oluşan- bir marka vekili, Türkiye’nin Madrid Protokolü’ne katılımını eleştirmiş, Türkiye’nin daha önce katılmasına rağmen 1950’li yıllardan sistemden çıktığını belirtmiş, o dönemdeki tecrübenin esas alınması gerektiğini öne sürmüş ve Madrid Protokolü’nden çıkmamız gerektiğini ifade etmiştir. Elbette, bunları öne sürerken kendi gelir kaybını bir neden olarak belirtmemiştir.

Gelinen noktada okuyucularımıza fikir vermek için Madrid Protokolü’ne katılım öncesi Türkiye’ye ulusal yolla yapılan başvuru sayısını ve buna ilaveten katılım sonrası Madrid Protokolü yoluyla yapılan yabancı başvuru sayısını, ek olarak da katılım sonrası ulusal yolla yapılan yabancı başvuru sayısını vermek yerinde olacaktır.

 

Yıllar Ulusal Yolla Yapılan Yabancı Marka Başvuru Sayısı Madrid Protokolü Yoluyla Yapılan Yabancı Marka Başvurusu Sayısı Toplam Yabancı Marka Başvurusu sayısı
1996 4802 ….. 4802
1997 4982 ….. 4982
1998 5158 ….. 5158
…. …. ….. ……
2013 4869 9838 14707
2014 4936 9513 14449
2015 5033 10418 15451

 

Rakamlardan anlaşıldığı kadarıyla, Madrid Protokolü’ne katılım sonrası ulusal yolla yapılan yabancı marka başvurusu sayısında önemli bir azalma olmamış, buna karşın Protokol kapsamında gelen yabancı başvurular da eklendiğinde toplam yabancı marka başvurusu sayısında yaklaşık 3 kat artış gerçekleşmiştir. Bu noktada, Madrid Protokolü kapsamında yapılan yabancı başvuruların reddedilmesi halinde itirazların yalnızca ulusal yolla vekiller aracılığıyla yapılabildiği ve dolayısıyla bu şekilde Türk marka vekillerinin iş hacminde önemli bir artış olduğu belirtilmelidir. Ayrıca, Madrid Protokolü başvuruları için verilen takip hizmetleri ve ilana itiraz gibi işlemler, hiç şüphesiz Türk marka vekillerinin yabancı müşterilerine verdikleri hizmetleri nicelik olarak artırmıştır. Ayrıca, başvuru yapmak yerine itiraz, yayına itiraz, mahkeme süreçleri, lisans, vb. daha komplike işlemlerin iş hacmi olarak artması hiç şüphesiz Türk marka vekillerini nitelik olarak da güçlendirmiştir.

Buna ek olarak 1955 yılında Madrid Sistemi’nden çıkışımıza gerekçe olarak gösterilen Türk başvuru sahiplerinin sistemi kullanarak yurtdışında marka başvurusu yapmaması sorunu halen devam ediyor mu, onu da WIPO istatistiklerini esas alarak okuyucularımızın bilgisine sunalım.

 

Madrid Protokolü kapsamında Türk başvuru sahiplerince gerçekleştirilen uluslararası tescil sayıları
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
733 717 894 792 859 983 1202 1198 1272 1154

 

Bu rakamlar küçümsenmeyecek derecede fazla yerli markanın yurtdışında Madrid Protokolü kapsamında tescil ettirildiğini göstermektedir. (Türkiye 2015 yılında Madrid Sistemi kapsamında en fazla marka başvurusu gönderen ülkeler sıralamasında 98 taraf arasında 12. sırada yer almaktadır.) Dolayısıyla, Türk başvuru sahiplerinin Madrid Sistemi’ni etkin olarak kullanmadıkları içerikli eleştiri de günümüzde anlamını yitirmiştir.

Yazı boyunca, Madrid Sistemi’ne katılıma karşı çeşitli ülkelerde marka vekilleri ve avukatlarınca gösterilen tepkiyi ve buna karşı verilen yanıtları aktarmaya çalıştık. Türkiye bu noktada ayrıcalıklı bir yerdedir, şöyle ki ülkemiz 1930 yılında sisteme dahil olup 1955 yılında yazıda aktardığımız gerekçelerle sistemden çıkmıştır. 1955 yılında sisteme yöneltilen eleştirileri hangi nedenlerle anlamlı bulmadığımızı da yazıda belirttik. 1999 yılında uluslararası marka tescil sistemine tekrar dahil olmamızın ardından sistemi ne derecede etkili biçimde kullandığımızı ve 1955 yılına ait eleştirilerin günümüzde anlamını yitirdiğini yazının sonunda ifade ettik. Yazının bütünü itibarıyla, okuyucularımıza Madrid uluslararası marka tescil sistemine yöneltilen eleştirilerin ulusal ve yurtdışı boyutları ve bu eleştirilerin nedenleri hakkında fikir verdiğini umut ediyoruz.

Önder Erol Ünsal

Kasım 2016

unsalonderol@gmail.com   

Haberler ve Gündem, Madrid Protokolü - Uluslararası Marka Tescili

Cezayir de Madrid Protokolü’ne Katıldı – Elveda Madrid Andlaşması!

Madrid-WIPO

Yıllardır süren bekleyiş nihayet sona erdi!

Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) internet sitesinde 7 Ağustos 2015 tarihinde yapılan duyuruya göre (http://www.wipo.int/madrid/en/news/2015/news_0016.html), Cezayir Madrid Protokolü’ne katılıyor.

Markaların uluslararası tescili amaçlı Madrid Sistemi, 1892 yılında yürürlüğe giren Madrid Andlaşması ve 1996 yılında yürürlüğe giren Madrid Protokolü’nden oluşan iki anlaşmalı bir yapıyla sürdürülmektedir.

Madrid Andlaşması’nın dezavantajlarını ortadan kaldırma amacıyla Madrid Protokolü kabul edilmiş olmasına rağmen, Andlaşma tarafı ülkelerin bir kısmının Prokotol’e taraf olmaması nedeniyle, WIPO iki anlaşmayla çalışma sisteminin zorluklarını yaklaşık 20 senedir yaşamaktaydı.

Protokol’e taraf olmayan tek andlaşma ülkesi olarak kalan Cezayir, 31 Temmuz 2015 tarihinde, Protokol’e katılım belgesini WIPO Genel Müdürü’ne teslim etti. Protokol Cezayir bakımından 31 Ekim 2015 tarihinde yürürlüğe girecek.

31 Ekim 2015 tarihinden itibaren, Madrid Sistemi çerçevesinde yapılacak tüm uluslararası tesciller sadece Madrid Protokolü hükümleri çerçevesinde yürütülecek ve bu yolla iki anlaşmalı bir sistemi yürütmenin bürokratik zorlukları WIPO açısından ortadan kalkacak.

Madrid Sistemi an itibarıyla 95 üye ülkeye ulaşmış durumda ve WIPO’nun en etkin ve yaygın biçimde kullanılan uluslararası tescil sistemi konumunda.

madridüye

1999 yılında Madrid Protokolü, Türkiye bakımından yürürlüğe girdiğinde, bu satırların yazarı Türk Patent Enstitüsü’nün Madrid Protokolü işlemlerini yürüten biriminde çalışmaktaydı ve Türkiye, Protokol’ün 29. üye ülkesiydi. Protokol’ün 20 yıldan kısa süre içerisinde ulaştığı yaygınlık göz önüne alındığında, yakın gelecekte uuslararası marka tescil sistemine dahil olmayan çok az sayıda ülke kalacağı kolaylıkla öngörülmektedir.

Önder Erol Ünsal

Ağustos 2015

unsalonderol@gmail.com

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Madrid Protokolü - Uluslararası Marka Tescili, Markanın Kullanımı

Divan, Temyiz İncelemesinde Birliğin Üniter Yapısını Vurguluyor, C-445/12 P

Bilindiği üzere, Birlik müktesabatının uygulanması sırasında üye devletlerin ilgili başlığa ilişkin farklı ulusal düzenlemeleri işin içine girince gündeme gelen “uyumlulaştırma” süreci, Birliğin en zorlandığı konu olmaktadır. Marka Hukuku pratiğinde bu uyumlulaştırma konusu sıklıkla tartışılmaktadır. Adalet Divanı 12 Aralık 2013 tarihli kararında, temyiz inceleme kapsamında Birliğin üniter yapısına değinmiştir. Bu yazıda, Birlik dışındaki İsviçre’de kullanılan bir markanın Birlik üyesi Almanya’da “kullanılmış sayılması” konusunda ülkeler arasındaki ikili anlaşmalara dayanılmış olmasına rağmen, Divanın Birliğin üniter yapısı lehine verdiği hüküm ele alınmıştır.

Yazı konusu kararın orijinal metnine http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62012CJ0445&lang1=ga&type=TXT&ancre= bağlantısından ulaşabilirsiniz.

Temyiz aşamasına gelinceye kadarki süreç şöyledir:

  • 25 Ekim 2007 tarihinde İtalya’da kurulmuş Baskaya di Baskaya Alim e C. Sas (“Baskaya”) topluluk markası için başvuruda bulunmuştur. Başvurusu yapılan figüratif marka şu şekildedir:

baskaya 1

  • Başvuru Nice Sınıflandırması’nın 29. sınıftaki “Et ve et ürünleri, kurutulmuş meyve ve sebzeler, reçeller, yumurta ve süt ürünleri, yenilebilir bitkisel yağlar”, 30. sınıftaki “kahve, çay, kakao, şeker, pirinç, tuz, bal, un, tahıllar, ekmek, pasta, maya, kabartma tozu, hardal, sirke, soslar ve baharatlar, irmik, dondurma” ve 32. sınıftaki “biralar, maden suları ve gazlı içecekler, meyve suları, şuruplar” için yapılmıştır.  :
  • Başvuru 31 Mart 2008 tarihli Topluluk Marka Bülteni’nde yayınlanmıştır.
  • 30 Haziran 2008 tarihinde Rivella, başvuruya o tarihte yürürlükte olan 40/94 sayılı Tüzüğün 8/b maddesindeki (şu an yürürlükte olan 207/2009 sayılı Tüzüğün yine aynı numaralı maddesi) karıştırılma ihtimali gerekçesi ile itiraz dosyalamıştır. İtiraza dayanak olarak daha önceden 32. sınıftaki “biralar, maden suları ve gazlı içecekler, alkolsüz içecekler, şuruplar” için tescilli

baskaya 2

markası dayanak olarak gösterilmiştir.

  • Rivella bu itiraz kapsamında markasının İsviçre’de kullanıldığına ilişkin olarak belgeler sunmuş ve Almanya ile İsviçre arasındaki 1892 tarihli Anlaşmanın 5 maddesine[1] dayanarak İsviçre’deki kullanımın Almanya’da kullanım anlamına geldiği iddia etmiştir.
  • OHIM İtiraz Bölümü, 8 Şubat 2010 tarihli kararında önceki tescilli markanın sadece İsviçre’de kullanıldığının ispatlandığı gerekçesi ile itirazı reddetmiştir. Rivella’nın, Almanya ile İsviçre arasındaki 1892 tarihli ikili anlaşmaya dayanmasını kabul etmemiştir.
  • Rivella, 7 Nisan 2010 tarihinde OHIM Temyiz Kurulu’na tekrar itiraz etmiştir.
  • OHIM Temyiz Kurulu da, (i) Birlik içindeki ülkelerde önceki tescilli markanın kullanımının ispatlanamadığı, (ii) sunulan belgelerin sadece İsviçre’deki kullanıma işaret ettiği ve (iii) olaya ilişkin tek yasal çerçevenin de 207/2009 sayılı Tüzük olduğu gerekçesi ile itirazı reddetmiştir.
  • OHIM’deki itiraz aşamalarının tamamlanmasının ardından Rivella, 17 Mart 2011 Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nde dava açmıştır. Bu davada Rivella, özellikle İsviçre ve Almanya arasındaki ikili Anlaşmanın 5 maddesi gereği İsviçre’deki kullanımın ispatlanması halinde Almanya’daki kullanımın da ispat edildiğinin kabulünün gerekeceğini iddia etmiştir.
  • Genel Mahkeme, ilk olarak önceki markanın kullanılmasına ilişkin konuya “bölge” değerlendirmesi ile başlamıştır. Genel Mahkeme’ye göre bir topluluk markasının kullanılıp kullanılmadığına ilişkin bölge değerlendirmesinde, üye devletlerin ulusal düzenlemeleri ne olursa olsun, 207/2009 sayılı Tüzük dikkate alınacaktır. Önceki markanın ulusal ve uluslararası özelliği, bir topluluk markasına itiraz prosedüründe ulusal kanunların uygulanacağı anlamına gelmemektedir. Her ne kadar üye devletlerdeki başvuru prosedürlerinde ulusal kanunlar dikkate alınsa da, bir topluluk markasının kullanılıp kullanılmadığına ilişkin “bölge” tespitinde Avrupa Birliği Hukuku dikkate alınacaktır. Genel Mahkeme bu gerekçelerle Rivella’nın davasını, 2 Ekim 2012 tarihli T-170/11 sayılı kararı ile reddetmiştir.

Rivella tarafından yapılan temyiz başvurusu üzerine dosya, Divan tarafından ele alınmıştır. Rivella’ya göre bir üye devlette etkisi olan ve uluslararası düzenlemelere göre tescil edilen markalar, 207/2009 sayılı Tüzüğün 42/2. maddesi[2] kapsamına girmemektedir. Bu iddiaya dayanak olarak Tüzüğün lafzı gösterilmiştir. İddiaya göre Tüzüğün 42/2. maddesinin lafzı açıkça “önceki topluluk markası”, 42/3. maddesinin[3] lafzı ise “önceki ulusal marka” ile ilgiliyken, 8/2. maddesi farklı olarak “önceki marka” şeklinde daha genel bir terim kullanmaktadır. Dolayısıyla, Rivella’ya göre Genel Mahkeme’nin uluslararası düzenlemelere göre tescilli önceki markanın Almanya’daki kullanımının ispatını araması hatalıdır.

Temyiz incelemesinde ilk olarak, Tüzüğün 42/2. maddesinin “önceki topluluk markasına” uygulanırken, 42/3. maddesinin “önceki ulusal markalara” uygulandığı tespitine işaret edilmiştir. Divan’a göre bu iki madde ulusal markalar ile uluslararası düzenlemelere göre tescil edilen markalar arasında bir ayrım yapmamıştır; Tüzüğün 42/3. maddesindeki “önceki ulusal markadan”, ulusal veya uluslararası tescilli olup olmadıklarına bakılmaksızın, “bir üye devlette etkisi olan markanın” anlaşılması gerekmektedir.

Tüzüğün 42/3. maddesinde belirlenen kurallar, Tüzüğün 8/2 (a) maddesinde[4] öngörülen “önceki ulusal markalara” uygulanmalıdır. Bu durum, 8/2 (a) maddesinde belirlenen dört kategorideki “önceki marka” arasında herhangi bir fark yaratmadığı gibi uluslararası düzenlemelere göre tescil edilen ve bir üye devlette etkisi olan markalar da bu kapsamdadır.

Tüzüğün 42/3 maddesinin, 42/2 maddesindeki koşulların gerçekleşmesi halinde uygulanması niyet edilmektedir. Yani önceki ulusal bir markanın, Birlik bölgesinde kullanılması halinde uygulanmaktadır.

Divan’a göre, Genel Mahkeme’nin de altını çizdiği gibi, Madrid Anlaşmasının 4/1.[5] ve Anlaşmanın uygulanmasına dair Madrid Protokolünün 4/1 (a) maddesine göre bir markaya her üye devlete sağlanan koruma, bu markanın ilgili üye devlet ofisi tarafından tescili halinde sağlanan koruma ile aynıdır. Bu hükümlere göre, Tüzüğün 8/2 (a) (iii) maddesi amacı doğrultusunda “bir üye devlette etkisi olan ve uluslararası düzenlemelere göre tescil edilen bir marka” için sağlanan sistem ile, 8/2 (a) (ii) maddesinde belirtilen “bir üye devlette tescil edilen marka” sistemi aynıdır. Divan’a göre Genel Mahkeme dava konusu olaya Tüzüğün 42/3 maddesini uygulamakta hataya düşmemiştir.

Divan bir sonraki aşamada, “bölge” konusuna girmiştir. Rivella’nın aksine OHIM bu konuda Tüzüğün önceki markanın kullanılmasına ilişkin hükümlerin yorumunda üniterlik esasının dikkate alınacağını belirtmiştir. OHIM’e göre 1892 tarihli Anlaşma, Alman Marka Hukukunu etkilese de bu Anlaşmanın Birlik marka sistemi üzerine bir etkisi bulunmamaktadır.

Divan öncellikle Birlik marka sisteminin kendine ait amaçları ve kuralları olan, ulusal sistemlerden bağımsız bir sistem olduğunu hatırlatmıştır. Her ne kadar, Rivela’nın iddiasına dayanak olarak gösterdiği 2008/95 sayılı Tüzüğün 10/1 maddesine[6] göre herhangi bir üye devlette bir markanın belirli bir süre kullanıldığının hak sahibi tarafından ispat edilemediği hallerde bu tüzüğe göre hükümsüzlük de dâhil çeşitli yaptırımlar düzenlemiş olsa da, oradaki amaç Marka Hukuku konusunda ulusal düzenlemelerin uyumlulaştırmasıdır. Dolayısıyla Genel Mahkeme’nin “bir topluluk markasının Avrupa Birliği içinde kullanılıp kullanılmadığı konusuna ilişkin olarak münhasıran Avrupa Birliği Hukuku uygulanacaktır” tespiti Divana göre yerinde bir tespittir.

Divan temyizin bir diğer aşamasında, Rivella’nın “1892 tarihli Anlaşma dolayısıyla başvurusu yapılan markanın Almanya’da yasaklanabileceğine” ilişkin iddiasının, Birliğin üniter yapısını olumsuz etkileyeceğini belirtmiştir. Divana göre he ne kadar üniter yapı prensibinin istisnaları konusunda Tüzüğün 111. maddesi düzenleme içerse de (örneğin önceki hak sahibi bir topluluk markasına, kendi hakkının korunduğu belli bir bölge ile sınırlı olarak itiraz edebilmektedir), dava konusu olay bu istisnalar içinde yer almamaktadır.

Sonuç olarak, Divan Genel Mahkemenin kararını yerinde bularak Rivella’nın temyiz başvurusunu reddetmiştir.

Gülcan Tutkun Berk

Haziran 2015

Dipnotlar:

[1] İsviçre ve Almanya arasında patent, tasarım ve markaların karşılıklı korunmasına ilişkin olarak Berlin’de 13 Nisan 1892 tarihinde imzalanana Anlaşmanın 5.maddesine göre taraf ülkelerden birinde markanın kullanılması halinde, diğer ülkedeki kullanılmama dolayısıyla hükümsüzlük iddiası bertaraf edilebilmektedir.

[2] Tüzüğün 42/2 maddesi lafzı şu şekildedir: “If the applicant so requests, the proprietor of an earlier Community trade mark who has given notice of opposition shall furnish proof that, during the period of five years preceding the date of publication of the Community trade mark application, the earlier Community trade mark has been put to genuine use in the Community in connection with the goods or services in respect of which it is registered and which he cites as justification for his opposition, or that there are proper reasons for non-use, provided the earlier Community trade mark has at that date been registered for not less than five years. In the absence of proof to this effect, the opposition shall be rejected. If the earlier Community trade mark has been used in relation to part only of the goods or services for which it is registered it shall, for the purposes of the examination of the opposition, be deemed to be registered in respect only of that part of the goods or services.

[3] Tüzüğün 43/3 maddesi lafzı: “Paragraph 2 shall apply to earlier national trade marks referred to in Article 8(2)(a), by substituting use in the Member State in which the earlier national trade mark is protected for use in the Community”

[4] Tüzüğün 8/2 (a) maddesi lafzı: “For the purposes of paragraph 1, “earlier trade marks” means

(a)      trade marks of the following kinds with a date of application for registration which is earlier than the date of application for registration of the Community trade mark, taking account, where appropriate, of the priorities claimed in respect of those trade marks:

(i)      Community trade marks;

(ii)      trade marks registered in a Member State, or, in the case of Belgium, the Netherlands or Luxembourg, at the Benelux Office for Intellectual Property;

(iii) trade marks registered under international arrangements which have effect in a Member State;

(iv)      trade marks registered under international arrangements which have effect in the Community;”

[5] Madri Protokolünün 4/1 maddesi: “From the date of the registration …, the protection of the mark in each of the contracting countries concerned shall be the same as if the mark had been filed therein direct. …’

[6] 2008/95 sayılı Tüzüğün 10/1 maddesi: ‘If, within a period of five years following the date of the completion of the registration procedure, the proprietor has not put the trade mark to genuine use in the Member State in connection with the goods or services in respect of which it is registered, or if such use has been suspended during an uninterrupted period of five years, the trade mark shall be subject to the sanctions provided for in this Directive, unless there are proper reasons for non-use.’

 

A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Kararları ve Uygulaması, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Madrid Protokolü - Uluslararası Marka Tescili, Marka Mutlak Ret Nedenleri, Marka Nispi Ret Nedenleri

USPTO – OHIM Marka Başvurusu Ret Kararı Oranları

i_love_harmonization(Görsel http://www.zazzle.com/harmonization+gifts adresinden alınmıştır.)

A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) ve Topluluk Marka Ofisi (OHIM)’in Marka Tescil Başvuruları Hakkında Ret Kararı Oranları –  Harmonizasyon Bir Hayal mi?

Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Marka Ofisine (USPTO) yapılan marka tescil başvurularına ilişkin olarak verilen ret kararlarının nicelik olarak fazlalığı, gerek Türk başvuru sahipleri gerekse de Avrupa başta olmak üzere dünyanın diğer ülkelerinden kaynaklanan marka başvurularının sahipleri için şaşırtıcı olmaktadır.

Geçtiğimiz günlerde marka profesyonellerinin görüşlerini paylaştıkları bir internet forumunda USPTO’nun Madrid Protokolü kapsamında A.B.D. için yapılan marka tescil başvurularının neredeyse %95’ini ilk ofis kararı olarak reddettiğini okuyunca, ret oranının yüksekliği beni de doğrusu çok şaşırttı. Bu yazı kapsamında USPTO’daki ret oranının yüksekliğinin nedenlerini mümkün olduğunca ortaya koymaya çalışacak ve USPTO ile OHIM oranlarının karşılaştırılmasına gayret edilecektir.

USPTO inceleme sisteminde uzman tarafından verilen ilk karar, office action (ofis işlemi) olarak adlandırılmaktadır. Office Action ile başvuru sahibine, başvuru hakkında verilecek ret kararını ne şekilde engelleyebileceği açıklanmakta ve bu amaçla yönlendirme yapılmaktadır. Başvuru sahibinin office action’a yanıt vermemesi veya verdiği yanıtın ret kararının alınmasını engeller içerikte olmaması halinde ise, başvuru hakkında ret (refusal) kararı verilmektedir.

USPTO’nun marka başvurularının tescili için aradığı şartlar oldukça sıkı olduğundan ve inceleme eksiksiz yapıldığından, Türkiye veya Avrupa ülkelerinin çoğunda karşılaşılmayan ret gerekçeleri ile USPTO uygulamasında karşılaşılmaktadır. Örneğin, başvurunun, tali unsur niteliğinde de olsa tanımlayıcı bir unsur içermesi halinde başvuru sahibinden bu unsurun münhasır haklar sağlamayacağı yönünde beyan istenmekte, mal veya hizmet listesinde USPTO’nun ilgili veritabanında yer almayan mallara veya hizmetlere yer verilmesi halinde, bu malların veya hizmetlerin kendi veritabanlarındaki standartlara uygun hale getirilmesi istenmekte ve standart yazım karakterleri dışındaki unsurları içeren başvurular için mutlak surette tarifname sunulması istenmektedir. Sayılan unsurlara ek olarak çok sayıda diğer prosedürel husus da marka başvurularının USPTO’da office action’a maruz kalması için gerekçe olabilmektedir ve office action mektubunda belirtilen hususların verilen süre içerisinde giderilmemesi halinde başvurular hakkında ret kararı verilmektedir. Bu yazı kapsamında irdelenecek ret kararları, aksi açıkça belirtilmediği sürece, USPTO tarafından verilen office action (ilk ret veya geçici ret) kararlarıdır.

USPTO, prosedürel işlemler konusunda oldukça kuralcı olmanın yanısıra, resen gerçekleştirdiği incelemeyi de oldukça ciddi biçimde yapmaktadır. USPTO, herşeyden önce, başvuruyla aynı veya benzer malları / hizmetleri içeren aynı veya benzer önceki tarihli markalar nedeniyle başvuruları resen reddetme yetkisine sahiptir ve bu yetkisini inceleme esnasında sıklıkla kullanmaktadır. Ayrıca, USPTO tanımlayıcılık ve ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçeli ret nedenlerini de oldukça sıkı biçimde uygulamakta ve özellikle coğrafi yer ismi olan başvuruları çoğunlukla reddetmektedir.

Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) internet sayfasından eriştiğimiz ve Türkiye, Avrupa Birliği Marka Tescil Ofisi (OHIM) ve A.B.D. için yapılan uluslararası başvuru sayıları ve sayılan ülke ofislerince verilen ret kararı sayılarını gösteren aşağıda görülebilecek istatistikler, A.B.D. ret kararı sayısının ve bunun kendisi için yapılan başvurulara oranının diğer ofislerce kıyaslanamayacak derecede yüksek olduğunu göstermektedir.

Tablo I – A.B.D., OHIM ve Türkiye’ye yapılan uluslararası marka başvurusu sayıları (2005-2012) (kaynak: WIPO)

tablo1

Tablo II – A.B.D., OHIM ve Türkiye tarafından verilen ret kararı sayıları (2005-2012) (kaynak: WIPO)

tablo2

Tablo III – Madrid Protokolü kapsamında en çok ret kararı veren 10 ülke  (2005-2012) (kaynak: WIPO)

 tablo3

Yukarıda yer verilen I ve II numaralı tablolarda yer verilen ret kararı sayılarının toplam başvuru sayısına oranı, USPTO, OHIM ve TPE’nin uluslararası marka tescil başvurularının ne oranda reddettiği hakkında kabaca bir fikir verecektir (ret kararları sayısı ilgili yılda yapılan başvurulara yönelik değil, ilgili yılda verilen ret kararı sayısına yönelik olmakla birlikte, belirlenecek oran ofislerin yaklaşımı hakkında kaba bir değerlendirme oluşturacaktır).

Buna göre, 2010, 2011,2012 yılları için ofislerin toplam başvuru sayısı – toplam ret kararı sayısı oranı (toplam ret kararı, kısmi veya tüm mallara / hizmetlere ilişkin ret kararlarını kapsamaktadır);

  • TPE için 2010 yılında %20,8, 2011 yılında %12,5, 2012 yılında %11,4,
  • OHIM için 2010 yılında %11,6, 2011 yılında %11,4, 2012 yılında %12,9,
  • USPTO için 2010 yılında %95,7, 2011 yılında %94,1, 2012 yılında %91,

oranlarında gerçekleşmiştir.

Verilerin USPTO için ortaya koyduğu tablo, uluslararası tescil başvurularının %90’ından fazlasının reddedildiğini gösterdiği için dikkat çekici durumdadır.

TPE’nin incelediği Madrid Protokolü başvuruları bakımından, toplam başvuru sayısı – toplam ret kararı sayısı oranının 2002-2012 aralığında sırasıyla %18,7, %18,5, %22,1, %11,8, %18,2, %22,2, %17, %21,5, %20,8, %12,5, %11,4 oranında gerçekleşmesi göz önüne alındığında; kanaatimizce dikkat çekici husus -2005 yılındaki sıradışı sapma hariç tutulursa- detaylı inceleme kılavuzlarının yürürlüğe girdiği 2011 yılından itibaren ret kararı oranının %20’ler bandından %12 oranına doğru gerilemesidir. Bu konuda kalıcı bir analizin, ancak gelecek yılların oranlarıyla birlikte yapılması mümkün olmakla birlikte, bu gösterge şimdilik dikkate değer biçimde göze çarpmaktadır.

TPE hakkındaki parantezi kapatarak tekrar USPTO’ya dönülecek olursa, http://www.uspto.gov/dashboards/trademarks/main.dashxml adresinde (erişim Temmuz 2013) yer alan bir veriye göre USPTO’nun ulusal yolla yapılan başvurular için ret oranı (office action oranı) 2013 yılının içinde bulunulan çeyreğinde;

  • TEAS (Trademark Electronic Application System) Plus kullanılan elektronik başvurularda: %65,
  • TEAS (Trademark Electronic Application System) kullanılan elektronik başvurularda: %82,
  • Kağıtla yapılan başvurularda: %90,
  • Madrid Protokolü başvurularında: %97,

oranındadır ve oran kanaatimizce oldukça yüksektir.

tablo4

Bu haliyle USPTO’nun marka tescil başvuruları hakkında verdiği ret kararı oranının, gerek uluslararası başvurular gerekse de ulusal yolla yapılan başvurular bakımından son derece yüksek olduğu görülmektedir. USPTO’nun ret kararı oranının yüksekliği sistem kullanıcıları tarafından sıklıkla dile getirilen bir şikayet niteliğindedir. Sistem kullanıcıların USPTO hakkında dile getirdikleri bir diğer şikayet ise kurum uzmanlarının kararlarında uyum eksikliği ve uzmandan bazında büyük değişiklik gösteren yorum farklılıklarıdır.

OHIM istatistikleri kullanılarak yapılacak bir değerlendirme ise (http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/OHIM/statistics/ssc009-statistics_of_community_trade_marks_2013.pdf), OHIM’in 2009, 2010, 2011 yıllarında sırasıyla başvuruların %88,4, %87,7, %85,1’ini tescil ettiğini göstermektedir. Tescil edilemeyen markaların arasında tescil ücreti ödenmediği için tescil olmayanların da bulunduğu ve bu istatistiğin kısmen reddedilerek tescil edilen markaları kapsamadığı bilinmektedir. Gene de bir fikir edinilmesi bakımından bu oran dikkate alınabilir içeriktedir.

tablo5

 Yazı içeriğinde yer verilen tüm veriler ışığında, markasını tescil ettirmek isteyen bir başvuru sahibinin bir tarafa OHIM’in yukarıda yer verilen tablodan görülen %90’ların üzerinde seyreden yayın ve %88 civarında seyreden toplam başvuru/tescil oranını, diğer tarafa ise USPTO’nun %90’lar civarında seyreden ilk aşamada başvurunun reddedilmesi yönündeki oranını koyması durumunda müthiş bir açmaza düşeceği kesindir.

Sınai mülkiyet hakkında konuşması talep edilen bir alan profesyonelinin konuşmasına, sınai mülkiyet haklarının küresel niteliği, globalizasyon gibi klişelerle başlayacağı kesindir. Bununla birlikte, dünyanın en prestijli iki marka ofisi olarak kabul edilebileceğimiz USPTO ve OHIM’in yukarıda yer verdiğimiz ret / kabul oranları ve birbirlerinin tam zıttı yöndeki inceleme pratikleri dikkate alındığında, uyum veya küreselleşme gibi beklentilerin başvuru sahipleri açısından reelize olmadığı, tersine farklı ülkelerde – bu ülkeler dünyanın en prestijli ofisleri olsa da – birbirlerinin tam zıddı muamelerin ortaya çıktığı açık olarak görülmektedir.

Son söz olarak, en gelişmiş ülkelerde bile karşımıza çıkan farklı muameleler esas alındığında, marka incelemesinde global bir harmonizasyonun şimdilik uzak bir hayal olduğu söylenebilir. Türkiye’nin Madrid Protokolü başvurularında en çok seçilen 10 ülke arasında olmasına rağmen, Tablo III’te görüldüğü üzere en çok ret kararı veren 10 ülke arasında yer almaması, aksine 2012 yılında en çok ret kararı veren 10. ülke olan İsviçre ile arasında yaklaşık 800 ret kararı fark bulunması, TPE’yi incelemeyi “katı” biçimde yapan bir ofis olarak değerlendiren ve menşe ülkesinde tescilli markaların Paris Sözleşmesi uyarınca reddedilemeyeceğini öne süren kimi alan profesyonellerine doğrudan verilebilecek bir yanıt niteliğindedir.

Önder Erol Ünsal

Temmuz 2013

Madrid Protokolü - Uluslararası Marka Tescili

Madrid Protokolü Kapsamında Uluslararası Tescili Ulusal Başvuruya Dönüştürme (Transformation) İşlemi

transformation(Görsel  http://www.thewisdomacademy.org/page12/page12.html adresinden alınmıştır.)

 

Madrid Protokolü kapsamında düzenlenmiş “dönüştürme (transformation)” prosedürü, uluslararası tescilin, menşe ofisteki esas başvuru veya tescile 5 yıl süreyle bağımlılığından ortaya çıkabilecek problemlerin telafi edilebilmesi amacına yönelik bir işlemdir.

 

Uluslararası tescilin, menşe ofisteki esas tescil veya başvuruya bağımlılığı konusunu ve esas tescil veya başvurunun bağımlılık süresi içerisinde (kısmen veya tamamen) hükmünü yitirmesi durumunda, Uluslararası Büroya yapılması gereken bildirime ilişkin şartları, önceden yayınladığım aşağıda linki verilen yazıda detaylı olarak incelemiştim:

 

http://wp.me/p43tJx-3C

 

Bu yazıda değerlendireceğimiz konu ise, menşe ofisteki esas tescil veya başvuruya bağımlılık sonucunda, uluslararası sicilden ve seçilen ülke ofisleri kayıtlarından (kısmen veya tamamen) silinen markalara ilişkin bir telafi yöntemi olan “dönüştürme (transformation)” işlemidir.

 

Dönüştürme işlemi, Protokolün beşinci mükerrer 9. maddesi (article 9quinquies) kapsamında düzenlenmiştir.  Madde, bir uluslararası tescilin ulusal veya bölgesel başvurulara dönüştürülmesi başlığını taşımaktadır. Başlıkta bölgesel teriminin kullanılmasının nedeni, Protokol tarafı ülkelerin bazıları adına tescil işlemi yapan bölgesel tescil ofislerinin (Benelüks Marka Ofisi, OHIM) varlığı ve bunların yaptıkları tescil işlemlerinin bölgesel tescil olarak adlandırılmasıdır. Bununla birlikte, yazı boyunca cümleleri gereğinden fazla uzun tutmamak için, ulusal veya bölgesel başvuruya dönüştürme ifadesi yerine, sadece ulusal başvuruya dönüştürme ifadesi kullanılacaktır.

 

Uluslararası tescilin ulusal başvuruya dönüştürülmesi için ilk şart, bir uluslararası tescilin, menşe ofisin talebi üzerine Protokol madde 6(4) çerçevesinde, kapsadığı malların ve/veya hizmetlerin tamamı veya bir kısmı bakımından iptal edilmesidir. Protokol madde 6(4)’ün içeriği, önceden yayınladığım http://wp.me/p43tJx-3C yazısında detaylı olarak aktarılmış olduğundan, burada ayrıca tekrar edilmeyecektir.

 

Uluslararası tescilin, madde 6(4)’te sayılan hallerde menşe ofisin talebi üzerine, iptal edilmesi durumu dışında kalan iptal (veya aynı sonucu doğuran diğer işlemler) hallerinde, dönüştürme işleminin yapılması mümkün değildir. Bir diğer deyişle, dönüştürme işleminin, bağımlılık süresi içerisinde menşe ofis tarafından Uluslararası Büroya bildirilen ve iptal sonucunu ortaya çıkaran işlemler bakımından yapılması mümkündür. Uluslararası tescilin, tescil sahibinin talebi üzerine uluslararası sicilden kısmen veya tamamen silinmesinin sonucunda (bu işlem bağımlılık süresi içerisinde gerçekleşse de), ulusal başvuruya dönüştürme işleminin gerçekleştirilmesi mümkün değildir. (bkz. Madrid Protokolü hakkında WIPO kılavuzu bölüm B.II paragraf 88.2: “Transformation may take place only where the international registration has been cancelled, in respect of all or some of the goods and services, at the request of the Office of origin, as described in paragraphs B.II.85.01 to 85.06. It is not available where the international registration has been canceled at the request of the holder.”) Buna göre, bir uluslararası tescil sahibinin, markasını kendi talebiyle iptal (cancellation), sınırlandırma (limitation), vb. işlemler çerçevesinde, uluslararası sicilde, bazı ülkeler için tamamen veya kısmen iptal edip veya sınırlandırıp, sonradan bu mallar veya hizmetler bakımından aynı ülkeler için dönüştürme talebinde bulunması mümkün olmayacaktır.

 

Bir uluslararası tescil, menşe ofisin talebi üzerine Protokol madde 6(4) çerçevesinde, kapsadığı malların ve/veya hizmetlerin tamamı veya bir kısmı bakımından iptal edildikten sonra, uluslararası tescil sahibinin markasını ulusal markaya dönüştürmesi imkanı ortaya çıkmaktadır. Bu ön koşulun yerine gelmesi halinde, dönüştürme işleminin aşağıdaki maddeler çerçevesinde yapılması mümkündür:

 

i.                    Uluslararası sicilde gerçekleşmiş iptal işlemi tarihinden itibaren başlayacak üç ay içerisinde, uluslararası tescilin sahibi, aynı markanın tescili için ilgili ulusal ofise bir marka tescil başvurusu yapmalıdır.

 

ii.                 Belirtilen marka tescil başvurusu doğrudan ulusal ofise yapılmalı ve ulusal ofisin doğrudan kendisine yapılan başvurular için öngördüğü şekli şartlar gözetilmelidir. Bir diğer deyişle Uluslararası Büronun aracılığı ortadan kalkmıştır. Ulusal ofis yurtdışından yapılan başvurular için vekil zorunluluğu öngörmüşse, başvuru vekil aracılığıyla yapılmalı ve ulusal başvuru ücretleri ödenmelidir. (Bununla birlikte, ulusal ofislerin kendi mevzuatları dahilinde, dönüştürme işlemine konu ulusal başvurulara ilişkin özel şekli başvuru şartları uygulayabileceği de belirtilmelidir. Örneğin, bu başvuru için halihazırda uluslararası başvuru ücreti ödenmiş olduğundan, daha düşük ücret, vb.)

 

iii.               Ulusal başvuruda yer alan marka dönüştürme işlemine konu uluslararası markayla aynı olmalıdır (renk ve diğer ayrıntılar dahil).

 

iv.                İptal edilen uluslararası markanın sahibi ile dönüştürme talebine konu ulusal başvurunun sahibi aynı olmalıdır.

 

v.                  Dönüştürme talebine konu ulusal başvurunun kapsadığı mallar ve/veya hizmetler iptal edilen uluslararası markanın (ilgili ülke bakımından geçerli mal / hizmet listesi) kapsamında yer almalıdır. Mal / hizmet listelerinin aynı olması şart değildir, uluslararası tescil kapsamındaki malların / hizmetlerin, ulusal başvuru kapsamındaki malları / hizmetleri kapsaması yeterlidir.

 

Yukarıda sayılan şartların herhangi birisinin yerine getirilmemesi halinde dönüştürme talebi kabul edilmeyecektir.

 

Yukarıda belirtilen şartları yerine getiren bir ulusal başvurunun yapılması durumunda ise, ulusal ofis, başvuruyu, uluslararası tescil tarihinde yapılmış bir başvuru olarak kaydetmek yükümlülüğündedir. Eğer uluslararası tescil, ilgili ülkeye sonraki belirleme (subsequent designation) işlemi çerçevesinde sonradan yönlendirilmiş bir marka niteliğindeyse, uluslararası tescil tarihinin yerini, sonraki belirleme tarihi alacaktır. Uluslararası tescilin rüçhan hakkı mevcutsa, bu hak dönüştürme işleminin konusu ulusal başvuru bakımından da kaydedilecektir.

 

Kabul edilen dönüştürme talepleri bakımından, başvuru sahiplerinin sağladığı tek fayda, dönüştürme işlemine konu ulusal başvurunun, uluslararası tescilin tarihinden (veya sonraki belirleme tarihinden) yararlanması olmaktadır. Onun dışında izlenecek tüm prosedür, ulusal ofise yapılan yeni bir başvurunun kaydına ve incelenmesine ilişkin tüm şekli ve esasa ilişkin şartlarla aynı olacaktır. Başvuruya ilişkin yazışmaların tamamı ulusal mevzuatın öngördüğü biçimde başvuru sahibi veya vekiliyle yapılacak, Uluslararası Büronun aracılığı tamamen ortadan kalkacaktır, ayrıca uluslararası tesciller bakımından geçerli olan 12-18 aylık ret bildirim süresi limitleri dönüştürülmüş ulusal başvurular bakımından geçerli olmayacaktır.

 

Dönüştürme işlemlerine uygulamada sıklıkla rastlanılmamakla birlikte, bu işlem, uluslararası tescilin 5 yıl süreyle menşe ofisteki esas tescile veya başvuruya bağımlılığı hükmünden kaynaklanabilecek hak kayıplarının, başvuru tarihinin korunması anlamında telafisini teşkil etmektedir. Dolayısıyla, dönüştürme işlemini, şekli şartlar bakımından çok sayıda koşul öngörse de, bağımlılık ilkesinin telafisini sağlaması anlamında, Madrid Protokolünün kullanıcı dostu yönlerinden birisi olarak değerlendirmek yerinde olacaktır.

 

Önder Erol Ünsal

Temmuz 2012

 

Madrid Protokolü - Uluslararası Marka Tescili, Marka Mutlak Ret Nedenleri, Marka Nispi Ret Nedenleri

Madrid Protokolü’nde Statü Bildirim Yazıları ve Kesin Karar Bildirimleri

beach_too_much_information_sign(Görsel http://www.dawgsports.com/2008/10/17/637322/too-much-information-georg adresinden alınmıştır.)

 

Madrid Protokolü kapsamında yapılan uluslararası marka tescili başvuruları, WIPO Uluslararası Bürosu tarafından uluslararası sicile kaydedilmelerinin ardından, ulusal mevzuatlara göre gerçekleştirilecek inceleme için başvuru formunda seçilen ülkelerin ofislerine gönderilmektedir. Önceden yayınladığım “Madrid Protokolü kapsamındaki Uluslararası Marka Başvurularına ilişkin Ret Kararları, İlgili Düzenlemeler ve Süre Limitleri” başlıklı yazımda, (http://wp.me/p43tJx-5L)  uluslararası başvuruların reddedilmesine yönelik düzenleme, prosedür ve süre limitlerini açıklamaya çalışmıştım, bu yazıda ise uluslararası başvuruların kabul edilmesi ve nihai kararların bildirilmesine yönelik düzenleme ve prosedürleri özetlemeye gayret edeceğim.

 

Madrid Andlaşması ve Protokolünün Ortak Yönetmeliği birinci ve ikinci mükerrer 18inci maddeleri (bundan sonra 18bis ve 18ter maddeleri olarak anılacaktır) “Belirlenen bir Akit Tarafta Markanın Geçici Durumu” (Interim Status of a Mark in a Designated Contracting Party) ve “Belirlenen bir Akit Tarafta Markanın Durumuna ilişkin Nihai İşlem” (Final Disposition on Status of a Mark in a Designated Contracting Party) başlıklarını taşımaktadır.

 

Başvuru sahibi tarafından uluslararası başvurunun yönlendirildiği taraf ülke ofisleri, başvurular kendilerine iletildikten sonra 12 veya 18 aylık süre limitleri dahilinde başvurulara ilişkin (varsa) ret kararlarını Uluslararası Büroya göndermekle mükelleftir. Seçilen ülke ofislerince hakkında ret kararı veya herhangi bir bildirim gönderilmemiş başvuruların akıbeti veya hangi aşamalarda olduklarının bilinmesi yönündeki istekler ve sistemin daha şeffaf hale getirilmesi yönündeki çalışmalar sonucunda, uluslararası tescil sistemine başvuruların durumuna ilişkin bildirimler eklenmiştir. Bazı ülkeler tarafından (Türkiye dahil) neredeyse 10 yıldır gönderilen bu bildirimler, talepler doğrultusunda Yönetmelik kapsamında detaylı olarak düzenlenmiş ve bildirimlere ilişkin kurallar getirilmiştir. Belirtilen bildirimlerden markanın geçici durumuna ilişkin bildirimler Yönetmeliğin 18bis maddesinde, nihai duruma ilişkin bildirimler ise 18ter maddesinde yer almaktadır.

 

A-   Ortak Yönetmelik Madde 18bis

 

Yönetmeliğin 18bis maddesi yukarıda da belirtildiği üzere “Belirlenen bir Akit Tarafta Markanın Geçici Durumu” başlığını taşımaktadır.

 

Madde 18bis kapsamında gönderilecek bildirim, başvuru sahiplerini seçilen ülke ofisince yapılan resen incelemenin tamamlandığı, resen inceleme sonucunda başvurunun reddedilmesini gerektirecek gerekçeye rastlanmadığı, bununla birlikte başvurunun üçüncü kişilerin ilana itirazlarına veya görüşlerine açıldığı yönünde bilgilendirmeye ve ilana itiraz veya görüşlere ilişkin tarihleri bildirmeye yönelik bir yazışmadır.

 

Madde 18bis kapsamındaki bildirim seçilen ülke ofisi tarafından WIPO Uluslararası Bürosuna gönderilir. Bildirimin uluslararası sicilde kaydının ardından, bildirim Uluslararası Büroca başvuru sahibine (vekili de kapsar anlamda kullanılmaktadır) iletilir. Yazışmayı alacak başvuru sahibi, markasının seçilen ülke ofisinde hangi aşamada olduğu hakkında bilgi sahibi olmanın yanısıra, başvuruya karşı yapılacak itirazlara ilişkin süre limitini de öğrenecektir.

 

Seçilen ülkelerin bu bildirimi göndermeleri zorunlu değildir, ancak bildirim gönderilecekse, bildirimin ret için belirlenmiş 12 veya 18 aylık süre limitleri dahilinde gönderilmesi gerekmektedir.

 

Madde 18bis birinci paragraf (b) bendinde, aynı bildirimin ofis tarafından hakkında önceden ret kararı verilmiş markalar için de gönderilebileceği belirtilmektedir, bununla birlikte bu tip markalar bakımından bildirimin 12 veya 18 aylık süre limitleri dahilinde gönderilmesi gibi bir zorunluluk belirtilmemiştir. Madde 18bis birinci paragraf (b) bendinde yer alan bildirimin gönderilmesinin de Yönetmelik kapsamında zorunlu olmadığı ve üye ülkenin takdirinde olduğu ayrıca belirtilmelidir.

 

B-   Ortak Yönetmelik Madde 18ter

 

Yönetmeliğin 18ter maddesi “Belirlenen bir Akit Tarafta Markanın Durumuna ilişkin Nihai İşlem” başlığını taşımaktadır.

 

18ter maddesi farklı durumlarda gönderilecek bildirimlerin niteliğini bildiren 4 paragraf içermektedir. Bu paragrafları ayrı başlıklar altında incelemek sistematik bir değerlendirmeyi mümkün kılacaktır.

 

1-      Önceden Ret Bildiriminin Gönderilmediği Hallerde Koruma Sağlandığına Yönelik Beyan (Statement of Grant of Protection Where No Notification of Provisional Refusal Has Been Communicated):

 

Madrid Sistemi kapsamında gönderilen ret kararları, kesinleşmiş ret kararı gönderilene kadar “geçici ret (provisional refusal)” kararları olarak kabul edilmektedir. Ofis tarafından ret kararını kısmen veya tamamen teyit eden kesinleşmiş ret kararlarının gönderilmesi halinde geçici ret kararı adlandırması ortadan kalkmaktadır. Türkiye’de “geçici ret” kararı şeklinde bir adlandırma olmadığı ve geçici kelimesi yanlış anlaşılmalara yol açabilecek nitelikte olduğu için geçici ret (provisional refusal) ifadesini kullanmayı tercih etmiyorum.

 

Madde 18ter birinci paragrafta düzenlenen durum, hakkında önceden herhangi bir ret bildirimi gönderilmemiş markalara ilişkindir. Seçilen ofisler, 12 veya 18 aylık ret süreleri dahilinde bir uluslararası tescil başvurusuna ilişkin incelemeyi tamamlamış ve herhangi bir ret nedeni tespit etmemişlerse, belirtilen süreler içerisinde ve mümkün olan en kısa zamanda Uluslararası Büroya söz konusu markaya koruma sağlandığına ilişkin bildirimde bulunmak zorundadır.

 

Taraf ülke ofisleri madde 18ter birinci paragrafta yer alan bildirimi, madde 18bis’teki düzenlemenin tersine, Uluslararası Büroya göndermek zorundadır. Bildirimi göndermek zorunlu olmakla birlikte, bildirimi göndermemenin belirlenmiş bir sonucu yoktur.

 

2-     Ret Bildirimini Takiben Gönderilen Koruma Sağlandığına Yönelik Beyan (Statement of Grant of Protection Following a Provisional Refusal)

 

Seçilen ofis bir başvuruya ilişkin olarak 12 veya 18 aylık süre limitleri dahilinde bir ret kararı göndermiş olmakla birlikte, başvuru sahibi tarafından yapılan itiraz üzerine veya resen bu ret kararı kaldırılmış olabilir. Bu tip durumlarda gönderilecek bildirimler madde 18ter ikinci paragrafta düzenlenmiştir. Madde 18ter ikinci paragrafa göre, hakkında önceden bir ret kararı gönderilmiş bir uluslararası başvuruya ilişkin olarak, seçilen ofis nezdindeki tüm işlem ve prosedürlerin tamamlanmasının ardından, ilgili ofis, Uluslararası Büroya ret kararının kaldırıldığı ve markanın başvuru kapsamında bulunan tüm mallar ve/veya hizmetler bakımından korunduğu (ret kararının tümüyle kaldırılması) veya ret kararının kısmen kaldırıldığı ve markanın başvuru kapsamında bulunan bazı mallar ve/veya hizmetler bakımından korunduğu (ret kararının kısmen kaldırılması, bu durumda korumaya konu mallar ve/veya hizmetler belirtilmelidir) yönünde bildirimde bulunmak zorundadır.

 

Aynı zorunluluk, kısmi ret kararının teyit edildiği bildirimler bakımından da geçerlidir. Bir diğer deyişle, önceden kısmen reddedilen bir uluslararası başvuruda, kısmi ret kararına ilişkin olarak, seçilen ofis nezdindeki tüm işlem ve prosedürlerin tamamlanmasının ardından kısmi ret kararı ofis nezdinde kesinleştiyse, buna ilişkin beyanın (yani, markanın ret kararı kapsamında bulunmayan mallar ve/veya hizmetler için koruma altına alınacağına yönelik beyanın) Uluslararası Büroya gönderilmesi zorunludur.

 

Taraf ülke ofisleri, yukarıda açıklanan durumlara ilişkin olarak, madde 18ter ikinci paragrafta yer alan bildirimi, Uluslararası Büroya göndermek zorundadır. Bununla birlikte, bildirimin gönderilmesi için öngörülmüş bir süre limiti yoktur, dolayısıyla 12 veya 18 aylık süre limitlerinin madde 18ter ikinci paragraf bakımından geçerliliği bulunmamaktadır.

 

3-     Tüm Mallar ve/veya Hizmetler için Geçerli Ret Bildiriminin Onaylanması (Confirmation of Total Provisional Refusal)

 

Madde 18ter üçüncü paragrafa göre, bir uluslararası başvuru kapsamında bulunan tüm mallar ve/veya hizmetler için reddedildikten (tümden ret) sonra, karara karşı itiraz edilmemesi veya itirazın reddedilmesi neticesinde, başvuruya ilişkin olarak seçilen ofis nezdindeki tüm işlem ve prosedürler tamamlanmışsa, ofis kendi nezdindeki işlemlerin tamamlandığını ve ret kararının onaylandığını bildiren bir beyanı Uluslararası Büroya göndermek zorundadır.

 

Madde 18ter üçüncü paragrafta yer alan bildirimin, Uluslararası Büroya gönderilmesi için öngörülmüş bir süre limiti yoktur, dolayısıyla 12 veya 18 aylık süre limitlerinin madde 18ter üçüncü paragraf bakımından geçerliliği bulunmamaktadır.

 

4-    Sonraki Kararlar (Further Decision)

 

Madde 18ter ikinci ve üçüncü paragraflar kapsamında gönderilen bildirimler, seçilen ofis nezdindeki işlemlerin tamamlanmasının (kararın ofiste yapılabilecek işlemler bakımından kesinleşmesi)  ardından gönderilmesi gereken beyanlardır. Ofis nezdindeki işlemler terimi, seçilen taraf ülkedeki idari tescil otoritesi nezdindeki işlemleri ifade etmektedir ve tescil otoritesinin kararlarına karşı açılacak davalar sonucu mahkemeler veya ofis dışındaki denetim organları tarafından verilecek kararlar belirtilen ifade kapsamına girmemektedir.

 

WIPO tarafından yayınlanan Madrid Sistemine ilişkin kılavuzda (bkz. http://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/en/guide/pdf/partb2.pdf s.50), bu husus açık olarak belirtilmiştir. WIPO, bu düzenlemenin nedenini, idari tescil otoritesinin kendi dışında başlatılan işlemlerden (dava, vb.) her durumda haberdar olmasının mümkün olmaması ve dolayısıyla, kendi dışında verilecek kararların kesinleşip kesinleşmediği hakkında bilgi sahibi olma imkanının bulunmaması olarak açıklamaktadır. Dolayısıyla, Yönetmelik madde 18ter ikinci ve üçüncü paragraflar kapsamında gönderilen bildirimler, ofis (Türkiye bakımından Türk Patent Enstitüsü) tarafından verilen “idari bakımdan nihai kararları” bildirir içeriktedir ve bu kararların mahkemeler tarafından iptal edilmesi durumunda, önceden gönderilen beyanların değiştirilmesi gerekmektedir.

 

Madde 18ter dördüncü paragraf, ofis tarafından önceden ikinci ve üçüncü paragraflar kapsamında gönderilen beyanlarda belirtilen koruma kapsamında, mahkeme (veya ofis kararını iptal yetkisine sahip ofis dışındaki bir denetleme organı) kararı sonrası değişiklik olması halinde, ofislere uluslararası marka hakkındaki son durumu yeni bir bildirimle Uluslararası Büroya bildirme imkanı vermektedir. Ofisin bu yönde bir bildirimde bulunabilmesi için karardan haberdar olması gerekmektedir ve bu husus Madde 18ter dördüncü paragrafta belirtilmiştir. Dördüncü paragrafta ve kılavuzda açık olarak yazılmamış olsa da, kanaatimizce, Uluslararası Büroya gönderilecek yeni bildirim, ancak kesinleşmiş mahkeme kararları bakımından yapılmalıdır.

 

Uluslararası marka tescil sistemi, kısa adıyla Madrid sistemi yapısında, marka sahiplerinin bilgilendirilmesine yönelik kanalların eksikliği ve bazı durumlarda yokluğu sistem kullanıcıları tarafından uzun yıllar boyunca eleştirilmiştir. Yönetmelikte önceden beri mevcut olan ve bazıları sonradan eklenen bilgilendirme beyanlarının, taraf ülke ofislerince etkin kullanımı, uluslararası marka başvurusu sahiplerinin markalarının ulusal ofislerdeki durumu hakkında yeteri derecede bilgi sahibi olmalarını sağlayacaktır. Dolayısıyla, mevcut Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, kanaatimizce, asıl sorun bilgilendirme kanallarının yokluğu ve eksikliği değil, bu kanalların taraf ülke ulusal ofislerince yeteri derecede etkin olarak kullanılmaması olarak ortaya çıkmaktadır.

 

Önder Erol Ünsal

Temmuz 2012

 

Madrid Protokolü - Uluslararası Marka Tescili, Marka Mutlak Ret Nedenleri, Marka Nispi Ret Nedenleri

Madrid Protokolü kapsamındaki Uluslararası Marka Başvurularına ilişkin Ret Kararları, İlgili Düzenlemeler ve Süre Limitleri

imagesCA9DJB4J

(Görsel http://www.mndwidefenseblog.com/articles/test-refusal/ adresinden alınmıştır.)

 

Türkiye’nin 1999 yılından bu yana taraf olduğu ve sınai mülkiyet alanında en yoğun olarak kullandığı uluslararası andlaşma olan Markaların Uluslararası Tesciline ilişkin Madrid Protokolü, uluslararası marka tescil başvurusu şartlarını düzenlemesinin yanısıra taraf ülke ofislerinin Protokol yoluyla yapılan başvuruları incelemesine ilişkin düzenlemeleri de içermektedir. Bu yazı Protokol kapsamında yapılan uluslararası marka başvurularına ilişkin ret kararlarına yönelik düzenlemeleri, şartları ve kısıtlamaları aktarmak ve değerlendirmek amacıyla yazılmıştır.

 

Madrid Protokolünün 5. maddesi taraf ülkelerin uluslararası başvuruları reddetme veya hükümsüz kılma yetkilerine ilişkin düzenlemeleri içermektedir.

 

5. maddenin birinci paragrafına göre seçilen ülke ofislerinin, mevzuatlarının kendilerine tanıdığı yetki çerçevesinde, kendi ofislerine yöneltilen uluslararası tescil başvurularını reddetme yetkisi bulunmaktadır. Seçilen ülke ofislerinin verdiği ret kararlarının gerekçelerinin Paris Sözleşmesinin dördüncü mükerrer altıncı maddesi B paragrafında sayılan ret gerekçeleri kapsamına girmesi ve ulusal başvurular için uygulanabilecek ret gerekçelerinden farklı olmaması gerekmektedir. Aynı paragrafa göre, seçilen ofisin mevzuatının çok sınıflı başvurulara izin vermemesi nedeniyle başvuruyu reddetme yetkisi bulunmamaktadır. Bu durumda, Çin Halk Cumhuriyeti gibi ulusal başvurularda yalnızca tek sınıflı (ve bilindiği kadarıyla en fazla 5 adet mal veya hizmet için) başvuruları kabul eden ülkeler, Madrid Protokolü aracılığıyla gelen başvurularda bu tip kısıtlamaları uygulayamayacaktır.

 

5. maddenin ikinci paragrafı (a) bendine göre, ulusal ofisler WIPO Uluslararası Bürosuna ret kararlarını, başvurunun kendilerine iletildiği tarihten başlayan 12 aylık süre içerisinde göndermek zorundadır. 12 aylık süre geçtikten sonra gönderilen ret kararları ise uluslararası sicile kaydedilmeyecek ve başvurunun ilgili ülkede kabul edildiği varsayılacaktır. Dikkat edilmesi gereken nokta, ret için süre limitinin uluslararası tescil tarihinden itibaren değil, uluslararası başvurunun seçilen ülkeye bildirim tarihinden itibaren başlamasıdır. Belirtilen bildirim tarihi uluslararası başvuruların üzerinde yer almaktadır ve başvuru sahiplerine de bildirilmektedir. Seçilen ulusal ofisin bildirim tarihini bildirimin kendisine ulaştığı posta tarihiyle değiştirmek gibi bir yetkisi ise bulunmamaktadır.

 

5. maddenin ikinci paragrafı (b) bendine göre, taraf ülkelerin (a) bendinde belirtilen 12 aylık ret süresini 18 aya çıkarma yönünde deklarasyonda bulunma hakları mevcuttur. Dolayısıyla, Protokol tarafı ülkelerden bu deklarasyonu yapanlar bakımından, yukarıdaki paragrafta yaptığımız diğer açıklamalar aynı kalmak şartıyla, ret süresi uluslararası başvurunun seçilen ülkeye bildirim tarihinden itibaren 18 ay olacaktır. Türkiye, bu yönde bildirim yapmış olduğundan, Türkiye’ye yapılan uluslararası tescil başvuruları bakımından ret süresi 18 aydır. Temmuz 2012 itibarıyla, ulusal ofislerine yapılan başvurular için ret süresinin 18 ay olduğu yönünde bildirimde bulunan ülkeler;  Ermenistan, Avustralya, Bahreyn, Belarus, Bulgaristan, Çin, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Danimarka, Estonya, Avrupa Birliği, Finlandiya, Gürcistan, Gana, Yunanistan, İzlanda, İran, İrlanda, İsrail, İtalya, Japonya, Kenya, Litvanya, Madagaskar, Norveç, Umman, Polonya, Güney Kore, San Marino, Singapur, Slovakya, İsveç, İsviçre, Suriye, Tacikistan, Türkiye, Ukrayna, Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri ve Özbekistan’dır.

 

5. maddenin ikinci paragrafı (b) bendine göre yapılan bildirimin, hem anlaşmaya hem protokole taraf bir ülkenin menşe ofis olduğu, hem anlaşmaya hem protokole bir diğer ülkenin ise seçilen ülke olduğu durumda etkisinin olmadığı ve ret süresinin bu tip bir durumda 12 ay olacağının ayrıca belirtilmesi gerekmektedir. Protokol’de 2008 yılında yapılan değişiklikle, hem anlaşmaya hem protokole taraf ülkelerin menşe ofis ve seçilen ülke ofisi olmaları halinde, Protokol hükümlerinin belirleyici olacağı düzenlenmiş olmakla birlikte, Protokol madde 5(2)(b) ve (c) bentleri ile Protokol madde 8(7) hükmü (bireysel ücretler) bu düzenlemenin dışında kalmıştır. Türkiye, Madrid Andlaşması’na taraf olmadığından, Türkiye için yapılan tüm başvurularda Protokol hükümleri belirleyicidir.

 

5. maddenin ikinci paragrafı (c) bendi ret süresi uzatımına ilişkin bir diğer özel düzenleme içermektedir. Bu düzenlemeye göre, ulusal ofislerin olası itirazlardan kaynaklanabilecek olası ret kararlarını Uluslararası Büroya, ilgili süre limitleri dahilinde, önceden bildirmeleri durumunda ilgili ofise 18 aya ek yeni bir ret bildirimi süresi tanınmaktadır. Bu bildirim, her başvuru bakımından geçerli bir ek süre niteliğinde değildir ve bildirimin ulusal ofis tarafından ilgili süre limitleri içerisinde ilgili başvuru özelinde Uluslararası Büroya gönderilmesi gerekmektedir. Bu hakkın kullanılabilmesi için Protokol madde 5(2)(c)’ye göre, bir başvuruya ilişkin olarak 18 aylık ret süresinin dolmasından itibaren olası itirazların gelebileceğine yönelik bir bildirimin, başvuruya ilişkin ret süresinin dolmasından önce Uluslararası Büroya gönderilmesi gerekmektedir. Bu yönde bildirimde bulunulmasının ardından, itiraz üzerine başvurunun reddedilmesine yönelik kararın, ilana itiraz süresinin dolmasından itibaren bir ay içerisinde Uluslararası Büroya iletilmesi gerekmektedir ve bu sürenin ilana itiraz süresinin başlangıcından itibaren yedi aydan geç olması hiçbir durumda mümkün değildir.

 

Temmuz 2012 itibarıyla, ulusal ofislerine yapılan başvurular için 5. maddenin ikinci paragrafı (c) bendinde yer alan ek süre limitini kullanabilecekleri yönünde deklarasyonda bulunan ülkeler;  Avustralya, Çin, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Gana, Yunanistan, İran, İrlanda, İsrail, İtalya, Kenya, Litvanya, Norveç, Güney Kore, Singapur, İsveç, Suriye, Türkiye, Ukrayna, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri’dir.

 

Uluslararası Büro, seçilen ülke ofisinden bir uluslararası başvuruya ilişkin ret mektubu almasının ardından, ret kararını süre limiti dahil olmak üzere şekli şartlara (başvuruya ilişkin bilgilerin uygunluğu, ret kararına gerekçe ulusal mevzuat hükümlerinin ve hüküm içeriklerinin belirtilmesi, ret kararı önceki bir markaya dayanıyorsa, bu markaya ilişkin verilere yer verilmesi, varsa karara itiraz süresinin ve yönteminin belirtilmesi, ret kararının başvurunun tümü veya bir bölümü tarafından verildiğine dair bilgi ve kısmi ret söz konusu ise reddedilen mallara veya hizmetlere yer verilmesi, itiraz üzerine verilen ret kararlarında itiraz sahibinin belirtilmesi, vb.) uygunluk bakımından kontrol eder. Şekli şartlara aykırılık varsa, ret mektubu Uluslararası Sicile kaydedilmez ve ret kararını gönderen ofise bu yönde bilgi verilir, eğer şekli eksiklik düzeltilebilir bir eksiklikse düzeltilmiş ret bildiriminin Uluslararası Büroya bildirilmesinin ardından ret kararı sicile kaydedilir.

 

Uluslararası Büro, hiçbir ret kararını esas bakımından incelemez ve ulusal ofis tarafından verilen ret kararının yerindeliğini kontrol etmez. Ret kararlarına yönelik olarak, Uluslararası Büronun tek görevi, bu kararları ulusal ofisten almak, eğer şekli şartlara uygunlarsa uluslararası sicile kaydetmek, başvuru sahiplerine göndermek ve ret kararları şekli şartlara uygun değilse ilgili ulusal ofisi uyararak düzeltme talep etmektir. Bir diğer deyişle, Uluslararası Büroda görevli uzmanlar hiçbir ret kararına yönelik yerindelik incelemesi yapmamaktadır.

 

Ret kararının, Uluslararası Büro tarafından başvuru sahibine (başvuru sahibinin vekilini de kapsar anlamda kullanılmaktadır) iletilmesinin ardından, ret mektubunda belirtilen süre limitini ve itiraz yöntemini dikkate alan başvuru sahibi, ilgili ret kararına karşı ilgili ülkede itiraz edip etmeyeceğine karar vermek durumundadır. Karara itiraz edilmesi durumunda, bu itiraz ilgili ülke mevzuatında öngörülen şartlar dikkate alınarak (eğer varsa, ulusal vekil gerekliliği, itiraz ücretleri, itiraz makamı, vb.) gerçekleştirilir. Karara itiraz dilekçesi veya itirazla ilgili hiçbir doküman Uluslararası Büroya gönderilmemelidir. Kısaca, ulusal ofisin ret kararına karşı itiraz edilmesi halinde, Uluslararası Büro tamamen devre dışı kalır ve tüm işlemler, ilgili ulusal ofis mevzuatı çerçevesinde gerçekleştirilir.

 

5. maddenin beşinci paragrafına göre, bir uluslararası başvuruya ilişkin olarak Uluslararası Büroya, aynı maddenin birinci ve ikinci paragraflarında belirtilen şartlara uygun bir ret kararı göndermeyen ulusal ofisler, ilgili başvuru bakımından başvuruyu reddetme hakkını kaybederler.

 

Ulusal ofislerin, 5. maddede belirtilen süre limitleri içerisinde Uluslararası Büroya göndermeleri gereken ret kararları ilk (geçici – provisional) ret kararlarıdır. Süre limitleri içerisinde geçici ret kararının gönderilmesi yeterlidir, ofisin kesinleşmiş ret kararını aynı süre limiti içerisinde göndermesi veya karara itiraz incelemesini belirtilen süre limiti içerisinde sonuçlandırması şart değildir. Karara itirazların incelenmesi ve kesinleşmiş ret kararlarının bildirilmesi için Protokol kapsamında öngörülen bir süre limiti bulunmamaktadır.

 

Ulusal ofisler, ret gerekçelerinin tamamını ret süresi içerisinde göndermek zorundadır. Yeni ret gerekçelerinin ret süre limitinin dolmasının ardından eklenmesi mümkün değildir (An Office may notify additional grounds with respect to that particular international registration in further notifications of refusal, provided that it sends such further notifications to the International Bureau within the time limit. – bkz.

http://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/en/guide/pdf/partb2.pdf, s.39).

 

 

Protokol kapsamında, uluslararası başvuruların akıbeti hakkında bilgi veren bir diğer bildirim formatı ise başvurular hakkındaki statü bildirim yazıları ve kesin kararlardır. Bu tip bildirimlerin açıklanmasına yönelik yeni bir yazı Madrid Protokolü ile ilgili yazılarımın takip edeni olacaktır.

 

Önder Erol Ünsal

Temmuz 2012

 

Madrid Protokolü - Uluslararası Marka Tescili

Madrid Protokolü çerçevesinde Esas Tescile veya Başvuruya Bağımlılık

dependence(Görsel http://www.familycourtchronicles.com/philosophy/engagement/  adresinden alınmıştır)

 

Markaların Uluslararası Tescili amacıyla Madrid Protokolü, Türkiye dahil protokol tarafı 84 ülkede (Nisan 2012) markalarını yurtdışında tescil ettirmek isteyen kişilerce etkin olarak kullanılan bir uluslararası başvuru yöntemidir.

 

Protokolün başvuru sahiplerine getirdiği temel zorunluluklardan birisi, başvuruyu menşe ofis olarak adlandırılan ve başvuru sahibinin uyrukluk, ikametgah veya ticari-sınai faaliyet bağlarından birisiyle bağlı olduğu ulusal bir sınai mülkiyet ofisi aracılığıyla Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı’na (WIPO) göndermektir. Uluslararası başvurunun gönderilmesi ayrıca başvuru sahibinin menşe ofiste bir ulusal markaya veya marka başvurusuna sahip olması şartına bağlıdır.

 

Esas tescil veya başvuru olarak adlandırdığımız ve bundan sonra sadece “esas tescil” olarak anacağımız bu marka ile uluslararası başvuru aynı olmalı (renk ve her tür ayrıntı dahil) ve uluslararası başvurunun kapsadığı mallar / hizmetler mutlak surette esas tescilin mal / hizmet listesi kapsamında yer almalıdır (listelerin aynı olması zorunlu değildir, ancak uluslararası başvurunun kapsadığı mallar / hizmetler mutlak surette esas tescilin kapsamında bulunmalıdır).

 

Protokol kapsamında yer alan en kritik düzenlemelerden birisi, uluslararası başvurunun veya WIPO’daki şekli ve sınıflandırma incelemesinin ardından başvuru sahibince seçilen ulusal ofislere bir başvuru olarak iletilen uluslararası tescilin (bundan sonra yazı kapsamında sadece “uluslararası tescil” olarak anılacaktır), menşe ofisteki esas tescile 5 yıl süreyle bağımlılığıdır.

 

Bu yazıda, Protokolün 6ncı maddesinin (2), (3) ve (4) numaralı paragraflarında düzenlenen uluslararası tescilin esas tescile bağımlılığı zorunluluğu Protokol hükümleri kapsamında açıklanacak, bağımlılık konusunda genellikle yanlış anlaşılan hususlar belirtilecek ve bağımlılığın sonucu olarak uluslararası tescilin iptali gerekiyorsa buna ilişkin yöntem ortaya konulacaktır.

 

Uluslararası tescilin esas tescile bağımlılığı ile kast edilen, esas tescilin herhangi bir nedenle (ret, iptal, geri çekme, tescil için gerekli işlemleri yerine getirmeme, sınırlandırma, yenilememe, feragat, hükümsüzlük, vb.) kısmen veya tamamen geçerliliğini yitirmesi durumunda, bu hususun WIPO Uluslararası Bürosuna iletilmesi yoluyla, uluslararası tescilin uluslararası sicilde ve seçilen ülkelerde de paralel biçimde kısmen veya tamamen iptal edilmesinin sağlanmasıdır. Bu işlemin sonucunda, WIPO uluslararası bürosunda yapılan kayıt ve bu kaydın uluslararası tescilin geçerli olduğu ulusal ofislere bildirilmesi – kaydedilmesi işlemi ise “esas başvuru veya tescilin geçerliliğinin sona ermesi (ceasing of effect of the basic application or registration)” kavramıyla anılmaktadır.

 

 

Uluslararası tescilin menşe ofisteki esas tescile bağımlılığı, yukarıda belirtildiği üzere tescil kapsamında bulunan malların / hizmetlerin tamamı veya bir kısmı bakımından etki doğurabilir. Bir diğer deyişle, esas tescil bağımlılık süresi içerisinde menşe ofiste etkisini kısmen yitirirse (örneğin, kısmi hükümsüzlük kararı sonucu bazı mallar / hizmetler bakımından gerçekleşen iptal), WIPO Uluslararası Bürosuna bildirim yalnızca bu mallar / hizmetler bakımından yapılmalıdır. Bunun sonucu olarak, uluslararası marka, WIPO Uluslararası Sicilinde yalnızca belirtilen mallar / hizmetler bakımından iptal edilecek ve bu husus uluslararası tescilin geçerli olduğu ülke ofislerine bildirilerek kısmi iptalin o ülkelerde de gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. Buna karşın, menşe ofisteki esas tescil geçerliliğini kapsadığı tüm mallar / hizmetler bakımından yitirirse, yukarıda belirtilen işlemler uluslararası tescilin tamamı bakımından yapılacak, uluslararası tescil uluslararası sicilden silinecek ve paralel işlem uluslararası tescilin geçerli olduğu ülkelerde de yapılacaktır.

 

Uluslararası tescilin esas tescile bağımlı olduğu 5 yıllık süre uluslararası tescil tarihinden itibaren başlayacaktır (bkz. Protokol madde 6(2)). Dolayısıyla, süre hesaplanırken dikkate alınacak asıl tarih uluslararası tescil tarihidir ve bunun dışındaki tarihlerin herhangi bir belirleyici rolü bulunmamaktadır. 5 yıllık süresi bittiği anda itibaren, uluslararası tescil esas tescilden bağımsız hale gelmektedir.

 

Menşe ofisin, uluslararası tescilin dayandığı esas tescil hakkında 5 yıllık bağımlılık süresi içerisinde başlamış olan bir işlemi veya davayı (örneğin, hükümsüzlük davası) WIPO Uluslararası Bürosuna bildirmiş olması durumunda, bu prosedür veya dava 5 yıllık sürenin dolmasının ardından sonuçlanmış olsa da, menşe ofisin bu işlemin veya davanın sonucunu WIPO’ya bildirerek uluslararası tescilin kısmen veya tamamen iptalini sağlama yetkisi bulunmaktadır. Belirtildiği üzere, bunun için şart olan husus, esas tescilin markanın kısmen veya tamamen hükmünü yitirmesini sağlayabilecek nitelikte bir işlemin veya davanın başlatılmış olduğunun, 5 yıllık bağımlılık süresi içerisinde WIPO Uluslararası Bürosuna iletilmiş olmasıdır (bkz. Protokol madde 6(3)). Bu yönde ve süresi içerisinde bir bildirimin gönderilmemiş olması halinde, 5 yıllık bağımlılık süresi dolduktan sonra uluslararası markanın esas tescilin akıbeti nedeniyle etkisini kaybetmesi veya iptal edilmesi mümkün olmayacaktır. 5 yıllık bağımlılık süresi henüz dolmamış markalar bakımından ise önceden bu yönde bir işlemin veya davanın başladığını gösterir bir bildirimin gönderilmesi gerekliliği bulunmamaktadır.

 

Uluslararası tescilin menşe ofisteki esas tescile bağımlılığı, markanın devri veya unvan-nevi değişikliği, lisans gibi marka sahibinin veya kullanım yetkisine sahip kişilerin kimliğiyle ilgili hususları kapsamamaktadır. Bağımlılık süresi içerisinde esas tescilin devredilmesi durumunda, uluslararası tescil için de aynı işlemin yapılması gibi bir zorunluluk bulunmamaktadır ve aynı husus unvan-nevi değişikliği, lisans işlemleri için de geçerlidir.

 

Bununla birlikte, esas tescilin sahibi ile uluslararası markanın sahibinin farklılaşmış olması, 5 yıllık bağımlılık süresi içerisindeki bağımlılığın mutlak niteliğini ortadan kaldırmamaktadır. Markaların sahibi farklılaşmış olsa da, 5 yıllık süre içerisinde uluslararası tescil esas tescile bağımlıdır ve yazının önceki kısımlarında belirtilen hallerin ortaya çıkması durumunda, uluslararası tescilin iptali gerçekleşecektir.

 

Menşe ofis, esas tescilin kapsamında yazı içeriğinde belirtilen nitelikte değişikliklerin ortaya çıkması durumunda, bağımlılık ilkesi çerçevesinde WIPO Uluslararası Bürosuna gerekli bildirimi yapmak zorundadır. Ancak, menşe ofisin kesinleşmiş kararları bildirmesi gerekmektedir. Bir diğer deyişle, bağımlılık süresi içerisinde esas tescilin hükümsüz kılınması yönünde bir mahkeme kararı alınmış olsa da, eğer bu karar kesinleşmiş nitelikte değilse, Ofis karar kesinleşinceye kadar bu kararı WIPO Uluslararası Bürosuna bildirmekle yükümlü değildir. Aynı husus, uluslararası tescilin menşe ofis tarafından incelenen bir esas başvuruya dayanması halinde de geçerlidir. Bu tip durumlarda, WIPO’ya bildirim için esas başvurunun reddedilmesine ilişkin kararın kesinleşmesinin beklenmesi (Türkiye bakımından Enstitü YİDK kararı ve bu karara karşı dava açılmışsa o davaya ilişkin kesinleşmiş mahkeme kararı) gerekmektedir.

 

Menşe ofisin, Protokol madde 6(4)’te ve yönetmelikte belirtilen şekli şartlara ve içeriğe uygun talebi göndermesi halinde WIPO Uluslararası Bürosu gerekli kaydı uluslararası sicilde gerçekleştirecek, uluslararası markayı tamamen veya kısmen iptal edecek ve bu yöndeki bildirimi aynı işlemi yapmaları amacıyla uluslararası tescil kapsamında bulunan ulusal ofislere gönderecektir. WIPO Uluslararası Bürosunun iptal işlemini yapması için menşe ülkedeki işleme esas kararı incelemesine veya yorumlamasına ihtiyaç bulunmamaktadır (ki bu kararların WIPO’ya gönderilmesi de gerekli değildir), menşe ofisin şekli şartlara uygun bildirimi yapması yeterlidir.

 

Menşe ofisteki esas tescile bağımlılık ilkesi çerçevesinde uluslararası markası kısmen veya tamamen iptal edilen marka sahiplerine Protokol kapsamında gösterilen telafi yöntemi ise dönüştürme (transformation) prosedürüdür. Kısaca, iptal edilen bir uluslararası markayı, uluslararası markanın başvuru tarihinden yararlanarak, ancak (başvuru dahil) kalan tüm işlemleri ilgili ülkenin ulusal mevzuatına göre yaparak ulusal bir marka başvurusuna dönüştürmek olarak tanımlanabilecek dönüştürme işlemi uygulamada sıklıkla karşılaşılan bir işlem niteliğinde değildir.

 

Bağımlılık ilkesi, Madrid Protokolünün kilit ilkelerinden birisi olmakla birlikte, uluslararası markanın seçilen ülkelerdeki akıbetinin menşe ülkedeki ret veya hükümsüzlük gerekçelerine veya üçüncü kişilerce başlatılan işlemlere sıkıca bağlanması nedeniyle eleştirilmektedir. Bu eleştirilerin sonucu olarak bağımlılık ilkesinin akıbetini Protokol tarafı ülkelerin ilke hakkında gelecekte benimseyecekleri tutum gösterecektir.

 

Önder Erol Ünsal

Nisan 2012

 

Madrid Protokolü - Uluslararası Marka Tescili

Madrid Protokolü Yoluyla Uluslararası Marka Tescil Sistemi

imagesCA3J1FWL

 

A- MADRİD SİSTEMİ VE TEMEL AMAÇLARI

Madrid Protokolü Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) tarafından markaların uluslararası tescilini sağlamak için kurulan Madrid Sistemi’ni oluşturan iki uluslararası antlaşmadan birisidir. Madrid Sistemi’ndeki diğer antlaşma ise Madrid Antlaşması’dır. Madrid Antlaşması 1891 yılından bu yana yürürlüktedir ve Madrid Protokolü, uluslararası tescil sistemine katılımı artırmak, sistemi üye ülkeler / kullanıcılar bakımından daha cazip hal getirmek amaçlarıyla 1996 yılında yürürlüğe girmiştir. Prokotol’le getirilen yeni özellikler, sisteme dahil olmak isteyen ülkeler için önemli kolaylıklar sağlamış ve 2008 yılı mart ayı itibarıyla Protokol’e dahil olan ülke sayısı 74’e çıkmıştır.

Markaların uluslararası tescilini sağlayan Madrid Sistemi’nin temel amaçları aşağıda sıralanmıştır:

a-     Markaların tek bir uluslararası başvuru yapılarak ve tek bir dil kullanılarak birden fazla sayıda ülkede tescilini sağlayacak başvurular yapmak.

b-     Tek başvuru, tek dil, tek ücretlendirme sistemi yoluyla başvuru sahiplerinin ağır mali külfetten, bürokrasiden, farklı başvuru prosedürlerinden kurtulmasını sağlamak.

c-      Marka tescil edildikten sonra veya başvuru aşamasındayken yapılacak olan (unvan / adres değişikliği, feragat, iptal, devir) değişiklik işlemlerinin de tek bir talep aracılığıyla seçilen tüm ülkelerde yapılmasını mümkün kılarak, başvuru sahiplerine avantaj getirmek.

d-     Taraf ülkelere getirilen ret süresi kısıtlaması sayesinde (Protokol’de 18 ay) başvuru sahipleri bakımından işlemlerin daha hızlı yürümesinin sağlanması.

1891 yılında Madrid Antlaşması ile kurulan sistem Antlaşma’nın kapsadığı kuralların katılığı nedeniyle dünya geneline yayılmamıştır. Uluslararası tescil sisteminin dünya geneline yayılmasını sağlayabilmek için WIPO çalışmalarını sürdürmüş ve Madrid Antlaşması’nın temel sistematiğini koruyarak, ancak kurallarda bazı esneklikler ve yeni uygulamalar getirecek Madrid Protokolü’nün kabulü yoluyla sistemin yaygınlaştırılmasını sağlamayı amaçlamıştır. Bu çabaların sonucunda 1996 yılında yürürlüğe giren Madrid Protokolü kısa sürede 74 ülke tarafından kabul edilmiş ve uygulamaya konulmuştur.

Mart 2008 itibarıyla Protokol’e taraf ülkeler (uluslararası örgütler de Protokol’e taraf olabilirler, Avrupa Birliği bu konuda örnektir) aşağıda sayılmaktadır: Almanya, Antigua ve Barbuda, Avustralya, Avusturya, Belçika, Belarus, Bhutan, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Çin, Danimarka, Ermenistan, Estonya, Fas, Finlandiya, Fransa, Gürcistan, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, İzlanda, Japonya, Kenya, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, Küba, Letonya, Lesotho, Liechtenstein, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Moğolistan, Moldova, Monako, Mozambik, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya Federasyonu, Sierra Leone, Singapur, Slovenya, Slovakya, Swaziland, Türkmenistan, Ukrayna, Yugoslavya, Yunanistan, Zambia, İran, A.B.D., Suriye, Hırvatistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Arnavutluk, Avrupa Birliği, Kırgızistan, Namibya, Kore Cumhuriyeti, Sırbistan, Karadağ, Azerbaycan, Bahreyn,  Botswana, Umman, San Marino, Özbekistan, Vietnam, Türkiye.

 

Görüldüğü üzere, dünyanın ekonomi alanında önde gelen ülkelerinin büyük kısmı ve AB üyesi ülkelerin tamamı Madrid Protokolü’ne taraftır. Türkiye’nin katılım tarihi olan 1999’da üye ülke sayısının 35 olduğu göz önüne alınırsa, Protokol’ün dünya ülkeleri tarafından tercih edilen ve hızla yayılan bir sistem olduğu ortaya çıkmaktadır.

B- MADRİD PROTOKOLÜ VE MADRİD ANTLAŞMASI’NIN TEMEL FARKLARI

 

Yukarıda bahsedildiği üzere Madrid Sistemi iki ayrı uluslararası antlaşmadan oluşmaktadır. Bu antlaşmalardan ilki 1891 yılında yürülüğe giren Madrid Antlaşması, diğeri ise 1996 yürürlük tarihli Madrid Protokolü’dür. Ülkelerin iki antlaşmaya birlikte taraf olma veya antlaşmalardan sadece birisinin tarafı olma hakları mevcuttur. Mart 2008’de Antlaşma tarafı ülkelerin sayısı 56 iken, daha yeni bir antlaşma olan Protokol’e taraf ülke sayısı 74’tür.

Madrid Protokolü oluşturulurken Antlaşma ile getirilen ve çalışmanın diğer bölümlerinde ayrıntılı olarak açıklanacak uluslararası tescil sistematiği korunmuş, ancak taraf ülke sayısını arttırmaya yönelik kolaylıklar, sistemin daha cazip hale getirilmesini sağlayıcı yeni uygulamalar entegre edilmiştir.

Madrid Protokolü ile getirilen temel yenilikler aşağıda biçimde özetlenebilir:

a-      Madrid Antlaşması’nın tek dilli sistemi (Fransızca) terk edilmiş; Fransız, İngilizce, İspanyolca’dan oluşan 3 dilli sistem getirilmiştir. Kısaca, taraf ülke ofisleri seçecekleri üç dilden herhangi birisinde işlemleri yürüteceklerdir. WIPO yukarıda belirtilen 3 dilden birisinden aldığı başvuruları diğer iki dile de çevirecek ve seçilen ülkelere ülke ofislerinin seçtiği dilde başvuruları gönderecektir.

b-     Seçilen ülke ofisleri için sınırlayıcı olan ret bildirim süresi Madrid Antlaşması’nda 12 ay iken, Madrid Protokolü’nde 18 aya çıkartılmıştır.

c-      Ücretlendirme sisteminde Protokol’e taraf ülkeler bakımından “bireysel ücret (individual fee)” uygulaması getirilerek Protokol’e taraf ülkelerin ücretlendirme sisteminde esnek hareket edebilmeleri sağlanmıştır.

d-     Madrid Antlaşması’nda sadece ulusal tesciller uluslararası başvuruya dayanak olabilirken, Madrid Protokolü’nde ulusal başvurular da uluslararası başvuruya dayanak olabilir.

e-      Uluslararası tescilin esas tescile / başvuruya 5 yıllık bağımlılık süresi içerisinde, menşe ülkede esas tescilin / başvurunun hükümden düşmesi veya başka bir nedenle iptal edilmesi durumunda uluslararası tescilin iptal edilmesi gerekmektedir. Protokol seçilen ülkelerde iptalin önüne geçilebilmesi başvuru sahiplerine dönüştürme (transformation) hakkını vermektedir.

C- MADRİD PROTOKOLÜ’NÜN İŞLEYİŞİ, SİSTEMİN KULLANIMI

 

Markaların uluslararası tesciliyle ilgili Madrid Protokolü 01.01.1999 tarihinden itibaren Türkiye’de yürürlüğe girmiştir; Protokol çerçevesindeki uluslararası marka tescili işlemleri Türk Patent Enstitüsü Markalar Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.

Madrid Protokolü çerçevesinde yapılan işlemler temel olarak iki yönlüdür; yurtdışından Türkiye’ye yapılan başvurular ve Türkiye’den yurtdışına gönderilen marka tescil başvuruları. Çalışmanın bu bölümünde her iki işlem akışı da temel özellikleri bağlamında kısaca tanıtılacaktır.

1- MADRİD PROTOKOLÜ ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE’DEN YURTDIŞINA GÖNDERİLEN BAŞVURULAR

Madrid Protokolü aracılığıyla Türkiye’den başvurular ancak TPE aracılığıyla yapılabilir. Doğrudan WIPO’ya gönderilen başvurular WIPO tarafından başvuruyu yapana iade edilmektedir. Durum sadece Türkiye açısından bu şekilde değildir, Protokol’le tanımlanan sistemin temel özelliklerinden birisi uluslararası tescil başvurularının WIPO’ya taraf ülkelerin resmi marka ofisleri tarafından iletilmesidir.

Başvuru sahiplerinin uluslararası başvuru yapabilme yetkileri ise, seçecekleri menşe ülke ile ilgili 3 bağlantı şartından birisini yerine getirmeleri durumunda mümkündür. Bahsedilen üç şart ise; menşe ülkeye ikametgah yoluyla bağlantılı olmak (o ülkede yerleşik olmak), menşe ülkeyle uyrukluk bağının bulunması (ilgili ülkenin uyrukluğunda olmak) veya menşe ülke sınırları dahilinde ticari / sınai faaliyette bulunuyor olmaktır. Bu üç şarttan herhangi birisini Protokol’e taraf bir ülke bakımından yerine getiren gerçek veya tüzel kişilerin, ilgili ülke bakımından başvurma yetkileri mevcuttur.

Protokol üyesi bir ülke bakımından başvurma yetkisine sahip gerçek / tüzel kişiler aşağıda sayılan şartlar dahilinde uluslararası tescil başvurusunda bulunup, markalarının seçecekleri Protokol tarafı diğer üye ülkelerde tescilini talep edebilirler:

a-      Başvuru yapacak kişi veya firmanın başvuruma yetkisine sahip olduğu menşe ülke ofisinde (menşe ofis) tescilli veya başvuru halinde bulunan bir markası olmalıdır. Uluslararası tescil talebine dayanak olacak bu ulusal marka tescilli ise esas tescil, başvuru halinde ise esas başvuru olarak adlandırılır.

b-     Başvuru sahibi uluslararası tescil talebinde, esas tescili veya esas başvuruyu oluşturan markanın birebir aynısını kullanmalıdır.

c-      Başvuru sahibi esas tescilin / başvurunun mal / hizmet listesinde yer alan mallar ve / veya hizmetler için uluslararası tescil talebinde bulunabilir. Esas tescilin / başvurunun mal / hizmet listesini uluslararası başvuruya yansıtırken sınıf veya mal / hizmet anlamında daraltma yapabilir. Ancak esas tescilin / başvurunun kapsamadığı mallar / hizmetler eklenerek uluslararası başvurunun mal / hizmet listesinde genişletme yapılamaz.

Yukarıda sayılı temel şartları göz önünde bulunduran başvuru sahibi dayandığı esas tescili / başvuruyu oluşturan markayı kullanarak uluslararası tescil talep formunu doldurur. Madrid Protokolü kapsamındaki uluslararası tescil talepleri için kullanılan form WIPO web sitesinden erişilebilecek MM2 formudur (http://www.wipo.int/madrid/en/forms/). MM2 formu doldurulurken kullanılması gereken dil İngilizce’dir, çünkü TPE uluslararası marka tescil talepleri dahil, Madrid Protokolü ile ilgili tüm işlemleri İngilizce dilinde yürütmektedir. Form doldurulurken özellikle dikkat edilmesi gereken hususlardan başlıcası mal / hizmet listesinin İngilizce çevirisinin doğru yapılmasıdır. Aksi durumlarda WIPO ve TPE tarafından düzeltme talep edileceğinden başvuru sahibi süre kaybedecektir. Belirtilmesi gereken diğer önemli nokta ise, başvuru sahibinin tescil talep ettiği ülkeleri seçmesi gerekliliği zorunluluğudur. Başvuru yapılması Protokol’e dahil her ülkede tescil talep edildiği anlamına gelmez; başvuru sahibi tescil talep ettiği ülkeleri belirlemeli ve form üzerinde işaretleyerek sunmalıdır. Başvuru sahibi tarafından seçilmeyen ülkeler için tescil talebi ilgili ülkeye iletilmez. Seçilen ülke sayısı arttıkça başvuru sahibinin WIPO’ya ödemesi gereken ücret miktarı artacağından talep sahiplerinin ülkeleri seçerken markayı ilgili ülkede kullanma niyetlerini, potansiyellerini dikkatle belirlemeleri gerekmektedir.

Uluslararası tescil talepleri için başvuru sahipleri TPE’ye işlem ücreti ödemenin yanı sıra (2008 yılı itibarıyla 220 YTL – sınıf sayısına bakılmaksızın); WIPO’ya seçtikleri ülkelere ve sınıf sayısına göre değişecek ücreti ödemeleri gerekmektedir.

WIPO’ya ödenecek ücret 4 ayrı kalemden oluşmaktadır:

a-      Esas ücret (basic fee): Siyah beyaz markalar için 653 İsviçre Frangı (CHF), renkli markalar için 903 CHF.

b-     Tamamlayıcı ücret (Complementary Fee): Seçilen ülkelerden bireysel ücret talep etmeyen ülkeler bakımından, ülke başına ödenecek 73 CHF.

c-      Ek ücret (Supplementary Fee): Üç sınıftan fazla her ek sınıf başına ödenecek 73 CHF.

d-     Bireysel Ücret (Individual Fee): Protokol tarafı üye ülkelerin bir kısmının talep ettiği ilgili ülkeler tarafından belirlenmiş başvuru ücreti. Bireysel ücret, ilgili ülkenin kendisine ulusal yolla yapılan marka başvuruları için talep ettiği ücretten daha fazla olamaz.

Başvurudan tescile kadar geçen süreçlerde yukarıda belirtilen ücretler dışında herhangi bir ücret WIPO veya seçilen ülkeler (Japonya hariç) tarafından talep edilmemektedir. Kısaca, tescil ücreti adı altında bir ücret Madrid Protokolü kapsamında istenmemektedir.

Başvurma şartlarını yerine getiren kişiler, başvuru formunu doldurarak ve başvuru için gerekli ücretleri ödeyerek (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı’na ödenecek İsviçre Frangı bazındaki ücret ve TPE işlem ücreti), başvuru evraklarını TPE’ne teslim ettikten sonra uluslararası tescil başvurusunu yapmış olurlar. İşlemler için marka vekilleriyle çalışmak zorunlu değildir, başvuru sahipleri formu kendileri doldurup, ücretleri kendileri ödeyerek uluslararası başvuruyu yapabilirler. Ancak, yapılan işlemlerin sadece başvuruyu yapmakla sınırlı olmadığı, sürecin devamlılığı göz önüne alındığında, marka vekili aracılığını kullanmak tavsiye edilmektedir.

TPE nezdinde Madrid Protokolü ile ilgili olarak işlemleri başvuru sahibi adına yapma yetkisi tanınmış kişiler Enstitü marka vekilleri siciline kayıtlı marka vekilleridir. Bunların dışında herhangi bir kişinin başvuru sahiplerini temsil etme yetkisi yoktur.

TPE, başvuru sahipleri adına form doldurma, tercüme yapma, işlemleri sürdürme hizmetlerini vermemektedir. İşlemi yapmaya ve sürdürmeye yetkili kişiler yukarıda da açıklandığı gibi başvuru sahibinin kendisi ya da tayin edeceği marka vekilidir.

Uluslararası tescil başvuruları TPE tarafından alındıktan sonra, TPE’nin yaptığı inceleme formun kontrolü, esas başvuru / tescile uyumun (aynı marka, mal / hizmet listesi kapsamı, sınıflandırma) tetkiki, TPE’ye ödenecek ücretin kontrolü, başvuru yapma yetkisinin varlığının araştırılması aşamalarından oluşmaktadır. Bahsedilenlerin kontrolünde sorunla karşılaşılması durumunda, başvuru sahibinden sorunların giderilmesi talep edilmektedir. Sorunların giderilmesi ve eksikliklerin tamamlanmasının ardından başvurunun WIPO’ya iletilmesi aşamasına gelinmektedir.

Uluslararası tescil başvuruları TPE tarafından şekli açıdan incelendikten sonra Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı’na (WIPO) gönderilir. TPE’nin uluslararası tescil başvurularını teslim alındıkları tarihten itibaren iki ay içerisinde WIPO’ya iletmesi gerekmektedir. Bu süre başvuru sahibinin talep edilen eksiklikleri zamanında gidermemesi durumunda aşılabilir.

WIPO başvuruları aldıktan sonra şekli yönden, Nice sınıflandırması açısından, mal / hizmet listesinin İngilizce’ye uygunluğu ve genel tabirler kullanılmamış olması bakımlarından kontrol etmektedir. Bunun yanısıra, WIPO’ya ödenmesi gereken ücretlerin ödenip ödenmediği veya tam olup olmadığı gene WIPO Uluslararası Bürosu tarafından incelenmektedir.

WIPO Uluslararası Bürosu; tescil talebinin sınıflandırma, ücret veya mal / hizmet belirtimleri bakımından hatalar içerdiğini tespit ettiğinde, uygunsuzluk mektubu göndererek hataların düzeltilmesini başvuru sahibinden ve / veya menşe ofisten talep eder. Hataların düzeltilmesi durumunda başvuru hakkındaki işlemler kaldığı yerden devam eder.

Şekli açıdan uygun veya düzeltilmiş olan başvurular WIPO Uluslararası Marka Sicili’nde tescil edilmekte ve başvuru sahibine bu tescili içeren bir sertifika gönderilmektedir. Uluslararası Sicil’de tescil idari bir işlem olup, başvurunun seçilen ülkelerde koruma altına alındığı anlamına gelmemektedir. WIPO başvuru sahibine gönderdiği belgeyle eş zamanlı olarak başvuru sahibinin seçtiği ülkelere de başvuruyu iletmektedir. Her ülke başvuruyu kendi marka mevzuatı çerçevesinde incelemektedir, bu bağlamda her ülke başvuruyu kısmen veya tamamen reddetme hakkına sahiptir. Ancak, bir ülkedeki ret kararı diğer ülkelerde başvuruya ilişkin işlemleri etkilemez, örneğin markanın seçilen 15 ülkenin 4’ünde reddi 11’inde kabulü mümkündür. Ülkelerin aldıkları ret kararları, WIPO’nun ülkelere bildirim tarihinden itibaren bağlayıcı olan 12 veya 18 aylık süreler dahilinde WIPO’ya iletilmelidir. WIPO’nun başvuru sahibini ret kararı konusunda bilgilendirmesinin ardından, başvuru sahibi karara itiraz etmek isterse ilgili ülke mevzuatı çerçevesinde gerekli yolları kullanabilir. Ret sonrası itiraz işlemleri söz konusu olduğunda, Protokol devre dışı kalmaktadır; başvuru sahibi bu durumda ilgili ofisle işlemlerini o ülkenin mevzuatı çerçevesinde kendisi yerine getirmektedir. Başvuru sahibinin 12-18 aylık süre limitleri dahilinde bir ülkeden ret mektubu almaması markanın o ülkede tescil edildiği anlamına gelmektedir. Madrid Protokolü yoluyla marka tescili, yukarıda belirtildiği şekilde bağlayıcı sürelere tabi olduğundan da, başvuru sahipleri açısından avantaj taşımaktadır.

2- MADRİD PROTOKOLÜ ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE’NİN SEÇİLEN ÜLKE OLDUĞU BAŞVURULAR

 

Protokol çerçevesinde başvuru yapma yetkisine sahip herhangi bir gerçek / tüzel kişi, Protokol üyesi ülkelerden herhangi birisinde tescilli / başvuru halinde bulunan markasına dayanarak yapacağı uluslararası tescil talebinde Türkiye’yi seçerek, Türkiye için marka tescil başvurusunda bulunma imkanına sahiptir.

Yukarıda ayrıntılı olarak anlatılan prosedürleri geçen bir uluslararası tescil talebi, uluslararası sicilde kayıt işleminin ardından seçilen ülkeler arasında Türkiye bulunuyorsa, WIPO tarafından TPE’ye iletilir.

TPE Markalar Dairesi Başkanlığı alınan başvuruyu veri girişinin yapılmasının ardından ilk olarak 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 7nci maddesinde yer alan ret nedenleri bakımından inceler. WIPO’dan alınan başvurular halihazırda WIPO tarafından sınıflandırma işlemi yapılmış olarak geldiklerinden, TPE’nin başvuruları yeniden sınıflandırması söz konusu değildir.

TPE’nin Madrid Protokolü aracılığıyla gelen başvurular bakımından yaptığı inceleme ulusal yolla yapılan başvuruların tabii olduğu incelemeden farklı değildir. Belirtilebilecek tek fark  alınan Madrid başvurularının İngilizce olması nedeniyle incelemenin İngilizce dilinde yapılması ve ilan edilen markaların İngilizce ilan edilmesidir. Ulusal yolla gelen başvuruların tabii olduğu 7nci ve 8inci maddelerde yer alan ret nedenleri bakımından inceleme uluslararası yolla gelen başvurular için de geçerlidir.

TPE bakımından uluslararası marka tescil başvurularına ilişkin ret bildirim süresi 18 aydır. 18 aylık süre başvurunun WIPO tarafından TPE’ye gönderildiği günden itibaren başlamaktadır. 18 aylık sürenin dolmasının ardından gönderilen ret bildirimleri WIPO tarafından kabul edilmemekte ve uluslararası sicile kaydedilmemektedir. Dolayısıyla, 18 aylık sürenin bitiminden sonra gönderilen ret kararlarının geçerli olmadığı belirtilmelidir.

TPE tarafından süresi içerisinde reddedilen uluslararası tescillere ilişkin itirazlar TPE nezdinde işlem yapma yetkisine haiz marka vekilleri tarafından yapılmalıdır. Karara itiraz süresi ulusal yolla alınan başvurularda olduğu gibi 2 aydır ve 2 aylık sürenin başlangıç tarihi TPE tarafından gönderilen ret kararının WIPO tarafından başvuru sahibine gönderildiği tarihtir. Karara itiraz etmek isteyen başvuru sahipleri öncelikli olarak yetkili bir marka vekili tayin etmeli ve itirazlarını yetkili kıldıkları vekil aracılığıyla yapmalıdır.

İtiraz sonrası prosedürler de, ulusal yolla başvurusu yapılan markaların tabii olduğu prosedürlerle aynıdır. Yayıma itiraz aşamaları, Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu incelemesi ulusal yolla yapılan marka başvurularından farklı değildir.

3- MADRİD PROTOKOLÜ ÇERÇEVESİNDEKİ ULUSLARARASI TESCİLLERİN İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER VE YENİLEME

 

Madrid Sistemi’nin temel amaçları, avantajları sayılırken bahsedilen konulardan birisi de, markalara ilişkin her türlü değişiklik, sınırlandırma, iptal, feragat tarzı işlemin de tek bir taleple yapılması imkanının sağlanmasıdır.

Uluslararası Sicil’e kaydın gerçekleşmesinin ardından başvuru sahipleri her türlü değişiklik (adres / unvan / nevi değişikliği), iptal,sınırlandırma, devir işlemlerini WIPO Uluslararası Bürosu’na gönderilecek tek bir taleple yapma imkanına sahiptir. WIPO aldığı talep eğer usüle uygun ise bu talebi Sicil’e kaydeder ve kayıt işleminin ardından ilgili ülkelere gönderir. Seçilmiş ülkeler başvuru sahibinin istediği ve WIPO tarafından kendilerine iletilmiş talebi kendi sicillerine de yansıtırlar. Bu bakımdan Madrid Sistemi’nin başvuru sahiplerinin markalarının tek merkezden kontrolünü tam anlamıyla sağladığı söylenebilir.

Uluslararası tescilin geçerlilik süresi 10 yıldır. 10 yılın sonunda uluslararası tescil sahipleri WIPO’ya iletecekleri taleple markalarını yenileme hakkına sahiptir. WIPO yenilemeyi uluslararası sicile kaydettikten sonra uluslararası tescilin kapsadığı ülkelere bildirimde bulunur ve ilgili ülkeler de markanın yenilemesini kendi veritabanlarına kaydeder.

4- MADRİD PROTOKOLÜ İLE İLGİLİ BAZI TEMEL İŞLEMLER VE KAVRAMLAR

 

a- SONRAKİ BELİRLEME

Sonraki belirleme (subsequent designation) kavramı, uluslararası tescilin ilk yapıldığı tarihte seçilmemiş bazı ülkelerin yeni bir taleple uluslararası tescil kapsamına eklenmesi anlamına gelmektedir. Bu işlem için ayrı bir form ve ayrı ücret söz konusudur. Talep gene WIPO aracılığıyla yapılmalıdır, ulusal ofise doğrudan başvuru söz konusu değildir.

Örneğin, 2001 yılına ait bir uluslararası tescilin kapsamına Türkiye 2008 yılında yapılacak sonraki belirleme talebiyle eklenebilir. Türkiye için 18 aylık inceleme süresi talebi aldığı tarihte başlar ve inceleme prosedürleri farklı değildir. Ancak, markanın koruma süresi uluslararası tescilin koruma tarihinin dolacağı 2011 yılında sona erer. Uluslararası tescilin yenilenmesi durumunda koruma Türkiye için de yenilenir, ancak yenilenmeme durumunda koruma süresi 2011 yılında dolar.

b- ESAS TESCİLE / BAŞVURUYA 5 YILLIK BAĞIMLILIK SÜRESİ

Uluslararası tesciller menşe ofislerinde dayandırıldıkları esas başvuruya / tescile uluslararası tescil tarihinden itibaren 5 yıl süreyle bağımlı durumdadır. Esas başvurunun / tescilin 5 yıllık bağımlılık süresi içerisinde herhangi bir nedenle hükümden düşmesi, kısmen veya tamamen iptal edilmesi, mal / hizmet listesinde değişiklik olması durumunda, menşe ofis WIPO’yu bilgilendirir ve uluslararası tescilin kısmen veya tamamen iptalini talep eder. WIPO bu bildirim üzerine gerekli işlemi yapar ve seçilmiş ülkeleri de işlemin kaydı konusunda bilgilendirir. Bu durum Protokol’de merkezi atak (central attack) olarak tanımlanmıştır.

5 yıllık sürenin dolmasının ardından ise uluslararası tescil, esas başvuru veya tescilden bağımsız hale gelir.

c- DÖNÜŞTÜRME

Başvuru sahiplerinin esas tescile / başvuruya bağımlılık süresi içerisinde markanın kısmen / tamamen iptal edilmesinin dezavantajlarından korunmasının sağlanması amacıyla Protokol’de dönüştürme (transformation) prosedürü düzenlenmiştir.

Merkezi atağa konu olmuş başvuruların sahipleri, tescilin devamını sağlamak istedikleri ülkelere WIPO bildiriminin ardından geçecek 3 aylık süre içerisinde dönüştürme talebinde bulunabilirler. Bu taleple eş zamanlı olarak ulusal yolla aynı markanın tescilini talep etmeleri gerekmektedir. Yeni başvurunun mal / hizmet listesi kapsamının merkezi atağa konu uluslararası tescilin kapsadığı malları / hizmetleri kapsaması, sahiplerin aynı olması gerekmektedir. Söz konusu şartların oluştuğu ve dönüştürme talebinin yapıldığı durumda, ulusal yolla yapılan başvuru merkezi atağa konu uluslararası tescilin başvuru tarihinden yararlanabilir. Dönüştürmenin başvuru sahibine sağlayacağı avantaj, uluslararası tescilin başvuru tarihinden yararlanmaktır. Bu avantajın dışında, ulusal başvuruya dönüştürülen marka bakımından işlemler normal başvurulara uygulanan işlemlerle aynıdır.

d- WIPO’YA ÖDENECEK ÜCRETLERİN ELEKTRONİK OLARAK HESAPLANMASI

 

Başvuru sahipleri bir uluslararası tescil başvurusu için WIPO’ya ödemeleri gereken ücreti WIPO web sayfasında yer alan elektronik hesaplama programını kullanarak hesaplayabilirler. http://www.wipo.int/madrid/en/fees/calculator.jsp adresinden ulaşılabilecek hesaplama yazılımında; başvuru sahibi menşe ofislerini, başvurunun kapsayacağı sınıf sayısını, başvurunun siyah-beyaz / renkli olması hususunu, markanın figüratif eleman içerip içermediğini belirler, işlem cinsini (başvuru, sonraki belirleme, yenileme) ve tescil talep edecekleri ülkeleri seçer, ardından calculate (hesapla) butonuna basar. Yazılımın sunacağı CHF cinsinden toplam rakam, başvuru sahibinin sunduğu veriler doğrultusunda uluslararası tescil talebi için ödemesi gereken ücrettir.

(ALINTI VEYA ATIFLARINIZI LÜTFEN KAYNAK GÖSTEREREK YAPINIZ. BU METİN, ÖNDER EROL ÜNSAL TARAFINDAN YAZILMIŞ, ANKARA ÜNİVERSİTESİ FİKRİ SINAİ HAKLAR UYGULAMA MERKEZİ (FİSAUM)’NCE DÜZENLENEN SINAİ MÜLKİYET HAKLARI KONULU SERTİFİKA PROGRAMI BÜNYESİNDE 24/03/2008 TARİHİNDE DERS NOTU OLARAK SUNULMUŞTUR.)

 

Önder Erol Ünsal

unsalonderol@gmail.com

Madrid Protokolü - Uluslararası Marka Tescili, Nice Sınıflandırması - Malların ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırması

Madrid Protokolü çerçevesinde Uluslararası Marka Tescillerinde Sınıflandırma Sorunları

 

Madrid Protokolü çerçevesinde gerçekleştirilen uluslararası marka tescillerinde, WIPO Uluslararası Bürosunca yapılan mal / hizmet listesi sınıflandırmasına ilişkin olarak ulusal marka ofislerinin sıkça tartışılan yetkisi bu kısa yazı kapsamında incelenecektir. Yazının kapsamı ulusal ofisin belirlenen (başvuruya konu) ofis olduğu halle sınırlı olup, ulusal ofisin menşe ofis (başvuruyu gönderen) olduğu durumdaki uygulama yazı kapsamında ele alınmayacaktır.

Madrid Protokolünün 5. maddesinin birinci paragrafı takip eden son cümleyi içermektedir: “…Bununla birlikte koruma, (ilgili ülkenin) yürürlükteki mevzuatın(ın) kısıtlı sayıda sınıfın veya kısıtlı sayıda malın veya hizmetin tesciline izin vermesi gerekçesiyle, kısmen de olsa reddedilemez (…However, protection may not be refused, even partially, by reason only that the applicable legislation would permit registration only in a limited number of classes or for a limited number of goods or services.)”.

Madrid Protokolü yoluyla yapılan uluslararası marka tescil başvurularının kapsadığı malların / hizmetlerin sınıflandırması WIPO Uluslararası Bürosu tarafından Nicé Sınıflandırması çerçevesinde yapılmaktadır. WIPO Uluslararası Bürosu sınıflandırmaya uygun olmayan, yanlış sınıflandırılmış, sınıf numarası belirtilmemiş, kapsamı çok geniş ve belirsiz olan mallarla / hizmetlerle karşılaşması durumunda başvuru sahibi ve menşe ofisle yazışmakta ve tespit edilen eksikliğin / yanlışlığın belirli bir süre limiti içerisinde menşe ofis tarafından giderilmesini talep etmektedir. Sınıflandırma konusunda kesin ve son yetkili merci WIPO Uluslararası Bürosudur ve büronun olası yazışmalar sonucu yapacağı son değerlendirme uluslararası tescilin mal / hizmet listesinin kapsamını ve sınıflandırmasını oluşturacaktır.

Uluslararası sicilde gerçekleştirilen tescil işleminin ardından uluslararası markalar bilindiği üzere başvuru sahibince seçilen ülkelerin marka tescil ofislerine inceleme amacıyla gönderilmektedir. Yazımızın konusu olan sınıflandırma problemi ise bu noktada ortaya çıkmaktadır: İlgili ülkenin sınıflandırma pratiği veya tescile konu malların / hizmetlerin niteliği bakımından sorun çıkması durumunda, ilgili ülke ofisinin yetkileri neler olacaktır. Bu sorunun yanıtını araştırırken birkaç olası durum üzerine yoğunlaşacağız. Bunlardan birincisi, ilgili ülke tarafından tescili uygun bulunmayan mallar / hizmetler bakımından oluşan durum, ikincisi ilgili ülkenin tescil kapsamındaki malları / hizmetleri WIPO Uluslararası Bürosundan farklı bir sınıfta değerlendirdiği durum ve sonuncu olarak da ulusal ofisin tescili talep edilen malı veya hizmeti geniş veya belirsiz olarak değerlendirdiği durum.

1-      Belirlenen (designated) ulusal ofisin markalarla ilgili olan veya olmayan mevzuatının bazı malların veya hizmetlerin kullanımına izin vermemesi halinde, ulusal ofisin bu mallar / hizmetler bakımından başvuruyu esasa ilişkin incelemeye yapmadan reddetme yetkisi bulunmamaktadır.

Diğer bir deyişle, hiçbir ulusal ofis WIPO tarafından gönderilen liste kapsamında yer alan malları / hizmetleri, esasa ilişkin incelemeye tabi tutmadan reddetme yetkisine sahip değildir. Örneğin, Türkiye’de kumarhane işletilmesi yasaklanmış olmakla birlikte, Türk Patent Enstitüsü (Enstitü)’nün kumarhane hizmetleri anlamına gelen İngilizce “gambling” veya “casino” hizmetlerine ilişkin bir tescil talebini esasa ilişkin incelemeye tabi tutmadan “Türkiye’de bu hizmetin verilmesi kanunen yasaktır, dolayısıyla bu hizmet bakımından başvuruyu şeklen kabul etmiyoruz.” diyerek reddetme yetkisi mevcut değildir. Bu çerçevede bir örnek, İran bakımından verilebilir, İran kendisine yapılan ve alkollü içecekleri içeren uluslararası başvuruları şekli açıdan reddetmemekte, bununla birlikte 2008 tarihli ulusal mevzuatının 32. maddesinde yer alan “dini değerlere, kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı olan markalar tescil edilemez” hükmüne dayanarak bu tip başvuruları reddetmektedir.

Kanaatimizce yukarıda yer verilen İran uygulaması Paris Sözleşmesi hükümlerine aykırılık içermektedir. Şöyle ki, Sınai Mülkiyetin Korunmasına dair Paris Sözleşmesinin “başvuruya konu malların niteliği (nature of the goods to which the mark is applied) başlıklı 7nci maddesi, “Başvuruya konu malların niteliği hiçbir durumda markanın tescil edilmesine engel teşkil etmeyecektir (the nature of the goods to which a trademark is to be applied shall in no case form an obstacle to the registration of the mark.).” hükmünü içermektedir. Bu hüküm çerçevesinde, bir marka tescil başvurusu, tescili talep edilen markanın kendisinden kaynaklanan bir ret nedeni ortaya çıkmadığı sürece, sadece başvuruya konu malların niteliği nedeniyle, bu malların kullanımı ilgili ülke tarafından herhangi bir nedenle yasaklanmış olsa da, kanaatimizce Paris Sözleşmesi hükümleri bağlamında reddedilemez. Paris Sözleşmesinin ilgili hükmü yalnızca mallarla sınırlandırılmış olduğundan, ilgili sözleşme hükmü hizmetler bakımından açıklık içermemektedir.

Yeniden Türkiye örneğine dönülecek olursa, yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, malın (veya hizmetin) ismi veya niteliği nedeniyle, marka tescil başvurularının reddedilmesinin mümkün olmadığı, dolayısıyla örneğin “kumarhane” hizmetlerinin incelenmeden reddedilmesi şeklinde bir pratiğin uygulanamayacağı belirtilmelidir. Bunun devamında, esasa ilişkin inceleme safhasında malların niteliği nedeniyle ret kararı verilmesinin Paris Sözleşmesi kapsamında yasaklanmış olduğu, hizmetler bakımından böyle bir yasak açıkça bulunmamakla birlikte, aynı değerlendirmenin kıyasen hizmetler bakımından da yapılması gerektiği, dolayısıyla, başvuruya konu markanın kendisinden kaynaklanan bir ret durumu ortaya çıkmadığı sürece, marka tescil başvurularının kapsadıkları malların / hizmetlerin niteliği nedeniyle reddedilmemesi gerektiği belirtilmelidir.

Sonuç olarak, kanaatimizce Madrid Protokolü çerçevesinde gerçekleştirilen uluslararası marka tescillerinde, belirlenen ülke ulusal ofislerinin, WIPO tarafından gönderilen mal / hizmet listesini değerlendirirken, malın / hizmetin niteliğini dikkate alarak başvuruları esasa ilişkin incelemeye almadan reddetme yetkisi bulunmamaktadır. Ve hatta, hem ulusal hem de uluslararası markalar bakımından, esasa ilişkin inceleme aşamasında da, marka tescil ofislerinin malların veya hizmetlerin niteliği nedeniyle marka tescil başvurularını reddetme yetkisinin, Paris Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde, bulunmadığı düşünülmektedir.

2-     Belirlenen ülke ulusal marka ofisinin, tescil kapsamındaki malları / hizmetleri WIPO Uluslararası Bürosundan farklı bir sınıfta değerlendirdiği durumda, ulusal ofisin WIPO’dan sınıf numarasının değiştirilmesini talep etme hakkı bulunmamaktadır. Açık hata hallerinde Uluslararası Büronun uyarılması mümkün olmakla birlikte, ulusal ofis ve Uluslararası Büro arasındaki yorum farklarında Uluslararası Büronun yorumu geçerli olandır.

Bununla birlikte, Nicé Anlaşmasının 2nci maddesinin birinci paragrafı çerçevesinde, anlaşmanın etkisi, taraf her ülke tarafından ona atfedilen etki olduğundan ve anlaşmanın getirdiği tek zorunluluk ilgili Nicé sınıfına yayınlarda, belgelerde yer verilmesi olduğundan, belirlenen ofislerin incelemelerini kendi getirdikleri yorum, ulusal alt sınıflandırma, alternatif sınıflandırma çerçevesinde yapmaları mümkündür.

Buna göre, Enstitünün ilgili birimi bir uluslararası tescilde, WIPO’nun sınıflandırmasının yanlış olduğu veya yerinde olmadığı kanaatine varırsa, ilgili başvuruyu kendisi tarafından yapılan sınıflandırma çerçevesinde değerlendirilebilir ve buna dayalı ret kararları verebilir. Kaldı ki, benzerlik nedeniyle yapılan değerlendirmelerde tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de, esas olan sınıf numaralarının aynılığı değil, malların / hizmetlerin aynılığı, benzerliği veya benzemezliği olduğundan, durum hakkında daha detaylı açıklama yapılmasına ihtiyaç bulunmamaktadır.

3-     Uygulamada pek çok sıkıntıyı ve belirsizliği yanında getiren durum, WIPO Uluslararası Bürosu tarafından tescile uygun bulunan, ancak incelemeyi yapan ofis tarafından “çok muğlak (belirsiz) [too vague]” bulunan terimlerin durumudur. Bu durum özellikle A.B.D.’ne yapılan uluslararası başvurularda probleme yol açmakta ve çok sayıda marka tescil başvurusu A.B.D. marka tescil ofisi tarafından malların / hizmetlerin muğlaklığı nedeniyle reddedilmektedir. Belirtilen ret kararları mal / hizmet listesinin yeniden düzenlemesi sonucu kolaylıkla kaldırılmakla birlikte, uygulama marka sahipleri açısından zaman kaybına yol açması bakımından eleştirilmektedir. Ayrıca, neredeyse dünyadaki tüm marka tescil ofisleri tarafından kabul edilen terimlerin A.B.D. marka tescil ofisi tarafından muğlak terimler olarak kabul edilmesi, ofisler arasındaki belirgin uygulama farkı olarak da dikkat çekmektedir.

Yazı boyunca açıklamaya ve tartışmaya çalıştığımız konular, Madrid Protokolü kapsamında yapılan uluslararası marka tescil başvurularının sınıflandırması ve mal / hizmet listeleri kapsamlarının değerlendirilmesi içeriklidir. Değerlendirmeler sonucunda vardığımız;

  • Başvuru listelerinde yer alan malların / hizmetlerin nitelikleri nedeniyle, esasa ilişkin inceleme yapmadan, ret kararı verilmesinin yerinde olmadığı ve hem ulusal hem de uluslararası markalar bakımından, esasa ilişkin inceleme aşamasında da, malların veya hizmetlerin niteliği nedeniyle marka tescil başvurularını reddedilmemesi gerektiği (bkz. 1. başlık),
  • Ulusal ofislerin WIPO’nun gönderdiği sınıf numarasını kabul etmekle zorunlu olmakla birlikte, Nicé Anlaşmasının etkisinin yayın ve belgelerle sınırlı olması, esasa ilişkin incelemede ofisin kendi değerlendirmesinin esas olduğu, dolayısıyla (varsa) ulusal sınıflandırmaların kullanılabileceği veya farklı değerlendirmelerin yapılabileceği (bkz. 2. başlık),
  •    Uluslararası Büronun kabul ettiği terimlerin muğlak veya belirsiz bulunması durumunda, ulusal ofislerin bu tabirler bakımından başvuruyu kabul etmeme ve başvuruyu reddederek açıklama isteme yetkisinin bulunduğu (bkz. 3. başlık),

yönündeki yargılarımız ise tartışmaya açıktır.

 

Önder Erol Ünsal

Kasım 2011