Ay: Kasım 2013

Madrid Protokolü - Uluslararası Marka Tescili

Madrid Protokolü Yoluyla Uluslararası Marka Tescil Sistemi

imagesCA3J1FWL

 

A- MADRİD SİSTEMİ VE TEMEL AMAÇLARI

Madrid Protokolü Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) tarafından markaların uluslararası tescilini sağlamak için kurulan Madrid Sistemi’ni oluşturan iki uluslararası antlaşmadan birisidir. Madrid Sistemi’ndeki diğer antlaşma ise Madrid Antlaşması’dır. Madrid Antlaşması 1891 yılından bu yana yürürlüktedir ve Madrid Protokolü, uluslararası tescil sistemine katılımı artırmak, sistemi üye ülkeler / kullanıcılar bakımından daha cazip hal getirmek amaçlarıyla 1996 yılında yürürlüğe girmiştir. Prokotol’le getirilen yeni özellikler, sisteme dahil olmak isteyen ülkeler için önemli kolaylıklar sağlamış ve 2008 yılı mart ayı itibarıyla Protokol’e dahil olan ülke sayısı 74’e çıkmıştır.

Markaların uluslararası tescilini sağlayan Madrid Sistemi’nin temel amaçları aşağıda sıralanmıştır:

a-     Markaların tek bir uluslararası başvuru yapılarak ve tek bir dil kullanılarak birden fazla sayıda ülkede tescilini sağlayacak başvurular yapmak.

b-     Tek başvuru, tek dil, tek ücretlendirme sistemi yoluyla başvuru sahiplerinin ağır mali külfetten, bürokrasiden, farklı başvuru prosedürlerinden kurtulmasını sağlamak.

c-      Marka tescil edildikten sonra veya başvuru aşamasındayken yapılacak olan (unvan / adres değişikliği, feragat, iptal, devir) değişiklik işlemlerinin de tek bir talep aracılığıyla seçilen tüm ülkelerde yapılmasını mümkün kılarak, başvuru sahiplerine avantaj getirmek.

d-     Taraf ülkelere getirilen ret süresi kısıtlaması sayesinde (Protokol’de 18 ay) başvuru sahipleri bakımından işlemlerin daha hızlı yürümesinin sağlanması.

1891 yılında Madrid Antlaşması ile kurulan sistem Antlaşma’nın kapsadığı kuralların katılığı nedeniyle dünya geneline yayılmamıştır. Uluslararası tescil sisteminin dünya geneline yayılmasını sağlayabilmek için WIPO çalışmalarını sürdürmüş ve Madrid Antlaşması’nın temel sistematiğini koruyarak, ancak kurallarda bazı esneklikler ve yeni uygulamalar getirecek Madrid Protokolü’nün kabulü yoluyla sistemin yaygınlaştırılmasını sağlamayı amaçlamıştır. Bu çabaların sonucunda 1996 yılında yürürlüğe giren Madrid Protokolü kısa sürede 74 ülke tarafından kabul edilmiş ve uygulamaya konulmuştur.

Mart 2008 itibarıyla Protokol’e taraf ülkeler (uluslararası örgütler de Protokol’e taraf olabilirler, Avrupa Birliği bu konuda örnektir) aşağıda sayılmaktadır: Almanya, Antigua ve Barbuda, Avustralya, Avusturya, Belçika, Belarus, Bhutan, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Çin, Danimarka, Ermenistan, Estonya, Fas, Finlandiya, Fransa, Gürcistan, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, İzlanda, Japonya, Kenya, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, Küba, Letonya, Lesotho, Liechtenstein, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Moğolistan, Moldova, Monako, Mozambik, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya Federasyonu, Sierra Leone, Singapur, Slovenya, Slovakya, Swaziland, Türkmenistan, Ukrayna, Yugoslavya, Yunanistan, Zambia, İran, A.B.D., Suriye, Hırvatistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Arnavutluk, Avrupa Birliği, Kırgızistan, Namibya, Kore Cumhuriyeti, Sırbistan, Karadağ, Azerbaycan, Bahreyn,  Botswana, Umman, San Marino, Özbekistan, Vietnam, Türkiye.

 

Görüldüğü üzere, dünyanın ekonomi alanında önde gelen ülkelerinin büyük kısmı ve AB üyesi ülkelerin tamamı Madrid Protokolü’ne taraftır. Türkiye’nin katılım tarihi olan 1999’da üye ülke sayısının 35 olduğu göz önüne alınırsa, Protokol’ün dünya ülkeleri tarafından tercih edilen ve hızla yayılan bir sistem olduğu ortaya çıkmaktadır.

B- MADRİD PROTOKOLÜ VE MADRİD ANTLAŞMASI’NIN TEMEL FARKLARI

 

Yukarıda bahsedildiği üzere Madrid Sistemi iki ayrı uluslararası antlaşmadan oluşmaktadır. Bu antlaşmalardan ilki 1891 yılında yürülüğe giren Madrid Antlaşması, diğeri ise 1996 yürürlük tarihli Madrid Protokolü’dür. Ülkelerin iki antlaşmaya birlikte taraf olma veya antlaşmalardan sadece birisinin tarafı olma hakları mevcuttur. Mart 2008’de Antlaşma tarafı ülkelerin sayısı 56 iken, daha yeni bir antlaşma olan Protokol’e taraf ülke sayısı 74’tür.

Madrid Protokolü oluşturulurken Antlaşma ile getirilen ve çalışmanın diğer bölümlerinde ayrıntılı olarak açıklanacak uluslararası tescil sistematiği korunmuş, ancak taraf ülke sayısını arttırmaya yönelik kolaylıklar, sistemin daha cazip hale getirilmesini sağlayıcı yeni uygulamalar entegre edilmiştir.

Madrid Protokolü ile getirilen temel yenilikler aşağıda biçimde özetlenebilir:

a-      Madrid Antlaşması’nın tek dilli sistemi (Fransızca) terk edilmiş; Fransız, İngilizce, İspanyolca’dan oluşan 3 dilli sistem getirilmiştir. Kısaca, taraf ülke ofisleri seçecekleri üç dilden herhangi birisinde işlemleri yürüteceklerdir. WIPO yukarıda belirtilen 3 dilden birisinden aldığı başvuruları diğer iki dile de çevirecek ve seçilen ülkelere ülke ofislerinin seçtiği dilde başvuruları gönderecektir.

b-     Seçilen ülke ofisleri için sınırlayıcı olan ret bildirim süresi Madrid Antlaşması’nda 12 ay iken, Madrid Protokolü’nde 18 aya çıkartılmıştır.

c-      Ücretlendirme sisteminde Protokol’e taraf ülkeler bakımından “bireysel ücret (individual fee)” uygulaması getirilerek Protokol’e taraf ülkelerin ücretlendirme sisteminde esnek hareket edebilmeleri sağlanmıştır.

d-     Madrid Antlaşması’nda sadece ulusal tesciller uluslararası başvuruya dayanak olabilirken, Madrid Protokolü’nde ulusal başvurular da uluslararası başvuruya dayanak olabilir.

e-      Uluslararası tescilin esas tescile / başvuruya 5 yıllık bağımlılık süresi içerisinde, menşe ülkede esas tescilin / başvurunun hükümden düşmesi veya başka bir nedenle iptal edilmesi durumunda uluslararası tescilin iptal edilmesi gerekmektedir. Protokol seçilen ülkelerde iptalin önüne geçilebilmesi başvuru sahiplerine dönüştürme (transformation) hakkını vermektedir.

C- MADRİD PROTOKOLÜ’NÜN İŞLEYİŞİ, SİSTEMİN KULLANIMI

 

Markaların uluslararası tesciliyle ilgili Madrid Protokolü 01.01.1999 tarihinden itibaren Türkiye’de yürürlüğe girmiştir; Protokol çerçevesindeki uluslararası marka tescili işlemleri Türk Patent Enstitüsü Markalar Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.

Madrid Protokolü çerçevesinde yapılan işlemler temel olarak iki yönlüdür; yurtdışından Türkiye’ye yapılan başvurular ve Türkiye’den yurtdışına gönderilen marka tescil başvuruları. Çalışmanın bu bölümünde her iki işlem akışı da temel özellikleri bağlamında kısaca tanıtılacaktır.

1- MADRİD PROTOKOLÜ ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE’DEN YURTDIŞINA GÖNDERİLEN BAŞVURULAR

Madrid Protokolü aracılığıyla Türkiye’den başvurular ancak TPE aracılığıyla yapılabilir. Doğrudan WIPO’ya gönderilen başvurular WIPO tarafından başvuruyu yapana iade edilmektedir. Durum sadece Türkiye açısından bu şekilde değildir, Protokol’le tanımlanan sistemin temel özelliklerinden birisi uluslararası tescil başvurularının WIPO’ya taraf ülkelerin resmi marka ofisleri tarafından iletilmesidir.

Başvuru sahiplerinin uluslararası başvuru yapabilme yetkileri ise, seçecekleri menşe ülke ile ilgili 3 bağlantı şartından birisini yerine getirmeleri durumunda mümkündür. Bahsedilen üç şart ise; menşe ülkeye ikametgah yoluyla bağlantılı olmak (o ülkede yerleşik olmak), menşe ülkeyle uyrukluk bağının bulunması (ilgili ülkenin uyrukluğunda olmak) veya menşe ülke sınırları dahilinde ticari / sınai faaliyette bulunuyor olmaktır. Bu üç şarttan herhangi birisini Protokol’e taraf bir ülke bakımından yerine getiren gerçek veya tüzel kişilerin, ilgili ülke bakımından başvurma yetkileri mevcuttur.

Protokol üyesi bir ülke bakımından başvurma yetkisine sahip gerçek / tüzel kişiler aşağıda sayılan şartlar dahilinde uluslararası tescil başvurusunda bulunup, markalarının seçecekleri Protokol tarafı diğer üye ülkelerde tescilini talep edebilirler:

a-      Başvuru yapacak kişi veya firmanın başvuruma yetkisine sahip olduğu menşe ülke ofisinde (menşe ofis) tescilli veya başvuru halinde bulunan bir markası olmalıdır. Uluslararası tescil talebine dayanak olacak bu ulusal marka tescilli ise esas tescil, başvuru halinde ise esas başvuru olarak adlandırılır.

b-     Başvuru sahibi uluslararası tescil talebinde, esas tescili veya esas başvuruyu oluşturan markanın birebir aynısını kullanmalıdır.

c-      Başvuru sahibi esas tescilin / başvurunun mal / hizmet listesinde yer alan mallar ve / veya hizmetler için uluslararası tescil talebinde bulunabilir. Esas tescilin / başvurunun mal / hizmet listesini uluslararası başvuruya yansıtırken sınıf veya mal / hizmet anlamında daraltma yapabilir. Ancak esas tescilin / başvurunun kapsamadığı mallar / hizmetler eklenerek uluslararası başvurunun mal / hizmet listesinde genişletme yapılamaz.

Yukarıda sayılı temel şartları göz önünde bulunduran başvuru sahibi dayandığı esas tescili / başvuruyu oluşturan markayı kullanarak uluslararası tescil talep formunu doldurur. Madrid Protokolü kapsamındaki uluslararası tescil talepleri için kullanılan form WIPO web sitesinden erişilebilecek MM2 formudur (http://www.wipo.int/madrid/en/forms/). MM2 formu doldurulurken kullanılması gereken dil İngilizce’dir, çünkü TPE uluslararası marka tescil talepleri dahil, Madrid Protokolü ile ilgili tüm işlemleri İngilizce dilinde yürütmektedir. Form doldurulurken özellikle dikkat edilmesi gereken hususlardan başlıcası mal / hizmet listesinin İngilizce çevirisinin doğru yapılmasıdır. Aksi durumlarda WIPO ve TPE tarafından düzeltme talep edileceğinden başvuru sahibi süre kaybedecektir. Belirtilmesi gereken diğer önemli nokta ise, başvuru sahibinin tescil talep ettiği ülkeleri seçmesi gerekliliği zorunluluğudur. Başvuru yapılması Protokol’e dahil her ülkede tescil talep edildiği anlamına gelmez; başvuru sahibi tescil talep ettiği ülkeleri belirlemeli ve form üzerinde işaretleyerek sunmalıdır. Başvuru sahibi tarafından seçilmeyen ülkeler için tescil talebi ilgili ülkeye iletilmez. Seçilen ülke sayısı arttıkça başvuru sahibinin WIPO’ya ödemesi gereken ücret miktarı artacağından talep sahiplerinin ülkeleri seçerken markayı ilgili ülkede kullanma niyetlerini, potansiyellerini dikkatle belirlemeleri gerekmektedir.

Uluslararası tescil talepleri için başvuru sahipleri TPE’ye işlem ücreti ödemenin yanı sıra (2008 yılı itibarıyla 220 YTL – sınıf sayısına bakılmaksızın); WIPO’ya seçtikleri ülkelere ve sınıf sayısına göre değişecek ücreti ödemeleri gerekmektedir.

WIPO’ya ödenecek ücret 4 ayrı kalemden oluşmaktadır:

a-      Esas ücret (basic fee): Siyah beyaz markalar için 653 İsviçre Frangı (CHF), renkli markalar için 903 CHF.

b-     Tamamlayıcı ücret (Complementary Fee): Seçilen ülkelerden bireysel ücret talep etmeyen ülkeler bakımından, ülke başına ödenecek 73 CHF.

c-      Ek ücret (Supplementary Fee): Üç sınıftan fazla her ek sınıf başına ödenecek 73 CHF.

d-     Bireysel Ücret (Individual Fee): Protokol tarafı üye ülkelerin bir kısmının talep ettiği ilgili ülkeler tarafından belirlenmiş başvuru ücreti. Bireysel ücret, ilgili ülkenin kendisine ulusal yolla yapılan marka başvuruları için talep ettiği ücretten daha fazla olamaz.

Başvurudan tescile kadar geçen süreçlerde yukarıda belirtilen ücretler dışında herhangi bir ücret WIPO veya seçilen ülkeler (Japonya hariç) tarafından talep edilmemektedir. Kısaca, tescil ücreti adı altında bir ücret Madrid Protokolü kapsamında istenmemektedir.

Başvurma şartlarını yerine getiren kişiler, başvuru formunu doldurarak ve başvuru için gerekli ücretleri ödeyerek (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı’na ödenecek İsviçre Frangı bazındaki ücret ve TPE işlem ücreti), başvuru evraklarını TPE’ne teslim ettikten sonra uluslararası tescil başvurusunu yapmış olurlar. İşlemler için marka vekilleriyle çalışmak zorunlu değildir, başvuru sahipleri formu kendileri doldurup, ücretleri kendileri ödeyerek uluslararası başvuruyu yapabilirler. Ancak, yapılan işlemlerin sadece başvuruyu yapmakla sınırlı olmadığı, sürecin devamlılığı göz önüne alındığında, marka vekili aracılığını kullanmak tavsiye edilmektedir.

TPE nezdinde Madrid Protokolü ile ilgili olarak işlemleri başvuru sahibi adına yapma yetkisi tanınmış kişiler Enstitü marka vekilleri siciline kayıtlı marka vekilleridir. Bunların dışında herhangi bir kişinin başvuru sahiplerini temsil etme yetkisi yoktur.

TPE, başvuru sahipleri adına form doldurma, tercüme yapma, işlemleri sürdürme hizmetlerini vermemektedir. İşlemi yapmaya ve sürdürmeye yetkili kişiler yukarıda da açıklandığı gibi başvuru sahibinin kendisi ya da tayin edeceği marka vekilidir.

Uluslararası tescil başvuruları TPE tarafından alındıktan sonra, TPE’nin yaptığı inceleme formun kontrolü, esas başvuru / tescile uyumun (aynı marka, mal / hizmet listesi kapsamı, sınıflandırma) tetkiki, TPE’ye ödenecek ücretin kontrolü, başvuru yapma yetkisinin varlığının araştırılması aşamalarından oluşmaktadır. Bahsedilenlerin kontrolünde sorunla karşılaşılması durumunda, başvuru sahibinden sorunların giderilmesi talep edilmektedir. Sorunların giderilmesi ve eksikliklerin tamamlanmasının ardından başvurunun WIPO’ya iletilmesi aşamasına gelinmektedir.

Uluslararası tescil başvuruları TPE tarafından şekli açıdan incelendikten sonra Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı’na (WIPO) gönderilir. TPE’nin uluslararası tescil başvurularını teslim alındıkları tarihten itibaren iki ay içerisinde WIPO’ya iletmesi gerekmektedir. Bu süre başvuru sahibinin talep edilen eksiklikleri zamanında gidermemesi durumunda aşılabilir.

WIPO başvuruları aldıktan sonra şekli yönden, Nice sınıflandırması açısından, mal / hizmet listesinin İngilizce’ye uygunluğu ve genel tabirler kullanılmamış olması bakımlarından kontrol etmektedir. Bunun yanısıra, WIPO’ya ödenmesi gereken ücretlerin ödenip ödenmediği veya tam olup olmadığı gene WIPO Uluslararası Bürosu tarafından incelenmektedir.

WIPO Uluslararası Bürosu; tescil talebinin sınıflandırma, ücret veya mal / hizmet belirtimleri bakımından hatalar içerdiğini tespit ettiğinde, uygunsuzluk mektubu göndererek hataların düzeltilmesini başvuru sahibinden ve / veya menşe ofisten talep eder. Hataların düzeltilmesi durumunda başvuru hakkındaki işlemler kaldığı yerden devam eder.

Şekli açıdan uygun veya düzeltilmiş olan başvurular WIPO Uluslararası Marka Sicili’nde tescil edilmekte ve başvuru sahibine bu tescili içeren bir sertifika gönderilmektedir. Uluslararası Sicil’de tescil idari bir işlem olup, başvurunun seçilen ülkelerde koruma altına alındığı anlamına gelmemektedir. WIPO başvuru sahibine gönderdiği belgeyle eş zamanlı olarak başvuru sahibinin seçtiği ülkelere de başvuruyu iletmektedir. Her ülke başvuruyu kendi marka mevzuatı çerçevesinde incelemektedir, bu bağlamda her ülke başvuruyu kısmen veya tamamen reddetme hakkına sahiptir. Ancak, bir ülkedeki ret kararı diğer ülkelerde başvuruya ilişkin işlemleri etkilemez, örneğin markanın seçilen 15 ülkenin 4’ünde reddi 11’inde kabulü mümkündür. Ülkelerin aldıkları ret kararları, WIPO’nun ülkelere bildirim tarihinden itibaren bağlayıcı olan 12 veya 18 aylık süreler dahilinde WIPO’ya iletilmelidir. WIPO’nun başvuru sahibini ret kararı konusunda bilgilendirmesinin ardından, başvuru sahibi karara itiraz etmek isterse ilgili ülke mevzuatı çerçevesinde gerekli yolları kullanabilir. Ret sonrası itiraz işlemleri söz konusu olduğunda, Protokol devre dışı kalmaktadır; başvuru sahibi bu durumda ilgili ofisle işlemlerini o ülkenin mevzuatı çerçevesinde kendisi yerine getirmektedir. Başvuru sahibinin 12-18 aylık süre limitleri dahilinde bir ülkeden ret mektubu almaması markanın o ülkede tescil edildiği anlamına gelmektedir. Madrid Protokolü yoluyla marka tescili, yukarıda belirtildiği şekilde bağlayıcı sürelere tabi olduğundan da, başvuru sahipleri açısından avantaj taşımaktadır.

2- MADRİD PROTOKOLÜ ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE’NİN SEÇİLEN ÜLKE OLDUĞU BAŞVURULAR

 

Protokol çerçevesinde başvuru yapma yetkisine sahip herhangi bir gerçek / tüzel kişi, Protokol üyesi ülkelerden herhangi birisinde tescilli / başvuru halinde bulunan markasına dayanarak yapacağı uluslararası tescil talebinde Türkiye’yi seçerek, Türkiye için marka tescil başvurusunda bulunma imkanına sahiptir.

Yukarıda ayrıntılı olarak anlatılan prosedürleri geçen bir uluslararası tescil talebi, uluslararası sicilde kayıt işleminin ardından seçilen ülkeler arasında Türkiye bulunuyorsa, WIPO tarafından TPE’ye iletilir.

TPE Markalar Dairesi Başkanlığı alınan başvuruyu veri girişinin yapılmasının ardından ilk olarak 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 7nci maddesinde yer alan ret nedenleri bakımından inceler. WIPO’dan alınan başvurular halihazırda WIPO tarafından sınıflandırma işlemi yapılmış olarak geldiklerinden, TPE’nin başvuruları yeniden sınıflandırması söz konusu değildir.

TPE’nin Madrid Protokolü aracılığıyla gelen başvurular bakımından yaptığı inceleme ulusal yolla yapılan başvuruların tabii olduğu incelemeden farklı değildir. Belirtilebilecek tek fark  alınan Madrid başvurularının İngilizce olması nedeniyle incelemenin İngilizce dilinde yapılması ve ilan edilen markaların İngilizce ilan edilmesidir. Ulusal yolla gelen başvuruların tabii olduğu 7nci ve 8inci maddelerde yer alan ret nedenleri bakımından inceleme uluslararası yolla gelen başvurular için de geçerlidir.

TPE bakımından uluslararası marka tescil başvurularına ilişkin ret bildirim süresi 18 aydır. 18 aylık süre başvurunun WIPO tarafından TPE’ye gönderildiği günden itibaren başlamaktadır. 18 aylık sürenin dolmasının ardından gönderilen ret bildirimleri WIPO tarafından kabul edilmemekte ve uluslararası sicile kaydedilmemektedir. Dolayısıyla, 18 aylık sürenin bitiminden sonra gönderilen ret kararlarının geçerli olmadığı belirtilmelidir.

TPE tarafından süresi içerisinde reddedilen uluslararası tescillere ilişkin itirazlar TPE nezdinde işlem yapma yetkisine haiz marka vekilleri tarafından yapılmalıdır. Karara itiraz süresi ulusal yolla alınan başvurularda olduğu gibi 2 aydır ve 2 aylık sürenin başlangıç tarihi TPE tarafından gönderilen ret kararının WIPO tarafından başvuru sahibine gönderildiği tarihtir. Karara itiraz etmek isteyen başvuru sahipleri öncelikli olarak yetkili bir marka vekili tayin etmeli ve itirazlarını yetkili kıldıkları vekil aracılığıyla yapmalıdır.

İtiraz sonrası prosedürler de, ulusal yolla başvurusu yapılan markaların tabii olduğu prosedürlerle aynıdır. Yayıma itiraz aşamaları, Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu incelemesi ulusal yolla yapılan marka başvurularından farklı değildir.

3- MADRİD PROTOKOLÜ ÇERÇEVESİNDEKİ ULUSLARARASI TESCİLLERİN İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER VE YENİLEME

 

Madrid Sistemi’nin temel amaçları, avantajları sayılırken bahsedilen konulardan birisi de, markalara ilişkin her türlü değişiklik, sınırlandırma, iptal, feragat tarzı işlemin de tek bir taleple yapılması imkanının sağlanmasıdır.

Uluslararası Sicil’e kaydın gerçekleşmesinin ardından başvuru sahipleri her türlü değişiklik (adres / unvan / nevi değişikliği), iptal,sınırlandırma, devir işlemlerini WIPO Uluslararası Bürosu’na gönderilecek tek bir taleple yapma imkanına sahiptir. WIPO aldığı talep eğer usüle uygun ise bu talebi Sicil’e kaydeder ve kayıt işleminin ardından ilgili ülkelere gönderir. Seçilmiş ülkeler başvuru sahibinin istediği ve WIPO tarafından kendilerine iletilmiş talebi kendi sicillerine de yansıtırlar. Bu bakımdan Madrid Sistemi’nin başvuru sahiplerinin markalarının tek merkezden kontrolünü tam anlamıyla sağladığı söylenebilir.

Uluslararası tescilin geçerlilik süresi 10 yıldır. 10 yılın sonunda uluslararası tescil sahipleri WIPO’ya iletecekleri taleple markalarını yenileme hakkına sahiptir. WIPO yenilemeyi uluslararası sicile kaydettikten sonra uluslararası tescilin kapsadığı ülkelere bildirimde bulunur ve ilgili ülkeler de markanın yenilemesini kendi veritabanlarına kaydeder.

4- MADRİD PROTOKOLÜ İLE İLGİLİ BAZI TEMEL İŞLEMLER VE KAVRAMLAR

 

a- SONRAKİ BELİRLEME

Sonraki belirleme (subsequent designation) kavramı, uluslararası tescilin ilk yapıldığı tarihte seçilmemiş bazı ülkelerin yeni bir taleple uluslararası tescil kapsamına eklenmesi anlamına gelmektedir. Bu işlem için ayrı bir form ve ayrı ücret söz konusudur. Talep gene WIPO aracılığıyla yapılmalıdır, ulusal ofise doğrudan başvuru söz konusu değildir.

Örneğin, 2001 yılına ait bir uluslararası tescilin kapsamına Türkiye 2008 yılında yapılacak sonraki belirleme talebiyle eklenebilir. Türkiye için 18 aylık inceleme süresi talebi aldığı tarihte başlar ve inceleme prosedürleri farklı değildir. Ancak, markanın koruma süresi uluslararası tescilin koruma tarihinin dolacağı 2011 yılında sona erer. Uluslararası tescilin yenilenmesi durumunda koruma Türkiye için de yenilenir, ancak yenilenmeme durumunda koruma süresi 2011 yılında dolar.

b- ESAS TESCİLE / BAŞVURUYA 5 YILLIK BAĞIMLILIK SÜRESİ

Uluslararası tesciller menşe ofislerinde dayandırıldıkları esas başvuruya / tescile uluslararası tescil tarihinden itibaren 5 yıl süreyle bağımlı durumdadır. Esas başvurunun / tescilin 5 yıllık bağımlılık süresi içerisinde herhangi bir nedenle hükümden düşmesi, kısmen veya tamamen iptal edilmesi, mal / hizmet listesinde değişiklik olması durumunda, menşe ofis WIPO’yu bilgilendirir ve uluslararası tescilin kısmen veya tamamen iptalini talep eder. WIPO bu bildirim üzerine gerekli işlemi yapar ve seçilmiş ülkeleri de işlemin kaydı konusunda bilgilendirir. Bu durum Protokol’de merkezi atak (central attack) olarak tanımlanmıştır.

5 yıllık sürenin dolmasının ardından ise uluslararası tescil, esas başvuru veya tescilden bağımsız hale gelir.

c- DÖNÜŞTÜRME

Başvuru sahiplerinin esas tescile / başvuruya bağımlılık süresi içerisinde markanın kısmen / tamamen iptal edilmesinin dezavantajlarından korunmasının sağlanması amacıyla Protokol’de dönüştürme (transformation) prosedürü düzenlenmiştir.

Merkezi atağa konu olmuş başvuruların sahipleri, tescilin devamını sağlamak istedikleri ülkelere WIPO bildiriminin ardından geçecek 3 aylık süre içerisinde dönüştürme talebinde bulunabilirler. Bu taleple eş zamanlı olarak ulusal yolla aynı markanın tescilini talep etmeleri gerekmektedir. Yeni başvurunun mal / hizmet listesi kapsamının merkezi atağa konu uluslararası tescilin kapsadığı malları / hizmetleri kapsaması, sahiplerin aynı olması gerekmektedir. Söz konusu şartların oluştuğu ve dönüştürme talebinin yapıldığı durumda, ulusal yolla yapılan başvuru merkezi atağa konu uluslararası tescilin başvuru tarihinden yararlanabilir. Dönüştürmenin başvuru sahibine sağlayacağı avantaj, uluslararası tescilin başvuru tarihinden yararlanmaktır. Bu avantajın dışında, ulusal başvuruya dönüştürülen marka bakımından işlemler normal başvurulara uygulanan işlemlerle aynıdır.

d- WIPO’YA ÖDENECEK ÜCRETLERİN ELEKTRONİK OLARAK HESAPLANMASI

 

Başvuru sahipleri bir uluslararası tescil başvurusu için WIPO’ya ödemeleri gereken ücreti WIPO web sayfasında yer alan elektronik hesaplama programını kullanarak hesaplayabilirler. http://www.wipo.int/madrid/en/fees/calculator.jsp adresinden ulaşılabilecek hesaplama yazılımında; başvuru sahibi menşe ofislerini, başvurunun kapsayacağı sınıf sayısını, başvurunun siyah-beyaz / renkli olması hususunu, markanın figüratif eleman içerip içermediğini belirler, işlem cinsini (başvuru, sonraki belirleme, yenileme) ve tescil talep edecekleri ülkeleri seçer, ardından calculate (hesapla) butonuna basar. Yazılımın sunacağı CHF cinsinden toplam rakam, başvuru sahibinin sunduğu veriler doğrultusunda uluslararası tescil talebi için ödemesi gereken ücrettir.

(ALINTI VEYA ATIFLARINIZI LÜTFEN KAYNAK GÖSTEREREK YAPINIZ. BU METİN, ÖNDER EROL ÜNSAL TARAFINDAN YAZILMIŞ, ANKARA ÜNİVERSİTESİ FİKRİ SINAİ HAKLAR UYGULAMA MERKEZİ (FİSAUM)’NCE DÜZENLENEN SINAİ MÜLKİYET HAKLARI KONULU SERTİFİKA PROGRAMI BÜNYESİNDE 24/03/2008 TARİHİNDE DERS NOTU OLARAK SUNULMUŞTUR.)

 

Önder Erol Ünsal

unsalonderol@gmail.com

Madrid Protokolü - Uluslararası Marka Tescili, Nice Sınıflandırması - Malların ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırması

Madrid Protokolü çerçevesinde Uluslararası Marka Tescillerinde Sınıflandırma Sorunları

 

Madrid Protokolü çerçevesinde gerçekleştirilen uluslararası marka tescillerinde, WIPO Uluslararası Bürosunca yapılan mal / hizmet listesi sınıflandırmasına ilişkin olarak ulusal marka ofislerinin sıkça tartışılan yetkisi bu kısa yazı kapsamında incelenecektir. Yazının kapsamı ulusal ofisin belirlenen (başvuruya konu) ofis olduğu halle sınırlı olup, ulusal ofisin menşe ofis (başvuruyu gönderen) olduğu durumdaki uygulama yazı kapsamında ele alınmayacaktır.

Madrid Protokolünün 5. maddesinin birinci paragrafı takip eden son cümleyi içermektedir: “…Bununla birlikte koruma, (ilgili ülkenin) yürürlükteki mevzuatın(ın) kısıtlı sayıda sınıfın veya kısıtlı sayıda malın veya hizmetin tesciline izin vermesi gerekçesiyle, kısmen de olsa reddedilemez (…However, protection may not be refused, even partially, by reason only that the applicable legislation would permit registration only in a limited number of classes or for a limited number of goods or services.)”.

Madrid Protokolü yoluyla yapılan uluslararası marka tescil başvurularının kapsadığı malların / hizmetlerin sınıflandırması WIPO Uluslararası Bürosu tarafından Nicé Sınıflandırması çerçevesinde yapılmaktadır. WIPO Uluslararası Bürosu sınıflandırmaya uygun olmayan, yanlış sınıflandırılmış, sınıf numarası belirtilmemiş, kapsamı çok geniş ve belirsiz olan mallarla / hizmetlerle karşılaşması durumunda başvuru sahibi ve menşe ofisle yazışmakta ve tespit edilen eksikliğin / yanlışlığın belirli bir süre limiti içerisinde menşe ofis tarafından giderilmesini talep etmektedir. Sınıflandırma konusunda kesin ve son yetkili merci WIPO Uluslararası Bürosudur ve büronun olası yazışmalar sonucu yapacağı son değerlendirme uluslararası tescilin mal / hizmet listesinin kapsamını ve sınıflandırmasını oluşturacaktır.

Uluslararası sicilde gerçekleştirilen tescil işleminin ardından uluslararası markalar bilindiği üzere başvuru sahibince seçilen ülkelerin marka tescil ofislerine inceleme amacıyla gönderilmektedir. Yazımızın konusu olan sınıflandırma problemi ise bu noktada ortaya çıkmaktadır: İlgili ülkenin sınıflandırma pratiği veya tescile konu malların / hizmetlerin niteliği bakımından sorun çıkması durumunda, ilgili ülke ofisinin yetkileri neler olacaktır. Bu sorunun yanıtını araştırırken birkaç olası durum üzerine yoğunlaşacağız. Bunlardan birincisi, ilgili ülke tarafından tescili uygun bulunmayan mallar / hizmetler bakımından oluşan durum, ikincisi ilgili ülkenin tescil kapsamındaki malları / hizmetleri WIPO Uluslararası Bürosundan farklı bir sınıfta değerlendirdiği durum ve sonuncu olarak da ulusal ofisin tescili talep edilen malı veya hizmeti geniş veya belirsiz olarak değerlendirdiği durum.

1-      Belirlenen (designated) ulusal ofisin markalarla ilgili olan veya olmayan mevzuatının bazı malların veya hizmetlerin kullanımına izin vermemesi halinde, ulusal ofisin bu mallar / hizmetler bakımından başvuruyu esasa ilişkin incelemeye yapmadan reddetme yetkisi bulunmamaktadır.

Diğer bir deyişle, hiçbir ulusal ofis WIPO tarafından gönderilen liste kapsamında yer alan malları / hizmetleri, esasa ilişkin incelemeye tabi tutmadan reddetme yetkisine sahip değildir. Örneğin, Türkiye’de kumarhane işletilmesi yasaklanmış olmakla birlikte, Türk Patent Enstitüsü (Enstitü)’nün kumarhane hizmetleri anlamına gelen İngilizce “gambling” veya “casino” hizmetlerine ilişkin bir tescil talebini esasa ilişkin incelemeye tabi tutmadan “Türkiye’de bu hizmetin verilmesi kanunen yasaktır, dolayısıyla bu hizmet bakımından başvuruyu şeklen kabul etmiyoruz.” diyerek reddetme yetkisi mevcut değildir. Bu çerçevede bir örnek, İran bakımından verilebilir, İran kendisine yapılan ve alkollü içecekleri içeren uluslararası başvuruları şekli açıdan reddetmemekte, bununla birlikte 2008 tarihli ulusal mevzuatının 32. maddesinde yer alan “dini değerlere, kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı olan markalar tescil edilemez” hükmüne dayanarak bu tip başvuruları reddetmektedir.

Kanaatimizce yukarıda yer verilen İran uygulaması Paris Sözleşmesi hükümlerine aykırılık içermektedir. Şöyle ki, Sınai Mülkiyetin Korunmasına dair Paris Sözleşmesinin “başvuruya konu malların niteliği (nature of the goods to which the mark is applied) başlıklı 7nci maddesi, “Başvuruya konu malların niteliği hiçbir durumda markanın tescil edilmesine engel teşkil etmeyecektir (the nature of the goods to which a trademark is to be applied shall in no case form an obstacle to the registration of the mark.).” hükmünü içermektedir. Bu hüküm çerçevesinde, bir marka tescil başvurusu, tescili talep edilen markanın kendisinden kaynaklanan bir ret nedeni ortaya çıkmadığı sürece, sadece başvuruya konu malların niteliği nedeniyle, bu malların kullanımı ilgili ülke tarafından herhangi bir nedenle yasaklanmış olsa da, kanaatimizce Paris Sözleşmesi hükümleri bağlamında reddedilemez. Paris Sözleşmesinin ilgili hükmü yalnızca mallarla sınırlandırılmış olduğundan, ilgili sözleşme hükmü hizmetler bakımından açıklık içermemektedir.

Yeniden Türkiye örneğine dönülecek olursa, yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, malın (veya hizmetin) ismi veya niteliği nedeniyle, marka tescil başvurularının reddedilmesinin mümkün olmadığı, dolayısıyla örneğin “kumarhane” hizmetlerinin incelenmeden reddedilmesi şeklinde bir pratiğin uygulanamayacağı belirtilmelidir. Bunun devamında, esasa ilişkin inceleme safhasında malların niteliği nedeniyle ret kararı verilmesinin Paris Sözleşmesi kapsamında yasaklanmış olduğu, hizmetler bakımından böyle bir yasak açıkça bulunmamakla birlikte, aynı değerlendirmenin kıyasen hizmetler bakımından da yapılması gerektiği, dolayısıyla, başvuruya konu markanın kendisinden kaynaklanan bir ret durumu ortaya çıkmadığı sürece, marka tescil başvurularının kapsadıkları malların / hizmetlerin niteliği nedeniyle reddedilmemesi gerektiği belirtilmelidir.

Sonuç olarak, kanaatimizce Madrid Protokolü çerçevesinde gerçekleştirilen uluslararası marka tescillerinde, belirlenen ülke ulusal ofislerinin, WIPO tarafından gönderilen mal / hizmet listesini değerlendirirken, malın / hizmetin niteliğini dikkate alarak başvuruları esasa ilişkin incelemeye almadan reddetme yetkisi bulunmamaktadır. Ve hatta, hem ulusal hem de uluslararası markalar bakımından, esasa ilişkin inceleme aşamasında da, marka tescil ofislerinin malların veya hizmetlerin niteliği nedeniyle marka tescil başvurularını reddetme yetkisinin, Paris Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde, bulunmadığı düşünülmektedir.

2-     Belirlenen ülke ulusal marka ofisinin, tescil kapsamındaki malları / hizmetleri WIPO Uluslararası Bürosundan farklı bir sınıfta değerlendirdiği durumda, ulusal ofisin WIPO’dan sınıf numarasının değiştirilmesini talep etme hakkı bulunmamaktadır. Açık hata hallerinde Uluslararası Büronun uyarılması mümkün olmakla birlikte, ulusal ofis ve Uluslararası Büro arasındaki yorum farklarında Uluslararası Büronun yorumu geçerli olandır.

Bununla birlikte, Nicé Anlaşmasının 2nci maddesinin birinci paragrafı çerçevesinde, anlaşmanın etkisi, taraf her ülke tarafından ona atfedilen etki olduğundan ve anlaşmanın getirdiği tek zorunluluk ilgili Nicé sınıfına yayınlarda, belgelerde yer verilmesi olduğundan, belirlenen ofislerin incelemelerini kendi getirdikleri yorum, ulusal alt sınıflandırma, alternatif sınıflandırma çerçevesinde yapmaları mümkündür.

Buna göre, Enstitünün ilgili birimi bir uluslararası tescilde, WIPO’nun sınıflandırmasının yanlış olduğu veya yerinde olmadığı kanaatine varırsa, ilgili başvuruyu kendisi tarafından yapılan sınıflandırma çerçevesinde değerlendirilebilir ve buna dayalı ret kararları verebilir. Kaldı ki, benzerlik nedeniyle yapılan değerlendirmelerde tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de, esas olan sınıf numaralarının aynılığı değil, malların / hizmetlerin aynılığı, benzerliği veya benzemezliği olduğundan, durum hakkında daha detaylı açıklama yapılmasına ihtiyaç bulunmamaktadır.

3-     Uygulamada pek çok sıkıntıyı ve belirsizliği yanında getiren durum, WIPO Uluslararası Bürosu tarafından tescile uygun bulunan, ancak incelemeyi yapan ofis tarafından “çok muğlak (belirsiz) [too vague]” bulunan terimlerin durumudur. Bu durum özellikle A.B.D.’ne yapılan uluslararası başvurularda probleme yol açmakta ve çok sayıda marka tescil başvurusu A.B.D. marka tescil ofisi tarafından malların / hizmetlerin muğlaklığı nedeniyle reddedilmektedir. Belirtilen ret kararları mal / hizmet listesinin yeniden düzenlemesi sonucu kolaylıkla kaldırılmakla birlikte, uygulama marka sahipleri açısından zaman kaybına yol açması bakımından eleştirilmektedir. Ayrıca, neredeyse dünyadaki tüm marka tescil ofisleri tarafından kabul edilen terimlerin A.B.D. marka tescil ofisi tarafından muğlak terimler olarak kabul edilmesi, ofisler arasındaki belirgin uygulama farkı olarak da dikkat çekmektedir.

Yazı boyunca açıklamaya ve tartışmaya çalıştığımız konular, Madrid Protokolü kapsamında yapılan uluslararası marka tescil başvurularının sınıflandırması ve mal / hizmet listeleri kapsamlarının değerlendirilmesi içeriklidir. Değerlendirmeler sonucunda vardığımız;

  • Başvuru listelerinde yer alan malların / hizmetlerin nitelikleri nedeniyle, esasa ilişkin inceleme yapmadan, ret kararı verilmesinin yerinde olmadığı ve hem ulusal hem de uluslararası markalar bakımından, esasa ilişkin inceleme aşamasında da, malların veya hizmetlerin niteliği nedeniyle marka tescil başvurularını reddedilmemesi gerektiği (bkz. 1. başlık),
  • Ulusal ofislerin WIPO’nun gönderdiği sınıf numarasını kabul etmekle zorunlu olmakla birlikte, Nicé Anlaşmasının etkisinin yayın ve belgelerle sınırlı olması, esasa ilişkin incelemede ofisin kendi değerlendirmesinin esas olduğu, dolayısıyla (varsa) ulusal sınıflandırmaların kullanılabileceği veya farklı değerlendirmelerin yapılabileceği (bkz. 2. başlık),
  •    Uluslararası Büronun kabul ettiği terimlerin muğlak veya belirsiz bulunması durumunda, ulusal ofislerin bu tabirler bakımından başvuruyu kabul etmeme ve başvuruyu reddederek açıklama isteme yetkisinin bulunduğu (bkz. 3. başlık),

yönündeki yargılarımız ise tartışmaya açıktır.

 

Önder Erol Ünsal

Kasım 2011

A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Kararları ve Uygulaması, Marka Nispi Ret Nedenleri

“du Pont” Faktörleri – Karıştırılma Olasılığının Tespitinde A.B.D.’nde Kullanılan Testler

İki marka arasındaki karıştırılma olasılığı olup olmadığının tespit edilmesinde A.B.D. mahkemeleri tarafından kullanılan “du Pont” faktörleri 1973 yılında A.B.D. Gümrük ve Patent Temyiz Mahkemesi tarafından verilen “E. I. DuPont de Nemours & Co., 476 F.2d 1357, 177 USPQ 563 (C.C.P.A. 1973)” davasında sayılmıştır. “du Pont” faktörleri karıştırılma olasılığının tespit edilmesinde dünya genelinde kullanılan faktörlerle benzeşmekle birlikte, kararın A.B.D. marka inceleme sisteminde en çok atıfta bulunulan karar olması ve halen geçerliliğini sürdürmesi, daha çok Avrupa Birliği pratikleri üzerinde yoğunlaşmış ülkemizde de kararın temel ilkelerinin bilinmesi gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. Bu tespitten hareketle, A.B.D.’nde karıştırılma olasılığının tespiti için kullanılan “du Pont” faktörleri sıralayacak olursak:

1-      Markaların görsel, işitsel, anlamsal ve ticari izlenim bakımlarından bütünsel benzerliği veya benzemezliği.

2-     Başvuru veya tescilde yer alan malların ve / veya hizmetlerin niteliği ve benzerliği veya benzemezliği.

3-     Yerleşik ve devamlılık göstereceği düşünülen ticaret kanalların benzerliği veya benzemezliği.

4-     Satışların gerçekleştirildiği koşullar ve alıcıların karar biçimi; ani alıma karşı dikkatli – karmaşık alım süreci.

5-      Önceki markanın satış, reklam veya kullanım süresinin uzunluğundan kaynaklanan ünü (bilinirliği, tanınmışlığı).

6-     Benzer mallar üzerinde kullanılan benzer markaların sayısı ve niteliği.

7-     Fiili karışıklık, eğer varsa fiili karışıklığın niteliği ve boyutu.

8-    Eş zamanlı kullanım. Fiili karışıklık olmaksızın eş zamanlı gerçekleşen kullanımın süresi ve bu kullanımın gerçekleştiği şartlar.

9-     Kullanıma konu olan veya olmayan malların çeşitliliği.

10-  Sonraki markanın sahibinin ve önceki markanın sahibinin piyasadaki kesişim noktası.

11-  İddia sahibinin malları üzerinde markasının kullanımı hakkında diğer kişileri engelleme hakkının bulunup bulunmadığı.

12-  Olası karışıklığın boyutu (Karıştırmanın sonuçları önemsiz mi olacaktır yoksa karıştırma esasa ilişkin önemli problemlere mi yol açacaktır?).

13-  Karıştırılma iddiasını destekler nitelikteki diğer unsurlar.

Karıştırılma ihtimalinin varlığı incelenirken, A.B.D.’nde “du Pont” faktörlerinin tamamına eşit ölçüde değer atfedilir, ancak incelenen vakanın niteliğine bağlı olarak bir faktör diğerlerine göre daha belirleyici nitelikte olabilir.

Önder Erol Ünsal

Aralık 2011

unsalonderol@gmail.com

A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Kararları ve Uygulaması, Marka Nispi Ret Nedenleri

İhtilaf Dışı Üçüncü Kişiler Adına Önceden Tescilli Markaların Karıştırılma İhtimaline Etkisi – A.B.D. Örneği

A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) marka inceleme rehberine göre (Trademark Manual of Examining Procedure – TMEP – 1207.01(d)(iii) – 8th edition – 2011), üçüncü kişiler adına önceden tescilli markaların varlığı, (genellikle) önceki bir markayla çok benzer olan sonraki bir markanın tescil edilmesini haklı hale getirmez, bir diğer deyişle bu tip markaların mevcudiyeti karıştırılma olasılığının varlığı sonucuna ulaşılması ihtimalini ortadan kaldırmaz. Bununla birlikte, üçüncü kişi tescillerinin varlığı, markanın veya markanın bir bölümünün tanımlayıcı, çağrıştırıcı veya genel kullanıma açık nitelikte olduğunu, dolayısıyla halkın malların / hizmetlerin kaynağını ayırt etmek için markadaki diğer unsurlar üzerinde yoğunlaşacağını göstermek için uygun olabilir. Bu biçimde değerlendirildiğinde, üçüncü kişi tescilleri dilin genel olarak nasıl kullanıldığını gösteren sözlüklere benzetilebilir.

USPTO inceleme rehberinin yukarıda yer verilen kısmına göre, üçüncü kişilerin (benzer markaları) kullanımını gösteren kanıtlar, “benzer mallar üzerinde kullanılan benzer markaların sayısı ve niteliği” olarak tanımlanan bir faktördür (karıştırılma olasılığı değerlendirmesinde kullanılan faktörler A.B.D.’nde 1973 yılında alınan ünlü “du Pont” davasında belirtilmiştir ve bu faktörler blogdaki bir sonraki yazıda sayılacaktır). Eğer kanıtlar, ilgili tüketici kesiminin benzer markaların benzer mallar üzerinde üçüncü taraflarca kullanımının farkında olduğunu (bu tip kullanıma maruz kaldığını) ispatlar nitelikteyse, bu kanıtların markanın göreceli olarak zayıf olduğunu ve daha dar içerikli bir koruma kapsamından yararlanması gerektiğini gösterdiği kabul edilir. Belirtilen hususlar, A.B.D. mahkemelerince yapılan değerlendirmelerdir ve davaların isim – numaraları USPTO marka inceleme rehberinin yukarıda yer verilen kısmında görülebilir.

Yukarıdaki paragraflarda yer verilen açıklamalar, USPTO’nun ve A.B.D. mahkemelerinin ayırt edici gücü görece zayıf markalarda karıştırılma olasılığının tespiti konusunda uyguladığı rejimin ana hatlarını göstermesi bakımından da önemlidir. Tanımlayıcı niteliğin varlığı, ilgili piyasalarda veya ticari yaşamda yaygın kullanım veya düşük ayırt edici güç gibi markaların koruma kapsamını zayıflatan evrensel marka inceleme kriterleri dikkate alınmaksızın, çok sayıda markanın, sadece birbirine benzer kelime unsurları içermeleri nedeniyle, hükümsüz kılınabildiği veya reddedilebildiği ülkemiz özelinde ayırt edici gücü görece zayıf markaların koruma kapsamının değerlendirilmesi içerikli karşılaştırmalı analizlerin yapılmasının yerinde olacağı düşünülmektedir.

Önder Erol Ünsal

Aralık 2011

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Markanın Kullanımı

Adalet Divanı “Céline” kararı (C-17/06) – Tescilli Markanın Üçüncü Kişiler Tarafından Ticaret Unvanı, Şirket veya Dükkan İsmi Olarak Kullanımı ve Taslak Direktifle Öngörülen Düzenleme

simplify

(Görsel http://www.stage2planning.com/blog/bid/62080/Too-Many-Advisors-Think-Complicated-Is-Better-Than-Simple adresinden alınmıştır.)

Avrupa Birliği Adalet Divanının 11/09/2007 tarihli C-17/06 sayılı “Celine” ön yorum kararında, üçüncü bir şahsın, marka sahibinin izni olmaksızın tescilli bir kelime markasını, -tescilli marka kapsamındaki mallarla- aynı malların pazarlanmasıyla ilgili olarak şirket ismi, ticaret unvanı  veya dükkan ismi olarak edinmesinin, tescilli marka sahibinin münhasır haklarını kullanarak yasaklayabileceği ticaret sırasında kullanım olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği sorusunun yanıtı verilmiştir. 

 

Adalet Divanına kadar giden süreç aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

 

Yorum kararına konu uyuşmazlık “CELİNE SA” ve “CELİNE SARL” firmaları arasındadır ve sonraki firmanın “celine” ibaresini ticaret unvanı ve dükkan ismi olarak kullanmasıyla ilgilidir. 

 

1928 yılında kurulan “CELİNE SA” firmasının ana iştigal alanı giysilerin ve moda aksesuarlarının tasarımı ve pazarlanmasıdır. “CELİNE SA”, “celine” kelime markasının 1948 yılında “giysiler ve ayakkabılar” mallarını da içerecek biçimde tescil ettirir. Markanın yenilemesi geçen yıllar içerisinde kesintisiz olarak gerçekleştirilir.

 

Bay Grynfogel, 1950 yılında “Celine” ismiyle ”erkek ve kadın giyimi” alanında ticaret yapacak biçimde Nancy (Fransa’da bir şehir) Ticaret ve Şirketler Sicilinde kayıt işlemini gerçekleştirir. “CELİNE SARL”, “celine” ismiyle ticari faaliyet gösterme hakkının Bay Grynfogel’le başladığını ve bu hakkın devirler yoluyla kendisine geçtiğini belirtmektedir. “CELİNE SARL”, Ticaret ve Şirketler Siciline “hazır giyim, iç çamaşır, giysi, kürk, kıyafet ve çeşitli giyim aksesuarları” alanında faaliyet gösterecek biçimde 1992 yılında kaydedilmiştir.

 

Durumdan haberdar olan “CELİNE SA”, “celine” markasına tecavüzün ve “celine” ibaresinin şirket veya ticari işletme ismi olarak kullanılması yoluyla ortaya çıkan haksız rekabetin durdurulması ve zararının tazmini amaçlarıyla, “CELİNE SARL” aleyhine hukuki prosedürleri başlatır.

 

Nancy Bölgesel Mahkemesi 2005 yılında verdiği kararla “CELİNE SA”nın tüm taleplerini haklı bularak, “CELİNE SARL”ın “celine” kelimesini tek başına veya başka eklerle birlikte kullanmasını yasaklar ve şirket unvanının “celine” markasıyla karıştırılmayacak biçimde değiştirilmesi ve 25000 Euro tazminat ödenmesi yönünde hüküm verir.    

 

“CELİNE SARL” bu karara karşı itiraz eder ve dava Nancy Temyiz Mahkemesine taşınır. “CELİNE SARL” temyiz talebinde, tescilli bir kelime markasıyla aynı olan işaretin şirket veya dükkan işletme ismi olarak kullanılmasının tescilli markaya tecavüz sonucunu doğurmayacağı, şirket veya dükkan isminin malları veya hizmetleri ayırt etme gibi bir işlevinin bulunmadığını, bu nedenle malların kaynağı hakkında tüketicilerde karıştırmanın ortaya çıkmayacağını iddialarını öne sürmektedir.

 

Nancy Temyiz Mahkemesi, bu aşamada işlemleri durdurur ve Adalet Divanına ön yorum kararı verilmesi amacıyla takip eden soruyu yöneltir:

 

Direktifin 5(1) maddesi, üçüncü bir şahsın, marka sahibinin izni olmaksızın tescilli bir kelime markasını, aynı malların pazarlanmasıyla ilgili olarak şirket ismi, ticaret unvanı veya dükkan ismi olarak edinmesi, tescilli marka sahibinin münhasır haklarını kullanarak yasaklayabileceği ticaret sırasında kullanım kapsamına girmektedir, biçimde mi yorumlanmalıdır?

 

Karar içeriğinin aktarılmasından önce Direktif madde 5’in ilgili bölümünün içeriğini aktarmak yerinde olacaktır:

 

“5. Tescilli marka sahibine münhasır haklar sağlayacaktır. Marka sahibi kendisinden izin almamış üçüncü şahısların ticaret sırasında aşağıda sayılan biçimlerdeki kullanımını engelleme hakkına sahip olacaktır:

 

     (a)  Markanın tescil edildiği mallar veya hizmetlerle aynı mallar veya hizmetler için aynı işaretin kullanımı.” 

 

Adalet Divanı, ilk olarak, kendisine yöneltilen soruyla ulusal mahkemenin, tescilli bir kelime markasıyla aynı olan bir işaretin, tescilli marka kapsamında yer alan mallarla aynı malların pazarlanmasına yönelik olarak üçüncü bir kişi tarafından izinsiz biçimde şirket ismi, ticaret unvanı veya dükkan ismi olarak kullanımının, Direktif madde 5(1) çerçevesinde marka sahibi tarafından engellenebilecek nitelikte bir kullanım olup olmadığı sorusunun yanıtını aradığını belirtmiştir.

 

Adalet Divanının önceki içtihatından (Arsenal kararı – C-206/01; Anheuser-Busch kararı – C-245/02; Adam  Opel kararı – C-48/05) görüleceği üzere, tescilli bir markanın sahibi kendi markasıyla aynı olan bir işaretin kullanımını, Direktif madde 5(1)(a) kapsamında aşağıdaki dört koşulun yerine gelmiş olması halinde engelleyebilir:

 

  • Kullanım ticaret sırasında olmalıdır.
  • Kullanım konusunda marka sahibinin izni olmamalıdır.
  • Kullanım markanın tescil edildiği mallarla / hizmetlerle aynı mallar / hizmetler için olmalıdır.
  • Kullanım markanın işlevlerini, özellikle tüketicilere malların veya hizmetlerin kaynağını garanti etme yönündeki temel işlevini, etkiler veya etkilemeye müsait nitelikte olmalıdır.

 

Adalet Divanına göre, incelenen vakada, kullanımın ticaret sırasında olduğu (kazanç amacıyla gerçekleştirilen ticari bir aktivite olduğu, özel bir kullanım olmadığı) ve tescilli markanın sahibinin kullanıma izin vermediği açıktır. Buna karşılık, davalı “CELINE SARL” kendi kullanımının, tescilli marka kapsamındaki mallarla aynı mallara yönelik olduğunu kabul etmemektedir.

 

Adalet Divanına göre, bir şirket isminin, ticaret unvanının veya dükkan isminin amacı malların veya hizmetlerin ayırt edilmesini sağlamak değildir (bkz. Robelco kararı – C-23/01; Anheuser-Busch kararı – C-245/02). Ticaret unvanın amacı bir şirketin kimliğini saptamak, şirket veya dükkan isminin amacı ise faaliyeti süren bir ticari işletmeyi adlandırmaktır. Bu doğrultuda, şirket isminin, ticaret unvanının veya dükkan isminin kullanım amacı, bir şirketin kimliğini saptamak veya faaliyeti süren bir ticari işletmeyi adlandırmak olarak sınırlandırılınca, bu nitelikte kullanım, Direktif madde 5(1) kapsamına giren “mallara veya hizmetlere yönelik kullanım” olarak kabul edilemez. 

 

Bunun tersine, üçüncü şahsın pazarladığı malların üzerine şirket ismini, ticaret unvanını veya dükkan ismini oluşan işareti taktığı (yapıştırdığı, iliştirdiği) halde, madde 5(1) kapsamına giren “mallara ilişkin kullanım” ortaya çıkar (bkz. Arsenal kararı – C-206/01; Adam  Opel kararı – C-48/05). 

 

Buna ilaveten, işaret takılmamış (yapıştırılmamış, iliştirilmemiş) olsa da, üçüncü şahsın işareti, şirket ismini, ticaret unvanını veya dükkan ismini oluşturan işaretle, üçüncü şahıs tarafından pazarlanan mallar veya sunulan hizmetler arasında bağlantı kurulmasını sağlayacak biçimde kullanması halinde, “mallara veya hizmetlere ilişkin kullanım” ortaya çıkar.

 

İncelenen vakada, “CELINE SARL”ın kullanımının ”mallara ilişkin kullanım” olup olmadığını belirlemek ise ulusal mahkemenin görevidir. 

 

“CELINE SARL”ın diğer iddiası ise malların kaynağına ilişkin olarak ilgili kamu kesiminde karıştırılmanın oluşmayacağıdır.

 

Daha önce de belirtildiği üzere, tescilli bir markayla aynı işaretin, aynı mallar veya hizmetler için izinsiz biçimde üçüncü bir şahısça kullanımı, kullanımın, markanın işlevlerini, özellikle tüketicilere malların veya hizmetlerin kaynağını garanti etme yönündeki temel işlevini etkiler veya etkilemeye müsait nitelikte olmadığı sürece, Direktif madde 5(1) uyarınca engellenemez. Bu durum, üçüncü şahsın işareti, mallarına veya hizmetlerine ilişkin olarak, “tüketicilerin işareti, malların veya hizmetlerin kaynağını gösterir bir isimlendirme olarak algılamasına müsait biçimde kullanması” halinde ortaya çıkar. Böyle bir durumda, işaretin kullanımı, markanın temel fonksiyonunu tehlikeye düşürür niteliktedir, şöyle ki, Topluluk mevzuatının kurmaya ve sürdürmeye çalıştığı düzgün rekabet sisteminde markanın asli rolü, markayı taşıyan malların veya hizmetlerin, kalitelerinden sorumlu tek bir işletmenin kontrolü altında üretildiğinin veya sunulduğunun garanti edilmesidir (bkz. Arsenal kararı – C-206/01).  

 

İncelenen vakada, “CELINE SARL”ın “celine” işaretini kullanımının ”celine” markasının işlevlerini, özellikle asli işlevini, etkileyip etkilemediğini veya etkilemeye müsait olup olmadığını belirlemek ulusal mahkemenin görevidir. 

 

Adalet Divanına göre incelenen vakada Direktif madde 6(1)(a)’da dikkate alınmalıdır. Direktif madde 6(1)(a), üçüncü şahsın kullanımının ticaret veya sanayi alanında dürüst teamüller kapsamında olması kaydıyla, marka sahibinin üçüncü şahsın kendi ismini veya adresini kullanımının engellenemeyeceği hükmünü içermektedir. Adalet Divanı, bu hükmün uygulama alanının sadece gerçek kişi isimleriyle sınırlı olmadığını önceden belirtmiştir (bkz. Anheuser-Busch kararı – C-245/02).

 

Ticaret veya sanayi alanında dürüst teamüller koşulunun yerine getirilip getirilmediği değerlendirilirken, ilk olarak, üçüncü kişinin ismini kullanımının, kamunun ilgili kesiminde veya bu kesimin önemli bölümünde, üçüncü kişinin malları veya hizmetleri ile marka sahibi veya onun yetkilendirdiği kişi arasında ne ölçüde bir bağlantı kurulmasına yol açtığı göz önünde bulundurulmalıdır. İkinci olarak ise, üçüncü kişinin bu bağlantının ne ölçüde farkında olduğu dikkate alınmalıdır. Değerlendirme yapılırken göz önünde bulundurulması gereken bir diğer faktörse, markanın tescil edildiği veya korumanın talep edildiği üye ülkede, malların veya hizmetlerin pazarlanması yoluyla üçüncü kişinin faydalanabileceği bir üne (bilinirliğe) sahip olup olmadığıdır (bkz. Anheuser-Busch kararı – C-245/02). 

 

İncelenen vakada, ilgili tüm faktörleri dikkate alarak “CELINE SARL”ın tescilli marka sahibi “CELINE SA” aleyhine haksız rekabet kapsamına girecek faaliyette bulunup bulunmadığını belirlemek ulusal mahkemenin görevidir. 

 

Yukarıda yer verilen tüm açıklamalar ışığında Adalet Divanı ulusal mahkeme tarafından yöneltilen soruyu takip eden biçimde yanıtlamıştır:

 

Üçüncü bir şahsın, marka sahibinin izni olmaksızın, önceden tescilli bir markayla aynı nitelikteki bir şirket ismini, ticaret unvanını veya dükkan ismini (- tescilli marka kapsamındaki mallarla – ç.n.) aynı olan malların pazarlanmasıyla ilgili olarak şirket ismi, ticaret unvanı veya dükkan ismi olarak kullanması, mallara ilişkin kullanımın markanın işlevlerini etkilemesi veya etkilemeye müsait olması halinde, Direktif madde 5(1)(a) kapsamında tescilli marka sahibinin engellemeye yetkili olduğu nitelikte kullanımı oluşturur. Bununla birlikte, Direktif madde 6(1)(a), yalnızca üçüncü kişinin kendi şirket ismini veya ticaret unvanını, ticaret veya sanayi alanında dürüst teamüllere uygun biçimde kullanması halinde, kullanımın yasaklanmasına engel oluşturabilir. 

 

Adalet Divanının ön yorum kararı önemli eleştirilerin hedefi olmuştur. Eleştiriler, özellikle tescilli markalara tecavüzün gerçekleşmesi için aynı markanın aynı mallar / hizmetler için kullanılmasının (double identity – çifte ayniyet) yeterli görülmemesi, Adalet Divanının önceki içtihadıyla paralel biçimde markanın, malların diğer işletmelerin mallarından ayırt edilmesini sağlayacak biçimde kullanılması gerekliliğinin altının çizilmesinden kaynaklanmıştır. Eleştiri sahiplerine göre, çifte ayniyet durumlarında dahi, bu hususun araştırılması, tecavüz tespitine varılmasını zorlaştırmaktadır. 

 

Bloğumdaki önceki yazılarımda hakkında detaylı bilgi verdiğim ve 2014 yılında yürürlüğe girmesi beklenen Taslak Marka Direktifi ve Taslak Topluluk Markası Tüzüğü ise Adalet Divanının “celine” kararında yer verilen yaklaşımı esas almanın yanısıra, tescilli marka sahibinin kullanımı yasaklayabileceği haller arasına yeni durumlar koyarak Direktif ve Taslağın uygulama alanını netleştirmektedir.

 

Taslak Direktif madde 10(2)(a) ya göre:

 

“2. …. (tescilli marka sahibi aşağıdaki durumlarda tescilli markasına dayanarak üçüncü kişilerin izinsiz kullanımını engelleme hakkına sahiptir:)

(a)  İşaret tescilli markayla aynıysa ve markanın tescil edildiği mallarla veya hizmetlerle aynı mallar veya hizmetler için kullanılıyorsa ve bu kullanım markanın tüketicilere malların veya hizmetlerin kaynağını garanti etme işlevini etkiliyorsa veya bu işlevi etkilemesi mümkünse.

(b)  …”

 

Taslak Direktif madde 10(3)(d) ise takip eden şekilde düzenlenmiştir:

 

“3. … (Özellikle aşağıda sayılan haller paragraf 2 uyarınca yasaklanabilir:)

            …

(d)  İşareti ticaret unvanı veya şirket ismi olarak veya ticaret unvanı veya şirket isminin parçası olarak kullanmak.

(e)  …”

 

Taslak Tüzük’te yer alan paralel hükümler, aynı düzenlemelerin Topluluk Markaları için de kabul edilmesi yönündeki niyeti göstermektedir.

 

Yukarıda açıklanmaya çalışılan “celine” kararı, kanaatimizce Direktif açık olarak yazılmamış bir halin uygulanmasında karşılaşılan boşluk ve sıkıntıların Adalet Divanı tarafından doldurulması amacına hizmet etmektedir. Taslak Direktif ve Tüzük’te yer verilen “işaretin ticaret unvanı veya şirket ismi olarak veya ticaret unvanı veya şirket isminin parçası olarak kullanmasının tescilli marka sahibince engellenebileceği” yönündeki hüküm ise tescilli marka sahiplerinin lehine daha açık bir düzenleme getirmektedir.

 

Önder Erol Ünsal

Temmuz 2013

 unsalonderol@gmail.com

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Kötü Niyetle Yapılan Marka Tescil Başvuruları, Marka Nispi Ret Nedenleri

OHIM Temyiz Kurulu “Tony Montana” Kararı – Kurgu Karakterlerin İsimlerinden Oluşan Markalar ile Telif Haklarının İhtilafı ve Kötü Niyetli Başvuru Sonucu Tescil Edilmiş Markalar Hususu

tonymontana

OHIM Temyiz Kurulu, 30 Ekim 2012 tarihinde verdiği R 1163/2011-1 sayılı kararda kurgu karakterlerin isimlerinin telif hakkı kapsamına girip girmediğini, bu hakkın tescilli bir markanın iptalini sağlayabilecek önceki bir hak olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceğini ve kurgu karakter isminin seçiminin kötü niyetli tescili gösterip göstermeyeceği hususlarını tartışmıştır. İptali talep edilen topluluk markasının (CTM) sahibinin bir Türk firması olması ihtilafı bizim için daha da ilginç kılmaktadır.

 

İstanbul’da yerleşik Türk menşeili bir firma “Tony Montana” markasını CTM olarak 2007 yılında tescil ettirir. Tescil kapsamında 3.,18.,25. sınıflara dahil mallar ve 35. sınıfa dahil hizmetler yer almaktadır.

 

2009 yılında A.B.D. menşeili “Universal City Studios LLLP” yukarıda belirtilen tescilli “Tony Montana” markasının hükümsüz kılınması için OHIM’e talepte bulunur. Hükümsüzlük talebi telif hakkından kaynaklanan önceki haklarla ihtilaf ve kötü niyet iddialarına dayanmaktadır. Talep sahibi markanın tüm mallar ve hizmetler için hükümsüz kılınmasını talep etmektedir.

 

Hükümsüzlük talebi sahibi, Topluluk Marka Tüzüğü (CTMR) madde 53(2)(c) kapsamında CTM’in hükümsüzlüğünü talep ederken, telif hakkına sahip olduğu “Scarface (Yaralı Yüz)” filminin ana karakteri olan “Tony Montana” isminin kendisinin bilgisi ve izni dışında tescil edildiğini belirtmektedir. CTMR madde 53(2)(c)’ye göre;

 

“Bir Topluluk Markası, bu markanın kullanımının topluluk mevzuatı veya markanın korumasıyla ilgili ulusal mevzuat kapsamındaki başka bir önceki hak, özellikle;

….

(c) telif hakkı,

….

nedeniyle yasaklanabileceği hallerde, Ofise (OHIM) başvuru üzerine hükümsüz kılınabilir.”

 

Bu talep kapsamında, hükümsüzlük talebi sahibi, filmin 1983 yılında çekildiğini, 1984 yılında A.B.D. Telif Hakkı Siciline kaydedildiğini, Avrupa Birliğinin A.B.D.  gibi Bern Sözleşmesine taraf olduğunu, Bern Sözleşmesi kapsamında telif hakkı korumasının doğrudan taraf ülkelere yayıldığını belirtmektedir. Talep sahibi önceki hakkını İspanyol Marka Kanunu (İMK) kapsamında korunan haklarına dayandırmaktadır. İMK’ya madde 9’a göre, telif hakkı kapsamında korunan eserleri çoğaltılması, taklidi veya adaptasyonu niteliğindeki işaretler marka olarak tescilini yasaklamaktadır. Aynı kanunun 52. maddesi madde 9 hükümlerine aykırı olarak tescil edilen markaların hükümsüz kılınacağını belirtmektedir. Ek olarak İspanyol Telif Hakkı Kanuna’na referans yapan talep sahibi, bu kanun uyarınca sinematografik eserlerin oluşturulmasına ve korunmasıyla ilgili olarak telif hakkının tescil edilmesi zorunluluğunun bulunmadığını belirtmekte ve aynı kanunun 17. maddesi gereğince eserin ticari kullanımının gerçekleşmesi ve üçüncü kişilerce yetkisiz kullanımının engellenmesi için münhasır yetkilerin eser sahibine ait olduğunun altını çizmektedir. Bu çerçevede, talep sahibine göre İspanyol mevzuatı, eserden kaynaklanan haklara tecavüz durumunda telif hakkı sahiplerine tescilli markalarla veya marka başvurularıyla mücadele hakkı vermektedir.

 

Hükümsüzlük talebinin diğer gerekçesi ise CTMR madde  52(1)(b) kapsamındaki “tescile dayanak başvurunun yapıldığı tarihte başvuru sahibinin kötü niyetli olması” hükmüdür. Hükümsüzlük talebi sahibine göre, “Yaralı Yüz” filminin ve filmin ana karakteri “Tony Montana”nın bilinirliği ve önemi dikkati alındığında, hükümsüzlüğü istenen CTM’in şans eseri marka olarak seçildiğinden bahsedilmesi mümkün değildir. Talep sahibine göre, CTM sahibi dürüst olmayan biçimde ilgili filmin ve filmin ana karakteri “Tony Montana”nın ününden faydalanmak ve bu ünü sömürmek istemektedir.

 

CTM sahibi, bu argümanlara karşılık olarak telif hakkı kapsamında korunanın “Yaralı Yüz” filmi olduğunu, “Tony Montana” isminin telif hakkı koruması kapsamında olmadığını belirtmiştir. CTM sahibine göre, Avrupa Birliği mevzuatı, ulusal mevzuatlarının üstündedir ve AB mevzuatına göre sadece kelimeler için telif hakkı koruması sağlanası mümkün değildir. Marka sahibi, kötü niyetli tescile ilişkin argümanları da reddetmektedir. 

 

OHIM İptal Birimi (Cancellation division) Nisan 2011’de verdiği kararla “Tony Montana” ibareli CTM’i kapsadığı tüm mallar ve hizmetler bakımından hükümsüz kılmıştır. İptal Birimi kararında takip eden gerekçelere dayanmıştır:

 

·         Bern Sözleşmesi ve İspanyol Telif Hakkı Kanununa göre, sinematografik eserler herhangi bir tescil işlemine gerek olmaksızın sadece yaratılmış olmaları nedeniyle korunabilir ve sahiplerine münhasıran ticari kullanım ve üçüncü kişilerce yetkisiz kullanımı engelleme yetkisi verir.

 

·         Hükümsüzlük talebi ekinde sunulan kanıtlar, “Yaralı Yüz” filmindeki “Tony Montana” karakterinin, talebe konu CTM’in tescil tarihinden önce yaratıldığını ve İspanyol kamuoyu nezdinde dağıtıldığını göstermektedir. Sunulan kanıtlarda vurgu sadece film ismine değil, aynı zamanda filmdeki “Tony Montana” kurgu karakterine de yapılmıştır.

 

·         Talep sahibi İspanyol mevzuatında kurgu bir karaktere ilişkin bir ismin veya kelimenin, ait olduğu eserin isminden bağımsız bir yaratım olarak kabul edildiğini göstermiştir.

 

·         İspanyol Telif Hakkı Kanunu madde 17, eser sahibine yaratının yetkisiz biçimde kullanımını engelleme hakkı vermektedir. Bu hak herhangi bir kritere göre (malların / hizmetlerin benzerliği, mallar / hizmetlerle korunan eser arasında bağlantı olması dahil) sınırlanmamıştır.

 

·         Bu bağlamda hükümsüzlüğü talep edilen CTM, talep sahibinin önceki telif hakkına aykırı olduğu (İspanyol Marka Kanunu madde 52 ve 9, CTMR madde 53(2)) kabul edilmelidir.

 

·         Sonuç olarak, hükümsüzlüğü talep edilen CTM, CTMR madde 53(2)(c)’ye göre hükümsüz kılınmıştır. Bu nedenle, kötü niyet gerekçeli diğer hükümsüzlük gerekçesinin incelenmesi gerekli değildir.

 

Hükümsüzlük kararına karşı Kasım 2011’de CTM sahibi tarafından itiraz edilmiştir. CTM sahibine göre, hükümsüzlük talebi sahibi “Tony Montana” isminin telif hakkı korumasından yararlanabileceği gösterir yeterli kanıt sunmamıştır, “Tony Montana” ismi bir eser niteliğinde değildir ve esere ilişkin korumadan yararlanamaz, “Tony Montana” ismi veya benzer nitelikteki kurgusal karakter isimleriyle giyim eşyası satan firmalar bulunmaktadır, “Tony Montana” ismi orijinal nitelikte değildir, “Tony Montana” markası A.B.D.’nde tescilli bir markadır. Bu nedenlerle, hükümsüzlük kararı yerinde değildir ve kaldırılmalıdır. İtiraz OHIM Temyiz Kurulu tarafından incelenmiştir. 

 

OHIM Temyiz Kurulu ilk olarak, İspanyol Marka Kanunu, İspanyol Telif Hakkı Kanunu ve CTMR kapsamındaki hükümlerin İptal Birimi tarafında doğru uygulanıp uygulanmadığını değerlendirmiş ve önceki bölümlerde özetlenen hükümler bakımından yapılan yorumları yerinde bulmuştur. Temyiz Kuruluna göre kritik soru, “Yaralı Yüz” filminden kaynaklanan telif haklarının “Tony Montana” kurgu karakterine yayılmasının yerinde olup olmadığıdır.   

 

OHIM Temyiz Kurulu, sinematografik veya edebi bir eser üzerindeki telif hakkı korumasının ilke olarak bu eserlerdeki karakterlere yayılmadığını kabul etmektedir. Bununla birlikte Kurula göre, kurgu karakterinin isminin yaygın biçimde kimlikle özdeşleştiği (commonly used as identification) durumlar dahil olmak üzere, bazı hallerde korumanın kurgu karakter isimlere yayılması mümkündür. Kurul, İptal Biriminin “telif hakkı koruması sağlamak için, kurgu karakterin özelliklerinin, eser sahibinin fikri yaratımına ait anlatımın yeniden üretimine imkan verecek derecede özel olarak tasvir edilmiş ve tam olarak geliştirilmiş olması gereklidir” şeklindeki yaklaşımını paylaşmaktadır. İlaveten, Kurula göre, hükümsüzlük talebi sahibinin “çoğu durumda, kurgu karakterlerin isimleri, karakterden ayrılmaz niteliktedir, çünkü bu karakterlerin halk tarafından tanınması sağlayan içkin özellikleri temsil eder, bir diğer deyişle kamu bir kişiye veya karaktere ismini kullanarak atıfta bulunur” şeklindeki argümanını da kabul etmektedir. Dolayısıyla, Kurula göre, telif hakkıyla korunan bir kurgu karakter ismi, sadece bir kişisel isim olarak değerlendirilemez. Bu nitelikteki isimlerin, halkın isimle sinematografik eser arasında bağlantı kurmasını sağlayan ve aynı sözcüğün kamu alanına ait başka herhangi anlamıyla bağlantı kurulmasına izin vermeyen, yaratılmış isimler olarak kabul edilmesi gerekmektedir.

 

İncelenen vakada, hükümsüzlük talebi sahibince sunulan dokümanlar, “Yaralı Yüz” filminin uyuşturucu taciri Kübalı gangster “Tony Montana”yı benzersiz bir karakter olarak betimlediğini göstermektedir. Bu karakter, sıradan olmayan özel bir isme ve belirli, tasvir edilmiş bir fiziksel görünüme ve ayırt edilebilir bir tavra sahiptir. Sayılan tüm kişisel özellikler “Tony Montana” isimli kurgu karakteri belirgin olarak tasvir etmektedir. Bunun ötesinde, kanıtlar söz konusu kurgu karakterin ünlü olduğunu göstermektedir. “Tony Montana “ karakteri kültürel bir ikon haline gelmiş ve tüm zamanların en ünlü film karakterlerinden birisi olmuştur. Kurul, “Tony Montana” karakterinin filmde birincil öneme sahip olduğunu ve karakterin film gösterime girdiğinden bu yana ticari kaynağı gösterir bir indikatör olduğunun öne sürülebileceğini belirtmiştir. Sunulan reklamlar, dergi makaleleri ve sinema eleştirileri ve karakter pazarlamaya ilişkin kanıtlar, filme ilişkinin vurgunun yalnızca film ismine ilişkin olmadığını, “Tony Montana” ismine de vurgu yapıldığını göstermiştir.

 

Yukarıda belirtilen tüm hususları ve İspanyol mevzuatını dikkate alan dikkate alan Kurul, inceleme konusu kurgu karakter isminin, hükümsüzlük talebi sahibine ait sinematografik eserin özel içeriğini yansıtma kabiliyetine sahip olması nedeniyle, yalnız başına, fikri mülkiyet konusu olabileceği kanaatine ulaşmıştır. Dolayısıyla, incelenen vakada, “Yaralı Yüz” filminden kaynaklanan telif hakları, filmin ana kurgusal karakterine ve bu karakteri tanımlamak için kullanılan araçlara, yani “Tony Montana” ismine yayılabilir niteliktedir.

 

Kurula göre, “Tony Montana” markasının A.B.D.’nde tescilli olması OHIM kararını etkiler bir husus değildir, çünkü Topluluk Marka Sistemi otonom, kendi amaçları ve kuralları bulunan ve herhangi bir ulusal sistemden bağımsız işleyen bir sistem niteliğindedir. Kaldi, ki A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) kayıtlarında yapılan araştırma, bu markaya karşıda da aynı tarafça hükümsüzlük talebinde bulunulduğunu göstermiştir. USPTO’ya sunulan kanıtlar arasında yer alan bir doküman, marka sahibinin “Tony Montana” markasını “US Trade Mark Exchange (Amerika Marka Borsası)” isimli bir internet sitesinde, “Tony Montana markası Yaralı Yüz filminden kolaylıkla hatırlanabilir ve marka sadece filmin fanları tarafından hatırlanmanın ötesinde büyük bir pazara hitap eder” notlarıyla satışa çıkarttığını göstermiştir. Bu belge, Kurula göre CTM sahibinin, “Tony Montana” ibaresinin sadece bir isim olmadığının, “Yaralı Yüz” filminin yazarınca yaratılan çok popüler bir kurgu karakterin ismi olduğunun ayırdında olarak hareket ettiğini göstermektedir. Bu husus da ismin telif hakkından yararlanması gerektiğini göstermektedir.  

 

Bu çerçevede, Temyiz Kurulu, İptal Birimi tarafından CTMR madde 53(2)(c) kapsamında verilen hükümsüzlük kararını yerinde bulmuştur. Kurul, ayrıca, başvurunun tüm mallar / hizmetler bakımından reddedilmesi kararını da yerinde görmüştür.

 

Temyiz Kurulu bununla yetinmemiş, İptal Birimi tarafından incelenmemiş kötü niyet gerekçeli hükümsüzlük talebi yeniden ele almıştır. 

 

Kötü niyet gerekçesiyle tescilli bir CTM’in hükümsüz kılınması CTMR madde  52(1)(b) kapsamında düzenlenmiştir. Bu maddeye göre “tescile dayanak başvurunun yapıldığı tarihte başvuru sahibinin kötü niyetli olması” durumunda CTM’in hükümsüz kılınması mümkündür. Bu durumda incelenmesi gereken husus, CTM tescili için başvuruda bulunulan 2006 yılında tescil sahibinin kötü niyetli olup olmadığıdır.

 

Kurul içtihadına göre, CTMR madde 52(1)(b) anlamında kötü niyet, kabul edilebilir ticari teamül dışında kalan dürüst olmayan haller olarak kabul edilebilir. Belirtilen haller, etik teamüllere veya dürüst ticari ve iş yaşamına ilişkin eylemlere ait kabul görmüş ilkelere aykırı biçimde ve bunun farkında olarak CTM tescili talebinde bulunulması ve bu yolla haksız avantaj sağlanması veya birisine haksız biçimde zarar verilmesi durumlarında ortaya çıkar.

 

CTM sahibinin yukarıda belirtilen anlamda hareket edip etmediğinin tespit edilmesi için, ilgili vakaya ilişkin tüm faktörlerin dikkate alındığı geniş kapsamlı bir değerlendirme yapılmalıdır. Kötü niyet hususunun tespiti için CTM başvurunun yapıldığı tarihte inceleme konusu işaretin sahip olduğu tanınmışlık derecesi değerlendirilmelidir. Hükümsüzlük talebi sahibi, “Yaralı Yüz” filminin ve filmin ana karakterinin ismi olan “Tony Montana” ibaresinin halk nezdinde otuz yıldan fazla süredir tanınmış olduğunu ispatlamıştır. Bu tarihin başvuru tarihi olan 2006 yılından önce olduğu ortadadır. Film ve filmin ana karakteri halen toplumun her yaştaki nezdinde yüksek popülariteye sahiptir. Hükümsüzlük talebi sahibinin kanıtları arasında gösterildiği üzere “Tony Montana” ismi ve karakterin görüntüsü yıllar boyunca ticari öğeler olarak kullanılmıştır.

 

Yukarıda belirtilen tüm veriler dikkate alındığında, Kurul, CTM sahibinin 2006 yılından önce, talep sahibine ait sinema filminden ve ikonik “Tony Montana” karakterinden haberdar olduğu kanaatine ulaşmıştır. Başvurunun kapsadığı mallar arasında ünlü karakterlerle bağlantı kurularak tüketime konu olabilecek giysiler, parfümeri gibi ürünlerin de yer aldığı 3., 18., 25. sınıflara dahil mallar ve 35. sınıfa dahil hizmetler bulunmaktadır. Bu çerçevede, CTM sahibinin, hükümsüzlük istemine konu CTM’in tescili için talepte bulunarak, asıl hak sahibinin ticari faaliyetini engellemek ve karakterin itibarından haksız avantaj sağlamak amacını güttüğü sonucuna ulaşılabilir.

 

İçinde bulunulan dönemde, ünlü sinema filmi karakterlerini simgeleyen ürünlerin bu filmleri tanıtmak veya bu filmlerin veya karakterlerin halk nezdindeki bilinirliğinden amacıyla sıklıkla ticarileştirildiği bilinmektedir. Hükümsüzlüğü talep edilen CTM kapsamında bulunan mallar ve hizmetler, filmleri ve film karakterlerini ticarileştirmek için kullanılan mallar ve hizmetlerdir. Kararın telif hakkıyla ilgili bölümünde belirtildiği üzere, CTM sahibi A.B.D.’nde tescilli markasını üçüncü taraflara satmak veya lisansını vermek için çaba içerisindedir.

 

Açıklanan tüm verilerden hareketle, CTM sahibi, hükümsüzlük talebi sahibinin izni olmaksızın, makul derecede ticari bilince sahip herkes tarafından ticari teamüllere uygun bulunmayacak bir yolla, “Tony Montana” işaretini dürüst olamayan şekilde ele geçirmeye çalışmıştır.

 

Bu çerçevede, Temyiz Kurulu, CTM sahibinin “Tony Montana” markasının tescili için başvurusunu kötü niyetle yaptığı sonucuna ulaşmıştır. Dolayısıyla, “Tony Montana” markası kötü niyetli başvuru gerekçesiyle de hükümsüz kılınmıştır.

 

“Tony Montana” kararı, OHIM Temyiz Kurulunun, kurgu karakterlerin isimlerinden oluşan markalar hakkında telif haklarına aykırılık gerekçesiyle başvuruda bulunulması halinde uygulanacak genel yaklaşımı, ortaya koyması nedeniyle kanaatimizce önemlidir. Ayrıca, OHIM’in kötü niyetli başvuru tanımının genel kapsamını bu kararla belirlediği de iddia edilebilir (bkz. kararın 57.-62. paragrafları). OHIM’in kötü niyet gerekçesini bu denli derinlemesine araştırdığı karara şimdiye dek fazlaca rastlamamış olmam nedeniyle, bir Türk firmasına ait “Tony Montana” markasının, detaylı bir inceleme sonrası, kötü niyetli başvuru sonucu tescil edilmiş marka olarak değerlendirilmesini ilginç bir tesadüf olarak nitelendirmeyi tercih ediyorum. OHIM’in hükümsüzlük kararına karşı Adalet Divanı Genel mahkemesi nezdinde dava açılıp açılmadığını şu an için bilmemekle birlikte, karara karşı dava açılması halinde mahkeme kararını sabırsızlıkla bekleyeceğimi de şimdiden belirtiyorum. Son olarak, kanaatimce Enstitüye yapılan başvurularla OHIM’in karşılaşması halinde kötü niyet gerekçesini oldukça sık kullanmaya başlayacaklarından emin olduğumu da özellikle belirtmek istiyorum.

 

Önder Erol Ünsal

Ocak 2013

unsalonderol@gmail.com         

 

A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Kararları ve Uygulaması, Marka Mutlak Ret Nedenleri

Ses Markalarının İşlevsel Niteliğinin Belirlenmesine İlişkin Değerlendirme İlkeleri – USPTO Temyiz Kurulu “SUTRO” Kararı

sutro(Görsel http://www.sutrovision.com/pages/hinge adresinden alınmıştır.)

İnternette, http://www.orangecountytrademarklawyer.pro/2013/08/08/sound-trademark-for-click-of-eyeglasses-granted-on-appeal/ adresinde karşılaştığım bir haber, Amerika Birleşik Devletleri (A.B.D.) Patent ve Marka Ofisi (USPTO)’nin, ses markaları incelemesinde göz önünde bulundurması gereken bazı esasları ortaya koyması nedeniyle dikkatimi çekti. Kararı ve karara esas olan değerlendirme kriterlerini önemsediğim için okuyucularla da paylaşmak istedim.

 

Gözlük üreticisi “SUTRO PRODUCT DEVELOPMENT, INC” (bundan sonra SUTRO olarak anılacaktır), Mart 2008’de USPTO’ya bir ses markasının gözlükler için tescil edilmesi talebiyle başvuruda bulunur. SUTRO’nun ses markası, marka tarifnamesinde “düzenli aralıklarla tekrar eden üç klik sesi serisi” olarak tarif edilmiştir. Bu ses, gözlüğün kollarının açılması esnasında, metal bağlantı parçalarının birbirleriyle birleşmesi sonucunda ortaya çıkmaktadır.

 

USPTO, başvuruyu oluşturan sesin, gözlük ürününün fonksiyonelliğine ilişkin doğal bir sonuç olması nedeniyle başvuruyu Ek Sicilde de tescil etmez ve başvuruyu reddeder. SUTRO, ret kararına karşı USPTO Yargılama ve Temyiz Kurulu (Trademark Trial and Appeal Board – TTAB) nezdinde itiraz eder ve karar TTAB tarafından yeniden değerlendirilir.

 

Başvurunun ret gerekçesi olan A.B.D. Marka Kanunu madde 2(e)(5), bütün olarak işlevsel (functional) olan markaların tescil edilmeyeceği hükmünü içermektedir.

 

TTAB itirazın incelenmesinde, “Morton-Norwich Faktörleri” olarak anılan değerlendirme kriterlerini uygular. Bu değerlendirme esasına göre, koruma altında bulunan patentlerden herhangi birisinin aynı buluşu içerip içermediği incelenmektedir. İnceleme sonucunda, Kurul, gözlük çerçeveleri için benzer iki patent tespit eder, ancak bunlardan hiç birisi sesi patente ilişkin bir istem olarak içermemektedir. Benzer içerikteki üçüncü kişi patentlerinin sese ilişkin istem içermemesi, başvuru sahibinin lehinde değerlendirilmesi gereken ve sesin ürünün işleviyle bağlantısı bulunmadığını gösteren bir durumdur.

 

TTAB buna ilaveten, başvuru sahibinin, üçüncü kişilere yönelik olarak, üç klik sesinden avantaj sağlanacağı yönünde reklam yapıp yapmadığını da incelemiştir. Bu inceleme sonucunda, Kurul, firmanın üç klik sesinden fayda sağlanacağına ilişkin tanıtım yapmadığı neticesine ulaşmıştır.

 

TTAB, ayrıca, gözlük menteşelerinin ses yapmayacak biçimde tasarlanmasının mümkün olduğu, klik sesi olmadan da, menteşelerin tüm işlevlerini yerine getirebileceği görüşüne varmıştır. Kurula göre, klik sesinin, menteşenin harekete direncine ilişkin herhangi bir etkisi de bulunmamaktadır. Bu çerçevede, menteşelerin hareketi sesi oluşturmaktadır, ancak sesin menteşelerin işlevselliği ile bağlantısı bulunmamaktadır.

 

Belirtilen nedenlerle, TTAB ofisin ret kararından dönmüş ve markanın ek sicilde tescil edilmesinin önünü açmıştır.

 

Kararın tamamını incelemek isteyenlerin karara http://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/ttabvue-77418246-EXA-18.pdf adresinden erişmesi mümkündür.

 

Bu yazı kapsamında karara ilişkin daha fazla detaya girme niyetinde olmamakla birlikte, TTAB’nin ses markasının işlevsel niteliğini incelerken dikkate aldığı “Morton-Norwich Faktörleri” kanaatimizce daha detaylı bir değerlendirmeyi gerektirmektedir.

 

Önder Erol Ünsal

Ağustos 2013

unsalonderol@gmail.com

 

Birleşik Krallık Fikri Mülkiyet Ofisi Kararları ve Uygulaması, Marka Mutlak Ret Nedenleri

Günlük Yaşama Ait Terimlerin Ayırt Edici Niteliği – Birleşik Krallık’ta “The Works” ve “The Basics” Kararları

ukipo

Günlük yaşamda yaygın biçimde kullanılan kelime, terim veya işaretlerin ayırt edici niteliği ve marka olarak tescil edilebilirliği konusundaki sınırların ve ilkelerin belirlenmesi marka tescil ofisleri ve ilgili mahkemeler bakımından genel hatlarıyla sorun teşkil eden bir konudur.

 

Belirtilen sorun yalnızca Türkiye’ye özgü değildir. Birleşik Krallık Fikri Mülkiyet Ofisi (UKIPO) tarafından “The Works” ve “The Basics” ibareli iki markaya ilişkin olarak verilen ret kararına karşı açılan dava sonucunda, Atanmış Kişi (appointed person) tarafından Eylül 2012’de verilen kararlar, günlük yaşamda yaygın biçimde kullanılan kelime, terim veya işaretlerin ayırt edici niteliği ve marka olarak tescil edilebilirliği konusunun Birleşik Krallık’ta da sınırda (borderline) bir mesele olarak kabul edildiğini ortaya koymaktadır.

 

Kararlara ilişkin açıklamalara geçmeden önce, Birleşik Krallık’ta uygulanan Atanmış Kişi (appointed person) sistemi hakkında kısaca bilgi vermek yerinde olacaktır. Atanmış kişiler, UKIPO tarafından verilen ret kararlarının yeniden değerlendirilmesi amacıyla tayin edilen tecrübeli ve bağımsız fikri mülkiyet hukukçularıdır. Atanmış kişiye başvuru, mahkemelerde kararlara karşı dava açmaktan daha az maliyeti olan, alternatif bir yöntem niteliğindedir. Atanmış Kişi kararları nihai niteliktedir ve bu kararlara karşı temyiz yolu kapalıdır (bkz. http://www.ipo.gov.uk/types/tm/t-other/t-object/t-challenge/t-appeal/t-appeal-appointed.htm)

 

“O2 HOLDINGS LIMITED” firması “The Works” ve “The Basics” ibareli iki markanın tescili için UKIPO’ya başvuruda bulunulur, başvurular 9.,38.41.,42. sınıflardaki malları / hizmetleri kapsamaktadır, UKIPO başvuruları bizdeki 7/1-(a),(c) bentlerine karşılık gelen gerekçelerle, yani ayırt edici nitelikten yoksunluk ve tanımlayıcılık gerekçeleriyle kısmen reddeder (9. sınıftaki bazı mallar ve 41. sınıftaki bazı hizmetler ret kararı kapsamı dışındadır). Başvuru sahibi kısmi ret kararlarına karşı Atanmış kişi nezdinde itirazda bulunur.

 

Atanmış Kişi, ilk olarak markalar için tanımlayıcılık nedeniyle verilmiş kısmi ret kararını inceler. Atanmış Kişiye göre, ppointed person, her iki markada da öncelikli olarak tanımlayıcılık gerekçeli kısmi ret kararını 9. sınıftaki mallar bakımından kaldırır, kısmi ret kararı kapsamındaki hizmetler bakımından  tanımlayıcılık kararını “The Basics” ibareli marka için yerinde bulurken, “The Works” ibareli marka için kısmi ret kararı kapsamındaki hizmetler bakımından bir değerlendirmede bulunmak yerine, öncelikli olarak ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçeli ret kararını incelemeyi tercih eder.

 

Kanaatimizce kararların dikkat çekici yönünü de ayırt edici nitelikten yoksunluk kararına karşı yapılan itiraza ilişkin değerlendirmeler oluşturmaktadır.

 

Öncelikli olarak, “The Works” ve “The Basics” ibareli markaların, hangi anlamları nedeniyle tanımlayıcı ve ayırt edici nitelikten yoksun bulunduğu konusuna bu yazı kapsamında detaylı olarak girmek yerine, bunu merak edenlerin aşağıdaki bağlantılardan Atanmış Kişi kararlarını incelemelerini öneriyorum:

 

http://www.ipo.gov.uk/types/tm/t-os/t-find/t-challenge-decision-results/o39712.pdf

 

http://www.ipo.gov.uk/types/tm/t-os/t-find/t-challenge-decision-results/o39812.pdf

 

Atanmış kişi, öncelikli olarak UKIPO’nun ret kararını hangi gerekçeleri esas alarak reddettiğini belirtir, buna göre UKIPO, ilk olarak, Avrupa Birliği Adalet Divanının konu hakkındaki önemli tespitlerini sıralamaktadır:

 

  • Avrupa Birliği (AB) Marka Direktifi madde 3(1)(b) kapsamındaki ret nedenleri [ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesi], Direktif madde 3(1)(c) kapsamındaki ret nedeninden [tanımlayıcılık gerekçeli ret nedeni] bağımsız olarak değerlendirilir. (bkz. Linde v. Deutsches Patent-und Markenamt kararı, C-53/01-C-55/01, paragraf 40-41 ve 47.)

 

  • Bir markanın ayırt edici karaktere sahip olduğundan bahsedebilmek için, bu markanın başvuru kapsamındaki malların veya hizmetlerin belirli bir işletmeden geldiğini göstermesi ve böylelikle, ilgili malların veya hizmetlerin başka işletmelerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması gerekir. (bkz. Linde kararı, paragraf 40-41 ve 47.)

 

  • Bir marka, kapsadığı mallara veya hizmetlere ilişkin olarak, tanımlayıcılık dışındaki gerekçeler nedeniyle de, ayırt edici nitelikten yoksun olabilir. (bkz. Postkantoor kararı, C-363-99, paragraf 86.)

 

  • Bir markanın ayırt ediciliği soyut olarak değil, kapsadığı mallar veya hizmetler ve kamunun ilgili kesiminin markaya ilişkin algısı referans alınarak değerlendirilmelidir. (bkz. Libertel Group BV v. Benelux Merkenbureau, C-104/01, paragraf 72-77.)

 

  • Kamunun ilgili kesiminin, yeteri derecede bilgi sahibi, gözlemci ve dikkatli ortalama tüketicilerden oluştuğu varsayılır. (bkz. Libertel kararı, paragraf 46 yapılan referansla C-342/97 sayılı Lloyd Schuhfabrik kararı.)

 

UKIPO belirtilen ilkeleri, inceleme konusu markalara uyguladığında, markaları ayırt edici nitelikten yoksun markalar olarak değerlendirmektedir.

 

Atanmış Kişi, UKIPO tespitlerini ve başvuru sahibinin karşı argümanlarını belirttikten sonra, kendi değerlendirmesini takip eden şekilde oluşturur (Atanmış Kişi kararının 31. ve 32. paragraflarında yer alan ifadeler, aşağıda tarafımca özetlenmiştir, bu özet çeviri niteliğinde değildir ve varsa çeviri hataları-anlam kaymaları bana aittir):

 

“31. Başvuru sahibi, AB Adalet Divanının C-329/02 sayılı SAT2 kararındaki “bir markanın ayırt edici niteliğe sahip olması için yüksek derecede yenilikçilik, dilbilgisel yaratıcılık veya hayalgücü içermesi gerekmez” tespitine dayanmaktadır. Bu yorum yerinde olmakla birlikte, incelenen davada konu, “The Works (veya The Basics)” markalarının, kullanıma dayalı olarak kazanılmış ayırt edicilik olmaksızın, kamunun ilgili kesimi nezdinde, kısmi ret kararı kapsamındaki malların / hizmetlerin, diğer firmaların mallarından / hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlayıp sağlamayacağıdır.

32. Yukarıda sorunun yanıtı, inceleme uzmanına göre “sağlamayacaktır” şeklindedir ve buna katılıyorum. Bana (appointed person) göre, terim kısmi ret kararı kapsamındaki mallara / hizmetlere yönelik olarak kullanıldığı zaman menşe (kaynak) gösterme bakımından etkisiz (neutral) kalacaktır. “The Works (veya The Basics)” ibaresi, kısmi ret kararı kapsamındaki mallara / hizmetlere ilişkin olarak özel bir anlam taşımayan, ancak, -kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik olmadığı sürece-, ortalama tüketicilerin bu malları veya hizmetleri tek bir işletmeden gelen mallar / hizmetler olarak algılamasını sağlayacak yeterliliğe (kapasiteye) sahip olmayan, günlük yaşama ait bir terim niteliğindedir.”

 

Sonuç olarak, her iki marka hakkındaki ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçeli kısmi ret kararı Atanmış Kişi tarafından onaylanır.

 

Atanmış Kişi kararının birkaç yerinde, bu markaları sınırda vakalar (borderline  case) olarak değerlendirmekte, bir diğer deyişle bu tip markalara özgü sıkıntıların UKIPO gibi oldukça köklü bir geleneğe sahip ve yerleşik ofisler veya hukuk sistemleri bakımından da geçerli olduğunu ortaya koymaktadır.

 

“The Works” ve “The Basics” markaları için getirilen yaklaşım, bir markanın tescil edilebilmesi için yaratıcılık, hayalgücü, dilsel buluş içermesinin veya orijinal olmasının şart olmadığını, ancak tescili talep edilen işaretin, ortalama tüketiciler nezdinde, ilgili malların / hizmetlerin başka firmaların mallarından / hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlama işlevini yerine getirmesini gerektiğini ortaya koymaktadır. Bu noktada, ilgili mallara veya hizmetlere ilişkin olarak doğrudan tanımlayıcı nitelikte olmadığı açık olmakla birlikte, ayırt edici özelliğe sahip olup olmadığı tartışmalı olan günlük yaşama ait terimlerin veya işaretlerin ne şekilde değerlendirilmesi gerektiği sorusu önem kazanmaktadır. Belki de, bu sorudan öncelikle sorulması gereken soru, günlük yaşama ait terimler, kelimeler veya işaretler ayrımının hangi düzlemde veya hangi kriterlere göre yapılması gerektiğidir. Atanmış Kişi,  “The Works” ve “The Basics” markaları için UKIPO’nun ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçeli kısmi ret kararını onayarak, bu markalar özelinde nihai kararı vermiştir, ancak kanaatimizce, günlük yaşama ait terimler, kelimeler veya işaretlerin tespitine yönelik ayrımın yapılabilmesi için net kriterler oluşturulmadığı sürece, her marka özelinde –kimi zaman birbiriyle çelişen- ayrı değerlendirmelerin yapılması kaçınılmazdır ve, görüldüğü üzere, bu tespit sadece Türkiye bakımından değil, Birleşik Krallık bakımından da oldukça zordur ve sınırda (borderline) değerlendirmeler yapılmasını gerektirmektedir.

 

Önder Erol Ünsal

Ağustos 2013

unsalonderol@gmail.com

 

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Kötü Niyetle Yapılan Marka Tescil Başvuruları

Kötü Niyetle Yapılan Marka Tescil Başvurularının Tespit Edilmesinde Uygulanabilecek Bazı İlkeler Hakkında Avrupa Birliği Adalet Divanı Ön Yorum Kararı (C-320/12)

Demon, pushing the puppet

(Görsel  http://nationalmortgageprofessional.com/content/evil-devil-pushing-man-carrying-briefcaseadresinden alınmıştır.)

 

2008/95 (eski 89/104) sayılı Avrupa Birliği Marka Direktifinin 4(4)(g) maddesi “Başvurunun yapıldığı tarihte yurtdışında kullanımda olan ve halen kullanılan bir markayla karıştırılması mümkün olan markaların, başvuru sahibinin başvuru tarihinde kötü niyetle hareket etmesi koşuluyla reddedilebileceği veya hükümsüz kılınabileceği” hükmünü içermektedir. 

 

4(4)(g) maddesi, İngilizce “may” kalıbı kullanılarak yazılan, dolayısıyla Birlik üyesi ülkelerin mevzuatlarında zorunlu olarak yer vermeleri gerekmeyen ret nedenlerinden birisidir. Bir diğer deyişle, Birlik üyesi ülkelerden bir kısmı kötü niyetli başvuruların reddedilebileceği yönünde bir ret gerekçesine (veya hükümsüzlük nedenine) mevzuatlarında yer verebilirler, diğerleri ise böyle bir düzenleme yapmak yükümlülüğünde değildir. Örneğin, İç Pazarda Uyum için Ofis (OHIM) tarafından tescil işlemleri yürütülen Topluluk Markalarına ilişkin, 207/2009 sayılı Topluluk Marka Tüzüğünün 52(1) sayılı maddesinde, kötü niyet bir hükümsüzlük nedeni olarak düzenlenmiştir.

 

“Kötü niyet” terimi, Marka Direktifi ve Topluluk Marka Tüzüğünde kullanılan bir tabir olmakla birlikte, her iki düzenleme kapsamında da tanımlanmamış ve hangi durumların kötü niyetli başvuru kapsamına girebileceği konusunda bir açıklama yapılmamıştır. Bu durumun yarattığı belirsizlik, farklı ülke ofislerinin kötü niyetli başvuru durumunu farklı biçimlerde tanımlamalarını yanında getirmiş ve bu konuda Birlik içerisinde çok sayıda farklı uygulama ortaya çıkmıştır.

 

Farklı uygulamaların ve bu uygulamaların gerekçesi farklı tanımların yol açtığı belirsizlik ortamını bir ölçüde ortadan kaldıran bir açıklama, Avrupa Birliği Adalet Divanının C-529/07 sayılı “Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli” kararında yapılmıştır. Bu karara göre, kötü niyetin varlığının tespit edilmesi için, incelenen vakaya ilişkin olarak, başvuru tarihindeki tüm faktörler dikkate alınarak, bütüncül bir değerlendirme yapılmalıdır, bu faktörler, diğerlerinin yanısıra, özellikle, başvuru sahibinin, tescili talep edilen markayla aynı veya benzer bir markanın, aynı veya benzer mallar / hizmetleri için üçüncü kişilerce kullanıldığını bilmesi veya bilmesi gerektiği halini, başvuru sahibinin söz konusu üçüncü kişinin kullanımını engelleme niyetinde olması halini, üçüncü kişinin işaretinin ve tescili talep edilen işaretin yararlandığı hukuki korumanın derecesini, içerir.

 

Kötü niyetli başvuruların tespit edilmesine yönelik genel yaklaşım Adalet Divanınca bu şekilde tespit edildikten sonra, bu hükümlerin birlik üyesi ülkelerin ofisleri ve mahkemeleri tarafından ne şekilde değerlendirileceği öncelikli sorun halini almıştır. Bu yazı kapsamında inceleyeceğimiz, Avrupa Birliği Adalet Divanının 27/06/2013 tarihli C-320/12 sayılı kararı, kötü niyetli başvuruların tespitine yönelik spesifik bir konudaki genel yaklaşımı belirleyen bir ön yorum kararı niteliğindedir.

 

Karara konu uyuşmazlığın anahatları aşağıdaki biçimdedir:

 

Japonya menşeili “Kabushiki Kaisha Yakult Honsha” firması (bundan sonra “YAKULT” olarak anılacaktır) 1965 yılında, sütlü bir içecek için kullanılan plastik bir şişeyi Japonya’da marka olarak tescil ettirir. Marka daha sonra Avrupa Birliği üyesi ülkeler dahil olmak üzere, yurtdışında da tescil ettirilir.

 

Malezya menşeili Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd.” firması (bundan sonra “MALAYSIA DAIRY” olarak anılacaktır), 1977 yılından bu yana plastik şişelerde satılan bir sütlü içecek üretmektedir. 1980 yılında yapılan bir başvuru ile “MALAYSIA DAIRY” benzer nitelikteki plastik şişesini Malezya’da tescil ettirir.

 

1993 yılında, “YAKULT” ve “MALAYSIA DAIRY”, şişelerinin bazı ülkelerdeki kullanımı ve tesciliyle ilgili haklarını ve karşılıklı yükümlülüklerini düzenleyen bir mutabakat anlaşması imzalar.     

 

1995 yılında “MALAYSIA DAIRY”, şişe şeklini üç boyutlu marka olarak Danimarka’da tescil ettirir. 2000 yılında, “YAKULT”, “MALAYSIA DAIRY”nin başvuru tarihinde, “YAKULT”un aynı markalara yurtdışında sahip olduğunu bildiğini veya bilmesi gerektiğini ve durumun Danimarka Marka Kanunu madde 15(3)(3) kapsamına girdiğini belirterek bu tescile karşı itiraz eder.

 

Danimarka Marka Kanunu madde 15(3)(3) takip eden hükmü içermektedir: “Bir marka; başvuru tarihinde, tescili talep edilen markayla aynı veya benzer mallar veya hizmetler için yurtdışında kullanılan ve kullanımı halen devam eden bir başka markayla aynıysa veya önemsiz derecede farklıysa ve başvuru sahibi, başvuru tarihinde yabancı markayı biliyorsa veya bilmesi gerekiyorsa, tescil edilemez.”

 

“YAKULT”un itirazı Danimarka Patent ve Marka Ofisi tarafından reddedilir. İtirazın ret gerekçesi, başvuru tarihinde “MALAYSIA DAIRY”nin, Malezya’da aynı markayı halihazırda tescil ettirmiş bulunması, dolayısıyla başvuru sahibinin, “YAKULT”un markası konusunda bilgi sahibi olmasının, incelenen vakada tek başına kötü niyeti göstermesinin mümkün olmamasıdır. Bu karara karşı, “YAKULT” tarafından yapılan itiraz ise Temyiz Kurulu tarafında kabul edilir ve “MALAYSIA DAIRY”nin markası iptal edilir. Temyiz Kuruluna göre başvuru sahibi aynı markayı başka bir ülkede önceden tescil ettirmiş olsa da, yurtdışında tescilli bir markanın bilinmesi veya bilinmesinin gerekmesi, madde 15(3)(3)’e göre, başvuru sahibinin kötü niyetle hareket ettiği sonucuna varılması için yeterlidir.

 

“MALAYSIA DAIRY” bu karara karşı, ilk derece mahkemesine gider, mahkeme Temyiz Kurulunun kararına onayınca, bu karara karşı Yüksek Mahkemeye temyiz talebinde bulunur. Yüksek Mahkeme, Topluluk Marka Direktifi madde 4(4)(g) anlamındaki kötü niyetin tarifi konusunda taraflar arasında anlaşmazlık bulunduğu ve hükmün uygulama alanı konusunda yorum gerekliliği nedenleriyle yargılamayı durdurur ve Avrupa Birliği Adalet Divanına takip eden soruları ön yorum kararı verilmesi amacıyla yöneltir:

 

 

1-      2008/95 sayılı Marka Direktifinin 4(4)(g) maddesinde yer alan kötü niyet kavramı, ulusal kanunlar çerçevesinde içi doldurulması gereken bir hukuki ölçüt terimi midir, yoksa Tüm Avrupa Birliği sathında tek tip bir yoruma konu olması gereken bir Avrupa Birliği hukuku kavramı mıdır?

 

 

2-     Eğer 2008/95 sayılı Marka Direktifinin 4(4)(g) maddesinde yer alan kötü niyet kavramı bir Avrupa Birliği hukuku kavramı ise, kavram, başvuru sahibinin, başvurunun yapıldığı tarihte yabancı bir markayı bilmesinin veya bilmesi gerektiğinin (kötü niyetin varlığı için) yeterli olduğu anlamında mı anlaşılmalıdır, yoksa tescilin reddedilmesi için başvuru sahibinin öznel durumuna ilişkin başka şartlar da mı mevcuttur?

 

 

3-     Bir üye ülke, yabancı markalarda kötü niyet şartlarına ilişkin olarak, 2008/95 sayılı Direktif madde 4(4)(g)’den farklı spesifik bir düzenleme getirebilir mi, örneğin, başvuru sahibinin yabancı markayı bildiği veya bilmesi gerektiği şeklinde özel bir düzenleme yapılabilir mi?

 

 

Adalet Divanı, Danimarka Yüksek Mahkemesince yöneltilen soruları takip eden biçimde yanıtlamıştır:

 

Adalet Divanına göre, Danimarka Yüksek Mahkemesi ilk sorusuyla, 2008/95 sayılı Marka Direktifinin 4(4)(g) maddesinde yer alan kötü niyet kavramının, tek tip bir yorumu gerektiren bir Avrupa Birliği hukuku kavramı olup olmadığını sormaktadır.

 

Adalet Divanına göre, Direktifin 3. ve 4. maddeleri, bir marka başvurusunun reddedilmesine veya tescil edilmişse hükümsüz kılınmasına gerekçe olabilecek, mutlak ve nispi ret nedenlerini düzenlemektedir. Bu hükümlerden bazılarına üye ülkelerin mevzuatlarında yer verilmesi zorunludur, ancak bazılarına ulusal mevzuatlarda yer verilmesi üye ülkelerin tercihine bırakılmıştır. Direktif madde 4(4)(g), üye ülkelerin tercihine bırakılan opsiyonel ret gerekçeleri arasındadır. Bununla birlikte, bir ret gerekçesinin opsiyonel olması, o ret gerekçesine tek tip bir yorum yapılmasının önünde engel değildir (C-408/01, Adidas-Salomon & Adidas Benelux davası, paragraf 18-21).

 

Yerleşik içtihada göre, Avrupa Birliği hukukunun tek tip biçimde uygulanması yönündeki ihtiyaç ve eşitlik ilkesi, anlamlarının ve kapsamlarının belirlenmesi amacıyla üye ülkelerin mevzuatlarına doğrudan atıf yapılmadığı sürece Avrupa Birliği hukuku terimlerine, tüm Avrupa Birliği sathında bağımsız ve tek tip bir yorum yapılmasını gerektirmektedir. Bu yorum, hükmün kapsamını ve ilgili mevzuatın amacını dikkate almalıdır (C-482/09, Budejovicky Budvar, paragraf 29).

 

Direktif madde 4(4)(g)’nin kötü niyet kavramının tanımını içermediği ve Direktifin diğer maddelerinde de bu tanımın yer almadığı açıktır. Bununla birlikte, hüküm, kavramla ilgili olarak üye ülkelerin ulusal mevzuatlarına doğrudan atıf yapmamaktadır. Dolayısıyla, kavramın anlamı ve kapsamı, 2008/95 sayılı Direktifte yer alan hükmün bağlamı ve direktifin amacı çerçevesinde değerlendirilmelidir.

 

2008/95 sayılı Direktifin amacı, üye ülkelerin mevzuatlarını tamamen aynı hale getirmek olmasa da, direktifin esasa ilişkin maddeler (iç pazarın işlevlerini doğrudan etkileyen hükümler) bakımından harmonizasyon öngördüğü ortadadır.

 

Yukarıda yer verilen tüm değerlendirmeler ışığında, Adalet Mahkemesi, Danimarka Yüksek Mahkemesi ilk sorusuna yönelik olarak, 2008/95 sayılı Direktif madde 4(4)(g)’de yer alan kötü niyet kavramının, ilgili hüküm bağlamında, Avrupa Birliğinde tek tip bir yorum gerektiren, Avrupa Birliği hukukuna ait otonom bir kavram olduğu cevabını vermiştir.

 

Adalet Divanına göre, Danimarka Yüksek Mahkemesi ikinci sorusuyla, ilk soruya verilen yanıtın olumlu olması halinde, başvuru sahibinin, başvurunun yapıldığı tarihte yurtdışında kullanılan ve başvuruyla karıştırılabilecek nitelikte olan bir markanın varlığını bilmesinin veya bilmesi gerekliliği yönündeki varsayımın, başvuru sahibinin kötü niyetle hareket ettiği sonucuna ulaşmaya yeterli olup olmadığını veya (bu sonuca ulaşmak için) başvuru sahibine ilişkin diğer öznel faktörlerin değerlendirmeye alınması gerekip gerekmediğini sormaktadır.

 

Adalet Divanına göre, Direktif madde 4(4)(g) ve 207/2009 sayılı Topluluk Marka Tüzüğü madde 52(1)(b)’de yer alan hüküm (Başvuru sahibinin başvuruyu yaparken kötü niyetle hareket etmesi halinde tescilli marka hükümsüz kılınır.) aynı amaca hizmet etmektedir ve paralel biçimde yorumlanmalıdır. Bu çerçevede, Topluluk Marka Tüzüğü madde 52(1) hakkında yorum içeren içtihat, Direktif madde 4(4)(g) açısından da kabul edilebilir niteliktedir.

 

Bu bağlamda Adalet Divanının, Topluluk Marka Tüzüğü madde 52(1) açısından değerlendirmede bulunduğu C-529/07 sayılı “Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli” kararı paragraf 37 ve paragraflar 40-42 dikkate alınmalıdır. Buna göre, kötü niyetin varlığının tespit edilmesi için, incelenen vakaya ilişkin olarak, başvuru tarihindeki tüm faktörler dikkate alınarak, bütüncül bir değerlendirme yapılmalıdır, bu faktörler arasında, diğerlerinin yanısıra, başvuru sahibinin, tescili talep edilen markayla aynı veya benzer bir markanın, aynı veya benzer mallar / hizmetleri için üçüncü kişilerce kullanıldığını bilmesi veya bilmesi gerektiği hali de yer almaktadır. Ancak, başvuru sahibinin, bu nitelikteki bir işaretin kullanıldığı bilmesi veya bilmesi gerektiği, tek başına, başvuru sahibinin kötü niyetle hareket ettiği sonucuna varılması için yeterli değildir. Ek bir faktör olarak, başvuru sahibinin başvuruyu yaptığı andaki niyeti dikkate alınmalıdır, ki bu husus incelenen vakanın nesnel şartları çerçevesinde belirlenmesi gereken öznel bir faktör niteliğindedir.

 

Yukarıda yer verilen değerlendirmeler ışığında, Adalet Divanı, Danimarka Yüksek Mahkemesinin ikinci sorusu hakkında takip eden değerlendirmeyi yapmıştır: 2008/95 sayılı Marka Direktifinin 4(4)(g) maddesi, başvuru sahibinin bu hüküm bağlamında kötü niyetli başvuru yaptığı sonucuna varılabilmesi için, incelenen vakaya ilişkin olarak, tescil başvurusunun yapıldığı tarihteki tüm ilgili faktörlerin değerlendirmeye alınması gerekmektedir, şeklinde yorumlanmalıdır. Başvuru sahibinin, başvurusu yapılan markayla karıştırılması olası bir markanın yurtdışında kullanıldığını bilmesi veya bilmesi gerekliliği, tek başına, başvuru sahibinin ilgili hüküm kapsamında, kötü niyetle hareket ettiği sonucuna varılması için yeterli değildir.

 

Adalet Divanına göre, Danimarka Yüksek Mahkemesi üçüncü sorusuyla, esas olarak, 2008/95 sayılı Marka Direktifinin 4(4)(g) maddesinin üye ülkelere, başvuru sahibinin yabancı bir markayı bilmesi veya bilmesi gerekliliği temeline dayalı olarak, yabancı markalar için özel bir koruma biçimi sağlayacak biçimde yorumlanmasına imkan verip vermediğini sormaktadır.

 

2008/95 sayılı Marka Direktifinin 4(4)(g) maddesinde yer alan gerekçe üye ülkelerin opsiyonel olarak mevzuatlarına alıp almamakta serbest oldukları bir hüküm olmakla birlikte, üye ülkenin serbestisi ulusal mevzuatına bu hükmü, direktifte yer aldığı haliyle alıp almamakla sınırlıdır. 2008/95 sayılı Direktif, üye ülkelerin direktifte bulunanların dışındaki ret veya hükümsüzlük nedenlerine ulusal mevzuatlarında yer vermelerine izin vermez.

 

Dolayısıyla, Adalet Divanı, Danimarka Yüksek Mahkemesinin üçüncü sorusu hakkında takip eden değerlendirmeyi yapmıştır: 2008/95 sayılı Marka Direktifinin 4(4)(g) maddesi, üye ülkelerin, yabancı markalara bu hükümle oluşturulan sistemden farklı olarak, başvuru sahibinin yabancı markayı bildiği veya bilmesi gerektiği esasına dayalı olarak, özel bir koruma sistemi oluşturmasına izin verilmediği, anlamına gelecek biçimde yorumlanmalıdır.

 

Sonuç olarak, Avrupa Birliği Adalet Divanının, Danimarka Yüksek Mahkemesinin sorularına yönelik ön yorum kararı aşağıdaki şekilde olmuştur:

 

 

1-     2008/95 sayılı Direktif madde 4(4)(g)’de yer alan kötü niyet kavramının, ilgili hüküm bağlamında, Avrupa Birliği içerisinde tek tip bir yorum gerektiren, Avrupa Birliği hukukuna ait otonom bir kavramdır.

 

 

2-    2008/95 sayılı Marka Direktifinin 4(4)(g) maddesi, başvuru sahibinin bu hüküm bağlamında kötü niyetli başvuru yaptığı sonucuna varılabilmesi için, incelenen vakaya ilişkin olarak, tescil başvurusunun yapıldığı tarihteki tüm ilgili faktörlerin değerlendirmeye alınması gerekmektedir, şeklinde yorumlanmalıdır. Başvuru sahibinin, başvurusu yapılan markayla karıştırılması olası bir markanın yurtdışında üçüncü bir kişi tarafından kullanıldığını bilmesi veya bilmesi gerekliliği hususu, tek başına, başvuru sahibinin ilgili hüküm kapsamında, kötü niyetle hareket ettiği sonucuna varılması için yeterli değildir.

 

 

3-    2008/95 sayılı Marka Direktifinin 4(4)(g) maddesi, üye ülkelerin, yabancı markalara bu hükümle oluşturulan sistemden farklı olarak, başvuru sahibinin yabancı markayı bildiği veya bilmesi gerektiği esasına dayalı olarak, özel bir koruma sistemi oluşturmasına izin verilmediği, anlamına gelecek biçimde yorumlanmalıdır.

 

 

Adalet Divanının henüz çok yeni (bu yazı Adalet Divanı kararının verilmesinden bir gün sonra yazılmıştır – yazar burada bloğunun sağladığı hizmetin hızına dikkat çekiyor) olan bu kararıyla getirdiği yorum, kötü niyetle yapılan marka başvurularının tespit edilmesinde, bir faktörün (ilgili markanın başvuru tarihinden önce yurtdışında kullanıldığının başvuru sahibi tarafından bilinmesi veya bilinmesinin gerektiği hususu) tek başına yeterli olmadığı, somut uyuşmazlıkla ilgili diğer hususların da dikkate alınması gerektiğini işaret etmektedir. Bununla birlikte, tespit edilebilecek diğer hususların da (başvuru sahibinin söz konusu üçüncü kişinin kullanımını engelleme niyetinde olması, üçüncü kişinin işaretinin ve tescili talep edilen işaretin yararlandığı hukuki korumanın derecesi, vb.) objektif kriterlerle tespit edilmesinin güçlüğü, kötü niyetli başvuru değerlendirmesini, kanaatimizce her durumda büyük ölçüde öznel bir değerlendirme durumunda tutacaktır.

 

Türk Patent Enstitüsüne yapılan ilana itirazlarda, itirazların neredeyse üçte ikisinde başvuru sahiplerinin kötü niyetli başvuru gerekçesini öne sürmesi, bu iddianın genellikle hiçbir kanıta dayanmaması ve kötü niyetli başvuru hususunu objektif kriterlerle değerlendirmenin güçlüğü gibi haller, Enstitü değerlendirmesinde kötü niyetli başvuru tespitine ancak sınırlı ve özel durumlarda varılmasına yol açmaktadır. Adalet Divanı kararında yer verilen değerlendirmeler de, kötü niyetli başvuru tespitine, ancak özel hallerde varılabileceğini göstermektedir. Bu haliyle, geleceğe yönelik beklenti ve temennimiz, Türk marka uygulamasında ilana itiraz aşamasında, genellikle, kopyala – yapıştır kolaycılığı bağlamında, standart metinlerle sıklıkla ileri sürülen kötü niyet iddialarının, daha objektif biçimde ve kanıtlarla ileri sürülmesidir.

 

 Önder Erol Ünsal

Haziran 2013

unsalonderol@gmail.com

 

A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Kararları ve Uygulaması, Marka Mutlak Ret Nedenleri

Soyadlarının Marka Olarak Tescil Edilebilirliği Konusunda A.B.D. Mevzuatında Yer Alan Düzenleme ve USPTO Uygulama Esasları

surnames.usa

(Görsel http://www.visualnews.com/2011/01/24/the-most-popular-surnames-in-the-us-by-area/ adresinden alınmıştır.)

 

Amerika Birleşik Devletleri (A.B.D.) Marka Kanunu, Madde 2(e)(4), “esasen yalnızca bir soyadından oluşan markalar”ın tescil edilmeyeceği hükmünü içermektedir. Hükümde geçen “esasen yalnızca bir soyadından oluşan markalar” teriminin İngilizce aslının “consists of a mark which is primarily merely a surname” şeklinde olduğunun belirtilmesi yerinde olacaktır. Madde 2’nin ilk fıkrası, takip eden paragraflar kapsamına giren ibarelerin, malların ve hizmetlerin başkalarının mallarından ve hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlamayacağı düzenlemesini içerdiğinden, Madde 2(e)(4) kapsamına giren soyadlarının, A.B.D. marka mevzuatına göre ayırt edici olmadıkları için tescil edilmeyecekleri sonucuna ulaşılmaktadır.

Türk mevzuatı ve Türk mevzuatının doğrudan etkilendiği Avrupa Birliği mevzuatı (AB Marka Direktifi ve Topluluk Markası Tüzüğü), kişi adları ve soyadlarının tescil edilebilirliği konusunda, kişi isimleri dahil olmak üzere, isimleri markayı oluşturabilecek işaretler arasında saymıştır. Bununla birlikte, yaygın kullanılan kişi adlarının ve soyadlarının tescilli markalar olsalar da, ayırt edici güçlerinin düşüklüğü-yüksekliği ve bu bağlamda karıştırılma olasılığı incelemesinde bunlara sağlanacak korumanın kapsamı konusunda tartışma mevcuttur. Bir görüşe göre, yaygın kullanılan isimler ve soyisimlerinin, -çok sayıda kişi tarafından kullanılmaları ve günlük yaşamda sıklıkla karşılaşılmaları gerekçeleriyle- ayırt edici güçleri görece zayıftır ve koruma kapsamları bağlantılı olarak daha zayıf olmalıdır. Buna karşın, uygulamada karşılaşılan bir diğer görüş, yaygın kullanılan isimler ve soyisimleriyle, diğer markalar arasında bir ayırım gözetmemekte ve tescilli markanın eşit derecede koruması sağlaması gerektiği varsayımıyla, yaygın kullanılan isimlere ve soyisimlerine, diğer markalarla eşit derecede koruma sağlanması gerektiğini savunmaktadır.

Bu tartışmaları bir tarafa bırakarak yazı kapsamında ilk olarak, A.B.D. mevzuatında, hangi nedenle, “esasen yalnızca bir soyadından oluşan markalar”ın tescil edilmediğini açıklayacağız.

Esasen yalnızca soyadlarından oluşan markaların A.B.D.’nde ayırt edici nitelikte bulunmamasının nedeni, soyadlarının genellikle birden fazla kişiye ait olması ve bu kişilerin her birinin, soyadını ticarette kullanmakla ilgili bireysel fayda veya çıkarının bulunmasıdır. Marka kanunlarının amacının, markaların kullanımı yoluyla tüketicilerin üreticileri veya hizmet sağlayıcıları karıştırmasını engellemek olduğu göz önüne alındığında, birden fazla sayıda kişiye ait soyadlarının, bir kişi tarafından marka olarak tescil edilmesine imkan vermemek suretiyle de karıştırmanın önüne geçilebilecektir.

A.B.D. mevzuatında, esasen yalnızca soyadlarından oluşan markalar, kullanım yoluyla ayırt edici nitelik kazandıklarının ispatlanması durumunda marka olarak tescil edilebilmektedir.

Soyadlarının marka olarak tescil edilmesine yönelik düzenleme tüm soyadları bakımından uygulanmamaktadır. Öncelikli olarak, markanın “esasen yalnızca bir soyadı (primarily merely a surname)” olması gereklidir. Yazının takip eden bölümlerinde, “esasen yalnızca bir soyadı” kavramı ve soyadlarının reddedilmesine yönelik uygulamanın esasları, A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Uygulama Kılavuzundaki açıklamalar doğrultusunda ele alınacaktır. (A.B.D. Patent ve Marka Ofisi Uygulama Kılavuzu için bkz. http://tmep.uspto.gov/RDMS/detail/manual/TMEP/Apr2013/d1e2.xml)

Bir soyadının “esasen yalnızca bir soyadı” kavramı kapsamına girip girmediği değerlendirilirken öncelikle, kamudaki potansiyel tüketici kesiminin asli (birincil) algısı esas alınmalıdır. Her vaka, kendisine ait özgün şartlar ve deliller esas alınarak değerlendirilmelidir.

“Esasen yalnızca bir soyadı (primarily merely a surname)” kavramına, “esasen (primarily)” terimi 1946 yılında sonradan eklenmiştir. Bunun nedeni, “Johnson” veya “Jones” gibi soyadlarının marka olarak tescil edilmesi engellenirken, soyadı olarak kullanımın dışında başkaca asli anlamları da bulunan “Cotton (pamuk)” veya “King (kral)” gibi kelimelerin marka olarak tescil edilmesinin engellenmesinin önüne geçmektir.

“Esasen yalnızca bir soyadı” kavramına yönelik olarak, potansiyel alıcı grubunun, asli (birincil) algısının ne yönde gerçekleştiği belirlenirken, USPTO Marka Temyiz Kuruluna göre takip eden 5 faktör dikkate alınmalıdır:

 1-      Soyadı nadiren kullanılan bir soyadı mıdır? 

2-     Terim, başvuru sahibiyle bağlantılı birisinin soyadı mıdır?

3-     Terimin, soyadı olmanın dışında bilinen bir anlamı mevcut mudur?

4-     Terim, bir soyadı olduğu algı ve duygusunu oluşturuyor mu?

5-     Terimin yazım biçimi, ayrı bir ticari algı oluşturacak biçimde ayırt edici özelliğe sahip midir? (Marka standart karakterlerde yazılıysa bu hususun incelenmesi gerekli değildir.)

“Esasen yalnızca bir soyadı” kavramı değerlendirilirken sıklıkla karşılaşılan hususlardan birisi, terimin soyadı olmanın dışında başka bir anlamının da bulunmasıdır. Bu tip durumlarda “esasen (primarily)” soyadından oluşma değerlendirmesi USPTO marka inceleme kılavuzuna göre takip eden esaslar çerçevesinde yapılır:

Başvuruyu oluşturan terimin, soyadı olmanın dışında başka bir anlamının da bulunması halinde, incelemeyi yapan uzman, öncelikli olarak terimin halk nezdinde yarattığı asli anlamı (birincil anlamı) tespit etmelidir.

Terimin, soyadı olmanın dışında, halihazırda önceden bilinen bir anlamının bulunması durumunda, başvuru reddedilmeyecektir. Örneğin, aynı zamanda soyadı olarak da kullanılan “bird (kuş)” veya “hunt (av, avlanmak)” kelimeleri, esasen soyadı kavramı kapsamında değerlendirilmemiştir. Bununla birlikte, bu husus başvuru sahibinin ret kararının verilmesini engellemek için, terimin başka bir anlamını ortaya koymasının yeterli olduğu anlamına gelmemektedir.  Örneğin, “Miller Law Company” markasında, “Miller” kelimesinin başka anlamları bulunsa da “Miller” kelimesinin yarattığı asli algının soyismi olarak değerlendirilmiştir; aynı şekilde “Piquet” kelimesi, aynı zamanda bir iskambil oyununun adı olsa da, kamuda yarattığı asli algının soyadı olduğu kabul edilmiştir. Bu çerçevede, karar aşamasında uzman tarafından yanıtlanması gereken soru, terimin soyadı olarak kullanım dışında başka bir anlamı olup olmadığı sorusu değil, başvuru kapsamındaki mallar veya hizmetler dikkate alındığında, terimin soyadı olarak kullanımı dışındaki anlamının, halk nezdindeki birincil anlam olup olmadığının belirlenmesi sorusudur.

Terimin okunuşunun başka bir anlamı olsa da, terimin kendisi “esasen yalnızca bir soyadı” kavramı çerçevesinde değerlendirilebilir. Örneğin, “Pickett Suite Hotel” markasında yer alan “pickett” ibaresi, bu terimin telaffuzu olan “picket” kelimesinin ayrı bir anlamı olsa da, “esasen yalnızca bir soyadı” kavramı kapsamında değerlendirilmiştir.

Bir terim soyadı olarak kullanımın dışında, aynı zamanda iyi bilinen coğrafi bir karşılığa sahipse, “esasen yalnızca bir soyadı” kavramı kapsamına alınmayabilir. Örneğin, “Fairbanks” terimi, soyadı olarak kullanımı bulunmakla birlikte, aynı zamanda coğrafi karşılığının soyadı olarak kullanım derecesinde bilinir olması nedeniyle “esasen yalnızca bir soyadı” kavramı kapsamında değerlendirilmemiştir. Bununla birlikte, “Hamilton” terimi, coğrafi karşılığı bulunsa da, “esasen yalnızca bir soyadı” kavramı kapsamına alınmıştır.

Bir terim soyadı olarak kullanımın dışında, aynı zamanda tarihi bir yer veya kişiyi işaret ediyorsa, “esasen yalnızca bir soyadı” kavramı kapsamına alınmayabilir. Örneğin “Da Vinci” terimi soyadı olarak kullanımın dışında, esasen “Leonardo Da Vinci”yle bağlantı kurulmasını sağladığından “esasen yalnızca bir soyadı” kavramı kapsamında görülmemiştir. Bununla birlikte “Pickett Suite Hotel” markasında yer alan “Pickett” terimi bir İç Savaş generalinin soyismi olsa da, “esasen yalnızca bir soyadı” kavramı kapsamında değerlendirilmiştir. Aynı zamanda, bir kişinin belirli alanda ünlü ve biliniyor olması, onun mutlak surette tarihi bir kişi olduğu anlamına gelmemektedir. İlaveten, belirli bir tarihi kişiden öte, birden fazla sayıda kişiyi akla getiren soyadlarının tarihi bir kişinin ismi olarak değerlendirilmeyeceği de belirtilmelidir.

Bir soyadının nadir olarak kullanılması “esasen yalnızca bir soyadı” kavramının kapsamı belirlenirken dikkate alınması gereken önemli bir faktördür. Bununla birlikte, bir soyadının nadir rastlanan bir soyadı olması, tek başına, terimin “esasen yalnızca bir soyadı” kavramı kapsamına girmediği anlamına gelmez. Nadiren kullanılan soyadları, halk nezdinde yarattıkları birincil anlam soyadı olarak kullanım yönündeyse “esasen yalnızca bir soyadı” kavramı kapsamına alınır.

Bazı soyadları nadiren kullanılan soyadları olsalar da, kendiliklerinden (doğaları gereği) sadece soyadı oldukları algısını oluştururlar. Örneğin, Pirelli terimi için “bazı nadir soyadları soyadları gibi görünür, bazıları ise böyle görünmez, Pirelli ilk kategoriye girer” hükmü verilmiştir. Bununla birlikte, bazı soyisimleri o kadar nadir kullanılır ki, soyismi olarak algılanmaları mümkün değildir. Bu tür durumlarda, soyismi olarak kullanım dışında anlam bulunmasa da, terimin rastlantısal veya hayal mahsulü bir terim olduğu sonucuna varılabilir.

“Esasen yalnızca bir soyadı” kavramı değerlendirilirken, inceleme uzmanı terimin yabancı dillerde anlamı olup olmadığını araştıracaktır. Buna yönelik değerlendirme, ilgili yabancı dile aşina Amerikalı alıcıların bakış açısıyla yapılacaktır. Örneğin, İtalyanca “Fiore” terimi “çiçek” anlamına gelmesi nedeniyle, “esasen yalnızca bir soyadı” kavramı kapsamında değerlendirilmemiştir.

“Esasen yalnızca bir soyadı” olan bir terimin başka kelime veya şekil unsurlarıyla birlikte başvuruyu oluşturması halinde değerlendirme, USPTO marka inceleme kılavuzuna göre takip eden esaslar çerçevesinde yapılacaktır:

Marka, iki soyadının birlikte kullanılmasından oluşturulmuşsa, terim –tersini gösteren kanıtlara rastlanmadığı sürece- “esasen yalnızca bir soyadı” olarak değerlendirilmeyecektir. Örneğin, “Schaub-Lorenz” markası “esasen yalnızca bir soyadı” olarak değerlendirilmemiştir.

Kendisi “esasen yalnızca bir soyadı” olmakla birlikte, ayırt edici stilize unsurlara veya şekil unsuruna sahip markalar, “esasen yalnızca bir soyadı” kavramı kapsamında değerlendirilmeyecektir. Bununla birlikte, malların veya hizmetlerin alıcılarının zihinlerinde, ayrı bir ticari algı yaratacak derecede ayırt edici niteliğe sahip olmayan stilize yazım biçimleri, “esasen yalnızca bir soyadı” sonucuna varılmasını etkilemeyecektir (bkz. Pickett Suite Hotels).

Bir soyadının başına iki veya daha fazla sayıda baş harfin konulması, kişisel isim (isim + soyadı) algısını iletecek ve bu nedenle, bu tip markalar, genel olarak, “esasen yalnızca bir soyadı” kavramı kapsamında değerlendirilmeyecektir. Bir soyadının başına tek adet baş harfin konulması halinde, bu tip markaların, “esasen yalnızca bir soyadı” kavramı kapsamına alınacağı yönünde mahkeme kararları bulunmakla birlikte, bu tip bir markanın kişisel bir isme yönelik ticari algı yarattığına yönelik kanıtlar sunulması halinde markanın reddedilmesinin önüne geçilebilecektir.

Bir soyadının başına “Mr.”, “Mrs.”, “Dr.”, “MD” gibi unvanların konulması, soyismine yönelik algıyı ortadan kaldırmamakta, tersine güçlendirebilmektedir. Örneğin, “Dr. Rath”, “Giger MD” terimleri “esasen yalnızca bir soyadı” kavramı kapsamında değerlendirilmiştir.

Bir soyadının başka bir kelimeyle veya kelimelerle kombinasyon halinde kullanımı durumunda, soyadı olmayan kelime veya kelimelerin anlamına göre değerlendirme yapılır. Bu kelime veya kelimeler, marka olarak işlev görme kapasitesine sahip değilse, uzman, başvuruyu “esasen yalnızca bir soyadı” kavramı kapsamında değerlendirerek kabul etmeyecektir. Örneğin, “Miller Law Group”, “Hamilton Pharmaceuticals”, “Brassiere Lipp”, “Wooley’s Petite Suits”, “Possis Perfusion Cup”, “Liquore Martinoni” markaları, “esasen yalnızca bir soyadı” kavramı kapsamında görülmüştür.

Soyadıyla birlikte kullanılan kelime veya kelimeler, marka olarak işlev görme kapasitesine sahipse, uzman, marka “esasen yalnızca bir soyadı” kavramı kapsamında değerlendirilmeyecektir. Bununla birlikte, soyadıyla birlikte kullanılan kelime tanımlayıcı nitelikte ise bu kelimenin münhasır haklar sağlamadığına ilişkin şerh (disclaimer) düşülecektir.

 Soyadıyla birlikte kullanılan bazı kelime veya kelimeler, soyismi algısını ortadan kaldırmak yerine, bu algıyı güçlendirebilir. Örneğin, “ve Oğulları” anlamına gelen “& Sons” kelimesi, vb.

Soyadının, kaynak gösterme işlevi olmayan üst düzey alan adları ile birlikte kullanılması durumunda, terim “esasen yalnızca bir soyadı” kavramı kapsamında değerlendirilir. Örneğin, “Johnson.com”, vb.

Soyadıyla birlikte kullanılan kelime veya kelimelerin, başvuru sahibinin hukuki nevini veya aile işletmesinin yapısını belirtmesi halinde, terim “esasen yalnızca bir soyadı” kavramı kapsamında görülür. Örneğin, “Corporation”, “Inc.”, “Ltd.”, “Company”, “Co.”, “& Sons”, “Bros.”, vb.

USPTO uzmanlarının, “esasen yalnızca bir soyadı” kavramına yönelik değerlendirmesinde, terimin bu kavram kapsamına girdiği gösterme yükümlülüğü uzmanda, bunun ardından aksini gösterme yükümlülüğü ise başvuru sahibine aittir.

Bir terimin, “esasen yalnızca bir soyadı” kavramı kapsamına girdiğini göstermek için ihtiyaç duyulan kanıtların cinsi veya miktarı konusunda bir kural mevcut değildir. İnceleme ve değerlendirme her vaka için ayrı biçimde, vakanın kendi şartları kapsamında yapılacaktır. İncelemede esas alınabilecek başlıca kanıt tipleri, telefon rehberleri, bilgisayar arama veritabanlarından alınmış makaleler, numune üzerindeki kullanım, terimin soyadı olarak değerlendirmesi gerektiğini bildiren kayıtlardaki deliller, sözlük tanımları, vb. olarak sayılabilir. Terimin, “esasen yalnızca bir soyadı” kavramı kapsamında değerlendirmesi için telefon rehberi kaç kez geçmesi gerektiğini bildiren asgari bir sayı ise bulunmamaktadır.

“Esasen yalnızca bir soyadı” olan terimlerin, A.B.D.’nde marka olarak tescil edilmesinin engellenmesi ve bu yolla herkese kendi soyadını ticaret alanında kullanma imkanının verilmesi, kanaatimizce hakkaniyetli bir uygulamadır. Ülkemizde, mevzuatta bu yönde bir düzenleme bulunmamakla birlikte, bu nitelikteki tescilli markalarla, diğer markalar arasındaki karıştırılma olasılığı içerikli incelemede sağlanacak korumanın derecesi konusunda daha hassas davranılması gerektiği düşünülmektedir. Yaygın kullanılan kişi isimleri ve soyisimlerine, ayırt edici gücü yüksek markalarla neredeyse eşdeğer bir koruma kapsamı tanınarak, birbirlerine herhangi bir nedenle benzer bulunan her türlü  markanın karıştırılma olasılığı nedeniyle hükümsüz kılınması (veya reddedilmesi), iyi niyetli üçüncü kişilerin kendi soyisimleri içeren markalarını korumalarını engellemekte ve kişi isimleri ve soyisimlerinden oluşan ayırt edici gücü görece zayıf markaların sahiplerinin neredeyse sınırı bulunmayan bir koruma kapsamından faydalanmasını sağlamaktadır. Tanınmış veya bilinir markalar haline gelmiş soyadlarının daha güçlü bir korumadan yararlanması gerektiği şüphesiz olmakla birlikte, tanınmış veya bilinir markalar olmayan ve günlük yaşamda sıklıkla kullanılan kişi adlarından ve soyadlarından oluşan markalara, karıştırılma olasılığı değerlendirmesinde, oldukça geniş (güçlü markalarla eşdeğer) bir koruma kapsamı sağlanması, Türk marka inceleme pratiklerinin kanaatimizce kanayan yaralarından veya bir diğerle deyişle, önemli problemlerinden birisidir. Fantastik sıfatıyla tanımladığımız bilirkişi raporlarının uygulamaların içeriğinin oluşturulmasında oynadığı belirleyici rol devam ettiği sürece, bu pratiğin değişmesi ise mümkün görülmemektedir.

Önder Erol Ünsal

Haziran 2013

unsalonderol@gmail.com