Aylar: Kasım 2013

Madrid Protokolü Yoluyla Uluslararası Marka Tescil Sistemi

imagesCA3J1FWL

 

A- MADRİD SİSTEMİ VE TEMEL AMAÇLARI

Madrid Protokolü Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) tarafından markaların uluslararası tescilini sağlamak için kurulan Madrid Sistemi’ni oluşturan iki uluslararası antlaşmadan birisidir. Madrid Sistemi’ndeki diğer antlaşma ise Madrid Antlaşması’dır. Madrid Antlaşması 1891 yılından bu yana yürürlüktedir ve Madrid Protokolü, uluslararası tescil sistemine katılımı artırmak, sistemi üye ülkeler / kullanıcılar bakımından daha cazip hal getirmek amaçlarıyla 1996 yılında yürürlüğe girmiştir. Prokotol’le getirilen yeni özellikler, sisteme dahil olmak isteyen ülkeler için önemli kolaylıklar sağlamış ve 2008 yılı mart ayı itibarıyla Protokol’e dahil olan ülke sayısı 74’e çıkmıştır.

Markaların uluslararası tescilini sağlayan Madrid Sistemi’nin temel amaçları aşağıda sıralanmıştır:

a-     Markaların tek bir uluslararası başvuru yapılarak ve tek bir dil kullanılarak birden fazla sayıda ülkede tescilini sağlayacak başvurular yapmak.

b-     Tek başvuru, tek dil, tek ücretlendirme sistemi yoluyla başvuru sahiplerinin ağır mali külfetten, bürokrasiden, farklı başvuru prosedürlerinden kurtulmasını sağlamak.

c-      Marka tescil edildikten sonra veya başvuru aşamasındayken yapılacak olan (unvan / adres değişikliği, feragat, iptal, devir) değişiklik işlemlerinin de tek bir talep aracılığıyla seçilen tüm ülkelerde yapılmasını mümkün kılarak, başvuru sahiplerine avantaj getirmek.

d-     Taraf ülkelere getirilen ret süresi kısıtlaması sayesinde (Protokol’de 18 ay) başvuru sahipleri bakımından işlemlerin daha hızlı yürümesinin sağlanması.

1891 yılında Madrid Antlaşması ile kurulan sistem Antlaşma’nın kapsadığı kuralların katılığı nedeniyle dünya geneline yayılmamıştır. Uluslararası tescil sisteminin dünya geneline yayılmasını sağlayabilmek için WIPO çalışmalarını sürdürmüş ve Madrid Antlaşması’nın temel sistematiğini koruyarak, ancak kurallarda bazı esneklikler ve yeni uygulamalar getirecek Madrid Protokolü’nün kabulü yoluyla sistemin yaygınlaştırılmasını sağlamayı amaçlamıştır. Bu çabaların sonucunda 1996 yılında yürürlüğe giren Madrid Protokolü kısa sürede 74 ülke tarafından kabul edilmiş ve uygulamaya konulmuştur.

Mart 2008 itibarıyla Protokol’e taraf ülkeler (uluslararası örgütler de Protokol’e taraf olabilirler, Avrupa Birliği bu konuda örnektir) aşağıda sayılmaktadır: Almanya, Antigua ve Barbuda, Avustralya, Avusturya, Belçika, Belarus, Bhutan, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Çin, Danimarka, Ermenistan, Estonya, Fas, Finlandiya, Fransa, Gürcistan, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, İzlanda, Japonya, Kenya, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, Küba, Letonya, Lesotho, Liechtenstein, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Moğolistan, Moldova, Monako, Mozambik, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya Federasyonu, Sierra Leone, Singapur, Slovenya, Slovakya, Swaziland, Türkmenistan, Ukrayna, Yugoslavya, Yunanistan, Zambia, İran, A.B.D., Suriye, Hırvatistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Arnavutluk, Avrupa Birliği, Kırgızistan, Namibya, Kore Cumhuriyeti, Sırbistan, Karadağ, Azerbaycan, Bahreyn,  Botswana, Umman, San Marino, Özbekistan, Vietnam, Türkiye.

 

Görüldüğü üzere, dünyanın ekonomi alanında önde gelen ülkelerinin büyük kısmı ve AB üyesi ülkelerin tamamı Madrid Protokolü’ne taraftır. Türkiye’nin katılım tarihi olan 1999’da üye ülke sayısının 35 olduğu göz önüne alınırsa, Protokol’ün dünya ülkeleri tarafından tercih edilen ve hızla yayılan bir sistem olduğu ortaya çıkmaktadır.

B- MADRİD PROTOKOLÜ VE MADRİD ANTLAŞMASI’NIN TEMEL FARKLARI

 

Yukarıda bahsedildiği üzere Madrid Sistemi iki ayrı uluslararası antlaşmadan oluşmaktadır. Bu antlaşmalardan ilki 1891 yılında yürülüğe giren Madrid Antlaşması, diğeri ise 1996 yürürlük tarihli Madrid Protokolü’dür. Ülkelerin iki antlaşmaya birlikte taraf olma veya antlaşmalardan sadece birisinin tarafı olma hakları mevcuttur. Mart 2008’de Antlaşma tarafı ülkelerin sayısı 56 iken, daha yeni bir antlaşma olan Protokol’e taraf ülke sayısı 74’tür.

Madrid Protokolü oluşturulurken Antlaşma ile getirilen ve çalışmanın diğer bölümlerinde ayrıntılı olarak açıklanacak uluslararası tescil sistematiği korunmuş, ancak taraf ülke sayısını arttırmaya yönelik kolaylıklar, sistemin daha cazip hale getirilmesini sağlayıcı yeni uygulamalar entegre edilmiştir.

Madrid Protokolü ile getirilen temel yenilikler aşağıda biçimde özetlenebilir:

a-      Madrid Antlaşması’nın tek dilli sistemi (Fransızca) terk edilmiş; Fransız, İngilizce, İspanyolca’dan oluşan 3 dilli sistem getirilmiştir. Kısaca, taraf ülke ofisleri seçecekleri üç dilden herhangi birisinde işlemleri yürüteceklerdir. WIPO yukarıda belirtilen 3 dilden birisinden aldığı başvuruları diğer iki dile de çevirecek ve seçilen ülkelere ülke ofislerinin seçtiği dilde başvuruları gönderecektir.

b-     Seçilen ülke ofisleri için sınırlayıcı olan ret bildirim süresi Madrid Antlaşması’nda 12 ay iken, Madrid Protokolü’nde 18 aya çıkartılmıştır.

c-      Ücretlendirme sisteminde Protokol’e taraf ülkeler bakımından “bireysel ücret (individual fee)” uygulaması getirilerek Protokol’e taraf ülkelerin ücretlendirme sisteminde esnek hareket edebilmeleri sağlanmıştır.

d-     Madrid Antlaşması’nda sadece ulusal tesciller uluslararası başvuruya dayanak olabilirken, Madrid Protokolü’nde ulusal başvurular da uluslararası başvuruya dayanak olabilir.

e-      Uluslararası tescilin esas tescile / başvuruya 5 yıllık bağımlılık süresi içerisinde, menşe ülkede esas tescilin / başvurunun hükümden düşmesi veya başka bir nedenle iptal edilmesi durumunda uluslararası tescilin iptal edilmesi gerekmektedir. Protokol seçilen ülkelerde iptalin önüne geçilebilmesi başvuru sahiplerine dönüştürme (transformation) hakkını vermektedir.

C- MADRİD PROTOKOLÜ’NÜN İŞLEYİŞİ, SİSTEMİN KULLANIMI

 

Markaların uluslararası tesciliyle ilgili Madrid Protokolü 01.01.1999 tarihinden itibaren Türkiye’de yürürlüğe girmiştir; Protokol çerçevesindeki uluslararası marka tescili işlemleri Türk Patent Enstitüsü Markalar Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.

Madrid Protokolü çerçevesinde yapılan işlemler temel olarak iki yönlüdür; yurtdışından Türkiye’ye yapılan başvurular ve Türkiye’den yurtdışına gönderilen marka tescil başvuruları. Çalışmanın bu bölümünde her iki işlem akışı da temel özellikleri bağlamında kısaca tanıtılacaktır.

1- MADRİD PROTOKOLÜ ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE’DEN YURTDIŞINA GÖNDERİLEN BAŞVURULAR

Madrid Protokolü aracılığıyla Türkiye’den başvurular ancak TPE aracılığıyla yapılabilir. Doğrudan WIPO’ya gönderilen başvurular WIPO tarafından başvuruyu yapana iade edilmektedir. Durum sadece Türkiye açısından bu şekilde değildir, Protokol’le tanımlanan sistemin temel özelliklerinden birisi uluslararası tescil başvurularının WIPO’ya taraf ülkelerin resmi marka ofisleri tarafından iletilmesidir.

Başvuru sahiplerinin uluslararası başvuru yapabilme yetkileri ise, seçecekleri menşe ülke ile ilgili 3 bağlantı şartından birisini yerine getirmeleri durumunda mümkündür. Bahsedilen üç şart ise; menşe ülkeye ikametgah yoluyla bağlantılı olmak (o ülkede yerleşik olmak), menşe ülkeyle uyrukluk bağının bulunması (ilgili ülkenin uyrukluğunda olmak) veya menşe ülke sınırları dahilinde ticari / sınai faaliyette bulunuyor olmaktır. Bu üç şarttan herhangi birisini Protokol’e taraf bir ülke bakımından yerine getiren gerçek veya tüzel kişilerin, ilgili ülke bakımından başvurma yetkileri mevcuttur.

Protokol üyesi bir ülke bakımından başvurma yetkisine sahip gerçek / tüzel kişiler aşağıda sayılan şartlar dahilinde uluslararası tescil başvurusunda bulunup, markalarının seçecekleri Protokol tarafı diğer üye ülkelerde tescilini talep edebilirler:

a-      Başvuru yapacak kişi veya firmanın başvuruma yetkisine sahip olduğu menşe ülke ofisinde (menşe ofis) tescilli veya başvuru halinde bulunan bir markası olmalıdır. Uluslararası tescil talebine dayanak olacak bu ulusal marka tescilli ise esas tescil, başvuru halinde ise esas başvuru olarak adlandırılır.

b-     Başvuru sahibi uluslararası tescil talebinde, esas tescili veya esas başvuruyu oluşturan markanın birebir aynısını kullanmalıdır.

c-      Başvuru sahibi esas tescilin / başvurunun mal / hizmet listesinde yer alan mallar ve / veya hizmetler için uluslararası tescil talebinde bulunabilir. Esas tescilin / başvurunun mal / hizmet listesini uluslararası başvuruya yansıtırken sınıf veya mal / hizmet anlamında daraltma yapabilir. Ancak esas tescilin / başvurunun kapsamadığı mallar / hizmetler eklenerek uluslararası başvurunun mal / hizmet listesinde genişletme yapılamaz.

Yukarıda sayılı temel şartları göz önünde bulunduran başvuru sahibi dayandığı esas tescili / başvuruyu oluşturan markayı kullanarak uluslararası tescil talep formunu doldurur. Madrid Protokolü kapsamındaki uluslararası tescil talepleri için kullanılan form WIPO web sitesinden erişilebilecek MM2 formudur (http://www.wipo.int/madrid/en/forms/). MM2 formu doldurulurken kullanılması gereken dil İngilizce’dir, çünkü TPE uluslararası marka tescil talepleri dahil, Madrid Protokolü ile ilgili tüm işlemleri İngilizce dilinde yürütmektedir. Form doldurulurken özellikle dikkat edilmesi gereken hususlardan başlıcası mal / hizmet listesinin İngilizce çevirisinin doğru yapılmasıdır. Aksi durumlarda WIPO ve TPE tarafından düzeltme talep edileceğinden başvuru sahibi süre kaybedecektir. Belirtilmesi gereken diğer önemli nokta ise, başvuru sahibinin tescil talep ettiği ülkeleri seçmesi gerekliliği zorunluluğudur. Başvuru yapılması Protokol’e dahil her ülkede tescil talep edildiği anlamına gelmez; başvuru sahibi tescil talep ettiği ülkeleri belirlemeli ve form üzerinde işaretleyerek sunmalıdır. Başvuru sahibi tarafından seçilmeyen ülkeler için tescil talebi ilgili ülkeye iletilmez. Seçilen ülke sayısı arttıkça başvuru sahibinin WIPO’ya ödemesi gereken ücret miktarı artacağından talep sahiplerinin ülkeleri seçerken markayı ilgili ülkede kullanma niyetlerini, potansiyellerini dikkatle belirlemeleri gerekmektedir.

Uluslararası tescil talepleri için başvuru sahipleri TPE’ye işlem ücreti ödemenin yanı sıra (2008 yılı itibarıyla 220 YTL – sınıf sayısına bakılmaksızın); WIPO’ya seçtikleri ülkelere ve sınıf sayısına göre değişecek ücreti ödemeleri gerekmektedir.

WIPO’ya ödenecek ücret 4 ayrı kalemden oluşmaktadır:

a-      Esas ücret (basic fee): Siyah beyaz markalar için 653 İsviçre Frangı (CHF), renkli markalar için 903 CHF.

b-     Tamamlayıcı ücret (Complementary Fee): Seçilen ülkelerden bireysel ücret talep etmeyen ülkeler bakımından, ülke başına ödenecek 73 CHF.

c-      Ek ücret (Supplementary Fee): Üç sınıftan fazla her ek sınıf başına ödenecek 73 CHF.

d-     Bireysel Ücret (Individual Fee): Protokol tarafı üye ülkelerin bir kısmının talep ettiği ilgili ülkeler tarafından belirlenmiş başvuru ücreti. Bireysel ücret, ilgili ülkenin kendisine ulusal yolla yapılan marka başvuruları için talep ettiği ücretten daha fazla olamaz.

Başvurudan tescile kadar geçen süreçlerde yukarıda belirtilen ücretler dışında herhangi bir ücret WIPO veya seçilen ülkeler (Japonya hariç) tarafından talep edilmemektedir. Kısaca, tescil ücreti adı altında bir ücret Madrid Protokolü kapsamında istenmemektedir.

Başvurma şartlarını yerine getiren kişiler, başvuru formunu doldurarak ve başvuru için gerekli ücretleri ödeyerek (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı’na ödenecek İsviçre Frangı bazındaki ücret ve TPE işlem ücreti), başvuru evraklarını TPE’ne teslim ettikten sonra uluslararası tescil başvurusunu yapmış olurlar. İşlemler için marka vekilleriyle çalışmak zorunlu değildir, başvuru sahipleri formu kendileri doldurup, ücretleri kendileri ödeyerek uluslararası başvuruyu yapabilirler. Ancak, yapılan işlemlerin sadece başvuruyu yapmakla sınırlı olmadığı, sürecin devamlılığı göz önüne alındığında, marka vekili aracılığını kullanmak tavsiye edilmektedir.

TPE nezdinde Madrid Protokolü ile ilgili olarak işlemleri başvuru sahibi adına yapma yetkisi tanınmış kişiler Enstitü marka vekilleri siciline kayıtlı marka vekilleridir. Bunların dışında herhangi bir kişinin başvuru sahiplerini temsil etme yetkisi yoktur.

TPE, başvuru sahipleri adına form doldurma, tercüme yapma, işlemleri sürdürme hizmetlerini vermemektedir. İşlemi yapmaya ve sürdürmeye yetkili kişiler yukarıda da açıklandığı gibi başvuru sahibinin kendisi ya da tayin edeceği marka vekilidir.

Uluslararası tescil başvuruları TPE tarafından alındıktan sonra, TPE’nin yaptığı inceleme formun kontrolü, esas başvuru / tescile uyumun (aynı marka, mal / hizmet listesi kapsamı, sınıflandırma) tetkiki, TPE’ye ödenecek ücretin kontrolü, başvuru yapma yetkisinin varlığının araştırılması aşamalarından oluşmaktadır. Bahsedilenlerin kontrolünde sorunla karşılaşılması durumunda, başvuru sahibinden sorunların giderilmesi talep edilmektedir. Sorunların giderilmesi ve eksikliklerin tamamlanmasının ardından başvurunun WIPO’ya iletilmesi aşamasına gelinmektedir.

Uluslararası tescil başvuruları TPE tarafından şekli açıdan incelendikten sonra Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı’na (WIPO) gönderilir. TPE’nin uluslararası tescil başvurularını teslim alındıkları tarihten itibaren iki ay içerisinde WIPO’ya iletmesi gerekmektedir. Bu süre başvuru sahibinin talep edilen eksiklikleri zamanında gidermemesi durumunda aşılabilir.

WIPO başvuruları aldıktan sonra şekli yönden, Nice sınıflandırması açısından, mal / hizmet listesinin İngilizce’ye uygunluğu ve genel tabirler kullanılmamış olması bakımlarından kontrol etmektedir. Bunun yanısıra, WIPO’ya ödenmesi gereken ücretlerin ödenip ödenmediği veya tam olup olmadığı gene WIPO Uluslararası Bürosu tarafından incelenmektedir.

WIPO Uluslararası Bürosu; tescil talebinin sınıflandırma, ücret veya mal / hizmet belirtimleri bakımından hatalar içerdiğini tespit ettiğinde, uygunsuzluk mektubu göndererek hataların düzeltilmesini başvuru sahibinden ve / veya menşe ofisten talep eder. Hataların düzeltilmesi durumunda başvuru hakkındaki işlemler kaldığı yerden devam eder.

Şekli açıdan uygun veya düzeltilmiş olan başvurular WIPO Uluslararası Marka Sicili’nde tescil edilmekte ve başvuru sahibine bu tescili içeren bir sertifika gönderilmektedir. Uluslararası Sicil’de tescil idari bir işlem olup, başvurunun seçilen ülkelerde koruma altına alındığı anlamına gelmemektedir. WIPO başvuru sahibine gönderdiği belgeyle eş zamanlı olarak başvuru sahibinin seçtiği ülkelere de başvuruyu iletmektedir. Her ülke başvuruyu kendi marka mevzuatı çerçevesinde incelemektedir, bu bağlamda her ülke başvuruyu kısmen veya tamamen reddetme hakkına sahiptir. Ancak, bir ülkedeki ret kararı diğer ülkelerde başvuruya ilişkin işlemleri etkilemez, örneğin markanın seçilen 15 ülkenin 4’ünde reddi 11’inde kabulü mümkündür. Ülkelerin aldıkları ret kararları, WIPO’nun ülkelere bildirim tarihinden itibaren bağlayıcı olan 12 veya 18 aylık süreler dahilinde WIPO’ya iletilmelidir. WIPO’nun başvuru sahibini ret kararı konusunda bilgilendirmesinin ardından, başvuru sahibi karara itiraz etmek isterse ilgili ülke mevzuatı çerçevesinde gerekli yolları kullanabilir. Ret sonrası itiraz işlemleri söz konusu olduğunda, Protokol devre dışı kalmaktadır; başvuru sahibi bu durumda ilgili ofisle işlemlerini o ülkenin mevzuatı çerçevesinde kendisi yerine getirmektedir. Başvuru sahibinin 12-18 aylık süre limitleri dahilinde bir ülkeden ret mektubu almaması markanın o ülkede tescil edildiği anlamına gelmektedir. Madrid Protokolü yoluyla marka tescili, yukarıda belirtildiği şekilde bağlayıcı sürelere tabi olduğundan da, başvuru sahipleri açısından avantaj taşımaktadır.

2- MADRİD PROTOKOLÜ ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE’NİN SEÇİLEN ÜLKE OLDUĞU BAŞVURULAR

 

Protokol çerçevesinde başvuru yapma yetkisine sahip herhangi bir gerçek / tüzel kişi, Protokol üyesi ülkelerden herhangi birisinde tescilli / başvuru halinde bulunan markasına dayanarak yapacağı uluslararası tescil talebinde Türkiye’yi seçerek, Türkiye için marka tescil başvurusunda bulunma imkanına sahiptir.

Yukarıda ayrıntılı olarak anlatılan prosedürleri geçen bir uluslararası tescil talebi, uluslararası sicilde kayıt işleminin ardından seçilen ülkeler arasında Türkiye bulunuyorsa, WIPO tarafından TPE’ye iletilir.

TPE Markalar Dairesi Başkanlığı alınan başvuruyu veri girişinin yapılmasının ardından ilk olarak 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 7nci maddesinde yer alan ret nedenleri bakımından inceler. WIPO’dan alınan başvurular halihazırda WIPO tarafından sınıflandırma işlemi yapılmış olarak geldiklerinden, TPE’nin başvuruları yeniden sınıflandırması söz konusu değildir.

TPE’nin Madrid Protokolü aracılığıyla gelen başvurular bakımından yaptığı inceleme ulusal yolla yapılan başvuruların tabii olduğu incelemeden farklı değildir. Belirtilebilecek tek fark  alınan Madrid başvurularının İngilizce olması nedeniyle incelemenin İngilizce dilinde yapılması ve ilan edilen markaların İngilizce ilan edilmesidir. Ulusal yolla gelen başvuruların tabii olduğu 7nci ve 8inci maddelerde yer alan ret nedenleri bakımından inceleme uluslararası yolla gelen başvurular için de geçerlidir.

TPE bakımından uluslararası marka tescil başvurularına ilişkin ret bildirim süresi 18 aydır. 18 aylık süre başvurunun WIPO tarafından TPE’ye gönderildiği günden itibaren başlamaktadır. 18 aylık sürenin dolmasının ardından gönderilen ret bildirimleri WIPO tarafından kabul edilmemekte ve uluslararası sicile kaydedilmemektedir. Dolayısıyla, 18 aylık sürenin bitiminden sonra gönderilen ret kararlarının geçerli olmadığı belirtilmelidir.

TPE tarafından süresi içerisinde reddedilen uluslararası tescillere ilişkin itirazlar TPE nezdinde işlem yapma yetkisine haiz marka vekilleri tarafından yapılmalıdır. Karara itiraz süresi ulusal yolla alınan başvurularda olduğu gibi 2 aydır ve 2 aylık sürenin başlangıç tarihi TPE tarafından gönderilen ret kararının WIPO tarafından başvuru sahibine gönderildiği tarihtir. Karara itiraz etmek isteyen başvuru sahipleri öncelikli olarak yetkili bir marka vekili tayin etmeli ve itirazlarını yetkili kıldıkları vekil aracılığıyla yapmalıdır.

İtiraz sonrası prosedürler de, ulusal yolla başvurusu yapılan markaların tabii olduğu prosedürlerle aynıdır. Yayıma itiraz aşamaları, Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu incelemesi ulusal yolla yapılan marka başvurularından farklı değildir.

3- MADRİD PROTOKOLÜ ÇERÇEVESİNDEKİ ULUSLARARASI TESCİLLERİN İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER VE YENİLEME

 

Madrid Sistemi’nin temel amaçları, avantajları sayılırken bahsedilen konulardan birisi de, markalara ilişkin her türlü değişiklik, sınırlandırma, iptal, feragat tarzı işlemin de tek bir taleple yapılması imkanının sağlanmasıdır.

Uluslararası Sicil’e kaydın gerçekleşmesinin ardından başvuru sahipleri her türlü değişiklik (adres / unvan / nevi değişikliği), iptal,sınırlandırma, devir işlemlerini WIPO Uluslararası Bürosu’na gönderilecek tek bir taleple yapma imkanına sahiptir. WIPO aldığı talep eğer usüle uygun ise bu talebi Sicil’e kaydeder ve kayıt işleminin ardından ilgili ülkelere gönderir. Seçilmiş ülkeler başvuru sahibinin istediği ve WIPO tarafından kendilerine iletilmiş talebi kendi sicillerine de yansıtırlar. Bu bakımdan Madrid Sistemi’nin başvuru sahiplerinin markalarının tek merkezden kontrolünü tam anlamıyla sağladığı söylenebilir.

Uluslararası tescilin geçerlilik süresi 10 yıldır. 10 yılın sonunda uluslararası tescil sahipleri WIPO’ya iletecekleri taleple markalarını yenileme hakkına sahiptir. WIPO yenilemeyi uluslararası sicile kaydettikten sonra uluslararası tescilin kapsadığı ülkelere bildirimde bulunur ve ilgili ülkeler de markanın yenilemesini kendi veritabanlarına kaydeder.

4- MADRİD PROTOKOLÜ İLE İLGİLİ BAZI TEMEL İŞLEMLER VE KAVRAMLAR

 

a- SONRAKİ BELİRLEME

Sonraki belirleme (subsequent designation) kavramı, uluslararası tescilin ilk yapıldığı tarihte seçilmemiş bazı ülkelerin yeni bir taleple uluslararası tescil kapsamına eklenmesi anlamına gelmektedir. Bu işlem için ayrı bir form ve ayrı ücret söz konusudur. Talep gene WIPO aracılığıyla yapılmalıdır, ulusal ofise doğrudan başvuru söz konusu değildir.

Örneğin, 2001 yılına ait bir uluslararası tescilin kapsamına Türkiye 2008 yılında yapılacak sonraki belirleme talebiyle eklenebilir. Türkiye için 18 aylık inceleme süresi talebi aldığı tarihte başlar ve inceleme prosedürleri farklı değildir. Ancak, markanın koruma süresi uluslararası tescilin koruma tarihinin dolacağı 2011 yılında sona erer. Uluslararası tescilin yenilenmesi durumunda koruma Türkiye için de yenilenir, ancak yenilenmeme durumunda koruma süresi 2011 yılında dolar.

b- ESAS TESCİLE / BAŞVURUYA 5 YILLIK BAĞIMLILIK SÜRESİ

Uluslararası tesciller menşe ofislerinde dayandırıldıkları esas başvuruya / tescile uluslararası tescil tarihinden itibaren 5 yıl süreyle bağımlı durumdadır. Esas başvurunun / tescilin 5 yıllık bağımlılık süresi içerisinde herhangi bir nedenle hükümden düşmesi, kısmen veya tamamen iptal edilmesi, mal / hizmet listesinde değişiklik olması durumunda, menşe ofis WIPO’yu bilgilendirir ve uluslararası tescilin kısmen veya tamamen iptalini talep eder. WIPO bu bildirim üzerine gerekli işlemi yapar ve seçilmiş ülkeleri de işlemin kaydı konusunda bilgilendirir. Bu durum Protokol’de merkezi atak (central attack) olarak tanımlanmıştır.

5 yıllık sürenin dolmasının ardından ise uluslararası tescil, esas başvuru veya tescilden bağımsız hale gelir.

c- DÖNÜŞTÜRME

Başvuru sahiplerinin esas tescile / başvuruya bağımlılık süresi içerisinde markanın kısmen / tamamen iptal edilmesinin dezavantajlarından korunmasının sağlanması amacıyla Protokol’de dönüştürme (transformation) prosedürü düzenlenmiştir.

Merkezi atağa konu olmuş başvuruların sahipleri, tescilin devamını sağlamak istedikleri ülkelere WIPO bildiriminin ardından geçecek 3 aylık süre içerisinde dönüştürme talebinde bulunabilirler. Bu taleple eş zamanlı olarak ulusal yolla aynı markanın tescilini talep etmeleri gerekmektedir. Yeni başvurunun mal / hizmet listesi kapsamının merkezi atağa konu uluslararası tescilin kapsadığı malları / hizmetleri kapsaması, sahiplerin aynı olması gerekmektedir. Söz konusu şartların oluştuğu ve dönüştürme talebinin yapıldığı durumda, ulusal yolla yapılan başvuru merkezi atağa konu uluslararası tescilin başvuru tarihinden yararlanabilir. Dönüştürmenin başvuru sahibine sağlayacağı avantaj, uluslararası tescilin başvuru tarihinden yararlanmaktır. Bu avantajın dışında, ulusal başvuruya dönüştürülen marka bakımından işlemler normal başvurulara uygulanan işlemlerle aynıdır.

d- WIPO’YA ÖDENECEK ÜCRETLERİN ELEKTRONİK OLARAK HESAPLANMASI

 

Başvuru sahipleri bir uluslararası tescil başvurusu için WIPO’ya ödemeleri gereken ücreti WIPO web sayfasında yer alan elektronik hesaplama programını kullanarak hesaplayabilirler. http://www.wipo.int/madrid/en/fees/calculator.jsp adresinden ulaşılabilecek hesaplama yazılımında; başvuru sahibi menşe ofislerini, başvurunun kapsayacağı sınıf sayısını, başvurunun siyah-beyaz / renkli olması hususunu, markanın figüratif eleman içerip içermediğini belirler, işlem cinsini (başvuru, sonraki belirleme, yenileme) ve tescil talep edecekleri ülkeleri seçer, ardından calculate (hesapla) butonuna basar. Yazılımın sunacağı CHF cinsinden toplam rakam, başvuru sahibinin sunduğu veriler doğrultusunda uluslararası tescil talebi için ödemesi gereken ücrettir.

(ALINTI VEYA ATIFLARINIZI LÜTFEN KAYNAK GÖSTEREREK YAPINIZ. BU METİN, ÖNDER EROL ÜNSAL TARAFINDAN YAZILMIŞ, ANKARA ÜNİVERSİTESİ FİKRİ SINAİ HAKLAR UYGULAMA MERKEZİ (FİSAUM)’NCE DÜZENLENEN SINAİ MÜLKİYET HAKLARI KONULU SERTİFİKA PROGRAMI BÜNYESİNDE 24/03/2008 TARİHİNDE DERS NOTU OLARAK SUNULMUŞTUR.)

 

Önder Erol Ünsal

unsalonderol@gmail.com

Madrid Protokolü çerçevesinde Uluslararası Marka Tescillerinde Sınıflandırma Sorunları

 

Madrid Protokolü çerçevesinde gerçekleştirilen uluslararası marka tescillerinde, WIPO Uluslararası Bürosunca yapılan mal / hizmet listesi sınıflandırmasına ilişkin olarak ulusal marka ofislerinin sıkça tartışılan yetkisi bu kısa yazı kapsamında incelenecektir. Yazının kapsamı ulusal ofisin belirlenen (başvuruya konu) ofis olduğu halle sınırlı olup, ulusal ofisin menşe ofis (başvuruyu gönderen) olduğu durumdaki uygulama yazı kapsamında ele alınmayacaktır.

Madrid Protokolünün 5. maddesinin birinci paragrafı takip eden son cümleyi içermektedir: “…Bununla birlikte koruma, (ilgili ülkenin) yürürlükteki mevzuatın(ın) kısıtlı sayıda sınıfın veya kısıtlı sayıda malın veya hizmetin tesciline izin vermesi gerekçesiyle, kısmen de olsa reddedilemez (…However, protection may not be refused, even partially, by reason only that the applicable legislation would permit registration only in a limited number of classes or for a limited number of goods or services.)”.

Madrid Protokolü yoluyla yapılan uluslararası marka tescil başvurularının kapsadığı malların / hizmetlerin sınıflandırması WIPO Uluslararası Bürosu tarafından Nicé Sınıflandırması çerçevesinde yapılmaktadır. WIPO Uluslararası Bürosu sınıflandırmaya uygun olmayan, yanlış sınıflandırılmış, sınıf numarası belirtilmemiş, kapsamı çok geniş ve belirsiz olan mallarla / hizmetlerle karşılaşması durumunda başvuru sahibi ve menşe ofisle yazışmakta ve tespit edilen eksikliğin / yanlışlığın belirli bir süre limiti içerisinde menşe ofis tarafından giderilmesini talep etmektedir. Sınıflandırma konusunda kesin ve son yetkili merci WIPO Uluslararası Bürosudur ve büronun olası yazışmalar sonucu yapacağı son değerlendirme uluslararası tescilin mal / hizmet listesinin kapsamını ve sınıflandırmasını oluşturacaktır.

Uluslararası sicilde gerçekleştirilen tescil işleminin ardından uluslararası markalar bilindiği üzere başvuru sahibince seçilen ülkelerin marka tescil ofislerine inceleme amacıyla gönderilmektedir. Yazımızın konusu olan sınıflandırma problemi ise bu noktada ortaya çıkmaktadır: İlgili ülkenin sınıflandırma pratiği veya tescile konu malların / hizmetlerin niteliği bakımından sorun çıkması durumunda, ilgili ülke ofisinin yetkileri neler olacaktır. Bu sorunun yanıtını araştırırken birkaç olası durum üzerine yoğunlaşacağız. Bunlardan birincisi, ilgili ülke tarafından tescili uygun bulunmayan mallar / hizmetler bakımından oluşan durum, ikincisi ilgili ülkenin tescil kapsamındaki malları / hizmetleri WIPO Uluslararası Bürosundan farklı bir sınıfta değerlendirdiği durum ve sonuncu olarak da ulusal ofisin tescili talep edilen malı veya hizmeti geniş veya belirsiz olarak değerlendirdiği durum.

1-      Belirlenen (designated) ulusal ofisin markalarla ilgili olan veya olmayan mevzuatının bazı malların veya hizmetlerin kullanımına izin vermemesi halinde, ulusal ofisin bu mallar / hizmetler bakımından başvuruyu esasa ilişkin incelemeye yapmadan reddetme yetkisi bulunmamaktadır.

Diğer bir deyişle, hiçbir ulusal ofis WIPO tarafından gönderilen liste kapsamında yer alan malları / hizmetleri, esasa ilişkin incelemeye tabi tutmadan reddetme yetkisine sahip değildir. Örneğin, Türkiye’de kumarhane işletilmesi yasaklanmış olmakla birlikte, Türk Patent Enstitüsü (Enstitü)’nün kumarhane hizmetleri anlamına gelen İngilizce “gambling” veya “casino” hizmetlerine ilişkin bir tescil talebini esasa ilişkin incelemeye tabi tutmadan “Türkiye’de bu hizmetin verilmesi kanunen yasaktır, dolayısıyla bu hizmet bakımından başvuruyu şeklen kabul etmiyoruz.” diyerek reddetme yetkisi mevcut değildir. Bu çerçevede bir örnek, İran bakımından verilebilir, İran kendisine yapılan ve alkollü içecekleri içeren uluslararası başvuruları şekli açıdan reddetmemekte, bununla birlikte 2008 tarihli ulusal mevzuatının 32. maddesinde yer alan “dini değerlere, kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı olan markalar tescil edilemez” hükmüne dayanarak bu tip başvuruları reddetmektedir.

Kanaatimizce yukarıda yer verilen İran uygulaması Paris Sözleşmesi hükümlerine aykırılık içermektedir. Şöyle ki, Sınai Mülkiyetin Korunmasına dair Paris Sözleşmesinin “başvuruya konu malların niteliği (nature of the goods to which the mark is applied) başlıklı 7nci maddesi, “Başvuruya konu malların niteliği hiçbir durumda markanın tescil edilmesine engel teşkil etmeyecektir (the nature of the goods to which a trademark is to be applied shall in no case form an obstacle to the registration of the mark.).” hükmünü içermektedir. Bu hüküm çerçevesinde, bir marka tescil başvurusu, tescili talep edilen markanın kendisinden kaynaklanan bir ret nedeni ortaya çıkmadığı sürece, sadece başvuruya konu malların niteliği nedeniyle, bu malların kullanımı ilgili ülke tarafından herhangi bir nedenle yasaklanmış olsa da, kanaatimizce Paris Sözleşmesi hükümleri bağlamında reddedilemez. Paris Sözleşmesinin ilgili hükmü yalnızca mallarla sınırlandırılmış olduğundan, ilgili sözleşme hükmü hizmetler bakımından açıklık içermemektedir.

Yeniden Türkiye örneğine dönülecek olursa, yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, malın (veya hizmetin) ismi veya niteliği nedeniyle, marka tescil başvurularının reddedilmesinin mümkün olmadığı, dolayısıyla örneğin “kumarhane” hizmetlerinin incelenmeden reddedilmesi şeklinde bir pratiğin uygulanamayacağı belirtilmelidir. Bunun devamında, esasa ilişkin inceleme safhasında malların niteliği nedeniyle ret kararı verilmesinin Paris Sözleşmesi kapsamında yasaklanmış olduğu, hizmetler bakımından böyle bir yasak açıkça bulunmamakla birlikte, aynı değerlendirmenin kıyasen hizmetler bakımından da yapılması gerektiği, dolayısıyla, başvuruya konu markanın kendisinden kaynaklanan bir ret durumu ortaya çıkmadığı sürece, marka tescil başvurularının kapsadıkları malların / hizmetlerin niteliği nedeniyle reddedilmemesi gerektiği belirtilmelidir.

Sonuç olarak, kanaatimizce Madrid Protokolü çerçevesinde gerçekleştirilen uluslararası marka tescillerinde, belirlenen ülke ulusal ofislerinin, WIPO tarafından gönderilen mal / hizmet listesini değerlendirirken, malın / hizmetin niteliğini dikkate alarak başvuruları esasa ilişkin incelemeye almadan reddetme yetkisi bulunmamaktadır. Ve hatta, hem ulusal hem de uluslararası markalar bakımından, esasa ilişkin inceleme aşamasında da, marka tescil ofislerinin malların veya hizmetlerin niteliği nedeniyle marka tescil başvurularını reddetme yetkisinin, Paris Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde, bulunmadığı düşünülmektedir.

2-     Belirlenen ülke ulusal marka ofisinin, tescil kapsamındaki malları / hizmetleri WIPO Uluslararası Bürosundan farklı bir sınıfta değerlendirdiği durumda, ulusal ofisin WIPO’dan sınıf numarasının değiştirilmesini talep etme hakkı bulunmamaktadır. Açık hata hallerinde Uluslararası Büronun uyarılması mümkün olmakla birlikte, ulusal ofis ve Uluslararası Büro arasındaki yorum farklarında Uluslararası Büronun yorumu geçerli olandır.

Bununla birlikte, Nicé Anlaşmasının 2nci maddesinin birinci paragrafı çerçevesinde, anlaşmanın etkisi, taraf her ülke tarafından ona atfedilen etki olduğundan ve anlaşmanın getirdiği tek zorunluluk ilgili Nicé sınıfına yayınlarda, belgelerde yer verilmesi olduğundan, belirlenen ofislerin incelemelerini kendi getirdikleri yorum, ulusal alt sınıflandırma, alternatif sınıflandırma çerçevesinde yapmaları mümkündür.

Buna göre, Enstitünün ilgili birimi bir uluslararası tescilde, WIPO’nun sınıflandırmasının yanlış olduğu veya yerinde olmadığı kanaatine varırsa, ilgili başvuruyu kendisi tarafından yapılan sınıflandırma çerçevesinde değerlendirilebilir ve buna dayalı ret kararları verebilir. Kaldı ki, benzerlik nedeniyle yapılan değerlendirmelerde tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de, esas olan sınıf numaralarının aynılığı değil, malların / hizmetlerin aynılığı, benzerliği veya benzemezliği olduğundan, durum hakkında daha detaylı açıklama yapılmasına ihtiyaç bulunmamaktadır.

3-     Uygulamada pek çok sıkıntıyı ve belirsizliği yanında getiren durum, WIPO Uluslararası Bürosu tarafından tescile uygun bulunan, ancak incelemeyi yapan ofis tarafından “çok muğlak (belirsiz) [too vague]” bulunan terimlerin durumudur. Bu durum özellikle A.B.D.’ne yapılan uluslararası başvurularda probleme yol açmakta ve çok sayıda marka tescil başvurusu A.B.D. marka tescil ofisi tarafından malların / hizmetlerin muğlaklığı nedeniyle reddedilmektedir. Belirtilen ret kararları mal / hizmet listesinin yeniden düzenlemesi sonucu kolaylıkla kaldırılmakla birlikte, uygulama marka sahipleri açısından zaman kaybına yol açması bakımından eleştirilmektedir. Ayrıca, neredeyse dünyadaki tüm marka tescil ofisleri tarafından kabul edilen terimlerin A.B.D. marka tescil ofisi tarafından muğlak terimler olarak kabul edilmesi, ofisler arasındaki belirgin uygulama farkı olarak da dikkat çekmektedir.

Yazı boyunca açıklamaya ve tartışmaya çalıştığımız konular, Madrid Protokolü kapsamında yapılan uluslararası marka tescil başvurularının sınıflandırması ve mal / hizmet listeleri kapsamlarının değerlendirilmesi içeriklidir. Değerlendirmeler sonucunda vardığımız;

  • Başvuru listelerinde yer alan malların / hizmetlerin nitelikleri nedeniyle, esasa ilişkin inceleme yapmadan, ret kararı verilmesinin yerinde olmadığı ve hem ulusal hem de uluslararası markalar bakımından, esasa ilişkin inceleme aşamasında da, malların veya hizmetlerin niteliği nedeniyle marka tescil başvurularını reddedilmemesi gerektiği (bkz. 1. başlık),
  • Ulusal ofislerin WIPO’nun gönderdiği sınıf numarasını kabul etmekle zorunlu olmakla birlikte, Nicé Anlaşmasının etkisinin yayın ve belgelerle sınırlı olması, esasa ilişkin incelemede ofisin kendi değerlendirmesinin esas olduğu, dolayısıyla (varsa) ulusal sınıflandırmaların kullanılabileceği veya farklı değerlendirmelerin yapılabileceği (bkz. 2. başlık),
  •    Uluslararası Büronun kabul ettiği terimlerin muğlak veya belirsiz bulunması durumunda, ulusal ofislerin bu tabirler bakımından başvuruyu kabul etmeme ve başvuruyu reddederek açıklama isteme yetkisinin bulunduğu (bkz. 3. başlık),

yönündeki yargılarımız ise tartışmaya açıktır.

 

Önder Erol Ünsal

Kasım 2011

“du Pont” Faktörleri – Karıştırılma Olasılığının Tespitinde A.B.D.’nde Kullanılan Testler

İki marka arasındaki karıştırılma olasılığı olup olmadığının tespit edilmesinde A.B.D. mahkemeleri tarafından kullanılan “du Pont” faktörleri 1973 yılında A.B.D. Gümrük ve Patent Temyiz Mahkemesi tarafından verilen “E. I. DuPont de Nemours & Co., 476 F.2d 1357, 177 USPQ 563 (C.C.P.A. 1973)” davasında sayılmıştır. “du Pont” faktörleri karıştırılma olasılığının tespit edilmesinde dünya genelinde kullanılan faktörlerle benzeşmekle birlikte, kararın A.B.D. marka inceleme sisteminde en çok atıfta bulunulan karar olması ve halen geçerliliğini sürdürmesi, daha çok Avrupa Birliği pratikleri üzerinde yoğunlaşmış ülkemizde de kararın temel ilkelerinin bilinmesi gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. Bu tespitten hareketle, A.B.D.’nde karıştırılma olasılığının tespiti için kullanılan “du Pont” faktörleri sıralayacak olursak:

1-      Markaların görsel, işitsel, anlamsal ve ticari izlenim bakımlarından bütünsel benzerliği veya benzemezliği.

2-     Başvuru veya tescilde yer alan malların ve / veya hizmetlerin niteliği ve benzerliği veya benzemezliği.

3-     Yerleşik ve devamlılık göstereceği düşünülen ticaret kanalların benzerliği veya benzemezliği.

4-     Satışların gerçekleştirildiği koşullar ve alıcıların karar biçimi; ani alıma karşı dikkatli – karmaşık alım süreci.

5-      Önceki markanın satış, reklam veya kullanım süresinin uzunluğundan kaynaklanan ünü (bilinirliği, tanınmışlığı).

6-     Benzer mallar üzerinde kullanılan benzer markaların sayısı ve niteliği.

7-     Fiili karışıklık, eğer varsa fiili karışıklığın niteliği ve boyutu.

8-    Eş zamanlı kullanım. Fiili karışıklık olmaksızın eş zamanlı gerçekleşen kullanımın süresi ve bu kullanımın gerçekleştiği şartlar.

9-     Kullanıma konu olan veya olmayan malların çeşitliliği.

10-  Sonraki markanın sahibinin ve önceki markanın sahibinin piyasadaki kesişim noktası.

11-  İddia sahibinin malları üzerinde markasının kullanımı hakkında diğer kişileri engelleme hakkının bulunup bulunmadığı.

12-  Olası karışıklığın boyutu (Karıştırmanın sonuçları önemsiz mi olacaktır yoksa karıştırma esasa ilişkin önemli problemlere mi yol açacaktır?).

13-  Karıştırılma iddiasını destekler nitelikteki diğer unsurlar.

Karıştırılma ihtimalinin varlığı incelenirken, A.B.D.’nde “du Pont” faktörlerinin tamamına eşit ölçüde değer atfedilir, ancak incelenen vakanın niteliğine bağlı olarak bir faktör diğerlerine göre daha belirleyici nitelikte olabilir.

Önder Erol Ünsal

Aralık 2011

unsalonderol@gmail.com

İhtilaf Dışı Üçüncü Kişiler Adına Önceden Tescilli Markaların Karıştırılma İhtimaline Etkisi – A.B.D. Örneği

A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) marka inceleme rehberine göre (Trademark Manual of Examining Procedure – TMEP – 1207.01(d)(iii) – 8th edition – 2011), üçüncü kişiler adına önceden tescilli markaların varlığı, (genellikle) önceki bir markayla çok benzer olan sonraki bir markanın tescil edilmesini haklı hale getirmez, bir diğer deyişle bu tip markaların mevcudiyeti karıştırılma olasılığının varlığı sonucuna ulaşılması ihtimalini ortadan kaldırmaz. Bununla birlikte, üçüncü kişi tescillerinin varlığı, markanın veya markanın bir bölümünün tanımlayıcı, çağrıştırıcı veya genel kullanıma açık nitelikte olduğunu, dolayısıyla halkın malların / hizmetlerin kaynağını ayırt etmek için markadaki diğer unsurlar üzerinde yoğunlaşacağını göstermek için uygun olabilir. Bu biçimde değerlendirildiğinde, üçüncü kişi tescilleri dilin genel olarak nasıl kullanıldığını gösteren sözlüklere benzetilebilir.

USPTO inceleme rehberinin yukarıda yer verilen kısmına göre, üçüncü kişilerin (benzer markaları) kullanımını gösteren kanıtlar, “benzer mallar üzerinde kullanılan benzer markaların sayısı ve niteliği” olarak tanımlanan bir faktördür (karıştırılma olasılığı değerlendirmesinde kullanılan faktörler A.B.D.’nde 1973 yılında alınan ünlü “du Pont” davasında belirtilmiştir ve bu faktörler blogdaki bir sonraki yazıda sayılacaktır). Eğer kanıtlar, ilgili tüketici kesiminin benzer markaların benzer mallar üzerinde üçüncü taraflarca kullanımının farkında olduğunu (bu tip kullanıma maruz kaldığını) ispatlar nitelikteyse, bu kanıtların markanın göreceli olarak zayıf olduğunu ve daha dar içerikli bir koruma kapsamından yararlanması gerektiğini gösterdiği kabul edilir. Belirtilen hususlar, A.B.D. mahkemelerince yapılan değerlendirmelerdir ve davaların isim – numaraları USPTO marka inceleme rehberinin yukarıda yer verilen kısmında görülebilir.

Yukarıdaki paragraflarda yer verilen açıklamalar, USPTO’nun ve A.B.D. mahkemelerinin ayırt edici gücü görece zayıf markalarda karıştırılma olasılığının tespiti konusunda uyguladığı rejimin ana hatlarını göstermesi bakımından da önemlidir. Tanımlayıcı niteliğin varlığı, ilgili piyasalarda veya ticari yaşamda yaygın kullanım veya düşük ayırt edici güç gibi markaların koruma kapsamını zayıflatan evrensel marka inceleme kriterleri dikkate alınmaksızın, çok sayıda markanın, sadece birbirine benzer kelime unsurları içermeleri nedeniyle, hükümsüz kılınabildiği veya reddedilebildiği ülkemiz özelinde ayırt edici gücü görece zayıf markaların koruma kapsamının değerlendirilmesi içerikli karşılaştırmalı analizlerin yapılmasının yerinde olacağı düşünülmektedir.

Önder Erol Ünsal

Aralık 2011

Adalet Divanı “Céline” kararı (C-17/06) – Tescilli Markanın Üçüncü Kişiler Tarafından Ticaret Unvanı, Şirket veya Dükkan İsmi Olarak Kullanımı ve Taslak Direktifle Öngörülen Düzenleme

simplify

(Görsel http://www.stage2planning.com/blog/bid/62080/Too-Many-Advisors-Think-Complicated-Is-Better-Than-Simple adresinden alınmıştır.)

Avrupa Birliği Adalet Divanının 11/09/2007 tarihli C-17/06 sayılı “Celine” ön yorum kararında, üçüncü bir şahsın, marka sahibinin izni olmaksızın tescilli bir kelime markasını, -tescilli marka kapsamındaki mallarla- aynı malların pazarlanmasıyla ilgili olarak şirket ismi, ticaret unvanı  veya dükkan ismi olarak edinmesinin, tescilli marka sahibinin münhasır haklarını kullanarak yasaklayabileceği ticaret sırasında kullanım olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği sorusunun yanıtı verilmiştir. 

 

Adalet Divanına kadar giden süreç aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

 

Yorum kararına konu uyuşmazlık “CELİNE SA” ve “CELİNE SARL” firmaları arasındadır ve sonraki firmanın “celine” ibaresini ticaret unvanı ve dükkan ismi olarak kullanmasıyla ilgilidir. 

 

1928 yılında kurulan “CELİNE SA” firmasının ana iştigal alanı giysilerin ve moda aksesuarlarının tasarımı ve pazarlanmasıdır. “CELİNE SA”, “celine” kelime markasının 1948 yılında “giysiler ve ayakkabılar” mallarını da içerecek biçimde tescil ettirir. Markanın yenilemesi geçen yıllar içerisinde kesintisiz olarak gerçekleştirilir.

 

Bay Grynfogel, 1950 yılında “Celine” ismiyle ”erkek ve kadın giyimi” alanında ticaret yapacak biçimde Nancy (Fransa’da bir şehir) Ticaret ve Şirketler Sicilinde kayıt işlemini gerçekleştirir. “CELİNE SARL”, “celine” ismiyle ticari faaliyet gösterme hakkının Bay Grynfogel’le başladığını ve bu hakkın devirler yoluyla kendisine geçtiğini belirtmektedir. “CELİNE SARL”, Ticaret ve Şirketler Siciline “hazır giyim, iç çamaşır, giysi, kürk, kıyafet ve çeşitli giyim aksesuarları” alanında faaliyet gösterecek biçimde 1992 yılında kaydedilmiştir.

 

Durumdan haberdar olan “CELİNE SA”, “celine” markasına tecavüzün ve “celine” ibaresinin şirket veya ticari işletme ismi olarak kullanılması yoluyla ortaya çıkan haksız rekabetin durdurulması ve zararının tazmini amaçlarıyla, “CELİNE SARL” aleyhine hukuki prosedürleri başlatır.

 

Nancy Bölgesel Mahkemesi 2005 yılında verdiği kararla “CELİNE SA”nın tüm taleplerini haklı bularak, “CELİNE SARL”ın “celine” kelimesini tek başına veya başka eklerle birlikte kullanmasını yasaklar ve şirket unvanının “celine” markasıyla karıştırılmayacak biçimde değiştirilmesi ve 25000 Euro tazminat ödenmesi yönünde hüküm verir.    

 

“CELİNE SARL” bu karara karşı itiraz eder ve dava Nancy Temyiz Mahkemesine taşınır. “CELİNE SARL” temyiz talebinde, tescilli bir kelime markasıyla aynı olan işaretin şirket veya dükkan işletme ismi olarak kullanılmasının tescilli markaya tecavüz sonucunu doğurmayacağı, şirket veya dükkan isminin malları veya hizmetleri ayırt etme gibi bir işlevinin bulunmadığını, bu nedenle malların kaynağı hakkında tüketicilerde karıştırmanın ortaya çıkmayacağını iddialarını öne sürmektedir.

 

Nancy Temyiz Mahkemesi, bu aşamada işlemleri durdurur ve Adalet Divanına ön yorum kararı verilmesi amacıyla takip eden soruyu yöneltir:

 

Direktifin 5(1) maddesi, üçüncü bir şahsın, marka sahibinin izni olmaksızın tescilli bir kelime markasını, aynı malların pazarlanmasıyla ilgili olarak şirket ismi, ticaret unvanı veya dükkan ismi olarak edinmesi, tescilli marka sahibinin münhasır haklarını kullanarak yasaklayabileceği ticaret sırasında kullanım kapsamına girmektedir, biçimde mi yorumlanmalıdır?

 

Karar içeriğinin aktarılmasından önce Direktif madde 5’in ilgili bölümünün içeriğini aktarmak yerinde olacaktır:

 

“5. Tescilli marka sahibine münhasır haklar sağlayacaktır. Marka sahibi kendisinden izin almamış üçüncü şahısların ticaret sırasında aşağıda sayılan biçimlerdeki kullanımını engelleme hakkına sahip olacaktır:

 

     (a)  Markanın tescil edildiği mallar veya hizmetlerle aynı mallar veya hizmetler için aynı işaretin kullanımı.” 

 

Adalet Divanı, ilk olarak, kendisine yöneltilen soruyla ulusal mahkemenin, tescilli bir kelime markasıyla aynı olan bir işaretin, tescilli marka kapsamında yer alan mallarla aynı malların pazarlanmasına yönelik olarak üçüncü bir kişi tarafından izinsiz biçimde şirket ismi, ticaret unvanı veya dükkan ismi olarak kullanımının, Direktif madde 5(1) çerçevesinde marka sahibi tarafından engellenebilecek nitelikte bir kullanım olup olmadığı sorusunun yanıtını aradığını belirtmiştir.

 

Adalet Divanının önceki içtihatından (Arsenal kararı – C-206/01; Anheuser-Busch kararı – C-245/02; Adam  Opel kararı – C-48/05) görüleceği üzere, tescilli bir markanın sahibi kendi markasıyla aynı olan bir işaretin kullanımını, Direktif madde 5(1)(a) kapsamında aşağıdaki dört koşulun yerine gelmiş olması halinde engelleyebilir:

 

  • Kullanım ticaret sırasında olmalıdır.
  • Kullanım konusunda marka sahibinin izni olmamalıdır.
  • Kullanım markanın tescil edildiği mallarla / hizmetlerle aynı mallar / hizmetler için olmalıdır.
  • Kullanım markanın işlevlerini, özellikle tüketicilere malların veya hizmetlerin kaynağını garanti etme yönündeki temel işlevini, etkiler veya etkilemeye müsait nitelikte olmalıdır.

 

Adalet Divanına göre, incelenen vakada, kullanımın ticaret sırasında olduğu (kazanç amacıyla gerçekleştirilen ticari bir aktivite olduğu, özel bir kullanım olmadığı) ve tescilli markanın sahibinin kullanıma izin vermediği açıktır. Buna karşılık, davalı “CELINE SARL” kendi kullanımının, tescilli marka kapsamındaki mallarla aynı mallara yönelik olduğunu kabul etmemektedir.

 

Adalet Divanına göre, bir şirket isminin, ticaret unvanının veya dükkan isminin amacı malların veya hizmetlerin ayırt edilmesini sağlamak değildir (bkz. Robelco kararı – C-23/01; Anheuser-Busch kararı – C-245/02). Ticaret unvanın amacı bir şirketin kimliğini saptamak, şirket veya dükkan isminin amacı ise faaliyeti süren bir ticari işletmeyi adlandırmaktır. Bu doğrultuda, şirket isminin, ticaret unvanının veya dükkan isminin kullanım amacı, bir şirketin kimliğini saptamak veya faaliyeti süren bir ticari işletmeyi adlandırmak olarak sınırlandırılınca, bu nitelikte kullanım, Direktif madde 5(1) kapsamına giren “mallara veya hizmetlere yönelik kullanım” olarak kabul edilemez. 

 

Bunun tersine, üçüncü şahsın pazarladığı malların üzerine şirket ismini, ticaret unvanını veya dükkan ismini oluşan işareti taktığı (yapıştırdığı, iliştirdiği) halde, madde 5(1) kapsamına giren “mallara ilişkin kullanım” ortaya çıkar (bkz. Arsenal kararı – C-206/01; Adam  Opel kararı – C-48/05). 

 

Buna ilaveten, işaret takılmamış (yapıştırılmamış, iliştirilmemiş) olsa da, üçüncü şahsın işareti, şirket ismini, ticaret unvanını veya dükkan ismini oluşturan işaretle, üçüncü şahıs tarafından pazarlanan mallar veya sunulan hizmetler arasında bağlantı kurulmasını sağlayacak biçimde kullanması halinde, “mallara veya hizmetlere ilişkin kullanım” ortaya çıkar.

 

İncelenen vakada, “CELINE SARL”ın kullanımının ”mallara ilişkin kullanım” olup olmadığını belirlemek ise ulusal mahkemenin görevidir. 

 

“CELINE SARL”ın diğer iddiası ise malların kaynağına ilişkin olarak ilgili kamu kesiminde karıştırılmanın oluşmayacağıdır.

 

Daha önce de belirtildiği üzere, tescilli bir markayla aynı işaretin, aynı mallar veya hizmetler için izinsiz biçimde üçüncü bir şahısça kullanımı, kullanımın, markanın işlevlerini, özellikle tüketicilere malların veya hizmetlerin kaynağını garanti etme yönündeki temel işlevini etkiler veya etkilemeye müsait nitelikte olmadığı sürece, Direktif madde 5(1) uyarınca engellenemez. Bu durum, üçüncü şahsın işareti, mallarına veya hizmetlerine ilişkin olarak, “tüketicilerin işareti, malların veya hizmetlerin kaynağını gösterir bir isimlendirme olarak algılamasına müsait biçimde kullanması” halinde ortaya çıkar. Böyle bir durumda, işaretin kullanımı, markanın temel fonksiyonunu tehlikeye düşürür niteliktedir, şöyle ki, Topluluk mevzuatının kurmaya ve sürdürmeye çalıştığı düzgün rekabet sisteminde markanın asli rolü, markayı taşıyan malların veya hizmetlerin, kalitelerinden sorumlu tek bir işletmenin kontrolü altında üretildiğinin veya sunulduğunun garanti edilmesidir (bkz. Arsenal kararı – C-206/01).  

 

İncelenen vakada, “CELINE SARL”ın “celine” işaretini kullanımının ”celine” markasının işlevlerini, özellikle asli işlevini, etkileyip etkilemediğini veya etkilemeye müsait olup olmadığını belirlemek ulusal mahkemenin görevidir. 

 

Adalet Divanına göre incelenen vakada Direktif madde 6(1)(a)’da dikkate alınmalıdır. Direktif madde 6(1)(a), üçüncü şahsın kullanımının ticaret veya sanayi alanında dürüst teamüller kapsamında olması kaydıyla, marka sahibinin üçüncü şahsın kendi ismini veya adresini kullanımının engellenemeyeceği hükmünü içermektedir. Adalet Divanı, bu hükmün uygulama alanının sadece gerçek kişi isimleriyle sınırlı olmadığını önceden belirtmiştir (bkz. Anheuser-Busch kararı – C-245/02).

 

Ticaret veya sanayi alanında dürüst teamüller koşulunun yerine getirilip getirilmediği değerlendirilirken, ilk olarak, üçüncü kişinin ismini kullanımının, kamunun ilgili kesiminde veya bu kesimin önemli bölümünde, üçüncü kişinin malları veya hizmetleri ile marka sahibi veya onun yetkilendirdiği kişi arasında ne ölçüde bir bağlantı kurulmasına yol açtığı göz önünde bulundurulmalıdır. İkinci olarak ise, üçüncü kişinin bu bağlantının ne ölçüde farkında olduğu dikkate alınmalıdır. Değerlendirme yapılırken göz önünde bulundurulması gereken bir diğer faktörse, markanın tescil edildiği veya korumanın talep edildiği üye ülkede, malların veya hizmetlerin pazarlanması yoluyla üçüncü kişinin faydalanabileceği bir üne (bilinirliğe) sahip olup olmadığıdır (bkz. Anheuser-Busch kararı – C-245/02). 

 

İncelenen vakada, ilgili tüm faktörleri dikkate alarak “CELINE SARL”ın tescilli marka sahibi “CELINE SA” aleyhine haksız rekabet kapsamına girecek faaliyette bulunup bulunmadığını belirlemek ulusal mahkemenin görevidir. 

 

Yukarıda yer verilen tüm açıklamalar ışığında Adalet Divanı ulusal mahkeme tarafından yöneltilen soruyu takip eden biçimde yanıtlamıştır:

 

Üçüncü bir şahsın, marka sahibinin izni olmaksızın, önceden tescilli bir markayla aynı nitelikteki bir şirket ismini, ticaret unvanını veya dükkan ismini (- tescilli marka kapsamındaki mallarla – ç.n.) aynı olan malların pazarlanmasıyla ilgili olarak şirket ismi, ticaret unvanı veya dükkan ismi olarak kullanması, mallara ilişkin kullanımın markanın işlevlerini etkilemesi veya etkilemeye müsait olması halinde, Direktif madde 5(1)(a) kapsamında tescilli marka sahibinin engellemeye yetkili olduğu nitelikte kullanımı oluşturur. Bununla birlikte, Direktif madde 6(1)(a), yalnızca üçüncü kişinin kendi şirket ismini veya ticaret unvanını, ticaret veya sanayi alanında dürüst teamüllere uygun biçimde kullanması halinde, kullanımın yasaklanmasına engel oluşturabilir. 

 

Adalet Divanının ön yorum kararı önemli eleştirilerin hedefi olmuştur. Eleştiriler, özellikle tescilli markalara tecavüzün gerçekleşmesi için aynı markanın aynı mallar / hizmetler için kullanılmasının (double identity – çifte ayniyet) yeterli görülmemesi, Adalet Divanının önceki içtihadıyla paralel biçimde markanın, malların diğer işletmelerin mallarından ayırt edilmesini sağlayacak biçimde kullanılması gerekliliğinin altının çizilmesinden kaynaklanmıştır. Eleştiri sahiplerine göre, çifte ayniyet durumlarında dahi, bu hususun araştırılması, tecavüz tespitine varılmasını zorlaştırmaktadır. 

 

Bloğumdaki önceki yazılarımda hakkında detaylı bilgi verdiğim ve 2014 yılında yürürlüğe girmesi beklenen Taslak Marka Direktifi ve Taslak Topluluk Markası Tüzüğü ise Adalet Divanının “celine” kararında yer verilen yaklaşımı esas almanın yanısıra, tescilli marka sahibinin kullanımı yasaklayabileceği haller arasına yeni durumlar koyarak Direktif ve Taslağın uygulama alanını netleştirmektedir.

 

Taslak Direktif madde 10(2)(a) ya göre:

 

“2. …. (tescilli marka sahibi aşağıdaki durumlarda tescilli markasına dayanarak üçüncü kişilerin izinsiz kullanımını engelleme hakkına sahiptir:)

(a)  İşaret tescilli markayla aynıysa ve markanın tescil edildiği mallarla veya hizmetlerle aynı mallar veya hizmetler için kullanılıyorsa ve bu kullanım markanın tüketicilere malların veya hizmetlerin kaynağını garanti etme işlevini etkiliyorsa veya bu işlevi etkilemesi mümkünse.

(b)  …”

 

Taslak Direktif madde 10(3)(d) ise takip eden şekilde düzenlenmiştir:

 

“3. … (Özellikle aşağıda sayılan haller paragraf 2 uyarınca yasaklanabilir:)

            …

(d)  İşareti ticaret unvanı veya şirket ismi olarak veya ticaret unvanı veya şirket isminin parçası olarak kullanmak.

(e)  …”

 

Taslak Tüzük’te yer alan paralel hükümler, aynı düzenlemelerin Topluluk Markaları için de kabul edilmesi yönündeki niyeti göstermektedir.

 

Yukarıda açıklanmaya çalışılan “celine” kararı, kanaatimizce Direktif açık olarak yazılmamış bir halin uygulanmasında karşılaşılan boşluk ve sıkıntıların Adalet Divanı tarafından doldurulması amacına hizmet etmektedir. Taslak Direktif ve Tüzük’te yer verilen “işaretin ticaret unvanı veya şirket ismi olarak veya ticaret unvanı veya şirket isminin parçası olarak kullanmasının tescilli marka sahibince engellenebileceği” yönündeki hüküm ise tescilli marka sahiplerinin lehine daha açık bir düzenleme getirmektedir.

 

Önder Erol Ünsal

Temmuz 2013

 unsalonderol@gmail.com