A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) marka inceleme rehberine göre (Trademark Manual of Examining Procedure – TMEP – 1207.01(d)(iii) – 8th edition – 2011), üçüncü kişiler adına önceden tescilli markaların varlığı, (genellikle) önceki bir markayla çok benzer olan sonraki bir markanın tescil edilmesini haklı hale getirmez, bir diğer deyişle bu tip markaların mevcudiyeti karıştırılma olasılığının varlığı sonucuna ulaşılması ihtimalini ortadan kaldırmaz. Bununla birlikte, üçüncü kişi tescillerinin varlığı, markanın veya markanın bir bölümünün tanımlayıcı, çağrıştırıcı veya genel kullanıma açık nitelikte olduğunu, dolayısıyla halkın malların / hizmetlerin kaynağını ayırt etmek için markadaki diğer unsurlar üzerinde yoğunlaşacağını göstermek için uygun olabilir. Bu biçimde değerlendirildiğinde, üçüncü kişi tescilleri dilin genel olarak nasıl kullanıldığını gösteren sözlüklere benzetilebilir.
USPTO inceleme rehberinin yukarıda yer verilen kısmına göre, üçüncü kişilerin (benzer markaları) kullanımını gösteren kanıtlar, “benzer mallar üzerinde kullanılan benzer markaların sayısı ve niteliği” olarak tanımlanan bir faktördür (karıştırılma olasılığı değerlendirmesinde kullanılan faktörler A.B.D.’nde 1973 yılında alınan ünlü “du Pont” davasında belirtilmiştir ve bu faktörler blogdaki bir sonraki yazıda sayılacaktır). Eğer kanıtlar, ilgili tüketici kesiminin benzer markaların benzer mallar üzerinde üçüncü taraflarca kullanımının farkında olduğunu (bu tip kullanıma maruz kaldığını) ispatlar nitelikteyse, bu kanıtların markanın göreceli olarak zayıf olduğunu ve daha dar içerikli bir koruma kapsamından yararlanması gerektiğini gösterdiği kabul edilir. Belirtilen hususlar, A.B.D. mahkemelerince yapılan değerlendirmelerdir ve davaların isim – numaraları USPTO marka inceleme rehberinin yukarıda yer verilen kısmında görülebilir.
Yukarıdaki paragraflarda yer verilen açıklamalar, USPTO’nun ve A.B.D. mahkemelerinin ayırt edici gücü görece zayıf markalarda karıştırılma olasılığının tespiti konusunda uyguladığı rejimin ana hatlarını göstermesi bakımından da önemlidir. Tanımlayıcı niteliğin varlığı, ilgili piyasalarda veya ticari yaşamda yaygın kullanım veya düşük ayırt edici güç gibi markaların koruma kapsamını zayıflatan evrensel marka inceleme kriterleri dikkate alınmaksızın, çok sayıda markanın, sadece birbirine benzer kelime unsurları içermeleri nedeniyle, hükümsüz kılınabildiği veya reddedilebildiği ülkemiz özelinde ayırt edici gücü görece zayıf markaların koruma kapsamının değerlendirilmesi içerikli karşılaştırmalı analizlerin yapılmasının yerinde olacağı düşünülmektedir.
Önder Erol Ünsal
Aralık 2011