Kategori: Marka Mutlak Ret Nedenleri

Renk kombinasyonlarının sicilde gösterim şartı konusunda AB Adalet Divanı son sözü söyledi: Renkleri eşit oranda yan yana dizmek yeterince açık ve kesin bir gösterim değildir!

Görsel: https://insights.howardkennedy.com/post/102fpgu/red-bull-has-the-blues

AB Adalet Divanı renk kombinasyonundan oluşan işaretlerin marka olarak tescil edilebilirliği hakkında merakla beklenen kararını 29 Temmuz 2019 tarihinde verdi. Karar renk kombinasyonlarının ayırt edici niteliğinin tartışıldığı bir karar değil, odak noktasında sicilde gösterim koşulu var. Mahkemece ulaşılan sonuç önemli tartışmalara gebe olacak ve AB düzeyinde uygulamada değişikliğine de yol açabilecek gibi gözüküyor.

Yazının devamında detaylarını aktaracağımız vakayı AB Adalet Divanı’nın önüne getiren idari ve yargısal süreç kısaca şöyle gelişiyor: Red Bull firmasının EUIPO nezdinde tescil edilmiş iki ayrı mavi/gümüş renk kombinasyonu markasının hükümsüzlüğü talep ediliyor. EUIPO İptali Birimi talebi kabul ediyor ve markaların hükümsüzlüğüne karar veriyor. Red Bull’un bu karara karşı yaptığı itiraz EUIPO Temyiz Kurulu tarafından reddediliyor. Red Bull EUIPO Temyiz Kurulu kararına karşı dava açıyor ve davayı inceleyen AB Adalet Divanı Genel Mahkemesi davanın reddine karar veriyor. Red Bull son kanun yoluna da başvurarak Genel Mahkeme’nin kararını temyiz ediyor ve bunun üzerine dava AB Adalet Divanı tarafından inceleniyor.

Kararı aktarmaya başlamadan önce, dava konusu Genel Mahkeme kararıyla ilgili “Red Bull’un mavi/gümüş renk markaları hakkında AB Adalet Divanı Genel Mahkemesi kararı” başlıklı yazıyı Nisan 2018’de IPR Gezgininde yayımladığımızı hatırlatalım. Öncesinde ilgili yazıyı okumak / hatırlamak isteyen okurlar https://iprgezgini.org/2018/04/12/renk-kombinasyonlarinin-marka-olarak-tescili-daha-zor-hale-mi-geliyor-red-bullun-mavi-gumus-renk-markalari-hakkinda-ab-adalet-divani-genel-mahkemesi-karari/ bağlantısından yazıya erişebilirler. Ancak, önceki yazıyı okumadan devam etmek isteyenler için uyuşmazlığın özeti ile başlayalım:

15 Ocak 2002 tarihinde Red Bull firması EUIPO nezdinde bir AB markası başvurusunda bulunmuştur. Tescili istenen marka, aşağıda görüldüğü gibi iki rengin kombinasyonundan oluşmaktadır:

30 Haziran 2003 tarihinde Red Bull, söz konusu markanın kullanım sonucu ayırt edicilik kazandığını kanıtlamak amacıyla ek belgeler sunmuştur. 11 Ocak 2004 tarihinde ise markaya ilişkin olarak, Koruma mavi (RAL 5002) ve gümüş (RAL 9006) renkler için talep edilmektedir. Renkleri oranı yaklaşık %50-%50’dir.” ifadelerinden oluşan tarifnameyi sunmuştur. Başvurunun mal listesi kapsamında 32. sınıftaki “enerji içecekleri” bulunmaktadır. Söz konusu marka, kullanım sonucu ayırt edicilik kazandığı belirtilerek ve yukarıda yer verilen tarifnameyle birlikte 25 Temmuz 2005 tarihinde tescil edilmiştir.

20 Eylül 2013’te Polonya menşeli Optimum Mark sp. z.o.o. isimli firma (kısaca Optimum Mark) yukarıda belirtilen markanın hükümsüzlüğünü talep etmiştir.  Hükümsüzlük talebine gerekçe olarak, markanın grafik gösterim için aranan (açıklık, kesinlik, … ve renkleri önceden belirlenmiş ve yeknesak şekilde birleştiren bir sistematik düzen) gerekli koşulları sağlamadığını ve tescil başvurusuna eşlik eden tarifnamedeki ifadenin, iki rengin ‘yaklaşık’ %50 – %50 şeklinde çok sayıda farklı kombinasyonuna olanak sağladığını öne sürmüştür.

Red Bull’un bir diğer renk markası başvurusu da 1 Ekim 2010 tarihinde EUIPO’ya yapılmıştır. Bu markanın da görseli ve eşya listesi yukarıda belirtilen markanın aynısıdır. Başvuru 29 Kasım 2010 tarihli Bültende yayımlanmış, ancak başvuruyu inceleyen marka uzmanı 22 Aralık 2010 tarihinde renklerin marka örneği içindeki dağılımlarının belirtilmemiş olması nedeniyle eksiklik bildiriminde bulunarak bu eksikliğin giderilmesini talep etmiştir.  Red Bull firması tarafından gönderilen cevap dilekçesi üzerine, 8 Mart 2011 tarihinde söz konusu marka, mavi (Pantone 2747C) ve gümüş (Pantone 877C) renkler için aşağıdaki açıklamayla (tarifnameyle) birlikte kullanım sonucu kazanılmış ayırt ediciliğe dayalı olarak tescil edilmiştir:

“İki renk birbirine eşit oranda uygulanacaktır ve renkler birbirine bitişik (yan yana) halde dizilmiştir.” (The two colours will be applied in equal proportion and juxtaposed to each other)

27 Eylül 2011 tarihinde Optimum Mark, benzer gerekçelerle markanın hükümsüzlüğü talebinde bulunmuştur. Optimum Mark, tarifnamede yer alan “juxtaposed” ifadesinin “ortak bir sınırı olan”, “yan yana konulmuş” veya “kontrast etki için birbirine yakın duran” gibi biçimlerde algılanabileceğini, marka tarifnamesinin, iki rengin mallara ne şekilde uygulandığına ilişkin düzeni belirtmediğini, bu nedenle de gösterimin açık ve kesin olmadığını ileri sürmüştür.

EUIPO İptal Birimi, markaların gösteriminin yeterli kesinlikte olmaması nedeniyle iki markanın da hükümsüzlüğüne karar vermiştir. Kararda, markaların grafik gösteriminin çok sayıda farklı kombinasyona olanak sağladığı ve bu durumun, tüketicilerin satın alımlarını kesinlik içinde yapabilmeleri için sadece belirli bir kombinasyonu algılayıp anımsamalarına engel olduğu belirtilmiştir.

Red Bull, EUIPO İptal Biriminin kararlarına karşı EUIPO Temyiz Kurulu nezdinde itirazda bulunmuştur. Temyiz Kurulu 2 Aralık 2014 tarihli kararlarıyla her iki itirazın da reddine karar vermiştir. Kurul, Adalet Divanı’nın Heidelberger kararında ortaya koyduğu ilkelere atıf yaparak söz konusu markaların, eşlik eden tarifnamelerle birlikte değerlendirildiklerinde, yeterince kesin ve yeknesak (uniform) olmadığı tespitinde bulunmuştur. Kurul’a göre söz konusu markalar, iki rengin birbirinden farklı genel izlenime sahip çok sayıda farklı kombinasyonla tertip edilebilmelerine imkân tanımaktadır.

Red Bull tarafından EUIPO Temyiz Kurulu’nun bu kararlarına karşı açılan dava AB Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin 30 Kasım 2017 tarihli kararıyla reddedilmiş ve bu kararın da temyiz edilmesi üzerine dava son karar mercii olan AB Adalet Divanı tarafından görülmüştür.

Başvuru sahibi Red Bull tarafından davada beş gerekçe ileri sürülmüştür:

  • eşit muamele ilkesinin ihlali,
  • AB Marka Tüzüğünün m. 4 (marka olabilecek işaretleri düzenleyen ve sicilde gösterim koşuluna yer veren madde) hükmü ile m. 7(1)(a) (4. maddede belirtilen şartları taşımayan işaretlerin marka olarak tescil edilemeyeceğini düzenleyen mutlak tescil engeli) hükümlerinin ihlal edilmesi,
  • yasal beklentilerin korunması ilkesinin ihlali
  • ölçülülük ilkesinin ihlali
  • Genel Mahkemenin usul kurallarına ilişkin bazı hükümlerin ihlali

Burada, özellikle ikinci sırada yer verilen dava gerekçesi bağlamındaki tespit ve değerlendirmeler üzerinde durulacaktır. Nitekim Adalet Divanı da kararında ilk olarak ikinci dava gerekçesini ele almıştır.

Bu kapsamda Divan tarafından, öncelikle bir işaretin marka olarak tescil edilebilmesi için o işarete sağlanacak korumanın konusunun ve kapsamının açık ve kesin bir şekilde belirlenebilmesine imkân tanıyan bir gösteriminin sunulmasının gerekli olduğu hatırlatılmıştır. Eğer başvuruya yazılı bir tarifname eşlik ediyorsa, bu tarifname tescille elde edilmek istenen korumanın konusunu ve kapsamını netleştirmeye yardım etmeli; sunulan gösterim ile uyumsuz olmamalı ve sunulan gösterimin konusu ve kapsamı hakkında şüphelere yol açmamalıdır. (27/03/2019, Hartwall, C-578/17, EU:C:2019:261, para. 39-40)

Dış hat sınırları olmaksızın, münhasıran ve soyut olarak iki veya daha fazla rengin kombinasyonundan oluşan işaretlerin gösteriminin, renkleri önceden belirlenmiş ve yeknesak şekilde birleştiren bir sistematik düzen içermesi gerekmektedir. İki veya daha fazla rengin, belli bir şekil ve dış hat çizgileri olmaksızın sadece bir araya getirilmesi, ya da iki veya daha fazla renge ‘akla gelebilen her biçimde’ gönderme yapılması; gerekli kesinlik ve yeknesaklığı (uniformity) sağlamayacaktır. Bu şekildeki gösterimler birbirinden farklı çok sayıda kombinasyon yaratılmasına olanak sağlamaktadır. Bu da, tüketicilerin -ilerideki satın alımlarını kesinlik içinde yapabilmeleri bakımından- sadece belirli bir kombinasyonu algılayıp anımsamalarına engel olmaktadır. Ayrıca böylesi gösterimler, yetkili otoriteler ve ticari aktörlerin korumanın kapsamını bilmelerine de imkân vermemektedir.

Somut olayda Red Bull’a ait tescil başvurularının münhasıran mavi ve gümüş renklerin kombinasyonundan oluştuğu konusunda bir tartışma bulunmamaktadır.

Her iki işaretin de gösterimi, birbirine paralel ve yan yana dizilmiş, eşit yüzeye sahip biri mavi, diğeri gümüş renkte iki dikey blok biçiminde yapılmıştır. Bu gösterimlere birer tarifname de eşlik etmektedir. Bunlardan birincisi her bir rengin oranının “yaklaşık %50-%50” olduğunu, ikincisi ise iki rengin yan yana konulduğunu ve eşit oranda uygulanacağını belirtmektedir.

Dava konusu kararında Genel Mahkeme, ilk tescille ilgili olarak tarifnamede yer alan “yaklaşık” kelimesinin, gösterimdeki kesinlik eksikliğini destekler mahiyette olduğunu, bu durumun da ilgili renklerin farklı biçimlerde tertip edilebilmesine imkân sağladığını belirtmektedir.

Diğer tescille ilgili olarak ise Genel Mahkeme, yana yana dizilimin (juxtaposition) farklı biçimler alabileceğini, renkler eşit oranda dağılım gösterseler dahi bunların yana yana diziliminin farklı görünümlere ve yerleşimlere sebebiyet vereceğini ifade etmektedir.

Adalet Divanı, Genel Mahkeme’nin dava konusu kararındaki bu tespitlerine katılmaktadır. Söz konusu markaların tescili, önceden belirlenmiş olmayan çoklu gösterimlere yol açmakta olup yeknesak değildir. Dolayısıyla markalar, sicilde gösterim şartına ilişkin mevzuat hükmüne ve Mahkemenin “Heidelberger Bauchemie” kararında[1] ortaya koyduğu ilkelere aykırı olarak tescil edilmişlerdir.

Hatırlatmak gerekirse, Adalet Divanı, renk kombinasyonlarından oluşan markaların açık ve kesin şekilde sicilde gösterimi konusunda ilkesel nitelikteki Heidelberger kararında, dış hat sınırları olmaksızın, münhasıran ve soyut olarak iki veya daha fazla rengin kombinasyonundan oluşan markalar bakımından, grafik gösterimin “renkleri önceden belirlenmiş ve yeknesak şekilde birleştiren bir sistematik düzen” içermesi gerektiğini ortaya koymuştur. Yine aynı kararda, iki veya daha fazla rengin, belli bir şekil ve dış hat çizgileri olmaksızın sadece bir araya getirilmesinin, ya da iki veya daha fazla renge ‘akla gelebilen her biçimde’ gönderme yapılmasının; gerekli kesinlik ve yeknesaklığı (uniformity) sağlamayacağına hükmedilmiştir.

Diğer taraftan Adalet Divanı’na göre, somut olayda davacı Reb Bull’un iddiasının aksine, renklerin kombinasyonundan oluşan markaların, söz konusu renkleri önceden belirlenmiş ve yeknesak şekilde birleştiren bir sistematik düzen içermesi koşulu, bu tür markaları bir figüratif markaya dönüştürmeyecektir. Zira bu koşul, renklerin gösteriminin dış hatlarla belirlenmesinin şart olduğu anlamına gelmemektedir.

Markalar kullanım sonucu kazanılmış ayırt ediciliğe dayalı olarak tescil edilmiş olduğundan, EUIPO’nun ve Genel Mahkeme’nin, sicilde gösterim koşuluna ilişkin madde hükmü kapsamındaki değerlendirmede, markaların çeşitli tezahürlerdeki kullanımını, özellikle de söz konusu markaların fiili kullanımlarını göz önünde tutmasında bir engel bulunmamaktadır.

Belirtilen tespit ve değerlendirmeler çerçevesinde Adalet Divanı, Genel Mahkeme tarafından verilen kararı yerinde bulmuştur. Davacı Red Bull tarafından ileri sürülen eşitlik, ölçülülük ve yasal beklentilerin korunması ilkelerinin ihlali gibi diğer gerekçeler de haklı görülmemiş ve sonuç olarak davanın reddine karar verilmiştir.

Adalet Divanı’nın aktardığımız kararı bu uyuşmazlık hakkındaki nihai ve kesin karardır.  Karar kanaatimizce bir takım soruları ve tartışmaları da beraberinde getirecektir.

Aktardığımız karar ekseninde tarafımızca yapılan bazı tespitler ve ilk akla gelen meseleler şunlardır:

  • Hükümsüzlük talebine konu her iki markada da marka örneğiyle (markanın reprodüksüyonu) birlikte birer yazılı tarifname sunulmuş ve ilgili renklerin kodları da bu tarifnamede verilmiştir. Ancak marka örneği (renkler marka örneğinde görünüm olarak eşit oranda yer kaplasa dahi) ve renk kodlarının verilmesi, renk kombinasyonundan oluşan markalarda gerekli kesinlik şartını yerine getirmeyecektir. Heidelberger kararında da ortaya konulduğu üzere, bu renklerin önceden belirlenmiş ve yeknesak bir sistematik düzen içermesi de gereklidir. Kanaatimizce bu da ancak bir tarifnameyle mümkün olabilecektir.
  • Dava konusu olayda marka örneğine eşlik eden ve renklerin dağılımını “yaklaşık %50-%50” şeklinde ifade eden tarifname yeterli kesinlikte bulunmamıştır. “Yaklaşık” kelimesinin anlamı itibarıyla zaten bir kesinlik içermemesi nedeniyle bu tarifnameyle tescil edilmiş marka bakımından ulaşılan sonuç çok da şaşırtıcı değildir. Ancak, dava konusu diğer markada, marka örneğine (ve ilgili renklerin kodlarına) eşlik eden “İki renk birbirine eşit oranda uygulanacaktır ve renkler birbirine bitişik (yan yana) halde dizilmiştir.” şeklindeki tarifname de EUIPO ve AB Adalet Divanınca, sicilde gösterim koşulu bağlamında yeterli kesinliği sağlar nitelikte görülmemiştir.
  • Şu halde, renk kombinasyonlarından oluşan başvurularda; marka örneğine ve renk kodlarına eşlik eden “renklerin dağılımı eşit orandadır”, “renklerin oranı %50-%50’dir”, “renkler eşit oranda yan yana getirilmiştir” vb. yazılı açıklamaların, sicilde gösterim şartının sağlanması bakımından yeterli olmayacağı anlaşılmakla birlikte, Mahkeme kararında bu koşulların nasıl bir tarifname (veya ilave bir açıklama ya da belge) ile sağlanabileceği konusunda bir ipucu da bulunmamaktadır.
  • Dava konusu olaydaki markalarda olduğu gibi, yeterli kesinlik taşımayan tarifnamelerle (veya tarifnamesiz) olarak tescil edilmiş renk kombinasyonu markaları, Adalet Divanı’nın bu kararı neticesinde, olası hükümsüzlük taleplerine/davalarına konu edilebilecektir. Dolayısıyla sicilde gösterimi yeterli kesinliği taşımayan renk kombinasyonu markaları, bu gerekçeye dayalı olarak hükümsüzlük tehdidi altında olacaktır.
  • Renk kombinasyonunun, marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin şekilde anlaşılmasını sağlayacak şekilde sicilde gösterimi, markanın kullanımının devreye girdiği durumlar (örn. kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik, tescilli bir renk kombinasyonu markasına dayanılarak yapılan itirazda markanın kullanım ispatı talebine konu olması, vb.) bakımından da büyük önem arz edecektir.  Örneğin dava konusu markayı ele alacak olursak, renk kombinasyonunun aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi bir fiili kullanımı, tescilli markanın ayırt edici karakterini değiştiren bir kullanım olarak mı, yoksa ayırt edici karakterini değiştirmeyen bir kullanım olarak mı değerlendirilmelidir?
  • İşte, tescil talebine konu işaret için marka sahibine sağlanacak korumanın konusu açık ve kesin şekilde belirlenebilir olmadığında,  diğer bir ifadeyle markanın sicilde gösterimi aranan bu koşulları sağlar nitelikte olmadığında, yukarıdaki soruya verilecek yanıt da güçleşecektir. Şüphesiz korumanın konusunun kesin ve net olarak belirli olması, bu işarete başka işaretler karşısında sağlanacak korumanın kapsamının ve sınırlarının belirlenmesi açısından da etkili olabilecektir.
  • Dava konusu markalar “grafik gösterim” (graphic representation) şartının bulunduğu dönemde (önceki AB Marka Tüzüğü’nün yürürlükte bulunduğu) tescil edilmiş ve markaların hükümsüzlüğü bu mevzuat döneminde talep edilmiştir. Ancak şu an yürürlükte bulunan 2017/1001 sayılı AB Marka Tüzüğünde, “grafik gösterim” şartı yerine “marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin şekilde anlaşılmasını sağlayacak şekilde sicilde gösterimi” şartı bulunmaktadır. Ancak kanaatimizce bu durum, kararın yürürlükteki mevzuata etkisini ve uygulanabilirliğini ortadan kaldırmayacaktır. Zira dava konusu Genel Mahkeme kararında da belirtildiği üzere, ilgili maddenin yeni lafzı, hukuki belirliliği güçlendirme amacını taşımakta olup madde hükümde yer alan ifadeler, hükmün bir önceki lafzından daha da kısıtlayıcı niteliktedir. Şöyle ki, AB kanun koyucusu, ilgili hükmün gövdesine açıkça, Adalet Divanı’nın Sieckmann (C-273/00) ve Heidelberger (C-49/02) kararlarında belirlenen ilkeleri dâhil etmiş ve böylelikle, söz konusu maddenin yeni lafzını içtihatlarla tam uyumlu hale getirmiştir. Dolayısıyla, verilen kararın yürürlükteki AB mevzuatı açısından da doğrudan etkileri olacağı ve kararın uygulama alanı bulacağı düşünülmektedir.
  • Adalet Divanı kararları, EUIPO ve AB üye ülkeleri açısından bağlayıcı niteliktedir. Dolayısıyla, başta EUIPO olmak üzere AB üye ülkelerinin fikri mülkiyet ofisleri/kurumlarının, renk kombinasyonlarından oluşan başvurulara ilişkin olarak sicilde gösterim koşulunun ne şekilde sağlanabileceğini tekrar tartışmaya açması ve uygulama kriterlerini revize etmeleri muhtemeldir.
  • Bundan böyle renk kombinasyonlarının, bilhassa AB’de ve AB üye ülkelerinde marka olarak tescilinin, sicilde gösterim şartının eksiksiz yerine getirilmesi bakımından biraz daha meşakkatli olacağı, zira inceleyici ofislerin bu tür markaları bahsi geçen husus açısından daha titiz bir incelemeye tabi tutacakları öngörülmektedir.
  • Ülkemiz açısından, 6769 sayılı SMK’nın marka hukukuna ilişkin pek çok maddesi gibi “marka olabilecek işaretler” başlığı bağlamında markanın sicilde gösterim şartını da içeren 4’üncü maddesi, AB Marka Tüzüğü’nün ilgili maddesinden alınmıştır. AB Adalet Divanı’nın bu kararı ve buna bağlı olarak AB düzeyinde olası bir uygulama değişikliğinin, mevzuatında çok benzer içerikte bir hüküm bulunan Türkiye açısından da etki ve yansımaları olacak mıdır?

Konuyla ilgili tespitleri, değerlendirmeleri ve bağlantılı olabilecek soruları çoğaltmak mümkündür.  Bu meselelerin ne şekilde çözüme kavuşacağını, ofis kararları ve mahkeme kararları ekseninde gelişip şekillenecek uygulamalar zaman içinde gösterecektir.

H. Tolga Karadenizli

Ekim 2019, Ankara

karadenizlit@gmail.com


[1] C-49/02, EU:C:2004:384

SKY – SKYKICK: ABAD Hukuk Sözcüsü Tanchev Kötü Niyetli Marka Tescil Başvuruları Hakkında Değerlendirmesini Yaptı ve Bombayı Adalet Divanı’nın Kucağına Bıraktı (C-371/18)

Adalet Divanı Hukuk Sözcüsü Evgeni Tanchev, 16 Ekim 2019 tarihinde verdiği Sky – SkyKick görüşüyle, tabir yerindeyse saatli bombayı Adalet Divanı’nın kucağına bıraktı.

Tanchev görüşünü, Birleşik Krallık Adalet Yüksek Mahkemesi’nden gelen C-371/18 sayılı ön yorum talebine ilişkin olarak vermiştir. Talebin konusunu esasen marka tescilleri kapsamında bulunan mal ve hizmetlerin gerçek kullanım niyetinin bulunmamasının kötü niyeti işaret edip etmediği, malların ve hizmetlerin açık ve belirli olmamasının hükümsüzlük nedeni olup olmadığı gibi hususlar oluşturmaktadır.

Adalet Divanı’nın ön yorum talebini nasıl yanıtlayacağı şu anda elbette bilinmemektedir; ancak karar Tanchev’in görüşü yönünde çıkarsa, Avrupa Birliği marka hukuku ve uygulamasını heyecanlı günlerin beklediğini şimdiden söyleyebiliriz. AB uygulamalarını yakından takip eden ve mevzuat ile uygulamalar bakımından yakın benzerlik gösteren Türkiye bakımından da benzer durumun ortaya çıkacağını söylemek ise hayalcilik olmayacaktır.

Hukuk Sözcüsü Tanchev’in görüşü http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=219223&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6895863 bağlantısından görülebilir. 142 paragraflık görüşün geniş bir özeti bu yazıda yer almayacak, yazı kapsamında yalnızca Birleşik Krallık Adalet Yüksek Mahkemesi’nin sorularına ve Tanchev’in nihai yanıtlarına yer vereceğiz ve tüm AB marka camiası gibi Adalet Divanı’nın vereceği kararı beklemeye başlayacağız.

Öncelikle, görüşe temel olan vakaları kısaca aktaralım:

Türkiye’de olduğu gibi Avrupa’da da oldukça agresif bir marka koruma politikası izleyen televizyon yayıncısı SKY PLC, bulut teknolojileri alanında faaliyet gösteren bir start-up firması olan SKYKICK INC firmasının “Skykick” markasını kullanarak “Sky” markalarına tecavüz ettiği iddiasıyla dava açar. SKYKICK firması tecavüz iddialarını reddeder ve bununla yetinmeyerek, tecavüz iddiasının gerekçesi “Sky” markalarının tescillerinin geçersiz olduğunu iddia eder. SKYKICK’e göre, “Sky” markalarının mal ve hizmet listelerindeki tabirlerin bir kısmı açıklık ve kesinlik şartlarını yerine getirmemektedir ve bu markaların tescil başvuruları kötü niyetle yapılmıştır.

Bu iddiaları değerlendiren Birleşik Krallık Adalet Yüksek Mahkemesi, bir noktada yargılamayı durdurur ve aşağıda temel noktalarına yer vereceğimiz soruları (soruları kelimesi kelimesine çevirmeyerek, asıl noktalarını belirteceğim), Adalet Divanı’na yönelterek ön yorum kararı talep eder:

I- Tescilli bir AB markası veya üye bir ülkede tescil edilmiş ulusal bir marka, mal ve hizmet listesinde yer alan tabirlerin açıklık ve kesinlik şartlarını yerine getirmemesi nedeniyle kısmen veya tamamen hükümsüz kılınabilir mi?

II- Eğer birinci soruya olumlu yanıt verilirse, “bilgisayar yazılımı” gibi bir tabir çok genel midir ve açıklık ve kesinlik şartını yerine getirmekte midir?

III- Bir markayı kapsadığı mal ve hizmetleri kullanım niyeti olmaksızın tescil ettirmek kötü niyet teşkil eder mi?

IV- Eğer üçüncü soruya olumlu yanıt verilirse, tescil başvurusunun malların ve hizmetlerin kullanım niyeti olan kısmı için iyi niyetle, kullanım niyeti olmayan kısmı içinse kötü niyetle yaptığı sonucuna varılabilir mi?

V- Bu soru Birleşik Krallık marka mevzuatının bir maddesinin AB Marka Direktifine uygunluğunu sorgulamaktadır. Yer vermiyoruz.

Hukuk Sözcüsü Tanchev detaylarına girmeyeceğimiz uzun bir değerlendirmenin ardından sorulara aşağıdaki yanıtları vermiştir:

I- Tescilli bir AB markası veya üye bir ülkede tescil edilmiş ulusal bir marka, mal ve hizmet listesinde yer alan tabirlerin açıklık ve kesinlik şartlarını yerine getirmemesi nedeniyle kısmen veya tamamen hükümsüz kılınamaz. Bununla birlikte, malların ve hizmetlerin açıklık ve kesinlik şartını yerine getirmemeleri, bu tip tescilli markalara sağlanan korumanın kapsamı değerlendirilirken dikkate alınabilir.

II- Bununla birlikte, malların ve hizmetlerin açıklık ve kesinlik şartını yerine getirememesi hali, Direktif’te ve Birlik Marka Tüzüğü’nde yer alan kamu düzenine aykırılık içerikli ret ve hükümsüzlük nedeni kapsamına girebilir, bir markanın “bilgisayar yazılımı” için tescil edilmesi de haksız ve kamu menfaatine aykırıdır . “Bilgisayar yazılımı” gibi bir tabir çok geneldir ve açıklık ve kesinlik şartını yerine getirmemektedir.

III- Bir markayı kapsadığı mal ve hizmetleri kullanım niyeti olmaksızın tescil ettirmek için yapılan başvuru bazı hallerde kötü niyeti gösteren bir husus olabilir, bu hal özellikle başvuru sahibinin tek amacının üçüncü bir tarafın piyasaya girişini engellemek olması ve bu tip istismarcı başvuru stratejisini gösteren delillerin bulunması durumunda oluşacaktır, bunu saptayacak olan da ulusal mahkemelerdir.

IV- Hükümsüzlük halinin tescil kapsamındaki mal ve hizmetlerin yalnızca bir kısmı bakımından ortaya çıkması halinde, yalnızca söz konusu mal ve hizmetler hükümsüz kılınabilir.

V- Bu yanıt Birleşik Krallık marka mevzuatının bir hükmü ile ilgili olduğundan yanıtı belirtmiyoruz.

Tanchev’in yanıtlarının, özellikle açık ve kesinlik şartını yerine getirmeyen mal ve hizmetlerin kamu düzenine aykırılık gerekçesiyle reddedilebileceğinin belirtilmesi, bunun yanısıra “bilgisayar yazılımı” gibi bir tabirin açıklık ve kesinlik şartını yerine getirmediğinin öne sürülmesi (davaya görüş sunan Macaristan, Fransa, Polonya ve Slovakya hükümetleri bu tabirin çok genel olmadığını belirtmişlerdir) ve kullanım niyeti bulunmayan mal ve hizmetlerin tescili için yapılan başvuruların belirli hallerde kötü niyetli başvuru olarak değerlendirilebileceğinin belirtilmesi gibi yönleriyle tartışmaya oldukça açık olduğu kanaatindeyiz.

Eğer, Adalet Divanı’nın ön yorum kararı, Hukuk Sözcüsü Tanchev’in yanıtları doğrultusunda olursa (kast ettiğimiz özellikle 2. yanıttır), AB marka camiasını hareketli yeni günlere merhaba diyeceğini şimdiden söyleyebiliriz. En iyisi Adalet Divanı’nın ön yorum kararı için şimdiden gün saymaya başlayalım.

Önder Erol ÜNSAL

Ekim 2019

unsalonderol@gmail.com

Bir Zamanlar Amerika’da: Yasak Maddelerin İnsan Vücuduna Aktarımı Amaçlı Malzemeler Marka Tesciline Konu Olabilir mi? USPTO Temyiz Kurulu Sözünü Söyledi

“Cannabis sativa” bitkisinin, yani çoğunluğumuzun bildiği ismiyle “hint keneviri” bitkisinin yaprakları ve tohumları uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin üretiminde kullanılmaktadır. Bu tür maddelerin kullanımı ve bulundurulması dünya genelinde çoğunlukla kanun dışıdır. Bununla birlikte, A.B.D.’nin bazı eyaletlerinde hint keneviri veya marihuananın kullanımı, belirli şartlar dahilinde yasaldır, ancak bu eyaletlerdeki durum, konu federal düzeyde marka tesciline geldiğinde problemlere yol açmaktadır. Cannabis tüketilirken kullanılan malzemelerin, tescilli markaların kapsamında korunmasına ilişkin hususlar, A.B.D. marka hukuku ve uygulamasında yoğun biçimde tartışılmaktadır.

Bu yazıda size tartışmaların önemli eksenlerinden birini göstereceğiz ve federal bir devlet kurumu olan A.B.D. Patent ve Marka Ofisi‘nin (USPTO) konu hakkındaki değerlendirmesi hakkında fikir vermeye gayret edeceğiz.

“Canopy Growth Corporation” (başvuru sahibi), 2014 yılında USPTO’ya “JUJU RX” kelime markasının “dumansız hint keneviri buharlaştırma cihazları, yani tüttürme amaçlı oral buharlaştırıcılar; buharlaşmış hint kenevirini iletme cihazları, yani tüttürme amaçlı buharlaştırıcılar” malları için tescil edilmesi talebiyle başvuruda bulunur. Başvuru sahibi, buna ilaveten aynı malların tescili amacıyla “JUJU HYBRID” başvurusunda da bulunmuştur.

USPTO uzmanı her iki başvuruyu da markaları kanunlara uygun biçimde iyi niyetli kullanım amacının bulunmaması nedeniyle reddeder.

Başvuru sahibi bu kararlara karşı itiraz eder ve itirazlar USPTO Temyiz Kurulu’nca incelenir. Kurul’un itirazlar hakkında verdiği ve bu yazıda sizlere aktarılacak olan kararın http://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/ttabvue-86475885-EXA-19.pdf bağlantısından görülmesi mümkündür.

Kurul’un, kullanım niyetine bağlı başvurulardaki önceki içtihadı, “Eğer ki, başvuruya konu mallar, Federal Kontrol Altında Bulunan Mallar Kanunu‘na (CSA) göre kanun dışı ise, bu mallar başvuru sahibince ticarette kullanılamayacağından, başvuru sahibinin malları iyi niyetle kullanımının hukuken imkansız olduğu” yönündedir.

İncelenen vakada, daha öncekilerde olduğu gibi, başvuru sahibi mallarını hint keneviri veya marihuana buharlaştırıcılar olarak tanımlamıştır. CSA’ya göre marihuana bulundurulması kanunsuz olan kontrol altındaki bir maddedir ve böyle bir maddenin insan vücuduna herhangi bir biçimde intikal ettirilmesini sağlayan her tür cihaz, donanım, alet de CSA çerçevesinde satışa sunumu veya ticari kullanımı kanun dışı olan ilaç donanımlarıdır. CSA’da marihuana, “cannabis sativa (hint keneviri) bitkisinin her tür parçası, bu bitkiden elde edilen reçine, bu bitkiden, tohumlarından veya reçinesinden üretilen her tür bileşen, ürün, tuz, türev, karışım” olarak yer almaktadır.

Belirtilen tanımlar ve inceleme konusu vakaya ilişkin kayıtlar dikkate alınınca, başvuru kapsamında hint kenevirine yapılan atıfların, CSA’da yer alan tanım kapsamındaki marihuanaya yapıldığı anlaşılmaktadır. Bu çerçevede, hint keneviri veya marihuanayı insan vücuduna herhangi bir şekilde aktarma amaçlı malzemeler, CSA kapsamında kanun dışı ilaç donanımlarıdır ve başvuru kapsamındaki mallar da bu klasmana girmektedir.

Malların ifade ediliş biçimi, malların amacının marihuanayı veya hint kenevirini insan vücuduna aktarmak olduğunu göstermektedir. Başvuru sahibi de malların amacına yönelik bu tespite itiraz etmemektedir. Başvuru sahibinin iddiası, tescilini talep ettiği malların, devlet tarafından satışına izin verilen ve düzenlenen hint keneviri endüstrisi satıcıları veya işletmecileri için tasarlandığıdır. Bu noktada, bazı A.B.D. eyaletlerinde sağlık amaçlı marihuana ticaretinin yasal olduğu bir kez daha belirtilmelidir.

Buna karşılık USPTO Temyiz Kurulu’na göre, USPTO’ya yapılan başvurular sonucu federal marka tescili elde edilmektedir ve dolayısıyla kanunilik meselesinin, gene bir federal kanun olan CSA’ya göre değerlendirilmesi gerekmektedir.

Başvuru sahibinin bir diğer iddiası, elektronik sigaralar gibi diğer oral buharlaştırıcı cihazların marka olarak tescil edilmesi önünde engel bulunmaması ve paralel değerlendirme yapılması gerekliliğidir. Bu tip mallar CSA kapsamında kanun dışı olmadığından, paralel değerlendirme yapılması Kurul’a göre mümkün değildir.

Başvuru sahibi, üçüncü kişilere ait bazı önceki tescilleri emsal olarak göstererek markasının tescil edilmesini talep etmektedir. Kurul, bu tescillerin bir kısmının CSA’daki yasal kullanım hallerine ilişkin olduğunu, dolayısıyla incelenen vaka için emsal teşkil etmeyeceğini, bunun ötesinde her vakanın kendi halleri çerçevesinde inceleneceğini belirtmiştir. Buna ilaveten bazı önceki tesciller, incelenen başvuruyla benzer özellikler gösterse de, USPTO’nun bu tescillere izin vermiş olmasının, Kurul veya Mahkemeler açısından bağlayıcılık taşımadığının da altı çizilmiştir.

Başvuru sahibi son olarak, Cole Memo isimli federal bir direktifi işaret ederek, başvuru kapsamındaki malların kanuni olduğunu iddia etmiştir. Temyiz Kurulu, bir kanun olan CSA’nın varlığı karşısında Cole Memo direktifinin dikkate alınamayacağını, kaldı ki bu direktifin de 2018 yılında iptal edildiğini belirterek, bu iddiayı da kabul etmemiştir.

Sonuç olarak, Temyiz Kurulu başvuru sahibinin tüm iddialarını reddederek başvurular hakkındaki ret kararlarını, başvuruların kapsamındaki mallara ilişkin kullanım niyetinin kanun dışı olması gerekçesiyle onamıştır.

Karar, Cannabis endüstrisi için sevindirici olmasa da, yoğun tartışmaların yaşandığı bu alanda gelecek günlerin ne getireceğini hep birlikte göreceğiz.

Son Not: Yazıyı yazmaya başladığım andan şu ana dek aklımda Sergio Leone‘nin hayranı olduğum ve onlarca kez izlediğim Bir Zamanlar Amerika’da (Once Upon a Time in America) filmi vardı. Neden mi? Film Noodles (Robert De Niro) bir afyon evinde uyuşturucunun etkisi altındayken başlar ve finalde de Noodles gene afyon evindeyken biter. Yaklaşık 4 saat süren, flashbacklerle dolu ve yoksulluk, dostluk ve ihanet başta gelmek üzere nice kavramı bir arada sorgulatan bu filmi, izleyenler de izlemeyenler de DVD’sini edinip ilk kez veya yeniden görsün. Ve evet, Ennio Morricone‘nin müzikleri en az film kadar güzel, belki de filmin önünde, hatta bana sorarsanız tüm zamanların en iyi soundtrack albümü Bir Zamanlar Amerika’da filmine aittir. Onun da Youtube bağlantısını aşağıya ekleyeyim, tadını çıkarın!

Önder Erol ÜNSAL

Ekim 2019

unsalonderol@gmail.com

Ses Markalarının Ayırt Edici Niteliği EUIPO Temyiz Kurulu’nca İçecekler İçin Değerlendirildi

Ses markası başvurularında sıklıkla karşılaşılan ret nedeni, sicilde gösterim şartının yerine getirilememesi, dolayısıyla başvuruya konu işaretin marka olabilecek işaretler arasına girememesidir.

Sicilde gösterim şartını layıkıyla yerine getirdiği kabul edilen ses markası başvuruları, bu aşamadan sonra mutlak ret nedenleri incelemesine tabi tutulmaktadır. Mutlak ret nedenleri incelemesi aşamasına geçebilen ses markası başvurularının sayısı nispeten az olduğundan, ses markalarının hangi hallerde ayırt edici nitelikten yoksun veya tanımlayıcı olarak kabul edileceği genellikle pek bilinmemekte veya tartışma konusu edilmemektedir.

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Temyiz Kurulu’nun Temmuz 2019’da verdiği yeni bir karar, ses markası başvurularının ayırt ediciliğine ilişkin değerlendirme kriterleri hakkında net bir yaklaşımı ortaya koymaktadır. Bu yazıda EUIPO Temyiz Kurulu‘nun söz konusu kararını sizlerle paylaşacağız.

Almanya’da yerleşik “Ardagh Metal Beverage Holdings GmbH & Co. KG” (başvuru sahibi) http://euipo.europa.eu/trademark/sound/EM500000017912475 bağlantısından dinleyebileceğiniz ses kaydının marka olarak tescil edilmesi talebiyle EUIPO’ya başvuruda bulunur. Tescili talep edilen ses, kısaca gazlı içecek içeren bir kutunun açılma sesi olarak tanımlanabilir.

Başvurunun kapsamında 6., 29., 30., 32. 33. sınıflara dahil mallar bulunmaktadır. Bu mallardan 29., 30., 32. 33. sınıflara dahil olanlar ilgili sınıflardaki içecekler (sütler, kahveler, çaylar, yoğurt bazlı, çikolata bazlı içecekler, meşrubatlar, alkollü içecekler vd), 6. sınıfa dahil olanlar ise metalden içecek kutuları, metalden kaplardır.

EUIPO uzmanı başvuruyu ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesiyle tüm mallar bakımından reddeder. Ret kararının nedeni, gazlı ya da gazsız içecekler bakımından içecek kutusu açılış sesinin ticari kaynak gösterme vasfına sahip olmaması, 6. sınıftaki malların ise içecek kutularının kendisi olmasıdır. Uzmana göre, ticaret alanındaki rakiplerin ürünlerinin hafif düzeyde farklı sese sahip olmaları, başvurunun ayırt edici olduğu anlamına gelmemektedir. Farklılığın dikkat çekici düzeyde olması gerekir ki, incelenen vakada hal böyle değildir.

Başvuru sahibi ret kararına karşı itiraz eder. İtirazın dayandığı temel gerekçeler; kutunun açılışına ait sesteki sürpriz ve beklenmedik zaman aralığının ve sıradışı derece uzun ses düzeninin göz ardı edilmesi, sesin gazlı içecek kutularının alışıldık sesinden farklı olması, gaz içermeyen içecekler bakımından ret kararının dayanaksız olması ve tüketicilerin dikkat seviyesinin yüksek olmasıdır.

EUIPO Temyiz Kurulu itirazı incelemeye her itirazda olduğu gibi konu hakkındaki genel içtihat ve açıklamalarla başlar. Ayırt edicilik hakkında daha önce pek çok yazıda yer verdiğimiz içtihadı tekrarlamak yerine, doğrudan ses markalarının ayırt ediciliği hususundaki açıklamalara geçiyoruz.

İçtihada göre, ses markalarının ayırt ediciliğini değerlendirirken kullanılacak ölçüt, diğer marka türleri için kullanılacak ölçütten farklı değildir. Bununla birlikte değerlendirme yapılırken, kamunun ilgili kesiminin bazı marka türlerine yönelik algısının diğer marka türlerine yönelik algısından farklılık gösterdiği de dikkate alınmalıdır. Bu bağlamda incelemede, toplumun kelime veya şekilleri marka olarak görmeye alışkın olduğu, ancak sadece seslerden oluşan işaretler için durumun aynı olmadığı göz önünde bulundurulmalıdır. Özellikle, inceleme konusu başvurunun kapsadığı içecekler ve içecek ambalajları piyasasında, ürünlerin ticari kaynağının seslerin yardımıyla gösterilmesi pek alışıldık bir hal değildir.

Bu tip malları sadece bir ses markasıyla satışa sunmak belirli zorluklar içermektedir. Bu tip ürünlerde, ses markasının sadece bir sesten oluştuğu hallerde (yani müzik, nota vs olmayan hallerde), tüketicilerin sesi ürünü satın aldıktan sonra kutuyu açarken duyacakları açıktır. Markaların amacı ise tüketicilerin bilgilenmiş bir şekilde seçim yapmalarını ve olumlu deneyimlerini yeni satın alma işlemlerinde tekrarlamalarını sağlamaktır. Buna karşın sesin, ürün tüketilirken ortaya çıkması halinde, bu ses tüketicilerin satın alma kararını etkileyecek bir referans noktası olarak değerlendirilemez.

İçtihada göre, bir sesin tüketiciler tarafından ticari kaynak gösteren bir işaret olarak algılanması için belirli bir rezonansının veya tanınırlık değerinin bulunması gereklidir; aksi durumlarda ses yalnızca işlevsel bir unsur olarak algılanacak veya sese herhangi bir değer atfedilmeyecektir.

EUIPO uzmanının doğru biçimde tespit ettiği üzere, başvuruya konu sesin malların kullanımına ait bir içsel (ayrılmaz) ses olduğu hallerde, ürün şekillerinden veya bunların ambalajlarından oluşan başvurular için kullanılan değerlendirme kriterleri esas alınmalıdır. Yani ayırt ediciliğin bulunduğu yönündeki tespite varabilmek için, işaretin ilgili piyasadaki norm ve alışkanlıklardan önemli düzeyde uzaklaşmış olması şartı gözetilmeli ve/veya kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik aranmalıdır. İncelenen vakada böyle bir durum söz konusu değildir.

EUIPO uzmanı kararında, başvuruya konu sesin başvuru kapsamında bulunan mallarla doğrudan ilişkili olduğunu ve ürünlerin kullanımına ilişkin içsel bir ses olduğunu açıklamıştır ve bu tespit yerindedir. Başvuru kapsamındaki içeceklerin tamamının gazlı versiyonları olabileceğinden 29.,30.,32. ve 33. sınıflara dahil içecekler bakımından ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesiyle verilen ret kararı Kurul’a göre de doğrudur.

6. sınıfa dahil metal içecek kapları veya kaplar malları bakımından da başvuruya konu ses içsel bir özelliktir.

Başvuruya konu ses, gazlı içecek kutularını açarken çıkan sesten genel özellikleri itibarıyla belirgin biçimde farklılaşmamaktadır ve dolayısıyla tüketiciler tarafından ticari kaynak gösteren bir işaret olarak algılanmayacaktır. Başvuru sahibinin iddiasının aksine, başvuruya konu seste, tenekenin açılışıyla bükülmesi arasındaki ara, karşılaştırabilecek sesler dikkate alındığında, sesi çok açık hale getirecek derecede rezonant değildir ve aynı durum ses kaydının uzunluğu bakımından da geçerlidir.

Kurul’a göre ilgili tüketiciler, başvuruya konu sesi ticari kaynak gösteren bir işaret olarak değil, ürünlere ilişkin işlevsel bir unsur olarak algılayacaktır. Bu bağlamda, başvuru kapsadığı tüm mallar bakımından ayırt edici nitelikten yoksundur ve dolayısıyla da başvuru hakkında verilen ret kararı yerinde görülmüştür.

Ses markalarının hangi hallerde marka olabilecek işaretler arasına girebileceğinin tartışmasının ötesine geçerek, ses markalarının kapsadıkları mallar bakımından ayırt ediciliği tartışmasına giren ve bu yazının konusunu teşkil eden EUIPO Temyiz Kurulu kararının, okuyucularımızca da ilgi çekici bulunacağını umuyoruz.

Önder Erol ÜNSAL

Ekim 2019

unsalonderol@gmail.com

Flying V – Bir Kullanım Sonucu Kazanılmış (ya da Kazanılamamış) Ayırt Edicilik Kararı

Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi (“Genel Mahkeme”), 28 Temmuz 2019 tarihinde Gibson Flying V elektro gitarlarının ‘V’ üç boyutlu şekil markasının kullanım sonucu kazanılmış ayırt ediciliğini değerlendirmiştir. (T-340/18 sayılı karara buradan ulaşabilirsiniz.)

Davanın arka planı şu şekilde: 16 Haziran 2010 tarihinde, Gibson Brands, Inc. (“Gibson”) aşağıdakiüç boyutlu şekil markasının 9., 15. ve 25. sınıflardaki mal ve hizmetler kapsamında tescili için Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’ne (“EUIPO”) başvurmuştur ve tescil 30 Kasım 2010 tarihinde gerçekleşmiştir. Ardından, 7 Ekim 2014 tarihinde, bu yazının konusu davaya müdahil olan Hans-Peter Wilfer, söz konusu markanın 15. sınıftaki “müzik enstrümanları” bakımından kısmen hükümsüzlüğü için EUIPO’ya başvurmuştur. Bunun üzerine EUIPO İptal Birimi, 21 Aralık 2016 tarihinde markanın söz konusu mallar bakımından 207/2009 sayılı AB Marka Tüzüğü madde 7(1)(b) çerçevesinde ayırt edicilikten yoksun olduğu ve Gibson’ın Avrupa Birliği çapında markanın ayırt edicilik kazandığını ispat edemediği gerekçesiyle kısmi hükümsüzlüğe karar vermiştir. Gibson, 23 Şubat 2017 tarihinde EUIPO nezdinde temyiz yoluna gitmiştir. EUIPO İkinci Temyiz Kurulu (“Kurul”), 8 Mart 2018 tarihinde temyizin reddine karar vermiştir.

http://www.gibson.com

Kurul’un temyizi ret gerekçeleri şu şekildedir: ‘V’ şekilli gövdeye sahip elektro gitarlar 1958 yılında piyasaya sürüldüğünde alışılmışın dışında olsalar da bu şekil günümüzde olası elektro gitar şekillerinden biri olarak algılanmaktadır ve artık elektro gitar sektörünün kaide ve teamüllerinden önemli ölçüde ayrılmamaktadır. Ayrıca, 2010 yılında ‘V’ şekilli elektro gitarların, Gibson Flying V modelinin taklidi olsalar dahi, başka üreticiler tarafından da üretildiği bir gerçektir. Sonuç olarak tüketiciler, satın alma kararlarını yalnızca ‘V’ şeklinin kaynak gösterme işlevine dayandırarak veremeyeceklerdir, çünkü bu şekil ayırt edici karakterden yoksundur. Kullanım sonucu kazanılmış ayırt ediciliğe ilişkin sunulan ve Almanya, İtalya ve İsveç’te yapılan anketler güvenilir olsa dahi, Avrupa Birliği’nin tamamını değerlendirmek açısından yeterli bulunmamıştır. Bulgaristan, İspanya, Hollanda, Polonya ve Birleşik Krallık’ta yapılan anketler ise bağımsız kuruluşlarca gerçekleştirilmediğinden dikkate alınmamıştır. Her halükarda, sekiz üye ülkeye ilişkin anketler de Avrupa Birliği’nin tamamı açısından değerlendirme yapmaya yetmeyecektir.

Yazımızın konusu davada Gibson, Kurul’un kullanım ile kazanılan ayırt edicilik değerlendirmesi ölçütünü düzgün uygulamadığını ve bu bakımdan da uyuşmazlık konusu kararın uygun bir gerekçeden yoksun olduğunu iddia etmektedir. Kurul’un,sektörün kaide veya teamüllerinden önemli ölçüde ayrılma şartının anlam ve kapsamını yanlış değerlendirerek yalnızca uyuşmazlık konusu markanın söz konusu mallar bakımından alışılmış şekillerden biri olup olmadığını incelediğini; halbuki, ortalama tüketicinin bakış açısını da dikkate alması gerektiğini savunmaktadır. Ayrıca Gibson, Kurul’un Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’daki kullanımlara dair sunulan delillere dayanarak karar verdiğini fakat ilgili kaide ve teamül incelemesinin Avrupa Birliği kapsamında yapılması gerektiğini belirtmiştir. Bunun yanı sıra, Flying V modeli gibi ikonik ve kendine has bir gitarın kaynağının sürekli olarak ilgili tüketici tarafından algılanacağını iddia etmektedir. Öncelikle, üç boyutlu şekil markalarının ayırt ediciliği için yenilik bir şart değildir. Aksine, marka ne kadar uzun süredir kullanılıyorsa ilgili tüketici nezdinde o kadar tanınmışlık edinecek ve değer kazanacaktır. Zaten orijinal Flying V gitarının üreticisi de kendisi olduğundan ve müdahil ilgili tüketicinin algısının zaman içinde değiştiğini gösteren herhangi bir delil sunmamış olduğundan Gibson, tüketicinin söz konusu şekli kendisiyle kuvvetli biçimde özdeşleştirmeye devam ettiğini iddia etmektedir.Kurul, Gibson’a göre, tescilden 4 yıl sonra uyuşmazlık konusu markanın neden ayırt ediciliğini yitirdiğini açıklamayı başaramamıştır. Diğer ‘V’ şekilli gitar üreticilerinin varlığının ilgili tüketiciler tarafından bilinmesinin markanın ayırt ediciliği üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Her halükarda, üçüncü kişiler tarafından markanın hukuka aykırı biçimde kullanımı, markanın korunması hakkının önünü kesmemelidir. Gibson’a göre müdahil, tüketicinin zihninde Gibson marka gitarlar ile üçüncü kişilerin malları arasında bir bağlantı kurduğunu gösterememiştir. Bunun aksine, tüketicinin orijinal ile taklitleri ayırt edebildiğine ilişkin makaleler dahil olmak üzere deliller sunmuştur.

İçtihat uyarınca markanın ayırt ediciliği, öncelikle tescil başvurusunun yapıldığı mal ve hizmetler açısından, ardından da ilgili tüketicinin markayı algısı bakımından değerlendirilmektedir.Malın dış görünüşünden oluşan üç boyutlu markalar açısından da bu değerlendirme diğer marka kategorilerinden farklı olmayacaktır.Ortalama tüketiciler, herhangi bir grafik ya da kelime unsuru bulunmayan ambalaj şekillerine veya genel olarak malın kendi şekline bakarak ürünlerin kaynağına ilişkin tahminde bulunma alışkanlığına sahip değillerdir, bu nedenle de üç boyutlu şekil markasının ayırt ediciliğini kanıtlamak kelime veya şekil markalarınınkinden daha zor olacaktır.Bu nedenle söz konusu değerlendirme yapılırken markanın, sektörün kaide ve teamüllerinden önemli ölçüde ayrılıp ayrılmadığı ve bu yolla kaynak gösterme işlevini yerine getirip getirmediği incelenir. Eğer ayrılıyorsa, marka ayırt edici addedilecektir. Her ne kadar söz konusu mallar “müzik enstrümanları” olsa da, söz konusu şekil bir elektro gitarın gövdesine ait olduğundan Genel Mahkeme, ayırt edici karakterin yalnızca elektro gitarlar bakımından incelenmesi gerektiğini belirtmiştir.İlgili tüketiciler, Avrupa Birliği bölgesindeki profesyonel ve amatör elektro gitaristler olarak belirlenmiştir.Söz konusu mallar, kullanımı yaygın mallar kategorisine girmemekle birlikte özel mahiyetleri nedeniyle tüketicilerin dikkat seviyesi yüksek olacaktır.Piyasada kayda değer sayıda şekille karşılaşan tüketiciler tarafından, bir şeklin pazarı tanımlayan şekillerden herhangi bir tanesi olarak algılanmayıp doğrudan belirli bir üreticiye ait olduğunun anlaşılması düşük bir ihtimaldir. Genel Mahkeme, hali hazırda piyasada geniş yelpazede orijinal ve fantastik görünüşlü birçok elektro gitarın bulunmasını, belirli bir şeklin pazara hakim olan teamüllerden ayrılarak tüketiciler tarafından özgün veya orijinal olarak tanımlanma ihtimalini sınırlayan bir durum olarak görmektedir. Kurul, itiraz kapsamında sunulan delilleri inceleyip uyuşmazlık konusu marka başvurusu yapıldığı sırada piyasada geniş yelpazede değişik ve alışılmamış şekilli elektro gitar gövdeleri bulunduğuna karar vermiştir. Söz konusu deliller arasında en azından bir düzine değişik gitar gövdesinin fotoğrafları yer almakta olup bunlar geleneksel şekilden açılı ‘V’ ile ‘X’ ve hatta balta şekline kadar çeşitlidir.

Kurul’un vardığı sonuç esasen, uyuşmazlık konusu markanın tescili için başvurulduğu sırada ‘V’ şeklinin sektörün kaide veya teamüllerinden önemli ölçüde ayrılmadığıdır. 1958 yılında piyasaya ilk çıktığı zaman Flying V gitar çok orijinal olmakla birlikte 50 yıl içerisinde pazarın geliştiği ve çok çeşitli gitar gövdesi modelleriyle tanımlanabilir hale geldiği inkar edilemez. Şeklin orijinalliği, söz konusu üç boyutlu marka başvurusunun yapıldığı 16 Haziran 2010 tarihi başlangıç alınarak değerlendirilmelidir. EUIPO’ya göre, Gibson’ın taklit olduğunu iddia ettiği piyasadaki şekillerin varlığı ayırt edicilik değerlendirilmesinde önemli değildir.

Müdahil tarafından sunulan delillerin çoğunluğu her ne kadar Amerikan ve Kanadalı yayınlardan alınmış olsa da, söz konusu yayınlar AB piyasası için de bazı sonuçlara varılmasına olanak sağlayacaktır. Zira ilgili deliller Avrupa Birliği üye ülkelerinin vatandaşı olanlar dahil birçok ünlü gitaristin ve onların gitarlarının fotoğraflarını içermektedir. Bu kişiler dünya çapında performans göstermekte ve bu performanslar sırasında ister Amerika ister Kanada ister Avrupa Birliği ülkelerinde olsun aynı enstrümanları kullanmaktadır, bunun sonucunda da kullandıkları gitar şekilleri bu bölgelerde tanınır hale gelmektedir.

Elektro gitar ürünleri profesyonel ve amatör müzisyenlerden oluşan sınırlı bir tüketici grubuna yöneliktir. Bu kişilerin dikkat dereceleri, söz konusu malların özel nitelikleri ve ilgili piyasanın sınırlı ve uzmanlaşmış olduğu da hesaba katıldığında oldukça yüksektir. Özellikle profesyonel gitaristler arasından dünya çapında konserler verenler ve ünlü olanlar yüksek bir tanınmışlıktan yararlanır, aynı zamanda rol modellerdir, bu nedenle kullandıkları gitarlar ilgili toplum tarafından adeta simgesel kabul edilebilecektir. Genel Mahkeme’ye göre, elektro gitar pazarı uluslararası boyutu olan özel bir piyasa olarak değerlendirilmelidir. Dolayısıyla, esasen Kuzey Amerika’dan çıkmış olsalar dahi bu evrensel değerlerin AB tüketicileri tarafından da tanınacağı değerlendirilmiştir. Bu vakada piyasa tanımı, coğrafi açıdan değil sektörel olarak ele alınmıştır.

Kurul, uyuşmazlık konusu kararında, Genel Mahkeme’ye göre de doğru bir tespitle şu sonuca varmıştır: ilgili toplum ilgili zaman aralığında ‘V’ şekilli gitarların farklı üreticileri olduğunu biliyordu ve yalnızca ‘V’ şekline dayanarak bu malların kaynağı anlaşılamazdı.

Adalet Divanı’nın içtihadına göre, AB markasının veya sahibinin tanınmışlığı AB Marka Tüzüğü’nün 7. maddesindeki mutlak ret nedenlerini etkilemez. Kurul’un yaklaşımı ise, markanın tanınmışlığını ayırt ediciliğine karşı kullanmak olup Genel Mahkeme’ye göre doğru değildir. İşaretin kullanım sonucu kazanılmış ayırt ediciliğini tespit ederken yetkili makamlar delillerin genel olarak değerlendirmesini yapmalıdır. Bu değerlendirmeyi yaparken işaret vasıtasıyla ürünün belirli bir teşebbüse ait olduğunu ve bu ürünün diğer teşebbüslerin ürünlerinden ayırt edilebildiğini tespit etmek gerekmektedir. Markanın pazardaki hissesi ile yoğun, coğrafi olarak yaygın ve uzun süreli kullanımı, reklamı için yapılan yatırım, ilgili toplumda markayı diğerlerinden ayırt edebilenlerin oranı, ticaret odaları veya diğer ticari ve profesyonel birlikler tarafından düzenlenen beyannameler gibi etkenler bu değerlendirmede hesaba katılmalıdır.Kurul kararında, Kıbrıs ve Slovenya’da kullanıma dair yeterli delil ibraz edilmemesinden ötürü tüm AB üye ülkelerinde kullanım olmadığına hükmetmiş ve davayı reddetmiştir. Genel Mahkeme de, elindeki bütün unsurları inceleyerek kullanım sonucu ayırt edicilik için Avrupa Birliği’nin bir kısmında kullanımı yeterli görmemiş, geneline bakmıştır.

Sonuç itibariyle, sektörde Gibson’dan başka üreticilere ait ‘V’ şekilli elektro gitarların varlığı ışığında, tüketicilerin satın alma kararını vermeleri için yalnızca ‘V’ şeklinin yeterli olmadığına karar verilmiştir. Genel Mahkeme son aşama olmadığından kararın temyiz edilmesi halinde merakla sonucunu bekliyor olacağız.

Alara NAÇAR

Eylül 2019

nacar.alara@gmail.com