Etiket: üç boyutlu markalar

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Mutlak Ret Nedenleri

ŞİŞE YÜZEY DESENLERİ HANGİ DURUMLARDA AYIRT EDİCİDİR? EUIPO TEMYİZ KURULUNDAN YENİ BİR ÜÇ BOYUTLU MARKA KARARI

Üç boyutlu markaların tescil süreçleri esnasında birçok sorunla karşılaşılıyor olması kimsenin inkar edemeyeceği bir gerçek. Daha önce de üç boyutlu markalar ile ilgili olarak Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (“EUIPO”) tarafından verilen kararlar bu platformda incelenmiştir. Bu yazıyla birlikte üç boyutlu markalar ile ilgili inceleme yazılarına bir yenisi daha eklenmiş olacaktır.

Bu yazıda incelenen EUIPO Temyiz Kurulunun 8 Haziran 2022 tarihli R 142/2021-5 sayılı kararında, markada kullanılan üç boyutlu yüzey desenlerinin tescil edilmek istenen markaya ayırt edicilik ve tanımlayıcılık açılarından etkileri değerlendirilmiştir.

İhtilafın geçmişinde, Westenhorst GmbH Co. KG (“marka sahibi”) şirketinin önceki sahibi olan MBG International Premium Brands GmbH şirketinin 11 Ağustos 2009 tarihinde aşağıdaki üç boyutlu markayı tescil ettirdiği görülmüştür.

Marka herhangi bir tarifname ya da renk içermemektedir. Markanın mal ve hizmet listesi ise aşağıdaki gibidir:

  • 32. sınıf: Alkolsüz içecekler, biralar.
  • 33. sınıf: Alkollü içecekler (biralar hariç).
  • 43. sınıf: Yiyecek ve içecek sağlanması ve geçici konaklama hizmetleri.

22 Şubat 2010 tarihinde tescil edilmiş olan bu markanın 21 Şubat 2019 tarihinde yenileme talebi yapılana kadar herhangi bir ihtilaf ile karşılaşmadığı görülmektedir. Yenileme akabinde, 20 Eylül 2019 tarihinde MBG Holding GmbH (“itiraz sahibi”), söz konusu markanın ayırt edici olmadığı, tanımlayıcı olduğu ve kullanılan yüzey deseninin markaya asli değer kattığı gerekçeleri ile hükümsüzlüğünü talep etmiştir.

Hükümsüzlük talebi sahibi iddialarını aşağıdaki argümanlar çerçevesinde şekillendirmiştir:

  • Tescilli üç boyutlu marka, piyasada var olan diğer şişelerden özellikleri itibariyle farklılaşmamaktadır. Dolayısıyla, tüketiciler nezdinde markanın önemli özelliklerinden olan menşei gösterme işlevine sahip değildir.
  • Herhangi bir tarifname ya da renk unsuru içermeyen şişenin tek başına ayırt edici olduğu kabul edilmemelidir.
  • Tescilli markanın şekli piyasada sıklıkla kullanılan alışılagelmiş unsurları içermektedir. Özellikle, alkollü içecekler pazarında, yukarı doğru daralan boyna, yuvarlak ve ince bir şekle sahip bir şişe tasarımının kullanılması alışılagelmiş bir durumdur.

Bu iddiaları kanıtlamak adına aşağıdaki içki görselleri delil olarak sunulmuştur:

Fakat görülebileceği üzere bu şişeler, hükümsüzlüğü istenilen şişe gibi kırık buz/baklava deseni oluşturan üç boyutlu bir yüzey desenine sahip değildir. Sadece, genel bir görünüm olan şişenin ana gövdesinden incelerek yükselen dar boyun kısımları bakımından birbirleriyle paralellik içermektedir.

Ancak hükümsüzlük talebi sahibi söz konusu yüzey deseninin, tutuşu kolaylaştırmak için eklenen bir unsur olduğunu üç boyutlu şekil markasını, piyasadaki diğer şişelerden farklılaştırmadığını belirtmiştir. Bu iddialarına örnek olarak aynı şekilde girintili çıkıntılı yüzeye sahip olan aşağıda paylaşılan görselleri işaret etmiştir:

  • Bu argümanlar ışığında, söz konusu şişenin piyasada bulunan diğer şişeler gibi sahip olması gereken özellikle sahip olduğu ve kullanılacağı mallar bakımından piyasada var olan diğer örnekler gibi tanımlayıcı olduğunun kabulünü talep etmiştir.
  • Buna ek olarak üç boyutlu markada kullanılan desenin markaya asli değer kattığını ve bu desenin özellikle votkalar için farklı firmalar tarafından kullanılan, tüketiciler nezdinde büyük etki doğuran bir unsur olduğunu vurgulamış, diğer firmaların reklam ve pazarlama çalışmalarına ilişkin görsellerden kareleri delil olarak gösterilmiştir:

Açıklanan sebeplerle yüzey yapısının hafife alınmayacak kadar önemli olduğunu ve pazar stratejisi olarak da firmalar için önemli bir amaca hizmet ettiği vurgulanmıştır.

(Bu esnada, itiraz sahibi, söz konusu markanın kullanılmıyor olması sebebiyle iptalini talep etmiştir. Ancak bu talep hali hazırda devam eden süreç sebebiyle askıya alınmıştır.)

İtiraz sahibi tarafından dosyaya sunulan deliller ve argümanlara marka sahibinin cevapları sunulmuştur:

  • Bu cevaplardan en dikkat çekeni ise, iptali istenen üç boyutlu markanın tescil başvurusunun, hükümsüzlük talebi sahibinin grup şirketlerinden biri tarafından gerçekleştirilmiş olmasıdır. Bu husus, ihtilaf konusu üç boyutlu markanın korunmaya ilişkin koşulları sağladığının, hükümsüzlük talebi sahibi tarafından da biliniyor oluşuna gerekçe olarak vurgulanmıştır.
  • Söz konusu şişenin piyasadaki diğer örneklerden farklılaşarak ayırt edici olduğu, dolayısıyla tanımlayıcı olmadığı belirtilmiştir. Aynı zamanda yüzey şekillerinin piyasadaki değeri tek başına belirlemediği, bunun yanı sıra birçok farklı parametrenin biçilen değer için gerekli olduğunu vurgulamıştır. Ambalajın farklı/hoş tasarımı nedeniyle votka satın alsa da bu eğilime sebep olan gerçek sebebin halen içeceğin kendisi ve kalitesi olarak kabul edilmesi gerektiği belirtilmiştir. Ayrıca, şişenin yüzey tasarımı dışında menşei gösteren birçok unsurun dışarıda bırakılmasının doğru olmadığı vurgulanmıştır.

Ana argümanlar ve cevaplar çerçevesinde tüm yazılı dilekçe aşamaları son bulduğunda İptal Birimi tarafından 24 Kasım 2020 tarihinde bir karar verilmiştir. Söz konusu karar doğrultusunda;

Şişe üzerinde bulunan motiflerin markanın tescil edilmek istendiği mallarda ayırt edici olması, renk eksikliğine rağmen kabartmaların  açıkça anlaşılır bir duruşa sahip olması, tanımlayıcı bir işaret içermemesi sebebiyle tescile elverişli olduğu yönünde karar vermiştir. Aynı zamanda kullanılan yüzey deseninin markaya asli değer katıyor olması sebebiyle reddine ilişkin gerekçeye dair ise net bir cevap verilmemiş, fakat markanın desen dışında farklı unsurlar da içeriyor olması dolayısıyla, bu yüzey desenin tek başına asli değer vereceği hususunu değerlendirmemiştir.

Bu karara karşı hükümsüzlük talebi sahibi, 25 Mart 2021 tarihinde Temyiz Kurulu nezdinde itiraz etmiştir.

Hükümsüzlük talebi sahibi tüm gerekçelerini tekrar ederek, “kullanılan motifin ayırt edici olmadığını, tüketiciler nezdinde markanın kaynak gösterme işlevini yerine getirmeyeceğini ve söz konusu motiflerin sadece dekoratif amaçlı olduğunu; kullanım kolaylığı açısından da tercih edilebilir bir amaçla kullanıldığını” vurgulamıştır. İptal birimi tarafından markanın sadece yüzey desenlerinden oluşmadığı belirtilmişse de “söz konusu figürün bir haneden simgesi gibi olması sebebiyle ayırt edici kabul edilemeyeceği” belirtilmiştir. Ek olarak söz konusu şişe de kullanılan diğer bir görsel ögenin kullanımı için yetkili otoritelerden izin alınmadığından, tescilin hükümsüz kılınması gerekliliğini vurgulamıştır.

Marka sahibi ise ayırt edicilik ile ilgili cevaplarını, yüzey desenleri dışındaki diğer unsurun tüketiciler nezdinde ayırt ediciliğe sahip olduğunu, üç boyutlu bir marka açısından düşünüldüğünde tanımlayıcı olmadığını tekrar etmiştir. Ek olarak, itiraz sahibi tarafından sunulan Suudi Arabistan Krallığı’na ait görselin kullanımına ilişkin argümanın iddiaları genişletme kapsamına girdiğinden dikkate alınmaması gerektiği vurgulanmıştır.

Bu açıklamalar doğrultusunda EUIPO Temyiz Kurulu konuyu incelemeye başlamış ve yapmış olduğu değerlendirme sonucunda hükümsüzlük talebi sahibinin gerekçelerini reddetmiştir. Bu gerekçeleri sırasıyla aşağıdaki sebeplere dayandırmıştır:

1- Kullanılan görselin ancak yetkili otoritelerden izin alınarak kullanılması mümkünken söz konusu iznin var olmaması sebebiyle markanın reddedilmesine ilişkin argümanlar, iddiaları genişletme yasağı sebebiyle dikkate alınmamış ve reddedilmiştir. Yine de söz konusu görselde kullanılan çapraz şekilde yerleşik kılıç figürlerinin, “çapraz kılıçların her temsilinin, armanın ihlali anlamına gelmeyeceğinden” bir ihlal oluşturmayacağını belirtmiştir.

2- Ayırt edicilik kriterleri ayrıntılı bir şekilde açıklanmış ve somut olay bakımından incelemiştir. Buna göre, hükümsüzlüğü talep edilen mal ve hizmetler, 32, 33 ve 43. sınıflarda yer alan alkolsüz ve alkollü içecekler ve yiyecek ve içecek ile geçici konaklama sağlamaya yönelik hizmetlerdir. Başvuru, üç boyutlu markası başvurusu olup, herhangi bir renk ve tarifname içermemektedir. Dolayısıyla bütünsel olarak bakıldığında, şişenin yukarı doğru daralan ince bir boyun oluşturduğu ve kilitli bir döner kapağa sahip olduğu görülmektedir. Şişenin yüzeyi ise kırık buz/baklava deseni vb. olarak tasvir edilebilecek desenlerden oluşmaktadır. Üst kısmında ise çapraz kılıç figürleri, bu figürlerin solunda MM, sağında IV ibareleri yer almaktadır. Şekil markasında kullanılan bu figürlerin 32, 33 ve 43. sınıflar bakımından tanımlayıcı olmadığı belirtilmiştir.

3- Ancak iptal biriminden farklı olarak şişenin üst kısmında yer alan çapraz kılıçların baskın olmadığını, kullanılan MMIV ibarelerinin ise tüketiciler nezdinde önemli bir anlam ifade etmediğini, aynı zamanda alkollü ve alkolsüz içecekler piyasasında alışılagelmiş olan silindirik şekildeki bir şişenin, ince boyun kısmının ve opak kapağın tek başına ayırt edici bir karakter oluşturmadığını vurgulamıştır. Fakat geleneksel markalar ile kıyaslandığında üç boyutlu markalar bakımından ayırt edicilik değerlendirmesinin daha zorlu olduğunun unutulmaması gerektiği belirtilmiştir. Bu sebeple, ihtilafa konu şişenin yüzey deseni bakımından çarpıcı şekilde ayırt edici olduğu, hatta kaynak gösterme işlevine de hizmet edebileceği belirtilmiştir. Söz konusu yüzey desenlerinin teknik bir zorunluluk olmadığı açıklanmıştır.

Özellikle sunulan delillerde görülmektedir ki piyasadaki firmaların birçoğu içki şişeleri üzerinde kendine has yüzey desenlerini kullanmakta ve bu desenler ile tüketiciler nezdinde ticari bir bağ kurmaktadır. Dolayısıyla bu yüzey desenlerini alkollü içecek şişeleri bakımından “geleneksel” olarak kabul etmek yerinde olmayacaktır.

4- Son olarak İptal Birimi tarafından değerlendirilmemiş olan “şişenin yüzey deseninin markaya asli bir değer katıyor olması” sebebiyle reddedilmesine ilişkin argüman değerlendirilmiştir. Bu maddenin amacının, rakipler arasındaki rekabeti korumak ve kullanılan şekil/desen unsurları sebebiyle haksız bir yararın elde edilmesini engellemek olduğu vurgulanmıştır. Bu madde kapsamında bir değerlendirme yapabilmek için tüketicilerin, ürünü almaya iten unsurun ihtilaf konusu üç boyutlu marka/yüzey deseni olduğunun açık bir şekilde kanıtlanması gerekmektedir. Somut olayda, bu durum kanıtlanamamıştır.

Bu gerekçeler doğrultusunda, temyiz gerekçelerinin tamamı reddedilmiştir. Verilmiş olan karar incelendiğinde, yapılan incelemelerin geleneksel markalar bakımından yapılan ayırt edicilik ve tanımlayıcılık incelemelerinden genel anlamda farklılaşmadığı görülmektedir. Ancak unutulmamalıdır ki üç boyutlu markalar bakımından herhangi bir grafik veya kelime unsurunun yokluğunda ortalama tüketicilerde şekillere veya ambalajlara bakarak ürünlerin menşei hakkında varsayımlarda bulunması olağan değildir; bu nedenle, üç boyutlu markalar ile ilgili olarak ayırt ediciliği tespit etmek, bir geleneksel markanın ayırt ediciliğini tespit etmekten daha zor olabilir. Bu gibi durumlarda, yalnızca sektörün norm veya geleneklerinden önemli ölçüde ayrılan ve dolayısıyla menşei gösterme temel işlevini yerine getiren bir işaretin ayırt edici bulunabileceğinin unutulmaması gerekir.

Cansu ÇATMA BİLEN

Ekim 2022

cansucatma1@gmail.com

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Mutlak Ret Nedenleri

“ROUGE G DE GUERLAIN” RUJUNUN ÜÇ BOYUTLU MARKA KORUMASI MÜCADELESİ: ABAD GENEL MAHKEMESİ GUERLAIN KARARI (T-488/20)

1828 yılından beri sektörün en eskileri arasında yer alan ve sektördeki varlığını korumaya devam eden Fransa menşeli lüks kozmetik ve parfümeri şirketi Guerlain SA (“Guerlain”), diğer pek çok ürününün yanı sıra ikonik hale gelen “Rouge G de Guerlain” rujlarının da sahibidir. Bu ürünü ikonikleştiren ise elbette Guerlain marka değeri ve ürün kalitesi olmasının yanı sıra, aynı zamanda bu ürün ambalajının tasarımı yani bir diğer değişle, üç boyutlu şekli demek yanlış olmayacaktır.

Şüphesiz ki, Guerlain da bu durumun farkındalığı içerisinde, 2018 yılında Rouge G de Guerlain rujlarının üç boyutlu marka olarak tescil edilmesi amacıyla 3. sınıfta “ruj” ürünleri kapsamında Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (“EUIPO”) nezdinde tescil başvurusunda bulundu. Başvuru konusu üç boyutlu şeklin ayırt ediciliği haiz olduğu yönünde iddiada bulunduysa da EUIPO İnceleme Birimi tarafından Avrupa Birliği Marka Tüzüğü (“EUTMR”) 7(1)(b) hükmü uyarınca, ayırt edici nitelik taşımadığı gerekçesiyle ilgili üç boyutlu marka başvurusu reddedildi.

Başvuru konusu üç boyutlu marka görseli

Marka başvurusunun reddi üzerine, Guerlain tarafından 14 Kasım 2019 tarihinde EUIPO Temyiz Kurulu’na başvuruldu. EUIPO Birinci Temyiz Kurulu (“Kurul”), İnceleme Birimi tarafından verilen ret kararı ile aynı doğrultuda ve başvuru konusu şeklin ayırt edici niteliği haiz olmadığı yönünde karar verdi.

Kurul kararında, söz konusu üç boyutlu şekil incelemesine ve ilgili ürün tüketici kitlesi tanımına yer verilerek, piyasadaki ücret skalasına göre ortalama seviyeden yüksek seviyeye kadar değişiklik gösteren dikkat düzeyine sahip oldukları belirtildi. Kurul, bu üç boyutlu şeklin piyasadaki aynı ürün şekilleri ile arasında önemli ölçüde bir farklılığının bulunmadığını, diğer ürün şekilleri gibi silindirik bir yapıda olduğunu ve ortalama tüketicinin de bu şekle aşina olduğunu belirtti. Netice itibarıyla da uyuşmazlığa konu üç boyutlu şeklin bütünsel değerlendirmesinde, sektörün norm ve geleneklerinden “önemli ölçüde” farklılaşmış bir şekil olmadığı kanaatine vardı.

Guerlain Tarafından Öne Sürülen İddialar

Kurul tarafından verilen kararın iptali ve söz konusu üç boyutlu marka başvurusunun tescili için Guerlain tarafından Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesine (“Genel Mahkeme”) başvuruldu. Guerlain başvurusunda, söz konusu şeklin piyasada bulunan diğer ruj şekillerinden neden önemli ölçüde farklı olduğu hususundaki açıklamalarını içerir aşağıda yer alan iddialarda bulundu:

  • Söz konusu üç boyutlu şekil, yapısı itibarıyla düz bir yüzeye sahip değildir ve bu nedenle dikey şekilde konumlandırılamamaktadır. Şeklin yapısından kaynaklanan bu özellik onun benzersizliğini pekiştirmekle birlikte ortalama tüketicinin algısını da etkileyeceği için önemlidir.
  • Başvuru konusu şekil bir tekne gövdesi, bebek arabası ya da ters biçimde ve kenarları yuvarlak hatlara sahip altın külçesini andıran alışılmadık bir yapıda ve ayırt edici niteliktedir.  
  • Üzerinde yer alan küçük ve oval kabartma biçimdeki yükselti, söz konusu ürünün şeklini sektörün norm ve geleneklerinden farklılaştırmaktadır.
  • Şekilde menteşeler bulunmaktadır ve bu kısım açıldığında çift taraflı bir ayna ortaya çıkmaktadır ki bu da şekli farklılaştıran bir başka özelliktir.
  • Şekilde yer alan özelliklerin her biri, şekli ilgili sektörün norm ve geleneklerinden farklılaştırmaktadır. Ayrıca şeklin yeni ve özgün olması da sektörün norm ve geleneklerinden önemli ölçüde uzaklaştığı hususunda bir emare niteliğindedir.
  • Son olarak, şeklin ortalama tüketici nezdinde akılda kalıcı mahiyette olması, ayırt edici niteliği haiz olduğunu göstermektedir.

Genel Mahkeme Kararı (T-488/20)

Genel Mahkeme, 14 Temmuz 2021 tarihli ve T-488/20 sayılı kararında, Guerlain tarafından öne sürülen iddiaları haklı bularak, aşağıda yer verilen gerekçelerle, söz konusu üç boyutlu şeklin ayırt edici niteliği haiz olduğunu belirterek sektörün norm ve geleneklerinden önemli ölçüde uzaklaştığı yönünde karar verdi:

  • Üç boyutlu bir markanın ayırt edici niteliğine dair yapılacak olan değerlendirme, markanın özgünlüğü veya ilgili mal ve hizmet alanı kapsamında kullanımının bulunmadığı yönündeki değerlendirmeler ile bağlı değildir.
  • Başvuru konusu şeklin sektörün norm ve geleneklerinden önemli ölçüde farklılaşmış olduğunun tespit edilmesi gerekmektedir. Ancak, şeklin sadece yenilik arz etmesi ayırt edici niteliği haiz olduğu anlamına gelmemekle birlikte, bu konudaki belirleyici kriter, ticari kaynağı belirtme işlevini yerine getirme yeterliliğine sahip olup olmadığıdır.
  • Ürünlerin yüksek kalitede bir tasarıma sahip olması, o üç boyutlu şekle sahip ürünleri sektördeki diğer ürünlerden ayırt etmek için şart değildir.
  • Üç boyutlu şeklin estetik yönü, ürünün göze güzel veya çekici görünmesi yönündeki bir değerlendirme anlamına gelmeyecek olup, söz konusu şeklin ilgili kitlenin algısında nesnel ve sıra dışı bir etki yaratma yeteneğine sahip olup olmadığına göre belirlenecektir.
  • Kurul kararında yer verilen ve sektörün norm ve geleneklerini oluşturduğu belirtilen ruj görselleri de dikkate alındığında, başvuru sahibinin belirttiği gibi ilgili uyuşmazlık konusu şekil, ruj ürünleri için alışılmışın dışındadır ve piyasada yer alan diğer ruj şekillerinden farklılık arz etmektedir.

     

Karar metninde yer verilen piyasadaki ruj görselleri
  • Üç boyutlu bir ürün şeklinin yalnızca piyasadaki diğer alışılmış şekillerin bir başka türü niteliğinde olması, onun ayırt ediciliği haiz olup olmadığının tespiti için yeterli değildir. Nitekim sektörün önemli bir şekil çeşitliliği ile nitelendirilmesi, yenilik içeren herhangi bir şeklin de mutlaka onlardan biri olarak algılanacağı anlamına gelmeyecektir.
  • Başvuru konusu şekil iç içe geçen iki parçadan oluşmakta olup, bunlardan biri küçük ve oval bir yükseltiye sahiptir. Şekil, herhangi düz bir hatta sahip değildir ve üst kısmının hafif kavisli olmasının yanı sıra sadece alt kısmında küçük bir yüzey alanı bulunmaktadır. Tek bir yanında ise dikdörtgen şeklinde bir yuva yer almaktadır.
  • Söz konusu şekil bir tekne gövdesini veya bebek arabasını andırmaktadır. Bu özelliği bir ruj şekli için sıra dışı ve alışılmadık olup, şekli sektörün norm ve geleneklerinden önemli ölçüde farklılaştırmaktadır. Şekilde yer alan küçük ve oval yükselti de alışılmışın dışındadır ve başvuru konusu üç boyutlu şeklin sıra dışı görünümüne katkıda bulunmaktadır.
  • Başvuru sahibi tarafından da iddia edildiği üzere, söz konusu ruj şekli piyasadaki diğer ruj şekillerinden farklı olarak dikey pozisyonda konumlandırılamamaktadır ve bu özellik, şeklin ortalama tüketicide yarattığı alışılmışın dışındaki görsel etkiyi pekiştirecektir.
  • Ayrıca ortalama seviyeden yüksek seviyeye kadar değişiklik gösteren dikkat düzeyine sahip ilgili tüketici kitlesi, söz konusu şekli gördüğünde şaşıracak olup, şekli sektördeki norm ve geleneklerden önemli ölçüde farklılaşmış olarak ve ticari kaynağı belirtebilecek nitelikte algılayacaktır.

Genel Mahkeme, ilgili Karar metninde geçen tüm bu açıklamalar doğrultusunda, Kurul’un EUTMR 7(1)(b) maddesi doğrultusunda uyuşmazlık konusu şeklin ayırt edicilik niteliğini haiz olmadığı yönünde verdiği kararın isabetsiz olduğu kanısına vardı ve Kurul kararının iptali yönünde hüküm kurdu.  

Genel Mahkeme Kararının önemi şu noktada ortaya çıkmaktadır ki, aslında bir üç boyutlu markanın ayırt ediciliğine dair yapılacak olan değerlendirme, diğer geleneksel markalara dair yapılacak olan değerlendirmeden farklı olmayacaktır. Ancak uygulamadaki genel algı, ortalama tüketicinin bir ürün veya ambalaj şeklinin üzerinde kelime ya da grafik unsur yer almadığı sürece o ürünün ticari kaynağı hakkında varsayımda bulunma alışkanlığının bulunmadığı ve bu nedenle de geleneksel markalara kıyasla üç boyutlu markalara ilişkin ayırt edicilik tespitinin çok daha güç olduğu yönündedir. Dolayısıyla, süregelen uygulamalar kapsamında konuyu ele alacak olursak, üç boyutlu markaların geleneksel markalara nazaran marka korumasından yararlanmasının daha zor olduğunu söylemek mümkündür. Genel Mahkeme tarafından verilen işbu kararın ise üç boyutlu marka tescili kapsamında sektördeki diğer firmalar için umut vadeder nitelikte olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

Belce BARIŞ

Kasım 2021

belcebaris@gmail.com

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması

AY BOTU SAVAŞÇISI: TECNICA’NIN “MOON BOOT” TESCİLİ HÜKÜMSÜZ KILINDI

EUIPO Birinci Temyiz Kurulu 18 Mayıs 2020 tarihinde verdiği ve üç boyutlu şekil markalarına ilişkin kararında, Tecnica Group S.p.a.’ya ait “MOON BOOT” üç boyutlu şekil markasının artık marka işlevini haiz olmadığını değerlendirdi ve markanın 25. sınıfta yer alan “ayak giysileri” kategorisinde hükümsüzlüğüne hükmetti.

Tecnica’ya ait olan ve “kayak sonrası botları” olarak piyasaya sürülen botlar, 2011 yılında 18, 20 ve 25. sınıflardaki mallar için tescil edilmiştir.

Zeitneu GmbH şirketi ise 2017 yılında ilgili markanın tescilli olduğu tüm sınıflar bakımından hükümsüzlüğü istemi ile EUIPO’ya başvuruda bulunmuştur. Başvuru üzerine, ilgili üç boyutlu şekil markasının 25. sınıftaki ürünler bakımından,

  • ayırt edici özellik taşımadığı,
  • 2011 yılı itibariyle benzer şekilde sentetik hafif materyallerden üretilen pek çok ürünün piyasaya sürüldüğü,
  • botun genel şeklinin “kayak sonrası botları” olarak tanımlanan diğer ayakkabılardan pek de bir farkının olmadığı,

gerekçeleri ile ilgili üç boyutlu şekil markasının hükümsüzlüğüne karar verilmiştir.

Karar, marka sahibi tarafından Mayıs 2019’da EUIPO Temyiz Kurulu’na taşınmıştır.

EUIPO Birinci Temyiz Kurulu, başvuruya konu üç boyutlu şekil markası olan “MOON BOOT” ürünlerinin benzerlerinin geçmişten günümüze kadar pek çok tanınmış marka tarafından da üretildiğini değerlendirmiştir ve bu örnekleri kararında da alıntılamıştır.

EUIPO Birinci Temyiz Kurulu başvuruyu inceledikten sonra aşağıdaki bulgulara ulaşmıştır:

  • ilgili “moon boot” ürünlerinin, genel nitelikte “L” harfi şeklinde olduğu,
  • ayakkabının diğer özelliklerinin ise herhangi başka bir kayak sonrası botundan ayırt edilmesine yarayacak nitelikte olmadığı,
  • botların ilk tasarımının üzerinden 40 yıl geçtikten sonra tescil ettirilmiş olduğu, bu süreçte pek çok farklı araçlarla çeşitli pazarlama faaliyetlerinin yapıldığı ve bu pazarlama faaliyetlerinin hiç birinin markanın yaratıcısı ile ilişkilendirilemediği hatta markanın sahibinden çok daha ünlü markaların ilgili tasarımın pazarlamasını yaptığı,

hususları hükümsüzlük isteminin değerlendirilmesinde dikkate alınmıştır.

Tecnica, ürünlerin şeklinin, kalınlığının ve yapısının aynı zamanda da bağcıklarının ürünlerine ayırt edici özellik kazandırdığını savunduysa da, bu savunmalar Temyiz Kurulu tarafından kabul görmemiştir.

Tecnica, “moon boot”ların bağcıklarının ve yapısının orijinal tasarımlar olduğunu iddia etmiştir. Temyiz Kurulu ise ürünlerin gerçekten orijinal özelliklerinin bulunduğunu belirtmiş fakat orijinalliğin her zaman ayırt edicilik anlamına gelmediğini kararına eklemiştir.

Temyiz Kurulu kararında moda sektörü ile ilgili,“moda sektörünün karakteristik özelliği ürünlerin şekillerinin orijinalliği ya da orijinal dekoratif özelliklerinin tasarım üründe kendisini göstermesidir. Moda ürünlerinde takdir edilen ve estetik güzelliği sağlayan orijinallik vasfına haiz olması, ürünün ticari kaynağını gösterme fonksiyonuna da haiz olduğu anlamına gelmemektedir.” değerlendirmelerinde bulunmuştur. Dolayısıyla, bir nevi moda sektöründeki pek çok ürünün orijinal bir vasfı veya niteliği olduğunu ve sadece bu sebeple her orijinal ürünün ayırt edici niteliği haiz olarak kabul edilemeyeceği kararda ifade edilmiştir.

Temyiz Kurulu kararında aşağıda değerlendirmelerde de bulunmuştur:

  • Giyim ürünleri, ayakkabı ve bunların aksesuarlarının pazarı, bir tasarım pazarıdır ve ana özelliği ürünlerin şekillerin orijinalliğidir ve ancak orijinallikleri ve estetik güzellikleri nedeniyle beğenilirler.
  • Yalnızca tasarımın orijinal olması hususu, ilgili ürünlerin orijinal kaynağını belirtme özelliğini taşıdığını göstermemektedir.
  • Ürünlerin orijinal olması, ayırt edici nitelik taşıdığı anlamına gelmemektedir.

Sonuç olarak, söz konusu kararların sonucunda Tecnica’ya ait “Moon Boot” olarak anılan üç boyutlu şekil markasının hükümsüzlüğüne karar verilmiştir.

İlgili karar Adalet Divanı önüne götürülmemiş ve kesinleşmiştir. Böylece arama motorlarında “astronot botu” diye arattırdığınızda karşınıza çıkan ilk görsellerden olan “Moon boot”lar için mevcut olan tek AB markası da hükümsüz hale gelmiştir.

Güldeniz DOĞAN ALKAN

Aralık 2020

guldenizdogan@hotmail.com

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Marka Mutlak Ret Nedenleri

ÜÇ BOYUTLU MARKALARIN KORUNMASINDA GÖMBÖC KARARININ BİZE ANLATTIKLARI

Bilindiği üzere Avrupa Adalet Divanı 23 Nisan 2020 tarih ve C-237/19 sayılı ön yorum kararında üç boyutlu markaların “teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu bir şekilden oluşup oluşmadığı” ve üç boyutlu şeklin “mala asli değerini verip vermediği” hususunun değerlendirilmesinde yeni yorumlarda bulunmuştur. Bu yazı kapsamında, Adalet Divanının üç boyutlu marka başvurularının “teknik bir sonucu elde etmek amacıyla zorunlu olan” ya da “mala asli değerini veren” şekillerden oluşup oluşmadığının tespit edilmesinde bu zamana kadarki yaklaşımının ne olduğu ve ön yorum kararında önceki değerlendirmelere ilave olarak ne gibi kriterler getirdiği analiz edilmeye çalışılacaktır.

Ön yorum kararın İngilizce tam metni için:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=225524&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=17784215

Kararın Banu Eylül Yalçın tarafından yazılan ve IPR Gezgini’nde yayımlanan Türkçe değerlendirmesi için:

MATEMATİKSEL KEŞİF GÖMBÖC, AVRUPA BİRLİĞİ ADALET DİVANI ÖNÜNDE – TEKNİK İŞLEV İÇEREN VE ÜRÜNLERE ESASA İLİŞKİN DEĞER KATAN ŞEKİLLERİN MARKA OLARAK TESCİLİ TALEPLERİNE YÖNELİK DEĞERLENDİRME

Yazıya öncelikle başvuruya konu işaretin ve ön yorum kararına konu anlaşmazlığın özetini yaparak başlayacağız. Ön yorum kararına konu üç boyutlu “Gömböc” isimli eşya esasında bir matematik keşfinin simgesi durumundadır ve hangi konumda bırakılırsa bırakılsın, kendi temel duruş konumuna geri gelmektedir. Bunu da biri kararlı biri kararsız iki denge noktasına sahip olması sayesinde yapabilmektedir.

Şekil-1-Ön yorum kararına konu Gömböc başvurusunun marka örneği

Adalet Divanı’nın ön yorumuna konu olan kararın en önemli detayı kanaatimizce Gömböc şeklinin 28’inci sınıfta yer alan “oyuncaklar” emtiası için şeklin teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu bir şekil olduğu gerekçesiyle reddedilmiş olması; başvuruya konu diğer emtialar olan 14. Sınıfa dahil “dekoratif eşyalar” ile 21. Sınıfa dahil “porselenden ve kristalden yapılmış dekoratif eşyalar” için Gömböc şeklinin mala asli değerini verdiği gerekçesiyle reddedilmiş olmasıdır. Diğer bir ifadeyle, evlerde dekor/süs amacıyla kullanılan aksesuar olarak nitelendirilebilecek emtialar için şeklin albenisi olması nedeniyle mala asli değerini verdiği değerlendirilmiştir. Oyuncaklar emtiası için ise Gömböc’ün kendi kendine temel pozisyonuna gelmesinin özellik arz etmesi ve şeklin kendisinin de bunu sağlaması nedeniyle “teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu şekil” olarak değerlendirilmiştir. Mehaz AB hukukunda bu ret gerekçeleri ayrı bentler olarak düzenlenmiş olmasına rağmen 6769 s. SMK’nın 5/1 (e) bendinde hepsi bir arada, ayrıma gidilmeksizin, yer verilmiş durumdadır. Kanaatimizce bu ayrımın farkına varmak, verilen kararın ve yapılan değerlendirmelerin daha anlaşılır olmasını kolaylaştırılacaktır.

Mahkemeye yöneltilen ilk soruyla esas itibarıyla başvuruya konu işaretin yalnızca ürünün kendi şeklinden oluştuğu durumlarda “şeklin teknik bir sonucu elde etmek amacıyla zorunlu olan şekilden” oluşup oluşmadığının değerlendirilmesinde başvuruya/tescile konu marka örneği ile sınırlı bir değerlendirme mi yapılmalıdır yoksa ürünün hitap ettiği tüketici kesiminin şekli algılayış biçimi de dikkate alınabilir midir sorusunun cevabı aranmaktadır.

Hükümsüzlüğe konu Rubik Küp başvurusu

“Şeklin teknik bir sonucu elde etmek amacıyla zorunlu olan şekilden” oluşup oluşmadığının değerlendirilmesinde tescile veya başvuruya konu olmuş marka örneği ile sınırlı bir değerlendirme mi yapılacağına ilişkin Divan’ın vermiş olduğu olumsuz yanıt esas itibarıyla hiç de sürpriz değildir. Zira Rubik küp kararında[1] Adalet Divanı, AB Genel Mahkemesi’nin “Rubik küplerinin, yatay ve dikey parçalarının dönme özelliği, başvuruya konu şekilde gösterildiği üzere siyah çizgilerden veya parçalı yapısından kaynaklanmamakta olduğu, dönme özelliğine yol açan etkenin küplerin içinde mevcut bir mekanizmadan kaynaklandığı ve bu mekanizma markanın grafik gösteriminde görülebilir nitelikte değildir.” şeklinde değerlendirmesinin 5/1 (e) (ii) bendi ile korunmak istenen kamu çıkarının çok dar anlamda yorumu olduğunu, bu şekilde bir tescil ile tescil sahibine teknik bir çözümü elde etmek için zorunlu olan şekil ile birlikte dönme kapasitesi olsun ya da olmasın benzer şekillerin de tescilini veya kullanımın engelleme yetkisinin bahşedildiğini, böyle bir yaklaşımın ise 5/1 (e) (ii) bendinin amacına uygun düşmeyeceğini belirterek AB Genel Mahkemesi’nin kararını bozmuş ve 28. Sınıfta “üç boyutlu bulmacalar” emtiaları için tescilli markanın teknik bir sonucu elde etmek için gerekli şekli içerdiği gerekçesiyle 5/1 (e) (ii) bendi gereğince hükümsüzlüğüne karar vermiştir.

8. ve 21. Sınıfa dahil çatal, bıçak takımları ile mutfak eşyaları için tescilli marka

Yine yukarıda tescile konu görseli bulunan marka için Adalet Divanı 11.05.2017 tarih ve C-421/15P sayılı Yoshida kararında[2], EUIPO Temyiz Kurulu’nun marka örneğinde siyah noktalar olarak temsil edilen girintilerin çatal, kaşık, bıçak saplarında kullanıldığı, bu sayede kullanıcıların rahat kavramasını sağladığı ve çatal, kaşık ve bıçağın kullanımı sırasında da kaymasını önleme işlevini gördüğünü belirterek 8. ve 21. Sınıflarda tescilli başvurunun EUTMR 7/1 (e) (ii) bendi uyarınca hükümsüzlüğüne yönündeki kararını onamıştır. Burada da görüleceği üzere, tescile konu şekilde ne çatal ne bıçak ne de başka bir mutfak aleti olmasına rağmen başvuruya konu şeklin gerçek hayatta ürünlerin üzerine uygulanmış hali göz önüne alınarak bir değerlendirilmede bulunulmuştur.

Bu soru anlamında, kararda yeni olarak değerlendirilebilecek tek husus “şeklin teknik bir sonucu elde etmek amacıyla zorunlu olan şekilden” oluşup oluşmadığının değerlendirilmesinde marka örneği dışına çıkılan hallerde sadece güvenilir kaynakların esas alınması gerektiği belirtilmiştir ki bu da kanaatimizce çok aydınlatıcı/yol gösterici nitelikte değildir. Zira karar alıcılar zaten böyle bir değerlendirme yaparlarken kararını desteklemek adına azami dikkat göstererek güvenilir kaynaklardan bilgi sağlayacaklardır. Adalet Divanı daha önceki Lego kararında[3] da bu husus patent korumasına konu belgelerin işlevin ne olduğunu anlamak için kullanılabileceğine cevaz vermiştir.

Ön yorum kararına konu değerlendirmelerden bir diğeri de marka başvurusuna konu şeklin aynı zamanda tasarım tesciline konu olması durumunda, şeklin doğrudan mala asli değerini vermesi durumunun söz konusu olup olamayacağına ilişkin değerlendirmedir. Esas itibarıyla, Adalet Divanı’nın bu soruya vermiş olduğu “hayır” cevabı da tarafımızca sürpriz olarak değerlendirilmemektedir. Zira bunun aksi bir değerlendirme, tasarım tesciline konu olan her şeklin marka olarak tesciline müsaade edilmemesi anlamına gelecektir. Mala asli değerini verme hususunun mutlak ret olarak düzenlenmesindeki amacının sınai mülkiyet sisteminde sınırlı koruma süresi öngörülen patent ve tasarım haklarının sınırlı süreli korumaya tabi olmayan marka koruması alınarak koruma süresinin haksız olarak uzatılmasının önüne geçmek olduğu hususu göz önüne alındığında tescil için ret gerekçesi ancak tasarımın koruma süresinin dolması sonrası herkesin bu şekli özgürce kullanabiliyor olması durumunda söz konusu olabilecektir. Zira öz itibarıyla koruma konusu şeklin aynı anda hem tasarım korumasına konu olması hem de marka tesciline konu olmasında herhangi bir beis bulunmaz ama tasarım koruması sonlandıktan sonra kamuya mal olması gereken şeklin marka olarak ilanihaye korunması hakkaniyet ile bağdaşmayacaktır.

Yazının son bölümünde, Adalet Divanı’nın belki de bu kararda en önemli değerlendirmesinin bulunduğu “mala asli değerini verme” hususunun nasıl belirleneceği ve bu hususta ilgili tüketici kesiminin algısının dikkate alınıp alınamayacağına ilişkin soruya verdiği cevap incelenecektir.

Adalet Divanı, ilgili kamu kesiminin algısının ancak şekle ilişkin temel karakteristik özelliklerin belirlenmesi aşamasında dikkate alınabileceğini belirtmiştir. “Mala asli değerini verme” ret gerekçesinin ise ancak tüketicilerin mala ilişkin satın alma kararlarının öncelikli sebebinin bu şekilden kaynaklanıyor olduğunun güvenilir kanıtlarla desteklendiği durumlarda uygulanması gerektiği değerlendirmesinde bulunmuştur. Kararda bu güvenilir kanıtlara ilişkin açıklama veya detay belirtilmemiş olsa da bizim kişisel görüşümüz bu ret gerekçesinin işletilebilmesi için en azından bağımsız araştırma firmaları tarafından yapılmış güvenilir kamuoyu araştırmaları gibi enstrümanlarla malın öncelikli satın alınma sebebinin malın kendi şeklinin olduğunun ortaya konulması beklenmektedir.

SONUÇ

Adalet Divanı kararının üç boyutlu markaların korunmasında “mala asli değerini verme” ve “teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu” olan şekillerin değerlendirilmesine ilişkin uygulamada yaşanan sorunların giderilmesine ilişkin getirmiş olduğu açıklamalar yeterli olmasa da bu yönde bir çabanın varlığını ortaya koymaktadır. Adalet Divanı’nın tüketicilerin öncelikli satın alma saiklerinin ürünün görünümünden mi yoksa ürünün sahip olduğu özelliklerinden mi kaynaklandığının tespiti için önermiş olduğu “güvenilir kaynaklarla ispat” çözümü bir ilerleme olarak kabul edilebilir.

Son olarak, kanaatimizce “mala asli değerini verme” ret gerekçesinin uygulanmasında, başarılı tasarımların, çok başarılı olmaları durumunda bedel ödemeleri gibi bir durumla karşılaşmaları söz konusu olmaktadır. “Mala asli değerini verme” ret gerekçesinin tasarım süresinin dolmasından sonra uygulanmasında herhangi bir beis yoktur zira haksız bir süre uzatımı söz konusu olmaktadır. Ancak üç boyutlu şekil hiç tasarım korumasına konu edilmeden doğrudan marka korumasına konu edilmesi durumunda değerlendirme nasıl olacaktır? Tasarımcılar görünüm için tasarım koruması aldıklarında koruma süresi sonunda şeklin kamuya mal olacağını kabul ederek bu korumadan yararlanmaktadır, öte yandan daha ilk baştan, örneğin şirketlerin fikri mülkiyet politikası olarak patent koruması yerine ticari sır olarak korumayı tercih etmesi benzeri bir stratejiyle, görünüm için tasarım tescili almak yerine marka olarak tescil almaları durumunda değerlendirme nasıl olacaktır? Konunun tartışmaya değer olduğunu düşünüyor ve bundan sonraki değerlendirmeyi okuyucuya bırakıyoruz.

Konuyu ilgi çekici bulanlar ve 6769 s. SMK 5/1 (e) bendi kapsamında “teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu şekil” ile “mala asli değerini veren şekillerin” incelemesinin ne şekilde yapılması gerektiği ve uygulamada karşılaşılan sorunlar hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenler, yazmış olduğum Terazi Hukuk Dergisi’nin 152. “Fikri Mülkiyet Özel” sayısında çıkan “6769 s. SMK’nın 5/1 (e) bendi Uyarınca Teknik Bir Sonucu Elde Etmek İçin Zorunlu Olan veya Mala Asli Değerini Veren Şeklî ya da Başka Bir Özelliğini Münhasıran İçeren İşaretlerin İncelenmesi ve Karşılaşılan Sorunlar” (https://www.jurix.com.tr/article/18826 ) başlıklı makalemize göz atabilirler.

Erman Vatansever

vatanseverman@yahoo.com

Aralık 2020

[1] Avrupa Adalet Divanı, 10.11.2016 tarih ve C 30/15P sayılı Rubik küp kararı, Simba Toys GmbH & Co. KG v EUIPO http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=730E926699B016825EBA1122238B223F?text=&docid=185244&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=18308591

[2] Kararın tam metni için: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=190588&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=18309095

Davanın safahatı ve karar hakkında daha detaylı Türkçe bilgi için: https://www.jurix.com.tr/article/18826

[3] Avrupa Birliği Adalet Divanı, 14.09.2010 tarih ve C-48/09 P sayılı Lego kararı

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Mutlak Ret Nedenleri

Adalet Divanı Genel Mahkemesi Burgu Peyniri Şekli Markasını Ayırt Edici Bulmadı

Bu karar üç boyutlu bir şekil markası başvurusunun ayırt edici karakterden yoksun olduğu ve ayırt edicilik kavramının değerlendirilmesinin nihai tüketici gözünden yapılmasının gerektiği gerekçesi ile reddine ilişkindir.

4 Haziran 2018 tarihinde, MURATBEY GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Muratbey), Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) nezdinde Avrupa Birliği markası başvurusunda bulunmuştur. Üç boyutlu marka statüsünde olan ve Nicé sınıflandırmasının 29. sınıfındaki “peynirler, işlenmiş peynirler” için yapılan başvuru aşağıdaki şekildedir:

25 Temmuz 2018 tarihinde, başvuruyu inceleyen uzman, başvurunun Birlik Marka Tüzüğünün 7/1-b maddesi yönünden ayırt edici karakterden yoksun olduğunu belirtmiş ve 27 Kasım 2018 tarihli karar ile başvuruyu bu maddeye dayanarak reddetmiştir.

Bu ret kararına karşı başvuru sahibi, 15 Ocak 2019 tarihinde itiraz etmiştir. Bu itiraz da 13 Haziran 2019 tarihli karar ile EUIPO Temyiz Kurulu tarafından reddedilmiştir. Temyiz Kurulu kararına karşı açılan dava, Adalet Divanı Genel Mahkemesi tarafından 26 Mart 2020 tarihli T‑572/19 sayılı kararla sonuçlandırılmıştır. Bu yazıda anılan karar okuyuculara aktarılacaktır. (http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224748&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2268187)

Temyiz Kurulu, başvurunun kapsadığı mallar bakımından kamunun ilgili kesiminin nihai tüketicilerden oluştuğuna kanaat getirmiştir. Uzman ret kararında, marka başvurusunun kapsadığı ürünler bakımından basit ve bilindik bir şekilden oluştuğunu belirtmiş ve buna örnekler sunarak, işbu başvurunun bu sektörde alışılan veya beklenenden bir farkı olmadığını belirtmiştir.

Temyiz Kurulu ürünün satış ve tüketimine ilişkin başka sonuçlara da varmıştır. İtiraz sahibinin gerekçelerinden olan, somut başvurunun bir yarışmada ödül alması hususunda Kurulun kararı, ödülün verildiği yarışmadaki değerlendirmenin kamunun ilgili kesiminin algısına göre yapıldığına ilişkin bir bilginin bulunmadığıdır.  

Kararın hukuki gerekçelerine bakıldığında;

Başvurunun ret gerekçesi Marka Tüzüğünün 7/1-b maddesidir. Bu maddeye göre ayırt edicilikten yoksun başvurular marka olarak tescil edilmemektedir.

Bu madde anlamında ayırt edicilik kavramı, markanın ait olduğu firmayı belli eder nitelikte olması ve ürünün diğer firmaların ürünlerinden ayırt edilmesini sağlamasıdır. (21 Ocak 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, paragraf 33).

Bu madde bağlamında ayırt edicilik bir yandan tescili talep edilen ürünler açısından, diğer yandan kamunun ilgili kesiminin algısı bakımından yorumlanmalıdır. (29 Nisan 2004, Henkel/OHMI, C‑456/01 P et C‑457/01 P, EU:C:2004:258, paragraf 35).

Somut durumda, başvuruya konu ürünler “peynir” ve “işlenmiş peynir” olup, bu ürünler günlük tüketime uygun olduğundan, malların tüketici kesimi nihai tüketicilerdir.

Başvuru sahibinin de bu husus üzerinde aksi bir görüşü bulunmamakta olup, asıl üzerinde durduğu husus, Temyiz Kurulunun ayırt edici karakteri sadece nihai tüketici algısına göre değerlendirmesidir.

Başvuru sahibinin öne sürdüğü iddia, başvuruya konu ürünlerin aynı zamanda Avrupa Birliği içerisindeki profesyonel kesime de hitap ettiğidir. Başvuru sahibi, 2018 Dünya Süt Ürünleri İnovasyon Ödülünü alan bu marka başvurusu hakkında, bahsi geçen yarışmayı bilen profesyonel kesimin de bilgi sahibi olduğunu, dolayısıyla, somut olayda sadece son tüketicinin bakış açısının önemli olmadığını, profesyonel kesimin algı şeklinin de önemli olduğunu ileri sürmektedir.  

Somut olayda değerlendirilmesi gereken bir diğer husus da ilgili ürünler açısından, Temyiz Kurulunun dikkate aldığı son tüketicinin -bir başka deyişle Birlik genel halkının- kamunun ilgili kısmının önemli bir bölümünü oluşturmasıdır.

Bu aşamada, Temyiz Kurulunun daha adil bir değerlendirme ile nihai tüketici yerine bilgilenmiş ve makul derecede dikkatli genel halka göre ayırt ediciliği değerlendirmesi beklenebilirdi.

Bu açıdan, hatırlatmakta fayda var ki, her ne kadar ürünün kendi biçimi olan 3 boyutlu markaların ayırt edici karakterinin değerlendirilmesi, diğer kategorideki markalardan farklı olmamalıysa da; kamunun ilgili kesiminin algısı, ürünün kendi biçimi olan 3 boyutlu markalar bakımından, kullanılacağı üründen bağımsız olan kelime veya şekil markaları ile aynı değildir.  Sonuçta, ilgili ürünün ortalama tüketicisi grafik veya yazılı unsurların yokluğunda, ürünün şekline bakarak kökenini bilme alışkanlığına sahip değildir ve bu sebeple 3 boyutlu bir markanın ayırt ediciliğini anlamak bir şekil veya kelime markasına göre daha zordur.  [29 Nisan 2004, Henkel/OHMI, C‑456/01 P et C‑457/01 P, EU:C:2004:258, paragraf 38 ; 31 Mayıs 2006, De Waele/OHMI (sosis şekli), T‑15/05, EU:T:2006:142, paragraf 32].

Tescili talep edilen şeklin ayırt edici karaktere sahip olduğundan bahsedebilmek için ilk bakışta ilgili ürünün menşeini göstermesi veya ilgili markanın belirgin bir şekilde sektörün standartlarından veya alışkanlıklarından ayrılması gerekmektedir.   [26 Kasım 2015, Établissement Amra/OHMI (KJ Kangoo Jumps XR), T‑390/14, EU:T:2015:897, paragraf 15].

İtiraz edilen kararda, Temyiz Kurulu, ilk olarak başvurusu yapılan markanın ürünün kendisi olduğunu ve ayırt edicilikten yoksun olduğunu belirtmiştir.

Ayrıca, uzmanın sunduğu örnek çizimler de göstermektedir ki, bantlar halinde kesilmiş peynirlerin örgü veya bükülmüş halde sunumu ticarette bilinen bir sunum biçimidir. Temyiz Kurulu ayrıca, peynirlerin genelde küp, dilim, yuvarlak gibi farklı şekiller altında satıldığını da belirtmiştir. Bununla birlikte Temyiz Kurulu, başvurulan marka ile sektörde bilinen ve alışılmış ürün şekilleri arasında belirgin bir fark olmadığına kanaat getirmiştir.

Bu hususu değerlendiren Mahkeme, aynı veya ayırt edilemeyecek kadar aynı şekillerin piyasada olduğunu kanıtlamanın gerekli olmadığını onaylamakla birlikte, ilgili sektörde önemli bir şekil çeşitliliği olup olmadığının ve somut başvurunun da bunun bir varyasyonu olup olmadığının incelenmesi gerektiğini belirtmektedir. [28 haziran 2019, Gibson Brands/EUIPO – Wilfer, T‑340/18, EU:T:2019:455, paragraflar 35 ve 36].

Somut durumda, piyasada birçok farklı formda peynirin var olduğu anlaşılmaktadır:  küp şeklinde peynir, dilimli peynir, bükülmüş şekilde peynir gibi. Bu halde, başvurusu yapılan markanın şeklindeki basitliği de göz önüne alındığında, kamunun ilgili kesiminin bu şekli belirli bir üreticiden gelen bir ürün olarak algılamaktan ziyade, daha çok ilgili piyasadaki şekil çeşitliliğinin sonucu olduğu düşünecekleri tahmin edilmektedir.

Sonuçta, Temyiz Kurulunca belirtildiği gibi, tescilin talep edildiği 3 boyutlu şekil piyasada var olan birçok farklı şekilden biri gibi görünmektedir. 

Bu halde ilk bakışta ilgili ürünün menşeini de belirtmediğinden, başvurusu yapılan markanın ayırt edici karakteri olduğu düşünülemez. 

Ayrıca, başvuru sahibinin, başvurusu yapılan markanın kullanım yolu ile ayırt edicilik kazandığına dair veri sunmadığı görülmektedir.

Başvuru sahibi ayrıca, Temyiz Kurulunun başvuruya konu ürün şeklini yanlış bir şekilde değerlendirdiğini ve peynirin bükülmüş kayışlardan oluşan spiral bir biçiminde olduğunu belirtmektedir.

Belirtilen hususu inceleyen Mahkeme, Temyiz Kurulu kararının özellikle 12, 13. ve 20. paragraflarında, Kurulun başvuruyu sadece kayışlı bir peynir bandıyla değil, aynı zamanda örgü veya bükülmüş birçok şekil ile karşılaştırdığını tespit etmiştir. Dolayısıyla, başvuru sahibinin, şekil incelemenin eksik yapıldığı iddiası gerekçesiz sayılmıştır.

Başvuru sahibi ilaveten, başvurusu yapılan peynir şekli ile 2018 yılından yapılan bir yarışmada 2018 Dünya Süt Ürünleri İnovasyon Ödülünü aldıklarını ve bu sebeple de başvuru hakkındaki ret kararının kaldırılması gerektiğini belirtmekte ise de,  Temyiz Kurulu bu yarışmada değerlendirmenin nihai tüketici dikkate alınarak yapılıp yapılmadığının bilinmediğine kanaat getirmiştir.

Başvuru sahibi, başvuruya konu markanın sadece Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde değil, Birlik üyesi olan Almanya Patent ve Marka Kurumu nezdinde de tescilli olduğunu belirtmiş ise de; Birlik hukukunun ayrı ve özerk olması gerekçesi ile başvuru sahibinin bu itirazı da kabul görmemiştir. (17 Temmuz 2008, L & D/OHMI, C‑488/06 P, EU:C:2008:420, paragraf 58)

Tüm bunlar sonucunda Mahkeme, Temyiz Kurulu kararının Tüzüğün 7/1-b maddesini ihlal etmediği sonucuna vararak başvuru hakkındaki ret kararını onamıştır.

Mahkeme özetle üç boyutlu bir marka başvurusunun özgünlüğünün ayırt edicilik açısından önemli olduğunu kabul etmiş olmakla birlikte, yenilik ve özgünlüğün markanın hitap ettiği tüketici açısından değerlendirilmesi gerektiğine kanaat getirerek, Muratbey şirketinin burgu peyniri şekil markasını ayırt edicilikten yoksun görerek reddetmiştir.

Kanaatimce, Birlik ülkelerindeki tüketiciler ve bu tüketicilerin alışık olduğu peynirler ve peynir şekillerinin çeşitliliği göz önüne alındığında, Mahkeme kararına kısmen katılmak mümkündür. Genel Mahkeme bu vakada, ürün şeklinden oluşan şekil markalarının nihai tüketici grubu açısından değerlendirmenin gerekeceği yönünde bir karara varmıştır. Ancak, bir yandan da çeşitli peynir şekillerine alışık olan tüketiciye göre, yani tüketicinin coğrafyasına da bakarak bir karara varıldığı belki düşünülebilecektir.

Gizem KARPUZOĞLU

Nisan 2020

gizem_erkarakas@hotmail.com

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Mutlak Ret Nedenleri

ÜÇ BOYUTLU ŞEKİL MARKANIZI ÖN PLANA ÇIKARARAK REKLAM YAPMANIZ MARKANIZI KAYBETMENİZE SEBEP OLABİLİR…

Kafatası şeklinde tasarlanmış bir şişe, votkalar için malın cazibesini/albenisi ve dolayısıyla değerini önemli ölçüde arttırarak tüketici tercihlerini kuvvetli biçimde etkileyebilir mi? Özgün şişe şeklini ön plana çıkaracak şekilde tanıtım stratejisi geliştirmek üç boyutlu şekilden oluşan markanın başına istenmeyen olayların gelmesine sebep olabilir mi? Bu yazı kapsamında, EUIPO İptal Birimi tarafından yakın zamanda alınan bir karar eşliğinde mutlak ret gerekçeleri arasında sayılan mala asli değerini verme hususunda AB Fikri Mülkiyet Ofisinin yaklaşımı ve bu yaklaşımda dikkate alınan faktörler yakından incelenerek bu sorulara cevap verilmeye çalışılacaktır.

İnceleme konusu örnek olayda, Globefill Inc. firması aşağıda görseli bulunan üç boyutlu şişe şeklini Ağustos 2016’da Avrupa Birliği nezdinde 32. sınıfa dahil “alkollü ve alkolsüz biralar; meyve suları ve meyveli içecekler; şişe sular; alkolsüz gazlı içecekler; 32. sınıfa dahil sayılan emtiaların yapımında kullanılan müstahzarlar” ile 33. sınıfa dahil “votkalar; kanyaklar; hazır alkollü kokteyller; şaraplar; cin; rom; sake; tekila; vermut; viski; damıtılmış alkollü likör bazlı iştah açıcı içecekler; anasonlu içecekler; alman içkisi; uzo; şeri ve kirş” emtiaları için tescil ettirmiştir.

Üç boyutlu marka şeffaf bir camdan yapılmış, kafatası şeklinin üst kısmında boru şeklinde şişe ağzı bulunan ve alt kısmı düz bir zeminden oluşan bir şekilden oluşmaktadır. Globefill Inc. firması aynı zamanda bu şeklin telif haklarını ve tescilli tasarım haklarını da elinde bulundurmaktadır.

fotoğraf, farklı, duvar, nesne içeren bir resim Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

Tescile konu olmuş üç boyutlu şeklin ayırt edici nitelikten yoksun olduğu (EUTMR 7/1-b) ve mala asli değerini veren şekilden (EUTMR 7/1-e-iii) oluştuğu gerekçeleriyle SKULLDUGGERY RUM LIMITED firması tarafından AB Marka Tüzüğü’nün (EUTMR) 59’uncu maddesi uyarınca EUIPO’ya hükümsüzlük başvurusu yapılarak sicilden terkini talep edilmiştir.

Bu yazının ana konusu, mala asli değerini veren şekiller olduğundan, kararda ayırt ediciliğe ilişkin yapılan değerlendirmelere ayrıca yer verilmeyecektir. Kısaca, kararda ayırt edici nitelikten yoksunluğa ilişkin olarak yapılan değerlendirmede şeklin sektörün gelenek ve normlarından yeterli ölçüde uzaklaştığından bahisle ayırt edici nitelikte olduğu belirtilmiştir.

Daha detaylı değerlendirmeler ve kararın İngilizce tam metni için : https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/015736622

AB Marka Tüzüğü’nün 7/1 (e) (iii) bendi (Bu düzenleme 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununda mehaz AB Hukukundan farklı olarak ayrı bentler halinde yazılmamış, “malın doğası gereği ortaya çıkan şeklini ya da başka bir özelliğini”, “teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu olan şeklini ya da başka bir özelliğini” ve “mala asli değerini veren şekli ya da başka bir özelliğini” içerme durumları tek bir bentte toplanarak 5/1 (e) bendinde düzenlenmiştir.) uyarınca mala asli değerini veren şekli ya da başka bir özelliğini münhasıran içeren işaretler marka olarak tescil edilemezler veya tescil edildikleri takdirde ise hükümsüz kılınırlar.

Hükümsüzlük başvurusu sahibi SKULLDUGGERY RUM LIMITED firması, 7/1 (e) (iii) bendinin teknik veya pratik işlev görmeyen, ancak malların albenisini fazlasıyla arttıran ve tüketici tercihlerini önemli ölçüde etkileyen malların dış görünümlerinin tekelleşmesini önlemek adına oluşturulduğunu belirtmiştir. SKULLDUGGERY firması, Globefill Inc. adına tescilli marka sicilde kaldığı sürece tescilin sağlamış olduğu koruma sayesinde, üçüncü kişilerin kafatası şeklinden oluşan şişe oluşturma fikirlerinin Globefill Inc. tarafından engellenebilir durumda olduğunu, bu sayede Globefill Inc. firmasının piyasada haksız bir yarar elde etmesi durumunun söz konusu olacağını ileri sürmüştür.

SKULLDUGGERY firması, tescil sahibinin içecek sektöründe kafatası şeklinin kullanılmasını engellemek adına tasarım olarak tescil ettirdiği şekli aynı zamanda marka olarak tescil ettirerek haksız şekilde korumayı daimi olarak uzatmak istediğini, 7/1 (e) (iii) bendinin ise tam da bu amaçla hareket edenlerle mücadele etmek amacıyla ihdas edildiğini ileri sürmüştür. Hükümsüzlük başvurusu sahibi, ayrıca ortalama tüketicilerin kafatası şeklinden oluşan şişe şeklini estetik ve sanatsal açıdan fark edeceklerini ve buna bir değer atfedeceklerini bu nedenle de marka tesciline konu şeklin ve tasarımın mevzubahis mallara asli değerini verdiğini ileri sürmüştür.

SKULLDUGGERY firması ayrıca tescil sahibinin markasını şişenin estetik özelliklerini ön plana çıkartarak tanıtım faaliyetleri yürüttüğünü de iddia etmiştir. Buna örnek olarak da, internet sitelerinde yer alan yorumları ve röportajları delil olarak göstermiştir. Bunlardan birisi, tescil sahibi firmanın kurucularından olan Dan Aykroyd’un www.drinkspirits.com sitesinde yer alan röportajından alınan bir kısımdır. Bu kısımda kendisine “Kristal Kafa Votkası (tescile konu şekil)” ürününde karşılaştığınız en önemli zorluk neydi sorusuna, “İnsanların şişeyi açması. Çoğu zaman insanların votkayı şişesi için aldığını duyuyorum, bu harika ama lütfen kafatasını kırın ve açın” şeklinde vermiş olduğu cevabı göstermiştir. Bir diğeri ise Whiskey Goldmine web sitesinde yer alan bir makalede yer alan şu ifadelerdir: “Şeffaf cam kafatası votka şişesi kesinlikle raftaki en benzersiz ve en göz alıcı votka şişesi, bu şişe satış dinamiklerini ve heyecanı körüklüyor.”

Marka tescil sahibi ise, Birleşik Krallık’ta ürününün tavsiye edilen perakende satış fiyatından daha düşük fiyata satıldığını, dolayısıyla bu hakikatin bile tek başına şeklin mala fazladan değer katmadığı hususunu ispatladığını belirtmiştir. Ayrıca, bir şeklin bu bent kapsamında redde konu olabilmesi için şeklin malların albenisini arttırması ve tüketicilerin tercihlerini önemli ölçüde etkilemesi gerektiğinden bahisle, tescil sahibi, mallarının lüks votka sektöründe ortalama fiyattan satıldığını ve şeklin ürünün albenisini az da olsa arttırsa dahi lüks votka sektöründe şeklin öncelikli olarak satın alma tercihlerini değiştirmediğini, bu yüzden ürünün şeklinin değil de ürünün kendisi olan votkanın pazar başarısını belirlediğini ifade etmiştir.

Kararda tarafların iddiaları bu şekilde özetlendikten sonra İptal Birimi şu değerlendirmelerde bulunarak hükümsüzlük talebi hakkında kararını vermiştir.

İptal Birimi, öncelikle aynı şeklin hem tasarım hem de marka olarak korunmasının kural olarak mümkün olduğunu, Tüzüğün 7/1(e) (iii) bendinin sadece mala asli değerini veren şekiller için uygulanabileceğini belirtmiştir.

Daha sonra, 7/1(e) (iii) bendinde geçen “değer” kavramının; ekonomik anlamda ticari değer dışında, estetik değer olarak da algılanması gerektiğini belirtmiştir. “Mala asli değerini veren şekil” ifadesi ile kastedilenin aslında malın satın alınma ihtimalinin öncelikle sahip olduğu görünümden veya şekilden kaynaklanıyor olması durumunun kastedildiğini, ürününün sadece görünümünün hoş veya çekici olmasının şeklin 7/1(e) (iii) bendi kapsamında redde konu olması için yeterli olmadığına değinmiştir.

Şeklin mallara asli değerini vermesinin belirlenmesinde, ilgili tüketici kesiminin algısı, ilgili mal kategorisinin doğası/niteliği, inceleme konusu şeklin ya da bir başka özelliğin sanatsal değeri, şeklin ilgili piyasada yaygın biçimde kullanılan diğer şekillerden farklılığı, benzer mallarla karşılaştırıldığında önemli derecedeki fiyat farkı olup olmadığı, inceleme konusu ürünün estetik özelliklerinin vurgulanmasına yönelik bir tanıtım stratejisinin geliştirilmiş olup olmadığı gibi faktörler dikkate alınır. (AB Adalet Divanı, 18/09/2014 tarih ve C-205/13 sayılı Tripp-Trapp kararı, § 35)

İptal Birimi, “Loudspeaker” davasını takiben (T-508/08) hükümsüzlüğü talep edilen şeklin Marka Tüzüğünün 7/1(e) (iii) bendi kapsamında redde konu olabilmesi için tamamının olumlu olarak cevaplanması gereken 5 soru belirlemiştir:

1) Tescile konu tasarım tüketicilerin tercihlerinde önemli bir unsur mudur?

2) Tescile konu tasarım oldukça özellikli bir tasarım mıdır?

3) Tescile konu tasarım tescil sahibinin markalaşma stratejisinin temel unsuru mudur ve bu tasarım ürünün çekiciliğini (değerini) artırmakta mıdır?

4) Tescile konu tasarımın estetik özellikleri tescil sahibinin ürünün tanıtımını yaparken öncelikli olarak vurgulanıyor mu?

5) Tescile konu tasarım saf ve ebedi bir heykel olarak algılanıyor mu?

İptal Birimi, hükümsüzlük talebi sahibi olan SKULLDUGGERY RUM LIMITED firmasının, tescile konu kafatası şeklinin sahibi tarafından ürünün tanıtımında tasarımın estetik özelliklerinin vurguladığını veya ön plana çıkardığını ispat edemediğine karar vermiştir. Yani İptal Birimine göre kolaylıkla ispatlanabilecek bir husus olan tescil sahibinin web sitesinde veya reklamlarında şişenin tasarımına vurgu yapan düzenli tanıtım kampanyası yürütüldüğüne dair kanıtlar sunulmamış durumdadır. Bunun yerine, sunulan dokümanlar şişenin estetik değeri üzerine yoğunlaşan düzenli pazarlama kampanyası delili olarak değerlendirmeyecek nitelikte olan etkinliklerde veya röportajlarda verilen açıklamalardır.

İptal Birimi, tescil sahibi firmanın kurucularından olan Dan Aykroyd’un www.drinkspirits.com sitesinde yer alan röportajında vermiş olduğu cevabın aslında şirket sahibinin şişe görünümü üzerinden tanıtım yapılması konusunda isteksiz olduğunu, şişeyi açarak votkayı tatmaları konusunda görüş belirttiğini, bunun da iptal başvurusu sahibinin iddiasının aksine şişe görünümünün tanıtımını değil içindeki votkanın tanıtımını sağladığını değerlendirmiştir.

İptal Birimi, tescilli şeklin hükümsüzlüğünü talep eden SKULLDUGGERY RUM LIMITED firmasının kanıtlarıyla sadece şişe şeklinin görünümünü seven insanların olduğunu gösterdiğini ancak tescil sahibinin markalaşma stratejisinin temeli olacak şekilde şişenin görünümünün ve estetiğinin tanıtımını yaptığını ve ürünün çekiciliğini ve dolayısıyla ürünün değerini arttırdığı hususlarını ispatlayamadığını belirtmiştir.

İptal Birimi, bunlara ek olarak, tescil sahibi iptal talebine karşı belirtmiş olduğu görüşünde, şişe görünümünün öncelikli niyeti lüks votka almak olan tüketicilerin tercihlerine önemli ölçüde etki etmediğini, gözler kapalı şekilde tadım testi yapılan bir yarışmada ödül kazanmak gibi ikna edici kanıtlarla bunu ispatladığını belirtmiştir. Bu yüzden, İptal Birimi, hükümsüzlük talebi sahibi tescile konu tasarımın sahibinin ürünlerinin değerini arttıran markalaşma stratejisinin temel unsuru olduğu yönündeki iddiasını ispat edemediği sonucuna vararak, hükümsüzlük talebini reddetmiştir.

Öncelikle, bu kararın iptale/hükümsüzlüğe ilişkin taleplerin incelendiği EUIPO’nun ilk inceleme birimi olan İptal Birimi tarafından alındığı, daha sonrasında EUIPO Temyiz Kurulu ve AB Genel Mahkemesi kararlarına konu olabileceği, değerlendirme ve yorumların bu yüzden değişebileceği belirtilmelidir.

Kararda da vurgulandığı üzere “Mala asli değerini veren şekil” ifadesi ile kastedilenin, aslında malın satın alınma ihtimalinin öncelikle, sahip olduğu görünümden veya şekilden kaynaklanıyor olması durumu kastedilmektedir. Diğer bir ifadeyle, mala asli değerinin verme durumunun söz konusu olabilmesi için ürünün sadece görünümünün hoş veya çekici olmasının yeterli olmadığı, gerekli olan tüketicilerin malı öncelikle, sahip olduğu görünüm/şekil sebebiyle satın alması şartının sağlanması olduğu belirtilmiştir. Her ne kadar AB Adalet Divanı ve Genel Mahkemesi, mala asli değer katmadan ne anlaşılması gerektiğine ilişkin birtakım kıstaslar getirmiş olsa da mala asli değer katma değerlendirmesinin kanaatimizce yine de belirsizlik içerdiğinin kabul edilmesi gerekir. Zira bu kapsamda değerlendirilen şekillerin belirli bir tasarımı veya görsel unsurları içerdiği, tasarım veya görsel unsurların tabiatı gereği albenisinin olması açısından ve tüketici tercihlerini olumlu yönde etkilemek adına belirli formlarda tüketiciye sunulduğu gerçeğiyle bu şekillerin de belirli ölçüde mala değer kattığının kabul edilmesi gerektiği düşünülmektedir. Kaldı ki, tüketicilerin öncelikli satın alma saikinin görünümden mi ürünün kendisinden mi kaynaklandığının tespiti de oldukça zor ve tartışmalıdır.

Şöyle ki, inceleme konusu yukarıda bahsettiğimiz kararda emsal olarak bahsedilen ve aşağıda görseli bulunan marka için verilen “Loudspeaker” kararında, EUIPO ve Mahkeme, başvuruya konu şeklin ilgili sektördeki hoparlör şekillerinden önemli ölçüde farklı olduğunu kabul etmekle birlikte, bu şeklin tescile konu mallara asli değerini veren bir şekil olduğu gerekçesiyle başvurunun AB düzenlemesi Direktif m. 3/1(e)(iii) gereğince reddine karar vermiştir.[1] Ancak burada tartışmaya değer husus malın satın alınma ihtimalinin öncelikle, sahip olduğu görünümden veya şekilden kaynaklanıyor olması durumu kastedildiğine göre hoparlör alımı gerçekleştirecek tüketiciler için öncelikli satın alım kıstasının, hoparlörün sahip olduğu ses kalitesi vs. gibi teknik özellikleri mi daha ön planda olacaktır yoksa sahip olduğu fiziki görünümü mü ön planda olacaktır? Kanaatimizce, elbette ilgili ürünü salt dekoratif görünümü nedeniyle tercih edecek tüketiciler de olacaktır; ancak ses kalitesi ve teknik özellikleri nedeniyle tercih edilmesinin beklenilmesinin daha olasılıklı olduğu düşünüldüğünde, bu bent kapsamında verilen ret kararlarının tartışmaya açık olduğu belirtilmelidir.

Mala asli değerini verme değerlendirmesine ilişkin olarak dikkati çeken bir diğer husus ise şayet tescil sahibi firma reklam kampanyasında veya stratejisinde üç boyutlu şişe şeklini ön plana çıkarmış olsaydı bu durum kendi markasının hükümsüzlüğüne sebep olabilecek bir davranış olarak değerlendirilecekti. Bu anlamda, başarılı ve alımlı bir tasarıma sahip şekillerin ön plana çıkarılarak reklamının yapılması markanın geçerliliğini tehlikeye atan bir durum olarak ortaya çıktığı görülmektedir. Ayrıca, kararda mala asli değeri verme durumunun ortaya çıkıp çıkmadığının tespitinde, ürünün kendisinin de önemli olduğu ve ürünün şekil ile karşılaştırıldığı da görülmektedir. Buna göre, ürünün kendisi ile şişenin tasarımının yarıştığı dahi değerlendirilebilir zira kararda ürünün votka tadım testinde başarılı olduğundan bahisle ürünün satışlarının salt şekille açıklanamayacağı hususuna da yer verilmiştir.

Avrupa Birliği nezdinde son zamanlarda verilen kararlardan görüldüğü üzere, “şekillerin veya başka bir özelliğin” mala asli değerini vermesi hususu üzerine uzun ve detaylı analizlerin/tartışmaların halen yapılmaya devam etmekte olduğu ve bu tartışmaların seyrine bakılırsa konunun bir süre daha fikri mülkiyet dünyasının gündemini işgal eden popüler konulardan biri olmaya devam edeceği düşünülmektedir. Konu ile alakalı ilgi çekici diğer kararların ve bu karar özelinde olursa temyiz taleplerinin takipçisi olacağımızı belirtmek isteriz.

Erman VATANSEVER

vatanseverman@yahoo.com

Aralık 2019

[1] AB Genel Mahkemesi, 06.10.2011, T-508/08, paragraf 73-76.

Haberler ve Gündem, Marka Mutlak Ret Nedenleri

Üç Boyutlu Meyve Suyu Ambalajı Şekli Markası Alman Federal Patent Mahkemesi Önünde – Siz Ne Düşünürsünüz? (1)

 

IPR Gezgini’nde ben ve diğer site yazarları şu ana dek yüzlerce yabancı ofis ve mahkeme kararını yabancı dillerden çevirerek ve yorumlayarak okuyucularımıza aktardık. Bu tip yazılar, genellikle uzun bilgi aktarımı temeline dayandığından, şu ana dek sitede okuyucularımızın katkı veya yorumlarını sıklıkla al(a)madık. Bu eksikliği gidermek için bugünden başlayarak yeni bir yazı modelini denemenin yerinde olacağını düşündüm.

En kısa şekilde özetleyecek olursam, fikri mülkiyet hakları alanında, yabancı ve ulusal bir ofis veya mahkeme kararının konusu başvurunun veya tescilin görselini paylaşacağım, ardından ihtilaf konusu meseleyi kısaca aktaracağım ve paylaşımın sonunda sizce bu ihtilaf ne şekilde sonuçlanmıştır sorusunu yönelteceğim. Elbette, beklenti okurlarımızın yorum ve görüşlerini, her yazının altında yer alan “yorum” bölümünde site okuyucuları ile paylaşması olacak. Bir veya iki günlük beklemenin ardından, ilgili ofis veya mahkeme kararını ve ihtilafın sonucunu yazacağım ve bu yolla yapılan yorumların ilgili mahkeme veya ofisin yaklaşımı ile ne derecede örtüştüğünü görebileceğiz. Site takipçilerinin kendilerine ilginç gelen ve paylaşmak istedikleri ofis veya mahkeme kararlarını iprgezgini@gmail.com adresine göndermeleri, sizlerden gelecek karar ve soruları da paylaşmamızın yolunu açacak. Böylelikle, siteyi daha paylaşımcı ve interaktif hale de getirebiliriz diye düşünüyorum. Aslında bu modeli, IPR Gezgini’nin Facebook hesabında (https://www.facebook.com/IPRGezgini – bu hesapta sitede paylaşmadığım bazı haber, duyuru ve içeriğiğe yer veriyorum, dileyenler bu hesabı da takip edebilir) birkaç kez denemiştim ve sonuç oldukça iyiydi. Bakalım sitede sonuç nasıl olacak?

İlk vaka bu açıklamanın ardından gelsin!

Alman Federal Patent Mahkemesi, aşağıda görseline yer verilen üç boyutlu meyve suyu ambalajı şeklinin hükümsüzlüğü talebini inceleyip karara bağladı. Konu hükümsüzlük davası olduğu için markanın Almanya’da tescilli olduğu ve hükümsüzlük iddiasının tescilli markaya yöneltilmiş olduğu zaten anlaşılmıştır.

Markanın kapsamında korunan mallar takip eden şekilde: “Sınıf 32: Alkolsüz içecekler, meyve suları, meyveli içecekler, meyve nektarları.”

Şekil, 3 boyutlu marka olarak tescil edilmiş ve ambalaj çoğumuzun yakından tanıdığı Capri Sun meyve sularına ait. Hükümsüzlük iddiasına bulunan tarafın iddiası, markanın teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu olan şekilden oluşması. Dolayısıyla, mahkeme de esasen bu iddiayı tartışarak karar veriyor.

 

 

Sizce Alman Federal Patent Mahkemesi’nin kararı ne yönde olmuştur ve Mahkeme kararını verirken hangi argümanlara dayanmış olabilir? Daha da önemlisi, sizin konu hakkındaki değerlendirmeniz ne yönde olurdu?

Yorum ve değerlendirmelerinize merakla beklemekteyim. Mahkeme kararının ne yönde olduğunu ve mahkemenin temel argümanlarını yarın paylaşacağım.

Yorumlarınızı yazının altına yazmayı unutmayın lütfen, değerlendirmeleriniz için şimdiden teşekkürler.

Önder Erol Ünsal

Kasım 2017

unsalonderol@gmail.com

 

 

 

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Mutlak Ret Nedenleri

Üç Boyutlu Ürün Şekillerinin Ayırt Edici Niteliği – Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nden Remi Oyunu Ambalajına İlişkin Güncel Bir Karar (T-547/13)

rummyplayers

Türkçe’ye “Remi” adıyla geçmiş, “Rummy” isimli masa oyunu, iskambil kağıtları veya taşlarla oynanan ve yurtdışında oldukça popüler olan bir oyundur.

Ülkemizdeki en yaygın masa oyunu olan “Okey”le yakın benzerlik gösteren “Remi”nin amacı da, oyuncuların ellerindeki kağıt veya taşlarını diğerlerinden önce bitirerek oyunu kazanmasıdır.

Adalet Divanı Genel Mahkemesi 8 Ekim 2015 tarihinde verdiği T-547/13 sayılı karar, Remi oyunu taşları ve tahtaları için tasarlanmış bir ambalaj biçiminin marka olarak tescil edilip edilemeyeceği sorusunun yanıtını içermektedir.

Kararı incelemek isteyen okuyucularımızın, kararın tamamına http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=169342&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=346998 bağlantısı aracılığıyla erişimi mümkündür.

Romanya menşeili “ROSIAN EXPRESS SRL” firması 11 Temmuz 2013 tarihinde aşağıdaki şekil markasının tescil edilmesi talebiyle İç Pazarda Uyumlaştırma Ofisi’ne (OHIM) başvuruda bulunur.

rummy

Başvuru kapsamında “Sınıf 28: Oyunlar, oyuncaklar; diğer sınıflarda yer almayan jimnastik ve spor malzemeleri; Noel ağacı süslemeleri. Sınıf 35: Reklamcılık hizmetleri; iş yönetimi ve idaresi hizmetleri; sekreterlik hizmetleri.” malları ve hizmetleri yer almaktadır.

OHIM uzmanı, 1 Şubat 2013 tarihinde verdiği kararla, başvuruyu ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesiyle “Sınıf 28: Oyunlar ve oyuncaklar.” malları bakımından reddeder. Başvuru sahibi bu karara karşı OHIM Temyiz Kurulu nezdinde itiraz eder, ancak itirazı Temyiz Kurulu tarafından reddedilir. Başvuru sahibi bunun üzerine, OHIM Temyiz Kurul kararına karşı dava açar ve dava Adalet Divanı Genel Mahkemesi tarafından 8 Ekim 2015 tarihli T-547/13 sayılı kararla sonuçlandırılır.

Davacının temel argümanı, başvuruyu oluşturan şeklin ayırt edici niteliğe sahip olduğu, dolayısıyla başvuru hakkında verilen ret kararının yerinde olmadığıdır.

Davacıya göre, OHIM Temyiz Kurulu, Remi oyunu dahil olmak üzere salon oyunlarının, günlük kullanıma mahsus ürünler olmadığını, tersine dayanıklı ve uzun süre kullanılabilen mallar olduğunu, dolayısıyla da ilgili tüketici kesiminin yüksek derecede dikkate sahip olduğu hususunu incelemede dikkate almamıştır.

Davacı, Remi oyununa ilişkin standart tipte bir ambalajlamadan bahsedilemeyeceğini, dolayısıyla Temyiz Kurulu’nun ürünün doğasının başvuruda yer alan biçimde olduğu tespitini de eleştirmektedir. Ayrıca, davacıya göre Temyiz Kurulu kararında yer alan ve piyasada benzer nitelikteki kullanımları gösterdiği iddia edilen dokümanlar, orijinal ürünlerin sahibi olan davacının ürünlerinin taklitleridir. Bu bağlamda, Temyiz Kurulu taklit ürünleri esas alarak karar vermiştir ve karar bu bakımdan da yerinde değildir.

Mahkeme değerlendirmesine ilk olarak genel tespitlerle başlamıştır.

Buna göre; 207/2009 sayılı Topluluk Marka Tüzüğü’nün 7/1-(b) bendine göre ayırt edici niteliğe sahip olmayan markaların tescil edilmesi mümkün değildir. Bu hüküm kapsamında bir markanın ayırt edici niteliği, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin belirli bir işletmeden gelen mallar ve hizmetler olduğunun anlaşılmasını sağlaması ve bu yolla, başka teşebbüslerin aynı nitelikteki mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması anlamına gelmektedir.

Ayırt edici nitelik, ilk olarak tescili talep edilen mallar veya hizmetler bakımından, ikinci olarak ise kamunun ilgili kesiminin algısı bakımından değerlendirilecektir. Kamunun ilgili kesimi, ilgili malların veya hizmetlerin, yeteri derecede bilgili, gözlemci ve ihtiyatlı ortalama tüketicilerinden oluşmaktadır.

Ürünlerin görünümünden oluşan üç boyutlu markaların ayırt edici niteliğini değerlendirmek için kullanılacak kriterler, diğer marka kategorileri için kullanılacak kriterlerden farklı değildir.

Bununla birlikte, ortalama tüketicilerin ürünlerin görünümden oluşan üç boyutlu markalara yönelik algısı, aynı tüketicilerin markanın kapsadığı malların görünümüne ilişkin herhangi bir bağlantı içermeyen kelime veya şekillerden oluşan markalara yönelik algısıyla her durumda aynı olmayacaktır. Ortalama tüketiciler, şekil veya kelime unsurları olmadığı sürece, ürünlerin veya ürünlerin ambalajlarının şekillerine bakarak malların kaynağı hakkında tahminde bulunma alışkanlığına sahip değillerdir ve bu nedenle, üç boyutlu bir markanın ayırt edici niteliğini ortaya koymak, bir kelime veya şekil markasının ayırt edici niteliğini ortaya koymaktan daha güç olabilir.

Yerleşik içtihada göre, başvurusu yapılan şekil, inceleme konusu ürünlerin olası şekline ne derece yakınlaşırsa, şeklin ayırt edici nitelikten yoksun bulunması ihtimali o derecede artacaktır. Bu tip durumlarda sadece, ilgili sektörün kurallarından ve geleneklerinden belirgin biçimde farklılaşan ve dolayısıyla, kaynak belirtme işlevi olarak tanımlanan asli işlevi yerine getirebilen markaların, madde 7/1-(b) anlamında ayırt edici niteliğe sahip olduğu söylenebilecektir.

Mahkeme yukarıda yer verilen genel tespitler ışığında davayı değerlendirmiştir.

Mahkemeye göre, inceleme konusu malların (oyunlar ve oyuncaklar) niteliği ve fiyatı dikkate alındığında, kamunun ilgili kesiminin bilgi düzeyi, ortalamadan yükseğe dek uzanabilir. Oyunlar ve oyuncaklar malları genel kullanıma yöneliktir ve kullanıcıları sadece profesyoneller ve oyun tutkunları değildir. Bu çerçevede, OHIM Temyiz Kurulu’nun mallarla ilgili tüketici kesimini, sadece yüksek derecede dikkate sahip tüketiciler olarak sınırlandırmaması yerindedir.

Başvuruya konu şeklin ayırt edici niteliği değerlendirilirken, Mahkeme ilk olarak ürünün başvuru sahibi tarafından, başvuruda yer verilen tarifnamesini esas almıştır. Özetlemek gerekirse, başvuruya konu şekil, ahşaptan yapılmış dikdörtgen bir kutudur, kutu ürünün diğer parçalarını içerisinde barındırmasını sağlayacak kayar rafları da içermektedir ve kutunun açık uçlarında bir kapatma mekanizması yer almaktadır. Bahsedilen raflı ve kapatma mekanizmalı sistem, oyun tahtalarının ve taşlarının kutunun içerisine yerleştirilmesini ve ürünün bütün olarak başka bir ambalaj gerekmeksizin saklanmasını sağlamaktadır.

Belirtilen tarifname esas alındığında, mahkemeye göre, OHIM Temyiz Kurulu’nun başvuruyu “şeklin ilgili sektörün kurallarından ve geleneklerinden belirgin biçimde farklılaşmaması ve bu tip oyunların yaygın biçimde, ahşaptan yapılanlar dahil olmak üzere, çeşitli malzemelerden yapılmış ambalajlarda satılması” gerekçeleriyle reddetmesi yerindedir.

İnceleme konusu malların çoğunlukla ahşap dikdörtgen kutularda satıldığı malumdur. Ayrıca, ürünlerin kayar farlardan oluşan bir ambalajlama sistemi ile kutulanması veya kutudan çıkartılması, ilgili sektörün kurallarından ve geleneklerinden belirgin biçimde farklılaşma anlamına gelmemektedir. Bunların sonucunda, başvurunun bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin belirli bir işletmeden gelen mallar ve hizmetler olduğunun anlaşılmasını sağladığını ve bu yolla, başka teşebbüslerin aynı nitelikteki mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilebilme işlevini yerine getirdiğini kabul etmek mümkün değildir.

Başvuru sahibi kendi başvurusuna benzer şekillerin piyasada bulunmadığına yönelik kanıtlar sunmuş olmakla birlikte, yerleşik içtihat çerçevesinde, bir markanın ayırt edici niteliğinin piyasada ne kadar sayıda benzer şeklin bulunduğuna veya piyasada aynı şeklin hiç bulunmamasına bağlı olarak değerlendirilmediği hatırlatılmalıdır. Bu bağlamda, piyasa hakkında araştırma yapmayan ortalama tüketicilerin piyasada sadece bir firmanın bir ambalaj biçimini kullandığını, buna karşın rakiplerinin aynı ürün için farklı ambalaj biçimlerini tercih ettiğini önceden bilemeyeceği de belirtilmelidir.

Ayrıca, başvuru sahibinin kendi ürünlerinin orijinal olduğu, buna karşın OHIM Temyiz Kurulu tarafından tespit edilen benzer ambalaj biçimlerinin kendi ürünlerinin taklidi olduğu yönündeki iddiası da kabul edilebilir nitelikte değildir.

Son olarak, başvuru sahibinin benzer üç boyutlu markaların OHIM tarafından önceden tescil edilmiş olduğu yönündeki iddiası değerlendirilmiştir.

Genel Mahkeme bu iddiayı alışıldık argümanıyla kabul etmemiştir:

OHIM, eşit muamele ve düzgün yönetim ilkeleri çerçevesinde benzer markalar hakkında önceden verilmiş kararları dikkate almalı ve aynı yönde karar verip vermeyeceğini dikkatle belirlemelidir. Bununla birlikte, bu ilkelerin ne şekilde uygulanacağı hukukilik ilkesiyle uyumlu olmalıdır. Bunun ötesinde, hukuki belirlilik ve iyi yönetim esasları çerçevesinde, markaların uygun olmayan biçimde tescil edilmesini engellemek amacıyla, her markanın incelenmesi düzgün ve kapsamlı biçimde yapılmalıdır. Buna uygun olarak, inceleme her vaka bazında ayrı olarak gerçekleştirilmelidir. Bir markanın tescil edilmesi, ilgili vakanın kendi şartları kapsamında değerlendirilebilecek ve amacı, inceleme konusu markanın herhangi bir ret gerekçesi kapsamına girip girmediğini belirlemek olan özel kriterlere bağlıdır.

İncelenen vakada, Temyiz Kurulu’nun, itirazı reddederken kapsayıcı ve detaylı bir inceleme yaptığı açıktır. Kararın önceki bölümlerinde belirtildiği üzere, Temyiz Kurulu, başvuruya konu şeklin ret kararı kapsamındaki mallar bakımından ayırt edici niteliğe sahip olmadığını tespit etmiştir ve Mahkeme’ye göre bu tespitler yerindedir. Dolayısıyla, başvuru sahibinin bu sonucu ortadan kaldırmak için OHIM’in önceki kararlarına dayanması mümkün değildir.

Belirtilen tüm açıklamalar çerçevesinde, Adalet Divanı Genel Mahkemesi, OHIM Temyiz Kurulu’nun başvuru konusu şekil hakkında, “oyunlar ve oyuncaklar” malları için ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesiyle verdiği ret kararını yerinde bulmuş ve davayı reddetmiştir.

IPR Gezgini’nde daha önceden de yer verdiğimiz çok sayıda karar, ürün şekillerinden oluşan üç boyutlu marka başvuruları hakkında OHIM değerlendirmesinin ve Genel Mahkeme pratiğinin, başvuru konusu şekiller, ürünlerin standart biçimlerinden çok farklılaşmadığı sürece, çoğunlukla başvuruların reddedilmesi yönünde olduğunu göstermektedir. Bu sonuca varılırken kullanılan gerekçelendirme biçimiyse yazara göre oldukça yerindedir.

Önder Erol Ünsal

Kasım 2015

unsalonderol@gmail.com

Haberler ve Gündem

Honda Super Cup Modeli Motosikletin Şekli Japonya’da Üç Boyutlu Marka Olarak Tescil Edildi

supercup1

 

IPR Gezgini’nin dostları son zamanlarda kendilerine ilginç gelen haberleri, dikkatimizi çekmek için bize de göndermeye başladı. Aşağıdaki haberi IPR Gezgini’ne ileten Güney Çalışkan dostumuza teşekkür ederek, bu ilgi çekici haberi sizlerle de paylaşıyoruz.

 

Japon Patent Ofisi’nin, geleneksel olmayan markaların tescili konusunda yeniliklere çok açık olduğunu söylemek pek mümkün değildir. Bununla birlikte, motosiklet severlerin klasik bir model olarak gördükleri söylenen (motosiklet tutkunu olmadığım için fikrim olmayan bir konu) Honda’nın “Super Cup” modelinin görselleri, Japon Patent Ofisi tarafından Mayıs 2014’de marka olarak tescil edilmiştir.

 

supercup

 

“Honda Motor Co., Ltd.” tarafından 26 Mayıs 2014 tarihinde yapılan bir basın açıklamasına göre, Japon Patent Ofisi, Honda’nın popüler ve uzun süredir satılan “Super Cup” modelinin şeklini üç boyutlu marka olarak tescil etmiştir. Açıklamaya göre, bu tescil, Japonya’da, bir motosiklet veya otomotiv ürününün şeklinin üç boyutlu marka olarak korunduğu ilk tescil niteliğindedir ve diğer ürünler bakımından da bu tip tescillere Japonya’da oldukça nadiren rastlanmaktadır.

 

Marka başvurusu, incelemenin ilk aşamasında ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesiyle reddedilmiş olmakla birlikte, karara karşı yapılan itiraz sonucunda, üç temyiz uzmanından oluşan kurul, şeklin uzun süreli yaygın kullanım neticesinde, ayırt edici nitelik kazandığı tespitine ulaşmış ve üç boyutlu marka kullanım yoluyla kazandığı ayırt edici nitelik gerekçesiyle tescil edilmiştir.

 

“Super Cup” modelinin 1958 yılında ilk kez piyasaya sürülmesinin ardından, modelin genel tasarımı muhafaza edilerek, motosikletin işlevleri sürekli biçimde geliştirilmiştir. Bunun sonucunda, çoğu tüketici açısından, “Super Cup” modeli anında bir “Honda” ürünü olarak algılanmaya başlanmıştır ki, Japon Patent Ofisi’nin kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik yönündeki kararının temel nedeni de bu husustur.

 

“Super Cup” modeli şu anda 160’tan fazla ülkede satılmaktadır ve Mart 2014 itibarıyla dünyadaki toplam üretim 87 milyon adede ulaşmıştır. Bu rakam, Honda’ya göre, dünya üzerindeki herhangi bir motosikletin üretiminden fazladır.

 

(Haber için bkz. http://world.honda.com/news/2014/c140526Cub-Trademark-Registration/index.html)

 

Sizlere ilginç gelen haberleri veya davaları bize iletmenizden memnuniyet duyuyoruz. Belki de, bize iletmek yerine kendiniz yazmayı tercih edersiniz, bu durumda daha da mutlu oluruz.

 

Önder Erol Ünsal

Haziran 2014

unsalonderol@gmail.com

Marka Mutlak Ret Nedenleri

Üç Boyutlu Markalarda Grafik Gösterim ve Ayırt Edici Nitelik Tartışması – Almanya’dan bir Mahkeme Kararı

 

Almanya Federal Patent Mahkemesi tarafından 2011 yılında üç boyutlu bir markanın iptali hakkında verilen karar, üç boyutlu markaların grafik gösteriminin hangi durumlarda yeterli olarak kabul edilebileceği konusunda açıklamalar içermektedir. Belirtilen karar iptal edilen markanın sahibi tarafından temyiz edilmiş ve konu hakkındaki nihai karar Almanya Federal Yüksek Mahkemesi’nce verilecek olmakla birlikte, Federal Patent Mahkemesinin kararın ana hatlarının açıklanması konunun daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır.

 

(Yazı içeriğinde yer alan davaya ilişkin veriler, http://www.marques.org/class46/Default.asp?D_A=20111215&XID=BHA2679#2679 adresinde 15/12/2011 – 21/07/2011 tarihlerinde yayınlanan ve Robert Börner tarafından yazılan yazılardan aktarılmıştır.)

 

Aşağıda yer verilen marka “Kakao, çikolata ve çikolata ürünleri” bakımından Almanya’da tescil edilmiştir:

alman3d

Tescilin ardından, markanın ayırt edici nitelikten yoksunluk ve tanımlayıcılık gerekçeleriyle iptal edilmesi için Almanya Patent ve Marka Ofisi nezdinde üçüncü bir kişi tarafından iptal talebi yapılmıştır. Alman Ofisi, tescil edilen şeklin tescil kapsamındaki malların genellikle kullanılan şeklinden son derece farklı olduğunu ve bu nedenle tüketicilerce kaynak gösterme işlevini yerine getirebilen bir marka olarak algılanacağını belirterek iptal talebini reddetmiştir. Bunun üzerine talep sahibi markanın iptal edilmesi istemiyle Federal Patent Mahkemesi’nde dava açılmıştır.

 

Federal Patent Mahkemesi davayı incelerken vakaya tamamen farklı bir perspektiften yaklaşmış ve başvuruyu oluşturan üç boyutlu marka olduğu öne sürülen şeklin grafik gösterimi itibarıyla üç boyutlu marka olma yeterliğine sahip olup olmadığını ve markanın yeterli derecede ve açıklıkta tanımlanıp tanımlanmadığını değerlendirmiştir. Bu değerlendirmeye esas olan sorulara yer vermeden önce markanın grafik gösteriminin yukarıda yer verilen tek boyutlu fotograftan ibaret olduğu ve farklı açılardan çekilmiş fotograflara başvuruda yer verilmediği belirtilmelidir.

 

Mahkeme, davaya davet ettiği Almanya Patent ve Marka Ofisi başkanından aşağıda yer verilen üç soru hakkında görüş talep etmiştir:

 

·         Bir işaretin açık olmayan tarifi (tanımlaması), Paris Sözleşmesi’nin altıncı mükerrer dördüncü maddesi kapsamında kamu düzenine (ordre public) aykırılığın bir parçası olarak değerlendirilebilir mi ve bu yolla korumanın iptalinin gerekçesi olabilir mi?

 

·         Üç boyutlu bir nesnenin sadece tek tarafının görünümünün sunulması yoluyla üç boyutlu marka tescili talebinde bulunulması genel olarak mümkün müdür ve incelenen olayda tek tarafın görünümünün sunulması yoluyla sadece kısmi koruma mı elde edilmektedir?

 

·         İddiaya göre üç boyutlu olmayan –yukarıdaki- şeklin üç boyutlu markanın grafik gösterimi olarak kabul edildiği dikkate alındığında, bu şekil korunması talep edilen üç boyutlu markanın koruma kapsamını tanımlama (gösterebilme) yeterliliğine sahip midir?

 

Almanya Patent ve Marka Ofisi başkanının görüşü alındıktan sonra Federal Patent Mahkemesi kararını açıklamış ve yukarıda yer verilen üç soru hakkında takip eden tespitleri yapmıştır:

Bir işaretin açık olmayan tarifi (tanımlaması), Paris Sözleşmesi’nin altıncı mükerrer dördüncü maddesi kapsamında kamu düzenine (ordre public) aykırılığın bir parçası olarak değerlendirilebilir ve bu nedenle koruma iptal edilebilir.

Üç boyutlu bir nesnenin sadece tek tarafının görünümünün sunulması yoluyla üç boyutlu marka tescili talebinde bulunulması genel olarak mümkündür. Bununla birlikte, sunulan gösterim, tescili talep edilen nesnenin, net ve hukuki bakımdan yeterli derecede açık biçimde tanımlanabilmesini sağlayabilecek düzeyde kaliteye sahip olmalıdır.

Yukarıdaki şekil, korunması talep edilen üç boyutlu markanın koruma kapsamını tanımlama (gösterebilme) yeterliliğine sahip değildir. Şekilde üç boyutlu bakış açısı bulunmamaktadır veya en azından bu açılar görünür biçimde değildir. Ayrıca, şekille birlikte sunulan “üzüm asması dalı” biçimindeki tarifname incelenen vaka bakımından yardımcı olabilecek içerikte değildir. Belirtilen nedenlerle, incelenen vakada koruma kapsamı açık olarak tarif edilmemiştir.

Federal Patent Mahkemesi yukarıda yer verilen gerekçeleri dikkate alarak markanın iptal edilmesi talebini haklı bulmuş ve markayı iptal etmiştir. Bununla birlikte, marka sahibi iptal kararını temyiz etmiştir ve dava Almanya Federal Yüksek Mahkemesi’nce ilerleyen günlerde sonuçlandırılacaktır.

 

Dava sonucu ortaya çıkan temel sonuç; “üç boyutlu marka tescili taleplerinde, üç boyutlu nesnenin tek açıdan sunulmuş görünümü, bu görünümün tescili talep edilen nesnenin, net biçimde tanımlanabilmesini sağlayabilecek düzeyde kaliteye sahip olması şartıyla, tescil için yeterlidir” cümlesiyle özetlenebilir. Bu sonuç ise, ülkemizde üç boyutlu markaların grafik gösterimlerinin yeterliliğine ilişkin olarak gerçekleştirilen iş çevresi tartışmalarında yol gösterici nitelikte bir argüman olarak öne sürülebilir.

 

Önder Erol Ünsal

Mart 2012