Etiket: markanın kullanımı

Genel Mahkeme EUIPO Temyiz Kurulu’nun Kullanmama Sebebiyle İptal Talebinin İtiraz Sürecini Durdurmayacağı İle İlgili Kararını İptal Etti –

Genel Mahkeme (“Mahkeme”), T-162/18 sayılı, Beko Plc (“Beko”) tarafından Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (“EUIPO”) ve Acer, Inc. (“Acer”) aleyhine açılan davayı 14 Şubat 2019 tarihinde kabul etti[1].

2019’un başlarında verilen bu karara konu uyuşmazlığın oldukça uzun bir mazisi bulunuyor. Her şey Beko’nun 6 Nisan 2007 tarihinde “ALTUS” ibareli Avrupa Birliği (o dönemde Topluluk) Markası başvurusu yapmasıyla başlamıştır. Bu başvuruya karşı Acer, önceki tarihli ve tescilli 22 adet “ALTOS” ibareli Avrupa Birliği Markalarına dayanarak itiraz etmiştir. EUIPO İtiraz Kurulu, Beko’nun itiraza konu “ALTUS” marka başvurusunu Acer’in 2 dayanak markasıyla benzer bularak, itirazı kısmen kabul etmiştir.

Beko, İtiraz Kurulu’nun bu kararını EUIPO Temyiz Kurulu’na taşımış ve her iki dayanak markaya ilişkin olarak yerel Mahkemelerde kullanmama sebebiyle iptal davalarının süregeldiğini belirterek, Temyiz Kurulu önündeki yargılama sürecinin askıya alınması, iptal davalarının bekletici mesele yapılması gerektiğini belirtmiştir. Bu sırada işbu davalara konu dayanak markalar yerel Mahkemelerce kullanılmamaları sebebiyle iptal edilmiştir. Temyiz Kurulu buna dayanarak İtiraz Kurulu’nun kararını kaldırmış ve itirazın diğer dayanak markalar açısından incelenmesi için uyuşmazlığı İtiraz Kurulu’na geri göndermiştir. Bunun üzerine İtiraz Kurulu, Acer’in başka bir “ALTOS” dayanak markası ile Beko’nun “ALTUS” marka başvurusunu benzer bulmuş ve itirazı bu markaya dayanarak kısmen kabul etmiştir.

Beko, İtiraz Kurulu’nun bu kararını da Temyiz Kurulu’na taşımış ve bu dayanak markaya karşı yerel fikri mülkiyet ofisinde kullanmama sebebiyle iptal prosedürü başlatma niyetinin olduğunu belirterek, Temyiz Kurulu nezdindeki yargılama sürecinin yine askıya alınması gerektiğini belirtmiştir. Devamında buna ilişkin işlemleri başlattığını gösteren belgeler de sunmuştur. Ancak Temyiz Kurulu işbu Mahkeme kararına konu edilen kararıyla, Beko’nun sürecin askıya alınması talebi ve temyizini bu defa reddetmiştir, markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunduğu gerekçesiyle İtiraz Kurulu’nun kararını onamıştır. Bu karardan sonra ise yerel fikri mülkiyet ofisi Acer’in markasının söz konusu sınıflarda ciddi şekilde kullanımı ispatlanamadığı gerekçesiyle markanın kullanmama sebebiyle iptal edilmesine karar vermiştir.

Beko, Temyiz Kurulu’nun bu kararına karşı Mahkeme nezdinde dava açmış ve bu kararın iptal edilmesini, sürecin askıya alınması için uyuşmazlığın EUIPO’ya iade edilmesini ve/veya Mahkeme’nin süreci askıya almasını talep etmiştir. Genel Mahkeme, sürecin askıya alınmasına ilişkin taleplerin kabul edilemez olduğunu belirtmiş ve yalnızca ilgili kararın iptali yönünden esasa ilişkin inceleme yapmıştır.

Mahkeme önünde tartışılan kararında Temyiz Kurulu, itiraza dayanak olan ve nihayetinde iptal edilen “ALTOS” markasının, itiraza konu “ALTUS” markasının yayınlandığı tarihte, 5 yıldan az süredir tescilli olduğunu, bu nedenle karar tarihinde iptal edilebilir olsa bile itiraza dayanak olarak gösterilebileceğini değerlendirmiştir. Ayrıca, itiraz sürecinin kullanmama sebebiyle iptal taleplerine dayanılarak durdurulmasının (ve dolayısıyla uzatılmasının), kullanmama sebebiyle iptal süreçlerinin başlatılamayacağı –markanın tescilinden itibaren başlayan-  ilk 5 yıllık koruma periyodunu anlamsızlaştırdığı ve böylece marka başvuruları itiraza konu edilen tarafları itiraza konu dayanak markalar 5 yıllık süreci doldurana dek itiraz sürecini uzatmak için teşvik edeceğini belirtmiştir.

Davacı Beko ise, itiraza dayanak markanın kullanılıp kullanılmadığı değerlendirmesinin yapılması gereken tarihin kararın verildiği tarih olması gerektiğini iddia etmiştir. Ayrıca, bu dosya bazında uyuşmazlığın çözülmesi için taraflara süre (“cooling off period”) verildiğini ve yerel fikri mülkiyet ofisi nezdinde görülen kullanmama sebebiyle iptal prosedürünü uzatan tarafın davalı Acer olduğunu hatırlatarak, Temyiz Kurulu’nun somut olayın şartlarını dikkate almadığını ve başvuru sahibinin niyetinin irdelenmesi gerektiğini belirtmiştir. Ek olarak, daha önce Temyiz Kurulu’nun diğer iki marka için kullanmama sebebiyle iptal süreçlerinin sonuçlarının beklenmesi kararı verdiğini ve bu markaların da itiraza konu edilen “ALTUS” markası yayınlandığında 5 yıllık koruma periyodunun içinde olduğunu hatırlatarak, Temyiz Kurulu’nun kararlarının çelişkili olduğunu iddia etmiştir.

Genel Mahkeme, Temyiz Kurulu’nun itiraz prosedürünün durdurulup durdurulmamasına ilişkin geniş bir takdir yetkisi olduğunu ve taraflar arasındaki menfaat dengesi sağlandığı takdirde buna ilişkin bir talebin reddedilebileceğini belirterek aşağıdaki değerlendirmelerde bulunmuştur:

  • İtiraza dayanak “ALTOS” markasının itiraza konu “ALTUS” markasının yayına çıktığı anda geçerliliğini koruması yeterli değildir, EUIPO’nun itiraz hakkında karar verdiği anda da geçerli olması gerekmektedir. Diğer bir deyişle, itiraz görülürken marka geçerliliğini yitirirse, itiraza ilişkin değerlendirme amaçtan yoksun kalmış sayılacaktır. Bu nedenle, gerek İtiraz Kurulu gerekse Temyiz Kurulu’nun, itirazın yapıldığı tarih ile kararın verildiği tarih arasında, markaların durumuna ilişkin değişiklikleri dikkate almaları gerekmektedir.
  • Temyiz Kurulu başvuru sahibinin menfaatlerini olayın bütünü içerisinde dikkate almamış ve uygun şekilde değerlendirmemiştir. Temyiz Kurulu’nun bu kapsamda taraf menfaatlerini usulünce tartmak amacıyla itiraza dayanak markanın kullanmama sebebiyle iptal edilip edilmeyeceğine ilişkin prima facie bir değerlendirme yapması gerekmektedir.
  • Temyiz Kurulu’nun itiraza dayanak markanın itiraza konu marka yayımlandığı tarihte 5 yıllık koruma süresinin içinde olduğunu belirterek, kullanmama sebebiyle iptal talebinin itiraz sürecini durdurmasının markaya tanınan –markaya karşı kullanmama öne sürülemeyecek- 5 yıllık periyodu anlamsızlaştıracağı değerlendirmesi hatalıdır. Somut olayda itiraza dayanak markanın bu 5 yıllık koruma süresi 2010 yılında dolmuştur. Kullanmama sebebiyle iptal talebi ise 2017 yılında yapılmıştır. Dolayısıyla itiraza dayanak “ALTOS” markasının 2012 – 2017 yılları arasında kullanıldığının ispat edilmesi gerektiğinden, 5 yıllık koruma süresiyle herhangi bir ilişki bulunmamaktadır.
  • Temyiz Kurulu’nun kullanmama sebebiyle iptal talebi nedeniyle itiraza ilişkin sürecin askıya alınmasının marka başvuruları itiraza konu edilen tarafları itiraza konu dayanak markalar 5 yıllık süreci doldurana dek itiraz sürecini uzatmak için teşvik edeceğini belirten değerlendirmesi hatalıdır. Temyiz Kurulu’nun, genel değerlendirmeler yapmanın yanı sıra somut olaya özgü şartları dikkate alarak, tarafların kötü niyetle süreci uzatmak gibi bir niyetinin olup olmadığını değerlendirmesi gerekir. Kullanmama sebebiyle iptal prosedürünün itiraz derdestken başlatılmış olması ve buna dayanarak itiraz sürecinin askıya alınmasının talep edilmesi,  itiraza konu marka başvurusu sahibinin kötü niyetli olduğu sonucuna varmak için yeterli değildir.  
  • Tarafların kendi iradeleriyle anlaşarak uyuşmazlığın çözülmesi için bir süre verilmesini kabul ettiklerini ve bu sürenin sonuna gelindiğinde itiraza dayanak “ALTOS” markasının zaten 5 yıldan uzun süredir tescilli olduğu dikkate alınmalıdır.

Mahkeme, bu değerlendirmeler ışığında Temyiz Kurulu’nun kararını uyuşmazlığa geniş bir çerçeveden bakarak tarafların menfaat dengesini dikkate almaması ve somut olaya özgü koşulları değerlendirmemesi sebebiyle hatalı bulmuştur ve tümden iptal etmiştir.

Uyuşmazlığın 2008 yılında Acer tarafından, Beko’nun “ALTUS” ibareli marka başvurusuna itiraz edilmesiyle başladığı ve günümüze kadar sürdüğü dikkate alındığında, itiraza dayanak markaların sürecinin tamamında ciddi şekilde kullanılıyor olması gerektiği sonucuna varılmaktadır. Genel Mahkeme’nin bu değerlendirmesi,  özellikle yabancı ülkelerde yapılan başvurularda benimsenmiş olan “markanın hangi mal/hizmet üzerinde kullanılacaksa, yalnızca onun üzerinde sınırlı olarak başvurulması/tescil edilmesi gerektiği” anlayışının bir yansıması olarak değerlendirilmelidir. Gerçekten de marka sahipleri, markalarına karşı kullanmama sebebiyle iptal talebinde bulunulamayacak olan 5 yıllık süreye güvenerek, markalarını kullanmadıkları mal/hizmetler üzerinde, başkalarının tescilini engelleyememelidir.

Ülkemizde ise Türk Patent ve Marka Ofisi (“TÜRKPATENT”) ile özellikle Fikri ve Sınaî Haklar Mahkemeleri (“Mahkemeler”) nezdinde yürütülen süreçlerin uzunluğu dikkate alındığında, bu prensip ve anlayışın yerleşmesinin önemi azımsanmamalıdır. Gerçekten de bir uyuşmazlık sonuçlanana kadar itiraza dayanak marka, itiraza konu markanın tescil edilmek istendiği mal/hizmetler üzerinde kullanılmıyorsa, üçüncü kişilerin o mal/hizmetler üzerinde markalarını tescil ettirmesinin engellenmesi haksız olacaktır.

Ancak, itiraz sahiplerinin dayanak markalarını uyuşmazlık süreci boyunca da kullanması gerekliliği, itiraza konu edilen başvuru sahipleri tarafından bu durumun suistimal edilmeye açık olduğu – örnek olarak süreci mümkün olduğunca uzatmak, vs. gibi -gerçeğini ortadan kaldırmamaktadır. Bunun önüne geçilebilmesi için tarafların gerçek niyetlerinin yorumlanması konusunda TÜRKPATENT’e ve Mahkemelere önemli bir görev düşecektir…


Güldeniz Doğan ALKAN

guldenizdogan@hotmail.com

Mart 2019

[1]http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=C8E68C16CFE3E3FD86775CE67EAC0505?text=&docid=210771&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1961731

“Marka Hukukunda Kullanmama Nedeniyle İptal Müessesesinde Yaşanan Güncel Gelişmeler ve Sorunlar Paneli”nden İzlenimler

 

AIPPI Turkey tarafından düzenlenen “Marka Hukukunda Kullanmama Nedeniyle İptal Müessesesinde Yaşanan Güncel Gelişmeler ve Sorunlar Paneli” 9 Mart 2018 tarihinde İstanbul’da The Marmara Taksim Otel’de gerçekleştirildi.

Oldukça yoğun ilgiyle karşılanan panele 200 kişinin üzerinde katılım vardı ve sanıyoruz ki katılan herkes panelden memnuniyetle ayrıldı.

 

AIPPI Turkey Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Ferhan Çağırgan tarafından yapılan açılış konuşması, esasen Ocak 2018’de beklenmedik bir anda hayatını kaybeden AIPPI Turkey Başkanı Sertaç Köksaldı’yı anmaya adanmıştı. Bu vesileyle Köksaldı fikri mülkiyet camiası tarafından bir kez daha hatırlandı.

Panelin diğer açılış konuşması, hazırlık komitesi üyelerinden Deniz Merve Ersoy Pınar tarafından yapıldı. Pınar konuşmasında sorunu kısaca tanımladı, süreç boyunca ortaya çıkan görüşleri kısaca hatırlattı ve mahkeme kararlarından birkaç örneği ortaya koydu.

 

Panel bölümü, oturum yöneticisi Özlem Fütman tarafından başlatıldı ve konuşmacılar Prof. Dr. Hamdi Yasaman, Prof. Dr. Tekin Memiş, Doç. Dr. Hayrettin Çağlar, Yrd. Doç. Dr. Tamer Pekdinçer, Yrd. Doç. Dr. Rabia Eda Giray, Fethi Merdivan (Hakim), Önder Erol Ünsal (MAPADER YK Başkanı) ve Türkay Alıca (Emekli Hakim – Avukat), oturum yöneticisi tarafından yöneltilen soruları yanıtlayarak, konu hakkındaki görüş ve birikimlerini dinleyicilerle paylaştılar.

 

 

Saat 13.00’de başlayıp 18.00’de sona eren panel, konunun derinlemesine tartışılması bakımından faydalıydı.

Anayasa Mahkemesi’nin 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 14. Maddesini iptal etmesinin ardından, 556 sayılı KHK döneminde ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu döneminde açılan kullanılmama nedeniyle iptal davalarının akıbetinin ne olması gerektiği elbette dinleyicilerin merakını en çok çeken gündemdi.

Doğrusunu söylemek gerekirse, panelde Doç. Dr. Hayrettin Çağlar dışındaki konuşmacıların tamamı 6769 sayılı SMK döneminde açılan davalar bakımından bir sorunun bulunmadığı ve davaların SMK hükümleri uyarınca görülmesi gerektiği görüşündeydi.  Doç. Dr. Hayrettin Çağlar ise, SMK’na ek bir madde konulmadığı sürece 6769 sayılı SMK döneminde açılan davaların da reddedilmesi gerektiğini, dolayısıyla 2022 yılından önce kullanılmama nedeniyle iptal davalarının görülemeyeceği yönündeki görüşünü tekrarladı. İtiraf etmeliyiz ki Çağlar, “ben tek siz hepiniz” performansını hiç terlemeden başarıyla yürüttü.

556 sayılı KHK döneminde açılan davalar bakımından panelin bir bölümü bu tip davaların da reddedilmemesi gerektiği görüşündeyken, panelin kalan kısmı (belki de çoğunluğu), bu davaların hukuki boşluk nedeniyle reddedilmesinin yerinde olduğunu ve dolayısıyla mahkemelerin bu yönde şu ana dek verdikleri kararlarda hukuken haklı olduğunu öne sürdü.

Toplantı sonucunda oluşan genel manzara, bu tartışmanın artık sonlanması gerektiği, yargının vereceği kararlarla bu belirsizliği ortadan kaldırmasının zamanının geldiği yönündeydi. Özellikle, 6769 sayılı SMK döneminde açılan davaların bir kısmının reddedilmeden görülmeye devam ettiğini öğrenmek, dinleyicilerin yüreğine bir nebze su serpti.

Toplantıda öne sürülen görüşlerin ve konuşmaların detayına bu yazıda girmeyeceğiz. Bununla birlikte, toplantıda yapılan bir duyuru çerçevesinde, AIPPI Turkey’in panelin çözümlemesini yaptıktan sonra, paneli kitap olarak yayınlayacağı haberini okuyucularımıza verebiliriz.

Fikri mülkiyet camiasının tüm enerjisini çeken ve 6769 sayılı SMK hakkında başka bir konunun tartışılmasına imkan vermeksizin, tüm gündemi domine eden bu önemli konu hakkında düzenlenen panel için AIPPI Turkey’e ve panel organizasyon ekibine teşekkürlerimizi sunuyoruz.

IPR Gezgini

iprgezgini@gmail.com

Mart 2018

 

 

Kavisli Kenara Sahip Yoga Matı Şekli Kullanım Sonucu Ayırt Edici Niteliği Nasıl Kazanabilir? USPTO Temyiz Kurulu Yoga Matı Şekli Kararı

 

Kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik istisnası; ulusal marka mevzuatımızda ayırt edici nitelikten yoksunluk, tanımlayıcılık ve ticaret alanında ortak kullanıma açık olma içerikli mutlak ret nedenleri kapsamına giren işaretlerin reddedilmesinin istisnasını teşkil eden bir hükümdür. Aynı istisna, ulusal mevzuatımıza kaynak teşkil eden Avrupa Birliği marka düzenlemelerinde ve A.B.D. marka mevzuatında da mevcuttur.

Ulusal uygulamamızda, yukarıda belirtilen ret nedenleri kapsamında reddedilmiş neredeyse her başvuruya karşı yapılan itirazlarda, kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik istisnası bir itiraz gerekçesi olarak öne sürülmektedir. Bu iddialar genellikle yetersiz ve hatta kimi zaman hiçbir dokümanla desteklenmemiş olduğundan, belirtilen iddiaya dayalı itirazlar çoğunlukla reddedilmektedir. Bununla birlikte, yabancı ofis ve mahkeme kararlarını da sıklıkla inceleyerek devam eden mesleki tecrübem çerçevesinde, kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik istisnasını ispatlamanın yabancı ofislerde Türkiye’ye kıyasla çok daha zor olduğunu belirtmem yerinde olacaktır.

Okumakta olduğunuz yazı kapsamında, A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Temyiz Kurulu’nun, bir ürün şekli markasına ilişkin olarak kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik iddiasını incelediği bir karar değerlendirilecektir. Yazıda, kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik istisnasına ilişkin olarak USPTO’da uygulanan genel ilkeler de belirtileceğinden, yazının okuyucularımızın ilgisini çekeceğini düşünüyoruz.

“Lululemon Athletica Canada Inc.” unvanlı başvuru sahibi, 7 Ağustos 2015 tarihinde aşağıda görseline yer verilen işaretin tescil edilmesi talebiyle USPTO’ya başvuruda bulunur. Başvurunun kapsamında 28. sınıfa dahil “Yoga matları” malları bulunmaktadır.

 

 

Başvurunun tarifnamesinde aşağıdaki açıklamalar yer almaktadır: “Başvuru, dikdörtgen şeklinde bir yoga matının üç boyutlu şeklinden oluşmaktadır. Yoga matının bir köşesi kavisli, diğer üç köşesi dik açılıdır. Yoga matının düz köşeleri ve diğer kısımları kesik çizgilerle gösterilmiştir ve kesik çizgilerle gösterilen bölüm markanın korunması talep edilen kısımlarını oluşturmamaktadır.”

USPTO uzmanı başvuruyu, şeklin ayırt edici olmayan bir ürün şekli olması ve başvuru sahibinin kullanım sonucu kazanılmış ayırt ediciliği ispatlayacak yeterli kanıt sunmaması nedenleriyle reddeder. Başvuru sahibi bu karara karşı itiraz eder ve itiraz USPTO Temyiz Kurulu’nca incelenir. USPTO Temyiz Kurulu’nun 22 Haziran 2017 tarihli kararı, bu yazı kapsamında okuyuculara aktarılacaktır, kararın tüm metninin http://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/ttabvue-86718537-EXA-10.pdf bağlantısından görülmesi mümkündür.

Temyiz Kurulu değerlendirmesine kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik incelemesine ilişkin genel ilkeleri sıralayarak başlar:

İnceleme konusu vakanın da konusunu oluşturan ürün şekilleri kendiliğinden ayırt ediciliğe sahip değildir ve ancak kullanım sonucu kazanılmış ayırt ediciliğin ispatlanması halinde tescil edilebilir. Kullanım sonucu kazanılmış ayırt ediciliği ispatlama yükümlülüğü başvuru sahibine aittir. Kullanım sonucu ayırt edicilik, markanın ticari yaşamda esas olarak münhasır ve devamlı kullanımı suretiyle kazanılabilir. Başvuru sahibi kullanım sonucu kazanılmış ayırt ediciliği ispatlamak için, ürün şeklinin tüketicilerin zihninde oluşturacağı birincil algının ürünün kendisi değil, ürünün ticari kaynağı olduğunu göstermelidir.

Kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik doğrudan veya dolaylı kanıtlarla gösterilebilir. Doğrudan kanıtlar arasında fiili tanıklık, beyanlar veya tüketici anketleri bulunmaktadır. Dolaylı kanıtlar ise, tüketici yaklaşımının anlaşılmasına imkan sağlayabilecek, kullanım yılı sayısı, satış ve reklam miktarı veya benzeri nitelikte markanın tüketicilere yaygın biçimde erişimini gösteren kanıtlardır.

Kullanım sonucu kazanılmış ayırt ediciliği ispatlamak için sunulması gereken kanıtların yeterlilik derecesine ilişkin belirlenmiş bir kural yoktur, bununla birlikte ürün şekilleri söz konusu olduğunda yükümlülük (sunulması gereken kanıt miktarı) daha ağırdır. İnceleme konusu işaretin ayırt edici nitelikten yoksunluğunun derecesinin yüksekliği ile kullanım sonucu kazanılmış ayırt ediciliğin ispatlanması için sunulması gereken kanıtlar doğru orantılıdır. Bunun sonucu olarak, özellikle tescili talep edilen işaretin bir ürün şekli olması durumunda, uzun süreli esas olarak münhasır biçimde kullanımın gösterilmesi bile kullanım sonucu kazanılmış ayırt ediciliğin ispatlanması için yeterli olmayabilir.

İncelenen vakada, başvuru sahibi tescilini talep ettiği şeklin, başvuru kapsamındaki mallar için esas olarak münhasıran ve devamlı biçimde kullanımı suretiyle, marka olarak ayırt edici hale geldiğini öne sürmektedir.

Başvuru sahibi iddiasını kanıtlamak için tescili talep edilen yoga matı şeklinin fotoğraflarını, web sitesi çıktılarını ve şirket fikri mülkiyet hakları yetkilisinin beyanını itirazına eklemiştir. Beyanda aşağıdaki hususlara yer verilmiştir:

  • Başvuru sahibi tescili talep edilen yoga matı şeklini 5 yılı aşkın süredir ticarette kullanmaktadır.
  • Başvuru sahibi tescili talep edilen yoga matı şeklini, kendi internet sitesinde ve diğer internet platformlarında ve sosyal medya sitelerinde tanıtmaktadır.
  • Başvuru sahibinin internet sitesinde yer alan ve tescili talep edilen yoga matını tanıtan bir video Ocak 2013’ten bu yana 14.000’den fazla kez izlenmiştir.
  • Tescili talep edilen yoga matı şekli, iki magazin web sitesinde haber olmak dahil olmak üzere medyanın yoğun ilgisiyle karşılaşmıştır.
  • Başvuru sahibi tescili talep edilen yoga matı şeklini tanıtmak için önemli kaynaklar harcamıştır.
  • Başvuru sahibi tescili talep edilen yoga matı şeklini taşıyan ürünlerden 1.340.000 adet satmıştır.

Başvuru sahibi bunlara ek olarak kendi web sitesinden ve diğer web sitelerinden tescili talep edilen yoga matı şeklini yorumlayan görüşler sunmuştur. Bu görüşlerde yoga matı şeklinin oldukça olumlu yorumlar aldığı görülmektedir. Yorumlarda tescili talep edilen yoga matı şekli yer almaktadır. Bununla birlikte bu fotoğraflar dışında sunulan kanıtların hiçbirinde tescili talep edilen yoga matının şekline atıf bulunmamaktadır. Başvuru sahibi, tüketicileri ürün şekline özel olarak yönlendiren biçimde reklam (look for advertisement) yapıldığını gösteren kanıtlar sunmamıştır ve kanıtlar arasında tescili talep edilen yoga matı şekline ait yorumlara rastlanılmamıştır.

Temyiz Kurulu kararında, başvuru sahibinin yoga matı fotoğraflarına ilaveten üçüncü taraflara ait yoga matı şekillerine de yer verilmiştir. Üçüncü tarafların yoga matlarında da kavisli kenarların kullanıldığı görülmektedir.

Temyiz Kurulu bu tespitlerin ardından kanıtlara ilişkin değerlendirmesini sunmuştur.

Başvuru sahibi ayırt edici markasının üç dik açılı, bir de kavisli kenara sahip dikdörtgen bir yoga matı şekli olduğunu öne sürmektedir. Bir kenarın kavisli olması yoga matının ayırt edici bir özelliği değildir, karar içeriğinde yer alan üçüncü taraf yoga matı fotoğrafları da bunu göstermektedir. Tüketicileri başvuru sahibinin yoga matlarının bir kenarının kavisli olduğuna yönlendiren reklamlar olmadığı sürece, tüketicilerin başvuru sahibinin yoga matlarının bu özelliğini, değil tek bir ticari kaynakla özdeşleştirmeleri, fark etmeleri bile beklenemez. Sunulan kanıtlardan hiçbirisi (reklamlar, yorumlar, medyadaki haberler, vs.) tescili talep edilen yoga matının bir köşesinin kavisli olmasına atıfta bulunmamaktadır ve dolayısıyla şeklin ayırt edici nitelik kazandığını göstermemektedir.

Başvuru sahibinin reklam harcamalarına ilişkin kanıt sunulmamıştır. Başvuru sahibinin itirazında önemli harcamalar yapılmış olduğu belirtilse de, bu belirsiz bir ifadedir ve somut kanıtlar bulunmamaktadır. Başvuru sahibi web sitesinde yer alan videonun 14.000 kez izlendiğini belirtilmiş olsa da, izlemelerin kaç ayrı birey tarafından yapıldığına ve başvuru sahibi web sitesine erişim sayısına yer verilmemiştir.

Başvuru sahibinin 1.340.000 adet yoga matı satması etkileyici olsa da, ticari başarı, alıcıların ürün şeklini mutlak olarak ticari kaynak gösterir biçimde değerlendirdiklerini ispatlamayacaktır. (Braun markalı blender ürünleri için yoğun tüketici talebi, halkın blender ürününün şeklini Braun’la özdeşleştirdiği sonucuna varılmasını sağlamayacaktır [Braun Inc. v. Dynamics Corp., 975 F.2d 815, 24 USPQ2d 1121, 1133 (Fed. Cir. 1992)]). Temyiz Kurulu kararının devamında, çeşitli mahkeme ve kurul kararları kaynaklı içtihadı sıralamıştır:

“Kanıtlar esasen, başvuru sahibinin yüksek miktardaki satışlarının ürünün çok talep görmesinin sonucu olduğunu göstermektedir.

Satışlardaki yükseklik, ürünün kaynak gösterir biçimde algılanmasından çok ürünün popülerliğinin göstergesidir.

Başvuru sahibinin satış başarısı, başvuru sahibinin kaliteli bir ürünü rekabetçi bir fiyatta sunmasıyla ilgilidir.

Başvuru sahibinin satışları etkileyici olsa da bu, tüketicilerin markayı tanımasını değil, sadece ürünün artan popülaritesini gösterebilir.”

İncelemenin neticesinde Temyiz Kurulu aşağıdaki sonuca ulaşmıştır:

İncelenen vakada sunulan kanıtlar, başvuru sahibinin yoga matı şeklinin tüketicilerce ticari kaynak gösteren bir şekil olarak algılandığını sonucuna varılmasını sağlamamaktadır. Sunulan tüm kanıtlar dikkate alındığında, başvuru sahibinin üç kenarı dik, bir kenarı kavisli yoga matı şeklinin Marka Kanunu Bölüm 2(f) uyarınca kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Dolayısıyla, başvurunun reddedilmesi kararı Temyiz Kurulu’nca onanmıştır.

Yazının başında da belirttiğimiz gibi Türkiye’de kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik iddiası, ayırt edici nitelikten yoksunluk, tanımlayıcılık ve ticaret alanında ortak kullanıma açık olma gerekçeleriyle reddedilmiş neredeyse her başvuruya karşı yapılan itirazlarda öne sürülmektedir. Bu iddiayı ispatlamak için yeterli derecede olmayan ve hatta hiç kanıt sunulmaması ise bu itirazların genel özelliğidir. USPTO Temyiz Kurulu’nun yukarıda yer verilen değerlendirmeleri, bu iddianın A.B.D.’nde ispatlanmasının özelikle de ürün şekillerinden oluşan işaretler bakımından oldukça güç olduğunu ortaya koymaktadır. Yüksek satış miktarları söz konusu olsa bile, yüksek satış miktarlarının ürünün ticari başarısını gösterdiği, ancak ticari başarının ürünün tüketicilerce kaynak gösterir bir marka olarak algılandığını ispatlamayacağı yönündeki mahkeme ve Temyiz Kurulu içtihatları çok dikkat çekicidir.

Net tespit ve ilkelere yer veren bu kararın okuyucularımızın da ilgisini çekeceğini düşünüyoruz. Yoga yapan okuyucularımız USPTO Temyiz Kurulu kararını nasıl değerlendiriyor acaba?

Önder Erol Ünsal

Temmuz 2017

unsalonderol@gmail.com

Kullanmama Savunması 3 – Aynı Markanın Yeniden Tescili Halinde Kullanım Zorunluluğun Başlangıç Tarihi Eski Tarihli Markaya Göre mi Tespit Edilir? (EUIPO Temyiz Kurulu Kabelplus Kararı)

kabelplus

10 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe giren 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun marka alanında getirdiği en önemli yeniliklerden birisi “kullanmama savunması” olarak adlandırdığımız prosedürdür. Kullanmama savunması hakkında IPR Gezgini’nde önceden yazdığımız iki yazıda (Sınai Mülkiyet Kanunu ile Marka İtiraz Süreçlerinde Bir Yenilik: Kullanmama Savunması – http://wp.me/p43tJx-BK ; Kullanmama Savunması 2 – Kullanımı İspatlanmış Malları veya Hizmetleri Esas Alarak İnceleme İlkesi – http://wp.me/p43tJx-BX), yeniliği tanımlamış ve tartışmış olduğumuzdan, bu yazıda tekrardan kaçınacağız ve aynı hususları bir kez daha yazmayacağız.

Konu hakkındaki ilk yazımız olan “Sınai Mülkiyet Kanunu ile Marka İtiraz Süreçlerinde Bir Yenilik: Kullanmama Savunması – http://wp.me/p43tJx-BK yazısının sonlarında “Bununla birlikte, tahminimizce gerçekleşmesi oldukça olası bir hareket tarzı yeni uygulamanın yol açması umulan iyi niyetli beklentileri belirli ölçüde ortadan kaldırabilir. Şöyle ki, kullanmama savunmasından etkilenmek istemeyen marka sahipleri 5 yıllık kullanımın gerçekleşmesi zorunluluğundan kaçınmak için aynı markaların başvurularını aynı mal ve hizmetler için 5 yılda bir yineleyerek ve dolayısıyla aynı markayı aynı mal ve hizmetler için 5 yılda bir yeniden tescil ettirerek kullanım yükümlülüğünün getireceği zorluklardan kaçınmak isteyebilir.” öngörüsüne yer vermiştik. Sınai mülkiyet camiasının fısıltı gazetesine kulak verdiğimizde, birçok marka vekilinin müvekkillerinden tescil tarihinden bu yana 5 yıldan fazla süre geçmiş markaların başvurularının yeniden yapılması yönünde talimatlar aldığını duyduğumuzdan, bu öngörünün gerçekliğe dönüşmekte olduğunu da fark ettik. Dolayısıyla, önümüzde yanıtlanması gereken yeni bir soru oluştu, acaba bu tip durumlarda kullanmama savunmasını yıllardır uygulayan Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) ne yapmaktadır ve önceki kararlar ne yöndedir?

Konuyu araştırırken EUIPO Temyiz Kurulu’nun 2014 yılında verdiği oldukça ilginç bir kararla karşılaştık ve bu kararı vakit geçirmeden okuyucularımızla da paylaşmak istedik. Aşağıda detaylarına yer vereceğimiz kararın EUIPO açısından içtihat niteliğini kazanıp kazanmadığını şu an için bilmiyoruz (ve henüz incelemedik), ancak kararı aktararak yeni bir tartışmayı alevlendirmeyi de kendimize görev addediyoruz.

Sınai Mülkiyet Kanunu’na ilişkin Yönetmelik henüz yürürlüğe girmediğinden ve daha da önemlisi Türk Patent ve Marka Kurumu’nun İnceleme Kılavuzunun ilgili bölümünün ne tip düzenlemelere yer vereceği şu anda bilinmediğinden, içinde bulunduğumuz ortamın halihazırda heyecanlı, ancak belirsizliklere gebe olduğu ortadadır. Böyle bir ortamda yeni tartışmaların ortaya çıkmasının da kanaatimizce zarardan çok faydası bulunmaktadır.

Yazı boyunca açıklayacağımız R 1260/2013-2 sayılı EUIPO Temyiz Kurulu kararının İngilizce tam metninin https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*///name/kabelplus bağlantısından görülmesi mümkündür.

Avusturya menşeili “KABELPLUS AG” firması 30 Nisan 2012 tarihinde “KABELPLUS” kelime markasının tescil edilmesiyle talebiyle EUIPO (o dönemki adıyla OHIM)’ya başvuruda bulunur. Başvurunun kapsamında 38. sınıfa dahil “Telekomünikasyon hizmetleri, telekomünikasyon ağlarının işletilmesi, internet sağlayıcısı hizmetleri, fiber optik ağlar aracılığıyla iletişim hizmetleri, radyo, televizyon ve internet erişimi için kablo bağlantısının sağlanması hizmetleri, televizyon programları yayıncılığı hizmetleri.” yer almaktadır.

KABELPLUS

Başvurunun ilan edilmesinin ardından Fransız menşeili “GROUPE CANAL+, SA and CANAL+ FRANCE, Société anonyme à directoire et conseil de surveillance”, 18 Eylül 2012 tarihinde başvurunun ilanına karşı itiraz eder. İtiraz gerekçesi markalar Fransa’da tescil edilmiş 38. sınıfa dahil hizmetleri de kapsayan CANAL PLUS; CANAL +; PLUS; canal markalarıdır.

İtiraz gerekçesi markaların tescil tarihleri 2009 ve 2010 yıllarıdır, dolayısıyla EUIPO incelemesinin yapıldığı tarihte, bu markaların tescil tarihlerinden bu yana 5 yıllık sürenin geçmediğine okuyucularımızın özellikle dikkat etmeleri gerekmektedir.

Başvuru sahibi 19 Nisan 2013 tarihli dilekçesi ile itiraz sahibinin itiraz gerekçesi markalarının Topluluk Marka Tüzüğü hükümleri gereğince kullanımına ilişkin kanıt sunulmasını talep eder. Başvuru sahibi bu talebini yaparken aşağıdaki iddiaları öne sürer:

“İtiraz gerekçesi markaların tescil tarihleri esas alındığında, bu markalar tescil tarihleri bakımından itiraz konusu başvurunun ilan tarihi itibarıyla 5 yıllık sürenin geçmemiş olduğu görülmektedir.  Bununla birlikte, itiraz gerekçesi markalar daha önceden aynı ülkede tescil edilmiş markaların aynılarının tekrardan yapılmış başvuruları sonucu tescil edilmiş markalardır. Dolayısıyla, bu markalar henüz 5 yıllık süre dolmamış olsa da kullanımın ispatı şartına konudur. Başvuru sahibi bu iddiasını ispatlamak için aynı markaların Fransa’da “telekomünikasyon hizmetleri” için 2005, 1986, 1982, 1995 yıllarında tescil edilmiş olduklarını ispatlayan dokümanları da sunar. Başvuru sahibine göre, yukarıda belirtilen tarihlerde tescil edilmiş markalar, itiraz gerekçesi markaların aynısıdır ve aynı ve benzer hizmetler için tescil edilmişlerdir. Dolayısıyla başvuru sahibine göre, itiraz sahibi markalarını kullanım süresi içerisinde kullanmamakta, ancak bunları yeni yapılan başvurulara karşı itiraz gerekçesi olarak kullanabilmek için aynı markaların başvurusunu yinelemekte ve bunları yeni tarihlerle tescil ettirmektedir. İtiraz sahibinin bu stratejisi, başvuru sahibine göre kötü niyetlidir. Temyiz Kurulu, önceden verdiği “PATHFINDER” kararında itiraz edilen başvurunun ilan tarihinden geriye giden süre 5 yıldan kısa olsa da, bu tip markalarda da (aynı markanın başvurusunun yenilenmesi) itiraz sahiplerinin kullanıma ilişkin kanıt sunması gerektiğini belirtmiştir. Dolayısıyla, itiraz sahibinin itiraz gerekçesi markaların kullanımına ilişkin kanıt sunması gereklidir ve itiraz sahibinin bu kanıtları sunmaması durumunda markalar arasında karıştırılma olasılığı ortaya çıkmayacaktır.”

EUIPO ilana itiraz inceleme birimi, başvuru sahibinin yukarıda belirtilen iddialarını yerinde bulmaz ve itiraz sahibinin kullanıma ilişkin kanıt sunması gerektiği yönündeki başvuru sahibi talebini reddeder. Talebin reddedilmesinin gerekçesi ise itiraz gerekçesi markaların tescil tarihleriyle, itiraz edilen başvurunun ilan tarihi arasındaki sürenin 5 yıldan kısa olmasıdır.

Başvuru sahibi, kullanıma ilişkin kanıt sunulması yönündeki talebinin reddedilmesi üzerine bu karara karşı itiraz eder. İtiraz EUIPO Temyiz Kurulu tarafından incelenir. Yazının kalan kısmında EUIPO Temyiz Kurulu’nun kararı aktarılacaktır.

Başvuru sahibi, Temyiz Kurulu’na sunduğu itirazda yukarıda belirtilen argümanlarını tekrarlamaktadır. Başvuru sahibine göre, itiraz gerekçesi markalar, itiraz sahibinin 5 yıllık kullanım süresi dolan markalarının kullanım sürelerini yeniden başlatmak amacıyla yapılmış başvurulara dayalı tescillerdir. Şöyle ki, itiraz gerekçesi olarak gösterilen markalar itiraz sahibine ait eski tarihli markalarla aynıdır, başvuru kapsamındaki itiraza konu hizmetler esas alındığında aynı hizmetleri kapsamaktadır ve tescilin geçerli olduğu bölge bakımından aynı bölgeye ilişkindir. İtiraz sahibinin, itiraz gerekçesi markaların 5 yıllık kullanım süresini aynı markaların başvurusunu sürekli biçimde yeniden yapmak suretiyle uzatmasının hiçbir meşru gerekçesi olamaz ve bu nedenle itiraz sahibinin itiraz gerekçesi markalarının kullanımına ilişkin kanıt sunması gerekmektedir.

İtiraz sahibi Temyiz Kurulu’na sunduğu görüşünde, başvuru sahibinin itirazının reddedilmesini ve itirazın kullanımına ilişkin kanıt sunulmasına gerek kalmaksızın esastan incelenmesini talep etmektedir. İtiraz sahibine göre, Marka Tüzüğü hükümleri açıktır ve bu hükümlerin işbu itiraz bakımından da uygulanması gereklidir, Temyiz Kurulu’nun önceki tarihli “PATHFINDER” kararı özel bir duruma ilişkindir ve işbu incelemeye emsal teşkil etmesi mümkün değildir. PATHFINDER vakasında, itiraz sahibi aynı markayı, aynı mallar için bir kez daha tescil ettirmiştir ve ilk tescil hiç kullanılmamıştır. Oysa, incelenen vakada, itiraz sahibinin markalarının kapsadığı mal ve hizmetler genişletilmiştir ve markalarda “telekomünikasyon hizmetleri”nin bulunması hususu, yeni markayı diğerinin yeniden başvurusu haline getirmez. Bir diğer deyişle, itiraz sahibinin markaları itiraz sahibinin önceki markalarının kullanım süresini yeniden başlatmak amacıyla yeniden başvurulmuş halleri değildir. Başvuru sahibinin iddiaları kabul edilirse, önceden kullanılan markaların mallara ve hizmetlere ilişkin olarak yeni tabirler kullanılarak güncellenmesi (yeni versiyonun tescil ettirilmesi) imkansız hale gelecektir. Ayrıca, itiraz sahibi markalarını telekomünikasyon ve yayıncılık alanlarında 5 yıldan uzun süredir yoğun biçimde kullanmaktadır.

Temyiz Kurulu tarafların iddialarını takip eden şekilde değerlendirmiştir:

Topluluk Marka Tüzüğü ve Marka Direktifi, önceden tescil edilmiş markaların başvurusunun yeniden yapılmasını engelleyen hükümler içermemektedir. Bununla birlikte, Tüzük ve Direktif’e göre gerek AB markalarının gerekse de AB üyesi ülkelerde tescil edilen ulusal markaların, tescil tarihinden başlayacak 5 yıllık süre içerisinde ilgili bölgede kullanılması gereklidir. Kullanılmama halinde Tüzük veya Direktif’te yer alan yaptırımlar uygulanacaktır. Bu yaptırımlardan birisi de, kullanılmayan markaların itiraz süreçlerinde yeni başvurulara karşı ileri sürülememesidir. Topluluk Marka Tüzüğü’nde de bu içerikte düzenleme yer almaktadır.

İncelenen vakada, itiraz gerekçesi markaların tescil tarihleriyle itiraza konu markanın bültende ilan edildiği tarih arasındaki süre 5 yıldan kısadır. Dolayısıyla, vakaya ilk bakışta başvuru sahibinin itiraz gerekçesi markaların kullanımına ilişkin kanıt istenmesi yönündeki talebinin kabul edilmesi mümkün değildir.

Bununla birlikte, Adalet Divanı’nın C-40/01 sayılı kararının 42. paragrafında Hukuk Sözcüsü Ruiz-Jarabo, yetkili makamları tek amaçları başkalarının benzer işaretleri ileride tescil ettirmesine engel olmak olan ve meşru hiçbir marka işlevini yerine getirmeyen “savunma” veya “stratejik” amaçlı tescillere karşı mücadeleye davet etmiştir (Aynı husus Temyiz Kurulu’nun PATHFINDER kararında da ifade edilmiştir.).

Bir marka tescil edildikten sonra aynı markayı bir kez daha tescil etmek, markayı kullanım yükümlülüğünü ve bundan kaynaklanan yaptırımları, kanuni süreleri belirsiz biçimde uzatarak uygun olmayan ve hileli biçimde engellemek sonucuna yol açabilir. Bu yolla da, Birlik hukukunun eşit ve tek tip uygulamasından beklenen etki ortadan kaldırılabilir. Bu tip yeniden başvurular hukuka karşı hile niyetiyle yapılmıştır ve kanuna karşı hilenin ve hakların kötüye kullanımının engellenmesinin genel ilke olarak kabul edildiği Birlik Hukuku çerçevesinde, bu tip başvurular yoluyla yaptırımlardan kaçınmak mümkün değildir.

Marka mevzuatında yer alan, tescil tarihinden başlayan 5 yıllık süre, marka sahibine markasını tescil kapsamında mallar ve hizmetler için kullanıma hazırlanma ve piyasaya sürme için makul bir süre verme amacıyla konulmuştur. Marka sahibi bu süre içerisinde kullanıma ilişkin zorunluluklar hakkında endişelenmeden hazırlıklarını yapabilecektir.

Bununla birlikte, kullanıma ilişkin kanuni süreyi, aynı markanın sicilde yeni bir tescil numarasıyla yer alması yoluyla uzatmak için hiçbir meşru gerekçe bulunmamaktadır. Bu noktada, Kurul birlik kanun koyucularının 5 yıllık kullanım süresini yenileyebilmek için bir düzenleme öngörmediklerini de hatırlatmalıdır. Tersine, Tüzük ve Direktif’te yer alan “önceki marka” terimi gerçek anlamıyla algılanmalıdır. “Önceki marka” şu ya da bu tescil numarasını taşıyan marka değil, aynı mallar veya hizmetler için, aynı bölgede tescil edilmiş, aynı marka olarak kabul edilmelidir.

İncelenen vakada yanıtlanması gereken soru, itiraz gerekçesi olarak gösterilmemiş itiraz sahibinin önceki markalarının, itiraz sahibine ait itiraz gerekçesi markalarla aynı olup olmadığıdır. Bunun yanıtlanması için, itiraz sahibinin itiraz gerekçesi olarak gösterdiği markaların kendisine ait diğer markaların aynılarının yeniden başvurusu olup olmadıklarının tespit edilmesi gereklidir.

Bu noktada, Temyiz Kurulu itiraz sahibi markalarına ilişkin aşağıdaki tabloyu sunmuştur. Bu tabloda, purported re-filings (yeniden başvuru olduğu iddia edilen markalar) sütununda itiraz sahibinin itiraz gerekçesi olarak sunduğu markaları, corresponding earlier registrations (karşılık gelen önceki tesciller) sütununda ise itiraz sahibinin daha eski tarihli markaları yer almaktadır:

kabelplus-tablo

Temyiz Kurulu, başvuru sahibinin itirazını yukarıda yer verilen tablo esasında değerlendirmiştir.

Kurula göre, tabloda yer alan son çift hariç, ilk üç çift aynı markalardan oluşmaktadır.

Tabloda yer alan tüm çiftler “telekomünikasyon hizmetleri”ni kapsamaktadır.

Üçüncü olarak tüm markalar aynı coğrafi bölgede geçerli olacak biçimde tescil edilmiştir.

Son olarak, corresponding earlier registrations (karşılık gelen önceki tesciller) sütununda yer alan tüm markaların tescil tarihleriyle, itiraza konu markanın bültende yayın tarihinin arasındaki sürenin 5 yıldan fazla olduğu, bir diğer deyişle bu markaların itiraz gerekçesi olmaları halinde, kullanımın ispatının talep edilebileceği belirtilmelidir.

Bu noktada, tartışılması gereken bir diğer husus, çiftleri oluşturan markaların kapsamlarıdır. Her çiftin “Sınıf 38: Telekomünikasyon hizmetleri”ni kapsadığı açık olsa da, çiftleri oluşturan markaların kapsamlarında diğer mallar ve hizmetler bakımından fark bulunmaktadır. İtiraz sahibi buna dayanarak, markaların kapsamlarının farklı olduğunu, dolayısıyla da yeni markaların aynı markanın yeniden başvurusu olarak kabul edilemeyeceğini öne sürmektedir.

Buna karşın, yeniden başvurular yukarıdaki tabloda da görüleceği üzere eski markalarla, “Sınıf 38: Telekomünikasyon hizmetleri” bakımından aynı hizmetleri kapsamaktadır. Dolayısıyla, markalar bu hizmetler bakımından aynıdır. En açık haliyle, itiraz sahiplerinin yeniden başvurusu yapılan bir markaya sadece yeni mal ve hizmetler ekleyerek, kullanım şartının üstünden gelmeleri kabul edilemez. Kaldı ki, eklenen mal ve hizmetlerin kısmi feragat ve bölünme yoluyla sonradan ortadan kaldırılması da mümkündür.

Toparlamak gerekirse Temyiz Kurulu, yukarıda yer verilen tablonun son çiftini oluşturan markalar muhtemelen hariç olmak üzere, itiraz gerekçesi markaları, itiraz sahibine ait 5 yıllık kullanım zorunluluğu süresi dolmuş önceki tarihli itiraz sahibi markalarının yeniden başvuruları sonucu tescil edilmiş markalar olarak kabul etmektedir. Buna dayalı olarak, Temyiz Kurulu’na göre, itiraz sahibi bu markaların kullanımına ilişkin kanıt sunmak zorundadır.

Sayılan tüm gerekçeler çerçevesinde Temyiz Kurulu, EUIPO itiraz birimi kararını iptal etmiş, itiraz sahibinin itiraz gerekçesi markaların kullanımına ilişkin kanıt sunması gerektiğine hükmetmiş ve itiraz biriminin yukarıdaki tablonun son çiftini oluşturan markalar bakımından markaların aynılığı hususunu değerlendirerek, bu markanın da yeniden başvuru olarak değerlendirip değerlendirilemeyeceğini belirlemesini istemiştir. Eğer bu marka açısından da yeniden başvuru tespitine varılırsa, itiraz birimi bu marka bakımından da kullanımın ispatını talep edecektir.

Kullanmama savunmasının ülkemizde ne şekilde uygulanacağını, başlangıçta Yönetmelik ve Türk Patent ve Marka Kurumu uygulama kılavuzu, sonrasında da mahkeme kararları gösterecektir. Uygulama belirlenirken, yurtdışındaki uygulamaların da dikkate alınması gerektiği açıktır. Bu yazı boyunca açıklamaya çalıştığımız “KABELPLUS” kararında yer verilen ilkelerin, EUIPO bakımından içtihat teşkil edip etmediğini ve 2014 yılına ait bu kararın günümüzde de uygulama alanı bulup bulmadığını şu anda bilmiyoruz. Bu hususu EUIPO’da araştırıp daha detaylı bilgiye erişmeye çalışacağız. Kararda yer verilen ilkelerin, şu anda uygulanıp uygulanmamasından bağımsız olarak, bu ilkeler tekrar edilen başvurulara ilişkin olarak kafamızda oluşan sorularla EUIPO’da da karşılaşıldığını ve bunların yanıtlarının arandığını göstermektedir. Kullanmama savunmasıyla ilgili bu önemli karar ve tespitleri okuyucularımızın da ilgiyle değerlendireceğini tahmin ediyoruz.

Önder Erol Ünsal

Şubat 2017

unsalonderol@gmail.com

556 Sayılı KHK’nın 14. Maddesi de Anayasa Mahkemesi Tarafından İptal Edildi – Karar ve Kısa Değerlendirme

smashing

Sınai Mülkiyet camiasının son günleri, TBBM tarafından kabul edilen 6769 sayılı “Sınai Mülkiyet Kanunu”nun Resmi Gazete’de yayımlanıp yürürlüğe girişini beklemek ve kanunun uygulama şeklini gösterir Yönetmelik için görüş hazırlamakla geçerken, bugün Resmi Gazete’de yayınlanan bir Anayasa Mahkemesi iptal kararı camianın gündemine bomba gibi düştü.

556 sayılı KHK’nın 14. maddesi “Markanın Kullanılması” başlığını taşımakta ve takip eden hükmü içermektedi(r)(ydi):

Madde 14 – Markanın, tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde, haklı bir neden olmadan kullanılmaması veya bu kullanıma beş yıllık bir süre için kesintisiz ara verilmesi halinde, marka iptal edilir.
Aşağıda belirtilen durumlar markayı kullanma kabul edilir:
a) Tescilli markanın ayırt edici karakterini değiştirmeden markanın farklı unsurlarla kullanılması,
b) Markanın yalnız ihracat amacıyla mal ya da ambalajlarında kullanılması,
c) Markanın, marka sahibinin izni ile kullanılması,
d) Markayı taşıyan malın ithalatı.

Anayasa Mahkemesi, 6 Ocak 2017 tarihli 29940 sayılı Resmi Gazete‘de yayınlanan kararı ile yukarıda yer verilen hükmü, Anayasa’ya aykırılık gerekçesiyle iptal etmiştir. Anayasa Mahkemesi kararının http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170106.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170106.htm bağlantısından görülmesi mümkündür.

14-3

14-madde

Yukarıda yer verilen ekran görüntüleri; 14. maddenin marka hakkını düzenlediği, marka hakkının bir mülkiyet hakkı olduğu, mülkiyet hakkının Kanun Hükmünde Kararnameler ile düzenlenemeyeceği, bu bağlamda anılan hükmün Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçeleriyle, 14. maddenin Anayasa’ya aykırılık nedeniyle iptal edildiğini göstermektedir.

Mevcut durumda, tescil tarihinden itibaren 5 yıl içinde kullanılmayan markaların iptali talebiyle açılan davalar, KHK’nın 14. maddesine dayandırılmakta ve bu madde kapsamında incelenmekteydi. Şöyle ki, 556 sayılı KHK’nın “Hükümsüzlük Halleri” başlığını taşıyan 42. maddesinin birinci fıkrası (c) bendi, Anayasa Mahkemesi’nin 9/4/2014 tarihli 2013/147 esas sayılı kararı ile iptal edilmiştir. 2014 yılında iptal edilmiş 42/1-(c) bendinin içeriği ve iptal gerekçesine aşağıda yer verilmektedir:

(Madde 42 – Aşağıdaki hallerde markanın hükümsüz sayılmasına yetkili mahkeme tarafından karar verilir:)

42c

42c1

Geçmişte 42/1-(c) maddesine dayanılarak 14. madde uyarınca kullanılmayan markaların hükümsüzlüğüne karar verilirken, Anayasa Mahkemesi’nin 2014 yılındaki iptal kararının ardından, kullanılmayan markalar için 14. madde uyarınca iptal kararları verilmeye başlanmış ve markanın kullanılmaması halindeki iptal/hükümsüzlük yaptırımı uygulamaya alanı bulmaya devam etmiştir. Bununla birlikte, bugün yayınlanan Anayasa Mahkemesi iptal kararı, 14. maddeyi de ortadan kaldırmıştır ve şu anda markanın kullanımı hali tanımlı olmadığı gibi, kullanılmayan markalara karşı uygulanabilecek herhangi bir yaptırım da kalmamıştır.

Sınai Mülkiyet Kanunu’nun çok kısa süre içinde yürürlüğe girmesi beklense de, halihazırda 556 sayılı KHK hükümleri çerçevesinde görülmekte olan veya karara bağlanmış olsa da hakkındaki karar henüz kesinleşmemiş olan kullanmama nedeniyle marka iptali davalarının, Anayasa Mahkemesi iptal kararı sonrası ne şekilde işlem göreceği tarafımızca olduğu kadar, dava tarafları, vekilleri ve sınai mülkiyet camiasınca da merak edilmektedir. Eğer bu tip davalar, ilgili hükmün iptal edilmiş olması nedeniyle reddedilirse oldukça yüksek sayıda mağduriyet oluşacağı şüphesizdir.

Bu konuda takdir yetkisi bize ait olmasa da, aklımıza ilk gelen soru Türkiye’nin de tarafı olduğu Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması (TRIPs) madde 19’un görülmekte olan davalara ilişkin olarak doğrudan uygulama alanı bulup bulamayacağıdır:

Markayı Kullanma Koşulu

(1) Tescilin idame ettirilmesi için markanın kullanılması gerekli ise, tescil sahibi tarafından markanın kullanılmasını önleyen engellerin varlığına dayalı olarak geçerli nedenler ileri sürülmedikçe, tescil ancak markanın kullanılmadığı kesintisiz en az üç yıllık bir süre geçtikten sonra iptal edilebilir. Marka ile korunan mal veya hizmetlere uygulanan ithalat kısıtlamaları veya hükümetçe uygulanan başka koşullar gibi, markanın kullanılmasına engel oluşturan ve marka sahibinin iradesinden bağımsız olarak doğan koşullar, markanın kullanılmaması için geçerli nedenler olarak kabul edilecektir.

(2) Bir markanın, sahibinin kontroluna tabi olarak bir başka şahıs tarafından kullanılması, markanın tescili idame ettirmek amacıyla kullanımı olarak kabul edilecektir.

Bu soru sabah iptal kararını yorumlayan TPE avukatlarıyla yaptığımız sohbette ortaya çıktığından, kendilerine (O. Umut Karaca, Adem Sarıpınar, Gökhan Ergül) bu yazıya da yansıttığım bu beyin jimnastiği için teşekkür ediyorum.

TRIPs Anlaşması, taraf ülkelerin fikri mülkiyet hakları konusunda oluşturacakları mevzuatın asgari koşullarını düzenleyen bir çerçeve anlaşma olmakla birlikte oldukça zorlama bir yorum, TRIPS tarafı Türkiye’nin doğrudan bu anlaşmaya referansta bulunarak iptal kararı sonrası oluşan yasal boşluğu ortadan kaldırmasını belki sağlayabilir. Takdir yetkisi mahkemelerde olmakla birlikte, okuyucularımız bu konuda ne düşünüyor doğrusu merak ediyoruz?

Uzun hayatını her tür sevinç, üzüntü, macera ve sürprizle yaşayan, birçok uzvunu iptal davalarıyla kaybeden 556 sayılı KHK’nın sahnelere sessiz biçimde veda edeceğini düşünmüyorduk değil mi? Şöyle bitirelim, 556 sayılı KHK tam da kendisine yakışır bir vedayla bizleri yanaklarımızdan öperek (!) sahnelerden çekiliyor. Gittiğin yerde rahat uyu, biz kulaklarını çınlatmaya devam edeceğiz.

Önder Erol Ünsal

Ocak 2017

unsalonderol@gmail.com