Etiket: markanın kullanılması

Yabancı bir Ülkeden İnternet Üzerinden Alışveriş Fikri Mülkiyet Haklarına Tecavüzü Engeller mi? Adalet Divanı “Blomqvist v. Rolex” Önyorum Kararı (C-98/13)

genuinefakewatches

Avrupa Birliği Adalet Divanı tarafından 6 Şubat 2014’de verdiği C-98/13 sayılı “Blomqvist v. Rolex” önyorum kararı markanın kullanımı ve gümrük bölgesinde tescilli markaya tecavüz hallerine ilişkin açıklamalar getirerek konu hakkındaki bazı belirsizlikleri ortadan kaldırmıştır.

Önyorum kararına dayanak sorunun geçmişi aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

Danimarkalı Bay Blomqvist 2010 yılında internet üzerinden Çin menşeili bir online alıveriş sitesinden Rolex markalı olduğu belirtilen bir saat satın alır. Online alışveriş sitesine siparişin verildiği ve ödemenin yapıldığı sayfa İngilizce’dir. Satıcı saati posta yoluyla Hong Kong üzerinden gönderir.

Koli Danimarka gümrüğüne ulaştığında gümrük yetkilileri koliyi inceler, ürünün taklit bir ürün olduğundan şüphe ederek gümrük işlemlerini askıya alır ve Rolex firması ile Bay Blomqvist’i konu hakkında bilgilendirir.

Saatin taklit olduğunu tespit eden Rolex firması, yürürlükteki Gümrük mevzuatı çerçevesinde gümrükte bekleme süresinin uzatılmasını ve ayrıca Bay Blomqvist’ten taklit saatin imhasına muvafakat etmesini talep eder. Bay Blomqvist saati yasal yollarla aldığını belirterek saatin imha edilmesine muvafakat etmez.

Rolex bunun üzerine mahkemeye başvurur ve ilk derece mahkemesi Rolex’in talebini haklı bularak, tazminat ödenmeksizin saatin imhasına karar verir. Bay Blomqvist kararı temyiz eder.

Temyiz talebini inceleyen Yüksek Mahkeme, gümrük yönetmeliğinin talebe konu hükümlerinin uygulama alanı bulabilmesi için, öncelikle Danimarka’da korunan bir telif veya marka hakkının çiğnenmesi ve belirtilen çiğnemenin aynı üye ülkede (Danimarka’da) gerçekleşmesi şartlarının bulunması gerektiği belirtir. İlaveten, Bay Blomqvist saati kişisel kullanım için satın aldığından ve bu nedenle Danimarka telif hakkı ve marka kanunlarını çiğnemediğinden, Yüksek Mahkemeye göre, satıcının Danimarka telif hakkı ve marka kanunlarını çiğneyip çiğnemediği sorusu ortaya çıkmaktadır. Bu çerçevede, Yüksek Mahkemeye göre incelenen vakada belirlenmesi gereken, telif hakkı direktifi çerçevesinde kamuya dağıtımın veya marka direktifi çerçevesinde ticaret sırasında kullanımın gerçekleşip gerçekleşmediğidir. Belirtilen tespitlerin ardından Yüksek Mahkeme işlemleri durdurur ve Adalet Divanına önyorum kararı verilmesi amacıyla 5 adet soru yöneltir.

Bahsedilen 5 soruya karşılık olarak Adalet Divanı tek bir yanıt verdiğinden, sorular tek tek tercüme edilmeyecek ve Adalet Divanı kararı, karar içeriğindeki açıklamalara yer verilerek aktarılacaktır, buna karşın soruları merak eden okuyucuların kararın aslından (http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dca1917c1d725f47e3b12ff919ce9273e0.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuMc390?text=&docid=147506&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=161206) soruları incelemesi mümkündür.

Adalet Divanına göre Danimarka Yüksek Mahkemesi sorularıyla, fikri mülkiyet haklarına tecavüz değerlendirilirken başvurulan, telif hakkı direktifi madde 4(1) kapsamında kamuya dağıtım “kamuya dağıtım” ve marka direktifi maddeler 5(1)-(3) ve 9(1)-(2) anlamında “ticaret sırasında kullanım” kavramlarının açıklığa kavuşturulması talep etmektedir.

İncelenen vakada, üye bir ülkede yerleşik bir alıcıya, üye olmayan bir ülkede yerleşik bir online satış sitesi tarafından satılan ürünlere ilişkin olarak satılan ürünlerin fikri mülkiyet haklarının sahiplerinin, bu ürünler üye ülke bölgesine girdiği anda, Gümrük tüzüğü kapsamında haklarını kullanıp kullanamayacağı değerlendirilmektedir. Daha net bir ifadeyle, üye bir ülkede yerleşik bir alıcının, üye olmayan bir ülkede yerleşik bir online satış sitesinden yaptığı alışverişte, satışa konu ürünler üye ülke bölgesine girdiği anda, bahsedilen satış, kamuya dağıtımın veya ticaret sırasında kullanımın bir biçimi olarak kabul edilebilir mi sorusu, değerlendirmenin esasını oluşturmaktadır.

Tescilli bir marka sahibi, Topluluk Marka Direktifi doğrultusunda, markası kapsamında bulunan mallarla veya hizmetlerle aynı veya benzer mallar veya hizmetler bakımından, kendi markasıyla aynı veya benzer işaretlerin üçüncü kişilerce kullanımını engelleme hakkına sahiptir.

Telif Hakkı Direktifi doğrultusunda eser sahiplerine eserlerinin orijinallerinin veya kopyalarının satış veya diğer yollarla kamuya dağıtımını engelleme veya kontrol etme münhasır hakkı verilmiştir. Kamuya dağıtım, satış sözleşmesinin sonuçlandırılmasından başlayarak halktan bir kişiye performans yoluyla iletimine dek devam eden bir eylemler serisidir. Dağıtıma konu malların üye bir ülkede telif hakkıyla korunduğu durumlarda, bir tacir, kendisi veya onun adına kamuya dağıtım anlamında değerlendirilebilecek faaliyetlerden sorumludur.

Yukarıdaki hususlara uygun olarak Avrupa Birliği mevzuatı çerçevesinde, üye bir ülkede satışın, telif hakkı direktifi anlamında kamuya dağıtım veya marka direktifi anlamında ticaret sırasında kullanım olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu tip kamuya dağıtım, satış sözleşmesinin veya sevkiyatın tamamlandığı anda ispatlandığının kabul edilmesi gereklidir.

İncelenen vakada, Rolex, Danimarka’da telif ve marka haklarının sahibidir ve inceleme konusu saat, Gümrük tüzüğü anlamında taklit ve korsan ürün konumundadır. İlaveten, incelenen vakada, satıcı Danimarka’da yerleşik olsaydı, satışın ticari amaçla yapıldığı halde, ticaret sırasında kullanımın veya kamuya dağıtımın ortaya çıkmış olacağı açıktır. Dolayısıyla, incelene vakada cevaplanması gereken soru, satışa konu ürünlerin üye olmayan bir ülkede kurulu bir online satış sitesi aracılığıyla satışı durumunda telif hakkı veya marka sahibinin haklarını kullanıp kullanamayacağı sorusu olarak ortaya çıkmaktadır.

Adalet Divanının, C-324/09 sayılı L’Oreal kararında belirtildiği üzere, bir web sitesinin markanın tescilli olarak korunduğu bölgeden erişilebilir durumda olması, ürünlerin o bölgede yerleşik tüketiciler hedef alınarak yönelik olarak satışa sunulduğu sonucuna varılması için yeterli değildir.

Bununla birlikte, Adalet Divanının C-495/09 sayılı Philips kararı paragraf 57’de belirtildiği üzere, üye olmayan bir ülkeden gelen malların, korumanın var olduğu üye ülkenin sınırlarına girmesinden önce, belirtilen mallara ilişkin olarak satış, satışa sunum veya reklam yollarıyla ticari bir fiil gerçekleştirilerek, koruma kapsamındaki haklara tecavüzün gerçekleşmesi mümkündür.

Bu çerçevede, Avrupa Birliğinde marka, tasarım veya telif hakkı yoluyla korunan ürünlerin taklidi veya kopyası olan ve üye olmayan bir ülkeden gelen mallar, bu ürünlerin Avrupa Birliğinde satışa sunum niyetinin ispatlanması halinde “taklit veya korsan ürünler” olarak sınıflandırılabilir. Bu hususu ispatlayan kanıtlar arasında, diğerlerinin yanısıra, malların Avrupa Birliğinde bir müşteriye satıldığını veya satış için önerildiğini veya bu amaçla reklamının yapıldığını ispatlar nitelikte kanıtlar da bulunabilir.

İncelenen vakada, inceleme konusu ürünlerin Avrupa birliğinde bir müşteriye satıldığı açıktır, bu nedenle bu malların online bir satış sitesinde satıma sunulması veya AB gümrük alanına erteleyici bir prosedürle girmesi gibi hususlarla kıyaslamaya gerek bulunmamaktadır. Satışın üye olmayan bir ülkede kurulu bir web sitesi aracılığıyla yapılması hususu tek başına, mallara ilişkin olarak fikri mülkiyet haklarının sahibi olan kişiyi kendisine gümrük tüzüğüyle sağlanan hakları uygulamaktan yoksun bırakmaz. Hak sahibinin haklarını uygulamasına ilişkin olarak, malların satıştan önce, Avrupa Birliği tüketicilerini hedef alan bir satış teklifinin veya reklamın konusu olduğunu göstermesine gerek bulunmamaktadır.

Bütün sayılanların ışığında, Danimarka Yüksek Mahkemesince sorulan soruların yanıtı aşağıdaki biçimde oluşmuştur:

“Fikri mülkiyet haklarına tecavüz içerdiğinden şüphelenilen mallara ilişkin gümrük tedbirleriyle ilgili 1383/2003 sayılı Topluluk Tüzüğü, üye bir ülkede yaşayan bir kişiye, üye olmayan bir ülkede kurulu bir online web sitesi aracılığıyla satılan mallara ilişkin olarak, malların edinilmesi sonucunda malların üye ülke bölgesine girdiği andan itibaren, fikri mülkiyet hakkı sahiplerinin kendilerine tüzükle tanınan hakları kullanabileceği biçiminde yorumlanmalıdır. Buna ilaveten –ek bir şart olarak-, malların ilgili üye ülkenin tüketicilerini hedef alan satış öncesi bir satış teklifinin veya reklamın konusu olması yönünde bir gereklilik bulunmamaktadır.”

Adalet Divanının “Blomqvist v. Rolex” kararının açık olmayan bir alanı iyice netleştirerek, fikri mülkiyet hakkı sahiplerini sevindirdiği kanaatimizce açıktır.

Önder Erol Ünsal

Şubat 2014

Avrupa Birliği Adalet Divanı WINTERS v. RED BULL Kararı (C-119/10) – Hizmet Sağlayıcının Üçüncü Kişinin Talimatı Üzerine Benzer Markayı Kullanımı Hangi Tip Durumlarda Marka Sahibince Yasaklanabilir?

BULLFIGHTEr(Görsel http://www.global-trade.com.tw/Pd_Show.asp?PidNo=200607130020 adresinden alınmıştır.)

Avrupa Birliği Adalet Divanı tarafından 15 Aralık 2011 tarihinde verilen C-119/10 sayılı ön yorum kararı, başka bir kişinin talimatı ve yönlendirmesi üzerine ambalajların içini dolduran hizmet sağlayıcıların faaliyetlerinin markanın kullanımı sayılıp sayılmayacağı konusunda değerlendirmeler içermektedir.

 

Kararın verilmesine neden olan uyuşmazlık kısaca aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

 

Hollanda menşeili “FRISDRINKEN INDUSTRIE WINTERS BV” (bundan sonra WINTERS olarak anılacaktır), kendisi veya başkaları tarafından üretilen içecekleri teneke kutulara doldurmakla iştigal eden bir firmadır. Avusturya menşeili “RED BULL GMBH” (bundan sonra RED BULL olarak anılacaktır), dünya genelinde tanınan enerji içecekleri üretici bir firmadır ve firmanın Benelüks ülkelerinde de geçerli çok sayıda markası bulunmaktadır. Britanya Virgin Adaları menşeili “SMART DRINKS LTD” (bundan sonra SMART DRINKS olarak anılacaktır) ise içecek üretici olan ve RED BULL’un ticari rakibi olan bir firmadır.

 

WINTERS, SMART DRINKS firmasından gelen talep üzerine bu firmaya ait kutuları gazlı içeceklerle doldurmaktadır. SMART DRINKS doldurulacak teneke kutuları WINTERS’a göndermektedir. WINTERS’e gönderilen kutuların üzerinde çeşitli markalar (BULLFIGHTER, PITTBULL, RED HORN, LONG HORN, LIVE WIRE), süsler ve metinler yer almaktadır, bir diğer deyişle, WINTERS kutuların üzerine marka veya herhangi bir metin-işaret basmamaktadır. WINTERS, SMART DRINKS tarafından kendisine gönderilen kutuları, gene SMART DRINKS tarafından kendisine gönderilen özüt ile doldurmakta, özütlerin üzerine kendisine gönderilen tarife uygun miktarda su ve gerekirse karbon dioksit eklemekte ve ardından kutuları kapatmaktadır. Bu işlemin ardından kutular SMART DRINKS’in kullanımına sunulmakta, takiben SMART DRINKS bunları Benelüks dışındaki ülkelere ihraç etmektedir.

 

WINTERS, SMART DRINKS için yalnızca dolum hizmeti vermektedir ve doldurulmuş kutuları bu firmaya göndermemektedir. WINTERS’in, doldurulmuş kutuları üçüncü taraflara dağıtmadığı veya satmadığı da ayrıca belirtilmelidir.

 

Ağustos 2006’da, RED BULL, Hollanda’da WINTERS’e karşı ihtiyati tedbir alınması amacıyla işlemleri başlatır. RED BULL, WINTERS’in BULLFIGHTER, PITTBULL, RED HORN, LONG HORN, LIVE WIRE markalı kutuları doldurmasının kendisi adına tescilli RED BULL ve diğer markalardan kaynaklanan haklara tecavüz niteliğinde olduğunu ve bu nitelikteki kullanımın durdurulması gerektiğini iddia etmektedir. Hertogenbosch Bölge Mahkemesi, RED BULL’un talebini yalnızca BULLFIGHTER markası bakımından yerinde bulur ve Eylül 2006’da verdiği kararla, kutuların içecekle doldurulması faaliyetinin ilgili işaretlerin kullanımı niteliğinde olduğunu, kullanılan işaretlerden yalnızca BULLFIGHTER’ın RED BULL’a ait markaların benzer olması nedeniyle, yalnızca bu markalı kutuların doldurulmasının durdurulması gerektiğini karara bağlar.

 

Bu karara karşı hem RED BULL hem de WINTERS temyiz yolunu kullanır.

 

Bölgesel Temyiz Mahkemesi, yerel mahkemenin, WINTERS’in kutulara içecek doldurması faaliyetinin, SMARTS DRINKS tarafından kutulara basılmış işaretlerin kullanımı anlamına geldiği, tespitini yerinde bulur. Temyiz Mahkemesine göre, inceleme konusu ürünlerin, yani içeceklerin niteliği dikkate alındığında, markayı önceden taşıyan ambalaja içeceği doldurmanın dışında bir marka basma yöntemi bulunmamaktadır. Özüt ile markalı kutuları birleştirilmesi yoluyla nihai ürünün oluşturulması yoluyla, WINTERS, kutulara işaretleri koymasa da, ürüne işaretleri koymaktadır. Ayrıca, Temyiz Mahkemesine göre, RED BULL adına tescilli markalarla, BULLFIGHTER, PITTBULL, LIVE WIRE markaları benzerdir ve kullanıma konu malların niteliği dikkate alındığında, bu markalar bakımından karıştırılma ihtimali ortaya çıkacaktır. Dolayısıyla, Temyiz Mahkemesi kararı, WINTERS’in, BULLFIGHTER, PITTBULL, LIVE WIRE markalarını taşıyan kutuların doldurulmasının durdurması yönünde olmuştur.

 

WINTERS bu karara karşı temyiz yolunu kullanır. Talebi değerlendiren Hollanda Yüksek Mahkemesi, incelemeyi durdurarak Adalet Divanından ön yorum kararı alınması amacıyla üç soru yöneltir. Üç sorudan ikinci ve üçüncü sorular, ilk soruya verilecek yanıta bağlı olduğundan ve Adalet Divanının ilk soruya verdiği yanıt, ikinci ve üçüncü soruların yanıtlanmasına gerek bırakmadığından, aşağıda yalnızca ilk soruya yer verilecektir. Hollanda Yüksek Mahkemesinin sorusu takip eden içeriktedir:

 

(a) Bir işareti taşıyan ambalajların doldurulması, doldurma işlemi başka bir kişi için ve onun talimatı üzerine sağlanan bir hizmet olsa da, 89/104 sayılı Direktif madde 5 uyarınca ticaret sırasında kullanım olarak kabul edilebilir mi?

 

(b) (a) bendinde yer alan soruya verilecek cevap, tecavüzün Direktif madde 5(1)(a) veya (b) kapsamında gerçekleşmesine bağlı olarak değişir mi?

 

Adalet Divanı, Hollanda Yüksek Mahkemesinin sorusunu takip eden biçimde formüle ederek incelemiştir:

 

Bir hizmet sağlayıcının, başka bir kişinin talimatı üzerine ve onun istediği biçimde, bu kişinin kendisine sağladığı, önceden üzerine marka (işaret) konulmuş ambalajları doldurması, 89/104 sayılı Direktif madde 5(1)(a) veya (b) uyarınca, bu işaretle aynı veya benzer olan ve marka olarak korunan işaretler nedeniyle yasaklanabilecek kullanım teşkil eder mi?

 

89/104 sayılı Direktif madde 5(1)(a) ve (b), Türkiye’de 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin, marka tescilinden doğan hakların kapsamı başlıklı, 9uncu maddesi kapsamında düzenlenmiş hükme benzer içeriktedir. 556 sayılı KHK madde 9 takip eden içeriktedir:

 

“Madde 9 – (1) Marka tescilinden doğan haklar münhasıran marka sahibine aittir. Marka sahibi, aşağıda belirtilen fiillerin önlenmesini talep edebilir:

a) Markanın tescil kapsamına giren aynı mal ve/veya hizmetlerle ilgili olarak, tescilli marka ile aynı olan herhangi bir işaretin kullanılması.

b) Tescilli marka ile aynı veya benzer olan ve tescilli markanın kapsadığı mal ve/veya hizmetlerin aynı veya benzeri mal ve/veya hizmetleri kapsayan ve bu nedenle halk tarafından, işaret ile tescilli marka arasında ilişkilendirilme ihtimali de dahil, karıştırılma ihtimali bulunan herhangi bir işaretin kullanılması.

(3) Aşağıda belirtilen durumlar, birinci fıkra hükmü uyarınca yasaklanabilir:

a) İşaretin mal veya ambalajı üzerine konulması.

…”.

(556 sayılı KHK’nın 9uncu maddesinin içeriğiyle, 89/104 sayılı Direktif madde 5(1)(a) ve (b) neredeyse aynı olduğundan, ilgili madde bu yazı kapsamında yeniden çevrilmeyecektir.)

 

WINTERS ve Polonya hükümetine göre, davaya konu içerikteki doldurma faaliyeti Direktif madde 5(1) kapsamında değerlendirilebilecek bir kullanım biçimi değildir. Tersine, RED BULL ve Avrupa Komisyonu, bahsedilen faaliyetin Direktif madde 5(1) kapsamında değerlendirilmesi gereken bir kullanım olduğu görüşündedir.

 

RED BULL ve Avrupa Komisyonuna göre, Direktif madde 5(3)’te düzenlenmiş ve madde 5(1) kapsamında yasaklanabilecek olan, işaretin mal veya ambalajı üzerine konulması durumundaki “üzerine koyma (affix)” eylemi, üretim anında işaretin ürün üzerinde yer alması nedeniyle, işareti taşıyan tenekelerin doldurulmasında gerçekleşmiştir. “Üzerine koyma (affix)” terimi, işaret ve ürün arasında, kullanılan tekniğe bakılmaksızın, fiziksel bir bağlantı yaratılması anlamında değerlendirilmelidir. Ayrıca, hizmet sağlayıcının, müşterisinin talimatları üzerine hareket etmesi, sunduğu hizmetin ticari bir faaliyet olduğunu değiştirmez. 

 

Tarafların görüşlerinin aktarılmasının ardından, Adalet Divanı kendi değerlendirmesine yapmıştır:

 

Adalet Divanına göre, tarafların markaları aynı olmadığı için incelenen vakada Direktif madde 5(1)(a) kapsamında değerlendirme yapılması mümkün değildir. Bu nedenle, vakanın yalnızca Direktif madde 5(1)(b) kapsamında değerlendirilmesi mümkün olacaktır.

 

İncelenen veriler, WINTERS’in ticari faaliyette bulunduğunu ve SMART DRINKS’ten aldığı talimat ve tarif edilen yöntem doğrultusunda, aynı firma tarafından temin edilen ve kendisine sunulduğu anda, RED BULL’un tescilli markalarıyla benzer işaretleri taşıyan kutuları doldurarak, ticari kazanç sağlama arayışında olduğunu göstermektedir. Aynı zamanda, kutuların üzerine markaların konulması, bunların gazlı içeceklerle doldurulması ve nihai ürünün ihraç edilmesi işlemlerinin RED BULL’un izni olmadan yapıldığı da anlaşılmıştır.

 

Yukarıda sayılan bilgiler ışığında, hizmet sağlayıcı WINTERS’in başka bir kişiden aldığı talimat doğrultusunda kutuları doldurarak, ticari faaliyette bulunduğu görülmekle birlikte, aynı bilgiler, hizmet sağlayıcının kendisinin bu işaretleri Direktif madde 5 uyarınca kullandığını göstermemektedir.

 

Bu bağlamda, başka bir kişinin talimatı ve tarif ettiği yöntem doğrultusunda, tescilli markalara benzer işaretleri taşıyan kutuları “sadece” dolduran, dolayısıyla, kutuların ve üzerlerindeki işaretlerin sunumundan hiçbir çıkar sağlamaksızın, yalnızca nihai ürünün üretim aşamasındaki teknik bir bölümü yerine getiren hizmet sağlayıcılar, söz konusu işaretleri 89/104 sayılı Direktif madde 5 anlamında kullanmış sayılmazlar. Hizmet sağlayıcının faaliyeti, başka birisinin o işaretleri kullanması için gerekli teknik koşulları sağlama mahiyetindedir.

 

Bunun ötesinde, WINTERS gibi bir hizmet sağlayıcının durumu, Direktif madde 5 kapsamında, hiçbir şekilde tescilli markaların kapsadığı mallarla veya hizmetlerle aynı veya benzer malların veya hizmetlerin kullanımı olarak kabul edilemez. İncelenen vakada, WINTERS’in sağladığı hizmet kutuların doldurulmasıdır ve bu hizmet, RED BULL’un markalarının tescilli olduğu mallarla hiçbir benzerlik içermemektedir.

 

Mallar veya hizmetler için kullanım terimi, işareti kullanan üçüncü kişilerin malları veya hizmetleri için uygulama alanı bulan bir terimdir. Bununla birlikte, bazı durumlarda üçüncü bir kişi adına hareket eden kişilerin malları veya hizmetleri de terim kapsamında değerlendirilebilir. Böyle bir durumun ortaya çıkması için, hizmet sağlayıcının, üçüncü bir kişinin markasıyla aynı veya benzer bir işareti, kendi müşterilerinden birisinin pazarladığı malların promosyonu amacıyla kullanması ve kullanım biçiminin ilgili işaret ve hizmet arasında bağlantı kurulmasını sağlaması gerekmektedir.  

 

İncelenen vakada, kutuların doldurulması hizmeti, tabiatı gereği, malların pazarlanmasında promosyon niteliğinde kullanabilir bir hizmet değildir ve işaretlerle doldurma hizmeti arasında bağlantı kurulması mümkün değildir.

 

Yukarıda yer verilen değerlendirmeler, incelenen vakada, 89/104 sayılı direktif madde 5(1)(b) kapsamında belirtilen halin ortaya çıkmadığını göstermektedir ve bu bağlamda, marka sahibinin, hizmet sağlayıcının, kendi markalarıyla benzer işaretleri taşıyan kutuları doldurmasını yasaklayamaz.

 

Adalet Divanı, yaptığı değerlendirmeler ışığında, Hollanda Yüksek Mahkemesinin sorusunu takip eden biçimde yanıtlamıştır: 

 

“89/104 sayılı Direktif madde 5, bir hizmet sağlayıcının, başka bir kişinin talimatı üzerine ve onun tarif ettiği biçimde, bu kişinin kendisine sağladığı, üzerine önceden üçüncü bir kişinin tescilli markasıyla aynı veya benzer bir işaret konulmuş ambalajları doldurması, ilgili işaretin bu madde kapsamında yasaklanabilecek nitelikte kullanımını teşkil etmeyecektir, şeklinde yorumlanmalıdır.”

 

Adalet Divanının, C-119/10 sayılı kararı, hizmet sağlayıcının hangi tür kullanım biçimlerinin marka sahibince yasaklanabileceği konusunu açıklığa kavuşturmaya çalışan kararlardan birisidir ve karar içerisinde sıklıkla atıfta bulunulan C-236/08 – C-238/08 sayılı kararlarında (Google France ve Google) da bu konu tartışılmıştır. Kararlardan çıkarılan sonuç, öncelikle, hizmet sağlayıcının sunduğu hizmetin kendi müşterilerinden birisinin pazarladığı malların promosyonu amacıyla kullanılıp kullanılmadığının ve kullanım biçimi yoluyla ilgili işaret ile hizmet arasında bağlantı kurulmasının sağlanıp sağlanmadığının tespit edilmesinin gerektiğidir. Bağlantılı diğer sonuç ise, böyle bir kullanım biçimi ve bağlantı kurulması imkanı olmadığı sürece, hizmet sağlayıcının kullanımının Direktif madde 5 kapsamında yasaklanamayacağıdır. Konunun daha açık biçimde anlaşılabilmesi için C-236/08 – C-238/08 sayılı kararların (Google France ve Google) da değerlendirilmesi yerinde olacaktır. Bu değerlendirmeyi ise başka bir yazıda yapmaya çalışacağım.

 

Önder Erol Ünsal

Eylül 2013

 

Avrupa Birliği Adalet Divanı “Colloseum v. Levi Strauss” Ön Yorum Kararı – Bileşke Markalarda Gerçek Kullanım Sorunu

Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) tarafından 18 Nisan 2013 tarihinde verilen C-12/12 sayılı “Colloseum v. Levi Strauss” ön yorum kararı “gerçek kullanım (genuine use)” kavramını bileşke markalar bakımından değerlendirmektedir.

İhtilafın taraflarından Levi Strauss firması “erkekler, kadınlar ve çocuklar için pantolonlar, gömlekler, bluzlar ve ceketler” mallarını kapsayan aşağıdaki markanın sahibidir (bu marka yazı boyunca Adalet Divanı kararında yer aldığı haliyle “Marka no: 3” olarak anılacaktır):

 

Levi Strauss firmasının sahibi olduğu bir diğer marka ise, tarifnamesinde pozisyon markası olduğu belirtilmiş olan aşağıdaki markadır (bu marka yazı boyunca Adalet Divanı kararında yer aldığı haliyle “Marka no: 6” olarak anılacaktır):

 

Marka no: 6 için, bu markanın cebin şekli ve rengi için münhasır haklar sağlamayacağı yönünde bir kayıt sicile işlenmiş durumdadır. Marka no: 6 kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik istisnası kapsamında tescil edilmiştir.

Levi Strauss firması belirtilen markaların dışında “giyim eşyaları” için “levi’s” kelime markasının da sahibidir. 

 

İhtilafın diğer tarafı Colloseum firması ise piyasaya Colloseum, S. Malik ve Eurgiulio maraklı jean pantolonlar sunmaktadır. Bu pantolonlar sağ arka ceplerinin sağ yanına dikili kumaştan yapılmış kırmızı dikdörtgen etiketler üzerinde ilgili markayı veya “SM Jeans” ibaresini taşımaktadır.

Levi Strauss firması mahkemeye başvuruda bulunarak, Colloseum firmasının bu pantolonları piyasaya sunmaktan veya pazarlamaktan men edilmesini veya bu ürünlerin bahsedilen amaç doğrultusunda toplatılmasını talep etmiştir. Colloseum ise buna karşılık olarak Marka no:6’nın kullanılmaması hususunu ileri sürmüştür.

İlk Derece Mahkemesi, Levi Strauss’un talebini kabul etmiş ve bir üst mahkeme, Colloseum’un temyiz talebini reddetmiştir. Bunu üzerine dava Bundesgerichtshof’a (Federal Adalet Mahkemesi)  taşınmıştır, bu mahkeme, Marka no: 6’nın geçerli olduğunun kabul edilmesi durumunda, bu marka ile Colloseum tarafından piyasaya sürülen pantolonlar arasında karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkabileceğini, dolayısıyla dava sonucunu etkileyecek esas saptamanın Marka no: 6’nın gerçek kullanıma konu olup olmadığı tespiti olacağını belirtmiştir. Marka no: 6, 10 Şubat 2005 tarihinde tescil edilmiştir ve bu tarihten itibaren geçen 5 yıl içerisinde Marka no: 6, gerçek kullanıma konu olmamışsa, Temyiz Mahkemesinin duruşma tarihi olan 18 Şubat 2010 tarihinden önce, marka sahibinin hakları ortadan kalmış olacaktır.

Dolayısıyla, Bundesgerichtshof’un yanıtlaması gereken soru, Marka no: 6’nın Topluluk Marka Tüzüğü (CTMR) madde 15(1) anlamında gerçek kullanıma konu olup olmadığıdır. CTMR’ın bahsedilen maddesi takip eden biçimdedir:

“(1) Tescili takip eden 5 yıl süre içerisinde, sahibi, Topluluk Markasını, tescil kapsamındaki mallar veya hizmetler bakımından Toplulukta gerçek kullanıma konu etmezse  veya kullanıma beş yıllık süre boyunca kesintisiz biçimde ara verilirse, kullanmama konusunda makul nedenler olmadıkça, Topluluk Markası bu Tüzükte belirtilen yaptırımların konusu olur. 

(2) Aşağıdakiler paragraf (1) anlamında gerçek kullanım sayılacaktır:

(a) Bir Topluluk Markasının tescile konu halindeki ayırt edici karakterini değiştirmeyen, yalnızca unsurlarında farklılık olacak biçimdeki kullanımı.”

Bundesgerichtshof’un inceleme sırasındaki sonraki tespiti, Levi Strauss’un, Marka no: 6’yı, yalnızca Marka no: 3 biçiminde kullandığıdır. Bu çerçevede, değerlendirmenin özünü, diğer bir markanın parçalarından birisinden müteşekkil olan ve söz konusu diğer markanın kullanımı sonucu ayırt edici hale gelmiş tescilli bir markanın, diğer markanın kullanımı esas alınarak, Tüzüğün 15(1) maddesi uyarınca gerçek kullanıma konu olup olmadığı hususunun belirlenmesi oluşturmaktadır.

Bundesgerichtshof’a göre, Marka no: 3 ve no: 6, markaların ayırt edici karakterini değiştirmeyen, yalnızca unsurlardaki farklılık nedeniyle birbirlerinden ayrışmamaktadır. Dolayısıyla, markaların tüzük madde 15(2) çerçevesinde değerlendirilmesi mümkün değildir. 

Bundesgerichtshof’un bir diğer değerlendirmesi ise, Levi Strauss’un pantolonları piyasaya sürerken, kırmızı dikdörtgen etiket üzerinde LEVI’S kelimesini kullanmasının, Marka no: 6 ve LEVI’S kelime markası birlikte Marka no: 3’ü oluşturduğundan, Marka no: 6’nın ve LEVI’S kelime markasının gerçek kullanımı sonucuna yol açtığının, düşünülebileceği yönündedir. Bu durumda ortaya çıkan soru, bir markanın (A) başka bir markayla (B) bir arada kullanıldığı, halkın bu iki markayı birbirinden bağımsız ayırt edici işaretler olarak algıladığı ve bu iki markanın kombinasyonun, tek başına, tescilli bir marka (C) olduğu bir durumda, bu markanın (yani A markasının), CTMR madde 15(1) anlamında gerçek kullanıma konu olduğunun kabul edilip edilemeyeceğidir.

Bu aşamada, Bundesgerichtshof işlemleri durdurmuş ve Avrupa Birliği Adalet Divanına takip eden soruları ön yorum kararı verilmesi talebiyle göndermiştir:

“Topluluk Marka Tüzüğü madde 15(1) aşağıdaki anlamlara gelecek şekilde yorumlanabilir mi: 

1-    Bileşik bir markanın parçası olan ve bu bileşke markanın kullanımı sonucu ayırt edici hale gelmiş bir marka, bileşke markanın tek başına kullanılması halinde, bu markaya bağlı hakları koruyacak biçimde kullanılabilir.

2-    Bir markanın (A), yalnızca diğer bir markayla (B) birlikte kullanıldığı, halkın iki markada bağımsız işaretleri görebildiği, ve ilaveten iki markanın birlikte tek bir marka (C) biçiminde tescilli olduğu bir halde, o marka (A) kendisine bağlı haklar korunacak şekilde kullanılabilir”.

Adalet Divanı soruları bir arada değerlendirmiş ve takip eden basit ifadeye indirgemiştir: “CTMR madde 15(1)’de belirtilen gerçek kullanım şartı, tescilli bir markanın, bileşeni olduğu bir bileşke markanın kullanımı sonucu ayırt edici hale gelmesi ve yalnızca o bileşke marka yoluyla kullanılması durumunda veya tescilli bir markanın, yalnızca başka bir markayla birlikte kullanılması ve ayrıca, bu iki markanın kombinasyonunun, tek başına tescilli bir marka olması durumunda, yerine getirilmiş sayılır mı?” 

Adalet Divanı değerlendirmesinde ilk olarak, kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik hususunda C-353/03 sayılı “Nestle” kararında yaptığı değerlendirmeyi hatırlatmıştır.  Buna göre, ayırt edici karakterin kazanılması, tescilli bir markanın parçası veya bileşeni olarak kullanımdan veya tescilli bir markanın ayrı bir markayla birlikte kullanılmasından kaynaklanabilir. İki durumda da, bu kullanım sonucunda, kamunun ilgili kesiminin, başvuruya konu marka kapsamında bulunan malları veya hizmetleri, belirli bir işletmeden gelen mallar veya hizmetler olarak algılaması yeterlidir. Dolayısıyla, ayırt edici niteliğin kazanılması bakımından, işaretin tescilli bir markanın parçası olarak kullanılması veya başka bir tescilli markayla birlikte kullanılması önemli bir husus değildir. Adalet Divanı, Nestle kararında bu tespitlere ek olarak, yukarıda yer verilen değerlendirmenin genel nitelikte olduğunu ve önceki bir markayla karıştırılma olasılığı hususu değerlendirilirken önceki markanın ayırt ediciliğinin belirlenmesinde de kullanılabileceğini belirtmiştir.

Adalet Divanına göre, CTMR’in amacı ve madde 15(1) hükmünün yazım biçimi dikkate alındığında, Nestle kararında yer verilen değerlendirmenin “gerçek kullanım”  kavramı bakımından da kullanılması gerekmektedir. 

Kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik değerlendirmesine konu kullanımın, marka tescili gerçekleşmeden önceki kullanımla ilgili olduğu açıktır. Buna karşılık, madde 15(1) çerçevesinde “gerçek kullanım” tescilden sonraki 5 yıllık kullanım süresiyle ilgilidir. Dolayısıyla, kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik kapsamında tescil için öngörülen kullanıma, madde 15(1) anlamında tescilli marka sahibinin haklarının korunması için gerekli olan kullanımın belirlenmesi için dayanılamaz. Bununla birlikte, Nestle kararı, paragraflar 27-30 çerçevesinde, markanın kullanımı kelime anlamı itibarıyla, markanın bağımsız kullanımını ve markanın başka bir markayla bütün oluşturacak biçimdeki kullanımını veya başka bir markayla birlikte kullanımını kapsar. 

Adalet Divanına göre, kullanım kriteri, marka hakkının ortaya çıkması için gerekli kullanım ile tescilli marka hakkı korumasının sürdürülmesi için gerekli kullanımın ayrıştırılması yoluyla değerlendirilemez. Bir işaretin kullanım biçimi yoluyla o işaret marka koruması elde edilmesi mümkünse, aynı kullanım biçimi korumanın sürdürülmesinin sağlayabilir içerikte olmalıdır.

Davaya katılan Birleşik Krallık ve Almanya hükümetlerinin ve Avrupa Komisyonun belirttiği üzere, yalnızca bileşke bir markanın parçası olarak veya başka bir markayla birlikte kullanılan tescilli bir marka, CTMR madde 15(1) anlamında “gerçek kullanım” terimi kapsamına giren, ürünün kaynağını gösterir kullanım olarak algılanmalıdır.  

Yukarıda yer verilen tüm değerlendirmelerin ışığında Adalet Divanı, Bundesgerichtshof tarafından kendisine yöneltilen soruları takip eden biçimde yanıtlamıştır:

“Topluluk Marka Tüzüğü madde 15(1) kapsamındaki gerçek kullanım şartı, tescilli bir markanın, bileşeni olduğu bir bileşke markanın kullanımı sonucu ayırt edici hale gelmesi ve yalnızca o bileşke marka yoluyla kullanılması durumunda veya tescilli bir markanın, yalnızca başka bir markayla birlikte kullanılması ve ayrıca, bu iki markanın kombinasyonunun, tek başına tescilli bir marka olması durumunda yerine getirilmiş sayılabilir.”

Adalet Divanının yukarıda açıklanmaya çalışılan ön yorum kararı, kanaatimizce, “gerçek kullanım” kavramı konusundaki kafa karışıklarını, özellikle bileşke markalarda rastlanan kullanımın niteliğini sorusunu ortadan kaldırarak çözebilecek niteliktedir. Adalet Divanı C-353/03 sayılı “Nestle” kararında kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik kavramındaki kullanım şartı için uyguladığı kriterleri, işbu ön yorum kararında gerçek kullanım kavramı bakımından da uygulamış ve bileşke – kombinasyon niteliğindeki markalara uygulanacak markanın kullanım biçimine ilişkin değerlendirmenin, diğerinden (kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik incelemesindeki markanın kullanım biçimine ilişkin değerlendirmeden) farklı olmaması gerektiğini dile getirmiştir. Adalet Divanının basit olan yol olarak tanımlayabileceğimiz bu yöntemi tercih etmesinin, kavram ve uygulama karışıklıklarını da önleyebilecek, prosedürleri sadeleştirebilecek nitelikte bir karar olduğunun özellikle altı çizilmelidir.

Önder Erol Ünsal

Mayıs 2013

unsalonderol@gmail.com