Türk Patent ve Marka Kurumu, Marka ve Patent Uzmanları Derneği (MAPADER) ve Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği (AIPPI Türkiye) işbirliği ile “SINAİ MÜLKİYET KANUNU KAPSAMINDA MARKA VE PATENT MEVZUATINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER VE UYGULAMADAKİ YENİLİKLER SEMPOZYUMU” Ankara ve İstanbul’da düzenleniyor.
Ankara ve İstanbul’da iki ayrı sempozyumdan oluşacak etkinliğin, Ankara oturumu1 Haziran 2017 Perşembe günü Türk Patent ve Marka Kurumu Konferans Salonu’nda, İstanbul oturumu ise 8 Haziran 2017 Perşembe günü Point Hotel Barbaros’ta gerçekleştirilecek.
Sempozyumların öğleden önceki bölümlerinde MARKA, öğleden sonra bölümlerinde ise PATENT başlıkları ele alınacak.
Sempozyum konu hakkında bugüne dek gerçekleştirilen çok sayıdaki etkinlikten farklı olarak SMK ile getirilen değişiklikler ve yenilikler konusuna, uygulama boyutuyla, uygulayıcıların yani marka ve patent vekillerinin ve inceleme otoritesinin perspektifiyle yaklaşacak. Ayrıca, gene diğer etkinliklerden farklı olarak soru-cevap bölümleri uzun tutulacak ve dinleyicilerin soruları mümkün olduğu ölçüde cevaplandırılmaya gayret edilecek.
Sempozyumlara katılım ücretsiz olmakla birlikte, katılmak isteyenlerin 29 Mayıs 2017 tarihine kadar Ankara oturumu için info@mapader.org, İstanbul oturumu içinse aippi@aippiturkey.org adreslerine katılıma ilişkin e-posta göndermeleri gerekmektedir.
Sempozyumların programı aşağıda yer almaktadır:
Okuyucularımıza sempozyumlara katılımı tavsiye eder ve katılımlarını bekleriz.
Marka uzman yardımcılığı ile Aralık 1997’de başlayan ve yirmi yıla yaklaşan meslek yaşamımın oniki yıla yakın kısmını Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’nda geçirdiğimi düşününce aşağıdaki tespitleri kolaylıkla yapabiliyorum: (i) Binlerce (herhalde yirmibini geçmiştir) Kurul kararı imzaladım, (ii) Bu kadar fazla sayıda Kurul kararında imzam olunca, muhtemelen Türkiye’de en fazla sayıda marka itiraz dilekçesi gören ve inceleyen birkaç kişiden birisi oluyorum, (iii) Fazla sayıda itiraz dilekçesi incelemiş olmanın yanısıra farklı vekil firmalardan gelen itiraz dilekçesi çeşitliliğiyle de en fazla karşılaşan birkaç kişiden birisiyim.
Belirttiğim tecrübe, gerek nicelik gerekse de çeşitlilik olarak bana itiraz dilekçesi hazırlama stratejisi konusunda önerilerde bulunabilme hakkını verecektir sanırım.
Başlık ve giriş bölümü, yazının konusu hakkında okuyuculara fikir vermiştir. Yazıda başarı şansı daha yüksek olan itiraz dilekçesi nasıl hazırlanabilir ve itiraza karşı başarıyla direnebilme şansı daha yüksek olan başvuru nasıl yapılabilir, o konularda fikirlerimi dile getirmeye çalışacağım. Elbette, ne başvuru yapan ne de itiraz dilekçesi hazırlayan kişiler arasında bulunmadığım için, yazacaklarım fazlasıyla idealize edilmiş, müşteri-vekil iş ilişkisi çerçevesinde ayağı yere basmayan tespitler olarak değerlendirilebilir. Dolayısıyla, yazıda yer vereceğim tespitlerin piyasadaki iş ilişkilerini bilmeksizin, olabildiğince objektif biçimde yazıldığı önemle belirtilmelidir.
A- Eğer Başvuru Sahibini Temsil Ediyorsanız İlana İtiraz Riskini En Aza İndirerek Başlayın
Mal ve Hizmet Listesi Kapsamını Kopyala – Yapıştır Yöntemiyle Değil Seçerek Oluşturun
Bir marka tescil başvurusunun mal ve hizmet listesinin kapsamı ne kadar genişse, başka kişilerin markalarıyla ihtilaf ve ilana itiraz gelmesi olasılığı o derecede artar. Dolayısıyla, ilana itiraz üzerine ret veya itiraz inceleme süreçlerinin uzunluğu nedeniyle gecikmiş tescil ihtimallerini azaltmak istiyorsanız, başvurunuzun mal ve hizmet listesi kapsamını olabildiğince dar tutun. Mal ve hizmet listesini dar tutmakla kast edilen, başvuru sahibinin fiili veya potansiyel üretim, pazarlama, sunum alanlarında bulunmayan mal veya hizmetlere ve mal ve hizmet sınıflarına başvuruda yer vermemektir.
Normal şartlarda piyasada hiçbir ihtilaf yaşamayacağınız bir diğer hak sahibi, başvurunuzda yer alan ve aslında hiçbir şekilde kullanmayacağınız bir mal veya hizmetten duyacağı rahatsızlık nedeniyle ilana itiraz dosyalayabilir. Sırf bu nedenle tescil süreciniz uzayabilir, başvurunuz reddedilebilir ve hatta devam eden süreçte aleyhinize dava açılabilir.
Bu nedenlerle mal ve hizmet listenizi, sınıf sayısı, sınıf altındaki grup sayısı ve mal ve hizmet listesi kapsamı bakımından mümkün olduğunca sınırlı tutun, başvurunuzda sadece kullanacağınız veya ileride kullanma potansiyeliniz olan mallara ve hizmetlere yer verin.
35. Sınıfın İçeriğini Kısıtlı Tutun
35. sınıftaki malların mağazalarda satışa sunumu hizmetleri için yapılan başvurularda, hizmetin içeriğine 1-34.sınıflardaki malların tamamını yazma şeklinde bir alışkanlık ortaya çıkmıştır. Bu denli geniş bir perakendecilik hizmeti sunan bir firmanın yeryüzünde bulunmadığı herkes tarafından bilinse de, maalesef Türkiye’de birçok başvurunun kapsamında bu anlamsız içerikle karşılaşılmaktadır. İçeriğin bu denli geniş olması ilana itiraz ve olası ret olasılığını büyük oranda artırmaktadır. Kısaca söylemek gerekirse, 35. sınıftaki belirtilen hizmetler için başvuruda bulunuyorsanız ücreti zaten ödendi diyerek içeriğe tüm malları yazmayın, sadece kullanılan veya ileride kullanılabilecek olanları yazın. Riski başlangıçta azaltın!
Başvuru Sahibini Yurtdışında Bilinen Ancak Türkiye’de Tescilli Olmayan Markaların Tesciline Yöneltmeyin
Yabancı hak sahipleri, marka izleme hizmeti sayesinde bu tip başvuruları tespit etmektedir, fazla açıklama yapmaya gerek yok, bu niyetteki başvuru sahiplerini başlangıçta engellemek yerinde olacaktır.
B- Eğer İlana İtiraz Sahibini Temsil Ediyorsanız İtiraz Dilekçesinde Öze Odaklanın
Çok Sayıda İtiraz Gerekçesi Sıralamak mı Yoksa En Benzer ve Kapsamı En Yakın Markaları Seçmek mi?
İlana itiraz sahipleri özellikle de büyük ve köklü firmalarsa, bir başvurunun ilanına karşı itiraz ederken onlarca markayı itiraz gerekçesi olarak göstermektedir. Bu markalar genellikle gelişigüzel sıralanmakta ve itiraz dilekçesindeki atıflar itiraz gerekçesi markaların tümüne yapılmaktadır. Oysa ki, bu markaların itiraza konu başvuruyla benzerlik derecesi değişebileceği gibi, mal ve hizmet listesi kapsamları bakımından da başvuruyla örtüşen veya örtüşmeyenleri olabilecektir.
Başvuruyla en benzer ve mal ve hizmet listesi en yakın itiraz gerekçesi markaya(lara), itiraz gerekçelerini listelerken en başta yer verirseniz, bu şüphesiz size kazanım olarak dönecektir. Bu kazanım en basit olarak vakit olarak kazanımdır, şöyle ki birkaç itiraz gerekçesi markaya dayanan bir itirazı incelemek, yüzlerce itiraz gerekçesi markaya dayalı bir itirazı incelemekten daha kısa ve kolay olacaktır. Dolayısıyla, itirazınız muhtemelen daha kısa sürede incelenecek ve yanıtı daha çabuk alacaksınız.
Buna ilaveten, kaos halinde sıralanmış alakasız mal ve hizmetleri içeren markalara dayalı bir itiraz yerine, mal ve hizmet listesi kapsamı en yakın olan markaları itiraz gerekçeleri olarak seçmeniz halinde, iddialarınızı sadece birkaç marka bakımından daha detaylı biçimde dile getirebilir ve karıştırılma ihtimali argümanını daha kuvvetli biçimde savunabilirsiniz.
Tersini düşünün, en benzer ve mal / hizmet listesi en yakın markalar yerine, yüzlerce markayı gerekçe olarak sıralamanın size sağladığı nasıl bir avantaj olabilir?
Diğer markaları bir şekilde anmanız gereken haller varsa onu elbette yapın, ancak temel iddiayı birkaç marka (en benzer ve kapsamı en yakın olanlar) üzerine kurmak, size kesinlikle avantaj sağlayacaktır.
Bu hususu fazlaca açıklamaya gerek olmadığını düşünüyorum.
İddiaları en yalın haliyle karmaşaya yer vermeksizin açıklamak hem daha kolay anlaşılmanızı sağlayacak hem de önemli argümanlarınızın kalabalık içinde kaybolmasını engelleyecektir.
Çok uzun dilekçelerde sıklıkla karşılaşılan bir sorun, temel ve önemli argümanların laf kalabalığı içinde sıradanlaştırılmasıdır.
Malların ve/veya Hizmetlerin Benzerliğini Terim Olarak Yazmakla Yetinmeyin, Benzerliği Ortaya Koyun
İtiraza konu başvuru ile itiraz gerekçesi markaların kapsadığı malların ve hizmetlerin Nicé sınıfı numaraları farklı olabilir. Bununla birlikte, Nicé sınıfı numaraları farklı olsa da mallar ve/veya hizmetler birbirleri ile benzer olabilir. Bu tip durumlarda, markalar benzerdir ve mallar / hizmetler benzerdir gibi kestirme bir yol tercih etmek yerine, benzer olduğunu düşündüğünüz malların ve hizmetlerin benzerliğini, malları ve/veya hizmetleri karşılaştırarak ortaya koyun ve iddianızı daha kuvvetli biçimde öne sürün.
Bu karşılaştırmayı yapmak sanıldığı kadar zor olmasa da, Türkiye gibi bir tescilin veya başvurunun kapsamında yüzlerce mal ve hizmetin bulunduğu bir gerçeklikte, bayağı vakit ve emek alacaktır, onun da farkındayım. Dolayısıyla, bir sonraki maddede yapılacak yorumla bu maddeyi birlikte okumanızı tavsiye ederim.
Tüm Mallar ve Hizmetlere Karşı İtiraz Etmek Yerine Kısmi İtirazı Tercih Edebilirsiniz
Hepimizin bildiği gibi (ve de maalesef) Türkiye’de markalar ilgili Nicé sınıfı içinde bulunan tüm mallar ve hizmetler için tescil edilmektedir. Dolayısıyla, her başvuru ve tescilin kapsamında genellikle yüzlerce kalem mal ve hizmet bulunmaktadır. Nice sınıflarının bir kısmında aynı sınıf içinde birbirleriyle hiçbir ilgisi bulunmayan mallar ve hizmetler de bulunabilmektedir. Örneğin: Sınıf 9: Hesap makineleri – Koruyucu kasklar; Sınıf 28: Dağcılıkta kullanılan ipte yükselmeyi sağlayan aletler (ascenders [mountaineering equipment])– Pelüş bebekler; Sınıf 12: Helikopterler – Taşıt koltuğu kılıfları, vb., örnekler çoğaltılabilir.
Bu tip durumlarda, Sınıf 12’nin tamamı için başvurusu yapılmış bir markaya karşı itiraz eden ve karşı tarafın taşıt koltuğu kılıflarını tescil ettirmesini engellemek isteyen bir tekstil markası sahibinin itirazını helikopterlere karşı da yöneltmesinin nasıl bir anlamı olabilir?
Sadece taşıt koltuğu kılıflarına (veya o malların yer aldığı gruba) karşı itiraz edilirse, hem malların benzerliği argümanı daha kolay açıklanabilir, hem de diğer tarafın aslında biz helikopter parçası üretiyoruz, bu itiraz anlamsız yere yapılmıştır gibi bir savunma yapmasının önüne geçilebilir. Ve hatta belki de, Kurum kararına bile gerek kalmaksızın taraflar kendi aralarında anlaşıp, itiraza konu grup için başvurudan feragat edilmesi yolunu kullanabilirler.
Türkiye’de genellikle karşılaşılan durum, tüm mal ve hizmetlere karşı itiraz olduğundan, uzlaşmacı yöntemlerin kullanım alanı ortadan kalkmakta ve neredeyse her itiraz Kurum kararıyla sonuçlanmaktadır. Kısmi itiraz yönteminin kullanımı, hem itirazların daha kolay ve hedef odaklı biçimde sonuçlandırılmasını hem de tarafların uzlaşma yolunu kullanmasını daha yüksek oranlarda sağlayabilecektir.
İtiraz Gerekçelerini Dikkatlice Eleyerek Seçmek Faydalı Olacaktır
Tüm ilana itirazlarda kötü niyet, tanınmışlık, eskiye dayalı kullanım, karıştırılma ihtimali ve neredeyse diğer tüm ret nedenlerinden oluşan bir karma gerekçelendirme çorbası sunmak yerine; asıl birkaç gerekçeyi seçip onlara odaklanmak itirazını daha anlaşılır ve amaca yönelik kılacaktır. Çok fazla açıklama yapmaya gerek yok sanırım, maalesef mevcut tablo çoğunlukla bunun tersini işaret ediyor.
Kullanımın İspatı Şartı Geldi Ne Yapmalıyız?
6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ile ilana itirazlarda kullanımın ispatı şartı geldi. Bu uygulama ve madde hakkında IPR Gezgini’nde beş yazım mevcut dileyenler o yazıları inceleyebilir, bu yazıda yeni madde hakkında ek bir açıklama yapmayacağım.
Bununla birlikte itiraz stratejisi anlamında şunları söylemek yerinde olacaktır:
Tescil tarihi itibarıyla kullanımın ispatına konu olabilecek markalardan ve kullanım süresi henüz dolmamış markalardan oluşan birkaç markanın sahibiyseniz ve bu markalar ve mal / hizmet listeleri kapsamları aynıysa, itiraz gerekçelerini seçerken kullanım ispatına konu olabilecek markaları dışarıda bırakmayı tercih edebilirsiniz. Böylelikle, kullanım ispatı yazışmaları süreci ortaya çıkmadan itirazınız daha kısa sürede incelenebilir. Elbette, bu seçimi yaparken markaların başvuruyla benzerlik derecesini, mal ve hizmet listelerinin benzerlik derecesini ve bağlantılı olabilecek diğer hususları dikkate almanız gerekecektir.
Uzlaşmayı Tercih Edebilirsiniz
Avrupa Birliği ve A.B.D.’nde birçok ilana itiraz, Kurum kararına gerek olmaksızın tarafların kendi aralarında uzlaşmaları sonucunda çözülmektedir. Bu uzlaşma genellikle markaların mal ve hizmet listelerinde kısıtlama yapılması, yani taraflar için önemli mal ve hizmetler esas alınarak bazı mal ve hizmetlerden feragat edilmesi suretiyle gerçekleşmektedir. Bu yolu tercih etmek süre ve prosedürler anlamında fayda sağlayacağı gibi, sonradan yargı ya taşınacak ihtilafların da önüne geçilmesini de mümkün kılacaktır.
Bununla birlikte, bu yolun kimi zaman kötüye kullanıldığını, kullanılmayan – kullanılmayacak mal ve hizmetlerden feragat için astronomik bedeller talep edildiğini de duymaktayız. Dolayısıyla, bu öneri tamamen iyi niyetli taraflar arasında gerçekleşebilecek bir süreç gibi gözükmektedir.
Bu önerileri çoğaltmak ve daha geniş bir sahaya yaymak mümkün olsa da, bu aşamada sadece yukarıdaki önerilerle yetinmeyi tercih ediyoruz. Yazının giriş bölümünde de belirttiğimiz gibi bu öneriler vekil – müşteri iş ilişkisi hakkında fikir sahibi olunmaksızın, sadece çok sayıda itirazı ve farklı firmalardan gelen itirazları inceleyen nesnel bir bakış açısıyla yazılmıştır. Dolayısıyla, bazı önerilerin piyasa bakışıyla gerçekliği yok şeklinde bir eleştiriye karşı söylenecek fazla sözümüz de bulunmamaktadır. Buna karşın, daha sağlıklı ve amaca odaklanmış bir inceleme ortamını sağlayabilmek için kanaatimizce yukarıdaki tespitlerin en azından bir kısmının gözden geçirilmesi yerinde olacaktır.
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından 25 Mayıs 2017 tarihinde Ankara’da düzenlenecek III. Fikri Mülkiyet Hukuku Uluslararası Sempozyumu’nun programı ve sunum başlıkları açıklandı.
Patent Hukuku temalı sempozyumun programını ve sunum başlıklarını aşağıda görebilirsiniz.
Duyuruyu sizlerle paylaşmamızı isteyen organizasyon komitesi, sizleri de katılımcılar arasında görmekten memnuniyet duyacaktır.
Fransız Devrimi yıllarında giyotinde idam edilen Fransa Kraliçesi Marie-Antoniette, devrim öncesi dönemde sefalet içindeki halka yönelik olarak söylediği iddia edilen “Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler.” ifadesiyle hatırlanmaktadır. Bu ifadenin Marie-Antoinette’e ait olmadığı sonradan çoğunlukça kabul edilmiş olsa da, sabık Kraliçe tarihte yerini maalesef kendisine atfedilen bu cümleyle almıştır. Geçtiğimiz günlerde Türkiye’de bir TV sunucusunun ağzından çıkan “Menemen yiyemiyorsan portakal ye – Menemen yiyemiyorsan mehter ye.” ifadesi ise, ülkemizde bu tarihi cümleyi bir kez daha anımsamamıza yol açmıştır.
Fikri mülkiyet hakları ile ilgisi bulunmayan bu girişin ardından, Marie-Antoinette ibareli bir marka başvurusu hakkında verilen ret kararına karşı yapılan itirazın USPTO Temyiz Kurulu’nca incelenmesinin bu yazının konusu olduğunu belirtmek yerinde olacaktır. İncelenecek kararın tüm metnine http://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/ttabvue-79161682-EXA-21.pdf bağlantısı aracılığıyla erişim mümkündür.
“Tempting Brands Netherlands B.V.” firması 5 Aralık 2014 tarihinde standart karakterlerde yazılı “MARIE-ANTOINETTE” kelime markasını tescil ettirmek amacıyla A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO)’ne başvuruda bulunur. Başvurunun kapsamında esasen 9. sınıfa dahil güneş gözlükleri, gözlükler, kontak lensler, gözlük kutuları, koruyucu kasklar, 18. sınıfa dahil çantalar, valizler, cüzdanlar ve 25. sınıfa dahil giyim eşyaları, çoraplar, ayak giysileri ve baş giysileri, vb. malları yer almaktadır.
MARIE-ANTOINETTE
USPTO uzmanı başvuruyu aşağıda görebileceğiniz standart karakterlerde yazılı “BREGUET MARIE-ANTOINETTE” markasından dolayı reddeder. Ret gerekçesi markanın kapsamında 14. sınıfa dahil “değerli metaller ve alaşımları, mücevherat, değerli taşlar, zaman ölçme cihazları” gibi mallar yer almaktadır.
BREGUET MARIE-ANTOINETTE
Bu noktada altı çizilmesi gereken husus, ret kararının ilana itiraz üzerine değil resen verildiği ve karıştırılma ihtimali gerekçesine dayandığıdır.
Başvuru sahibi bu karara karşı itiraz eder ve itiraz USPTO Temyiz Kurulu’nca incelenir. Temyiz Kurulu’nun 11 Nisan 2017 tarihli kararı aşağıda okuyuculara aktarılacaktır.
Kurul, ilk olarak başvuru (MARIE-ANTOINETTE) ile ret gerekçesi markanın (BREGUET MARIE-ANTOINETTE) benzerliği hususunu değerlendirir.
Yerleşik içtihada göre, marka benzerliği için uygulaması gereken test markaların yanyana koyulup karşılaştırılması değildir; yapılması gereken, markaların bıraktıkları ticari izlenimin yeteri derece benzer olup olmadığının değerlendirilmesi ve bu yolla markalarla karşılaşacak kişilerin taraflar arasında bir bağlantı kurmaları varsayımının ortaya çıkıp çıkmayacağına karar verilmesidir. Odak olarak alınması gereken markaların spesifik algısını değil genel olarak oluşturdukları algıyı barındıran ortalama tüketicilerin hafızasıdır. İncelenen vakada malların (gözlükler, mücevherat, çantalar, giysiler, vb.) niteliği göz önüne alındığında, dikkate alınması gereken ortalama tüketici grubunun sıradan tüketiciler olduğu görülmektedir.
Temyiz Kurulu takibinde, markaları oluşturan “Marie-Antoinette” ve “Breguet” kelimelerinin analizine geçer.
“Marie-Antoinette” yazının başında da belirttiğimiz gibi Fransız Devrimi sırasında Fransa Kraliçesi olan bir tarihi kişiliktir ve karşı devrimci faaliyetleri (dış düşmanlar ve devrim düşmanlarıyla işbirliği) nedeniyle giyotinde idam edilir.
“Breguet” ise 1775 yılında kurulan İsviçreli bir saat üreticisidir. Saatlerin yanısıra yazım aletleri, mücevherat ve kol düğmeleri de firmanın üretim sahasında bulunmaktadır. Breguet firması saat üreticisi “Abraham-Louis Breguet” tarafından 1775 yılında kurulmuştur ve Kraliçe Marie-Antoinette de, Breguet tarafından üretilen saatlerin hayranıdır. Öyle ki, kocası Kral XVI. Louis kendisine Breguet’ten birkaç saat hediye etmiştir. Buna ilaveten, kraliçenin arkadaşı ve aşığı olarak tanınan Axel Von Persen de, Breguet’ten Marie-Antoinette için özel bir saat sipariş etmiştir ve bu saatin o devirde saatçiliğe ilişkin tüm teknik uzmanlığı ve hünerleri içermesini istemiştir. Breguet’in şaheseri “Marie-Antoinette” saati böylece ortaya çıkmıştır. (bkz. https://www.breguet.com/en/house-breguet/manufacture/marie-antoinette-pocket-watch)
Aşağıda Breguet’nin “Marie-Antoinette” isimli şaheserini görebilirsiniz:
Marie-Antoinette bu saate bakıp zamanı nasıl anlayabiliyormuş acaba?
Başvuru sahibine göre kendisine ait “MARIE-ANTOINETTE” markası ile ret gerekçesi “BREGUET MARIE ANTOINETTE” markaları birbirlerinden büyük ölçüde farklıdır, şöyle ki ret gerekçesi markada yer alan “BREGUET” ibaresi markanın baskın unsurudur ve markaların birbirlerinden kolaylıkla ayırt edilmesini sağlayacaktır.
Ana (çatı) marka veya bir tasarımcı adı ile birlikte bir ürün modelinin markasından oluşan bileşke markalarda, ana markanın veya tasarımcı isminin kullanım biçimine bakılarak markaların benzer olup olmadığına nasıl karar verileceğinin müstakil bir kuralı yoktur. Ana marka ve tasarımcı ismini içeren markaların benzer olup olmadığı analiz edilirken, markalar bütün olarak ortaya çıkardıkları algı esasında değerlendirilmelidir.
Kurul, bir ana marka veya tasarımcı isminin tescilli bir markaya eklenmesi halinin karıştırılma olasılığı değerlendirmesine farklı etkileri olabileceğini önceki kararlarında ortaya koymuştur:
Bu tip bir ekleme ticari kaynak bakımından karıştırmayı ortadan kaldırmaya yardımcı olmak yerine, karıştırılma ihtimalini kuvvetlendirebilir. Buna karşın, ürün modelini gösteren markalar arasında fark edilebilir ayrımlar bulunması veya ürün modelini gösteren markaların yüksek derecede çağrıştırıcı, tanımlayıcı terimler olması veya yaygın kullanımı bulunan veya yaygın biçimde tescil edilmiş terimlerle oynama içeren kelimeler olması halinde, ihtilaf konusu ibarelere ana markanın veya başka unsurların eklenmesinin, markaları bütün olarak birbirlerinden ayırt edilebilir hale getirdiği kabul edilebilecektir.
İncelenen vakada her iki markada da “MARIE-ANTOINETTE” ibaresi yer almaktadır. Markaların ortak unsurlarının aynı olduğu bu tip durumlarda, tescilli markaya aşina olan alıcıların, ana markanın veya tasarımcı isminin önceden meçhul olan kaynağı basitçe bildirdiğini varsayacağı kabul edilebilir.
“MARIE-ANTOINETTE” ibaresi başvuru ve ret gerekçesi marka kapsamındaki malların hiçbirisinin niteliğini veya karakteristik özelliğini belirtmemektedir ve bu mallar bakımından çağrıştırıcı veya tanımlayıcı içerikte değildir. Başvuru sahibi, ret gerekçesi markada yer alan “BREGUET” ibaresinin saat yapımcılığı sektöründeki tanınmışlığını öne sürerek, ret gerekçesi markada tüketicilerin dikkatini çeken baskın unsurun bu ibare olduğunu belirtmektedir. Buna karşın, “BREGUET” markasının Birleşik Devletler’de tanınmış bir marka olduğunu gösterir kanıtlar sunulmadığı gibi, “BREGUET” tanınmış bir marka olsa da, başvuruda “MARIE-ANTOINETTE” ibaresi de bulunmaktadır ve marka bütün olarak incelemeye alınmalıdır. Başvuru ve ret gerekçesi markaların sahiplerinin “MARIE-ANTOINETTE” ibaresini eşzamanlı olarak kullanmaları, tüketicilerin malların aynı ticari kaynaktan geldiğine yanlış biçimde inanmalarına yol açabilir.
Başvuru sahibi “MARIE-ANTOINETTE” ibaresinin ret gerekçesi markanın kapsadığı mücevherler ve saatler bakımından tanımlayıcı veya çağrıştırıcı olduğunu gösterir kanıtlar sunmadığından, “BREGUET” ana markasının veya tasarımcı isminin eklenmesi, geri kalan kısımları aynı olan markaların birbirlerinden ayırt edilebilmesini sağlamayacaktır, dolayısıyla “BREGUET MARIE-ANTOINETTE” ve “MARIE-ANTOINETTE” markaları görsel, işitsel, anlamsal ve ticari izlenim bakımlarından birbirlerine benzerdir.
Temyiz Kurulu devamında malların benzerliği ve doğası hususlarını değerlendirmiştir.
Ret kararını veren USPTO uzmanı güneş gözlükleri, çantalar, giysiler malları ile mücevherat, saatler mallarının aynı markayla piyasada kullanıldığını gösteren çok sayıda 3. taraf markasını kararında sunmuştur.
Kurul, öncelikle olarak sunulan 3. taraf markalarında da ana marka veya tasarımcı isminin kullanıldığını belirtmiştir. Buna karşın Kurul, bu tip markaların bağlantısız mallar ve hizmetler için de lisansa konu olabildiğini, dolayısıyla malların bağlantılı olduğunu ispatlama konusunda ispat gücünün düşük olabileceğini de belirtmiştir. Bununla birlikte incelenen vakada, üçüncü taraf kullanımları ikna edici kanıt teşkil etmektedir, şöyle ki ret gerekçesi marka bir ana markayı içermektedir ve tüketiciler, tescilli marka sahibinin “BREGUET” ana markasını geniş bir ürün grubu için satabileceğini veya lisansa konu edebileceğini düşünebilecektir. Mücevherat ve saatler için kullanılan “BREGUET MARIE-ANTOINETTE” markasına aşina olan tüketiciler, “MARIE-ANTOINETTE” markalı gözlükler, çantalar ve giysilerle karşılaştıklarında, bu tip moda ürünlerinin aynı ticari kaynaktan geldiğine yanlış biçimde inanabilirler.
Bunun ötesinde, bir tarafta gözlükler, çantalar ve giysiler, diğer tarafta mücevherat ve saatler bulunsa da, bu ürünlerin tamamı arzu edilen, stil sahibi bir görünüme ulaşma amacıyla kullanılmaktadır. Dolayısıyla, malların tamamı giyim eşyalarını ve aksesuarları kapsayan bütüncül moda penceresinden birbirleriyle bağlantılıdır.
Bu noktada Temyiz Kurulu’nun malların bağlantılı olarak kabul edilmesi haline ilişkin genel tespiti kanaatimizce dikkatle değerlendirilmelidir:
Temyiz Kurulu, tarafların mallarının birbirlerinden farklı olduğunu kabul etse de, bu farklılık malların birbirleriyle bağlantı olabileceğine yönelik tespiti dışlayamaz. Bu tip durumlarda incelenmesi gereken tarafların malların birbirleriyle karıştırılıp karıştırılmayacağı değil, bunun ötesinde alıcıların malların aynı ticari kaynaktan geldiği inancına kapılıp kapılmayacağıdır. Dolayısıyla, karıştırılma olasılığının varlığı yönündeki tespiti desteklemek için malların aynı veya birbirleriyle rekabet edebilir doğada olması veya aynı ticari kanallarla satılması gerekli değildir. Karıştırılma olasılığının varlığı yönündeki tespiti desteklemek için malların birbirleriyle bağlantılı olması veya malların pazarlanmasına ilişkin hallerin veya faaliyetlerin bu mallarla karşılaşacak aynı kişiler için, mallar için kullanılan markalardaki benzerliklerden dolayı, malların aynı kaynaktan geldiği veya aynı üreticiyle bir şekilde bağlantılı olduğu yanlış inancına yol açması veya açabilmesi yeterlidir.
Başvuru sahibi, ortalama fiyata sahip giysiler, gözlükler ve deriden eşyalarla, yüksek fiyata sahip mücevherat ve saatlerin aynı ticari kaynaktan geldiğine alıcıların inanmayacağını öne sürmektedir. Buna karşın Kurul’a göre, tarafların mallarının fiyatlarını sınırlayan dışsal kanıtlara başvurulması mümkün değildir.
Yukarıda belirtilen açıklamalar ışığında, Temyiz Kurulu tarafların markalarının kapsadığı malları birbirleriyle bağlantılı mallar olarak değerlendirmiştir.
Kurul, kararın devamında tarafların markalarının kapsadığı malların aynı ticari kanallarla pazarlanabileceğini tespit etmiş ve ret gerekçesi markanın kapsadığı malların alıcılarının sofistike, dikkatli tüketiciler olduğu yönündeki başvuru sahibi argümanını kabul etmemiştir.
Tüm bu tespitlerin neticesinde Temyiz Kurulu, markaların benzer, malların bağlantılı olması ve malların aynı ticari kanallarla sunulması gerekçeleriyle, başvuru sahibinin gözlükler, çantalar, giysiler mallarını kapsayan “MARIE-ANTOINETTE” markasıyla, mücevherat, saatler mallarını kapsayan ret gerekçesi “BREGUET MARIE-ANTOINETTE” markası arasında karıştırılmanın ortaya çıkabileceği sonucuna ulaşmıştır. Bu tespit çerçevesinde, başvuru sahibinin itirazı reddedilmiştir.
Okuduğunuz yazı kapsamında yer verdiğimiz karar, bir ana markayla birlikte kullanılan bağımsız ayırt edici karaktere sahip ikinci markanın, başka bir tarafa ait markayla aynı olması halinde USPTO’nun karıştırılma ihtimalini hangi ilkeler kapsamında değerlendirdiğini göstermesi bakımından önemlidir. Aynı konu hakkında Avrupa Birliği uygulamasının anahatlarını çizen “THOMSON LIFE” kararını IPR Gezgini’nde daha önceden incelemiştik. Merak eden okuyucularımızın “Bileşke Kelime Markalarında Kelime Unsurlarından Birisinin Önceden Tescilli Olması Durumunda Karıştırılma İhtimalinin Varlığı – Adalet Divanı “Medion v. Thomson” Kararı (C-120/04)” başlıklı bu yazıya http://wp.me/p43tJx-9S bağlantısından erişimi mümkündür.
Her iki yazıyı birlikte inceleme fırsatını yaratacak okuyucularımız, farklı kavramlar veya ifadeler kullanılarak yazılmış olsalar da, AB ve USPTO uygulamasının esasen aynı noktaları işaret ettiğini fark edeceklerdir.
İncelenen kararda dikkati çeken bir diğer husussa, mücevher ve saatler mallarıyla, gözlükler, çantalar ve giysiler mallarının USPTO tarafından hangi nedenlerle birbirleriyle bağlantılı mallar olarak değerlendirildiğidir.
Ulusal uygulamamızda da sıklıkla karşılaşılan bu tip ihtilaflar hakkında detaylı değerlendirmeler içeren kararın okuyucularımızın ilgisini çekeceğini umuyoruz.
“Mickey Mouse” karakterinin dünyanın en ünlü çizgi kahramanlarından birisi olduğu (belki de en ünlüsü olduğu) konusunda şüphem bulunmamakla birlikte, bu minik fareyi bu kadar popüler ve sevilir kılan nedir sorusunu kendi adıma yanıtlamam mümkün değil. Sevdiğim çizgi karakterlerin listesini yapacak olsam, Mickey Mouse (sevgilisi Minnie Mouse ile birlikte) bu listenin muhtemelen sonunda yer alır.
Mickey’i pek sevmiyor olmam, karakterin dünya üzerindeki popülerliğine elbette gölge düşürmeyecektir. Bu yazı kapsamında inceleyeceğim, A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Temyiz Kurulu kararı, Mickey’in çiziminin ne denli bilinir olduğunun bir göstergesi olarak da değerlendirilebilir.
“Me and the Mouse Travel, LLC” firması 17 Mart 2015 tarihinde, aşağıda görseline yer verilen markanın tescil edilmesi için USPTO’ya başvuruda bulunur:
Başvurunun kapsamında, Nicé sınıflandırmasının 39. sınıfında yer alan “Seyahat ve tur planlanması ve düzenlenmesi ile ilgili seyahat acentası hizmetleri” bulunmaktadır.
USPTO Marka Departmanı başvuruyu, başvuruyu oluşturan işaretin “Disney Enterprises, Inc.” firmasıyla hatalı biçimde bağlantı kurulabilecek (falsely suggests a connection) unsurlardan oluşması veya bu tip unsurları içermesi nedeniyle reddeder. Hatalı biçimde bağlantı kurulabilme gerekçesine dayalı karar, başvurunun “the Mouse” (fare) kelimesini ve “siyah bir kol ve beyaz bir eli” içermesi hususlarıyla açıklanır.
Bu noktada, Disney’le özdeşleşmiş Mickey Mouse karakterinin çiziminde de farenin siyah bir kolu ve el bölgesinde beyaz bir eldiveni olduğu okuyuculara hatırlatılmalıdır.
Başvuru sahibi ret kararına karşı itiraz eder ve itiraz USPTO Temyiz Kurulu tarafından incelenir. Temyiz Kurulu itiraz hakkındaki kararını 21 Nisan 2017 tarihinde verir. Bu yazı kapsamında okuyucularımıza aktarılacak olan kararın tüm metnine http://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/ttabvue-76717725-EXA-9.pdf bağlantısından erişilmesi mümkündür.
Temyiz Kurulu incelemesine ret kararının gerekçesinin analizi ile başlar.
A.B.D. Marka Kanunu’nun 2(a) maddesi diğerlerinin yanısıra, kişiler, kuruluşlar, inançlar veya ulusal sembollerle hatalı biçimde bağlantı kurulabilmesini sağlayabilecek unsurlardan oluşan veya bu tip unsurları içeren markaların tescilini yasaklamaktadır. Bu tip bir bağlantıya dayanarak ret kararı veren uzman kararında aşağıdaki hususları göstermek zorundadır:
Marka, daha önce başka bir kişi veya kuruluş tarafından kullanılan isim veya kimliğin aynısı veya çok benzeri olmalıdır.
Marka, başka bir şekilde anlaşılması mümkün olmayacak ve açık biçimde ilgili kişi veya kuruluşu işaret etmelidir.
Markanın işaret ettiği kişi veya kuruluşun, başvuru sahibinin başvuru kapsamında vereceği hizmetlerle bağlantısı bulunmamalıdır.
Bahsi geçen kişi veya kuruluşun ünü veya bilinirliği o denli yüksek olmalıdır ki, başvuru sahibinin mal veya hizmetlerine ilişkin olarak kullanıldığında dahi, ilgili kişi veya kuruluşla bağlantı kurulacağı varsayılabilmelidir.
USPTO uzmanı kararında, başvuru konusu markanın içerdiği şekil unsurunun Mickey Mouse karakterinin bir parçasının (kol ve elinin) çok benzeri olduğunu, aynı zamanda “Mouse” (fare) kelimesini içerdiğini ve başvuru konusu markanın Disney’in en bilinen karakterinin bir parçasını içermesi nedeniyle, başvurunun başka bir şekilde anlaşılması mümkün olmayacak ve açık biçimde Disney’i işaret ettiğini belirtmiştir. Uzman ret kararında yer verdiği tespitleri desteklemek için, Mickey Mouse karakteri hakkında bazı makalelere kararında yer vermiştir.
Makalelere göre, Mickey Mouse karakteri ilk kez 1928’te yaratılmış ve 1935 yılında çizgi karakterin görünümünde önemli değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler çerçevesinde, Mickey’in siyah kollarına beyaz eldivenler takılmıştır. Mickey’in biri baş parmak olmak üzere, toplam dört el parmağı bulunmaktadır.
Temyiz Kurulu’na göre, uzmanın sunduğu kanıtlar, Disney’in tanınmış bir firma olduğunu ve buna ilaveten Mickey Mouse karakterinin çok ünlü bir karakter ve marka olduğunu ispatlamaktadır. Buna ilaveten kanıtlar, Mickey Mouse karakterinin şirketin sembolü ve karakterin görünümünün Disney firmasının kimliği haline geldiğini göstermektedir.
Bununla birlikte Kurul’a göre, sunulan kanıtlar, başvuruya konu markanın Disney’in Mickey Mouse karakteriyle çok benzer olduğunu veya başvurunun Disney’le hatalı biçimde bağlantı kurulmasını sağlayabileceğini göstermek için yetersizdir. Kurul, başka birisinin kimliğinin sadece bir kısmını almanın Madde 2(a) çerçevesinde ret kararı verilebilmesi için yeterli olabileceğini, ancak alınan parçanın kimliğin önemli veya anahtar parçası olması halinde kabul etmektedir. Buna ilaveten başvuruda “Mickey Mouse” ibaresi değil “the Mouse” ibaresi yer almaktadır.
Mickey Mouse, genellikle kırmızı şort, büyük sarı ayakkabılar ve beyaz eldiven giyen insan biçiminde bir fare olarak tarif edilmektedir. Mickey’in en önemli özelliklerinden birisi bir baş parmağı ve üç diğer parmağı bulunmasıdır.
Başvuru sahibi, başvurusunda yaptığı değişiklikle, başvurudaki el şeklinde bir başparmak ve dört diğer parmağa yer vermiş ve bu yolla çizimi Disney karakterinin çiziminden farklılaştırmıştır. Daha ötesinde, araştırma göstermiştir ki, Mickey Mouse beyaz eldiven giyen tek çizgi karakter değildir (Bugs Bunny, Woody Woodpecker, Mario gibi karakterler de beyaz eldiven takmaktadır.). Dosya içeriği, zayıf bir kola takılı beyaz eldivenler tasvirinin, Mickey Mouse karakterinin vücudunun emsalsiz bir parçası olarak değerlendirileceği yönündeki uzman tespitini desteklememektedir.
Bu tespitler çerçevesinde Temyiz Kurulu’na göre, başvuru Mickey Mouse çizgi karakterinin çok benzeri değildir ve bu nedenle başvuru, başka bir şekilde anlaşılması mümkün olmayacak ve açık biçimde Disney’i işaret etmemektedir. Dolayısıyla, yukarıda yer verilen testin ilk iki maddesinde yer verilen şartlar yerine gelmemiş durumdadır (i- Marka, daha önce başka bir kişi veya kuruluş tarafından kullanılan isim veya kimliğin aynısı veya çok benzeri olmalıdır; ii- Marka, başka bir şekilde anlaşılması mümkün olmayacak ve açık biçimde ilgili kişi veya kuruluşu işaret etmelidir.). Bu şartların yerine gelmemiş olması nedeniyle, başvuru hakkında madde 2(a) uyarınca verilen ret kararı yerinde değildir.
USPTO Temyiz Kurulu, yukarıda belirtilen gerekçelerle USPTO Marka Departmanı tarafından resen verilen ret kararını kaldırmıştır. Sonraki aşamada, Disney’in başvuruya karşı itiraz yolunu kullanıp kullanmayacağı ise şu an için belirsizdir.
Kendi görüşümü belirtmem gerekirse, fazlasıyla ağır gözüken ret kararının kaldırılması kanaatimce de yerinde olmuştur. Bununla birlikte, bu karar ve değerlendirme, çizgi karakterlerin önemli görsel özelliklerinin parçalar halinde başkalarınca kullanılabileceği anlamına da gelmemektedir.
