Etiket: uspto temyiz kurulu

-Muhafazakar Enstitü- Din, Siyaset ve Eğlence Alanlarında Bilgi Sağlama Hizmetleri İçin Doğrudan Tanımlayıcı mıdır? (USPTO Temyiz Kurulu Kararı)

Son yıllarda ülkemizde eğitim sektöründe çeşitlileşme, özel ilgi alanlarına ve küçük gruplara yönelik eğitimlerde artış gözlenmektedir. Kanaatimce bu halin sosyal medya kullanımdaki artış ve sosyal medya aracılığıyla tanıtım – reklamla da doğrudan ilişkisi bulunmaktadır.

Alanlarının gerçek uzmanı olan kişiler, fazlaca sermayeye veya kompleks iş bağlantılarına ihtiyaç duymaksızın, alanlarının ilgililerine sosyal medya aracılığıyla kolaylıkla ulaşabilmekte ve sadece eğitim amacıyla birkaç saatliğine geçici olarak kiraladıkları salon, restoran veya sınıflarda özel amaçlı eğitimlerini gerçekleştirebilmektedir. Entelektüel birikimlerini gelire dönüştüren eğitimciler ve herhangi aracı olmaksızın yetkin isimlerle doğrudan muhatap olarak istedikleri eğitimi alan kullanıcılar, bu durumdan genel anlamıyla oldukça memnundur.

Nispeten yeni sayılabilecek bu iş alanının marka tescil pratiklerine de yansıması bulunmaktadır. Eğitimin verildiği alanı gösteren isimler ile bir eğitim faaliyetini çağrıştıran kurumsal isimlerin birbirleriyle kombine edilmesiyle oluşturulan marka tescil başvurularına son yıllarda sıklıkla rastlanmaktadır. Gerçek hayatta karşıma çıkan örnekleri belirtmeyeceğim, ancak bir fikir oluşması için birkaç örneği kendim türeteyim: “Viski Akademisi”, “Yazılım Enstitüsü”, “Şiir Okulu”, “Denetim Akademisi”, “Natürmort Atölyesi”, vb.

Yukarıda örneklerle sınırlı düşünmemek kaydıyla, bu ve benzeri nitelikteki marka tescil başvurularının, mutlak ret nedenleri kapsamında reddedilip reddedilemeyeceği veya incelemede kullanılacak ölçütlerin neler olması gerektiği de tartışma konusudur. Türk Patent ve Marka Kurumu’nun 2019 yılında güncelleştirerek yeniden yayımladığı Marka İnceleme Kılavuzunda konu hakkında kısa bir bölüm bulunmaktadır:

Bu yazının gayesi, kılavuzdaki değerlendirmeleri tartışmak ve konuya yeni bir boyut kazandırmak değildir. Yazının uzun girişinin nedeni, aşağıda sizlere aktaracağımız USPTO Temyiz Kurulu kararını hangi amaçla seçtiğimizi düzgün biçimde açıklamak ve konunun Türkiye açısından da önemli olduğuna dikkat çekmektedir. Bunu gerçekleştirebildiğimizi düşünerek karara geçiyoruz.

USPTO Temyiz Kurulu’nun 8 Ekim 2019 tarihinde verdiği kararla “Conservative Institute” marka tescil başvurusunun tanımlayıcılık gerekçesiyle reddedilmesi kararını onamıştır. Kurul kararı http://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/ttabvue-87658084-EXA-11.pdf bağlantısından görülebilir.

2017 yılında kurulan “Conservative Institute, LLC” firması “Conservative Institute” kelime markasını “Sınıf 35: Siyaset alanında global bir iletişim ağı vasıtasıyla online bilgi sağlama hizmetleri. Sınıf 41: Eğlence alanında global bir iletişim ağı vasıtasıyla online bilgi sağlama hizmetleri. Sınıf 45: Din alanında global bir iletişim ağı vasıtasıyla online bilgi sağlama hizmetleri.” için tescil ettirmek için başvuruda bulunur.

“Conservative Institute” ibaresi Türkçe’ye “Muhafazakar Enstitü” olarak çevrilebilecek bir kelime kombinasyonudur. Başvuru sahibi, muhafazakar hayat ve siyaset anlayışının ilkelerini savunmak amacıyla web sayfasında günlük içerik sunan bir kuruluştur. 2017 yılında kurulmuş organizasyonun www.conservativeinstitute.com alan adlı web sayfasından, kuruluşun ilkeleri ve amacı hakkında bilgi edinilmesi mümkündür.

USPTO, başvuyu tanımlayıcılık gerekçesiyle reddeder ve başvuru sahibi karara karşı itiraz eder. İtiraz, USPTO Temyiz Kurulu’nca incelenerek, aşağıdaki nedenlerle reddedilir.

Yerleşik içtihada göre münhasıran tanımlayıcı markalar, tescil talebine konu mal ve hizmetlerin niteliğini, kalitesini veya bir özelliğini doğrudan bildiren işaretlerdir. Bir işaretin doğrudan tanımlayıcı olması için mal veya hizmetin her özelliğini bildirmesi gerekmez, mal veya hizmetin önemli bir özelliğinin, niteliğinin veya vasfının bildirilmesi yeterlidir.

Başvuruda yer alan kelime unsurlarından “conservative (muhafazakar)”, “geleneksel görüş ve değerleri savunan, değişime karşı çıkma eğiliminde olan, muhafazarlık felsefesinden veya politik akımından gelen”; “institute (enstitü)” ise “bir amacı desteklemek için kurulmuş bir yapı; özellikle teknik konular alanında faaliyet gösteren eğitim kurumu” anlamlarına gelmektedir.

Başvuru hakkında ret kararını veren uzman, başvuru sahibinin web sitesinden topladığı kanıtları da karara ekleyerek, “muhafazakar enstitü” anlamına gelen “conservative institute” ibaresinin başvuru kapsamındaki “Sınıf 35: Siyaset alanında global bir iletişim ağı vasıtasıyla online bilgi sağlama hizmetleri. Sınıf 41: Eğlence alanında global bir iletişim ağı vasıtasıyla online bilgi sağlama hizmetleri. Sınıf 45: Din alanında global bir iletişim ağı vasıtasıyla online bilgi sağlama hizmetleri.” için doğrudan tanımlayıcı olduğu sonucuna ulaşmıştır.

Ayrıca, başvuru sahibinin kendi web sayfasında da belirtildiği üzere, “conservative institute” muhafazakar hayat ve siyaset anlayışının ilkelerini savunmak amacıyla web sayfasında günlük içerik sunan bir kuruluştur.

Temyiz Kurulu; başvurunun anlamı ve başvuru kapsamında bulunan hizmetlerin niteliği dikkate alındığında, tüketicilerin başvuruya konu markanın sunulan hizmetler hakkında doğrudan mesaj ilettiğini anlayacakları görüşündedir. Daha açık ifadeyle başvuru; kapsadığı hizmetler bakımından, yani siyaset, eğlence ve din alanlarında online sağlanan bilgi hizmetleri açısından muhafazakar inançlara ve muhafazakar bakış açısına yer verildiği mesajını tüketicilere doğrudan iletmektedir. Bu bağlamda başvuru hakkında doğrudan tanımlayıcılık gerekçesiyle verilen ret kararı yerinde görülmüştür.

Başvuru sahibi, markasının muhafazakarlığı yüceltmediğini belirtse de, buradaki soru markanın muhafazakarlığı yüceltip yüceltmediği değil, kapsadığı hizmetler bakımından tanımlayıcı olup olmadığıdır ve Kurul da USPTO uzmanı gibi başvurunun kapsadığı hizmetler bakımından açıkça tanımlayıcı olduğu görüşündedir.

Temyiz Kurulu belirtilen nedenlerle başvuru hakkındaki ret kararını onamış ve itirazı reddetmiştir.

Benzeri bir başvuru, ülkemizde ne şekilde değerlendirilirdi sorusunun yanıtı elbette bu yazıda yer almıyor; ancak bu başvuru özelindeki değerlendirmelerin yerindeliği tartışmaya açık olarak da görülebilir. Görüşünü belirtmek isteyen okuyucularımızın yorumlarını duymaktan memnun olacağız.

Önder Erol ÜNSAL

Kasım 2019

unsalonderol@gmail.com

Bir Zamanlar Amerika’da: Yasak Maddelerin İnsan Vücuduna Aktarımı Amaçlı Malzemeler Marka Tesciline Konu Olabilir mi? USPTO Temyiz Kurulu Sözünü Söyledi

“Cannabis sativa” bitkisinin, yani çoğunluğumuzun bildiği ismiyle “hint keneviri” bitkisinin yaprakları ve tohumları uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin üretiminde kullanılmaktadır. Bu tür maddelerin kullanımı ve bulundurulması dünya genelinde çoğunlukla kanun dışıdır. Bununla birlikte, A.B.D.’nin bazı eyaletlerinde hint keneviri veya marihuananın kullanımı, belirli şartlar dahilinde yasaldır, ancak bu eyaletlerdeki durum, konu federal düzeyde marka tesciline geldiğinde problemlere yol açmaktadır. Cannabis tüketilirken kullanılan malzemelerin, tescilli markaların kapsamında korunmasına ilişkin hususlar, A.B.D. marka hukuku ve uygulamasında yoğun biçimde tartışılmaktadır.

Bu yazıda size tartışmaların önemli eksenlerinden birini göstereceğiz ve federal bir devlet kurumu olan A.B.D. Patent ve Marka Ofisi‘nin (USPTO) konu hakkındaki değerlendirmesi hakkında fikir vermeye gayret edeceğiz.

“Canopy Growth Corporation” (başvuru sahibi), 2014 yılında USPTO’ya “JUJU RX” kelime markasının “dumansız hint keneviri buharlaştırma cihazları, yani tüttürme amaçlı oral buharlaştırıcılar; buharlaşmış hint kenevirini iletme cihazları, yani tüttürme amaçlı buharlaştırıcılar” malları için tescil edilmesi talebiyle başvuruda bulunur. Başvuru sahibi, buna ilaveten aynı malların tescili amacıyla “JUJU HYBRID” başvurusunda da bulunmuştur.

USPTO uzmanı her iki başvuruyu da markaları kanunlara uygun biçimde iyi niyetli kullanım amacının bulunmaması nedeniyle reddeder.

Başvuru sahibi bu kararlara karşı itiraz eder ve itirazlar USPTO Temyiz Kurulu’nca incelenir. Kurul’un itirazlar hakkında verdiği ve bu yazıda sizlere aktarılacak olan kararın http://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/ttabvue-86475885-EXA-19.pdf bağlantısından görülmesi mümkündür.

Kurul’un, kullanım niyetine bağlı başvurulardaki önceki içtihadı, “Eğer ki, başvuruya konu mallar, Federal Kontrol Altında Bulunan Mallar Kanunu‘na (CSA) göre kanun dışı ise, bu mallar başvuru sahibince ticarette kullanılamayacağından, başvuru sahibinin malları iyi niyetle kullanımının hukuken imkansız olduğu” yönündedir.

İncelenen vakada, daha öncekilerde olduğu gibi, başvuru sahibi mallarını hint keneviri veya marihuana buharlaştırıcılar olarak tanımlamıştır. CSA’ya göre marihuana bulundurulması kanunsuz olan kontrol altındaki bir maddedir ve böyle bir maddenin insan vücuduna herhangi bir biçimde intikal ettirilmesini sağlayan her tür cihaz, donanım, alet de CSA çerçevesinde satışa sunumu veya ticari kullanımı kanun dışı olan ilaç donanımlarıdır. CSA’da marihuana, “cannabis sativa (hint keneviri) bitkisinin her tür parçası, bu bitkiden elde edilen reçine, bu bitkiden, tohumlarından veya reçinesinden üretilen her tür bileşen, ürün, tuz, türev, karışım” olarak yer almaktadır.

Belirtilen tanımlar ve inceleme konusu vakaya ilişkin kayıtlar dikkate alınınca, başvuru kapsamında hint kenevirine yapılan atıfların, CSA’da yer alan tanım kapsamındaki marihuanaya yapıldığı anlaşılmaktadır. Bu çerçevede, hint keneviri veya marihuanayı insan vücuduna herhangi bir şekilde aktarma amaçlı malzemeler, CSA kapsamında kanun dışı ilaç donanımlarıdır ve başvuru kapsamındaki mallar da bu klasmana girmektedir.

Malların ifade ediliş biçimi, malların amacının marihuanayı veya hint kenevirini insan vücuduna aktarmak olduğunu göstermektedir. Başvuru sahibi de malların amacına yönelik bu tespite itiraz etmemektedir. Başvuru sahibinin iddiası, tescilini talep ettiği malların, devlet tarafından satışına izin verilen ve düzenlenen hint keneviri endüstrisi satıcıları veya işletmecileri için tasarlandığıdır. Bu noktada, bazı A.B.D. eyaletlerinde sağlık amaçlı marihuana ticaretinin yasal olduğu bir kez daha belirtilmelidir.

Buna karşılık USPTO Temyiz Kurulu’na göre, USPTO’ya yapılan başvurular sonucu federal marka tescili elde edilmektedir ve dolayısıyla kanunilik meselesinin, gene bir federal kanun olan CSA’ya göre değerlendirilmesi gerekmektedir.

Başvuru sahibinin bir diğer iddiası, elektronik sigaralar gibi diğer oral buharlaştırıcı cihazların marka olarak tescil edilmesi önünde engel bulunmaması ve paralel değerlendirme yapılması gerekliliğidir. Bu tip mallar CSA kapsamında kanun dışı olmadığından, paralel değerlendirme yapılması Kurul’a göre mümkün değildir.

Başvuru sahibi, üçüncü kişilere ait bazı önceki tescilleri emsal olarak göstererek markasının tescil edilmesini talep etmektedir. Kurul, bu tescillerin bir kısmının CSA’daki yasal kullanım hallerine ilişkin olduğunu, dolayısıyla incelenen vaka için emsal teşkil etmeyeceğini, bunun ötesinde her vakanın kendi halleri çerçevesinde inceleneceğini belirtmiştir. Buna ilaveten bazı önceki tesciller, incelenen başvuruyla benzer özellikler gösterse de, USPTO’nun bu tescillere izin vermiş olmasının, Kurul veya Mahkemeler açısından bağlayıcılık taşımadığının da altı çizilmiştir.

Başvuru sahibi son olarak, Cole Memo isimli federal bir direktifi işaret ederek, başvuru kapsamındaki malların kanuni olduğunu iddia etmiştir. Temyiz Kurulu, bir kanun olan CSA’nın varlığı karşısında Cole Memo direktifinin dikkate alınamayacağını, kaldı ki bu direktifin de 2018 yılında iptal edildiğini belirterek, bu iddiayı da kabul etmemiştir.

Sonuç olarak, Temyiz Kurulu başvuru sahibinin tüm iddialarını reddederek başvurular hakkındaki ret kararlarını, başvuruların kapsamındaki mallara ilişkin kullanım niyetinin kanun dışı olması gerekçesiyle onamıştır.

Karar, Cannabis endüstrisi için sevindirici olmasa da, yoğun tartışmaların yaşandığı bu alanda gelecek günlerin ne getireceğini hep birlikte göreceğiz.

Son Not: Yazıyı yazmaya başladığım andan şu ana dek aklımda Sergio Leone‘nin hayranı olduğum ve onlarca kez izlediğim Bir Zamanlar Amerika’da (Once Upon a Time in America) filmi vardı. Neden mi? Film Noodles (Robert De Niro) bir afyon evinde uyuşturucunun etkisi altındayken başlar ve finalde de Noodles gene afyon evindeyken biter. Yaklaşık 4 saat süren, flashbacklerle dolu ve yoksulluk, dostluk ve ihanet başta gelmek üzere nice kavramı bir arada sorgulatan bu filmi, izleyenler de izlemeyenler de DVD’sini edinip ilk kez veya yeniden görsün. Ve evet, Ennio Morricone‘nin müzikleri en az film kadar güzel, belki de filmin önünde, hatta bana sorarsanız tüm zamanların en iyi soundtrack albümü Bir Zamanlar Amerika’da filmine aittir. Onun da Youtube bağlantısını aşağıya ekleyeyim, tadını çıkarın!

Önder Erol ÜNSAL

Ekim 2019

unsalonderol@gmail.com

Erkek Vücudu Biçimli Parfüm Şişeleri Hangi Halde Karıştırılır? USPTO Temyiz Kurulu Ne Demiş?

Parfüm şişeleri standart parfüm şişesi görünümünden uzaklaştıkları ölçüde, parfümleri ayırt etmek için kelime markaları kadar işlevsel hale gelmektedir.

Parfüm tutkunları, kullandıkları parfümün sadece şişesine bakarak, yani kelime markasını görmeden veya parfümü koklamaya ihtiyaç duymadan, kokunun markasını söyleyebilmeye yetisine çoğunlukla sahiptir. Elbette bu durum, bütün parfüm şişeleri açısından değil, stilize parfüm şişeleri bakımından geçerlidir. Böyle bir halde, stilize parfüm şişeleri birbirlerine benzerse, şişelerin benzerliği nedeniyle tüketicilerin markaları karıştırması olasılığından bahsetmek mümkün hale gelecektir.

Peki, parfüm şişeleri arasında karıştırılma olasılığının varlığından bahsedebilmek için ne düzeyde bir benzerlik aranmalıdır? A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Temyiz Kurulu aşağıda yer vereceğimiz kararında bu soruyu erkek vücudu görünümlü parfüm şişeleri açısından vermiştir.

“Coscentra B.V.” aşağıda görseline yer verdiğimiz şekil markasının “parfümler ve esans yağları” için tescil edilmesi talebiyle USPTO’ya başvuruda bulunur. Başvuru tarifnamede; “Marka, malların erkek vücudu şeklindeki ambalajının üç boyutlu görünümünden oluşmaktadır. Sprey başlığını tasvir eden kesik çizgiler markanın parçası değildir. Markanın bir özelliği olarak renk talebi bulunmamaktadır.” biçiminde anlatılmıştır.

USPTO’da yapılan inceleme neticesinde uzman, başvuruyu aşağıdaki tescilli şekil markasıyla karıştırılma olasılığı gerekçesiyle reddeder. Ret gerekçesi markanın kapsamında da “parfümler” yer almaktadır.  Ret gerekçesi markanın tarifnamesi; “Marka, malların ambalajının üç boyutlu şeklinden oluşmaktadır. Şekildeki çizgi kısımlar mavi renk içindir.” biçimindedir.

Başvuru sahibi ret kararına karşı itiraz eder ve itiraz USPTO Temyiz Kurulu’nca 26 Mart 2019 tarihinde karara bağlanır. Kararın tüm metninin http://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/ttabvue-79196465-EXA-14.pdf bağlantısından görülmesi mümkündür.

Temyiz Kurulu kararına karıştırılma olasılığı hakkındaki içtihatla başlar. IPR Gezgini’nde bu içtihadı daha önce defalarca yazdığımız için bir kez daha tekrarlamayacağız.

Karardaki ilk tespit, markaların kapsadığı malların aynı olduğuna ilişkindir. Devamında markaların benzerliği hususu detaylıca irdelenir.

Markaların benzerliği incelenirken dikkate alınan temel ilke, markaların yanyana konularak karşılaştırılması suretiyle birbirlerinden ayırt edilip edilmeyeceklerinin test edilmesi değil; oluşturdukları bütüncül ticari izlenim itibarıyla birbirleriyle yeterli düzeyde benzer olup olmadıklarının, bu yolla da malların ticari kaynağına ilişkin karıştırmanın ortaya çıkıp çıkmayacağının değerlendirilmesidir. Markaların benzerliği değerlendirilirken, markalar parçalara bölünerek, bu unsurların farklılıkları değil, markaların bütünsel olarak benzer olup olmadıkları dikkate alınmalıdır. Bu değerlendirme yapılırken farklı unsurların benzerliği göz önüne alınabilir. İncelenen vakada mallar aynı olduğundan, karıştırılma olasılığının varlığı sonucuna ulaşabilmek için markaların benzerliğine duyulan ihtiyaç nispeten azalacaktır.

Başvuru ve ret gerekçesi marka parfüm şişelerinden oluşmaktadır. Normal pazar koşullarında, tüketicilerin markaları yanyana inceleme lüksü genellikle bulunmamaktadır, dolayısıyla tüketiciler karşılaştırmayı yaparken tam ve noksansız olmayan hafızalarından yararlanırlar. Ortalama tüketicinin hafızasının odağında, ürünleri spesifik değil genel izlenimi bulunmaktadır. Bu vakada, ortalama tüketici parfüm satın alabilecek her bireydir.

USPTO uzmanı kararında, her iki markanın da malların erkek vücudu biçimindeki ambalajından oluşmaları nedeniyle görsel, çağrışımsal ve bütünsel ticari algı anlamında benzer olduklarını öne sürmektedir. Başvuru sahibi de, markaların erkek vücudu biçimindeki ambalajlardan oluştuğunu kabul etmektedir, ancak ona göre vücutların biçimi tüketicilerin onları farklı ticari kaynaklardan gelen ürünler olarak değerlendirmelerini sağlayacak derecede farklıdır.

Başvuru sahibi, Britannica Ansiklopedisi’nde yer alan farklı vücut tiplerinden (endomorphic yani yuvarlak şişman vücut tipi; mesomorphic yani kaslı vücut tipi; ectomorphic yani zayıf düz vücut tipi) bahsetmiş;  buna bağlı olarak markalardaki erkek vücutlarının farklılıklarını belirtmiştir. Başvuru sahibine göre, ret gerekçesi markadaki erkek vücudu zayıf fiziğe sahip ve penissiz iken, başvurudaki erkek vücudu kaslı fiziğe ve penise sahiptir. Buna ilaveten; tüketiciler her tür medyada erkek biçimlerini görmeye alışkındır ve tüm erkeklerin aynı fiziğe sahip olmadıklarını bilirler; başvurudaki erkek vücudu şekli kaslı ve daha orantılı iken, ret gerekçesi markadaki erkek vücudu zayıf üst gövde ve orantısız derecede büyük kalçalara sahiptir; tüketici ürünlerinde penis çoğunlukla gösterilmese de başvuruda penis yer almaktadır ve tüketiciler bunu haliyle fark edecektir; ret gerekçesi markada kollar hemen kesilmişken, başvuruda kollar daha uzundur ve dolayısıyla geniş omuzlar belirgin hale getirilmiştir.

Temyiz Kurulu, başvuru sahibinin markaların belirli yönleriyle farklılıklar içerdiği yönündeki iddiasına katılmaktadır; bununla birlikte Kurul incelemesi markaların görsel, çağrışımsal ve bütüncül ticari izlenimi dikkate alınarak yapılmalıdır. Uzman kararında düzinelerce parfüm şişesi şekline yer vermiştir ve bunların hiçbirisi erkek vücudu şeklinden oluşmamaktadır. Ret gerekçesi marka esas sicilde tescillidir ve korumadan muaf tutulan unsur veya kullanım sonucu kazanılmış ayırt edici nitelik içermemektedir. Bir diğer deyişle, ret gerekçesi markanın ticari veya kavramsal olarak zayıf olduğuna ilişkin bir kanıt bulunmamaktadır. Tersine, bütüncül olarak bakıldığında başvuru ve ret gerekçesi marka görsel, çağrışımsal ve ticari algı bakımından birbirleriyle benzerdir. Her iki marka da, tüketicilerce erkek vücudu biçiminde parfüm şişesi olarak anılacaktır. Sonuç olarak Kurul’a göre, markalar arasında benzerlik bulunmaktadır.

Temyiz Kurulu; malların aynı olması ve aynı ticari kanallarda dolaşımda olmasını, aynı tüketicilere hitap etmesini ve markaların görsel, çağrışımsal ve ticari algı bakımından benzer olmalarını birlikte dikkate aldığında, markalar arasında karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkabileceği görüşüne ulaşmış ve başvuru hakkındaki ret kararını onamıştır.

Okuyucularımıza bir kez daha hatırlatmak isteriz ki, bu ret kararı yayıma itiraz üzerine verilmemiştir, tersine USPTO resen yaptığı incelemede markalar arasında karıştırılma ihtimalinin bulunduğuna karar vermiştir ve bu karar yukarıda okuduğunuz üzere Temyiz Kurulu’nca onanmıştır.

İçlerinden birisi olmasam da parfüm meraklısı okurlarımızın çoğu gibi ben de, ret gerekçesi markanın Jean Paul Gaultier’in efsanevi erkek parfümü şişesi olduğunu biliyorum. Uzman kararında ret gerekçesi markanın bilinirliğinden, dolayısıyla artırılmış ayırt edici gücünden hiç bahsedilmemesi bana tuhaf geldi diyebilirim.

Önder Erol ÜNSAL

Eylül 2019

unsalonderol@gmail.com

Kamu Kurumlarını Çağrıştıran Kelimeler Marka Olarak Tescil Edilebilir mi? USPTO Temyiz Kurulu TSA-KIT Kararı

Türkiye’de her geçen yıl artmakta olan marka tescil başvuruları, karar verilmesi güç, yeni karşılaşılan tipte başvuruları da yanında getirmektedir. Bununla birlikte, bu yazının ses, koku, pozisyon, hologram gibi geleneksel olmayan marka türlerine ilişkin olmadığını en başta ifade etmek yerinde olacaktır. Son yıllarda karşılaşılan başvuru tiplerinden birisi, genel anlamda kamu organlarına, kamusal simgelere, kamunun düzenleyici kurumlarının kullandığı standardizasyon kavramlarına, devletin önemli projelerine referanslar içeren, buna karşın kamunun organları tarafından yapılmayan başvurulardır. Bu noktada kamuyla kast ettiğimizin sadece devlet veya onun organları olmadığını, kamu yararına faaliyet gösteren ve genellikle kar amacı gütmeyen kuruluşları da kapsadığını belirtmek yerinde olacaktır.

Anılan tipteki başvuruların temel amacı, kanaatimize göre, kamusal faaliyet gösteren kuruluşlarla, başvurunun veya başvuru sahibinin bağlantısının bulunduğu mesajının tüketicilere verilmesi veya kamu tarafından aranan standartların sağlandığı algısının tüketicilerde yaratılması ve bu yollarla ticari rakipler karşısında tercih edilirlik kazanmanın yolunun açılmasıdır.

Belirtilen nitelikteki başvurular için uygulanacak ret gerekçesinin içeriği hakkında tartışmalar ortaya çıkmaktadır. Uygulanması gereken ret gerekçesi, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 5/1-(f) bendi[1] mi olmalıdır yoksa aynı kanunun 5/1-(ı)[2] bendi mi tercih edilmelidir?

5/1-(f) bendi, açık olarak malın veya hizmetin niteliği, kalitesi, coğrafi kaynağı konusunda yanıltıcılığı işaret ettiğinden ve bu tip başvurularda malın veya hizmetin niteliğinin, kalitesinin, coğrafi kaynağının yanıltıcılığından ziyade, başvuru sahibinin kimliğinden kaynaklanan bir yanıltıcılık hali bulunduğundan, kanaatimizce 5/1-(f) bendi yerinde bir ret gerekçesi olmayacaktır. Bu bağlamda, bize göre, tercih edilmesi gereken ret gerekçesi 5/1-(ı) bendidir, şöyle ki başvuru sahibi kamu otoritesini kullandığı (veya onun verdiği yetkiyle faaliyet gösterdiği) intibaını vererek, tüketicileri yanıltmakta ve bu yolla -geniş anlamda- kamu düzenine aykırı biçimde hareket etmektedir. Bu husus tartışmaya açıktır ve kanaatimizce tartışılması yerinde olacaktır.

Yurtdışında da bu tip başvurularla karşılaşılmaktadır ve bu yazıda bir USPTO Temyiz Kurulu kararı özelinde A.B.D. uygulaması hakkında bilgi vermeye gayret edeceğiz.

Öncelikli olarak, A.B.D. Marka Kanunu’nda yer alan ret gerekçelerinin, Avrupa Birliği ve dolayısıyla ondan esinlenilen Türk mevzuatından farklı olduğu belirtilmelidir.

A.B.D. Marka Kanunu, madde 2(a), “Yaşayan veya ölmüş kişilerle, kurumlarla, inançlarla veya ulusal sembollerle yanlış bir bağlantı kurulmasını sağlayacak işaretlerin” de reddedileceği hükmünü içermektedir. Belirtilen hüküm, kurumlarla yanlış bir bağlantı kurulmasını sağlayacak işaretlerin reddedileceği talimatı bağlamında, yukarıda açıkladığımız husus hakkında oldukça açık bir tabloyu ortaya koymaktadır. Bununla birlikte, değerlendirmenin ne şekilde yapıldığı konusunda aşağıda yer vereceğimiz karar okuyucularımızı daha da aydınlatacaktır.

USPTO Temyiz Kurulu, http://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/ttabvue-87215481-EXA-14.pdf bağlantısından görülebilecek, 24 Ocak 2019 tarihli kararı ile madde 2(a) kapsamında verilen bir USPTO kararını onamıştır.

TSA-KIT ibareli bir kelime markasının “Sınıf 21: Boş satılan şişeler” malı için tescil edilmesi amacıyla Elisabeth Stecki DBA Whineware tarafından bir başvuru yapılır. Başvurudaki “kit” kelimesinin Türkçe karşılığı “donanım, malzeme, set” kelimeleridir.

USPTO uzmanı, başvurunun A.B.D. Yurtiçi Güvenlik Bakanlığı Ulaşım Güvenliği İdaresi ile yanlış biçimde bağlantı kurulmasını sağlayacağı gerekçesiyle madde 2(a) çerçevesinde reddeder.  Bu noktada A.B.D. Yurtiçi Güvenlik Bakanlığı’nın Ulaşım Güvenliği İdaresi‘nin İngilizce karşılığının Transportation Security Administration, kısaltmasının ise “TSA” olduğu belirtilmelidir. Bir diğer deyişle uzman “TSA-KIT” ibaresini “TSA sti (donanımı)” olarak tespit ederek başvuruyu reddetmiştir.

Okuyucularımızın zihninde daha açık bir resim oluşturmak amacıyla, Ulaşım Güvenliği İdaresi‘nin, yani TSA‘nın uçaklarda sıvı taşınması ve diğer uçuş güvenliği standartlarını belirleyen idare olduğu öncelikli olarak belirtilmelidir. Bu bağlamda, uzmana göre, TSA-KIT terimi, TSA standartlarına uygun donanım ve malzemeleri işaret etmektedir ve uçuşlardaki en önemli standartlardan birisi de TSA düzenlemelerine uygun şişelerdir (bu şişeler içecek, ilaç, bebek maması, vb. taşımak amaçlı da olabilir). Uzman ve TTAB kararda, üçüncü kişilerin TSA standartlarına uygun ürünleri işaret ettikleri ticari kullanımın varlığını göstermiştir. Aşağıda örnek görseller yer almaktadır:

Dahası başvuru sahibinin kendisi de ürünlerinin önemli özelliklerinden birisinin TSA standartlarına uygunluk olduğunu belirtmektedir:

Yukarıdaki bilgiler Temyiz Kurulu kararının değerlendirme bölümünde yer alsa da, başvurunun ret gerekçesinin okuyucularımızla daha kolaylıkla anlaşılabilmesi bakımından bu bilgilere başlangıçta yer vermeyi tercih ettik.

Temyiz Kurulu değerlendirmesinde ilk olarak, madde 2(a)’nın uygulama alanını ve uygulanacak testi açıklamıştır.

Kurul’a göre, devlet (hükümet) organları, içtihat gereğince madde 2(a)’nin yanlış bağlantı kurulmasını engelleme yasağı kapsamında korunacak kişiler kapsamına girmektedir. Madde 2(a)’nın gerekçesi, madde 2(d)’nin yani karıştırılma olasılığının gerekçesinden farklıdır. Madde 2(a) kapsamında aranan husus, davalının mallarının ticari kaynağının davacı olduğu şeklinde tüketicilerde ortaya çıkacak bir algı değildir; tüketicilerin davalının mallarının davacıyla bağlantılı olduğu yönünde yanlış bir bağlantı kurması gerekmektedir. Karıştırılma olasılığı, kamuyu malların ticari kaynağı konusunda karıştırmadan korumayı amaçlarken, madde 2(a) kapsamında yanlış bağlantı kurulmasını engelleme hükmünün asıl amacı halkı korumak değil, kişilerin veya kurumların şahsiyetlerinin sömürülmesini engellemektir.

Bir terimin madde2(a) kapsamına girip girmediğini değerlendirmek için içtihatta dört aşamalı bir test bulunmaktadır. Bu testin basamakları incelenen vakaya uyarlandığında, yanıtlanması gereken sorular aşağıdaki şekilde ortaya çıkmaktadır:

(1) Başvurusu yapılan marka, başka bir kişi veya kurum tarafından daha önce kullanılan ismin veya kimliğin aynısı veya yakın derecede benzeri midir? İncelenen vakada bu kurum TSA’dır. (2) Başvurusu yapılan marka, münhasıran ve hata olmaksızın TSA’yı işaret eder biçimde mi algılanacaktır? (3) Başvuru kapsamında bulunan mallarla TSA’nın bağlantısı bulunmakta mıdır? (4) Başvuru kapsamındaki mallar bakımından marka kullanıldığında, TSA’nın ününden – bilinirliğinden dolayı, TSA’yla bağlantı kurulabileceği varsayılabilir mi?

Temyiz Kurulu, vakayı belirtilen test kapsamında değerlendirmiştir. Buna göre:

(1) Başvurusu yapılan marka, başka bir kişi veya kurum tarafından daha önce kullanılan ismin veya kimliğin aynısı veya yakın derecede benzeri midir?

TSA, Ulaşım Güvenliği İdaresi (Transportation Security Administration)’ni resmi ve gayriresmi biçimde işaret etmektedir ve bu kuruluş A.B.D. Yurtiçi Güvenlik Bakanlığı’nın bir alt birimidir. TSA, 11 Eylül sonrasında kurulmuştur ve A.B.D.’ye giren ve çıkan yolcuların tamamını incelemektedir.

Kurul’a göre, TSA-KIT ibaresi TSA kısaltmasının yakın derecede benzeridir. Kurumun kısaltması ve devamında KIT ibaresinden oluşan başvuruda, KIT ibaresi malların bir kit (set, donanım) şeklinde satıldığını işaret etmektedir.

(2) Başvurusu yapılan marka, münhasıran ve hata olmaksızın TSA’yı işaret eder biçimde mi algılanacaktır?

Başvuru sahibi TSA-KIT markasının “Boş satılan şişeler” malları için tescil edilmesini talep etmektedir. Yazının önceki bölümlerinde yer verdiğimiz ve kararda daha fazlası da bulunan görseller, başvurunun kapsadığı mallar da dahil olmak üzere, bazı seyahat malzemelerinin üçüncü kişilerce TSA seyahat düzenlemelerine uygun oldukları belirtilerek satıldıklarını göstermektedir.  

Başvuru sahibinin kendi ilanı da dahil olmak üzere, bu kanıtlar, tüketicilerin münhasıran ve hata olmaksızın TSA ibaresini ilgili hükümet kurumunu işaret eder biçimde algılayacağını göstermektedir. Tüketiciler, başvurudaki TSA referansının önemini derhal fark edecek ve anlayacaktır.  

Başvuru sahibi TSA ibaresinin başka ifadelerin kısaltması (örneğin travel sufficient alcohol) olabileceğini de öne sürse de, bu hususu ispatlar kanıtlar bulunmamaktadır. Buna ilaveten, başvuru sahibinin kurumun şişe imalatı gibi işlerle iştigal etmediği yönündeki argümanı da kabul edilemez. Daha önceden de ifade edildiği gibi, madde 2(a) kapsamında yanlış bağlantı kurulmasını engelleme hükmünün asıl amacı halkı malların ticari kaynağı konusunda karıştırılma olasılığından korumak değil, kişilerin veya kurumların şahsiyetlerinin sömürülmesini engellemektir.

 (3) Başvuru kapsamında bulunan mallarla TSA’nın bağlantısı bulunmakta mıdır? (4) Başvuru kapsamındaki mallar bakımından marka kullanıldığında, TSA’nın ününden – bilinirliğinden dolayı, TSA’yla bağlantı kurulabileceği varsayılabilir mi?

Temyiz Kurulu testin kalan iki sorusunu birlikte değerlendirmiştir.

TSA kurumunun başvuru kapsamındaki mallarla bir bağlantısının bulunmadığı açıktır; ancak, TSA’nın ünü ve bilinirliği böyle bir bağlantının kurulabileceği yönünde varsayımda bulunulmasına imkan vermektedir. Dahası, dosyada bulunan kanıtlar TSA kısaltmasının, seyahat bağlantılı ürünler sektöründe oldukça iyi bilinen bir hükümet organının kısaltması olduğunu göstermektedir.

Sonuç olarak; başvuruya konu marka münhasıran TSA kurumunu işaret etmektedir ve böyle algılanacaktır; TSA kurumunun başvuru kapsamındaki mallarla bir bağlantısı bulunmasa da, TSA’nın ününün ve bilinirliğinin yüksekliği nedeniyle, başvuru sahibinin TSA-KIT markasını şişeler için kullanması halinde, böyle bir bağlantı kurulabileceği varsayılabilecektir.

Temyiz Kurulu, yukarıda yer verilen gerekçeler bağlamında, başvuru hakkında verilen ret kararını onamıştır.  

Yukarıda yer verilen test ve tespitler ışığında Türkiye özeline dönülecek olursa; devletin, kamusal yönü bulunan tüzel kişilerin ve devlet organlarının itibarlarından ve şahsiyetlerinden faydalanma amacı güden başvurularla son dönemlerde artan biçimde karşılaşıldığı gerçektir. Bu tip başvuruların incelenmesinde, yukarıda belirtilen A.B.D. uygulamasındaki testlerin kullanılması, şüphesiz daha sağlıklı inceleme basamaklarının oluşturulmasını sağlayacaktır.

Önder Erol ÜNSAL

Şubat 2019

unsalonderol@gmail.com


[1] (f) Mal veya hizmetin niteliği, kalitesi veya coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanıltacak işaretler.

[2](ı) Kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı işaretler.

“Kanun Bu Kadar Şizofrenik Değildir” – A.B.D. Federal Temyiz Mahkemesi Karıştırılma Olasılığı Değerlendirmesinde Tanınmış Markanın Rolünü Açıklığa Kavuşturuyor (Play Doh – Fundough Kararı)

 

Şizofreni en basit ve oldukça eksik tanımıyla, kişinin gerçeği değerlendirme yetisini bozan ağır bir psikolojik hastalıktır.

Peki, bir kanunun uygulaması bir mahkeme tarafından nasıl şizofrenik olarak değerlendirebilir? Bu yazıda bu hususu sizlere bir A.B.D. Federal Temyiz Mahkemesi kararı özelinde aktarmaya gayret edeceğim.

Tanınmış bir marka, kimilerine göre, diğer markalardan çok daha kolaylıkla ayırt edilebilir ve dolayısıyla tanınmışlık, karıştırılma olasılığı incelemesinde tanınmış markanın sahibine avantaj değil dezavantaj sağlar.

Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) ve Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) içtihat ve kılavuzunda, yorum tam tersi yöndedir. Tanınmışlık, karıştırılma olasılığı incelemesinde, tanınmış markayla karıştırılma olasılığını artıran bir faktördür ve tanınmış marka sahibinin lehine yorumlanması gerekir.

Atlantik’in karşı tarafında belirtilen hususun nasıl değerlendirildiğini aktarmak, bu yazının konusunu oluşturmaktadır.

A.B.D. Patent ve Marka Ofisi’nin (USPTO) bu konuda referansta bulunduğu başlıca karar, A.B.D. Federal Temyiz Mahkemesi’nin 1992 tarihli Kenner Parker Toys Inc. v. Rose Art Indus. Inc. kararıdır [963 F.2d 350, 22 USPQ2d 1453, 1456 (Fed. Cir. 1992)].

Yazı boyunca 1992 yılına ait bu ilke kararını özetleyerek sizlere aktarmaya gayret edeceğiz:

Davacı Kenner Parker Toys Inc. firması hepimizin bildiği “Play-Doh” markalarının sahibidir ve bu markaların kapsamında Türkiye’de “oyun hamuru” olarak tabir ettiğimiz mallar bulunmaktadır.

Davalı Rose Art Indus Inc. aynı nitelikteki mallar için “Fundough” markasının tescil edilmesi için USPTO’ya başvuruda bulunur.

Kenner Parker bu başvuruya karşı itiraz eder, ancak itirazı USPTO Temyiz Kurulu tarafından reddedilir. Kenner Parker bu karara karşı dava açar ve dava A.B.D. Federal Temyiz Mahkemesi tarafından 15 Nisan 1992 tarihinde karara bağlanır. Temel bir karar niteliğindeki Temyiz Mahkemesi değerlendirmesinin https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F2/963/350/243488/ bağlantısından görülebilir.

Temyiz Mahkemesi kararına önceki tarihli itiraz gerekçesi markanın tanınmışlığı hususunun değerlendirilmesine ilişkin detaylı bir analizle başlar:

Önceki tarihli markanın ünü, güçlü veya ünlü bir markanın dahil olduğu vakalarda baskın bir role sahiptir. Ünlü veya güçlü markalar daha geniş bir hukuki korumadan yararlanır. İçtihada göre, bir taraf kendiliğinden zayıf bir markayı seçerse, güçlü markaların sahiplerine sağlanan geniş korumadan yararlanamaz. Kamu tarafından yoğun bilinirliğe ve üne sahip markalar, bilinmeyen veya zayıf markalara kıyasla daha geniş hukuki korumayı hak ederler.

Sayısız işaretin kamunun dikkatini çekmek için karmaşa içerisinde bulunduğu piyasada bir markanın ün kazanması, genellikle çok ayırt edici bir marka, büyük reklam harcamaları ve istikrarlı değere sahip bir ürün gerektirir. Bir marka ün kazandıktan sonra sadece sahibine kazanç sağlamaz, aynı zamanda tercih edilen ürünü tanımak için işarete güvenen tüketicilere de kazanç sağlar. Bununla birlikte markanın ünü ve tüketicilerin bu işarete güveni, bedavacıların (free riders) sömürüsüne konu olmaktadır.

Ticari rakipler, yerleşik bir piyasada reklam gideri olmaksızın benzer bir ürünü satmanın ekonomik avantajlarını kısa sürede hesaplayabilir. Bu güdüler, rakipleri ünlü bir markaya mümkün olduğunca sokulma konusunda cesaretlendirir. Bedavacıların ünlü markalara karşı oluşturduğu tehdidin farkında olan mahkeme, ticari rakiplerin zayıf markalara yaklaşmasına izin vermiştir. Buna karşın, güçlü bir marka ticari rakiplerin uzak durması gereken uzun bir gölgeye sahiptir.

Bu çerçevede, Marka Kanununun (Lanham Act) yarışan markalar arasındaki benzerlik hakkındaki toleransı, önceki tarihli markanın ününe bağlı olarak ters yönde değişmektedir. Markanın ünü arttıkça, kanunun yarışan markalar arasındaki benzerlik hakkındaki toleransı azalmaktadır. Bu çerçevede; itiraz sahibinin markasının güçlü, ünlü bir marka olması halinde, bu durum her zaman önem arz eder. Bir markanın ünü, tüketicilerin ünlü bir isme sahip bir ürünü satın alırken daha az dikkat gösterecek olmaları nedeniyle, tüketicilerin karıştırma olasılığına düşmeleri durumunu tetikleyebilir. Bu ilkeler ışığında Mahkemeye göre; ticari bir rakibin tanınmış markasına yaklaşmanın hiçbir bahanesi olamaz ve karıştırmanın, alımda hata veya yanılgının olası olup olmadığına ilişkin her kuşku, özellikle önceki markanın üne sahip olması halinde, yeni tarihli markanın aleyhine değerlendirilecektir.  

İncelenen vakada Temyiz Kurulu Kenner Parker’ın önceki tarihli markasının oyun hamurlarına ilişkin ününü kabul etmiştir ve Rose Art da bu ünü kabul etmektedir. Buna karşın, tüketicilerin ünlü bir markayla farklılıkları daha kolaylıkla algılayacağı yaklaşımından hareket eden Kurul; Kenner’ın ünlü markasının benzer markalar için daha az değil, daha fazla yasal tolerans sağlayacağı sonucuna varmıştır.

Akademisyenler, ünün markalar arasındaki farklılıkların algılanması hususunda kamunun algısını yükselttiği veya azalttığı hakkında önermeler sunarak konuyu tartışıyor olsalar da, yasal önerme tartışma götürmeyecek derecede açıktır. Marka Kanununun gerekçe ve kökenleri, Mahkemeler tarafından da istikrarlı biçimde uygulanan “ünlü markaların karıştırılmaya karşı daha fazla korunmasını” hususunu gerektirmektedir.

En eski içtihatlarda dahi, markaların fonksiyonu, hem markalarına itibarlarını ve sermayelerini yatıran üreticileri, hem de bu işaretlere güvenen tüketicileri korumaktır. Tüketicilerin ürünlerin kaynağını tanımasını sağlayacak markalar, tüketicileri ürünleri güvenilir bir üreticiden satın almaya geri götürecek ve bu yolla mükemmeliyet için ekonomik bir ödül yaratacaklardır. Dolayısıyla, markalar kaliteli ürünleri teşvik edecek ve tüketicilerin piyasa araştırması için maliyetlerini azaltacaktır. Buna ilaveten markalar, hak sahiplerinin yatırımlarını koruyacak ve emek ve sermaye sağlayanların hak ettikleri uygun getirilerini garanti altına alacaktır.

Marka Kanununun yukarıda bahsedilen çeşitli amaç ve faydaları; güçlü ve ayırt edilebilen bir markaya yapılan yatırımlar için, mutlak bir yasal koruma sağlanması ödülünün getirilmesi halinde işlerlik kazanacaktır.

Yatırımcıların yararlandığı yasal korumanın derecesi, markanın ününün artmasıyla düşerse, kanun markalara yapılan yatırımları engelleyici bir hali teşvik edecektir. Kanun bu kadar şizofrenik değildir. Marka korumasının amaçları ve kaynakları ile uyumlu olarak, Marka Kanunu markanın ünü arttıkça daha geniş kapsamlı bir koruma sağlar.

Mahkeme bu tespitlerin ardından, incelenen vakada markaların karşılaştırmasına geçer. Bu yazıda detaylarına girmeyecek olsak da, en basit haliyle, “PLAY” ve “FUN” kelimelerinin kavramsal yakınlığı ve “DOH” ve “DOUGH” ibarelerinin işitsel benzerliğini dikkate alarak markalar arasında belirli düzeyde benzerlik bulunduğu kanaatine ulaşır. Buna ilaveten, itiraz gerekçesi “PLAY-DOH” markasının ününün belirtilen benzerliğin önemini arttırması gerekirken, Kurul’un bu hususu yanlış değerlendirdiğini belirtir. Malların aynı olması, satış kanallarının aynı olması ve malların tüketici grubunun genel anlamda halk olması hususlarını da dikkate alarak Mahkeme, markalar arasında karıştırılma ihtimalinin bulunduğu kanaatine ulaşır ve aksi yöndeki USPTO Temyiz Kurulu kararını iptal eder.

Kararda yer verilen “Kanun bu kadar şizofrenik değildir.” ifadesi, Temyiz Mahkemesi’nin “tanınmış markalar diğer markalardan daha kolay ayırt edilir ve karıştırılmaz” biçiminde özetlenebilecek temelsiz argümandan artık sıkıldığını ortaya koymaktadır.

Önceki tarihli markanın tanınmışlığı halinde karıştırılma ihtimalinin güçleneceği Türkiye’de mahkemeler ve Kurum nezdinde de kabul görmüş bir ilkedir. Bununla birlikte aksi yöndeki yorumlarla, yani “Tanınmış marka çok daha kolay ayırt edilir ve benzerleriyle piyasada karıştırılmaz.” argümanıyla da halen sıklıkla karşılaşılmaktadır. Hukuki dayanağı bulunmayan ve neye göre ölçümlenip – iddia edildiği belli olmayan bu argümanın bu denli kolaylıkla dile getirilmesi şahsımca da ilginç bulunmakla birlikte, A.B.D. değerlendirmesinin de Türkiye’de genel kabule konu olan şekilde gerçekleştirildiği bu yazıda Kenner Parker kararı özelinde ortaya konulmuştur.

Okuyucularımızın faydalanacağını umuyoruz.

Önder Erol ÜNSAL

unsalonderol@gmail.com

Kasım 2018