Etiket: uspto temyiz kurulu

A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Kararları ve Uygulaması, Markanın Kullanımı

BU SPORT NESPORT? MARKAYI (GERÇEK)KULLANMA İRADESİNE DAİR BİR USPTO KARARI

Bugün Amerikan Patent ve  Marka Ofisi (USPTO) Temyiz Kurulu’nun (TTAB) 05 Ağustos 2020 tarihli bir kararına bakacağız. Karar başvuru tarihinde markayı gerçekten  kullanma iradesinin bulunup bulunmadığına ilişkin incelemesiyle  oldukça öğretici bir özellik taşıyor.   

2016 yılında Cándido Viñuales Taboada WIPO nezdinde 05-30 ve 32.sınıfa giren malları kapsar biçimde  NESPORT markasının tescili için başvuruyor, ABD’yi de başvurulan ülkeler arasında seçiyor. Biliyorsunuz uluslararası başvurularda ABD seçildiğinde ek bir form var imzalanması gereken, bu form ile başvuru sahibi markayı ABD’de ticarette kullanma konusunda (gerçek) bir iradesi bulunduğunu beyan ediyor.

Société des Produits Nestlé S.A. (Nestle) bu başvuruya kendisinin önceden kazanılmış hakları ve karıştırma ihtimali + markanın sulandırılması + başvuru sahibinin bu markayı ticaret hayatında kullanmak konusunda gerçek bir niyeti/iradesi olmadığı gerekçeleriyle itiraz ediyor.

Taraflar aynı marka için Avustralya’da da karşı karşıya gelmişler, Nestle o dosyaya ilişkin belgeleri de delil olarak sunuyor dosyaya. Bunun yanında Nestle’nin , tescil belgeleri dışında, sunduğu bazı başka deliller de şöyle;  WayBack Machine’den alınmış başvuru sahibinin http://nesport.com web sitesinden 2016-2017 ve 2018 yıllarına ait ekran görüntüleri, yine başvuru sahibinin aynı web sayfasından 2019 yılının belli günlerinde alınmış ekran görüntüleri, başvuru sahibinin Nesport Facebook hesabından görsel vs.

Diğer alan adlarına sahip web sayfalarında, Twitter’da, Instagram’da değişik zamanlarda yapılan aramalarda herhangi bir kullanıma rastlanmamış Nestle tarafından, sadece Facebook hesabında spor giysilerin görüldüğü bir posta rastlanmış.

Başvuru sahibi de bir beyan ekinde delillerini sunuyor ve bunlar arasında; NESPORT uluslararası başvurusu, nesport.com,  nesport.us, nesport.ch, nesport.jp, nesport.cn, nesport.mx, nesport.net alan adlarına ilişkin Whois kayıtları , NESPORT Avrupa Birliği marka tescili belgesi ve EUIPO’nun itiraz üzerine verdiği karar, başvuru sahibinin 2014-2015 yıllarında Barselona’da bulunan ESADE’de pazarlama ve satış yüksek lisansı yaptığını gösterir belgeler,  http://nesport.com web sayfasından ekran görselleri ve sitenin en son 2018 Ocak ayında güncellendiğini gösterir WordPress kaydı, başvuru sahibinin NESPORT için ABD pazarındaki faaliyetlerine yönelik hazırladığı  6 yıllık iş planı, 2018 yılında başvuru sahibinin ABD’de bulunan üretici ve distribütörlere gönderdiği   25 eposta ile bütçe önerileri , başvuru sahibinin 2019 yılında Nestle’nin yönetim kurulu başkanı ve CEO’suna  LinkedIn üzerinden iletişimleri var.

BAŞVURU SAHİBİNİN SAVUNMALARI

Başvuru sahibi tescil için neden NESPORT markasını seçtiğini, bu kelimenin nasıl yaratıldığını şöyle açıklamış; Markadaki “NE” , Near&Need (Yakın ve İhtiyaç) kelimelerinin ilk iki harfinden alınmıştır. “Near” kelimesinin seçilmesinin sebebi tüketicilere yakın olmak ve amatör seviyede bir yaşam biçimi olarak spor yapanların ihtiyaçlarına alaka göstermek olarak açıklanmış. “Need” ise insanların sağlıklı yaşam biçimini günlük yaşamlarına sokmak ihtiyacında olmasından  dolayı seçilmiş, başvuru sahibinin iddiasına göre. Sport ise bildiğimiz “spor” kelimesi. Böylece  Near & Need + Sport = NE+SPORT şeklinde bir marka oluşturduğunu belirtiyor başvuru sahibi.

Başvuru sahibinin temel savunmaları ise şöyle özetlenebilir;

— Ben, günden güne artan sağlıklı yaşam ve düzenli egzersiz yapma trendine uygun bir marka yaratmak istedim, diğer bir anlatımla marka kapsamındaki mallar spor yapan insanların performansını arttıracak ürünler olarak tasarlandı

— NESPORT markası ticarette kullanılmadı , bu marka altında herhangi bir satış yapılmadı ve ben ABD’de sadece bir iş geliştirmek için belli adımlar attım, ortada herhangi bir reklam veya promosyon harcaması da yok henüz,herhangi birine lisans yada distribütörlük de vermedim, kimseyle bir sözleşme de imzalamadım,

—Ürünlerin satışı için aldığım bir izin yok, henüz izin başvurum da yok, bu marka altında herhangi  bir fuara vs de katılmış değilim , ürünler için tasarlanmış paket veya etiketler bulunmuyor, bu markanın kullanılmasına ilişkin planları benden başka bilen de yok, 

—Ancak markayı kullanma  iradem NESPORT için yaptığım sayısız marka başvurusundan ve aldığım alan adlarından anlaşılabilir. Ayrıca Nestle ile aramızda başka ülkelerde de meydana gelmiş ve devam eden ihtilaflar konusundaki tavrım da benim markayı kullanma iradesinde olduğumun bir göstergesi,

–Benim gıda ve içecek pazarlaması sektöründe 20 yılı aşkın tecrübem var ve işletme konusunda da yüksek lisans yaptım, kurslara-seminerlere katıldım. Tüm bu eğitimler sırasında gıda-içecek ve spor ürünleri konusunda sosyal bağlantılarımı güçlendirdim. Ancak ABD’de ve diğer ülkelerde Nestle’nin bana karşı hukuki yollara başvurması yüzünden ortaya bir belirsizlik çıktı ve bunun sonucunda ben markaya yatırım yapacak birilerini arama ve üretim/satış ağı oluşturma konusundaki çalışmalarımı askıya aldım.

USPTO İNCELEMESİ

TTAB ilk olarak bona fide yani gerçek bir kullanma iradesinin olup olmadığının tespitinde olaya ilişkin tüm hal ve durumlar göz önüne alınarak adil ve objektif bir değerlendirme yapılması gerektiğinin altını çiziyor.  Fiili kullanım yok ama  kullanma iradem var denilerek yapılan bir başvuru gerçek(ten) ve samimi bir kullanma iradesi bulunduğunun kabulü için yeterli değildir diyor.

Ortada sadece bir marka başvurusu ve alan adı tescili varsa ama gerçek kullanım iradesini gösterecek başka bir veri yoksa mesela, gerçek bir kullanma iradesinin bulunduğunun  kabul edilemeyeceğini ifade ediyor, geçmişte verilen kararlarına atıf yaparak.  

Ayrıca incelemede kullanım iradesini ispat için sunulan delillerin tarihinin de önemli olduğunun altını çizerek, örneğin başvuru tarihinden iki yıl geçtikten sonra oluşmuş delillerin başvuru anındaki kullanma iradesini ispatladığının kabul edilemeyeceğine işaret ediyor.  

Huzurdaki dosyada USPTO Nestle’nin başvuru yapıldığı tarihte başvuru sahibinin markayı kullanmaya dair gerçek bir iradesi bulunmadığına ilişkin itirazını kabul ediyor. Marka başvurusuna bakıldığında, diyor USPTO, ilaçlardan dezenfektanlara, herbisitlerden gıda ürünlerine ve içeceklere kadar çok farklı çeşitte mal için başvuruda bulunulduğu görülüyor; her ne kadar itiraz üzerine savunmasında başvuru sahibi markanın kullanılacağı malları daraltarak beyanda bulunmuşsa da bu kadar geniş skalada ürün grubunda üretim ve satış yapma tecrübesine, kapasitesine vs sahip bulunduğuna dair  bir  delil sunabilmiş değil dosyaya. Başvuru sahibinin iş geçmişi, aldığı eğitimler ile ilgili beyanları da bu noktada ikna edici değil.

Diğer yandan başvuru 2016 yılının başında yapılmış ve itiraz dosyasındaki delil toplama aşaması ise 2017 yılına tekabül ediyor. Aradan geçen bu zamanda başvuru sahibi hiçbir satış ispat edemediği gibi, yaptığı bir reklam veya ticari anlaşma da yok ortada. Nestle başvuru sahibinin sosyal medyada da herhangi bir faaliyeti bulunmadığını ve tüm alan adlarındaki web sayfalarının www.nesport.com web sayfasına yönlendirildiğini ispat etmiş durumda ki zaten bu web sayfasında da herhangi bir satış veya tanıtım faaliyeti görünmüyor.  2016 ve 2017 yıllarında nesport.com sayfasında tek görünen şey “coming soon” ifadesi. Ancak 2018 yılında, itiraz dosyasındaki delil toplama aşaması tamamlandıktan sonra, bu web sayfasına bazı içerikler koyuluyor fakat bunlarda NESPORT markasının nereden geldiği/nasıl yaratıldığı ve bazı tanıtımsal metinlerden ibaret ; mesela ürün kategorilerinin isimlerine yer verilmiş fakat bunlarda  çok limitli ürün kategorileri, oysa marka başvurusu çok değişik tipte birçok malı kapsıyor.

Başvuru sahibi 2018’e kadar markayı ticarileştireceğine ilişkin  yeterli gayreti gösterdiğine dair delil de sunabilmiş değil. Bir iş planı, ABD’de ki üretici ve satıcılara yazılmış bazı emailler var ama bunlar başvuru yapıldıktan neredeyse iki yıl sonrasına ve Nestle’nin itirazından sonraya ait.   Diğer yandan Kurul zaten sunulan iş planını da ikna edici olduğu kanaatinde değil, bunun sadece bir takım ümit vadeden rakam ve belirsiz uygulama projeksiyonları içerdiğini düşünüyor. Planda herhangi bir strateji, planın nasıl uygulanacağına dair detay, ürün paket ve etiketlerinin nasıl olabileceği , satış ve pazarlama kampanyalarının nasıl olacağı vs hiçbir detay yok. Başvuru sahibi iş planının ilk hedefini “bütün kıtalarda markanın tescil edilmesi için verilen önemli bir hukuki savaşın kazanılması” olarak ifade ediyor.

Neticeten, dediğim gibi, TTAB Nestle’nin bona fide yani başvuru tarihinde gerçek/samimi bir kullanma iradesi bulunmadığı iddiasını kabul ediyor.  

Evet bir marka başvurusu yaparken mal/hizmet listesini istediğiniz gibi geniş tutabilirsiniz, WIPO başvurusu sırasında zaten mecburi olan kullanma iradesi beyanını da imzalamış olabilirsiniz. Ama gördüğünüz gibi bu sizin sonraki safhada kullanma iradesi ile ilgili bir sorunla karşılaşmayacağınız anlamına gelmiyor. Ayrıca o verilen kullanma iradesi beyanı da sadece usuli bir şey değil, anlamı ve önemi var.    

Özlem Fütman

Kasım 2020

ofutman@gmail.com

A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Kararları ve Uygulaması

“Güçte Bir Dalgalanma Hissediyorum” – STAR WARS Evreni Marka Hukuku ile Karşılaşınca: MILLENNIAL FALCON v MILLENNIUM FALCON İhtilafı

Prenses Leia, “Star Wars: Yeni Bir Umut (1977)” filminde Millennium Falcon’a bakar ve Han Solo’ya: “Bu şeyle mi geldiniz? Düşündüğümden daha cesursunuz![1]” der.

Millennium Falcon gemisinin, filmin devamında bu küçümsemeyi boşa çıkartacak üstünlüklerini sergilemesi çok zaman almayacaktır.

Star Wars serisini bilmeyen sanırız yoktur. Serinin kurgusu, karakterleri, müziği ve hikayesine ilaveten, serideki bazı nesneler de (X-Wing Avcı Gemileri, Işın Kılıcı, İmparatorluk TIE Avcı Gemileri, Death Star gibi) ikonik hale gelmiştir. Bu ikonlardan bir diğeri ise “Millennium Falcon” uzay gemisidir.

Han Solo ve Chewbacca tarafından kullanılan Millennium Falcon, Cumhuriyet Donanmasının en hızlı gemisidir, ışık hızının ötesine geçmektedir ve seri boyunca sayısız savaş ve kovalamacadan başarıyla çıkacaktır.

Han Solo, “Star Wars: Yeni Bir Umut (1977)” filminde Millennium Falcon hakkında şunları söyler: “Hızlı gemi? Siz Millennium Falcon’u hiç duymadınız mı? … İmparatorluk gemilerini geride bıraktım. Aklınıza gelen yerel kargo gemilerinden değil, büyük Corellian gemilerinden bahsediyorum… Çok öyle gözükmez, ama yeri geldiğinde ihtiyacın olan her şeye sahiptir. Onda kendim birçok özel değişiklik yaptım.[2]”

Star Wars serisinin sadece isminin veya hikayesinin değil; karakterlerinin, yaratılan ırkların, kullanılan kıyafet ve aksesuarların, film müziklerinin ve serideki nesnelerin de ikonik hale geldiğini söylemiştik. Serinin dünya genelindeki hayranları, seriye ait her türü ürüne büyük ilgi göstermektedir ve film serisinin hak sahipleri de elbette ki, neredeyse her karakter ve nesneyi kullanarak farklı sektörlerde lisanslı ürünler üretilmesini ve ticarileşmeyi sağlamaktadır. Eğlence devi Disney’in serinin prodüksiyon, pazarlama, dağıtım ve satış haklarını 2012 yılında satın almasından sonra ticarileşme çok daha yoğun biçimde yaşanmıştır.

Seriyle ilgili markaların benzerlerine karşı korunması ise seriye ilişkin hukuki mücadelenin bir boyutunu oluşturmaktadır. Bu yazıda inceleyeceğimiz ihtilaf belirtilen boyuta ilişkindir.

“Kaptan Acil Durum” takma adıyla da anılan “Ilan Moskowitz” (başvuru sahibi), “MILLENNIAL FALCON” kelime markasını tescil ettirmek için A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO)’ne başvuruda bulunur. Başvurunun kapsamında 41. sınıfa dahil “Müzik gruplarının canlı performansları anlamında eğlence hizmetleri, ses ve müzik kayıtlarının prodüksiyonu hizmetleri” olarak özetlenebilecek hizmetler yer almaktadır.

Başvuruya karşı “Lucasfilm Entertainment Company Ltd. LLC” (itiraz sahibi), 28. sınıfa dahil “Oyuncak araçlar” malları için tescilli “MILLENNIUM FALCON” markasını ve eskiye dayalı kullanımı gerekçe göstererek karıştırılma olasılığı ve tanınmış markanın ününü bulandırarak sulandırma nedenleriyle itiraz eder.

İtiraz USPTO Temyiz Kurulu tarafından incelenir ve 16 Ekim 2020 tarihinde karara bağlanır. Temyiz Kurulu kararının bu bağlantıdan görülmesi mümkündür.

Başvuru ve itiraz sahipleri, itiraza ilişkin olarak çeşitli kanıt ve dokümanlar sunar. İtiraz sahibinin sunduğu kanıtlar arasında başlıcaları; MILLENNIUM FALCON markasının kendisince veya lisans alanlarca kullanımını gösteren dokümanlar, web sitesi çıktıları, haberler, ürün görselleri ve beyanlardır. Başvuru sahibi ise MILLENNIAL FALCON markasını kullanımına ilişkin olarak broşürler, reklamlar, web sitesi çıktıları ve beyanlar sunmuştur.

Tarafların birbirlerinin delillerine itirazları bulunmakla birlikte, yazıda bu tartışmadan bahsedilmeyecektir.

Temyiz Kurulu kararının devamında, başvuru sahibi ve itiraz sahibine ilişkin kısa bilgi verilmiştir.

Buna göre başvuru sahibi, “MILLENNIAL FALCON” markasını kendi sergilediği müzik performansları için Mayıs 2016 tarihinde marka olarak kullanmaya karar veren bir icracıdır. Başvuru sahibinin belirtilen markayla gerçekleştirdiği müzikal performansları; kurumsal kültüre ve özellikle kendi tabiriyle “geçmiş yıllarda bütün Star Wars ayrıcalıklarını yutan” eğlence canavarı Disney’in kültürüne karşı bir parodi ve satirik bir yorumdur. Başvuru sahibi; müzik grubunu bir çeşit korsan gemisi olarak tasarlamıştır, gemide kendisi kaptandır (Kaptan Acil Durum) ve kendisiyle aynı zihniyette müzisyenler tayfaları oluşturmaktadır. Kaptan ve tayfalar, Millennial Kuşak temsilcileridir ve grubun isminin Disney ve Star Wars kurumsal kültürüne karşı millennial kuşağın beyanı olması istenmiştir. Başvuru sahibi, MILLENNIAL FALCON markasını müzik performanslarına ilişkin olarak, başvuruyu yaptıktan sonra 5 Ağustos 2016 tarihinde kullanmaya başlamıştır.  

İtiraz sahibi “Lucasfilm Entertainment Company Ltd. LLC”, 1971 yılında kurulmuştur ve Star Wars filmlerinin sahibidir. İlki 1977 yılında çekilen Star Wars serisi günümüze dek 10 sinema filmiyle devam etmiştir. Kurgusal bir evrende geçen Star Wars serisi Luke Skywalker, Darth Vader, Yoda, Obi-Wan Kenobi, Princess Leia, Han Solo, Chewbacca, R2-D2, Rey, Lando Calrissian gibi ana karakterler ve Millennium Falcon, Death Star, Işın Kılıcı, Güç, Jedi, Sith gibi nesne veya kavramlar üzerine kuruludur.

Film serisi yüz milyonlarca dolar gelir elde etmiş ve Akademi ödülleri dahil olmak üzere birçok ödülün sahibi olmuştur. Film serisinin müzikleri de büyük başarı elde etmiş, filmin soundtrack albümü tarihi, kültürel ve estetik öneminden dolayı 2005 yılında Kongre Kütüphanesine kaydedilmiştir. Millennium Falcon dahil filmin çeşitli unsurlarıyla tanıtımı yapılan Star Wars konserleri de düzenlenmiştir.

İtiraz sahibinin kendisi veya lisans verdikleri, Millennium Falcon gemisinin oyuncaklarını, modellerini, bu geminin ismini veya görünümünü içeren onlarca türde farklı ürün veya hizmeti piyasaya sürmüştür. Bu ürün ve hizmetler arasında; eğlence hizmetleri, tiyatro yapımları, televizyon programları, sinema filmleri, çizgiromanlar, kitaplar, oyuncaklar, oyuncak bebekler, spor malzemeleri, çantalar, kişisel bakım ürünleri, çarşaflar, havlular, giysiler, gıdalar, online oyunlar, bilgisayar oyunları, video oyunları, müzik ve mobil uygulamalar da yer almaktadır.

Bu hususlara ilaveten Millennium Falcon terimi, film serisinin sountrack albümlerinde iki şarkının isminde kullanılmıştır: “The Millennium Falcon / Imperial Cruiser Pursuit” (1997, Star Wars: A New Hope soundtrack albümü; “L3 & Millennium Falcon” (2018, Solo: A Star Wars Story soundtrack albümü).

İtiraz sahibi, kendisinin veya lisans verdiklerinin kullanım biçimlerini gösteren görsellere itirazında yer vermiştir ve bunların bir kısmı Temyiz Kurulu kararında da yer almaktadır.

Temyiz Kurulu yukarıda özetlenen bilgi, iddia, delil ve dokümanların ışığında itirazı incelemiştir.

Markalar arasında karıştırılma ihtimalinin varlığının kabul edilebilmesi için Ofis tarafından göz önünde bulundurulan ve somut olay bakımından sırasıyla inceleyeceğimiz DuPont faktörleri karıştırılma ihtimalinin tespitinde oldukça önemli bir yere sahiptir. Bu inceleme taraflarca sunulan deliller dikkate alınarak yapılmaktadır. Ofis ilk olarak itiraz sahibinin öncelik hakkını incelemiş ve her ne kadar eski tarihli marka “oyuncak arabalar” için tescilli olsa da sunulan deliller doğrultusunda birçok farklı ürün üzerinde “MILLENNIUM FALCON” ibaresinin kullanımını, itiraz sahibinin eski tarihli markasının tescil tarihinden itibaren yoğun bir şekilde olması sebebiyle, kullanım olarak kabul etmiştir.  

Bunun sonucu olarak sırasıyla DuPont faktörleri bakımından incelemeye geçilmiştir.

1- Markalar Arasındaki Benzerlik

İlk DuPont faktörü; markalar arasındaki görsel, işitsel, kavramsal ve ticari izlenim olarak ortaya çıkan benzerlikler ve farklılıklar bakımından yapılacak olan değerlendirmedir. Somut olayda bu değerlendirme eski tarihli MILLENNIUM FALCON ile yeni marka başvurusu MILLENNIAL FALCON arasında yapılmıştır. Her iki markanın da görsel, işitsel, çağrıştırdığı anlam ve ticari izlenim bakımından aynı olduğu kanısına varılmıştır. Çünkü;

  • İki ibare arasındaki tek farklılığın sondaki 2 harf bakımından ortaya çıktığı belirtilmiştir.
  • MILLENNIUM isminin “1000 yıllık bir zaman periyodu” anlamında kullanılmaktayken, MILLENNIAL ibaresinin MILLENNIUM ibaresinin sıfat hali olduğu ve “MILLENNIUM ile ilişkili” anlamına geldiği ve bu sebeple birbirlerini kavramsal olarak çağrıştırdıkları ve ticari izlenim olarak aynı oldukları belirtilmiştir.

Bu çıkarımlar göz önünde bulundurularak Ofis tarafından, başvuru sahibinin parodi iddialarına karşı “önemli olanın başvuru sahibi tarafından amaçlanandan ziyade olası tüketici kitlesinin bakış açısı” olduğu belirtilmiştir. Markaların olası tüketici kitlesi gözünde herhangi bir farklılığa sahip olmamaları ve parodi iddiasının geçerli olması için gereken durumu taşımamaları sebebiyle parodi savunmasının reddedilmesine karar verilmiştir. Sonuç olarak ilk DuPont faktörü bakımından markalar arasındaki benzerliğin karıştırılma ihtimaline sebep olacağı kanısına varılmıştır.

2- Mal ve Hizmetlerin Benzerliği

İkinci DuPont faktörü incelemesi ise başvurularda belirtilen mal ve hizmetlerin benzerliği ya da farklılığı üzerine yapılmıştır.

Bu noktada Ofis özellikle mal ve hizmetler arasında bir karışıklık olasılığı için mal ve hizmetlerin aynı hatta ilişkili olması gerekmediğini belirtmektedir.

Yapılan inceleme sonucunda;

  • Her ne kadar mal ve hizmetler birbiriyle aynı olmasalar d eski tescil sahibinin markasını, filmlerini ve müziklerini tanıtmak amacıyla tescilli olduğu ürünlerden farklı olarak başka ürünler üzerinde lisans yoluyla kullandırdığı görülmüştür.
  • Söz konusu kullanımların, MILLENNIUM FALCON ibaresi dahil olmak üzere, Star Wars evrenine ait birçok karakter ve ögeye eğlence hizmetleri, tiyatro prodüksiyonları, giyim, yiyecek, çevrimiçi oyunlar, bilgisayar oyunları gibi çok geniş bir ürün yelpazesine uzandığı deliller ile kanıtlanmıştır.
  • MILLENNIUM FALCON ibaresi müzik kayıtları ve konserler için doğrudan kullanılmasa da sunulan kanıtlardan yola çıkılarak oldukça ünlü olan Star Wars’ın bir unsuru olan MILLENNIUM FALCON’un kolaylıkla başvuruyla “aynı kaynaktan gelmiş izlenimi yaratarak” ilişkilendirilebilir olduğu kanısına varılmıştır.

Böylece ikinci DuPont faktörü de karıştırılma ihtimali olasılığını desteklemiştir.

3- Ticari Kanalların Benzerliği ve Alıcı Sınıfları

Üçüncü faktöre ilişkin incelemede, benzer ibareleri taşıyan ürünlerin aynı ya da benzer alıcı sınıflarına hitap edip etmediği ve ticaret kanallarının benzer olup olmadığı üzerinde durulmaktadır.

Başvuru sahibi ticaret kanallarının birbirinden son derece farklılaştığını, çünkü MILLENNIAL FALCON’un sıklıkla gece kulüpleri, barlar gibi yetişkinlere hitap eden yerlerde tüketicilere ulaşacağını, itiraz sahibinin MILLENNIUM FALCON ibareli ürünlerinin aksine oyuncak dükkânı gibi Disney tarafından sunulan ürünlerin olduğu yerlerde tüketicilere ulaşmayacağını iddia etmiştir. Ancak yapılan incelemelerde;

  • MILLENNIUM FALCON markasının sadece kapsamındaki oyuncaklar bakımından değerlendirilmemesi gerektiği, çünkü delillerde de görüleceği üzere Star Wars evreninin bir parçası olarak çok geniş bir yelpazede lisanslı ürünler üzerinde kullanıldığı görülmüştür. Kaldı ki başvuru sahibinin yaptığı sınırlamanın kabul edilemeyeceği ve markanın uygun olan tüm ticaret kanallarından olası tüketicilere ulaşabileceğinin kabul edilmesi gerektiği belirtilmiştir.
  • Aynı zamanda başvuru sahibi tarafından belirtilen müzikal hizmetlerin sağlandığı mekanlar, itiraz sahibinin Star Wars müzikallerini gerçekleştirdiği mekanlar ile benzerlik içermektedir ve aynı kanallar aracılığıyla olası tüketicilerine ulaştığı tespit edilmiştir.

Bu tespitler sonucunda üçüncü DuPont faktörü de itiraz sahibinin lehine sonuçlanmıştır.

4- Satın Alma Koşulları ve Müşterilerin Kitlesi

Bu incelemede tüketicilerin satın alma koşulları ile ürünün/hizmetin sunulacağı müşteri kitlelerinin özellikleri bakımından karıştırılma ihtimalinin varlığı incelenmektedir.

Dördüncü faktör bakımından başvuru sahibi MILLENNIAL FALCON grubunun dinleyici kitlesini sofistike bir dinleyici kitlesi olarak tanımlamış ve bu kişilerin MILLENNIUM FALCON ile MILLENNIAL FALCON ibarelerini karıştırmayacak kadar farkındalık sahibi olduklarını ve parodiyi anlayabileceklerini belirtmiştir. Ancak bu iddiasını kanıtlayacak deliller sunmamıştır.

  • Bunun sonucuna Temyiz Kurulu, müşteri kitlesinin bilgili ya da kavram karmaşasından muaf olduğunun bilinemeyeceğini, söz konusu hizmetin kaynağını karıştırabileceklerini belirtmiştir. Kaldı ki bazı durumlarda sofistike müşteri kitlelerinin dahi, markaların benzerliği sonucu karıştırma eğilimi gösterebilecekleri ifade edilmiştir. Bu sebeple yapılacak incelemede “sofistikelik bakımından en az gelişmiş olan müşterilerin” dikkate alınması gerektiği vurgulanmıştır.
  • Üçüncü faktörde tartışıldığı gibi, itiraz sahibinin markasının mal ve hizmetlerinin sadece oyuncak arabalarla sınırlandırılarak, bu ürünlerin hitap ettiği müşterilerle, başvuru sahibinin sunduğu hizmetlerin hitap ettiği yetişkin müşteriler arasındaki farklılık bulunduğunun öne sürülmesi yönündeki iddia bir kez daha reddedilmiştir. Çünkü MILLENNIAL FALCON markasının yetişkin tüketicilere hitap etmesi, onların MILLENNIUM FALCON’un tanınmışlığının farkında olmadığı anlamına gelmeyecektir.  MILLENNIUM FALCON uzay gemisi Star Wars’ın bilinen bir ögesidir ve başvuru sahibinin hizmetinden yararlanan yetişkin tüketiciler de söz konusu terimin farkında olacaktır.

Bunun sonucu olarak satın alma koşulları ve müşteri kitlesi bakımından da karıştırılma ihtimalinin varlığı kabul edilmiştir.

5- İtiraz Sahibinin Markasının Gücü

Beşinci DuPont faktörüne göre, bir markanın tanınmışlığı, ayırt ediciliğine (ilişkin satış/pazarlama, reklam ve kullanım süresi vb.) ilişkin deliller o markanın gücünü ortaya çıkarır ve markanın sağladığı korumanın genişlemesine yardımcı olur. Ancak bu iddiayı kanıtlamak açıkça itiraz sahibinin görevidir.  Bir markanın ticari gücünü ölçebilmek için ise satış hacmine, satılan ürünler ile bağlantılı olan reklam harcamalarına ve markanın kullanım süresi gibi kanıtlara ihtiyaç duyulmaktadır.

  • Ofis ilk olarak MILLENNIUM FALCON ibaresinin hayali bir terim olarak itiraz sahibi tarafından yaratıldığını, bu sebeple de doğası gereği ayırt edici ve güçlü bir ibare olduğunu tespit etmiştir.
  • Star Wars filmlerinin başarısı söz konusu ibarenin bilinirliği için önemli bir delildir. MILLENNIUM FALCON ibaresinin de 1977 yılından bu yana Star Wars evreninde kullanılan ve tanınmış hale gelen bir ibare olduğunun tartışmaya yer bırakmadığı ifade edilmiştir. Aynı zamanda sunulan satış rakamları, gazete haberleri, sayısal veriler ile desteklenerek bu iddiaların kanıtlanmaktadır.

Sonuç olarak beşinci DuPont faktörü de itiraz sahibinin lehine sonuçlanmıştır.

6- Fiili Karıştırılma

Altıncı faktörde markalar arasındaki fiili karıştırılma incelenmektedir. Fiili karışıklığı, “olasılık” kavramından daha ciddi bir karıştırılma durumu olarak yorumlamamız mümkündür. Fiili karışıklık “karıştırılma olasılığı” bakımından ciddi bir kanıt oluşturmaktadır. Söz konusu fiili karışıklık durumunda, karıştırılma durumu tartışmaya gerek duymaksızın ortadadır.

Temyiz Kurulu bu faktöre ilişkin değerlendirmesini yaparken, söz konusu durumun ölçülebilmesi için başvuru sahibinin MILLENNIAL FALCON ibaresini önemli bir süre boyunca, ciddi kullanım sayılacak şekilde, itiraz sahibinin MILLENNIUM FALCON markasıyla aynı pazarda kullanmış olması gerektiğini belirtmiştir.

  • Başvuru sahibinin oldukça az sayıda performans sergilemesi, tek bir şehre bağlı kalması ve katılım sayıları, gişe fişleri, satış rakamları verilerinden hareketle, bu verilerin fiili karıştırmanın varlığının ölçülmesine imkân sağlayabilecek düzeyde olmadığı kararına varılmıştır.

Bu durum göz önünde bulundurulduğunda Temyiz Kurulu altıncı DuPont faktörü bakımından nötr kalmıştır.

7- Kötü Niyet

On üçüncü DuPont faktörü altında ise kötü niyet iddiaları incelenmektedir. Kötü niyet durumu karışıklığın varlığına ilişkin güçlü bir kanıttır ve taklitçinin kafa karışıklığı beklentisi sebebiyle böyle bir yorum yapılmaktadır.

İtiraz sahibi, başvuru sahibinin kötü niyetli olduğunu iddia etmektedir, çünkü başvurunun tarihinin manidar olduğu düşüncesindedir. Başvuru tarihi ile yakın tarihlerde gösterime giren Star Wars’ın yeni filmi Force Awakens’da MILLENNIUM FALCON’un oldukça önemli bir yere sahip olduğu belirtilmiştir.

  • Aynı zamanda başvuru sahibinin Facebook sayfasında Star Wars evrenine ait bir diğer uzay gemisi olan X-WING’in sahne şovu sırasında da kullanıldığı görülmüştür. Başvuru sahibi bu iddialara, dekorun mekân sahibi tarafından konumlandırıldığı ve kendisiyle ilgili olmadığı şeklinde cevap vermiştir.
  • İtiraz sahibi kötü niyete kanıt olarak yine başvuru sahibinin Facebook sayfasında yayınlanan konser afişini sunmuştur. Bu afişte yine Star Wars evreniyle bütünleşmiş iki karakterin resmi ve MILLENNIAL FALCON ibaresinin bir arada kullanıldığı görülmüştür. Başvuru sahibi, buna cevap olarak söz konusu ibarenin parodi nedeniyle bu şekilde kullanıldığını belirtmiştir.

Ancak Temyiz Kurulu, söz konusu delilleri sadece başvuru sahibinin parodi girişiminde başarısız olduğunun bir kanıtı olarak görmüştür.

Bu sebeple de kötü niyet iddiası bakımından nötr kalınmıştır.

Temyiz Kurulu, yazı boyunca sıralanan gerekçeler çerçevesinde, itiraz sahibinin karıştırılma olasılığının varlığı yönündeki iddialarının yerinde olduğu kanaatine ulaşmış ve başvuru sahibinin karıştırılmaya neden olmayacak bir marka seçme yönündeki yükümlülüğünü yerine getirmediği sonucuna varmıştır. Temyiz Kurulu, karıştırılma olasılığı iddiasını kabul ettiğinden, tanınmış markanın sulandırılması yönündeki iddiayı ayrıca incelememiştir.

Star Wars evreninin önemli parçalarından birisi olan MILLENNIUM FALCON, karardan anlaşılacağı üzere zaferlerine yeni birisini daha eklemiştir. Başvuru ile itiraz gerekçesi markanın kapsadığı mallar arasında açık bir benzerlik bulunmadığı halde, MILLENNIUM FALCON’un çok sayıda farklı mal ve hizmet için marka sahibince veya lisanslı kullanımı, bilinirliği, itiraz sahibi ile özdeşleşmesi, başvuru ile itiraz gerekçesi marka arasındaki yüksek derecedeki benzerlik gibi hususlar kazanılan zaferin ana gerekçeleri olmuştur.  

Son bir alıntıyla bitirelim: “Sinema tarihinde uzay gemisi içeren filmlerdeki gemiler arasında MILLENNIUM FALCON hepsinin üstünde yer alır.[3]”

Biz yazarlar da aynı fikirdeyiz!

Cansu ÇATMA BİLEN

cansucatma1@gmail.com

Önder Erol ÜNSAL

unsalonderol@gmail.com

Ekim 2020

[1] “You came in that thing? You’re braver than I thought.”

[2] “Fast ship? You’ve never heard of the Millennium Falcon?…I’ve outrun Imperial starships. Not the local bulk cruisers mind you, I’m talking about the big Corellian ships now…She may not look like much, but she’s got it where it counts, kid. I’ve made a lot of special modifications myself.”

[3] https://www.inafarawaygalaxy.com/2015/12/quotes-about-millennium-falcom-from.html#:~:text=These%20ships%20might%20come%20marginally,to%20Rey%2C%20it%20will%20do!

A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Kararları ve Uygulaması, Marka Nispi Ret Nedenleri

Malların Benzerliği Değerlendirmesi ve Toplumsal Tüketim Alışkanlıkları

USPTO Elma Şarabı ile Kahvenin Benzerliğini Değerlendirdi

Gıda ve içecek sektörlerine ait malların ve hizmetlerinin benzerliği değerlendirmesi, inceleme konusu ürünler aynı olsa da, toplumsal tüketim alışkanlıklarına göre değişik coğrafyaların tescil ofislerinde farklılık gösterebilmektedir. Örneğin; Türkiye’de kahvaltıda yaygın biçimde tüketilen zeytinin, bir diğer Türk ana kahvaltı ürünü olan peynirle benzerliği Türkiye’de güçlü biçimde savunulabilecekken, aynı argüman çok muhtemelen diğer birçok ülkede anlamlı olmayacaktır.

Bu yazıda aktaracağımız A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Temyiz Kurulu kararı, kanaatimizce Türkiye’de benzer olarak değerlendirilmesi mümkün olmayan mallara ilişkin olduğundan, yukarıda yer verilen iddiamızın somutlaştığı bir örnek olarak değerlendirilebilir.

Cooper Moon Coffee LLC (başvuru sahibi), “BEAN BLOSSOM” kelime markasını 30. sınıfa dahil “Alkollü içecekleri içermeyen kahve” için tescil ettirmek amacıyla USPTO’ya başvuruda bulunur.

BEAN BLOSSOM

USPTO, başvuruyu 33. sınıfa dahil “Elma şarabı (hard cider)” mallarını kapsayan önceden tescilli “BEANBLOSSOM” markasıyla karıştırılma olasılığı gerekçesiyle reddeder.

BEANBLOSSOM

Başvuru sahibi, kararın iptali için itiraz eder ve itiraz USPTO Temyiz Kurulu’nca incelenir. Temyiz Kurulu kararına okuyucularımız bu bağlantıdan erişebilirler.

Başvuru sahibi karara itirazında esasen; markaların aynı ve malların benzer olmadığı iddialarını öne sürmüştür.

Başvuru “BEAN BLOSSOM” ile ret gerekçesi marka “BEANBLOSSOM” Temyiz Kurulu’nca da neredeyse aynı işaretler olarak değerlendirilmiş ve buna ilaveten ret gerekçesi “BEANBLOSSOM” markasının ayırt ediciliği yüksek bir marka olduğu kanaatine varılmıştır.

Kararın devamında, başvuru sahibinin asıl iddiası yani, malların (kahve – elma şarabı) benzer olmadığı yönündeki argüman değerlendirilmiştir.

Temyiz Kurulu’nun bu hususa ilişkin değerlendirilmesi, ilgili içtihatı aktarmakla başlamıştır:

“Bu vakada olduğu gibi neredeyse aynı markalar incelenirken, karıştırılma olasılığı sonucuna varmak için mallar arasında aranacak benzerliğin derecesi azalır. Mallar veya hizmetler birbirleriyle rekabet eder veya doğaları gereği bağlantılı olmasa da aynı markaların kullanımı halinde ticari kaynağın aynı olduğu yönünde bir varsayım ortaya çıkabilir. Neredeyse aynı markalar söz konusu ise karıştırılma olasılığının sonucuna ulaşmak için mallar arasında tutarlı bir ilişkinin varlığı yeterlidir. Malların veya bunların pazarlanması yollarının bir şekilde bağlantılı olması yeterlidir…”

Kurul, sonraki safhada “kahve – elma şarabı” mallarının benzerliği / ilişkisi bakımından detaylı değerlendirmeye geçmiştir.

Başvuru sahibi; karşılaştırma konusu malların doğalarının farklı olduğunu sürmektedir. Kurulun bu iddiaya yönelik tespitleri aşağıdaki gibidir:

Elma şarabı, etanol içeren alkollü bir içecektir ve etanol yatıştırıcı etkiye sahiptir; buna karşın kahve yüksek oranda kafein içermektedir, kafein dünyanın en yaygın kullanıma sahip psikoaktif maddesidir ve uyarıcı işlevine sahiptir. Alkollü içeceklerin kullanımı yasal olarak sadece yetişkinlerle sınırlıdır, buna karşın yüksek kafein içeren kahvelerin sadece yetişkinlerce kullanımı konusunda Amerika Pediatri Akademisi’nin tavsiyesi bulunmaktadır. Her iki içecek de tarihsel ve dini açıdan kısıtlamaların konusu olmuştur. Uyarıcı veya yatıştırıcı maddeler içermeyen diğer içeceklerin tersine, bu tip maddeleri içeren elma şarabı ve kahve arasında belirtilen nedenle bir bağlantı bulunmaktadır ve bu bağlantı karıştırılma olasılığının varlığı bulgusunu desteklemektedir.

Bu hususa ilaveten, USPTO marka sicilinde “kahve – elma şarabı” mallarını bir arada içeren dört adet tescilli markanın varlığı da tespit edilmiştir. Karşılaştırma konusu malları bir arada içeren üçüncü kişi tescillerinin varlığı, inceleme konusu markaların ticari ölçekte bir arada kullanıldığının veya kamunun onlara aşina olduğunun kanıtı olmasa da, değerlendirilen mal veya hizmetlerin tek bir ticari kaynaktan gelebileceğini gösterme amacına hizmet eden belirli ölçüde ispat değeri bulunan bir unsurdur.

Ayrıca, inceleme sırasında kahvenin, elma şarabının bir bileşeni olarak kullanıldığı durumlara da rastlanmıştır.

Başvuru sahibi USPTO sicilinden çeşitli örnekler çerçevesinde, aynılık düzeyindeki markaların sicilde farklı firmalar adına tescilli olduğunu öne sürse de, Temyiz Kurulu sunulan örneklerin “elma şarabı ile biraların” bir arada tesciline ilişkin olduğunu, oysa ki incelenen vakada karşılaştırılan malların “elma şarabı ile kahveler” olduğunu belirterek bu yöndeki argümanı kabul etmemiştir.

Temyiz Kurulu, bu hususlara ilaveten karşılaştırma konusu malların, aynı tüketici grubuna (genel anlamda yetişkinler) hitap ettiğini de belirlemiştir.

Belirtilen tüm gerekçelerin ışığında Temyiz Kurulu; elma şarapları ve kahvenin yatıştırıcı ve sakinleştirici etkileri bağlamında benzer kategoride bulunmaları, her ikisinin de yetişkin tüketicilere hitap etmeleri, kahvenin elma şarabının bir bileşeni olarak kullanılabilmesi, her iki ürünü de içeren önceki tescillerin bulunması ve malların çakışan ticari dağıtım kanallarının ve alıcılarının bulunması nedenleriyle, malların ilişkisinin karıştırılma olasılığının varlığını desteklediği sonucuna ulaşmıştır.

Sayılan tüm nedenlerle; inceleme konusu markalar arasında karıştırılma olasılığının bulunduğu neticesine varılmış ve başvuru hakkındaki ret kararı Temyiz Kurulu’nca onanmıştır.

Başa dönecek olursak; elma şarapları ve kahve mallarının benzer veya ilişkili mallar olarak değerlendirilmesi olasılığı, kanaatimizce Türkiye bakımından mevcut değildir. A.B.D. tüketicileri bakımından USPTO malların bağlantı olduğu neticesine varmış olsa da, farklı coğrafyalardaki tüketici grupları esas alınarak yapılacak incelemelerin tersi yönde sonuçlara varması çok olasıdır. Bu bağlamda, malların veya hizmetlerin benzerliği veya ilişkisi incelenirken, kendi ülkesindeki tüketim alışkanlıklarını esas alarak inceleme yapan bir ülke ofisinin değerlendirmesinin, her durumda diğer ülke tescil otoritelerine ışık tutamayacağını kabul etmek gerekmektedir.

Önder Erol ÜNSAL

Ekim 2020

unsalonderol@gmail.com

A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Kararları ve Uygulaması, Marka Mutlak Ret Nedenleri

-Muhafazakar Enstitü- Din, Siyaset ve Eğlence Alanlarında Bilgi Sağlama Hizmetleri İçin Doğrudan Tanımlayıcı mıdır? (USPTO Temyiz Kurulu Kararı)

Son yıllarda ülkemizde eğitim sektöründe çeşitlileşme, özel ilgi alanlarına ve küçük gruplara yönelik eğitimlerde artış gözlenmektedir. Kanaatimce bu halin sosyal medya kullanımdaki artış ve sosyal medya aracılığıyla tanıtım – reklamla da doğrudan ilişkisi bulunmaktadır.

Alanlarının gerçek uzmanı olan kişiler, fazlaca sermayeye veya kompleks iş bağlantılarına ihtiyaç duymaksızın, alanlarının ilgililerine sosyal medya aracılığıyla kolaylıkla ulaşabilmekte ve sadece eğitim amacıyla birkaç saatliğine geçici olarak kiraladıkları salon, restoran veya sınıflarda özel amaçlı eğitimlerini gerçekleştirebilmektedir. Entelektüel birikimlerini gelire dönüştüren eğitimciler ve herhangi aracı olmaksızın yetkin isimlerle doğrudan muhatap olarak istedikleri eğitimi alan kullanıcılar, bu durumdan genel anlamıyla oldukça memnundur.

Nispeten yeni sayılabilecek bu iş alanının marka tescil pratiklerine de yansıması bulunmaktadır. Eğitimin verildiği alanı gösteren isimler ile bir eğitim faaliyetini çağrıştıran kurumsal isimlerin birbirleriyle kombine edilmesiyle oluşturulan marka tescil başvurularına son yıllarda sıklıkla rastlanmaktadır. Gerçek hayatta karşıma çıkan örnekleri belirtmeyeceğim, ancak bir fikir oluşması için birkaç örneği kendim türeteyim: “Viski Akademisi”, “Yazılım Enstitüsü”, “Şiir Okulu”, “Denetim Akademisi”, “Natürmort Atölyesi”, vb.

Yukarıda örneklerle sınırlı düşünmemek kaydıyla, bu ve benzeri nitelikteki marka tescil başvurularının, mutlak ret nedenleri kapsamında reddedilip reddedilemeyeceği veya incelemede kullanılacak ölçütlerin neler olması gerektiği de tartışma konusudur. Türk Patent ve Marka Kurumu’nun 2019 yılında güncelleştirerek yeniden yayımladığı Marka İnceleme Kılavuzunda konu hakkında kısa bir bölüm bulunmaktadır:

Bu yazının gayesi, kılavuzdaki değerlendirmeleri tartışmak ve konuya yeni bir boyut kazandırmak değildir. Yazının uzun girişinin nedeni, aşağıda sizlere aktaracağımız USPTO Temyiz Kurulu kararını hangi amaçla seçtiğimizi düzgün biçimde açıklamak ve konunun Türkiye açısından da önemli olduğuna dikkat çekmektedir. Bunu gerçekleştirebildiğimizi düşünerek karara geçiyoruz.

USPTO Temyiz Kurulu’nun 8 Ekim 2019 tarihinde verdiği kararla “Conservative Institute” marka tescil başvurusunun tanımlayıcılık gerekçesiyle reddedilmesi kararını onamıştır. Kurul kararı http://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/ttabvue-87658084-EXA-11.pdf bağlantısından görülebilir.

2017 yılında kurulan “Conservative Institute, LLC” firması “Conservative Institute” kelime markasını “Sınıf 35: Siyaset alanında global bir iletişim ağı vasıtasıyla online bilgi sağlama hizmetleri. Sınıf 41: Eğlence alanında global bir iletişim ağı vasıtasıyla online bilgi sağlama hizmetleri. Sınıf 45: Din alanında global bir iletişim ağı vasıtasıyla online bilgi sağlama hizmetleri.” için tescil ettirmek için başvuruda bulunur.

“Conservative Institute” ibaresi Türkçe’ye “Muhafazakar Enstitü” olarak çevrilebilecek bir kelime kombinasyonudur. Başvuru sahibi, muhafazakar hayat ve siyaset anlayışının ilkelerini savunmak amacıyla web sayfasında günlük içerik sunan bir kuruluştur. 2017 yılında kurulmuş organizasyonun www.conservativeinstitute.com alan adlı web sayfasından, kuruluşun ilkeleri ve amacı hakkında bilgi edinilmesi mümkündür.

USPTO, başvuyu tanımlayıcılık gerekçesiyle reddeder ve başvuru sahibi karara karşı itiraz eder. İtiraz, USPTO Temyiz Kurulu’nca incelenerek, aşağıdaki nedenlerle reddedilir.

Yerleşik içtihada göre münhasıran tanımlayıcı markalar, tescil talebine konu mal ve hizmetlerin niteliğini, kalitesini veya bir özelliğini doğrudan bildiren işaretlerdir. Bir işaretin doğrudan tanımlayıcı olması için mal veya hizmetin her özelliğini bildirmesi gerekmez, mal veya hizmetin önemli bir özelliğinin, niteliğinin veya vasfının bildirilmesi yeterlidir.

Başvuruda yer alan kelime unsurlarından “conservative (muhafazakar)”, “geleneksel görüş ve değerleri savunan, değişime karşı çıkma eğiliminde olan, muhafazarlık felsefesinden veya politik akımından gelen”; “institute (enstitü)” ise “bir amacı desteklemek için kurulmuş bir yapı; özellikle teknik konular alanında faaliyet gösteren eğitim kurumu” anlamlarına gelmektedir.

Başvuru hakkında ret kararını veren uzman, başvuru sahibinin web sitesinden topladığı kanıtları da karara ekleyerek, “muhafazakar enstitü” anlamına gelen “conservative institute” ibaresinin başvuru kapsamındaki “Sınıf 35: Siyaset alanında global bir iletişim ağı vasıtasıyla online bilgi sağlama hizmetleri. Sınıf 41: Eğlence alanında global bir iletişim ağı vasıtasıyla online bilgi sağlama hizmetleri. Sınıf 45: Din alanında global bir iletişim ağı vasıtasıyla online bilgi sağlama hizmetleri.” için doğrudan tanımlayıcı olduğu sonucuna ulaşmıştır.

Ayrıca, başvuru sahibinin kendi web sayfasında da belirtildiği üzere, “conservative institute” muhafazakar hayat ve siyaset anlayışının ilkelerini savunmak amacıyla web sayfasında günlük içerik sunan bir kuruluştur.

Temyiz Kurulu; başvurunun anlamı ve başvuru kapsamında bulunan hizmetlerin niteliği dikkate alındığında, tüketicilerin başvuruya konu markanın sunulan hizmetler hakkında doğrudan mesaj ilettiğini anlayacakları görüşündedir. Daha açık ifadeyle başvuru; kapsadığı hizmetler bakımından, yani siyaset, eğlence ve din alanlarında online sağlanan bilgi hizmetleri açısından muhafazakar inançlara ve muhafazakar bakış açısına yer verildiği mesajını tüketicilere doğrudan iletmektedir. Bu bağlamda başvuru hakkında doğrudan tanımlayıcılık gerekçesiyle verilen ret kararı yerinde görülmüştür.

Başvuru sahibi, markasının muhafazakarlığı yüceltmediğini belirtse de, buradaki soru markanın muhafazakarlığı yüceltip yüceltmediği değil, kapsadığı hizmetler bakımından tanımlayıcı olup olmadığıdır ve Kurul da USPTO uzmanı gibi başvurunun kapsadığı hizmetler bakımından açıkça tanımlayıcı olduğu görüşündedir.

Temyiz Kurulu belirtilen nedenlerle başvuru hakkındaki ret kararını onamış ve itirazı reddetmiştir.

Benzeri bir başvuru, ülkemizde ne şekilde değerlendirilirdi sorusunun yanıtı elbette bu yazıda yer almıyor; ancak bu başvuru özelindeki değerlendirmelerin yerindeliği tartışmaya açık olarak da görülebilir. Görüşünü belirtmek isteyen okuyucularımızın yorumlarını duymaktan memnun olacağız.

Önder Erol ÜNSAL

Kasım 2019

unsalonderol@gmail.com

A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Kararları ve Uygulaması, Marka Mutlak Ret Nedenleri

Bir Zamanlar Amerika’da: Yasak Maddelerin İnsan Vücuduna Aktarımı Amaçlı Malzemeler Marka Tesciline Konu Olabilir mi? USPTO Temyiz Kurulu Sözünü Söyledi

“Cannabis sativa” bitkisinin, yani çoğunluğumuzun bildiği ismiyle “hint keneviri” bitkisinin yaprakları ve tohumları uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin üretiminde kullanılmaktadır. Bu tür maddelerin kullanımı ve bulundurulması dünya genelinde çoğunlukla kanun dışıdır. Bununla birlikte, A.B.D.’nin bazı eyaletlerinde hint keneviri veya marihuananın kullanımı, belirli şartlar dahilinde yasaldır, ancak bu eyaletlerdeki durum, konu federal düzeyde marka tesciline geldiğinde problemlere yol açmaktadır. Cannabis tüketilirken kullanılan malzemelerin, tescilli markaların kapsamında korunmasına ilişkin hususlar, A.B.D. marka hukuku ve uygulamasında yoğun biçimde tartışılmaktadır.

Bu yazıda size tartışmaların önemli eksenlerinden birini göstereceğiz ve federal bir devlet kurumu olan A.B.D. Patent ve Marka Ofisi‘nin (USPTO) konu hakkındaki değerlendirmesi hakkında fikir vermeye gayret edeceğiz.

“Canopy Growth Corporation” (başvuru sahibi), 2014 yılında USPTO’ya “JUJU RX” kelime markasının “dumansız hint keneviri buharlaştırma cihazları, yani tüttürme amaçlı oral buharlaştırıcılar; buharlaşmış hint kenevirini iletme cihazları, yani tüttürme amaçlı buharlaştırıcılar” malları için tescil edilmesi talebiyle başvuruda bulunur. Başvuru sahibi, buna ilaveten aynı malların tescili amacıyla “JUJU HYBRID” başvurusunda da bulunmuştur.

USPTO uzmanı her iki başvuruyu da markaları kanunlara uygun biçimde iyi niyetli kullanım amacının bulunmaması nedeniyle reddeder.

Başvuru sahibi bu kararlara karşı itiraz eder ve itirazlar USPTO Temyiz Kurulu’nca incelenir. Kurul’un itirazlar hakkında verdiği ve bu yazıda sizlere aktarılacak olan kararın http://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/ttabvue-86475885-EXA-19.pdf bağlantısından görülmesi mümkündür.

Kurul’un, kullanım niyetine bağlı başvurulardaki önceki içtihadı, “Eğer ki, başvuruya konu mallar, Federal Kontrol Altında Bulunan Mallar Kanunu‘na (CSA) göre kanun dışı ise, bu mallar başvuru sahibince ticarette kullanılamayacağından, başvuru sahibinin malları iyi niyetle kullanımının hukuken imkansız olduğu” yönündedir.

İncelenen vakada, daha öncekilerde olduğu gibi, başvuru sahibi mallarını hint keneviri veya marihuana buharlaştırıcılar olarak tanımlamıştır. CSA’ya göre marihuana bulundurulması kanunsuz olan kontrol altındaki bir maddedir ve böyle bir maddenin insan vücuduna herhangi bir biçimde intikal ettirilmesini sağlayan her tür cihaz, donanım, alet de CSA çerçevesinde satışa sunumu veya ticari kullanımı kanun dışı olan ilaç donanımlarıdır. CSA’da marihuana, “cannabis sativa (hint keneviri) bitkisinin her tür parçası, bu bitkiden elde edilen reçine, bu bitkiden, tohumlarından veya reçinesinden üretilen her tür bileşen, ürün, tuz, türev, karışım” olarak yer almaktadır.

Belirtilen tanımlar ve inceleme konusu vakaya ilişkin kayıtlar dikkate alınınca, başvuru kapsamında hint kenevirine yapılan atıfların, CSA’da yer alan tanım kapsamındaki marihuanaya yapıldığı anlaşılmaktadır. Bu çerçevede, hint keneviri veya marihuanayı insan vücuduna herhangi bir şekilde aktarma amaçlı malzemeler, CSA kapsamında kanun dışı ilaç donanımlarıdır ve başvuru kapsamındaki mallar da bu klasmana girmektedir.

Malların ifade ediliş biçimi, malların amacının marihuanayı veya hint kenevirini insan vücuduna aktarmak olduğunu göstermektedir. Başvuru sahibi de malların amacına yönelik bu tespite itiraz etmemektedir. Başvuru sahibinin iddiası, tescilini talep ettiği malların, devlet tarafından satışına izin verilen ve düzenlenen hint keneviri endüstrisi satıcıları veya işletmecileri için tasarlandığıdır. Bu noktada, bazı A.B.D. eyaletlerinde sağlık amaçlı marihuana ticaretinin yasal olduğu bir kez daha belirtilmelidir.

Buna karşılık USPTO Temyiz Kurulu’na göre, USPTO’ya yapılan başvurular sonucu federal marka tescili elde edilmektedir ve dolayısıyla kanunilik meselesinin, gene bir federal kanun olan CSA’ya göre değerlendirilmesi gerekmektedir.

Başvuru sahibinin bir diğer iddiası, elektronik sigaralar gibi diğer oral buharlaştırıcı cihazların marka olarak tescil edilmesi önünde engel bulunmaması ve paralel değerlendirme yapılması gerekliliğidir. Bu tip mallar CSA kapsamında kanun dışı olmadığından, paralel değerlendirme yapılması Kurul’a göre mümkün değildir.

Başvuru sahibi, üçüncü kişilere ait bazı önceki tescilleri emsal olarak göstererek markasının tescil edilmesini talep etmektedir. Kurul, bu tescillerin bir kısmının CSA’daki yasal kullanım hallerine ilişkin olduğunu, dolayısıyla incelenen vaka için emsal teşkil etmeyeceğini, bunun ötesinde her vakanın kendi halleri çerçevesinde inceleneceğini belirtmiştir. Buna ilaveten bazı önceki tesciller, incelenen başvuruyla benzer özellikler gösterse de, USPTO’nun bu tescillere izin vermiş olmasının, Kurul veya Mahkemeler açısından bağlayıcılık taşımadığının da altı çizilmiştir.

Başvuru sahibi son olarak, Cole Memo isimli federal bir direktifi işaret ederek, başvuru kapsamındaki malların kanuni olduğunu iddia etmiştir. Temyiz Kurulu, bir kanun olan CSA’nın varlığı karşısında Cole Memo direktifinin dikkate alınamayacağını, kaldı ki bu direktifin de 2018 yılında iptal edildiğini belirterek, bu iddiayı da kabul etmemiştir.

Sonuç olarak, Temyiz Kurulu başvuru sahibinin tüm iddialarını reddederek başvurular hakkındaki ret kararlarını, başvuruların kapsamındaki mallara ilişkin kullanım niyetinin kanun dışı olması gerekçesiyle onamıştır.

Karar, Cannabis endüstrisi için sevindirici olmasa da, yoğun tartışmaların yaşandığı bu alanda gelecek günlerin ne getireceğini hep birlikte göreceğiz.

Son Not: Yazıyı yazmaya başladığım andan şu ana dek aklımda Sergio Leone‘nin hayranı olduğum ve onlarca kez izlediğim Bir Zamanlar Amerika’da (Once Upon a Time in America) filmi vardı. Neden mi? Film Noodles (Robert De Niro) bir afyon evinde uyuşturucunun etkisi altındayken başlar ve finalde de Noodles gene afyon evindeyken biter. Yaklaşık 4 saat süren, flashbacklerle dolu ve yoksulluk, dostluk ve ihanet başta gelmek üzere nice kavramı bir arada sorgulatan bu filmi, izleyenler de izlemeyenler de DVD’sini edinip ilk kez veya yeniden görsün. Ve evet, Ennio Morricone‘nin müzikleri en az film kadar güzel, belki de filmin önünde, hatta bana sorarsanız tüm zamanların en iyi soundtrack albümü Bir Zamanlar Amerika’da filmine aittir. Onun da Youtube bağlantısını aşağıya ekleyeyim, tadını çıkarın!

Önder Erol ÜNSAL

Ekim 2019

unsalonderol@gmail.com

A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Kararları ve Uygulaması, Marka Nispi Ret Nedenleri

Erkek Vücudu Biçimli Parfüm Şişeleri Hangi Halde Karıştırılır? USPTO Temyiz Kurulu Ne Demiş?

Parfüm şişeleri standart parfüm şişesi görünümünden uzaklaştıkları ölçüde, parfümleri ayırt etmek için kelime markaları kadar işlevsel hale gelmektedir.

Parfüm tutkunları, kullandıkları parfümün sadece şişesine bakarak, yani kelime markasını görmeden veya parfümü koklamaya ihtiyaç duymadan, kokunun markasını söyleyebilmeye yetisine çoğunlukla sahiptir. Elbette bu durum, bütün parfüm şişeleri açısından değil, stilize parfüm şişeleri bakımından geçerlidir. Böyle bir halde, stilize parfüm şişeleri birbirlerine benzerse, şişelerin benzerliği nedeniyle tüketicilerin markaları karıştırması olasılığından bahsetmek mümkün hale gelecektir.

Peki, parfüm şişeleri arasında karıştırılma olasılığının varlığından bahsedebilmek için ne düzeyde bir benzerlik aranmalıdır? A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Temyiz Kurulu aşağıda yer vereceğimiz kararında bu soruyu erkek vücudu görünümlü parfüm şişeleri açısından vermiştir.

“Coscentra B.V.” aşağıda görseline yer verdiğimiz şekil markasının “parfümler ve esans yağları” için tescil edilmesi talebiyle USPTO’ya başvuruda bulunur. Başvuru tarifnamede; “Marka, malların erkek vücudu şeklindeki ambalajının üç boyutlu görünümünden oluşmaktadır. Sprey başlığını tasvir eden kesik çizgiler markanın parçası değildir. Markanın bir özelliği olarak renk talebi bulunmamaktadır.” biçiminde anlatılmıştır.

USPTO’da yapılan inceleme neticesinde uzman, başvuruyu aşağıdaki tescilli şekil markasıyla karıştırılma olasılığı gerekçesiyle reddeder. Ret gerekçesi markanın kapsamında da “parfümler” yer almaktadır.  Ret gerekçesi markanın tarifnamesi; “Marka, malların ambalajının üç boyutlu şeklinden oluşmaktadır. Şekildeki çizgi kısımlar mavi renk içindir.” biçimindedir.

Başvuru sahibi ret kararına karşı itiraz eder ve itiraz USPTO Temyiz Kurulu’nca 26 Mart 2019 tarihinde karara bağlanır. Kararın tüm metninin http://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/ttabvue-79196465-EXA-14.pdf bağlantısından görülmesi mümkündür.

Temyiz Kurulu kararına karıştırılma olasılığı hakkındaki içtihatla başlar. IPR Gezgini’nde bu içtihadı daha önce defalarca yazdığımız için bir kez daha tekrarlamayacağız.

Karardaki ilk tespit, markaların kapsadığı malların aynı olduğuna ilişkindir. Devamında markaların benzerliği hususu detaylıca irdelenir.

Markaların benzerliği incelenirken dikkate alınan temel ilke, markaların yanyana konularak karşılaştırılması suretiyle birbirlerinden ayırt edilip edilmeyeceklerinin test edilmesi değil; oluşturdukları bütüncül ticari izlenim itibarıyla birbirleriyle yeterli düzeyde benzer olup olmadıklarının, bu yolla da malların ticari kaynağına ilişkin karıştırmanın ortaya çıkıp çıkmayacağının değerlendirilmesidir. Markaların benzerliği değerlendirilirken, markalar parçalara bölünerek, bu unsurların farklılıkları değil, markaların bütünsel olarak benzer olup olmadıkları dikkate alınmalıdır. Bu değerlendirme yapılırken farklı unsurların benzerliği göz önüne alınabilir. İncelenen vakada mallar aynı olduğundan, karıştırılma olasılığının varlığı sonucuna ulaşabilmek için markaların benzerliğine duyulan ihtiyaç nispeten azalacaktır.

Başvuru ve ret gerekçesi marka parfüm şişelerinden oluşmaktadır. Normal pazar koşullarında, tüketicilerin markaları yanyana inceleme lüksü genellikle bulunmamaktadır, dolayısıyla tüketiciler karşılaştırmayı yaparken tam ve noksansız olmayan hafızalarından yararlanırlar. Ortalama tüketicinin hafızasının odağında, ürünleri spesifik değil genel izlenimi bulunmaktadır. Bu vakada, ortalama tüketici parfüm satın alabilecek her bireydir.

USPTO uzmanı kararında, her iki markanın da malların erkek vücudu biçimindeki ambalajından oluşmaları nedeniyle görsel, çağrışımsal ve bütünsel ticari algı anlamında benzer olduklarını öne sürmektedir. Başvuru sahibi de, markaların erkek vücudu biçimindeki ambalajlardan oluştuğunu kabul etmektedir, ancak ona göre vücutların biçimi tüketicilerin onları farklı ticari kaynaklardan gelen ürünler olarak değerlendirmelerini sağlayacak derecede farklıdır.

Başvuru sahibi, Britannica Ansiklopedisi’nde yer alan farklı vücut tiplerinden (endomorphic yani yuvarlak şişman vücut tipi; mesomorphic yani kaslı vücut tipi; ectomorphic yani zayıf düz vücut tipi) bahsetmiş;  buna bağlı olarak markalardaki erkek vücutlarının farklılıklarını belirtmiştir. Başvuru sahibine göre, ret gerekçesi markadaki erkek vücudu zayıf fiziğe sahip ve penissiz iken, başvurudaki erkek vücudu kaslı fiziğe ve penise sahiptir. Buna ilaveten; tüketiciler her tür medyada erkek biçimlerini görmeye alışkındır ve tüm erkeklerin aynı fiziğe sahip olmadıklarını bilirler; başvurudaki erkek vücudu şekli kaslı ve daha orantılı iken, ret gerekçesi markadaki erkek vücudu zayıf üst gövde ve orantısız derecede büyük kalçalara sahiptir; tüketici ürünlerinde penis çoğunlukla gösterilmese de başvuruda penis yer almaktadır ve tüketiciler bunu haliyle fark edecektir; ret gerekçesi markada kollar hemen kesilmişken, başvuruda kollar daha uzundur ve dolayısıyla geniş omuzlar belirgin hale getirilmiştir.

Temyiz Kurulu, başvuru sahibinin markaların belirli yönleriyle farklılıklar içerdiği yönündeki iddiasına katılmaktadır; bununla birlikte Kurul incelemesi markaların görsel, çağrışımsal ve bütüncül ticari izlenimi dikkate alınarak yapılmalıdır. Uzman kararında düzinelerce parfüm şişesi şekline yer vermiştir ve bunların hiçbirisi erkek vücudu şeklinden oluşmamaktadır. Ret gerekçesi marka esas sicilde tescillidir ve korumadan muaf tutulan unsur veya kullanım sonucu kazanılmış ayırt edici nitelik içermemektedir. Bir diğer deyişle, ret gerekçesi markanın ticari veya kavramsal olarak zayıf olduğuna ilişkin bir kanıt bulunmamaktadır. Tersine, bütüncül olarak bakıldığında başvuru ve ret gerekçesi marka görsel, çağrışımsal ve ticari algı bakımından birbirleriyle benzerdir. Her iki marka da, tüketicilerce erkek vücudu biçiminde parfüm şişesi olarak anılacaktır. Sonuç olarak Kurul’a göre, markalar arasında benzerlik bulunmaktadır.

Temyiz Kurulu; malların aynı olması ve aynı ticari kanallarda dolaşımda olmasını, aynı tüketicilere hitap etmesini ve markaların görsel, çağrışımsal ve ticari algı bakımından benzer olmalarını birlikte dikkate aldığında, markalar arasında karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkabileceği görüşüne ulaşmış ve başvuru hakkındaki ret kararını onamıştır.

Okuyucularımıza bir kez daha hatırlatmak isteriz ki, bu ret kararı yayıma itiraz üzerine verilmemiştir, tersine USPTO resen yaptığı incelemede markalar arasında karıştırılma ihtimalinin bulunduğuna karar vermiştir ve bu karar yukarıda okuduğunuz üzere Temyiz Kurulu’nca onanmıştır.

İçlerinden birisi olmasam da parfüm meraklısı okurlarımızın çoğu gibi ben de, ret gerekçesi markanın Jean Paul Gaultier’in efsanevi erkek parfümü şişesi olduğunu biliyorum. Uzman kararında ret gerekçesi markanın bilinirliğinden, dolayısıyla artırılmış ayırt edici gücünden hiç bahsedilmemesi bana tuhaf geldi diyebilirim.

Önder Erol ÜNSAL

Eylül 2019

unsalonderol@gmail.com

A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Kararları ve Uygulaması, Marka Mutlak Ret Nedenleri

Kamu Kurumlarını Çağrıştıran Kelimeler Marka Olarak Tescil Edilebilir mi? USPTO Temyiz Kurulu TSA-KIT Kararı

Türkiye’de her geçen yıl artmakta olan marka tescil başvuruları, karar verilmesi güç, yeni karşılaşılan tipte başvuruları da yanında getirmektedir. Bununla birlikte, bu yazının ses, koku, pozisyon, hologram gibi geleneksel olmayan marka türlerine ilişkin olmadığını en başta ifade etmek yerinde olacaktır. Son yıllarda karşılaşılan başvuru tiplerinden birisi, genel anlamda kamu organlarına, kamusal simgelere, kamunun düzenleyici kurumlarının kullandığı standardizasyon kavramlarına, devletin önemli projelerine referanslar içeren, buna karşın kamunun organları tarafından yapılmayan başvurulardır. Bu noktada kamuyla kast ettiğimizin sadece devlet veya onun organları olmadığını, kamu yararına faaliyet gösteren ve genellikle kar amacı gütmeyen kuruluşları da kapsadığını belirtmek yerinde olacaktır.

Anılan tipteki başvuruların temel amacı, kanaatimize göre, kamusal faaliyet gösteren kuruluşlarla, başvurunun veya başvuru sahibinin bağlantısının bulunduğu mesajının tüketicilere verilmesi veya kamu tarafından aranan standartların sağlandığı algısının tüketicilerde yaratılması ve bu yollarla ticari rakipler karşısında tercih edilirlik kazanmanın yolunun açılmasıdır.

Belirtilen nitelikteki başvurular için uygulanacak ret gerekçesinin içeriği hakkında tartışmalar ortaya çıkmaktadır. Uygulanması gereken ret gerekçesi, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 5/1-(f) bendi[1] mi olmalıdır yoksa aynı kanunun 5/1-(ı)[2] bendi mi tercih edilmelidir?

5/1-(f) bendi, açık olarak malın veya hizmetin niteliği, kalitesi, coğrafi kaynağı konusunda yanıltıcılığı işaret ettiğinden ve bu tip başvurularda malın veya hizmetin niteliğinin, kalitesinin, coğrafi kaynağının yanıltıcılığından ziyade, başvuru sahibinin kimliğinden kaynaklanan bir yanıltıcılık hali bulunduğundan, kanaatimizce 5/1-(f) bendi yerinde bir ret gerekçesi olmayacaktır. Bu bağlamda, bize göre, tercih edilmesi gereken ret gerekçesi 5/1-(ı) bendidir, şöyle ki başvuru sahibi kamu otoritesini kullandığı (veya onun verdiği yetkiyle faaliyet gösterdiği) intibaını vererek, tüketicileri yanıltmakta ve bu yolla -geniş anlamda- kamu düzenine aykırı biçimde hareket etmektedir. Bu husus tartışmaya açıktır ve kanaatimizce tartışılması yerinde olacaktır.

Yurtdışında da bu tip başvurularla karşılaşılmaktadır ve bu yazıda bir USPTO Temyiz Kurulu kararı özelinde A.B.D. uygulaması hakkında bilgi vermeye gayret edeceğiz.

Öncelikli olarak, A.B.D. Marka Kanunu’nda yer alan ret gerekçelerinin, Avrupa Birliği ve dolayısıyla ondan esinlenilen Türk mevzuatından farklı olduğu belirtilmelidir.

A.B.D. Marka Kanunu, madde 2(a), “Yaşayan veya ölmüş kişilerle, kurumlarla, inançlarla veya ulusal sembollerle yanlış bir bağlantı kurulmasını sağlayacak işaretlerin” de reddedileceği hükmünü içermektedir. Belirtilen hüküm, kurumlarla yanlış bir bağlantı kurulmasını sağlayacak işaretlerin reddedileceği talimatı bağlamında, yukarıda açıkladığımız husus hakkında oldukça açık bir tabloyu ortaya koymaktadır. Bununla birlikte, değerlendirmenin ne şekilde yapıldığı konusunda aşağıda yer vereceğimiz karar okuyucularımızı daha da aydınlatacaktır.

USPTO Temyiz Kurulu, http://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/ttabvue-87215481-EXA-14.pdf bağlantısından görülebilecek, 24 Ocak 2019 tarihli kararı ile madde 2(a) kapsamında verilen bir USPTO kararını onamıştır.

TSA-KIT ibareli bir kelime markasının “Sınıf 21: Boş satılan şişeler” malı için tescil edilmesi amacıyla Elisabeth Stecki DBA Whineware tarafından bir başvuru yapılır. Başvurudaki “kit” kelimesinin Türkçe karşılığı “donanım, malzeme, set” kelimeleridir.

USPTO uzmanı, başvurunun A.B.D. Yurtiçi Güvenlik Bakanlığı Ulaşım Güvenliği İdaresi ile yanlış biçimde bağlantı kurulmasını sağlayacağı gerekçesiyle madde 2(a) çerçevesinde reddeder.  Bu noktada A.B.D. Yurtiçi Güvenlik Bakanlığı’nın Ulaşım Güvenliği İdaresi‘nin İngilizce karşılığının Transportation Security Administration, kısaltmasının ise “TSA” olduğu belirtilmelidir. Bir diğer deyişle uzman “TSA-KIT” ibaresini “TSA sti (donanımı)” olarak tespit ederek başvuruyu reddetmiştir.

Okuyucularımızın zihninde daha açık bir resim oluşturmak amacıyla, Ulaşım Güvenliği İdaresi‘nin, yani TSA‘nın uçaklarda sıvı taşınması ve diğer uçuş güvenliği standartlarını belirleyen idare olduğu öncelikli olarak belirtilmelidir. Bu bağlamda, uzmana göre, TSA-KIT terimi, TSA standartlarına uygun donanım ve malzemeleri işaret etmektedir ve uçuşlardaki en önemli standartlardan birisi de TSA düzenlemelerine uygun şişelerdir (bu şişeler içecek, ilaç, bebek maması, vb. taşımak amaçlı da olabilir). Uzman ve TTAB kararda, üçüncü kişilerin TSA standartlarına uygun ürünleri işaret ettikleri ticari kullanımın varlığını göstermiştir. Aşağıda örnek görseller yer almaktadır:

Dahası başvuru sahibinin kendisi de ürünlerinin önemli özelliklerinden birisinin TSA standartlarına uygunluk olduğunu belirtmektedir:

Yukarıdaki bilgiler Temyiz Kurulu kararının değerlendirme bölümünde yer alsa da, başvurunun ret gerekçesinin okuyucularımızla daha kolaylıkla anlaşılabilmesi bakımından bu bilgilere başlangıçta yer vermeyi tercih ettik.

Temyiz Kurulu değerlendirmesinde ilk olarak, madde 2(a)’nın uygulama alanını ve uygulanacak testi açıklamıştır.

Kurul’a göre, devlet (hükümet) organları, içtihat gereğince madde 2(a)’nin yanlış bağlantı kurulmasını engelleme yasağı kapsamında korunacak kişiler kapsamına girmektedir. Madde 2(a)’nın gerekçesi, madde 2(d)’nin yani karıştırılma olasılığının gerekçesinden farklıdır. Madde 2(a) kapsamında aranan husus, davalının mallarının ticari kaynağının davacı olduğu şeklinde tüketicilerde ortaya çıkacak bir algı değildir; tüketicilerin davalının mallarının davacıyla bağlantılı olduğu yönünde yanlış bir bağlantı kurması gerekmektedir. Karıştırılma olasılığı, kamuyu malların ticari kaynağı konusunda karıştırmadan korumayı amaçlarken, madde 2(a) kapsamında yanlış bağlantı kurulmasını engelleme hükmünün asıl amacı halkı korumak değil, kişilerin veya kurumların şahsiyetlerinin sömürülmesini engellemektir.

Bir terimin madde2(a) kapsamına girip girmediğini değerlendirmek için içtihatta dört aşamalı bir test bulunmaktadır. Bu testin basamakları incelenen vakaya uyarlandığında, yanıtlanması gereken sorular aşağıdaki şekilde ortaya çıkmaktadır:

(1) Başvurusu yapılan marka, başka bir kişi veya kurum tarafından daha önce kullanılan ismin veya kimliğin aynısı veya yakın derecede benzeri midir? İncelenen vakada bu kurum TSA’dır. (2) Başvurusu yapılan marka, münhasıran ve hata olmaksızın TSA’yı işaret eder biçimde mi algılanacaktır? (3) Başvuru kapsamında bulunan mallarla TSA’nın bağlantısı bulunmakta mıdır? (4) Başvuru kapsamındaki mallar bakımından marka kullanıldığında, TSA’nın ününden – bilinirliğinden dolayı, TSA’yla bağlantı kurulabileceği varsayılabilir mi?

Temyiz Kurulu, vakayı belirtilen test kapsamında değerlendirmiştir. Buna göre:

(1) Başvurusu yapılan marka, başka bir kişi veya kurum tarafından daha önce kullanılan ismin veya kimliğin aynısı veya yakın derecede benzeri midir?

TSA, Ulaşım Güvenliği İdaresi (Transportation Security Administration)’ni resmi ve gayriresmi biçimde işaret etmektedir ve bu kuruluş A.B.D. Yurtiçi Güvenlik Bakanlığı’nın bir alt birimidir. TSA, 11 Eylül sonrasında kurulmuştur ve A.B.D.’ye giren ve çıkan yolcuların tamamını incelemektedir.

Kurul’a göre, TSA-KIT ibaresi TSA kısaltmasının yakın derecede benzeridir. Kurumun kısaltması ve devamında KIT ibaresinden oluşan başvuruda, KIT ibaresi malların bir kit (set, donanım) şeklinde satıldığını işaret etmektedir.

(2) Başvurusu yapılan marka, münhasıran ve hata olmaksızın TSA’yı işaret eder biçimde mi algılanacaktır?

Başvuru sahibi TSA-KIT markasının “Boş satılan şişeler” malları için tescil edilmesini talep etmektedir. Yazının önceki bölümlerinde yer verdiğimiz ve kararda daha fazlası da bulunan görseller, başvurunun kapsadığı mallar da dahil olmak üzere, bazı seyahat malzemelerinin üçüncü kişilerce TSA seyahat düzenlemelerine uygun oldukları belirtilerek satıldıklarını göstermektedir.  

Başvuru sahibinin kendi ilanı da dahil olmak üzere, bu kanıtlar, tüketicilerin münhasıran ve hata olmaksızın TSA ibaresini ilgili hükümet kurumunu işaret eder biçimde algılayacağını göstermektedir. Tüketiciler, başvurudaki TSA referansının önemini derhal fark edecek ve anlayacaktır.  

Başvuru sahibi TSA ibaresinin başka ifadelerin kısaltması (örneğin travel sufficient alcohol) olabileceğini de öne sürse de, bu hususu ispatlar kanıtlar bulunmamaktadır. Buna ilaveten, başvuru sahibinin kurumun şişe imalatı gibi işlerle iştigal etmediği yönündeki argümanı da kabul edilemez. Daha önceden de ifade edildiği gibi, madde 2(a) kapsamında yanlış bağlantı kurulmasını engelleme hükmünün asıl amacı halkı malların ticari kaynağı konusunda karıştırılma olasılığından korumak değil, kişilerin veya kurumların şahsiyetlerinin sömürülmesini engellemektir.

 (3) Başvuru kapsamında bulunan mallarla TSA’nın bağlantısı bulunmakta mıdır? (4) Başvuru kapsamındaki mallar bakımından marka kullanıldığında, TSA’nın ününden – bilinirliğinden dolayı, TSA’yla bağlantı kurulabileceği varsayılabilir mi?

Temyiz Kurulu testin kalan iki sorusunu birlikte değerlendirmiştir.

TSA kurumunun başvuru kapsamındaki mallarla bir bağlantısının bulunmadığı açıktır; ancak, TSA’nın ünü ve bilinirliği böyle bir bağlantının kurulabileceği yönünde varsayımda bulunulmasına imkan vermektedir. Dahası, dosyada bulunan kanıtlar TSA kısaltmasının, seyahat bağlantılı ürünler sektöründe oldukça iyi bilinen bir hükümet organının kısaltması olduğunu göstermektedir.

Sonuç olarak; başvuruya konu marka münhasıran TSA kurumunu işaret etmektedir ve böyle algılanacaktır; TSA kurumunun başvuru kapsamındaki mallarla bir bağlantısı bulunmasa da, TSA’nın ününün ve bilinirliğinin yüksekliği nedeniyle, başvuru sahibinin TSA-KIT markasını şişeler için kullanması halinde, böyle bir bağlantı kurulabileceği varsayılabilecektir.

Temyiz Kurulu, yukarıda yer verilen gerekçeler bağlamında, başvuru hakkında verilen ret kararını onamıştır.  

Yukarıda yer verilen test ve tespitler ışığında Türkiye özeline dönülecek olursa; devletin, kamusal yönü bulunan tüzel kişilerin ve devlet organlarının itibarlarından ve şahsiyetlerinden faydalanma amacı güden başvurularla son dönemlerde artan biçimde karşılaşıldığı gerçektir. Bu tip başvuruların incelenmesinde, yukarıda belirtilen A.B.D. uygulamasındaki testlerin kullanılması, şüphesiz daha sağlıklı inceleme basamaklarının oluşturulmasını sağlayacaktır.

Önder Erol ÜNSAL

Şubat 2019

unsalonderol@gmail.com

[1] (f) Mal veya hizmetin niteliği, kalitesi veya coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanıltacak işaretler.

[2](ı) Kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı işaretler.

A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Kararları ve Uygulaması, Marka Nispi Ret Nedenleri, Tanınmış Markalar

“Kanun Bu Kadar Şizofrenik Değildir” – A.B.D. Federal Temyiz Mahkemesi Karıştırılma Olasılığı Değerlendirmesinde Tanınmış Markanın Rolünü Açıklığa Kavuşturuyor (Play Doh – Fundough Kararı)

 

Şizofreni en basit ve oldukça eksik tanımıyla, kişinin gerçeği değerlendirme yetisini bozan ağır bir psikolojik hastalıktır.

Peki, bir kanunun uygulaması bir mahkeme tarafından nasıl şizofrenik olarak değerlendirebilir? Bu yazıda bu hususu sizlere bir A.B.D. Federal Temyiz Mahkemesi kararı özelinde aktarmaya gayret edeceğim.

Tanınmış bir marka, kimilerine göre, diğer markalardan çok daha kolaylıkla ayırt edilebilir ve dolayısıyla tanınmışlık, karıştırılma olasılığı incelemesinde tanınmış markanın sahibine avantaj değil dezavantaj sağlar.

Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) ve Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) içtihat ve kılavuzunda, yorum tam tersi yöndedir. Tanınmışlık, karıştırılma olasılığı incelemesinde, tanınmış markayla karıştırılma olasılığını artıran bir faktördür ve tanınmış marka sahibinin lehine yorumlanması gerekir.

Atlantik’in karşı tarafında belirtilen hususun nasıl değerlendirildiğini aktarmak, bu yazının konusunu oluşturmaktadır.

A.B.D. Patent ve Marka Ofisi’nin (USPTO) bu konuda referansta bulunduğu başlıca karar, A.B.D. Federal Temyiz Mahkemesi’nin 1992 tarihli Kenner Parker Toys Inc. v. Rose Art Indus. Inc. kararıdır [963 F.2d 350, 22 USPQ2d 1453, 1456 (Fed. Cir. 1992)].

Yazı boyunca 1992 yılına ait bu ilke kararını özetleyerek sizlere aktarmaya gayret edeceğiz:

Davacı Kenner Parker Toys Inc. firması hepimizin bildiği “Play-Doh” markalarının sahibidir ve bu markaların kapsamında Türkiye’de “oyun hamuru” olarak tabir ettiğimiz mallar bulunmaktadır.

Davalı Rose Art Indus Inc. aynı nitelikteki mallar için “Fundough” markasının tescil edilmesi için USPTO’ya başvuruda bulunur.

Kenner Parker bu başvuruya karşı itiraz eder, ancak itirazı USPTO Temyiz Kurulu tarafından reddedilir. Kenner Parker bu karara karşı dava açar ve dava A.B.D. Federal Temyiz Mahkemesi tarafından 15 Nisan 1992 tarihinde karara bağlanır. Temel bir karar niteliğindeki Temyiz Mahkemesi değerlendirmesinin https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F2/963/350/243488/ bağlantısından görülebilir.

Temyiz Mahkemesi kararına önceki tarihli itiraz gerekçesi markanın tanınmışlığı hususunun değerlendirilmesine ilişkin detaylı bir analizle başlar:

Önceki tarihli markanın ünü, güçlü veya ünlü bir markanın dahil olduğu vakalarda baskın bir role sahiptir. Ünlü veya güçlü markalar daha geniş bir hukuki korumadan yararlanır. İçtihada göre, bir taraf kendiliğinden zayıf bir markayı seçerse, güçlü markaların sahiplerine sağlanan geniş korumadan yararlanamaz. Kamu tarafından yoğun bilinirliğe ve üne sahip markalar, bilinmeyen veya zayıf markalara kıyasla daha geniş hukuki korumayı hak ederler.

Sayısız işaretin kamunun dikkatini çekmek için karmaşa içerisinde bulunduğu piyasada bir markanın ün kazanması, genellikle çok ayırt edici bir marka, büyük reklam harcamaları ve istikrarlı değere sahip bir ürün gerektirir. Bir marka ün kazandıktan sonra sadece sahibine kazanç sağlamaz, aynı zamanda tercih edilen ürünü tanımak için işarete güvenen tüketicilere de kazanç sağlar. Bununla birlikte markanın ünü ve tüketicilerin bu işarete güveni, bedavacıların (free riders) sömürüsüne konu olmaktadır.

Ticari rakipler, yerleşik bir piyasada reklam gideri olmaksızın benzer bir ürünü satmanın ekonomik avantajlarını kısa sürede hesaplayabilir. Bu güdüler, rakipleri ünlü bir markaya mümkün olduğunca sokulma konusunda cesaretlendirir. Bedavacıların ünlü markalara karşı oluşturduğu tehdidin farkında olan mahkeme, ticari rakiplerin zayıf markalara yaklaşmasına izin vermiştir. Buna karşın, güçlü bir marka ticari rakiplerin uzak durması gereken uzun bir gölgeye sahiptir.

Bu çerçevede, Marka Kanununun (Lanham Act) yarışan markalar arasındaki benzerlik hakkındaki toleransı, önceki tarihli markanın ününe bağlı olarak ters yönde değişmektedir. Markanın ünü arttıkça, kanunun yarışan markalar arasındaki benzerlik hakkındaki toleransı azalmaktadır. Bu çerçevede; itiraz sahibinin markasının güçlü, ünlü bir marka olması halinde, bu durum her zaman önem arz eder. Bir markanın ünü, tüketicilerin ünlü bir isme sahip bir ürünü satın alırken daha az dikkat gösterecek olmaları nedeniyle, tüketicilerin karıştırma olasılığına düşmeleri durumunu tetikleyebilir. Bu ilkeler ışığında Mahkemeye göre; ticari bir rakibin tanınmış markasına yaklaşmanın hiçbir bahanesi olamaz ve karıştırmanın, alımda hata veya yanılgının olası olup olmadığına ilişkin her kuşku, özellikle önceki markanın üne sahip olması halinde, yeni tarihli markanın aleyhine değerlendirilecektir.  

İncelenen vakada Temyiz Kurulu Kenner Parker’ın önceki tarihli markasının oyun hamurlarına ilişkin ününü kabul etmiştir ve Rose Art da bu ünü kabul etmektedir. Buna karşın, tüketicilerin ünlü bir markayla farklılıkları daha kolaylıkla algılayacağı yaklaşımından hareket eden Kurul; Kenner’ın ünlü markasının benzer markalar için daha az değil, daha fazla yasal tolerans sağlayacağı sonucuna varmıştır.

Akademisyenler, ünün markalar arasındaki farklılıkların algılanması hususunda kamunun algısını yükselttiği veya azalttığı hakkında önermeler sunarak konuyu tartışıyor olsalar da, yasal önerme tartışma götürmeyecek derecede açıktır. Marka Kanununun gerekçe ve kökenleri, Mahkemeler tarafından da istikrarlı biçimde uygulanan “ünlü markaların karıştırılmaya karşı daha fazla korunmasını” hususunu gerektirmektedir.

En eski içtihatlarda dahi, markaların fonksiyonu, hem markalarına itibarlarını ve sermayelerini yatıran üreticileri, hem de bu işaretlere güvenen tüketicileri korumaktır. Tüketicilerin ürünlerin kaynağını tanımasını sağlayacak markalar, tüketicileri ürünleri güvenilir bir üreticiden satın almaya geri götürecek ve bu yolla mükemmeliyet için ekonomik bir ödül yaratacaklardır. Dolayısıyla, markalar kaliteli ürünleri teşvik edecek ve tüketicilerin piyasa araştırması için maliyetlerini azaltacaktır. Buna ilaveten markalar, hak sahiplerinin yatırımlarını koruyacak ve emek ve sermaye sağlayanların hak ettikleri uygun getirilerini garanti altına alacaktır.

Marka Kanununun yukarıda bahsedilen çeşitli amaç ve faydaları; güçlü ve ayırt edilebilen bir markaya yapılan yatırımlar için, mutlak bir yasal koruma sağlanması ödülünün getirilmesi halinde işlerlik kazanacaktır.

Yatırımcıların yararlandığı yasal korumanın derecesi, markanın ününün artmasıyla düşerse, kanun markalara yapılan yatırımları engelleyici bir hali teşvik edecektir. Kanun bu kadar şizofrenik değildir. Marka korumasının amaçları ve kaynakları ile uyumlu olarak, Marka Kanunu markanın ünü arttıkça daha geniş kapsamlı bir koruma sağlar.

Mahkeme bu tespitlerin ardından, incelenen vakada markaların karşılaştırmasına geçer. Bu yazıda detaylarına girmeyecek olsak da, en basit haliyle, “PLAY” ve “FUN” kelimelerinin kavramsal yakınlığı ve “DOH” ve “DOUGH” ibarelerinin işitsel benzerliğini dikkate alarak markalar arasında belirli düzeyde benzerlik bulunduğu kanaatine ulaşır. Buna ilaveten, itiraz gerekçesi “PLAY-DOH” markasının ününün belirtilen benzerliğin önemini arttırması gerekirken, Kurul’un bu hususu yanlış değerlendirdiğini belirtir. Malların aynı olması, satış kanallarının aynı olması ve malların tüketici grubunun genel anlamda halk olması hususlarını da dikkate alarak Mahkeme, markalar arasında karıştırılma ihtimalinin bulunduğu kanaatine ulaşır ve aksi yöndeki USPTO Temyiz Kurulu kararını iptal eder.

Kararda yer verilen “Kanun bu kadar şizofrenik değildir.” ifadesi, Temyiz Mahkemesi’nin “tanınmış markalar diğer markalardan daha kolay ayırt edilir ve karıştırılmaz” biçiminde özetlenebilecek temelsiz argümandan artık sıkıldığını ortaya koymaktadır.

Önceki tarihli markanın tanınmışlığı halinde karıştırılma ihtimalinin güçleneceği Türkiye’de mahkemeler ve Kurum nezdinde de kabul görmüş bir ilkedir. Bununla birlikte aksi yöndeki yorumlarla, yani “Tanınmış marka çok daha kolay ayırt edilir ve benzerleriyle piyasada karıştırılmaz.” argümanıyla da halen sıklıkla karşılaşılmaktadır. Hukuki dayanağı bulunmayan ve neye göre ölçümlenip – iddia edildiği belli olmayan bu argümanın bu denli kolaylıkla dile getirilmesi şahsımca da ilginç bulunmakla birlikte, A.B.D. değerlendirmesinin de Türkiye’de genel kabule konu olan şekilde gerçekleştirildiği bu yazıda Kenner Parker kararı özelinde ortaya konulmuştur.

Okuyucularımızın faydalanacağını umuyoruz.

Önder Erol ÜNSAL

unsalonderol@gmail.com

Kasım 2018

 

 

A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Kararları ve Uygulaması, Marka Mutlak Ret Nedenleri

Aksi Kedi Bu Kararla Daha da Aksileşecek – USPTO Temyiz Kurulu “Grumpy Cat” Kararı

 

Önce önemli notlar:

(1) Yazıyı sonuna kadar okuyacaksınız, lütfen yazının sonundaki duyurumuzu – sürprizimizi atlamayın. Yazıyı sonuna kadar okumayacaksınız da, lütfen önce duyurumuzu – sürprizimizi okuyun. Duyuruya yanıtsız kalmamanız bizi mutlu edecek.

(2) Bugün 29 Ekim 2018, Cumhuriyetimizin 95. kuruluş yıldönümü. Cumhuriyetin kuruluşu, eşit haklara sahip bireyler olmamız için atılan ilk adımdır. Bunun bilincinde olan ve bir hanedanın kulu olmaya özlem duymayan tüm okuyucularımızın Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Bu yolu bize açan Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyoruz.

 

 

İnternette dolaşan sevimli hayvan videolarını ve fotoğraflarını görmek, çoğunluğumuz bakımından günlük hayatımızın en keyif verici anlarından birisini oluşturmaktadır. Bu video veya fotoğrafların kahramanlarından kimisi, internet fenomeni hayvanlar olarak ünlüler kervanına katılmıştır.

“Grumpy Cat (Aksi Kedi)” lakabıyla tanınan, gerçek adı “Tardar Sauce (Tartar Sosu)” olan bir kedi hiç şüphesiz internet dünyasının en ünlü hayvanlarından birisi, belki de en ünlüsüdür.

Bu noktada sözü Wikipedia’ya bırakıyor ve Tartar Sosu’nun ne denli ünlü olduğunu anlamanıza yardımcı olmaya çalışıyoruz:

“Grumpy Cat (d. 4 Nisan 2012), gerçek adı Tardar Sauce (Türkçe: Tartar Sos) olan ve huysuz yüz ifadesi ile İnternette şöhret olarak tanınan dişi kedidir. Sahibi Tabatha Bundesen, Tardar’ın Cüce kedi olması nedeniyle sürekli olarak huysuz bir yüz ifadesine sahip olduğunu belirtmektedir. Grumpy Cat, şu anda elde ettiği şöhretini ise, sahibi Tabatha’nın kardeşi olan Bryan’ın 22 Eylül 2012 tarihinde fotoğrafını Reddit’e eklemesiyle elde etti. Daha sonra görüntü tüm huysuz başlıklarında makro resim haline gelmiştir. Facebook’ta “resmi huysuz kedi (TheOfficialGrumpyCat)” sayfasının 1.000.000’un üzerinde takipçisi bulunmaktadır. Grumpy Cat, yönetmenliğini Andy Capper ve Juliette Eisner’ın yaptığı internet memeleri ve viral videolar hakkında yaptıkları Lil Bub & Friendz isimli belgeselde rol almıştır. Belgeselin galası 18 Nisan 2013 tarihinde Tribeca Film Festivali’nde yapıldı. Ayrıca Grumpy Cat BuzzFeed’de 2013 Webby Ödülleri’nde yılın internet memesi ödülünü kazandı. 30 Mayıs 2013 tarihinde ise The Wall Street Journal ön sayfasında yer almıştır.” (http://www.wikizeroo.com/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvR3J1bXB5X0NhdA)

Tartar Sosu’nun bu denli ünlü olması, marka tescil başvurusunu yanında getirmiş ve 2013 yılında aşağıdaki görsele sahip iki marka tescil başvurusu USPTO’ya yapılmıştır.

 

 

Başvuruların sahibi “Grumpy Cat Limited” isimli bir firmadır, iki başvuru da aynı görselden oluşmaktadır ve başvuruların kapsamında esasen aşağıdaki mal ve hizmetler yer almaktadır:

“Sınıf 9: Komedi içeren indirebilir video dosyaları; mobil telefonlar için bilgisayar uygulama yazılımları, oyunlar ve görüntü dağıtımı için yazılımlar. Sınıf 16: Posterler, tebrik kartları, not kartları, posta kartları, takvimler. Sınıf 28: Doldurulmuş ve pelüş oyuncaklar, aksiyon figürleri, oyuncak bebekler, oyuncak hayvanlar. Sınıf 41: Eğlence hizmetleri, yani fotoğraf, ses ve video içeren web sitelerinin sağlanması hizmetleri.”

USPTO uzmanı her iki başvuruyu da tanımlayıcılık gerekçesiyle reddeder ve başvuruların kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmadığını da belirtir. Başvuru sahibi bu kararlara karşı itiraz eder ve itirazlar USPTO Temyiz Kurulu tarafından değerlendirilir. Her iki başvuruya ilişkin olarak ret kararlarının gerekçesi ve itirazların içeriği aynı olduğundan, Temyiz Kurulu itirazları tek bir kararla 26 Ekim 2018 tarihinde sonuçlandırır. Temyiz Kurulu kararının http://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/ttabvue-85836812-EXA-25.pdf bağlantısından görülmesi mümkündür ve bu yazı Kurul kararının okuyuculara anahatlarıyla aktarılması amacıyla yazılmıştır. (Bu noktada iki hususa dikkatinizi çekmek istiyoruz: (i) Başvurular 2013 yılında yapılmıştır ve Temyiz Kurulu kararı 2018 yılının neredeyse sonunda verilmiştir. Kısaca, ofisler açısından hızlı inceleme gelişmişlikle eş anlamlı değildir. (ii) 26 Ekim 2018 tarihinde verilmiş kararı, sizlere 29 Ekim 2018 tarihinde aktarıyoruz. Hiç fena sayılmayız.)

Temyiz Kurulu kararına, Tartar Sosu’nu kısaca tanıtarak başlar ve hemen ardından tanımlayıcılık gerekçeli ret kararını değerlendirir.

Bir terim veya bu vakada olduğu gibi bir şekil, kullanılacağı mal veya hizmetlerin kalitesine, özelliğine, işlevine veya karakteristiğine ilişkin bilgiyi derhal iletiyorsa münhasıran tanımlayıcıdır. İllüstrasyon veya fotoğraf gibi resimsel tasvirler bakımından da aynı durum söz konusudur. Münhasıran tanımlayıcılığın ortaya çıkması için kelime veya şeklin bir mal veya hizmetin tüm özelliklerini tarif etmesi gerekmez, önemli bir işlevin tarif edilmesi yeterlidir. Bir şeklin tanımlayıcılığı; soyut olarak değil, tescili talep edilen mal ve hizmetlerin kullanıldığı biçim, kullanımın malların ve hizmetlerin ortalama tüketicisi üzerinde bırakacağı olası etki dikkate alınarak değerlendirilir.

USPTO uzmanının başvuruyu reddetmesinin nedeni; kedi görselinin hukuken kedi kelimesine eşit olması ve bu nedenle de 28. sınıfta yer alan kedi görünümlü oyuncaklar ve 9., 16, ve 41. sınıflarda yer alan kedi biçimli veya kedilere ilişkin içeriği ana konu (subject matter) olarak barındıran mal ve hizmetler için münhasıran tanımlayıcı olmasıdır. Uzman buna ilaveten kedi görünümlü pelüş oyuncakların, posta kartlarının ve diğer basılı kartların piyasada çok yaygın olduğunu belirtmektedir. 41. sınıfa dahil eğlence hizmetleri bakımından ise uzman; komik kedi videolarını, kliplerini, hikayelerini, kedi fotoğraflarını ve şakalarını içeren üçüncü taraf web sitelerinin bulunduğunu ve bu durumda kedi kelimesinin mal ve hizmetlerin ana konusunu ve içeriğini belirttiğini gösterdiğini ifade etmektedir.

Başvuru sahibi buna karşılık olarak, başvuruda yer alan kedi fotoğrafının, jenerik bir kedinin standart bir görünümü olmadığı gibi, başvurunun kedi ürünlerini veya kedilere yönelik hizmetleri kapsamadığını, tersine bu fotoğrafın alışılmadık görünümlü bir kedinin ayırt edici görünümü olduğunu, ayrıca bu kedinin sıradışı görünümü nedeniyle ünlü olduğunu belirtmektedir. Başvuru sahibi buna ilaveten, uzmanın başvuruda yer alan kedi şeklini hukuken kedi kelimesine eş anlamlı olarak değerlendiren yaklaşımının yerinde olmadığını ifade etmekte ve ticari rakiplerin aynı kedi şeklini kullanım gibi bir zorunluluğunun bulunmadığını öne sürmektedir.

Temyiz Kurulu incelemesinde ilk olarak, uzmanın hukuki eşdeğerler teorisini bu başvuru için uygulamasının yerinde olmadığını belirtir. Bir şekil, şeklin karşılık geldiği kavramı alıcılara aktararak şeklin kelime karşılığının hukuki eşdeğeri olabilse de, bu durum uzun süreli ve eşzamanlı kullanım sonucu ortaya çıkacaktır, oysa incelenen vakada böyle bir durum söz konusu değildir. Buna ilaveten Temyiz Kurulu, bir kedi şeklini kedi kelimesine eşdeğer olarak kabul edip, tanımlayıcılık meselesini basitçe çözmenin de yerinde olmadığı görüşündedir.

Başvuru sahibi, ticari rakiplerin hiçbirisinin aynı kedi şeklini kullanımı zorunluluğunun bulunmadığını belirtse de, başvuru sahibinin tanımlayıcı bir markanın tek kullanıcısı olmasının, münhasıran tanımlayıcılık halini ortadan kaldırmadığı içtihatta sabittir.

Başvuru sahibinin bir diğer iddiası, süper kahraman şekillerinin oyuncaklar için sorunsuz biçimde tescil edilmesi ve benzer yorumun Tartar Sosu’nun görünümü için de yapılmasıdır. Temyiz Kurulu’na göre incelenen vakada durum aynı değildir, bunun da birkaç nedeni vardır: (i) Tartışılan mesele, Tartar Sosu’nun resminin marka olup olamayacağı değil, münhasıran tanımlayıcı olup olmadığıdır. (ii) Süperman, Batman, Joker gibi karakterler kurgu karakterlerdir. Bu vakada söz konusu olan bir kurgu karakterin çizimi değildir.

Başvuru sahibi, Tartar Sosu’nun görünümünün yüksek düzeyde stilize olduğunu belirtmektedir. Temyiz Kurulu tersini düşünmektedir: Başvuru, kurgu bir karakterin çiziminden veya stilize bir imajdan değil, gerçek bir kedinin fotoğrafından oluşmaktadır.

Takiben başvurunun münhasıran tanımlayıcı olup olmadığı meselesi Kurul tarafından tartışılmıştır.

9. sınıfa dahil mallar bakımından, uzman tarafından dosyaya sunulan kanıtlar, photo bomb (bir online mobil telefon uygulaması) uygulamasının önemli özelliklerinden birisinin Tartar Sosu’nun değişik görünümlerinin fotoğraflara eklenmesi olduğunu, hava durumu uygulamasında Tartar Sosu’nun görünümünün özel bir tema olarak yüklenebildiğini, bu haliyle başvuru konusu şeklin malların önemli bir özelliği olduğunu göstermektedir. Bu çerçevede, 9. sınıfa dahil mallar için verilen tanımlayıcılık gerekçeli ret kararı yerinde bulunmuştur.

Dosya kapsamında bulunan çok sayıda kanıt, Tartar Sosu’nun görünümünün pullarda, tebrik kartlarında, takvimlerde önemli bir özellik olarak kullanıldığını, bunların tümünde kedinin şeklinin ürünün karakteristik bir unsuru olduğunu göstermektedir. Bu çerçevede, 16. sınıfa dahil mallar için verilen tanımlayıcılık gerekçeli ret kararı yerinde bulunmuştur.

28. sınıfa dahil oyuncaklar bakımından durum daha da açıktır. Kurul’a göre, bir oyuncağın ana özelliklerinden birisi Tartar Sosu’nun portresinden oluşması olabilir. Pelüş oyuncaklara iliştirilecek üzerinde Tartar Sosu’nun görünümünü taşıyan etiketler, tüketicilere ürünün Tartar Sosu görünümlü bir oyuncak olduğunu mesajını açıkça verecektir. Bu çerçevede, 28. sınıfa dahil mallar için verilen tanımlayıcılık gerekçeli ret kararı yerinde bulunmuştur.

41. sınıfa dahil hizmetlere gelindiğinde, dosyada bulunan kanıtlar, eğlence hizmetlerinin ana konusunun veya içeriğinin başvuruda yer alan kediyi içerdiğini ve dahası ona odaklandığını göstermektedir. Dolayısıyla, Tartar Sosu eğlence hizmetlerinin, yani videoların içeriğinin önemli bir özelliğini oluşturmaktadır. 41. sınıf hizmetleriyle bağlantılı olarak Tartar Sosu’nun resmini görecek alıcılar, başka bir düşünceye veya algıya gerek kalmaksızın, hizmetin ana konusunun söz konusu kediyle ilgili olduğunu derhal anlayacaklardır. Bu çerçevede, 41. sınıfa dahil hizmetler için verilen tanımlayıcılık gerekçeli ret kararı da yerinde bulunmuştur.

Temyiz Kurulu belirtilen gerekçeler ışığında tanımlayıcılık gerekçeli ret kararını yerinde bulmuş ve onamıştır. Kararın devamında kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik hali incelenmiştir. Kararın oldukça uzun olan ve aslında çok dikkat çekici bu kısmını bu yazıda aktarmayacağız ve belki başka bir yazıda bu iddianın neden reddedildiğini değerlendireceğiz. Bu aşamada, başvuru sahibinin kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik iddiasının, iddianın başvuru kapsamındaki mal ve hizmetler için ispatlanamadığı gerekçesiyle reddedildiğini belirtmekle yetinelim.

Tartar Sosu’nun fotoğrafından oluşan başvurunun, kedilerle ilgisi bulunmayan başvuru kapsamındaki mallar ve hizmetler, en azından 28. sınıfa dahil oyuncaklar dışında kalan mallar ve hizmetler bakımından reddedilmesi okuyucularımıza hiç şüphesiz ilginç gelmiştir.  9. ve 16. sınıflara dahil mallar ve 41. sınıfa dahil hizmetler bakımından benim için de durum aynıdır ve bu noktada kararı içselleştirmekte güçlük çektiğimi itiraf etmem gerekiyor. Bununla birlikte, USPTO’nun filli kullanım biçimini de esas alan ve sadece kurguya dayanmayan inceleme biçiminin, kararı anlamaya çalışırken dikkate alınması yerinde olacaktır.

Yazının başlangıcında bahsettiğimiz duyuruyu yapmanın sırası şimdi geldi:

IPR Gezgini tüm canlıların ve özellikle de hayvanların dostu bir sitedir. Yakın günlerde “IP Dünyamızın İnsan Olmayan Dostları” içerikli bir yazı yayınlayacağız ve bu yazıda okuyucularımızın ve bizlerin, insan olmayan dostlarının fotoğraflarına kısa notlarla birlikte yer vereceğiz. İnsan olmayan dostunuz evinizde, ofisinizde veya sokakta sizinle hayatını paylaşan kediniz, köpeğiniz, kuşunuz, balığınız veya insan olmayan her türden arkadaşınız ve hatta yıllardır sevgiyle büyüttüğünüz bitkiniz, ağacınız olabilir. Eğer yazının bir parçası olmak istiyorsanız, insan olmayan dostunuzla bir fotoğrafınızı veya dilerseniz sadece onun fotoğrafını, bizimle paylaşacağınız kısa bir notla birlikte iprgezgini@gmail.com adresine gönderebilirsiniz. IPR Gezgini, Türk fikri mülkiyet dünyasının neşeli olmaya gayret eden yüzüdür, lütfen sizler de bizimle paylaşmayı unutmayın ve neşeyi birlikte yaratalım.

Önder Erol ÜNSAL

unsalonderol@gmail.com

Ekim 2018

A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Kararları ve Uygulaması, Marka Nispi Ret Nedenleri

“Auburn University” v. “The Auburn School” – USPTO Temyiz Kurulu’nun Kararı – Siz Ne Düşünürsünüz? (2)

 

“Siz ne düşünürsünüz?” serimizin son sorusu bir USPTO Temyiz Kurulu kararı ile ilgiliydi. Soruyu bizce ilginç kılan nokta ise, sorunun kilit noktasının bir coğrafi yer adını ortak olarak içeren markaların karıştırılma ihtimali değerlendirilmesine yönelik olmasıydı. Sorumuz hakkında yorum yapan Suzan KILIÇ DALDAL’a çok teşekkür ediyoruz.

Öncelikle sorumuzu hatırlatıyoruz:

“Aşağıda görseline yer verilen marka başvurusunun “Sınıf 41: Eğitim hizmetleri, yani özel ihtiyaçlara sahip çocukların ilkokuldan liseye dek eğitimi hizmetleri.” için tescili talebi USPTO’ya iletilir.

 

THE AUBURN SCHOOL

 

USPTO uzmanı bu başvuruyu aşağıdaki görsellere sahip 4 markadan dolayı reddeder. Bu markaların tamamının kapsamında “Sınıf 41: Eğitim hizmetleri, yani üniversite ve toplum eğitimi hizmetleri.” bulunmaktadır.

 

USPTO uzmanının başvuruyu ret gerekçesi, başvuru ile yukarıda yer verilen 4 marka arasındaki karıştırılma olasılığının varlığı ve ret gerekçesi markaların ünü nedeniyle bu olasılığın artmış olmasıdır. Uzman kararında “AUBURN” ibaresinin ünlü American Heritage Sözlüğü’nde “Alabama eyaletinde bir şehir” ve “Auburn Üniversitesi’nin merkezi” olarak tanımlandığını da belirtmektedir. Uzman buna ilaveten ret gerekçesi markaların sahibinin 111 adet tescilli markası olduğunu, bu durumun da markaların ününü ortaya koyduğunu ifade etmiştir.

Bu noktada, “AUBURN” ibaresinin A.B.D.’nin Alabama eyaletinde bir şehrin adı olduğu (http://www.wiki-zero.net/index.php?q=aHR0cHM6Ly9lbi53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvQXVidXJuLF9BbGFiYW1h), “AUBURN Üniversitesi”nin de bu şehirde kurulu üniversitenin (https://www.auburn.edu/) adı olduğu bilgilerinize sunulmalıdır. Ayrıca, A.B.D.’nde “AUBURN” ismini taşıyan çok sayıda nispeten küçük yerleşim yeri de bulunmaktadır.

Başvuru sahibi ret kararına karşı itiraz eder. Başvuru sahibi itirazında bir coğrafi lokasyon ismi olan “AUBURN” ibaresinin eğitim alanında benzer şekilde çok sayıda kullanımının bulunduğunu, ibarenin ayırt edici gücünün zayıf olduğunu, bu hususların ret gerekçesi markaların ününü zayıflattığını öne sürmektedir. Başvuru sahibinin itirazında yer verdiği bir diğer husus, hizmetlerin farklılığıdır (Sınıf 41: Eğitim hizmetleri, yani özel ihtiyaçlara sahip çocukların ilkokuldan liseye dek eğitimi hizmetleri. V. Sınıf 41: Eğitim hizmetleri, yani üniversite ve toplum eğitimi hizmetleri.). Başvuru sahibi buna ilaveten markaların da benzer olmadığını öne sürmektedir. Netice itibarıyla, başvuru sahibine göre markalar arasında karıştırılma olasılığı bulunmamaktadır ve başvuru hakkında verilmiş ret kararı kaldırılmalıdır.

Sorumuzu bu noktada yöneltiyoruz. Sizce, USPTO Temyiz Kurulu, yukarıda yer verilen markalar arasında karıştırılma olasılığının bulunup bulunmadığı hususunda ne yönde karar vermiştir?”

İtiraz USPTO Temyiz Kurulu tarafından incelenmiş ve 23 Nisan 2018 tarihinde karara bağlanmıştır. Temyiz Kurulu kararının http://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/ttabvue-86931396-EXA-17.pdf bağlantısından görülmesi mümkündür.

Sonucu en baştan söylemek gerekirse, Temyiz Kurulu başvuru sahibinin itirazını kabul etmiş, markalar arasında karıştırılma olasılığının bulunmadığına hükmetmiş ve başvuru hakkındaki ret kararını kaldırmıştır.

Temyiz Kurulu kararında esasen aşağıdaki hususlara dayanmıştır:

A- USPTO uzmanı kararında; ““AUBURN” ibaresinin ünlü American Heritage Sözlüğü’nde “Alabama eyaletinde bir şehir” ve “Auburn Üniversitesi’nin merkezi” olarak tanımlandığını ve ret gerekçesi markaların sahibinin 111 adet tescilli markası olduğunu belirterek, bu hususların ret gerekçesi markaların ününü ortaya koyduğunu ifade etmektedir.”

Temyiz Kurulu bu tespitlere katılmamaktadır. Kurula göre sözlükler halk tarafından bilinmeyen bir çok tanımlamayla doludur ve halkın bir marka sahibinin kaç markası olduğunu bilerek bir markanın üne sahip olup olmadığını düşünmesi mümkün değildir. Dolayısıyla, uzmanın ret gerekçesi markaların üne sahip olduğu yönündeki tespiti yerinde değildir.

B- Başvuru sahibi itirazında “AUBURN” ibaresinin A.B.D.’nin farklı bölgelerinde eğitimle ilgili hizmet veren 20 kuruluşun isminde yer aldığını belirtmektedir. Bu okulların tamamı olmasa da çoğu “AUBURN” isimli coğrafi lokasyonlarda kuruludur. “AUBURN” kelimesinin farklı coğrafi lokasyonların ismi olarak kullanımı, kelimenin kendisinin içsel ayırt edici gücünü zayıflatmaktadır, çünkü halkın bu terimi kaynak belirten bir adlandırmadan ziyade, coğrafi bir ad olarak algılaması ihtimali ortaya çıkmaktadır. “AUBURN” ibaresi, ret gerekçesi markaların sahibi adına münhasıran tescil edilmiş olduğundan geçerli ve kapsadığı hizmetler bakımından ayırt edici kabul edilmesi gereken bir markadır. Bununla birlite karıştırılma olasılığı analizinde tescilli bir markanın ayırt edici gücünün zayıf olduğu kabul edilebilir. Bu çerçevede, “AUBURN” ibaresinin coğrafi bir yer adı olmasının, terimin içsel ayırt edici gücünü zayıflattığı ve halkın “AUBURN” kelimesini içeren farklı markaları algılayış biçimini değiştireceğini ve terimin tek bir ticari kaynak bildiren bir işaret olarak algılanması ihtimalini düşürdüğü kabul edilmelidir.

C- Başvuru “Sınıf 41: Eğitim hizmetleri, yani özel ihtiyaçlara sahip çocukların ilkokuldan liseye dek eğitimi hizmetleri.”ni, ret gerekçesi markalar ise esasen “Sınıf 41: Eğitim hizmetleri, yani üniversite ve toplum eğitimi hizmetleri.”ni kapsamaktadır.

Başvuru sahibinin ve ret gerekçesi markaların sahibinin hizmetleri, eğitim genel kategorisi altına giren hizmetler olsa da, Kurul’a göre eldeki veriler, “özel ihtiyaçlara sahip çocukların ilkokuldan liseye dek eğitimi hizmetleri“nin ret gerekçesi markaların kapsamında bulunan hizmetlerle ilgili tüketicilerde karıştırılma olasılığına yol açabilecek derecede ilişkili olduğunu göstermemektedir.

D- “The Auburn School” ibareli başvuru ile ret gerekçesi markalar benzerdir.

E- Tüm bu değerlendirmeler çerçevesinde, başvuru ile ret gerekçesi markalar benzer olsa da, markaların ortak olarak içerdikleri “AUBURN” ibaresinin bir coğrafi yer adı olması nedeniyle içsel ayırt edici gücünün zayıflığı ve hizmetlerin yeteri derecede ilişkili bulunmaması nedenleriyle, başvuru ile ret gerekçesi markalar arasında karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkmayacağı sonucuna varılmıştır. Bu nedenle de ret kararından dönülmüştür.

USPTO Temyiz Kurulu’nun kararına, coğrafi yer adlarının ayırt edici gücünün zayıflığı noktasından katılmakla birlikte, “üniversite ve toplum eğitimi hizmetleri” ile “özel ihtiyaçlara sahip çocukların ilkokuldan liseye dek eğitimi hizmetleri“nin yeteri derecede ilişkili bulunmaması yönünden katılmadığımızı belirtmek yerinde olacaktır. Bununla birlikte, bu tip örneklerde hizmetler yeteri derecede ilişkili bulunsa dahi, maruf coğrafi yer adlarının ortak biçimde kullanılabilirliği yaklaşımından hareketle markalar arasında karıştırılma olasılığının bulunmadığı sonucuna varmak, gene de mümkün olabilecektir. Türkiye’de (ve muhtemelen dünyanın birçok yerinde) eğitim kurumları, özellikle de üniversiteler kurulu oldukları il – ilçe – semtin adlarıyla anılmaktadır, aynı bölgelerde farklı nitelikte eğitim veren farklı eğitim kurumlarının da bulunması mümkündür (Örneğin: Ankara Üniversitesi – Ankara Koleji – Ankara Etüt ve Sınav Merkezi – Ankara Engelli Çocuk Eğitim Kurumları, vb.). Bu tip maruf yer adlarının ortaklığının tüketiciler nezdinde her durumda karıştırılma ihtimaline yol açacağını varsaymak ise kanaatimizce abartılı bir yaklaşım olacaktır.

Temyiz Kurulu kararı ve buna dayanak analiz hakkında yapacağınız yorumları memnuniyetle karşılayacağız.

Önder Erol ÜNSAL

unsalonderol@gmail.com

Mayıs 2018

A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Kararları ve Uygulaması, Marka Nispi Ret Nedenleri

“Auburn University” v. “The Auburn School” – Karıştırılma Olasılığı Var mıdır? Siz Ne Düşünürsünüz? (1)

 

“Siz ne düşünürsünüz?” serimizin yeni yazısının konusu, marka incelemesindeki sorunlu alanlardan birisini teşkil eden coğrafi yer adlarının ortak olarak kullanıldığı markalar arasındaki karıştırılma olasılığıyla ilgili.

Aynı coğrafi yer adını içeren iki marka birbirleriyle karıştırılma olasılığına yol açacak mıdır sorusunun yanıtını bir USPTO Temyiz Kurulu kararı çerçevesinde inceleyeceğiz ve Kurul kararını yazmadan önce sizlerden görüşlerinizi paylaşmanızı rica edeceğiz.

Aşağıda görseline yer verilen marka başvurusunun “Sınıf 41: Eğitim hizmetleri, yani özel ihtiyaçlara sahip çocukların ilkokuldan liseye dek eğitimi hizmetleri.” için tescili talebi USPTO’ya iletilir.

 

THE AUBURN SCHOOL

 

USPTO uzmanı bu başvuruyu aşağıdaki görsellere sahip 4 markadan dolayı reddeder. Bu markaların tamamının kapsamında “Sınıf 41: Eğitim hizmetleri, yani üniversite ve toplum eğitimi hizmetleri.” bulunmaktadır.

 

USPTO uzmanının başvuruyu ret gerekçesi, başvuru ile yukarıda yer verilen 4 marka arasındaki karıştırılma olasılığının varlığı ve ret gerekçesi markaların ünü nedeniyle bu olasılığın artmış olmasıdır. Uzman kararında “AUBURN” ibaresinin ünlü American Heritage Sözlüğü’nde “Alabama eyaletinde bir şehir” ve “Auburn Üniversitesi’nin merkezi” olarak tanımlandığını da belirtmektedir. Uzman buna ilaveten ret gerekçesi markaların sahibinin 111 adet tescilli markası olduğunu, bu durumun da markaların ününü ortaya koyduğunu ifade etmiştir.

Bu noktada, “AUBURN” ibaresinin A.B.D.’nin Alabama eyaletinde bir şehrin adı olduğu (http://www.wiki-zero.net/index.php?q=aHR0cHM6Ly9lbi53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvQXVidXJuLF9BbGFiYW1h), “AUBURN Üniversitesi”nin de bu şehirde kurulu üniversitenin (https://www.auburn.edu/) adı olduğu bilgilerinize sunulmalıdır. Ayrıca, A.B.D.’nde “AUBURN” ismini taşıyan çok sayıda nispeten küçük yerleşim yeri de bulunmaktadır.

Başvuru sahibi ret kararına karşı itiraz eder. Başvuru sahibi itirazında bir coğrafi lokasyon ismi olan “AUBURN” ibaresinin eğitim alanında benzer şekilde çok sayıda kullanımının bulunduğunu, ibarenin ayırt edici gücünün zayıf olduğunu, bu hususların ret gerekçesi markaların ününü zayıflattığını öne sürmektedir. Başvuru sahibinin itirazında yer verdiği bir diğer husus, hizmetlerin farklılığıdır (Sınıf 41: Eğitim hizmetleri, yani özel ihtiyaçlara sahip çocukların ilkokuldan liseye dek eğitimi hizmetleri. V. Sınıf 41: Eğitim hizmetleri, yani üniversite ve toplum eğitimi hizmetleri.). Başvuru sahibi buna ilaveten markaların da benzer olmadığını öne sürmektedir. Netice itibarıyla, başvuru sahibine göre markalar arasında karıştırılma olasılığı bulunmamaktadır ve başvuru hakkında verilmiş ret kararı kaldırılmalıdır.

Sorumuzu bu noktada yöneltiyoruz. Sizce, USPTO Temyiz Kurulu, yukarıda yer verilen markalar arasında karıştırılma olasılığının bulunup bulunmadığı hususunda ne yönde karar vermiştir?

Görüşlerini paylaşan okuyucularımıza şimdiden teşekkür ediyoruz. Sorunun yanıtını birkaç gün içinde ikinci bir yazıyla sizlere duyuracağız.

Önder Erol Ünsal

unsalonderol@gmail.com

Mayıs 2018  

A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Kararları ve Uygulaması, Haberler ve Gündem, Marka Mutlak Ret Nedenleri

“DYKES ON BIKES” – USPTO Temyiz Kurulu Kararı – Siz Ne Düşünürsünüz(1)?

 

Siz ne düşünürsünüz serimizin üçüncü sorusu A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) kararları arasından geliyor.

Aşağıda görseline yer verilen “DYKES ON BIKES” marka tescil başvurusu USPTO’ya 28/04/2015 tarihinde yapılıyor. Başvurunun kapsamında 41. sıınfa dahil çeşitli hizmetler bulunuyor. Bunlar arasında; motosiklet kullanma alanında eğitim, sosyal eğlence etkinliklerinin organizasyonu, festival, sokak fuarı düzenleme tipinde eğlence hizmetleri başta geliyor. Hizmetlerin bir kısmının lezbiyen, biseksüel, cinsiyet değiştirmiş, vb. yönelim ve kimlikleri olanların onurlarını güçlendirme amaçlı olduğu da hizmet listesinde belirtiliyor. Merak edenler için İngilizce hizmet listesinin tamamını aşağıdaki şekildedir: “Education services, namely, providing workshops and instruction in the field of motorcycle riding and maintenance; Entertainment services in the nature of arranging social entertainment events; Entertainment services in the nature of organizing, arranging and conducting motorcycle riding excursions; Entertainment services in the nature of organizing and conducting parade contingents, community festivals, parade and festival events, street fairs, in-person learning forums, seminars,parties and rallies, all for educational, cultural and entertainment purposes, to support, organize and motivate women motorcyclists everywhere to do the same, thereby fostering pride in a wide variety of sexual orientations and identities, namely, lesbian, bisexual and transgender; Entertainment services, namely, participation in parade contingents, community festivals, parade and festival events, street fairs, in-person learning forums, seminars, parties and rallies, all for educational, cultural and entertainment purposes, to support, organize and motivate women motorcyclists everywhere to do the same, thereby fostering pride in a wide variety of sexual orientations and identities, namely, lesbian, bisexual and transgender; Organizing events in the field of motorcycle riding for cultural or educational purposes; Providing a website featuring entertainment information.”

 

 

“DYKES ON BIKES” işaretinde yer alan “dyke” kelimesinin Türkçe karşılığı lezbiyen kelimesinin argodaki kullanımı oluyor. Bir diğer deyişle dyke, argoda lezbiyenin karşılığı olarak kullanılıyor ve biz de bunu, Türkiye’de lezbiyenin argodaki karşılıklarından olan “lezboş” olarak çevirmeyi tercih ediyoruz. “DYKES ON BIKES” ibaresinin tam karşılığı bu durumda “MOTOSİKLET (BİSİKLET) ÜZERİNDE LEZBOŞLAR” olarak ortaya çıkıyor.

Bu noktada başvuru sahibi “SAN FRANCISCO DYKES ON BIKES WOMEN’S MOTORCYCLE CONTINGENT”in kar amacı gütmeyen lezbiyen bir motosiklet topluluğu olduğunu da belirtmeliyiz. Bir diğer deyişle, başvuru sahibi lezbiyenlerden oluşan bir topluluktur.

USPTO uzmanı başvuruyu ilk aşamada, “dykes” kelimesini aşağılayıcı bir tabir olarak değerlendirerek “aşağılayıcı markaların tescil edilemeyeceği” yönündeki kanun maddesine dayanarak reddediyor. Başvuru sahibi bu karara karşı itiraz ediyor.

Sizce USPTO Temyiz Kurulu’nun kararı ne yönde olmuştur? Karara yarın veya takip eden gün yer vereceğiz, bu aşamada yorumlarınızı bekliyoruz.

Yorum ve değerlendirmeleriniz için şimdiden teşekkürler.

Önder Erol ÜNSAL

Kasım 2017

unsalonderol@gmail.com

 

A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Kararları ve Uygulaması, Kullanım sonucu Kazanılmış Ayırt Edicilik, Marka Mutlak Ret Nedenleri

Kavisli Kenara Sahip Yoga Matı Şekli Kullanım Sonucu Ayırt Edici Niteliği Nasıl Kazanabilir? USPTO Temyiz Kurulu Yoga Matı Şekli Kararı

 

Kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik istisnası; ulusal marka mevzuatımızda ayırt edici nitelikten yoksunluk, tanımlayıcılık ve ticaret alanında ortak kullanıma açık olma içerikli mutlak ret nedenleri kapsamına giren işaretlerin reddedilmesinin istisnasını teşkil eden bir hükümdür. Aynı istisna, ulusal mevzuatımıza kaynak teşkil eden Avrupa Birliği marka düzenlemelerinde ve A.B.D. marka mevzuatında da mevcuttur.

Ulusal uygulamamızda, yukarıda belirtilen ret nedenleri kapsamında reddedilmiş neredeyse her başvuruya karşı yapılan itirazlarda, kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik istisnası bir itiraz gerekçesi olarak öne sürülmektedir. Bu iddialar genellikle yetersiz ve hatta kimi zaman hiçbir dokümanla desteklenmemiş olduğundan, belirtilen iddiaya dayalı itirazlar çoğunlukla reddedilmektedir. Bununla birlikte, yabancı ofis ve mahkeme kararlarını da sıklıkla inceleyerek devam eden mesleki tecrübem çerçevesinde, kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik istisnasını ispatlamanın yabancı ofislerde Türkiye’ye kıyasla çok daha zor olduğunu belirtmem yerinde olacaktır.

Okumakta olduğunuz yazı kapsamında, A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Temyiz Kurulu’nun, bir ürün şekli markasına ilişkin olarak kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik iddiasını incelediği bir karar değerlendirilecektir. Yazıda, kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik istisnasına ilişkin olarak USPTO’da uygulanan genel ilkeler de belirtileceğinden, yazının okuyucularımızın ilgisini çekeceğini düşünüyoruz.

“Lululemon Athletica Canada Inc.” unvanlı başvuru sahibi, 7 Ağustos 2015 tarihinde aşağıda görseline yer verilen işaretin tescil edilmesi talebiyle USPTO’ya başvuruda bulunur. Başvurunun kapsamında 28. sınıfa dahil “Yoga matları” malları bulunmaktadır.

 

 

Başvurunun tarifnamesinde aşağıdaki açıklamalar yer almaktadır: “Başvuru, dikdörtgen şeklinde bir yoga matının üç boyutlu şeklinden oluşmaktadır. Yoga matının bir köşesi kavisli, diğer üç köşesi dik açılıdır. Yoga matının düz köşeleri ve diğer kısımları kesik çizgilerle gösterilmiştir ve kesik çizgilerle gösterilen bölüm markanın korunması talep edilen kısımlarını oluşturmamaktadır.”

USPTO uzmanı başvuruyu, şeklin ayırt edici olmayan bir ürün şekli olması ve başvuru sahibinin kullanım sonucu kazanılmış ayırt ediciliği ispatlayacak yeterli kanıt sunmaması nedenleriyle reddeder. Başvuru sahibi bu karara karşı itiraz eder ve itiraz USPTO Temyiz Kurulu’nca incelenir. USPTO Temyiz Kurulu’nun 22 Haziran 2017 tarihli kararı, bu yazı kapsamında okuyuculara aktarılacaktır, kararın tüm metninin http://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/ttabvue-86718537-EXA-10.pdf bağlantısından görülmesi mümkündür.

Temyiz Kurulu değerlendirmesine kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik incelemesine ilişkin genel ilkeleri sıralayarak başlar:

İnceleme konusu vakanın da konusunu oluşturan ürün şekilleri kendiliğinden ayırt ediciliğe sahip değildir ve ancak kullanım sonucu kazanılmış ayırt ediciliğin ispatlanması halinde tescil edilebilir. Kullanım sonucu kazanılmış ayırt ediciliği ispatlama yükümlülüğü başvuru sahibine aittir. Kullanım sonucu ayırt edicilik, markanın ticari yaşamda esas olarak münhasır ve devamlı kullanımı suretiyle kazanılabilir. Başvuru sahibi kullanım sonucu kazanılmış ayırt ediciliği ispatlamak için, ürün şeklinin tüketicilerin zihninde oluşturacağı birincil algının ürünün kendisi değil, ürünün ticari kaynağı olduğunu göstermelidir.

Kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik doğrudan veya dolaylı kanıtlarla gösterilebilir. Doğrudan kanıtlar arasında fiili tanıklık, beyanlar veya tüketici anketleri bulunmaktadır. Dolaylı kanıtlar ise, tüketici yaklaşımının anlaşılmasına imkan sağlayabilecek, kullanım yılı sayısı, satış ve reklam miktarı veya benzeri nitelikte markanın tüketicilere yaygın biçimde erişimini gösteren kanıtlardır.

Kullanım sonucu kazanılmış ayırt ediciliği ispatlamak için sunulması gereken kanıtların yeterlilik derecesine ilişkin belirlenmiş bir kural yoktur, bununla birlikte ürün şekilleri söz konusu olduğunda yükümlülük (sunulması gereken kanıt miktarı) daha ağırdır. İnceleme konusu işaretin ayırt edici nitelikten yoksunluğunun derecesinin yüksekliği ile kullanım sonucu kazanılmış ayırt ediciliğin ispatlanması için sunulması gereken kanıtlar doğru orantılıdır. Bunun sonucu olarak, özellikle tescili talep edilen işaretin bir ürün şekli olması durumunda, uzun süreli esas olarak münhasır biçimde kullanımın gösterilmesi bile kullanım sonucu kazanılmış ayırt ediciliğin ispatlanması için yeterli olmayabilir.

İncelenen vakada, başvuru sahibi tescilini talep ettiği şeklin, başvuru kapsamındaki mallar için esas olarak münhasıran ve devamlı biçimde kullanımı suretiyle, marka olarak ayırt edici hale geldiğini öne sürmektedir.

Başvuru sahibi iddiasını kanıtlamak için tescili talep edilen yoga matı şeklinin fotoğraflarını, web sitesi çıktılarını ve şirket fikri mülkiyet hakları yetkilisinin beyanını itirazına eklemiştir. Beyanda aşağıdaki hususlara yer verilmiştir:

  • Başvuru sahibi tescili talep edilen yoga matı şeklini 5 yılı aşkın süredir ticarette kullanmaktadır.
  • Başvuru sahibi tescili talep edilen yoga matı şeklini, kendi internet sitesinde ve diğer internet platformlarında ve sosyal medya sitelerinde tanıtmaktadır.
  • Başvuru sahibinin internet sitesinde yer alan ve tescili talep edilen yoga matını tanıtan bir video Ocak 2013’ten bu yana 14.000’den fazla kez izlenmiştir.
  • Tescili talep edilen yoga matı şekli, iki magazin web sitesinde haber olmak dahil olmak üzere medyanın yoğun ilgisiyle karşılaşmıştır.
  • Başvuru sahibi tescili talep edilen yoga matı şeklini tanıtmak için önemli kaynaklar harcamıştır.
  • Başvuru sahibi tescili talep edilen yoga matı şeklini taşıyan ürünlerden 1.340.000 adet satmıştır.

Başvuru sahibi bunlara ek olarak kendi web sitesinden ve diğer web sitelerinden tescili talep edilen yoga matı şeklini yorumlayan görüşler sunmuştur. Bu görüşlerde yoga matı şeklinin oldukça olumlu yorumlar aldığı görülmektedir. Yorumlarda tescili talep edilen yoga matı şekli yer almaktadır. Bununla birlikte bu fotoğraflar dışında sunulan kanıtların hiçbirinde tescili talep edilen yoga matının şekline atıf bulunmamaktadır. Başvuru sahibi, tüketicileri ürün şekline özel olarak yönlendiren biçimde reklam (look for advertisement) yapıldığını gösteren kanıtlar sunmamıştır ve kanıtlar arasında tescili talep edilen yoga matı şekline ait yorumlara rastlanılmamıştır.

Temyiz Kurulu kararında, başvuru sahibinin yoga matı fotoğraflarına ilaveten üçüncü taraflara ait yoga matı şekillerine de yer verilmiştir. Üçüncü tarafların yoga matlarında da kavisli kenarların kullanıldığı görülmektedir.

Temyiz Kurulu bu tespitlerin ardından kanıtlara ilişkin değerlendirmesini sunmuştur.

Başvuru sahibi ayırt edici markasının üç dik açılı, bir de kavisli kenara sahip dikdörtgen bir yoga matı şekli olduğunu öne sürmektedir. Bir kenarın kavisli olması yoga matının ayırt edici bir özelliği değildir, karar içeriğinde yer alan üçüncü taraf yoga matı fotoğrafları da bunu göstermektedir. Tüketicileri başvuru sahibinin yoga matlarının bir kenarının kavisli olduğuna yönlendiren reklamlar olmadığı sürece, tüketicilerin başvuru sahibinin yoga matlarının bu özelliğini, değil tek bir ticari kaynakla özdeşleştirmeleri, fark etmeleri bile beklenemez. Sunulan kanıtlardan hiçbirisi (reklamlar, yorumlar, medyadaki haberler, vs.) tescili talep edilen yoga matının bir köşesinin kavisli olmasına atıfta bulunmamaktadır ve dolayısıyla şeklin ayırt edici nitelik kazandığını göstermemektedir.

Başvuru sahibinin reklam harcamalarına ilişkin kanıt sunulmamıştır. Başvuru sahibinin itirazında önemli harcamalar yapılmış olduğu belirtilse de, bu belirsiz bir ifadedir ve somut kanıtlar bulunmamaktadır. Başvuru sahibi web sitesinde yer alan videonun 14.000 kez izlendiğini belirtilmiş olsa da, izlemelerin kaç ayrı birey tarafından yapıldığına ve başvuru sahibi web sitesine erişim sayısına yer verilmemiştir.

Başvuru sahibinin 1.340.000 adet yoga matı satması etkileyici olsa da, ticari başarı, alıcıların ürün şeklini mutlak olarak ticari kaynak gösterir biçimde değerlendirdiklerini ispatlamayacaktır. (Braun markalı blender ürünleri için yoğun tüketici talebi, halkın blender ürününün şeklini Braun’la özdeşleştirdiği sonucuna varılmasını sağlamayacaktır [Braun Inc. v. Dynamics Corp., 975 F.2d 815, 24 USPQ2d 1121, 1133 (Fed. Cir. 1992)]). Temyiz Kurulu kararının devamında, çeşitli mahkeme ve kurul kararları kaynaklı içtihadı sıralamıştır:

“Kanıtlar esasen, başvuru sahibinin yüksek miktardaki satışlarının ürünün çok talep görmesinin sonucu olduğunu göstermektedir.

Satışlardaki yükseklik, ürünün kaynak gösterir biçimde algılanmasından çok ürünün popülerliğinin göstergesidir.

Başvuru sahibinin satış başarısı, başvuru sahibinin kaliteli bir ürünü rekabetçi bir fiyatta sunmasıyla ilgilidir.

Başvuru sahibinin satışları etkileyici olsa da bu, tüketicilerin markayı tanımasını değil, sadece ürünün artan popülaritesini gösterebilir.”

İncelemenin neticesinde Temyiz Kurulu aşağıdaki sonuca ulaşmıştır:

İncelenen vakada sunulan kanıtlar, başvuru sahibinin yoga matı şeklinin tüketicilerce ticari kaynak gösteren bir şekil olarak algılandığını sonucuna varılmasını sağlamamaktadır. Sunulan tüm kanıtlar dikkate alındığında, başvuru sahibinin üç kenarı dik, bir kenarı kavisli yoga matı şeklinin Marka Kanunu Bölüm 2(f) uyarınca kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Dolayısıyla, başvurunun reddedilmesi kararı Temyiz Kurulu’nca onanmıştır.

Yazının başında da belirttiğimiz gibi Türkiye’de kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik iddiası, ayırt edici nitelikten yoksunluk, tanımlayıcılık ve ticaret alanında ortak kullanıma açık olma gerekçeleriyle reddedilmiş neredeyse her başvuruya karşı yapılan itirazlarda öne sürülmektedir. Bu iddiayı ispatlamak için yeterli derecede olmayan ve hatta hiç kanıt sunulmaması ise bu itirazların genel özelliğidir. USPTO Temyiz Kurulu’nun yukarıda yer verilen değerlendirmeleri, bu iddianın A.B.D.’nde ispatlanmasının özelikle de ürün şekillerinden oluşan işaretler bakımından oldukça güç olduğunu ortaya koymaktadır. Yüksek satış miktarları söz konusu olsa bile, yüksek satış miktarlarının ürünün ticari başarısını gösterdiği, ancak ticari başarının ürünün tüketicilerce kaynak gösterir bir marka olarak algılandığını ispatlamayacağı yönündeki mahkeme ve Temyiz Kurulu içtihatları çok dikkat çekicidir.

Net tespit ve ilkelere yer veren bu kararın okuyucularımızın da ilgisini çekeceğini düşünüyoruz. Yoga yapan okuyucularımız USPTO Temyiz Kurulu kararını nasıl değerlendiriyor acaba?

Önder Erol Ünsal

Temmuz 2017

unsalonderol@gmail.com

A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Kararları ve Uygulaması, Marka Nispi Ret Nedenleri

Marie-Antoinette USPTO’da da Giyotine Gönderildi – USPTO Temyiz Kurulu Marie-Antoinette Kararı

 

Fransız Devrimi yıllarında giyotinde idam edilen Fransa Kraliçesi Marie-Antoniette, devrim öncesi dönemde sefalet içindeki halka yönelik olarak söylediği iddia edilen “Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler.” ifadesiyle hatırlanmaktadır. Bu ifadenin Marie-Antoinette’e ait olmadığı sonradan çoğunlukça kabul edilmiş olsa da, sabık Kraliçe tarihte yerini maalesef kendisine atfedilen bu cümleyle almıştır. Geçtiğimiz günlerde Türkiye’de bir TV sunucusunun ağzından çıkan “Menemen yiyemiyorsan portakal ye – Menemen yiyemiyorsan mehter ye.” ifadesi ise, ülkemizde bu tarihi cümleyi bir kez daha anımsamamıza yol açmıştır.

 

 

Fikri mülkiyet hakları ile ilgisi bulunmayan bu girişin ardından, Marie-Antoinette ibareli bir marka başvurusu hakkında verilen ret kararına karşı yapılan itirazın USPTO Temyiz Kurulu’nca incelenmesinin bu yazının konusu olduğunu belirtmek yerinde olacaktır. İncelenecek kararın tüm metnine http://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/ttabvue-79161682-EXA-21.pdf bağlantısı aracılığıyla erişim mümkündür.

“Tempting Brands Netherlands B.V.” firması 5 Aralık 2014 tarihinde standart karakterlerde yazılı “MARIE-ANTOINETTE” kelime markasını tescil ettirmek amacıyla A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO)’ne başvuruda bulunur. Başvurunun kapsamında esasen 9. sınıfa dahil güneş gözlükleri, gözlükler, kontak lensler, gözlük kutuları, koruyucu kasklar, 18. sınıfa dahil çantalar, valizler, cüzdanlar ve 25. sınıfa dahil giyim eşyaları, çoraplar, ayak giysileri ve baş giysileri, vb. malları yer almaktadır.

MARIE-ANTOINETTE

USPTO uzmanı başvuruyu aşağıda görebileceğiniz standart karakterlerde yazılı “BREGUET MARIE-ANTOINETTE” markasından dolayı reddeder. Ret gerekçesi markanın kapsamında 14. sınıfa dahil “değerli metaller ve alaşımları, mücevherat, değerli taşlar, zaman ölçme cihazları” gibi mallar yer almaktadır.

BREGUET MARIE-ANTOINETTE

Bu noktada altı çizilmesi gereken husus, ret kararının ilana itiraz üzerine değil resen verildiği ve karıştırılma ihtimali gerekçesine dayandığıdır.

Başvuru sahibi bu karara karşı itiraz eder ve itiraz USPTO Temyiz Kurulu’nca incelenir. Temyiz Kurulu’nun 11 Nisan 2017 tarihli kararı aşağıda okuyuculara aktarılacaktır.

Kurul, ilk olarak başvuru (MARIE-ANTOINETTE) ile ret gerekçesi markanın (BREGUET MARIE-ANTOINETTE) benzerliği hususunu değerlendirir.

Yerleşik içtihada göre, marka benzerliği için uygulaması gereken test markaların yanyana koyulup karşılaştırılması değildir; yapılması gereken, markaların bıraktıkları ticari izlenimin yeteri derece benzer olup olmadığının değerlendirilmesi ve bu yolla markalarla karşılaşacak kişilerin taraflar arasında bir bağlantı kurmaları varsayımının ortaya çıkıp çıkmayacağına karar verilmesidir. Odak olarak alınması gereken markaların spesifik algısını değil genel olarak oluşturdukları algıyı barındıran ortalama tüketicilerin hafızasıdır. İncelenen vakada malların (gözlükler, mücevherat, çantalar, giysiler, vb.) niteliği göz önüne alındığında, dikkate alınması gereken ortalama tüketici grubunun sıradan tüketiciler olduğu görülmektedir.

Temyiz Kurulu takibinde, markaları oluşturan “Marie-Antoinette” ve “Breguet” kelimelerinin analizine geçer.

“Marie-Antoinette” yazının başında da belirttiğimiz gibi Fransız Devrimi sırasında Fransa Kraliçesi olan bir tarihi kişiliktir ve karşı devrimci faaliyetleri (dış düşmanlar ve devrim düşmanlarıyla işbirliği) nedeniyle giyotinde idam edilir.

“Breguet” ise 1775 yılında kurulan İsviçreli bir saat üreticisidir. Saatlerin yanısıra yazım aletleri, mücevherat ve kol düğmeleri de firmanın üretim sahasında bulunmaktadır. Breguet firması saat üreticisi “Abraham-Louis Breguet” tarafından 1775 yılında kurulmuştur ve Kraliçe Marie-Antoinette de, Breguet tarafından üretilen saatlerin hayranıdır. Öyle ki, kocası Kral XVI. Louis kendisine Breguet’ten birkaç saat hediye etmiştir. Buna ilaveten, kraliçenin arkadaşı ve aşığı olarak tanınan Axel Von Persen de, Breguet’ten Marie-Antoinette için özel bir saat sipariş etmiştir ve bu saatin o devirde saatçiliğe ilişkin tüm teknik uzmanlığı ve hünerleri içermesini istemiştir. Breguet’in şaheseri “Marie-Antoinette” saati böylece ortaya çıkmıştır. (bkz. https://www.breguet.com/en/house-breguet/manufacture/marie-antoinette-pocket-watch)

Aşağıda Breguet’nin “Marie-Antoinette” isimli şaheserini görebilirsiniz:

 

Marie-Antoinette bu saate bakıp zamanı nasıl anlayabiliyormuş acaba?

Başvuru sahibine göre kendisine ait “MARIE-ANTOINETTE” markası ile ret gerekçesi “BREGUET MARIE ANTOINETTE” markaları birbirlerinden büyük ölçüde farklıdır, şöyle ki ret gerekçesi markada yer alan “BREGUET” ibaresi markanın baskın unsurudur ve markaların birbirlerinden kolaylıkla ayırt edilmesini sağlayacaktır.

Ana (çatı) marka veya bir tasarımcı adı ile birlikte bir ürün modelinin markasından oluşan bileşke markalarda, ana markanın veya tasarımcı isminin kullanım biçimine bakılarak markaların benzer olup olmadığına nasıl karar verileceğinin müstakil bir kuralı yoktur. Ana marka ve tasarımcı ismini içeren markaların benzer olup olmadığı analiz edilirken, markalar bütün olarak ortaya çıkardıkları algı esasında değerlendirilmelidir.

Kurul, bir ana marka veya tasarımcı isminin tescilli bir markaya eklenmesi halinin karıştırılma olasılığı değerlendirmesine farklı etkileri olabileceğini önceki kararlarında ortaya koymuştur:

Bu tip bir ekleme ticari kaynak bakımından karıştırmayı ortadan kaldırmaya yardımcı olmak yerine, karıştırılma ihtimalini kuvvetlendirebilir. Buna karşın, ürün modelini gösteren markalar arasında fark edilebilir ayrımlar bulunması veya ürün modelini gösteren markaların yüksek derecede çağrıştırıcı, tanımlayıcı terimler olması veya yaygın kullanımı bulunan veya yaygın biçimde tescil edilmiş terimlerle oynama içeren kelimeler olması halinde, ihtilaf konusu ibarelere ana markanın veya başka unsurların eklenmesinin, markaları bütün olarak birbirlerinden ayırt edilebilir hale getirdiği kabul edilebilecektir.

İncelenen vakada her iki markada da “MARIE-ANTOINETTE” ibaresi yer almaktadır. Markaların ortak unsurlarının aynı olduğu bu tip durumlarda, tescilli markaya aşina olan alıcıların, ana markanın veya tasarımcı isminin önceden meçhul olan kaynağı basitçe bildirdiğini varsayacağı kabul edilebilir.

“MARIE-ANTOINETTE” ibaresi başvuru ve ret gerekçesi marka kapsamındaki malların hiçbirisinin niteliğini veya karakteristik özelliğini belirtmemektedir ve bu mallar bakımından çağrıştırıcı veya tanımlayıcı içerikte değildir. Başvuru sahibi, ret gerekçesi markada yer alan “BREGUET” ibaresinin saat yapımcılığı sektöründeki tanınmışlığını öne sürerek, ret gerekçesi markada tüketicilerin dikkatini çeken baskın unsurun bu ibare olduğunu belirtmektedir. Buna karşın, “BREGUET” markasının Birleşik Devletler’de tanınmış bir marka olduğunu gösterir kanıtlar sunulmadığı gibi, “BREGUET” tanınmış bir marka olsa da, başvuruda “MARIE-ANTOINETTE” ibaresi de bulunmaktadır ve marka bütün olarak incelemeye alınmalıdır. Başvuru ve ret gerekçesi markaların sahiplerinin “MARIE-ANTOINETTE” ibaresini eşzamanlı olarak kullanmaları, tüketicilerin malların aynı ticari kaynaktan geldiğine yanlış biçimde inanmalarına yol açabilir.

Başvuru sahibi “MARIE-ANTOINETTE” ibaresinin ret gerekçesi markanın kapsadığı mücevherler ve saatler bakımından tanımlayıcı veya çağrıştırıcı olduğunu gösterir kanıtlar sunmadığından, “BREGUET” ana markasının veya tasarımcı isminin eklenmesi, geri kalan kısımları aynı olan markaların birbirlerinden ayırt edilebilmesini sağlamayacaktır, dolayısıyla “BREGUET MARIE-ANTOINETTE” ve “MARIE-ANTOINETTE” markaları görsel, işitsel, anlamsal ve ticari izlenim bakımlarından birbirlerine benzerdir.

Temyiz Kurulu devamında malların benzerliği ve doğası hususlarını değerlendirmiştir.

Ret kararını veren USPTO uzmanı güneş gözlükleri, çantalar, giysiler malları ile mücevherat, saatler mallarının aynı markayla piyasada kullanıldığını gösteren çok sayıda 3. taraf markasını kararında sunmuştur.

Kurul, öncelikle olarak sunulan 3. taraf markalarında da ana marka veya tasarımcı isminin kullanıldığını belirtmiştir. Buna karşın Kurul, bu tip markaların bağlantısız mallar ve hizmetler için de lisansa konu olabildiğini, dolayısıyla malların bağlantılı olduğunu ispatlama konusunda ispat gücünün düşük olabileceğini de belirtmiştir. Bununla birlikte incelenen vakada, üçüncü taraf kullanımları ikna edici kanıt teşkil etmektedir, şöyle ki ret gerekçesi marka bir ana markayı içermektedir ve tüketiciler, tescilli marka sahibinin “BREGUET” ana markasını geniş bir ürün grubu için satabileceğini veya lisansa konu edebileceğini düşünebilecektir. Mücevherat ve saatler için kullanılan “BREGUET MARIE-ANTOINETTE” markasına aşina olan tüketiciler, “MARIE-ANTOINETTE” markalı gözlükler, çantalar ve giysilerle karşılaştıklarında, bu tip moda ürünlerinin aynı ticari kaynaktan geldiğine yanlış biçimde inanabilirler.

Bunun ötesinde, bir tarafta gözlükler, çantalar ve giysiler, diğer tarafta mücevherat ve saatler bulunsa da, bu ürünlerin tamamı arzu edilen, stil sahibi bir görünüme ulaşma amacıyla kullanılmaktadır. Dolayısıyla, malların tamamı giyim eşyalarını ve aksesuarları kapsayan bütüncül moda penceresinden birbirleriyle bağlantılıdır.

Bu noktada Temyiz Kurulu’nun malların bağlantılı olarak kabul edilmesi haline ilişkin genel tespiti kanaatimizce dikkatle değerlendirilmelidir:

Temyiz Kurulu, tarafların mallarının birbirlerinden farklı olduğunu kabul etse de, bu farklılık malların birbirleriyle bağlantı olabileceğine yönelik tespiti dışlayamaz. Bu tip durumlarda incelenmesi gereken tarafların malların birbirleriyle karıştırılıp karıştırılmayacağı değil, bunun ötesinde alıcıların malların aynı ticari kaynaktan geldiği inancına kapılıp kapılmayacağıdır. Dolayısıyla, karıştırılma olasılığının varlığı yönündeki tespiti desteklemek için malların aynı veya birbirleriyle rekabet edebilir doğada olması veya aynı ticari kanallarla satılması gerekli değildir. Karıştırılma olasılığının varlığı yönündeki tespiti desteklemek için malların birbirleriyle bağlantılı olması veya malların pazarlanmasına ilişkin hallerin veya faaliyetlerin bu mallarla karşılaşacak aynı kişiler için, mallar için kullanılan markalardaki benzerliklerden dolayı, malların aynı kaynaktan geldiği veya aynı üreticiyle bir şekilde bağlantılı olduğu yanlış inancına yol açması veya açabilmesi yeterlidir.

Başvuru sahibi, ortalama fiyata sahip giysiler, gözlükler ve deriden eşyalarla, yüksek fiyata sahip mücevherat ve saatlerin aynı ticari kaynaktan geldiğine alıcıların inanmayacağını öne sürmektedir. Buna karşın Kurul’a göre, tarafların mallarının fiyatlarını sınırlayan dışsal kanıtlara başvurulması mümkün değildir.

Yukarıda belirtilen açıklamalar ışığında, Temyiz Kurulu tarafların markalarının kapsadığı malları birbirleriyle bağlantılı mallar olarak değerlendirmiştir.

Kurul, kararın devamında tarafların markalarının kapsadığı malların aynı ticari kanallarla pazarlanabileceğini tespit etmiş ve ret gerekçesi markanın kapsadığı malların alıcılarının sofistike, dikkatli tüketiciler olduğu yönündeki başvuru sahibi argümanını kabul etmemiştir.

Tüm bu tespitlerin neticesinde Temyiz Kurulu, markaların benzer, malların bağlantılı olması ve malların aynı ticari kanallarla sunulması gerekçeleriyle, başvuru sahibinin gözlükler, çantalar, giysiler mallarını kapsayan “MARIE-ANTOINETTE” markasıyla, mücevherat, saatler mallarını kapsayan ret gerekçesi “BREGUET MARIE-ANTOINETTE” markası arasında karıştırılmanın ortaya çıkabileceği sonucuna ulaşmıştır. Bu tespit çerçevesinde, başvuru sahibinin itirazı reddedilmiştir.

Okuduğunuz yazı kapsamında yer verdiğimiz karar, bir ana markayla birlikte kullanılan bağımsız ayırt edici karaktere sahip ikinci markanın, başka bir tarafa ait markayla aynı olması halinde USPTO’nun karıştırılma ihtimalini hangi ilkeler kapsamında değerlendirdiğini göstermesi bakımından önemlidir. Aynı konu hakkında Avrupa Birliği uygulamasının anahatlarını çizen “THOMSON LIFE” kararını IPR Gezgini’nde daha önceden incelemiştik. Merak eden okuyucularımızın “Bileşke Kelime Markalarında Kelime Unsurlarından Birisinin Önceden Tescilli Olması Durumunda Karıştırılma İhtimalinin Varlığı – Adalet Divanı “Medion v. Thomson” Kararı (C-120/04)” başlıklı bu yazıya http://wp.me/p43tJx-9S bağlantısından erişimi mümkündür.

Her iki yazıyı birlikte inceleme fırsatını yaratacak okuyucularımız, farklı kavramlar veya ifadeler kullanılarak yazılmış olsalar da, AB ve USPTO uygulamasının esasen aynı noktaları işaret ettiğini fark edeceklerdir.

İncelenen kararda dikkati çeken bir diğer husussa, mücevher ve saatler mallarıyla, gözlükler, çantalar ve giysiler mallarının USPTO tarafından hangi nedenlerle birbirleriyle bağlantılı mallar olarak değerlendirildiğidir.

Ulusal uygulamamızda da sıklıkla karşılaşılan bu tip ihtilaflar hakkında detaylı değerlendirmeler içeren kararın okuyucularımızın ilgisini çekeceğini umuyoruz.

Önder Erol Ünsal

Mayıs 2017

unsalonderol@gmail.com   

 

A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Kararları ve Uygulaması, Marka Nispi Ret Nedenleri

Mickey Mouse Eldiveninin Benzeri Disney’le Yanlış Bağlantı Kurulmasına Yol Açar mı? USPTO Temyiz Kurulu “Me and the Mouse Travel” Kararı

 

“Mickey Mouse” karakterinin dünyanın en ünlü çizgi kahramanlarından birisi olduğu (belki de en ünlüsü olduğu) konusunda şüphem bulunmamakla birlikte, bu minik fareyi bu kadar popüler ve sevilir kılan nedir sorusunu kendi adıma yanıtlamam mümkün değil. Sevdiğim çizgi karakterlerin listesini yapacak olsam, Mickey Mouse (sevgilisi Minnie Mouse ile birlikte) bu listenin muhtemelen sonunda yer alır.

Mickey’i pek sevmiyor olmam, karakterin dünya üzerindeki popülerliğine elbette gölge düşürmeyecektir. Bu yazı kapsamında inceleyeceğim, A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Temyiz Kurulu kararı, Mickey’in çiziminin ne denli bilinir olduğunun bir göstergesi olarak da değerlendirilebilir.

“Me and the Mouse Travel, LLC” firması 17 Mart 2015 tarihinde, aşağıda görseline yer verilen markanın tescil edilmesi için USPTO’ya başvuruda bulunur:

Başvurunun kapsamında, Nicé sınıflandırmasının 39. sınıfında yer alan “Seyahat ve tur planlanması ve düzenlenmesi ile ilgili seyahat acentası hizmetleri” bulunmaktadır.

USPTO Marka Departmanı başvuruyu, başvuruyu oluşturan işaretin “Disney Enterprises, Inc.” firmasıyla hatalı biçimde bağlantı kurulabilecek (falsely suggests a connection) unsurlardan oluşması veya bu tip unsurları içermesi nedeniyle reddeder. Hatalı biçimde bağlantı kurulabilme gerekçesine dayalı karar, başvurunun “the Mouse” (fare) kelimesini ve “siyah bir kol ve beyaz bir eli” içermesi hususlarıyla açıklanır.

Bu noktada, Disney’le özdeşleşmiş Mickey Mouse karakterinin çiziminde de farenin siyah bir kolu ve el bölgesinde beyaz bir eldiveni olduğu okuyuculara hatırlatılmalıdır.

Başvuru sahibi ret kararına karşı itiraz eder ve itiraz USPTO Temyiz Kurulu tarafından incelenir. Temyiz Kurulu itiraz hakkındaki kararını 21 Nisan 2017 tarihinde verir. Bu yazı kapsamında okuyucularımıza aktarılacak olan kararın tüm metnine http://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/ttabvue-76717725-EXA-9.pdf bağlantısından erişilmesi mümkündür.

Temyiz Kurulu incelemesine ret kararının gerekçesinin analizi ile başlar.

A.B.D. Marka Kanunu’nun 2(a) maddesi diğerlerinin yanısıra, kişiler, kuruluşlar, inançlar veya ulusal sembollerle hatalı biçimde bağlantı kurulabilmesini sağlayabilecek unsurlardan oluşan veya bu tip unsurları içeren markaların tescilini yasaklamaktadır. Bu tip bir bağlantıya dayanarak ret kararı veren uzman kararında aşağıdaki hususları göstermek zorundadır:

  • Marka, daha önce başka bir kişi veya kuruluş tarafından kullanılan isim veya kimliğin aynısı veya çok benzeri olmalıdır.
  • Marka, başka bir şekilde anlaşılması mümkün olmayacak ve açık biçimde ilgili kişi veya kuruluşu işaret etmelidir.
  • Markanın işaret ettiği kişi veya kuruluşun, başvuru sahibinin başvuru kapsamında vereceği hizmetlerle bağlantısı bulunmamalıdır.
  • Bahsi geçen kişi veya kuruluşun ünü veya bilinirliği o denli yüksek olmalıdır ki, başvuru sahibinin mal veya hizmetlerine ilişkin olarak kullanıldığında dahi, ilgili kişi veya kuruluşla bağlantı kurulacağı varsayılabilmelidir.

USPTO uzmanı kararında, başvuru konusu markanın içerdiği şekil unsurunun Mickey Mouse karakterinin bir parçasının (kol ve elinin) çok benzeri olduğunu, aynı zamanda “Mouse” (fare) kelimesini içerdiğini ve başvuru konusu markanın Disney’in en bilinen karakterinin bir parçasını içermesi nedeniyle, başvurunun başka bir şekilde anlaşılması mümkün olmayacak ve açık biçimde Disney’i işaret ettiğini belirtmiştir. Uzman ret kararında yer verdiği tespitleri desteklemek için, Mickey Mouse karakteri hakkında bazı makalelere kararında yer vermiştir.

Makalelere göre, Mickey Mouse karakteri ilk kez 1928’te yaratılmış ve 1935 yılında çizgi karakterin görünümünde önemli değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler çerçevesinde, Mickey’in siyah kollarına beyaz eldivenler takılmıştır. Mickey’in biri baş parmak olmak üzere, toplam dört el parmağı bulunmaktadır.

Temyiz Kurulu’na göre, uzmanın sunduğu kanıtlar, Disney’in tanınmış bir firma olduğunu ve buna ilaveten Mickey Mouse karakterinin çok ünlü bir karakter ve marka olduğunu ispatlamaktadır. Buna ilaveten kanıtlar, Mickey Mouse karakterinin şirketin sembolü ve karakterin görünümünün Disney firmasının kimliği haline geldiğini göstermektedir.

Bununla birlikte Kurul’a göre, sunulan kanıtlar, başvuruya konu markanın Disney’in Mickey Mouse karakteriyle çok benzer olduğunu veya başvurunun Disney’le hatalı biçimde bağlantı kurulmasını sağlayabileceğini göstermek için yetersizdir. Kurul, başka birisinin kimliğinin sadece bir kısmını almanın Madde 2(a) çerçevesinde ret kararı verilebilmesi için yeterli olabileceğini, ancak alınan parçanın kimliğin önemli veya anahtar parçası olması halinde kabul etmektedir. Buna ilaveten başvuruda “Mickey Mouse” ibaresi değil “the Mouse” ibaresi yer almaktadır.

Mickey Mouse, genellikle kırmızı şort, büyük sarı ayakkabılar ve beyaz eldiven giyen insan biçiminde bir fare olarak tarif edilmektedir. Mickey’in en önemli özelliklerinden birisi bir baş parmağı ve üç diğer parmağı bulunmasıdır.

Başvuru sahibi, başvurusunda yaptığı değişiklikle, başvurudaki el şeklinde bir başparmak ve dört diğer parmağa yer vermiş ve bu yolla çizimi Disney karakterinin çiziminden farklılaştırmıştır. Daha ötesinde, araştırma göstermiştir ki, Mickey Mouse beyaz eldiven giyen tek çizgi karakter değildir (Bugs Bunny, Woody Woodpecker, Mario gibi karakterler de beyaz eldiven takmaktadır.). Dosya içeriği, zayıf bir kola takılı beyaz eldivenler tasvirinin, Mickey Mouse karakterinin vücudunun emsalsiz bir parçası olarak değerlendirileceği yönündeki uzman tespitini desteklememektedir.

Bu tespitler çerçevesinde Temyiz Kurulu’na göre, başvuru Mickey Mouse çizgi karakterinin çok benzeri değildir ve bu nedenle başvuru, başka bir şekilde anlaşılması mümkün olmayacak ve açık biçimde Disney’i işaret etmemektedir. Dolayısıyla, yukarıda yer verilen testin ilk iki maddesinde yer verilen şartlar yerine gelmemiş durumdadır (i- Marka, daha önce başka bir kişi veya kuruluş tarafından kullanılan isim veya kimliğin aynısı veya çok benzeri olmalıdır; ii- Marka, başka bir şekilde anlaşılması mümkün olmayacak ve açık biçimde ilgili kişi veya kuruluşu işaret etmelidir.). Bu şartların yerine gelmemiş olması nedeniyle, başvuru hakkında madde 2(a) uyarınca verilen ret kararı yerinde değildir.

USPTO Temyiz Kurulu, yukarıda belirtilen gerekçelerle USPTO Marka Departmanı tarafından resen verilen ret kararını kaldırmıştır. Sonraki aşamada, Disney’in başvuruya karşı itiraz yolunu kullanıp kullanmayacağı ise şu an için belirsizdir.

Kendi görüşümü belirtmem gerekirse, fazlasıyla ağır gözüken ret kararının kaldırılması kanaatimce de yerinde olmuştur. Bununla birlikte, bu karar ve değerlendirme, çizgi karakterlerin önemli görsel özelliklerinin parçalar halinde başkalarınca kullanılabileceği anlamına da gelmemektedir.

Önder Erol Ünsal

Mayıs 2016

unsalonderol@gmail.com

A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Kararları ve Uygulaması, Marka Mutlak Ret Nedenleri

Ülke Bayraklarının Benzetimini İçeren Markaların Tescil Edilebilirliği – USPTO Temyiz Kurulu Cedar Park Kararı

 

Marka tescil başvurularında ülke bayraklarına veya onları çağrıştıran şekil unsurlarına yer vermek kimi zaman karşılaşılan bir başvuru pratiğidir. Başvuru sahipleri, bu yolla tüketicilerde olumlu izlenim yaratacağı düşünülen veya kalite sembolü bir ülkeyi çağrıştıran bir işareti tescil ettirmeyi, bunun sonucunda da ilgili ülkenin yarattığı olumlu imajı kendi lehlerine ticari bir avantaja dönüştürmeyi amaçlamaktadır. Aynı durumun ülke isimleri için de geçerli olduğunu söylemek mümkündür.

Bu yazıda ele alacağımız 14 Mart 2017 tarihli A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Temyiz Kurulu kararının konusunu, bir ülke bayrağını çağrıştıran bir işaretin tescili talebinin reddi ve buna karşı yapılan itirazın incelenmesi oluşturmaktadır. (Kararın tamamı için bkz. http://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/ttabvue-86709923-EXA-13.pdf)

A.B.D. menşeili “Family Emergency Room LLC” firması aşağıda yer verilen işaretin 44. sınıfa dahil hizmetler için tescil edilmesi talebiyle USPTO’ya başvuruda bulunur:

 

 

USPTO uzmanı başvuruyu, madde 2(b)’ye aykırılık gerekçesiyle reddeder. Uzmana göre, başvuruda diğer unsurlarla birlikte yer alan şekil unsuru, İsviçre bayrağının benzetimidir (simulation).

A.B.D. marka kanunu madde 2(b) takip eden hükmü içermektedir:  “Birleşik Devletlerin, herhangi bir eyaletinin veya belediyesinin veya yabancı bir milletin bayrağından, hanedanlık armasından veya alametinden veya onların benzetiminden oluşan veya onları içeren (işaretler tescil edilmeyecektir).”

Başvuru sahibi, tescili talep edilen markanın bir eşkenar dörtgen veya mücevher şekliyle birlikte, dörtgenin yanındaki bir çizgi serisinden oluşan bir şekli içerdiğini, İsviçre bayrağından bazı unsurları ödünç almış olsa da, madde 2(b) kapsamına girmediğini belirtmektedir. Başvuru sahibi, markanın tescil edilebilirliği iddiasını desteklemek için önceki iki kurul kararını ve diğer başvuruları öne sürmektedir.

Temyiz Kurulu incelemesinde ilk olarak, kanunda yer alan benzetim (simulation) teriminden ne anlaşılması gerektiğini tanımlar. Buna göre, “benzetim (simulation) terimi, kendi olağan ve anlaşılır anlamıyla kullanılmaktadır ve orijinal bir unsurun görünümünü veya etkisini veren veya onun özelliklerini içeren bir diğer unsuru tanımlamak için kullanılmaktadır.” Dolayısıyla, bir marka başvurusunun yabancı bir milletin bayrağının gerçek bir örneğini veya benzetimini içermesi durumunda, başvuru madde 2(b) uyarınca reddedilecektir.

Kurula göre, incelenecek örneğin, bir bayrağın benzetimi olup olmadığı, örnek ile bayrağın görsel karşılaştırması sonucunda tayin edilecektir. Standart inceleme prosedüründe dikkat edilecek husus, başvuruda yer alan şeklin kamunun ilgili kesimince bayrak veya benzetimi olarak algılanıp algılanmayacağıdır, başvuruda şekille birlikte başka unsurların yer alıp almasının herhangi bir önemi bulunmamaktadır. Başvuruda yer alan şeklin kamunun ilgili kesimince bayrak veya benzetimi olarak algılanacağı kanaatine varılması halinde başvuru reddedilecektir. Bayrakların unsurlarını stilize veya tamamlanmamış biçimde içeren markalar reddedilmeyecektir. Analizin odak noktasını, ilgili tüketici kesiminin bayrak hakkında “dikkatli bir analiz veya yanyana karşılaştırma olmaksızın” genel olarak anımsayacağı unsurlar oluşturacaktır.

İncelenen vakada, ilgili tüketici kesimi, hastane hizmetlerinin kullanıcıları yani genel anlamda halktır.

Başvuruya konu markada yer alan bayrağın İsviçre bayrağının benzetimi olduğu belirtilerek başvuru reddedilmiştir. Dolayısıyla, dikkat İsviçre bayrağı üzerinde yoğunlaştırılmalıdır. İsviçre bayrağı, kırmızı renkte bir karenin üzerine dik biçimde yerleştirilmiş beyaz renkte eşit kenarlı bir haçtan oluşmaktadır. Uzmanların bir başvuruda yer alan şeklin İsviçre bayrağının benzetimi olup olmadığına karar verirken aşağıdaki hususlara dikkat etmesi gerekmektedir:

  • Eğer varsa, inceleme konusu unsurda yer alan renkler,
  • İnceleme konusu unsurun tertip tarzı ve başvuruda yer alan diğer unsurlarla ilişkisi,
  • Başvuruda yer alan diğer kelime unsurlarının veya şekillerin, inceleme konusu unsurun İsviçre bayrağı olduğu algısını yaratıp yaratmadığı veya bu algıyı güçlendirip güçlendirmediği,
  • Eğer numune sunulduysa, markanın numune üzerindeki gösterim ve kullanım biçimi.

Belirtilen hususları birlikte değerlendirecek uzmanlar, başvurunun bir kare veya dikdörtgen üzerine dik biçimde yerleştirilmiş eşit kenarlı bir haç şekli içermesi ve bu şeklin dikkate değer biçimde stilize edilmemiş, değiştirilmemiş veya markadaki diğer unsurlarla birleştirilmemiş olması durumunda başvuruyu madde 2(b) uyarınca reddedecektir. Buna karşın,  başvuru bir kare veya dikdörtgen üzerine dik biçimde yerleştirilmiş eşit kenarlı bir haç şekli içerse de, bu şeklin yeteri derecede stilize edilmesi, değiştirilmesi veya markadaki diğer unsurlarla birleştirilmesi, bu yolla da ayrı bir ticari algı yaratması halinde, başvuru madde 2(b) uyarınca reddedilmeyecektir.

Bu ilkeler ışığında, inceleme konusu vaka değerlendirilecek olursa, ilk olarak İsviçre bayrağı ile başvuruya konu işaretin USPTO uzmanı tarafından bayrağın benzetimi olarak görülen kısmı birlikte değerlendirilmelidir:

Kırmızı zemin üzerindeki beyaz haç şeklini içeren başvuruya konu şekil ve İsviçre bayrağı birlikte değerlendirildiğinde, Temyiz Kurulu şekilleri yüksek derecede benzer bulmuştur. Başvuruya konu şekilde, şeklin sol kısmına her ne kadar çizgiler eklenmiş ve şekil hafifçe yana yatırılmış olsa da, bu farklılıklar, Kurul’a göre, şeklin oluşturacağı ticari algı bakımından önemsizdir. Başvuruya konu şeklin zemini teknik olarak bir kare olmasa da, bir kare şeklinin farklı açıdan bir görünümü olarak algılanacaktır. Şeklin, İsviçre bayrağı ile yakın benzerliği göz önüne alındığında, tüketicilerin çoğunluğunun hafif yana yatırılmayı ve kırmızı zeminin sağ açılarının yokluğunu fark etmeyeceklerini varsaymak temelsiz olmayacaktır. Buna ilaveten, başvuruya “CEDAR PARK FAMILY EMERGENCY ROOM” kelime unsurlarının eklenmiş olması da, şeklin İsviçre bayrağının benzetimi olarak değerlendirilmesi yönündeki algıyı değiştirmeyecektir. Basitçe ifade edilecek olursa, başvuruya konu markadaki şekil, İsviçre bayrağı benzetimi olarak algılamanın ötesine geçebilecek düzeyde stilize edilmemiş, değiştirilmemiş veya markadaki diğer unsurlarla birleştirilmemiş, dolayısıyla da ayrı bir ticari algı yaratacak hale getirilmemiştir. Başvuruyla karşılaşacak, halkın geneline mensup ortalama tüketiciler, başvurudaki şekil unsuruyla İsviçre bayrağı arasında bağlantı kuracaktır. Dolayısıyla, başvurunun İsviçre bayrağının benzetimi olması gerekçesiyle madde 2(b) uyarınca reddedilmesi yerinde bulunmuştur.

Temyiz Kurulu, bu tespitlere ilaveten, başvuru sahibince emsal olarak gösterilen diğer iki markanın hangi nedenlerle başvuru ile aynı düzlemde değerlendirilmemesi gerektiğini de açıklamıştır.

Yazının başlangıç bölümünde belirtildiği üzere, özellikle kalite, güvenilirlik statüsü haline gelmiş ülkeleri çağrıştıracak şekil veya unsurların kullanımı suretiyle ticari avantaj sağlama çabası yaygın biçimde karşılaşılan bir ticari pratiktir. Bu pratik karşımıza kimi zaman o ülkelerin dillerine ait isimlerin marka olarak seçilmesi (İtalyan malı ayakkabı izlenimi vermek için İtalyan isim ve soyisimlerinden oluşan markaların seçimi), o ülkelere ait coğrafi yerleri çağrıştıracak isimlerin marka olarak seçimi (otomobil parçaları için Almanya’da bir yer isminin marka olarak seçimi) veya o ülkelerin bayrak veya hükümranlık alametlerini çağrıştıracak şekillere markalarda yer verilmesi (İsviçre malı saat izlenimi vermek için İsviçre bayrağını çağrıştıracak bir şekil kullanılması) olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu tip başvuruların bir kısmı tescil için herhangi bir engel içermemekle birlikte, özellikle ülkelerin bayrak ve isimlerini çağrıştıran adlandırma ve şekillerin daha dikkatli biçimde incelenmesi gerekmektedir.

Yazı boyunca incelenen karar, ülke bayraklarının benzetimi olan şekiller konusuna eğilmiş olsa da, uluslararası marka camiası bir süredir, ülke isimlerini içeren veya bir ülkenin ismiyle doğrudan bağlantı kurulmasını sağlayan kelimelerin marka olarak tescil edilebilirliği konusunu tartışmaktadır. WIPO Markalar Daimi Komitesi’nde uzun süredir tartışılan konu, Iceland (izlanda) markasının Avrupa Birliği’nde tescilli bir marka olması üzerinden güncel tartışmalarla devam etmektedir. İzlanda’nın bu konu hakkında WIPO Markalar Daimi Komitesi’ne gönderdiği resmi ülke görüşünün http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_37/sct_37_6.pdf bağlantısından görülmesi mümkündür. IPR Gezgini’nde kısa süre içerisinde bu ihtilaf anahatlarıyla açıklanacaktır.

Son olarak, A.B.D. marka mevzuatı madde 2(b) çerçevesinde; ülke, eyalet, belediye bayraklarından, simgelerinden veya bunların benzetimlerinden oluşan veya bunları içeren işaretlerin marka olarak tescil edilmeyeceği hükmünün, ünlü marka akademisyeni J. Thomas McCarthy tarafından nasıl açıklandığına bakılacak olursa: “Madde 2(b) çerçevesinde getirilen mutlak engel, ulusal bayrak veya mühür gibi devlet sembollerinin, ticari mallara veya hizmetlere ilişkin kaynak gösterir semboller olarak tescil edilmemesi gerekliliği düşüncesine dayanmaktadır. Yani, bu tip devlet alametlerinin sadece devleti simgeleyecek biçimde korunması gerekmektedir ve devlet alametlerinin, ticari semboller olarak kullanımı suretiyle bu sembollerin itibarı düşürülmemeli veya lekelenmemelidir.” (J. Thomas McCarthy, McCarthy onTrademarks and Unfair Competition, § 19:79 (4. Baskı Aralık 2016).)

Profesör McCarthy’ye katılmamak mümkün değil diyerek yazıyı sonuçlandırmak, konu hakkında kendi görüşümüzün belirtilmesi gerekliliğini sanırım ortadan kaldıracaktır.

Önder Erol Ünsal

Mart 2017

unsalonderol@gmail.com

 

A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Kararları ve Uygulaması, Marka Mutlak Ret Nedenleri

“Mersin” Kelimesi A.B.D.’nde Gıda Ürünlerinin Coğrafi Kaynağını Belirten Bir Adlandırma mıdır? USPTO Temyiz Kurulu Mersin Kararı

mersinfoto

 

“Yeni dünya” kavramı, Avrupa’nın keşifler dönemi sonrasında ayak bastığı Güney, Orta ve Kuzey Amerika, Avustralya, Okyanusya adaları gibi coğrafi bölgeleri tanımlayan bir terimdir. Yeni dünya olarak anılan bölgelerde önceden yaşayan insanları (yani yeni dünyanın kadim insanlarını) dışsallaştırması nedeniyle siyaseten tartışmalı olan kavram, aynı zamanda sömürgeciliği anımsatması nedeniyle de olumsuz çağrışımlara yol açmaktadır.

Fikri mülkiyet dünyasında, yeni dünya kavramı karşımıza coğrafi işaretler, coğrafi yer adlarının markalaştırılması, geleneksel bilginin korunması gibi önemli tartışmaların taraflarından birisinin genel adı olarak karşımıza çıkmaktadır. A.B.D., Avustralya, Kanada, kimi Güney Amerika ülkeleri, Yeni Zelanda, öz kaynakları sınırlı kimi Avrupa ülkeleri gibi ülkeler yeni dünyanın temsilcileri olarak görülürken; dünyanın kadim medeniyetleri temsil eden birçok ülke eski dünyanın temsilcileri olarak tartışmanın diğer tarafını oluşturmaktadır.

Tartışmaların marka ayağını, geçmiş yüzyıllarda eski dünyadan yeni diyarlara giden göçmenlerin eski memleketlerinin isimlerini marka olarak seçmeleri oluşturmaktadır. Bu konudaki en önemli ve bilinen örnek, bir Alman göçmen olan Adolphus Busch’un A.B.D.’nde “Budweiser” markasıyla 19. yüzyılda bira üretimine başlaması ve markayı dünyanın en bilinen bira markalarının birisi haline getirmesi sonucu ortaya çıkan ihtilaftır. Şöyle ki, Almancası “Böhmisch Budweis” olan “České Budějovice” şehri Çeklerin bira üretimiyle meşhur olan bir kentinin ismidir ve Çekler bu ismin kendileriyle hiçbir ilgisi olmayan A.B.D.’li bir şirket tarafından marka olarak kullanımından son derece rahatsızdır. Bu ihtilaf Avrupa Birliği Adalet Divanı önünde de tartışılmıştır, ancak belirtilen ihtilaf bu yazının konusunu oluşturmamaktadır.

A.B.D. bu tartışmalara şüphesiz ulusal çıkarlarını koruma refleksiyle yaklaşmaktadır ve yeni dünyanın önde gelen sözcüsü konumundadır. Buna karşın, A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) bu tip sorunlarla daha fazla karşılaşmamak için olsa gerek, coğrafi yer isimlerinin tescili konusunda son derece hassas davranmaktadır ve bu hassasiyetin sonucu olarak dünyanın birçok farklı bölgesindeki coğrafi yer isimlerinin marka olarak tescili talepleri USPTO tarafından reddedilmektedir.

USPTO Temyiz Kurulu tarafından 11 Ekim 2016 tarihinde verilen “MERSİN” kararı ülkemizdeki bir coğrafi yer adının yurtdışında marka olarak tescili talebiyle ilgili olması nedeniyle, bizce son derece dikkat çekicidir. Okumakta olduğunuz yazı bu kararı anahatlarıyla aktarma niyetiyle yazılmıştır. Kararın tüm metnine http://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/v?pno=86263642&pty=EXA&eno=23 bağlantısı aracılığıyla erişilmesi mümkündür.

İstanbul’da yerleşik “Yahya Kemal Güngör”, 25 Nisan 2014 tarihinde USPTO’ya aşağıda görseline yer verilen “Mersin” markasını tescil ettirmek için başvuruda bulunur. Başvurunun kapsamında “çeşitli peynirler, dondurulmuş bezelye, havuç ve patatesten oluşan garnitür, hamur, künefe” yer almaktadır.

mersin

Başvuruyu inceleyen USPTO uzmanı, başvurunun kelime unsurunu oluşturan “Mersin” ibaresinin başvuru kapsamındaki mallar için coğrafi açıdan tanımlayıcı olduğunu tespit eder ve başvuru sahibine kelime unsurunun başvuru sahibine münhasır hak sağlamayacağı yönünde bir beyanda (disclaimer) bulunulmasını talep eder. Başvuru sahibi bu yönde bir beyanda bulunmak istemez ve uzmanın görüşünü yeniden değerlendirmesini ister. Uzman ilk görüşünde ısrarcıdır, kararını bu şekilde verir ve başvuru sahibi bu karara karşı itiraz eder.

İtiraz, USPTO Temyiz Kurulu tarafından incelenir ve 11 Ekim 2016 tarihinde karara bağlanır. Temyiz Kurulu’nun kararındaki değerlendirmeler aşağıda yer almaktadır. Bu noktada başvuru sahibinin vekilinin de A.B.D’nde faaliyet gösteren “Bayramoğlu Law Offices, LLC” olduğu belirtilmelidir. Bir diğer deyişle, Türk kökenli vekil ve Türk başvuru sahibi bir arada, bir Türk şehrinin ismini, o şehrin en meşhur olduğu ürünler için A.B.D.’nde başvuru sahibi adına tescil ettirmeye çalışmaktadır ve bir A.B.D. kurumu olan USPTO bu tescil talebini kabul etmemektedir.

Temyiz Kurulu kararında ilk olarak, coğrafi bakımdan esasen tanımlayıcı olan markalara ilişkin içtihadı açıklar. Buna göre, bir markanın coğrafi bakımdan esasen tanımlayıcı olduğunun kabul edilebilmesi için; (i) markayı oluşturan kelimenin yarattığı birincil algının bilinen bir coğrafi yer ismi olması, (ii) tüketicilerin malların ve hizmetlerin belirtilen coğrafi bölgeden geldiğini düşünmesinin olası olması gerekmektedir.

Kurul, başvuruyu yukarıda yer verilen iki ilke bakımından değerlendirir.

(i) Markayı oluşturan kelimenin yarattığı birincil algının bilinen bir coğrafi yer ismi olması:

USPTO uzmanı kararında, Mersin’in Türkiye’de büyük bir il olduğunu, önemli bir limana sahip olduğunu belirtir internet kanıtları sunmuştur. Başvuru sahibi buna karşılık olarak Mersin’in pek tanınmadığını, uzak olduğunu ve bu nedenlerle tüketicilerde yaratacağı ilk izlenimin bilinen bir coğrafi yer ismi olmayacağını öne sürmektedir. Başvuru sahibi bu iddiasına delil olarak Mersin’in isminin belirtilmediği dört Türkiye haritası sunmuştur. Buna karşılık olarak uzman Mersin’in ismen belirtildiği onyedi Türkiye haritasını dosyaya eklemiştir.

Başvuru sahibi, A.B.D. mahkemeleri tarafından verilen Newbridge Cutlery kararının incelenen başvuru için emsal teşkil edeceğini öne sürmektedir. Buna karşın, Kurul, mahkeme tarafından tescile layık bulunan Newbridge kasabasının nüfusunun 20.000 kişi civarında olduğunu, bu durumun yaklaşık 940.000 kişilik nüfusa sahip Mersin bakımından geçerli olmayacağını belirtmiştir. Ayrıca, Newbridge yerleşim yeri olmanın ötesinde başka anlamlara da gelebilecek bir ibareyken, aynı durum Mersin için geçerli değildir. Şöyle ki, Mersin kelimesinin bilinen başka bir anlamı bulunmamaktadır.

Mersin ilinin nüfusunu ve kelimenin bilinen başka bir anlamı bulunmaması hususlarını dikkate alan Temyiz Kurulu, “Mersin” kelimesinin yaratacağı birincil algının bilinen bir coğrafi yer isim olacağı sonucuna ulaşır.

(ii) Tüketicilerin malların ve hizmetlerin belirtilen coğrafi bölgeden geldiğini düşünmesinin olası olması:

Kurul, ikinci olarak tüketicilerin Türkiye’nin Mersin şehriyle, başvuru kapsamında bulunan mallar arasında mal-coğrafi yer ilişkisi kurup kurmayacağını değerlendirmiştir.

Başvuru sahibi, başvuru kapsamında bulunan malların yalnızca Mersin’de değil, Türkiye’nin diğer illerinde de üretileceğini, paketleneceğini, nakliye edileceğini ve satılacağını belirtmiştir. Ayrıca, malların bazıları Mersin’de üretilemeyecek sadece paketlenecektir. Buna karşın Kurul’a göre, malların bir kısmı başka ülkelerde üretilmiş olsa bile, başvuru sahibinin beyan ve kanıtları Mersin ili ile bağlantı kurulması için yeterlidir.

Buna ilaveten USPTO uzmanı kararında, Türkiye ve özellikle Mersin’in başvuru kapsamında bulunan mallarla ilgili olarak ünlü olduğunu gösteren kanıtlar sunmuştur. Başvuru sahibi, malların ilgili tüketici kesiminin Arap kökenli A.B.D. vatandaşlarının (toplam 1,2 milyon kişi) küçük bir bölümü ve Türk kökenli A.B.D. vatandaşları (yarım milyon kişi) olduğunu belirtmektedir. Kurul’a göre bu önemsiz ve dikkate alınmayacak bir rakam değildir. Buna ilaveten, başvuru kapsamında yer alan ürünlerin herhangi bir etnik veya milliyet kökenine indirgenmesi mümkün değildir, bu tip gıdaları tüketmeye ilgi duyan herkes bu ürünlerin tüketicisi olabilir.

USPTO uzmanı, kararında ilgili tüketici kesiminin künefe ve diğer gıda ürünleri ile Türkiye ve özellikle Mersin ili arasında bağlantı kurduğunu gösteren bazı internet çıktılarını da dosyaya eklemiştir.

Yukarıda sayılan kanıtları da dikkate alan Kurul, Mersin ibaresi ile başvuru kapsamında yer alan mallar arasında, mal-coğrafi yer bağlantısı kurulabileceği sonucuna ulaşmıştır.

Başvuru sahibinin diğer iddiaları, Türk şehir isimlerinden oluşan bazı tescilli markaların bulunması ve başvuru sahibinin aynı markayı başka ülkelerde tescil ettirmiş olmasıdır.

Temyiz Kurulu, emsal olarak gösterilen tescilli markaların ikisi dışında kalanların kullanım sonucu kazanılmış ayırt edici nitelik istisnası kapsamında tescil edildiğini belirtmiş, ayrıca bu tescillerin varlığının işbu başvuru hakkındaki karar bakımından bağlayıcı olmadığının altını çizmiştir. Buna ilaveten, farklı kanunlara sahip diğer ülkelerde gerçekleştirilen tescillerin de kendisi açısından emsal teşkil etmeyeceğini belirtmiştir.

Sayılan tüm hususlar ışığında Temyiz Kurulu aşağıdaki sonuca ulaşmıştır:

“Başka bir anlamı bulunmayan “Mersin” kelimesinin yaratacağı birincil algının, Birleşik Devletler tüketicilerince genel olarak bilinen Türkiye’nin Mersin şehri olacağı görüşündeyiz. Malların kaynakları arasında Mersin’in bulunması, Türk mutfağının ünü ve künefe ve diğer belirli gıdaların Mersin’le bağlantısı nedenleriyle, ilgili tüketicilerin mal-coğrafi yer bağlantısı kuracağı kanaatindeyiz. Bunların sonucunda, Mersin kelimesi başvuru kapsamındaki mallar için coğrafi bakımdan esasen tanımlayıcı bulunmuştur. Bu çerçevede, “Mersin” kelimesi için münhasır haklar feragat edildiğini belirtir bir beyanın sunulması gerektiği yönündeki karar haklı görülmüştür. Başvuru sahibinin belirtilen beyanı bu kararın tarihinden itibaren iki ay içinde sunması durumunda, başvuru ilan edilecektir.”

A.B.D. mevzuatında yer alan feragat (disclaimer) müessesi, feragat beyanına konu unsur için marka sahibinin münhasır haklar talep edemeyeceğini düzenlemektedir. Başvuru sahibinin bu karar paralelinde “Mersin” kelimesi için münhasır haklar talep etmeyeceğini beyan etmesi durumunda, marka mevcut haliyle tescil edilecek, ancak “Mersin” kelimesinin başkaları tarafından kullanımını başvuru sahibi muhtemelen sınırlı hallerde engelleyebilecektir.

Okuduğunuz karar kanaatimizce birkaç açıdan dikkat çekicidir.

Birincisi, “Mersin” kelimesi hakkında derin bir inceleme yaparak, bu kelimenin Türkiye’de bir il ismi olduğunu, başvuru kapsamındaki ürünler için coğrafi kaynak belirttiğini ve ünlü olduğunu tespit eden USPTO uzmanının çalışması gerçekten takdire şayandır.

İkincisi, Mersin’in önemsiz bir yerleşim yeri olduğunu, hatta Türk haritalarında yer almadığını savunan Türk başvuru sahibi ve Türk kökenli vekilinin argümanları düşündürücüdür. Türkiye’nin önemli bir ihracat ve üretim noktası olan Mersin ilinin adı, kanaatimizce hiç şüphesiz o ilde yaşayan veya üretim yapanların ortak kullanımına açık nitelikte kalmalıdır ve bu ismi, hele ki künefe gibi, Mersin’le özdeşleşmiş bir ürün için yurtdışında tek bir kişi adına tescil ettirmeye çalışmak, ilin diğer sakinleri ve ili temsil eden kuruluşlar bakımından kabul edilebilir olmayacaktır.

Yazının başında belirttiğimiz gibi yeni dünyayı “keşfeden” Avrupalılar, 15.-16. yüzyıllardan başlayarak göçmenlerini yeni dünyaya göndermiş ve kültür, yaşam tarzı, yiyecek gibi değerlerini o tarihlerden itibaren yeni dünyaya aktarmıştır. Buna karşın yeni dünyaya Türklerin yerleşim amaçlı gidişi esasen 20. yüzyılın son çeyreğinde başlamıştır, dolayısıyla yeni dünyanın Türk mutfağı, gıdaları, kültürü gibi değerlerle tanışması nispeten gecikmiştir. Ancak, internet çağında Türk ürünlerini, şehirlerini araştırmak hiç zor değildir ve USPTO uzmanının yaptığı gibi “Mersin” iliyle “künefe” tatlısının bağlantısı bir A.B.D.’li tarafından da kolaylıkla kurulabilmektedir. Yurtdışında iş yapmak isteyen girişimcilerimizin bunun farkında olarak başvurularını yapmaları kanaatimizce yerinde olacaktır.

Önder Erol Ünsal

Ekim 2016

unsalonderol@gmail.com

A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Kararları ve Uygulaması, Marka Mutlak Ret Nedenleri

“PRO” Kelimesi Mimari Danışmanlık Hizmetleri için Tanımlayıcı mıdır? USPTO Temyiz Kurulu “PRO” Kararı

pro

 

Günlük konuşma dilinde yabancı dillerdeki kelimeleri kullanmak birçoğumuz bakımından bir alışkanlık haline geldi. Türkçe’ye sahip çıkmak ve anadilin yozlaşmasını engellemek gibi nedenlerle bundan kaçınmaya çalışanlarımız olsa da, yabancı dillerdeki kelimelerin kullanımı ticari yaşamda da önemli bir alışkanlık halini almıştır ve birçok yabancı sözcük günlük yaşamın ayrılmaz parçası olmuştur.

Yerli başvuru sahiplerinin marka tescili için seçtikleri sözcüklere bakılınca da durum hiç farklı değildir. İngilizce kelimeleri içeren markalara neredeyse her sektörde yapılan yerli başvurularda rastlanırken, kozmetik – parfümeri – giyim sektörlerinde Fransızca kelimeleri içeren yerli başvurular, yiyecek – giyim – moda sektörlerinde İtalyanca kelimeleri içeren yerli başvurular, makine – otomotiv gibi sektörlerde ise Almanca kelimeleri içeren yerli başvurular sıklıkla görülmektedir. Bu durumun nedenlerinden birinin, yerli ürün veya hizmetler için ilgili sektörlerin dünya üzerinde lideri olan ülkelerin dillerinde markalar seçerek, ürün veya hizmetler sanki o ülke menşeiliymiş gibi bir algı yaratarak, ilgili ülkelerin itibarından bir şekilde faydalanmak olduğu da açıktır.

Ticaret ve rekabetin uzun yıllardır ulusal sınırları aştığının ve ticari yaşamı sürdürebilmek için potansiyel tüm müşterilere hitap edebilecek markalar seçmenin gerekli olduğu kabul eden benim gibiler için bu durum rahatsızlık yaratmasa da, anadil hassasiyeti gelişmiş birçok kişi bakımından yabancı dillerdeki kelimeleri içeren yerli markalar önemli bir hassasiyet noktası oluşturmaktadır.

Marka incelemesi bakımından ortaya çıkan sorun ise, ulusal ofise yapılan başvuruların çoğunun yabancı dillerdeki kelimeleri içermesi ve bunların tescil edilebilirliği incelemesinde birçok yabancı dilde tanımlayıcılık, ayırt edici nitelik incelemesinin yapılması gerekliliğinin ortaya çıkmasıdır. Bu tespit veri olarak alındığında IPR Gezgini’nde yabancı ofis ve mahkemelerin kendi dillerindeki veya diğer yabancı dillerdeki tanımlayıcı sözcük veya kısaltmaları içeren başvurular hakkındaki kararlarına yer vermek bir zorunluluk olarak belirmektedir. Bugünkü yazımız da benzer içerikteki bir kararla ilgilidir.

A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO)’ne 24 Haziran 2015 tarihinde yapılan ve aşağıda görseline yer verilen başvurunun kapsamında 42. sınıfa dahil “Mimari tasarım alanında danışmanlık hizmetleri.” yer almaktadır.

pro

Başvuru sahibi marka tarifnamesinde aşağıdaki açıklamalara yer vermiştir: “Marka P harfi büyük, r ve o harfleri ise küçük harflerle yazılmış halde stilize Pro kelimesinden oluşmaktadır. O harfinin yanında büyük gölgeli bir daire yer almaktadır ve bu bir noktayı işaret etmektedir. Renk markanın bir unsuru olarak talep edilmemektedir.”

USPTO uzmanı başvuruyu tanımlayıcılık gerekçesiyle reddeder ve başvuru sahibi ret kararına karşı itiraz eder.

İtiraz hakkında verilen ve bu yazı kapsamında ele alınacak 23 Ağustos 2016 tarihli USPTO Temyiz Kurulu kararının tüm metninin http://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/ttabvue-86672373-EXA-8.pdf bağlantısından görülmesi mümkündür.

Başvuru sahibi itirazında markasının münhasıran tanımlayıcı nitelikte olmadığını öne sürmektedir. Temyiz Kurulu incelemesine tanımlayıcı markalar hakkındaki yerleşik içtihadı belirterek başlar:

“Bir terim, kullanılacağı malların veya hizmetlerin niteliğini, özelliklerini, amacını veya karakteristik özelliklerini derhal bildiriyorsa tanımlayıcıdır. Münhasıran tanımlayıcılık değerlendirmesi soyut olarak değil, talep konusu mallar ve hizmetler dikkate alınarak yapılmalıdır. Bu yapılırken markanın kullanıldığı veya kullanılacağı koşullar ve markanın, malların ve hizmetlerin piyasadaki kullanıcıları üzerinde bırakacağı olası etki dikkate alınmalıdır. Bir terimin alıcı kitlesi için münhasıran tanımlayıcı olup olmadığına ilişkin kanıtlar sözlükler, gazeteler veya kamuoyu araştırmaları gibi uygun kaynaklardan elde edilebilir.”

Temyiz Kurulu bu açıklamaların ardından “pro” kelimesinin anlamını araştırır. USPTO uzmanı tarafından da belirtildiği üzere “pro” kelimesi takip eden anlamlara karşılık gelmektedir:

“Profesyonel, özellikle spor alanında; girişim alanında uzman; profesyonel kelimesinin kısaltması yani uzman, bir alanda önemli beceri gösteren veya sahibi olan; kariyer anlamında bir faaliyetle bağlanmış olan.”

Bu tanımlar esas alındığında Temyiz Kurulu’na göre başvuru konusu marka “başvuru sahibinin mimari tasarım alanında profesyonel danışmanlık hizmetleri verdiğini” göstermektedir ve bu nedenle de münhasıran tanımlayıcıdır. Başvuruda yer alan büyük nokta işareti Kurul’un bu yöndeki değerlendirmesini değiştirmemektedir, şöyle ki yerleşik içtihada göre tanımlayıcı kelimelere noktalama işaretleri eklemek tanımlayıcı bir terimi tanımlayıcı olmayan bir terim haline getirmeyecektir. Kurul, incelenen başvuruda belirtilen yerleşik yaklaşımdan farklılaşmayı gerektirir bir unsur görmemektedir, şöyle ki başvuruda yer alan nokta işareti tüketicinin marka algısını değiştirmemektedir.

Temyiz Kurulu, “pro” kelimesinin münhasıran tanımlayıcılığı konusundaki tespitini üçüncü kişilerin “pro” veya bu kelimenin simgelediği “profesyonel” kelimelerinin mimari tasarım hizmeti veren üçüncü kişilerce de sıklıkla kullanılan bir kelime olduğunu gösteren kanıtları sunarak güçlendirmiştir. Kurul, bunu ispatlamak için üçüncü kişilerin ilgili hizmetlerde belirtilen terimleri kullandığını gösterir örneklere yer vermiştir.

Başvuru sahibinin ret kararına karşı öne sürdüğü bir diğer argüman, markanın stilize yazım biçiminin başvuruyu kendiliğinden ayırt edici hale getirdiği ve dolayısıyla markanın tanımlayıcı nitelikte olmadığı iddiasıdır. Başvuru sahibine göre, başvuruda kullanılan iki ayrı ton, özel yazım fontu, tipik olmayan font ve büyüklükteki gölgeli nokta işareti gibi hususlar markayı kendiliğinden ayırt edici kılmaktadır. Başvuru sahibi markanın standart karakterlerde olmadığını, bunun ötesinde özel bir tasarım içerdiğini belirtmekte ve bu hususun marka tarifnamesinde de belirtildiğini öne sürmektedir.

Temyiz Kurulu bu yöndeki iddiayı takip eden biçimde değerlendirmiştir:

“Yerleşik uygulamaya göre, münhasıran tanımlayıcı olan ve bu nedenle de tescil edilebilir nitelikte olmayan kelimeler, kendiliğinden ayırt edici bir görsel tasarım çerçevesinde sunulduğunda, bu tasarım biçimi markayı bütün olarak tescil edilebilir hale getirebilir, ancak bunun için başvuru sahibinin tanımlayıcı kelimeler için münhasır haklardan feragat etmiş olması (disclaimer) gerekir. Bu tip durumlarda kullanılacak uygun test, harflerin stilize biçimde yazımı suretiyle tanımlayıcı kelimeden bağımsızlaşmış ayrı ve kendiliğinden ayırt edici bir ticari izlenimin yaratılıp yaratılmadığıdır. Stilize yazım biçiminin bir markayı tanımlayıcı nitelikten kurtarmasının markaya bakanların gözüne göre değerlendirebileceğini ve mutlak surette öznel bir değerlendirme olduğunu kabul ediyoruz. Bununla birlikte kanaatimize göre, ne markanın oldukça sade biçimde blok karakterlerle yazılması ne de nokta işaretinin büyük bir top şeklinde olması, “pro” kelimesinden bağımsızlaşmış ayrı ve kendiliğinden ayırt edici bir ticari izlenim yaratmak için yeterli değildir. Bunun sonucu olarak markanın görünümü nispeten sıradandır.”

Sayılan tüm tespitler ışığında Temyiz Kurulu, başvuruyu bütün olarak kendiliğinden ayırt edici nitelikte bulmamış ve “pro” kelimesinden kaynaklanan münhasır haklardan feragat (disclaimer) edilse de markayı esas sicilde tescil edilebilir bir başvuru olarak değerlendirmemiştir.

Sonuç olarak başvuru sahibinin itirazı reddedilmiştir.

15 Temmuz 2016’dan sonra başlayan ve halen devam etmekte olan zor ve sarsıcı günler ve gündem, IPR Gezgini’nin yazı paylaşım sıklığını etkilemiş olsa da, takip eden günlerde eski hız ve rutinimize dönebilmeyi umuyoruz. Bu yazı yeniden ısınma turlarına başlangıcımız sayılsın.

Önder Erol Ünsal

Eylül 2016

unsalonderol@gmail.com

A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Kararları ve Uygulaması, Marka Mutlak Ret Nedenleri

Askeri Timlerin İsimleri Marka Olarak Tescil Edilebilir mi? USPTO Temyiz Kurulu “SEAL TEAM” Kararı

seal2

 

15 Temmuz 2016 darbe girişiminin (daha doğru bir tabirle terör saldırısının) hepimizde bıraktığı etki çok tazeyken ve her geçen dakika bu korkunç girişim hakkındaki yeni gerçekleri öğrenirken, zihni toparlayarak başka konulardan bahsetmek oldukça güç. Suçluların yakalanıp yargılanması ve cezalandırılması, bu yapılırken de hukuk devleti ilkelerinin gözetilmesi şu an için en büyük temenni ve beklentimizi oluşturuyor.

Zihnimiz bu konuyla meşgulken ve her dakika MAK (Muhabere Arama Kurtarma Timi), SAT (Sualtı Taarruz Timi), JÖH (Jandarma Özel Harekat Timi), PÖH (Polis Özel Harekat Timi) gibi kimilerimizin önceden pek de aşina olmadığı isim veya kısaltmaları duyarken, bugün ele alacağımız kararın da gündemle bir şekilde bağlantısının bulunmasını tercih ettik. Tam da bu noktada, Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Marka Ofisi Temyiz Kurulu’nun, “Seal Team Physical Training, Inc.” başvurusu hakkında 30 Haziran 2016 tarihinde verdiği oldukça yeni bir kararla karşılaştık. A.B.D. donanmasının en elit birliği olan “SEAL Timi (SEAL TEAM)”ni çağrıştırdığı gerekçesiyle USPTO tarafından reddedilen bu marka tescil başvurusu hakkında USPTO Temyiz Kurulu’nun verdiği karar, bu yazının konusunu oluşturacak. Merak eden okuyucularımız kararın İngilizce tüm metnine http://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/ttabvue-86420547-EXA-23.pdf bağlantısı aracılığıyla erişebilirler.

“Seal Team PT Incorporated” unvanlı başvuru sahibi 10 Ekim 2014 tarihinde aşağıda görseline yer verdiğimiz marka tescil başvurusunu USPTO’ya yapar. Başvuru kapsamında 41. sınıfa dahil “Fitness ve egzersiz konularında danışmanlık hizmetleri ve fiziksel fitness eğitimi hizmetleri.” yer almaktadır.

seal

USPTO uzmanı başvuruyu, A.B.D. marka kanunu madde 2(a) uyarınca, başvurunun A.B.D. donanmasının seçkin “SEAL Timleri”yle yanlış bir bağlantı kurulmasına imkan sağlaması nedeniyle reddeder. Başvurunun bir diğer ret gerekçesi ise önceden tescilli “SEAL” markasıyla karıştırılma olasılığıdır.

Başvuru sahibi ret kararına karşı itiraz eder ve itiraz USPTO Temyiz Kurulu’nca değerlendirilerek 30 Haziran 2016 tarihinde sonuçlandırılır.

Temyiz Kurulu kararında ilk olarak, marka kanunu madde 2(a)’nın kapsamını tarif eder. Buna göre, madde kapsamında “Kişiler, kuruluşlar, inançlar veya ulusal sembollerle yanlış biçimde bağlantı kurulmasını sağlayacak unsurlardan oluşan veya bu tip unsurları içeren markalar tescil edilmeyecektir”. Kurula göre, maddede adı geçen “kuruluşlar”, “devlet kurumlarını” da kapsamaktadır.

Başvuruya konu işaretin bir kişi veya kuruluşla yanlış bir bağlantı kurulmasını sağlayıp sağlamadığını değerlendirirken inceleme uzmanı aşağıdaki hususları dikkate almalıdır:

a-    Başvuruya konu işaret, başka bir kişi veya kuruluş tarafından önceden kullanılan isim veya kimliğin aynısı veya yakın derecede benzeri midir?

b-    Başvuruya konu işaret, münhasıran ve açıkça ilgili kişi veya kuruluş olarak mı anlaşılacaktır?

c-     Başvuru sahibinin faaliyetlerinin, başvuru konusu markanın işaret ettiği kişi veya kuruluşla bağlantısının bulunmaması gereklidir.

d-    İlgili kişi veya kuruluş o denli bilinir veya üne sahip olmalıdır ki, başvuruya konu marka, başvuru sahibinin malları veya hizmetleri için kullanıldığında, ilgili kişi veya kuruluşla bağlantı kurulacağı varsayılabilmelidir.

Temyiz Kurulu, başvuruyu yukarıda yer verilen ilkeler kapsamında değerlendirir ve ret kararının yerindeliğini bu değerlendirme sonucunda tespit eder.

Değerlendirilen ilk husus başvuruya konu işaretin, A.B.D. donanmasının elit “SEAL Timi”nin ismiyle aynı veya yakın derecede benzer olup olmadığıdır.

Türkçe karşılığı “SEAL Timi” olan “SEAL Team” ibaresi, inceleme uzmanına göre, A.B.D. donanmasının özel silahlarla operasyon konusunda uzmanlaşmış taktik birim ve timlerinin bilinen adıdır. “Sea-Air-Land Teams” teriminin kısaltması niteliğindeki “SEAL Teams” ibaresi, “SEAL” veya “NAVY SEALS” olarak da bilinmektedir.

Başvuru sahibi, başvuruda yer alan “Inc.” (bu kısaltma İngilizce’de şirket kelimesinin kısaltması olarak kullanılmaktadır) kısaltmasının başvurunun devlet bağlantılı olmadığını göstermek için yeterli olduğunu ve başvuruda takım veya tim anlamlarına gelen “Team” kelimesinin kullanılmasının fitness egzersizlerinin takım halinde yapıldığını işaret etme amaçlı olduğunu belirtmektedir. Bu çerçevede başvuru sahibine göre, başvurusu donanmayı veya donanma timlerini işaret etmemektedir.

Temyiz Kurulu’na göre, bir kuruluşun ismine ilave unsurların eklenmesi, ilgili başvurunun söz konusu kuruluşun isminin yakın derecede benzeri olduğu yönündeki ticari algıyı ortadan kaldırmayacaktır. Bu çerçevede Kurul, başvuruyu A.B.D. donanmasının “SEAL” isimli seçkin timlerinin yakın derecede benzeri olarak değerlendirmiştir.

Kurul takiben, “Başvuruya konu işaret, münhasıran ve açıkça ilgili kişi veya kuruluş olarak mı anlaşılacaktır?” sorusunun yanıtını araştırmıştır.

Başvuru sahibi başvurusunun sadece A.B.D. donanmasının “SEAL” isimli seçkin timlerini işaret etmediğini ispatlamak için USPTO sicilinden “SEAL TEAM” ibaresini içeren iki önceki tarihli tescil sunmuştur.

Temyiz Kurulu her ikisi de aynı kişiye ait olan önceden tescilli markaların, donanmanın seçkin “SEAL” timleriyle başvuru arasında münhasır ve açık bağlantı kurulması hususunu ortadan kaldırmayacağı değerlendirmesini yaparak, başvuru sahibinin tersi yöndeki iddiasını reddetmiştir.

Bu noktada, inceleme uzmanının ret kararını verirken, “SEAL TEAM” ibaresinin donanma “SEAL” timini işaret etmekte olduğunu gösteren çok sayıda medya çıktısı, ticari kullanım örneği ve etiket, çıkartma gibi ticari dolaşıma sokulmuş ürünler sunduğu da belirtilmelidir.

Temyiz Kurulu üçüncü olarak, “Başvuru sahibinin faaliyetlerinin, başvuru konusu markanın işaret ettiği kişi veya kuruluşla bağlantısının bulunmaması gereklidir.” ilkesi çerçevesinde değerlendirme yapmıştır.

Başvuru sahibi, donanma veya SEAL timleriyle herhangi bir bağlantısı olmadığını belirtmiştir ve dolayısıyla bu beyanın ötesinde bir değerlendirme yapılmasına ihtiyaç duyulmamıştır.

Temyiz Kurulu son olarak, “İlgili kişi veya kuruluş o denli bilinir veya üne sahip olmalıdır ki, başvuruya konu marka, başvuru sahibinin malları veya hizmetleri için kullanıldığında, ilgili kişi veya kuruluşla bağlantı kurulacağı varsayılabilmelidir.” ilkesi bakımından değerlendirmelerde bulunmuştur.

Kurul burada, donanma “SEAL Timleri”nin halk nezdindeki bilinirliğinin sonucu olarak, tüketicilerde başvuruya konu “Seal Team Physical Training, Inc.” markasının, donanmayla ve onun elit “SEAL” timleriyle bağlantısı bulunduğu algısının oluşup oluşmayacağını değerlendirmiştir.

Okuyucularımızın muhtemelen çoğu Hollywood aksiyon filmlerine aşinadır ve bu filmlerde “SWAT”, “SEAL” ve diğer birçok A.B.D. operasyon timlerinin isimlerini duymuştur. Temyiz Kurulu da, aynı varsayımdan hareketle, “SEAL” ibaresinin çok sayıda kitap, film ve yayında kullanılması, “SEAL” timlerinin Bin Ladin’i öldüren birim olarak isminin son yıllarda dünyada sıklıkla geçmesi, bu timlerin dünyanın çeşitli yerlerinde ismi sıklıkla duyulan operasyonlar yapmaları gibi faktörler ışığında, “SEAL TEAM” ibaresinin donanma elit birimlerini doğrudan çağrıştıran bir terim olduğu sonucuna ulaşmıştır.

“SEAL” timlerinin üstün fiziki beceri gerektiren testlerden geçmeleri, bunun için sürekli ve düzenli spor ve egzersiz yapmaları, timlerin resmi web sayfasında bu egzersizlerin sayılması, egzersiz bilgilerine pdf formatındaki dosyalarda yer verilmesi, aynı sayfada egzersiz videolarının yayımlanmış olması, başvuru sahibi dahil olmak üzere, çok sayıda fitness kulübünün “SEAL” timlerinin kullandığı egzersiz yöntemlerini kullanarak eğitim verdikleri yönünde kanıtların bulunması, vd. hususların değerlendirilmesi neticesinde Temyiz Kurulu, halkın “Fitness ve egzersiz konularında danışmanlık hizmetleri ve fiziksel fitness eğitimi hizmetleri.” için yapılmış “SEAL TEAM” ibaresini içeren başvuru ile donanmanın seçkin “SEAL” timleri arasında bağlantı kurabileceği neticesine varmıştır.

Başvuruya konu işaretin, bir kişi veya kuruluşla yanlış bir bağlantı kurulmasını sağlayıp sağlamadığını değerlendirirken kullanılan testte aranılan kriterlerin tümünün yerine getirilmiş olması nedeniyle Temyiz Kurulu, başvurunun reddedilmesi yönündeki kararı yerinde bulmuştur. Madde 2(a) çerçevesinde verilen ret kararı yerinde bulunduğundan karıştırılma olasılığı ret kararına karşı yapılan itirazın incelenmesine ihtiyaç duyulmamıştır. Sonuç olarak başvuru sahibi adına yapılan itiraz reddedilmiştir.

MAK (Muhabere Arama Kurtarma Timi), SAT (Sualtı Taarruz Timi), JÖH (Jandarma Özel Harekat Timi), PÖH (Polis Özel Harekat Timi) gibi isim ve kısaltmaları artık haberlerde değil, sadece film veya dizilerde duyacağımız barış ve huzur dolu günlerin özlemiyle ve ülkemizin içinde bulunduğumuz iç karartıcı günler ve gündemden hızlıca kurtulması dileğiyle yazımızı sonuçlandırıyoruz.

Önder Erol Ünsal

Temmuz 2016

unsalonderol@gmail.com

A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Kararları ve Uygulaması, Marka Nispi Ret Nedenleri, Tanınmış Markalar

“JAWS” Tekrar Sahnede! USPTO Temyiz Kurulu “JAWS” Başvurusunu Filmin Tanınmışlığı Bağlamında Değerlendirdi

jaws2

 

“JAWS” film serisinin filmlerinden birisini izlemeyen bir okuyucumuz olduğunu sanmıyorum. Özellikle de benim gibi tek kanal izleyerek ve video kaset kiralayarak büyüyen kuşak için unutulmaz bir seridir “JAWS” film serisi. Hatırlamak isteyenler için köpekbalığı saldırısını unutulmaz köpekbalığı saldırılarından birisini, John Williams’ın unutulmaz tema müziğiyle birlikte aşağıya kopyalıyorum.

 

 

“JAWS” serisinin ilk filmi 1975 yılında çekilmiş, yani film 41 yaşında olsa da, seri unutulmazlar arasında yerini almış olduğundan bilinirliği halen kaybetmemiştir. Amerika Birleşik Devletleri Marka ve Patent Ofisi (USPTO) Temyiz Kurulu tarafından 18 Mart 2016 tarihinde verilen oldukça yeni karar da filmin ününü ve unutulmamış olduğunu bir kez daha tescillemiştir.

A.B.D. menşeili “Mr. Recipe LLC” firması “JAWS” ve “JAWS DEVOUR YOUR HUNGER” kelime markalarını “Sınıf 38: Yemek pişirmeyle ilgili programların gösterildiği bir internet kanalı aracılığıyla işitsel ve görsel içeriğin yayınlanması hizmetleri.” için tescil ettirmek amacıyla 16 Ağustos 2013 tarihinde USPTO’ya başvuruda bulunur.

JAWS

 

JAWS DEVOUR YOUR HUNGER

 

USPTO uzmanı başvuruları, önceden “Sınıf 9: Sinema filmlerini içeren her formatta video kayıtları.” malları için önceden tescil edilmiş “JAWS” kelime markasıyla karıştırılma ihtimali gerekçesiyle reddeder. Başvuru sahibi ret kararlarına karşı itiraz eder ve itirazlar USPTO Temyiz Kurulu tarafından incelenir. 16 Ağustos 2013 tarihinde itirazların reddedilmesiyle sonuçlanan incelemeye ilişkin kararın tam metnine http://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/ttabvue-86040643-EXA-13.pdf bağlantısından erişilmesi mümkündür. Temyiz Kurulu itirazlara konu başvuruların ve kararların çok benzer olması nedeniyle her iki başvuru hakkında da aynı kararı vermiştir.

Temyiz Kurulu kararı aşağıdaki tespitleri içermektedir:

Karıştırılma olasılığı incelemesinde dikkate alan unsurlardan ikisi temel öneme sahiptir: Markaların benzerliği ve Mallar ve/veya hizmetler arasındaki benzerlik. Bunların yanısıra önceki tarihli markanın sahip olduğu ün (bilinirlik – tanınmışlık) de incelemede dikkate alınmalıdır. İncelemede ilk olarak önceki tarihli ret gerekçesi markanın sahip olduğu ün ve sonrasında diğer hususlar değerlendirilecektir.

A.B.D.’nde karıştırılma olasılığı incelemesinde dikkate alınan faktörlere, ünlü du Pont davasından hareketle, du Pont faktörleri adı verilmiştir. Du Pont faktörlerinden birisi olan “ün”, ret gerekçesi önceki tarihli marka bakımından değerlendirmeye alınır. Önceki tarihli markanın ünü, ünlü markaların daha geniş bir koruma kapsamından yararlanması nedeniyle karıştırılma olasılığı analizinde önemli bir rol oynar. Ünlü markaların kamu nezdinde bilirliği ve şöhreti olmalıdır. Markanın sahip olduğu ün; satış miktarı ve reklam harcamaları, yaygın eleştirilerin değerlendirilmesi, markaların ilişkin olduğu mallara veya hizmetlere ilişkin bağımsız kaynaklardan elde edilen bilgi, malların veya hizmetlerin genel itibarı dikkate alınarak doğrudan olmayan biçimde ölçülebilir. Bir markanın üne sahip olduğunu ispatlamak için gerekli kanıtların niteliği dikkate alındığında, Temyiz Kurulu tek taraflı işlemlerde (ex parte) marka uzmanlarının markanın ününe ilişkin kanıt sunmasını beklememektedir. Ve genellikle de bu tip kanıtlar inceleme uzmanı tarafından sunulmamaktadır. Bunun sonucunda tek taraflı işlemlerde “markanın ünü” faktörü genellikle nötr kabul edilmektedir, şöyle ki inceleme raporunda genellikle üne ilişkin bir kanıt bulunmamaktadır. Bununla birlikte, incelenen vakada inceleme uzmanı önceden tescilli “JAWS” markasının iyi bilinen bir sinema filmi olduğunu gösteren çok sayıda kanıt sunmuştur. Bu kanıtlar arasında film hakkında bilgi veren internet sitelerinden alınan çıktılar, JAWS filmini megahit – fenomen olarak nitelendiren TV Rehberleri, filmi kalıcı bir klasik olarak niteleyen yazılar, filmi tüm zamanların en iyi 67. veya 72. en iyi filmi olarak sıralayan sinema sitesi listeleri bulunmaktadır.

Temyiz Kurulu, farklı kaynaklardan gelen ve farklı kaynakların tamamında filmin ününü gösteren kanıtları potansiyel olarak kabul edilebilir nitelikte bulmuştur. Başvuru sahibi de bu kanıtların yanlışlığını veya hata içerdiğini öne sürmemiştir.

Başvuru sahibi bu kanıtların filmin 40 sene önce ne kadar popüler olduğunu gösterdiğini belirtmektedir. Bununla birlikte, inceleme uzmanının ortaya  koyduğu kanıtlar ve listeler, filmin günümüzde de devam eden etkisini göstermektedir. Buna karşın Temyiz Kurulu’nun tespit etmesi husus yalnızca markanın üne sahip olduğu değil, bu ünün tescil edilmiş “JAWS” markasının kapsadığı “Sinema filmlerini içeren her formatta video kayıtları.” mallarına ilişkin olup olmadığıdır. Temyiz Kurulu’na göre, inceleme uzmanının sunduğu kanıtlar arasında yer alan “Turner Classic Movie (TCM)” web sitesi çıktısı JAWS film serisi filmlerinin satışını göstermektedir. Bu bağlamda, JAWS sadece bir filmin ismi değildir, bir film serisinin ismidir ve bu husus “JAWS” isminin “Sinema filmlerini içeren her formatta video kayıtları.” mallarına ilişkin olarak ünlü sahip bir kaynak gösterici adlandırma haline geldiğini ispatlamaktadır.

Belirtilen değerlendirme ışığında USPTO Temyiz Kurulu, önceki tarihli “JAWS” markasının üne sahip bir marka olduğu yönündeki inceleme uzmanı değerlendirmesini yerinde bulmuştur.

Temyiz Kurulu’nun incelediği ikinci husus değerlendirme konusu markanın benzer mallar ve hizmetler üzerinde kullanım sayısı ve bu kullanımın niteliğidir.

Başvuru sahibine göre “JAW” ibaresini içeren çeşitli markalar görsel-işitsel materyaller için herhangi bir sorun olmaksızın tescil edilmiştir. Temyiz Kurulu’na göre bu argüman yersizdir, şöyle ki tek bir markanın tescil edilmiş olması, “JAWS” ibaresinin, markanın gücünün değerlendirilmesi bağlamında sulandırılmış olduğu anlamına gelmez. İkincisi, üçüncü kişi markasının ticari kullanımının miktarı veya kamunun buna aşina olup olmadığı gösterilmeden, üçüncü kişi tescilinin kanıtlayıcı gücü son derece sınırlı olacaktır.

Bu değerlendirmenin ardından Temyiz Kurulu, başvuru konusu markalarla “JAWS” markasının benzerliğini değerlendirmiştir.

Markaların benzerliği değerlendirmesi, markaların görünümleri, telaffuzları, anlamları ve yarattıkları ticari izlenim esas alınarak yapılmıştır. Yerleşik içtihat çerçevesinde, markaların benzerliği incelemesinde uygulanacak test, markaların yanyana konularak karşılaştırılması değil, markaların yarattıkları ticari izlenim anlamında yeterince benzer olup olmadıklarıdır. Odaklanılacak husus, markalara ilişkin spesifik değil genel bir izlenim edinen ortalama tüketicilerin belleğidir. Karşılaştırma konusu mallar ve hizmetler, “Yemek pişirmeyle ilgili programların gösterildiği bir internet kanalı aracılığıyla işitsel ve görsel içeriğin yayınlanması hizmetleri.” ve “Sinema filmlerini içeren her formatta video kayıtları.” olduğundan ilgili tüketici kesiminin yemek pişirmeye ilgi duyan ortalama tüketiciler olduğu kabul edilmelidir.

Başvuru sahibinin markalarından “JAWS” markasının önceden tescilli “JAWS” markası ile aynı olduğu açıktır.

Başvuru sahibinin “JAWS DEVOUR YOUR HUNGER” başvurusu, Temyiz Kurulu’na göre önceden tescilli “JAWS” markasıyla benzerdir, şöyle ki bu başvuruda “JAWS” ibaresi baskın unsur konumundadır ve “açlığını yiyip bitirir (yok eder)” anlamına gelen “DEVOUR YOUR HUNGER” ibaresi açıklayıcı bir slogan niteliğindedir.

Temyiz Kurulu’nun markaların benzerliğini değerlendirirken genel pratiği markaları çeşitli bileşenlere bölerek, markaların benzer veya benzemez olduğuna karar vermek değildir. Benzerliğe ilişkin karar markaların bir kısmına değil, bütününe bakılarak verilmelidir. Bununla birlikte, incelemede akılcı nedenlerle, markanın belirli bir bileşenine daha az veya fazla önem vermenin yanlış bir yönü yoktur, şu şartla ki nihai sonuç markaların bütün olarak ortaya çıkardıkları izlenime dayalı olsun. Ayrıca, “JAWS DEVOUR YOUR HUNGER” başvurusu standart karakterlerde yapılmıştır ve bu markanın gösteriminin herhangi bir görsel biçimle sınırlanamayacağı anlamına gelir. Dolayısıyla başvuru sahibinin markayı aşağıdaki gösterimle kullanımı da mümkündür:

jaws.devour1

Tescilli bir marka (JAWS), sonraki tarihli bir başvuruda aynen kullanıldığında (JAWS DEVOUR YOUR HUNGER), markaların benzer olarak kabul edilmesi gerektiği yönünde bir kural bulunmamaktadır. Bununla birlikte, tescilli bir marka sonraki tarihli bir başvuruda aynen kullanıldığında markalar arasındaki benzerlik artar. İncelenen vakada “açlığını yiyip bitirir (yok eder)” anlamına gelen “DEVOUR YOUR HUNGER” ibaresinin “JAWS” kelimesinden sonra eklenmiş olması, sloganın anlamı itibarıyla “JAWS” filmindeki herşeyi yiyen köpekbalığını hatırlatması nedeniyle markaları daha da benzer hale getirmektedir. Buna karşın, başvuru sahibine göre “JAWS DEVOUR YOUR HUNGER” sloganı markayla yiyecekler arasında açık bir bağlantı kurmaktadır ve ret gerekçesi markanın kullanım kapsamının yiyeceklerle herhangi bir ilgi veya bağlantısı bulunmamaktadır.

Temyiz Kurulu, başvuru sahibinin görüşünü paylaşmamaktadır. Temyiz Kurulu’na göre, ret gerekçesi “JAWS” markasının ünü filmdeki köpekbalığının doymak bilmez iştahından kaynaklanmaktadır ve başvuru sahibinin standart karakterlerdeki markası tescilli markanın simgelediği köpekbalığının doymasının sağlanmasıyla bağlantılı ticari bir algı yaratacaktır. Bu husus da dikkate alınarak, “JAWS” ile “JAWS DEVOUR YOUR HUNGER” markaları Temyiz Kurulu tarafından görsel, işitsel, kavramsal ve yaratılan ticari algı bakımlarından benzer markalar olarak değerlendirilmiştir.

Temyiz Kurulu takiben, başvuruların kapsamında yer alan hizmetlerle ret gerekçesi markanın kapsamında bulunan malların benzerliğini değerlendirmiştir.

Yazının başında da belirtildiği üzere, başvuru konusu markalar “Yemek pişirmeyle ilgili programların gösterildiği bir internet kanalı aracılığıyla işitsel ve görsel içeriğin yayınlanması hizmetleri.”ni, ret gerekçesi markaysa “Sinema filmlerini içeren her formatta video kayıtları.” mallarını kapsamaktadır. Yerleşik içtihada göre, karıştırılma olasılığının varlığı sonucuna varmak için tarafların mallarının ve hizmetlerinin aynı veya birbirleriyle rekabet eder nitelikte olması veya aynı ticari kanallarla piyasaya sürülüyor olması şart değildir. Bu sonuca varabilmek için tarafların mallarının ve/veya hizmetlerinin bir şekilde bağlantılı olması ve/veya bu malların piyasaya sürülmesine ilişkin koşullar nedeniyle mallarla karşılaşacak aynı kişilerin markaların benzerliği nedeniyle, malların ve hizmetlerin aynı ticari kaynaktan geldiği yanlış inancına kapılması yeterlidir. Mesele, alıcıların malları veya hizmetleri karıştırması değil, malların veya hizmetlerin ticari kaynağına ilişkin olarak karıştırılma olasılığının ortaya çıkmasıdır.

Başvuru sahibinin hizmet listesindeki tanımlama “Yemek pişirmeyle ilgili programların gösterildiği bir internet kanalı aracılığıyla işitsel ve görsel içeriğin yayınlanması hizmetleri.”dir. Bundan başvuru sahibinin yemek pişirme konusunda görsel-işitsel materyal yayınlama hizmeti vereceği anlaşılmaktadır. Buna karşılık önceden tescilli markanın mal listesini oluşturan “Sinema filmlerini içeren her formatta video kayıtları.” malları sinema filmlerinin niteliğine ilişkin herhangi bir sınırlama içermemektedir. Dolayısıyla, önceki tescil sahibinin sinema filmlerinin yemek pişirmeyle ilgili olması mümkündür.

İnceleme uzmanının malların ve hizmetlerin benzerliğine ilişkin sunduğu kanıtlardan bir diğeri video kayıtları mallarını ve video yayıncılığı hizmetlerini bir arada içeren 41 adet üçüncü taraf tescilli markasıdır. Temyiz Kurulu’na göre bu tip bir kanıt, inceleme konusu malların ve hizmetlerin aynı ticaret kaynaktan gelebileceğini gösterme anlamında bir ölçüde kanıtlayıcı değere sahiptir.

Başvuru sahibine göre, bir sinema filminin yemek pişirme programlarıyla ilgili olması imkan dahilindedir, ancak yemek pişirme programları yayıncılığı ile sinema filmleri ayrı ve birbirine uzaktır. Bununla birlikte başvuru sahibi, yukarıda belirtilen argümanını veya yazıldıkları haliyle birbirleriyle çakışabilecek mal ve hizmet tanımlarının birbirleriyle bağlantısı bulunmadığını iddiasını ispatlayan hiçbir kanıt sunmamıştır. Buna ilaveten, kamunun ilgili kesimi filmlerin video kayıtlarının internette yayınlanabilecek bir formata dönüştürülebileceğini de bilmektedir. İçeriklerin sunum biçiminde (internet sitesinde yayın, sinema filminin video kaydı) farklılık bulunsa da, önceki tarihli markanın sahip olduğu ün, bu farklılıkları telafi ederek koruma kapsamını genişletebilecek niteliktedir.

Belirtilen nedenlerle Temyiz Kurulu, “Yemek pişirmeyle ilgili programların gösterildiği bir internet kanalı aracılığıyla işitsel ve görsel içeriğin yayınlanması hizmetleri.” ile “Sinema filmlerini içeren her formatta video kayıtları.” mallarını birbiriyle ilişkili mallar ve hizmetler olarak değerlendirmiştir.

Temyiz Kurulu son olarak, yukarıda sayılan tüm faktörleri birlikte değerlendirmiştir.

Yerleşik içtihatta, bir taraftan “Bir rakibin tanınmış markasına yaklaşmanın bile hiçbir bahanesi olamaz.” denilirken, diğer taraftan da tescilli bir markanın ünlü olması kendiliğinden karıştırılma olasılığının var olduğu anlamına gelmez denilmektedir.

İncelenen vakada, önceki tarihli tescilli markanın mal listesi herhangi bir kısıtlama içermemektedir, dolayısıyla bu markanın mal listesinde yer alan video kayıtlarının yemek pişirmeyle ilgili olarak kullanımı da mümkündür. Temyiz Kurulu karar içeriğinde belirtilen tüm hususları bir arada dikkate aldığında, önceki tarihli tescilli markanın ünlü bir marka olduğu, malların ve hizmetlerin ilişkili olduğu, markalardan birisinin önceden tescilli markayla aynı diğerinin ise benzer olduğu, bütün bunların sonucunda markalar arasında karıştırılma ihtimalinin bulunduğu neticesine ulaşmıştır. Temyiz Kurulu, kararda yer verdiği bir dipnotla önceden tescilli marka tanınmış olmasaydı dahi, diğer du Pont faktörleri ışığında markalar arasında karıştırılma olasılığının bulunduğu sonucuna varacağı belirtmiştir.

USPTO Temyiz Kurulu son olarak, başvuru sahibinin ret gerekçesi markaya mal listesi bağlamında oldukça geniş koruma sağlandığı yönündeki eleştirisini anlayışla karşıladığını, ancak bunun kanuni bir zorunluluk olduğunu, başvuru sahibinin önceki tescilin sahibinden “muvafakatname” alma ve mal listesinin kısıtlanması sağlama gibi yolları kullanarak ret kararının kaldırılmasını sağlayabileceğini belirtmiştir.

Geçmiş yıllarda Pazar gecesi klasiği film izlemekti ve o gecelerin birisinde muhtemelen hepimiz “JAWS” serisinin filmlerinden birisini izlemişizdir. Benim Pazar gecesi klasiğim artık IPR Gezgini için yazdığım haftalık yazıyı tamamlamak ve yayınlamak oldu. Ardından elbette bir film izleyerek, Pazar gecesi standardından vazgeçmeyeceğim.

“JAWS” filmini de bize tekrar hatırlatan bu ilginç kararı, yazının sonunda Temyiz Kurulu’nun verdiği “hiçbir şey yapamıyorsunuz önceki tescil sahibinden muvafakatname alın” tavsiyesini hatırlatarak ve bu tavsiyenin eğer Sınai Mülkiyet Kanun Tasarısı kanunlaşırsa Türkiye için de gerçeklik haline geleceğini belirterek bilgilerinize sunuyorum.

Önder Erol Ünsal

Mart 2016

unsalonderol@gmail.com

 

A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Kararları ve Uygulaması, Marka Nispi Ret Nedenleri, Nice Sınıflandırması - Malların ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırması

“STYLEHOUSE” ve “STYLEHAÜS” Markaları USPTO Temyiz Kurulu’nca Karşılaştırılıyor – Giysiler ve Giysilerin Perakendeciliği Hizmetleri Reloaded

stylehaus2

A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Marka Temyiz Kurulu (TTAB)’nun, 17 Şubat 2016 tarihinde verdiği “Stylehouse” kararı kanaatimizce birkaç açıdan ilgi çekicidir. http://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/ttabvue-86345866-EXA-8.pdf bağlantısından erişilebilecek karar bu yazıda okuyucularımıza kısaca aktarılacaktır.

Başvuru sahibi “MUTYAAR INC.” stilize karakterlerde yazılı “stylehouse” markasının 25. sınıfa dahil “Giysiler, yani bluzlar, gömlekler, etekler, elbiseler, büstiyerler, sabahlıklar, pantolonlar, tişörtler, sweatshirtler, ceketler, iç çamaşırlar, atkılar, şallar, hırkalar, süveterler, jean giysiler” malları için tescil edilmesi talebiyle USPTO’ya başvuruda bulunur.

stylehouse2

USPTO uzmanı resen yapılan incelemede, başvuruyu 35. sınıfta “perakende giysi butikleri hizmetleri” için tescilli standart karakterlerde yazılı “STYLEHAÜS” markasıyla karıştırılma olasılığı gerekçesiyle reddeder.

STYLEHAÜS

Başvuru sahibi bu karara karşı itiraz eder ve itiraz USPTO Temyiz Kurulu tarafından incelenip 17 Şubat 2016 tarihinde karara bağlanır.

Temyiz Kurulu’na göre, başvuru sahibinin stilize STYLEHOUSE markası ve önceden tescilli STYLEHAÜS markaları işitsel ve anlamsal açıdan çok benzerdir, şöyle ki Almanca “ev” anlamına gelen “HAÜS” kelimesinin anlamı, İngilizce “ev” anlamına gelen “house” kelimesiyle aynıdır. Buna karşın, başvuru sahibine göre Almanca bir kelime intibaı veren ve bu yönde bir ticari izlenim yaratan “STYLEHAÜS” ibaresi nedeniyle başvuru ile ret gerekçesi marka birbirlerinden kolaylıkla ayırt edilecektir.

Temyiz Kurulu, başvuru sahibiyle aynı kanaati paylaşmamaktadır. Başvuru ile ret gerekçesi markanın görünümü ve telaffuzunda farklılıklar olsa da, bu farklılıklar minimal düzeydedir ve bütünsel izlenimin benzerliğini değiştirmemektedir. Almanca “haus” kelimesinin doğru yazım halinde umlaut (iki nokta işareti) yer almasa da, bu husus aynı şekilde telaffuzu ve “Haüs” ve “Haus” ibarelerinin aynı şekilde algılanması durumunu değiştirmeyecektir. Bu çerçevede Kurul analizine göre, her iki markanın ikinci kısımları yani “HOUSE” ve “HAÜS” ibareleri birbirlerinin eşdeğeridir. Buna ilaveten, markaların yüksek düzeyde işitsel ve görsel benzerlik içerdiği de belirtilmelidir.

Ret gerekçesi STYLEHAÜS markası standart karakterlerde yazılmıştır ve herhangi bir tarif içermemektedir. Standart karakterlerde yazılı bir markanın koruma konusu kelimenin kendisidir ve herhangi bir gösterim biçimiyle sınırlı bir koruma söz konusu değildir. Bu çerçevede, başvuru sahibinin markasındaki stilize yazım biçimi markaların birbirinden ayırt edilmesini sağlamada büyük etkiye sahip olmayacaktır.

Sonuç olarak Temyiz Kurulu’na göre, başvuru ile ret gerekçesi marka, başlangıçlarının (STYLE kelimesi) aynı olması, sonlarında yer alan “HOUSE” ve “HAÜS” ibarelerinin birbirlerinin eşdeğeri olması nedenleriyle aynı yapıya sahip olarak değerlendirilmiş ve markalar arasındaki benzerliklerin farklılıklara göre daha ağır bastığı görüşüne ulaşılmıştır. Sonuç olarak Kurul, markaları benzer markalar olarak değerlendirmiştir.

Temyiz Kurulu bu tespitin ardından, markaların kapsamında bulunan malların ve hizmetlerin benzerliği hususunu irdelemiştir.

Başvuru kapsamında yer alan “Giysiler, yani bluzlar, gömlekler, etekler, elbiseler, büstiyerler, sabahlıklar, pantolonlar, tişörtler, sweatshirtler, ceketler, iç çamaşırlar, atkılar, şallar, hırkalar, süveterler, jean giysiler” malları hiç şüphesiz ret gerekçesi markanın kapsamında bulunan “perakende giysi butikleri”nde satışa sunulacak mallardır. Buna ilaveten, kanıtlar göstermektedir ki giysiler ve giysi mağazaları aynı ticari kaynağı gösterebilir nitelikte mallar ve hizmetlerdir.

Malların ve hizmetlerin ticari dağıtım kanalları ve tüketicilerin niteliği incelendiğinde, malların ve hizmetlerin normal ticari kanallarla sunulduğu ve tüketicilerin ortalama tüketiciler olduğu görülmektedir.

Başvuru sahibi, ret gerekçesi marka sahibinin butik dükkanlarının oldukça özelleşmiş ve randevuyla gidilen niteliği nedeniyle, mallar ve hizmetler arasında yeteri derecede farklılık bulunduğunu öne sürmektedir. Buna ilaveten, başvuru sahibi kendi mallarının tüketicilere normal ve geleneksel kanallarla ulaştırılmasına karşın, ret gerekçesi marka sahibinin hizmetlerinin tüketicilere yüksek derecede özelleşmiş ve karmaşık yollarla sadece Los Angeles’ta bulunan bir mağazada stilistler aracılığıyla sunulduğunu belirtmektedir.

Temyiz Kurulu’na göre, başvuru sahibinin argümanları sorunludur, şöyle ki bu argümanlar dışsal kanıtlara dayanmaktadır. Yerleşik içtihada göre karıştırılma olasılığı incelemesinde, markaların kapsadığı mallar ve/veya hizmetler, başvuru formu veya tescil belgesinde yazılmış oldukları halleriyle karşı karşıya konularak incelenir. Başvuru sahibi, ret gerekçesi markanın kapsamındaki hizmetlerin sunum biçimine ilişkin çeşitli iddialarda bulunmuş olmakla birlikte, markanın hizmet listesinde belirtilen içerikte bir sınırlandırma mevcut değildir. Bu çerçevede Kurul incelemesinde de, markaların mal ve hizmet listeleri yazılmış oldukları halleriyle esas alınmış ve yukarıda açıklanan nedenlerle malların ve hizmetlerin benzer oldukları, aynı ticari kaynaktan geldikleri izlenimini yaratabilecekleri, aynı ticari kanallarla piyasaya sunuldukları ve ayni tip tüketicilere hitap ettikleri sonucuna varılmıştır.

Başvuru sahibi, ret gerekçesi markanın kapsadığı hizmetlerin maliyeti dikkate alındığında hizmet alıcılarının sofistike tüketiciler olarak değerlendirilmesi gerektiğini öne sürmektedir. Kurul’a göre, başvuru sahibi ret gerekçesi markanın kapsamını bir kez daha kendi bakış açısıyla sınırlandırmaktadır. Şöyle ki, ret gerekçesi markada yer alan “perakende giysi butikleri” tanımı kapsamında fiyatı ve tüketici tipini işaret eden herhangi bir sınırlandırma bulunmamaktadır, tersine bu tanımlama her tür müşterinin giysi alışverişini kapsayabilecek bir terimdir. Kanıtlar, perakende butiklerin müşterilerinin diğer yerlerden alışveriş yapan giysi tüketicilerinden daha itinalı ve dikkatli olduğunu da göstermemektedir. Dolayısıyla, Kurul analizinde her tür tüketiciyi dikkate almak durumundadır.

Sayılan tüm nedenlerle, Temyiz Kurulu markaların benzer olduğu, mallar ve hizmetler arasında benzerlik ve bağlantı bulunduğu ve ticari kanalların ve tüketicilerin çakıştığı, bunların sonucunda da başvuru ile ret gerekçesi marka arasında karıştırılma ihtimali bulunduğu neticesine ulaşmıştır. Dolayısıyla, USPTO marka inceleme biriminin ret kararı Temyiz Kurulu tarafından onanmıştır.

Yazı içeriğinde yer verdiğimiz karar oldukça basit gözükse de, birkaç noktanın altı kanaatimizce dikkatlice çizilmelidir.

İlk olarak; USPTO incelemesinde markaların benzerliği resen değerlendirilirken bile mallar ve hizmetler arasındaki benzerlik ve bağlantı incelenmektedir ve mallar veya hizmetler arasında bağlantı kurulması için bunların aynı sınıfta olması gibi bir ön şart bulunmamaktadır. İncelenen vakada olduğu gibi, mallar ve hizmetler resen inceleme aşamasında bile benzer ve bağlantılı bulunabilmekte ve bu husus esas alınarak ret kararı verilebilmektedir.

İkinci olarak; giysiler ve giysilerin perakendeciliğine yönelik 35. sınıfa dahil hizmetler arasında benzerlik bulunduğu açık bir tespittir ve bu husus çok sayıda USPTO kararında olduğu gibi, bu kararda da tekrar edilmiştir.

Son olarak; malların ve hizmetlerin benzerliği incelenirken, mal ve hizmet listelerindeki yazım biçiminin esas olduğu, piyasadaki kullanım biçimi esas alınarak malların ve hizmetlerin benzerliğinin daha dar bir bakış açısıyla sınırlanamayacağı bir kez daha belirtilmiştir. Ülkemizde çok sayıda itiraz ve dava dilekçesinde ısrarla piyasadaki kullanım biçimi nedeniyle malların ve hizmetlerin farklılaştığı vurgulanmakta ve incelemenin bu husus dikkate alınarak sonuçlandırılması talep edilmektedir. Buna karşın, gelişmiş ülke ofislerinde olduğu gibi ülkemizde de markaların mal ve hizmet listeleri esas alınarak inceleme yapılmaktadır. Aksi durum marka tesciline olan güveni azaltacak ve tescil belgesi yerine piyasadaki kullanım hususunu esas alarak inceleme yapmayı gerektirecektir.

Altını çizdiğimiz noktaların, bu kısa kararı bilgilendirici ve okuyucularımız açısından ilgi çekici hale getirdiğini umuyoruz.

Önder Erol Ünsal

Şubat 2016

unsalonderol@gmail.com   

 

A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Kararları ve Uygulaması, Marka Nispi Ret Nedenleri

USPTO Temyiz Kurulu “MASTERBAITER” Kararı – Mallar Aynı veya Benzerken, Malların Fiili Kullanımının Farklılığı Karıştırılma Olasılığı Değerlendirmesini Etkiler mi?

 

Karıştırılma olasılığı gerekçeli itirazların incelenmesi esnasında, başvuru sahiplerinin itirazlara karşı öne sürdüğü argümanlarından birisi de, markaların fiili kullanım alanlarının farklı olduğu iddiasıdır. Belirtilen iddiayı öne süren başvuru sahiplerine göre, itiraz gerekçesi markaların kapsadığı mallar veya hizmetlerle, başvurunun kapsadığı mallar veya hizmetler, aynı veya benzer olsa da, markaların pazarda fiilen kullanıldıkları alanlar farklıdır ve dolayısıyla karıştırılma ihtimali fiilen ortaya çıkmayacaktır. Tescilli markaların kapsadıkları malların veya hizmetlerin değerlendirilmesinden ziyade piyasadaki fiili kullanımı esas alan ve değerlendirmeyi bir anlamda sahada yapmayı hedefleyen bu anlayışa, gelişmiş ülke yargı istemleri ve marka tescil ofisleri tarafından itibar edilmemektedir.

Amerika Birleşik Devletleri (A.B.D.) Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Temyiz Kurulu tarafından 13 Mayıs 2015 tarihinde verilen “MASTERBAITER” kararı kapsamında bu konu bir kez daha değerlendirilmiş ve karıştırılma olasılığı gerekçeli ret kararına karşı fiili kullanım alanlarının farklılığı iddiasına da dayandırılan itiraz reddedilmiştir. İlgilenen okuyucularımızın karar metninin tamamını http://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/ttabvue-85955911-EXA-8.pdf bağlantısı aracılığıyla incelemesi mümkündür.

Başvuru sahibi “PACKED HOUSE PUBLICATIONS, LLC”, standart karakterlerde yazılı “MASTERBAITER” markasını 25. sınıfa dahil mallar için tescil ettirmek amacıyla USPTO’ya başvuruda bulunur. Başvuru kapsamında “Dansçılar için giysiler, yani tişörtler, sweatshirtler, pantolonlar, legging tipi pantolonlar, şortlar ve ceketler; spor giysileri, yani gömlekler, pantolonlar, ceketler, ayak giysileri, şapkalar ve kepler, spor amaçlı üniformalar; beyzbol kepleri ve şapkaları; güzellik salonlarında ve berberlerde kullanım amaçlı pelerinler; şef şapkaları …” başta olmak üzere çok sayıda farklı tipte giysi, ayak giysisi ve baş giysisi yer almaktadır.

masterbaiter

USPTO uzmanı, başvuruyu 25. sınıfa dahil “spor giysileri, yani giysiler, pantolonlar, ceketler, ayak giysileri, şapkalar ve kepler, spor amaçlı üniformalar; kepler; ayak giysileri; baş giysileri; kravatlar; üst giysiler” ve 28. sınıfa dahil “Suni balıkçılık yemleri; balıkların ilgisini çekici malzemeler, balıkçılık takımları” mallarını kapsayan aşağıda görseline yer verilen “MASTERBAIT” markasıyla karıştırılma olasılığı gerekçesiyle reddeder.

MasterBait

Başvuru sahibi bu karara karşı itiraz eder ve itiraz USPTO Temyiz Kurulu tarafından incelenir.

USPTO Temyiz Kurulu incelemeye, malların benzerliğine yönelik başvuru sahibi iddialarını değerlendirerek başlar.

Başvuru ve ret gerekçesi markanın kapsadığı malların bir kısmı aynı terimlerle ifade edilmiştir, buna ilaveten başvurunun kapsadığı malların bir kısmının da, ret gerekçesi marka kapsamında yer alan ayak giysileri ve baş giysileri ifadeleri kapsamına girdiği görülmektedir.

Başvuru sahibi, başvuru ve ret gerekçesi markanın kapsadığı malların birbirleriyle bağlantısız olduğunu öne sürmektedir. Başvuru sahibine göre, kendi markası mizah içeren tişörtler ve giysiler için kullanılırken, ret gerekçesi marka yalnızca balıkçılıkta kullanım amaçlıdır. Bu çerçevede, başvuru ve ret gerekçesi markanın kapsadığı mallar, fiili kullanımları göz önüne alındığında, başvuru sahibine göre benzer veya bağlantılı değildir.

Temyiz Kurulu, bu iddiayı yerleşik içtihadı ortaya koyarak reddetmiştir.

Başvuru ve ret gerekçesi marka kapsamında bulunan malların, mal listelerinde ifade edildikleri halleriyle karşılaştırılmaları gerektiği ve piyasadaki fiili kullanımın karşılaştırmaya esas olamayacağı yerleşik içtihat niteliğindedir (Stone Lion Capital Partners, L.P. v. Lion Capital LLP, 746 F.3d 1317, 110 USPQ2d 1157, 1162 (Fed. Cir. 2014) (“başvuru sahibi markasının tescil edilebilirliğine, başvuruda yer alan mal tanımlamaları temel alınarak karar verilmelidir”); Octocom Sys., Inc. v. Houston Comps. Servs. Inc., 918 F.2d 937, 16 USPQ2d 1783, 1787 (Fed. Cir. 1990)); In re Thor Tech Inc., 90 USPQ2d 1634, 1637-38 (TTAB 2009) (“malların benzerliğine veya benzemezliğine ve malların niteliğine yönelik analizimizi, malların başvuruda ve tescilde yer alan tanımlamalarını esas alarak yapmak zorundayız… dışsal kanıtları esas alarak, tescil kapsamında yer alan malları sınırlayamaz veya kısıtlayamayız”). Buna ilaveten, ret gerekçesi marka sahibinin web sitesinden erişilen bilgiler, ret gerekçesi markanın yalnızca balık tutarken giyilen giysiler için kullanıldığı yönündeki başvuru sahibi argümanını desteklememektedir. Bu çerçevede, markaların kapsadığı malların kısmen aynı olduğu kanaatine varılmış ve bu hususun karıştırılma olasılığını güçlü biçimde destekleyen bir faktör olduğu kabul edilmiştir.

Başvuru ve ret gerekçesi markanın kapsadığı malların kısmen aynı olması nedeniyle, malların pazarlandığı ticari kanalların ve alıcıların tipinin aynı olduğu kabul edilmelidir. (In re Yawata Iron & Steel Co., 403 F.2d 752, 159 USPQ 721, 723 (CCPA 1968) (hukuken aynı oldukları kabul edilen mallar söz konusu olduğunda, malların pazarlandığı ticari kanalların ve alıcı tipinin aynı olduğu kabul edilir); American Lebanese Syrian Associated Charities Inc. v. Child Health Research Institute, 101 USPQ2d 1022, 1028 (TTAB 2011); In re Viterra Inc., 671 F.3d 1358, 101 USPQ2d 1905, 1908 (Fed. Cir. 2012) (malların pazarlandığı ticari kanallara ve alıcı tipine ilişkin hiçbir kanıt bulunmasa da, karıştırılma olasılığı incelemesinde Temyiz Kurulu belirtilen hukuki varsayıma dayanmaya yetkilidir.)

Tüm bunlara ilaveten, karşılaştırma konusu mallar, sıradan tüketicilere yönelik hiçbir sofistike özellik içermeyen temel ürünler niteliğindedir. Ayrıca, ürünlerin ucuz ürünler olduğu da belirtilmelidir. “Ürünler görece düşük fiyatlı ve ani alım kararına konu olabilecek nitelikteyse, bu ürünlerin alıcılarının alışverişte daha düşük dikkat göstermesi nedeniyle karıştırılma olasılığı riskinin arttığı kabul edilir.” (Recot, Inc. v. Becton, 214 F.3d 1322, 1329, 54 USPQ2d 1894, 1899 (Fed. Cir. 2000); Midwestern Pet Foods, Inc. v. Societe des Produits Nestle S.A., 685 F.3d 1046, 1053, 103 USPQ2d 1435, 1440 (Fed. Cir. 2012)

Temyiz Kurulu devamında markaların benzerliği hususunu değerlendirmiştir.

masterbaiter     MasterBait

İncelenen vakada olduğu gibi mallar veya hizmetler aynıysa, karıştırılma olasılığının varlığı tespitine ulaşabilmek için markaların benzerlik derecesinin yüksekliğine duyulan ihtiyaç, malların veya hizmetlerin aynı olmadığı duruma göre daha düşük olacaktır (re Viterra Inc., 671 F.3d 1358, 1362, 101 USPQ2d 1905, 1908 (Fed. Cir. 2012); Palm Bay, 73 USPQ2d at 1692). Markaların benzerliği değerlendirirken uygulanacak test, markaların yanyana konulması suretiyle birbirlerinden ayırt edilip edilmediklerinin değerlendirilmesi değil, markaların oluşturdukları ticari izlenim anlamında yeterince benzer olup olmadıklarının değerlendirilmesidir. Markaların oluşturdukları ticari izlenim anlamında yeterince benzer olup olmadıkları sorusunun işaret ettiği durum, markalarla karşılaşacak kişilerin marka sahipleri arasında bağlantı kurup kurmayacaklarının değerlendirilmesidir (Coach Servs., Inc. v. Triumph Learning LLC, 668 F.3d 1356, 101 USPQ2d 1713, 1721 (Fed. Cir. 2012)). Bu değerlendirmede, markaların spesifik değil genel özelliklerini hatırlayan ortalama tüketicinin bakış açısı esas alınır (Inter IKEA Sys. B.V. v. Akea, LLC, 110 USPQ2d 1734, 1740 (TTAB 2014)).

Ret gerekçesi marka şekil unsurunun yanısıra “MASTERBAIT” kelime unsurundan oluşmaktadır. Buna karşın, başvuru yalnızca “MASTERBAITER” kelime unsurunu içermektedir. “MASTERBAIT” ve “MASTERBAITER” kelimeleri, genellikle “masturbate” ve “masturbator” kelimelerinin yanlış yazımı olarak kabul edilmektedir. Bu çerçevede, her iki markanın da aynı anlamı çağrıştırdığı kabul edilmelidir.

Buna ilaveten, “MASTERBAIT” ve “MASTERBAITER” markaları görsel ve işitsel açılardan da benzerdir. Başvuru sahibi, ret gerekçesi markada yer alan şekil unsurunun markanın baskın unsuru olduğunu ve bu nedenle, başvuru ile ret gerekçesi markanın birbirlerinden kolaylıkla ayırt edilebildiğini öne sürmektedir.

Yerleşik içtihada göre; markaların benzerliği veya benzemezliği analizi, markaların bütün olarak değerlendirilmesi çerçevesinde yapılmalı, markaların çeşitli bileşenlerine bölünerek incelenmesi yoluyla yapılmamalıdır (Nat’l Data Corp., 753 F.2d 1056, 224 USPQ 749, 751 (Fed. Cir. 1985)). Bununla birlikte, sonucun markaların bütünsel değerlendirilmesine bağlı olması kaydıyla, markanın belirli bir unsuruna incelemede daha çok veya daha az önem verilebilir. Kelime ve şekilleri birlikte içeren bileşke markalarda, kelime unsuru genellikle markanın baskın unsurudur, şöyle ki kelime unsurunun tüketicilerin hafızasında yer edinmesi daha olasıdır ve kelimeler ürünleri sipariş ederken kullanılır (Joel Gott Wines, LLC v. Rehoboth Von Gott, Inc., 107 USPQ2d 1424, 1431 (TTAB 2013) (citing In re Dakin’s Miniatures, Inc., 59 USPQ2d 1593, 1596 (TTAB 1999)); TMEP §1207.01(c)(ii); In re Viterra Inc., 671 F.3d 1358, 1362, 101 USPQ2d 1905, 1908, 1911 (Fed. Cir. 2012) (citing CBS Inc. v. Morrow, 708 F. 2d 1579, 1581-82, 218 USPQ 198, 200 (Fed. Cir 1983)).

Ret gerekçesi markada, “MASTERBAIT” kelime unsuru markanın büyük kısmını oluşturmaktadır ve kelimenin altında çizili eğriler kelime unsurunu vurgulamaktadır. “Bait = balık yemi” ibaresi balığa vurgu yaptığından, markanın balık yemi için olduğu algısını yaratmaktadır, bu nedenle de markadaki balık şekli incelemedeki önemi görece yitirmektedir. Bu çerçevede, “MASTERBAIT” kelime unsuru, markanın oluşturduğu bütünsel algıda baskın konumdadır.

Belirtilen gerekçeler doğrultunda Temyiz Kurulu, başvuru ve ret gerekçesi markayı benzer markalar olarak değerlendirmiştir.

Başvuru sahibinin bir diğer iddiası, ret gerekçesi markanın ayırt edici gücünün zayıf olduğu yönündedir, “master” veya “bait” ibarelerinin farklı kelimelerle birlikte üçüncü kişiler adına tescil edilmiş olması iddiasına dayalı bu argüman, Kurul tarafından kabul edilmemiştir.

Bütün bunların sonucunda, Temyiz Kurulu başvuru ile ret gerekçesi marka arasında karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkabileceği kanaatine ulaşmış ve aynı tespite dayalı USPTO uzmanı kararını yerinde bularak itirazı reddetmiştir.

Ülkemiz sosyal bilimlerin her alanında olduğu gibi, muhtemelen marka hukuku ve uygulaması alanında da oldukça ilginç bir laboratuvar işlevi görebilir. Şöyle ki, kuralları ve uygulama biçimi birçok gelişmiş ülkede yerleşik hale gelmiş karıştırılma olasılığı kavramına ve buna bağlı alt kavramlara yönelik olarak, ülkemizde sürekli biçimde yeni (ve uluslararası literatüre zıt) değerlendirmeler oluşturma arayışı gözlemlenmektedir. Bu yazı kapsamında detayına girilmeyecek olsa da, bu tip mesnetsiz ve zararlı arayışlardan uzak kalmak ve uluslararası düzeyde yerleşik hale gelmiş değerlendirme kriterlerini –gerektiğinde ülkemize uyarlayarak- uygulamak, bu satırların yazarına göre takip edilmesi gereken yoldur.

Karıştırılma olasılığı incelemesinde esas olan, başvuru ve önceki tarihli markanın kapsadığı mallar ve/veya hizmetler ve bunların birbirleriyle olan aynılığı, benzerliği ve bağlantısıdır. Markaların kapsadığı mallar ve/veya hizmetler birbirleriyle aynı veya benzer ise, USPTO pratiğine ve A.B.D. yargı içtihadına göre, inceleme bu husus esas alınarak yapılacaktır. Markaların piyasadaki fiili kullanım alanlarının farklı olması ise karıştırılma olasılığı değerlendirmesini etkileyen bir husus değildir.

Değerlendirme konusu karar, basit ve detaysız bir karar gibi gözükse de, USPTO’nun karıştırılma olasılığına ilişkin değerlendirmesinin iyi bir özeti niteliğindedir. Bu haliyle kararın okuyucularımızın ilgisi çekeceğini düşünüyoruz.

Önder Erol Ünsal

Mayıs 2015

unsalonderol@gmail.com

 

A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Kararları ve Uygulaması, Marka Nispi Ret Nedenleri

“DIGITAL COUPONS” v. “DG DIGITAL QPONS” Ayırt Edici Gücü Zayıf Unsurların Karıştırılma Olasılığına Etkisi – USPTO Temyiz Kurulu Kararı

dijitalkupon1

Amerika Birleşik Devletleri (A.B.D.) Patent ve Marka Ofisi (USPTO), marka başvurularını önceden tescilli markalarla benzerlik ve karıştırılma olasılığı açısından resen inceleyen ofislerden birisidir. Bir diğer deyişle USPTO, karıştırılma olasılığı değerlendirmesi için başvuruların ilan edilmesini ve ilana karşı itiraz edilmesini beklememekte, bu inceleme, başvurunun alınmasından ardından ofis tarafından resen yapılmaktadır. 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK’nin 7/1-(b) bendi çerçevesinde uygulanan resen benzerlik incelemesinin A.B.D.’ndeki karşılığı niteliğindeki bu sistem, USPTO kararlarını, kanaatimizce ülkemizde uygulanan sistem ve verilen kararlarla karşılaştırma anlamında daha da ilginç hale getirmektedir.

Okumakta olduğunuz yazı, USPTO tarafından resen inceleme neticesinde reddedilen ve önceki markayla ortak unsuru ayırt edici niteliği düşük nitelikte bir kelime grubu olan bir marka başvurusu hakkında, karara itiraz üzerine USPTO Temyiz Kurulu’nca yapılan değerlendirme hakkındadır. Konu hakkındaki USPTO Temyiz Kurulu değerlendirmesinin okuyucuların ilgisini çekeceğini düşünüyorum. Kararın tamamını incelemek isteyen okurların karara http://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/ttabvue-86105555-EXA-11.pdf bağlantısından erişmesi mümkündür

“Hy-Vee, Inc.” firması aşağıda görseline yer verilen markanın USPTO’da tescil edilmesi talebiyle başvuruda bulunur:

digitalcoupons

Başvuru sahibi, başvurudaki “digital coupons” kelime unsuru için münhasıran koruma talep etmemektedir. Başvuru kapsamında, özet olarak, aşağıdaki mal ve hizmetler yer almaktadır: “Sınıf 9: Global bir bilgisayar ağından indirilen tüketici kuponları; ürünleri ve hizmetleri yorumlamak ve bunun karşılığında kupon, indirim, özel teklif gibi promosyon ürünlerine dönüştürülebilir puanlar kazanmak amaçlı indirilebilir mobil cihaz uygulamaları. Sınıf 42: Ürünleri ve hizmetleri yorumlamak ve bunun karşılığında kupon, indirim, özel teklif gibi promosyon ürünlerine dönüştürülebilir puanlar kazanmak amaçlı teknolojileri içeren interaktif web sitesi hizmetleri.”

USPTO uzmanı başvuruyu, A.B.D. Marka Kanunu madde 2(d) uyarınca aşağıda görseline yer verilen markayla karıştırılma olasılığı gerekçesiyle reddeder:

digitalqpons

Ret gerekçesi markanın kapsamında takip eden hizmetler yer almaktadır: “Sınıf 35: Site kullanıcılarının kazandıkları puanları kupon, indirim, özel teklif gibi promosyon ürünleriyle değiştirmesini sağlayan ve kullanıcıların internet içeriğini, kişileri, şirketleri, ürün ve hizmetleri yorumlayarak veya oylayarak puan kazanmalarını esasına dayanan interaktif web sitesi hizmetleri; elektronik kuponlar, promosyonlar ve indirimler aracılığıyla başkalarının mallarının ve hizmetlerinin satışına ilişkin promosyon hizmetleri.”

Başvuru sahibi USPTO uzmanının ret kararına karşı itiraz eder ve itiraz USPTO Temyiz Kurulu’nca incelenir.

Temyiz Kurulu’na göre, karıştırılma olasılığına ilişkin değerlendirme, konuyla ilgili tüm faktörlerin bir arada incelenmesi esasına göre yapılmalıdır. Bununla birlikte, karıştırılma olasılığına ilişkin her değerlendirmede iki anahtar faktör mevcuttur, bunlar markaların benzerliği ve malların / hizmetlerin benzerliğidir.

İlk olarak, malların ve hizmetlerin benzerliği veya farklılığı hususları değerlendirilmiştir.

Malların ve hizmetlerin değerlendirilmesi, başvuru kapsamında yer alan mallar ve hizmetlerle, ret gerekçesi marka kapsamında yer alan malların ve hizmetlerin karşılıklı olarak değerlendirilmesini içerir. Markalardan herhangi birisinin içerdiği mal veya hizmet, daha geniş (kapsayıcı) biçimde ifade edilmişse ve malların veya hizmetlerin niteliği, ticaret kanalları ve alıcı grubu hakkında bir kısıtlama belirtilmemişse, markanın ilgili tanım kapsamına giren tüm malları veya hizmetleri kapsadığı kabul edilir. Aynı kabul çerçevesinde, belirtilen malların veya hizmetlerin normal olan her tür ticaret kanalı ile pazarlandığı ve ilgili malların veya hizmetlerin potansiyel her tür alıcısına açık olduğu kabul edilir.

Yukarıda belirtilen ilkeler çerçevesinde, başvuru sahibinin malları ve hizmetleri, ret gerekçesi marka kapsamında bulunan hizmetlerle karşılaştırıldığında, mallar ve hizmetler aynı şekilde ifade edilmemiş olsa da bunların esasen aynı olduğu ve aynı tüketicilerin başvuru sahibi ile ret gerekçesi marka sahibinin mal ve hizmetlerini birbirlerinin yerine kullanabileceği görülmüştür. Bu bağlamda, başvuru sahibinin hizmetleri ile ret gerekçesi marka kapsamında bulunan hizmetlerin hukuki açıdan aynı olduğunun, başvuru sahibinin mallarının ise ret gerekçesi marka kapsamında bulunan hizmetlerle bağlantılı olduğunun kabul edilmesi gereklidir. Buna ilaveten Temyiz Kurulu, başvuru sahibi ile ret gerekçesi marka sahibi hizmetlerinin aynı ticari kanallarla pazarlanacağı ve sıradan tüketiciler niteliğindeki aynı tip tüketicilerin alımına konu olacağı görüşündedir, bağlantılı mallar bakımından da durum aynı olacaktır.

Başvuru sahibi, kendi hizmetlerinin hem web sitelerine hem mobil uygulamalara yönelik ve malların ve hizmetlerin yorumlanması ve oylanması amaçlı olduğunu, buna karşın ret gerekçesi marka sahibinin hizmetlerinin sadece web sitelerine yönelik ve sponsorların değerlendirilmesini talep ettiği herhangi bir şeyin yorumlanması ve oylanması amaçlı olduğunu belirterek, hizmetlerin farklı olduğunu iddia etmektedir. Temyiz Kurulu bu argümanı yerinde bulmamış ve kabul etmemiştir. Şöyle ki ret gerekçesi markadaki hizmetler kapsamları itibarıyla sınırlandırılmamış durumdadır ve başvuru sahibi hizmetlerinin mobil uygulamalara yönelik olması, hizmetlerin çakışan fonksiyonlara sahip olması durumunu değiştirmemektedir.

Sonuç olarak, malların ve hizmetlerin aynılığı ve benzerliği yönündeki tespit, Temyiz Kurulu’nca yerinde bulunmuş ve markaların benzerliği değerlendirmesine geçilmiştir.

Temyiz Kurulu’na göre, markaların benzerliği değerlendirmesinde kullanılacak test, markaların yanyana konularak karşılaştırılması değil, markaların oluşturdukları ticari etki anlamında benzer olup olmadıklarının yani markalarla karşılaşacak kişilerin markalar arasında bağlantı kurup kurmayacağının değerlendirilmesidir. Markalar bütün olarak değerlendirilecek olsa da, markalardaki ayırt edici unsurlara daha büyük önem verilmesi tamamen yerinde bir yaklaşımdır. Temyiz Kurulu kararlarını inceleyen mahkemelerce önceden belirtildiği üzere, markayı oluşturan unsurlardan birisinin, marka kapsamında bulunan mallara veya hizmetlere ilişkin olarak tanımlayıcı veya jenerik nitelikteki olması, incelemede o unsura daha düşük ağırlık verilmesi gerektiği bakımından genel kabul görmüş rasyonel bir gerekçe niteliğindedir (re National Data Corp., 224 USPQ at 751 (Federal Circuit 1985).

İncelenen vakada, başvuru ile ret gerekçesi marka arasındaki benzerlik, başvuru “DIGITAL COUPONS” ibaresini içerirken, ret gerekçesi markanın başvurunun fonetik eşdeğeri olan “DIGITAL QPONS” ibaresini içermesidir. Bununla birlikte, “DIGITAL COUPONS” veya onun fonetik eşdeğeri olan “DIGITAL QPONS” ibareleri, markaların kapsadığı mallara veya hizmetlere ilişkin olarak jenerik olmasa da, tanımlayıcı nitelikte adlandırmalardır (Digital Coupon ibaresinin Türkçe karşılığı “dijital kupon”dur.). Bu husus dikkate alındığında, tüketicilerin bu terimleri markaların kapsamlarında yer alan malların veya hizmetlerin ticari kaynağı ile ilişkilendirerek değil, malların ve hizmetlerin kendileriyle özdeşleştirerek değerlendireceği düşünülmektedir.

digitacouponsbirlikte

Ret gerekçesi markada, stilize biçimde yazılı DQ harfleri başvuruda baskın rol oynamaktadır, şöyle ki stilize DQ harfleri altında yer alan ve tanımlayıcı nitelikteki “DIGITAL QPONS” ibaresine kıyasla daha büyük puntolarla yazılmış durumdadır. DQ harfleri tescil sahibinin markasında görsel olarak baskın konumda bulunduğundan, bu unsur tüketicilerin zihninde esasen yer edinecek unsur konumundadır. Buna karşın, inceleme uzmanının “DQ” harflerinin stilize biçimde yazılı eş anlamlılık içerdiği ve kısaltmanın altta yer alan kelime unsurlarıyla bağlantılı olarak algılanacağı yönündeki beyanı desteksiz niteliktedir. Buna ilaveten, başvuruda yer alan ve “U” – “I” harflerinin yerine konulmuş stilize bilgisayar faresi biçimindeki şekil de, başvuruyu ret gerekçesi markadan farklılaştırmaktadır.

Yukarıda yer verilen görsel farklılıklar, Temyiz Kurulu’na göre markalar hakkında tamamen farklı ticari algı ortaya çıkmasına yol açacaktır.

Temyiz Kurulu, bu tespitleri yaparken “DIGITAL COUPONS” kelime unsurunun başvuruda baskın konumda bulunduğunun ve markaların kelime ve şekil unsurlarının ilgili kamu kesimi üzerinde en kalıcı etkiyi yaptığının farkındadır. Başvuru hakkında ret kararını veren inceleme uzmanı bu değerlendirmenin sonucunda, “DIGITAL COUPONS” ibareli başvuru ile onun fonetik eşdeğeri olan “DIGITAL QPONS” ibareli ret gerekçesi markayı karıştırılabilecek derecede benzer markalar olarak değerlendirmiştir. Kelime ve şekil kombinasyonlarından oluşan markalarda kelime unsurlarının daha baskın unsur olduğu genellikle doğru olsa da, Temyiz Kurulu’na göre durum her zaman böyle olmayacaktır.

Tüm bu değerlendirmelerin sonucunda Temyiz Kurulu, “DIGITAL COUPONS” ile “DIGITAL QPONS” ibarelerinin yüksek düzeydeki tanımlayıcı ve jenerik niteliği dikkate alındığında, markalar aynı hizmetler için kullanılacak olsalar da, başvurunun ret gerekçesi markadan oldukça farklı olduğu ve markalar arasında karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkmayacağı neticesine ulaşmıştır.

Yukarıda ayrıntılı olarak aktarılan karar ve gerekçelerinden anlaşılacağı üzere, incelenen vakada markaların kelime unsurları arasında yüksek düzeyde benzerlik ve malları – hizmetler arasında aynılık ve benzerlik bir arada bulunmuş olmakla birlikte, USPTO Temyiz Kurulu, markaların ortak kelime unsurunun tanımlayıcı ve zayıf nitelikteki karakterini dikkate alarak, markaların birbirlerine benzer olmadıkları, aralarında karıştırılma ihtimalinin bulunmadığı tespitine varmış ve bunun sonucunda başvuru hakkındaki ret kararını kaldırmıştır.

Ayırt edici niteliği zayıf unsurları ortak unsur olarak içeren markalar arasında karıştırılma ihtimali değerlendirmesi, vaka bazında bizi kimi zaman farklı sonuçlara götürse de, çoğu zaman varılan sonuç ayırt edici gücü zayıf unsurların ortaklığının tek başına karıştırılma olasılığının varlığı anlamına gelmediğidir. İnceleme konusu USPTO Temyiz Kurulu kararında da benzer içerikte değerlendirme yapılmış ve ayırt edici gücü zayıf kelime unsurlarının üst düzeydeki benzerliğine rağmen, markaların stilize yazım tarzlarındaki farklılık esas alınarak, markaların benzer olmadığı ve dolayısıyla markalar arasında karıştırılma olasılığı bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Önder Erol Ünsal

unsalonderol@gmail.com

Nisan 2015

A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Kararları ve Uygulaması, Marka Mutlak Ret Nedenleri

Amerikan Patent ve Marka Ofisi, Bir “Moda İkonu” Olan “Prenses Kate” Adının Marka Olarak Tescil Edilebilirliğini Tartışıyor (85179243)

 

princesskate

 

İngiltere kraliyet ailesinin üyeleri ve onların hayatları her zaman tüm dünyada popüler konulardan biri olmuştur. 80’li 90’lı yıllarda ailenin popüler üyesi Prenses Diana iken, günümüzde Kate Middleton, namıdiğer Prenses Kate’dir. Prenses Kate’in her adımı, hareketi, her giydiği tüm dünyada ilgiyle izlenmekte, kendisi bir “moda ikonu” olarak medyada yer almaktadır. Halk nezdinde oluşan, Prenses Kate ile moda arasındaki bu bağın yarattığı algı, Amerikan Patent ve Marka Ofisi (USPTO) uzmanlarınca Kate Middleton’ın “korunmaya değer temel kişilik hakları” arasında görülmüştür. Bu yazıda inceleyeceğimiz 30 Ocak 2015 tarihli Amerikan Patent ve Marka Ofisi Temyiz Kurulu’nun kararı, magazin haberlerinden hareketle halk nezdinde oluşan bu algının Marka Hukuku açısından değerlendirmesini ortaya koymaktadır.

Okuyucularımız kararın orijinal metnine http://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/ttabvue-85179243-EXA-39.pdf adresinden ulaşabilirler.

Nieves & Nieves LLC (“LLC”) firması standart yazı karakteri ile

“PRINCESS KATE”

markasının tescili için başvuruda bulunmuştur. Başvuru; kozmetik ve kişisel temizlik malzeleri (3. sınıf), saatler ve mücevler (Sınıf 14), deriden mamül çantalar ve aksesuarlar (Sınıf 18), yatak malzemeleri, perdeler ve havulular (Sınıf 24), iç ve dış giyim ürünlerini (Sınıf 25) içermektedir.

USPTO uzmanı, 1946 tarihli Marka Kanunu’nun 1052 (a) ve (c) maddelerine göre “PRINCESS KATE” markasının, Cambridge Düşesi Catherine, bilinen adıyla Kate Middleton adını “yanıltıcı” suretle çağrıştırdığını; bu adla yakın benzerlik bağı oluşturduğunu; sahibinin izni olmaksızın yaşayan belirli bir kişiyi tanımladığı için tescil başvurusunu reddetmiştir.

Konu Temyiz Kurulu’nun önüne geldiğinde başvurucu firma LLC, “PRINCESS KATE” markasının;

  • Kate Middleton adı ile yakın benzerlik bağı kurulamayacağını, zira Kate Middleton’ın, “PRINCESS KATE” ibaresini eskiden beri kendisini tanımlayan bir ad olarak kullanmadığını;
  • Aksi yönde bir delil olmadığını;
  • Her ne kadar bazı kişilerce “PRINCESS KATE” ibaresinin Kate Middleton’ı çağrıştırdığı hususu makul ölçüde kabul edilebilir olsa da, Kate Middleton’un bir prenses olmadığını, Kate Middleton’un bizzat kendisinin prenses olmadığını, doğru unvanının“Cambridge Düşesi” olduğunu kamuya basın yoluyla açıkladığını,

iddia etmiştir.

Temyiz Kurulu başvurucunun iddialarını reddetmiştir. Kurul’a göre yanıltıcı çağrışım yoluyla benzerlik: başvurucu dışındaki bir başka kişiye ya da başka kişinin kişiliğine sıkı sıkıya bağlı bir konuya atıfta bulunmak suretiyle tezahür eder. Bu benzerlik türünün kanunda yasaklanmasının nedeni; ilgili kişinin kimliği üzerindeki hâkimiyet ve kontrol hakkını kaybetme olasılığıdır. Bu yasak temelini, özel hayatın gizliliğinden ve kişinin kendini kamuya tanıtım hakkından almaktadır. Başka bir kişiye ait olan ad, ticari amaçla veya marka anlamında kullanılmasa dahi, bu kişinin ilgili ibarenin kullanımını yanıltıcı çağrışım nedeniyle engelleme hakkı mevcuttur.

Kurul açısından, yanıltıcı çağırışıma yönelik olayın değerlendirilmesinde, 3.kişinin korunmaya değer bir hakkının/menfaatinin olup olmadığı hususu, kilit noktayı oluşturmaktadır. Kamuya tanıtım hakkı, ünlü kişilerin kişiliklerine bağlı ticari menfaatlerinin korunmasına yöneliktir. Bu hak kapsamında ünlü kişinin, adının izinsiz ticari kullanımını önlemeye yönelik menfaati mevcuttur. Ünlü bir kişinin, adının izinsiz kullanılması halinde zaten söz konusu hakka bir saldırı olacağından, artık bu noktada tescil başvurusunda o adın aynen mi yoksa benzerinin mi kullanıldığı konusu önem arz etmeyecektir.

Dosyadaki mevcut deliller ışığında, Kate Middleton tanınmış/ünlü bir şahsiyettir. Bu anlamda bu isim, Kanunun 1052/(a) maddesi çerçevesinde “yanıltıcı çağırım” nedeniyle reddedilme ile amaçlanan korumaya değer bir isimdir. Kate Middleton’ın “PRINCESS KATE” ismini kullanıp kullanmaması itirazı, yanıltıcı çağrışım nedeniyle red kararında etkili değildir. Zira bu noktada, tescili talep edilen marka özellikle ve açıkça bir kişiyle özdeşleşmiştir. Dosyaya sunulan ve medya kayıtlarından oluşan tüm delillerden “PRINCESS KATE” isminin halk arasında Kate Middleton’ı kastettiği açıktır.

Kurul’a göre somut olayda, ünlü kişinin ABD dışında yaşaması önem arzetmektedir. Zira ABD halkı nezdinde, Kate Middleton hakkında çıkan haberler yakından takip edilmekte ve onun hakkındaki kaynak haberler ister sanal mecrada ister yazılı basında İngilizce dilinde sunulmaktadır. Kurul, kararında Kate Middleton hakkında basında çıkan bazı magazin haberlerine ayrıntılı şekilde yer vermiş ve “PRINCESS KATE” ibaresinin Kate Middleton’ın şahsına bağlı bir çağrışım yaptığı hususunu netleştirmiştir. Başvurucunun Kate Middleton’un prenses olmadığından dolayı “yakın” çağrışım olmadığına ilişkin aksi yöndeki tüm delilleri, ikna edici bulunmamıştır. Zira Amerikalılara göre Kate Middleton bir prens ile evli olduğundan “prenses” sayılmaktadır. Kaldı ki tarih boyunca da birçok kraliyet ailesinde Catherine ismi kullanılmasına rağmen, “PRINCESS KATE” ibaresinin Kate Middleton dışında bir başka kişiyi işaret ettiğine ilişkin dosyaya delil sunulmamıştır.

Buna ek olarak başvurucu, başvuru konusu ibareyi modayı ilgilendiren mal sınıfları için kullanmak istemektedir. Bu mallar için “PRINCESS KATE” ibaresinin kullanılması doğrudan ve tereddütsüz olarak Kate Middleton’u çağrıştırmaktadır. Wikipedia kayıtlarına göre Kate Middleton “moda zevki ile hayran olunan” ve pek çok kez “en iyi giyinen kişi” olarak tanımlanmaktadır. Bu noktada, esasen başvurucu da Kate Middleton’ın tanınmış bir kişi olduğunu ve şöhretinin geçici olmadığını kabul etmektedir. Ancak başvurucu Kate Middleton’un moda sektörüne girmediğini, kendisinin hiçbir ürünü desteklemeyeceğini bildiklerinden halkın başvuru konusu mallarla Kate Middleton arasında bir bağlantı kurmayacağını iddia etmiştir. Kurul, yanıltıcı çağırışım değerlendirmesinde başvurucunun bu iddiasının doğru bir nokta olmadığını beyan etmiştir. Zira Kurul bu değerlendirmede, Kate Middleton adının kozmetik, mücevher, çantalar, kıyafetler için tanınmış olup olmadığına ilişkin kanıt istememektedir. Kurul’un sorguladığı; bu mallar için “PRINCESS KATE” ibaresi kullanıldığında tüketicilerin doğrudan “PRINCESS KATE” ile Kate Middleton’ın kasdedildiğini anlayıp anlamadıkları konusudur. Buradaki nokta, söz konusu ismin bizzat ve tereddütsüz olarak doğrudan bir şahsa ya da kuruma işaret etmesidir. Somut olayda, hem ibarenin tanınmışlığı ve şöhreti hem de başvurunun içerdiği mal sınıflarının bu tanınmışlıkla bağlantısı, doğrudan ve tereddütsüz olarak tek bir kişiyi işaret etmektedir. Kurul’un önündeki tüm deliller ve kayıtlar, gerçekten de ABD basınında “PRINCESS KATE” ibaresinin Kate Middleton’un tanınmışlığını ifade ettiğini ve bu tanınmışlığın moda ile bağlantılı olduğunu açıkça ve fazlasıyla ortaya koymuştur. Tüm bu deliller ışığında da Kurul;

  • “PRINCESS KATE” markası ile Kate Middleton’a doğrudan ve tereddütsüz olarak çağrışım yapılmasının amaçlandığını,
  • Kate Middleton’un başvurucu ile fiili ve ticari bir bağının olmadığını,
  • Tescil konusu markanın içerdiği mallar için tanınmış “PRINCESS KATE” ibaresinin kullanılmasının ilgili tüketiciler nezdinde Kate Middleton ile bağlantı kurulmasına neden olacağını,

tespit etmiştir. Bu tespitlerle Kurul, “PRINCESS KATE” markasının içerdiği sınıflar için Kate Middleton’la doğrudan bağlantısı nedeniyle “yanıltıcı çağrışım” yaptığı sonucuna varmıştır.

Kurul, son olarak Kanunun 1052/(c) maddesi anlamındaki “onay/izin” konusunda değerlendirmelerde bulunmuştur. Zira ilgili maddeye göre sahibinin izni, onayı olmaksızın yaşayan kişilerin adlarını işaret eden başvurular tescil edilemez. Kurul bu madde kapsamında, ilgili kişinin tam adının yanında ön ad, soyad, kısaltılmış ad, sahne adı, lakap, takma ad, unvan gibi yaşayan kişi ile bağlantısının ispatlandığı ibarelerin de girdiğini belirtmiş ve bu konuda önceki tarihli kararlarına atıfta bulunmuştur. Kurul somut olayda da aynı mantıktan hareketle; her ne kadar Kate Middleton “PRINCESS KATE” adını kullanmasa da, yukarıda açıklandığı gibi bu ad ABD halkı ve medyası tarafından ünlü Kate Middleton’ı tanımlamak ve doğrudan ve tereddütsüz olarak onu işaret etmek üzere kullanıldığı tespit edildiğinden ve Kate Middleton’ın da bu adın tescil edilmesine onayı, izni olmadığından Kanunun 1052/(c) maddesine göre reddedilmesini doğru bulmuştur.

Belirtilen nedenlerle USPTO Temyiz Kurulu, “Princess Kate” ibareli başvuru için verilen ret kararını onamış ve itirazı reddetmiştir.

USPTO tarafından resen yapılan inceleme sonucunda verilen ret kararının gerekçeleri olan “yaşayan veya ölü kişilerle yanıltıcı bağlantı kurulması” ve “yazılı izin verilmediği sürece yaşayan bir kişinin isminden oluşma” (No trademark by which the goods of the applicant may be distinguished from the goods of others shall be refused registration on the principal register on account of its nature unless it— (a) Consists of or comprises … or falsely suggest a connection with persons, living or dead…(c) Consists of or comprises a name, portrait, or signature identifying a particular living individual except by his written consent) şeklindeki ret gerekçeleri Türk marka mevzuatında aynı şekilde yer almamakla birlikte kanaatimizce bu konunun resen incelemede ne şekilde ve ne dereceye kadar değerlendirmeye alınması gerektiği üzerinde tartışılmaya değer bir konudur.

Gülcan Tutkun Berk 

Nisan 2015 

gulcan@gulcantutkun.av.tr

 

A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Kararları ve Uygulaması, Marka Nispi Ret Nedenleri

USPTO Temyiz Kurulu’nun Karıştırılma Olasılığı Hakkındaki Kararları Mahkemeler İçin Tecavüz Davalarında Önleyici Etkiye Sahip midir? A.B.D. Yüksek Mahkemesi “Sealtite” Kararı (No. 13-352)

susupremecourt

 

Amerika Birleşik Devletleri (A.B.D.) Yüksek Mahkemesi, 24/03/2015 tarihinde verdiği 13-352 sayılı oldukça yeni bir kararla, A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Temyiz Kurulu’nun karıştırılma olasılığı hakkındaki kararlarının, marka hakkına tecavüz davalarında mahkemeler için önleyici etkiye sahip olabileceğine hükmetmiştir. Yürütmenin bir parçası olan USPTO bünyesindeki temyiz kurulunun karıştırılma olasılığına ilişkin kararlarının, kimi durumlarda mahkemeler için de -bir anlamda- bağlayıcı olabileceği anlamına gelen bu karar kanaatimizce oldukça dikkat çekicidir ve kararın dikkatle okunup değerlendirilmesi yerinde olacaktır. Bu yazı kapsamında ilgili karar kısaca açıklanacaktır, bununla birlikte kararın tam metnini incelemek isteyenlerin karara http://www.supremecourt.gov/opinions/14pdf/13-352_c0n2.pdf bağlantısından erişmesi mümkündür.

Kararın altyapısını oluşturan dava ve süreçler özetlenecek olursa:

“B&B Hardware, Inc.” (bundan sonra “B&B” olarak anılacaktır), USPTO’da “uzay sanayinde kullanılan metal sabitleyiciler” malları için tescilli “Sealtight” markasının sahibidir. Davanın diğer tarafı “Hargis Industries, Inc.” (bundan sonra “Hargis” olarak anılacaktır), “Sealtite” markasını “Bina inşaatlarında kullanılan metal vidalar.” malları için tescil ettirmek amacıyla USPTO’ya başvuruda bulunur. B&B, “Sealtite” markasının tesciline karşı kendi markasıyla karıştırılma olasılığı gerekçesiyle itiraz eder.

USPTO Temyiz Kurulu karıştırılma olasılığı gerekçeli itirazı kabul eder ve Hargis’in başvurusunu reddeder. Bununla birlikte, USPTO’daki süreçle paralel olarak devam eden marka hakkına tecavüz davasında Bölge Mahkemesi, USPTO Temyiz Kurulu’nun bir mahkeme olmadığını ve dolayısıyla Temyiz Kurulu kararının kendisi için bağlayıcı olmayacağını belirtir. Bölge Mahkemesi’nde görülen dava neticesinde jüri markalar arasında karıştırılma olasılığının bulunmadığı sonucuna ulaşır.

B&B, Bölge Mahkemesi’nin kararına karşı temyiz yolunu kullanır, ancak 8. Temyiz Mahkemesi, ilk derece mahkemesinin kararını onar. Temyiz Mahkemesi kararında, idari organların kararlarının da “collateral estoppel veya issue preclusion” uygulaması için yani, daha önce karara bağlanmış bir hususun yeniden yargılamaya açılmasının yasaklanması uygulaması için, dayanak teşkil edebileceğini, ancak inceleme konusu vakada bu durumun söz konusu olamayacağını belirtir. Şöyle ki, 8. Temyiz Mahkemesi’ne göre USPTO ve mahkemeler karıştırılma olasılığını değerlendirirken farklı faktörleri değerlendirmeye almaktadır.

B&B, bu kararı, A.B.D. Yüksek Mahkemesi nezdinde temyize götürür. Yüksek Mahkeme, 8. Temyiz Mahkemesi’nin kararını bozar. Yüksek Mahkeme kararı takip eden ana tespitleri içermektedir:

Yüksek Mahkeme’ye göre, daha önce karara bağlanmış bir hususun yeniden yargılamaya açılmasının yasaklanması uygulaması (collateral estoppel veya issue preclusion) sadece iki mahkemenin aynı konuyu incelemesi durumu ile sınırlamaz. A.B.D. Kongresi’nin niyeti, ilgili mevzuatta buna açıkça aykırı bir hukuki amaç bulunmadığı sürece, bu uygulamayı idari prosedürlere de yaymaktır. Yüksek Mahkeme, A.B.D. Marka Kanunu olan Lanham Yasası’nda buna aykırı bir maksat bulunmadığı görüşündedir.

Buna ilaveten, USPTO Temyiz Kurulu kararlarının, hangi gerekçeyle yeni karar alınmasını engelleme uygulaması dışında kalması gerektiğini gösteren kategorik bir neden de bulunmamaktadır. Yüksek Mahkeme literatürde belirtildiği üzere, daha önceden karara bağlanmış bir hususun yeniden yargılamaya açılmasının yasaklanması uygulamasının, her iki vakanın aynı olması halinde ve uygulamaya ilişkin diğer şartların dikkatlice incelenmesi sonucunda ortaya çıkabileceği kanaatindedir.

Karıştırılma olasılığı değerlendirilirken, mahkemelerin, USPTO Temyiz Kurulu’nun incelediğinden daha farklı faktörleri de dikkate aldığı bilinse de, inceleme tamamen farklı değildir. Tescil için yapılan karıştırılma olasılığı incelemesinin standartları ile tecavüz için yapılan karıştırılma olasılığı incelemesinin standartları aynıdır. USPTO Temyiz Kurulu, markaları ve markaların kapsadığı malları ve hizmetleri karşılaştırırken; mahkemeler, markaların ambalajlar üzerinde ne şekilde kullanıldığı dahil olmak üzere, kullanıma ilişkin diğer faktörleri de dikkate alır. Buna karşın Yüksek Mahkeme’ye göre, değişik kullanım biçimleri dikkate alınsa da, karıştırılma olasılığı değerlendirmesine ilişkin hukuki standart her zaman aynıdır. Dolayısıyla, daha önce karara bağlanmış bir hususun yeniden yargılamaya açılmasını yasaklama ihtimali kategorik olarak yok sayılamaz.

Bununla birlikte, Yüksek Mahkeme bu yöndeki değerlendirmenin her zaman uygulanabileceğini ifade etmemiştir. Sorunun yanıtı asıl olarak, inceleme konusu tescilli markaların işaret ettiği kullanım biçimi ile ilgili markaların piyasadaki kullanım biçiminin birbirlerinden esasen farklı olup olmadığı hususunda yatmaktadır. Eğer, USPTO Temyiz Kurulu kararında, tarafların markalarının piyasadaki kullanımını dikkate almamışsa, söz konusu Temyiz Kurulu kararının piyasadaki fiili kullanım biçiminin başlıca faktör olduğu bir davada yeni karar alınmasını önleyici bir etkisi olmayacaktır.

Yargıçlardan Ginsburg, bu hususa katıldığını özellikle açıklamıştır. Ginsburg’a göre, markalar genellikle piyasadaki fiili kullanım biçimleri değerlendirilmeden, markaların soyut olarak karşılaştırılması yoluyla tescil edilmektedir. Dolayısıyla, tescil prosedürü bu şekildeyse, bu incelemenin sonraki bir tecavüz davasında önleyici etkisi olmayacaktır.

Yüksek Mahkeme kararı oybirliği ile alınmamış ve üyelerden ikisi karara şerh koymuştur. 7-2 şeklinde oluşan çoğunluk görüşüne muhalefet eden yargıçlar Thomas ve Scalia, idari kurulların kararlarının, sonraki davalarda mahkeme kararları için önleyici etkiye sahip olduğunun kabul edilebilmesi için, yeterli hukuki dayanak bulunmadığı görüşündedir.

Yüksek Mahkeme belirtilen çoğunluk kararı doğrultusunda davayı 8. Temyiz Mahkemesi’ne iade etmiş ve takip eden kuralın uygulanmasını istemiştir: “Önceden karara bağlanmış bir hususun yeniden yargılamaya açılmasının yasaklanması uygulamasına ilişkin olağan şartlar ortaya çıkmışsa ve USPTO Temyiz Kurulu tarafından karara bağlanmış kullanım, Bölge Mahkemesi’ne sunulan kullanımla esasen aynı ise, önleyici etki durumu uygulanacaktır.”

Tüm bunların sonucunda, USPTO Temyiz Kurulu’nun kararlarının sonraki tecavüz davalarındaki önleyici etkisinin olup olmayacağı hususu her vakada ayrıca tartışma konusu olacaktır. Mahkeme her vakada, USPTO Temyiz Kurulu’nun kararına ve dayandığı delillere bakacak ve bunları kendi önündeki dava ile karşılaştıracaktır.

Kararın üzerinden sadece iki gün geçmiş olmakla birlikte yorumcular, bundan sonra USPTO Temyiz Kurulu önündeki uyuşmazlıkların çok daha zorlu geçeceğini, USPTO nezdindeki itirazlarda tarafların daha agresif stratejiler izleyeceğini ve muhtemelen bu tip işlemlerin çok daha pahalı hale geleceğini tahmin etmektedir. Şöyle ki, eğer USPTO Temyiz Kurulu’nun karıştırılma olasılığı hakkındaki kararları, diğer şartların da gerçekleşmesi durumunda mahkemeler için etki doğurucu hale gelecekse, taraflar daha uzun ve pahalı mahkeme süreçlerini beklemek yerine, ilk etapta USPTO Temyiz Kurulu önünde haklı çıkmayı tercih edecek ve bunun için daha öncesine kıyasla daha fazla emek ve zaman sarf edecektir.

Diğer şartların da gerçeklemesi halinde, idari bir kurulun kararını mahkemeler için etki doğurucu hale getirme potansiyelini içeren bu karar kanaatimizce oldukça dikkat çekici niteliktedir. Henüz iki günlük olan kararın daha dikkatli ve derin tahlilinin yapılması gerektiği açık olsa da ve karar ilk okuma sonucunda oluşan kaba tespitlerin ötesinde daha derin bir analizi gerektirse de, Türkiye’deki alan profesyonellerinin bu önemli karardan haberdar olması gerektiği görüşündeyim. Daha derin bir analizin ardından, kapsamlı bir değerlendirme şüphesiz yerinde olacaktır.

Önder Erol Ünsal

Mart 2015

unsalonderol@gmail.com

A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Kararları ve Uygulaması, Marka Mutlak Ret Nedenleri

USPTO Temyiz Kurulu “CLETAXI” Kararı – Tanımlayıcı Markalara Yönelik Uygulama Bir Kez Daha İrdeleniyor

cletaxi2

 

Marka tescil ofislerinin kararlarıyla ortaya koydukları genel eğilim, ofislerin değerlendirme kriterlerinin kimi durumlarda “katı” olarak adlandırılmasına yol açmakta ve “katı” olarak tanımlanan ofisler ticari özgürlüklerin önünü kesmekle itham edilmektedir.

Amerika Birleşik Devletleri (A.B.D.), tüm dünyada özgürlükler ülkesi olarak anılmakta ve siyasi ve ekonomik liberalizmin beşiği olarak tanımlanmaktadır. Bununla birlikte A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO)’nun markaların tescil edilebilirliği ile ilgili uygulamalarını takip edenler, USPTO’nun markaların tanımlayıcılık eşiğini belirlerken oldukça “katı” bir ofis olduğunu kolaylıkla gözlemlemektedir. Siyasal ve ekonomik liberalizmin beşiğinde, tanımlayıcılık konusundaki tescil edilebilirlik kriterlerinin ve uygulamasının oldukça “katı” olması, kanaatimizce “katı” sıfatının kullanıldığı bağlamın yanlışlığını göstermektedir. Bu yazı kapsamında, ülkemizde oldukça “katı” olarak değerlendirilebilecek, ancak USPTO standartları bakımından oldukça normal ve yerinde bir uygulamayı işaret eden bir kararı okuyuculara kısaca aktarmaya çalışacağım.

USPTO Temyiz Kurulu, 5 Mart 2015 tarihinde verdiği kararla “Sınıf 39: Taksiyle ulaşım hizmetleri.” için başvurusu yapılan “CLETAXI” kelime markasının reddedilmesine yönelik kararı onamıştır. Karara ilişkin detaylar aşağıda kısaca açıklanacak olmakla birlikte, kararın tam metnini incelemek isteyenlerin karara http://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/ttabvue-86005944-EXA-8.pdf bağlantısından erişmesi mümkündür.

Anthony R. Bozier ismindeki bir gerçek kişi, 9 Temmuz 2013 tarihinde standart karakterlerde yazılı “CLETAXI” kelime markasını “Sınıf 39: Taksiyle ulaşım hizmetleri.” için tescil ettirmek amacıyla USPTO’ya başvuruda bulunur.

cletaxi

USPTO uzmanı başvuruyu, “CLETAXI” ibaresinin başvuru kapsamındaki hizmetler bakımından doğrudan tanımlayıcı olması gerekçesiyle reddeder. Uzmana göre, “CLE” ibaresi, “Cleveland Hopkins Uluslararası Havalimanı”nın kısaltmasıdır, başvuru sahibi belirtilen havalimanından veya belirtilen havalimanına taksi hizmeti sağlamaktadır ve dolayısıyla, başvuru hizmetlerin niteliğini belirtmektedir. Bu çerçevede, başvuru tanımlayıcı niteliktedir.

Başvuru sahibi belirtilen gerekçeyle verilen ret kararına karşı itiraz eder ve itiraz USPTO Temyiz Kurulu’nca incelenir.

Temyiz Kurulu, ilk olarak tanımlayıcı markalarla ilgili içtihadı kısaca belirtir.

Bir terim, markanın kapsadığı mallara veya hizmetlere ilişkin olarak, malların veya hizmetlerin bileşimi, kalitesi, karakteristikleri, özellikleri, fonksiyonları, amaçları veya kullanım biçimleri hakkında derhal ve doğrudan bir fikir iletiyorsa münhasıran tanımlayıcı kabul edilecektir. Bir markanın münhasıran tanımlayıcı niteliği, soyut biçimde veya varsayımlara dayalı olarak değil, tescil talebi kapsamında bulunan mallara veya hizmetlere ilişkin olarak ve terimin kullanıldığı bağlam dikkate alınarak belirlenir. Bir terimin münhasıran tanımlayıcı kabul edilmesi için malların veya hizmetlerin tüm ve her bir özelliğini belirtmesi gerekli değildir, malların veya hizmetlerin önemli bir niteliğinin, amacının veya özelliğinin tanımlanmış olması yeterlidir. Bu husus tespit edilirken, markanın mallara veya hizmetlere ilişkin olarak kullanıldığı veya kullanılacağı bağlam ve markanın, ilgili pazardaki ortalama tüketicilerde yaratacağı olası etki dikkate alınmalıdır. Cevabı aranan soru, markayla karşılaşacak kişilerin, markanın kapsadığı hizmetleri tahmin edip etmemesi değildir. Bunun ötesinde, cevabı aranan soru, hizmetlerin ne olduğunu bilen kişilerin, markanın bunlar hakkında bilgi ilettiğini düşünüp düşünmemesidir.

Münhasıran tanımlayıcı nitelikteki iki veya daha fazla sayıda terim birleştirildiğinde ortaya çıkan bileşke markanın, münhasıran tanımlayıcı nitelikte olup olmadığı sorusu yanıtlanırken, bileşke terimin yeni ve özgün bir ticari izlenim oluşturup oluşturmadığı araştırılmalıdır. Eğer bileşke markayı oluşturan her bir terim mallara veya hizmetlere ilişkin olarak münhasıran tanımlayıcı anlamını muhafaza ediyorsa, bileşke markanın münhasıran tanımlayıcı olduğu sonucuna varılacaktır. Bununla birlikte, münhasıran tanımlayıcı terimlerin kombinasyonundan oluşan bir bileşke marka, terimlerin kombinasyonu özgün nitelikte veya tanımlayıcı olmayan bir anlama karşılık geliyorsa veya ortaya çıkan anlam mallara veya hizmetlere ilişkin olarak tuhaf veya tutarsız ise, tescil edilebilir nitelikte görülecektir. Eğer bir kişi, başvuruya konu terimin tanımladığı özellikleri belirleyebilmek için bir fikri olgunlaştırmak veya çok aşamalı bir gerekçelendirme sürecini izlemek zorunda ise, terim münhasıran tanımlayıcı değil, çağrıştırıcı nitelikte kabul edilecektir.

Başvuruya konu marka, “CLE” ve “TAXI” ibarelerinin aralarında boşluk bırakılmaksızın birlikte yazılması suretiyle oluşturulmuştur. “CLE” kısaltması, diğer anlamlarının yanısıra “Cleveland Hopkins Uluslararası Havalimanı”nın kısaltmasıdır. Başvuru sahibinin web sayfasından edinilen bilgiler ve kendisi tarafından sunulan kanıtlar, başvuru sahibinin markasını “Cleveland Hopkins Uluslararası Havalimanı”na ulaşım veya oradan dönüş için kullandığını göstermektedir.

Temyiz Kurulu’na göre incelenen kanıtlar, başvuru sahibinin sunduğu taksi hizmetlerinin olası kullanıcılarının “CLETAXI” ibaresini, “Cleveland Taxi” olarak algılayacaklarını göstermektedir. “CLE” ve “TAXI” ibarelerinin kombinasyonu, başvuru sahibinin markasının yeni ve özgün bir ticari izlenim oluşturmasını sağlamamaktadır. Kaldı ki, geçmişte incelenen sayısız vakada, tanımlayıcı nitelikte bulunan iki terimden müteşekkil bir markayı aralarında boşluk olmaksızın yazarak tek bir terim haline dönüştürmenin, bileşke terimin münhasıran tanımlayıcı bulunmasını durumunu ortadan kaldırmadığı yönünde karar verilmiştir.

Başvurunun standart karakterlerde yazılmış olması, başvurunun hizmetlere ilişkin kullanım biçiminin özel bir biçim veya stille sınırlandırılmamış olduğunu göstermektedir. Yerleşik içtihada göre, bir marka standart karakterlerde sunulmuşsa, Temyiz Kurulu başvuru sahibinin markasının tasvir edebileceği her biçimi nazara almalıdır. Başvuru sahibinin sunduğu numunelerden görüldüğü üzere “CLE” kısaltmasının “TAXI” ibaresine göre daha büyük karakterlerde ve farklı renkte yazımı suretiyle iki terim arasında belirgin görsel ayrım yaratılmıştır.

Yukarıda belirtilenlerin ışığında Temyiz Kurulu, başvuruya konu “CLETAXI” ibaresinin, başvuru kapsamında bulunan “Sınıf 39: Taksiyle ulaşım hizmetleri.”nin niteliği hakkında tüketicileri derhal ve doğrudan bilgilendirdiği görüşüne ulaşmıştır.

Başvuru sahibine göre, başvurunun, kapsadığı hizmetlerin niteliğini belirttiği sonucuna varabilmek için geniş bir hayalgücü gerekmektedir. Buna karşın Temyiz Kurulu’na göre, başvuru sahibi, başvurunun hizmetlerin niteliğini belirtmediği sonucuna varılmasını sağlamak için gerekli olan, çok aşamalı bir gerekçelendirme sürecinin varlığını ortaya koyamamış durumdadır.

Başvuru sahibi “CLE” kısaltmasının farklı anlamlarının da varlığını öne sürmekte ve çok anlamlılığın markanın bu kısmını muğlak hale getirerek, başvurunun münhasıran tanımlayıcı olarak değerlendirilmesini engellediğini ifade etmektedir. Temyiz Kurulu’na göre, bu argüman sonuca etkili olmayacaktır, şöyle ki tanımlayıcılık hususu markanın kapsamında bulunan mallara veya hizmetlere ilişkin olarak değerlendirilmelidir. Yerleşik içtihatta belirtildiği üzere, bir terimin başka anlamlarının bulunması sonuca etkili değildir.

Başvuru sahibinin bir diğer iddiası, “CLETAXI” ibaresini başka kimsenin kullanmaması ve gelecekte bu terimi başkalarının kullanabileceği iddiasının temelinin bulunmamasıdır. Bununla birlikte yerleşik içtihada göre, bir başvuru sahibinin, münhasıran tanımlayıcı bir terimin ilk veya tek kullanıcısı olması, bu terimi mutlak surette anlamsız veya ayırt edici hale getirmez. Dolayısıyla, başvuru sahibinin bu yöndeki itirazı da yerinde görülmemiştir.

Temyiz Kurulu sonuç olarak, başvuru sahibinin tüm itirazlarını reddetmiş ve uzmanın başvurunun reddedilmesi yönündeki kararını onamıştır.

Bu noktada yazının ilk paragrafında yaptığımız yorumlara dönülecek ve bir an için TPE’nin “taksiyle ulaşım hizmetleri” için [hayali] “TZWTAKSİ” (TZW = Trabzon havalimanının kısaltması) veya “İZMTAKSİ” (İZM = İzmir’in kısaltması) markalarını tanımlayıcılık gerekçesiyle reddettiği varsayılacak olursa, Enstitü’nün bu tip kararlarının ardından şiddetle eleştirilip, KHK’yı “katı” yorumlamakla itham edileceği kanaatimizce şüphesizdir. Bununla birlikte, benzer nitelikteki kararların siyasal ve ekonomik liberalizmin beşiği A.B.D.’nde veriliyor olması ve bu kararların USPTO tarafından nadiren değil, sıklıkla verilmesi, kanaatimizce “katı uygulama”, vb. adlandırmaları tamamen anlamsız kılmaktadır. Bu bağlamda, marka incelemesi hakkında yürütülen tartışmalarda; “katı”, “esnek”, “liberal”, “ticari özgürlükleri engelleyici”, “gelişmiş ülke uygulamalarının aksi”, “gelişmiş ülke uygulamalarıyla uyumlu”, vb. içerikte, marka hukuku bakımından anlamsız ve soyut kalıplar kullanmak yerine, tartışmaları kavramlar ve somut uygulamalar bağlamında yürütmek kanaatimizce daha yerinde olacaktır.

Önder Erol Ünsal

Mart 2015

unsalonderol@gmail.com

A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Kararları ve Uygulaması, Marka Mutlak Ret Nedenleri

Organizasyon veya Etkinlik İsminden Oluşan Markaların Tescil Edilebilirliği Hakkında Güncel Bir USPTO Temyiz Kurulu Kararı – “International Air and Space Program” Markası

 

airandspace2

 

Sanat, kültür, spor, eğlence, eğitim veya ticaret amaçlı organizasyonların veya etkinliklerin isimlerinden oluşan marka başvurularının tescil edilebilirliği meselesi, uygulamada sıklıkla tartışmaya yol açan bir konu niteliğindedir.

Ek bir ayırt edici unsur olmaksızın münhasıran bir organizasyonun veya etkinliğin adından oluşan markalar, organizasyonu düzenleyenlere göre marka olarak tescil edilebilir nitelikte olsa da, marka inceleme ofislerinin bu tip markalar hakkındaki değerlendirmesi genellikle aynı yönde olmamaktadır. Bu yazı kapsamında Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Temyiz Kurulu’nun bir organizasyonunun adından oluşan bir marka başvurusu hakkında verdiği güncel bir kararı kısaca aktarmaya çalışacağız.

“Aexa Aerospace LLC” firması, standart karakterlerde yazılı “INTERNATIONAL AIR AND SPACE PROGRAM” kelime markasını 41. sınıfa dahil “Havacılık ve uzay alanında konferans ve sempozyum düzenlenmesi hizmetleri.” için tescil ettirmek amacıyla, 31/01/2014 tarihinde USPTO’ya marka tescil başvurusunda bulunur.

airandspace

 

Bu aşamada, başvuruyu oluşturan “INTERNATIONAL AIR AND SPACE PROGRAM” ibaresinin Türkçe karşılığının “ULUSLARARASI HAVA VE UZAY PROGRAMI” olduğu belirtilmelidir. Başvuru sahibi, başvuru aşamasında markada yer alan “AIR AND SPACE PROGRAM” ibaresi için disclaimer (feragat) yolunu kullanmış ve belirtilen ibare üzerinde münhasır haklar talep etmeyeceğini belirtmiştir.

Başka bir yazıda daha detaylı açıklama niyetinde olmakla birlikte, A.B.D. marka hukuku çerçevesinde disclaimer (feragat) kavramı kısaca takip eden biçimde açıklanabilir:

Markadaki belirli unsurlardan feragat (disclaimer) uygulamasının amacı, kapsadıkları bazı unsurlar tek başlarına tescil edilebilir nitelikte olmayan, ancak bütün olarak tescil edilebilir nitelikte olan markaların tesciline -markada yer alan ve tek başlarına tescil edilebilir nitelikte olmayan unsurların sağlayacağı haklar hakkında yanlış izlenim oluşmasına izin verilmeden- imkan sağlamaktır. (Horlick’s Malted Milk Co. v. Borden Co., 295 F. 232, 234 (D.C. Cir. 1924) Bileşke markalarda, markayı oluşturan unsurlardan birisinin sağlayacağı haklardan feragat edilmesi yönündeki bildirim şu anlama gelmektedir: Feragat edilen unsura dayanarak marka hakları ileri sürülemeyecektir, tescilli markadan kaynaklanan haklar bileşke markanın bütününe ilişkindir ve ilgili tescil yalnızca bileşke markanın kullanımından kaynaklanacak hakları içermektedir. (Sprague Electric Co. v. Erie Resistor Corp., 101 USPQ 486, 486-87 (Comm’r Pats. 1954)) Markayı oluşturan unsurlardan birisinden feragat prosedürü, sadece belirli sınıflara ve belirli mallara veya hizmetlere ilişkin olabilir.

USPTO uzmanı, disclaimer talebi içerse de, başvuruyu A.B.D. Marka Kanunu’nun (2)(e)(1) paragrafı uyarınca, tanımlayıcılık gerekçesiyle reddeder. Uzmana göre, başvuruyu oluşturan “INTERNATIONAL AIR AND SPACE PROGRAM” ibaresi başvuru kapsamında bulunan hizmetleri doğrudan tanımlar niteliktedir.

Başvuru sahibi ret kararına karşı itiraz eder ve itiraz USPTO Temyiz Kurulu’nca değerlendirilerek 19/02/2015 tarihinde karara bağlanır. Temyiz Kurulu’nun oldukça kısa sayılabilecek kararı aşağıda anahatlarıyla bilgilerinize sunulmaktadır.

Temyiz Kurulu kararında ilk olarak, tanımlayıcı markalar konusundaki içtihada yer vermiştir:

Bir terim, malların ve hizmetlerin kalitesine, niteliğine, amacına veya özelliklerine ilişkin olarak doğrudan doğruya bilgi iletiyorsa tanımlayıcı niteliktedir. (In re Chamber of Commerce of the U.S., 675 F.3d 1297, 102 USPQ2d 1217, 1219 (Fed. Cir. 2012); In re Gyulay, 820 F.2d 1216, 3 USPQ2d 1009, 1009 (Fed. Cir. 1987)) Bir markanın tanımlayıcı niteliği, başvuru kapsamında bulunan mallar veya hizmetler, markanın kullanım biçimi ve markanın fiili veya niyet edilen kullanım biçiminin ortalama tüketiciler üzerinde yaratacağı olası etki dikkate alınarak değerlendirilir. (In re Chamber of Commerce of the U.S., 102 USPQ2d at 1219) Markanın tanımlayıcı niteliği soyut olarak değerlendirilmez. (In re Bayer Aktiengesellschaft, 488 F.3d 960, 82 USPQ2d 828, 1831 (Fed. Cir. 2007)) Bir diğer deyişle, malların ve hizmetlerin ne olduğunu bilen kişilerin, markayı kendileri için, mallar ve hizmetler hakkında doğrudan bilgi ileten bir terim olarak algılayıp algılamadığını değerlendirmekteyiz. (In reMBNA America Bank N.A., 340 F.3d 1328, 67 USPQ2d 1778, 1780 (Fed. Cir. 2003))

Başvuru sahibi, markada yer alan “AIR AND SPACE PROGRAM” ibaresinin tanımlayıcı olduğunu kabul etmekte, ancak bu ibareden disclaimer yoluyla feragat ettiğini ve başvuruda “INTERNATIONAL” ibaresinin de yer aldığını belirterek, markanın bütüncül olarak tanımlayıcı olmadığını iddia etmektedir. Başvuru sahibine göre, “INTERNATIONAL” kelimesinin çeşitli anlamları bulunmaktadır ve bu kelimeyi başvuru kapsamında bulunan hizmetlerle bağdaştırabilmek için belirli düzeyde hayalgücü gerekmektedir, bu bağlamda başvuru sahibi, markanın bütün olarak doğrudan tanımlayıcı nitelikte olmadığı görüşündedir.

Temyiz Kurulu, başvuru sahibinin argümanlarını ikna edici bulmamaktadır. Kurul’un önceki içtihadında belirtildiği üzere: “Cevaplanması gereken soru, markayla karşılaşacak kişilerin, malların ve hizmetlerin ne olduğunu tahmin etmesi değildir. Bunun ötesinde, cevaplanması gereken soru, malların veya hizmetlerin neler olduğunu bilen kişilerin, markanın mallar veya hizmetler hakkında bilgi ilettiğini düşünüp düşünmeyeceğidir. (re Tower Tech Inc ., 64 USPQ2d 1314, 1316-17 (TTAB 2002)

Başvuru sahibinin itiraz dilekçesinde sunduğu kanıtlar, markanın “öğrenciler için bir uluslararası program” için kullanıldığını göstermektedir. Bu husus da göz önüne alındığında, Temyiz Kurulu, markadaki “international (uluslararası)” kelimesini gören bu hizmetlere aşina tüketicilerin, başvuru sahibinin sağladığı hizmetlerin uluslararası nitelikte olduğunu düşüneceği görüşündedir. Kurul, inceleme uzmanının bu yöndeki tespitine katılmaktadır.

Daha da ötesinde, Temyiz Kurulu, “international (uluslararası)” kelimesini içeren markalar hakkında, tanımlayıcılık gerekçeli çok sayıda ret kararı vermiştir (Örneğin, “International Banking Institute” markası, bankacılar için seminer düzenleme hizmetleri bakımından; “BILLFISH INTERNATIONAL CORP ve şekil” markası, deniz turnası (billfish) için uluslararası düzeyde dernek hizmetleri bakımından; “INTERNATIONAL TRAVELERS CHEQUE” markası ise, uluslararası düzeyde finansal danışmanlık hizmetleri bakımından doğrudan tanımlayıcı nitelikte bulunmuştur.).

Ayrıca, yerleşik içtihada göre, bileşke bir markayı oluşturan her unsur doğrudan tanımlayıcı nitelikte ise, bunların bileşkesi de doğrudan tanımlayıcı nitelikte olacaktır. (re Oppedahl & Larson LLP, 373 F.3d 1171, 71 USPQ2d 1370, 1372 (Fed. Cir. 2004))

Belirtilen nedenlerle USPTO Temyiz Kurulu, “INTERNATIONAL AIR AND SPACE PROGRAM” markasının, başvuru kapsamında bulunan hizmetler bakımından tüketicilere derhal ve doğrudan bilgi verdiği ve bu anlamda da tanımlayıcı nitelikte olduğu sonucuna ulaşmıştır. Dolayısıyla, Temyiz Kurulu başvuru hakkında verilen ret kararını onamıştır.

Yazının başında da belirttiğimiz üzere, sanat, kültür, spor, eğlence, eğitim veya ticaret amaçlı organizasyonların veya etkinliklerin isimlerinden oluşan marka başvurularının tescil edilebilirliği meselesi, sıklıkla tartışma konusu edilmektedir. Bileşke marka niteliğindeki tanımlayıcı terimler hakkındaki USPTO uygulaması, bu karardan da anlaşılacağı üzere, markayı oluşturan unsurların tek tek tescil edilebilirliğinin test edilmesi ve ardından bu unsurların oluşturduğu bütünün tescil edilebilirliği testine dayanmaktadır. Genel içtihat ise, “Bileşke bir markayı oluşturan her bir unsur doğrudan tanımlayıcı nitelikte ise, bunların bileşkesi de tanımlayıcı nitelikte olacaktır.” yönündedir. Bu haliyle USPTO uygulamasında, bileşke markayı oluşturan unsurların her biri tanımlayıcı nitelikte ise, bunların bileşkesinin de tanımlayıcı bir marka olarak değerlendirildiğini ifade etmek ve organizasyon veya etkinlik isimlerinden oluşan markaların da aynı muameleye tabi olduğunu belirtmek yanlış olmayacaktır.

Önder Erol Ünsal

Şubat 2015

unsalonderol@gmail.com

A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Kararları ve Uygulaması, Marka Nispi Ret Nedenleri, Nice Sınıflandırması - Malların ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırması

“Sandviçler” ve “Sebze Salataları” Bağlantılı Mallar mıdır? USPTO Temyiz Kurulu “THE LAFAYETTE” Kararı

salad+sandwich

“Ülkemizde yürürlükte bulunan marka mevzuatı ile çerçevesi çizilen marka incelemesi sistemi içerisindeki en olumsuz nokta nedir?” sorusuna benim vereceğim yanıt, fazla tereddüt etmeksizin “aynı tür mal / hizmet” kavramı ve bu kavramın nasıl uygulanacağını düzenleyen “Mal – Hizmet Tebliği” olur. Hangi sistemden etkilenilerek yürürlüğe konulduğunu anlamanın mümkün olmadığı tebliğ yapısı, aynı tür veya benzer mal / hizmet tespitini aynı sınıf içerisinde yer alan aynı gruplara indirgeme riskini yanında getirmektedir ve çoğu durumda bu risk realize olmaktadır. Nicé sınıflandırması, malların ve hizmetlerin benzerliği ve bu benzerliğin ne şekilde incelenmesi gerektiği hakkında sitede önceden yazdığım çok sayıda yazı bulunduğundan, aynı tespitleri bir kez daha tekrar etmekten kaçınacağım, bununla birlikte konuyla ilgilenenlerin http://iprgezgini.org/category/nice-siniflandirmasi-mallarin-ve-hizmetlerin-uluslararasi-siniflandirmasi/ bağlantısından erişilebilecek yazıları incelemeleri mümkündür.

Bu yazı kapsamında inceleyeceğimiz konu, Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Temyiz Kurulu tarafından 03/02/2015 tarihinde verilen “THE LAFAYETTE” kararı çerçevesinde incelenen “sandviçler” ve “sebze salataları” mallarının birbiriyle bağlantısıdır. Karar metninin http://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/ttabvue-85862485-EXA-8.pdf bağlantısından incelenmesi mümkündür.

“The Express Cafe & Bakery, LLC dba Goose Feathers” firması 28/02/2013 tarihinde, standart karakterlerde yazılı “THE LAFAYETTE” kelime markasını “sandviçler” malı için tescil ettirmek amacıyla USPTO’ya başvuruda bulunur.

USPTO uzmanı, başvuruyu “sebze salataları” mallarını kapsayan “LAFAYETTE” markası ile karıştırılma olasılığı gerekçesiyle reddeder. Başvuru sahibi bu karara karşı itiraz eder ve itiraz USPTO Temyiz Kurulu tarafından incelenir.

Açıklamalara geçmeden önce; USPTO’nun da tıpkı TPE gibi benzer markalar bakımından resen ret incelemesi yaptığı (yani 7/1-(b) bendinin eşdeğeri bir incelemeyi ilana itiraz olmaksızın resen yaptığı), ancak malların ve/veya hizmetlerin benzerliği konusunda Tebliğ veya benzeri bir listeyle bağlı karar vermediği, malların ve hizmetlerin benzerliğini vaka bazında incelediği ve Nicé sınıflandırmasına göre “sebze salataları”nın 29. sınıfta, “sandviçler”in ise 30. sınıfta yer aldığı belirtilmelidir. Bu açıklamalardan kolaylıkla anlaşılacağı üzere, TPE önüne aynı vaka gelmiş olsaydı, malların farklı sınıflarda yer alması gerekçesiyle, malların aynı tür, benzer veya bağlantılı olmadıkları kararını peşinen verecek ve başvuruyu ilan edecekti. Buna karşın, USPTO uzmanı, malların sınıfları farklı olsa da malları bağlantılı mallar olarak değerlendirmiş ve başvuruyu reddetmiştir. USPTO Temyiz Kurulu’nun karar hakkındaki değerlendirmesi ise aşağıda yer almaktadır.

Temyiz Kurulu, ilk olarak markaların benzerliği hususunu değerlendirmiştir. Kurul’a göre, başvuruda yer alan “THE” ibaresinin, ticari kaynak gösterme gücü bulunmamaktadır ve dolayısıyla “THE LAFAYETTE” markasının “LAFAYETTE” markasından ticari kaynak gösterme kapasitesi bakımından farkı bulunmamaktadır. Bu bağlamda, markaların birbirleriyle görsel olarak neredeyse aynı olduklarını kabul etmek gerekmektedir.

Malların benzerliği değerlendirmesine geçmeden önce; markalar arasındaki benzerlik derecesi yükseldikçe, karıştırılma olasılığının varlığı sonucuna ulaşabilmek için, malların benzerlik derecesinin yüksekliğine olan ihtiyacın azaldığı ilkesinin hatırlatılması gerekmektedir.

“Bu vakada olduğu gibi, başvuru sahibinin markası önceki tescil sahibinin markası ile neredeyse aynı ise, karıştırılma olasılığının varlığı sonucuna ulaşmak için, mallar arasında yalnızca kabul edilebilir (tutarlı) bir bağlantının bulunması yeterli olacaktır.” (Re Thor Tech Inc. 90 USPQ2d, 1636 – The Wave – Wave kararı).

Buna ilaveten, karıştırılma olasılığının varlığı sonucuna ulaşabilmek için başvuru ve önceki tescil sahibinin mallarının aynı veya rekabet eder nitelikte mallar olmasının şart olmadığı da belirtilmelidir. Bu sonuca varabilmek için, malların ve/veya hizmetlerin bir şekilde bağlantı olması veya pazarlanmalarına ilişkin şartlar nedeniyle aralarında, aynı ticari veya bağlantılı ticari kaynaklardan geldikleri yanlış inancına yol açabilecek bir ilişki kurulması yeterlidir.

USPTO uzmanının, “sandviçler” ve “sebze salataları” malları arasında bağlantı kurarken dayandığı kanıtlardan birisi, her iki malı da bünyesinde birlikte barındıran 5 adet üçüncü taraf tescilinin varlığıdır. Temyiz Kurulu içtihadına göre, malları bir arada barındıran ve ticarette kullanıma dayanan üçüncü kişi tescillerinin varlığı, malların veya hizmetlerin aynı ticari kaynaktan gelebileceğini gösterme amacına hizmet edebilir.

Kanaatimizce, Türkiye’de neredeyse her başvuru Tebliğ’in ilgili sınıfındaki tüm malların veya hizmetlerin kopyalanıp yapıştırılmasından ibaret olduğundan ve Enstitü sicili kullanılmayan mallar ve hizmetlerle dolu bir depoya dönüşmüş olduğundan, üçüncü kişi tescillerinin varlığının Türkiye’de ciddi bir delil teşkil etmesi mümkün olmayacaktır. Ancak, belirtildiği üzere bu durum A.B.D.’nde ciddi bir delil niteliğindedir. Temyiz Kurulu, uzmanca gösterilen ve inceleme konusu malları birlikte içeren üçüncü kişi tescillerinin varlığı hususunu, sandviçler ve sebze salataları mallarının tek bir ticari kaynaktan geldiğine delil teşkil edebilecek nitelikte bir durum olarak değerlendirmektedir.

Başvuru sahibi, sebze salataları ve sandviçler mallarının farklılıklarını ortaya koyarak, malların benzer veya bağlantılı olmadığını savunmuştur. Başvuru sahibine göre, sandviçler ekmek içeren ve ana yemek niteliğindeki mallar iken, sebze salataları genellikle yan yemek (meze) niteliğindedir. Buna karşın, Temyiz Kurulu’na göre, karıştırılma olasılığının varlığı sonucuna varabilmek için malların aynı veya rekabet eder nitelikte mallar olması şart değildir. Kaldı ki, inceleme uzmanı sebze salatalarının ana yemekler gibi pazarlandığını gösterir kanıtlar da sunmuştur.

Önceden paketlenmiş sandviçler veya salatalar marketlerde de satışa sunulabilir, yani bu tip ürünlerin mutlak surette restoranlarda sunumu zorunlu değildir. Başvuru sahibi bu durumu kabul etmekle birlikte, ürünlerin marketlerin farklı bölümlerinde satışa sunulduğunu öne sürmektedir. Bununla birlikte, Temyiz Kurulu başvuru sahibinin bu görüşünün gerçekçi olmadığı kanaatindedir, şöyle ki bu ürünlerin hangi nedenle aynı soğutucu dolapta satışa sunulmadığını gösteren kanıtlar bulunmamaktadır.

Temyiz Kurulu, sayılan tüm nedenlerle “sandviçler” ve “salatalar” mallarının bağlantılı mallar oldukları yönündeki tespitin yerinde olduğu görüşündedir.

Kurul’a göre, gerek sandviçler gerekse de salatalar ucuz ürünlerdir ve tek bir öğünü oluşturmaları nedeniyle, kimi zaman birbirlerinin yerine de tüketilebilmektedir. Bunun sonucu olarak, bir soğutucu dolaptan önceden paketlenmiş sandviç veya salata alırken tüketicilerden, markaları dikkatlice incelemelerini beklemek yerinde olmayacaktır. Hele ki, inceleme konusu markaların neredeyse aynı olmaları hususu göz önüne alındığında, tüketicilerin alışveriş esnasında, markaların birisinde ek olarak “THE” ibaresinin yer almasından kaynaklanan farklılığı algılayamamaları çok olası olacaktır.

Başvuru sahibi, “CAFE LAFAYETTE” ibareli bir markanın “Yiyecek ve içecek sağlanması hizmetleri.” için üçüncü bir taraf adına tescilli olmasından ve bu hizmetlerin sebze salataları mallarına, sandviçlerden daha yakın olduğundan hareketle, bu markanın tescil edilmiş olmasının, başvuru ile ret gerekçesi marka arasındaki karıştırılma ihtimali tespitinin yerindeliğini ortadan kaldırdığını öne sürmektedir. Temyiz Kurulu, söz konusu üçüncü kişi markası tescil edilirken uzmanın hangi görüşten hareket ettiğini bilmemektedir, şöyle ki belirtilen marka inceleme konusu vakada değerlendirmeye konu değildir. Bununla birlikte Kurul’a göre, “LAFAYETTE” ibareli bir markanın tescil edilmiş olması, Ofis’in benzer markalar hakkında aynı kararı vereceği yönünde bir politikanın varlığını gösterir nitelikte bir husus değildir. Dolayısıyla, başvuru sahibinin bu yöndeki itirazı da haklı görülmemiştir.

Temyiz Kurulu yukarıda sayılan tüm nedenler çerçevesinde, başvuru hakkında verilen ret kararını yerinde bulmuş ve başvuru sahibinin itirazını reddetmiştir.

USPTO Temyiz Kurulu’nun “LAFAYETTE” kararı, daha önceden de çok kez belirttiğimiz üzere, USPTO’nun malların ve/veya hizmetlerin benzerliği konusunda Nicé sınıflandırmasında aynı sınıf içerisinde bulunma gibi bir ön şartla bağlı olarak karar vermediğini ve bu yorumun resen benzerlik incelemesi aşamasında da geçerli olduğunu bir kez daha göstermektedir. Türk marka incelemesi sistemini şablonlara indirgeyen ve incelemeye “yorum –  uzman katkısı” unsurunun katılmasını sınırlayan en önemli unsur konumundaki, Mal – Hizmet Tebliği ile belirlenen alt gruplar çerçevesinde aynı tür hatta benzer mal ve hizmetleri tespit etme uygulaması devam ettiği sürece, kanaatimizce incelemeden her zaman gerçekçi sonuçlar beklemek yerinde olmayacaktır.

Önder Erol Ünsal

Şubat 2015

unsalonderol@gmail.com

A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Kararları ve Uygulaması, Haberler ve Gündem, Marka Mutlak Ret Nedenleri

USPTO Temyiz Kurulu “THE SLANTS” Kararı – Irkları Aşağılayıcı Terimlerin Marka Olarak Tescili Mümkün müdür?

slants3

 

2015 yılının ilk yazısı için seçtiğim konu, Amerika Birleşik Devletleri (A.B.D.)’nde görülmekte olan, bana oldukça ilgi çekici gelen ve henüz sonuçlanmamış “THE SLANTS” davası.

Davanın detaylarına geçmeden önce, “SLANTS” kelimesinin A.B.D.’nde sokak dilindeki karşılığının “çekik gözlüler” veya “çekikler” olduğu ve kelimenin “Asya kökenli kişilerin gözlerinin şekline atıfta bulunarak onları aşağılamak amacıyla kullanılan” argo bir terim niteliğinde olduğu belirtilmelidir.

Davanın ilginç yönü, başvuruyu yapan ve ilgili müzik grubunun kurucusu olan kişinin ve grubun diğer üyelerinin Asya kökenli kişiler olmasıdır. Başvuru sahibinin ifadeleri kullanılacak olursa: “İnsanların bizim hakkımızda düşündükleri, “çekik gözlü” gibi kalıp yargılara sahip çıkmak ve onların sahibi olmak istiyoruz. Asyalı olmaktan dolayı onur duyuyoruz ve bu hususu saklamayacağız. Asyalı camiasından aldığımız tepki her zaman olumlu oldu.” Bir diğer deyişle, bu davayı ilginç kılan yön, başvuru sahibinin bu terim kullanılarak aşağılandığı varsayılan kişiler arasında bulunması, terimi bu yönüyle sahiplenmek istemesi ve aşağılandığı öne sürülen grup içerisinde yer aldığından başvurunun aşağılayıcı bir terim olarak kabul edilmemesi gerektiğini öne sürmesidir.

Başvuru sahibi “Simon Shiao Tam”, 14/11/2011 tarihinde “THE SLANTS” markasının tescil edilmesi talebiyle A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO)’ne başvuruda bulunur. Başvurunun kapsamında “Sınıf 41: Bir müzik grubu tarafından canlı performanslar yoluyla sağlanan eğlence hizmetleri.” yer almaktadır.

slants

USPTO uzmanı, başvuruyu marka kanununun 2(a) maddesi uyarınca, başvurunun “kişilere, kurumlara, inançlara veya ulusal sembollere yönelik aşağılama, hakaret veya itibarsızlaştırma içeren işaretlerden oluşan veya bu tip işaretleri içeren markalardan” olması gerekçesiyle reddeder.

Başvuru sahibi bu karara karşı USPTO Temyiz Kurulu nezdinde itiraz eder, ancak bu itiraz aşağıda detaylı olarak açıklanacak gerekçelerle 26/09/2013 tarihinde reddedilir. Yazının bundan sonraki kısmında, Temyiz Kurulu’nun vaka hakkındaki tespit ve görüşleri yer almaktadır:

İnceleme uzmanınca tespit edildiği üzere, “THE SLANTS” ibaresi Asya kökenli kişilere yönelik yüksek düzeyde aşağılama içeren bir terimdir ve başvuru kapsamında bulunan hizmetler için kullanımı halinde de bu anlamını muhafaza edecektir. Uzman bu tespitini ortaya koyarken çok sayıda sözlüğe referansta bulunmuştur (örneğin; Slant: … 4. Offensive Slang Used as a disparaging term for a person of East Asian birth or descent. The American Heritage Dictionary of the English Language retrieved from Credo Reference www.credoreference.com and Wordnik www.wordnik.com).

Temyiz Kurulu’na göre bir markanın kanunun 2(a) maddesi uyarınca aşağılayıcı olup olmadığı tespit edilirken iki aşamalı bir test uygulanmalıdır:

  1. İnceleme konusu başvurunun, sözlük anlamı dışında kalan diğer anlamları, başvurudaki diğer unsurlarla ilişkisi, malların veya hizmetlerin niteliği, markanın piyasada mallara veya hizmetlere ilişkin olarak ne şekilde kullanıldığı da dikkate alındığında, olası anlamları nedir?
  2. Eğer bu anlamlar, belirlenebilen kişilere, kurumlara, inançlara veya ulusal sembollere atıfta bulunuyorsa, bu anlamlar, ilgili grubun önemli bir bölümünü aşağılayıcı nitelikte midir?

A.B.D. mahkemeleri ve USPTO içtihadına göre, bir markanın aşağılayıcı nitelikte olup olmadığı, kamunun ilgili kesiminin içindeki önemli bir bölümün güncel bakış açısıyla değerlendirilmelidir (bu önemli bölümün ilgili grubun çoğunluğu olması şart değildir).

İnceleme konusu vakanın kendi şartlarına göre, başvuruya konu marka; (1) Masum (rahatsızlık vermeyen), ancak inceleme konusu mallar veya hizmetler bakımından aşağılayıcı nitelikte, (2) Anlamı aşağılayıcı nitelikte olsa da, özel bir bağlamda aşağılayıcı nitelikte olmayan, (3) Aşağılayıcı anlamı dışında herhangi bir anlamı bulunmayan, başvuru sahibinin fiilen kullanımı veya kullanım niyeti bulunsa da, aşağılayıcı niteliği değişmeyen, bir terim olabilir.

Bir terimin birkaç anlamının bulunması, bu anlamlardan bazıları masumane (zararsız) olsa da, bu terimin bir grup insan bakımından aşağılayıcı nitelikte olması olasılığını ortadan kaldırmaz. Başvuru kapsamındaki malların veya hizmetlerin niteliği değerlendirildiğinde, incelenen vakada “Sınıf 41: Bir müzik grubu tarafından canlı performanslar yoluyla sağlanan eğlence hizmetleri.”yle karşılaşılmaktadır. Dolayısıyla, hizmetler açısından yaklaşıldığında tanımlanabilir bir insan grubu söz konusudur ve bu insanlar, canlı performansı sergileyen müzik grubudur. Bu çerçevede, canlı performansları dinleyen kişilerin “THE SLANTS” ibaresini müzik grubunu oluşturan kişilere yönelik bir terim olarak algılayacakları açıktır. Markanın piyasada hizmetlere ilişkin olarak ne şekilde kullanıldığına bakıldığında, kullanımın “Slants” ibaresinin argo anlamını çağrıştıracak biçimde olduğu görülmektedir. Dolayısıyla, terimin anlamının yol açacağı olası algıya ilaveten, ilgili müzik grubunun performanslarına katılanlarca ve etkinliklere yer sağlayanlarca terimin belirtilen anlamıyla algılandığı anlaşılmaktadır. İlgili müzik grubu, reklamlarında ve web sitesinde, ibarenin Asya kökenli insanlara yönelik yarattığı olası anlamı destekleyici nitelikte yayın yapmaktadır, şöyle ki, grubun web sitesinde “THE SLANTS” ibaresine yükselen bir güneş şekliyle ve stilize bir dragon şekliyle birlikte yer verilmiştir. Buna ilaveten, başvuru sahibi hizmetlerini fiilen belirtilen anlamla bağdaştırarak kullanarak argo anlamı benimsemekte ve “THE SLANTS” terimiyle ortaya çıkan kalıp yargıyı sahiplenmektedir. Başvuru sahibi, aşağılayıcı nitelikteki terimi müzik grubunun ismi olarak seçerek, terimi aşağılayıcı nitelikten çıkarma veya terimin sahipliğini alarak, onu aşağılayıcı anlamıyla kullanabileceklerin eline bırakmama niyetinde olsa da, hatta, kamunun ilgili kesiminin bir bölümü başvuru sahibinin niyetini yerinde bulsa da, bu durum kamunun ilgili kesiminin tamamının başvuru sahibinin niyetini paylaştığını göstermez.

Temyiz Kurulu’nun önceden verdiği bir diğer kararda belirtildiği üzere, başvuru sahibinin terimi kullanırken iyi niyetli olması, kamunun ilgili kesiminin önemli bir bölümünün markayı uygunsuz bulması halini ortadan kaldırmaz.

Başvuru sahibinin bir diğer iddiası, inceleme esnasında başvuru sahibinin Asya kökenli olmasının dikkate alınmasıdır. Başvuru sahibine göre, kendi etnik kökeni göz önüne alındığında, USPTO’nun markayı Asya kökenlileri aşağılama nedeniyle reddetmesinin gerekçesi ortadan kalkmaktadır, şöyle ki başvuru sahibi, kendisinin de dahil olduğu, kamunun ilgili kesimine yönelik olarak aşağılayıcı kullanım niyetinde değildir, tersine başvuru sahibi terimi olumlu biçimde yeniden tanımlamaktadır.

Temyiz Kurulu’na göre, bir markanın aşağılayıcı nitelikte olup olmadığı değerlendirilirken, başvuru sahibinin ırkı değil, başvurunun olası anlamının kamunun ilgili kesimince ne şekilde algılandığı esas alınmalıdır. İncelenen vakada, başvuru sahibinin kullanım biçimi esas alındığında, kamunun ilgili kesiminin, kullanım biçimine küçültücü anlamı atfedeceği ve kullanım biçimini uygunsuz bulacağı düşünülmektedir. Başvuruda bu algıyı ortadan kaldıracak başka herhangi bir unsur bulunmamaktadır. Bu çerçevede, Temyiz Kurulu, ret kararının, başvuru sahibinin veya müzik grubu üyelerinin etnik kökenleri göz önüne alınarak değil, kamunun ilgili kesiminin algısı çerçevesinde verildiği ve bu yaklaşımın yerinde olduğu görüşündedir.

Temyiz Kurulu, son olarak başvuru sahibinin “SLANT” markalarının daha önceden tescil edilmiş olduğu yönündeki iddiasını değerlendirmiştir. Kurula göre USPTO incelemesi, potansiyel tüketicilerin markayı aşağılayıcı nitelikte bulup bulmayacağını esas alınarak yapılmaktadır. Başvuru sahibince öne sürülen üçüncü kişilere ait tescillerin hiçbirisi kişilere atıfta bulunmamaktadır. Temyiz Kurulu’na göre, bu karar yalnızca başvuru sahibinin markayı tescil ettirmesini engellemektedir ve USPTO’nun markalara ilişkin ret kararları, başvuru sahiplerinin markalarını kullanmalarını engellememektedir. Hiçbir fiil yasaklanmamıştır ve somut hiçbir ifade biçimi engellenmemiştir. Dolayısıyla, markanın reddedilmesi yoluyla başvuru sahibi hiçbir anayasal özgürlüğünden men edilmemektedir (bkz. In re McGinley, 211 USPQ at 672, citing Holiday Inn v. Holiday Inn, Inc., 534 F.2d 312, 189 USPQ 630, 635 n.6 (CCPA 1976), Mavety, 31 USPQ2d at 1928).

Temyiz Kurulu, yukarıda belirtilen tüm gerekçelerle başvuru hakkındaki ret kararını 26/09/2013 tarihinde onamıştır. Temyiz Kurulu kararının http://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/ttabvue-85472044-EXA-12.pdf bağlantısından görülmesi mümkündür.

Bununla birlikte, hikaye bu kararla sona ermemiştir, şöyle ki Temyiz Kurulu kararına karşı dava açılmıştır ve dava şu anda A.B.D. Federal Bölgesi Temyiz Mahkemesi (CAFC)’nde görülmektedir. Bu yazının hazırlanmasından birkaç gün önce 9 Ocak 2015 günü, davanın duruşmalarından birisi gerçekleştirilmiştir. Davacı, yukarıda detaylı biçimde aktarılan argümanlarını mahkeme önünde de tekrarlamış ve markası hakkındaki ret kararının kaldırılmasını talep etmiştir. Dava henüz sonuçlanmamış olmakla birlikte, bu ilgi çekici dava hakkındaki CAFC kararını takiben IPR Gezgini okuyucularını sonuç hakkında bilgilendirecektir.

“THE SLANTS” grubu Oregon çıkışlı Rock müzik yapan bir gruptur ve başvuru sahibi (davacı) “Simon Tam” grubun kurucusudur. “THE SLANTS” tarzlarını “Çin mahallesi dans rock (Chinatown dance rock)” olarak tanımlamaktadır. Aşağıda grubun Youtube’da en çok izlenen videosunu göreceksiniz. Tarz ve müzik hoşunuza gidecek mi bilmiyorum, ama dava hatırına bir kez olsun dinlemeye değer sanırım.

Önder Erol Ünsal

Ocak 2015

unsalonderol@gmail.com

A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Kararları ve Uygulaması, Marka Mutlak Ret Nedenleri

USPTO Temyiz Kurulu “The Egg” Kararı – Malların Şeklini Tarif Eden Terimlerin Tanımlayıcı Niteliği

the-egg-4

Marka tescil talebi kapsamında bulunan malların şeklini tarif eden veya söz konusu malların şekli olarak algılanabilecek nitelikteki terimler, kanaatimizce malların karakteristik özelliklerini belirtir ifadeler olarak kabul edilmeli ve tescil edilmemelidir. Belirtilen konuya ilişkin güncel bir karar, Amerika Birleşik Devletleri (A.B.D.) Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Temyiz Kurulu tarafından 30 Ekim 2014 tarihinde alınmıştır. Bu yazı, USPTO Temyiz Kurulu tarafından 30 Ekim 2014 tarihinde alınan “The Egg” kararının (http://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/ttabvue-85811333-EXA-10.pdf) aktarılması ve açıklanması amacıyla yazılmıştır.

“Flageoli Classic Limited, LLC” firması 27 Aralık 2012 tarihinde “The Egg” markasının 10. sınıfa dahil “Kozmetik kullanım amaçlı yüz tonlama (renklendirme) cihazları.” için tescil edilmesi talebiyle USPTO’ya başvuruda bulunur. USPTO uzmanı başvuruyu, “The Egg” ibaresinin başvuru kapsamındaki malların şekil veya biçimini tarif etmesi nedeniyle tanımlayıcılık gerekçesiyle reddeder. İngilizce bilmeyen okuyucular için “egg” kelimesinin “yumurta, yumurta biçiminde” anlamına geldiği, “the” kelimesinin ise herhangi bir anlamı olmayan, ancak önüne geldiği isim veya sıfatları belirginleştiren bir artikel (tanımlık) olduğu belirtilmelidir. Başvuru sahibi, tanımlayıcılık gerekçesiyle verilen ret kararına karşı itiraz eder ve itiraz USPTO Temyiz Kurulu tarafından incelenir.

USPTO Temyiz Kurulu 30 Ekim 2014 tarihinde verdiği kararla itirazı reddeder, Temyiz Kurulu’nun ret kararı takip eden tespit ve açıklamalara dayanmaktadır:

Bir terimin, tescili talep edilen ürüne ilişkin olarak doğrudan doğruya kalite, nitelik, fonksiyon veya karakteristik özellik belirtmesi halinde, bu terimin münhasıran tanımlayıcı olduğu kabul edilir. Bir markanın tanımlayıcı niteliği; başvuru kapsamında bulunan mallar veya hizmetler, markanın kullanıldığı çevre ve markanın fiili veya tasarlanan kullanımının ortalama tüketicilerde yol açacağı olası etki dikkate alınarak belirlenir. Tanımlayıcı nitelik tespit edilirken yanıtlanması gereken soru, ürünleri tanıyan bir kişinin, markanın ürünler hakkında bilgi verdiğini derhal anlayıp anlamadığıdır.

İnceleme uzmanı “egg” kelimesinin anlamını araştırmış ve kelimenin sözlük anlamlarından birisinin “yumurta biçimine sahip herhangi bir şey” olduğunu tespit etmiştir. Uzman buna ilaveten, başvuru sahibinin ürünleri hakkında internetten bilgi toplamış ve çeşitli sitelerde ürünler hakkında “elle kullanılan üniteler yumurta biçimindeki bölmenin içine yerleştirilmiştir”, “bu cihaz, yumuşak biçimde cilde uygulanan ve elle kullanılan iki adet yumurta biçiminde sonda içermektedir” ifadelerini ve takip eden şekilleri tespit ederek kararına eklemiştir:

theegg1

theegg2

Bunlara ilaveten uzman, yumurta biçimindeki kozmetik ürünlerinin farklı üreticiler tarafından da piyasaya sürüldüğünü gösterir nitelikte kanıtları da kararına eklemiştir:

theegg

Buna karşılık başvuru sahibi, kelimenin sözlük anlamının esas alınarak başvurunun reddedilmesi kararını yerinde bulmamaktadır, şöyle ki başvuru sahibine göre sözlük anlamı dolaylı niteliktedir ve ayrıca, yumurta biçiminde olmak, başvuru kapsamındaki “Kozmetik kullanım amaçlı yüz tonlama (renklendirme) cihazları.”nın karakteristik bir özelliği değildir.

USPTO Temyiz Kurulu, bir ürünün biçim veya şeklini tarif eden sözcüklerin tanımlayıcılık gerekçesiyle reddedilmesi gerektiği yönündeki uzman tespitine katılmaktadır. A.B.D. mahkemelerinin konu hakkındaki içtihadı da bu yöndedir: “V-Ring” ibaresi “yönlendirici antenler” bakımından, “Chambered pipe” ibaresi “küçük ayar haznelerinden oluşan boşaltım sistemleri” bakımından, “Matchbox Series” ibaresi “kibrit kutusu büyüklüğü ve biçiminde kutularda satılan oyuncaklar” bakımından, “Beeflakes” ibaresi “dondurulmuş ve ince şekilde dilimlenmiş biftekler” bakımından, “Toobs” ibaresi “tüp biçiminde mutfak ve banyo tesisatları” bakımından, “Straights” ibaresi “düz bacak modeline sahip kot pantolonlar” bakımından, “Wing nut” ibaresi “vidalama esnasında kaldıraç etkisi yapacak kanatlı çıkmalara sahip elektrik konektörleri” bakımından, “V-File” ibaresi “kartlar arasındaki açıklığın V biçiminde olduğu kart dosyalama sistemleri” bakımından reddedilmiştir. Belirtilen kararların tamamı A.B.D. mahkemeleri veya USPTO Temyiz Kurulu tarafından verilmiştir ve ürünlerin biçim veya şeklini tarif eden ibarelerin tescil edilemeyeceği yönünde tespitler içermektedir.

Başvurunun diğer kelime unsuru olan “THE” ibaresine dönülecek olursa, bu sözcüğün birlikte kullanıldığı kelimeye herhangi bir şekilde kaynak gösterme fonksiyonu kazandırmadığı yönünde çok sayıda karar ve yerleşik içtihat bulunmaktadır: “The Greatest Bar” ibaresi “restoran ve bar hizmetleri” bakımından, “The Magazine For Young Women” ibaresi “dergiler” bakımından, “The Computer store” ibaresi “bilgisayar hizmetleri” bakımından, “The Pill” ibaresi “farmasötik müstahzarlar” bakımından tanımlayıcı bulunmuştur. Belirtilen kararlarda, “Belirleme artikeli olan THE ibaresinin markaya ayırt edici herhangi bir nitelik kazandırmamaktadır.”, “Kelime kombinasyonunda THE ibaresinin yer alması önemli değildir. Bu kelimenin kaynak gösterme niteliği bulunmamaktadır.” ifadeleri yer almaktadır.

Bunlara ilaveten uzman, yumurta biçimindeki kozmetik ürünlerinin farklı üreticiler tarafından da piyasaya sürüldüğünü gösterir nitelikte kanıtları da kararına eklemiştir:

Yukarıda yer verilen tüm açıklamaların ışığında, USPTO Temyiz Kurulu, “The Egg” ibaresinin başvuru kapsamında bulunan cihazların yumurta biçiminde olduğunu tarif ettiği, bu itibarla da başvuru sahibi ürünlerinin önemli bir özelliğini yeterli derecede tanımladığı kanaatine ulaşmıştır. Temyiz Kurulu’na göre, “The Egg” ibaresi başvuru sahibinin ürünlerinin olası alıcılarını veya kullanıcılarını, ürünlerin şekli veya biçimi konusunda derhal ve doğrudan olarak bilgilendirmektedir. Dolayısıyla, Temyiz Kurulu’na göre, başvurunun tanımlayıcılık gerekçesiyle reddedilmesi kararı yerindedir ve sonuç olarak, başvuru sahibinin itirazının reddedilmesine karar verilmiştir.

USPTO Temyiz Kurulu’nun “The Egg” kararı, A.B.D. yargısı ve USPTO Temyiz Kurulu’nun ürünlerin biçimini tarif eden terimlerin tanımlayıcılığı konusundaki genel değerlendirmesinden farklılaşan bir yön içermemektedir ve bu bağlamda sürpriz veya beklenmeyen bir karar niteliğinde değildir. Bununla birlikte, ürünlerin şeklini veya biçimini ifade eden sözcüklerin tanımlayıcılığı konusunun yurtdışında nasıl değerlendirildiğinin Türk okuyuculara ve alan profesyonellerine aktarılması kanaatimizce önemlidir. Buna ilaveten, İngilizce’de tanımlayıcı olan kelimelerin başına “The” sözcüğünün getirilmesi suretiyle, kelimelere markasal ayırt edici nitelik kazandırılabileceği iddiasıyla, Türkiye’de de kimi zaman karşılaşılmaktadır. Bu yöndeki argümanların, A.B.D. yargısı ve USPTO tarafından ne şekilde değerlendirildiğinin “The Egg” kararına ilişkin açıklamalar çerçevesinde görülmesi mümkündür. Kararın her iki yönüyle de okuyucuların dikkatini çekeceğini ve yararlı olacağını umut ediyorum.

Önder Erol Ünsal

Kasım 2014

unsalonderol@gmail.com

 

A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Kararları ve Uygulaması, Marka Nispi Ret Nedenleri

USPTO Temyiz Kurulu “Barton Family Winery” Kararı – Aynı Soyismini Farklı Kelime Unsurlarıyla Birlikte İçeren Markalar Arasında Karıştırılma İhtimali İncelemesi

winebarrel

 

Aynı soyismini farklı kelime unsurlarıyla birlikte içeren markalar arasında karıştırılma olasılığının ortaya çıkıp çıkmayacağı konusu, marka incelemesinde sıklıkla karşılaşılan ve yanıtı kimi durumlarda farklılık gösteren bir soru niteliğindedir. Konu hakkında Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın yorumuna ünlü “Barbara Becker” kararını açıklayarak (http://iprgezgini.org/2014/06/03/kisi-isim-ve-soyisimlerinden-olusan-markalarda-karistirilma-olasiligi-incelemesinin-esaslari-avrupa-birligi-adalet-divani-barbara-becker-karari-c-5109/) daha önce IPR Gezgini’nde yer vermiştim. Aynı konunun Amerika Birleşik Devletleri (A.B.D.)’nde ne şekilde değerlendirildiğini ise bu yazıda, A.B.D. Patent ve Ofisi (USPTO) Temyiz Kurulu’nun 7/11/2014 tarihli “BARTON FAMILY WINERY” kararı çerçevesinde açıklamaya çalışacağım.

“Joseph Barton”, standart karakterlerle yazılı “BARTON FAMILY WINERY” markasının 33. sınıfa dahil “şaraplar” malı için tescil edilmesi talebiyle USPTO’ya başvuruda bulunur. Başvuru, USPTO tarafından “alkollü içecekler, yani şaraplar” için malı için önceden tescilli “THOMAS BARTON” markasıyla karıştırılma olasılığı gerekçesiyle reddedilir. Başvuru sahibi ret kararına karşı itiraz eder ve itiraz USPTO Temyiz Kurulu tarafından incelemeye alınır.

bartonfamilywinery                                                        thomasbarton

Temyiz Kurulu kararını 7 Kasım 2014 tarihinde açıklar ve takip eden gerekçelerle ret kararını yerinde bularak itirazı reddeder:

Başvuru ve ret gerekçesi markanın kapsadığı, “şaraplar” – “alkollü içecekler, yani şaraplar” mallarının aynı olduğu açıktır. Malların aynı olması, karıştırılma olasılığının varlığı tespitine ulaşabilmek için markaların benzerliğinin derecesinin yüksekliğine duyulan ihtiyacı azaltacaktır.

Başvuru ve ret gerekçesi markanın “BARTON” kelimesini ortak olarak içermeleri nedeniyle aralarında belirli düzeyde görsel ve işitsel benzerlik bulunmaktadır. Başvuru sahibinin “BARTON FAMILY WINERY” markası ile ret gerekçesi “THOMAS BARTON” markası karşılaştırıldığında, her iki markada da “BARTON” ibaresinin soyismi olarak algılandığı, hatta aynı şarap üreticisi aileyi işaret eden bir soyismi olarak algılanacakları düşünülmektedir. Ret gerekçesi markada yer alan “THOMAS” ibaresi yaygın kullanılan bir erkek ön ismidir ve “BARTON” kelimesi ile birlikte A.B.D.’nde kullanılabilir nitelikte bir isim – soyisim kombinasyonu oluşturulmuştur. Başvuruda yer alan “BARTON FAMILY” ibaresi, soyisimleri “BARTON” olan bir aileyi işaret eden bir adlandırma olarak algılanacaktır (family kelimesi aile anlamına gelmektedir, yazarın notu.). Bütün bunlar birlikte dikkate alındığında, önceden tescilli markanın ürünlerine aşina tüketiciler “BARTON FAMILY WINERY” markası ile karşılaştıklarında, önceki marka sahibinin sadece soyismini taşıyan bir şarap serisini üretmeye başladığını ve belirtilen markalı ürünlerin üreticisi olarak da kendi ailesini işaret eden “BARTON FAMILY” ibaresini kullanmayı tercih ettiğini düşüneceklerdir. Ret gerekçesi markada “THOMAS” ibaresinin yer alması, başvuruyu ret gerekçesi markadan yeteri derecede uzaklaştırmamaktadır. Temyiz Kurulu’nun 2014 yılında verdiği “WINSTON” kararında (Harry Winston, Inc. v. Bruce Winston Gem Corp., 111 USPQ2d 1419, 1446-7 (TTAB 2014)) belirtildiği üzere: “Başvuru sahibi BRUCE ön ismini başvuruya eklemiştir, bununla birlikte bir ön ismin, (soyismi olduğu kolaylıkla anlaşılır) bir soyismine eklenmesi sınırlı bir ayırt edicilik kapasitesine sahiptir. Bir ön ismi takip eden soyismi, kelime unsurlarının oldukça yaygın ve geleneksel biçimde kullanılması halidir ve BRUCE WINSTON markası, WINSTON kelimesiyle de tanınabilecek bir kişi ya da şirketin daha özel bir adlandırmayla belirtilmiş hali olarak yorumlanabilecektir.”

 

“BARTON FAMILY WINERY” markasında, “BARTON” kelime unsurunun başvurunun başlangıcını teşkil etmesi, “markanın ilk kısmı genellikle, alıcının zihnine yerleşen ve hatırlanan unsur niteliğindedir” ilkesi çerçevesinde değerlendirilmelidir. Buna ilaveten, başvuruda yer alan “WINERY” kelimesi şarap imalathanesi anlamına gelmektedir ve bu unsur başvurunun diğer kelime unsurları olan ”BARTON FAMILY” ibaresi ile birlikte dikkate alındığında, ilgili tüketicilerin, şarapların bir aile imalathanesinde üretildiğini düşünmesi sağlanmış durumdadır. İnceleme uzmanının gösterdiği üzere, çok sayıda şarap imalathanesi aile işletmesi olarak faaliyet göstermektedir ve bu tip işletmeler “FAMILY WINERY” adlandırmasını sıklıkla kullanmaktadır. Bu çerçevede, ilgili tüketicilerin “BARTON FAMILY WINERY” markasını, “BARTON” ailesine ait bir şarap imalathanesince üretilen şarapların ismi olarak değerlendirileceği kanaatine ulaşılmıştır. Dolayısıyla, başvurunun ilk ve en ayırt edici terimi olan “BARTON” ibaresine incelemede ağırlık vermek yerinde olacaktır. “Markanın bir unsuru diğer unsurlardan daha önemli olabilir ve markaların benzerliği incelenirken bu baskın unsura diğerlerinden daha fazla ağırlık vermek yanlış olmayacaktır.” (re National Data Corp., 753 F.2d 1056, 224 USPQ 749, 751 (Fed. Cir. 1985)) yerleşik bir ilkedir ve inceleme konusu markaya uygulanabilir niteliktedir.

 

Karıştırılma olasılığı incelemesinde esas olan, markalar yanyana konulması suretiyle aralarındaki farklar çerçevesinde ayırt edilip edilmediklerinin araştırılması değil, markalarla karşılaşacak kişilerin dikkate alınması suretiyle “markaların bıraktıkları ticari izlenimler itibarıyla yeteri derecede benzer olup olmadıklarının değerlendirilmesi” ve markalarla karşılaşacak kişilerin “malların ticari kaynağı konusunda taraflar arasında bağlantı kurup kurmayacağının yorumlanması”dır.

 

Sayılan ilkeler ışığında incelenen vakada, “BARTON FAMILY WINERY” ibaresi, ret gerekçesi “THOMAS BARTON” markasıyla ilişkili, ret gerekçesi markanın sahibinin aile işletmesini işaret eden genel bir algı oluşturacak niteliktedir.

 

Başvuru sahibi, “BARTON” ibaresi içeren ve farklı işletmelere ait olan 6 adet önceden tescilli markayı kanıt olarak sunmuş olsa da, bu markalar Temyiz Kurulu’nu farklı bir sonuca götürmemektedir. Fiili kullanım bulunmadığı sürece, üçüncü taraflara ait tescilli markaların kanıt gücü bulunmamaktadır, şöyle ki, bu markaların ticari kullanımda olduğu veya halkın bunlara alışkın olduğu gösterilmemiş durumdadır. Başvuru sahibinin iddiaları bütün olarak göz önüne alındığında, önceki tesciller iddiası önceki markanın zayıf bir marka olduğunu veya terimin sıklıkla kullanıldığını göstermemektedir.

 

Sonuç olarak; başvuru ve ret gerekçesi markanın kapsadığı malların aynı olması, bu nedenle aynı ticari kanalları kullandıkları ve aynı tüketicilere satıldıkları varsayımı ve markaların görsel, işitsel, kavramsal ve bütünsel olarak oluşan ticari izlenim açılarından benzerliği hususları birlikte dikkate alındığında, başvuru sahibinin “şaraplar” için tescil ettirmek istediği “BARTON FAMILY WINERY” markası ile “alkollü içecekler, yani şaraplar” için önceden tescilli “THOMAS BARTON” markası arasında karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkabileceği kanaatine varılmıştır. Bu çerçevede, başvuru hakkında verilen ret kararı USPTO Temyiz Kurulu’nca da yerinde bulunmuştur.

 

Anahatlarıyla açıklamaya çalıştığımız “BARTON FAMILY WINERY” başvurusu aynı soyismini farklı kelime unsurlarıyla birlikte içeren kelime markaları hakkındaki USPTO uygulamasının, Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın konu hakkındaki genel kabulleriyle oldukça benzer olduğunu göstermektedir. Adalet Divanı uygulaması, bu uygulamaya paralel olarak hazırlanmış TPE Marka Kılavuzu’ndan aktarılacak olursa (http://www.turkpatent.gov.tr/dosyalar/haber/Marka_Karar_Kriteri_TR.pdf, s.94): “Bir marka isim ve soyisminden oluşuyorsa, genellikle soyismin ayırt edici niteliği isme göre daha yüksektir. Bu nedenle Avrupa Toplulukları Adalet Divanı Genel Mahkemesi içtihadında soyismi genellikle baskın unsur olarak kabul edilir. (Avrupa Toplulukları Adalet Divanı Genel Mahkemesi, T-11-09, p.34, James Jones – Jack & Jones; Avrupa Toplulukları Adalet Divanı Genel Mahkemesi, T-259-06, p.34, Manso de Velasco – Velasco; Avrupa Toplulukları Adalet Divanı Genel Mahkemesi, T-40-03, p.63-65, Julian Murua Entrena – Murua). Bununla birlikte değerlendirmede; soyisminin yaygınlığı, alışılmışlığı, sıradanlığı gibi hususlar dikkate alınmalıdır. Ayrıca, isim-soyismi kombinasyonunun işaret ettiği kişinin toplumdaki bilinirliği de, bu husus toplum algısını açık biçimde etkileyeceğinden, göz önünde bulundurulmalıdır.” yorumuyla karşılaşılmaktadır. Bu bağlamda, soyisminin ayırt edici niteliğinin ön isme göre daha yüksek olduğu şeklindeki genel kabulü doğru yaklaşım olarak kaydettikten sonra, bu kabulün istisnalarını teşkil eden, soyisminin yaygınlığı, alışılmışlığı, sıradanlığı gibi hususlar göz önüne alınarak ve isim-soyismi kombinasyonunun işaret ettiği kişinin toplumdaki bilinirliği, tıpkı Adalet Divanı’nın “BARBARA BECKER” kararında olduğu gibi, dikkatlice değerlendirilerek karar verilmesi, kanaatimizce yerinde olacaktır.

 

Önder Erol Ünsal

Kasım 2014

unsalonderol@gmail.com

A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Kararları ve Uygulaması, Marka Nispi Ret Nedenleri, Nice Sınıflandırması - Malların ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırması

Ayak Giysileri ile Parfümler Bağlantı Mallar mıdır? Malların Benzerliği Konusunda İlgi Çekici Bir USPTO Temyiz Kurulu Kararı

rebelicious

Marka incelemesine aşina olanlar muhtemelen üzerinde uzlaşacaktır: Nicé sınıflandırmasının farklı sınıflarında yer alan malların ve/veya hizmetlerin birbirleriyle benzerliğini tespit etmek, çoğu kez markaların benzerliğine ilişkin karar vermekten daha güçtür. Belirtilen zorluk, çeşitli nedenlerle aralarında bağlantı kurulabilen, ancak aralarında amaç veya fonksiyon bakımından benzerlik bulunmayan malların ve / veya hizmetlerin ilişkisi kurulurken özellikle ortaya çıkmaktadır. Aşağıda okuyacağınız yazıda, aralarında belirgin farklılıklar bulunan “ayak giysileri” ve “parfümler” mallarının, Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Temyiz Kurulu tarafından hangi nedenlerle bağlantılı mallar olarak değerlendirildiği açıklanmaya çalışılacaktır.

USPTO Temyiz Kurulu, 9 Ekim 2014 tarihinde 85724988 sayılı kararıyla “Rocky Brands Wholesale LLC” firmasınca yapılan ve USPTO tarafından reddedilen “REBELICIOUS” markasına ilişkin itirazı değerlendirmiştir. Karara ilişkin detaylar aşağıdadır:

“Rocky Brands Wholesale LLC” firması standart karakterlerde yazılı “REBELICIOUS” markasının “ayak giysileri” için tescil edilmesi amacıyla 10 Eylül 2012 tarihinde USPTO’ya başvuruda bulunur. Başvuru, USPTO uzmanı tarafından aynı markanın önceden “Kişisel kullanım amaçlı kokular, parfümler” malları için tescilli olması ve bu nedenle başvuru ile belirtilen marka arasında karıştırılmanın ortaya çıkabileceği gerekçesiyle reddedilir. Bu noktada, okuyucuların bir kısmında ortaya çıkabilecek kafa karışıklığının giderilmesi amacıyla, USPTO’nun markaların benzerliği nedeniyle ortaya çıkabilecek nispi ret nedenlerini resen (ilana itirazın beklenmesi gibi bir zorunluluk olmaksızın) incelediği ve bu incelemeyi gerçekleştiren uzmanların markaların aynı Nicé sınıfına dahil malları veya hizmetleri içermesi gibi bir şartla bağlı olmadığı belirtilmelidir. Başvuru sahibinin ret kararına karşı itiraz etmesi üzerine, itiraz USPTO Temyiz Kurulu tarafından incelemeye alınır.

USPTO Temyiz Kurulu, itiraz hakkındaki kararını 9 Ekim 2014 tarihinde verir, kararda, ihtilaf karıştırılma olasılığına ilişkin genel tespitlere yer verilerek değerlendirilir:

Karıştırılma olasılığına ilişkin değerlendirmede dikkate alınması zorunlu iki ana faktör, markaların aynılığı veya benzerliği ve malların ve/veya hizmetlerin aynılığı veya benzerliğidir. İncelenen ihtilafta markalar aynıdır. Bu nedenle, bu faktör, yalnızca karıştırılma olasılığının tespit edilmesi ihtimalini artırmakla kalmaz, aynı zamanda karıştırılma olasılığının varlığı tespitine ulaşabilmek için gerekli olan malların benzerliğinin derecesini düşürür. Karıştırılma olasılığının varlığı sonucuna varabilmek için malların veya bunların satışa sunulduğu ticari kanalların aynı veya birbirleriyle rekabet eder nitelikte olması şart değildir. Malların bir şekilde birbirleriyle bağlantılı olması veya malların pazarlanması aşamasında, başvuru ve önceki tescil sahibinin mallarıyla karşılaşacak kişilerde bunların aynı veya bağlantılı ticari kaynaktan geldikleri kanaatinin ortaya çıkması yeterlidir. Önemli olan alıcıların malları karıştırması değil, bunun ötesinde malları ticari kaynağına ilişkin karıştırılma ihtimalinin bulunup bulunmadığıdır.

İncelenen vakada, başvuru sahibinin “ayak giysileri” ile önceki tescil sahibinin “parfümleri” arasında, her iki ürünün de insan vücuduna uygulanması (giyilmesi veya sürülmesi) hususu dışında, derhal ortaya çıkan açık bir benzerlik veya bağlantı bulunmamaktadır. Tersine, tescil sahibi insanların kokusuyla ilgili genellikle sıvı olan bir ürün sunarken, başvuru sahibi müşterilerin ayağını koruma veya süsleme amaçlı ürünler sunma niyetindedir. Başvuru sahibinin de belirttiği gibi bu mallar ne birbirinin ikamesidir ne birbirinin tamamlayıcısıdır ne de birbirleriyle rekabet eder niteliktedir.

Bununla birlikte, inceleme uzmanının da belirttiği üzere, karıştırılma olasılığının varlığı sonucuna varmak için bunların hiçbirisi şart değildir. Çeşitli mahkeme kararlarında belirtildiği üzere, inceleme konusu mallar birbirinden farklı olsa da ve türleriyle itibarıyla birbirleriyle bağlantılı olmasa da, bu mallar tüketici kitlesinin zihninde aynı ticari kaynaktan gelen mallarmış gibi değerlendirilebilir. İncelenen vakada, USPTO uzmanı, başvuru sahibi ve önceki tescil sahibinin markalarının kapsadığı malların bazı firmalar tarafından aynı markayla sunulduğunu, yani tek bir kaynaktan gelen ürünlermiş gibi değerlendirilebileceğini gösteren kanıtları sunmuş durumdadır.

Bu kanıtlardan ilki, uzmanın raporunda yer verdiği, ayak giysilerinin ve parfümlerin, aynı markayla aynı firma adına tescilli olduğunu gösteren (örneğin, WILBY, LIZ LUXE, PYLO, PINK EYELASH, ROCKERS IT’S DANGEROUS, TRUE RELIGION, HOUSE OF MRYSE, BUCKLE) delillerdir. USPTO uygulamasında göre; birbirinden farklı nitelikteki malları ve hizmetleri içeren ticaret sırasında kullanıma dayanan üçüncü kişilere ait tescilli markalar, bu markaların kullanımda olduğuna veya halkın bunlara aşina olduğuna dair kanıt oluşturmasa da, belirli bir dereceye kadar bu malların veya hizmetlerin tek bir ticari kaynaktan gelebileceğini gösteren delil teşkil edebilir.

Uzmanın sunduğu diğer kanıtlar ise, piyasada ayak giysilerinin ve parfümlerin aynı marka altında tek bir ticari kaynak tarafından aynı ticari kanalla (online satış sitesi) piyasaya sürüldüğünü gösteren (örneğin, POLO, TOMMY HILFIGER, HUGO BOSS, LACOSTE, CALVIN KLEIN, PERRY ELLIS, GUCCI, DIESEL, ED HARDY, NAUTICA, KENNETH COLE) delillerdir.

Bu kanıtlar parfüm ve ayak giysileri ürünlerinin belirgin farklılıklarını ortadan kaldırmamakla birlikte, en az 21 ticari kaynağın aynı markayla hem ayak giysisi hem de parfüm sunduğunu göstermektedir. Başvuru sahibi bu örneklerin çoğunun ünlü markalar olduğunu, yani tüketicilerin bu markalardan hem ayak giysisi hem de parfüm beklemeyi normal karşılayacağını öne sürmekte haklı olsa da, uzman tarafından tespit edilen örneklerin bir kısmı ünlü markalar değildir ve bu durum aynı markanın hem ayak giysileri hem de parfümler için kullanılmasının, sadece ünlü tasarımcılara ve ünlü markalara özgü olmadığını göstermektedir.

Bütün bu hususlar dikkate alındığında, uzmanın öne sürdüğü deliller, incelenen vakanın şartları göz önüne alındığında, Temyiz Kurulu’nun mallar arasında bağlantı bulunduğunu kabul etmesi için yeterlidir.

Temyiz Kurulu, belirli malların birbiriyle bağlantılı olduğunu gösteren müstakil kuralların olmadığını kabul etmekle birlikte, giyim eşyalarının kozmetikler ve parfümlerle bağlantılı mallar olarak kabul edildiğini gösteren çok sayıda kararın varlığını da belirtmektedir.

“…. kozmetikler ve kadın moda sektörüne dahil giyim eşyaları arasındaki yakından hissedilen bağlantı dikkate alındığında, bahsedilen malların yüksek derecede ilişki içerdiği ve aynı veya çok benzer markalarla satıldıklarında, tek bir ticari kaynaktan geldikleri çağrışımı yaratacakları (veya en azından bu doğrultuda karışıklığa yol açacakları) düşünülmektedir.” (Barbizon International, Inc., 217 USPQ 735, 737 (TTAB 1983); “Elbiseler ve sabunlar, kolonyalar dahil olmak üzere kişisel bakım ürünleri ile erkek gömleklerini, bu mallar üzerinde aynı veya benzer markanın eşzamanlı kullanımı halinde ticari kaynak bakımından karışıklığa yol açabilecek derecede bağlantılı mallar olarak kabul ediyoruz.” (re Christian Dior, S.A., 225 USPQ 533 (TTAB 1985); “Aynı markanın giysiler ve güzellik ürünleri veya kozmetikler için kullanımı halinde karıştırılma, yanılgı veya aldanmanın ortaya çıkacağı birçok kez belirtilmiştir. (re Arthur Holland, Inc., 192 USPQ 494 (TTAB 1976).

İncelenen vakada da kanıtlar benzer bir durumu işaret etmektedir. Kokuların ve ayak giysilerinin aynı marka altında satılması olağandışı bir durum değildir, buna bağlı olarak bu duruma aşina tüketiciler aynı markayla satılan parfümlerin varlığında ayak giysilerinin ticari kaynağı konusunda yanılgıya düşebilirler. Bu durum da, karıştırılma olasılığının varlığını kuvvetlendiren bir etkendir.

Buna ilaveten, başvuru sahibinin ve önceki tescil sahibinin malları herhangi bir kısıtlama içermemektedir ve ilgili kavramlar (ayak giysileri, parfümler) kapsamına girebilecek tüm malları içermektedir. Ayrıca, bu ürünlerin tüm ticari kanallar içerisinde hareket edebileceği ve her tip tüketiciye hitap edebileceği düşünülmektedir. İncelenen vakada, kanıtlar hem ayak giysilerinin hem de parfümlerin normal ticari kanallarda satışa sunulduğunu (mağazalar, online satış siteleri veya firmaların kendi web siteleri) göstermektedir. Dolayısıyla, taraflarının mallarının satışa sunulduğu ticari kanalların çakıştığı da görülmektedir. Ticari kanalların çakışması da karıştırılma olasılığının varlığını kuvvetlendiren bir etken niteliğindedir.

Belirtilen tüm hususlar ışığında, USPTO Temyiz Kurulu; markaların aynı, malların ve ticari sunum kanallarının bağlantılı olmaları gerekçeleriyle, markalar arasında karıştırılma olasılığının bulunduğu kanaatine ulaşmış ve başvuru hakkındaki ret kararını yerinde bulmuştur.

Ayak giysileri ve parfümlerin benzerliğinin ve bağlantısının tartışıldığı bu vaka kuşkusuz ilgi çekici niteliktedir. USPTO ve A.B.D. mahkemelerinin malların benzerliği veya ilişkisi konusundaki yaklaşımının malların fiziksel veya amaca ilişkin benzerliğinin veya malların karıştırılıp karıştırılmayacağının araştırılmasının ötesinde, mallar arasında ticari yaşamda bağlantı kurulup kurulmayacağı değerlendirmesine dayandığı açıktır. Marka incelemesi kimi zaman bizleri inceleme konusu malları didikleyerek aralarındaki farklılıkları ortaya çıkartma gayretkeşliğine yöneltse de, incelemenin asıl amacının “aralarındaki 7 farkı bulun oyunu” olmadığı, tersine, mallar arasında ortalama tüketicilerce ticari kaynak bakımından karıştırılma olasılığının ortaya çıkıp çıkmayacağını tespit etme yükümlülüğü olduğu unutulmamalıdır. Ülkemizde alt grup uygulaması ve mal / hizmet tebliğleri ile şablonlara indirgenmiş durumda olan ve marka incelemesi uygulayıcılarının ufkunu daralttığı kadar, hak sahiplerinin haklarının etkin biçimde korunmasının önündeki (kanaatimizce) en büyük engellerden birisini teşkil eden malların ve/veya hizmetlerin benzerliği konusundaki kalıpların yıkılması, kendi adıma geleceğe yönelik en önemli beklentilerimden birisidir.

 

Önder Erol Ünsal

Ekim 2014

unsalonderol@gmail.com

A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Kararları ve Uygulaması, Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, IP Translator Davası, Nice Sınıflandırması - Malların ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırması

Nicé Sınıflandırmasının Sınıf Başlıklarının Kapsamı Hakkında A.B.D. ve Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerin Uygulamaları ve Türkiye Bakımından Kısa Değerlendirme

Bu yazı ilk olarak Uluslararası Fikri Mülkiyet Haklarını Koruma Derneği (AIPPI) Türkiye Ulusal Grubunun Bülteni “Fikri Gündem” dergisinin Ağustos 2014 sayısında yayınlanmıştır. Fikri Gündem’e http://www.aippiturkey.org/yonetim/files/fikri_gundem_sayi_5.pdf linkinden erişilmesi mümkündür. 

labirent

I- Giriş

Marka tescilinde malların ve hizmetlerin sınıflandırılması amacıyla kullanılan Nicé sınıflandırması, sınıflandırmanın yapısı ve ulusal ofislerdeki uygulama biçimi, önceki markalarla benzerlik açısından yapılan değerlendirme başta olmak üzere, birçok ülkede marka incelemesini doğrudan etkiler niteliktedir. Sınıflandırma ve uygulama biçiminin incelemeye etkisi özellikle Türkiye’de oldukça kuvvetlidir. Buna karşın, sınıflandırma ülkemizde incelemeye yaptığı etki ölçüsünde bilinmemekte ve tartışılmamaktadır. Bu yazı, sınıflandırmanın incelemeye etkisinin ortaya çıktığı alanlardan birisi olan Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıkları (class headings) kavramının açıklanması, sınıf başlıklarının kapsamının Amerika Birleşik Devletleri (A.B.D.) Patent ve Marka Ofisi’nde (USPTO) ne şekilde değerlendirildiğini gösteren USPTO Temyiz Kurulu’nun 2014 yılına ait “FIAT 500” kararı ile konu hakkında Avrupa Birliği üyesi ülkeler ile OHIM uygulamasının ana çerçevesini oluşturan Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın “IP Translator” kararının aktarılması ve bunun ardından konunun Türkiye bakımından da tartışılması amacıyla hazırlanmıştır.

 

II- Nicé Sınıflandırması ve Sınıf Başlıkları

 

Nicé sınıflandırması, en basit biçimde, markaların tescilinde kullanım için malların ve hizmetlerin sınıflandırılması amacıyla oluşturulan uluslararası bir sistem olarak tanımlanabilir. Nicé sınıflandırması, 1957 yılında uygulamaya giren Nicé Andlaşması ile oluşturulmuştur ve sınıflandırmanın uzmanlar komitesinin (uzmanlar komitesi andlaşma üyesi ülkelerin temsilcilerinden oluşmaktadır) teklifleri çerçevesinde belirli aralıklarla güncellenmektedir.

Nicé sınıflandırması 2014 yılı itibarıyla 45 sınıftan oluşmaktadır. Bu sınıflardan 34 adedi mallara, kalan 11 sınıf ise hizmetlere aittir. Sınıf sayısının artırılması, yani mevcut sınıfların gelecekte yeni sınıflara bölünerek yeni sınıfların oluşturulması, andlaşma kapsamında öngörülen prosedürler çerçevesinde mümkündür.

Uluslararası sınıflandırmayı kuran Nicé Andlaşması’nın ikinci maddesi, sınıflandırmanın hukuki etkisini ve kullanımını düzenlemektedir. Anılan maddenin birinci fıkrasında, andlaşmada doğrudan düzenlenen kurallar dışında, andlaşmanın etkisinin taraf her ülke tarafından ona tanınan etki olacağı ve anlaşmanın taraf ülkeleri herhangi bir markaya sağlanan koruma kapsamının değerlendirilmesi açısından bağlamayacağı belirtilmektedir. Açıklamalardan anlaşılacağı üzere Nicé Andlaşması malların ve hizmetlerin benzerliği konusunda ofislerin yapacağı değerlendirmeyi etkileyebilecek herhangi bir hüküm içermemektedir. Tersine, andlaşmada, sınıflandırmanın etkisinin taraf her ülke tarafından ona tanınan etki olacağı belirtilmiş, ofisler sınıflandırmayı esas veya yardımcı sistem olarak kullanmakta serbest bırakılmış ve ofislere sadece yapacakları yayınlarda ve düzenledikleri belgelerde sınıf numarasını belirtme zorunluluğu getirilmiştir.

Nicé sınıflandırmasında sınıflar dışında alt sınıflar, gruplar veya alt gruplar yoktur. Alt sınıf, grup veya alt gruplar, andlaşma tarafı ülkelerin bir kısmı tarafından uygulamaya konulan iç düzenlemeler niteliğindedir. Türkiye’de kullanılan ve mal ve hizmet sınıflandırması tebliğ ile oluşturulan gruplandırma (alt grup) sistemi Türkiye’ye özgüdür ve bu tip düzenlemelerin andlaşma tarafı diğer ülkeler bakımından bağlayıcılığı yoktur.

Nicé sınıflandırmasında yer alan sınıfların tamamı, sınıf içeriğinde bulunan malların veya hizmetlerin genel niteliğini belirten sınıf başlıklarına (class headings) sahiptir.[1] Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) sınıf başlıklarının amacını, “Sınıf başlıkları, mal ve hizmetlerin esas itibarıyla ait oldukları alanları genel şekilde belirtir.”[2] ifadesiyle açıklamaktadır. Sınıf başlıklarının altında yer alan açıklayıcı notlar (explanatory notes) ise ilgili sınıfın kapsamının daha net biçimde anlaşılmasını sağlayacak verileri içermektedir. Açıklayıcı notların ardından gelen alfabetik liste (alphabetical list), ilgili sınıfın kapsamına giren malların veya hizmetlerin ismen alfabetik biçimde sıralanmasından oluşmaktadır. Genel başlıklar, açıklayıcı notlar ve alfabetik liste kullanılmasına rağmen bir mal veya hizmetin hangi sınıfa ait olduğunun tespit edilememesi durumunda ise genel sınıflandırma ilkeleri (bunlara bu yazı kapsamında yer verilmeyecektir) kullanılarak, malın veya hizmetin ait olduğu sınıf belirlenecektir.

Bu yazıda üzerinde yoğunlaşılacak sınıf başlıkları, ilgili sınıfın kapsamı hakkında genel bilgi vermeyi amaçlayan kısa listelerdir. Sınıf başlıkları kimi durumlarda birkaç kelimeden (Örneğin, Sınıf 25: Giysiler, ayak giysileri, baş giysileri), kimi durumlarda ise daha uzun ifadelerden oluşur (Örneğin, Sınıf 21: Ev içi kullanım ve mutfak aletleri ve kapları; taraklar ve süngerler; fırçalar (boya fırçaları hariç); fırçalama malzemeleri; temizlik amaçlı malzemeler; çelik yünü; işlenmemiş veya yarı işlenmiş halde cam (binalarda kullanılan cam hariç); diğer sınıflarda yer almayan cam, porselen ve seramik eşyalar.).

Sınıf başlıklarını oluşturan ifadeler, kimi durumlarda ilgili sınıfın kapsamını çok net biçimde çizmekte ve ilgili malların veya hizmetlerin neredeyse tamamını kapsayacak içerikte olmakla birlikte (Örneğin, Sınıf 33: Alkollü içecekler (biralar hariç).), bu ifadeler bazı sınıflarda ilgili sınıf kapsamında yer alan malların veya hizmetlerin tamamını kapsama yeterliliğinden uzaktır. Dolayısıyla, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarıyla yapılan başvuruların veya tescil edilen markaların ilgili sınıflarda yer alan malların veya hizmetlerin tamamını kapsayıp kapsamadığı veya ne kadarını kapsadığı soruları tescil otoriteleri ve yargı açısından önemli tartışmalara yol açmaktadır.

 

III- Sınıf Başlıklarının Kapsamı Konusunda A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Uygulaması ve USPTO Temyiz Kurulu’nun “FIAT 500” Kararı

A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) uygulamasında Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarının çoğunluğu, başlangıçtan bu yana çok geniş (kapsamı belirsiz) ifadeler olarak kabul edilmekte ve açıklanmaları istenmektedir. Bu uygulama, diğer ülkelerde kapsamı oldukça belirli olan terimlerin de açıklanmasının talep edilmesini yanında getirdiğinden, A.B.D.’ye özgü ve diğer ülkelerden farklılaşmış bir uygulama niteliği göstermektedir. A.B.D. uygulaması mevcut haliyle, özellikle Madrid Protokolü kapsamında A.B.D. için uluslararası tescil başvurusu yapan başvuru sahiplerini zorlamaktadır. Şöyle ki, dünyanın diğer ülkelerinde kabul edilen çok sayıda terim (sınıf başlıkları dahil olmak üzere), A.B.D. tarafından kabul edilmediğinden, başvuruların mal ve hizmet listelerinin hazırlanmasından ardından, A.B.D. için mal ve hizmet sınırlandırması yapılmakta ve daha detaylı listeler düzenlenmektedir. USPTO tarafından kabul edilen mal ve hizmet tanımlamalarına http://tess2.uspto.gov/netahtml/tidm.html adresinden ulaşılması mümkündür.

USPTO’nun, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıkları hakkındaki uygulaması, USPTO inceleme kılavuzunda takip eden ifadelerle yer almaktadır: “Yabancı tesciller, malları ve hizmetleri çoğunlukla geniş ifadelerle belirtmektedir. Birçok durumda, mal ve hizmet tanımı, ilgili sınıfın sınıf başlığından oluşmaktadır. Bu tip geniş kapsamlı tanımlar A.B.D. başvurularında genel olarak kabul edilmemektedir. Yabancı tescil geniş kapsamlı bir ifade içerse de, A.B.D. başvurusunda, mal ve hizmet tanımlaması açık ve kesin olmalıdır.”[3]

USPTO uygulamasında, mal ve hizmet listelerinde yer alan terimlerin kapsamı belirlenirken “sıradan anlam (ordinary meaning)” testi uygulanmaktadır. Sıradan anlam testi, uzmanın inceleme esnasında, malı veya hizmeti ifade eden terimi, Nicé sınıfı numarasıyla değil, sıradan kelime anlamıyla değerlendirmesi anlamına gelmektedir. Malın veya hizmetin Nicé sınıfı numarası, yapılabilecek işlemlerin kapsamını sınırlandırmayacaktır. Mal ve hizmet listesini oluşturan terimlerin bir sınıfın sınıf başlığından oluştuğu durumlarda, USPTO terimlerin kapsamını belirlemek için kelimelerin sıradan anlamını dikkate alacaktır. Bu doğrultuda, başvuru sahibi, mal ve hizmet listesinde değişiklik yapmak isterse ve bu değişiklik, sınıf başlığının kelime anlamı kapsamına girmemekle birlikte ilgili sınıfta yer alan bir terimin mal ve hizmet listesine eklenmesine yönelik olursa, USPTO bu yöndeki değişiklik talebini kabul etmeyecektir.[4]

USPTO’nun Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıkları hakkındaki değerlendirmesinin daha kolay biçimde anlaşılabilmesini sağlayacak en güncel karar, USPTO Temyiz Kurulu’nun 31/01/2014 tarihli “FIAT 500” kararıdır.[5]

USPTO Temyiz Kurulu, kurum uzmanlarının verdiği kararlara karşı yapılan itirazların incelendiği kurumun nihai karar organıdır. USPTO Temyiz Kurulu’nun bazı kararları emsal niteliği taşıyan (precedential) kararlardır. Emsal niteliği taşıyan kararlar, karar yayınlanırken USPTO tarafından bu isimle adlandırılmakta, benzer argümanları içeren itirazların değerlendirilmesinde esas alınmakta ve bağlayıcı nitelik göstermektedir.

Bu yazı kapsamında açıklanacak olan “FIAT 500” kararı, USPTO Temyiz Kurulu’nun emsal niteliği taşıyan kararlarından birisidir.

İtalyan menşeili “FIAT GROUP MARKETING & CORPORATE COMMUNICATIONS S.P.A.” firması standart karakterlerde yazılı “FIAT 500” markasının çeşitli ülkelerde tescil edilmesi amacıyla Madrid Protokolü kapsamında bir uluslararası marka tescil başvurusu yapar. Uluslararası sicilde 1082074 sayıyla kaydedilen markanın tescil amacıyla yöneltildiği ülkelerden birisi de A.B.D.’dir. Uluslararası marka tescil başvurusunun kapsamında Nicé sınıflandırmasının 35. sınıfının sınıf başlığını oluşturan “Reklamcılık hizmetleri; iş yönetimi hizmetleri; iş idaresi hizmetleri; ofis hizmetleri.”[6]de yer almaktadır.

USPTO uzmanı, başvurunun mal ve hizmet listesinde yer alan bazı terimlerin çok geniş kapsamlı ifadeler olduğu tespitiyle başvuruyu reddeder. Başvuru sahibi ret kararının ardından yaptığı itirazla, mal ve hizmet listesinde çeşitli düzenlemeler yapılmasını ve ret kararının kaldırılmasını talep eder.

Başvuru sahibinin 35. sınıfında talep ettiği düzenleme, ilgili sınıftaki hizmetlerin “Reklamcılık hizmetleri; başkalarına ait geniş çeşitlilikte tüketim mallarının perakendeciliği ve çevrimiçi perakendeciliği hizmetleri.” şeklinde sınırlandırılması yönündedir.

USPTO uzmanı, başvuru sahibinin 35. sınıfa ilişkin yukarıda belirtilen hizmet kısıtlamasını kabul etmez. Şöyle ki, uzmana göre, listenin kısıtlanmış halinde yer alan “perakendecilik ve çevrimiçi perakendecilik hizmetleri”, başvurunun kısıtlama öncesi hizmet listesinin kapsamına giren nitelikte hizmetler değildir. Bir diğer deyişle, uzman, “perakendecilik ve çevrimiçi perakendecilik hizmetleri”nin, başvurunun ilgili sınıfının ilk halini oluşturan “Reklamcılık hizmetleri; iş yönetimi hizmetleri; iş idaresi hizmetleri; ofis hizmetleri.”nin kapsamına giren bir ifade olmadığı ve bu nedenle hizmet listesindeki sınırlandırmanın kabul edilebilir mahiyette olmadığı görüşündedir. Bu görüşten hareketle, uzman ikinci bir ret kararı gönderir ve başvuru sahibinin mal ve hizmet listesinde yaptığı düzeltmenin yukarıda belirtilen hizmetler bakımından kabul edilmediğini bildirir.

Başvuru sahibi bu karara karşı itiraz eder ve itiraz USPTO Temyiz Kurulu’nca incelenir.

İncelemenin esasını, aynı zamanda Nicé sınıflandırmasının 35. sınıfının sınıf başlığını da oluşturan “Reklamcılık hizmetleri; iş yönetimi hizmetleri; iş idaresi hizmetleri; ofis hizmetleri.” şeklindeki listenin “Başkalarına ait geniş çeşitlilikte tüketim mallarının perakendeciliği ve çevrimiçi perakendeciliği hizmetleri.” biçiminde sınırlandırılmasının, hizmet listesinin başvuru aşamasındaki halinin genişletilmesi anlamına gelip gelmediği sorusu oluşturmaktadır. Ret kararının dayanağı olan Yönetmelik 2.71(a) maddesi, başvuru sahiplerinin, başvurunun mal ve hizmet listesinde düzeltme veya kısıtlama yapabilecekleri, ancak listenin kapsamını genişletemeyecekleri hükmünü içermektedir.

Başvuru sahibi itirazında, hizmet listesinde yer alan 35. sınıfın sınıf başlığının, aynı sınıf kapsamındaki “perakendecilik hizmetleri”ni de kapsadığını, dolayısıyla kısıtlama sonucu oluşan hizmet listesinin başvurunun ilk halinin kapsamına girdiğinin kabul edilmesi gerektiğini öne sürmektedir. Başvuru sahibine göre, “perakendecilik hizmetleri”nin sınıf başlığında yer alan “iş yönetimi hizmetleri”nin kapsamına girdiğinin kabul edilmesi mümkündür, şöyle ki bir perakende dükkanı işletmek ve bu hizmetleri sunmak ticari bir hizmettir ve ticari işletmenin idare edilmesini de içermektedir. Bunlara ek olarak başvuru sahibi, USPTO’nun önceden kabul ettiği benzer nitelikte birkaç örneği de gündeme getirmekte ve bu kararların esas alınmasını talep etmektedir.

Buna karşılık, inceleme uzmanı, başvuruyu değerlendirirken “sıradan anlam” testini uyguladığını, dolayısıyla, başvuruyu oluşturan terimlerin sıradan anlamı doğrultusunda, bu terimlerin “perakendecilik hizmetleri”ni kapsamadığı kanaatine ulaştığını belirtmektedir. Uzman, buna ek olarak, “iş idaresi” teriminin sözlük anlamını sunarak, bu terimin bir ticari işletmenin yaptığı her işi kapsamadığını, asıl anlamının bir ticari işletmenin başarı sağlamak için uyguladığı yönetim teknikleri olduğunu öne sürmektedir. Ayrıca, inceleme uzmanına göre, bir başvuruda Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarının kullanılması, ilgili sınıftaki tüm malların veya hizmetlerin otomatikman kapsandığı anlamına gelmemektedir.

Başvuru sahibi ve inceleme uzmanının argümanlarını değerlendiren Temyiz Kurulu takip eden tespitlere ulaşmıştır.

Temyiz Kurulu’na göre, başvuru sahibince hizmet listesinde yapılan değişiklik, hizmet listesinin kapsamının uygun olmayan biçimde genişletilmesi niteliğindedir ve Nicé sınıflandırmasının 35. sınıfının sınıf başlığındaki terimlerin (iş idaresi hizmetleri dahil olmak üzere), “perakendecilik hizmetleri”ni kapsadığının kabul edilmesi mümkün değildir. Başvuru sahiplerinin, başvurularının mal ve hizmet listesinde yer alan terimleri, USPTO’nun malları ve hizmetleri doğru biçimde sınıflandırmasına imkan verecek açıklıkta tanımlamaları gerekmektedir. Malların ve hizmetlerin açık biçimde tanımlanmasına ilişkin değerlendirme kriterlerini belirlemek USPTO takdirindedir. İnceleme uzmanı, USPTO’nun mal ve hizmet tanımlamalarının kapsamlarını belirlerken uyguladığı “sıradan anlam” testini bu başvurunun incelenmesinde doğru biçimde uygulamıştır ve “iş idaresi hizmetleri” dahil olmak üzere, başvurunun hizmet listesinin ilk halinde yer alan terimlerinin hiç birisinin “perakendecilik hizmetleri”ni kapsamadığı yönündeki uzman tespiti yerindedir. “İş idaresi hizmetleri”nin tanımı ve bir hizmetin marka olarak tescil edilebilmesi başkalarının yararı için verilmesi gerekliliği zorunluluğu göz önüne alındığında, bu hizmetlerin içeriği, iş idaresini tekniklerine sahip bir işletmenin, bu teknikleri başka bir işletmeye, o işletmenin amaçlarına erişmesini sağlamak için aktarması olarak ortaya çıkmaktadır. Bir diğer deyişle, “iş idaresi hizmetleri”nde esas olan, bir işletmenin bir diğer işletmeye faaliyetlerini daha iyi biçimde sürdürmesi için yardım sağlamasıdır ve bu hizmet işletmeler arasında (business to business) bir hizmet niteliğindedir. Buna karşın, “perakendecilik hizmetleri”, firmaların tüketicilere perakende alım için çeşitli ürünleri sunmasıdır ve hizmet işletmeden tüketiciye verilmektedir.

Temyiz Kurulu, kararın kalan bölümünde sınıf başlıklarının kapsamı sorununu irdelemiştir:

Temyiz Kurulu’na göre, sınıf başlıkları bilinçli şekilde seçilmiş kapsamı geniş ifadelerden oluşsa da, bunların her durumda ilgili sınıftaki tüm malları ve hizmetleri kapsadıkları kabul edilemez. USPTO inceleme kılavuzunda da belirtildiği üzere, mal veya hizmet listesinin sınıf başlığından oluşması ve ardından başvuru sahibinin listede kısıtlama talep etmesi durumunda, kısıtlama sonucu oluşacak mal veya hizmetler, orijinal listenin sıradan anlamı kapsamına girmiyorsa, USPTO kısıtlamayı kabul etmeyecektir.

Madrid Protokolü’ne taraf bazı ülkelerce uygulandığı bilinen “sınıf başlığı herşeyi kapsar (class heading covers all)” yaklaşımı uyarınca bu ülkelerin, bir başvurunun mal ve hizmet listesinin Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarından oluşması durumunda, başvurunun ilgili sınıflardaki tüm malları ve hizmetleri kapsadığını kabul ettiği bilinmekle birlikte, bu durum uluslararası andlaşmaların (Nicé Andlaşması veya Madrid Protokolü) getirdiği bir zorunluluk değildir. Uluslararası andlaşmalar böyle bir zorunluluk getirmemişken ve A.B.D. mevzuatında bu yönde bir düzenleme yokken, tersine A.B.D. uygulamasının sınıf başlıklarının kapsamı konusunda “sıradan anlam (ordinary meaning)” yaklaşımı açıkken, uluslararası markalar için sınıf başlıklarının ilgili sınıftaki tüm malları veya hizmetleri kapsadığı yönünde bir istisna tanınması mümkün değildir. Bu çerçevede, Madrid Protokolü’ne taraf bazı ülkelerin, 35. sınıfın sınıf başlığının ilgili sınıftaki hizmetlerin tamamını ve dolayısıyla “perakendecilik hizmetleri”ni kapsadığını kabul etmesi, USPTO’nun da aynı yaklaşımı takip etmesi gerektiği anlamına gelmemekte ve USPTO değerlendirmesini etkilememektedir.

İlaveten, Temyiz Kurulu’nun, başvuru sahibinin önceki emsal kararlar gerekçeli itirazına verdiği yanıt da belirtilmelidir. Temyiz Kurulu’na göre, “İncelemede tutarlığının sağlanması Ofis’in hedefi olsa da, inceleme uzmanlarının önceki kararları bizim için bağlayıcı değildir ve her vakada önümüze sunulan kanıtları esas alarak vaka bazında karar vermemiz gerekmektedir.”

Sonuç olarak, Temyiz Kurulu’na göre, başvuru sahibinin hizmet listesinde “Başkalarına ait geniş çeşitlilikte tüketim mallarının perakendeciliği ve çevrimiçi perakendeciliği hizmetleri.”ne yer vererek yaptığı sınırlandırma, bu hizmetlerin, başvurunun orijinal hizmet listesinde yer alan “Reklamcılık hizmetleri; iş yönetimi hizmetleri; iş idaresi hizmetleri; ofis hizmetleri.”nin kapsamına girer nitelikte bir ifade olmaması nedeniyle kabul edilebilir mahiyette bulunmamıştır. Dolayısıyla, başvuru sahibinin itirazı Temyiz Kurulu tarafından reddedilmiştir.

USPTO Temyiz Kurulu’nun “FIAT 500” kararı, ofisin Nicé sınıflandırmasının genel başlıkları konusunda uzun yıllardır devam eden istikrarlı uygulamasının devamı niteliğinde bir karar olması nedeniyle beklenmedik veya sıradışı nitelikte bir karar değildir. Bununla birlikte, bu kararın Avrupa Birliği’nde “IP Translator” kararı sonrası yaşanan kargaşa ve tartışmaların ardından gelmesi ve “IP Translator” kararıyla “sınıf başlığı herşeyi kapsar” yaklaşımını net biçimde geride bırakan yeni AB uygulamasıyla paralellik göstermesi, “FIAT 500” kararını dikkat çekici hale getirmektedir. Kararın önemini daha iyi anlamak için “IP Translator” kararını, kararın arka planını ve getirdiği yenilikleri bir kez daha anımsamak yerinde olacaktır.

 

IV- Sınıf Başlıklarının Kapsamı Konusunda İç Pazarda Uyumlaştırma Ofisi (OHIM) Uygulaması ve Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın “IP Translator” Kararı

Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarının kapsamı konusunda OHIM uygulamasını, “IP Translator” kararını milat kabul ederek, “IP Translator” öncesi ve sonrası olarak ikiye ayırmak gerekmektedir.[7]

“IP Translator” kararı öncesi durumda, uygulamanın esasını OHIM Başkanı tarafından yayınlanmış 16 Haziran 2003 tarihli 03/4 sayılı Genelge oluşturmaktaydı. 03/4 sayılı Genelge’ye göre OHIM, bir sınıfa ait sınıf başlığının, o sınıfa dahil tüm malları veya hizmetleri kapsadığını kabul etmekteydi. Bu kabul ve etkileri, tescil incelemesi için olduğu kadar, itiraz, sınırlandırma, kısmi iptal, kullanım gibi işlemler veya hükümler bakımından da geçerliydi.

OHIM, 03/4 sayılı Genelge kapsamında sınıf başlıklarının ilgili sınıf kapsamına giren tüm malları veya hizmetleri kapsadığını kabul etmekle birlikte, bu kabul Avrupa Birliği üyesi ülkelerin ulusal ofislerinin tümü bakımından geçerli değildi. Bu konuda üye ülkelerin bir kısmı, OHIM’in uygulamasına paralel olarak, sınıf başlıklarının ilgili sınıftaki tüm malları veya hizmetleri kapsadığını kabul etmişken, Birleşik Krallık başta olmak üzere bir diğer kısmı ise sınıf başlıklarının kapsamını sadece sınıf başlığında yazılı mallarla veya hizmetlerle sınırlı olarak değerlendirmekte ve ilgili sınıftaki malların veya hizmetlerin tümünün sınıf başlığınca kapsandığı yönündeki yorumu kabul etmemekteydi. Dolayısıyla, sınıf başlığından oluşan başvuruların kapsamı konusunda, Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında ciddi uygulama ve değerlendirme farklılığı bulunmaktaydı.

Sınıf başlıkları konusunda birlik üyesi ülkeler arasındaki uygulama ve değerlendirme farklılıkları, tescilli markaların kapsamının ne olduğu sorusunu da gündeme getirdiğinden ve bu sorunun cevabı ülkeden ülkeye değiştiğinden, marka sahipleri markalarının kapsamları konusunda endişeye düşmüşlerdi. Dolayısıyla, durumun netleştirilmesi için Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın yorumuna ihtiyaç duyulmuştu. Bu çerçevede, aşağıda detaylarını okuyacağınız bir dava inşa edilerek, konu Adalet Divanı önüne taşındı.

2009 yılında “Chartered Institute of Patent Attorneys”, “IP Translator” markasını tescil ettirmek için Birleşik Krallık marka tescil ofisine başvuruda bulunmuştur. Başvuru 41. sınıf için yapılmıştır ve kapsamında 41. sınıfın Nicé sınıflandırmasındaki sınıf başlığı olan “Öğretim; eğitim verilmesi; eğlence; sportif ve kültürel faaliyetler.” hizmetleri yer almaktadır. Birleşik Krallık Ofisi, 41. sınıfın sınıf başlığını kapsayan başvurunun kapsamının 03/4 sayılı OHIM Başkanlık Genelgesi kapsamında yorumlanması gerektiği görüşünden hareketle, başvurunun 41. sınıfa dahil “tercüme hizmetleri”ni de kapsadığı tespiti doğrultusunda, “IP Translator” markasının anlamı itibarıyla “tercüme hizmetleri” bakımından ayırt edici nitelikte olmadığı ve tanımlayıcı nitelikte olduğu gerekçeleriyle başvurunun reddedilmesine karar vermiştir. Başvuru reddedilirken, ret kararı sınıf başlığının tamamı için verilmiş ve ret kararının yalnızca “tercüme hizmetleri” bakımından geçerli olduğunu belirtir içerikte hizmet listesi düzenlemesi veya sınırlandırması içerikli bir işlem yapılmamıştır. (Birleşik Krallık marka ofisi sınıf başlıklarının kapsamı konusunda, sınıf başlığının ilgili sınıftaki tüm malları veya hizmetleri kapsamadığı uygulamasını kabul etmiş olmakla birlikte, bu marka için farklı bir değerlendirmede bulunmuştur. Bunun nedeni konuyu ön yorum kararı için ECJ önüne taşımaktır. Dolayısıyla, başvuru ve sonrasındaki Ofis kararını senaryo olarak kabul etmek yerinde olacaktır.)

Başvuru sahibi ofis işlemlerinin tamamlanması üzerine, ret kararını “Atanmış Kişi”ye (appointed person [Birleşik Krallık sisteminde bir temyiz merci]) götürmüştür. Başvuru sahibinin temel itiraz gerekçesi, hizmet listesinin kapsamında “tercüme hizmetleri”nin yer almaması ve kendisinin bu hizmetlerin tescili için başvuruda bulunmamış olmasıdır. Atanmış Kişi, “tercüme hizmetleri”nin tescili talep edilen hizmetler arasında yer almaması ve bu hizmetin tescili talep edilen “Öğretim; eğitim verilmesi; eğlence; sportif ve kültürel faaliyetler.” hizmetleri kapsamına girebilecek bir hizmet olmaması bulgularından hareketle, konu hakkında Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın görüşünün alınması gerektiği sonucuna ulaşmış ve Adalet Divanından takip eden üç sorunun yanıtlanacağı ön yorum kararı (preliminary ruling) verilmesini talep etmiştir:

  1. Bir marka başvurusunun kapsamında bulunan malların veya hizmetlerin açık ve kesin olarak belirtilmesine ihtiyaç var mıdır, eğer ihtiyaç varsa bu (açıklık ve kesinlik) hangi derecede olmalıdır?
  2. Marka başvurularının kapsamında bulunan malların veya hizmetlerin tanımlanması amacıyla Nicé Andlaşması çerçevesinde oluşturulan malların ve hizmetlerin uluslararası sınıflandırmasının sınıf başlıklarının içerdiği genel ifadelerin kullanılmasına izin verilmeli midir?
  3. Malların ve hizmetlerin uluslararası sınıflandırmasında yer alan sınıf başlıklarının içerdiği genel ifadelerin OHIM Başkanınca yayınlanan 16/06/2003 tarihli 03/4 sayılı Genelge’ye uygun biçimde yorumlanmasına ihtiyaç var mıdır veya bu şekildeki yoruma izin verilmeli midir?

Adalet Divanı yukarıda yer verilen sorulara 19 Haziran 2012 tarihli C-307/10 sayılı kararı ile takip eden yanıtları vermiştir:[8]

“2008/95 sayılı Direktif, marka korumasının talep edildiği malların ve hizmetlerin, başvuru sahibince,  yetkili makamların ve tacirlerin, sadece bu bilgiye dayanarak, koruma talebinin kapsamını belirleyebilecekleri derecede (yeterlilikte) açık ve kesin biçimde tanımlanmasını gerektirmektedir, anlamında yorumlanmalıdır.

2008/95 sayılı Direktif, (mallara ve hizmetlere ilişkin) tanımlamanın, yetkili makamların ve tacirlerin koruma kapsamını yeterince açık ve kesin biçimde anlamalarına imkan verdiği durumlarda, marka korumasının talep edildiği malları ve hizmetleri tanımlamak için, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarındaki genel unsurların kullanımına engel olmayacaktır, anlamında yorumlanmalıdır.

Koruma talep ettiği markanın kapsadığı malları veya hizmetleri belirtmek için, Nicé anlaşmasının birinci maddesinde belirtilen sınıflandırmanın belirli bir sınıfına ait sınıf başlığında yer alan genel ifadelerin tamamını kullanan bir ulusal marka sahibi, tescil başvurusunun ilgili sınıfa dahil olup alfabetik listede yer alan tüm malları veya hizmetleri kapsama niyetiyle mi yoksa ilgili sınıftaki malların veya hizmetlerin sadece bir kısmını kapsama niyetiyle mi  yapıldığını belirtmek zorundadır. Eğer başvuru, malların veya hizmetlerin bir bölümü için yapılmışsa, başvuru sahibinin o sınıfta bulunan hangi malları veya hizmetleri kapsama niyetinde olduğunu belirtmesi gerekmektedir.”

Bu yanıtlardan özellikle ikincisi, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarının ne şekilde değerlendirilmesi ve anlaşılması gerektiği konusunu düzenlemektedir.

Adalet Divanına göre, 2008/95 sayılı Direktifin etkin uygulamasını ve marka tescili sisteminin sorunsuz işleyişini sağlamak için, kararın önceki paragraflarında (bkz. 1 numaralı soruya ilişkin yanıt) belirtilen açıklık ve kesinlik ilkesi malların ve hizmetlerin tanımlanması bakımından da geçerli olacaktır.

Bu çerçevede, Nicé sınıflandırmasının, sınıf başlıklarında yer alan ifadelerin bir kısmı, yetkili makamların markanın koruma kapsamını tespit etmelerine yönelik olarak yeterli derecede açıklık ve kesinlik içerirken, sınıf başlıklarının bir diğer kısmı çok genel olmaları ve markanın kaynak gösterme işlevine uygun olmayacak derecede çeşitli malları veya hizmetleri içermeleri nedeniyle açıklık ve kesinlik kriterlerine uygun değildir.

Dolayısıyla, yetkili makamların, başvuru sahibinin koruma talep ettiği markanın kapsadığı sınıf başlıklarının açıklık ve kesinlik ilkelerine uygunluğunu, vaka bazında (case-by case basis) değerlendirmesi gerekmektedir.

“IP Translator” kararının hemen ardından OHIM 2/12 sayılı yeni bir Başkanlık Genelgesi yayınlamıştır.

2/12 sayılı OHIM Başkanlık Genelgesi 21/06/2012 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş ve bu tarih itibarıyla 16 Haziran 2003 tarihli 03/4 sayılı Başkanlık Genelgesi yürürlükten kalkmıştır.03/4 sayılı genelgenin ortadan kalkmasıyla, anılan genelgede belirtilen, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıkları kullanılarak yapılan başvuruların, ilgili sınıflara dahil tüm malları veya hizmetleri kapsadığı yönündeki yorum da ortadan kalkmış ve terimlerin kelime anlamları kapsamına giren malları ve hizmetleri kapsadıkları kabul edilmeye başlanmıştır.

2/12 sayılı Genelge’ye göre, OHIM, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarından yeteri derecede açık ve kesin olanları kabul etmeye devam edecektir. Tersi durumda, yani sınıf başlığının yeteri kadar açık ve kesin olmadığının düşünüldüğü durumlarda OHIM’in başvuru sahibinden açıklama isteyecektir.

Nice sınıflandırmasının sınıf başlıklarından hangilerinin yeteri derecede açık ve kesin olmadığı ise OHIM’in üye ülkelerle birlikte yürüttüğü yakınlaşma projesi kapsamında karara bağlanmıştır. Konu hakkında yürütülen yoğun bir çalışmanın ardından 2013 yılında açıklanan ortak bildiri ile Nice sınıflandırmasının sınıf başlıklarından 11 tanesinin “IP Translator” kararında belirtilen açıklık ve kesinlik ilkelerini karşılamadığı tespit edilmiştir.[9] Nice sınıflandırmasının 197 adet genel başlığından yalnızca 11 tanesinin açıklık ve kesinlik ilkelerine aykırı olduğunun belirlenmesi, “IP Translator” kararının uygulama alanını sınırlı tutmuş ve sınıf başlıklarının ilgili sınıf kapsamındaki tüm malları kapsadığını kabul eden ülkelerin ve OHIM’in “IP Translator” sonrası döneme daha yumuşak biçimde geçebilmelerini sağlamıştır.

Özetlemek gerekirse, “IP Translator” kararı, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarının kapsamı konusunda Avrupa Birliği’nde birbiriyle açıkça çelişkili biçimde uygulanan iki yaklaşım, yani “sınıf başlığı herşeyi kapsar (class heading covers all)” ve “sınıf başlığı ne anlama geliyorsa kapsamı odur (means what it says)” yaklaşımları arasından, “sınıf başlığı ne anlama geliyorsa kapsamı odur (means what it says)” yaklaşımını yerinde bulmuş ve diğer yaklaşımı ortadan kaldırmıştır. Bununla birlikte, karar sonrasında, OHIM ve AB üyesi ülkelerin, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarından yalnızca 11 tanesinin, “IP Translator” kararının açıklık ve kesinlik ilkelerine aykırı olduğunu kabul etmesi nedeniyle, kararın uygulama alanı çok genişletilmemiş ve bu yolla gerek tescil ofislerinin uygulamalarının yeni sisteme daha kolay entegrasyonu sağlanmış gerekse de marka sahiplerinin önceki tarihli markalarının kapsamlarının belirlenmesinde karşılaşılabilecek olası problemler minimum düzeye indirilmiştir.

Buna ilaveten, Adalet Divanı’nın “IP Translator” kararıyla “sınıf başlığı ne anlama geliyorsa kapsamı odur (means what it says)” yaklaşımının tercih edilmesi sonucunda, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarının kapsamı hakkındaki Avrupa Birliği uygulamasının, A.B.D. tarafından uygulanmakta olan “sıradan anlam (ordinary meaning)” yaklaşımıyla yakınlaştığı belirtilmelidir. Buna karşın, Nicé sınıflandırmasının 197 adet sınıf başlığının büyük çoğunluğunun A.B.D. tarafından belirsiz ifadeler olarak kabul edilmesi karşısında, Avrupa Birliği’nin bunlardan yalnızca 11 tanesini kapsamı açık ve kesin olmayan tanımlar olarak değerlendirmesi göz önüne alındığında, uluslararası marka uygulamasının önde gelen iki büyük gücü arasında, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıkları konusunda, halen oldukça büyük bir değerlendirme farklılığı olduğu ortaya çıkmaktadır.

 

V- Türkiye’nin Nicé Sınıflandırmasının Sınıf Başlıkları Konusundaki Yaklaşımı ve Türkiye Bakımından Değerlendirme

Türk Patent Ensitüsü’ne (TPE) ulusal yolla yapılan marka başvurularının çoğunluğunda, TPE’nin yayınladığı 2013/2 sayılı Mal ve Hizmet Sınıflandırmasına İlişkin Tebliğ’de[10] yer alan ifadeler kullanılmaktadır. Tebliğ ile getirilen sistem ve bu sisteme dayalı başvuru alışkanlıkları (kopyala – yapıştır yöntemiyle oluşturulan ve mal ve hizmet listelerinin kapsamı bakımından gerçekçi olmayan başvurular; başvurularda kullanılan veya kullanılacak mallara ve hizmetlere yer verilmemesi, tersine ilgili sınıflar kapsamındaki tüm malların ve hizmetlerin listelenmesi; Tebliğ ile oluşturulan grupların aynı, aynı tür veya benzer mal ve hizmetlerin belirlenmesi konusunda yeterliliği; aynı tür mal ve hizmet ile benzer mal ve hizmet ayrımının yerindeliği veya gerekliliği; aynı tür kavramı ile benzer kavramının anlamlı bir farklılığının söz konusu olup olmadığı; uygulanan sistemin gelişmiş ülke uygulamaları ile uyumu, vb.) bu satırların yazarına göre ciddi şekilde irdelenmesi gereken önemli konular olmakla birlikte, bu hususlar işbu yazının konusunu oluşturmadığından, burada değerlendirilmeyecektir.

2013/2 sayılı Tebliğ’in 3. maddesinde yer alan “Tebliğin ekindeki listede yer alan bazı gruplar genel başlıklar halinde düzenlenmiştir. Bu gruplara ilişkin genel başlıkların, tanımlama kapsamına giren ve ilgili Nis sınıfında bulunan malların veya hizmetlerin tamamını kapsadığı kabul edilecektir.” hükmü kanaatimizce “sınıf başlığı ne anlama geliyorsa kapsamı odur (means what it says)” yaklaşımıyla paralel nitelik göstermektedir. Şöyle ki, madde içeriğinde yer alan “tanımlama kapsamına giren” ifadesi genel başlığın kapsamını ilgili tanımın kapsamı ile sınırlandırmakta ve sonrasında gelen ilgili Nicé sınıfında bulunma şartıyla, genel başlığın kapsamının ilgili Nicé sınıfının kapsamıyla da sınırlı olduğu belirtilmektedir. Bu çerçevede, TPE uygulamasında, Tebliğ’de yer verilen genel başlıkların kapsamının, ilgili tanımın anlamı ve bu anlam esasında ilgili Nicé sınıfının kapsamı biçiminde, birbirleriyle aynı anda ortaya çıkan iki sınırlama esasında belirleneceği ortaya çıkmaktadır.

Bununla birlikte, TPE sınıflandırma tebliğinde yer alan genel başlıklar, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarından farklı olduğundan ve TPE tebliğinin asıl amacı aynı tür mal ve hizmetin belirlenmesi olduğundan, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıkları ile TPE tebliğinde yer alan genel başlıklar arasında amaç ve kapsam bakımından büyük bir farklılık olduğu ortadadır. Dolayısıyla, Türkiye’de Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıkları hakkındaki yaklaşımın ne olduğu sorusunun yanıtının sınıflandırma tebliğine bakılarak tespit edilmesi mümkün değildir. Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarının kapsamı ve hangilerinin kabul edilebilir nitelikte olduğu sorusunun yanıtı, mevzuat veya uygulama kılavuzunda da belirtilmemiş olduğundan, sorunun yanıtı ancak uygulamaya bakılarak tespit edilebilecek içeriktedir. Uygulamaya bakıldığında ise Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarından büyük bir bölümünün sorunsuz biçimde kabul edildiği, ancak bir kısmı hakkında açıklama talep edildiği görülmektedir.

A.B.D. uygulamasına eşdeğer bir uygulamanın Türkiye bakımından kabul edilmesi kanaatimizce mümkün ve uygulanabilir içerikte değildir. Şöyle ki, A.B.D. uygulaması uzun yıllardır süren bir geleneğin devamı niteliğindedir ve sınıf başlıklarının çoğunluğunu uzun yıllardır kabul etmeyen A.B.D.’nin bunları kabul etmemeye devam etmesi anlaşılır bir tutumdur. Buna karşın sınıf başlıklarını sorunsuz biçimde kabul eden OHIM, Avrupa Birliği üyesi ülkeler ve Türkiye’nin –A.B.D. uygulamasıyla aynı şekilde- bir anda sınıf başlıklarının neredeyse tamamını kapsamı belirsiz terimler olarak kabul etmeye başlaması, uygulamada ve özellikle önceki tarihli tescilli markaların kapsamının belirlenmesi konusunda büyük sıkıntılara yol açacak niteliktedir. Kaldı ki, Türkiye’nin sınai mülkiyet konusunda Avrupa Birliği mevzuatıyla paralel mevzuata sahip olması ve yakın işbirliği içerisinde bulunduğu ülkelerin Avrupa Birliği üyesi ülkeler ve OHIM olduğu göz önüne alındığında, konu hakkında Avrupa Birliği üyesi ülkeler ve OHIM yaklaşımının tercih edilmesi gerektiği hususu, kanaatimizce belirginleşmektedir.

Belirtilen durum çerçevesinde, “IP Translator” kararı sonrası OHIM ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerde ortaya çıkan yaklaşım ve sonuçlarının Türkiye tarafından yakından takip edilmeye devam edilmesi ve Avrupa Birliği üyesi ülkeler ve OHIM tarafından kapsamı belirsiz bulunan 11 sınıf başlığına ilişkin uygulamanın Türkiye açısından gözden geçirilmesi yerinde olacaktır.

 

VI- Sonuç

 

Yazı boyunca, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarının kapsamı ve kabul edilebilirliği hususundaki A.B.D. ve OHIM – Avrupa Birliği üyesi ülkelerin uygulamaları “FIAT 500” ve “IP Translator” kararları ışığında detaylı biçimde aktarılmaya çalışılmıştır. “FIAT 500” ve “IP Translator” kararlarını açıklamaya geçmeden önceyse yazının konusunun okuyucularca daha net biçimde anlaşılması için Nicé sınıflandırması ve sınıflandırmanın sınıf başlıkları hakkında bilgi verilmiştir. Son olarak, konu Türkiye bakımından kısaca değerlendirilmiştir.

Yazı boyunca yapılan değerlendirmeler ışığında, öncelikli olarak Adalet Divanı’nın “IP Translator” kararıyla, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarının kapsamı konusunda Avrupa Birliği’nin Haziran 2012’den başlayarak “sınıf başlığı ne anlama geliyorsa kapsamı odur” yaklaşımını benimsediği belirtilmelidir. Bu yaklaşımın sınıf başlıklarının kapsamı konusunda A.B.D.’nin uzun yıllardır uyguladığı “sıradan anlam” yaklaşımı ile paralelliği nedeniyle, A.B.D. ile Avrupa Birliği uygulamasının, birbirine yakınlaştığı ifade edilmelidir.

Nicé sınıflandırmasının 197 adet sınıf başlığının büyük çoğunluğu A.B.D. tarafından halen kapsamı belirsiz ifadeler olarak kabul edilmektedir. Buna karşın, Avrupa Birliği’nin bu başlıklardan yalnızca 11 tanesini kapsamı açık ve kesin olmayan tanımlar olarak değerlendirmesi göz önüne alındığında, A.B.D. ve Avrupa Birliği arasında, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarını oluşturan terimlerin açık ve kesinliği konusunda, halen büyük bir değerlendirme farklılığı olduğu görülmektedir.

Bir diğer deyişle, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarını oluşturan terimlerin kapsamı değerlendirilirken, terimlerin kelime anlamının dikkate alınması gerektiği konusunda A.B.D. ve Avrupa Birliği birbirine yakınlaşmışken, söz konusu terimlerin hangilerinin kapsamının açık olduğu konusunda taraflar arasında halen belirgin bir yorum farkı bulunmaktadır.

Konu Türkiye özelinde değerlendirildiğinde, öncelikli olarak, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıkları ile TPE sınıflandırma tebliğinde yer alan genel başlıklar arasında içerik, amaç ve kapsam bakımından büyük farklılık olduğu belirtilmeli ve karşılaştırma Türk sınıflandırma tebliğ ile Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıkları arasında değil, uygulama pratikleri arasında yapılmalıdır. Bu karşılaştırmanın sonucunda, yazar, Türkiye’nin, A.B.D. uygulaması benzeri bir yaklaşımı değil, ülke açısından daha kolay uygulanabilir Avrupa Birliği yaklaşımını tercih etmesi gerektiğini düşünmektedir.

Son olarak, yazara göre, Avrupa Birliği uygulamasına paralellik sağlanması için, Avrupa Birliği üyesi ülkeler ve OHIM tarafından kapsamı belirsiz bulunan 11 sınıf başlığına ilişkin uygulama Türkiye bakımından gözden geçirilmelidir.

 

Önder Erol Ünsal

Temmuz 2014

unsalonderol@gmail.com

[1] Sınıf başlıklarının listesinin http://tmclass.tmdn.org/ec2/classheadings;jsessionid=D0DB1D33C66BB086921BC067FFB0E48E.ec2t3 bağlantısından görülmesi mümkündür.

[2] http://www.wipo.int/classifications/nivilo/nice/# (The class headings indicate in a general manner the fields to which the goods and services in principle belong.)

[3] http://tmep.uspto.gov/RDMS/detail/manual/TMEP/Apr2013/d1e2.xml#/manual/TMEP/current/TMEP-1400d1e2049.xml

[4] http://tmep.uspto.gov/RDMS/detail/manual/TMEP/Apr2013/d1e2.xml#/manual/TMEP/current/TMEP-1400d1e2479.xml

[5] Kararın tam metnine http://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/ttabvue-79099154-EXA-13.pdf adresinden erişilmesi mümkündür.

[6] Advertising services; business management; business administration; office functions.

[7] “IP Translator” kararı, karar öncesi ve sonrası OHIM ile Avrupa Birliği üyesi ülkelerin uygulamaları hakkında detaylı bilginin http://iprgezgini.org/category/ip-translator-davasi/ adresinde yer alan yazılardan incelenmesi mümkündür.

[8] Kararın tam metnine http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=124102&doclang=EN adresinden erişilmesi mümkündür.

[9] Ortak bildiri kapsamında yeterince açık ve kesin bulunmayan ve kabul edilemeyecekleri bildirilen 11 terim aşağıda sayılmıştır:

  1. Sınıf 6: Adi metallerden yapılmış diğer sınıflarda yer alamayan mallar. Terimin kabul edilmeme nedeni, malların neden yapılmış olduklarının belirtilmiş olmasına karşın malların ne olduğunun belirtilmemiş olmasıdır.
  2. Sınıf 7: Makineler ve imalat tezgahları. Kabul edilmeyen terim, sınıf başlığının yalnızca “makineler” kısmıdır. Terimin kabul edilmeme nedeni, ne tip makinelerin kast edildiğinin belirtilmemiş olmasıdır.
  3. Sınıf 14: Değerli metaller ve bunların alaşımları ve bunlardan (değerli metallerden ve bunların alaşımlarından) yapılmış veya bunlarla kaplanmış diğer sınıflarda yer almayan Kabul edilmeyen terim, sınıf başlığının yalnızca “değerli metallerden ve bunların alaşımlarından yapılmış veya bunlarla kaplanmış mallar” kısmıdır. Terimin kabul edilmeme nedeni, malların neden yapılmış olduklarının veya neyle kaplanmış olduklarının belirtilmiş olmasına karşın malların ne olduğunun belirtilmemiş olmasıdır.
  4. Sınıf 16: Kağıt, karton ve bu malzemelerden (kağıt veya kartondan) yapılmış diğer sınıflarda yer almayan Kabul edilmeyen terim, sınıf başlığının yalnızca “kağıt veya kartondan yapılmış mallar” kısmıdır. Terimin kabul edilmeme nedeni, malların neden yapılmış olduklarının belirtilmiş olmasına karşın malların ne olduğunun belirtilmemiş olmasıdır.
  5. Sınıf 17: Kauçuk, gütaperka, lastik, asbest, mika ve bu malzemelerden (kauçuk, gütaperka, lastik, asbest, mikadan) yapılmış diğer sınıflarda yer almayan mallar. Kabul edilmeyen terim, sınıf başlığının yalnızca “kauçuk, gütaperka, lastik, asbest, mikadan yapılmış mallar” kısmıdır. Terimin kabul edilmeme nedeni, malların neden yapılmış olduklarının belirtilmiş olmasına karşın malların ne olduğunun belirtilmemiş olmasıdır.
  6. Sınıf 18: Deri ve imitasyon deri ve bu malzemelerden (deri ve imitasyon deri) yapılmış diğer sınıflarda yer almayan mallar. Kabul edilmeyen terim, sınıf başlığının yalnızca “deri ve imitasyon deriden yapılmış mallar” kısmıdır. Terimin kabul edilmeme nedeni, malların neden yapılmış olduklarının belirtilmiş olmasına karşın malların ne olduğunun belirtilmemiş olmasıdır.
  7. Sınıf 20: Ahşap, mantar, saz, kamış, hasır, boynuz, kemik, fildişi, balina kemiği, kabuk, amber, sedef, lületaşı ve bunların ikamelerinden veya plastikten yapılmış diğer sınıflarda yer almayan mallar. Terimin kabul edilmeme nedeni, malların neden yapılmış olduklarının belirtilmiş olmasına karşın malların ne olduğunun belirtilmemiş olmasıdır.
  8. Sınıf 37: Tamir hizmetleri. Terimin kabul edilmeme nedeni, tamir hizmetinin konusu ürünlerin ne olduğunun belirtilmemiş olmasıdır.
  9. Sınıf 37: Kurulum hizmetleri. Terimin kabul edilmeme nedeni, kurulum hizmetinin konusu ürünlerin ne olduğunun belirtilmemiş olmasıdır.
  10. Sınıf 40: Malzemelerin işlenmesi hizmetleri. Terimin kabul edilmeme nedeni, işleme hizmetinin neyin işleneceği belirtilmediği sürece belirsiz bir tabir olmasıdır.
  11. Sınıf 45: Bireylerin ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak üçüncü kişiler tarafından sağlanan kişisel ve sosyal hizmetler. Terimin kabul edilmeme nedeni, sağlanacak hizmetin açık şekilde belirtilmemiş olmasıdır.

[10] http://www.turkpatent.gov.tr/dosyalar/mevzuat/MarkaTeb.pdf;   http://www.turkpatent.gov.tr/dosyalar/nice/Sinif_01-45_degisiklik.pdf

 

 

A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Kararları ve Uygulaması, Marka Mutlak Ret Nedenleri, Marka Nispi Ret Nedenleri

Tek Rengi Münhasır Ayırt Edici Unsur Olarak İçeren Markaların Benzerliğine Dair Değerlendirme – USPTO Temyiz Kurulu “Cook Medical Technologies” Kararı

 

teal

 

Münhasıran tek renkten oluşan (color per se) veya tek rengi münhasır ayırt edici unsur olarak içeren markaların ayırt edici niteliğe sahip olup olmadığı sıklıkla tartışılan ve farklı görüşlerin yürütüldüğü bir konudur. Varılan noktada, çoğu ulusal hukuk sisteminde, grafik gösterimin objektif biçimde sağlanması halinde bu tip markaların kendiliğinden veya kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmışlarsa reddedilmemeleri gerektiği görüşü ağırlık kazanmıştır. Bu tip markaların tescil edilmeleri halinde önceki tarihli diğer markalarla benzerliklerinin ne şekilde değerlendirileceği ise büyük bir soru işaretidir.

 

15. yılını dolduran ve tamamı marka incelemesi konusuyla ilgili geçen meslek hayatımda, münhasıran tek renkten oluşan (color per se) veya tek rengi münhasır ayırt edici unsur olarak içeren başvuruların tescil edilebilirliği ilgili çok sayıda konuşma dinlememe ve bu konuda birkaç karar vermeme karşın, bu tip markaların diğer markalarla benzerliği konusunda şimdiye dek herhangi bir örnekle karşılamadım. Ta ki, geçtiğimiz günlerde A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Temyiz Kurulunun bu tip iki markanın benzerliğini değerlendirdiği 31/12/2012 tarihli bir karar rastgelene kadar. Aşağıda özetine ve değerlendirmesine yer vereceğim USPTO Temyiz Kurulu kararı, her ikisi de tek rengi münhasır ayırt edici unsur olarak içeren markaların benzerliği konusunu irdelemektedir. Bu bağlamda, benim için oldukça ilgi çekici olan değerlendirmeleri sizin de dikkatinize sunmak istedim.

 

2009 yılında “Cook Medical Technologies LLC” firması, “tıbbi cihazlar, yani vasküler veya nonvasküler işlemlerle ilgili tanı ve müdahale cihazlarının girişini sağlama amaçlı giriş iğneleri, tel kılavuzlar ve dilatörlerle birlikte kullanım için rehber kılıflar” mallarının tescil edilmesi amacıyla, aşağıda görseline yer verilen başvuruyu USPTO’ya yapar:

 

teal
Başvuru, USPTO Ek Sicilinde tescil talebiyle yapılmıştır (ek sicil hakkında bilgi için bkz. http://wp.me/p43tJx-7X) ve başvuru marka tarifnamesinde aşağıdaki şekilde tarif edilmiştir: “Marka, çubukla desteklenmiş bir tıbbi rehber kılıfının gövdesi uzunluğunca devam eden yarı saydam, yanardöner yeşilimsi mavi renginden oluşmaktadır. Şekilde kesik çizgilerle yer verilen malların çizimi markanın parçası değildir ve şekilde yer almalarının tek nedeni markanın mallar üzerindeki konumunun gösterilmesidir.”

 

USPTO uzmanı başvuruyu önceden tescilli üç markayla karıştırılma olasılığı gerekçesiyle reddeder (A.B.D.’nde önceden tescilli markalarla benzerlik yönünden inceleme Türkiye’de olduğu gibi ofis tarafından resen yapılmaktadır.). Ret kararının gerekçesi üç markanın görsellerine aşağıda yer verilmiştir:

 

kateter

 

Yukarıda yer verilen markaların her üçü de “kateterler” malını kapsamaktadır ve sırasıyla 1998, 1998, 2004 yıllarında tescil edilmişlerdir. Markaların tarifnamesi aşağıda şekildedir:

 

1. Marka için:
“Şekil mavi rengin gösterilmesi için noktalarla çizilmiştir. Marka mavi rengin ürünlerin kapağına uygulanmasından oluşmaktadır. Ürünlerin noktalarla belirtilmiş ana hatları markanın konumunu gösterme amaçlıdır ve markanın parçası değildir.”  
2. Marka için:
“Şekil mavi rengin gösterilmesi için noktalarla çizilmiştir. Marka koyu mavi rengin ürünlerin kapağına ve açık mavi rengin kateterin kalan kısmına uygulanmasından oluşmaktadır. Ürünlerin noktalarla belirtilmiş ana hatları markanın konumunu gösterme amaçlıdır ve markanın parçası değildir.”       
3. Marka için:
“Şekil mavi rengin gösterilmesi için noktalarla çizilmiştir. Marka mavi rengin ürünlerin kapağına ve kateterin kalan kısmına uygulanmasından oluşmaktadır. Ürünlerin noktalarla belirtilmiş ana hatları markanın konumunu gösterme amaçlıdır ve markanın parçası değildir.”

 

USPTO uzmanı, “yeşilimsi mavi (teal)” ve “blue (mavi)” renklerinin aynı renk olarak değerlendirilmesi gerektiğinden ve başvuru kapsamındaki mallarla, ret gerekçesi markalar kapsamında bulunan malların birlikte kullanılan, birbirini tamamlayıcı mallar olmasından hareketle, markalar arasında karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkabileceği görüşündedir. Buna karşın, başvuru sahibi markaların farklı renkleri içerdikleri kanaatindedir. Başvuru sahibine göre, ret kararı (malların benzer olduğu varsayımıyla), önceden tescilli bir markada yer alan bir rengi belirli derecede içeren başka bir rengi bünyesinde barındıran markaların hukuken tescil edilemeyeceği anlamına gelen savunulamaz bir önerme içermektedir.

 

Başvuru sahibi USPTO uzmanının ret kararına karşı itiraz eder ve itiraz USPTO Temyiz Kurulu tarafından incelenir.

 

Aşağıda yer verilecek açıklamalar, USPTO Temyiz Kurulunun kararında yer verilen temel değerlendirmelerden oluşmaktadır. Kararın tamamının http://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/ttabvue-77882876-EXA-16.pdf bağlantısından incelenmesi mümkündür.

 

Temyiz Kurulu, öncelikli olarak, iki renk markası arasındaki benzerliğin tespit edilmesinin, karıştırılma olasılığına ilişkin tipik olmayan bir değerlendirme olduğunu belirtmiştir. Temyiz Kurulu, konu hakkında, Profesör Justin McCarthy’den alıntılar yapmış ve “ton karıştırması (shade confusion)” olarak nitelendirilebilecek bu tip benzerlik iddialarının tarif edilmesinin – incelenmesinin oldukça güç ve subjektif olduğunu belirtmiştir. Prof. McCarthy’nin terimleriyle; “Renk markaları arasındaki benzerlik testinde, sonraki markanın önceki markadan kaç Pantone (uluslararası bir renk sınıflandırması) tonu uzak olduğu değil, makul derecede ihtiyatlı tüketicilerin markaları kaynak veya bağlantı konusunda karıştırıp karıştırmaması olasılığı dikkate alınmalıdır…Eğer karar verici, sıradan tüketicilerin veya kullanıcıların rengi kaynak gösteren bir unsur olarak değerlendirdiği ve onların ticari kaynak veya bağlantı konusunda karıştırma olasılığına yakın olduğu görüşündeyse, renk tonları aynı olmasa da önceki markaya tecavüzü tespit edilebilecektir.”   

 

Temyiz Kurulu ardından, başvuru ile ret gerekçesi markaların kapsadığı malların benzerliğini incelemiştir. Kurula göre, karıştırılma olasılığı sonucuna varılması için malların aynı veya birbirleriyle rekabet eden mallar olması veya aynı ticari kanallarla piyasaya sunulması şart değildir. Karıştırılma olasılığı sonucuna varabilmek için, ilgili malların bir şekilde bağlantılı olması ve/veya bu mallarla karşılaşacak aynı kişilerin, malların pazarlanmasıyla ilgili koşullar ve faaliyetler çerçevesinde,   markaların benzerliği nedeniyle, malların aynı kaynaktan geldiği yanlış algısına kapılması yeterlidir. Mesele, alıcıların malları karıştırması değil, malların ticari kaynağına ilişkin karıştırılma olasılığının ortaya çıkıp çıkmamasıdır. Eğer, mallar, nitelikleri itibarıyla tamamlayıcıysa veya birlikte kullanılıyorsa, bu bağlantı karıştırılma olasılığının varlığını destekleyebilir. Başvuru sahibinin itirazı, başvuru kapsamında bulunan tıbbi rehber kılıflar malı ile ret gerekçesi markalar kapsamında bulunan kateterler malının benzerliği konusunda herhangi bir karşı argüman içermemektedir. Temyiz Kurulu, başvuru kapsamında bulunan tıbbi rehber kılıflar ile ret gerekçesi markalar kapsamında bulunan kateterler mallarının yakından ilişkili mallar olduğu görüşündedir ve bu bağlamda uzmanın malların benzer olduğu yönündeki tespiti Kurulca da haklı görülmüştür.

 

Başvuru sahibinin itirazı, esasen markaların benzerliği yönündeki tespite ve o tespitin yanlışlanmasına yöneliktir. İnceleme konusu markalar şekilden ibaret olduklarından, markaların benzerliği hususu görsel benzerlik esas alınarak değerlendirilmelidir.

 

Temyiz Kurulu, benzerlik incelemesini, ret gerekçesi markalardan başvuruyla en yüksek derecede benzerlik arz eden markayı (önceki sayfalarda görsellerine yer verilen 3 markadan en üstte yer alanı) esas alarak gerçekleştirmiştir. Başvuru ile belirtilen marka benzer bulunsa da bulunmasa da, diğer 2 marka bakımından ayrıca değerlendirilme yapılmayacaktır.

 

Renk markaları karşılaştırılırken, markaların yanyana konulması suretiyle birbirlerinden ayırt edilip edilmedikleri değil, markaların görünümleri ve bütünsel olarak bıraktıkları izlenim itibarıyla malların kaynağına ilişkin karıştırmaya imkan verecek derecede benzer olup olmadıkları değerlendirilmelidir.

 

A.B.D. marka mevzuatına göre, renk markaları için başvuruda bulunulurken, talep konusu rengin adının belirtilmesi zorunludur, başvuru sahibi buna ek olarak, ticari renk sınıflandırmalarından birisine referansta bulunarak, talep konusu rengi bu yolla da tanımlayabilir.

 

İnceleme konusu başvuruyu oluşturan renk, marka tarifnamesinde “yeşilimsi mavi (teal)” rengi olarak tanımlanmıştır, buna karşın ret gerekçesi marka tarifnamesinde “mavi (blue)” renk olarak belirtilmiştir.

 

Temyiz Kurulu, ret gerekçesi markada “mavi” rengin, mavinin herhangi bir tonuna indirgenmemiş olmasından hareketle, mavi rengin tüm tonlarını kapsadığını, dolayısıyla “yeşilimsi mavi (teal)” rengini de kapsadığını belirlemiştir. Bu çerçevede, Temyiz Kuruluna göre, markalar kapsamındaki mallar da dikkate alındığında, tescilli marka sahibinin “mavi” rengi ile başvuru sahibinin “yeşilimsi mavi” rengi, renk olarak benzerdir. Başvuru sahibinin “yeşilimsi mavi” renginin yarı şeffaf ve yanardöner olması karıştırılma olasılığı incelemesi bakımından markalar arasında anlamlı bir farklılık arz etmemektedir. Malların birbiriyle yakın bağlantısı da göz önüne alındığında, markalar arasındaki görsel benzerlik Temyiz Kurulunu markaların ticari algı açısından bütünsel benzerlik oluşturduğu sonucuna götürmektedir.

 

Başvuru kapsamındaki malların tüketicileri bu malları satın alırken belirli derecede özen gösterse de, benzer markaları ve yakından ilişkili malları içeren hallerde, sofistike tüketicilerin de malların ticari kaynağı konusunda yanılması mümkündür. Belirtilen nedenlerle, Temyiz Kurulu, markaların ve malların benzerlik derecesi dikkate alındığında, bu benzerlik derecesinin, sofistike tüketiciler ve dikkatli alım kararı faktörlerine göre ağır bastığı görüşündedir. Kaldı ki, başvuru sahibi, ilgili alıcıların bilgili ve sofistike kullanıcılar olduğu yönünde argümanlar öne sürmemiştir.

 

Başvuru sahibinin, başvuru ve ret konusu markaların piyasada 18 yıldır karıştırılmadan birlikte var olduğu yönündeki iddiası, resen reddedilen başvuru hakkındaki kararın değiştirilmesi için yeterli görülmemiştir. Şöyle ki, fiili karıştırılmaya ilişkin ispatlanamamış iddiaların kanıt oluşturma gücü sınırlıdır.

 

Temyiz Kurulu yukarıda detaylı olarak açıklanan nedenlerle USPTO uzmanının ret kararını yerinde bulmuş ve onamıştır.

 

Buna karşın, Temyiz Kurulu, başvuru sahibinin bazı kaygılarını paylaşmaktadır ve kararın son kısmında bu konuda açıklama yapma ihtiyacı hissetmiştir. Temyiz Kuruluna göre bu karar, tek bir rengi tescil ettiren bir kişinin diğer kişilerin, benzer renkler dahil olmak üzere başka renkleri tescil ettirmesini engelleyebileceği anlamına gelmemektedir. İncelenen vakada, Kurulun bu yönde karar almasının nedeni, ret gerekçesi markanın “mavi” şeklinde tarif edilerek tescil edilmesidir. Önceki marka bu şekilde tarif edildikten sonra Kurul, bu tanımı “mavi” renk kapsamına giren her tonu içerir biçimde değerlendirmiştir. Başvuru sahibi, ret kararının ardından, itirazıyla eş zamanlı olarak, önceki markanın tarifindeki çok geniş kapsamlı “mavi” tabirinin sınırlandırılmasını talep edebilecekken bu yöntemi kullanmayı tercih etmemiştir. Eğer başvuru sahibi bu yolu kullansaydı ve talebi haklı bulunsaydı, ret gerekçesi marka mavinin başka bir tonu olarak yeniden tanımlanabilecek ve bunun sonucunda markaların benzer olmadığı sonucuna ulaşılabilmesi mümkün olacaktı. Kararda son olarak, renk markalarının, ret gerekçesi markanın tescil edildiği biçimde tescilinin şu anda mümkün olmadığı, renk markalarının tescil edilmesi için şu anda markanın renkli çizimine yer verilmesi gerektiği belirtilmiştir.

 

Kararı okuduktan sonra, kendi adıma vardığım sonuç, Temyiz Kurulunun kendisinin de verdiği ret kararından çok tatmin olmadığı ve ret kararı verilmesinin asıl nedenini, önceki tarihli ret gerekçesi markanın “mavi” renk şeklinde çok geniş bir renk tanımlamasıyla tescil edilmesi olarak açıkladığıdır. Bu haliyle karar, kabul edilmeyen itirazın, ne şekilde yapılsaydı kabul edilmiş olabileceği hakkında, başvuru sahibine yol göstermiş olması bakımından da ilgi çekici niteliktedir.

 

Önder Erol Ünsal
Mayıs 2014
unsalonderol@gmail.com  

A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Kararları ve Uygulaması, Marka Mutlak Ret Nedenleri

USPTO Temyiz Kurulu “SpiderGraph” Kararı – Başvuru Sahibinin Önceki Tarihli Tescilli Markasının Yeni Başvuruların İncelenmesine Etkisi

spidergraph

 

Önceden tescil edilmiş bir markanın aynısının, aynı mallar veya hizmetler için bir kez daha tescil başvurusunun yapılması halinde, bu işaretin marka olamayacağı gerekçesiyle mutlak ret nedenleri kapsamında reddedilip edilemeyeceği, Türkiye’de tartışılagelen bir konudur. Tescilli markanın sahipleri bu konuda, inceleme ofisinin önceden tescil ettiği markayı halihazırda incelemiş olduğunu, kamu otoritesinin işlemlerinde süreklilik ve istikrarın esas olduğunu, kanunlar değişmediği sürece önceden tescil edilmiş marka hakkında ret kararı verilmesinin mümkün olmadığını, marka sahibinin müktesep hakkının ortaya çıktığını öne sürmekte ve bu tip başvuruların reddedilmemesi gerektiğini öne sürmektedir. Buna karşın, inceleme ofisinin bu konudaki bakış açısı genellikle, önceki incelemede tespit edilemeyen hususların yeni incelemede tespit edilmesinin mümkün olması nedeniyle bu tip başvuruların reddedilebileceği yönündedir.

 

Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Temyiz Kurulu, 20 Mayıs 2014 tarihinde verdiği yeni bir kararda bu konuda açık tespitlere yer vermiştir.

 

“SpiderGraph” kelimesinin tescil edilmesi talebiyle 2011 yılında yapılan başvurunun mal listesi kapsamında 16. sınıfa dahil “Basılı malzemeler, yani karar verme süreçlerinde alternatiflerin karşılaştırmasında ve analizinde kullanım amaçlı basılı grafikler ve tablolar.” malı yer almaktadır. USPTO uzmanı başvuruyu tanımlayıcılık gerekçesiyle reddeder. Ret kararının gerekçesi, uzmanın “spidergraph” ibaresinin anlamını takip eden şekilde belirlemesidir: “Radar grafiği şeklinde de bilinen “spider graph” terimi, verileri seri halindeki çubuklar ya da radyanlar halinde gösteren (her çubuk ölçümü istenen bir bileşeni simgelemektedir)bir tür özel grafik anlamına gelmektedir.” Uzman, bu anlam ve benzer içerikteki diğer tespitler ışığında, “spider graph” teriminin başvuru kapsamındaki “Basılı malzemeler, yani karar verme süreçlerinde alternatiflerin karşılaştırmasında ve analizinde kullanım amaçlı basılı grafikler ve tablolar.” malı bakımından doğrudan tanımlayıcı olduğu görüşündedir.

 

Başvuru sahibi bu karara karşı itiraz eder ve itiraz USPTO Temyiz Kurulu tarafından incelenir. Başvuru sahibi, itirazında diğer gerekçelerin yanısıra “spidergraph” markasının aynısının kendisi adına aynı mallar için 2003 yılında USPTO tarafından tescil edilmiş olduğunu öne sürmektedir. 2003 yılında tescil edilen marka, 2009 yılında kullanıma ilişkin beyanın gerçekleştirilmemesi nedeniyle iptal edilmiş olsa da, bu durum aynı markanın USPTO tarafından aynı mallar için tescil edilmiş olması durumunu değiştirmemektedir.

 

USPTO Temyiz Kurulu, başvuru sahibinin önceden tescil edilmiş markasına dayalı itirazını kabul etmez, Temyiz Kurulunun konu hakkındaki gerekçeleri takip eden biçimdedir:

 

“Bir terim başlangıçta veya kabul edildiği anda başvuru kapsamındaki mallar veya hizmetler bakımından tanımlayıcı anlamı bulunmayan veya sadece çağrıştırıcı nitelikte olabilir, bununla birlikte sonradan başlayan ve süregelen tanımlayıcı kullanım nedeniyle, terim ayırt edici ve ticari kaynak belirten özelliklerini kaybedebilir ve bunun sonucunda kamunun ilgili kesimi tarafından kullanıma konu mallar bakımından ayırt edici olmayan ve tanımlayıcı bir işaret olarak algılanır hale gelebilir (bkz. Digital Research, Inc. 4 USPQ2d 1242, 1243 (TTAB 1987), Int’l Spike, Inc. 190 USPQ 505, 507 (TTAB 1976)). Bunun ötesinde Kurul, inceleme uzmanlarının önceki kararlarıyla bağlı değildir. Daha önceden çok kez her vakanın kendi özel şartları çerçevesinde karara bağlanması gerektiği belirtilmiştir. Önceki tescillerin başvuruyla benzer özellikleri bulunsa da, USPTO’nun önceki markaları kabul etmesi Temyiz Kurulunu veya mahkemeyi bağlamayacaktır (Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Inc., 828 F.2d 1567, 4 USPQ2d 1141, 1142 (Fed. Cir. 1987) Bütün bunların ışığında, başvuru sahibinin markasının tescil edilebilirliğinin, diğer tescilli markaların varlığına dayalı olarak değil, incelenen başvuruya ilişkin kayıtlara dayalı olarak, markanın kendi şartları çerçevesinde değerlendirilmesi gerekmektedir. İptal edilen tescil edilmiş marka, yalnızca markanın tescil edilmiş olduğunu gösteren bir kanıt niteliğindedir ve başvuru sahibine Marka Kanunu çerçevesinde herhangi bir yasal hak sağlamamaktadır (Anderson, Clayton and Co. v. Krier., 478 F.2d 1246, 178 USPQ 46, 47 (CCPA 1973)). Tescilli markanın sağladığı yasal haklar tescilli marka iptal edildiğinde ortadan kalkar (Brown-Forman Corp., 81 USPQ2d 1284, 1286 n.3 (TTAB ‘006); Phillips-Van Heusen Corp., 63 USPQ2d 1047, 1048 n.2 (TTAB 2002)).”

 

USPTO Temyiz Kurulu, yukarıda yer verilen içtihat ve tespitleri esas alarak, başvuru sahibinin markasının, USPTO tarafından aynı mallar için önceden tescil edilmiş olması gerekçesine dayalı itirazı reddeder. Takiben, tanımlayıcılık gerekçeli ret kararının yerindeliği değerlendirilir ve uzmanın tanımlayıcılık gerekçeli ret kararının başvuru kapsamındaki mallar bakımından yerinde olduğu kanaatine varılması nedeniyle, başvuru sahibinin bu yöndeki itirazı da reddedilir.

 

Karar içeriğinde son olarak değerlendirilen husus, başvuru sahibinin itiraz dilekçesinde inceleme uzmanına yönelttiği kişisel saldırı niteliğindeki ifadelerdir. Aynı konu hakkında USPTO Temyiz Kurulunun değerlendirmesini daha önce “İtiraz Dilekçesinde İnceleme Uzmanına Kişisel Saldırıda Bulunulması ve Ahlaka Aykırı Markaların Değerlendirilmesi – USPTO Temyiz Kurulu “FOK’N HURTS” Kararı – http://wp.me/p43tJx-bB)” yazımızda aktarmıştık. USPTO, belirtilen kararda yer verdiği tespitleri bu kararda da tekrarlamıştır:

 

“… Bununla birlikte açık olarak belirtmek gerekirse, başvuru sahibinin yorumları itiraza ilişkin incelememizde herhangi bir etkiye sahip olmamıştır. Başvuru sahibinin Kurul incelemesi esnasında kullandığı ifadelerin çoğunluğu, uzmanın bilgisine ve teknik konuları anlama kapasitesine yönelik saldırılardır. Bu saldırıların çoğunluğuna itiraz dilekçesinde de rastlanılmıştır. Bu aşamada, başvuru sahibinin ifadelerinin başvurunun esasa ilişkin değerlendirmesini etkilemediğini söylemek yeterli olacaktır. USPTO ve Temyiz Kurulu, vekil tarafından temsil edilen veya işlemlerini kendi adına yürüten tarafların tümünün işlemlerini terbiyeli ve nezakete uygun biçimde sürdürmesini şart koşmaktadır. Başvuru sahibi USPTO’yla gelecekte gerçekleşecek her tür iletişiminde, USPTO personeline yönelik şahsi saldırılardan kaçınmalıdır.”

 

Sitede daha önce yayınladığımız “A.B.D. Uygulamasında Marka Sahibinin Önceki Tarihli Aynı Markalarının İncelemeye Etkisi Nedir? – veya – A.B.D. Uygulamasında Müktesep Haktan Bahsetmek Mümkün müdür? – http://wp.me/p43tJx-b3”; “Morehouse Savunması – A.B.D. Uygulamasında Çok Taraflı İşlemlerde Marka Sahibinin Önceki Tarihli Aynı Markalarının İncelemeye Etkisi – http://wp.me/p43tJx-b7” başlıklı yazılarda, USPTO uygulamasında başvuru sahibinin önceki tarihli markalarının yeni başvuruların incelenmesine etkisi hususundaki düzenlemeleri detaylı olarak aktarmaya gayret etmiştik. Bu kısa yazıda yer verdiğimiz yeni tarihli “Spidergraph” kararı ise, konu hakkındaki yeni tarihli bir kararı ve USPTO Temyiz Kurulu değerlendirmesini aktarmaktadır. Başvuru sahibinin önceki tarihli tescilli markalarının yeni başvuruların incelenmesine etkisi hususu, Türkiye’de de sıklıkla tartışılan bir konu olduğundan, konu hakkında yurtdışındaki değerlendirmelerin ve yeni tarihli kararların okuyucuların dikkatine sunulması kanaatimizce önem arz etmektedir.

 

Önder Erol Ünsal

Mayıs 2014

unsalonderol@gmail.com

A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Kararları ve Uygulaması, Haberler ve Gündem, Marka Mutlak Ret Nedenleri

“Stop the Islamisation of America” Marka Tescil Başvurusu – Halkın Bir Bölümünü Aşağılayıcı Markalar Hakkında USPTO Temyiz Kurulu ve Federal Daire Temyiz Mahkemesi Kararları

handsbanner

 

A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Temyiz Kurulu tarafından 2013 yılında “Stop the Islamisation of America” başvurusu hakkında verilen ret kararı, A.B.D. Federal Daire Temyiz Mahkemesi’nin 13/05/2014 tarihli kararı ile onandı.

 

Mahkeme kararına konu başvuru hakkındaki süreçler ve kararın içeriği bu yazı boyunca açıklanmaya çalışılacaktır.

 

Şubat 2010’da “Stop the Islamisation of America” kelime unsurlarından müteşekkil bir marka başvurusunun tescili amacıyla USPTO’ya başvuruda bulunulur. Türkçe’ye “Amerika’nın İslamlaşmasını Durdurun” şeklinde çevrilmesi mümkün başvurunun kapsamında “Terörizmin anlaşılması ve önlenmesi hakkında bilgi sağlanması.” hizmetleri yer almaktadır.

 

USPTO uzmanı, başvuruyu A.B.D. Marka Kanununun 2(a) maddesi uyarınca, başvurunun Müslümanları aşağılayıcı içerikte olması nedeniyle reddeder. A.B.D. Marka Kanunu madde 2(a)’da sayılan ret hallerinden birisi; “yaşayan veya ölü kişileri, kurumları, inançları veya ulusal sembolleri aşağılayan veya onlara yönelik hakaret içeren veya itibarsızlaştıran içeriğe sahip markaların reddedileceği” içeriğine karşılık gelmektedir.

 

Başvuru sahibinin ret kararına karşı yaptığı itiraz, öncelikli olarak USPTO Temyiz Kurulu’nda görüşülür ve Temyiz Kurulu, uzman tarafından verilen ret kararını onar. USPTO Temyiz Kurulu kararı aşağıdaki tespitleri içermektedir:

 

“Stop the Islamisation of America” ibareli başvuru hakkında A.B.D. Marka Kanununun 2(a) maddesi uyarınca verilen ret kararı, başvurunun Amerikalı Müslümanları aşağılayıcı içerikte olması gerekçesine dayanmaktadır. Bir başvurunun madde 2(a) çerçevesinde, yaşayan veya ölü kişileri, kurumları, inançları veya ulusal sembolleri aşağılar içerikte olup olmadığı değerlendirilirken uygulanacak test, Kurul tarafından önceden verilen ”re Lebanese Arak Corp.” kararında takip eden şekilde belirlenmiştir:

 

 

  1. İnceleme konusu işaretin muhtemel anlamları nedir? Bu anlam tespit edilirken, sözlük anlamının yanısıra, inceleme konusu işaretin markadaki diğer unsurlarla ilişkisi, malların veya hizmetlerin niteliği ve markanın, mallara ve hizmetlere ilişkin olarak piyasada ne şekilde kullanılacağı da dikkate alınmalıdır. 
  2. Tespit edilen anlamın, tanımlanabilir kişilere, kurumlara, inançlara veya ulusal sembollere ilişkin olduğu belirlenirse, bu anlam ilişkili olduğu grubun önemli bir kısmını aşağılar nitelikte midir?

 

Yazının başında belirtildiği üzere, “Islamisation” terimi “İslamlaşma” anlamına gelmektedir. Başvuru sahibi, başvurusunda terimin yalnızca politik anlamına referansta bulunduğunu, bu anlamıyla “İslamlaşma” teriminin mevcut kanunları İslam dinine ait hukukla değiştirme amaçlı politik ve askeri bir süreci işaret ettiğini, bu hususta çok sayıda kanıt bulunduğunu, incelemede bu kanıtların göz ardı edildiğini, dolayısıyla ret kararının yerinde olmadığını iddia etmektedir.

 

USPTO Temyiz Kurulu başvuru sahibinin bu yöndeki tespitlerine katılmamaktadır. Şöyle ki, başvuruya konu terimin sözlük anlamları ve kullanımı esas alındığında, ret kararını veren uzmanca da belirtildiği üzere, başvuru, terörizmle bağlantılı yıldırıcı tehditleri ve vahşeti önlemek için İslamiyet’e geçişin (din değiştirmenin) ve uyumun durdurulması gerektiğini ifade etmektedir. Başvuru sahibinin internet sitesi bu içerikte çok sayıda kanıt, makale ve yorum içermektedir. Bu kanıtların tamamı, başvurunun inceleme uzmanınca da belirtildiği üzere, “Amerika’da terörizmi yok etmek amacıyla İslamiyet’e geçişin veya ona uyum sağlamanın durdurmak” anlamına karşılık geldiğini göstermektedir.

 

Başvuru sahibi, “İslamlaşma” teriminin politik anlamından hareket ettiğini, kanunlara uyan ve vatansever Müslümanların bu anlamdan dolayı aşağılanmayacağını ifade ettiği etse de, Kurul bu argümanı yerinde bulmamıştır. Şöyle ki, Müslümanların önemli bir kesiminin başvuruyu bu şekilde algılayacağını gösteren hiçbir kanıt bulunmamaktadır ve “Islamisation” teriminin daha genel ve bilinen bir anlamı bulunmaktadır. Müslüman olmayan nüfus terimi, “İslamiyet’e geçiş” anlamına gelen daha genel anlamıyla algılar ve başvuruyu “Amerika’da İslam’ın yayılmasını engelleyin” şeklinde değerlendirirse, bu durum, terimi ne şekilde algıladıklarından bağımsız olarak, Müslümanların önemli kesimini rahatsız edecektir. Başvuruda yer alan “durdurmak” anlamına gelen, “Stop” kelimesi de, başvuruya olumsuz bir ton yüklemekte ve İslamlaşma’nın arzu edilmeyen ve Amerika’da sona erdirilmesi gereken bir husus olduğu intibaını uyandırmaktadır.

 

Sonuç olarak, USPTO Temyiz Kuruluna göre, “Stop the Islamisation of America” markasının başvuru kapsamındaki hizmetler için kullanımı, Amerika’daki Müslümanların önemli bir kesimi bakımından küçük düşürücü nitelikte olacaktır ve bu nedenle başvuru hakkında verilen ret kararı yerindedir.

 

Başvuru sahibinin bir diğer itiraz gerekçesi ise ret kararıyla “ifade özgürlüğünün” sınırlandırılmış olmasıdır. USPTO Temyiz Kurulu, bu argümanı da kabul etmemiştir. Şöyle ki, başvuru sahibinin markasının reddedilmesine yönelik karar, başvurunun tescil edilmemesine yöneliktir ve başvurunun kullanılmasına engel teşkil etmemektedir. Benzer şekilde ret kararı, başvuru sahibinin fikirlerini veya bakış açısını açıklamasına yönelik herhangi bir engel veya sınır getirmediği gibi, ifade şekline ilişkin somut bir engelleme de içermemektedir.

 

Başvuru sahibi yukarıda detaylı olarak açıklanan gerekçelerle verilen USPTO Temyiz Kurulu kararına karşı dava açmıştır. Davayı gören A.B.D. Federal Daire Temyiz Mahkemesi 13/05/2014 tarihli kararı ile başvuru hakkında verilen ret kararını onamıştır. Karar içeriğinde genel olarak Temyiz Kurulu tespitleri sıralanarak bunların yerinde olduğu belirtilmiş ve başvuru sahibinin, Temyiz Kurulu nezdinde öne sürüp mahkeme önünde tekrarladığı iddialar, Temyiz Kurulu argümanlarının yerindeliği karşısında kabul edilmemiştir. Dolayısıyla, yazının önceki bölümlerinde özetlenen argümanlar burada bir kez daha tekrar edilmeyecektir.

 

Yazar, başvuru hakkından A.B.D. federal organlarınca verilen ret kararlarını değerlendirirken okuyucuların kendilerini yerel düzeydeki siyasi görüşlerinden soyutlamaları ve A.B.D. siyasi atmosferi dikkate almaları gerektiği görüşündedir. Özellikle, 11 Eylül sonrası, A.B.D. başta olmak üzere, Batı toplumlarında İslam karşıtı siyasi hareketlerin popülarite ve azımsanmayacak derecede yandaş kazandığı açıktır. Bu hareketlerin hedefinde yer alan kişiler ise siyasi görüşlerine bakılmaksızın İslamiyetle ilişkilendirilen ülkelerin (Türkiye dahil) vatandaşlarıdır. “Terörizmin anlaşılması ve önlenmesi hakkında bilgi sağlanması.” hizmetlerini içeren “Stop the Islamisation of America” başvurusu hakkında sırasıyla USPTO, USPTO Temyiz Kurulu ve A.B.D. Federal Daire Temyiz Mahkemesi tarafından verilen ret kararları, kanaatimizce ayrımcılığa ve ötekileştirmeye karşı A.B.D. federal kurumlarınca verilen ciddiye alınması gereken yanıtlar niteliğindedir. Marka tescili süreçlerinin ve incelemesinin genel hatları ve amaçları itibarıyla, politik konularla bağlantısı bulunmamakla birlikte, devlet aygıtının genel atmosferini yansıtması bağlamında dikkate alınması gereken doneleri içerdiği şüphesizdir. Bu bağlamda, ayrımcı ve ötekileştirici, “Stop the Islamisation of America” başvurusu hakkında A.B.D. makamları tarafından verilen ret karar(lar)ının kanaatimizce önemsenmesi gerekmektedir.

 

Merak edenlerin USPTO Temyiz Kurulu kararına http://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/ttabvue-77940879-EXA-15.pdf bağlantısından; Federal Daire Temyiz Mahkemesi kararına ise http://home.comcast.net/~jlw28129/Geller.pdf bağlantısından erişmesi mümkündür.

 

Önder Erol Ünsal

Mayıs 2014

unsalonderol@gmail.com

A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Kararları ve Uygulaması, Haberler ve Gündem, Marka Mutlak Ret Nedenleri

İtiraz Dilekçesinde İnceleme Uzmanına Kişisel Saldırıda Bulunulması ve Ahlaka Aykırı Markaların Değerlendirilmesi – USPTO Temyiz Kurulu “FOK’N HURTS” Kararı

fokn-hurts-85748810

 

“FICKEN” kelimesinin ahlaka aykırı anlamı nedeniyle marka olarak tescil edilemeyeceği hükmünü içeren Adalet Divanı Genel Mahkemesi kararını aktardığımız yazının üzerinden henüz bir ay geçmeden bu kez A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USTPO)’nin Mart 2014 tarihli “FOK’N HURTS” kararı hakkında açıklamalarda bulunacağız. Bu durum yazarın kafayı “ficken” veya benzeri anlama gelen terimlerle bozmasından değil, tesadüften kaynaklanmaktadır. Şöyle ki, bu yazıda ahlaka aykırılık veya USPTO terimleriyle ifade edilecek olursa utanç verici içerik nedeniyle reddedilen “FOK’N HURTS” markasının neden bu şekilde değerlendirildiği açıklanmakla kalmayacak, aynı zamanda, başvuru sahibinin itiraz dilekçesinde yer verdiği karar uzmanına kişisel saldırı niteliğindeki ifadeler ve bu ifadelere karşı USPTO Temyiz Kurulunca verilen yanıt aktarılacaktır. Kararı orijinal metninden okumak isteyenler http://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/ttabvue-85748810-EXA-10.pdf linkini kullanabilir.

 

Vaka kısaca açıklanacak olursa, “FOK’N HURTS” teriminin “şok tabancaları” için tescil edilmesi için amacıyla USPTO’ya başvuruda bulunulur ve USPTO uzmanı, “FOK’N HURTS” teriminin ahlaka aykırı ve utanç verici içeriği nedeniyle başvuruyu Marka Kanunu madde 2(a) uyarınca reddeder.

 

Başvuru sahibi karara karşı itiraz eder ve bu itiraz USPTO Temyiz Kurulu tarafından incelenir. USPTO Temyiz Kurulu kararında esasen iki konu değerlendirilmiştir: Ahlaka aykırılık yönündeki kararın yerindeliği ve itiraz dilekçesinde ve önceki yazışmalarda başvuru sahibi tarafından inceleme uzmanına yöneltilen kişisel suçlamalar. Bu yazıda her iki konu hakkında USPTO Temyiz Kurulu tarafından yapılan değerlendirmeler kısaca aktarılacaktır:

 

A.B.D. Marka Kanunu madde 2(a), “Ahlaka aykırı, yanıltıcı veya utanç verici içerikten oluşan veya bu içeriği kapsayan markalar”ın tescil edilmeyeceği hükmünü içermektedir. Ahlaka aykırı veya utanç verici içerik zaman içerisinde değişebilir ve içtihat haline gelen bir kararda Federal Mahkemece belirtildiği üzere “Sürekli değişen sosyal tutumlar ve duyarlılıklar hakkında dikkatli olmak gerekmektedir.” Federal Mahkeme aynı kararında, bugünün utanç verici içeriğinin yarın muğlak bir içerik haline gelebileceğini, bugün haberler ve sosyal medya aracılığıyla gösterildiği haliyle popüler hale gelen şiddet ve cinsellik derecesinin bir kuşak önceki ortalama halk kitlesini dehşet içerisinde bırakabileceğini belirtmiştir. Sosyal gelişim bu şekilde devam etse de, Marka Kanunu madde 2(a) kapsamında ret kararları tutarlılık göstermeye devam etmiştir.

 

USPTO’nun bu madde kapsamında ret kararı verebilmesi için, ofisin başvuruya konu markanın “hakikat, namus veya görgü algıları bakımından şok edici olduğunu; yüz kızartıcı, hakaret içeren, itibarsızlaştırıcı veya vicdan ve ahlaki duygular açısından incitici olduğunu veya suçlayıcı ifadeleri dile getirdiğini” göstermesi gerekmektedir. Bu bağlamda, özellikle incelenen vakada kullanılabileceği haliyle, ofisin markanın müstehcen olduğunu göstererek markanın utanç verici içeriğini ispatlaması gerekmektedir. Bu tespitin, günümüze ait tutumlar, başvuru kapsamındaki mallara ilişkin pazar dikkat alınarak ve her zaman çoğunluk açısından değil, kamu genelinin hatırı sayılır orandaki bir kısmı bakımından yapılması gerekmektedir. Başvuruya konu terimin, kamunun hatırı sayılır kısmı tarafından müstehcen içerikteki sözlük anlamıyla algılanacağı hallerde marka tescil edilebilir nitelikte değildir. Başvuru sahibinin markanın mizahi olarak algılanması niyetinde olması veya bazı kişilerin markayı gerçekten mizahi bulması incelemenin esasını etkiler mahiyette değildir.

 

Başvuruyu oluşturan kelimelerden “hurts” ibaresi “acıtmak” anlamına gelen “hurt” fiilinin çekilmiş halidir. Başvurunun diğer kelime unsuru olan “fok” kelimesi ise sözlüklerde “fuck” kelimesi ile eşanlamlı bir argo kelime olarak belirtilmiştir. “Fuck” kelimesinin anlamına bu yazıda yer verilemeyecek olmakla birlikte, bu kelimenin Türkiye’de dahi argo ve kaba cinsel içerikli anlamıyla bilindiği belirtilmektedir. “Fok’n” terimi ise argoda ve sokak ağzında “fucking” kelimesiyle aynı anlamda kullanılmaktadır ve bu husus inceleme uzmanınca çok sayıda kanıt kullanılarak gösterilmiştir. “FOK’N HURTS” tabiri Türkçe’ye çevrilecek olursa en terbiylei çeviri muhtemelen “Kahrolası acıtıyor” şeklinde olacaktır, buna ilaveten çevirinin çok daha kaba kelimelerle yapılması da mümkündür. Temyiz Kurulu, USPTO inceleme uzmanının yaptığı değerlendirmeyi yerinde bulmuş ve “FOK’N HURTS” tabirinin içerisinde “fucking” anlamına gelen “fok’n” terimini içermesi nedeniyle, başvuruyu utanç verici içerikte değerlendirmiş ve madde 2(a) uyarınca verilen ret kararını yerinde görmüştür.

 

USPTO Temyiz Kurulu kararı bu ana kadar çok ilginç veya sıradışı bir nitelik taşımamakla birlikte, kararı bu satırların yazarı bakımından ilgi çekici hale getiren husus, itiraz dilekçesinde ve önceki yazışmalarda, başvuru sahibince inceleme uzmanına karşı yöneltilen suçlamalar ve bu suçlamalara karşı Temyiz Kurulunca verilen yanıttır.

 

Başvuru sahibi ret kararına karşı sunduğu görüşte “FOK’N ibaresinin anlamlı bir kelime olmadığını, 1927 yılından kalma bir mahkeme kararına atıfta bulunulmasının yerinde olmadığını, 1927 yılından kalma bir mahkeme kararına atıfta bulunmak yerine gazete okumanın, internet kullanmanın veya pencereden dışarı bakmanın yerinde olduğunu, ülkenin 1927 yılındaki ülkeyle aynı olmadığını, 1927 yılından kalma bir zihniyetle başvurusunun değerlendirilmesinin absürt olduğunu, Temyiz Kurulunun başvurusunu sağduyuyla inceleyeceğini umduğunu, başvurunun incitici olmadığını, tersine komik ve hatırlanmayı sağlar içerikte olduğunu, kendi başvurusu reddedilirse tescil edilmiş benzer nitelikteki markaların da iptal edilmesi gerektiğini, diğer markalar nasıl tescil edildiyse kendi markasının da tescil edilmesi gerektiğini, diğer durumda tarafsızlık ilkesinin çiğneneceğini ve ayrımcılık yapılmış olacağını” öne sürmektedir. Buna ilaveten, Markalar Birim Yöneticisine gönderdiği bir diğer mektupta ve karşı görüş yazısında, “ret kararının saçma olduğunu, ret kararının ilk dili İngilizce olmayan bir uzman tarafından verilmesinin kendisini gücendirdiğini, inceleme uzmanının yeteneksizliği nedeniyle şuana dek ödediği ücretlerin iade edilmesi gerektiğini, inceleme uzmanının bu iş yerine bina sorumluluğu (hademelik) yapmasının daha uygun olacağını (bunu söylerken incittiği hademelerden özür dilediğini ayrıca belirtmiştir), kendisinin işini geliştirmeye ve yaratıcı fikirlerini korumaya çalışan bir işkadını olduğunu, 17 trilyon dolarlık bir ulusal borç mevcutken USPTO’nun girişimcileri cesaretlendirmek yerine bu tip bir muamele yapmasının yerinde olmadığını” belirtmektedir.

 

USPTO Temyiz Kurulunun bu iddia ve suçlamalar karşısındaki yanıtına geçmeden önce, inceleme uzmanının soyisminin yabancı kökenli bir A.B.D. vatandaşı izlenimini verdiğini, karar içerisinde yer verilen ve bizim de yazıda atıfta bulunduğumuz içtihat haline gelmiş Federal Mahkeme kararının 1927 tarihli olduğunu belirtmek yerinde olacaktır.

 

Temyiz Kurulu, başvuru sahibince öne sürülen eşdeğer tescilli markalar argümanının yerinde bulmamıştır, şöyle ki, bu markalardan hiçbirisi “fok’n (veya fok)” kelimesini içermemektedir ve farklı kelimelerden müteşekkil markaların tescil edilmiş olması, kamunun “FOK’N” terimi hakkındaki algısını değiştirecek bir husus değildir. Buna ilaveten, yerleşik içtihatta belirtildiği üzere, “Önceden tescil edilmiş üçüncü kişilere ait markaların hepsinin aslında reddedilmiş olması gerekse de, bu tip hatalar USPTO’nun başvuru sahibinin uygun olmayan markalarını kabul etmesini sağlamayacaktır.” veya “Önceki tarihli bazı tescilli markalar incelenen başvuruyla benzer özellikler içerse de, USPTO’nun bu markaları tescil etmiş olması, Temyiz Kurulunu veya Mahkemeleri bu tip markaların kabul edilmesi konusunda bağlamaz.”

 

Buna ilaveten, Temyiz Kurulu, başvuru sahibinin inceleme uzmanına yönelik kişisel saldırıları görmezden gelmesi ve bunları yanıt vermemesi halinde ihmalkar davranacağını belirtmiştir: “Başvuru sahibinin (inceleme uzmanına kişisel saldırı içeren) yorumları, başvurusunun incelenmesinin esasına ilişkin herhangi bir katkı sağlamamıştır. USPTO ve Temyiz Kurulu, vekil tarafından temsil edilen veya işlemlerini kendi adına yürüten tarafların tümünün işlemlerini terbiyeli ve nezakete uygun biçimde sürdürmesini şart koşmaktadır. Başvuru sahibi USPTO’yla gelecekte gerçekleşecek her tür iletişiminde, USPTO personeline yönelik şahsi saldırılardan kaçınmalıdır.”

 

USPTO Temyiz Kurulu, yazı içeriğinde ayrıntılı olarak açıklanan nedenlerle “FOK’N HURTS” başvurusu hakkında verilen ret kararını yerinde bulmuştur. Bu karara karşı dava açılıp açılmayacağını bilmemekle birlikte, USPTO’nun karar içeriğinde yaptığı açıklamaların tatmin edici nitelikte olduğunu kendi adıma söyleyebilirim. Buna ilaveten, itirazda ve diğer yazışmalarda, başvuru sahibince inceleme uzmanına yöneltilen kişisel suçlamalara ve saldırıya ilişkin olarak USPTO Temyiz Kurulunun nezaketini kaybetmeden yanıt vermesinin de son derece yerinde olduğunu belirtmek yerinde olacaktır. Başvuru sahipleri, vekilleri ve inceleme ofisi personeli arasında gerçekleşecek sözlü ve yazılı iletişimin nezaket kuralları çerçevesinde gerçekleşmesi gerektiği açıktır. Bu konuda ölçülerin kimi zaman kaçtığı ise bilinen bir gerçektir. İletişimde nezaket dışına kayma çoğunlukla kişisel düzeydeki problemlerle ilgili olsa da, bunun süreklilik arz etmesi ve artan biçimde diğer tarafı yetersizlikle suçlayan mahiyete bürünmesi, muhtemelen iletişim kanallarının ve biçiminin kendisine ilişkin bir sıkıntıyı işaret etmektedir.

 

Okurken ve yazarken beni oldukça eğlendiren “FOK’N HURTS” kararının bana en çok anımsattığı şey ise, Robert de Niro ve Ben Stiller’in oynadığı “Meet the Parents” filminde Gaylord M. Focker (Ben Stiller) ile sevgilisinin babası Robert de Niro’nun tanışma sahneleri oldu. İlk izlediğimde pek de komik gelmeyen “Fockers” esprilerinin şu anda benim için daha anlaşılır hale geldiğini de ayrıca belirtmeliyim.

 

Önder Erol Ünsal

Nisan 2014

unsalonderol@gmail.com