Aylar: Haziran 2014

Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi “Aris” Kararı – Marka Sahibinin Önceki Tarihli Aynı Markalarının İncelemeye Etkisi (T-247/12)

Wrong-Right

 

IPR Gezgini’nde geçtiğimiz aylarda yayınladığım birkaç yazıda, marka hukukunda müktesep hak meselesi hakkında A.B.D. Patent ve Marka Ofisi uygulaması ve A.B.D. mahkeme kararları hakkında bilgi vermiştim.

 

Konu hakkındaki; “A.B.D. Uygulamasında Marka Sahibinin Önceki Tarihli Aynı Markalarının İncelemeye Etkisi Nedir? – veya – A.B.D. Uygulamasında Müktesep Haktan Bahsetmek Mümkün müdür?”, “Morehouse Savunması – A.B.D. Uygulamasında Çok Taraflı İşlemlerde Marka Sahibinin Önceki Tarihli Aynı Markalarının İncelemeye Etkisi Nedir? – veya – A.B.D. Uygulamasında Müktesep Haktan Bahsetmek Mümkün müdür? (2)”, “USPTO Temyiz Kurulu “SpiderGraph” Kararı – Başvuru Sahibinin Önceki Tarihli Tescilli Markasının Yeni Başvuruların İncelenmesine Etkisi” başlıklı yazılara sırasıyla http://wp.me/p43tJx-b3, http://wp.me/p43tJx-b7, http://wp.me/p43tJx-c3 bağlantılarından erişilmesi mümkündür.

 

Okumakta olduğunuz yazı, Avrupa Birliği Adalet Divanının Genel Mahkemesi’nin aynı konu hakkında değerlendirmelerde bulunduğu oldukça yeni bir kararı içermektedir. Yazımda algıda kolaylık amacıyla kısaca “müktesep hak” olarak andığım konu, ne Avrupa Birliği ne de A.B.D. mevzuatında veya uygulamasında, bu veya buna benzer bir başlık altında değerlendirilmiştir. Meselenin özünü, marka başvurusu sahibinin, yeni yaptığı başvuruyla, aynı veya çok benzer ve aynı veya benzer malları veya hizmetleri kapsayan önceki tarihli bir markaya sahip olması durumunda, yeni başvurunun reddedilip reddedilemeyeceği sorusu oluşturmaktadır.

 

Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi tarafından 20 Mayıs 2014 tarihinde verilen T-247/12 sayılı kararda, bu konuda bazı değerlendirmeler yer almaktadır ve aşağıda bu kararı anahatlarıyla paylaşmaya gayret edeceğim.

 

2008 yılında stilize biçimde yazılı “aris” markasının 36. sınıfa dahil “Sigortacılık hizmetleri” başta olmak üzere, anılan sınıftaki bazı hizmetler için tescil edilmesi amacıyla İç Pazarda Uyumlaştırma Ofisi (OHIM)’ne başvuruda bulunulur.

aris1

 

Başvuruda bulunan “Art Risk Insurance and Information Services Corp.” markalarını sonradan “Argo Group International Holdings Ltd.”ye devrettiğinden ve dava devralan firma tarafından açıldığından, yazı boyunca başvuru sahibi olarak anılacak firma “Argo Group International Holdings Ltd.” olacaktır.

 

Başvuru sahibi aynı zamanda OHIM’de 2005 yılında tescil edilmiş “aris” kelime markasının da sahibidir. Başvuru sahibi adına önceden tescilli “aris” markasının kapsamında 36. sınıfa dahil Sanat müzeleri, sanat kurumları, kültürel kurumlar, özel koleksiyoncular, sanatçılar ve sanat simsarları dahil olmak üzere sanat endüstrisi için risk yönetimi hizmetleri; güzel sanatlar, tarihi eserler, eski yapıtlar ve sanat endüstrisi için mülkiyet ve kaza sigortası hizmetleri.” bulunmaktadır.

 

Başvurunun yayınlanmasının ardından 1996 yılından bu yana Topluluk Markası (CTM) olarak tescilli “Arisa” markasına dayanan “Arisa Assurances SA” başvurunun ilanına karşı itiraz eder.

arisa1

 

İtiraz gerekçesi “arisa” markasının kapsamında 36. sınıfa dahil “Sigortacılık ve reasürans hizmetleri.” bulunmaktadır.

 

OHIM ilana itiraz birimi, inceleme sonucunda, başvuru ile itiraz gerekçesi marka arasında karıştırılma olasılığının ortaya çıkabileceği yönündeki tespitle itirazı kabul eder ve başvuru reddedilir. Başvuru sahibi bu karara karşı itiraz eder ve itiraz OHIM Temyiz Kurulu tarafından incelenir. OHIM Temyiz Kurulu, markalar arasında karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkabileceği yönündeki tespiti paylaşır ve aynı zamanda, başvuru sahibinin her iki markanın Avrupa Birliği’nde fiilen bir arada var olduğu yönündeki iddiasını haklı bulmaz. Bu çerçevede, başvurunun reddedilmesi yönündeki karar, OHIM Temyiz Kurulu’nca onanır.

 

Başvuru sahibi bu karara karşı dava açar ve dava, Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi tarafından görülür. Genel Mahkeme, dava hakkında 20/05/2014 tarihinde T-247/12 sayılı kararı verir. Karar içeriğinde yer alan dikkat çekici tespitler aşağıdaki şekildedir:

 

Genel Mahkeme, öncelikli olarak, davalının, davanın kabul edilmemesi gerektiği yönündeki iddiasını reddeder ve ardından davacının, Temyiz Kurulu’nun markaların benzer olduğu yönündeki tespitinin yerinde olmadığı argümanlarını inceler. Genel Mahkeme, inceleme sonucunda, markaların benzer olduğu yönündeki tespiti hukuken hatalı bulmaz ve davacının bu yöndeki iddiasını kabul etmez. Markaların benzerliğine yönelik değerlendirme bu yazının konusunu teşkil etmediğinden, bu konu hakkındaki detaylara girilmeyecektir.

 

Bu yazı kapsamında detayları verilecek değerlendirme, davacının markalar arasında karıştırılma olasılığının ortaya çıkmayacağı iddiasının dayanaklarından birisini teşkil eden davacının önceden tescilli markasının varlığı ve markaların piyasada fiilen birlikte var oldukları iddialarıdır.

 

Davacı, “aris” markasının kendisi adına önceden tescilli olmasından hareketle başvurusunun reddedilemeyeceğini öne sürmekte ve A.B.D.’nde kabul gören “Morehouse savunması” ilkesinin kendi markası için uygulanmasını talep etmektedir (Morehouse savunması hakkında detaylı bilgi için okuyucuların http://wp.me/p43tJx-b7 bağlantısını incelemesi mümkündür.). Davacıya göre, bu ilke çerçevesinde, başvuru sahibinin yeni yaptığı başvuruyla, aynı veya esasen benzer bir marka, kendisi (başvuru sahibi) adına, aynı veya esasen benzer mallar ve hizmetler için önceden tescil edilmişse, yeni yapılan başvurunun ilanına karşı itiraz eden üçüncü bir tarafın –önceden tescilli markanın varlığı nedeniyle- yeni başvurudan zarar görmesi mümkün olmayacaktır.

 

Genel Mahkeme, bu iddiaya ilişkin olarak, öncelikle, Topluluk Markası sisteminin otonom, kendi kuralları, amaçları olan, diğer ulusal sistemlerden bağımsız işleyen bir sistem olduğunu ve OHIM Temyiz Kurulu kararlarının yasallığının, Topluluk Mahkemelerince yorumlandığı haliyle Topluluk Marka Tüzüğü’ne göre değerlendirildiğini belirtmiştir.

 

Genel Mahkeme’ye göre, ihtilafa konu markaların piyasada önceden birlikte var olmasının, bazı durumlarda karıştırılma ihtimalini azaltabileceği göz ardı edilmemelidir. Bununla birlikte, bu iddia, yalnızca OHIM’in nispi ret nedenleri incelemesi aşamasında, başvuru sahibinin, kendisinin ve itiraz sahibinin önceki markalarının birlikte var olmalarının kamunun ilgili kesimi nezdinde karıştırılmaya yol açmadığını usulüne uygun biçimde göstermesi ve birlikte var olmaya konu markalarla, başvuru ve itiraza konu markaların aynı olması durumlarında dikkate alınabilir. (Bu konunun değerlendirildiği önceki bir karar için bkz. Adalet Divanı Genel Mahkemesi, Grupo Sada kararı, T-31/03.)

 

Genel Mahkeme, incelenen vakada bu durumun söz konusu oluşmadığı görüşündedir, şöyle ki, önceden tescil edilmiş “aris” kelime markasının kullanımına ilişkin olarak sunulan kanıtlarda yer alan marka, inceleme konusu başvuruyu oluşturan “aris” markasından farklıdır ve kullanılan “aris” markası, yeni başvuruyla aynı değildir. Buna ilaveten, başvuruya konu işaretin web sayfasında ve bir makalede kullanımını gösteren kanıtlar, markanın Avrupa Birliği piyasasında varlığını ve kamunun ilgili kesiminin piyasada markalarla karşılaştığını gösterir nitelikte değildir.

 

Buna ilaveten, başvuru sahibi tarafında sunulan kanıtlar, incelemeye konu markalarla aynı markaların birlikte var olduğunu ve bunun ötesinde, bu markaların birlikte var olmasının markalar arasındaki karıştırılma olasılığını azaltacağını ispatlar nitelikte kanıtlar değildir. Bu çerçevede, davacının “Morehouse savunması” ilkesine dayandırdığı iddia da kabul edilmemiştir.

 

Netice olarak, Genel Mahkeme, OHIM Temyiz Kurulu’nun markalar arasında karıştırılma olasılığının bulunduğu yönündeki tespitini yerinde bulmuş, Temyiz Kurulu kararı onamış ve davayı reddetmiştir.

 

Karar içeriğinde atıfta bulunulan Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin T-31/03 sayılı Grupo Sada kararının 86. paragrafına dönülecek olursa, aşağıdaki içerik karşımıza çıkmaktadır: “Elbette, bazı durumlarda, önceki markaların piyasada birlikte var olmaları, İtiraz Birimi ve Temyiz Kurulu’nun ihtilaf konusu iki marka arasında tespit ettiği karıştırılma ihtimalini azaltabilir. Bununla birlikte, bu ihtimal, sadece, OHIM’de gerçekleştirilen nispi ret nedenleri incelemesi sırasında, Topluluk Markası başvurusu sahibinin, kendi dayandığı önceki markaları ile itiraz sahibinin itiraza gerekçe gösterdiği önceki markası arasında, kamunun ilgili kesimi bakımından karıştırılma olasılığının bulunmadığını usulüne uygun biçimde göstermesi durumunda ve inceleme konusu markaların, ispata konu markalarla aynı olması şartıyla dikkate alınabilir.”

 

Yazı kapsamında incelediğimiz “Aris” kararı ve yukarıda alıntıladığımız haliyle “Grupo Sada” kararlarından çıkartılabilecek sonuç, kanaatimizce, başvuru sahibinin önceki tarihli markalarının karıştırılma olasılığına etkisinin Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nce yok sayılmadığı, ancak sıkı şartlara bağlandığıdır. Tespitlerimizi maddeler halinde sıralayacak olursak:

 

  • Başvuru sahibinin önceki tarihli markalarının varlığı, tek başına, başvuru sahibinin yeni yaptığı bir başvurunun üçüncü kişi markalarıyla karıştırılması olasılığını ortadan kaldırmaz.
  • Başvuru sahibinin belirtilen gerekçeyi öne sürerek yaptığı savunmanın başarılı olabilmesi için, başvuru sahibinin OHIM nezdinde, önceki markaları ile itiraz gerekçesi markanın piyasada önceden birlikte var olduğunu ve bu markaların kamunun ilgili kesimi bakımından karıştırılma olasılığına yol açmadığını usulüne uygun biçimde ispatlaması gerekir.
  • Buna ilaveten, inceleme konusu markalarla (yani başvuru ve itiraz gerekçesi markalarla), piyasada önceden birlikte var oldukları gösterilen markaların aynı olması şarttır.
  • Bu koşulların ispatlanması halinde, piyasada önceden birlikte var olma karıştırılma olasılığını azaltabilir.
  • Belirtilen şartlar ve bunların ispatlanması mükellefiyeti birlikte dikkate alındığında, Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin, başvuru sahibinin önceki tarihli markalarının varlığını karıştırılma olasılığını ortadan kaldıran bir faktör olarak kabul etmediği, bir diğer deyişle marka siciline dayanarak yapılacak “karıştırılma olasılığı mevcut değildir” tespitini yerinde bulmadığı anlaşılmaktadır.
  • Buna karşın, Genel Mahkeme’nin, piyasada aynı markaların karıştırılmadığının ispatlanması halinde, markaların aynı olması koşuluyla, başvuru sahibinin önceki tarihli markası nedeniyle karıştırılma olasılığının azalacağını da kabul etmektedir.
  • Dolayısıyla, Genel Mahkeme’nin, başvuru sahibinin önceki tarihli markalarının varlığı durumunda, başvuru ile başvuru sahibinin önceki markası aynı olsa da, piyasadaki fiili durumu esas alarak hareket etmeyi tercih ettiğini ve markaların piyasada fiilen karıştırılmadığını ispatlama mükellefiyetini ise başvuru sahibine bıraktığını söylemek yerinde olacaktır.

 

Yazı boyunca açıklamaya çalıştığımız “aris” ve “grupo sada” kararları, Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nce belirlenen ilkeler doğrultusunda, başvuru sahibinin önceki tarihli markalarının, ancak çok sınırlı ve katı koşullara bağlı hallerde, yeni tarihli başvurular için avantaj sağlayabileceğini göstermektedir. Bu haliyle, Türk uygulamasında, başvuru sahiplerinin benzer durumlarda, gerek idare gerekse de mahkemeler nezdinde daha avantajlı olduğunu söylemek yerinde olacaktır. Bununla birlikte, belirtilen avantajlı durumun yerindeliği tartışmaya açık niteliktedir ve bu tartışmanın başka bir yazıda yapılması daha yerinde olacaktır.

 

Önder Erol Ünsal

Haziran 2014

unsalonderol@gmail.com

“Giysiler” ile “Giysilerin Perakendeciliği Hizmetleri”nin Benzerliği – Adalet Divanı Genel Mahkemesi “ENI v. EMI” Kararı (T-599/11) ve Konu Hakkında OHIM Karar Kılavuzu Değerlendirmesi

eniemi

 

Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi tarafından 21 Mayıs 2014 tarihinde verilen T-599/11 sayılı “ENI SPA v. EMI (IP) LTD” kararı, kararda “giyim eşyaları” ile “giyim eşyalarının perakendeciliği hizmetleri”nin benzerliğinin değerlendirilmesi bakımından ilgi çekici niteliktedir. Okumakta olduğunuz yazıda, T-599/11 sayılı Genel Mahkeme kararı, yukarıda belirtilen konu hakkındaki değerlendirmeleri bağlamında sizlere kısaca aktarılacaktır.

 

“ENI SPA” 2007 yılında, “ENI” kelime markasının tescil edilmesi için OHIM’e başvuruda bulunur.

eni

Başvuru kapsamında çeşitli sınıflara dahil malların ve hizmetlerin yanısıra, 25. sınıfa dahil “Giysiler, ayak giysileri, baş giysileri.” malları yer almaktadır.

 

İtiraz sahibi, “EMI (IP) LTD”, OHIM’de 2006 yılından bu yana, diğer mal ve hizmetlerin yanısıra 35. sınıfa dahil hizmetleri de içerecek biçimde tescilli “EMI” markasının sahibidir.

 

emi

 

2008 yılında “EMI (IP) LTD” şirketi, “EMI” markasını gerekçe göstererek, “ENI” markasının ilanına karşı itiraz eder.

 

OHIM İlana İtiraz Birimi, itiraz gerekçesi markanın, 35. sınıfı kapsamında “Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için giysiler, ayak giysileri, baş giysilerinin bir araya getirilmesi hizmetleri.”nin bulunduğunu tespit eder. Bunun ardından başvuru kapsamında bulunan 25. sınıfa dahil mallar bakımından, başvuru ile itiraz gerekçesi marka arasında karıştırılma olasılığının ortaya çıkabileceği değerlendirmesiyle, itirazı 25. sınıfa dahil mallar bakımından kabul eder.

 

Başvuru sahibi bu karara karşı itiraz eder ve itiraz OHIM Temyiz Kurulu tarafından incelenir. OHIM Temyiz Kurulu, markaların benzer olmasından ve kısmi ret kararı kapsamındaki mallarla, itiraz gerekçesi marka kapsamındaki hizmetlerin benzerliğinden kaynaklanan karıştırılma olasılığının mevcudiyeti gerekçesiyle, kısmi ret kararını yerinde bulur ve itirazı reddeder.

 

Başvuru sahibi “ENI SPA” bu karara karşı dava açar ve dava Adalet Divanı Genel Mahkemesi tarafından görülür. Genel Mahkeme’nin dava hakkında, 21 Mayıs 2014 tarihinde verdiği T-599/11 sayılı karar, bu yazının konusunu oluşturmaktadır. Yazı boyunca, Genel Mahkeme’nin, dava konusu markaların kapsadığı mallar ile hizmetlerin benzerliği konusunda yaptığı yorumlar ve konu hakkında şu anda uygulamada olan haliyle OHIM Marka İnceleme Kılavuzu’nda yer alan değerlendirmeler aktarılmaya çalışılacaktır.

 

Davacı (başvuru sahibi) “ENI SPA”ya göre, başvuru kapsamından çıkartılan 25. sınıfa dahil “Giysiler, ayak giysileri, baş giysileri.” malları ile itiraz gerekçesi marka kapsamında bulunan hizmetlerin benzerliği bulunmamaktadır.

 

OHIM Temyiz Kurulu, 25. sınıfa dahil “Giysiler, ayak giysileri, baş giysileri.” malları ile 35. sınıfa dahil “Giysiler, ayak giysileri, baş giysileri mallarının perakendeciliğine yönelik hizmetler” arasında benzerlik bulunduğunu tespit ederken, Genel Mahkeme’nin aynı konuda verdiği 2008 tarihli T-116/06 sayılı “O Store” kararına dayanmıştır. “O Store” kararında, 25. sınıfa dahil giyim eşyaları, ayak giysileri, baş giysileri malları ile 35. sınıfta yer alan bu malların perakendeciliği hizmetlerinin aynı niteliğe, amaca ve kullanım biçimine sahip olmadıkları belirtilmiş olmakla birlikte, belirtilen mallar ile hizmetlerin birbirlerini tamamlayıcı niteliği ve genellikle aynı yerlerde kullanıcıları sunulmaları nedenleriyle, aralarında benzerlikler bulunduğu tespiti yapılmıştır. Bu bağlamda, Genel Mahkeme’ye göre, 25. sınıfa dahil giyim eşyaları, ayak giysileri, baş giysileri malları ile aynı malların perakendeciliği hizmetleri belirli derecede benzerlik içermektedir ve bu nedenle, OHIM Temyiz Kurulu’nun mallar ile hizmetlerin benzer olduğu yönündeki tespiti yerindedir.

 

Bu noktada, Genel Mahkeme’nin dayanak olarak aldığı T-116/06 sayılı “O Store” kararına dönülecek olursa, bu kararda, inceleme konusu mallar bakımından, mallarla – malların perakendeciliği arasında, tamamlayıcılık ve aynı yerde tüketicilere sunulma anlamında bağlantı kurulduğu görülecektir. Bir diğer deyişle, “O Store” kararında yapılan tespit “giyim eşyaları” ile “giyim eşyalarının perakendeciliği hizmetleri”nin benzerliğine yönelik bir tespit niteliğindedir.

 

Okuyucuların bilgilendirilmesi bağlamında, aynı konu hakkında, OHIM Marka Kılavuzunda, 2014 yılında yapılan daha kapsayıcı nitelikte bir tespite yer verilmesi yerinde olacaktır: “Belirli malların perakendeciliğine yönelik hizmetler, söz konusu mallarla (düşük derecede) benzer niteliktedir (bkz. Adalet Divanı Genel Mahkemesi, “Rosalia de Castro” kararı, T-421/10, 05/10/2011, paragraf 33). Belirtilen malların ve hizmetlerin nitelikleri, amaçları ve kullanım yöntemleri aynı olmasa da, söz konusu mallar ile hizmetler arasında, birbirlerini tamamlayıcı nitelikte olmaları ve hizmetlerin sunulduğu yerin genellikle, malların satışa sunulduğu yerle aynı olması nedenleriyle benzerlikler bulunmaktadır. Bunun ötesinde, halkın aynı kesimine yöneliklerdir. Belirli mallara yönelik perakendecilik hizmetleri ile diğer marka kapsamında bulunan malların benzerliğinden bahsedebilmek için söz konusu malların aynı olması veya kapsayıcı bir ifade kullanılmışsa, malların kapsayıcı ifadenin doğal ve genel anlamı kapsamına girmesi gerekmektedir (Örneğin, “güneş gözlüğü perakendeciliği hizmetleri ve güneş gözlükleri” veya “optik araçların perakendeciliği hizmetleri ve güneş gözlükleri”.) (bkz. Ofiste Kullanım için Kılavuz, Bölüm C, İlana İtiraz, s.48 – https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/trade_marks/Guidelines/09_part_c_opposition_section_2_identity_and_likelihood_of_confusion_chapter_2_comparison_of_goods_and_services_en.pdf)

 

Buna karşın, OHIM İnceleme Kılavuzuna göre, genel biçimde ifade edilmiş ve hangi malın veya malların perakendeciliğine yönelik olduğu özel olarak belirtilmemiş olan perakendecilik hizmetleri, hiçbir malla (söz konusu edilen hizmetler ile malların benzerliğidir) benzer değildir. Bu durumda, mallarla – hizmetlerin niteliklerinin farklı olmasının yanısıra, hizmetler soyutken, malların somut olması, farklı ihtiyaçlara hitap etmeleri söz konusudur. Bunun ötesinde, malların ve hizmetlerin kullanım biçimi farklıdır ve birbirleriyle rekabet eder veya birbirlerini tamamlayıcı nitelikte değillerdir (bkz. aynı kılavuz, s.48).

 

OHIM İnceleme Kılavuzunun ilgili bölümünden kısaca bahsettikten sonra, incelediğimiz karara dönülecek olursa; Genel Mahkeme, OHIM Temyiz Kurulu’nun mallar ile hizmetlerin benzer olduğu yönündeki tespitini haklı bulmasının ardından, Kurul’un markaların görsel ve işitsel açılardan benzer olduğu yönündeki değerlendirmesini de yerinde bulur. Takibinde, Genel Mahkeme, dava konusu markalar arasında karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkabileceği sonucuna ulaşır ve aynı yöndeki OHIM Temyiz Kurulu kararını onayarak, davayı reddeder.

 

Mallar ile hizmetlerin birbirleriyle benzerliği hususu, tespiti genellikle kolay olmayan ve farklı değerlendirmelerin ortaya çıktığı bir konudur. Bu zorluk ortadayken, belirli mallar ile o malların perakendeciliği hizmetlerinin benzerliğinin değerlendirilmesi, bir diğer zorluk olarak ortaya çıkmaktadır. İncelenen davada, Adalet Divanı Genel Mahkemesi, “Giysiler, ayak giysileri, baş giysileri.” malları ile 35. sınıfa dahil “Giysilerin, ayak giysilerinin, baş giysilerinin perakendeciliği hizmetleri” arasında, belirtilen mallar ile hizmetlerin birbirlerini tamamlayıcı niteliği ve genellikle aynı yerlerde kullanıcılara sunulmaları nedenleriyle benzerlik bulunduğunu tespit etmiştir. Bunun yanısıra, yazı içerisinde yaptığımız atıftan görüleceği üzere, OHIM Marka Karar Kılavuzu’nda, “Belirli malların perakendeciliğine yönelik hizmetler, söz konusu mallarla (düşük derecede) benzer niteliktedir.” ifadesi kullanılarak, mallarla – aynı malların perakendeciliği hizmetlerinin (birbirlerini tamamlayıcı niteliği ve aynı noktalarda tüketicilere ulaştırılmaları ilkelerinden hareketle), birbirlerine düşük derecede benzer oldukları tespitine ulaşılmıştır. Bu haliyle, OHIM’in, karar kılavuzunun Haziran 2014’te geçerli olduğu haliyle (kılavuzda yer alan ilkelerin zaman içerisinde değişebileceği göz ardı edilmemelidir), problem hakkında pratik bir çözümü tercih ettiği, mallar arasında ayrım yapmaksızın, mallarla – aynı malların perakendeciliği arasında düşük derecede benzerlik bulunduğunu kabul ettiği anlaşılmaktadır. Buna karşın, “giyim eşyaları” ile “giyim eşyalarının perakendeciliği hizmetleri”nin benzerliğine yönelik değerlendirmenin, “tıbbi amaçlı röntgen cihazları” ile “tıbbi amaçlı röntgen cihazlarının perakendeciliği hizmetleri”nin benzerliğine yönelik değerlendirmeden, ilgili tüketici grubu, bu grubun davranış ve alım biçimi, ilgili malların niteliği, satış kanalları, vb. birçok açıdan farklılık göstermesi gerektiği, dolayısıyla OHIM Karar Kılavuzu’nda yer alan genellemenin her durumda geçerli olmadığı kolaylıkla öne sürülebilir. Bu aşamada, son derece profesyonel olduğu genel kabul gören OHIM’in karar kılavuzunda yer verdiği “mallar ile aynı malların perakendeciliği hizmetleri (düşük derecede) benzer niteliktedir” tespiti ortadayken, bu benzerliği, her mal ile ilgili malın perakendeciliğinin benzerliği özelinde, ayrı ayrı araştırmak anlamlı mıdır sorusunun yanıtı önem kazanmaktadır. Bu soruya yönelik olarak, kendi adıma, OHIM yaklaşımını daha pratik ve uygulanabilir nitelikte bulduğumu belirtmem yerinde olacaktır. Okuyucuların farklı değerlendirmelerde bulunabileceği ise şüphesizdir.

 

Önder Erol Ünsal

Haziran 2014

unsalonderol@gmail.com

Honda Super Cup Modeli Motosikletin Şekli Japonya’da Üç Boyutlu Marka Olarak Tescil Edildi

supercup1

 

IPR Gezgini’nin dostları son zamanlarda kendilerine ilginç gelen haberleri, dikkatimizi çekmek için bize de göndermeye başladı. Aşağıdaki haberi IPR Gezgini’ne ileten Güney Çalışkan dostumuza teşekkür ederek, bu ilgi çekici haberi sizlerle de paylaşıyoruz.

 

Japon Patent Ofisi’nin, geleneksel olmayan markaların tescili konusunda yeniliklere çok açık olduğunu söylemek pek mümkün değildir. Bununla birlikte, motosiklet severlerin klasik bir model olarak gördükleri söylenen (motosiklet tutkunu olmadığım için fikrim olmayan bir konu) Honda’nın “Super Cup” modelinin görselleri, Japon Patent Ofisi tarafından Mayıs 2014’de marka olarak tescil edilmiştir.

 

supercup

 

“Honda Motor Co., Ltd.” tarafından 26 Mayıs 2014 tarihinde yapılan bir basın açıklamasına göre, Japon Patent Ofisi, Honda’nın popüler ve uzun süredir satılan “Super Cup” modelinin şeklini üç boyutlu marka olarak tescil etmiştir. Açıklamaya göre, bu tescil, Japonya’da, bir motosiklet veya otomotiv ürününün şeklinin üç boyutlu marka olarak korunduğu ilk tescil niteliğindedir ve diğer ürünler bakımından da bu tip tescillere Japonya’da oldukça nadiren rastlanmaktadır.

 

Marka başvurusu, incelemenin ilk aşamasında ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesiyle reddedilmiş olmakla birlikte, karara karşı yapılan itiraz sonucunda, üç temyiz uzmanından oluşan kurul, şeklin uzun süreli yaygın kullanım neticesinde, ayırt edici nitelik kazandığı tespitine ulaşmış ve üç boyutlu marka kullanım yoluyla kazandığı ayırt edici nitelik gerekçesiyle tescil edilmiştir.

 

“Super Cup” modelinin 1958 yılında ilk kez piyasaya sürülmesinin ardından, modelin genel tasarımı muhafaza edilerek, motosikletin işlevleri sürekli biçimde geliştirilmiştir. Bunun sonucunda, çoğu tüketici açısından, “Super Cup” modeli anında bir “Honda” ürünü olarak algılanmaya başlanmıştır ki, Japon Patent Ofisi’nin kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik yönündeki kararının temel nedeni de bu husustur.

 

“Super Cup” modeli şu anda 160’tan fazla ülkede satılmaktadır ve Mart 2014 itibarıyla dünyadaki toplam üretim 87 milyon adede ulaşmıştır. Bu rakam, Honda’ya göre, dünya üzerindeki herhangi bir motosikletin üretiminden fazladır.

 

(Haber için bkz. http://world.honda.com/news/2014/c140526Cub-Trademark-Registration/index.html)

 

Sizlere ilginç gelen haberleri veya davaları bize iletmenizden memnuniyet duyuyoruz. Belki de, bize iletmek yerine kendiniz yazmayı tercih edersiniz, bu durumda daha da mutlu oluruz.

 

Önder Erol Ünsal

Haziran 2014

unsalonderol@gmail.com

Kişi İsim ve Soyisimlerinden Oluşan Markalarda Karıştırılma Olasılığı İncelemesinin Esasları – Avrupa Birliği Adalet Divanı “Barbara Becker” Kararı (C-51/09)

Barbara_Becker

 

Kişi isim ve soyisimlerinden oluşan bileşke markalar incelenirken karşılaşılan temel zorluklardan birisi, tek başına aynı soyisimden oluşan bir üçüncü kişi markasının varlığı ve bu markanın bileşke markayla karıştırılması olasılığının öne sürülmesidir. Kanaatimizce, bu incelemenin tek bir kurala bağlı ve kolay olduğundan bahsedilmesi mümkün değildir.

 

Belirtilen zorluk, yalnızca Türkiye’ye özgü değildir, yurtdışında çoğu ofiste benzer durumlarda bileşke markayı oluşturan isim ve soyismin niteliği dikkate alınarak karar verilmekte, dolayısıyla isim ve soyisimlerden oluşan markalar hakkındaki kararlar, isim ve soyismin niteliğine göre farklılık gösterebilmektedir.

 

Bu yazıda, Avrupa Birliği Adalet Divanının 24/06/2010 tarihinde verdiği C-51/09 sayılı “Barbara Becker” kararının ve kararda yer verilen genel ilkelerin aktarılması suretiyle, isim ve soyisminden oluşan bileşke markaların önceden tescilli markalarla karıştırılması olasılığı hakkındaki Avrupa Birliği uygulamasının ana hatları açıklanmaya çalışılacaktır.

 

Alman giysi tasarımcısı ve model (aynı zamanda ünlü tenisçi Boris becker’in eski eşi) “Barbara Becker” kendi isminden ve soyisminden oluşan “Barbara Becker” markasının tescil edilmesi amacıyla 2002 yılında Topluluk Marka Ofisine (OHIM) başvuruda bulunur. Başvuru kapsamında 9. sınıfa dahil “Bilimsel, denizcilikle ilgili, haritacılıkla ilgili, fotografik, sinematografik, optik, tartma ve ölçümle ilgili, sinyalizasyonla ilgili, kontrolle (denetim) ilgili, can kurtarıcı ve eğitsel cihazlar ve aletler; ses veya görüntünün kaydı, iletimi veya yeniden üretimi için cihazlar; manyetik veri taşıyıcılar, kayıt diskleri; otomatik satış makineleri ve madeni para ile çalışan cihazlar için mekanizmalar; yazar kasalar, hesap makineleri, veri işleme donanımları, bilgisayarlar.”malları bulunmaktadır.

 

barbarabecker

 

OHIM’in başvuruyu ilan etmesinin ardından, 2004 yılında “Harman International Industries Inc.”, OHIM’de aynı mallar için önceden tescil edilmiş “Becker” ve “Becker Online Pro” markalarını gerekçe göstererek, başvurunun ilanına karşı itiraz eder.

 

OHIM İlana İtiraz Birimi, itirazı haklı bulur ve itiraz gerekçesi markalarla karıştırılma olasılığı gerekçesiyle başvuruyu reddeder. “Barbara Becker” başvurunun reddedilmesi kararına karşı itiraz eder. İtirazı inceleyen OHIM Temyiz Kurulu, “Barbara Becker” başvurusunu oluşturan kelimelerden “Becker” ibaresinin Almanya’da çok yaygın biçimde kullanılan bir soyismi olması, başvuru sahibi “Barbara Becker”in ünlü bir kişi olması, “Barbara Becker” ibaresin toplumun ilgili kesimi tarafından parçalara bölünerek değerlendirilmeyeceği, tersine bütün olarak algılanacağı gerekçeleriyle markalar arasındaki belirgin farkların karıştırılma olasılığını ortadan kaldıracağı sonucuna ulaşır ve başvuru hakkında verilen ret kararını kaldırır.

 

“Harman International Industries Inc.”, OHIM Temyiz Kurulu kararına karşı 2007 yılı Haziran ayında dava açar ve dava ilk olarak, Adalet Divanı Genel Mahkemesince görülür. Genel Mahkeme’ye göre, Temyiz Kurulu, markayı oluşturan unsurlardan “Becker” kelimesinin “Barbara” kelimesine kıyasla görece baskın niteliğini göz ardı ederek karar vermiştir, şöyle ki, soyismi konumundaki “Becker” kelimesi, isim konumundaki “Barbara” kelimesine nispeten daha güçlü bir ayırt edici niteliğe sahiptir. Ayrıca, Genel Mahkeme’ye göre, başvuru sahibi “Barbara Becker”in ünlü bir kişi olması, markaların kavramsal olarak benzer olmadıkları anlamına gelmemektedir. Buna ilaveten, Genel Mahkeme, “Becker” kelimesinin başvuruda görsel olarak baskın konumda olmasa da, soyadı olarak algılanacağı, bu haliyle markada bağımsız ayırt edici niteliğe sahip olduğunu ifade etmiştir. Sayılan hususlara ilaveten, markaların aynı ve benzer malları kapsamaları da göz önüne alındığında, Genel Mahkeme’ye göre, markalar arasında karıştırılma ihtimali ortaya çıkacaktır. Sayılan nedenlerle, Genel Mahkeme OHIM Temyiz Kurulu kararını iptal eder.

 

Başvuru sahibi “Barbara Becker”, Genel Mahkeme kararını Adalet Divanı nezdinde temyiz eder ve uyuşmazlık hakkında Adalet Divanı 24/06/2010 tarihinde C-51/09 sayılı kararı verir.

 

Adalet Divanı, davaya ilişkin değerlendirmesinde ilk olarak, karıştırılma olasılığına ilişkin bazı tespitleri sıralamıştır:

 

Yerleşik içtihada göre, halkın malların veya hizmetlerin aynı işletmeden veya ticari olarak bağlantılı bir işletmeden geldiğine inanması riski karıştırılma olasılığını ortaya çıkartır. Halkın bir bölümünde ortaya çıkacak karıştırılma olasılığı, inceleme konusu ihtilafa ilişkin tüm faktörler dikkate alınarak, bütüncül olarak değerlendirilmelidir.

 

Karıştırılma olasılığına ilişkin bütüncül değerlendirme yapılırken, ihtilafın konusu markaların görsel, işitsel veya kavramsal benzerliği, işaretlerin bütün olarak oluşturdukları izlenim esasında incelenmelidir, ancak bu yapılırken işaretlerin ayırt edici ve baskın unsurları özellikle dikkate alınmalıdır. Karıştırılma olasılığına ilişkin genel değerlendirmede, malların veya hizmetlerin ortalama tüketicisinin markalara ilişkin algısı belirleyici etkiye sahiptir. Bu bağlamda, ortalama tüketiciler markayı genellikle bütün olarak algılar ve markanın çeşitli detaylarına ilişkin kapsamlı bir analize girişmez.

 

Ortalama tüketicilerin markayı bütün olarak algıladıkları olağan duruma karşın, bazı hallerde, önceden tescilli bir markanın, bir bileşke markada üçüncü bir tarafça kullanımı, bu unsur markanın baskın unsurunu teşkil etmese de, bileşke markada bağımsız ayırt edici niteliğe sahip olabilir. Böyle hallerde, bileşke markanın oluşturduğu bütünsel algı, halkın malların ve hizmetlerin en azından ticari olarak bağlantılı firmalardan geldiğine inanması haline yol açabilir ki, bu durumda karıştırılma olasılığının ortaya çıktığı kabul edilmelidir.

 

Adalet Divanına göre, incelenen vakada Genel Mahkeme, (1) AB’nin bir bölümünde tüketicilerin soyisimlerine, isimlere kıyasla daha büyük oranda ayırt edici nitelik atfettiklerini, dolayısıyla incelenen markada “Becker” kelime unsurunun “Barbara” kelime unsuruna göre daha güçlü bir ayırt edici niteliğe sahip olduğunu, (2) “Barbara” kelimesinin bir ön isim olması, buna karşın markaların aynı soyismini içermeleri nedeniyle “Barbara Becker” ibaresinin ünlü bir kişi ismi-soyismi olmasının markaların benzerliğini etkilemeyeceğini, (3) “Becker” ibaresinin soyismi olarak algılanacağı, bu nedenle başvuruda bağımsız ayırt edici niteliğe sahip olduğunu, öne sürerek markaların benzer olduğunu belirlemiştir.

 

Buna karşın, Adalet Divanı aşağıdaki tespitleri yapmıştır:

 

“Avrupa Birliğinin bir bölümünde, kural olarak soyisimlerinin, isimlere göre daha ayırt edici olduğunu kabul etmek mümkün olsa da, her vaka kendi özel şartları çerçevesinde değerlendirilmelidir ve özellikle, ayırt edici karakter incelenirken, ilgili soyisminin sıradışı veya tersine yaygın kullanıma konu olup olmadığı dikkate alınmalıdır. İncelenen vakada, “Becker” soyismi, Temyiz Kurulunca tespit edildiği gibi yaygın kullanılır niteliktedir.

 

Buna ilaveten, ismini ve soyismini bir arada tescil ettirmek isteyen kişinin ünlü bir kişi olup olmadığı da dikkate alınmalıdır, şöyle ki, bu husus açıkça, kamunun ilgili kesiminin markayı algılayış biçimini etkileyecektir.

 

Ayrıca, bileşke bir markada, soyisminin her vaka özelinde, sadece soyismi olarak algılanacağı gerekçesiyle bağımsız ayırt edici role sahip olduğunun kabul edilmesi mümkün değildir. Bağımsız ayırt edici role ilişkin tespit her vakaya ilişkin özel şartların incelenmesine dayanabilir.

 

Aksi yöndeki değerlendirme, ilgili soyismi çok yaygın kullanılsa da veya ön ismin eklenmesi kamunun ilgili kesiminin kavramsal algısını değiştirse de, önceden tescilli bir soyismine dayanılarak, isim ve aynı soyisimden oluşan başvurulara ilişkin olarak yapılan her itirazın kabul edilmesi gerektiği sonucuna yol açacaktır.”

 

Sayılan tüm nedenler ışığında, Adalet Divanı, Genel Mahkeme kararının incelenen vakaya ilişkin tüm özel şartlar değerlendirilmeden alındığı, dolayısıyla hukuken hatalı olduğu sonucuna ulaşmıştır. Bu çerçevede, Genel Mahkeme kararı iptal edilmiş ve dava yeniden incelenmek üzere Genel Mahkemeye iade edilmiştir.

 

“Barbara Becker” kararında, isim ve soyisminden oluşan başvurulara karşı önceden tescilli aynı soyismi gerekçe gösterilerek yapılan itirazlarda, itirazın vakanın diğer şartları incelenmeden kabul edilmemesi gerektiğinin altı çizilmiştir. Adalet Divanı, bazı AB ülkelerinde, kural olarak soyisimlerinin, isimlere göre daha ayırt edici olduğunu kabul edilmesinin mümkün olduğunu belirtse de, her durumda vakanın diğer şartları da incelenmelidir. Vakanın diğer şartları ile kast edilen ise özellikle, ilgili soyisminin yaygın veya nadir kullanıma konu olmasına ve isim ve soyisminin bütün olarak ünlü – bilinen bir kişinin ismi olmasına ilişkin incelemedir. Adalet Divanına göre, ünlü – bilinen kişilerin isim ve soyisimleri söz konusu olduğunda, kamunun ilgili kesiminin algısı açıkça bu husustan etkilenecektir. Ayrıca, ilgili soyisminin yaygın kullanıma konu olması veya sıradışı nitelikte olması da markanın ayırt edici niteliğini etkileyecektir.

 

Dikkatli okuyucular aynı konuda, çok benzer içerikteki düzenlemenin TPE Marka İnceleme Kılavuzunda bulunduğunu fark etmiştir (http://www.turkpatent.gov.tr/dosyalar/haber/Marka_Karar_Kriteri_TR.pdf, s.94): Bir marka isim ve soy isminden oluşuyorsa, genellikle soy ismin ayırt edici niteliği isme göre daha yüksektir. Bu nedenle Avrupa Toplulukları Adalet Divanı Genel Mahkemesi içtihadında soy ismi genellikle baskın unsur olarak kabul edilir. (Avrupa Toplulukları Adalet Divanı Genel Mahkemesi, T-11-09, p.34, James Jones – Jack & Jones; Avrupa Toplulukları Adalet Divanı Genel Mahkemesi, T-259-06, p.34, Manso de Velasco – Velasco; Avrupa Toplulukları Adalet Divanı Genel Mahkemesi, T-40-03, p.63-65, Julian Murua Entrena – Murua). Bununla birlikte değerlendirmede; soy isminin yaygınlığı, alışılmışlığı, sıradanlığı gibi hususlar dikkate alınmalıdır. Ayrıca, isim-soy ismi kombinasyonunun işaret ettiği kişinin toplumdaki bilinirliği de, bu husus toplum algısını açık biçimde etkileyeceğinden, göz önünde bulundurulmalıdır.” Dolayısıyla, mevcut haliyle Türk uygulamasının en azından teorik olarak Adalet Divanı yaklaşımıyla paralellik içerdiğinin dile getirilmesi yanlış olmayacaktır.

 

“Barbara Becker” kararı, marka incelemesinde şabloncu ve indirgemeci yaklaşımlardan kaçınılması gerektiğini bir kez daha tekrar etmiştir. Marka incelemesini şablonlara – matematik formüllere indirgemeye çalışan ve maalesef ülkemizde hayli sıklıkla karşılaşılan düşünce sistematiğine karşı şanslıyız ki, marka incelemesi sadece Türkiye’de yapılmıyor ve iyi ki, Adalet Divanı kararları var ve onları okuyup algılayabilecek durumdayız.

 

Önder Erol Ünsal

Haziran 2014

unsalonderol@gmail.com