Etiket: mallar ile perakendecilik hizmetlerinin benzerliği

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Nispi Ret Nedenleri

“Bir 35 Vardır Bende, Benden İçeri” – Adalet Divanı Genel Mahkemesi LLOYD Kararı (T-729/18)

Hemen herkesin sevdiği veya uğurlu bulduğu bir sayı vardır. Bazılarının ise uğursuzluk getirdiğine inandığı sayılar mevcuttur.

Marka tescili işlemlerinde inceleyici, vekil, danışman, avukat, araştırmacı veya yargı mensubu olanların ortak bir uğursuz sayısı var mıdır bilmiyorum; ama emin olduğum şudur ki, sadece Türkiye ile sınırlı değil dünyada bu camianın hiç sevmediği ve duymaktan sıkıldığı sayı 35’tir.

Nicé sınıflandırmasının 35. sınıfında yer alan “malların satışı sunumu hizmetleri”ne kısaca 35 veya 35 son diyoruz ve bu 35 son hayatımızı farklı boyutlarıyla yiyip bitiriyor. 35. sınıfın söz konusu yamyamlığı sadece Türkiye için söz konusu değil, çünkü bu harika sayı tüm dünyada marka camiasına her boyutuyla soğuk terler döktürmeye devam ediyor. Hangi şekilde ifade edilmeli, genel mi özel mi olmalı, genel olursa hangi mal ve hizmetlerle benzer, özel olursa hangi mal ve hizmetlerle benzer, özel özele hangi hallerde benzer, içine sadece mallar mı yazılır yoksa hizmetler de yazılabilir mi…Ömür törpüsü gibi bir sayı kısaca.

Bu durumda da “Bir 35 vardır bende, benden içeri” demek gerekiyor sanırım.

35. sınıfla ilgili son gelişmelerden birisi Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin T-729/18 sayılı “LLOYD” kararıdır. (http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=E8AB49A0874102562A8FF5540FC09864?text=&docid=221771&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1113633)

Kısaca aktaralım.

“Lloyd Shoes GmbH” firması “LLOYD” markasının tescil edilmesi için Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO)’ne başvuruda bulunur. Başvurunun kapsamında; 3. sınıfa dahil parfümler, kozmetikler; 14. sınıfa dahil mücevherat ve saatler; 18. sınıfa dahil çantalar, cüzdanlari deri ve imitasyon deri; 25. sınıfa dahil giysiler, ayak giysileri, baş giysileri ve 35. sınıf kapsamında yukarıda sayılan 14., 18., 25. sınıfa dahil malların satışa sunumu hizmetleri bulunmaktadır.

Başvuru ilan edilir ve ilana karşı “El Corte Inglés SA” firması aşağıda görseline yer verilen “Lloyd’s” markasını gerekçe göstererek itiraz eder. İtiraz gerekçesi markanın kapsamında yukarıda yer verilen başvurunun kapsadığı mallarla aynı mallar 3., 14. ve 18. sınıflar bakımından bulunmaktadır, ancak itiraz gerekçesi marka 25. sınıfa dahil malları ve 35. sınıfa dahil hizmetleri kapsamamaktadır.

Başvurunun ilanına karşı yapılan itiraz EUIPO İtiraz Birimi ve Temyiz Kurulu tarafından incelenir ve EUIPO’nun nihai kararı, başvurunun 35. sınıfa dahil “giysilerin, ayak giysilerinin ve baş giysilerinin satışa sunumu hizmetleri” dışında kalan tüm mal ve hizmetler bakımından reddedilmesi yönünde olur.

Temyiz Kurulu bu kararına gerekçe olarak; “itiraz gerekçesi markanın kapsamında 25. sınıfa dahil malların bulunmamasını” göstermiştir. Bir diğer deyişle, başvurunun kapsamında bulunan 25. sınıfa dahil mallar, itiraz gerekçesi markanın kapsadığı 3.,14.,18. sınıflara dahil mallarla benzer bulunup reddedilmiş olsa da, 35. sınıfta yer alan “giysilerin, ayak giysilerinin ve baş giysilerinin satışa sunumu hizmetleri”, itiraz gerekçesi markanın 25. sınıfa dahil malları kapsamaması nedeniyle reddedilmemiştir. (Biraz karışık oldu, ama yapacak bir şey yok, bir kez daha okuyabilirsiniz.)

“El Corte Inglés SA” firması Temyiz Kurulu’nun bu kararına karşı dava açar ve başvurunun tümüyle reddedilmiş olması gerektiğini öne sürer. Davacıya göre, karıştırılma olasılığı gerekçeli itirazın kısmen reddedilmesi yönündeki karar hatalıdır ve iptal edilmelidir.

Davacı;başvuru kapsamında kalan “giysilerin, ayak giysilerinin ve baş giysilerinin satışa sunumu hizmetleri” ile itiraz gerekçesi markanın kapsadığı mallar arasında tamamlayıcılık ilişkisi bulunmaktadır, aynı satış noktaları söz konusudur ve markaların yüksek düzeydeki benzerliği de dikkate alındığında ortalama tüketiciler bu malların ve hizmetlerin aynı veya bağlantılı ticari kaynaktan geldiklerini düşüneceklerdir ve dolayısıyla karıştırılma ihtimali ortaya çıkacaktır argümanını öne sürmektedir.

Genel Mahkeme; itiraz gerekçesi markanın kapsamında 3.,14. ve 18. sınıfa dahil malların bulunduğunu ve 25. sınıfa dahil malların yer almadığını belirtir ve ardından 25. sınıfa dahil mallarla, 3.,14. ve 18. sınıfa dahil mallar benzer bulunmuş olsa da, bu benzerliğin yanında 35. sınıfa dahil “giysilerin, ayak giysilerinin ve baş giysilerinin satışa sunumu hizmetleri” ile 3.,14. ve 18. sınıfa dahil malların benzer bulunması zorunluluğunu getirmediğini ifade eder.

Mahkemeye göre; 18. sınıfta yer alan “çantalar” gibi mallarla 25. sınıfta yer alan “giysiler, ayak giysileri, baş giysileri” malları arasında tamamlayıcılık gibi işlevsel bir bağlantı bulunsa da, bu durum aynı bağlantının 25. sınıfa dahil malların satışa sunumu hizmetleri bakımından da kurulmasını gerektirmemektedir. 3., 14. ve 18. sınıfa dahil mallar ile 25. sınıfa dahil malların satışa sunumu hizmetleri doğaları, amaçları ve kullanım yöntemleri bakımından farklıdır ve benzer mal ve hizmetler değillerdir.

Davacı taraf; markaların benzerlik düzeyinin yüksekliği de dikkate alınarak karıştırılma olasılığının varlığı sonucuna ulaşılması gerektiğini iddia etse de, bu sonuca ulaşabilmek için mallar ve/veya hizmetler arasında benzerlik bulunması gereklidir; incelenen vakada yukarıda açıklanan gerekçelerle mallar ve hizmetler benzer bulunmamış olduğundan, markaların benzerlik düzeyinin yüksekliği de varılan sonucu değiştirmeyecektir.

Genel Mahkeme açıklanan nedenlerle davacının karıştırılma olasılığının 35. sınıfa dahil “giysilerin, ayak giysilerinin ve baş giysilerinin satışa sunumu hizmetleri” bakımından da ortaya çıkacağı yönündeki argümanını kabul etmemiş, Temyiz Kurulu kararını onamış ve dolayısıyla davayı reddetmiştir.

Kişisel görüşüm; 35. sınıf kapsamındaki malların satışa sunumu hizmetine yönelik itirazlarda, itirazların kabul edilebilmesini ancak ve sadece ilgili malların itiraz gerekçesi markanın kapsamında bulunması şartına bağlayan Temyiz Kurulu ve Genel Mahkeme yaklaşımının fazlasıyla indirgemeci olduğudur. Örneğin; 6. sınıftaki “metalden çiviler” malını kapsayan bir marka gerekçe gösterilerek, 35. sınıftaki “plastik çivilerin satışa sunumu hizmetleri”ne itiraz edilirse (plastik çiviler 20. sınıftadır) ve markalar aynıysa (veya çok benzerse), karıştırılma olasılığının ortaya çıkmayacağını öne sürmek bu denli kolay olmalı mıdır? Bir diğer deyişle, farklı sınıflarda bulunan plastik çiviler ile metalden çiviler birbirlerine benzer mallardır dersek ve metalden çiviler ile metalden çivilerin satışa sunumu hizmetini de benzer ve bağlantılı mal ve hizmetler olarak kabul edeceksek, plastik çivilerin satışa sunumu hizmetleri ile metalden çiviler malları neden ve hangi mantıklı gerekçe ile birbirlerine benzer mal ve hizmetler olmayacaklardır? Sonuç olarak her ikisi de plastikten veya metalden olmalarına bakılmaksızın aynı işlevi görüyorlar, aynı yerlerde satılıyorlar, çoğunlukla yanyana satışa sunuluyorlar, amaçları aynı, görünümleri çok benzer, vb.

Karıştırılma ihtimali son tahlilde, halkın mal veya hizmetlerin aynı veya bağlantılı ticari kaynaklardan geldiğine yönelik inanca kapılması olasılığının incelenmesidir ve malları veya hizmetleri “eşleştirme oyunu” değildir. Bu çerçevede, incelemeyi “eşleştirme oyunu”na indirgeyen mekanik yaklaşım bana pek de yerinde gelmiyor diyerek yazıyı noktalıyorum.

Görüşünü veya yorumunu yazmak isteyen olursa şimdiden teşekkürler.

Önder Erol ÜNSAL

Ocak 2020

unsalonderol@gmail.com

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Marka Nispi Ret Nedenleri, Nice Sınıflandırması - Malların ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırması

“Giysiler” ile “Giysilerin Perakendeciliği Hizmetleri”nin Benzerliği – Adalet Divanı Genel Mahkemesi “ENI v. EMI” Kararı (T-599/11) ve Konu Hakkında OHIM Karar Kılavuzu Değerlendirmesi

eniemi

 

Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi tarafından 21 Mayıs 2014 tarihinde verilen T-599/11 sayılı “ENI SPA v. EMI (IP) LTD” kararı, kararda “giyim eşyaları” ile “giyim eşyalarının perakendeciliği hizmetleri”nin benzerliğinin değerlendirilmesi bakımından ilgi çekici niteliktedir. Okumakta olduğunuz yazıda, T-599/11 sayılı Genel Mahkeme kararı, yukarıda belirtilen konu hakkındaki değerlendirmeleri bağlamında sizlere kısaca aktarılacaktır.

 

“ENI SPA” 2007 yılında, “ENI” kelime markasının tescil edilmesi için OHIM’e başvuruda bulunur.

eni

Başvuru kapsamında çeşitli sınıflara dahil malların ve hizmetlerin yanısıra, 25. sınıfa dahil “Giysiler, ayak giysileri, baş giysileri.” malları yer almaktadır.

 

İtiraz sahibi, “EMI (IP) LTD”, OHIM’de 2006 yılından bu yana, diğer mal ve hizmetlerin yanısıra 35. sınıfa dahil hizmetleri de içerecek biçimde tescilli “EMI” markasının sahibidir.

 

emi

 

2008 yılında “EMI (IP) LTD” şirketi, “EMI” markasını gerekçe göstererek, “ENI” markasının ilanına karşı itiraz eder.

 

OHIM İlana İtiraz Birimi, itiraz gerekçesi markanın, 35. sınıfı kapsamında “Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için giysiler, ayak giysileri, baş giysilerinin bir araya getirilmesi hizmetleri.”nin bulunduğunu tespit eder. Bunun ardından başvuru kapsamında bulunan 25. sınıfa dahil mallar bakımından, başvuru ile itiraz gerekçesi marka arasında karıştırılma olasılığının ortaya çıkabileceği değerlendirmesiyle, itirazı 25. sınıfa dahil mallar bakımından kabul eder.

 

Başvuru sahibi bu karara karşı itiraz eder ve itiraz OHIM Temyiz Kurulu tarafından incelenir. OHIM Temyiz Kurulu, markaların benzer olmasından ve kısmi ret kararı kapsamındaki mallarla, itiraz gerekçesi marka kapsamındaki hizmetlerin benzerliğinden kaynaklanan karıştırılma olasılığının mevcudiyeti gerekçesiyle, kısmi ret kararını yerinde bulur ve itirazı reddeder.

 

Başvuru sahibi “ENI SPA” bu karara karşı dava açar ve dava Adalet Divanı Genel Mahkemesi tarafından görülür. Genel Mahkeme’nin dava hakkında, 21 Mayıs 2014 tarihinde verdiği T-599/11 sayılı karar, bu yazının konusunu oluşturmaktadır. Yazı boyunca, Genel Mahkeme’nin, dava konusu markaların kapsadığı mallar ile hizmetlerin benzerliği konusunda yaptığı yorumlar ve konu hakkında şu anda uygulamada olan haliyle OHIM Marka İnceleme Kılavuzu’nda yer alan değerlendirmeler aktarılmaya çalışılacaktır.

 

Davacı (başvuru sahibi) “ENI SPA”ya göre, başvuru kapsamından çıkartılan 25. sınıfa dahil “Giysiler, ayak giysileri, baş giysileri.” malları ile itiraz gerekçesi marka kapsamında bulunan hizmetlerin benzerliği bulunmamaktadır.

 

OHIM Temyiz Kurulu, 25. sınıfa dahil “Giysiler, ayak giysileri, baş giysileri.” malları ile 35. sınıfa dahil “Giysiler, ayak giysileri, baş giysileri mallarının perakendeciliğine yönelik hizmetler” arasında benzerlik bulunduğunu tespit ederken, Genel Mahkeme’nin aynı konuda verdiği 2008 tarihli T-116/06 sayılı “O Store” kararına dayanmıştır. “O Store” kararında, 25. sınıfa dahil giyim eşyaları, ayak giysileri, baş giysileri malları ile 35. sınıfta yer alan bu malların perakendeciliği hizmetlerinin aynı niteliğe, amaca ve kullanım biçimine sahip olmadıkları belirtilmiş olmakla birlikte, belirtilen mallar ile hizmetlerin birbirlerini tamamlayıcı niteliği ve genellikle aynı yerlerde kullanıcıları sunulmaları nedenleriyle, aralarında benzerlikler bulunduğu tespiti yapılmıştır. Bu bağlamda, Genel Mahkeme’ye göre, 25. sınıfa dahil giyim eşyaları, ayak giysileri, baş giysileri malları ile aynı malların perakendeciliği hizmetleri belirli derecede benzerlik içermektedir ve bu nedenle, OHIM Temyiz Kurulu’nun mallar ile hizmetlerin benzer olduğu yönündeki tespiti yerindedir.

 

Bu noktada, Genel Mahkeme’nin dayanak olarak aldığı T-116/06 sayılı “O Store” kararına dönülecek olursa, bu kararda, inceleme konusu mallar bakımından, mallarla – malların perakendeciliği arasında, tamamlayıcılık ve aynı yerde tüketicilere sunulma anlamında bağlantı kurulduğu görülecektir. Bir diğer deyişle, “O Store” kararında yapılan tespit “giyim eşyaları” ile “giyim eşyalarının perakendeciliği hizmetleri”nin benzerliğine yönelik bir tespit niteliğindedir.

 

Okuyucuların bilgilendirilmesi bağlamında, aynı konu hakkında, OHIM Marka Kılavuzunda, 2014 yılında yapılan daha kapsayıcı nitelikte bir tespite yer verilmesi yerinde olacaktır: “Belirli malların perakendeciliğine yönelik hizmetler, söz konusu mallarla (düşük derecede) benzer niteliktedir (bkz. Adalet Divanı Genel Mahkemesi, “Rosalia de Castro” kararı, T-421/10, 05/10/2011, paragraf 33). Belirtilen malların ve hizmetlerin nitelikleri, amaçları ve kullanım yöntemleri aynı olmasa da, söz konusu mallar ile hizmetler arasında, birbirlerini tamamlayıcı nitelikte olmaları ve hizmetlerin sunulduğu yerin genellikle, malların satışa sunulduğu yerle aynı olması nedenleriyle benzerlikler bulunmaktadır. Bunun ötesinde, halkın aynı kesimine yöneliklerdir. Belirli mallara yönelik perakendecilik hizmetleri ile diğer marka kapsamında bulunan malların benzerliğinden bahsedebilmek için söz konusu malların aynı olması veya kapsayıcı bir ifade kullanılmışsa, malların kapsayıcı ifadenin doğal ve genel anlamı kapsamına girmesi gerekmektedir (Örneğin, “güneş gözlüğü perakendeciliği hizmetleri ve güneş gözlükleri” veya “optik araçların perakendeciliği hizmetleri ve güneş gözlükleri”.) (bkz. Ofiste Kullanım için Kılavuz, Bölüm C, İlana İtiraz, s.48 – https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/trade_marks/Guidelines/09_part_c_opposition_section_2_identity_and_likelihood_of_confusion_chapter_2_comparison_of_goods_and_services_en.pdf)

 

Buna karşın, OHIM İnceleme Kılavuzuna göre, genel biçimde ifade edilmiş ve hangi malın veya malların perakendeciliğine yönelik olduğu özel olarak belirtilmemiş olan perakendecilik hizmetleri, hiçbir malla (söz konusu edilen hizmetler ile malların benzerliğidir) benzer değildir. Bu durumda, mallarla – hizmetlerin niteliklerinin farklı olmasının yanısıra, hizmetler soyutken, malların somut olması, farklı ihtiyaçlara hitap etmeleri söz konusudur. Bunun ötesinde, malların ve hizmetlerin kullanım biçimi farklıdır ve birbirleriyle rekabet eder veya birbirlerini tamamlayıcı nitelikte değillerdir (bkz. aynı kılavuz, s.48).

 

OHIM İnceleme Kılavuzunun ilgili bölümünden kısaca bahsettikten sonra, incelediğimiz karara dönülecek olursa; Genel Mahkeme, OHIM Temyiz Kurulu’nun mallar ile hizmetlerin benzer olduğu yönündeki tespitini haklı bulmasının ardından, Kurul’un markaların görsel ve işitsel açılardan benzer olduğu yönündeki değerlendirmesini de yerinde bulur. Takibinde, Genel Mahkeme, dava konusu markalar arasında karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkabileceği sonucuna ulaşır ve aynı yöndeki OHIM Temyiz Kurulu kararını onayarak, davayı reddeder.

 

Mallar ile hizmetlerin birbirleriyle benzerliği hususu, tespiti genellikle kolay olmayan ve farklı değerlendirmelerin ortaya çıktığı bir konudur. Bu zorluk ortadayken, belirli mallar ile o malların perakendeciliği hizmetlerinin benzerliğinin değerlendirilmesi, bir diğer zorluk olarak ortaya çıkmaktadır. İncelenen davada, Adalet Divanı Genel Mahkemesi, “Giysiler, ayak giysileri, baş giysileri.” malları ile 35. sınıfa dahil “Giysilerin, ayak giysilerinin, baş giysilerinin perakendeciliği hizmetleri” arasında, belirtilen mallar ile hizmetlerin birbirlerini tamamlayıcı niteliği ve genellikle aynı yerlerde kullanıcılara sunulmaları nedenleriyle benzerlik bulunduğunu tespit etmiştir. Bunun yanısıra, yazı içerisinde yaptığımız atıftan görüleceği üzere, OHIM Marka Karar Kılavuzu’nda, “Belirli malların perakendeciliğine yönelik hizmetler, söz konusu mallarla (düşük derecede) benzer niteliktedir.” ifadesi kullanılarak, mallarla – aynı malların perakendeciliği hizmetlerinin (birbirlerini tamamlayıcı niteliği ve aynı noktalarda tüketicilere ulaştırılmaları ilkelerinden hareketle), birbirlerine düşük derecede benzer oldukları tespitine ulaşılmıştır. Bu haliyle, OHIM’in, karar kılavuzunun Haziran 2014’te geçerli olduğu haliyle (kılavuzda yer alan ilkelerin zaman içerisinde değişebileceği göz ardı edilmemelidir), problem hakkında pratik bir çözümü tercih ettiği, mallar arasında ayrım yapmaksızın, mallarla – aynı malların perakendeciliği arasında düşük derecede benzerlik bulunduğunu kabul ettiği anlaşılmaktadır. Buna karşın, “giyim eşyaları” ile “giyim eşyalarının perakendeciliği hizmetleri”nin benzerliğine yönelik değerlendirmenin, “tıbbi amaçlı röntgen cihazları” ile “tıbbi amaçlı röntgen cihazlarının perakendeciliği hizmetleri”nin benzerliğine yönelik değerlendirmeden, ilgili tüketici grubu, bu grubun davranış ve alım biçimi, ilgili malların niteliği, satış kanalları, vb. birçok açıdan farklılık göstermesi gerektiği, dolayısıyla OHIM Karar Kılavuzu’nda yer alan genellemenin her durumda geçerli olmadığı kolaylıkla öne sürülebilir. Bu aşamada, son derece profesyonel olduğu genel kabul gören OHIM’in karar kılavuzunda yer verdiği “mallar ile aynı malların perakendeciliği hizmetleri (düşük derecede) benzer niteliktedir” tespiti ortadayken, bu benzerliği, her mal ile ilgili malın perakendeciliğinin benzerliği özelinde, ayrı ayrı araştırmak anlamlı mıdır sorusunun yanıtı önem kazanmaktadır. Bu soruya yönelik olarak, kendi adıma, OHIM yaklaşımını daha pratik ve uygulanabilir nitelikte bulduğumu belirtmem yerinde olacaktır. Okuyucuların farklı değerlendirmelerde bulunabileceği ise şüphesizdir.

 

Önder Erol Ünsal

Haziran 2014

unsalonderol@gmail.com