Etiket: IP Translator

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, IP Translator Davası, Nice Sınıflandırması - Malların ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırması 7 Mart 20168 Mart 2016

IP TRANSLATOR Davası Işığında OHIM Harmonize Veri Tabanı (HDB)

Tescil ettirmek ettiğiniz markanızın risk almadan ilk derece incelemesini geçebilecek olması sizce hayal mi? Veya emtia kısıtlaması olmadan veya emtia açıklaması istenmeden yayına çıkması? Söz konusu önermeler şimdilik Türk Hukuku ve Türk Patent Enstitüsü uygulamaları ışığında pek mümkün gözükmese de Avrupa Birliği’nin göz bebeği olan İç Pazarda Uyumlaştırma Ofisi (OHIM) 2009 yılından beri, hayal gibi görünen Harmonize Veri Tabanı (Harmonised Database-HDB) projesini hayata geçirmek için son hız çalışmakta.

Projenin ivme kazanması aslında 2012 tarihli IP Translator[1] davasına dayanmakta. Bu davanın sonucunda Avrupa Adalet Divanı[2] sınıf başlıklarını oluşturan (‘class headings’) terimlerin mal ve hizmetleri açık ve şüpheye mahal vermeyecek şekilde tanımlaması halinde sınıf başlıklarını, emtia listesinde kullanmanın mümkün olduğunu karara bağlamıştır. Avrupa regülasyonlarını kökten bir reforma sürükleyen davada, 16 Ekim 2009 tarihinde İngiltere menşeli bir kişi ‘IP TRANSLATOR’ ibaresini 41. sınıfa ait sınıf başlığı için tescil ettirmek için başvurmuştur. İngiltere Marka Ofisi (UK IPO) tescil başvurusunu ibarenin ayırt edicilik özellikten yoksun ve kapsadığı hizmetler nezdinde tanımlayıcı olması sebebiyle reddetmiştir.UK IPO, ‘tercüme hizmetlerinin’ başvurunun emtia listesinde 41. sınıfta açık olarak yazmamasına rağmen, başvuruda yer alan ilgili sınıf başlığının 41. sınıfta yer alan tüm hizmetleri kapsadığı görüşünden[3] yola çıkarak başvuruyu reddetmiştir. Fakat sınıf başlıklarının yorumlanması konusunda OHIM veya Avrupa Birliği’nde bulunan diğer ulusal marka ofislerinin benzer durumlar için marka başvurularını farklı şekillerde yorumladığı bilinmektedir.

Başvuru sahibi başvurunun reddedilmesine karşı itiraz ederek IP TRANSLATOR ibaresinin 41. sınıfta tercüme hizmetlerini kapsamadığını, bu nedenle red kararının iptalini isteyerek mesnetsiz olduğunu savunmuştur. İlk derece mahkemesi başvuru sahibini haklı bularak tercüme hizmetlerinin eğitim, öğretim hizmetleri; eğlence; spor ve kültürel aktivite sağlama hizmetlerinin alt sınıfı olamayacağına kanaat getirerek, Adalet Divanı’na sınıf başlıklarının nasıl yorumlanması gerektiğine dair üç adet soru yöneltmiştir. Adalet Divanı ise, marka başvurularında yer alan mal ve hizmetlerin herhangi bir belirsizliğe veya geniş yorumlamaya mahal vermeyerek açık ve kesin olması gerektiğini karara bağlamıştır. Bu yorumun özellikle OHIM ve çeşitli AB ulusal marka ofislerinin uygulamalarına etkileri olmuştur. An itibariyle AB’nin marka konjonktüründeki asıl amacı, emtia listelerinin yorumlanmasında herhangi bir karışıklığa yol açmamak ve ortak bir yorum ve uygulama birliğine sahip olmaktır. Avrupa Adalet Divanı aynı zamanda Nice sınıflandırma sistemindeki sınıf başlıklarının bazılarının tescile uygun olarak net ve açık olduğunu vurgularken örnek verdiği 45. sınıfta yer alan hizmetlerin genel ve belirsiz olduğunu belirtmiştir. Ulusal marka ofisleri söz konusu başvuruların AB direktif ve regülasyonlarına uygunluğunu yorumlarken açıklık ve netlik kriterlerine uymaları gerektiğini belirtmiştir.

İşte bu nedenledir ki IP TRANSLATOR davasının ardından, OHIM’de mal ve hizmetlerin değerlendirilmesi ve yorumlanması nezdinde ortak bir dil geliştirmek için ulusal marka ofislerinin de katılımı ile HDB’nin yaratım süreci hız kazanmıştır.

Söz konusu proje, OHIM kadar Avrupa Birliği’nde yer alan ülkeler ulusal marka ofislerinin de entegrasyonunu içermektedir. Bu projeyle amaçlanan, marka uzmanının ilk aşamada mal ve hizmetler konusunda yaptığı incelemeyi hem kolaylaştırmak, marka başvurularını hızlandırmak ve en önemlisi hem OHIM hem de başvuru sahibi için marka tescili matbu giderlerini azaltmaktır. HDB’nin amaçladığı bir diğer konu ise, veri tabanlarında İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca veya İspanyolca dillerinde var olan emtia listelerini otomatik olarak Topluluk üyesi devletlerin dillerine çevrilmesi için (yaklaşık 23 dilde) yapılan tercüme harcamalarını[4] sıfıra indirmektir. Bu motivasyonla, Avrupa Birliği’nde yer alan tüm ulusal marka ofislerinin[5] , kendi veri tabanlarını HDB’ye entegre etmesi ile birlikte HDB, 2014 yılından beri aktif olarak hem ulusal marka ofisleri hem de marka başvurusu yapan hukuk büroları ve şirketler tarafından aktif olarak kullanılmaktadır.

HDB’nin içeriğinde 23 dilde 73.000’den fazla terim yer almakta olup, mal ve hizmetlere ilişkin terimler her geçen gün artmaktadır. Bir diğer özellik ise OHIM’de yapacağınız marka başvurusuna ait emtia listesini HDB’den seçmeniz halinde, tüm AB ülkelerinde söz konusu emtia listesinin KABUL EDİLECEĞİ GARANTİDİR. Başka bir deyişle marka başvurunuzda yer alan emtia listesi ilk aşamada reddedilmeyerek hızlı bir şekilde itiraz için yayına çıkacaktır.

HDB’ye yeni mal ve hizmetler nasıl ekleniyor?

Yukarıda da bahsedildiği üzere, HDB sadece OHIM değil ulusal marka ofislerinin veri tabanlarının bir bileşkesidir ve birbirlerinden beslenmektedirler. Böylelikle mal ve hizmetlerin Nice sınıflandırmasına göre otomatik olarak güncellemeleri yapılmaktadır. Bütün ulusal marka ofisleri her ay kendilerine ayrılan özel bir ağda HDB’ye eklenmek çeşitli mal ve hizmet önerileri yapmakta ve belirli bir süre için söz konusu mal ve hizmetler tüm ofislerin oyuna sunulmaktadır. Her ulusal ofisin tek bir oy hakkı olup çoğunluk prensibine göre terimle HDB’ye eklenmektedir. Böylelikle veri tabanı yönetişimi sağlanmaktadır.

Diğer bir yandan, HDB’nin diğer bir özelliği ise piyasanın değişen ve gelişen koşullarına ayak uydurmasıdır. HDB, çok hızlı gelişen teknoloji sektöründe faaliyet gösteren şirketler için oldukça ideal hale gelmektedir. Çünkü HDB dışındaki diğer veri tabanları, teknolojik gelişim ve market gereksinimlerini takipte zorlanmaktadır. Bu yapısıyla da HDB devamlı gelişen ve dinamik bir veri tabanı haline gelmektedir.

Kısa bir özet yapmak gerekirse HDB;

kullanıcılara veri tabanını kullanmak suretiyle kendi emtia listesini hazırlama olanağı sunmakta,
HDB’de yaratılan emtia listelerinin Avrupa Birliği üyesi tüm ulusal marka ofisleri tarafından kabul edileceği garanti altına alınmaktadır. Veri tabanında yer alan her terim, tüm AB marka ofislerinde yer alan marka uzmanları tarafından incelenmekte ve anında kullanıcının istediği 23 AB dilinden birine çevrilmektedir. Yani başvuru sahibi, sınıflandırma ilgili hiçbir problem yaşamadan markasını yayına hızlıca çıkarabilecektir.

HDB’nin AB üyesi ülke marka ofisleri ile işbirliğinden söz etmiştik. AB ülkelerinin yanı sıra TM5 olarak adlandırılan ve dünyanın en büyük marka ofisleri olarak kabul edilen Çin, Japonya, OHIM, Güney Kore ve Amerika Birleşik Devletleri’ne ait ID list olarak anılan ve yine HDB’deki mantığı izleyen önceden onaylanıp kabul edilmiş mal ve hizmet listesi ile Madrid başvuruları için Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü[6] tarafından onaylanan Madrid mal ve hizmet sistemi [7] tarafından beslenmektedir. Yani bir bakımdan AB içerisinde veri tabanları arasında ortak bir dil sağlanırken söz konusu 5 ofisin de katılımıyla global bir mal ve hizmetlere terminolojisi geliştirilmektedir.

Taksonomi nedir?

HDB’nin kendine terminoloji sistemi Taksonomi ağacını[8] içermekte olup söz konusu iskelet, genelden özele olmak üzere mal ve hizmetleri hiyerarşik olarak listelemektedir. Bu yapı her ne kadar Nice sınıflandırmasına benzetilse de, Nice sınıflandırma sisteminin yerini almak için değil, onun yorumlanmasına yardımcı olarak geliştirilmiştir. Taksonomi ağacının neye benzediğine dair örnek aşağıda yer almaktadır.

Taksonomi ağacında yer alan 1. sınıfa dair mal başlıkları

Taksonomi’de yer alan her mal ve hizmet kullanıcılar tarafından marka başvuruları için kullanılamamaktadır. Çünkü Taksonomi, çok genel ve geniş mal ve hizmet tanımları içermektedir. Unutulmamalıdır ki, Taksonomi herhangi bir hukuki yaptırımı bulunmayan, kullanıcılara mal ve hizmetlerin sınıflandırılmasında yardımcı olmak için geliştirilen bir yol haritasıdır. Fakat kullanıcılara mal ve hizmetlerine has bir koruma sağlamakta olup dinamik ve esnek yapısıyla piyasa ve kullanıcılardan gelen terminoloji taleplerinin değerlendirilmesi sonucunda, değişikliklere kolay uyum sağlayabilen bir yapıya sahiptir. Bu da Taksonomi’yi daha da cazip kılmaktadır.

HDB nasıl kullanılır?

HDB’ye ulaşmak için herhangi bir ayrı internet sayfası bulunmamaktadır. HDB, OHIM bünyesinde geliştirilen çeşitli enstrüman ve araçlarla beslenmektedir. Bu araçlardan en çok bilinen ve Türkiye’de en çok kullanılanlardan birisi de TMclass’dir. Türk Patent Enstitüsü’nün veri tabanı Tmclass’i besleyen veri tabanları arasındadır. TMclass’da ulusal marka ofisi olarak yer almak için AB üyeliği şartı aranmamaktadır.

TMclass, marka başvurusu yaparken seçilen mal ve hizmetlerin hangi sınıfa düşeceğini gösteren basit bir rehberdir. TMclass daha önce de bahsedilen TM5 ortaklarının veri tabanlarından beslenmektedir. Teker teker ortakların veri tabanlarında arama yapabileceğiniz gibi HDB sayesinde bütün veri tabanlarındaki sınıflandırma sonuçlarını aynı anda görmek mümkündür. Görsel olarak nasıl göründüğüne bakacak olursak:

“Candy”[9] terimi için sınıf belirtmeden yapılan arama sonuçları HDB’de aşağıdaki gibidir:

Sol sütunda Taksonomi ağacı görülmektedir ve Candy terimini kapsayan 5, 9,11,20,21,28 ve 30. sınıflar ve sınıf başlıkları yer almaktadır.

İlk sütunda yer alan ve kırmızı ok ile gösterilen kısım HDB’yi; turuncu ok ile gösterilen kısım ise Nice sınıflandırmasını; mor ok TM5 ortaklarının veri tabanını son olarak mavi ok ise Madrid mal ve hizmet sınıflandırmasını temsil etmektedir. Sütunlarda yer alan yeşil ibare ise söz konusu terimin veri tabanlarında var olup olmadığını belirtmektedir.

HDB sistemsel olarak mal ve hizmetlerin sınıflandırması bağlamında uluslararası konjonktürde var olan sistemlerin karşılaştırılmasına olanak tanıyıp global bir terminolojik birliğe varmayı amaçlamaktadır.

Kanımca, HDB’nin başarılı olması için ulusal marka ofislerinin oynayacağı rol önem teşkil etmektedir. Çünkü avukatlar veya marka başvuruları için şirketlerde yer alan bölüm çalışanlarının emtia listeleri oluşturmadaki eski alışkanlıklarını bırakarak yeni sisteme adapte olmalarını gerektiren bir reform ile karşı karşıyayız. Çoğunluğun da aynı fikirde olacağı üzere özellikle avukatlar alışkanlıklarından kolay kolay vazgeçmemeleri ile bilinirler ve var olan sistemi bükerek veya etrafından dolanarak yine aynı sonuca ulaşmaya çalışırlar. Bu nedenle, alışkanlıklara yüksek derecede bağlılık, söz konusu sisteme uyum ve entegrasyonu için bir engel oluşturmaktadır. HDB’nin etkili kullanımı için, ulusal marka ofislerinin, avukatların veya başvuru sahibi şirketlerin HDB kullanımını zorunlu kılacak yöntemler geliştirmeleri ve HDB ile ilgili gerekli eğitimleri vermeleri gerekmektedir. Her ne kadar bir AB ofisi olarak faaliyet gösterse de OHIM’in HDB’nin yaygınlaştırılması hususunda Avrupa Birliği ile sınırlı kalmayarak Taksonomi uyumlaştırma metotlarını global alana taşıması ve Avrupa Birliği’nde yer almayan ülkelerin marka ofislerini de söz konusu sisteme dahil etmesi gerekmektedir.

Av. Selin KALEDELEN

İç Pazar Uyumlaştırma Ofisi (OHIM)

Selin.KALEDELEN@ext.oami.europa.eu

[1] IP Translator (C-370/10)

[2] Court of Justice of the European Union (CJEU)

[3] Class heading cover all approach

[4] 2015 yılı rakamlarına gore OHIM’in tercüme giderlerinin 2015 yılı için 20.000 Euro’dan fazla olduğu tahmin edilmektedir.

[5] Veri tabanları ile HDB sistemini besleyen ulusal marka ofisleri listesi şöyledir: Avusturya (OPA), Bulgaristan (BPO), Benelüks (BOIP), Güney Kıbrıs (DRCOR), Çek Cumhuriyeti (IPO CZ), Almanya (DPMA), Danimarka (DKPTO), Estonya (EPA), İspanya (OEPM), Finlandiya (PRH), Fransa (INPI), İngiltere (UKIPO), Yunanistan (GGE), Hırvatistan (SIPO HR), Macaristan (HIPO), İrlanda (IE IPO), İtalya ( UIBM), Litvanya (VPB), Letonya (LRPV), Malta ( CD IPRD), Polonya ( PPO), Portekiz (INPI PT), Romanya (OSIM), İsveç (PRV), Slovenya (SIPO), Slovakya (SK)

[6] World Intellectual Property Organization (WIPO)

[7] Madrid Goods & Services (MGS)

[8] Taxonomy Tree

[9] Türkçe “Şeker” anlamına gelmektedir.

A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Kararları ve Uygulaması, Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, IP Translator Davası, Nice Sınıflandırması - Malların ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırması 10 Ağustos 201410 Ağustos 2014

Nicé Sınıflandırmasının Sınıf Başlıklarının Kapsamı Hakkında A.B.D. ve Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerin Uygulamaları ve Türkiye Bakımından Kısa Değerlendirme

Bu yazı ilk olarak Uluslararası Fikri Mülkiyet Haklarını Koruma Derneği (AIPPI) Türkiye Ulusal Grubunun Bülteni “Fikri Gündem” dergisinin Ağustos 2014 sayısında yayınlanmıştır. Fikri Gündem’e http://www.aippiturkey.org/yonetim/files/fikri_gundem_sayi_5.pdf linkinden erişilmesi mümkündür.

I- Giriş

Marka tescilinde malların ve hizmetlerin sınıflandırılması amacıyla kullanılan Nicé sınıflandırması, sınıflandırmanın yapısı ve ulusal ofislerdeki uygulama biçimi, önceki markalarla benzerlik açısından yapılan değerlendirme başta olmak üzere, birçok ülkede marka incelemesini doğrudan etkiler niteliktedir. Sınıflandırma ve uygulama biçiminin incelemeye etkisi özellikle Türkiye’de oldukça kuvvetlidir. Buna karşın, sınıflandırma ülkemizde incelemeye yaptığı etki ölçüsünde bilinmemekte ve tartışılmamaktadır. Bu yazı, sınıflandırmanın incelemeye etkisinin ortaya çıktığı alanlardan birisi olan Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıkları (class headings) kavramının açıklanması, sınıf başlıklarının kapsamının Amerika Birleşik Devletleri (A.B.D.) Patent ve Marka Ofisi’nde (USPTO) ne şekilde değerlendirildiğini gösteren USPTO Temyiz Kurulu’nun 2014 yılına ait “FIAT 500” kararı ile konu hakkında Avrupa Birliği üyesi ülkeler ile OHIM uygulamasının ana çerçevesini oluşturan Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın “IP Translator” kararının aktarılması ve bunun ardından konunun Türkiye bakımından da tartışılması amacıyla hazırlanmıştır.

II- Nicé Sınıflandırması ve Sınıf Başlıkları

Nicé sınıflandırması, en basit biçimde, markaların tescilinde kullanım için malların ve hizmetlerin sınıflandırılması amacıyla oluşturulan uluslararası bir sistem olarak tanımlanabilir. Nicé sınıflandırması, 1957 yılında uygulamaya giren Nicé Andlaşması ile oluşturulmuştur ve sınıflandırmanın uzmanlar komitesinin (uzmanlar komitesi andlaşma üyesi ülkelerin temsilcilerinden oluşmaktadır) teklifleri çerçevesinde belirli aralıklarla güncellenmektedir.

Nicé sınıflandırması 2014 yılı itibarıyla 45 sınıftan oluşmaktadır. Bu sınıflardan 34 adedi mallara, kalan 11 sınıf ise hizmetlere aittir. Sınıf sayısının artırılması, yani mevcut sınıfların gelecekte yeni sınıflara bölünerek yeni sınıfların oluşturulması, andlaşma kapsamında öngörülen prosedürler çerçevesinde mümkündür.

Uluslararası sınıflandırmayı kuran Nicé Andlaşması’nın ikinci maddesi, sınıflandırmanın hukuki etkisini ve kullanımını düzenlemektedir. Anılan maddenin birinci fıkrasında, andlaşmada doğrudan düzenlenen kurallar dışında, andlaşmanın etkisinin taraf her ülke tarafından ona tanınan etki olacağı ve anlaşmanın taraf ülkeleri herhangi bir markaya sağlanan koruma kapsamının değerlendirilmesi açısından bağlamayacağı belirtilmektedir. Açıklamalardan anlaşılacağı üzere Nicé Andlaşması malların ve hizmetlerin benzerliği konusunda ofislerin yapacağı değerlendirmeyi etkileyebilecek herhangi bir hüküm içermemektedir. Tersine, andlaşmada, sınıflandırmanın etkisinin taraf her ülke tarafından ona tanınan etki olacağı belirtilmiş, ofisler sınıflandırmayı esas veya yardımcı sistem olarak kullanmakta serbest bırakılmış ve ofislere sadece yapacakları yayınlarda ve düzenledikleri belgelerde sınıf numarasını belirtme zorunluluğu getirilmiştir.

Nicé sınıflandırmasında sınıflar dışında alt sınıflar, gruplar veya alt gruplar yoktur. Alt sınıf, grup veya alt gruplar, andlaşma tarafı ülkelerin bir kısmı tarafından uygulamaya konulan iç düzenlemeler niteliğindedir. Türkiye’de kullanılan ve mal ve hizmet sınıflandırması tebliğ ile oluşturulan gruplandırma (alt grup) sistemi Türkiye’ye özgüdür ve bu tip düzenlemelerin andlaşma tarafı diğer ülkeler bakımından bağlayıcılığı yoktur.

Nicé sınıflandırmasında yer alan sınıfların tamamı, sınıf içeriğinde bulunan malların veya hizmetlerin genel niteliğini belirten sınıf başlıklarına (class headings) sahiptir.[1] Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) sınıf başlıklarının amacını, “Sınıf başlıkları, mal ve hizmetlerin esas itibarıyla ait oldukları alanları genel şekilde belirtir.”[2] ifadesiyle açıklamaktadır. Sınıf başlıklarının altında yer alan açıklayıcı notlar (explanatory notes) ise ilgili sınıfın kapsamının daha net biçimde anlaşılmasını sağlayacak verileri içermektedir. Açıklayıcı notların ardından gelen alfabetik liste (alphabetical list), ilgili sınıfın kapsamına giren malların veya hizmetlerin ismen alfabetik biçimde sıralanmasından oluşmaktadır. Genel başlıklar, açıklayıcı notlar ve alfabetik liste kullanılmasına rağmen bir mal veya hizmetin hangi sınıfa ait olduğunun tespit edilememesi durumunda ise genel sınıflandırma ilkeleri (bunlara bu yazı kapsamında yer verilmeyecektir) kullanılarak, malın veya hizmetin ait olduğu sınıf belirlenecektir.

Bu yazıda üzerinde yoğunlaşılacak sınıf başlıkları, ilgili sınıfın kapsamı hakkında genel bilgi vermeyi amaçlayan kısa listelerdir. Sınıf başlıkları kimi durumlarda birkaç kelimeden (Örneğin, Sınıf 25: Giysiler, ayak giysileri, baş giysileri), kimi durumlarda ise daha uzun ifadelerden oluşur (Örneğin, Sınıf 21: Ev içi kullanım ve mutfak aletleri ve kapları; taraklar ve süngerler; fırçalar (boya fırçaları hariç); fırçalama malzemeleri; temizlik amaçlı malzemeler; çelik yünü; işlenmemiş veya yarı işlenmiş halde cam (binalarda kullanılan cam hariç); diğer sınıflarda yer almayan cam, porselen ve seramik eşyalar.).

Sınıf başlıklarını oluşturan ifadeler, kimi durumlarda ilgili sınıfın kapsamını çok net biçimde çizmekte ve ilgili malların veya hizmetlerin neredeyse tamamını kapsayacak içerikte olmakla birlikte (Örneğin, Sınıf 33: Alkollü içecekler (biralar hariç).), bu ifadeler bazı sınıflarda ilgili sınıf kapsamında yer alan malların veya hizmetlerin tamamını kapsama yeterliliğinden uzaktır. Dolayısıyla, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarıyla yapılan başvuruların veya tescil edilen markaların ilgili sınıflarda yer alan malların veya hizmetlerin tamamını kapsayıp kapsamadığı veya ne kadarını kapsadığı soruları tescil otoriteleri ve yargı açısından önemli tartışmalara yol açmaktadır.

III- Sınıf Başlıklarının Kapsamı Konusunda A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Uygulaması ve USPTO Temyiz Kurulu’nun “FIAT 500” Kararı

A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) uygulamasında Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarının çoğunluğu, başlangıçtan bu yana çok geniş (kapsamı belirsiz) ifadeler olarak kabul edilmekte ve açıklanmaları istenmektedir. Bu uygulama, diğer ülkelerde kapsamı oldukça belirli olan terimlerin de açıklanmasının talep edilmesini yanında getirdiğinden, A.B.D.’ye özgü ve diğer ülkelerden farklılaşmış bir uygulama niteliği göstermektedir. A.B.D. uygulaması mevcut haliyle, özellikle Madrid Protokolü kapsamında A.B.D. için uluslararası tescil başvurusu yapan başvuru sahiplerini zorlamaktadır. Şöyle ki, dünyanın diğer ülkelerinde kabul edilen çok sayıda terim (sınıf başlıkları dahil olmak üzere), A.B.D. tarafından kabul edilmediğinden, başvuruların mal ve hizmet listelerinin hazırlanmasından ardından, A.B.D. için mal ve hizmet sınırlandırması yapılmakta ve daha detaylı listeler düzenlenmektedir. USPTO tarafından kabul edilen mal ve hizmet tanımlamalarına http://tess2.uspto.gov/netahtml/tidm.html adresinden ulaşılması mümkündür.

USPTO’nun, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıkları hakkındaki uygulaması, USPTO inceleme kılavuzunda takip eden ifadelerle yer almaktadır: “Yabancı tesciller, malları ve hizmetleri çoğunlukla geniş ifadelerle belirtmektedir. Birçok durumda, mal ve hizmet tanımı, ilgili sınıfın sınıf başlığından oluşmaktadır. Bu tip geniş kapsamlı tanımlar A.B.D. başvurularında genel olarak kabul edilmemektedir. Yabancı tescil geniş kapsamlı bir ifade içerse de, A.B.D. başvurusunda, mal ve hizmet tanımlaması açık ve kesin olmalıdır.”[3]

USPTO uygulamasında, mal ve hizmet listelerinde yer alan terimlerin kapsamı belirlenirken “sıradan anlam (ordinary meaning)” testi uygulanmaktadır. Sıradan anlam testi, uzmanın inceleme esnasında, malı veya hizmeti ifade eden terimi, Nicé sınıfı numarasıyla değil, sıradan kelime anlamıyla değerlendirmesi anlamına gelmektedir. Malın veya hizmetin Nicé sınıfı numarası, yapılabilecek işlemlerin kapsamını sınırlandırmayacaktır. Mal ve hizmet listesini oluşturan terimlerin bir sınıfın sınıf başlığından oluştuğu durumlarda, USPTO terimlerin kapsamını belirlemek için kelimelerin sıradan anlamını dikkate alacaktır. Bu doğrultuda, başvuru sahibi, mal ve hizmet listesinde değişiklik yapmak isterse ve bu değişiklik, sınıf başlığının kelime anlamı kapsamına girmemekle birlikte ilgili sınıfta yer alan bir terimin mal ve hizmet listesine eklenmesine yönelik olursa, USPTO bu yöndeki değişiklik talebini kabul etmeyecektir.[4]

USPTO’nun Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıkları hakkındaki değerlendirmesinin daha kolay biçimde anlaşılabilmesini sağlayacak en güncel karar, USPTO Temyiz Kurulu’nun 31/01/2014 tarihli “FIAT 500” kararıdır.[5]

USPTO Temyiz Kurulu, kurum uzmanlarının verdiği kararlara karşı yapılan itirazların incelendiği kurumun nihai karar organıdır. USPTO Temyiz Kurulu’nun bazı kararları emsal niteliği taşıyan (precedential) kararlardır. Emsal niteliği taşıyan kararlar, karar yayınlanırken USPTO tarafından bu isimle adlandırılmakta, benzer argümanları içeren itirazların değerlendirilmesinde esas alınmakta ve bağlayıcı nitelik göstermektedir.

Bu yazı kapsamında açıklanacak olan “FIAT 500” kararı, USPTO Temyiz Kurulu’nun emsal niteliği taşıyan kararlarından birisidir.

İtalyan menşeili “FIAT GROUP MARKETING & CORPORATE COMMUNICATIONS S.P.A.” firması standart karakterlerde yazılı “FIAT 500” markasının çeşitli ülkelerde tescil edilmesi amacıyla Madrid Protokolü kapsamında bir uluslararası marka tescil başvurusu yapar. Uluslararası sicilde 1082074 sayıyla kaydedilen markanın tescil amacıyla yöneltildiği ülkelerden birisi de A.B.D.’dir. Uluslararası marka tescil başvurusunun kapsamında Nicé sınıflandırmasının 35. sınıfının sınıf başlığını oluşturan “Reklamcılık hizmetleri; iş yönetimi hizmetleri; iş idaresi hizmetleri; ofis hizmetleri.”[6]de yer almaktadır.

USPTO uzmanı, başvurunun mal ve hizmet listesinde yer alan bazı terimlerin çok geniş kapsamlı ifadeler olduğu tespitiyle başvuruyu reddeder. Başvuru sahibi ret kararının ardından yaptığı itirazla, mal ve hizmet listesinde çeşitli düzenlemeler yapılmasını ve ret kararının kaldırılmasını talep eder.

Başvuru sahibinin 35. sınıfında talep ettiği düzenleme, ilgili sınıftaki hizmetlerin “Reklamcılık hizmetleri; başkalarına ait geniş çeşitlilikte tüketim mallarının perakendeciliği ve çevrimiçi perakendeciliği hizmetleri.” şeklinde sınırlandırılması yönündedir.

USPTO uzmanı, başvuru sahibinin 35. sınıfa ilişkin yukarıda belirtilen hizmet kısıtlamasını kabul etmez. Şöyle ki, uzmana göre, listenin kısıtlanmış halinde yer alan “perakendecilik ve çevrimiçi perakendecilik hizmetleri”, başvurunun kısıtlama öncesi hizmet listesinin kapsamına giren nitelikte hizmetler değildir. Bir diğer deyişle, uzman, “perakendecilik ve çevrimiçi perakendecilik hizmetleri”nin, başvurunun ilgili sınıfının ilk halini oluşturan “Reklamcılık hizmetleri; iş yönetimi hizmetleri; iş idaresi hizmetleri; ofis hizmetleri.”nin kapsamına giren bir ifade olmadığı ve bu nedenle hizmet listesindeki sınırlandırmanın kabul edilebilir mahiyette olmadığı görüşündedir. Bu görüşten hareketle, uzman ikinci bir ret kararı gönderir ve başvuru sahibinin mal ve hizmet listesinde yaptığı düzeltmenin yukarıda belirtilen hizmetler bakımından kabul edilmediğini bildirir.

Başvuru sahibi bu karara karşı itiraz eder ve itiraz USPTO Temyiz Kurulu’nca incelenir.

İncelemenin esasını, aynı zamanda Nicé sınıflandırmasının 35. sınıfının sınıf başlığını da oluşturan “Reklamcılık hizmetleri; iş yönetimi hizmetleri; iş idaresi hizmetleri; ofis hizmetleri.” şeklindeki listenin “Başkalarına ait geniş çeşitlilikte tüketim mallarının perakendeciliği ve çevrimiçi perakendeciliği hizmetleri.” biçiminde sınırlandırılmasının, hizmet listesinin başvuru aşamasındaki halinin genişletilmesi anlamına gelip gelmediği sorusu oluşturmaktadır. Ret kararının dayanağı olan Yönetmelik 2.71(a) maddesi, başvuru sahiplerinin, başvurunun mal ve hizmet listesinde düzeltme veya kısıtlama yapabilecekleri, ancak listenin kapsamını genişletemeyecekleri hükmünü içermektedir.

Başvuru sahibi itirazında, hizmet listesinde yer alan 35. sınıfın sınıf başlığının, aynı sınıf kapsamındaki “perakendecilik hizmetleri”ni de kapsadığını, dolayısıyla kısıtlama sonucu oluşan hizmet listesinin başvurunun ilk halinin kapsamına girdiğinin kabul edilmesi gerektiğini öne sürmektedir. Başvuru sahibine göre, “perakendecilik hizmetleri”nin sınıf başlığında yer alan “iş yönetimi hizmetleri”nin kapsamına girdiğinin kabul edilmesi mümkündür, şöyle ki bir perakende dükkanı işletmek ve bu hizmetleri sunmak ticari bir hizmettir ve ticari işletmenin idare edilmesini de içermektedir. Bunlara ek olarak başvuru sahibi, USPTO’nun önceden kabul ettiği benzer nitelikte birkaç örneği de gündeme getirmekte ve bu kararların esas alınmasını talep etmektedir.

Buna karşılık, inceleme uzmanı, başvuruyu değerlendirirken “sıradan anlam” testini uyguladığını, dolayısıyla, başvuruyu oluşturan terimlerin sıradan anlamı doğrultusunda, bu terimlerin “perakendecilik hizmetleri”ni kapsamadığı kanaatine ulaştığını belirtmektedir. Uzman, buna ek olarak, “iş idaresi” teriminin sözlük anlamını sunarak, bu terimin bir ticari işletmenin yaptığı her işi kapsamadığını, asıl anlamının bir ticari işletmenin başarı sağlamak için uyguladığı yönetim teknikleri olduğunu öne sürmektedir. Ayrıca, inceleme uzmanına göre, bir başvuruda Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarının kullanılması, ilgili sınıftaki tüm malların veya hizmetlerin otomatikman kapsandığı anlamına gelmemektedir.

Başvuru sahibi ve inceleme uzmanının argümanlarını değerlendiren Temyiz Kurulu takip eden tespitlere ulaşmıştır.

Temyiz Kurulu’na göre, başvuru sahibince hizmet listesinde yapılan değişiklik, hizmet listesinin kapsamının uygun olmayan biçimde genişletilmesi niteliğindedir ve Nicé sınıflandırmasının 35. sınıfının sınıf başlığındaki terimlerin (iş idaresi hizmetleri dahil olmak üzere), “perakendecilik hizmetleri”ni kapsadığının kabul edilmesi mümkün değildir. Başvuru sahiplerinin, başvurularının mal ve hizmet listesinde yer alan terimleri, USPTO’nun malları ve hizmetleri doğru biçimde sınıflandırmasına imkan verecek açıklıkta tanımlamaları gerekmektedir. Malların ve hizmetlerin açık biçimde tanımlanmasına ilişkin değerlendirme kriterlerini belirlemek USPTO takdirindedir. İnceleme uzmanı, USPTO’nun mal ve hizmet tanımlamalarının kapsamlarını belirlerken uyguladığı “sıradan anlam” testini bu başvurunun incelenmesinde doğru biçimde uygulamıştır ve “iş idaresi hizmetleri” dahil olmak üzere, başvurunun hizmet listesinin ilk halinde yer alan terimlerinin hiç birisinin “perakendecilik hizmetleri”ni kapsamadığı yönündeki uzman tespiti yerindedir. “İş idaresi hizmetleri”nin tanımı ve bir hizmetin marka olarak tescil edilebilmesi başkalarının yararı için verilmesi gerekliliği zorunluluğu göz önüne alındığında, bu hizmetlerin içeriği, iş idaresini tekniklerine sahip bir işletmenin, bu teknikleri başka bir işletmeye, o işletmenin amaçlarına erişmesini sağlamak için aktarması olarak ortaya çıkmaktadır. Bir diğer deyişle, “iş idaresi hizmetleri”nde esas olan, bir işletmenin bir diğer işletmeye faaliyetlerini daha iyi biçimde sürdürmesi için yardım sağlamasıdır ve bu hizmet işletmeler arasında (business to business) bir hizmet niteliğindedir. Buna karşın, “perakendecilik hizmetleri”, firmaların tüketicilere perakende alım için çeşitli ürünleri sunmasıdır ve hizmet işletmeden tüketiciye verilmektedir.

Temyiz Kurulu, kararın kalan bölümünde sınıf başlıklarının kapsamı sorununu irdelemiştir:

Temyiz Kurulu’na göre, sınıf başlıkları bilinçli şekilde seçilmiş kapsamı geniş ifadelerden oluşsa da, bunların her durumda ilgili sınıftaki tüm malları ve hizmetleri kapsadıkları kabul edilemez. USPTO inceleme kılavuzunda da belirtildiği üzere, mal veya hizmet listesinin sınıf başlığından oluşması ve ardından başvuru sahibinin listede kısıtlama talep etmesi durumunda, kısıtlama sonucu oluşacak mal veya hizmetler, orijinal listenin sıradan anlamı kapsamına girmiyorsa, USPTO kısıtlamayı kabul etmeyecektir.

Madrid Protokolü’ne taraf bazı ülkelerce uygulandığı bilinen “sınıf başlığı herşeyi kapsar (class heading covers all)” yaklaşımı uyarınca bu ülkelerin, bir başvurunun mal ve hizmet listesinin Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarından oluşması durumunda, başvurunun ilgili sınıflardaki tüm malları ve hizmetleri kapsadığını kabul ettiği bilinmekle birlikte, bu durum uluslararası andlaşmaların (Nicé Andlaşması veya Madrid Protokolü) getirdiği bir zorunluluk değildir. Uluslararası andlaşmalar böyle bir zorunluluk getirmemişken ve A.B.D. mevzuatında bu yönde bir düzenleme yokken, tersine A.B.D. uygulamasının sınıf başlıklarının kapsamı konusunda “sıradan anlam (ordinary meaning)” yaklaşımı açıkken, uluslararası markalar için sınıf başlıklarının ilgili sınıftaki tüm malları veya hizmetleri kapsadığı yönünde bir istisna tanınması mümkün değildir. Bu çerçevede, Madrid Protokolü’ne taraf bazı ülkelerin, 35. sınıfın sınıf başlığının ilgili sınıftaki hizmetlerin tamamını ve dolayısıyla “perakendecilik hizmetleri”ni kapsadığını kabul etmesi, USPTO’nun da aynı yaklaşımı takip etmesi gerektiği anlamına gelmemekte ve USPTO değerlendirmesini etkilememektedir.

İlaveten, Temyiz Kurulu’nun, başvuru sahibinin önceki emsal kararlar gerekçeli itirazına verdiği yanıt da belirtilmelidir. Temyiz Kurulu’na göre, “İncelemede tutarlığının sağlanması Ofis’in hedefi olsa da, inceleme uzmanlarının önceki kararları bizim için bağlayıcı değildir ve her vakada önümüze sunulan kanıtları esas alarak vaka bazında karar vermemiz gerekmektedir.”

Sonuç olarak, Temyiz Kurulu’na göre, başvuru sahibinin hizmet listesinde “Başkalarına ait geniş çeşitlilikte tüketim mallarının perakendeciliği ve çevrimiçi perakendeciliği hizmetleri.”ne yer vererek yaptığı sınırlandırma, bu hizmetlerin, başvurunun orijinal hizmet listesinde yer alan “Reklamcılık hizmetleri; iş yönetimi hizmetleri; iş idaresi hizmetleri; ofis hizmetleri.”nin kapsamına girer nitelikte bir ifade olmaması nedeniyle kabul edilebilir mahiyette bulunmamıştır. Dolayısıyla, başvuru sahibinin itirazı Temyiz Kurulu tarafından reddedilmiştir.

USPTO Temyiz Kurulu’nun “FIAT 500” kararı, ofisin Nicé sınıflandırmasının genel başlıkları konusunda uzun yıllardır devam eden istikrarlı uygulamasının devamı niteliğinde bir karar olması nedeniyle beklenmedik veya sıradışı nitelikte bir karar değildir. Bununla birlikte, bu kararın Avrupa Birliği’nde “IP Translator” kararı sonrası yaşanan kargaşa ve tartışmaların ardından gelmesi ve “IP Translator” kararıyla “sınıf başlığı herşeyi kapsar” yaklaşımını net biçimde geride bırakan yeni AB uygulamasıyla paralellik göstermesi, “FIAT 500” kararını dikkat çekici hale getirmektedir. Kararın önemini daha iyi anlamak için “IP Translator” kararını, kararın arka planını ve getirdiği yenilikleri bir kez daha anımsamak yerinde olacaktır.

IV- Sınıf Başlıklarının Kapsamı Konusunda İç Pazarda Uyumlaştırma Ofisi (OHIM) Uygulaması ve Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın “IP Translator” Kararı

Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarının kapsamı konusunda OHIM uygulamasını, “IP Translator” kararını milat kabul ederek, “IP Translator” öncesi ve sonrası olarak ikiye ayırmak gerekmektedir.[7]

“IP Translator” kararı öncesi durumda, uygulamanın esasını OHIM Başkanı tarafından yayınlanmış 16 Haziran 2003 tarihli 03/4 sayılı Genelge oluşturmaktaydı. 03/4 sayılı Genelge’ye göre OHIM, bir sınıfa ait sınıf başlığının, o sınıfa dahil tüm malları veya hizmetleri kapsadığını kabul etmekteydi. Bu kabul ve etkileri, tescil incelemesi için olduğu kadar, itiraz, sınırlandırma, kısmi iptal, kullanım gibi işlemler veya hükümler bakımından da geçerliydi.

OHIM, 03/4 sayılı Genelge kapsamında sınıf başlıklarının ilgili sınıf kapsamına giren tüm malları veya hizmetleri kapsadığını kabul etmekle birlikte, bu kabul Avrupa Birliği üyesi ülkelerin ulusal ofislerinin tümü bakımından geçerli değildi. Bu konuda üye ülkelerin bir kısmı, OHIM’in uygulamasına paralel olarak, sınıf başlıklarının ilgili sınıftaki tüm malları veya hizmetleri kapsadığını kabul etmişken, Birleşik Krallık başta olmak üzere bir diğer kısmı ise sınıf başlıklarının kapsamını sadece sınıf başlığında yazılı mallarla veya hizmetlerle sınırlı olarak değerlendirmekte ve ilgili sınıftaki malların veya hizmetlerin tümünün sınıf başlığınca kapsandığı yönündeki yorumu kabul etmemekteydi. Dolayısıyla, sınıf başlığından oluşan başvuruların kapsamı konusunda, Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında ciddi uygulama ve değerlendirme farklılığı bulunmaktaydı.

Sınıf başlıkları konusunda birlik üyesi ülkeler arasındaki uygulama ve değerlendirme farklılıkları, tescilli markaların kapsamının ne olduğu sorusunu da gündeme getirdiğinden ve bu sorunun cevabı ülkeden ülkeye değiştiğinden, marka sahipleri markalarının kapsamları konusunda endişeye düşmüşlerdi. Dolayısıyla, durumun netleştirilmesi için Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın yorumuna ihtiyaç duyulmuştu. Bu çerçevede, aşağıda detaylarını okuyacağınız bir dava inşa edilerek, konu Adalet Divanı önüne taşındı.

2009 yılında “Chartered Institute of Patent Attorneys”, “IP Translator” markasını tescil ettirmek için Birleşik Krallık marka tescil ofisine başvuruda bulunmuştur. Başvuru 41. sınıf için yapılmıştır ve kapsamında 41. sınıfın Nicé sınıflandırmasındaki sınıf başlığı olan “Öğretim; eğitim verilmesi; eğlence; sportif ve kültürel faaliyetler.” hizmetleri yer almaktadır. Birleşik Krallık Ofisi, 41. sınıfın sınıf başlığını kapsayan başvurunun kapsamının 03/4 sayılı OHIM Başkanlık Genelgesi kapsamında yorumlanması gerektiği görüşünden hareketle, başvurunun 41. sınıfa dahil “tercüme hizmetleri”ni de kapsadığı tespiti doğrultusunda, “IP Translator” markasının anlamı itibarıyla “tercüme hizmetleri” bakımından ayırt edici nitelikte olmadığı ve tanımlayıcı nitelikte olduğu gerekçeleriyle başvurunun reddedilmesine karar vermiştir. Başvuru reddedilirken, ret kararı sınıf başlığının tamamı için verilmiş ve ret kararının yalnızca “tercüme hizmetleri” bakımından geçerli olduğunu belirtir içerikte hizmet listesi düzenlemesi veya sınırlandırması içerikli bir işlem yapılmamıştır. (Birleşik Krallık marka ofisi sınıf başlıklarının kapsamı konusunda, sınıf başlığının ilgili sınıftaki tüm malları veya hizmetleri kapsamadığı uygulamasını kabul etmiş olmakla birlikte, bu marka için farklı bir değerlendirmede bulunmuştur. Bunun nedeni konuyu ön yorum kararı için ECJ önüne taşımaktır. Dolayısıyla, başvuru ve sonrasındaki Ofis kararını senaryo olarak kabul etmek yerinde olacaktır.)

Başvuru sahibi ofis işlemlerinin tamamlanması üzerine, ret kararını “Atanmış Kişi”ye (appointed person [Birleşik Krallık sisteminde bir temyiz merci]) götürmüştür. Başvuru sahibinin temel itiraz gerekçesi, hizmet listesinin kapsamında “tercüme hizmetleri”nin yer almaması ve kendisinin bu hizmetlerin tescili için başvuruda bulunmamış olmasıdır. Atanmış Kişi, “tercüme hizmetleri”nin tescili talep edilen hizmetler arasında yer almaması ve bu hizmetin tescili talep edilen “Öğretim; eğitim verilmesi; eğlence; sportif ve kültürel faaliyetler.” hizmetleri kapsamına girebilecek bir hizmet olmaması bulgularından hareketle, konu hakkında Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın görüşünün alınması gerektiği sonucuna ulaşmış ve Adalet Divanından takip eden üç sorunun yanıtlanacağı ön yorum kararı (preliminary ruling) verilmesini talep etmiştir:

Bir marka başvurusunun kapsamında bulunan malların veya hizmetlerin açık ve kesin olarak belirtilmesine ihtiyaç var mıdır, eğer ihtiyaç varsa bu (açıklık ve kesinlik) hangi derecede olmalıdır?
Marka başvurularının kapsamında bulunan malların veya hizmetlerin tanımlanması amacıyla Nicé Andlaşması çerçevesinde oluşturulan malların ve hizmetlerin uluslararası sınıflandırmasının sınıf başlıklarının içerdiği genel ifadelerin kullanılmasına izin verilmeli midir?
Malların ve hizmetlerin uluslararası sınıflandırmasında yer alan sınıf başlıklarının içerdiği genel ifadelerin OHIM Başkanınca yayınlanan 16/06/2003 tarihli 03/4 sayılı Genelge’ye uygun biçimde yorumlanmasına ihtiyaç var mıdır veya bu şekildeki yoruma izin verilmeli midir?

Adalet Divanı yukarıda yer verilen sorulara 19 Haziran 2012 tarihli C-307/10 sayılı kararı ile takip eden yanıtları vermiştir:[8]

“2008/95 sayılı Direktif, marka korumasının talep edildiği malların ve hizmetlerin, başvuru sahibince, yetkili makamların ve tacirlerin, sadece bu bilgiye dayanarak, koruma talebinin kapsamını belirleyebilecekleri derecede (yeterlilikte) açık ve kesin biçimde tanımlanmasını gerektirmektedir, anlamında yorumlanmalıdır.

2008/95 sayılı Direktif, (mallara ve hizmetlere ilişkin) tanımlamanın, yetkili makamların ve tacirlerin koruma kapsamını yeterince açık ve kesin biçimde anlamalarına imkan verdiği durumlarda, marka korumasının talep edildiği malları ve hizmetleri tanımlamak için, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarındaki genel unsurların kullanımına engel olmayacaktır, anlamında yorumlanmalıdır.

Koruma talep ettiği markanın kapsadığı malları veya hizmetleri belirtmek için, Nicé anlaşmasının birinci maddesinde belirtilen sınıflandırmanın belirli bir sınıfına ait sınıf başlığında yer alan genel ifadelerin tamamını kullanan bir ulusal marka sahibi, tescil başvurusunun ilgili sınıfa dahil olup alfabetik listede yer alan tüm malları veya hizmetleri kapsama niyetiyle mi yoksa ilgili sınıftaki malların veya hizmetlerin sadece bir kısmını kapsama niyetiyle mi yapıldığını belirtmek zorundadır. Eğer başvuru, malların veya hizmetlerin bir bölümü için yapılmışsa, başvuru sahibinin o sınıfta bulunan hangi malları veya hizmetleri kapsama niyetinde olduğunu belirtmesi gerekmektedir.”

Bu yanıtlardan özellikle ikincisi, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarının ne şekilde değerlendirilmesi ve anlaşılması gerektiği konusunu düzenlemektedir.

Adalet Divanına göre, 2008/95 sayılı Direktifin etkin uygulamasını ve marka tescili sisteminin sorunsuz işleyişini sağlamak için, kararın önceki paragraflarında (bkz. 1 numaralı soruya ilişkin yanıt) belirtilen açıklık ve kesinlik ilkesi malların ve hizmetlerin tanımlanması bakımından da geçerli olacaktır.

Bu çerçevede, Nicé sınıflandırmasının, sınıf başlıklarında yer alan ifadelerin bir kısmı, yetkili makamların markanın koruma kapsamını tespit etmelerine yönelik olarak yeterli derecede açıklık ve kesinlik içerirken, sınıf başlıklarının bir diğer kısmı çok genel olmaları ve markanın kaynak gösterme işlevine uygun olmayacak derecede çeşitli malları veya hizmetleri içermeleri nedeniyle açıklık ve kesinlik kriterlerine uygun değildir.

Dolayısıyla, yetkili makamların, başvuru sahibinin koruma talep ettiği markanın kapsadığı sınıf başlıklarının açıklık ve kesinlik ilkelerine uygunluğunu, vaka bazında (case-by case basis) değerlendirmesi gerekmektedir.

“IP Translator” kararının hemen ardından OHIM 2/12 sayılı yeni bir Başkanlık Genelgesi yayınlamıştır.

2/12 sayılı OHIM Başkanlık Genelgesi 21/06/2012 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş ve bu tarih itibarıyla 16 Haziran 2003 tarihli 03/4 sayılı Başkanlık Genelgesi yürürlükten kalkmıştır.03/4 sayılı genelgenin ortadan kalkmasıyla, anılan genelgede belirtilen, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıkları kullanılarak yapılan başvuruların, ilgili sınıflara dahil tüm malları veya hizmetleri kapsadığı yönündeki yorum da ortadan kalkmış ve terimlerin kelime anlamları kapsamına giren malları ve hizmetleri kapsadıkları kabul edilmeye başlanmıştır.

2/12 sayılı Genelge’ye göre, OHIM, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarından yeteri derecede açık ve kesin olanları kabul etmeye devam edecektir. Tersi durumda, yani sınıf başlığının yeteri kadar açık ve kesin olmadığının düşünüldüğü durumlarda OHIM’in başvuru sahibinden açıklama isteyecektir.

Nice sınıflandırmasının sınıf başlıklarından hangilerinin yeteri derecede açık ve kesin olmadığı ise OHIM’in üye ülkelerle birlikte yürüttüğü yakınlaşma projesi kapsamında karara bağlanmıştır. Konu hakkında yürütülen yoğun bir çalışmanın ardından 2013 yılında açıklanan ortak bildiri ile Nice sınıflandırmasının sınıf başlıklarından 11 tanesinin “IP Translator” kararında belirtilen açıklık ve kesinlik ilkelerini karşılamadığı tespit edilmiştir.[9] Nice sınıflandırmasının 197 adet genel başlığından yalnızca 11 tanesinin açıklık ve kesinlik ilkelerine aykırı olduğunun belirlenmesi, “IP Translator” kararının uygulama alanını sınırlı tutmuş ve sınıf başlıklarının ilgili sınıf kapsamındaki tüm malları kapsadığını kabul eden ülkelerin ve OHIM’in “IP Translator” sonrası döneme daha yumuşak biçimde geçebilmelerini sağlamıştır.

Özetlemek gerekirse, “IP Translator” kararı, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarının kapsamı konusunda Avrupa Birliği’nde birbiriyle açıkça çelişkili biçimde uygulanan iki yaklaşım, yani “sınıf başlığı herşeyi kapsar (class heading covers all)” ve “sınıf başlığı ne anlama geliyorsa kapsamı odur (means what it says)” yaklaşımları arasından, “sınıf başlığı ne anlama geliyorsa kapsamı odur (means what it says)” yaklaşımını yerinde bulmuş ve diğer yaklaşımı ortadan kaldırmıştır. Bununla birlikte, karar sonrasında, OHIM ve AB üyesi ülkelerin, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarından yalnızca 11 tanesinin, “IP Translator” kararının açıklık ve kesinlik ilkelerine aykırı olduğunu kabul etmesi nedeniyle, kararın uygulama alanı çok genişletilmemiş ve bu yolla gerek tescil ofislerinin uygulamalarının yeni sisteme daha kolay entegrasyonu sağlanmış gerekse de marka sahiplerinin önceki tarihli markalarının kapsamlarının belirlenmesinde karşılaşılabilecek olası problemler minimum düzeye indirilmiştir.

Buna ilaveten, Adalet Divanı’nın “IP Translator” kararıyla “sınıf başlığı ne anlama geliyorsa kapsamı odur (means what it says)” yaklaşımının tercih edilmesi sonucunda, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarının kapsamı hakkındaki Avrupa Birliği uygulamasının, A.B.D. tarafından uygulanmakta olan “sıradan anlam (ordinary meaning)” yaklaşımıyla yakınlaştığı belirtilmelidir. Buna karşın, Nicé sınıflandırmasının 197 adet sınıf başlığının büyük çoğunluğunun A.B.D. tarafından belirsiz ifadeler olarak kabul edilmesi karşısında, Avrupa Birliği’nin bunlardan yalnızca 11 tanesini kapsamı açık ve kesin olmayan tanımlar olarak değerlendirmesi göz önüne alındığında, uluslararası marka uygulamasının önde gelen iki büyük gücü arasında, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıkları konusunda, halen oldukça büyük bir değerlendirme farklılığı olduğu ortaya çıkmaktadır.

V- Türkiye’nin Nicé Sınıflandırmasının Sınıf Başlıkları Konusundaki Yaklaşımı ve Türkiye Bakımından Değerlendirme

Türk Patent Ensitüsü’ne (TPE) ulusal yolla yapılan marka başvurularının çoğunluğunda, TPE’nin yayınladığı 2013/2 sayılı Mal ve Hizmet Sınıflandırmasına İlişkin Tebliğ’de[10] yer alan ifadeler kullanılmaktadır. Tebliğ ile getirilen sistem ve bu sisteme dayalı başvuru alışkanlıkları (kopyala – yapıştır yöntemiyle oluşturulan ve mal ve hizmet listelerinin kapsamı bakımından gerçekçi olmayan başvurular; başvurularda kullanılan veya kullanılacak mallara ve hizmetlere yer verilmemesi, tersine ilgili sınıflar kapsamındaki tüm malların ve hizmetlerin listelenmesi; Tebliğ ile oluşturulan grupların aynı, aynı tür veya benzer mal ve hizmetlerin belirlenmesi konusunda yeterliliği; aynı tür mal ve hizmet ile benzer mal ve hizmet ayrımının yerindeliği veya gerekliliği; aynı tür kavramı ile benzer kavramının anlamlı bir farklılığının söz konusu olup olmadığı; uygulanan sistemin gelişmiş ülke uygulamaları ile uyumu, vb.) bu satırların yazarına göre ciddi şekilde irdelenmesi gereken önemli konular olmakla birlikte, bu hususlar işbu yazının konusunu oluşturmadığından, burada değerlendirilmeyecektir.

2013/2 sayılı Tebliğ’in 3. maddesinde yer alan “Tebliğin ekindeki listede yer alan bazı gruplar genel başlıklar halinde düzenlenmiştir. Bu gruplara ilişkin genel başlıkların, tanımlama kapsamına giren ve ilgili Nis sınıfında bulunan malların veya hizmetlerin tamamını kapsadığı kabul edilecektir.” hükmü kanaatimizce “sınıf başlığı ne anlama geliyorsa kapsamı odur (means what it says)” yaklaşımıyla paralel nitelik göstermektedir. Şöyle ki, madde içeriğinde yer alan “tanımlama kapsamına giren” ifadesi genel başlığın kapsamını ilgili tanımın kapsamı ile sınırlandırmakta ve sonrasında gelen ilgili Nicé sınıfında bulunma şartıyla, genel başlığın kapsamının ilgili Nicé sınıfının kapsamıyla da sınırlı olduğu belirtilmektedir. Bu çerçevede, TPE uygulamasında, Tebliğ’de yer verilen genel başlıkların kapsamının, ilgili tanımın anlamı ve bu anlam esasında ilgili Nicé sınıfının kapsamı biçiminde, birbirleriyle aynı anda ortaya çıkan iki sınırlama esasında belirleneceği ortaya çıkmaktadır.

Bununla birlikte, TPE sınıflandırma tebliğinde yer alan genel başlıklar, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarından farklı olduğundan ve TPE tebliğinin asıl amacı aynı tür mal ve hizmetin belirlenmesi olduğundan, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıkları ile TPE tebliğinde yer alan genel başlıklar arasında amaç ve kapsam bakımından büyük bir farklılık olduğu ortadadır. Dolayısıyla, Türkiye’de Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıkları hakkındaki yaklaşımın ne olduğu sorusunun yanıtının sınıflandırma tebliğine bakılarak tespit edilmesi mümkün değildir. Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarının kapsamı ve hangilerinin kabul edilebilir nitelikte olduğu sorusunun yanıtı, mevzuat veya uygulama kılavuzunda da belirtilmemiş olduğundan, sorunun yanıtı ancak uygulamaya bakılarak tespit edilebilecek içeriktedir. Uygulamaya bakıldığında ise Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarından büyük bir bölümünün sorunsuz biçimde kabul edildiği, ancak bir kısmı hakkında açıklama talep edildiği görülmektedir.

A.B.D. uygulamasına eşdeğer bir uygulamanın Türkiye bakımından kabul edilmesi kanaatimizce mümkün ve uygulanabilir içerikte değildir. Şöyle ki, A.B.D. uygulaması uzun yıllardır süren bir geleneğin devamı niteliğindedir ve sınıf başlıklarının çoğunluğunu uzun yıllardır kabul etmeyen A.B.D.’nin bunları kabul etmemeye devam etmesi anlaşılır bir tutumdur. Buna karşın sınıf başlıklarını sorunsuz biçimde kabul eden OHIM, Avrupa Birliği üyesi ülkeler ve Türkiye’nin –A.B.D. uygulamasıyla aynı şekilde- bir anda sınıf başlıklarının neredeyse tamamını kapsamı belirsiz terimler olarak kabul etmeye başlaması, uygulamada ve özellikle önceki tarihli tescilli markaların kapsamının belirlenmesi konusunda büyük sıkıntılara yol açacak niteliktedir. Kaldı ki, Türkiye’nin sınai mülkiyet konusunda Avrupa Birliği mevzuatıyla paralel mevzuata sahip olması ve yakın işbirliği içerisinde bulunduğu ülkelerin Avrupa Birliği üyesi ülkeler ve OHIM olduğu göz önüne alındığında, konu hakkında Avrupa Birliği üyesi ülkeler ve OHIM yaklaşımının tercih edilmesi gerektiği hususu, kanaatimizce belirginleşmektedir.

Belirtilen durum çerçevesinde, “IP Translator” kararı sonrası OHIM ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerde ortaya çıkan yaklaşım ve sonuçlarının Türkiye tarafından yakından takip edilmeye devam edilmesi ve Avrupa Birliği üyesi ülkeler ve OHIM tarafından kapsamı belirsiz bulunan 11 sınıf başlığına ilişkin uygulamanın Türkiye açısından gözden geçirilmesi yerinde olacaktır.

VI- Sonuç

Yazı boyunca, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarının kapsamı ve kabul edilebilirliği hususundaki A.B.D. ve OHIM – Avrupa Birliği üyesi ülkelerin uygulamaları “FIAT 500” ve “IP Translator” kararları ışığında detaylı biçimde aktarılmaya çalışılmıştır. “FIAT 500” ve “IP Translator” kararlarını açıklamaya geçmeden önceyse yazının konusunun okuyucularca daha net biçimde anlaşılması için Nicé sınıflandırması ve sınıflandırmanın sınıf başlıkları hakkında bilgi verilmiştir. Son olarak, konu Türkiye bakımından kısaca değerlendirilmiştir.

Yazı boyunca yapılan değerlendirmeler ışığında, öncelikli olarak Adalet Divanı’nın “IP Translator” kararıyla, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarının kapsamı konusunda Avrupa Birliği’nin Haziran 2012’den başlayarak “sınıf başlığı ne anlama geliyorsa kapsamı odur” yaklaşımını benimsediği belirtilmelidir. Bu yaklaşımın sınıf başlıklarının kapsamı konusunda A.B.D.’nin uzun yıllardır uyguladığı “sıradan anlam” yaklaşımı ile paralelliği nedeniyle, A.B.D. ile Avrupa Birliği uygulamasının, birbirine yakınlaştığı ifade edilmelidir.

Nicé sınıflandırmasının 197 adet sınıf başlığının büyük çoğunluğu A.B.D. tarafından halen kapsamı belirsiz ifadeler olarak kabul edilmektedir. Buna karşın, Avrupa Birliği’nin bu başlıklardan yalnızca 11 tanesini kapsamı açık ve kesin olmayan tanımlar olarak değerlendirmesi göz önüne alındığında, A.B.D. ve Avrupa Birliği arasında, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarını oluşturan terimlerin açık ve kesinliği konusunda, halen büyük bir değerlendirme farklılığı olduğu görülmektedir.

Bir diğer deyişle, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarını oluşturan terimlerin kapsamı değerlendirilirken, terimlerin kelime anlamının dikkate alınması gerektiği konusunda A.B.D. ve Avrupa Birliği birbirine yakınlaşmışken, söz konusu terimlerin hangilerinin kapsamının açık olduğu konusunda taraflar arasında halen belirgin bir yorum farkı bulunmaktadır.

Konu Türkiye özelinde değerlendirildiğinde, öncelikli olarak, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıkları ile TPE sınıflandırma tebliğinde yer alan genel başlıklar arasında içerik, amaç ve kapsam bakımından büyük farklılık olduğu belirtilmeli ve karşılaştırma Türk sınıflandırma tebliğ ile Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıkları arasında değil, uygulama pratikleri arasında yapılmalıdır. Bu karşılaştırmanın sonucunda, yazar, Türkiye’nin, A.B.D. uygulaması benzeri bir yaklaşımı değil, ülke açısından daha kolay uygulanabilir Avrupa Birliği yaklaşımını tercih etmesi gerektiğini düşünmektedir.

Son olarak, yazara göre, Avrupa Birliği uygulamasına paralellik sağlanması için, Avrupa Birliği üyesi ülkeler ve OHIM tarafından kapsamı belirsiz bulunan 11 sınıf başlığına ilişkin uygulama Türkiye bakımından gözden geçirilmelidir.

Önder Erol Ünsal

Temmuz 2014

unsalonderol@gmail.com

[1] Sınıf başlıklarının listesinin http://tmclass.tmdn.org/ec2/classheadings;jsessionid=D0DB1D33C66BB086921BC067FFB0E48E.ec2t3 bağlantısından görülmesi mümkündür.

[2] http://www.wipo.int/classifications/nivilo/nice/# (The class headings indicate in a general manner the fields to which the goods and services in principle belong.)

[3] http://tmep.uspto.gov/RDMS/detail/manual/TMEP/Apr2013/d1e2.xml#/manual/TMEP/current/TMEP-1400d1e2049.xml

[4] http://tmep.uspto.gov/RDMS/detail/manual/TMEP/Apr2013/d1e2.xml#/manual/TMEP/current/TMEP-1400d1e2479.xml

[5] Kararın tam metnine http://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/ttabvue-79099154-EXA-13.pdf adresinden erişilmesi mümkündür.

[6] Advertising services; business management; business administration; office functions.

[7] “IP Translator” kararı, karar öncesi ve sonrası OHIM ile Avrupa Birliği üyesi ülkelerin uygulamaları hakkında detaylı bilginin http://iprgezgini.org/category/ip-translator-davasi/ adresinde yer alan yazılardan incelenmesi mümkündür.

[8] Kararın tam metnine http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=124102&doclang=EN adresinden erişilmesi mümkündür.

[9] Ortak bildiri kapsamında yeterince açık ve kesin bulunmayan ve kabul edilemeyecekleri bildirilen 11 terim aşağıda sayılmıştır:

Sınıf 6: Adi metallerden yapılmış diğer sınıflarda yer alamayan mallar. Terimin kabul edilmeme nedeni, malların neden yapılmış olduklarının belirtilmiş olmasına karşın malların ne olduğunun belirtilmemiş olmasıdır.
Sınıf 7: Makineler ve imalat tezgahları. Kabul edilmeyen terim, sınıf başlığının yalnızca “makineler” kısmıdır. Terimin kabul edilmeme nedeni, ne tip makinelerin kast edildiğinin belirtilmemiş olmasıdır.
Sınıf 14: Değerli metaller ve bunların alaşımları ve bunlardan (değerli metallerden ve bunların alaşımlarından) yapılmış veya bunlarla kaplanmış diğer sınıflarda yer almayan Kabul edilmeyen terim, sınıf başlığının yalnızca “değerli metallerden ve bunların alaşımlarından yapılmış veya bunlarla kaplanmış mallar” kısmıdır. Terimin kabul edilmeme nedeni, malların neden yapılmış olduklarının veya neyle kaplanmış olduklarının belirtilmiş olmasına karşın malların ne olduğunun belirtilmemiş olmasıdır.
Sınıf 16: Kağıt, karton ve bu malzemelerden (kağıt veya kartondan) yapılmış diğer sınıflarda yer almayan Kabul edilmeyen terim, sınıf başlığının yalnızca “kağıt veya kartondan yapılmış mallar” kısmıdır. Terimin kabul edilmeme nedeni, malların neden yapılmış olduklarının belirtilmiş olmasına karşın malların ne olduğunun belirtilmemiş olmasıdır.
Sınıf 17: Kauçuk, gütaperka, lastik, asbest, mika ve bu malzemelerden (kauçuk, gütaperka, lastik, asbest, mikadan) yapılmış diğer sınıflarda yer almayan mallar. Kabul edilmeyen terim, sınıf başlığının yalnızca “kauçuk, gütaperka, lastik, asbest, mikadan yapılmış mallar” kısmıdır. Terimin kabul edilmeme nedeni, malların neden yapılmış olduklarının belirtilmiş olmasına karşın malların ne olduğunun belirtilmemiş olmasıdır.
Sınıf 18: Deri ve imitasyon deri ve bu malzemelerden (deri ve imitasyon deri) yapılmış diğer sınıflarda yer almayan mallar. Kabul edilmeyen terim, sınıf başlığının yalnızca “deri ve imitasyon deriden yapılmış mallar” kısmıdır. Terimin kabul edilmeme nedeni, malların neden yapılmış olduklarının belirtilmiş olmasına karşın malların ne olduğunun belirtilmemiş olmasıdır.
Sınıf 20: Ahşap, mantar, saz, kamış, hasır, boynuz, kemik, fildişi, balina kemiği, kabuk, amber, sedef, lületaşı ve bunların ikamelerinden veya plastikten yapılmış diğer sınıflarda yer almayan mallar. Terimin kabul edilmeme nedeni, malların neden yapılmış olduklarının belirtilmiş olmasına karşın malların ne olduğunun belirtilmemiş olmasıdır.
Sınıf 37: Tamir hizmetleri. Terimin kabul edilmeme nedeni, tamir hizmetinin konusu ürünlerin ne olduğunun belirtilmemiş olmasıdır.
Sınıf 37: Kurulum hizmetleri. Terimin kabul edilmeme nedeni, kurulum hizmetinin konusu ürünlerin ne olduğunun belirtilmemiş olmasıdır.
Sınıf 40: Malzemelerin işlenmesi hizmetleri. Terimin kabul edilmeme nedeni, işleme hizmetinin neyin işleneceği belirtilmediği sürece belirsiz bir tabir olmasıdır.
Sınıf 45: Bireylerin ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak üçüncü kişiler tarafından sağlanan kişisel ve sosyal hizmetler. Terimin kabul edilmeme nedeni, sağlanacak hizmetin açık şekilde belirtilmemiş olmasıdır.

[10] http://www.turkpatent.gov.tr/dosyalar/mevzuat/MarkaTeb.pdf; http://www.turkpatent.gov.tr/dosyalar/nice/Sinif_01-45_degisiklik.pdf

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, IP Translator Davası, Nice Sınıflandırması - Malların ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırması 4 Ağustos 20141 Eylül 2014

Hizmetlerin Perakendeciliği Bir Hizmet Midir? Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın “Netto” Kararı (C-420/13)

Avrupa Birliği Adalet Divanı, 10/07/2014 tarihinde verdiği C-420/13 sayılı ön yorum kararı ile perakendeciliğe yönelik hizmetlerin yalnızca malların bir araya getirilmesine yönelik olmadığını, hizmetlerin bir araya getirilip tüketicilere sunulmasının da bir hizmet olduğunu ifade etmiştir.

Öncelikli olarak, ön yorum kararına konu davanın ve Adalet Divanı’na yöneltilen soruların açıklanması yerinde olacaktır.

Alman menşeili “NETTO MARKEN-DISCOUNT AG & CO. KG” aşağıda görseline yer verilen markayı tescil ettirmek için 10/09/2011 tarihinde Alman Patent ve Marka Ofisi’ne (DPMA) başvuruda bulunur:

Başvurunun hizmet listesi kapsamında 35. sınıfa dahil olacak biçimde listelenmiş aşağıdaki hizmetler de yer almaktadır:

“Perakende ve toptan ticaretle ilgili hizmetler, özellikle, başkalarının faydası için, çeşitli hizmetlerin müşterilerin bu hizmetleri elverişli bir şekilde satın alması amacıyla bir araya getirilmesi hizmetleri, belirtilen hizmetler takip eden hizmetlere ilişkin olarak verilecektir: Sınıf 35: Reklamcılık, iş yönetimi, iş idaresi, büro hizmetleri. Sınıf 36: Maddi değer taşıyan makbuzların ve fişlerin piyasaya sürülmesi hizmetleri. Sınıf 39: Seyahat düzenlenmesi. Sınıf 41: Eğlence. Sınıf 45: Bireylerin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kişisel ve sosyal hizmetler, belirtilen hizmetler özellikle, perakende, toptan satış mağazaları, posta sipariş katalogları veya elektronik ortamlar, örneğin web siteleri ve televizyon alışveriş programları, elektronik ortamlar, katalog ve benzeri diğer yöntemleri ile sağlanan hizmetlerdir.”

DPMA, başvuruyu 35. sınıfa dahil yukarıda belirtilen hizmetler bakımından reddeder. Ret kararının gerekçesi, reddedilen hizmetlerin, listede sıralanan hizmetlerden esas ve kapsam bakımından açık olarak ayırt edilmesinin mümkün olmamasıdır. (Alman Marka Kanunu’nun Uygulamasına ilişkin Yönetmelik hükümlerine göre, mallar ve hizmetler, her malın ve hizmetin bir sınıfta sınıflandırılmasına imkan verecek terimlerle belirtilmelidir.)

“NETTO MARKEN-DISCOUNT AG & CO. KG” bu kararın iptali amacıyla dava açar. Davayı gören Federal Patent Mahkemesi (Bundespatentgericht), öncelikli olarak, hizmetlerin perakendeciliğinin mümkün olup olmadığı konusunda mahkemenin önceki bir kararının bulunmadığını tespit eder. Buradan hareket eden Federal Patent Mahkemesi, davaya ilişkin işlemleri durdurur ve Adalet Divanı’na ön yorum kararı verilmesi talebiyle takip eden soruları yöneltir:

1. Topluluk Marka Direktifi’nin ikinci maddesi, bu hüküm kapsamına giren hizmetler, hizmetlerin perakendeciliğine yönelik hizmetleri de kapsar, anlamına gelecek biçimde mi yorumlanmalıdır?

2. Eğer ilk soruya verilen yanıt olumlu yöndeyse,

Direktif’in ikinci maddesi, perakendeci tarafından sunulan hizmetlerin içeriği, perakendeci tarafından sunulan mallardaki gibi detaylı şekilde belirtilmelidir, anlamına gelecek biçimde mi yorumlanmalıdır?

(a) Hizmetler belirtilirken, hizmetlerin;

(i) Genel alan olarak veya sınıf başlığıyla mı,

(ii) Sadece sınıflarla mı,

(iii) Her bağımsız hizmetin ismiyle mi,

belirtilmesi yeterli olacaktır?

(b) Bu ifade ediliş biçimi başvuru tarihinin verilmesinde belirleyici rol oynar mı veya, genel sınıf başlıklarının veya sınıf numaralarının belirtilmesi durumunda, ekleme veya çıkartma yapılması mümkün müdür?

3. Eğer ilk soruya verilen yanıt olumlu yöndeyse,

Direktif’in ikinci maddesi, perakende hizmetlerine ilişkin olarak sağlanan marka koruma derecesi, perakendecinin kendisi tarafından sağlanan hizmetlere de sağlanacaktır, anlamına gelecek biçimde mi yorumlanmalıdır?

Adalet Divanı, Federal Patent Mahkemesi’nce yöneltilen soruları takip eden biçimde yanıtlamıştır:

Birinci Soru:

Federal Patent Mahkemesi, ilk sorusuyla esasen, bir perakendecinin, hizmetleri bir araya getirerek müşterilerin bunları elverişli biçimde karşılaştırmasını ve satın almasını sağlamanın, 2008/95 sayılı Direktif’in ikinci maddesinde yer verilen hizmet kavramı kapsamına girip girmediğini sormaktadır.

2008/95 sayılı Direktif madde 2 uyarınca tescil edilebilir bir marka oluşturmak için üç şart yerine getirilmelidir. Öncelikle, bir tescili talep edilen bir işaret olmalı, sonrasında bu işaretin grafik gösterimi mümkün olmalı, nihayetinde de işaret, bir işletmenin mallarını veya hizmetlerini diğer işletmelerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilebilmesini sağlar içerikte olmalıdır.

“Hizmet” kavramı Avrupa Birliği mevzuatında tanımlanmamış olmakla birlikte, farklı ulusal mevzuatlar uyarınca tescil için farklı şartlar getirilmesinin engellenmesi amacıyla, kavrama tek tip bir yorum getirilmesi gereklidir.

Bu tip bir yorum Adalet Divanı tarafından önceden verilen C-418/02 sayılı “Praktiker Bau- und Heimwerkermarkte” kararında yapılmıştır. Bu karara göre, malların perakendeciliğine yönelik olarak verilen hizmetler tescil edilebilir nitelikte hizmetlerdir. Malların perakendeciliğine yönelik hizmetler, malların satışından ibaret değildir, perakendeci tarafından verilen, satışa sunulan malların seçimi gibi diğer hizmetler ve tüketicinin başka bir satıcı yerine ilgili satıcıdan alım yapmayı tercih etmesini sağlayacak çeşitli hizmetler de malların perakendeciliğine yönelik hizmetlerin kapsamına girmektedir.

Hizmetlerin, mallar da olduğu gibi perakende ticarete konu olup olamayacağının tartışılması gerekli değildir, şöyle ki, tacirler çeşitli üçüncü kişi hizmetlerini seçerek, tüketicilerin bunların arasından tercihi için tek bir temas noktası aracılığıyla bunları bir araya getirip sunmaktadır.

Bu tip bir tacirin sunduğu hizmetler, özellikle, müşterilerin bir araya getirilmiş hizmetleri rahat biçimde karşılaştırmasını ve satın almasını sağlayacak eylemlerden ve reklam hizmetlerinden oluşur.

Bu tip bir araya getirme ve reklam hizmetleri, uygun hallerde, Nicé sınıflandırmasının 35. sınıfı kapsamına girer (burada mahkeme 35. sınıfın genel başlığı ve açıklayıcı notlarına referansta bulunmuştur). Bu olasılık sınıflandırmanın alfabetik listesinde yer alan “üçüncü taraflar için satış promosyonu hizmetleri” tabiri ile de desteklenmektedir.

Bu bağlamda, yukarıda yer verilen hizmetler, 2008/95 sayılı Direktif’in ikinci maddesi anlamında hizmet kavramı kapsamına girmektedir. Şöyle ki, Nicé Andlaşması, Paris Sözleşmesi’ne uygun olarak kabul edildiğinden ve 2008/95 sayılı Direktif hükümlerinin Paris Sözleşmesi hükümleri ile uyumlu olması zorunluluğu bulunduğundan, Direktif’in ikinci maddesi, Nicé sınıflandırmasına uygun olmayan biçimde yorumlanamayacaktır.

İnceleme konusu vakada, başvuruya bakıldığında, hizmetlerin bir araya getirilmesinin özellikle üçüncü taraf hizmetlerine yönelik olduğu görülmektedir. Başvuru sahibi, duruşmada bir araya getirip tüketicilere sunduğu hizmetlerin tamamının üçüncü taraflara ait olduğunu belirtmiş olsa da, kullanılan “özellikle” kelimesi, sunulan hizmetlerin üçüncü tarafların hizmetleriyle sınırlı olmadığı, başvuru sahibinin kendi hizmetlerini de kapsayabileceği algısını ortaya çıkartmaktadır.

Başvuru sahibi tarafından sunulan hizmet çeşitleri, başvuru sahibinin kendisine ait hizmetleri içerse de, bu durum, “başkalarının faydası için, çeşitli hizmetlerin müşterilerin bu hizmetleri elverişli bir şekilde satın alması amacıyla bir araya getirilmesi” tabiriyle ifade edilen sunumun, bir hizmet olarak kategorize edilebilmesini kuşkulu hale getirmemektedir. Başvuru sahibinin tüketicilere sunacağı hizmet çeşitleri arasında kendisi tarafından sağlanan hizmetlerin de bulunması tek başına ret gerekçesi olamaz.

Bütün açıklamaların ışığında, birinci soruya ilişkin yanıt takip eden biçimde oluşmuştur: “Bir iktisadi işletmenin, müşterilerin hizmetleri elverişli biçimde karşılaştırması ve satın alması amacıyla hizmetleri bir araya getirmesinden oluşan hizmetler, 2008/95 sayılı Direktif’in ikinci maddesi kapsamındaki hizmet kavramına girmektedir.”

İkinci Soru:

Federal Patent Mahkemesi, ikinci sorusuyla esasen 2008/95 sayılı Direktif’in, hizmetlerin bir araya getirilmesinden oluşan bir hizmetin tescil edilmesi amacıyla yapılan bir başvurunun, bir araya getirme hizmetini oluşturan hizmetleri ve bir araya getirilen hizmetleri, özel ve açık şekilde belirtilmiş olarak birlikte içermesi şarttır, biçiminde yorumlamanın yerinde olup olmadığını sormaktadır.

Adalet Divanı, bu soruyu yanıtlarken, öncelikle C-307/10 sayılı “IP Translator” kararına çeşitli atıflarda bulunmuş ve malların ve hizmetlerin, yetkili makamlarca kapsamlarının açık ve kesin biçimde anlaşılmasını sağlayacak biçimde ifade edilmeleri gerektiğini belirtmiştir.

Bu şartın, bir araya getirme hizmetleri bakımından sağlanabilmesi için bu hizmeti oluşturan eylemlerin detaylı biçimde belirtilmesine ihtiyaç yoktur. Tartışma konusu hizmetin, incelenen başvuruda olduğu gibi, “Başkalarının faydası için, çeşitli hizmetlerin müşterilerin bu hizmetleri elverişli bir şekilde satın alması amacıyla bir araya getirilmesi hizmetleri, özellikle, perakende, toptan satış mağazaları, posta sipariş katalogları veya elektronik ortamlar, örneğin web siteleri ve televizyon alışveriş programları, elektronik ortamlar, katalog ve benzeri diğer yöntemleri ile sağlanan hizmetler.” biçiminde ifade edilmesi, yetkili makamların ve ekonomik aktörlerin başvurunun, “müşterilerin tek bir temas noktası aracılığıyla, çeşitli hizmetler arasından tercihini sağlamak için çeşitli hizmetlerin seçimi ve sunumundan oluşan hizmetler” için yapıldığını anlamasını sağlayacaktır.

Bununla birlikte, başvuru sahibinin, bir araya getirme hizmetinin hangi hizmetlerin bir araya getirilmesine ilişkin olduğunu yeteri derecede açık ve kesin biçimde belirtmesi gerekmektedir. Bunun eksikliğinde, yetkili makamların başvuruyu incelemesi imkansız olmasa da, oldukça zor olacaktır.

İncelenen başvuruda, başvuru sahibinin bir araya getirme hizmetinin konusu olarak belirttiği hizmetler, Nicé sınıflandırmasının 35., 36., 39., 41. ve 45. sınıflarına ilişkin hizmetlerdir. Bununla birlikte, bu hizmetler belirtilirken, genellikle ilgili sınıfların sınıf başlıkları kullanılmıştır. Bu bağlamda, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarının bir bölümünün, açıklık ve kesinlik şartlarını yerine getirmediği hatırlanmalıdır (Bu konuda geniş bilgi ve detaylı açıklamalar, sitede http://iprgezgini.org/category/ip-translator-davasi/ kategorisi altında yer alan yazıların incelenmesi yoluyla edinilebilir.).

Bu çerçevede, başvuruda yer alan ve bir araya getirme hizmetinin kapsamının tanımlanmasında kullanılan tabirlerden hangilerinin, açıklık ve kesinlik şartlarını yerine getirdiğini tespit etmek, ilgili makamların yetkisi dahilindedir.

Bununla birlikte, bir sınıftaki tüm genel başlıkları kullanarak başvuru yapan kişilerin, sınıf başlıklarını kullanmak suretiyle, o sınıfa ilişkin olarak alfabetik listede yer alan malların veya hizmetlerin tümünü mü yoksa bir kısmını mı kast ettiklerini belirtmeleri gerekmektedir.

İncelenen başvuruda, başvuru sahibi, bir araya getirilecek hizmetlere ilişkin olarak, Nicé sınıflandırmasının 35. sınıfında yer alan genel başlıkların tamamına yer vermiş olmakla birlikte, alfabetik listede yer alan hizmetlerin tamamını mı yoksa bir bölümünü mü talep ettiğini belirtmemiştir.

Yukarıda yapılan açıklamaların ışığında, ikinci soruya ilişkin yanıt takip eden biçimde oluşmuştur: “2008/95 sayılı Direktif, çeşitli hizmetlerin bir araya getirilmesinden oluşan hizmetlerin tescili amacıyla yapılan başvurularda, hizmetler, yetkili makamların ve diğer ekonomik aktörlerin, bir araya getirme niyetinin konusu hizmetleri yeteri derecede açık ve kesin biçimde anlamalarını sağlayacak şekilde belirtilmesi gerekmektedir, anlamına gelecek biçimde yorumlanmalıdır.”

Üçüncü Soru:

Adalet Divanı, son olarak Federal Patent Mahkemesi’nin üçüncü sorusunu değerlendirmiştir.

Adalet Divanı, “Direktif’in ikinci maddesi, perakende hizmetlerine ilişkin olarak sağlanan marka koruma derecesi, perakendecinin kendisi tarafından sağlanan hizmetlere de sağlanacaktır, anlamına gelecek biçimde mi yorumlanmalıdır?” şeklindeki soruyu, incelenen vakanın esasıyla bağlantısının bulunmaması nedeniyle değerlendirmeye almamış ve yanıtlamamıştır.

Sonuç Yerine

Adalet Divanı, Alman Federal Patent Mahkemesi’nin sorularına verdiği ilk yanıtla, tüketicilerin rahat biçimde karşılaştırmaları ve satın almaları amacıyla çeşitli hizmetlerin bir araya getirilmesinden oluşan hizmetlerin, Direktif madde 2 kapsamında hizmet kavramı kapsamına girdiğini belirtmiştir. Adalet Divanı ikinci yanıtıyla, bir araya getirilecek hizmetlerin, ilgili makamların ve diğer ekonomik aktörlerin hizmetlerin ne olduğunu anlayabileceği açıklık ve kesinlikte ifade edilmesi gerektiğini ortaya koymuştur.

Bu haliyle Adalet Divanı’nın ikinci yanıtı “IP Translator” kararında yer verilen ilkelerin tekrarlanmasından ibaret olup, beklenmedik bir nitelik göstermemektedir.

Buna karşın, Adalet Divanının ilk soruya ilişkin olarak verdiği yanıt, önemli bir konudaki boşluğun doldurulması anlamına gelmektedir. Şöyle ki, bu yanıt, hizmetlerin kendilerinden bağımsız olarak, bu hizmetlerin bir araya getirilip tüketicilere sunulmasının da bir hizmet olarak kabul edilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Bu yanıt, özellikle internet aracılığıyla tüketicilere sunulan ve farklı hizmetlerin bir arada sunulup aralarından seçim yapılmasını sağlayan hizmetlerin ayrı bir hizmet olabileceği değerlendirmesini de yanında getirebilir.

Konu hakkında, OHIM ve Avrupa Birliği üyesi ülkeler ofislerindeki değerlendirmelerin takibi yerinde olacaktır. Buna ilaveten, Nicé sınıflandırmasının 01/01/2015 tarihinden itibaren geçerli olacak versiyonuyla alfabetik listeye eklenecek olan “malların ve hizmetlerin alıcıları ve satıcıları için çevrimiçi pazar yerlerinin sağlanması hizmetleri (provision of an on-line marketplace for buyers and sellers of goods and services)” tabiri de, hizmetlerin perakendeciliğine yönelik hizmet tanımlarıyla yakın gelecekte sıkça karşılaşılabileceğinin ön sinyali niteliğindedir.

Önder Erol Ünsal

Ağustos 2014

unsalonderol@gmail.com

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, IP Translator Davası, Nice Sınıflandırması - Malların ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırması 13 Nisan 2014

IP Translator VII – AB Üyesi Ülkeler ve OHIM’in İkinci ve Üçüncü Ortak Bildirileri – Nicé Sınıflandırması Sınıf Başlıkları Tabirlerinden Hangileri Yeterince Açık ve Kesin Değildir?

IPR Gezgini’nde önceden yayınladığımız 7 adet yazıda, Avrupa Birliği Adalet Divanının 19/06/2012 tarihli C-307/10 sayılı “IP Translator” kararı hakkında oldukça detaylı bilgi vermiş ve değerlendirmelerde bulunmuştuk.

“IP Translator” kararını; nedenleri, olası sonuçları ve geleceğe yönelik olarak Avrupa Birliği nezdinde düşünülen tedbirler çerçevesinde değerlendirdiğimiz önceki tarihli yazıların aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla incelenmesi mümkündür:

http://wp.me/p43tJx-54

http://wp.me/p43tJx-59

http://wp.me/p43tJx-5i

http://wp.me/p43tJx-5o

http://wp.me/p43tJx-5u

http://wp.me/p43tJx-5z

http://wp.me/p43tJx-5D

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülke marka ofislerinin bir kısmının ve özellikle İç Pazarda Uyum Ofisi (OHIM)’nin, Nicé Sınıflandırmasının sınıf başlıkları ve bunların kapsamı hakkındaki uygulamasının “IP Translator” kararı sonrası büyük ölçüde değiştiği bilinmektedir. Bu konudaki değişikliklerin OHIM ve üye ülke ofislerince birbirlerinden çok farklı biçimde gerçekleştirilmesini engellemek ve paralel uygulamalar geliştirmek endişesiyle, AB üyesi ülkeler ve OHIM konuyu bir yakınlaştırma projesi (convergence project) kapsamında birlikte değerlendirmiş ve Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıkları hakkında uyumlu tedbirler almayı tercih etmiştir. Yakınlaştırma projesinin konu hakkındaki ilk ortak bildirisi (common declarition) Mayıs 2013’te yayınlanmış ve metin http://wp.me/p43tJx-5D bağlantısından görülebilecek yazımızda okuyuculara aktarılmıştır. Yakınlaştırma projesi kapsamında konu hakkında iki ortak bildiri daha yayınlanmıştır. İkinci ve üçüncü ortak bildiriler, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıkları konusundaki ortak uygulamanın ana hatlarını daha da belirginleştirmiştir. Bu yazı kapsamında, ikinci ve üçüncü ortak bildirilerin çerçevesi ve temel kapsamı açıklanmaya gayret edilecektir.

“IP Translator” kararı hakkında, önceki yazılarımız incelenerek daha detaylı bilgi edinilmesi mümkün olmakla birlikte, açıklamalara geçmeden önce, Adalet Divanının, kendisine yöneltilen sorulara karşı verdiği yanıtların hatırlatılması yerinde olacaktır:

“(1) 2008/95 sayılı Direktif, marka korumasının talep edildiği malların ve hizmetlerin, başvuru sahibince, yetkili makamların ve tacirlerin, sadece bu bilgiye dayanarak, koruma talebinin kapsamını belirleyebilecekleri derecede (yeterlilikte) açık ve kesin biçimde tanımlanmasını gerektirmektedir, anlamında yorumlanmalıdır.

(2) 2008/95 sayılı Direktif, (mallara ve hizmetlere ilişkin) tanımlamanın, yetkili makamların ve tacirlerin koruma kapsamını yeterince açık ve kesin biçimde anlamalarına imkan verdiği durumlarda, marka korumasının talep edildiği malları ve hizmetleri tanımlamak için, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarındaki genel unsurların kullanımına engel olmayacaktır, anlamında yorumlanmalıdır.

(3) Koruma talep ettiği markanın kapsadığı malları veya hizmetleri belirtmek için, Nicé anlaşmasının birinci maddesinde belirtilen sınıflandırmanın belirli bir sınıfına ait sınıf başlığında yer alan genel ifadelerin tamamını kullanan bir ulusal marka sahibi, tescil başvurusunun ilgili sınıfa dahil olup alfabetik listede yer alan tüm malları veya hizmetleri kapsama niyetiyle mi yoksa ilgili sınıftaki malların veya hizmetlerin sadece bir kısmını kapsama niyetiyle mi yapıldığını belirtmek zorundadır. Eğer başvuru, malların veya hizmetlerin bir bölümü için yapılmışsa, başvuru sahibinin o sınıfta bulunan hangi malları veya hizmetleri kapsama niyetinde olduğunu belirtmesi gerekmektedir.”

Birinci ortak bildiri kapsamında, OHIM ve AB üyesi ülkeler, Adalet Divanının ilk soruya verdiği yanıt hakkında takip eden açıklamayı yapmıştır: “Avrupa Birliği üyesi ülkelerin marka ofisleri, malların ve hizmetlerin ifade ediliş biçimi hakkındaki açıklık ve kesinlik şartları için ortak bir anlayış oluşturma ve ilgili sınıflandırma uygulamalarında kullanılacak ortak ilkeler geliştirme konularında birlikte çalışmaktadır.”

İkinci ortak bildiri ise somut olarak Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarının hangilerinin “IP Translator” kararında belirtilen açıklık ve kesinlik ilkeleri kapsamına girmediği konusuyla ilgilidir.

İkinci ortak bildiriyle ilgili olarak çalışan OHIM ve üye ülke ofisleri, Nicé sınıflandırması sınıf başlıklarında yer alan ifadelerin tamamını gözden geçirmiş ve bunlardan hangilerinin “açıklık” ve “kesinlik” ilkeleri kapsamına girmediğini, bir deyişle hangilerinin yeterince açık ve kesin olmadığını belirlemiştir. Çalışma sonucunda, sınıflandırmanın sınıf başlıklarında yer alan aşağıda belirtilecek 11 terimin yeterince açık ve kesin terimler olmadığı ve ek açıklamalar yapılmadığı sürece bu terimlerin kabul edilemeyeceği tespit edilmiştir.

Ortak bildiri kapsamında yeterince açık ve kesin bulunmayan ve kabul edilemeyecekleri bildirilen 11 terim ve kabul edilmeme nedenleri aşağıda sayılmıştır:

Sınıf 6: Adi metallerden yapılmış diğer sınıflarda yer alamayan mallar.Terimin kabul edilmeme nedeni, malların neden yapılmış olduklarının belirtilmiş olmasına karşın malların ne olduğunun belirtilmemiş olmasıdır.
Sınıf 7: Makineler ve imalat tezgahları.Kabul edilmeyen terim, sınıf başlığının yalnızca “makineler” kısmıdır.Terimin kabul edilmeme nedeni, ne tip makinelerin kast edildiğinin belirtilmemiş olmasıdır.
Sınıf 14: Değerli metaller ve bunların alaşımları ve bunlardan (değerli metallerden ve bunların alaşımlarından) yapılmış veya bunlarla kaplanmış diğer sınıflarda yer almayan mallar.Kabul edilmeyen terim, sınıf başlığının yalnızca “değerli metallerden ve bunların alaşımlarından yapılmış veya bunlarla kaplanmış mallar” kısmıdır.Terimin kabul edilmeme nedeni, malların neden yapılmış olduklarının veya neyle kaplanmış olduklarının belirtilmiş olmasına karşın malların ne olduğunun belirtilmemiş olmasıdır.
Sınıf 16: Kağıt, karton ve bu malzemelerden (kağıt veya kartondan) yapılmış diğer sınıflarda yer almayan mallar.Kabul edilmeyen terim, sınıf başlığının yalnızca “kağıt veya kartondan yapılmış mallar” kısmıdır.Terimin kabul edilmeme nedeni, malların neden yapılmış olduklarının belirtilmiş olmasına karşın malların ne olduğunun belirtilmemiş olmasıdır.
Sınıf 17: Kauçuk, gütaperka, lastik, asbest, mika ve bu malzemelerden (kauçuk, gütaperka, lastik, asbest, mikadan) yapılmış diğer sınıflarda yer almayan mallar.Kabul edilmeyen terim, sınıf başlığının yalnızca “kauçuk, gütaperka, lastik, asbest, mikadan yapılmış mallar” kısmıdır.Terimin kabul edilmeme nedeni, malların neden yapılmış olduklarının belirtilmiş olmasına karşın malların ne olduğunun belirtilmemiş olmasıdır.
Sınıf 18: Deri ve imitasyon deri ve bu malzemelerden (deri ve imitasyon deri) yapılmış diğer sınıflarda yer almayan mallar.Kabul edilmeyen terim, sınıf başlığının yalnızca “deri ve imitasyon deriden yapılmış mallar” kısmıdır.Terimin kabul edilmeme nedeni, malların neden yapılmış olduklarının belirtilmiş olmasına karşın malların ne olduğunun belirtilmemiş olmasıdır.
Sınıf 20: Ahşap, mantar, saz, kamış, hasır, boynuz, kemik, fildişi, balina kemiği, kabuk, amber, sedef, lületaşı ve bunların ikamelerinden veya plastikten yapılmış diğer sınıflarda yer almayan mallar.Terimin kabul edilmeme nedeni, malların neden yapılmış olduklarının belirtilmiş olmasına karşın malların ne olduğunun belirtilmemiş olmasıdır.
Sınıf 37: Tamir hizmetleri.Terimin kabul edilmeme nedeni, tamir hizmetinin konusu ürünlerin ne olduğunun belirtilmemiş olmasıdır.
Sınıf 37: Kurulum hizmetleri.Terimin kabul edilmeme nedeni, kurulum hizmetinin konusu ürünlerin ne olduğunun belirtilmemiş olmasıdır.
Sınıf 40: Malzemelerin işlenmesi hizmetleri.Terimin kabul edilmeme nedeni, işleme hizmetinin neyin işleneceği belirtilmediği sürece belirsiz bir tabir olmasıdır.
Sınıf 45: Bireylerin ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak üçüncü kişiler tarafından sağlanan kişisel ve sosyal hizmetler.Terimin kabul edilmeme nedeni, sağlanacak hizmetin açık şekilde belirtilmemiş olmasıdır.

Yukarıda sayılan 11 adet Nicé sınıflandırması başlığının, OHIM ve AB üyesi ülkeler üye ofisleri tarafından yeterince açık ve kesin tabirler olarak kabul edilmeyeceği yönündeki ortak bildirime göre, uygulama ilk olarak Birleşik Krallık marka ofisi tarafından 05/08/203’te yürürlüğe sokulmuştur, OHIM için uygulama 02/12/2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir ve uygulamayı henüz yürürlüğe sokakmış tek ülke olan Yunanistan bakımından uygulama 01/05/2014 tarihinde başlayacaktır.

İkinci ortak bildiri kapsamında açık ve kesin olmayan terimler olarak belirtilmiş 11 terim dışında kalan Nicé sınıflandırması genel başlıkları terimlerinin, açıklık ve kesinlik ilkelerini karşıladığı ve malların ve hizmetlerin kapsamının anlaşılmasına imkan verdiği ise anlaşılmaktadır.

OHIM ve AB üyesi ülkeler tarafından yayınlanan üçüncü ortak bildiri ise sınıflandırma terimlerinin açık ve kesin niteliği belirlenirken kullanılması gereken ilkeleri belirtmektedir.

Buna göre, bir terimin açık ve kesin niteliği belirlenirken aşağıdaki esaslar dikkate alınacaktır:

1. Mallara ve hizmetlere ilişkin bir tanımın asli ve olağan anlamından koruma kapsamı anlaşılabiliyorsa, bu tanımın yeterince açık ve kesin olduğu kabul edilecektir.

2. Eğer koruma kapsamı anlaşılamıyorsa, yeteri derecede açıklık ve kesinlik ilkeleri, karakteristik özellikler, amaç ve ilgili sektör gibi ek faktörler belirtilerek sağlanabilir. İlgili sektör belirlenirken, tüketiciler veya satış kanalları, kullanılan beceri veya know-how, kullanılan teknik imkanlar, başta olmak üzere çeşitli faktörler dikkate alınabilir.

Açıklık ve kesinlik ilkelerini yerine getirmediği kabul edilen terimlerden örnekler verilecek olursa:

“Adi metallerden yapılmış diğer sınıflarda yer alamayan mallar.” terimi “Metalden inşaat malzemeleri.” ifadesiyle değiştirilerek açık ve kesin hale getirilebilir.

“Makineler.” terimi “Tarım makineleri.” ifadesiyle değiştirilerek açık ve kesin hale getirilebilir.

“Kağıt veya kartondan yapılmış mallar.” terimi “Kağıttan filtreleme makineleri.” ifadesiyle değiştirilerek açık ve kesin hale getirilebilir.

“Tamir hizmetleri.” terimi “Ayakkabı tamiri hizmetleri.” ifadesiyle değiştirilerek açık ve kesin hale getirilebilir.

“Malzemelerin işlenmesi hizmetleri.” terimi “Toksik atıkların işlenmesi hizmetleri.” ifadesiyle değiştirilerek açık ve kesin hale getirilebilir.

“Bireylerin ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak üçüncü kişiler tarafından sağlanan kişisel ve sosyal hizmetler.” terimi “Başkaları için kişisel alışveriş hizmetleri.” ifadesiyle değiştirilerek açık ve kesin hale getirilebilir.

3. Bir terimin birden fazla sınıftaki mallara ve hizmetlere ilişkin bir tanımın parçası olması mümkündür ve bu terimin bu sınıflardan birisinde ek bir açıklama gerektirmeksizin kesin ve açık nitelikte olması mümkündür. Örneğin, giysiler (sınıf 25) veya mobilyalar (sınıf 20). Bununla birlikte, eğer koruma, başka bir sınıfta yer alan özel bir mal veya hizmet kategorisine ilişkin olarak talep ediliyorsa, terime ilişkin ek açıklama yapılması gerekmektedir. Örneğin, tıbbi amaçlı mobilyalar (sınıf 10) veya koruyucu giysiler (sınıf 9).

Mal ve hizmetleri ifade ederken kullanılan tabirler, yukarıda yer verilen ilkeler doğrultusunda açıklık ve kesinlik testine tabi tutulabilir.

“IP Translator” sonrası oluşacak tabloyu OHIM ve AB üyesi ülkeler bakımından tahmin etmek hiç kolay değildi. Kanaatimizce, OHIM ve üye ülkeler yakınlaşma programı kapsamında ortak uygulamalar geliştirilmesi yöntemini efektif olarak kullanarak, IP Translator sonrası süreci büyük bir krize yer vermeden idare etmiştir. Nicé sınıflandırması sınıf başlıkları tabirlerinden (toplam 197 adet) yalnızca 11 tanesinin yeterince açık ve kesin olmayan tabirler olarak kabul edilmesi, ki bu tabirler kapsamları sınıflandırma açısından gerçekten çok belirsiz tabirlerdir, ve kalan terimlerin yeterince açık ve kesin tabirler olarak değerlendirilmesi suretiyle, olası IP Translator tsunami etkisinin sınırlı düzeyde tutulması sağlanmıştır. Bu haliyle, IP Translator sonrası etki, şimdilik, kontrol altında kalmıştır ve bu durum, şüphesiz, idari becerinin yüksekliğini işaret etmektedir. Açık ve kesin olmayan terimler niteliğindeki 11 tabirin, Türkiye bakımından da dikkate alınması, kanaatimizce, AB ile paralel uygulamalar geliştirilmesi perspektifi bakımından Türkiye için geleceğe yönelik fayda sağlayacaktır.

Önder Erol ÜNSAL

Nisan 2014

unsalonderol@gmail.com

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, IP Translator Davası, Marka Nispi Ret Nedenleri, Nice Sınıflandırması - Malların ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırması 1 Nisan 201410 Mayıs 2014

Adalet Divanı Genel Mahkemesi “Vogue” Kararı – Kapsamı Belirsiz Terimler Bakımından Malların veya Hizmetlerin Benzerliğinin Değerlendirilmesi (T-229/12)

Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesinin T-229/12 sayılı 27/02/2014 tarihli “Vogue” kararı kapsamı belirsiz mallar bakımından karıştırılma olasılığı değerlendirilmesinin ne şekilde yapılması gerektiği hakkında mahkemenin yaklaşımını ortaya koymaktadır.

Davanın detaylarına girmeden önce kapsamı “belirsiz” (İngilizce “vague” kelimesinin karşılığı olarak kullanılmıştır) mal terimiyle ne kast edildiğinin açıklanması yerinde olacaktır.

Topluluk Marka Tüzüğü Yönetmeliğine göre, marka tescil başvurularının mal ve hizmet listelerinde yer alan mallar veya hizmetler, ilgili malların veya hizmetlerin mahiyetlerinin açık olarak anlaşılmasını sağlayacak biçimde belirtilmiş olmalıdır. Malların veya hizmetlerin başvuru sahibi tarafından yeteri derecede açık ve kesin terimlerle ifade edilmesi suretiyle, Topluluk Marka Ofisinin (OHIM) ve diğer ilgililerin, korumanın kapsamını saptayabilmesi sağlanacaktır. Malların veya hizmetlerin başvuru sahibi tarafından yeteri derecede açık ve kesin terimlerle ifade edilmemesi durumunda ise, kapsamı belirsiz terimlerle (vague) karşılaşılmaktadır. Bu konuya ilişkin olarak Avrupa Birliği Adalet Divanı tarafından 2012 yılında verilen ünlü “IP Translator” kararı, OHIM uygulamasını büyük ölçüde değiştirmiş ve bazı AB üyesi ülkeler bakımından malların ve hizmetlerin ifade edilmesi biçimi konusunda radikal değişiklikler getirmiştir. “IP Translator” konusunda detaylı değerlendirmeler önceki yazılarımızda yapılmıştır, bu yazılar kapsamında konuyu daha detaylı olarak irdelemek isteyenlerin, ana sayfada “kategoriler” bölümünde “IP Translator Davası” kategorisi (http://iprgezgini.org/category/ip-translator-davasi ) altında yer alan yazıları incelemesi mümkündür.

Bu yazının konusunu oluşturan vakada, kapsamı belirsiz olmasına rağmen OHIM tarafından kabul edilmiş bir terimi içeren bir başvurunun ilanına karşı itiraz edilmesi söz konusudur. Davanın içeriği ve seyri aşağıda kısaca özetlenmiştir:

“Advance Magazine Publishers, Inc.” 2004 yılında “Vogue” markasının tescil ettirilmesi amacıyla OHIM’e başvuruda bulunur. Başvuru kapsamında diğerlerinin yanısıra “Sınıf 18: ………, şemsiyeler; güneş şemsiyeleri; aksesuarlar; ………….” malları yer almaktadır.

Başvurunun 2007 yılında ilan edilmesini takiben aynı yıl içerisinde İspanyol “Eduardo Lopez Cabre” başvurunun ilanına karşı itiraz eder. İtiraz gerekçesi 3 marka da “Vogue” kelimesinden oluşmaktadır ve birisi Topluluk, ikisi ulusal İspanyol markası olan 3 markanın kapsamında da “şemsiyeler” malı yer almaktadır.

OHIM İlana İtiraz Birimi 2011 yılında verdiği bir kararla itirazı önceden tescilli “Vogue” ibareli topluluk markasıyla karıştırılma ihtimali nedeniyle kısmen kabul eder ve başvuru kapsamındaki “şemsiyeler; güneş şemsiyeleri; aksesuarlar” mallarını reddeder. Başvuru sahibi bu karara karşı itiraz eder, ancak itirazı OHIM Temyiz Kurulunun2012 yılında verdiği kararla reddedilir ve başvuru hakkında “şemsiyeler; güneş şemsiyeleri; aksesuarlar” malları bakımından verilen ret kararı yerinde görülür.

Başvuru sahibi (davacı) bu karara karşı Adalet Divanı Genel Mahkemesi nezdinde dava açar.

Davacının talebi ret kararının tamamen kaldırılması, bu mümkün değilse ret kararının kapsamının “şemsiyeler; güneş şemsiyeleri; şemsiyeler ve güneş şemsiyeleri için aksesuarlar” şeklinde sınırlandırılmasıdır.

Mahkeme, davaya ilişkin olarak öncelikle başvuru ile ret gerekçesi markanın kapsadığı mallara ilişkin karşılaştırma yapmıştır. Her iki markada da “şemsiyeler” malı yer aldığından, belirtilen mallar bakımından aynılık mevcuttur. Buna karşın, mahkemeye göre, “güneş şemsiyeleri” ile “şemsiyeler” malı arasında çalışma mekanizmaları ve amaçları bakımından benzerlik bulunmakla, bu ürünlerin son kullanıcıları, kullanım biçimleri ve dağıtım kanalları aynı değildir. Bu çerçevede, mahkemeye göre Temyiz Kurulunun, “şemsiyeler” ile “güneş şemsiyeleri” arasındaki “düşük derecede benzerlik” bulunduğu sonucuna ulaşması gerekirken, belirtilen mallar arasında “benzerlik” bulunduğu sonucuna ulaşmış olması yerinde değildir.

Mahkeme, son olarak, “aksesuarlar” ile “şemsiyeler” malı arasındaki benzerlik ilişkisini değerlendirmiştir. Bu hususta öncelikle, başvuru sahibinin, “aksesuarlar” malından ne anlaşılması gerektiğini (aksesuarların neyin aksesuarı olduğunu) başvurusunda belirtmemiş olduğu ifade edilmelidir. İçtihatta yer aldığı üzere (bkz. Adalet Divanı Genel Mahkemesinin T-39/10 sayılı kararı, paragraf 30) “aksesuarlar” terimi kapsamı belirsiz bir tabirdir ve mal listesinin kapsamının tespit edilebilmesi için aksesuarların neye ilişkin olduğunun belirtilmesi gerekmektedir. Daha önce de belirtildiği üzere, Topluluk Marka Tüzüğü Yönetmeliğine göre, marka tescil başvurularının mal ve hizmet listelerinde yer alan mallar veya hizmetler, ilgili malların veya hizmetlerin mahiyetlerinin açık olarak anlaşılmasını sağlayacak biçimde belirtilmiş olmalıdır. Malların veya hizmetlerin başvuru sahibi tarafından yeteri derecede açık ve kesin terimlerle ifade edilmesi suretiyle, Topluluk Marka Ofisinin (OHIM) ve diğer ilgililerin, korumanın kapsamını saptayabilmesi sağlanabilecektir.

Mallar veya hizmetler başvuru sahibi tarafından yeteri derecede açık ve kesin terimlerle ifade edilmişse, ilana itiraza ilişkin işlemlerde OHIM İlana İtiraz Birimi veya OHIM Temyiz Kurulu, inceleme konusu mallar veya hizmetler arasındaki benzerlik derecesini inceleyebilecektir. İncelenen vakada kullanılan “aksesuar” terimi ve yer verildiği sınıf bağlamında örnek verilecek olursa, 18. sınıfta yer alan malların bir bölümünün “giysi aksesuarı” mahiyetinde olması, bir kısmının “seyahat aksesuarı” olarak değerlendirilmesi, bir kısmının ise “hayvanlar için aksesuar” olması mümkündür ve bunlar genel nitelikleri ve kullanım amaçları itibarıyla birbirleriyle benzer nitelikte değildir.

Bu çerçevede, “aksesuarlar” malına ilişkin olarak, bu malın neye ilişkin aksesuarları kapsadığı belirtilmediği sürece, Temyiz Kurulunun, hukuki ve gerekçelendirme anlamında bir hata yapmadan, “şemsiyeler” ile “aksesuarlar” mallarının ortak nitelikleri, ortak fonksiyonları, tamamlayıcı nitelikleri, nihai kullanıcıları ve dağıtım kanalları bakımından benzer mallar olduğu sonucuna ulaşması mümkün değildir.

Buna ilaveten, başvuru dosyasında, “aksesuarlar” malının, “şemsiyeler ve güneş şemsiyeleri için aksesuarlar” şeklinde sınırlandırılması şeklinde bir talep bulunmadığı belirtilmelidir. Bilindiği üzere, Genel Mahkemenin yetkisi, OHIM Temyiz Kurulu önüne getirilen hususlar ve yasal çerçeveyle sınırlıdır. Dolayısıyla, davacının itirazın yalnızca yukarıda belirtilen mallar bakımından kabul edilmiş olması gerektiği iddiasıyla, böyle bir sınırlandırmayı mümkün kılmak için OHIM Temyiz Kurulunun ret kararına dayanması makul değildir.

Belirtilen nedenlerle, Genel Mahkeme, malların karşılaştırılmasına ilişki olarak takip eden sonuçlara ulaşmıştır: Başvuru ile ret gerekçesi marka arasında “şemsiyeler” malı bakımından aynılık, “şemsiyeler” ile “güneş şemsiyeleri” malları bakımından düşük derecede benzerlik mevcuttur. Buna karşılık, “aksesuarlar” malının yeterince açık bir tabir olmaması nedeniyle, “şemsiyeler” ile “aksesuarlar” malları arasındaki benzerlik derecesinin Temyiz Kurulu tarafından tespit edilebilmesi mümkün değildir.

Mahkeme bunun ardından, markaları karşılaştırmış ve markaların görsel açıdan benzerliğini ve işitsel açıdan aynı olduğunu tespit etmiştir.

Davacının, başvurunun dergilere ilişkin ünü nedeniyle güçlü ayırt edici niteliğe sahip olduğu yönündeki iddiasına, sonraki markanın ününün karıştırılma olasılığı incelemesinde dikkate alınmasının mümkün olmaması nedeniyle itibar edilmemiş ve OHIM’in önceki kararlarının emsal gösterildiği argüman da, önceki OHIM kararlarının, inceleme konusu kararın yasallığını etkilemesinin mümkün olmaması nedeniyle kabul edilmemiştir.

Sayılan tüm hususların birlikte dikkate alınması (markalar arasındaki üst düzeydeki benzerliğin, mallar arasındaki düşük düzeydeki benzerliği telafi etmesi neticesinde karıştırılma olasılığı sonucuna varılmasının mümkün olması hususu dahil olmak üzere) neticesinde, Genel Mahkeme takip eden sonuçlara ulaşmıştır:

– “Şemsiyeler ve güneş şemsiyeleri” bakımından başvuru ile ret gerekçesi marka arasında karıştırılma olasılığının ortaya çıkması mümkündür. Dolayısıyla, belirtilen mallar bakımından OHIM Temyiz Kurulunun ret kararı yerindedir.
– OHIM Temyiz Kurulu tarafından “aksesuarlar” malı bakımından verilen ret kararı, belirtilen malın neyi kapsadığının başvuru sahibi tarafından açık olarak belirtilmemiş olması, bu bağlamda, “şemsiyeler” ile “aksesuarlar” mallarının benzer olduğu neticesine varılamaması, dolayısıyla “aksesuarlar” malı bakımından başvuru ile ret gerekçesi marka arasında karıştırılma olasılığının ortaya çıkabileceği sonucuna ulaşılmasının mümkün olmaması nedenleriyle yerinde değildir.

Bu çerçevede, Genel Mahkeme, OHIM Temyiz Kurulunun ret kararını “şemsiyeler ve güneş şemsiyeleri” bakımından onamış, buna karşın “aksesuarlar” bakımından verilen ret kararını iptal etmiştir. Dolayısıyla, “aksesuarlar” bakımından verilen ret kararı, işbu mahkeme kararında yer verilen değerlendirmeler ışığında OHIM tarafından yeniden incelenecektir.

Ulusal uygulamamızda da, kapsamı belirsiz terimlerle ilana itiraz süreçlerinde veya resen benzerlik incelemesi aşamalarında karşılaşılmaktadır. Belirtilen durumlarda malların veya hizmetlerin benzerliğine ilişkin olarak takip edilmesi gereken yolların net biçimde tespit edilmesi gerektiği açıktır. “IP Translator” kararı sonrası Avrupa’da sıklıkla bu tarz ihtilaflarla veya davalarla karşılaşılacağını şimdiden öngörmek kanaatimizce kahinlik olmayacaktır.

Önder Erol Ünsal
Nisan 2014
onderolunsal@gmail.com

Adalet Divanı Genel Mahkemesi “Babilu” Kararı – “IP Translator” sonrası OHIM Başkanlık Genelgesi Uygulama Alanı Buluyor

(Görsel https://moodle.org/mod/forum/discuss.php?d=188819&parent=825065 adresinden alınmıştır.)

Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi, 31 Ocak 2013 tarihinde verdiği T-66/11 sayılı “babilu” kararında, Adalet Divanının 2012 tarihli “IP Translator” kararında belirtilen ilkeler ve bu ilkeler çerçevesinde yeniden formüle edilen Topluluk Marka Ofisi (OHIM)’nin 2/12 sayılı Genelgesi ilk kez uygulama alanı bulmuş ve mahkeme tarafından yorumlanmıştır.

2008 yılında “Present-Service Ullrich GmbH & Co. KG” firması “babilu” kelime markasının, 35. sınıfa dahil “reklamcılık, posta reklamcılığı, reklamların yayımı, bilgisayar ağlarında online reklamcılık, İnternette üçüncü kişiler için reklamcılık, firmaların İnternette ve diğer medyada tanıtımı, İnternette açık artırma hizmetlerinin sağlanması” hizmetleri için tescil edilmesi amacıyla OHIM’e başvuruda bulunur.

Başvurunun ilan edilmesinin ardından, “Punt-Nou, SL”, yukarıda belirtilen hizmetlerin tescil edilmesine karşı itiraz eder. İtiraza dayanak marka, 35. sınıfa dahil “ticari perakendecilik, ithalat ve ihracat, franchising ile ilgili ticari yönetim danışmanlığı, tanıtım, iş yönetimi, iş idaresi, ofis işlemleri” hizmetleri için OHIM’de önceden tescil edilmiş “babidu” markasıdır. (Başvurunun orijinal İspanyolca listesinde “publicidad” olarak yer alan hizmetler, OHIM tarafından “publicity (tanıtım)” olarak çevrilmiş olmakla birlikte, bu terimin Nicé sınıflandırmasındaki çevirisi “advertising (reklamcılık)”tır.

OHIM ilana itiraz birimi, yukarıda belirtilen hizmetler bakımından “babilu” ve “babidu” markaları arasında karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkabileceği yönündeki tespit doğrultusunda başvuruyu reddeder ve bu ret kararı OHIM Temyiz Kurulu tarafından da yerinde görülür.

Başvuru sahibi ret kararına karşı Adalet Divanı Genel Mahkemesi nezdinde dava yoluna başvurur. Davacıya göre, markaların kapsadıkları hizmetler aynı değildir, markalar arasında yüksek derecede benzerlik bulunmamaktadır ve markalar arasında karıştırılma olasılığı ortaya çıkmayacaktır.

OHIM Temyiz Kurulu, başvurunun reddedilmesine yönelik kararında, ilk olarak hizmetlerin aynılığı / benzerliği hususunu irdelemiştir. Bu husus değerlendirilirken, “IP Translator” kararı öncesi yürürlükte olan OHIM’in 03/4 sayılı Başkanlık Genelgesi ile aynı kurumun “IP Translator” kararı sonrası yürürlüğe soktuğu 2/12 sayılı Genelgesi hükümlerine yer verilmiştir. 03/4 sayılı Genelge hükümlerine göre, OHIM, Nicé sınıflandırmasının bir sınıfına ait sınıf başlığını içeren markaların, o sınıfa dahil tüm malları veya hizmetleri kapsadığını kabul etmektedir. Buna karşılık, “IP Translator” kararı sonrası yürürlüğe giren 2/12 sayılı Genelge, bu yorumu ortadan kaldırmıştır. Bununla birlikte, 2/12 sayılı yeni genelgeye göre, genelgenin yürürlük tarihinden, yani 21/06/2012 tarihinden önce, OHIM’de Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıkları kullanılarak tescil edilmiş veya tescil başvurusu yapılmış markaların, sınıflandırmanın alfabetik listesinde yer alan ve ilgili sınıflar kapsamında bulunan tüm malları veya hizmetleri kapsama niyetiyle yapıldıkları kabul edilecektir.

OHIM Temyiz Kurulu, takiben, başvurunun İspanyolca aslı dikkate alındığında, 35. sınıfın genel başlığını oluşturan “reklamcılık, iş idaresi, iş yönetimi, ofis işlemleri” hizmetlerini kapsadığını tespit etmiştir. Buradan hareketle, başvuru kapsamında bulunan 35. sınıfa dahil “reklamcılık, posta reklamcılığı, reklamların yayımı, bilgisayar ağlarında online reklamcılık, İnternette üçüncü kişiler için reklamcılık, firmaların İnternette ve diğer medyada tanıtımı, İnternette açık artırma hizmetlerinin sağlanması” hizmetleriyle aynı hizmetlerin ret gerekçesi marka kapsamında bulunduğunu tespit etmiştir.

Davacı bu tespite karşı takip eden argümanları öne sürmektedir:

Başvurunun kapsadığı, 35. sınıf dışında kalan, diğer mallar / hizmetler, ret gerekçesi markanın kapsamında bulunmamaktadır. Bu husus dikkate alındığında, profesyonellerin, markaların aynı işletmeden geldiği yönünde yanılgıya düşmeleri mümkün değildir.

Önceki marka kapsamında 35. sınıfta bulunan hizmetler başvuru kapsamında bulunan aynı sınıfa dahil hizmetlerden farklıdır.

Başvurunun İngilizce çevirisinde yer alan “publicity” hizmetleri “reklamcılık” değil, “halkla ilişkiler” hizmetleri olarak değerlendirilmelidir.

Başvuru sahibi firma ve ret gerekçesi markanın sahibi firma farklı sektörlerde faaliyet göstermektedir.

Genel Mahkeme, OHIM’in ret kararını davacının yukarıda yer verilen argümanlarını da dikkate alarak değerlendirmiştir.

Genel Mahkemeye göre, ilana itirazın yalnızca 35. sınıfa dahil hizmetler bakımından yapılması hususu dikkate alındığında, davacının başvurunun ve ret gerekçesi markanın kapsadığı diğer mallara ve hizmetlere vurgu yaparak ret kararının yerinde olmadığını belirtmesi, konuyla bağlantısızdır.

Davacının, tarafların tamamen farklı sektörlerde faaliyet gösterdiklerini ileri sürerek yaptığı itiraz da konuyla bağlantısızdır. Malların ve hizmetlerin benzerliği değerlendirilirken, ilgili markalar kapsamında fiilen piyasaya sürülen (pazarlanan) malların ve hizmetlerin değil, markalar kapsamında korunan malların ve hizmetlerin değerlendirmeye alınması esastır.

Davacının, ret gerekçesi markanın İngilizce hizmet listesinde yer alan “publicity” kelimesinin “advertising” anlamına gelmediği yönündeki itirazı da haklı bulunmamıştır. Şöyle ki, başvurunun aslı İspanyolca dilinde yapılmıştır ve İspanyolca “publicidad” kelimesi, Nicé sınıflandırmasının İspanyolca versiyonunda “advertising (reklamcılık)” teriminin karşılığı olarak kullanılmıştır.

Bu çerçevede, başvuru kapsamında bulunan “reklamcılık, posta reklamcılığı, reklamların yayımı, bilgisayar ağlarında online reklamcılık, İnternette üçüncü kişiler için reklamcılık, firmaların İnternette ve diğer medyada tanıtımı” hizmetleri bakımından (bu hizmetlerin ret gerekçesi marka kapsamında bulunan reklamcılık hizmetleri kapsamına girmesi nedeniyle), markaların aynı hizmetleri kapsadığı kanaatine varılmıştır.

Başvuru kapsamında bulunan 35. sınıfa dahil “İnternette açık artırma hizmetlerinin sağlanması” hizmetleri bakımından ise önceki markanın 35. sınıfın, sınıf başlığını kapsaması hususu dikkate alınarak yorum yapılmalıdır. Buna göre, OHIM’in 4/03 sayılı Başkanlık Genelgesine göre, sınıf başlıklarını kapsayan markaların ilgili sınıftaki tüm malları veya hizmetleri kapsadıkları kabul edilmektedir. Buna göre, 35. sınıfın sınıf başlığını içeren önceki markanın, “açık artırma hizmetlerini” veya “İnternette açık artırma hizmetlerinin sağlanması” hizmetlerini de kapsadığı kabul edilmelidir.

OHIM’in 4/03 sayılı Başkanlık Genelgesinin 20 Haziran 2012 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırıldığı ve yerine 2/12 sayılı genelgenin geldiği bilinmektedir. Bununla birlikte, 2/12 sayılı genelgede yer alan, “Genelgenin yürürlük tarihinden, yani 21/06/2012 tarihinden önce, OHIM’de Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıkları kullanılarak tescil edilmiş veya tescil başvurusu yapılmış markaların, sınıflandırmanın alfabetik listesinde yer alan ve ilgili sınıflar kapsamında bulunan tüm malları veya hizmetleri kapsama niyetiyle yapıldıkları kabul edilecektir.” hükmü göz önüne alındığında, belirtilen tarihten önce tescil edilmiş ret gerekçesi markanın, ilgili sınıfa (35. sınıf) yönelik olarak, sınıflandırmanın alfabetik listesinde yer alan tüm hizmetleri kapsama niyetiyle yapıldığı kabul edilmelidir. Ret gerekçesi markanın sahibi, mahkemeye yazılı olarak sunduğu görüşünde, sınıf başlığını kullanarak, ilgili sınıftaki (35. sınıf) tüm hizmetleri kapsama niyetiyle başvuruda bulunduğunu teyit etmiştir.

Davacının, ret gerekçesi marka kapsamında yer alan 35. sınıfa dahil diğer hizmetlerin, başvuruda yer alan hizmetlerden tamamen farklı olduğu yönündeki iddiası da konuyla bağlantısız bulunmuştur. Şöyle ki, mallar ve/veya hizmetler karşılaştırılırken, itiraza konu mallar / hizmetler ile önceki marka kapsamında bulunan mallar / hizmetler arasındaki aynılık veya benzerlik araştırılır. Bu çerçevede, malların / hizmetlerin bir kısmının birbirleriyle benzer bulunmaması, birbirleriyle benzer bulunan malların / hizmetlerin benzerliğini ortadan kaldırmaz.

Yukarıda yer verilen tüm gerekçeler bağlamında, Genel Mahkeme başvuruyla, ret gerekçesi markanın kapsadığı 35. sınıfa dahil hizmetleri, birbirleriyle aynı hizmetler olarak değerlendirmiştir.

Hizmetlerin aynılığı yönündeki tespitin ardından, Genel Mahkeme “babilu” ve “babilu” markalarını görsel ve işitsel bakımdan üst düzeyde benzerlik içeren markalar olarak değerlendirmiştir. Markaların üst düzeydeki benzerliği ve hizmetlerin aynılığı dikkate alındığında, Genel Mahkeme, markalar arasında karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkabileceği sonucuna ulaşmış, aynı tespit doğrultusunda OHIM Temyiz Kurulunca verilen ret kararını yerinde bulmuştur. Dolayısıyla, dava reddedilmiştir.

“Babilu” davasının önemi kanaatimizce, Adalet Divanının son derece önemli “IP Translator” kararı sonrası, OHIM tarafından ortaya konan 2/12 sayılı Başkanlık Genelgesinde yer verilen ilkelerin uygulama alanı bulmasından kaynaklanmaktadır.

Davada, 2/12 sayılı genelgede yer alan, “Genelgenin yürürlük tarihinden, yani 21/06/2012 tarihinden önce, OHIM’de Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıkları kullanılarak tescil edilmiş veya tescil başvurusu yapılmış markaların, sınıflandırmanın alfabetik listesinde yer alan ve ilgili sınıflar kapsamında bulunan tüm malları veya hizmetleri kapsama niyetiyle yapıldıkları kabul edilecektir.” hükmü değerlendirme alanı bulmuştur. Sonuç olarak, bir sınıfa ait sınıf başlığını içeren önceki tarihli markanın, 4/03 sayılı Başkanlık Genelgesinin yürürlükte olduğu dönemde başvurusunun yapılmış olması nedeniyle, dolayısıyla, ilgili sınıfa ilişkin olarak sınıflandırmanın alfabetik listesinde yer alan tüm malları veya hizmetleri kapsama niyetiyle yapıldığı kabul edilmiştir.

“Babilu” davasının sonucu, OHIM’in 2/12 sayılı Genelgesinde eski tarihli markaların kapsamına yönelik olarak yapılan değerlendirmenin, Genel Mahkemece uygulamaya esas alındığını göstermektedir. “IP Translator” davasında yer verilen ve sonrasında OHIM Genelgesinde somutlaşma alanı bulan ilkelerin, mahkemelerce uygulanacağı yeni davalar, kafa karışıklıklarına ve belirsizliklere yol açan “IP Translator” ilkelerinin, uygulama şeklini kanaatimizce ilerleyen dönemlerde netleştirecektir.

Önder Erol Ünsal

Şubat 2013

IP Translator VI – AB Üyesi Ülkelerin ve OHIM’in “IP Translator” Kararının Uygulamasıyla ilgili Ortak Bildirisi

(Görsel http://www.csmonitor.com adresinden alınmıştır.)

Avrupa Birliği Adalet Divanının 19/06/2012 tarihli C-307/10 sayılı “IP Translator” ön yorum kararı hakkında, biri karardan önce, kalanları karardan sonra olmak üzere toplam 6 yazı yayınladım.

Kararı; nedenleri, olası sonuçları ve geleceğe yönelik olarak Avrupa Birliği nezdinde düşünülen tedbirler çerçevesinde değerlendirdiğim önceki tarihli yazılarımın aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla incelenmesi mümkündür:

http://wp.me/p43tJx-54

http://wp.me/p43tJx-59

http://wp.me/p43tJx-5i

http://wp.me/p43tJx-5o

http://wp.me/p43tJx-5u

http://wp.me/p43tJx-5z

“IP Translator” kararı Topluluk Marka Ofisi (OHIM) başta olmak üzere, Avrupa Birliği üyesi ülke marka ofislerinin çoğunluğunun uygulamalarında büyük değişikliklere neden olmuş ve Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarının kapsamına ilişkin olarak üye ülkeler nezdinde ortak bir uygulama geliştirilmesi ihtiyacını yanında getirmiştir. Ortak uygulama geliştirilmesi çalışmaları bir yakınlaştırma projesi (convergence programme) çerçevesinde devam etmektedir. Söz konusu program kapsamında hazırlıklarına devam edilen sınıf kapsamları (class scopes) çalışması ise henüz sonuçlandırılmamış durumdadır.

“IP Translator” kararı sonrası OHIM ve AB üyesi ülkelerin uygulamalarının henüz yerleşik hale gelmemiş olması ve ofisler arasında kararın algılanış biçimi dahil, uygulama farklılıklarının giderilmemiş olması nedeniyle, İspanya’nın Alicante şehrinde toplananan AB üyesi ülke heyetleri 2 Mayıs 2013 tarihinde bir Ortak Bildiri yayınlamıştır. (bkz.http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/OHIM/EUTMDN/common_communication_12042013_en.pdf)

Ortak Bildiri yayınlanmasının temel gerekçesi, kararın uyumlu biçimde algılanması ve uygulamaların uyumlu biçimde gerçekleştirilmesine yönelik Avrupa Birliği nezdinde güçlü bir niyetin var olduğunun açıklanmasıdır.

Ortak Bildirinin detaylarına girmeden önce, “IP Translator” ön yorum kararında Adalet Divanının, kendisine yöneltilen sorulara verdiği yanıtların hatırlatılması yerinde olacaktır:

Ortak Bildiri kapsamında, OHIM ve AB üyesi ülkeler, Adalet Divanının ilk soruya verdiği yanıt hakkında takip eden açıklamayı yapmıştır: “Avrupa Birliği üyesi ülkelerin marka ofisleri, malların ve hizmetlerin ifade ediliş biçimi hakkındaki açıklık ve kesinlik şartları için ortak bir anlayış oluşturma ve ilgili sınıflandırma uygulamalarında kullanılacak ortak ilkeler geliştirme konularında birlikte çalışmaktadır.”

Adalet Divanının ikinci yanıtı hakkında Ortak Bildiri kapsamında takip eden açıklama yapılmıştır: “Avrupa Birliği üyesi ülkelerin marka ofisleri, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarında yer alan genel ifadelerden hangilerinin açıklık ve kesinlik ilkeleri çerçevesinde, sınıflandırma bakımından kabul edilebilir olduğunun belirlenmesi konusunda birlikte çalışmaktadır. Bu çalışma, terimlerin sınıflandırma bakımından kabul edilebilirliği hakkında ortak bir yaklaşım oluşturulmasıyla sona erecektir. Belirtilen uzlaşı nihai hale geldiğinde uygun biçimde açıklanacaktır.”

Adalet Divanını ön yorum kararındaki üçüncü yanıt hakkında yapılan açıklama ise aşağıdaki içeriktedir: “Avrupa Birliği üyesi ülkelerin marka ofisleri, her ofisin Adalet Divanı kararında bahsi geçen konularla ilgili uygulaması hakkında tam şeffaflık içeren bir çalışma hazırlamıştır.” Bu çalışma bildirinin ekinde yer almaktadır. (bkz.http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/OHIM/EUTMDN/common_communication_12042013_en.pdf – konuyla ilgili olarak daha fazla bilgi sahibi olmak isteyenlerin bağlantı aracılığıyla erişilebilecek çalışmayı incelemesi yerinde olacaktır.)

Ortak Bildirinin devamında, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin marka ofisleri, şeffaflığı ve öngörülebilirliği, uzmanların ve kullanıcıların yararı için artırmak amacıyla, yakınlaşma programında birlikte çalışma konusundaki taahhütlerini yinelemektedir.

Bu konudaki ilk somut amaç, kabul edilebilir mallara ve hizmetlere ilişkin harmonize edilmiş bir liste hazırlamaktır. Bu liste, görsel bir hiyerarşik yapı içerisinde sunulacaktır. Hiyerarşik yapı kullanıcıların arzu ettikleri malları ve hizmetleri kolayca bulmalarını sağlayacaktır. Hiyerarşik yapı, OHIM’in sınıflandırma araçlarına (TMClass gibi) yansıtılacaktır.

Ortak Bildiriye göre, hiyerarşik yapı sadece idari amaçlara hizmet edecek ve hukuki herhangi bir sonuca (etkiye) yol açmayacaktır. Hiyerarşik yapının, kullanıcılara mal ve hizmet listelerinin hazırlanması aşamasında, harmonize edilmiş kabul edilebilir bir terminolojinin sunulması yoluyla, kapsayıcı ve dinamik bir sınıflandırma aracı olması beklenmektedir. Bu yolla, kullanıcılar “IP Translator” kararında belirtilen açıklık ve kesinlik şartlarına uygun biçimde mal ve hizmet listelerini hazırlayabilecektir.

Ortak Bildiri, AB üyesi ülkelerin marka ofisleri, OHIM ve gözlemci statüsündeki Norveç ofisi tarafından yayınlanmıştır. Bu haliyle ortak bildirinin tüm Avrupa Birliğinin ortak çalışmanın sürdürülmesi konusundaki niyetinin altının kuvvetli biçimde çizildiği bir metin olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. “IP Translator” kararının yerindeliğine ilişkin tartışmaların yoğunlaştığı ve OHIM çalışanlarının eski OHIM uygulamasının sağladığı konforu özlediği son günlerde, ortak bir uygulama konusundaki Avrupa Birliği niyetinin altının çizilmesi kanaatimizce kuvvetli bir mesaj okunmalıdır.

Önder Erol Ünsal

Mayıs 2013

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması 17 Aralık 2013

IP Translator V – Alman Patent ve Marka Ofisinin Reaksiyonu

(Görsel http://en.wikipedia.org/wiki/File:DPMA-Cincinattistrasse.JPG adresinden alınmıştır.)

Avrupa Birliği Adalet Divanının 19/06/2012 tarihli C-307/10 sayılı IP Translator kararı hakkında, biri karardan önce, kalanları karardan sonra olmak üzere toplam 5 yazı yayınladım. Karar sonrası OHIM tarafından sürdürülen “Sınıf Kapsamları (Class Scopes)” çalışması hakkında bilgi verdiğim son yazımdan sonra da kararın artçı sarsıntılarını takip etmekteyim.

Kararı, öncesini, sonrasını ve geleceğe yönelik olarak Avrupa Birliği nezdinde düşünülen tedbirleri merak edenlerin aşağıdaki önceki tarihli yazılarımı incelemeleri yerinde olacaktır:

http://wp.me/p43tJx-54

http://wp.me/p43tJx-59

http://wp.me/p43tJx-5i

http://wp.me/p43tJx-5o

http://wp.me/p43tJx-5u

Karar sonrası son gelişmelerden birisi 12/11/2012 tarihinde “Alman Patent ve Marka Ofisi (DPMA)” tarafından resmi internet sitesinde yapılan duyurudur. Bu yazı kapsamında kısaca içeriğini açıklamaya gayret edeceğim duyurunun aslını http://www.dpma.de/service/dasdpmainformiert/hinweise/hinweis_ip_translator_urteil/index.html adresinde görmek mümkündür. Lise yıllarımdan kalma kıt Almanca bilgim, duyuruyu asıl dilinde anlamama imkan vermediği için, duyurunun içeriğini ve duyuru hakkında kısa İngilizce açıklamaya yer veren MARQUES https://www.marques.org/class46/Default.asp?D_A=20130123&XID=BHA3088#3088 ve Google Translate yardımıyla aktarmaya gayret edeceğim.

Kararı önceden takip edenlerce bilindiği üzere “IP Translator” davasında Adalet Divanı, kendisine yöneltilen sorulara takip eden yanıtları vermiştir:

DPMA duyurusunda, karar kapsamında ilk iki soruya verilen yanıtların, yani “koruma talep edilen mallar ve hizmetler, koruma talebinin kapsamının anlaşılabileceği derecede açık ve kesin biçimde ifade edilmiş olmalıdır” ve “yetkili makamların ve tacirlerin koruma kapsamını yeterince açık ve kesin biçimde anladığı hallerde, malları ve hizmetleri ifade etmek için Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıkları yeterli olacaktır” yanıtlarının, mevcut Alman uygulamasının aksi yönünde olmadığını ve Alman uygulamasında bir değişiklik olmayacağını belirtmektedir.

Bununla birlikte, Adalet Divanının üçüncü soruya ilişkin olarak yaptığı yoruma yani, “başvuru listesinde Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarını kullanan başvuru sahipleri, başvuru ilgili sınıflara dahil olup alfabetik listede yer alan tüm malları veya hizmetleri kapsama niyetiyle yapılmışsa, bu hususu belirtmelidir” yorumuna yönelik olarak, DPMA mevcut uygulamasını değiştirmeyeceğini deklare etmiştir.

DPMA’ya göre, Adalet Divanının mal ve hizmetlere ilişkin tanımlamaların yeterince açık ve kesin biçimde ifade edilmiş olmaları gerektiği yönündeki yorumu göz önüne alındığında, bir sınıf başlığı kullanan başvuru sahibinin, o sınıfa dahil olup sınıflandırmanın alfabetik listesinde yer alan tüm malları ve hizmetleri kapsama niyetiyle başvuruda bulunduğunu belirtir ayrı bir deklarasyon yapmasına ihtiyaç bulunmamaktadır. Bu yöndeki bir beyan, mal / hizmet listesi kapsamının gelecekte hukuka aykırı biçimde genişlemesine yol açabilir ve hukuki belirlilik ilkesiyle uzlaşır nitelikte değildir.

Bu çerçevede, Alman başvuru sahipleri bakımından uygulamada bir değişiklik söz konusu değildir ve başvuru kapsamındaki sınıflara ilişkin olarak alfabetik listede yer alan tüm malların ve hizmetlerin sınıf başlığına ilave edilecek bir deklarasyonla kapsanması yönünde bir uygulama gerçekleşmeyecektir.

Bir sınıfta yer alan tüm malları ve hizmetleri yalnızca birkaç kapsayıcı terim kullanarak talep etmek başvuru sahiplerine, bu amaca yönelik olarak uluslararası düzeyde sürdürülen çalışmaların sonuçlanmasını beklemeleri tavsiye edilmektedir. Bahsedilen uluslararası çalışma OHIM ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerce sürdürülen sınıf kapsamları (class scopes) çalışmasıdır. Bu çalışma hakkında detaylı bilginin ise http://wp.me/p43tJx-5u adresinde incelenmesi mümkündür.

Avrupa Birliğindeki marka tescil uygulamalarında rahatlama yaratmaktan ziyade belirsizlikleri artıran “IP Translator” kararına yönelik olarak DPMA’nın resmi açıklaması yukarıda açıklanan yönde olmuştur. Görünen o ki, sınıf kapsamları çalışması sona ermeden ve hatta Adalet Divanı konu hakkında yeni bir karar vermeden sınıf başlıklarının kapsamına ilişkin tartışmalar uzun süre devam edecek.

Önder Erol Ünsal

Şubat 2013

IP Translator IV – “Sınıf Kapsamları” Çalışması – Avrupa Birliğinde Sınıf Başlıklarının Revizyonu Projesi

(Görsel http://www.123rf.com/photo_12825194_problems-and-solutions-written-on-a-blackboard-background.html sitesinden alınmıştır.)

A- Giriş ve Sorunun Kapsamı

Avrupa Birliği Adalet Divanının 19 Haziran 2012 tarihli C/307/10 sayılı “IP Translator” kararı sonrası, Avrupa Birliği ülkelerinin bir kısmında ve Topluluk Marka Ofisinde (OHIM) önemli uygulama değişiklikleri olacağı şüphesizdir. “IP Translator” kararı hakkında birisi karardan önce diğerleri ise karardan sonra, toplam 4 yazım yayınlanmıştır. Önceki yazılarımda, kararın geçmişini, Adalet Divanından görüş istenmesinin nedenlerini, kararı, kararın önemli noktalarını, OHIM’in karar sonrası yayınladığı yeni uygulama genelgesini ve karara yönelik eleştirileri açıklamış ve değerlendirmiş olduğumdan, aynı açıklama ve değerlendirmeleri bu yazıda tekrarlamayacağım. Önceki yazılarıma aşağıdaki bağlantıları kullanarak erişmeniz mümkündür:

http://wp.me/p43tJx-54

http://wp.me/p43tJx-59

http://wp.me/p43tJx-5i

http://wp.me/p43tJx-5o

Karar hakkındaki son yazımın konusunu ise OHIM ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerin marka ofislerince ortak olarak yürütülen “sınıf kapsamları” çalışması oluşturacaktır.

Bilindiği üzere,“IP Translator” kararının çekirdeğini, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarının kapsamına yönelik olarak Birliğin farklı üyelerince getirilen değişik yorumlar oluşturmaktadır. Birlik üyesi ülkeler ve OHIM tarafından, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarından oluşan mal / hizmet listelerinin kapsamının farklı biçimde yorumlanması, aynı mallardan / hizmetlerden oluşan markaların koruma kapsamlarının birlik içerisinde farklı şekilde değerlendirilmesine yol açmaktadır. Bu durumun marka sahipleri ve diğer ilgililer tarafından tercih edilir bir durum olmadığı ise ortadadır. Bu sorunun ortadan kaldırılmasına yönelik olarak yapılan tartışmalar, sorunun asıl nedeninin Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarının bir kısmının bazı üye ülkelerce yeterince açık bulunmaması ve korumanın sınıf başlığının kelime anlamıyla sınırlı tutulması, buna karşın bazı üye ülkelerin ve OHIM’in sınıf başlığının kapsamını ilgili sınıftaki tüm mallar / hizmetler olarak değerlendirmesi olduğunu ortaya koymuştur. Problem bu şekilde tespit edildikten sonra Birlik genelinde benzer bir uygulamayı sağlayabilmek için sınıf başlıklarına ilişkin ortak bir çalışma yapılması gerekliliği belirmiştir.

Sorunun ortadan kaldırılması için başlatılan ortak çalışma, birlik üyesi ülkeler ve OHIM’in marka tescili incelemesi uygulamalarındaki farklılıkları, mümkün olduğu ölçüde, ortadan kaldırmak için başlatılan “Yakınlaşma Programı (Convergence Programme)” kapsamında gerçekleştirilmektedir ve bir yıldan uzun süredir devam etmektedir.

“Yakınlaşma Programı” kapsamında sürdürülen çalışma sona ermeden önce, Adalet Divanının “IP Translator” kararının açıklanması, çalışmanın kapsamının karara da uygun olası imkanını sağlamıştır. Çalışma resmi olarak sonuçlandırılmamış ve tamamı açıklanmamış olsa da, ana yapı ve ilkeler genel hatlarıyla belli olmuş ve hatta bunların duyurulmasına da başlanmıştır.

Bu yazıda yeni sınıf başlıkları yapısını, OHIM web sitesinde Temmuz 2012’de (her ne kadar doküman June [Haziran] 2012 Issue olarak anılsa da yayın Temmuz ayında yapılmıştır) yayınlanan “IP C&C (Cooperate and Convergence)” haber bültenindeki açıklamalar (http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/QPLUS/convergence/ipcc_newsletter_5_en.pdf ) ve gene OHIM web sayfasındaki convergence bölümü altındaki bilgiler çerçevesinde aktarmaya gayret edeceğim.

Açıklamalara başlamadan önce, önemli bir noktanın altının çizilmesi yerinde olacaktır. Gerek, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıkları gerekse de OHIM’in çalışması kapsamında oluşturulmaya çalışılan revize edilmiş sınıf başlıkları, benzer malların veya hizmetlerin tespit edilmesi amaçlı listeler değildir. Bu anlamda, Türkiye’de malların ve hizmetlerin sınıflandırılmasına dair Tebliğ kapsamında ilan edilen listeler ile Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıkları ve OHIM’in revizyon çalışması arasında amaç farklılığı bulunmaktadır. Nicé sınıflandırması sınıf başlıkları ve OHIM’in revizyon çalışması bir sınıf kapsamında yer alan malların veya hizmetlerin kapsayıcı tanımlarla kısa biçimde ifade edilmesi amacına hizmet etmektedir. Buna karşılık, Türkiye’de, malların / hizmetlerin sınıflandırılması amaçlı Tebliğ çerçevesinde, Nicé sınıflandırmasına ait sınıf numaraları altındaki gruplar kapsamında gruplandırılmış mallardan veya hizmetlerden oluşan liste ise, 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7/1-(b) bendinde karşımıza çıkan aynı tür malların veya hizmetlerin tespit edilmesi amacına yönelik bir yapıdır. Bu yapının ana amacı ise, aynı sınıfta yer alan ve çeşitli açılardan birbirlerine benzerlik içerdiği düşünülen malların veya hizmetlerin sınıflar altındaki farklı gruplarda gruplandırılması genel ilkesi esasında, aynı tür mal ve hizmet kavramıyla KHK’de yerini bulmuş benzer malların ve hizmetlerin tespit edilmesidir.

Yukarıda belirtilen farklılığın yazının bu aşamasında belirtilmesinin nedeni, Nicé sınıflandırması, sınıflandırmanın yapısı ve etkisi konusunda net bilgi sahibi olmayan okuyucuların, Türkiye’deki Tebliğin kapsamını, amacını ve yapısını esas alarak yurtdışındaki uygulamaları yanlış anlamasını ve değerlendirmesini engelleme isteğidir. Nicé sınıflandırması, yapısı ve etkisi hakkında önceden yayınladığım (http://wp.me/p43tJx-3y) yazısının okunması, olası yanlış değerlendirmeleri engelleyecek ve sınıflandırma hakkında net ve kapsamlı bilgi sahibi olunmasını sağlayacaktır.

B- Sınıf Kapsamları (Class Scopes) Çalışması

1- Amaç, Çalışma Grubu ve Yöntem

Temmuz 2011 tarihinden bu yana faaliyetlerini sürdüren bir çalışma grubu tarafından hazırlanan sınıf başlıklarına yönelik çalışma, Nicé sınıflarının kapsamlarının ortaya konulması amacına yöneliktir. Bu bağlamda çalışma “sınıf kapsamları (class scopes)” olarak adlandırılmıştır. Bundan sonra OHIM çalışması yazı boyunca “sınıf kapsamları çalışması” olarak anılacaktır.

“Sınıf kapsamları çalışması” OHIM bünyesinde çalışmalarını sürdüren bir grup tarafından hazırlanmıştır (hazırlanmaktadır). Çalışma grubu içerisinde OHIM uzmanlarının yanısıra, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin marka ofislerinden uzmanlar ve marka konusunda faaliyet gösteren uluslararası sivil toplum örgütlerinden temsilciler ve WIPO temsilcileri bulunmaktadır.

Çalışma grubu şu anda, sınıf kapsamları çalışmasının ilk iki aşamasını tamamlamış durumdadır. Tamamlanan ilk iki aşama WPI ve WP2 olarak adlandırılan ortak uygulamanın genel ilkelerinin ve iletişim planının belirlenmesidir. Şu an devam etmekte olan WP3 aşaması ise, sınıf kapsamları çalışmasının ilk versiyonunun oluşturulması (taslak metinlerin nihai hale getirilmesi), Birlik üyesi ülkelerin dillerine çevirilerin tamamlanması ve yeni uygulamanın yürürlüğe girmesi için takvimin belirlenmesi faaliyetlerine ilişkindir. WP4 aşaması ise geçmişte tescil edilen markalara ilişkin ortak bir uygulama planı belirlenmesine ilişkin olacaktır.

“Sınıf kapsamları” çalışmasının OHIM bakımından 2012 yılı sona ermeden yürürlüğe girmesi beklenmektedir.

Sınıf kapsamları çalışmasının temel hedefi, “Nicé sınıflandırmasına ait bir sınıftaki tüm malları veya hizmetleri içerecek kapsayıcı ifadelerden oluşan ve ortak olarak kabul edilebilir nitelikte sınıflandırma terimlerinin geliştirilmesi” olarak tanımlanabilir.

Belirtilen amaç doğrultusunda çalışan grup ilk olarak, amaca yönelik olarak kullanılacak terimlerin tamamının Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarında yer alan terimler arasından derlenmesinin mümkün olmadığı sonucuna ulaşmıştır. Şöyle ki, bu terimlerin bir kısmı bazı üye ülke ofisleri tarafından çok geniş kapsamlı ifadeler olarak değerlendirilmektedir. Dolayısıyla, tüm üye ülke ofisleri tarafından üzerinde anlaşılabilecek sınıflandırılabilir terimlerin oluşturulması gereklidir.

Mevcut sınıf başlıklarının yukarıda belirtilen amacı karşılamaktan uzak olduğu yönündeki tespitin ardından, sınıf kapsamlarının belirlenmesi için “aşamalı tasnif (taxonomy)” yapısının kullanılabileceği görüşüne ulaşılmıştır.

2- “Aşamalı Tasnif (Taxonomy)” Yapısı

“Aşamalı tasnif (taxonomy)”, sınıflandırılamayacak derecede genel veya kapsamı çok geniş içerikli tabirlerle karşılaşıldığı sürece, bunları sınıflandırılabilir ve kapsamı belli terimlere bölerek, basamaklı – hiyerarşik bir yapı oluşturmak olarak tanımlanabilir.

Yapı çerçevesinde, sınıflandırılamayacak derecede geniş kapsamlı ifadeler, bir alt kategoride kapsamı daha belirgin bir ifadelere indirgenecek ve sınıflandırmaya uygun kapsayıcı terimlerle karşılaşıldığı sürece alt basamaklara inilmeyecektir. Sınıflandırmaya uygun kapsayıcı terimlerden oluşan üst veya alt kategori terimlerin bütün olarak meydana getirecekleri grup başlıkları, ilgili sınıfta yer alan malların veya hizmetlerin tümünü tek seferde ifade eden yeni sınıf kapsamlarını oluşturacaktır.

“Aşamalı tasnif” yapısının daha iyi anlaşılabilir biçimde aktarılabilmesi amacıyla, OHIM tarafından yayınlanan “IP C&C (Cooperate and Convergence)” haber bültenindeki iki sınıfa ait örneklere yazı kapsamında yer verilecektir. Haber bültenine yazının önceki kısımlarında belirttiğim üzere http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/QPLUS/convergence/ipcc_newsletter_5_en.pdf adresinden erişilmesi mümkündür.

Haber bülteninde örnek verilen sınıflardan ilki Nicé sınıflandırmasının 22. sınıfıdır. 22. sınıfın Nicé sınıflandırmasının orijinal halindeki sınıf başlığı: “Ropes, string, nets, tents, awnings, tarpaulins, sails, sacks and bags (not included in other classes); padding and stuffing materials (except of rubber or plastics); raw fibrous textile materials.” (İpler, sicimler, ağlar, çadırlar, tenteler, brandalar, yelkenler, çuvallar ve torbalar (diğer sınıflarda yer almayan); dolgu ve doldurma malzemeleri (kauçuk ve plastikten olanlar hariç); işlenmemiş lif halinde tekstil malzemeler.) şeklindedir.

Aşamalı tasnif çalışmasında, Nicé sınıflandırmasının 22. sınıfına ilişkin olarak, aşağıdaki aşamalı yapı oluşturulmuştur:

Tabloda, yanında yeşil renkte “OK” ibaresi görülen terimler sınıflandırılması mümkün ve kapsamı belli genel ifadeleri göstermektedir. Tersine, kırmızı renkte “X” ibaresi ise tek başına sınıflandırılması mümkün olmayan, kapsamı çok geniş ifadeyi içermektedir. Dolayısıyla, yanında “X” harfi olan genel terim bir alt kategoride sınıflandırılmalı ve kapsamı belli olan sınıflandırılabilir ifadelere bölünmelidir.

22. sınıfa ilişkin olarak, çalışma grubu, kapsayıcı ifadelerden “işlenmemiş tekstil lifler ve ikameleri; dolgu ve doldurma malzemeleri” terimlerini sınıflandırılabilir ve kapsamları yeteri derecede açık ifadeler olarak değerlendirmiş ve sınıf kapsamını oluşturacak ifadeler arasında belirtmiştir. Buna karşılık “tekstilden ve elyaftan yapılmış malzemeler” ifadesi sınıflandırılabilir derecede açık bir ifade olarak görülmemiş ve bu ifade bakımından bir alt kategoriye geçilmiştir. Alt kategoride, “tekstilden ve elyaftan yapılmış malzemeler” ifadesinin 22. sınıftaki kapsamı ise “paketleme, depolama ve nakliye amaçlı torbalar ve çuvallar; brandalar, tenteler; çadırlar; yelkenler; ipler, sicimler, bantlar ve ağlar” olarak tespit edilmiştir. Alt kategoride yer alan terimlerin tamamının kapsamının açık olduğu düşünüldüğünden bu terimler bakımından bir alt kategoriye, yani 3. kategoriye geçişe gerek görülmemiştir.

Bu çerçevede; 22. sınıfın kapsamı OHIM’in yeni “sınıf kapsamı” çalışması çerçevesinde “İşlenmemiş tekstil lifler ve ikameleri; paketleme, depolama ve nakliye amaçlı torbalar ve çuvallar; brandalar, tenteler; çadırlar; yelkenler; ipler, sicimler, bantlar ve ağlar; dolgu ve doldurma malzemeleri.” ifadesinden oluşacaktır. (Bu noktada, yazı kapsamında yer verdiğimiz ve OHIM web sayfasında yer verilen haber bülteninden alıntıladığımız örneklerin henüz taslak aşamasında olduğu ve çalışmaya nihai halinin verilmemiş olduğu özellikle belirtilmelidir.)

Haber bülteninde örnek verilen diğer sınıf ise Nicé sınıflandırmasının 34. sınıfıdır. 34. sınıfın Nicé sınıflandırmasının orijinal halindeki sınıf başlığı: “Tobacco; smokers’ articles; matches. (Tütün; tütün içenler için malzemeler; kibritler.) şeklindedir.

Aşamalı tasnif çalışmasında, Nicé sınıflandırmasının 34. sınıfına ilişkin olarak, aşağıdaki aşamalı yapı oluşturulmuştur:

34. sınıfa ilişkin olarak, çalışma grubu, üst kategorideki kapsayıcı ifadelerin tamamını yani “tütün ve tütün ürünleri (ikameler dahil); kibritler; tütünle birlikte kullanım için malzemeler” terimlerini sınıflandırılabilir ve kapsamları yeteri derecede açık ifadeler olarak değerlendirmiş ve sınıf kapsamını oluşturacak ifadeler arasında belirtmiştir. Üst kategorinin tamamı kapsamı açık ve sınıflandırılabilir terimlerden oluştuğundan, sınıf kapsamını belirlerken alt kategoriye inme ve alt kategorinin terimlerine başlık kapsamında belirtme gerekliliği ise bulunmamaktadır. Dolayısıyla; 34. sınıfın kapsamı OHIM’in yeni “sınıf kapsamı” çalışması çerçevesinde “Tütün; tütün içenler için malzemeler; kibritler.” ifadesinden oluşacaktır. (Yazı kapsamında yer verdiğimiz ve OHIM web sayfasında yer verilen haber bülteninden alıntıladığımız örneklerin henüz taslak aşamasında olduğu ve çalışmaya nihai halinin verilmemiş olduğu bir kez daha belirtilmelidir.)

Hiyerarşik bir yapılanma olan “aşamalı tasnif (taxonomy)” uygulamasından beklenen bir diğer fayda ise başvuru sahiplerinin hiyerarşik yapıyı kullanarak aradıkları mallara veya hizmetlere daha kolay ulaşmalarının sağlanmasıdır. “Sınıf kapsamları” kullanılmasına rağmen ilgili sınıfta bulunan bazı malların veya hizmetlerin kapsam dahiline alınmadığı düşünülüyorsa, bu tip mallara veya hizmetlere başvularda ayrı olarak yer verilmesi gerekecektir.

C- Sınıf Kapsamları Çalışmasına İlişkin Genel İlkeler

Sınıf kapsamları çalışmasına ilişkin (taslak veya önerilen) genel ilke ve amaçlar OHIM haber bülteninde takip eden biçimde sayılmıştır:

Sınıf kapsamları, “aşamalı tasnif (taxonomy)” yapısına göre oluşturulmuştur ve bir sınıfa dahil tüm malların veya hizmetlerin, sınıf kapsamını oluşturan ifade çerçevesinde tek seferde belirtilmesi amaçlanmıştır. Sınıf kapsamını oluşturan her ifade, kelime anlamı olarak kapsadığı malları veya hizmetleri içerir biçimde değerlendirilecektir.

Sınıf kapsamları, sınıflandırma için uygun grup başlıklarından oluşacaktır. Bir diğer deyişle, sınıf kapsamını oluşturan her başlık, tek başına sınıflandırmaya uygun, yeterince açık ve kapsamı belli nitelikte olmalıdır. Bu şekilde, sınıf kapsamlarının belirsiz terimlerden oluşmasının önüne geçilecektir.

Birlik üyesi ülkelerin ulusal ofisleri ve OHIM, aşamalı tasnif yapısı ve bunun uygulanması üzerinde uzlaşmış ve mutabakata varmıştır. Bu husus, sınıf kapsamını oluşturan her ifadenin, kelime anlamı olarak kapsadığı malları veya hizmetleri içerecek biçimde değerlendirilmesi anlamına gelmektedir.

Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıkları, başvuru sahipleri bu ifadelerle başvuru yapmayı tercih ettikleri sürece varlığını devam ettirecek olmakla birlikte, bunlara özel bir yorum veya kapsam sağlanmayacaktır. Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıkları, bir markanın mal / hizmet listesinde yer alan herhangi bir terimmiş gibi muamele görecektir.

Sınıf kapsamlarını oluşturan başlıklar, ulusal ofislerce çevrilecek ve onaylanacaktır.

Uygulamanın devamlılığının sağlanması için ortak bir strateji takip edilecektir.

D- Genel Değerlendirme ve Sonuç

Yazı boyunca yaptığımız açıklamalar ve OHIM haber bülteninden alıntılanan örnekler dikkate alındığında, “sınıf kapsamları” çalışmasının esas olarak, Nicé sınıflandırması sınıf başlıklarının daha açık hale getirilmesine ve kapsamı çok geniş ifadelerin terk edilmesine yönelik bir çalışma olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. “Sınıf kapsamları” çalışmasında, malların ve hizmetlerin açıklık amacıyla tek tek sayılması gibi bir yöntem tercih edilmemiş ve içeriği açık kapsayıcı terimlerin kullanılması suretiyle sınıfların kapsamının belirlenmesine gayret edilmiştir. Dolayısıyla, kanaatimizce sınıf kapsamları çalışması Nicé sınıflandırması sınıf başlıklarından kopuş olarak değil, sınıf başlıklarının kapsamının netleştirilmesi olarak görülmelidir. Bununla birlikte, çalışma, Nicé sınıf başlıklarının güncellenmesi gibi bir sonuç getirmeyeceğinden (çünkü bunun için WIPO bünyesinde toplanan ve Nicé anlaşması tarafı ülkelerin uzmanlarından oluşan Nicé sınıflandırması çalışma grubunun kararı gerekmektedir) ve yalnızca Avrupa Birliği için geçerli olduğundan, Nicé sınıflandırması yapısına ve sistemine bir alternatif olarak değerlendirilebilir nitelikte değildir.

Kanaatimizce, sınıf kapsamları çalışmasını oluşturan grup başlıklarının kesinleşmesinin ve gerekli kontrollerin ardından, bu terimlerin Türkiye’de mevcut sınıflandırma Tebliğindeki grup başlıklarına entegre edilmesi ve gerekli değişikliklerin yapılması yerinde olacaktır. Yurtdışından doğrudan veya Madrid Protokolü kanalıyla yapılacak Avrupa Birliği menşeili başvuruların (ki yabancı başvuruların oldukça büyük yüzdesi AB ülkelerinden gelmektedir) bir bölümünde bundan sonra, sınıf kapsamları çalışması sonucu oluşturulmuş terimler kullanılacağından, bu terimlerin Türkiye’de geçerli sınıflandırma Tebliğinde hangi grup kapsamında değerlendirileceğinin öncelikli olarak saptanmasının gerektiği düşünülmektedir. Bir diğer değişiklik boyutunu ise, sınıf kapsamları çalışmasında kullanılan terimlerle uyumunun sağlanması ve açıklık – kesinlik ilkelerine uygunluk esaslarında, sınıf kapsamlarında yer alan grup başlıklarının kullanılması ve buna bağlı değişiklikler oluşturmalıdır. Tüm bu hususlar değerlendirilirken, yazının başında belirttiğimiz üzere, gerek Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarının gerekse de Avrupa Birliğinde devam eden “sınıf kapsamları” çalışmasının, benzer mal veya hizmetleri tespit etme amaçlı olmadığı (benzer mal / hizmetten ayrıştırılmış aynı tür mal / hizmet gibi bir kavram yurtdışında bulunmadığından bu terim özellikle kullanılmamıştır), özellikle göz önünde bulundurulmalıdır.

Bu yazı ile birlikte, “IP Translator” kararının öncesini, kararı, karar ardından OHIM uygulama değişikliğini, karara yönelik eleştirileri ve sınıflandırmada yeni bir boyut olarak değerlendirebileceğimiz “sınıf kapsamları” çalışmasını aktardığım “IP Translator” serisini tamamlamış bulunmaktayım. Serinin önceki yazılarına erişim için bu yazının başında bulunan bağlantıların kullanılması yeterli olacaktır, kaldı ki “IP Translator” kararını ve karar öncesi tartışmaların içeriğini özümsemeden, sınıf kapsamları çalışmasının amacının da tam anlamıyla kavranamayacağını düşünmekteyim. “IP Translator” kararına ve kararın içeriğini oluşturan hususlara yönelik yeni gelişmeler halinde serinin yeni yazıları şüphesiz ortaya çıkacaktır. “IP Translator” öncesi ve sonrası gerçekleşen tartışmalar ve kararda değerlendirilen hususlar, Türkiye dahil birçok ülkede uzun zamandan beri ortada olan ve herkesin birbirine fısıldayarak sorduğu soruların yanıtının aranması niteliğindedir. Tartışmaların, bunların sonuçlarının ve uygulamaya yansıyış biçimlerinin yakından takip edilmesi, mevcut uygulamaların varılan sonuçlar çerçevesinde gözden geçirilmesi ve gerekli noktalarda revizyonu kanaatimizce Türkiye özelinde son derece faydalı olacaktır.

Önder Erol Ünsal

Temmuz 2012

IP Translator III – Birinci Dalga Eleştiriler

(Görsel http://atthegarage.wordpress.com/2011/01/29/handling-criticism-in-youth-ministry/ adresinden alınmıştır.)

Avrupa Birliği Adalet Divanının 19 Haziran 2012 tarihli C/307/10 sayılı “IP Translator” kararı hakkında birisi karardan önce diğer ikisi karardan hemen sonra 3 yazı yayınladım:

http://wp.me/p43tJx-54

http://wp.me/p43tJx-59

http://wp.me/p43tJx-5i

Yazılarımın sonuncusu karara yönelik eleştirilerin aktarılması amacıyla kısa sürede yeni bir yazı yayınlama niyetinde olduğumu belirtiyordu. Şu an okumakta olduğunuz satırlar, “IP Translator” kararına yönelik olarak ortaya çıkan ilk dalga eleştirilerin özetlenmesi amacıyla kaleme alınmıştır.

Eleştirilere geçmeden önce, “IP Translator” kararının geçmişini, kararı ve karar sonrası Topluluk Marka Ofisinin (OHIM) hızlı reaksiyonu olarak nitelendirebileceğimiz 2/12 sayılı OHIM Başkanlık Genelgesi hakkındaki detaylı açıklamaları, yukarıda bağlantılarını verdiğim yazılarda bulabileceğinizi belirtmek isterim.

Marka kamuoyunun sonucunu uzun yıllardır merakla beklediği “IP Translator” davasında Adalet Divanı, kendisine yöneltilen sorulara takip eden yanıtları vermiştir:

Adalet Divanının kendisine yöneltilen sorulara verdiği yanıtlardan yukarıda birinci ve ikinci paragraflarda yer alan değerlendirmeler, yerinde değerlendirmeler olarak görülmektedir. Bu değerlendirmelere göre, marka başvurularında yer alan malları ve hizmetleri belirtmek için kullanılacak ifadeler, koruma kapsamının anlaşılmasına imkan verecek derecede açık ve kesin olmalıdır. Koruma kapsamının anlaşılmasına imkan verecek derecede açık ve kesin olan Nicé sınıflandırması sınıf başlıklarının kabul edilmesinin önünde Topluluk Marka Direktifine göre engel bulunmamaktadır. Ayrıca, kararın 55. paragrafına göre, birlik üyesi ülkelerin yetkili makamlarının, başvuru sahibinin koruma talep ettiği markanın kapsadığı malların ve hizmetlerin açıklık ve kesinlik ilkelerine uygunluğunu, vaka bazında (case-by case basis) değerlendirmesi gerekmektedir.

Adalet Divanının üçüncü yanıtının ise beklentileri karşılamadığı ve önemli tartışmalara yol açtığı belirtilmelidir. Eleştirileri ve nedenlerini belirtmeden önce, OHIM’in karar sonrası yayınladığı genelgenin ana hatlarını hatırlamak yerinde olacaktır. OHIM tarafından karardan hemen sonra yürürlüğe sokulan 2/12 sayılı OHIM Başkanlık Genelgesi, tartışmaların merkezinde olan 03/4 sayılı önceki Başkanlık Genelgesini yürürlükten kaldırmış ve aşağıda sayılan ilke – düzenlemeleri getirmiştir:

OHIM, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarından yeteri derecede açık ve kesin olanları kabul etmeye devam edecektir. Sınıf başlıklarını oluşturan ifadelerin hangilerinin açık ve kesin kabul edileceği, hangilerinin bu ifade kapsamına girmediğinin değerlendirilmesi ise OHIM ve birlik üyesi ülkeler tarafından (ortak bir uygulama geliştirmek amacıyla) sürdürülen yakınlaşma programı kapsamında yapılacaktır. Muhtemelen, OHIM, (yürürlükten kaldırılan 03/4 sayılı Genelgenin öngördüğü uygulamanın tersine) bundan sonra Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarında yer alan her terimi sorgusuz biçimde kabul etmeyecektir.

Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarıyla başvuruda bulunan kişilerin, ilgili sınıfta(larda) yer alıp Nicé sınıflandırmasının alfabetik listesinde yer alan malların veya hizmetlerin tamamı için mi başvuruda bulunduklarını başvuru aşamasında belirtmeleri gerekmektedir. Eğer, ilgili sınıfa dahil olup alfabetik listede belirtilen malların veya hizmetlerin tamamı için başvuruda bulunulmamışsa o sınıfta yer alan malların ve hizmetlerin hangilerinin kast edildiği (hangileri için başvuruda bulunulduğu) belirtilmelidir. Bir diğer deyişle, yürürlükten kaldırılan 03/4 sayılı Genelgenin öngördüğü uygulamanın tersine, Nicé sınıflandırması sınıf başlıkları ile yapılan her başvurunun veya tescil edilen her markanın ilgili sınıf veya sınıflarda yer alan malların ve/veya hizmetlerin tamamını kapsadığı şeklinde bir ön kabul söz konusu olmayacaktır. Yeni genelge kapsamında sınıf başlıkları ile yapılan başvurularda, alfabetik listede belirtilen malların veya hizmetlerin tamamı için başvuruda bulunulduğu yönünde beyan verilebilecektir.

2/12 sayılı OHIM Başkanlık Genelgesinin yürürlüğe girmesinden, yani 21/06/2012 tarihinden önce, OHIM’de Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıkları kullanılarak tescil edilmiş veya tescil başvurusu yapılmış markaların, sınıflandırmanın alfabetik listesinde yer alan ve ilgili sınıflar kapsamında bulunan tüm malları veya hizmetleri kapsamak niyetiyle tescil edildikleri veya başvurularının yapıldığı kabul edilecektir.

Adalet Divanının tartışmalara yol açan üçüncü cevabında yapılan değerlendirmeleri de esas alan 2/12 sayılı OHIM Başkanlık Genelgesi yeni tartışmaları yanında getirmiştir. Adalet Divanı kararına ve OHIM Başkanlık Genelgesine yönelik eleştirileri kararın üzerinden henüz 3 hafta geçmişken kısaca özetlemek yerinde olacaktır.

1- Açık ve Kesin Olmayan Mal veya Hizmet Tanımlaması Ek Beyanla Açık ve Kesin Hale Gelir mi?

“IP Translator” kararının tartışmalara yol açan kısmı asıl olarak Adalet Divanının üçüncü yanıtı üzerinde yoğunlaşmaktadır. “IP Translator” davasının ve Adalet Divanına yöneltilen soruların asıl nedeni, Nicé sınıflandırması sınıf başlıklarının bir bölümünün çok geniş ifadelerden oluşması ve koruma kapsamını belirlemekte yetersiz kalmakta oluşudur. Adalet Divanı, kendisine yöneltilen sorulara verdiği birinci ve ikinci yanıtlarda bu yönde yorum yapmış olmasına rağmen üçüncü yanıtında, sınıf başlıklarını kullanan başvuru sahiplerinin, başvurularını ilgili sınıf(lar)a ilişkin olarak sınıflandırmanın alfabetik listesinde yer alan tüm mallar / hizmetler için yapmış olduklarını dair beyanda bulunmalarına imkan vermektedir veya kararın bu yönde okunması mümkündür.

“Koruma talep ettiği markanın kapsadığı malları veya hizmetleri belirtmek için, Nicé anlaşmasının birinci maddesinde belirtilen sınıflandırmanın belirli bir sınıfına ait sınıf başlığında yer alan genel ifadelerin tamamını kullanan bir ulusal marka sahibi, tescil başvurusunun ilgili sınıfa dahil olup alfabetik listede yer alan tüm malları veya hizmetleri kapsama niyetiyle mi yoksa ilgili sınıftaki malların veya hizmetlerin sadece bir kısmını kapsama niyetiyle mi yapıldığını belirtmek zorundadır. Eğer başvuru, malların veya hizmetlerin bir bölümü için yapılmışsa, başvuru sahibinin o sınıfta bulunan hangi malları veya hizmetleri kapsama niyetinde olduğunu belirtmesi gerekmektedir.”

Adalet Divanının bu yorumu, 2/12 sayılı OHIM Başkanlık Genelgesine kaçınılmaz olarak yansımış ve sınıflandırmanın genel başlıklarını kullanan başvuru sahiplerinin bu yönde beyanda bulunmalarını için bir metin hazırlanarak, OHIM internet sitesine konulmuştur (bkz. http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/QPLUS/forms/declaration/ip_translation_declaration_en.pdf). Beyanda, “Mal ve hizmet listemde Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarına yer vererek, başvuruda bulunulan her sınıfa ilişkin olarak alfabetik listede yer alan malların ve hizmetlerin tamamı için başvuruda bulunduğumu burada teyit ediyorum.” ifadesi görülmektedir. (By using the Nice Agreement class headings in my list of goods and services, I hereby confirm that I am applying for all of the goods or services included in the alphabetical list of each class filed.)

“IP Translator” kararına ve yeni OHIM uygulamasına ilk salvo eleştiri bu bağlamda gelmektedir. Eğer bir sınıf başlığı, açıklık ve kesinlik ilkelerine uygun biçimde okunduğunda sınıf kapsamını net olarak belirtmekten uzaksa, somut bir örnek verecek olursak, “Sınıf 40: Malzemelerin işlenmesi hizmetleri. (treatment of materials)”ni yani 40. sınıfın sınıf başlığını kapsayan bir başvuru listesi, kelime anlamı ve kapsamı itibarıyla 40. sınıf kapsamında yer alan tüm hizmetleri kapsar nitelikte bir ifade değilse, yukarıdaki paragrafta yer verilen beyan kullanılarak bu ifade nasıl ilgili sınıfın alfabetik listesinde yer alan tüm hizmetleri kapsar hale gelecektir?

Eğer bir beyanla, (kapsamları bakımından açıklık ve kesinlik ilkelerine uygun olmayanlar dahil bütün) sınıf başlıkları, ilgili sınıfların alfabetik listesinde yer alan tüm malları veya hizmetleri kapsar hale gelecekse, Adalet Divanınca verilen kararın birinci ve ikinci yanıtları ne derecede anlamlı olmaktadır veya ortaya çıkan durumun “IP Translator” öncesi durumdan farkı ne olmaktadır?

OHIM’e bu beyan kullanarak yapılan başvuruların olduğu gibi kabul edilmesi halinde bu eleştiriler iyice anlamlı gelecek ve kanaatimizce “IP Translator” kararı ile beklenen fayda sağlanmamış olacaktır. Buna karşın, bir diğer ihtimal ise, OHIM’in, açıklık ve kesinlik ilkelerine uygun olmayan sınıf başlıklarından, başvurular yukarıda yer verilen beyanı içerse de, açıklama istemesidir. Bu yönde bir uygulamanın olup olmayacağı ise şu an için benim bilgim dışındadır ve sınıf başlıklarının hangisinin açıklık ve kesinlik ilkesine uygun olmadığının belirlenmesi için öncelikle Avrupa Birliği üyesi ülkeler ve OHIM’in bu konudaki çalışmasının sonucunun ortaya çıkması beklenmelidir.

2- 2/12 sayılı Başkanlık Genelgesi Öncesi Tescillerin ve Başvuruların Kapsamı

2/12 sayılı OHIM Başkanlık Genelgesine göre, genelgenin yürürlüğe girmesinden, yani 21/06/2012 tarihinden önce, OHIM’de Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıkları kullanılarak tescil edilmiş veya tescil başvurusu yapılmış markaların, sınıflandırmanın alfabetik listesinde yer alan ve ilgili sınıflar kapsamında bulunan tüm malları veya hizmetleri kapsama niyetiyle tescil edildiği (veya başvurularının yapıldığı) kabul edilecektir. Belirtilen kabul, 2/12 sayılı Genelge öncesi yürürlükte olan Haziran 2003 tarihli 03/4 sayılı Başkanlık Genelgesinde yer alan, “Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıkları kullanılarak yapılan başvuruların, ilgili sınıflara dahil tüm malları veya hizmetleri kapsadığı” hükmü kapsamında tescil edilen veya başvurusu yapılan markalardan kaynaklanan haklarda kayıp olmaması amacına yönelik bir uygulama olarak değerlendirilmelidir.

03/4 sayılı genelgedeki hüküm dikkate alındığında, yeni genelgede önceki genelge kapsamında elde edilen hakların korunmasına yönelik tedbir alınması çok şaşırtıcı bir durum değildir. Bununla birlikte, önceki genelgede öngörülen korumanın kapsamı ile yeni genelgede önceki haklara yönelik olarak sağlanan korumanın kapsamı arasında önemli bir fark bulunmaktadır.

03/4 sayılı OHIM Başkanlık Genelgesi takip eden hükmü içermektedir: “Bir sınıfa ait sınıf başlığında yer alan tüm tanımlamaların kullanılması, o sınıfa ait tüm mallar veya hizmetler için istem teşkil edecektir.” (detaylar için bkz. 03/4 numaralı yürürlükten kaldırılmış OHIM Başkanlık Genelgesi).

2/12 sayılı yeni OHIM Başkanlık Genelgesi, yeni genelgenin yürürlüğe giriş tarihinden önce Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıkları kullanılarak tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış markalara yönelik olarak takip eden hükmü içermektedir: “Bu genelgenin yürürlüğe giriş tarihinden önce, bir sınıfa ait sınıf başlığında yer alan tanımlamaların tamamı kullanılarak tescil edilmiş markalar bakımından Ofis, önceki 03/4 sayılı Genelgedeki hükümler çerçevesinde hareket eden başvuru sahibinin niyetinin, sınıflandırmanın başvuru zamanında yürürlükteki baskısında ilgili sınıfın alfabetik listesinde bulunan tüm mallara veya hizmetlere yönelik koruma talep etmek olduğu görüşündedir.”

Önceki genelge ile yeni genelgenin öngördüğü kapsamlar arasındaki fark, “ilgili sınıfa ait tüm mallar veya hizmetler” ile “ilgili sınıfa ait alfabetik listenin içerdiği tüm mallar veya hizmetler” ifadeleri arasında ortaya çıkmaktadır. Şöyle ki, Nicé sınıflandırmasının bir parçası olan malların ve hizmetlerin alfabetik listesi, ismen çok sayıda malı ve hizmeti içermesine rağmen, liste kapsamında sayılmamış (ancak ilgili sınıf kapsamına giren) çok sayıda mal veya hizmet de bulunmaktadır. Dolayısıyla, bu nitelikteki mallar veya hizmetler, 03/4 sayılı önceki Genelgeye göre, ilgili sınıfa ait sınıf başlığının kapsamına giren mallar / hizmetler iken; 2/12 sayılı yeni Genelge, sınıf başlıkları kullanılarak tescil edilen markalar bakımından kapsamı, başvurunun yapıldığı dönemde yürürlükte olan baskı bağlamında, ilgili sınıfa ait alfabetik liste olarak sınırlandırmıştır. Bir başka deyişle, 03/4 ve 2/12 sayılı genelgelerin sınıf başlıklarına tanıdıkları kapsamlar arasında fark vardır.

Bu noktada, problemlerle karşılaşılabilecek alan, alfabetik listede yer almayıp, ilgili sınıf kapsamında olduğu düşünülen malların veya hizmetlerin, 2/12 sayılı genelge yürürlüğe girmeden önce, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarıyla tescil edilmiş bir markanın kapsamında olduğu varsayılırken, genelgenin yürürlüğe girmesinden sonra bunların artık tescilli marka kapsamında olmadığının kabul edilmesidir. Örneğin, “ticari fuarlar için tanıtım modeli sağlanması hizmetleri”, sınıflandırmanın alfabetik listesinde yer almamaktadır, OHIM’e göre 2/12 sayılı Genelge öncesi, 35. sınıfın sınıf başlığı ile tescil edilmiş bir marka varsayım olarak bu hizmeti kapsamaktayken, 2/12 sayılı genelge sonrası bu hizmet alfabetik listede yer almadığından OHIM’e göre sınıf başlıkları ile tescil edilen bir markanın kapsamında yer almayacaktır. Dolayısıyla, marka sahibinin, bu hizmeti özellikle istiyorsa markasını yeniden tescil ettirmesi gibi bir sonuç ortaya çıkacaktır.

Belirtilen sorun, alfabetik listede yer almayan birçok mal / hizmet bakımından ortaya çıkmayacaktır, çünkü birçok mal / hizmet alfabetik listede yer almasa da, listede yer alan daha genel kapsamlı ifadelerin kapsamına girmektedir. Örneğin, bermuda şortlar alfabetik listede yoktur ama giysiler tanımı kapsamına girdikleri şüphesizdir, benzer bir yorum alfabetik listede yer alan basılı yayınlar kapsamına giren, ancak kendisi alfabetik listede yer almayan ansiklopediler için yapılabilir ve örnekler çoğaltılabilir. Ancak, sorunun konusu olabilecek çok sayıda mal veya hizmet bulunmaktadır ve bu husus marka sahipleri açısından sorun teşkil edebilecek niteliktedir. Meraklılar, Nicé sınıflandırmasının alfabetik listesini http://www.wipo.int/classifications/nivilo/nice/index.htm?lang=EN adresinde inceleyip, soruna konu olabilecek mallar veya hizmetler bakımından zihinlerini netleştirebilir.

“IP Translator” kararı ve karar sonrası yürürlüğe giren 2/12 sayılı OHIM Genelgesi hakkındaki eleştiriler şimdilik belirttiğimiz iki konu üzerinde yoğunlaşmaktadır. Kararın ve genelgenin üzerinden sadece üç hafta geçmiş olduğu dikkate alındığında, uygulamanın netleşmesiyle birlikte, karar ve OHIM genelgesi hakkındaki eleştirilerin artacağını (veya düşük bir olasılıkla azalabileceğini) varsayabiliriz. Elbette, şu an için birçok kişinin OHIM ve birlik üyesi ülke ofislerinin üzerinde çalıştıkları sınıf başlıkları ile ilgili çalışmanın sonuçlarını beklediğini söylemek yerinde olacaktır. Çerçevesi ve kapsamı yavaşça belirginleşmeye başlayan çalışma hakkında bilgi verecek yeni yazım “IP Translator” serisinin beşinci yazısı olacaktır.

Önder Erol Ünsal

Temmuz 2012

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Nice Sınıflandırması - Malların ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırması 17 Aralık 2013

IP Translator II – OHIM Reaksiyonu yani 2/12 sayılı OHIM Başkanlık Genelgesi

(Görsel http://pmtips.net/risk-management-planning-project/ adresinden alınmıştır.)

Avrupa Birliği Adalet Divanının (ECJ), 19 Haziran 2012 tarihinde, “IP Translator” davası hakkındaki C-307/10 sayılı kararını açıklamasının ardından, Topluluk Marka Ofisi (OHIM), 2/12 sayılı yeni bir Başkanlık Genelgesi yayınlayarak karar sonrası uygulamasının ne yönde olacağını açıklamıştır.

(bkz. http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/CTM/legalReferences/decisionPresident/com_2_12.pdf)

“IP Translator” davasının geçmişi ve C-307/10 sayılı kararın detaylı açıklaması için önceden yayınladığım http://wp.me/p43tJx-59 yazısının incelenmesi yerinde olacaktır.

Yukarıdaki linkte yapılan açıklamalar, dava kapsamında tartışılan başlıca konulardan birisinin OHIM’in 16 Haziran 2003 tarihli 03/4 sayılı Başkanlık Genelgesi kapsamında getirilen uygulama olduğunu göstermektedir.

OHIM’in 03/4 sayılı Genelgesi, Nicé sınıflandırmasının genel başlıklarıyla yapılan topluluk markası başvurularının veya tescilli topluluk markalarının kapsamlarının ne şekilde değerlendirileceği konusunda açıklamalar içermektedir. 03/4 sayılı Genelge’ye göre OHIM, bir sınıfa ait sınıf başlığının, o sınıfa dahil tüm malları veya hizmetleri kapsadığını kabul etmektedir. Bu kabul ve etkileri, tescil incelemesi için olduğu kadar, itiraz, sınırlandırma, kısmi iptal, kullanım gibi işlemler veya hükümler bakımından da geçerli olacaktır.

Adalet Divanı, C-307/10 sayılı IP Translator kararında takip eden yorumları yapmıştır:

2008/95 sayılı Direktif , (mallara ve hizmetlere ilişkin) tanımlamanın, yetkili makamların ve tacirlerin koruma kapsamını yeterince açık ve kesin biçimde anlamalarına imkan verdiği durumlarda, marka korumasının talep edildiği malları ve hizmetleri tanımlamak için, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarındaki genel unsurların kullanımına engel olmayacaktır, anlamında yorumlanmalıdır.

OHIM’in kararın verilmesinden bir gün sonra yayınladığı 2/12 sayılı Başkanlık Genelgesi, OHIM’in karar sonrası ortaya çıkacak yeni uygulamasının anahatlarını çizmektedir. Bununla birlikte, sınıf başlıklarına ilişkin açıklık ve kesinliğin ne şekilde sağlanacağı konusunda net bir uygulama henüz belirlenmemiş olduğundan, bu hususun gelecekte uygulama kriterlerinin güncelleştirilmesi yoluyla sağlanacağı belirtilmektedir. Ayrıca, Genelge, başkanlık genelgesi öncesi tescil edilen veya başvurusu yapılan markaların kapsamlarının ne şekilde değerlendirileceği konusunda da açıklamalar içermektedir.

2/12 sayılı OHIM Başkanlık Genelgesi detaylı biçimde değerlendirilecek olursak:

Adalet Divanı kararı, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarını oluşturan terimlerin, yetkili makamların ve tacirlerin koruma kapsamını yeterince açık ve kesin olarak anlamalarına imkan verdikleri sürece başvuru kapsamındaki malları veya hizmetleri tanımlamak için kullanılabileceklerini belirtmektedir.

Buna uygun olarak, OHIM, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarından yeteri derecede açık ve kesin olanları kabul etmeye devam edecektir. Tersi durumda, yani sınıf başlığının yeteri kadar açık ve kesin olmadığının düşünüldüğü durumlarda OHIM’in başvuru sahibinden açıklama isteyeceğini varsaymamız gerekmektedir. Buna ilişkin bilgiye ofisin inceleme kılavuzlarında yer verilecektir. Kısaca, bundan sonra, OHIM’in eskiden olduğu gibi Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarında yer alan her terimi sorgusuz kabul etmeyeceğinin bilinmesi gerekmektedir.

Sınıf başlıklarını oluşturan ifadelerin hangilerinin açık ve kesin kabul edileceği hangisinin bu ifade kapsamına girmediğinin değerlendirilmesi ise OHIM ve birlik üyesi ülkeler tarafından (ortak bir uygulama geliştirmek amacıyla) sürdürülen yakınlaşma programı kapsamında değerlendirilecektir.

ECJ ön yorumunun üçüncü paragrafının okuması kanaatimizce takip eden biçimde olmalıdır: Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarıyla başvuruda bulunan kişiler, ilgili sınıfta(larda) yer alıp Nicé sınıflandırmasının alfabetik listesinde yer alan malların veya hizmetlerin tamamı için mi başvuruda bulunduklarını başvuru aşamasında belirtmelidir. Eğer, ilgili sınıfın tamamı için başvuruda bulunulmamışsa o sınıfta yer alan malların ve hizmetlerin hangilerinin kast edildiği (hangileri için başvuruda bulunulduğu) belirtilmelidir.

2/12 sayılı OHIM Başkanlık Genelgesinde ofis nezdindeki tüm işlemlerde bu ilkeye uyulacağı belirtilmiştir. Genelgeyle eş zamanlı olarak OHIM internet sitesinde yer verilen bir bildirim kapsamında, başvuru sahiplerinin bu amaçlı kullanabilecekleri bir metin hazırlanmış ve kullanıma açılmıştır. Metnin http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/QPLUS/forms/declaration/ip_translation_declaration_en.pdf adresinden görülmesi mümkündür. Deklarasyonu kullanacak başvuru sahipleri, başvurularında Nicé sınıflandırması, sınıf başlıklarını kullanarak ilgili Nicé sınıflarında yer alan malların / hizmetlerin tamamı için başvuruda bulunduklarını belirtmektedir.

Genelgeye göre, 2/12 sayılı OHIM Başkanlık Genelgesinin yürürlüğe girmesinden, yani 21/06/2012 tarihinden önce, OHIM’de Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıkları kullanılarak tescil edilmiş veya tescil başvurusu yapılmış markaların, sınıflandırmanın alfabetik listesinde yer alan ve ilgili sınıflar kapsamında bulunan tüm malları veya hizmetleri kapsadıkları kabul edilecektir. Bu husus kanaatimizce çok şaşırtıcı değildir, çünkü OHIM 16 Haziran 2003 tarihli 03/4 sayılı Başkanlık Genelgesinde, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıkları kullanılarak yapılan başvuruların, ilgili sınıflara dahil tüm malları veya hizmetleri kapsadığını kabul ettiğini yazılı olarak belirtmiş ve kamuya duyurmuştur.

OHIM, 2/12 sayılı OHIM Başkanlık Genelgesinin yürürlüğe girmesinden önce, OHIM’de Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıkları kullanılarak tescil başvurusu yapılmış (henüz tescil edilmemiş) markaların sahiplerine, (eğer ilgili sınıftaki tüm mallar / hizmetler bakımından koruma talep etmeyeceklerse) ek bir bildirimde bulunarak mal / hizmet listelerinin kapsamları kısıtlama hakkını vermiştir.

2/12 sayılı OHIM Başkanlık Genelgesinin yürürlüğe girmesinden, yani 21/06/2012 tarihinden itibaren, OHIM’de Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıkları kullanarak tescil başvurusunda bulunacak markaların sahipleri ise, yukarıda belirttiğimiz deklarasyonu kullanmaları ve başvurularının ilgili sınıflardaki tüm malları veya hizmetleri kapsayıp kapsamadığını belirtmelidir.

Genelgenin uygulanması ile ilgili hususlara genelgenin VIII numaralı başlığında yer verilmiştir. Buna göre; alfabetik listenin ilgili sınıfında yer alan malların veya hizmetlerin tamamını kapsadığı kabul edilebilecek veya bu mallardan veya hizmetlerden yalnızca bir bölümünü kapsadıkları düşünülebilecek topluluk markaları veya başvuruları değerlendirilirken, mal veya hizmet listelerinde yer alan ifadeler gerçek ve olağan (natural and usual) anlamları kapsamında değerlendirilecektir. Bu husus Ofis nezdinde geçerli olan her işlem bakımından uygulanacak ve özellikle takip eden hususlara dikkat edilecektir:

· Mutlak ret nedenleri incelemesi yapılırken (dikkat: 556 sayılı KHK 7/1-(b) bendi asıl anlamı itibarıyla mutlak bir ret nedeni değildir ve kast edilen benzer marka incelemesi değildir– yazarın notu), markanın ilgili ret gerekçeleri kapsamına girdiği düşünülüyorsa, sadece mal / hizmet listesi kapsamına girmediği varsayılan mallar veya hizmetler reddedilmeyecektir.

· İtiraz veya iptal incelemelerinde, malların / hizmetlerin aynılığı veya benzerliği değerlendirilirken, yalnızca mal / hizmet listesi kapsamına girdiği varsayılan mallar veya hizmetler dikkate alınacaktır.

· Geri çekme, kısıtlama ve kısmi feragat talepleri değerlendirilirken, değiştirilmiş mal / hizmet listesinin, asıl mal / hizmet listesi kapsamında bulunmayan bir terimi kapsaması Topluluk Marka Tüzüğünün 43. ve 50. maddelerine uygun değildir.

Bununla birlikte, genel ifadeye ek bir ifade kullanarak kısıtlama veya kısmi feragat gerçekleştirilmesi mümkündür.

Ofise kısıtlama talebinin sunulmasının ardından yeniden geniş bir tanımlamaya dönüşün talep edilmesi mümkün değildir.

· Topluluk Marka Tüzüğünün 15., 42. ve 50. maddelerinde yer alan kullanım yükümlülüğüne yönelik değerlendirmeye ilişkin olarak, tescil edilen markanın kapsamına girdiği kabul edilebilecek mallar / hizmetler bakımından gerçekleşen kullanım markanın kullanımı sayılacaktır. Bu kullanımın marka kapsamına girdiği kabul edilebilecek tüm mallar veya hizmetler bakımından mı yoksa bunların bir bölümü bakımından mı gerçekleştiğine her vakanın özel şartlarına göre karar verilecektir.

Alfabetik listede yer alan malların veya hizmetlerin tamamına yer vermeden de, bir sınıf başlığında yer alan ifadelerin tamamı için başvuruda bulunulması mümkündür. Bunun için, bu ifadelerin tamamının önceden bahsedilen açıklık ve kesinlik prensiplerine uygun olması gerekir. Böyle bir durumda da bu ifadeler gerçek anlamları kapsamında değerlendirilecektir.

Tüm sınıf başlığını içerecek şekilde yapılmış topluluk markası başvuruları hakkında bilgi verilmesi ve hukuki belirliliğin sağlanması için topluluk siciline bu yönde kayıt düşülecektir.

2/12 sayılı OHIM Başkanlık Genelgesi 21/06/2012 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir ve bu tarih itibarıyla 16 Haziran 2003 tarihli 03/4 sayılı Başkanlık Genelgesi yürürlükten kalkmıştır.

2/12 sayılı OHIM Başkanlık Genelgesinin 21/06/2012 tarihinde yürürlüğe girmesi, 19/06/2012 tarihinde verilen C-307/10 sayılı “IP Translator” kararı sonrası OHIM bakımından ortaya çıkabilecek sorulara, özellikle eski tescil ve başvuruların yararlanacağı koruma kapsamının netleştirilmesi bakımından yanıt vermiştir. Bununla birlikte, mevcut sınıf başlıklarından hangilerinin kabul edilmeye devam edileceği şu an için belli değildir ve bu hususun ulusal ofislerle birlikte sürdürülen yakınlaşma programı kapsamında bir süredir değerlendirilmekte olduğu bilinmektedir.

OHIM dışında kalan Avrupa Birliği üyesi ülkelerin uygulamalarını ne yönde değiştirdikleri veya değiştirecekleri konusunda ise şu an içimizde veri yoktur. MARQUES (Avrupa Marka Sahipleri Derneği) tarafından 19 Avrupa Birliği üyesi ulusal ofis (Avusturya, Bulgaristan, Benelüks, Çek Cumhuriyeti, Almanya, Danimarka, Estonya, İspanya, Finlandiya, Fransa, Macaristan, İrlanda, İtalya, Letonya, Litvanya, Polonya, Romanya, İsveç, Birleşik Krallık) ve birlik üyesi olmayan İsviçre, Norveç ve İzlanda bakımından yapılan bir araştırmanın sonuçlarına göre, 2008 yılı itibarıyla belirtilen ülkelerin tamamı Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarını başvurular için ifadelerde değişiklik talep etmeden (İstisnalar: İsviçre ve Letonya 45. sınıfın sınıf başlığına dahil hizmetlerin açıklanmasını talep etmektedir ve bir diğer farklı durum Birleşik Krallık bakımından aşağıda belirtilmiştir.) kabul etmektedir. (bkz. http://www.marques.org/Teams/TeamPage.asp?PageID=95&TeamCode=TradTeam) Sınıflandırma pratiği geçmişte en katı olan ülkelerden birisi olan Birleşik Krallık Marka Ofisinin bile şu anda (Haziran 2012 itibarıyla) Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarını, 07. sınıfın sınıf başlığında yer alan makineler ifadesi, 09. sınıfta yer alan elektikli ve elektronik cihazlar ifadesi (sınıf başlığında yer almamaktadır) ve 45. sınıfın sınıf başlığında yer alan bireylerin ihtiyaçlarını karşılamak için başkaları tarafından sağlanan kişisel ve sosyal hizmetler ifadeleri hariç olmak üzere, olduğu gibi kabul ettiği dikkate alındığında, (bkz. http://www.ipo.gov.uk/tmmanual-chap2-notes.pdf s.12-13) sınıf başlıklarına yönelik açıklık ve kesinlik ilkelerine uygunluk çalışmasının kapsamının mevcut sınıf başlıklarında yer alan terimlerin çoğunluğunu bundan sonra kabul etmeme şeklinde gerçekleşmeyeceğini düşünmekteyiz. Bununla birlikte, bazı sınıf başlıklarının kapsamının netleştirilmesi amacıyla bunlara eklemeler ve değişikler yapılacağı ise şüphesizdir. Elbette, tahmin niteliğinde olan bu yorumların aksinin de gerçekleşmesi mümkündür.

Kanaatimizce, IP Translator kararıyla asıl değişen husus ve kararın asıl vurucu kısmı, OHIM’in 16 Haziran 2003 tarihli 03/4 sayılı Başkanlık Genelgesinde belirtilen, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıkları kullanılarak yapılan başvuruların, ilgili sınıflara dahil tüm malları veya hizmetleri kapsadığı yönündeki yorumun ortadan kaldırılmasıdır. Bu yorumun ortadan kalkması, sınıf başlıklarına bu içerikte bir kapsam tanıyan OHIM, Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Finlandiya, Macaristan, İtalya, Litvanya, Romanya, (ek olarak birlik üyesi olmayan İzlanda da belirtilebilir) bakımından uygulamada büyük değişim anlamına gelecektir. (bkz. MARQUES araştırması http://www.marques.org/Teams/TeamPage.asp?PageID=95&TeamCode=TradTeam) Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarının ilgili sınıflardaki tüm malları / hizmetleri kapsadığı yönündeki bir uygulamayı tüm sınıflar bakımından veya genel olarak kabul etmeyen Benelüks, Almanya, Danimarka, İspanya, Fransa, İrlanda, Letonya, Norveç, Polonya, İsveç, Birleşik Krallık, (ek olarak birlik üyesi olmayan İsviçre, Norveç, Türkiye de belirtilebilir) bakımından ise karar uygulamada büyük bir değişimi zorunlu kılmayacaktır. Bunun birlikte, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin sınıf başlıklarında yapılacak çalışmayı eş zamanlı olarak uygulamaya koyacakları düşünülmektedir. Çünkü, aksi durum, “IP Translator” öncesi duruma dönüş, yani birliğin bazı ülkeleri ve OHIM’in aynı mal / hizmet listesini içeren markalara tanıdıkları korumanın kapsamı ile birliğin diğer ülkelerinin aynı mal / hizmet listelerine tanıdıkları korumanın kapsamı arasında farklılık anlamına gelecek ve büyük bir dönüşümün öncüsü olarak görülen “IP Translator” kararının anlamı ortadan kalkacaktır.

Türkiye açısından öngördüğümüz tabloda, “IP Translator” kararının uygulamada büyük bir değişikliğe yol açacağı veya açması gerektiği düşünülmemektedir. Şöyle ki, Enstitü hali hazırda Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarının ilgili sınıftaki tüm malları veya hizmetleri içerdiği şeklinde bir kabulü – (en azından) 7/1-(b) bendi kapsamında aynı tür mal veya hizmetler tespit edilirken – tüm sınıflar bakımından uygulanabilir içerikte bulmamaktadır. Bununla birlikte, Türkiye’nin Avrupa Birliği üyesi olma yönündeki hedefi ve kaynak mevzuatın Avrupa Birliği kökenli olması hususları dikkate alındığında OHIM ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerin sınıf başlıklarının açıklık ve kesinlik ilkelerine uygun olarak revize etme yönündeki çalışmalarının yakından takip edilmesi ve bu çalışmanın sonucunun gerekirse (çünkü öncelikle çalışmanın sonucunun görülmesi gerekmektedir) Enstitü uygulamasına entegre edilmesi kanaatimizce yerinde olacaktır.

Elbette, bu konunun asıl ve kesin çözümünün, başvuru sahiplerinin ve onlar adına başvuru hazırlayanların, standart listeleri (Nicé sınıflandırması sınıf başlıkları, tebliğ listeleri) kopyalayıp – yapıştırma alışkanlığını terk edip, başvuru sahiplerinin mevcut ve potansiyel faaliyet alanlarına göre tescil kapsamlarını belirlemeyi tercih etmeleri ve buna uygun olarak kısa ve içeriği net başvurular sunmaları olduğu şüphesizdir.

C-307/10 sayılı “IP Translator” kararını ve ardından karar sonrası OHIM uygulamasını düzenleyen 2/12 sayılı OHIM Başkanlık Genelgesini açıklayıp değerlendirdiğimiz iki yazı sonrası, üçüncü bir yazıyı kararda belirsiz ve ucu açık olarak görülebilecek noktaların değerlendirilmesi amacıyla yazacağız. Bunun nedeni, beklenen kararın tam anlamıyla bir çözüm olduğu konusunda şüphelerin bulunması ve yeni tartışmanın, “IP Translator” kararının sorunları çözmek yerine yeni sorunlara yol açıp açmadığı veya açıp açmayacağı değerlendirmesi boyutuna evrilmesidir.

“IP Translator” kararının 19/06/2012 günü alınmasından ve OHIM Başkanlık Genelgesinin 20706/2012 tarihinde ilan edilmesinin ardından 3 gün içerisinde (bence) çok detaylı iki değerlendirme yazısını yazmak beni oldukça yorduğundan, son değerlendirme yazısını gelecek haftaya (umarım) bırakıyorum.

Önder Erol Ünsal

Haziran 2012

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Birleşik Krallık Fikri Mülkiyet Ofisi Kararları ve Uygulaması, IP Translator Davası, Nice Sınıflandırması - Malların ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırması 17 Aralık 201317 Aralık 2013

IP TRANSLATOR I – İlahlar Böyle İstedi – C-307/10 sayılı ECJ Kararı

(Görsel http://thebriberyact.com/2011/04/26/discretionary-debarment-do-you-want-the-good-news-or-the-bad-news/ adresinden alınmıştır.)

Avrupa Birliğinde uzun süren bekleyiş sona erdi ve Avrupa Birliği Adalet Divanı (ECJ), 19 Haziran 2012 tarihinde C-307/10 sayı ile “IP Translator” davası hakkındaki ön yorum kararını verdi.

“IP Translator” davasının altyapısı, gelişimi, ECJ’ye yöneltilen sorular ve ECJ Hukuk Sözcüsünün sorular hakkındaki görüşü, önceden http://wp.me/p43tJx-54 yazısında değerlendirmiştim, dolayısıyla konuya bütünlemesine hakim olmak isteyenlerin, bu yazıyı öncelikle incelemesinde fayda bulunmaktadır.

Dava hakkında kısa bir hatırlatma yapacak olursak:

Marka tescilinde mallarin ve hizmetlerin tasnifi amaçlı Nicé sınıflandırmasında yer alan sınıfların tamamı, sınıf içeriğinde bulunan malların veya hizmetlerin genel niteliğini belirten sınıf başlıklarına (class headings) sahiptir. Sınıf başlıkları, ilgili sınıfın kapsamı hakkında genel bilgi vermeyi amaçlayan kısa listelerdir. Sınıf başlıkları kimi durumlarda birkaç kelimeden (örneğin, sınıf 25: giysiler, ayak giysileri, baş giysileri), kimi durumlarda ise daha uzun ifadelerden oluşur (örneğin, sınıf 21: ev içi kullanım veya mutfak gereçleri; taraklar ve süngerler; fırçalar (boya fırçaları hariç); fırça yapımında kullanılan malzemeler; temizlik amaçlı gereçler; çelik yünü; işlenmemiş veya yarı işlenmiş cam (inşaatlarda kullanılan cam hariç); züccaciye; diğer sınıflarda yer almayan porselen ve pişirilmiş topraktan malzemeler.).
Sınıf başlıklarını oluşturan ifadeler, kimi durumlarda ilgili sınıfın kapsamını çok net biçimde çizmekte ve ilgili malları veya hizmetlerin neredeyse tamamını kapsayacak içerikte olmakla birlikte (örneğin, sınıf 33: alkollü içecekler (biralar hariç)), genel ifadeler bazı sınıflarda ilgili sınıf kapsamında yer alan malların veya hizmetlerin tamamını kapsama yeterliliğinden uzaktır. Dolayısıyla, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarıyla yapılan başvuruların veya tescil edilen markaların ilgili sınıflarda yer alan malların veya hizmetlerin tamamını kapsayıp – kapsamadığı veya ne kadarını kapsadığı soruları tescil otoriteleri bakımından önemli tartışmalara yol açmaktadır.
Topluluk Marka Ofisi (OHIM) Başkanı tarafından yayınlanmış 03/4 sayılı – 16 Haziran 2003 tarihli Genelge (20 Haziran 2012 tarihinde yürürlükten kaldırılmıştır), Nicé sınıflandırmasının genel başlıklarıyla yapılan topluluk markası başvurularının veya tescilli topluluk markalarının kapsamlarının ne şekilde değerlendirileceği konusunda açıklamalar içermektedir. 03/4 sayılı Genelge’ye göre OHIM, bir sınıfa ait sınıf başlığının, o sınıfa dahil tüm malları veya hizmetleri kapsadığını kabul etmektedir. Bu kabul ve etkileri, tescil incelemesi için olduğu kadar, itiraz, sınırlandırma, kısmi iptal, kullanım gibi işlemler veya hükümler bakımından da geçerli olacaktır.
OHIM 03/4 sayılı Genelge kapsamında sınıf başlıklarının ilgili sınıf kapsamına giren tüm malları veya hizmetleri kapsadığını kabul etmekle birlikte, bu kabul Avrupa Birliği üyesi ülkelerin ulusal ofislerinin tümü bakımından geçerli değildir. Bu konuda üye ülkelerin bir kısmı, OHIM’in uygulamasına paralel olarak, sınıf başlıklarının ilgili sınıftaki tüm malları veya hizmetleri kapsadığını kabul etmişken), Birleşik Krallık başta olmak üzere bir diğer kısmı ise sınıf başlıklarının kapsamını sadece sınıf başlığında yazılı mallarla veya hizmetlerle sınırlı olarak değerlendirmekte ve ilgili sınıftaki malların veya hizmetlerinin tümünün sınıf başlığınca kapsandığı yönündeki yorumu kabul etmemektedir. Dolayısıyla, sınıf başlığından oluşan başvurların kapsamı konusunda, Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında ciddi uygulama ve değerlendirme farklılığı bulunmaktadır.

Sınıf başlıkları konusunda, birlik üyesi ülkeler arasındaki uygulama ve değerlendirme farklılıkları tescilli markaların kapsamının ne olduğu sorusunu da gündeme getirmekte ve marka sahiplerini tescillerinin kapsamı konusunda endişeye sevk etmektedir. Dolayısıyla, durumun netleştirilmesi için ECJ’nin bu konudaki yorumuna ihtiyaç duyulmuştur. Bu çerçevede:

2009 yılında “Chartered Institute of Patent Attorneys”, “IP TRANSLATOR” markasını tescil ettirmek için Birleşik Krallık marka tescil ofisine başvuruda bulunmuştur. Başvuru 41. sınıf için yapılmıştır ve kapsamında 41. sınıfın Nicé sınıflandırmasındaki sınıf başlığı olan “Öğretim; eğitim verilmesi; eğlence; sportif ve kültürel faaliyetler.” hizmetleri yer almaktadır.
“IP TRANSLATOR” markasında bulunan “IP” kelimesi “fikri mülkiyet” anlamına gelen “Intellectual Property” kelimesinin yaygın kullanılan kısaltmasıdır ve “translator” kelimesi de “çevirmen, mütercim, tercüman” gibi anlamlara gelmektedir. Birleşik Krallık Ofisi, 41. sınıfın sınıf başlığını kapsayan başvurunun kapsamının 03/4 sayılı OHIM Başkanlık Genelgesi kapsamında yorumlanması gerektiği görüşünden hareketle, başvurunun 41. sınıfa dahil “tercüme hizmetleri”ni de kapsadığı kanaatine varmış ve “IP TRANSLATOR” ibaresi anlamı itibarıyla “tercüme hizmetleri” bakımından ayırt edici nitelikte olmayacağından ve tanımlayıcı nitelikte olacağından başvurunun reddedilmesine karar vermiştir. Başvuru reddedilirken, ret kararı sınıf başlığının tamamı için verilmiş ve ret kararının yalnızca “tercüme hizmetleri” bakımından geçerli olduğunu belirtir içerikte hizmet listesi düzenlemesi veya sınırlandırması içerikli bir işlem yapılmamıştır. (Birleşik Krallık marka ofisi sınıf başlıklarının kapsamı konusunda, sınıf başlığının ilgili sınıftaki tüm malları veya hizmetleri kapsamadığı uygulamasını kabul etmiş olmakla birlikte, bu marka için farklı bir değerlendirmede bulunmuştur. Bunun nedeni konuyu ön yorum kararı için ECJ önüne taşımaktır ve başvuru ve sonrasındaki Ofis kararını senaryo olarak kabul etmek yerinde olacaktır.
Başvuru sahibi ofis işlemlerinin tamamlanması üzerine, ret kararını “Atanmış Kişi”ye (appointed person [Birleşik Krallık sisteminde bir temyiz merci]) götürmüştür. Başvuru sahibinin temel itiraz gerekçesi, hizmet listesinin kapsamında “tercüme hizmetleri”nin yer almaması ve kendisinin bu hizmetlerin tescili için başvuruda bulunmamış olmasıdır. Atanmış Kişi, “tercüme hizmetleri”nin tescili talep edilen hizmetler arasında yer almaması ve bu hizmetin tescili talep edilen “Öğretim; eğitim verilmesi; eğlence; sportif ve kültürel faaliyetler.” hizmetleri kapsamına girebilecek bir hizmet olmaması bulgularından hareketle, konu hakkında Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın görüşünün alınması gerektiği sonucuna ulaşmış ve Adalet Divanından takip eden üç sorunun yanıtlanacağı ön yorum kararı (preliminary ruling) verilmesini talep etmiştir:

1. Bir marka başvurusunun kapsamında bulunan malların veya hizmetlerin açık ve kesin olarak belirtilmesine ihtiyaç var mıdır, eğer ihtiyaç varsa bu (açıklık ve kesinlik) hangi derecede olmalıdır?

2. Marka başvurularının kapsamında bulunan malların veya hizmetlerin tanımlanması amacıyla Nicé Anlaşması çerçevesinde oluşturulan malların ve hizmetlerin uluslararası sınıflandırmasının sınıf başlıklarının içerdiği genel ifadelerin kullanılmasına izin verilmeli midir?

3. Malların ve hizmetlerin uluslararası sınıflandırmasında yer alan sınıf başlıklarının içerdiği genel ifadelerin OHIM Başkanınca yayınlanan 16/06/2003 tarihli 03/4 sayılı Genelge’ye uygun biçimde yorumlanmasına ihtiyaç var mıdır veya bu şekildeki yoruma izin verilmeli midir?

ECJ’nin dava hakkındaki kararından önce Ocak 2012’de, ECJ Hukuk Sözcüsünün (advocate general) görüşü açıklanmıştır. Hukuk Sözcüsü görüşünde yukarıda yer verilen sorulara karşılık olarak takip eden yanıtları vermiştir:

1. (a) Topluluk Marka Direktifi ve Topluluk Marka Tüzüğü, başvuru sahibinin tescilini talep ettiği malların veya hizmetlerin tanımlanmasının, yetkili otoriteler ve işletmelerce tescilin sağladığı koruma kapsamının net olarak anlaşılmasına imkan verecek derecede açıklık ve kesinlikte olması gerektiğini, ifade eder biçimde yorumlanmalıdır.

(b) Bu şartlar, başvuru sahibinin tescilini talep ettiği her malın veya hizmetin özel olarak belirtildiği bir listeyle sağlanabilir. Bu şartlar aynı zamanda, ilgili malların ve hizmetlerin temel özelliklerinin ve objektif vasıflarının yetkili otoriteler ve işletmelerce anlaşılmasına imkan verecek ana (“basic” kelimesinin karşılığı olarak kullanılmıştır) malların veya hizmetlerin tanımlanması yoluyla da gerçekleştirilebilir.

2. Topluluk Marka Direktifi ve Topluluk Marka Tüzüğü, malların veya hizmetlerin tanımlanmasında açıklık ve kesinliğe ilişkin şartların yerine getirilmiş olması koşuluyla, başvuru sahibinin koruma talep ettiği malları veya hizmetleri, sınıflandırmanın sınıf başlıklarında yer alan genel ifadeleri kullanarak tanımlamasına engel olmayacak biçimde yorumlanmalıdır.

3. Topluluk markası başvurularının ve tescillerinin mal ve hizmet listelerinde sınıf başlıklarının kullanımına ilişkin olarak OHIM Başkanı tarafından yayınlanan, içeriğinde genel ifadelerin ve sınıf başlıklarının OHIM tarafından çok muğlak veya belirsiz ifadeler olarak değerlendirilmeyeceğini ve bunların kullanımının ilgili sınıf kapsamında bulunan tüm mallara veya hizmetlere yönelik bir istem olacağını belirten 16/06/2003 tarihli 03/4 sayılı Genelge, ulusal markalar veya topluluk markaları bakımından, bir markanın tescili için gerekli açıklık ve kesinliği güvence altına almamaktadır. (http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30db75e12fc45e63404ca38d88f958ee682b.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxqTbNb0?docid=115482&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&cid=286100)

19 Haziran 2012 tarihinde ise ECJ dava hakkındaki kararını vermiştir. C-307/10 sayılı kararın önemli kısımları ve ECJ’nin sorulara yönelik yanıtı takip eden biçimdedir.

Kararda ilk olarak, Topluluk Marka Ofisinin (OHIM) ön yorum kararı talebinin incelenmemesi gerektiği yönündeki itirazı incelenmiştir. OHIM, ön yorum talebine gerekçe kararın yapay (senaryo – artificial) bir karar olduğunu belirtmekte ve bu nedenle talebin incelenmemesi gerektiğini ifade etmektedir.

Bu talebe ilişkin değerlendirme kararın 30-34. paragraflarında yapılmıştır. ECJ değerlendirmesinde, talebin altyapısını oluşturan başvurunun fiilen yapıldığını ve ofisin, genel uygulamasından farklı olsa da, başvuru hakkında bir ret kararı verdiğini dile getirmiş ve talep edilen görüşün objektif bir ihtiyaca yönelik olduğunu belirtmiştir. Dolayısıyla, ECJ, OHIM’in talebini kabul etmemiş ve ön yorum talebinin incelenmesi gerektiği sonucuna ulaşmıştır.

ECJ’nin ilk soruya yönelik değerlendirmesi:

ECJ’ye yöneltilen ilk soru, “Bir marka başvurusunun kapsamında bulunan malların veya hizmetlerin açık ve kesin olarak belirtilmesine ihtiyaç var mıdır, eğer ihtiyaç varsa bu (açıklık ve kesinlik) hangi derecede olmalıdır?” şeklindedir.

Bahsedilen soruya ilişkin değerlendirme C-307/10 sayılı kararın 38.-49. paragrafları arasında yapılmıştır.

ECJ’ye göre, bir markanın kamu siciline kayıt edilmesi, markaya ilgili makamlar ve kamu (özellikle tacirler) tarafindan erişilmesini sağlama amaçlıdır. Ilgili makamlar, tescil amaçlı başvuruların incelenmesine, ilan edilmesine ve uygun ve tam bir sicilin tutulmasına yönelik görevlerini yerine getirirken markayı oluşturan işaretlerin niteliklerini açık ve kesin biçimde bilmelidir. Diğer taraftan, tacirler de, fiili veya potansiyel rakiplerince yapılan tescillerden veya başvurulardan (ve içeriklerinden) açık ve kesin biçimde haberdar olmalı ve bu yolla üçüncü kişilerin haklarıyla ilgili olarak bilgilenmiş olmalıdır.

Bu çerçevede, ECJ’ye göre ilk sorunun yanıtı, “2008/95 sayılı Direktif, başvuru sahibinin marka korumasının talep edildiği malları ve hizmetleri, yetkili makamların ve tacirlerin, sadece bu bilgiye dayanarak, koruma talebinin kapsamını belirleyebilecekleri derecede (yeterlilikte) açık ve kesin biçimde belirtmesini gerektirmektedir.” şeklindedir.

ECJ’nin ikinci soruya yönelik değerlendirmesi:

ECJ’ye yöneltilen ikinci soru, “Marka başvurularının kapsamında bulunan malların veya hizmetlerin tanımlanması amacıyla Nicé Anlaşması çerçevesinde oluşturulan malların ve hizmetlerin uluslararası sınıflandırmasının sınıf başlıklarının içerdiği genel ifadelerin kullanılmasına izin verilmeli midir?” içeriğine sahiptir.

Bu soruya ilişkin değerlendirme C-307/10 sayılı kararın 50.-56. paragrafları arasında yapılmıştır.

ECJ’ye göre, 2008/95 sayılı Direktif, Nicé sınıflandırmasına yönelik referans içermemektedir ve, dolayısıyla, üye ülkelere, sınıflandırmanın kullanımı amaçlı yükümlülük getirmemektedir. Bununla birlikte, Nicé anlaşması madde 2(3) sınıflandırmanın ofislere getirdiği zorunlulukları düzenlemektedir; buna göre andlaşmaya taraf ülkelerin (AB üyesi ülkelerin tamamı anlaşmaya taraftır) marka tescili konusunda yetkili ofisleri, marka tesciliyle ilgili resmi doküman ve yayınlarda markanın tescil edildiği mallara veya hizmetlere ait sınıf numaralarına yer vereceklerdir. (Nicé anlaşmasına, sınıflandırmasına ve uygulamasına yönelik detaylı bir analiz için blogdaki http://cinscesitvasif.blogspot.com/2012/06/nice-snflandrmasnn-genel-yaps-etkisi-ve.html yazısı incelenebilir.)

2008/95 sayılı Direktifin etkin uygulamasını ve marka tescili sisteminin sorunsuz işleyişini sağlamak için, kararın önceki paragraflarında (bkz. 1 numaralı soruya ilişkin yanıt) belirtilen açıklık ve kesinlik ilkesi malların ve hizmetlerin tanımlanması bakımından da geçerli olacaktır.

Bu çerçevede, Nicé sınıflandırmasının, sınıf başlıklarında yer alan ifadelerin bir kısmı, yetkili makamların markanın koruma kapsamını tespit etmelerine yönelik olarak yeterli derecede açıklık ve kesinlik içerirken, sınıf başlıklarının bir diğer kısmı çok genel içerikli olmaları ve markanın kaynak gösterme işlevine uygun olmayacak derecede çeşitli malları veya hizmetleri içermeleri nedeniyle açıklık ve kesinlik kriterlerine uygun değildir.

Dolayısıyla, yetkili makamların, başvuru sahibinin koruma talep ettiği markanın kapsadığı malların ve hizmetlerin açıklık ve kesinlik ilkerine uygunluğunu, vaka bazında (case-by case basis) değerlendirmesi gerekmektedir.

Buna uygun olarak, ECJ’ye göre ikinci sorunun yanıtı, “(Mallara ve hizmetlere ilişkin) tanımlamanın, yetkili makamların ve tacirlerin koruma kapsamını yeterince açık ve kesin biçimde anlamalarına imkan verdiği durumlarda, 2008/95 sayılı Direktif marka korumasının talep edildiği malları ve hizmetleri tanımlamak için, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarındaki genel unsurların kullanımını engellemez.” şeklindedir.

ECJ’nin üçüncü soruya yönelik değerlendirmesi:

ECJ’ye yöneltilen üçüncü soru, “Malların ve hizmetlerin uluslararası sınıflandırmasında yer alan sınıf başlıklarının içerdiği genel ifadelerin OHIM Başkanınca yayınlanan 16/06/2003 tarihli 03/4 sayılı Genelge’ye uygun biçimde yorumlanmasına ihtiyaç var mıdır veya bu şekildeki yoruma izin verilmeli midir?” şeklindedir.

Bahsedilen soruya ilişkin değerlendirme C-307/10 sayılı kararın 57.-61. paragrafları arasında yapılmıştır.

ECJ’ye göre iletilen görüşler çerçevesinde Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıkları konusunda iki farklı yaklaşım mevcuttur. Birinci yaklaşım, OHIM’in 03/4 sayılı Başkanlık Genelgesine uygun olan, bir sınıfa ait Nicé sınıflandırması sınıf başlığının, o sınıfa dahil tüm malları veya hizmetleri kapsadığı yönündeki geniş yorumdur. Diğer yaklaşım ise, sınıf başlıklarındaki terimleri gerçek anlamlarıyla değerlendirmeyi savunan dar yorumdur.

Mahkemeye görüş sunan ilgililerin çoğunluğu, iki sistemin paralel biçimde uygulanmasının Avrupa Birliğinde marka tescili sisteminin sorunsuz işleyişini engellediği, aynı markanın Topluluk Markası (veya geniş yorumu kullanan üye ülkelerce) tescil edildiği zaman yararlanacağı koruma kapsamı ile dar yorumu kabul eden ülkelerce tescil edildiği zaman yararlanacağı koruma kapsamı arasında fark bulunduğu yönünde görüş bildirmiştir. Bu fark, ECJ’ye göre, marka hakkına tecavüz davalarının OHIM’in 03/4 sayılı Başkanlık Genelgesi doğrultusunda uygulamada bulunan ülkelerde davacı lehine daha yüksek oranda başarı sağlamasına da imkan verebilecek niteliktedir. Bunun da ötesinde, markanın sağladığı korumanın, başvuru sahibinin niyetine göre değil, yetkili makamca kabul edilen yoruma göre belirlenmesi, başvuru sahibi ve üçüncü kişi niteliğindeki tacirler bakımından hukuki belirliliğin ortadan kalkması riskini getirmektedir.

Belirtilenler doğrultusunda, ECJ’ye göre üçüncü sorunun yanıtı, “Daha önceden belirtilen açıklık ve kesinlik gereklilikleri çerçevesinde, koruma talep ettiği markanın kapsadığı malları veya hizmetleri belirtmek için Nicé sınıflandırmasının belirli bir sınıfına ait sınıf başlığında yer alan genel ifadelerin tamamını kullanan bir ulusal marka sahibi, başvurusunun ilgili sınıfa dahil olup alfabetik listede yer alan tüm malları veya hizmetleri kapsama niyetiyle mi yoksa ilgili sınıftaki malların veya hizmetlerin sadece bir kısmını kapsama niyetiyle mi yapıldığını belirtmek zorundadır. Eğer başvuru, malların veya hizmetlerin bir bölümü için yapılmışsa, başvuru sahibinin o sınıfta bulunan hangi malları veya hizmetleri kapsama niyetinde olduğunu belirtmesi gerekmektedir.” şeklindedir.

ECJ’ye göre, Nicé sınıflandırmasının belirli bir sınıf başlığı kullanılarak, başvuru sahibinin o sınıftaki malların tamamı için mi veya sadece bir kısmı için mi başvuruda bulunduğunun anlaşılmasına imkan vermeyen bir tescil başvurusu yeterince açık ve kesin nitelikte kabul edilemez.

Sonuç olarak, incelenen davada, Nicé sınıflandırmasının 41. sınıfının sınıf başlığını oluşturan tüm ifadeler kullanılarak, başvuru sahibinin o sınıftaki tüm hizmetler için başvuruda bulunup bulunmadığını ve özellikle, başvurunun çeviri hizmetlerinin kapsanması niyetiyle yapılıp yapılmadığını belirlemek, soruyu yönelten mahkemenin yetkisi dahilindedir.

ECJ’nin sorulara verdiği yanıtlar toplu olarak aşağıdaki biçimdedir:

2008/95 sayılı Direktif , (mallara ve hizmetlere ilişkin) tanımlamanın, yetkili makamların ve tacirlerin koruma kapsamını yeterince açık ve kesin biçimde anlamalarına imkan verdiği durumlarda, marka korumasının talep edildiği malları ve hizmetleri tanımlamak için, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarındaki genel unsurların kullanımına engel olmayacaktır, anlamında yorumlanmalıdır.

ECJ’nin yazı boyunca detaylı bir şekilde açıklamaya gayret ettiğimiz kararı, OHIM başta olmak üzere, Birlik üyesi ülkeler marka inceleme ve kabul pratikleri bakımından önemli değişikliklere yol açacaktır.

Değişikliklerden ilki, 20/06/2012 tarihinde OHIM’in 03/4 sayılı Başkanlık Genelgesinin yürürlükten kaldırılması ve 2/12 sayılı yeni bir genelgenin kabulü ile ortaya çıkmıştır.

Bu konudaki bir sonraki yazımız, C-307/10 sayılı “IP Translator” kararının ve 2/12 sayılı yeni OHIM Başkanlık Genelgesinin değerlendirilmesine yönelik olacaktır.

Değerlendirmelerin eksik yapılmaması ve tablonun bütün olarak düşünülmesi için özellikle dikkat edilmesi gereken konular ise, Avrupa Birliği marka inceleme sisteminin OHIM’den ibaret olmadığı, uygulamaları ve inceleme sistemleri OHIM’den farklı çok sayıda üye ülke ofisinin bulunduğu ve sistemin işleyişine yönelik değerlendirmelerin ulusal ofisler de dikkate alınarak yapılması gerektiğidir.

Önder Erol Ünsal

Haziran 2012

“IP TRANSLATOR” Davası ve Nicé Sınıflandırmasında Sınıf Başlıklarının Kapsamı Sorunu

Nicé Sınıflandırmasında Sınıf Başlıkları ve bunların Marka İncelemesine Etkisi

Markaların Tescili Amacıyla Malların ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırılmasına İlişkin Nicé Anlaşması bağlamında oluşturan Nicé sınıflandırması, adı geçen anlaşmanın tarafı olan 83 ülkenin marka tescil ofislerinin yanı sıra anlaşma tarafı olmayan 66 ülkenin ofisi ve OHIM, OAPI, ARIPO, Benelüks Ofisleri tarafından da kullanılmaktadır.

Anlaşma kapsamında oluşturulan sınıflandırma malların ve / veya hizmetlerin birbirleriyle benzerlikleri konusunda bağlayıcı hükümler içermemekle birlikte, sınıflandırmada yer alan 45 sınıf (34 mal – 11 hizmet sınıfı) genel olarak birbirlerine çeşitli açılardan benzer oldukları düşünülen malların veya hizmetlerin aynı sınıf içerisinde toplanması temel mantığı ekseninde tasnif edilmiştir. Sınıflandırmayı kullanan ofisler, sınıflandırmayı asıl olarak benzer malları – hizmetleri içeren aynı veya benzer markaların aranması aşamasında temel ayraç olarak kullanmaktadır. Birçok benzer mal veya hizmet sınıflandırma kapsamında farklı sınıf numaraları altında bulunmakla beraber, özellikle resen benzerlik incelemesi yapan ulusal ofisler sınıf numaralarına arama işleminde ana seperatör olarak yer vermektedir. Türk Patent Enstitüsü de resen benzerlik incelemesine ilişkin arama işlemini başvurunun içerdiği Nicé sınıflarıyla sınırlı olacak şekilde yapmakta ve sınıflandırmaya veya sınıf numaralarına esasa ilişkin incelemede önemli rol atfetmektedir.

Nicé sınıflandırmasında yer alan sınıfların tamamı, sınıf içeriğinde bulunan malların veya hizmetlerin genel niteliğini belirten sınıf başlıklarına (class headings) sahiptir. WIPO sınıf başlıklarının amacını “Sınıf başlıkları, mal ve hizmetlerin esas itibarıyla ait oldukları alanları genel anlamda belirtir. (bkz. Nicé sınıflandırması kullanıcı rehberi)” ifadesiyle açıklamaktadır. Sınıf başlıklarının altında yer alan açıklayıcı notlar (explanatory notes) ise ilgili sınıfın kapsamının daha net biçimde anlaşılmasını sağlayacak verileri içermektedir. Açıklayıcı notların ardından gelen alfabetik liste (alphabetical list), ilgili sınıfın kapsamına giren malların veya hizmetlerin ismen alfabetik biçimde sıralanmasından oluşmaktadır. Genel başlıklar, açıklayıcı notlar ve alfabetik liste kullanılmasına rağmen bir mal veya hizmetin hangi sınıfa ait olduğunun tespit edilememesi durumunda ise genel sınıflandırma ilkeleri (bunlara bu yazı kapsamında yer verilmeyecektir) kullanılarak, malın veya hizmetin ait olduğu sınıf belirlenecektir.

Bu yazının konusunu oluşturan sınıf başlıkları (class headings), ilgili sınıfın kapsamı hakkında genel bilgi vermeyi amaçlayan kısa listelerdir. Sınıf başlıkları kimi durumlarda birkaç kelimeden (örneğin, sınıf 25: giysiler, ayak giysileri, baş giysileri), kimi durumlarda ise daha uzun ifadelerden oluşur (örneğin, sınıf 21: ev içi kullanım veya mutfak gereçleri; taraklar ve süngerler; fırçalar (boya fırçaları hariç); fırça yapımında kullanılan malzemeler; temizlik amaçlı gereçler; çelik yünü; işlenmemiş veya yarı işlenmiş cam (inşaatlarda kullanılan cam hariç); züccaciye; diğer sınıflarda yer almayan porselen ve pişirilmiş topraktan malzemeler.).

Sınıf başlıklarını oluşturan ifadeler, kimi durumlarda ilgili sınıfın kapsamını çok net biçimde çizmekte ve ilgili malları veya hizmetlerin neredeyse tamamını kapsayacak içerikte olmakla birlikte (örneğin, sınıf 33: alkollü içecekler (biralar hariç)), genel ifadeler bazı sınıflarda ilgili sınıf kapsamında yer alan malların veya hizmetlerin tamamını kapsama yeterliliğinden uzaktır. Dolayısıyla, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarıyla yapılan başvuruların veya tescil edilen markaların ilgili sınıflarda yer alan malların veya hizmetlerin tamamını kapsayıp – kapsamadığı veya ne kadarını kapsadığı soruları tescil otoriteleri bakımından önemli tartışmalara yol açmaktadır.

Topluluk Marka Ofisi (OHIM) Başkanı tarafından yayınlanan 03/4 sayılı – 16 Haziran 2003 tarihli Genelge, Nicé sınıflandırmasının genel başlıklarıyla yapılan topluluk markası başvurularının veya tescilli topluluk markalarının kapsamlarının ne şekilde değerlendirileceği konusunda açıklamalar içermektedir. 03/4 sayılı Genelge’ye göre OHIM, bir sınıfa ait sınıf başlığının, o sınıfa dahil tüm malları veya hizmetleri kapsadığını kabul etmektedir. Bu kabul ve etkileri, tescil incelemesi için olduğu kadar, itiraz, sınırlandırma, kısmi iptal, kullanım gibi işlemler veya hükümler bakımından da geçerli olacaktır.

OHIM 03/4 sayılı Genelge kapsamında sınıf başlıklarının ilgili sınıf kapsamına giren tüm malları veya hizmetleri kapsadığını kabul etmekle birlikte, bu kabul Avrupa Birliği üyesi ülkelerin ulusal ofislerinin tümü bakımından geçerli değildir.

MARQUES (Avrupa Marka Sahipleri Birliği) tarafından 2008 yılında Avrupa Birliği üyesi ülkelerin bazılarının ulusal ofisleri ve ilaveten İsviçre, Norveç ve İzlanda ulusal ofisleri için gerçekleştirilen bir araştırma birlik üyesi ülkelerin sınıf başlıkları hakkındaki uygulamaları ile ilgili genel fikir vermektedir (http://www.marques.org/Teams/TeamPage.asp?PageID=95&TeamCode=TradTeam).

Araştırma sonuçlarına göre, araştırma kapsamında değerlendirilen ülkelerin tamamı, ilke olarak marka başvurularında Nice sınıflandırmasının sınıf başlıklarının kullanılmasına imkan vermektedir, bunla birlikte bazı ülkeler sınıf başlığında yer alan bazı ifadelerin açık olarak belirtilmesini tavsiye etmektedir. 45. sınıftaki hizmetler bakımından İsviçre ve Letonya hizmetlerin açık olarak sayılmasını istemektedir.

Araştırma kapsamında değerlendirilen ülkelerden Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Finlandiya, Macaristan, İzlanda, İtalya, Letonya ve Romanya’nın uygulaması OHIM uygulaması ile paraleldir, yani 03/4 sayılı Genelge’ye uygun biçimde Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarının ilgili sınıfa dahil tüm malları veya hizmetleri kapsadığı kabul edilmektedir. Buna karşın, Benelüks, İsviçre, Almanya, Danimarka, İspanya, Fransa, İrlanda, Letonya, Norveç, Polonya, İsveç ve Birleşik Krallık ofislerinin sınıf başlığı içeriğindeki ifadeler kapsamına girmeyen malların veya hizmetlerin, sınıf başlığı tarafından kapsandığını kabul etmeyeceği belirtilmiştir.

Türk Patent Enstitüsü tarafından malların ve hizmetlerin sınıflandırılmasına dair Tebliğ kapsamında oluşturulan ve bir çeşit alt sınıflandırma olarak kabul edilebilecek Tebliğ ise aynı Nicé sınıfı içerisinde bulunan mallardan veya hizmetlerden birbirlerine daha üst düzeyde benzerlik gösterenlerin aynı gruplar içerinde listelenmesi ve bu grupların aynı tür malları veya hizmetleri oluşturması amacına hizmet etmektedir. Enstitü tarafından hazırlanan Tebliğ’de, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarına uyum gibi bir amaç gözetilmediğinden ve her sınıfın başında sınıf başlıklarına yer verilmediğinden, Tebliği kapsamında uygulanan sistemin 03/4 sayılı Genelge kapsamında OHIM tarafından kabul edilen sistemle ilişkisi veya benzerliği bulunmamaktadır. Kaldı ki, OHIM tarafından gerçekleştirilen incelemede resen benzerlik incelemesi bulunmadığından ve Enstitü tarafından Tebliğ kapsamında oluşturulan gruplar resen benzerlik incelemesinde aynı tür malın veya hizmetin tespit edilmesi amacına hizmet ettiğinden, OHIM ile Enstitü uygulamasını bu bağlamda karşılaştırmak anlamsız olacaktır.

“IP TRANSLATOR” Davası

“IP TRANSLATOR” markasında bulunan “IP” kelimesi “fikri mülkiyet” anlamına gelen “Intellectual Property” kelimesinin yaygın kullanılan kısaltmasıdır ve “translator” kelimesi de “çevirmen, mütercim, tercüman” gibi anlamlara gelmektedir. Birleşik Krallık Ofisi, 41. sınıfın sınıf başlığını kapsayan başvurunun kapsamının 03/4 sayılı OHIM Başkanlık Genelgesi kapsamında yorumlanması gerektiği görüşünden hareketle, başvurunun 41. sınıfa dahil “tercüme hizmetleri”ni de kapsadığı kanaatine varmış ve “IP TRANSLATOR” ibaresi anlamı itibarıyla “tercüme hizmetleri” bakımından ayırt edici nitelikte olmayacağından ve tanımlayıcı nitelikte olacağından başvurunun reddedilmesine karar vermiştir. Başvuru reddedilirken, ret kararı sınıf başlığının tamamı için verilmiş ve ret kararının yalnızca “tercüme hizmetleri” bakımından geçerli olduğunu belirtir içerikte hizmet listesi düzenlemesi veya sınırlandırması içerikli bir işlem yapılmamıştır. (Birleşik Krallık marka ofisinin MARQUES araştırmasına göre, sınıf başlığı içeriğindeki ifadeler kapsamına girmeyen malları veya hizmetleri sınıf başlığı kapsamında değerlendirmeyeceği belirtilmiş olmakla birlikte, “IP TRANSLATOR” başvurusu için ofis tarafından verilen karar aksi yöndedir. Dolayısıyla, MARQUES araştırmasının Birleşik Krallık ofisi bakımından doğru yönlendirme yapmadığı veya araştırma sonrası uygulamanın değiştiği veya bu başvuru bakımından ayrıksı karar verildiği var sayılabilir.)

Başvuru sahibi ofis işlemlerinin tamamlanması üzerine, ret kararını “Atanmış Kişi”ye (appointed person [Birleşik Krallık sisteminde bir temyiz merci]) götürmüştür. Başvuru sahibinin temel itiraz gerekçesi, hizmet listesinin kapsamında “tercüme hizmetleri”nin yer almaması ve kendisinin bu hizmetlerin tescili için başvuruda bulunmamış olmasıdır. Atanmış Kişi, “tercüme hizmetleri”nin tescili talep edilen hizmetler arasında yer almaması ve bu hizmetin tescili talep edilen “Öğretim; eğitim verilmesi; eğlence; sportif ve kültürel faaliyetler.” hizmetleri kapsamına girebilecek bir hizmet olmaması bulgularından hareketle, konu hakkında Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın görüşünün alınması gerektiği sonucuna ulaşmış ve Adalet Divanından takip eden üç sorunun yanıtlanacağı ön yorum kararı (preliminary ruling) verilmesini talep etmiştir:

Bir marka başvurusunun kapsamında bulunan malların veya hizmetlerin açık ve kesin olarak belirtilmesine ihtiyaç var mıdır, eğer ihtiyaç varsa bu (açıklık ve kesinlik) hangi derecede olmalıdır?
Marka başvurularının kapsamında bulunan malların veya hizmetlerin tanımlanması amacıyla Nicé Anlaşması çerçevesinde oluşturulan malların ve hizmetlerin uluslararası sınıflandırmasının sınıf başlıklarının içerdiği genel ifadelerin kullanılmasına izin verilmeli midir?
Malların ve hizmetlerin uluslararası sınıflandırmasında yer alan sınıf başlıklarının içerdiği genel ifadelerin OHIM Başkanınca yayınlanan 16/06/2003 tarihli 03/4 sayılı Genelge’ye uygun biçimde yorumlanmasına ihtiyaç var mıdır veya bu şekildeki yoruma izin verilmeli midir?

Adalet Divanı henüz (Ocak 2012) dava hakkında karar vermemiş olmakla birlikte dava hakkında Hukuk Sözcüsünün (advocate general) görüşü açıklanmıştır. Hukuk Sözcüsü görüşünde yukarıda yer verilen sorulara karşılık olarak takip eden yanıtları vermiştir:

(a) Topluluk Marka Direktifi ve Topluluk Marka Tüzüğü, başvuru sahibinin tescilini talep ettiği malların veya hizmetlerin tanımlanmasının, yetkili otoriteler ve işletmelerce tescilin sağladığı koruma kapsamının net olarak anlaşılmasına imkan verecek derecede açıklık ve kesinlikte olması gerektiğini, ifade eder biçimde yorumlanmalıdır. (b) Bu şartlar, başvuru sahibinin tescilini talep ettiği her malın veya hizmetin özel olarak belirtildiği bir listeyle sağlanabilir. Bu şartlar aynı zamanda, ilgili malların ve hizmetlerin temel özelliklerinin ve objektif vasıflarının yetkili otoriteler ve işletmelerce anlaşılmasına imkan verecek ana (“basic” kelimesinin karşılığı olarak kullanılmıştır) malların veya hizmetlerin tanımlanması yoluyla da gerçekleştirilebilir.
Topluluk Marka Direktifi ve Topluluk Marka Tüzüğü, malların veya hizmetlerin tanımlanmasında açıklık ve kesinliğe ilişkin şartların yerine getirilmiş olması koşuluyla, başvuru sahibinin koruma talep ettiği malları veya hizmetleri, sınıflandırmanın sınıf başlıklarında yer alan genel ifadeleri kullanarak tanımlamasına engel olmayacak biçimde yorumlanmalıdır.
Topluluk markası başvurularının ve tescillerinin mal ve hizmet listelerinde sınıf başlıklarının kullanımına ilişkin olarak OHIM Başkanı tarafından yayınlanan, içeriğinde genel ifadelerin ve sınıf başlıklarının OHIM tarafından çok muğlak veya belirsiz ifadeler olarak değerlendirilmeyeceğini ve bunların kullanımının ilgili sınıf kapsamında bulunan tüm mallara veya hizmetlere yönelik bir istem olacağını belirten 16/06/2003 tarihli 03/4 sayılı Genelge, ulusal markalar veya topluluk markaları bakımından, bir markanın tescili için gerekli açıklık ve kesinliği güvence altına almamaktadır. (http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30db75e12fc45e63404ca38d88f958ee682b.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxqTbNb0?docid=115482&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&cid=286100)

Hukuk Sözcüsünün birinci yanıtına göre, marka tescil başvurusunun mal ve hizmet listesi açıklık ve kesinlik içermektedir. Bu iki yolla sağlanabilir, birincisi her malın veya hizmetin açık olarak ismen yazılması yoluyla; ikincisi malların veya hizmetlerin genel isimlerinin kullanılması yoluyla (örneğin, ayakkabı, terlik, çizme, bot, çarık, spor ayakkabısı, sandalet şeklinde tek tek ayak giysilerini yazmak yerine “ayak giysileri” ifadesini kullanmak). İkinci yolun tercih edilmesi durumunda, , ilgili malların ve hizmetlerin temel özelliklerinin ve objektif vasıflarının yetkili otoriteler ve işletmelerce anlaşılmasına imkan verecek yeterlilikte terimlerin kullanılması gerekecektir.

Hukuk Sözcüsünün görüşünde yer alan 2 numaralı cevabın bazı sınıf başlıklarının açıklık ve kesinlik şartını yerine getirdiklerinin kabul edilmesi, bazı sınıf başlıklarının ise bunu yerine getirmediklerinin belirtilmesi olarak okunması yerinde olacaktır. Bir diğer deyişle Hukuk Sözcüsüne göre, açıklık ve kesinlik şartını sağlayan sınıf başlıkları kullanılarak, marka tescil başvurusu mal veya hizmet listesinin oluşturulmasının önünde engel bulunmamaktadır.

Hukuk Sözcüsünün üçüncü yanıtına göre, 03/4 sayılı OHIM Başkanlık Genelgesi’nde yer aldığı haliyle Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarının ve bu sınıflandırmada yer alan genel ifadelerin OHIM tarafından çok muğlak veya belirsiz bulunmayacağı yönündeki uygulama ve bunların kullanımının ilgili sınıf kapsamında bulunan tüm mallara veya hizmetlere yönelik bir istem olacağı içerikli kabul, ulusal markalar veya topluluk markaları bakımından, bir markanın tescili için gerekli açıklık ve kesinliği güvence altına almamaktadır. Bir diğer deyişle, Hukuk Sözcüsü Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarının her durumda ilgili sınıftaki tüm malları veya hizmetleri kapsadığının kabul edilmesi yönündeki OHIM uygulamasını yerinde bulmamaktadır.

Hukuk Sözcüsünün görüşlerine göre sınıf başlıklarının ilgili sınıf kapsamına giren tüm malları veya hizmetleri kapsadığının kabul edilmesi yönünde bir kural konulması mümkün değildir. Hukuk Sözcüsünün sınıf başlıklarının kabul edilebilirliği bakımından getirdiği asıl kıstasın, yetkili otoriteler ve işletmelerce koruma kapsamının net olarak anlaşılmasına imkan verecek derecede açık ve kesin ifadelerin kullanılması olmasından ve sınıf başlıklarının bu kriteri karşılamaları halinde tescillerine engel bulunmaması yorumlarından hareketle, Hukuk Sözcüsünün görüşlerinin Adalet Divanı kararına yansıması durumunda, Birlik üyesi ülkeler veya OHIM bakımından ortaya çıkacak olası uygulama biçiminin, sınıf başlıklarının bazı sınıflar bakımından ilgili sınıf dahilindeki tüm malları veya hizmetleri kapsadığının kabul edilmesi, bazı sınıflar bakımından ise sınıf başlığının içerdiği mallar veya hizmetlerle sınırlı biçimde değerlendirilmesi yönünde olabileceği düşünülmektedir.

Hukuk Sözcüsünün görüşünün ardından genellikle 5-6 ay içerisinde karar veren Adalet Divanının sınıf başlıkları bakımından getireceği yorum, ulusal ofislerin ve OHIM’in sınıf başlıklarından oluşan veya bunları içeren mal veya hizmet listeleri bakımından pratiklerini netleştirmelerini sağlayacaktır.

Adalet Divanının kararının Türk Patent Enstitüsü uygulamasında doğrudan etkisi olacağı düşünülmemektedir, şöyle ki Enstitü hali hazırda Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarının ilgili sınıftaki tüm malları veya hizmetleri içerdiği şeklinde bir kabulü – (en azından) 7/1-(b) bendi kapsamında aynı tür mal veya hizmetler tespit edilirken – tüm sınıflar bakımından uygulanabilir içerikte bulmamaktadır. Böyle bir kabul Enstitü açısından, örneğin, 25. sınıfa dahil “giysiler, ayak giysileri, baş giysileri” şeklinde Nicé sınıflandırması sınıf başlığından müteşekkil bir liste bakımından mümkün olmakla birlikte, örneğin 40. sınıfın Nicé sınıflandırmasındaki sınıf başlığı olan “malzemelerin işlenmesi” hizmetlerinin ilgili sınıfta yer alan tüm hizmetleri kapsadığı biçiminde bir kabul çerçevesinde karar verilmemektedir.

Adalet Divanının vereceği kararın bir diğer önemli etkisi ise 03/4 sayılı OHIM Genelgesini dikkate alarak markalarını tescil ettiren marka sahipleri bakımından ortaya çıkacaktır. Genelge sınıf başlıklarının ilgili sınıflardaki tüm malları veya hizmetleri kapsadığını ön görmüşken, Adalet Divanının bunun tersine karar vermesi halinde, marka sahiplerinin tescil kapsamlarını netleştirecekleri çok sayıda yeni başvuru yapmaları gerekebilecektir.

Sonuç olarak, Adalet Divanının muhtemelen 2012 yılının ilk yarısında vereceği kararı şimdilik merakla beklemeye devam etmemiz gerekmektedir.

Önder Erol ÜNSAL

Ocak 2012

IPR Gezgini

Etiket: IP Translator

IP TRANSLATOR Davası Işığında OHIM Harmonize Veri Tabanı (HDB)

Bunu beğen:

Nicé Sınıflandırmasının Sınıf Başlıklarının Kapsamı Hakkında A.B.D. ve Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerin Uygulamaları ve Türkiye Bakımından Kısa Değerlendirme

Bunu beğen:

Hizmetlerin Perakendeciliği Bir Hizmet Midir? Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın “Netto” Kararı (C-420/13)

Bunu beğen:

IP Translator VII – AB Üyesi Ülkeler ve OHIM’in İkinci ve Üçüncü Ortak Bildirileri – Nicé Sınıflandırması Sınıf Başlıkları Tabirlerinden Hangileri Yeterince Açık ve Kesin Değildir?

Bunu beğen:

Adalet Divanı Genel Mahkemesi “Vogue” Kararı – Kapsamı Belirsiz Terimler Bakımından Malların veya Hizmetlerin Benzerliğinin Değerlendirilmesi (T-229/12)

Bunu beğen:

Adalet Divanı Genel Mahkemesi “Babilu” Kararı – “IP Translator” sonrası OHIM Başkanlık Genelgesi Uygulama Alanı Buluyor

Bunu beğen:

IP Translator VI – AB Üyesi Ülkelerin ve OHIM’in “IP Translator” Kararının Uygulamasıyla ilgili Ortak Bildirisi

Bunu beğen:

IP Translator V – Alman Patent ve Marka Ofisinin Reaksiyonu

Bunu beğen:

IP Translator IV – “Sınıf Kapsamları” Çalışması – Avrupa Birliğinde Sınıf Başlıklarının Revizyonu Projesi

Bunu beğen:

IP Translator III – Birinci Dalga Eleştiriler

Bunu beğen:

IP Translator II – OHIM Reaksiyonu yani 2/12 sayılı OHIM Başkanlık Genelgesi

Bunu beğen:

IP TRANSLATOR I – İlahlar Böyle İstedi – C-307/10 sayılı ECJ Kararı

Bunu beğen:

“IP TRANSLATOR” Davası ve Nicé Sınıflandırmasında Sınıf Başlıklarının Kapsamı Sorunu

Bunu beğen:

Fikri Mülkiyet Hakları Bilgi Bankanız

Paylaş:

Bunu beğen:

Paylaş:

Bunu beğen:

Paylaş:

Bunu beğen:

Paylaş:

Bunu beğen:

Paylaş:

Bunu beğen:

Paylaş:

Bunu beğen:

Paylaş:

Bunu beğen:

Paylaş:

Bunu beğen:

Paylaş:

Bunu beğen:

Paylaş:

Bunu beğen:

Paylaş:

Bunu beğen:

Paylaş:

Bunu beğen:

Paylaş:

Bunu beğen:

Fikri Mülkiyet Hakları Bilgi Bankanız