Farklı yaratımlar veya bize iyi hissettiren oluşumlar veya etkili olduğunu düşündüğümüz unsurlardan etkilenmeden sıfırdan yaratmak ve tasarlamak her zaman da kolay değil. Gelişmenin; mevcut olanın/geçmişin üstüne koymak olduğu düşünüldüğünde bu aslında olağan da bir durum. Nitekim fikri haklar dünyasında patentlere buluşun açıklanmasına karşılık 20 yıl süreli, tasarımlara ise 25 yıla uzatılabilen sınırlı bir koruma verilmesi de bu sebepten, bir süre korumaya karşılık geçmişten gelenin kullanılmasına imkan sağlayabilme düşüncesinden. Bu korumanın sınırı tasarımlar bakımından yeni, kamuya ilk kez sunulmuş, ayırt edici ve genel hatlarıyla başka tasarımdan farklı olma gibi kriterler ile çizilmekle birlikte; ortada sübjektif niteliği yüksek bir unsur olduğundan, değerlendirme safhası da her zaman kolay olmamaktadır. Nitekim tasarım ihlalinin meydana geldiğinin tespiti halinde, -talebe göre- tazminat ödeme yükümlülüğü de ortaya çıkmakta ve özellikle yoğun satışı olan ürünlerde bu tazminat miktarı firmaları -çok ciddi- maddi zorluklara sokabilecek boyutlarda olabilmektedir. Bunu yakın tarihli ve dünyanın pek çok yerinde ses getiren bir karar kapsamında değerlendirmek gerekirse;
Ülkemizde giyim alanında faaliyet gösteren Marks and Spencer Plc (“Marks & Spencer”) Birleşik Krallık’ta modanın yanında yiyecek-içecek sağlanması ve ev tekstili gibi çok yönlü bir alanda faaliyet göstermekte, bu kapsamda kendi yaratımı olan ürünleri de piyasaya sunmayı önemsemektedir. Aldi Stores Limited (“Aldi Mağazaları”) ise yurt dışında yaygın olarak bilinen bir süpermarket zinciri olup, o da geniş bir tüketici kitlesine ulaşmakta ve kendi ürünlerini tüketici ile buluşturmayı önemsemektedir. Bu açıdan bakıldığında, firmaların birbirine rakip durumda olduğu şüphesizdir. Aynı sektörde faaliyetler göstermelerinin ve rakip olmalarının, sektör gereği tüketici kesiminin de geniş ve ortalama dikkat düzeyinde kabul edilmesinin etkisiyle, bu tür firmaların “basiretli tacir” gibi davranma yükümlülükleri daha da yoğun bir şekilde kendini hissettirmekte ya da en azından beklenmektedir.
Marks & Spencer 2020 Noel döneminde kullanmak üzere -aşağıda şekil 1’de detayları verilen- şişeleri tasarlamış ve cin bazlı likörler üzerinde kullanmaya başlamıştır. Piyasada “light-up Christmas gin bottles” olarak da bilinen şişelerin tabanı açıldığında şişenin içindekileri aydınlatan bir LED ışık bulunmakta ve şişedeki likör, şişe çalkalandığında sıvı içinde asılı kalan altın pullar içermektedir. Tescil edilen tasarımlar da sadece şişeden ibaret olmamakta; şişenin kapağını, ışıltıların olduğu halini, farklı versiyonlarını ve ayrıca şişe üzerindeki dizaynları içermektedir:
Aldi ise 2021 yılının sonunda, Marks & Spencer’ın iddiasına göre onların şişe tasarımına çok benzer olan ışıklı bir şişede altın pullar içeren cin likörleri satmaya başlamıştır. Mandalina ve böğürtlen olarak iki aroması olan likörler bu aromalara göre iki farklı şişede satılmaktadır -şekil 2-:
Aldi Mağazaları’ndaki bu kullanımları göre Marka & Spencer, söz konusu şişelerin/ şişe tasarımlarının kendi tasarımlarına tecavüz ettiği iddiası ile Birleşik Krallık nezdinde tecavüz davası açmıştır.
Dava kapsamında Marks & Spencer’ın talebini değerlendiren mahkeme, tabii ki sadece tasarımları değerlendirmekle kalmamış, öncesinde temel değerlendirme kriterlerine de değinmiştir. Bu kapsamda, -çeşitli emsal kararlara atıflar yapılarak- aşağıdaki, tasarımlar arası benzerlik değerlendirme kriterlerinin üzerinden geçilmiştir:
• Tasarımlar, tasarım sahibinin imkanları ve bağlantılı olarak tasarımcının niyeti ile değil, tasarımın somut unsurları dikkate alınarak objektif olarak yorumlanmalıdır. • Bir tasarımın objektif kriterlere bağlı olarak yorumlanması ise tamamen mahkemenin meselesidir. Bu, genel yorumun aksine, konuya bilgilenmiş kullanıcının gözünden bakan mahkemenin görevi değildir. Özellikle de, ulusal kullanıcıların ilgili şekillerin kavramsal niteliğini farkında olmasının beklenmesi için özel bir sebep yoksa, incelemenin “bilgilenmiş kullanıcının gözünden” yapılması beklenmemektedir. • Tasarımın yorumlanmasında, tescilli tasarımla korunduğu belirtilen ve tasarım sahibi tarafından üretilen ürünler dikkate alınmamalıdır, bunlar birbirinden bağımsızdır. • Bir tasarımın noktalı çizgiler, gri tonlamalar gibi unsurlardan oluşması haliyle, bir fotoğraftan oluşması halinde yapılacak incelemede farklılıklar vardır ve hemen hepsi emsal kararlar ile de ortaya konulmaktadır.
Tasarım hakkının ihlaline ilişkin hususlarda ise mahkemenin aşağıdaki unsurları dikkate alması gerektiği belirtilmiştir:
a. Tasarımların uygulanması amaçlanan ürünlerin hangi sektöre ait olduğuna karar vermek. b. Bilgilenmiş kullanıcıyı tanımlamak ve bununla paralel olarak bilgilenmiş kullanıcının önceki tekniğe ilişkin farkındalık derecesine ve tasarımların -mümkünse doğrudan- karşılaştırılmasında dikkat düzeyine karar vermek. c. Tasarımı geliştirirken tasarımcının sahip olduğu serbest hareket alanını ve oranını belirlemek. d. Tasarımların yalnızca teknik gerekliliğin sonucu olarak ortaya çıkan özelliklerini, tasarımlar arası karşılaştırma sırasında dikkate almamak. e. Bilgilenmiş kullanıcının, kimi durumlarda benzerliklere veya farklılıklara farklı önem dereceleri atfederek ilgili tasarımların öğeleri arasında ayrım yapabileceğini; bunun, ürünün ilgili kısmının pratik önemi, kullanımda ne ölçüde görüleceği veya diğer hususlar da dikkate alınarak gerçekleşebileceğini göz önünde bulundurmak.
Mahkeme tarafından sayılan bu başlıklar öylesine birer ilke olarak sayılmakla kalmamış, her biri bakımından ayrı ayrı detaylı inceleme yapılmıştır. Yani aslında, her bir unsur üzerinden konu ayrı ayrı ve detaylıca incelenmiş, bu şekilde hem hukuk ilkelerine uygun objektif değerlendirme yapılması hem de Marks & Spencer’ın iddialarını hem de Aldi Mağazaları’nın karşı argümanlarını karşılar bir sonuca ulaşılması amaçlanmıştır. Bununla birlikte, burada mahkemenin görevinin, önceki tekniğe en yakın olanı tespiti etmek ve ardından da davalı yanın tasarımın önceki tekniğe mi yoksa davacının tescilli tasarımına mı daha yakın olduğuna karar vermek olmadığı, nitekim yüzlerce tasarım karşısında, mahkemenin de değerlendirmesinin sınırlı olabileceği ayrıca vurgulanmıştır.
Mahkemenin inceleme sonucuna geçmeden önce, sizlerin değerlendirmesini de almak isteriz! Aşağıdaki karşılaştırması da verilen tasarımlar, yukarıdaki ilkeler kapsamında, sizce benzer mi ve burada tasarım hakkının ihlali söz konusu mu? Siz mahkeme olsanız ne yönde karar verirsiniz?
Mahkeme tarafından yapılan inceleme ve tasarımların genel gösterimlerin karşılaştırılması sonucunda ise; şişeler arasında birden çok farklılık olduğu ve fakat ortak özelliklerinin de çok olduğu, söz konusu farklılıkların ise genel izlenimi çok etkilemeyen nispeten küçük farklılıklar olduğu tespit edilmiştir. Önemlidir ki, Aldi Mağazaları’na ait şişeler üzerinde markanın yer alması ve fakat Marks & Spencer’ın şişelerinin üzerinde yer almaması -beklendiği üzere- kararı etkilememiştir.
Sonuç olarak tasarımın ihlalinin olduğuna karar verilmiştir. Daha detaylı bilgi için, söz konusu karara bu link üzerinden ulaşılabilir.
Bilindiği üzere tasarımlar açısından yapılan değerlendirmeler markalara göre daha zorlu olabilmektedir. Zira tasarımın objektif anlamında özgünlüğünün ya da esinlenme sınırının belirlenmesi her zaman kolay olmamaktadır. Bu mahkeme kararı da bu anlamda özellikle değerli görünmektedir. Nitekim, hem genel-geçer tasarım değerlendirmelerinin nasıl yapılacağına değinilmiş hem de uygulamada bunun her bir unsur bakımından kalem kalem inceleme şeklinde yapılması gerektiği ortaya konulmuştur. Özellikle somut olaydaki şişelerin tasarımlarının aslında birebir aynı olmadığı dikkate alındığında, bu mahkeme kararı -temel tasarım benzerlik kriterlerini değerlendirme noktasında- oldukça faydalı görünmektedir.
Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (“EUIPO”) Üçüncü Temyiz Kurulu’nun 11 Ağustos 2022 tarihinde verdiği R 726/2021-3 sayılı kararda, ayakkabı tasarımının korunmasına ilişkin başvurudan önce tanınan 12 aylık hoşgörü süresine uyulmaması halinde tasarımın hükümsüz kılınabileceği ortaya konmuştur. Söz konusu karar, ayırt edici nitelik değerlendirmesi ve hoşgörü süresi hakkında önemli noktalar içermektedir. Kararın arka planı şu şekildedir:
PUMA SE, 26 Temmuz 2016 tarihinde ayakkabı ürünleri için EUIPO nezdinde birlik tasarımı başvurusu yapmıştır. Bu başvuruya da ABD Fikri Mülkiyet Ofisi’ndeki 25 Temmuz 2016 tarihli başvurusundan doğan rüçhan hakkını ileri sürmüştür.
Bunun üzerine Handelsmaatschappij J. Van Hilst B. V. (“Hükümsüzlük Talebi Sahibi”) söz konusu birlik tasarımının hükümsüzlüğü için Temmuz 2019’da AB Topluluk Tasarımı Tüzüğü’nün 5 ve 6. maddeleri uyarınca bu tasarımın yenilik ve ayırt edici nitelik unsurlarını taşımadığını öne sürerek 25(1)(b) uyarınca EUIPO’ya başvurmuştur.
Rihanna’nın Instagram hesabından paylaştığı aşağıdaki gönderilerin yanı sıra Temmuz-Kasım 2015 arasında http://www.footwearnews.com, http://www.complex.com ve www.fashionmovesforward.com gibi internet sitelerinde yayımlanmış internet haberleri de sunulmuştur. Buna göre, Hükümsüzlük Talebi Sahibi, Tasarım Sahibinin 12 aylık hoşgörü süresinden önce olacak şekilde söz konusu tasarımı kamuya açıklamış olduğunu iddia etmektedir. Bu Instagram postlarının da 16 Aralık 2014 tarihinden beri var olduğu belirtilmiştir. Yine Rihanna’nın bu tasarım konusu ayakkabıyı 2015 yılında New York’ta giydiğinde çekilen fotoğrafların bulunduğu ve bunların yanı sıra söz konusu tasarımın başka ayakkabı üreticileri tarafından da rüçhan tarihinden önce üretilip kamuya sunulduğunu, bu sebeple de yeni olmadığını öne sürmüştür.
Tasarım Sahibi PUMA, hükümsüzlük talebinin geçersiz olduğunu, çünkü ortada taraflar arasındaki sözleşmesel ilişkinin ihlali ve kötü niyetin bulunduğunu savunmuştur. Ayrıca, Rihanna ile iş birliğinin 2014 sonlarında başladığını, bahse konu ayakkabının bu ortaklığın ilk ürünlerinden olduğunu ve Puma’nın internet sitesi vasıtasıyla 25 Eylül 2015’te 12 aylık hoşgörü dönemi içinde piyasaya sürüldüğünü, bu “Creeper” ayakkabı modelinin de 2016’da yılın ayakkabısı seçildiğini belirtmiştir. Uyuşmazlığa konu tasarım “Creeper” ayakkabı modeline dayanmaktadır. Paylaşılan görüntülerde, ayakkabıların detaylı olarak görünmediği ve zaten kişisel hesabından paylaşılan tasarımların görüntülerinin ticari hayatın normal seyrinde ilgili kişilerce makul olarak bilinir hale gelmeyeceği savunulmaktadır.
EUIPO İptal Birimi, talebi kabul ederek söz konusu birlik tasarımının önceki tasarım nedeniyle ayırt edici niteliğinin olmadığı gerekçesiyle hükümsüzlüğüne karar vermiştir. Önceki tasarım paylaşımlarının, Rihanna ve Puma arasında Aralık 2014’te başlayan iş birliğinin duyurulmasının geniş bir medya dikkati çekmesinden ötürü muhtemelen ilgili çevrelerce öğrenildiği ve bu görsellerin uyuşmazlık konusu tasarımla örtüşen özelliklerin fark edilebileceği derecede yeterli kalitede olduğu kanaatine varılmıştır. Önceki tasarım hoşgörü süresinden önce satılmamış olsa dahi, internette yayımlama yoluyla kamuya açıklanmış olmasının uyuşmazlık konusu tasarımın yeniliğini ve ayırt ediciliğini öldürmeye yeteceğine karar verilmiştir. Ayırt edicilik değerlendirmesinde, İptal Birimi bilgilenmiş kullanıcının ayakkabılara ve günlük moda sektörüne aşina biri olduğunu, tasarımcının özgürlüğünün ise sadece ayağa uyumlu olarak ayakları koruyucu bir tasarım yapmakla sınırlı olduğunu ve bu nedenle de aslında çok kısıtlı olmadığını tespit etmiştir. Dolayısıyla tasarımlar detaylı olarak karşılaştırıldığında (düz, kalın, dikey çizgili ayakkabı tabanı, 7 delikli kalın bağcıklı kapanış, her iki yanında küçük delikler olan iki çizgi deseni) bilgilenmiş kullanıcı üzerinde aynı genel izlenimi yarattığı ve farklılıkların ayırt etmeye yeterli olmadığı sonucuna varılmıştır.
Ardından PUMA, temyiz yoluna başvurmuştur. EUIPO Üçüncü Temyiz Kurulu (“Kurul”), 11 Ağustos 2022 tarihinde verdiği kararla aşağıdaki gerekçelerle EUIPO İptal Birimi’nin hükümsüzlük kararını doğru bulmuş, itirazın reddine ve hükümsüzlük talebinin kabulüne karar vermiştir:
AB Topluluk Tasarımı Tüzüğüne ve Yönetmeliğine göre önceki tasarımın kamuya sunulduğunu kanıtlayan belgelerin nasıl olması gerektiği düzenlenmemiştir. Yalnızca önceki tasarımların varlığını kanıtlayan belgeler denmiştir. Bu nedenle, hükümsüzlük talebinde bulunan kişi bu talebine gerekçe olan kanıtların ne olacağına karar vermekte serbest olmakla birlikte bu belgelerin somut, güvenilir, objektif ve kamuya sunumu ortaya koyar nitelikte olması aranmaktadır.
Rihanna’nın Instagram hesabından 12 aylık hoşgörü süresinin öncesinde paylaşılmış olan fotoğrafların Tüzük kapsamında kamuya sunum olduğu tespit edilmiştir. Bu husus, gönderilerin çok sayıda yorum ve 300.000’den fazla beğeni almış olması ve medyanın oldukça ilgisini çekmiş olmasıyla da desteklenmektedir. Sunulan diğer internet gönderileri de aynı şekilde sayılmıştır. Bu kanıtların objektif ve güvenilir olduğu ve AB Topluluk Tasarımı Tüzüğü m. 7/1 anlamında etkili ve yeterli biçimde önceki tasarımın kamuya sunulduğunun ortaya konduğu değerlendirilmiştir.
Tasarım Sahibinin iddia ettiğinin aksine paylaşılan fotoğrafların yeterli kalitede olduğu ve önceki tasarımın özelliklerinin karşılaştırılabilecek derecede anlaşılabildiği, farklı açılardan da görüldüğü tespit edilmiştir. Ayrıca, paylaşılan internet yazılarının da güvenilir olmayacağına ve içerikleriyle ve tarihleriyle oynanabileceğine dair iddialar da reddedilmiştir. Buna göre, bir internet sitesinin içeriğinin veya tarihlerinin yalnızca manipüle edilebilecek veya değiştirilebilecek olmasının soyut ihtimali yeterli değildir. Açıkça böyle bir sahteciliğin yapılmış olduğunun veya açık tutarsızlıkların gösterilerek makul bir şekilde bu şüphelerin ortaya konması aranmaktadır.
Tüzükte yer verilen istisnanın amacına uygun olarak dar yorumlanması gerektiği, sadece doğrulanması zor olan ve ilgili ticari çevrelerce bilinir hale gelmesinin yalnızca şans eseri olabileceği açıklanma durumlarının kamuya açıklama sayılmayacağı belirtilmiştir. Somut olayda, önceki tasarımın birden çok olayda kamuya sunulmuş olduğuna dair bol bol delil olduğundan ötürü burada bu istisna söz konusu değildir. Önemle belirtilmiştir ki, kamuya açıklamanın sonucunda tasarımın ilgili çevrelerce gerçekten bilindiğine dair sunulması gereken delillerle ilgili olarak bir miktar/sayı sınırı bulunmamaktadır.
Uyuşmazlık konusu tasarımın ayakkabılar üzerinde olduğu, bilgilenmiş kullanıcının da bu ürünleri satın alan ve kullanan, olağan özelliklerine dair belli bir bilgisi olan genel halkın herhangi bir üyesi olduğu belirlenmiştir. Bu kişi, kataloglara bakan, ayakkabı mağazalarını gezen, bu konuda araştırma yapan ve ayakkabılara olan ilgisi sonucu ayakkabıları kullanırken dikkat seviyesi yüksek biri olarak tanımlanmıştır.
Ayırt edici niteliğin varlığı incelenirken tasarımcının tasarımı geliştirmedeki seçenek özgürlüğünün derecesi dikkat alınmalıdır. Tasarımcının tasarımı geliştirmedeki seçenek özgürlüğünün derecesi, ürünün teknik fonksiyonlarının dayattığı sınırlamalar veya ürüne uygulanacak kanuni gereklilikler tarafından belirlenir.
Somut olayda, tasarımcının ayakkabı tasarımı geliştirmedeki özgürlüğü geniştir. Bu açıdan, aslında yalnızca ayakkabının ayak ergonomisine uygunluğu, duruş sabitliği ve kullanıcı için rahat ve güvenli olması gibi açılardan sınırlıdır. Bunun dışında, şekil, form, malzeme, renk, desen, süsleme gibi birçok açıdan seçim özgürlüğü söz konusudur. Çok farklı çeşit ayakkabı tasarımı mevcuttur ve daha da yapılabilmesi mümkündür.
Tasarımda ayırt edici karakter değerlendirmesi, tasarımın bilgilenmiş kullanıcı görüşüyle önceki tasarımlardan genel izlenim yönünden farklılaşıp farklılaşmadığıyla ilgilidir. Benzerlik ve farklılıkların tek tek listesinin yapılmasıyla bu karşılaştırmanın yapılamayacağı, tasarımın renksiz teknik çizimle sunulmuş olmasından ötürü renk gibi ek unsurların burada dikkate alınmayacağı belirtilmiştir.
Somut olayda, karşılaştırılan tasarımların şekle sahip birer ayakkabıyı içerdiği, bunun çizgiler ve delikler içeren bir üst kısım, yedi çift yuvarlak kuş gözü ve düz kalın dik çizgili bir tabandan oluştuğu belirlenmiştir. Ayakkabıların üst kısmının kısa kesim olup aynı yükseklikte ayakkabının boynunda “Aşil” çentiğine sahip olduğu ve tabanların yaklaşık olarak aynı kalınlığa sahip olduğu not edilmiştir. Aynı sayıda (yedi) ve şekilde (yuvarlak) kuş gözü içermesi, kalın ve geniş bağcık bulunması özellikleri de bu anlamda önemli bulunmuştur. Sonuç olarak, tasarımların örtüştüğü özellikleri gözetildiğinde bilgilenmiş kullanıcı nezdinde aynı genel izlenimi yarattığı kanaatine varılmıştır.
Tasarımların yalnız bir farklılık içerdiği not edilmiştir: üç dalgalı çizgi ile ayakkabının arkasına kıvrılan ek üst dikiş ve PUMA logosu ile birlikte yer alan PUMA BASKET sözcüğü. Bunlar uyuşmazlık konusu tasarımda bulunmadığı ve referans noktası uyuşmazlık konusu tasarım olduğu için önceki tasarımda yer alan bu hususlar dikkate alınmamıştır. Ayrıca Kurul, bilgilenmiş kullanıcının bu unsurlara özellikle önem atfetmeyeceğini düşünmüştür. Üst dikiş kısmının ayakkabı yüzeyinde küçük bir yer kaplaması nedeniyle daha az etkili olduğu, şekil ve kelime unsurunun ise kaynak gösterme görevi gördüğünden bilgilenmiş kullanıcı tarafından genel izlenime etki eden bir görünüş özelliği olarak algılanmayacağı belirtilmiştir.
Son olarak, tasarım sahibinin kötü niyet ve sözleşmesel yükümlülüklerin ihlali savunmalarına ilişkin olarak bunların hükümsüzlüğe dair ofis önündeki süreçle ilgisiz olduğu, ancak özel olarak hukuk mahkemelerinde taraflar arasında görülecek süreçlerde ileri sürülebileceği belirtilmiştir.
Sonuç itibariyle, kanaatimizce bu dosyadan çıkarılacak en önemli noktalardan biri tasarımın başvuru tarihinden ve tanınan hoşgörü süresinden önce kamuya sunulmaması gerektiği, bu sunumun birçok yolla gerçekleştirilebileceği, özellikle de ünlülerle iş birliklerinde bu kadar tanınan, bilinen, medya ilgisi çeken ve takip edilen kişilerin kişisel (!) Instagram hesaplarında yaptıkları paylaşımların ve hatta kişisel yaşamlarında giydiklerinin dahi kamuya sunum teşkil edebileceği hususudur. Bu anlamda, tasarımın yenilik ve/veya ayırt edicilik eksikliğinden hükümsüz kılınmaması için dikkatli olunması gerekmektedir.
Bu yazı ilk olarak Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği (AIPPI Türkiye)’nin Fikri Gündem dergisinin Şubat 2022 tarihli 22. sayısında yayımlanmıştır. (Bkz.: https://www.aippiturkey.org/fikri-gundem/)
Tasarım mevzuatında yer alan “bilgilenmiş kullanıcı” kavramının aslında kimi işaret ettiği ve bu kavramın marka mevzuatı ve uygulamasında karşımıza çıkan “ortalama tüketici” kavramından hangi yönüyle ayrıldığı hususunda da açıklamalar içeren bir Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) Genel Mahkemesi kararı bu yazıda okuyuculara aktarılacaktır. Yazar, konunun aslen ABAD ve Avrupa perspektifinden aktarılması amacıyla, konuya ilişkin öznel değerlendirmelerden kaçınarak, mahkeme kararını nesnel bir dille açıklama gayretini gösterecektir.
“Volkswagen AG” (bundan sonra “tasarım sahibi”) olarak anılacaktır aşağıdaki görünümden oluşan tasarımı Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’nde (EUIPO) 2010 yılında tescil ettirir. Tescilli tasarımın uygulanacağı ürünler Locarno Sınıflandırmasının 12.08 sayılı sınıfında yer alan “motorlu taşıtlar”dır.
2015 yılında “Rietze GmbH & Co. KG” (bundan sonra “hükümsüzlük talebi sahibi” olarak anılacaktır) yukarıdaki tasarımın hükümsüz kılınması talebini EUIPO’ya sunar. Hükümsüzlük talebi sahibi, tescilli tasarımın yeni ve ayırt edici olmadığı iddialarına dayanmaktadır.
Hükümsüzlük talebi sahibinin temel argümanları; tescilli tasarımın ticari amaçlı bir taşıt olan VW Caddy’nin görünümü olması, bu aracın tescilli tasarımın sahibince 2011 yılında piyasaya sürülmesi, buna karşın tasarımın kamuya daha önceki tarihte gene tescilli tasarımın sahibince sunulmuş olmasıdır. Hükümsüzlük talebi sahibi bu yöndeki iddialarını kanıtlamak için VW Caddy’nin Life modelinin 2004 yılındaki tasarımının görsellerini, 2003 yılında EUIPO tarafından tescil edilmiş bir tasarımı (önceki tasarım) sunmuştur.
EUIPO İptal Birimi bu iddiaları kabul ederek, tescilli tasarımı ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesiyle hükümsüz kılmış olsa da, tasarım sahibi bu karara karşı itiraz etmiş ve itirazı inceleyen EUIPO Temyiz Kurulu ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçeli hükümsüzlük kararını kaldırmıştır. Yazının ilerleyen bölümlerinde detaylarıyla aktarılacağı üzere, Temyiz Kuruluna göre hükümsüzlüğü talep edilen tasarım Topluluk Marka Tüzüğü anlamında hem yeni hem de ayırt edicidir.
Hükümsüzlük talebi sahibi Temyiz Kurulu kararının iptal edilmesi istemiyle uyuşmazlığı yargıya taşır. Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) Genel Mahkemesince görülen dava 6 Haziran 2019 tarihinde T-192/18 sayılı karar ile sonuçlandırılır. Kararın tüm metni bu bağlantıdan görülebilir ve yazının devamında belirtilen karar anahatlarıyla okuyuculara aktarılacaktır.
Hükümsüzlük talebi sahibi, Temyiz Kurulu kararının iptalini ve tescilli tasarımın hükümsüzlüğünü dört ana argüman çerçevesinde talep etmektedir:
Temyiz Kurulu, tasarımlar arasındaki farklılıkları sıralamakla yetinmiş, ancak bunların ağırlıklarını belirtmediği gibi, estetik ve teknik özellikler bakımından farklılıkları ayırt etmemiştir.
Temyiz Kurulu, bilgilenmiş kullanıcının dikkat düzeyini gereğinden fazla yüksek tutarak inceleme yapmış ve tasarımlar arasındaki farklılıklara gereğinden fazla önem atfetmiştir.
Temyiz Kurulu, tasarımcının seçenek özgürlüğünü hatalı biçimde değerlendirmiştir.
Temyiz Kurulu, bazı delilleri dikkate almamıştır.
Genel Mahkeme incelemesine “bilgilenmiş kullanıcının dikkat düzeyinin” sorgulandığı ikinci argümandan başlamıştır.
Hükümsüzlük talebi sahibine göre; Temyiz Kurulu tasarımlar arasındaki farklılıkları incelerken, teknik ve estetik özellikler arasındaki niteliksel farklılığı göz önüne almamıştır. Şöyle ki; kararda dile getirilen farklılıklar, motorlu taşıtların normal özellikleri hakkında belirli düzeyde bilgi sahibi olan kişilerce anlaşılamayacaktır ve daha çok teknik özelliklerle ilgilidir. Bunlar da tampon, far, sinyal ve arka bagaj kapağındaki farklılıklardır. Buna ilaveten; hükümsüzlük talebi sahibine göre, bir üreticiye ait bir araba modelinin yıllar içerisinde yeni versiyonları geliştirildiğinde, bilgilenmiş kullanıcılar tasarımdan çok teknik özelliklerdeki gelişmelere (sürüş güvenliği, performans, konfor, vs) konsantre olacaktır. Daha da ötesinde, bir alıcının VW Caddy markalı bir aracı satın alması kararı, aynı aracın önceki yıllardaki serileriyle karşılaştırmaya değil, diğer üreticilerin araçlarıyla karşılaştırmaya dayanmaktadır.
Genel Mahkeme bu iddiaları incelerken ilk olarak “bilgilenmiş kullanıcı” terimini içtihat çerçevesinde açıklamıştır. İçtihada göre; “kullanıcı” statüsü, tasarımın uygulandığı ürünü, ürünün amacına uygun olarak kullanan kişilere karşılık gelmektedir. “Bilgilenmiş” terimi ise bu kişilerin; tasarımcı veya teknik uzman olmasa da, ilgili sektördeki farklı tasarımları bilen, bu tasarımların normalde içerdiği özellikler hakkında belirli düzeyde bilgi sahibi olan ve bu ürünlere ilişkin ilgisinin sonucu olarak, bunları kullanırken nispeten yüksek düzeyde dikkat düzeyi gösteren kişiler olduğunu işaret etmektedir.
“Bilgilenmiş kullanıcı” kavramı, marka hukukunda yer alan “ortalama tüketici” ile “sektör uzmanı” arasında bir yerde bulunur biçimde değerlendirilmelidir. “Ortalama tüketici” özel bir bilgisi olmayan ve ihtilaf konusu markalar arasında doğrudan karşılaştırma yapmayan bir kişiyken, “sektör uzmanı” detaylı teknik uzmanlığa sahip kişidir. Bu çerçevede, “bilgilenmiş kullanıcı” kavramı ortalama düzeyde dikkate sahip olan bir kişi olarak değil, ilgili sektör hakkındaki kişisel deneyimi veya yoğun bilgisi nedeniyle özel düzeyde gözlemci olan kişiler olarak anlaşılmalıdır.
Son olarak, içtihada göre, bilgilenmiş kullanıcının bir özelliği de önceki tarihli tasarım ile incelemeye konu tasarım arasında doğrudan karşılaştırma yapabilmesidir.
İncelenen vakada; EUIPO Temyiz Kurulu, motorlu taşıtların bilgilenmiş kullanıcısını, bu taşıtlara ilgisi olan, onları süren veya kullanan, ilgili dergileri okuyan, ilgili fuarlara, gösterilere, bayilere giden, piyasadaki modeller hakkında bilgi sahibi olan kişiler olarak değerlendirmiştir. Bu kişiler, üreticilerin piyasada bilinen modellerin teknik özelliklerini ve görünümlerini düzenli olarak yenilediklerini farkındadır. Bu kişilerin bildikleri bir diğer husus da, düzenli olarak yapılan bu “makyajın” amacı, araç modellerinin karakteristik tasarım özelliklerini değiştirmeksizin, belirli moda eğilimlerini bu modellere uygulamaktır. Temyiz Kuruluna göre incelenen vakada karşılaşılan farklılıkların hiçbirisi bu şekilde tanımlanmış bilgilenmiş kullanıcılarının dikkatinden kaçmayacaktır.
Genel Mahkeme, hükümsüzlük talebi sahibinin bilgilenmiş kullanıcıların kararda belirtilen tamponlar, farlar, sinyaller, arka bagaj kapağındaki farklılıkları algılamayacağı, bunların teknik detaylar olduğu yönündeki iddiasını haklı bulmamıştır. Her şeyden önce, Temyiz Kurulu sinyallerdeki farklılıklardan bahsetmemiştir ve esasa gelindiğinde tamponlar, farlar, arka bagaj kapağındaki farklılıklar teknik detaylarla değil, görsel özelliklerle ilgilidir. Bu nedenle bilgilenmiş kullanıcı bu farklılıkları algılayabilecektir.
Hükümsüzlük talebi sahibinin, bir üreticiye ait bir araba modelinin yıllar içerisinde yeni versiyonları geliştirildiğinde, bilgilenmiş kullanıcıların tasarımdan çok teknik özelliklerdeki gelişmelere (sürüş güvenliği, performans, konfor, vs) konsantre olacağı yönündeki iddiası da kabul edilmemiştir. Şöyle ki, bu argümanın tasarımların karşılaştırılmasında bilgilenmiş kullanıcının dikkat düzeyine ilişkin Temyiz Kurulu değerlendirmesini etkileyecek bir yönü bulunmamaktadır.
Belirtilen nedenlerle bilgilenmiş kullanıcının dikkat düzeyine ilişkin olarak öne sürülen iddialar haklı bulunmamış ve belirtilen argüman Genel Mahkeme tarafından reddedilmiştir.
Genel Mahkeme kararın devamında tasarımların karşılaştırılmasına ilişkin itirazları değerlendirmiştir.
Hükümsüzlük talebi sahibine göre, Temyiz Kurulu, öncelikle tasarımlar arasındaki benzerliklere konsantre olmalıyken ve bunları doğru analiz ederek, tasarımların neredeyse aynı oldukları sonucuna varmalıyken; tasarımlar arasındaki farklılıkları sıralamakla yetinmiş, ancak bunların ağırlıklarını belirtmediği gibi, estetik ve teknik özellikler bakımından farklılıkları ayırt etmemiştir. Bunun sonucunda vardığı karar da elbette ki hatalı olmuştur.
Temyiz Kurulu incelemesinde, inceleme konusu tasarımın ayırt edici niteliği değerlendirilirken, hükümsüzlüğü talep edilen tasarıma ve önceki tarihli tasarıma ilişkin olarak aşağıdaki görünümler esas alınmıştır:
Bu incelemenin sonucunda Temyiz Kurulu, tasarımlar arasında belirgin farklılıklar bulunduğu sonucuna ulaşmıştır.
Bu farklılıklar kararda uzunca biçimde aktarılmıştır: Kaputta, genel görünümde, farlarda, ön tamponda, arka bagaj kapağında, arka tamponda bulunan farklılıklar. Temyiz Kuruluna göre, bu farklılıkların hiçbirisi bilgilenmiş kullanıcının dikkatinden kaçmayacaktır ve hükümsüzlüğü talep edilen tasarımın genel görünümünün, önceki tarihli tasarımın genel görünümünden farklılaşması sonucuna yol açacaktır. Özellikle, farların farklı biçimi ve konumlandırılması taşıta farklı bir görünüm vermektedir ve bu da bütünsel izlenimi etkilemektedir.
Bu çerçevede ve kararda detaylıca açıklanan nedenlerle hükümsüzlük talebi sahibinin bu yöndeki argümanları da reddedilmiştir.
Hükümsüzlük talebi sahibinin üçüncü argümanı, Temyiz Kurulunun tasarımcının seçenek özgürlüğünü hatalı biçimde değerlendirdiği yönündedir. Ancak, bu argümanı desteklemek için Temyiz Kurulunun bu konuya ilişkin tespitlerini sorgulayan bir iddia öne sürülmediğinden, hükümsüzlük talebi sahibinin bu yöndeki argümanı da kabul edilmemiştir.
Son olarak, hükümsüzlük talebi sahibi, Temyiz Kurulunun, bazı delilleri dikkate almadığını iddia etmektedir ki, bu yazıda ayrıca belirtilmeyecek nedenlerle, bu yöndeki argüman da reddedilmiştir.
Sonuç olarak Genel Mahkeme, hükümsüzlük talebi sahibinin tüm iddialarını reddederek, tasarımın ayırt edici nitelikte olduğuna hükmetmiş ve EUIPO Temyiz Kurulu kararını onamıştır.
ABAD Genel Mahkemesinin bu yazı boyunca aktardığımız kararı, Tasarım Hukukunda yer bulan bilgilenmiş kullanıcı kavramına ve bu kavramın motorlu taşıtlar ürünleri bakımından değerlendirilmesine yönelik saptamaları bakımından dikkat çekicidir. Tasarım Hukukunda yer alan bilgilenmiş kullanıcı kavramının, Marka Hukukunda yer alan ortalama tüketici kavramından farklarının da altını çizen kararın uygulayıcılar bakımından faydalı olacağını düşünüyoruz.
Danimarkalı oyuncak üreticisi Lego, dünya çapında milyonlarca çocuğun aşina olduğu renkli plastik yapı tuğlalarının tasarım haklarını güvence altına alma mücadelesinde, Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin desteğini kazandı.
24 Mart 2021 tarihinde Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) Genel Mahkemesi, T-515/19 sayılı kararı ile Lego’nun tasarımının hükümsüzlüğünü talep eden Alman oyuncak ve donanım üreticisi Delta Sport Handelskontor’un lehine karar veren Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’nin (EUIPO) 2019 tarihli kararını “bir ara bağlantının yalnızca teknik fonksiyonun zorunlu kıldığı görünüme sahip olduğu için tasarım koruması dışında bırakılması gerekse bile, modüler ürünler için bir ara bağlantı olduğu iddiası kanıtlandığında, onun için koruma elde etmenin yine de mümkün olduğu” gerekçesiyle iptal etti.
İHTİLAFIN GEÇMİŞİ
Lego A / S, 2 Şubat 2010 tarihinde EUIPO’ya bir Birlik tasarımının tescili için başvuruda bulunmuştur.
Söz konusu tasarım aşağıdadır:
Locarno Sınıfı 21.01 ‘Oyuncak inşa setinden yapı taşları’ için tescil ettirilmek istenen tasarım, 2010 yılında tescil edilmiştir.
Delta Sport Handelskontor GmbH şirketi, 8 Aralık 2016 tarihinde, 6/2002 Sayılı Tüzüğün 52. maddesi uyarınca söz konusu tasarımın hükümsüzlüğünü talep etmiştir.
Delta Sport özellikle, tasarımın yalnızca teknik fonksiyonun zorunlu kıldığı görünüm özelliklerine sahip olduğunu ve bu nedenle Tüzüğün 8 (1) maddesi uyarınca koruma dışında bırakılması gerektiğini iddia etmiştir.
30 Ekim 2017’de EUIPO İptal Birimi, Delta Sport’un talebini reddetmiş ve itiraz edilen tasarımın geçerli olduğuna kanaat getirmiştir.
Delta Sport bu kararın iptali için EUIPO Temyiz Kurulu’na başvurmuş ve Kurul, İptal Birimi’nin kararını iptal ederek tasarımın geçersiz olduğu sonucuna varmıştır. Mevcut tasarım için Temyiz Kurulu tasarımdaki;
Tuğlanın üst yüzündeki dikmeler sırası,
Tuğlanın alt yüzündeki daha küçük daireler dizisi,
Tuğlanın alt yüzündeki iki sıra daha büyük daire,
Tuğlanın dikdörtgen şekli,
Tuğla duvarlarının kalınlığı,
Dikmelerin silindirik şekli,
olan 6 özellikten hepsinin yalnızca diğer tuğlaların montajına ve sökülmesine izin verme işlevi gördüğüne, esas itibarıyla hükümsüzlüğü talep edilen tasarımın yalnızca teknik fonksiyonun zorunlu kıldığı görünüm özelliklerine sahip olduğuna kanaat getirmiştir.
Lego A/S bu kararı ABAD Genel Mahkemesi nezdinde temyiz etmiştir.
GENEL AÇIKLAMALAR
Lego A/S davadaki iddialarını 6/2002 sayılı Tüzüğün 8(3), 8(1) ve 62. maddelerine dayandırmıştır.
Bilindiği üzere tasarım hukukunda temel kural ürünü değil, ürün ya da ürün parçasının tasarımını korumaktır. Bu nedenle fonksiyonel tasarımlar tasarım hukuku kapsamında korunamaz. Birlik Tüzüğü’nün 8(1) maddesi “Teknik fonksiyonun zorunlu kıldığı ürün görünümüne ilişkin özellik Topluluk tasarımının konusu olmaz” şeklinde başlar. Bu demek oluyor ki, bir ürün teknik fonksiyonu sebebiyle zorunlu olarak o biçimde üretiliyorsa bu ürünün tasarımı korumadan yararlanamayacaktır. Söz konusu madde ile vurgulanmak istenen şudur; tasarımcının tasarımını geliştirirken seçenek özgürlüğü olması gerekir. Şayet o tasarımı ortaya çıkardığında rekabet edebileceği başka bir seçenek yoksa, o tasarımın ayırt ediciliği sorgulanmalıdır.
Peki seçenek özgürlüğü bırakmayan ürünlerin tasarımı korumadan yararlanamazken, seçenek özgürlüğü bırakmayan bir modüler ürünlerin bağlantı parçaları tasarım korumasından faydalanabilir mi? Çünkü Tüzüğün 8(2) maddesi işlevsel zorunluluk arz eden parçaların tasarım korumasından yararlanamayacağını vurgulamaktadır. Öyleyse, modüler ürünlerin bağlantı parçaları da işlevsel zorunluluk arz etmesine rağmen tasarım korumasından yararlanmayı hak eder mi? İşte tüm somut uyuşmazlık bu tartışma üstünde toplanmaktadır ve Genel Mahkeme Lego’nun modüler ürünlerindeki bağlantı parçalarının tasarım korumasından yararlanıp yararlanamayacağına ilişkin kararını aşağıdaki gibi kurmuştur.
GENEL MAHKEME’NİN DEĞERLENDİRMESİ
6/2002 sayılı Tüzüğün 8(1) maddesinin ihlali ve 8(3) maddesinin çekişmeli tasarıma uygulanabilirliği:
Lego A/S, Temyiz Kurulu’nun Tüzüğün 8(1) maddesini ihlal ettiği ve itiraz konusu tasarımın 8(3) maddesi kapsamında değerlendirilmesi gerektiği iddialarını aşağıdaki argümanlara dayandırmaktadır:
Öncelikle Temyiz Kurulu hükümsüzlüğü talep edilen tasarımla ilgili ürünün özelliklerini yanlış yorumlamıştır. İkincisi, Temyiz Kurulu’nun tartışmalı tasarımın yaratıcı yönlerini, özellikle üst taraftaki dört dikme sırasının her iki tarafındaki pürüzsüz yüzeyini göz ardı ettiğini ileri sürmektedir. Üçüncüsü, başvuran, Temyiz Kurulu’nun “tuğlanın alt yüzündeki iki sıra daha büyük dairenin” işlevsel doğasına ilişkin bulgularının çelişkili ve yetersiz olduğunu iddia etmektedir. Dördüncüsü, başvuran nihayet, hükümsüzlük talebi sahibi böyle bir işlevin varlığını kanıtlayamamış olmasına rağmen, hükümsüzlük talebi konusu tasarımın tamamen teknik bir işlevinin olmadığına ilişkin ispat yükünü kendisine yüklediği için Temyiz Kurulu’nu eleştirmiştir.
Adalet Divanı, bir ürünün görünüm özelliklerinin yalnızca teknik fonksiyonun zorunlu kıldığı görünüm özelliklerine sahip olup olmadığını belirlemek için, bu özellikleri belirleyen tek faktörün teknik fonksiyon olduğunun tespit edilmesinin yanı sıra alternatif tasarımların varlığının da tespit edilmesi gerektiğini belirtmiştir. (8 Mart 2018 tarihli karar, DOCERAM, C ‑ 395/16, AB: C: 2018: 172, paragraf 32).
Kısacası, bir tasarımın özelliklerinin bu gerekliliğe aykırı düşmesi için, bu özelliklerin şeklini belirleyen tek faktörün teknik fonksiyon olduğu kanıtlanmalıdır. Yani, görsel yönlerle ilgili düşünceler tasarımcının seçiminde bir rol oynamamalıdır.
Mevcut tasarım için Temyiz Kurulu, tasarımdaki tüm özelliklerin yalnızca diğer tuğlaların montajına ve sökülmesine izin verme işlevi gördüğü, teknik fonksiyonun zorunlu kıldığı görünüm özelliklerine sahip olduğu sonucuna varmıştır ve dolayısıyla tasarımın geçersiz olduğuna karar vermiştir.
Mahkeme, Temyiz Kurulu tarafından değerlendirilen altı özelliğin, tasarımın tüm özelliklerinin kapsamlı bir listesi olmadığını vurgulamıştır. Özellikle, tuğlanın üst yüzeyindeki dikmelerin her iki tarafındaki pürüzsüz yüzey, Temyiz Kurulu tarafından değerlendirme yapılırken dikkate alınmamıştır. Bu nedenle, Kurul, tasarımın tamamının yalnızca işlevsel zorunluluk sebebiyle ortaya çıktığı sonucuna varmamalıdır. Karar bu yönüyle Genel Mahkeme tarafından iptal edilmiştir.
Temyiz Kurulu ayrıca, Tüzüğün 8(2) maddesi gereği “Bir Topluluk tasarımı, tasarlanan veya tasarımın uygulandığı ürünün, mekanik olarak bağlandığı veya içine, çevresine ya da karşısına yerleştirildiği diğer ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için aynı şekil ve boyutlarda yeniden üretilmeleri kesin zorunluluk arz eden ürünlerin görünüm özelliklerini korumaz” maddesinden yola çıkarak itiraza konu tasarımın bu tür özelliklerin bağlantı parçasının özelliklerini oluşturması ve ürünün montaj ve sökülme işlevini yerine getirmesi nedeniyle, yalnızca ürünün teknik fonksiyonun zorunlu kıldığı görünüm özelliklerinden olduğunu vurgulamış 8(1) maddesi yanında hem de madde 8(2) kapsamına gireceğini belirtmiştir.
Ancak bu maddenin de istisnası 8(3) maddesidir ve bu maddeye göre “2. fıkraya rağmen, 5 ve 6. maddelerde belirtilen koşullarda (yenilik ve ayırt edici nitelikte olmak koşuluyla), bir modüler sistem içinde çoklu montaja ve karşılıklı değiştirilebilir bağlantılara izin veren bir işlevi gerçekleştiren bir tasarım, Topluluk tasarımı olarak korunur.”
Hemen belirtelim ki modüler ürünlerdeki bağlantı parçalarına ait tasarımların hepsi söz konusu istisna hüküm kapsamında değerlendirilmeyecektir. Bu hüküm ile sadece modüler sistemde çoklu montaja imkân veren tasarımlarla değiştirilebilir bağlantı parçalarının tasarımları korunmaktadır. Modüler ürünlerdeki diğer bağlantı parçaları, yani iç içe geçebilme ve değiştirilebilme özelliği olmayan bağlantı parça tasarımları 8(2) maddesi kapsamında değerlendirilmeli ve tasarım korumasından yaralanmamalıdır. Vurgu yapmak gerekirse, modüler ürünlerin sadece kendi içinde değiştirilebilirlik özelliğini yansıtan tasarımları korunur. (Av. Dr. Cahit SULUK, Avrupa Topluluğu Hukukunda Tasarımların Korunması Topluluk Tasarımı (Community Design), s.40)
Lego A/S, söz konusu istisnanın oyuncak tuğla için geçerli olduğunu savunmaktadır. Ancak bu savunma, Temyiz Kurulu tarafından dikkate alınmamıştır.
Genel Mahkeme, Temyiz Kurulu’nun bu savunmayı dikkate almamakla hata yaptığı sonucuna varırken, yalnızca teknik fonksiyonun zorunlu kıldığı görünüme sahip bir tasarımın bu savunma tarafından kurtarılıp kurtarılamayacağını değerlendirmiştir.
İlk olarak, teknik fonksiyonla bağlantı parçası arasında örtüşme olduğu kabul edilmiştir. Bir bağlantı parçasının görsel düşüncelerle tasarlanmış bir forma sahip olmasının da mümkün olduğuna işaret edilmiştir. Böyle bir bağlantı parçası için yalnızca teknik fonksiyonun zorunlu kıldığı görünüme sahip olduğu söylenemeyecektir.
Genel Mahkeme, modüler ürünlerdeki bağlantı parçalarının görünümleri teknik zorunluluktan kaynaklanıyor olsa dahi tasarım koruması elde etme olasılığı olduğunu göstermiştir. Bu, Tüzüğün 11 numaralı “Modüler ürünlerin mekanik parçalarının, her şeye rağmen, modüler ürünlerin en önemli yenilik özelliklerinden olması ve büyük bir pazar değeri oluşturması nedeniyle korunmalıdır” gerekçesi ile uyumludur.
Bu nedenle, bir bağlantı parçasının yalnızca teknik fonksiyonun zorunlu kıldığı görünüme sahip olması sebebiyle tasarım koruması dışında bırakılması gerekse bile, modüler ürünler için bir bağlantı parçası olduğu iddiası kanıtlandığında, onun için koruma elde etmek yine de mümkün görünmektedir.
Mahkeme, başvuru sahibinin, hükümsüzlüğü talep edilen tasarımın Tüzüğün 8(3) maddesi kapsamına girdiği kanaatine varmıştır. Sonuç olarak, Temyiz Kurulu hükümsüzlüğü talep edilen tasarımın madde 8(3)’ün gerekliliklerini karşılayıp karşılamadığını değerlendiremediği için hata yapmıştır.
SONUÇ
Bu çerçevede Genel Mahkeme; 6/2002 sayılı Tüzüğün 8(1) maddesi uyarınca bir ürünün ancak tüm görünüm özelliklerinin yalnızca teknik zorunluluktan kaynaklanması halinde tasarım korumasından yararlanamayacağını, ancak somut olayda Temyiz Kurulu’nun itiraz konusu tasarım ürünün tüm özelliklerinin teknik zorunluluktan kaynaklandığını kanıtlayamadığını ve yine Temyiz Kurulu’nun 6/2002 sayılı Tüzüğün 8(3) maddesinin uygulama koşullarını incelemeyerek hataya düştüğünü belirterek kararın iptaline karar vermiştir.
Bu yazı Temmuz 2020’de hazırlanmış ve ilk olarak Aralık 2020’de Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi’nde yayımlanmıştır.
Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin 12 Mart 2020 tarihli T-352/19[1] sayılı kararının aktarımı bu yazının konusunu oluşturmaktadır. Karar aktarılırken, karar metni Türkçe’ye birebir çevrilmeyecek, kararın arka planındaki süreç ve kararın gerekçelerinin anlatımı yöntemi tercih edilecektir. Bu bağlamda; numaralandırılmış 53 paragraftan oluşan karar, numaralandırılmış paragraflar düzeninde değil, karar metninin akışına sadık kalınmış bir metin örgüsü içerisinde paylaşılacaktır.
DAVANIN KONUSU:
Birlik tasarımları, Hükümsüzlük süreçleri, Gıda maddeleri ambalajından oluşan tescilli Birlik tasarımları, Önceki tarihli tasarım, Hükümsüzlük nedenleri, Ayırt edici nitelikten yoksunluk, Bütünsel izlenimin farklı olmaması, 6/2002 sayılı Birlik Tüzüğü maddeler 6(1)(b), 25(1)(b).
TARAFLAR:
Davacı: Gamma-A SIA (bir Letonya firması)
Davalı: Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO)
Müdahil: Zivju pārstrādes uzņēmumu serviss SIA (bir Letonya firması)
MAHKEME:
Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi (Beşinci Dairesi)
İHTİLAFIN GEÇMİŞİ:
Davacı Gamma-A SIA, aşağıdaki üç farklı açıdan görünüme sahip Birlik tasarımının tescili için 10 Nisan 2012 tarihinde Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO)’ne başvuruda bulunur ve tescili elde eder.
Tasarım, Locarno Sınıflandırması’nın 9-3 sınıfındaki “Gıda maddeleri için ambalajlar.” ürünlerine uygulanmak için tescil edilmiştir.
Müdahil Zivju pārstrādes uzņēmumu serviss SIA (önceki unvanı Piejūra SIA), 3 Mart 2017 tarihinde yukarıdaki tescilli tasarım 6/2002 sayılı Birlik Tüzüğü’nün 52. maddesi uyarınca hükümsüz kılınması için EUIPO’ya talepte bulunur.
Hükümsüzlük talebinin gerekçeleri; tescilli tasarımın 6/2002 sayılı Birlik Tüzüğü’nün 5. ve 6. maddeleri anlamında yeniliğe ve ayırt ediciliğe sahip olmamasıdır.
Hükümsüzlük talebi sahibi talebini aşağıdaki iddia ve kanıtlar üzerine kurmuştur: “Hükümsüzlüğü talep edilen tasarım; kaldırılabilir şeffaf bir kapağa sahip gıda maddeleri için kullanılacak bir ürünle aynı olması anlamında yeni değildir veya bilgilenmiş tüketici üzerinde aynı bütünsel izlenimi yaratacaktır, önceki tasarım CANPEEL® olarak bilinmektedir ve “O. Kleiner AG” firması tarafından geliştirilmiştir. Önceki tasarımın kamuya daha önce sunulduğunu gösterir bir beyan O. Kleiner’den alınmıştır, bu beyanda tasarımın Düsseldorf’taki Interpack Fuarı’nda 2008 yılında sergilendiği belirtilmektedir, şirketin Aralık 2008 tarihli gazetesinde tasarımın 2008 yılında birkaç ambalaj ödülü kazandığı bilgisi verilmiştir ve 2011 yılında Letonya menşeili bir konserve balık firmasının deneme amaçlı olarak O. Kleiner’den birkaç kutu CANPEEL® ambalajı aldığına yönelik yazışmalar sunulmuştur.” Yukarıda belirtilen şirket gazetesinde yer alan ambalaj şekli aşağıdadır:
EUIPO Hükümsüzlük Birimi 21 Kasım 2017 tarihinde verdiği kararla hükümsüzlük talebini reddeder. Birime göre; inceleme konusu tasarımlar açma halkalarındaki farklılıklar ve ambalaj içinde yer alan birlikte kullanılacakları gıda maddeleri dikkate alındığında aynı değillerdir ve dolayısıyla hükümsüzlüğü talep edilen tasarımın yeni olmadığı yönündeki iddia yerinde değildir. Ayırt edici karaktere yönelik hükümsüzlük iddiası ise; hükümsüzlük talebine konu ambalajın içindeki gıda maddelerinin görünür olması, bu bağlamda tasarımın parçasını oluşturması ve dolayısıyla tasarımlar arasındaki farklılıkların, bilgilenmiş tüketiciler nezdinde farklı bütünsel izlenim oluşturmak için yeterli düzeyde olması nedeniyle kabul edilmemiş ve talebe konu tasarımın ayırt edici karakteri olduğu sonucuna varılmıştır.
Talep sahibi, bu karara karşı aynı gerekçelerle itiraz eder ve itirazı EUIPO Temyiz Kurulu tarafından 25 Mart 2019 tarihinde karara bağlanır.
Temyiz Kurulu, Hükümsüzlük Birimi’nin kararını hükümsüzlük talebine konu tasarımın ayırt edici karakterin bulunmaması nedeniyle bozar. Temyiz Kurulu’na göre; hükümsüzlük talebine konu tasarım bilgilenmiş tüketici üzerinde önceki tarihli tasarımla aynı bütünsel izlenimi yaratacaktır, bunun nedeni tasarımların görünümlerine ilişkin olarak aynı karakteristik özelliklere sahip olmalarıdır. Kurul’a göre, tasarımın uygulanacağı ürünler ambalajlar olduğu için dikkate alınması gereken ambalajların görünümüdür. Buna karşılık, ambalajın veya kapağının şeffaf olması nedeniyle ambalaj içindeki gıdaların görünmesi hususuna bağlı olmaksızın, ambalajların içinde yer alan gıda ürünlerinin görünümlerinin önemi bulunmamaktadır. Bu çerçevede, Temyiz Kurulu, EUIPO Hükümsüzlük Birimi’nin kararını iptal etmiş ve ayırt edici karakterin bulunmaması nedeniyle ihtilaf konusu tasarımı hükümsüz kılmıştır.
Gamma-A SIA, Temyiz Kurulu’nun kararına karşı Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nde kararın iptali talebiyle dava açar. Davacı tarafından iptal talebine dayanak olarak tasarımların bilgilenmiş kullanıcı üzerinde aynı genel izlenime yol açmadığı ve tasarımın ayırt edici karakterden yoksun olmadığı iddia edilmektedir.
Bir tasarımın 6/2002 sayılı Tüzük kapsamında koruma alanı bulabilmesi için tasarımın söz konusu yönetmeliğin 6. maddesinde belirtilen ayırt edici karaktere sahip olması şarttır. 6/2002 sayılı Tüzüğün 6(1)(b) maddesine göre; bir topluluk tasarımının bilgilenmiş kullanıcı üzerinde bıraktığı genel izlenimin söz konusu tasarımın başvuru tarihinden önce kamuya sunulmuş herhangi bir tasarımın bıraktığı genel izlenimden farklı olması gerekmektedir. Ayrıca, 6/2002 sayılı Tüzüğün 6(2) maddesi de bir tasarımın ayırt edici olup olmadığı değerlendirirken tasarımcının, bu tasarımı geliştirirken sahip olduğu seçenek özgürlüğünün dikkate alınması gerektiğini belirtmektedir.
İçtihatlara göre; bir tasarımın ayırt edici kabul edilebilmesi için, tasarımın bilgilenmiş kullanıcı üzerinde yarattığı genel izlenimin önceki bir tasarımla karşılaştırıldığında ufak farklılıklardan ziyade genel görünüm üzerinde belirgin bir farklılık yaratması gerektiği göz önünde bulundurulmalıdır.
Yine, bir tasarımın ayırt edici karakterinin bulunup bulunmadığına ilişkin yapılacak olan değerlendirmede, tasarıma konu edilen ürünün doğası ve özellikle ait olduğu endüstri kolu, tasarımcının tasarımı geliştirmekteki seçenek özgürlüğü, bilgilenmiş kullanıcıyı karşılaştırılan tasarımlardaki farklılıklara karşı daha özenli hale getirebilecek teknoloji doygunluğuna ulaşılıp ulaşılmadığı ve ürünün kullanım şekli dikkate alınmalıdır.
Dolayısıyla, somut uyuşmazlıkta ihtilaf konusu topluluk tasarımının 6/2002 sayılı Tüzük kapsamında ayırt edici karaktere sahip olup olmadığının belirlenmesi gerekmektedir.
Mevcut davaya konu edilen kararda Temyiz Kurulu, ihtilaf konusu tasarıma ilişkin olarak bilgilenmiş kullanıcının dikkate alınacağı sektörün endüstriyel gıda ambalajı sektörü olduğunu ifade etmiştir.
Temyiz Kurulu, ihtilaf konusu tasarımın kullanılması amaçlanan ürünlerin işlevinin gıda maddeleri için ambalajlama olduğunu ve ihtilaf konusu tasarımın bilgilenmiş kullanıcısının, kabı gıda ile dolduran gıda işleme endüstrisinin profesyonelleri, özellikle balık konserveleri ve diğer yandan, içeriğini tüketmek için kabı açan ortalama konserve tüketicisi olduğunu belirtmiştir. Söz konusu kararda Temyiz Kurulu ayrıca ihtilaf konusu tasarımın tasarımcısının geniş bir seçenek özgürlüğüne sahip olduğunu, zira ürünün işlevini sınırlamaksızın farklı şekil ve malzemelerle farklı görünümlere sahip kaplarda yiyeceklerin korunmasının mümkün olduğunu belirtmiştir.
Temyiz Kurulu dava konusu kararda; bilgilenmiş kullanıcı üzerinde ihtilaflı tasarımın ürettiği genel izlenimi değerlendirmesinin ardından, söz konusu tasarımın önceki tasarıma göre bir ‘déjà vu’ izlenimi ürettiği sonucuna varmıştır. Temyiz Kurulunun bu konudaki tespiti uygun bulunmuştur. Gerçekten de ihtilaf konusu ambalaj tasarımının, daha önceki tasarım ile aynı özelliklere sahip olduğu her ikisinin de yarı saydam, tırnaklı şeffaf bir kapağı olan metal konteynırdan oluştuğu görülmektedir.
Söz konusu tasarımlara bakan bilgilenmiş kullanıcı, metal kapların aynı dairesel kesite sahip olduğunu, çap ve yüksekliklerinin aynı olduğunu, renklerin aynı olduğunu -her iki tasarım da tabanda altın, üst kenarda gümüş renktedir- kolaylıkla fark edecektir. Ayrıca, kapak ve tırnak, söz konusu tasarımların fonksiyonel elemanları olmasına rağmen, kapak kabın kenarına yapıştırılmış saydam bir film ve tırnak ise küçük, yarı saydam bir çıkıntıdır. Bu durum aynı zamanda, daha önceki tasarıma ilişkin olarak ihtilaf konusu tasarımın bilgilenmiş kullanıcısı perspektifinden ‘déjà vu’ izlenimi üretilmesine katkıda bulunmaktadır.
Davacı, tasarımın üzerinde kullanılması amaçlanan ürünün ‘gıda maddeleri için ambalaj’ olarak belirtilmesinin, söz konusu ambalaj içeriklerinin görünür olması koşuluyla tasarım koruma kapsamının, ambalajın içeriğini de kapsayacak şekilde genişletilmesini engellemeyeceğini belirtmiştir.
Bu bağlamda, ilk olarak, bir tasarımın üzerinde kullanılması amaçlanan ürünlerin sınıflandırması, tek başına, 6/2002 sayılı Tüzüğün 36(6) maddesi uyarınca, tasarımın sağlayacağı korumanın kapsamını belirlemeye yetmez, ancak tasarımın önceki tarihli bir tasarıma göre ayırt edici karaktere sahip olup olmadığını değerlendirmek amacıyla, bilgilenmiş kullanıcı üzerinde tasarımın oluşturduğu genel izlenimin belirlenmesine katkıda bulunabilir.
6/2002 Sayılı Tüzükte de belirtildiği gibi, bir tasarımın ayırt edici karaktere sahip olup olmadığına ilişkin değerlendirme, tasarımı inceleyen bilgilenmiş bir kullanıcı üzerindeki genel izlenim ile diğer unsurların yanı sıra tasarımın üzerinde kullanılması amaçlanan ürünün doğası da göz önüne alınarak mevcut tasarım grubu tarafından üretilenden açıkça farklı olup olmadığına dayanmalıdır. Ayrıca, tasarımın üzerinde kullanılacağı ürünün tanımlanmasının, tasarımın ayırt edici karakterini değerlendirmek hususunda yardımcı olduğunun vurgulandığı içtihat[2] da mevcuttur.
Bu nedenle, Temyiz Kurulu, ihtilaf konusu tasarımın önceki tasarıma göre ayırt edici olup olmadığını, tasarımların bilgilenmiş kullanıcı üzerinde bıraktıkları genel izlenimi değerlendirirken tasarımın üzerinde kullanılacağı ürün grubunu -huzurdaki davada gıda ürünleri için ambalajlar- dikkate alma hakkına sahiptir. Ayrıca, davacının iddiasının aksine, üzerinde kullanılması amaçlanan ürünün ambalajın içerisinde görünür olması, ihtilaf konusu tasarıma verilen korumayı bu içeriklere göre genişletmemektedir. Gerçekten de ihtilaf konusu tasarıma konu ambalajın içeriğinin görünür olmasına ilişkin söylenebilecek tek şey gıda ambalajının amacına yönelik daha iyi bir görüntü sağlaması olabilir.
Davacının iddiası Temyiz Kurulu kararının, ihtilaf konusu tasarımın içeriğinin gözükmesi hususunu kapsam dışı bırakılması sebebiyle hatalı olduğuna ilişkindir. Bu bağlamda davacıya göre, tasarımlar tarafından ortaya konulan genel izlenimlerin karşılaştırılmasının sadece gerçekte korunan unsurlarla ilgili olması gerektiğine dikkat edilmelidir.
Temyiz Kurulu tarafından verilen kararda haklı olarak vurgulandığı üzere, ihtilaf konusu tasarım koruması, belirli özelliklere ve bileşenlere sahip gıda maddesi ambalajı görünümüne, yani yarı saydam tırnaklı şeffaf bir kapağı olan metal bir kaba ilişkindir. Bu nedenle, kabın içindeki gıda maddeleri, 6/2002 sayılı Tüzüğün 6(1) maddesinde atıfta bulunulan “genel izlenimi” değerlendirme noktasında dikkate alınmamalıdır.
Davacı, tasarımların bilgilenmiş kullanıcılar tarafından birbirinden ayırt edilebileceğini, zira şeffaf kapakların gıda ambalajının içerisinde yer alan gıdayı spesifik olarak düzenlendiği şekliyle gösterdiğini ve bu durumun önceki tasarımdan farklı olarak ihtilaf konusu tasarıma daha çekici bir görünüm kazandırdığını belirtmektedir. Davacı, bilgilenmiş tüketicinin, tasarıma konu kapların içerdiği gıdayı tüketmek için seçim yapacağını, gıda işleme endüstrisi profesyonellerinin bile ihtilaf konusu edilen tasarıma konu kapları boş ve gıdasız görmeyeceğini, sonuç olarak tasarıma konu kapların içerisinde yer alan gıda maddelerinin, bilgilenmiş kullanıcı üzerinde oluşan genel izlenimin ayrılmaz bir parçası olduğunu belirtmiştir.
Belirtmek gerekir ki, yukarıdaki paragraflarda “ortalama konserve tüketicisi” şeklinde ortaya konan bilgilenmiş kullanıcı, markalar arasındaki ayırt edicilik değerlendirilirken kıstas kabul edilen makul derecede bilgilendirilmiş ve makul derecede gözlemci, ihtiyatlı olduğu kabul edilen ‘ortalama tüketiciye’ karşılık gelmemektedir.
İçtihatlara göre; “bilgilenmiş kullanıcı” markalarda kıstas alınan ortalama tüketici gibi belirli bir bilgiye sahip olması gerekmeyen ve doğrudan bir karşılaştırma yapmayan tüketici gibi tanımlanmamakla beraber sektör uzmanı yahut teknik bilgiye sahip kişi de değildir. Tasarım karşılaştırmasında bakış açısı ortaya konan “bilgilenmiş kullanıcı” bunların ikisi arasında bir yerde durmaktadır. Dolayısıyla, bilgilenmiş kullanıcı kavramı, ortalama düzeyde ilgi gösteren bir kullanıcıya değil, kişisel deneyimi veya sektördeki geniş bilgi birikiminden dolayı özellikle gözlemci olan bir kişi şeklinde anlaşılabilir. Genellikle bilgilenmiş kullanıcı, markadaki ortalama tüketiciden farklı olarak tasarımların doğrudan karşılaştırmasını yapabilir.
“Bilgilenmiş kullanıcı”; tasarımcı yahut teknik bilgiye sahip kişi değil ancak, ilgili sektörde var olan çeşitli tasarımları bilen, bu tasarımların içerdiği özelliklere dair belirli bir bilgisi olan, söz konusu ürünlere olan ilgisinin bir sonucu olarak, mevcut davada olduğu gibi tasarımı kullanırken nispeten yüksek düzeyde dikkat gösteren kişilerdir.
Bilgilenmiş kullanıcı üzerinde bir tasarımın bıraktığı genel izlenim, bu tasarım ile temsil edilen ürünün kullanım şeklini/amacını da içerir.
Buna göre; ihtilaf konusu tasarımın bilgilenmiş kullanıcısı ister konserve tüketicisi ister gıda işleme endüstrisi profesyoneli olsun, tasarımın üzerinde kullanılacağı ürünlerin amacına uygun olarak, yani gıda ürünleri için ambalaj olarak değerlendirme yapacak ve bu ambalaj ile ambalajın içeriğindeki ürün arasında ayrım yapabilecektir.
Bu nedenle, Temyiz Kurulu kararında haklı olarak belirtildiği üzere, tasarımın üzerinde kullanıldığı ürünün ve bu ürünün aranjmanının görünür olması ihtilaf konusu tasarımın bilgilenmiş kullanıcı üzerinde bıraktığı genel izlenime etki etmemektedir.
Davacı, sadece ürünlerin görünür kısımları veya parçalarına ilişkin tasarım koruması elde edilebileceği yönündeki 6/2002 sayılı Tüzüğün ilgili hükümlerine ve ABAD içtihatına[3] atıfla argümanlarını desteklemektedir. Davacı, ihtilaf konusu tasarımda kabın şeffaf kapağı sayesinde içindeki ürünlerin görünür olmasının bilgilenmiş kullanıcı tarafından bu ürünlerin kalitesi ve aranjmanına ilişkin değerlendirmede bulunulmasını sağlayacağını ve bu durumun ürünün satın alınıp alınmamasındaki en önemli etken olacağını belirtmektedir. Bu noktada unutulmamalıdır ki, davacı tarafından atıfta bulunulan hükümler, birleşen parça ve görünür olmayan özelliklerin tasarım koruması kapsamı dışında bırakılmasına ilişkindir. Somut olayda hem ihtilaf konusu tasarımın hem de önceki tasarımın içerdiği ürünler görünür olmasına rağmen, bu ambalajdaki gıda maddeleri tasarımın genel görünümünü etkilememektedir. Nitekim, söz konusu tasarımların spesifik özelliği saydam tırnaklı şeffaf bir kapağı olan metal kap olmasıdır.
Davacı ayrıca, tasarımın korunmasına ilişkin 13 Ekim 1998 tarih ve 98/71/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifinin 11. maddesine dayanmaktadır (OJ 1998 L 289, s. 28). Davacı bu madde kapsamında başvuruda kısmen veya tamamen başvuru sahibi tarafından görünür olarak gösterilen özelliklerin tasarım korunması kapsamında bulunduğunu belirterek, ihtilaf konusu tasarımda tasarımın üzerinde kullanacağı ürünün gözüktüğünü ve dolayısıyla bu ürünün de tasarımın bir parçası olarak kabul edilmesi gerektiğini belirtmektedir.
Ancak, davacının bu hükme dayanması da mümkün değildir. Zira 98/71 sayılı Direktif, Üye Devletlerin tasarım yasaları arasındaki farklılıkların giderilmesine katkıda bulunmaktadır ve bu nedenle Üye Devletlerin mevzuatında yer alan tasarım korumasındaki yasal farklılıklar iç pazardaki rekabeti bozmamaktadır. Somut olayda, söz konusu tasarımlar arasında hükümsüzlük için bağımsız zemin oluşturan 6/2002 sayılı Tüzüğün 25(1)(d) maddesi anlamında bir ihtilaf olup olmadığını değerlendirmek gerekli değildir çünkü bir üye ülkenin kendi yasaları kapsamında korunan bir tasarım gündeme getirilmemiştir. Öte yandan, 6/2002 sayılı Tüzük ve içtihatlara göre; bir tasarımın ayırt edici kabul edilebilmesi için, tasarımın bilgilenmiş kullanıcı üzerinde yarattığı genel izlenimin önceki bir tasarımla karşılaştırıldığında ufak farklılıklardan ziyade genel görünüm üzerinde belirgin bir farklılık yaratması gerektiği göz önünde bulundurulmalıdır.
Temyiz Kurulu kararında, somut olaya emsal teşkil etmesi açısından otomobil örnek olarak gösterilmiş ve camları ile tavanı cam olan bir arabanın içindeki yolcular gözükmesine rağmen tasarımın ayırt ediciliği değerlendirilirken bu hususun dikkate alınmayacağı belirtilmiştir. Ancak, davacı bu örneğe itiraz etmiş ve bir arabanın içindeki yolcularla satılmayacağını dolayısıyla otomobil örneğinin somut olaya emsal teşkil etmeyeceğini belirtmiştir. Şüphesiz ki davacının da belirttiği gibi hiçbir otomobil içindeki yolcularla birlikte satışa sunulmamaktadır. Fakat, yukarıda da ayrıntılı olarak yer verildiği gibi, ihtilaf konusu tasarımın bilgilenmiş kullanıcı üzerindeki genel izlenimi değerlendirilirken, ambalajın veya kapağın şeffaf olmasına, içerdiği gıda maddelerinin özelliklerine, kalitesine ve düzenlenmesine bakılmaksızın yalnızca ambalaj tasarımının görünen özellikleri dikkate alınmalıdır.
Davacı, tasarımların yalnızca içinde yer alan ürünler anlamında farklılaşmadığını, onları ayıran diğer unsurların da birlikte değerlendirilmesi neticesinde bilgilenmiş kullanıcı nezdinde farklı algı yaratacağını iddia etmektedir. Davacı bu iddiasını desteklemek için kapağı açma tırnaklarının farklı olduğunu ihtilaf konusu tasarımda söz konusu tırnağın daha küçük ve görünmez olduğunu buna karşılık önceki tasarımda büyük olduğunu, tam anlamıyla şeffaf olmadığını belirtmiştir. Bu noktada belirtmek gerekir ki tasarımcının tasarımı geliştirme özgürlüğü ne kadar kısıtlanırsa tasarımlar arasındaki küçük farklılıklar bilgilenmiş kullanıcı üzerinde farklı bir genel izlenim oluşturmak için o kadar yeterli olabilecektir. Öte yandan, tasarımcının tasarım geliştirmekteki seçenek özgürlüğü ne kadar fazlaysa, söz konusu tasarımlar arasındaki küçük farklılıkların bilgilenmiş bir kullanıcı üzerinde farklı bir genel izlenim yaratmak için yeterli olma olasılığı o kadar düşüktür.[4]
Tasarımcının ihtilaf konusu tasarımı geliştirmekteki seçenek özgürlüğü dikkate alındığında davacının belirttiği tırnak boyutu küçüklüğü yahut şeffaflığı ile ilgili olarak gündeme getirilen farklılık genel görünüme etki etmemektedir ve sonraki tasarımı farklılaştırmaya yetmemektedir.
Yukarıdaki açıklamalardan anlaşılacağı üzere Temyiz Kurulu’nun ihtilaf konusu tasarımın ayırt edici karaktere sahip olmadığına ilişkin olarak verdiği kararda herhangi bir isabetsizlik bulunmamaktadır.
Bu nedenle, davanın tüm talepleri bakımından reddi gerekmektedir.
Okumakta olduğunuz yazı, taslak aşamasındayken, sınai mülkiyet haklarına ilişkin hukuk uyuşmazlıklarında görevli mahkemelerin yanında yetkili mahkemelerinde ele alınmasını amaç edinmekteydi. Ancak görev ve yetki konularının aynı yazı içinde ele alınmasının, hem yazının okunmasına yönelik motivasyonu düşüreceği hem de bu uzunlukta bir yazının IPR Gezgini formatına uygun olmayacağı gerekçeleriyle yazının, görev ve yetki olmak üzere iki bölümde okuyuculara arz edilmesi yöntemi tercih edilmiştir. Bu bağlamda okumakta olduğunuz yazı, iki bölümlük bir serinin ilk bölümünü oluşturmaktadır.
Medeni usul hukukunun temelini oluşturan görev ve yetki konularına o kadar önem verilir ki hukuk fakültelerinin medeni usul ve icra ve iflas hukuku ana bilim dalı akademisyenleri bu durumu ağız birliği etmişçesine şöyle ifade eder: “Görev ve yetki konularını bilmeden bu dersten geçemezsiniz.” Öğrenciler bakımından dersi geçip geçememe gibi pratik bir sonucu olan görev ve yetki konularının, meslek yaşamında ise davanın görev ve/veya yetki yönünden reddedilip reddedilmemesi gibi nispeten telafisi daha güç sonuçları bulunmaktadır.
Hukuk yargılamasında göreve ilişkin kurallar HMK m.1-4 hükümlerinde düzenlenmiş ve HMK m.1 hükmünde, mahkemelerin görevinin ancak kanunla düzenleneceği ve göreve ilişkin kuralların kamu düzeninden olduğu belirtilmiştir.
HMK m.2 hükmüne göre; HMK’de ve diğer kanunlarda aksine düzenleme bulunmadıkça genel görevli mahkeme asliye hukuk mahkemesidir. SMK göreve ilişkin bazı özel düzenlemeler yer almaktadır. SMK m.156/1 hükmüne göre; SMK’de öngörülen hukuk davaları bakımından görevli mahkeme fikrî ve sınai haklar hukuk mahkemesi; SMK m.156/2 hükmüne göre ise TÜRKPATENT’in SMK hükümlerine göre almış olduğu bütün kararlara karşı açılacak hukuk davaları ile Kurumun kararlarından zarar gören üçüncü kişilerin Kurum aleyhine açacakları davalarda Ankara FSHHM’nin görevli olduğu düzenlenmiştir.
Sınai mülkiyet haklarına ilişkin hukuk uyuşmazlıklarında görev yönünden değinilmesi gereken ilk husus; fikrî ve sınai haklar hukuk mahkemelerinin teknik anlamda ilk kez SMK ile kurulmuş olmasıdır. Gerçekten SMK’nin yürürlüğe girmesinden önce fikrî ve sınai haklar hukuk mahkemesi olarak ifade edilen mahkemeler; o dönemki adıyla HSYK’nin, 24.03.2005 tarihli ve 188 sayılı kararı ile belli asliye hukuk mahkemelerinin FSHHM olarak adlandırılmasından ibaretti. HSYK bu belirlemeyi, 26.09.2004 tarihli ve 5235 sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun’un (5235 sayılı Kanun) m.5/6 hükmüyle, hukuk mahkemelerinin ihtisas mahkemesi olarak belirlenmesi konusunda kendisine tanınan yetkiye dayanarak gerçekleştirmişti. Nitekim söz konusu mahkemeler; 551 sayılı KHK m.146/2, 554 sayılı KHK m.58/2, 555 sayılı KHK m.30/2 ve 556 sayılı KHK m.71/2 hükümlerinde görevli ve yetkili mahkemeler, FSHHM olarak değil, ihtisas mahkemeleri olarak adlandırılmaktaydı. KHK’ler döneminde verilen ve ilgili bölümleri aşağıda yer alan yargı kararlarında da bu konuya işaret edilmiştir:
“Ne varki, daire bozma kararından sonra yürürlüğe giren
24.6.1995 gün ve 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnamenin görevli ve yetkilı mahkeme başlıklı 71.maddesinde, “Bu Kanun
Hükmünde kararnamede öngörülen bütün davalarda görevli mahkeme, Adalet
Bakanlığınca kurulacak ihtisas mahkemeleridir.”[1]
“556 sayılı KHK.nin 71.maddesinde, bu kararnamede öngörülen
bütün davalarda, görevli mahkeme, Adalet Bakanlığınca kurulacak ihtisas
mahkemeleridir, Asliye Ticaret ve Asliye Hukuk Mahkemelerinden hangisinin
ihtisas mahkemesi olarak görevlendirileceği ve bu mahkemelerinin yargı
çevresini Adalet Bakanlığının teklifi üzerine Hakimler ve Savcılar Yüksek
Kurulu belirleyeceği hükmü mevcut olup …”[2]
KHK’ler
döneminde, asliye hukuk mahkemesi düzeyindeki ihtisas mahkemelerinin, teknik
anlamda FSHHM olmamasının ve bu durumun bir adlandırmadan ibaret olmasının bir
başka yansıması ise SMK Geçici Madde 6 hükmünde karşımıza çıkmaktadır. Anılan
hükme göre; SMK ile yürürlükten kaldırılması öngörülen 551 sayılı KHK m.146,
554 sayılı KHK m.58, 555 sayılı KHK m.30 ve 556 sayılı KHK m.71 hükümleri
uyarınca kurulmuş ihtisas mahkemeleri, SMK m.156/1 hükmü uyarınca kurulan
mahkemeler olarak kabul edilecektir ve bu mahkemelerde derdest olan davaların
görülmesine devam olunacaktır.
Görev konusunda değinilmesi gereken bir başka konu, FSHHM’nin bulunmadığı yerlerde, sınai mülkiyet haklarına ilişkin uyuşmazlıklarda hangi mahkemelerin görevli olacağıdır. SMK m.156/1 hükmüne göre; FSHHM kurulmamış olan yerlerde bu mahkemenin görev alanına giren dava ve işlere, o yerdeki asliye hukuk mahkemesince bakılır. HSK’nin, SMK m.156 hükmünde yer alan düzenleme ile 5235 sayılı Kanun m.5 ve m.9 hükümlerinin verdiği yetkiye dayanarak, SMK’nin yürürlüğe girmesinden sonra aldığı, 30.05.2018 tarihli ve 839 sayılı kararı[3] ile FSHHM’nin kurulmadığı ve yargı çevresinin bu mahkemelerin bulunduğu mahallere bağlanmadığı FSHHM’nin görev alanına giren dava ve işlere bir asliye hukuk mahkemesi bulunan yerlerde bu mahkemenin, iki asliye hukuk mahkemesi bulunan yerlerde bir numaralı asliye hukuk mahkemesinin, ikiden fazla asliye hukuk mahkemesi bulunan yerlerde ise üç numaralı asliye hukuk mahkemesinin bakmasına karar verilmiştir.[4] HSK, belirtilen görevlendirmenin 30.05.2018 tarihi itibariyle faaliyette bulunan asliye hukuk mahkemelerinin sayısına göre yapıldığını ve daha sonra faaliyete geçirilecek mahkemelerin, görevli mahkemenin belirlenmesinde dikkate alınmayacağını da karara bağlamıştır. Belirtilen sınırlamanın somut etkisi; 30.05.2018 tarihinden sonra asliye hukuk mahkemelerinin sayısını ikiye, üçe veya daha fazla sayıya çıkaracak ya da söz konusu mahkemelerin sayısını ikiye veya bire indirecek nitelikteki değişikliklerin FSHHM’nin görev alanına giren işlere bakan mahkemelerde bir değişiklik olmaması şekilden gerçekleşecektir.
HSK’nin 30.05.2018 tarihli ve 839 sayılı kararında dikkat çeken ve uygulamayı etkileyecek bir başka husus ise FSHHM’nin yargı çevresiyle ilgilidir. Bu husus her ne kadar yetki düzenlemesi olsa da görevli mahkemenin belirlenmesinde de doğrudan etkilidir. HSK, anılan kararında, HSYK’nin 24.03.2005 tarihli ve 188 sayılı kararı ile sonraki tarihli kararlarına atıf yaparak, her ne kadar SMK’de açık bir düzenleme olmasa da FSHHM’nin yargı çevresinin adlî yargı adalet komisyonlarının merkez ve mülhakatları[5] olan ilçeleri kapsayacak şekilde belirlenmesi hususunu da karara bağlamıştır. Konuyu bir örnekle somutlaştıracak olursak; HSK’nin söz konusu kararı ile Ankara ilçe adliyeleri ile Batı Adliyesinin yargı çevresindeki sınai mülkiyet haklarına ilişkin uyuşmazlıklarda söz konusu adliyelerdeki asliye hukuk mahkemeleri değil, Ankara FSHHM görevli ve yetkili kılınmıştır. HSK’nin söz konusu kararının görev yönünden etkisi ise yargı çevresine ilişkin olağan uygulamanın devam ettirilmesi halinde asliye hukuk mahkemelerinde görülecek olan davaların, HSK’nin anılan kararı ile FSHHM’de görülmesi şeklinde karşımıza çıkmaktadır.
Sınai mülkiyet haklarına ilişkin hukuk uyuşmazlıklarında görevli mahkemenin belirlenmesine ilişkin bir başka düzenleme ise SMK m.156/2 hükmüdür. Anılan hüküm hem göreve hem yetkiye ilişkindir. Bununla birlikte hükmün yetkiye ilişkin kısmı, bir sonraki yazımızda ele alınacaktır. SMK m.156/2 hükmüne göre; TÜRKPATENT’in SMK hükümlerine göre aldığı bütün kararlara karşı açılacak davalar ile TÜRKPATENT’in kararlarından zarar gören üçüncü kişilerin TÜRKPATENT aleyhine açacakları davalarda görevli ve yetkili mahkeme, Ankara FSHHM olarak belirlenmiştir.[6] Anılan hükmün uygulanmasında dikkat edilmesi gereken ilk husus, yalnız SMK’de açıkça öngörülen davalar bakımından değil, Kurumun SMK hükümleri kapsamında aldığı kararlara karşı açılacak davaların tamamında Ankara FSHHM’nin görevli ve yetkili olmasıdır. Uyuşmazlık Mahkemesi ilgili bölümleri aşağıda yer alan kararında konu etraflıca ele alınmıştır: [7]
Kurum nezdinde temsile yetkili marka
vekilinin, müvekkili adına takip ettiği dosyalardan istifa etmesi üzerine bir
kısım tebligatların asil yerine eski vekile yapılması nedeniyle mağduriyet
yaşandığı, söz konusu tebligatların tekrar asile yapılması ve hukuki durumun
eski hale getirilmesi talebiyle açılan davada, Ankara 3. Fikrî ve Sınai
Haklar Hukuk Mahkemesinin, 23.12.2016 tarihli ve E.2016/408,
K.2016/453 sayılı kararı ile uyuşmazlığın idari yargı çözümlenmesi
gerektiği gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş, uyuşmazlığın idari yargıya
taşınması üzerine Ankara 8. İdare Mahkemesi, E.2018/159 dosyada verdiği
31.01.2018 tarihli ara karar ile idari yargının değil adli yargının görevli
olduğu gerekçesiyle ve görevli yargı yerinin belirlenmesi talebiyle dosyayı Uyuşmazlık
Mahkemesine gönderilmiştir. Uyuşmazlık konusu, 556 sayılı KHK’de öngörülen hususlara
ilişkin Kurumun almış olduğu kararlardan kaynaklandığı için, davanın çözümünde
adli yargının görevli olduğuna, Ankara 8. İdare Mahkemesinin başvurusunun
kabulüne ve Ankara 3. Fikrî ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinin 23.12.2016
tarihli ve E.2016/408, K.2016/453 sayılı görevsizlik kararının kaldırılmasına
karar verilmiştir.”
Karşılaştığımız somut uyuşmazlıklarda, özellikle davacılar bakımından, SMK m.156/2 hükmünün uygulanması konusunda bazı duraksamalar yaşandığı ve anılan hükmün hatalı yorumlandığı tespit edilmiştir. Bu hatalı yorum ve uygulamalardan ilki, bir sınai mülkiyet hakkının hükümsüzlüğüne ilişkin davalarda TÜRKPATENT’in tek başına ya da hak sahibiyle birlikte davalı olarak gösterildiği davaların, Ankara FSHHM’de açılması şeklinde karşımıza çıkmaktadır.[8] Hemen belirtmek gerekir ki davacının yerleşim yerinin Ankara olması ve kendi sınai mülkiyet hakkına dayanarak bu davayı açmış olması ya da herhangi bir sınai mülkiyet hakkına dayanmaksızın bu davanın açılması ve hükümsüzlüğü talep edilen sınai mülkiyet hakkı sahibinin yerleşim yerinin Ankara olması durumunda, dava görevli ve yetkili mahkemede açılmış olacaktır. Ancak bu iki durum dışında, davalının ya da davalılardan birinin TÜRKPATENT olması nedeniyle davanın, Ankara FSHHM’de açılması hâlinde, dava görevsiz mahkemede açılmış olacaktır. Zira bu durumda SMK m.156/2 hükmünün uygulanma kabiliyeti bulunmamaktadır. Gerçekten ne TÜRKAPATENT’in almış olduğu karara karşı açılmış bir dava ne de Kurum kararlarından zarar gören birinin uğramış olduğu bu zarar nedeniyle açılmış bir dava söz konusudur.
SMK m.156/2 hükmüne ilişkin karşılaşılan bir başka hatalı uygulama ise
TÜRKPATENT’in SMK hükümleri dışında faklı mevzuat hükümlerine göre aldığı
kararlara karşı veya bu nitelikteki kararlar nedeniyle zarar görenlerin
TÜRKPATENT’e karşı yönelttikleri davaların Ankara FSHHM’de açılması durumunda
karşımıza çıkmaktadır. Belirtmek gerekir ki TÜRKPATENT tüzel kişiliği haiz bir
kamu kurumudur ve bu niteliği itibariyle sınai mülkiyet haklarına ilişkin
işlemler dışında birçok hukuki iş ve işlemin de tarafıdır. Bu bağlamda
TÜRKPATENT’in SMK hükümlerine göre almadığı kararlara karşı açılacak davalar
ile TÜRKPATENT’in SMK hükümleri dışında diğer mevzuat hükümleri nedeniyle almış
olduğu kararlardan zarar görenlerin TÜRKPATENT aleyhine açacakları davalarda FSHHM
görevli değildir. Söz konusu davalar bakımından HMK’nin göreve ilişkin genel
hükümleri uygulama alanı bulacaktır.
TÜRKPATENT’in herhangi bir kararı olmaksızın TÜRKPATENT’e karşı dava açıldığı
istisnai durumlarla da karşılaşılmaktadır. Bu gibi durumlarda da SMK m.156/2
hükmü değil, göreve ilişkin HMK’nin genel hükümleri uygulama alanı bulacaktır.
Nitekim Kuruma başvuru yapılmaksızın ve dolayısıyla Kurumun almış olduğu
herhangi bir karar olmaksızın, bir markanın tanınmış olduğunun tespiti
istemiyle doğrudan TÜRKPATENT’e karşı açılan bir tespit davasında Yargıtay
görevli mahkemeye ilişkin olarak şu tespitlerde bulunmuştur:[9]
“Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme
kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde
usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmaması ile davanın davalı TPE Başkanlığı
tarafından verilmiş bir karar veya tesis edilmiş bir işleme karşı açılmamış
olması nedeniyle, davalı TPE Başkanlığı yönünden 556 sayılı KHK’nın 71/2. maddesinde düzenlenen kesin yetki
kuralının somut olayda uygulanması koşullarının bulunmamasına göre de,
davalılar vekillerinin aşağıdaki bentler kapsamı dışında kalan ve yerinde
görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.”
Sınai mülkiyet haklarına ilişkin hukuk davalarında göreve ilişkin değinilmesi gereken son konu, söz konusu davaların, mutlak ticari dava olmasına rağmen asliye ticaret mahkemelerinde değil de FSHHM’ler ile asliye hukuk mahkemelerinde görülüyor olmasıdır. TTK m.4/1,d hükmüne göre tarafların tacir olup olmadıklarına bakılmaksızın fikrî mülkiyet hukukuna dair mevzuatta öngörülen davalardan doğan hukuk davaları ile çekişmesiz yargı işleri, ticari dava ve ticari nitelikte çekişmesiz yargı işi sayılmaktadır. TTK m.5 hükmüne göre; aksine hüküm bulunmadıkça, dava olunan şeyin değerine veya tutarına bakılmaksızın asliye ticaret mahkemesi, tüm ticari davalar ile ticari nitelikteki çekişmesiz yargı işlerine bakmakla görevlidir. TTK m.5 hükmünde “… aksine hüküm bulunmadıkça …” şeklinde ifade edilen durumlardan biri de SMK m.156 hükmünde hukuki dayanağını bulmaktadır. Gerçekten TTK m.5 hükmünün istisnasını oluşturan SMK m.156 hükmü nedeniyle mutlak ticari nitelikteki sınai mülkiyet haklarına ilişkin hukuk uyuşmazlıkları, asliye ticaret mahkemesinde değil, FSHHM’ler ile asliye hukuk mahkemelerinde görülmektedir. Bu noktada FSHHM bulunmayan yerlerde neden asliye ticaret mahkemelerinin değil de asliye hukuk mahkemelerinin görevli olduğu sorusu akıllara gelebilir. Kanaatimizce bu konuya ilişkin değerlendirme, karşılaşılabilecek iki farklı durum dikkate alınarak yapılmalıdır. İlk ihtimal; bir yerde hem FSHHM’nin hem de asliye ticaret mahkemesinin bulunmamasıdır. Bu senaryoda asliye hukuk mahkemesinin, davaya, asliye ticaret mahkemesi sıfatıyla değil de fikrî ve sınai haklar hukuk mahkemesi sıfatıyla bakması, mahkemelerin ihtisaslaşması yönündeki iradeye ve pratiklere uygundur. Karşılaşılabilecek ikinci durum ise FSHHM bulunmayan bir yerde, hem asliye hukuk hem asliye ticaret mahkemesi bulunmasıdır. Bu noktada mutlak ticari nitelikte olan sınai mülkiyet haklarına ilişkin hukuk uyuşmazlıkları bakımından, asliye ticaret mahkemesinin değil de asliye hukuk mahkemesinin görevli olması kanaatimizce yerinde değildir. Kanun koyucunun bu tercihinin; asliye ticaret mahkemeleri ile asliye hukuk mahkemeleri arasındaki ilişkinin görev ilişkisi değil de iş bölümü ilişkisi olduğu döneme ait uygulamaların devam ettirilmesinden kaynaklandığını düşünmekteyiz.[10][11] Olması gereken hukuk bakımından; FSHHM’nin bulunmadığı yerlerde asliye ticaret mahkemesi varsa davaya asliye ticaret mahkemesi tarafından bakılmasının yerinde olacağı değerlendirilmektedir. Bununla birlikte SMK m.156 hükmü varlığını sürdürdükçe, FSHHM olmayan yerlerde, asliye ticaret mahkemesi bulunsa bile sınai haklara ilişkin hukuk uyuşmazlıkları bakımından asliye hukuk mahkemeleri görevli mahkeme olmaya devam edecektir.
HMK : 12.01.2011 tarihli ve 6100
sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu
HSK : Hâkimler ve Savcılar Kurulu
HSYK : Hâkimler ve Savcılar Yüksek
Kurulu
SMK : 22.12.2016 tarihli ve 6769
sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu
TTK : 13.01.2011 tarihli ve 6102 sayılı
Türk Ticaret Kanunu
TÜRKPATENT : Türk Patent ve Marka Kurumu
551
sayılı KHK : Mülga
24.06.1995 tarihli ve 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname
554
sayılı KHK : Mülga
24.06.1995 tarihli ve 554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname
555
sayılı KHK : Mülga
24.06.1995 tarihli ve 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname
556
sayılı KHK : Mülga
24.06.1995 tarihli ve 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname
5235
sayılı Kanun : 26.09.2004
tarihli ve 5235 sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye
Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun
[2] Yarg. 7. CD., 13.06.2002
tarihli ve E.2002/10429, K.2002/9122 sayılı, 14.07.2004 tarihli ve E.2003/9077,
K.2004/9434 sayılı kararlar. Kararlar için Bkz. http://www.kazanci.com/kho2/ibb/giris.html
(22.11.2019)
[4] HSK söz konusu kararı ile
KHK’ler dönemindeki uygulamayı devam ettirmektedir. KHK’ler döneminde başlayan
ve devam etmekte olan uygulama Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin; 02.03.2006
tarihli ve E.2005/1936, K.2006/2131 sayılı kararında da ele alınmıştır. (Karar
için Bkz. http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/11hd-2005-1936.htm
21.11.2019)
[8] SMK m.25/2 ve m.50/3
hükümlerinde markanın, coğrafi işaretin ve geleneksel ürün adının
hükümsüzlüğüne ilişkin davalarda TÜRKPATENT’in taraf gösterilmeyeceği açıkça
düzenlenmiştir. Tasarım, patent ve faydalı model haklarının hükümsüzlüğüne
ilişkin davalarda Kurum’un taraf gösterilmeyeceği açıkça düzenlenmemiş olsa da
kanaatimizce bu durum kasıtlı bir susma olarak değerlendirilemez. Zira yerleşik
yargı uygulamaları, bu haklar bakımından da hükümsüzlük davalarında
TÜRKPATENT’in taraf gösterilemeyeceği yönündedir.
[10] Asliye hukuk mahkemeleri
ile asliye ticaret mahkemeleri arasındaki ilişki; 26.06.2012 tarihli ve 6335
sayılı Türk Ticaret Kanunu İle Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve
Uygulama Şekli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un
yürürlüğe girdiği tarih olan 01.07.2012 itibariyle iş bölümü olmaktan çıkıp
görev ilişkisi hâline gelmiştir.
[11]Asliye
hukuk mahkemeleri ile asliye ticaret mahkemeleri arasındaki hukuki ilişkinin
niteliği hakkında ayrıntılı bilgi için Bkz. Hakan Pekcanıtez / Oğuz Atalay
/Muhammet Özekes, Medenî Usûl Hukuku, 14. Bası, Ankara 2013, s.191 vd.
Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi (“Genel Mahkeme”), tıbbi plaster (bant) tasarımının hukuki korumasına ilişkin uyuşmazlık hakkında T-560/18 sayılı kararını 24 Ekim 2019’da verdi. Söz konusu karar, tasarımcının tasarımı geliştirmedeki seçenek özgürlüğünün derecesi, ayırt edici nitelik ve bilgilenmiş kullanıcının kim olduğu hakkında önemli noktalar içermektedir. Davanın arka planı şu şekildedir:
13 Ağustos
2012 tarihinde Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH (“Müdahil”) 24-04 Locarno
sınıfında tıbbi plaster (bant) ürünü için Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi
(“EUIPO”) nezdinde topluluk tasarımı başvurusu yapmıştır.
Bunun üzerine Atos Medical GmbH (“Temyiz Başvurusu Sahibi”) söz konusu topluluk tasarımının hükümsüzlüğü için Nisan 2016’da 6/2002 sayılı düzenlemenin 5 ve 6. maddeleri uyarınca bu tasarımın yenilik ve ayırt edici nitelik unsurlarını taşımadığını öne sürerek 4(1)(b) maddeye aykırılık gerekçesiyle EUIPO’ya başvurmuştur.
EUIPO İptal
Birimi, bu talebi kabul ederek söz konusu topluluk tasarımının yenilik ihtiva
ettiği fakat ayırt edici niteliğinin olmadığı gerekçesiyle hükümsüzlüğüne karar
vermiştir.
Ardından Müdahil,
temyiz yoluna başvurmuştur. EUIPO Temyiz Kurulu (“Kurul”), 29 Haziran 2018
tarihinde verdiği kararla aşağıdaki gerekçelerle EUIPO İptal Birimi’nin hükümsüzlük
kararını doğru bulmamış, kararın iptaline ve hükümsüzlük talebinin reddine karar
vermiştir:
Önceki
tasarım tescilleri, uyuşmazlık konusu tasarımın ayırt edici niteliğe sahip
olmasını önleyememiştir.
Ayırt edici niteliğin
varlığı incelenirken tasarımcının tasarımı geliştirmedeki seçenek özgürlüğünün
derecesi dikkat alınmalıdır.
Tasarımcının
tasarımı geliştirmedeki seçenek özgürlüğünün derecesi, ürünün teknik
fonksiyonlarının dayattığı sınırlamalar veya ürüne uygulanacak kanuni
gereklilikler tarafından belirlenir. Söz konusu sınırlamalar bazı özelliklerin
standardizasyonu sonucunu doğurup bu özellikler de ilgili ürüne uygulanan
tasarımlar bakımından yaygın hale gelir.
Somut olayda
tasarımcının özgürlük derecesi trakeostomi sargısı/bandı bakımından sınırlıdır.
Açıklığın ve montaj yerinin dairesel şekli, ısı ve nem dönüştürücü veya konuşma
kapakçığının boyut ve şekli tarafından belirlenmiştir. Sargının/bandın boyut ve
şekli, ilgili yerin kaplanmasını sağlamalıdır ve ilgili cihazın sağlam bir
şekilde sabitlenmesi ile makul biçimde rahat kullanımını sağlamalıdır. Bu
nedenle söz konusu yuvarlak veya oval şekil, lüzumsuz yapışkan yüzeylerden
kaçınmak için aşikardır. Tasarımcının özgürlük derecesi bu nedenlerle sargıdaki
dairesel açıklığın yerleştirilmesi ve sargının spesifik şekli ile sınırlıdır.
Bilgilenmiş
kullanıcı, içtihat uyarınca, tasarımcı veya teknik uzman olmayan fakat ilgili
sektördeki çeşitli tasarımları bilen, normalde sektörde var olan söz konusu
tasarımların özellikleri hakkında belli bir bilgisi olan ve bu ürünlere olan
ilgisi sonucu bunları kullandığında yüksek dikkat gösteren kişidir.
Somut olayda bilgilenmiş kullanıcı, trakeostomi sargılarının/bantlarının özelliklerine aşina olan kişidir. Bu nedenle bu alandaki farklı tasarımların dikkate alınması gerekir. Bu bilgilenmiş kullanıcı, bu sargıların ağırlıklı olarak tıbbi amaçlara, özellikle de trakeostomanın kaplanarak tedavi cihazının bağlanmasına, hizmet ettiğini bilir. Bu anlamda tasarımcının özgürlük derecesi kısıtlıdır.
Tasarımın
ayırt ediciliğine, farkların genel izlenimi sonucu veya bilgilenmiş
kullanıcının gözünden bir ‘déjavu’ eksikliği halinde ulaşılır. Karşılaştırma
yapılırken genel izlenimi etkileyen farklılıklar hesaba katılır, etkilemeyenler
değerlendirme dışı bırakılır. Ayrıca, ürünlerin kullanım şekli de dikkate
alınır.
Somut olayda Kurul, detaylı biçimde tasarımların özelliklerini açıklamış, tek tek tasarımların ve unsurlarının ne kadar yuvarlak/oval/yan vs. durduğunu tanımlamıştır. Bu değerlendirmenin ardından tasarımlardaki genel izlenimin farklı olduğu sonucuna varmıştır. Kurul’a göre bilgilenmiş kullanıcı, özellikle de tasarımcının sınırlı özgürlük derecesini bildiğinden, şekillerdeki açık farklılıkları hemen ayırt edecektir. Yalnızca tasarımların genel olarak oval birer şekli göstermesi aynı genel izlenime yol açamaz. Bilgilenmiş kullanıcı, örneğin söz konusu sargıdaki dairesel açıklığın tayin edildiğini bildiğinden bu ortak özelliğe özel bir dikkat göstermeyecektir. Sonuç olarak, tasarımların tasarımcının özgürlüğü bulunan tüm özellikleri bakımından farklı olduğuna ve bunların da farklı bir genel izlenime yol açtığına karar verilmiştir. Dolayısıyla hükümsüzlük talebini reddetmiş ve topluluk tasarımının geçerliliğine hükmetmiştir.
Tüm bu aşamalardan sonra Temyiz Başvurusu Sahibi bu kararı beğenmeyerek söz konusu uyuşmazlığı Genel Mahkeme önüne taşımıştır. Genel Mahkeme uyuşmazlık konusu kararı gözden geçirmiş, Kurul’un yaptığı gibi tasarımları dikkatle incelemiş, sonunda da Kurul’un değerlendirmelerinin ve kararının yerinde olduğu sonucuna vararak bu kararı onamıştır. Söz konusu kararın en önemli çıktısı, mahkemenin tasarımcının tasarımı geliştirmekteki seçenek özgürlüğünün derecesi ile tasarımın ayırt edici niteliğinin yanı sıra bilgilenmiş kullanıcının kim olduğuna dair yapmış olduğu değerlendirmelerdir. Temyiz Başvurusu Sahibinin uyuşmazlığı son karar mercii olan Adalet Divanı’na taşıması halinde Divanın vereceği kararı bekliyor olacağız.
Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi (“Genel
Mahkeme”) 24.09.2019 tarih ve T-219/18 sayılı kararında kült “Roma Tatili”
filminin yardımcı oyuncusu ve İtalyan yaşam stili ikonu Vespa motorlarının
üreticisi Piaggio & C. SpA’in (“Piaggio”), Zhejiang Zhongneng Industry
Group Co. Ltd.’e (“Zheijang”) ait topluluk tasarımının hükümsüz kılınması
yönündeki talebini reddederek tabiri caizse alternatif bir “Roma Tatili”ne
yeşil ışık yaktı.
Müdahil Zhejiang Zhongneng Industry Group Co. Ltd., 19
Kasım 2010 tarihinde Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’ne (“EUIPO”) aşağıda
görsel anlatımına yer verilen “motosiklet” için topluluk tasarım başvurusunda
bulunmuş ve başvuru 23 Kasım 2010 tarihinde ilgili bültende yayınlandıktan
sonra tescil edilmiştir.
Zheijang’a ait topluluk tasarım tesciline ilişkin görsel anlatımlar
Piaggio ise 06 Kasım 2014 tarihinde tescile konu
tasarımın 6/2002 sayılı Tüzük md. 25/f.1 (b) bendi atfıyla aynı Tüzük md. 5 ve
6 uyarınca yeni ve ayırt edici olmadığı gerekçesiyle EUIPO tarafından hükümsüz
kılınmasını talep etmiştir. Piaggio bu talebine gerekçe olarak daha önce ilk
olarak 2005 yılında kamuya arz edilen ve piyasada “Vespa LX” ismi ile bilinen
önceki tarihli tasarımını göstermiştir.
Piaggio’ya ait “Vespa LX” model motosikletlere ilişkin görseller
Piaggio’ya göre hükümsüzlük talebine konu tasarım
kendilerine ait önceki tarihli tasarım ile aynı olup genel anlamda yenilik ve
ayırt ediciliği bertaraf eden düzeyde önceki tarihli tasarıma benzer bir
izlenim bırakmaktadır ve en başta bu nedenle hükümsüz kılınması gerekmektedir.
Piaggio yukarıdaki talebinin yanı sıra “Vespa LX”
modelinin 2005 yılından bu yana İtalya’da tescilsiz üç boyutlu marka olarak
korunduğunu da öne sürmüş ve bu kapsamda 1945-1946 yıllarından günümüze
kullanım yoluyla yüksek ayırt edicilik kazandığını ifade etmiş; söz konusu markanın
tanınmış olduğunu ve ilgili tüketici kitlesi nezdinde hükümsüzlüğe konu tasarım
tescili ile karıştırılma ihtimali bulunduğunu da eklemiştir.
Üçüncü ve son olarak, Piaggio 6/2002 sayılı Tüzük’ün md.
25/f.1, (f) bendini dayanak göstermek suretiyle İtalyan ve Fransız hukukundan
doğan eser sahipliği haklarını öne sürerek tasarımın telif haklarını da ihlal
ettiği iddiasında bulunmuştur.
23 Haziran 2015 tarihli kararında EUIPO İptal Birimi,
ilgili tasarımın yeni olduğu şeklinde bir değerlendirme yapmakla birlikte ayırt
edici nitelikten yoksun olduğu yönünde hüküm kurmuş ve diğer hükümleri
incelemeye geçmeden tasarımın hükümsüzlüğüne karar vermiştir.
27 Temmuz 2015 tarihinde temyiz yoluna başvuran müdahil
Zheijang’ın talebi EUIPO Üçüncü Temyiz Kurulu (“Temyiz Kurulu”) tarafından 19
Ocak 2018 tarihinde kabul edilmiş ve bu vesileyle Piaggio’nun hükümsüzlük
talebi reddedilmiştir. Temyiz Kurulu hükümsüzlüğün reddine gerekçe olarak olaya
konu tasarımlar arasındaki farklılıkları ve bilgilenmiş kullanıcı nezdinde
tasarımlar arasındaki genel izlenim bakımından belirgin benzerlik bulunmamasını
göstermiştir. Marka hakkı ihlali iddiaları ise, Temyiz Kurulu’nca söz konusu
marka ile hükümsüzlük talebine konu tasarım arasındaki açık stil farklılıkları
bulunması ve ilgili tüketici kitlesinin dikkatinin yüksek olması nedeniyle reddedilmiştir.
Telif Hukuku bakımından yapılan değerlendirmede de estetik algı ve bırakılan
izlenimin farklı olduğundan hareketle ihlal gerçekleşmediği sonucuna
varılmıştır.
Piaggio söz konusu Temyiz Kurulu kararına karşı üst yargı
yoluna başvurarak uyuşmazlığı Genel Mahkeme önüne taşımış ve Genel Mahkeme de
24 Eylül 2019 tarihli kararıyla Temyiz Kurulu kararını onayarak Piaggio’nun
yeniden inceleme talebini reddetmiştir.
24 Eylül 2019 tarihinde Genel Mahkeme, Piaggio’nun gerekçelerini dikkate alarak konuyu üç ana başlık altında toplamış ve bu doğrultuda değerlendirmelerine yer vermiştir.
I- Hükümsüzlük Talebine Konu Tasarımın Ayırt Edici Niteliğine İlişkin Açıklamalar
Piaggio, öncelikle, Temyiz Kurulu’nun tasarımlar arasında
ayniyet bulunmadığını ve tasarımlar arasındaki farklılığın “küçük ayrıntılar”da
olmadığını hatalı bir şekilde tespit ettiğini ve 6/2002 sayılı Tüzük md. 6 yani
ayırt edici nitelik bakımından hatalı bir yorum yaptığını öne sürmüştür.
Genel Mahkeme bu kapsamda bir tasarımın ancak dünyanın
herhangi bir yerinde kamuya sunulmamış olması ve tasarımların sadece küçük
ayrıntılarda farklılık göstermemesi halinde yeni kabul edileceğini hatırlatarak
Piaggio’nun Temyiz Kurulu kararına Zheijang’a ait motosiklet tasarımının
“yeniliği” bakımından tam olarak itiraz etmediğini tespit etmiştir.
Genel Mahkeme, ayırt edici niteliğin tespitinde bir tasarımın
bilgilenmiş kullanıcı üzerinde yarattığı genel izlenim ile herhangi bir
tasarımın böyle bir kullanıcıda yarattığı genel izlenim arasında belirgin bir
farklılığın tespit edilmesi gerektiğinin önemini vurgulamış ve bir tasarımın
ayırt edici niteliği değerlendirilirken tasarımcının tasarımı geliştirmede sahip
olduğu tasarım özgürlüğünün de dikkate alınması gerektiğini belirtmiştir.
Tüm bu bilgiler ışığında yapılan ayırt edici nitelik
incelemesinde Genel Mahkeme Temyiz Kurulu’nun tasarımın tescil edildiği Lokarno
sınıfını da dikkate alarak belirlediği ilgili bilgilenmiş kullanıcının seyahat
için yer değiştiren ve ticarette farklı model motosikletlerin bulunduğunu ve bu
ürünlerin parçalarını bir miktar bilen “motosiklet kullanıcıları” olarak kabul
edilmesini doğru bulmuş ve zaten Piaggio’nun da buna itirazı olmadığını
belirtmiştir. Tasarımcının özgürlük ölçüsü kapsamında yapılan incelemede ise Temyiz
Kurulu’nun bunun özünde aracın tipi ve fonksiyonuna bağlı olduğu yönündeki
tespitine katılmıştır. Zira motosikletler için önemli olan sürücünün konforu
olarak kabul edilmeli ve buna göre de yaratım özgürlüğü konfor ve kullanım için
parçaların tasarlanmasında aranmalıdır.
Önemle vurgulamak gerekir ki Genel Mahkeme’nin
içtihatları uyarınca ayırt edici nitelik hakkında karar verilirken bilgilenmiş
kullanıcı bakımından genel izlenim itibarıyla önceki tasarımın “déjà vu”
etkisini doğurup doğurmadığı yani yeni tasarımın eskisi ile kıyaslanınca “zaten
görülmüş” olup olmadığı belirlenmelidir. Tam da bu kapsamda karara konu olaydaki
tasarımlar, Zheijang’a ait yeni tasarım ile Piaggio’nun öne sürdüğü önceki
tarihli “Vespa LX” tasarımı, arasında Genel Mahkeme tarafından bir
karşılaştırma yapılmıştır. Buna göre hükümsüzlük talebine konu tasarım özünde
daha dörtgensel bir yapı barındırırken önceki tarihli tasarım daha kavisli bir
yapıyı haizdir. Dolayısıyla motosikletin tasarımı ve estetiğine özel bir önem
ve özen gösterecek olan bilgilenmiş kullanıcı nezdinde bütünüyle farklı bir
izlenim oluşacaktır. Genel Mahkeme’ye göre her ne kadar Piaggio ilgili
tasarımda “Vespa LX”i diğerlerinden ayırt eden pek çok karakteristik özelliğin
benzer şekilde önceki tasarımda da yer aldığını öne sürse de bunun bilgilenmiş
kullanıcı gözünde de böyle olduğunu açıklayamamıştır.
Öte yandan, Piaggio her ne kadar 1945-1946 yıllarına dek
uzanan farklı Vespa tasarımlarını da benzer niteliklerin bulunduğu gerekçesiyle
Zheijang’ın tasarımıyla kıyas etse ve söz gelimi sunulan Vespa modellerinden
“Vespa S” gerçekten de benzer şekilde kare farlar ve dörtgensel özellikler
taşısa da temelde gerekçe gösterilen “Vespa LX”
olduğundan farklı tasarımların Zheijang tasarımı ile karşılaştırılması
hükümsüzlük talebi bakımından etkisiz bulunmuştur.
Sonuç itibarıyla, Piaggio tasarımı ile Zheijang tasarımı bir bütün olarak değerlendirildiğinde genel izlenimlerin farklı olduğu ve bu farklılıkların bilgilenmiş kullanıcının dikkatinden kaçmayacağı anlaşılacağından Zheijang tasarımının ayırt edici niteliği haiz olduğuna karar verilmiştir.
II-Tasarımın Önceki Tarihli Ayırt Edici İşaret Karşısındaki Durumuna İlişkin Açıklamalar
6/2002 sayılı Tüzük md 25/f.1, (e) bendi uyarınca sonraki
bir tasarımda ayırt edici bir işaretin kullanılması ve bu işaret ile ilgili AB
hukukunun ya da Üye Devlet hukukunun işaretin hak sahibine bu kullanımı yasaklama
hakkını vermesi halinde de tasarımın hükümsüz kılınması mümkün kılınmıştır.
Piaggio tarafından yukarıdaki hükme atıfla hükümsüzlük
talebine 2005 tarihinden bu yana İtalya’da kullanılan ve Temyiz Kurulu kararı
tarihine kadar tescil edilmemiş olan önceki tarihli üç boyutlu bir marka dayanak
gösterilmiştir. Her ne kadar söz konusu marka tescilli olmasa da İtalyan Sınai
Mülkiyet Kanunu (Codice della proprietà industriale) md. 2 uyarınca sınai
mülkiyet haklarının ilgili kanun tarafından öngörülen şekillerde, diğer bir
ifadeyle tescilli olmayan bir işaretin tescilli bir marka gibi yenilik ve
orijinallik unsurlarını taşıması halinde korunması mümkün kılınmıştır. Piaggio
iddialarını desteklemek üzere Vespa’nın ilgili tüketici kitlesi nezdinde ünlü
bir marka konumunda olduğunu da öne sürmüş ve bu kapsamda pek çok delil
sunmuştur.
Temyize konu kararı inceleyen Genel Mahkeme ilk olarak
ilgili tüketici kitlesinin bakımından bir inceleme yapmış ve motosikletler
hakkında makul düzeyde bilgili ortalama nitelikteki tüketici olduğunu tespit
etmiştir. Genel Mahkeme ayrıca ilgili tüketici kitlesinin ilgili ürünler
bakımından dikkat seviyesinin de değerlendirmede temel alınması gerektiğine
parmak basmıştır. Bu doğrultuda Genel Mahkeme ilgili ortalama tüketici
kitlesinin dikkat seviyesinin yüksek olduğunu; zira motosikletlerin nispeten
uzun ömürlü ve pahalı ürünler olduğunu belirtmiştir.
Bu verilerden hareketle ilgili tüketici nezdinde karıştırılma ihtimali doğup doğmadığını inceleyen Genel Mahkeme Temyiz Kurulu kararını yerinde bulmuştur. Genel Mahkeme’ye göre önceki tarihli marka ile talebe konu tasarım arasında görsel ve şekilsel farklılıklar bulunmaktadır. Nitekim Piaggio’nun da bu farklılıkların kendisine ait markanın ayırt edici özellikleri olduğunu ifade ettiğine dikkat çekilmiştir. Bu doğrultuda ilgili tüketicinin dikkat seviyesinin yüksek ve estetik algısının seçimlerinde daha etkili olduğu da hatırlatılarak marka ve tasarım arasında karıştırılma ihtimali bulunmadığı sonucuna varılmıştır.
III- Telif Hakkı İddiasına İlişkin Açıklamalar
Piaggio 6/2002 sayılı Tüzük’ün md. 25/f.1, (f) bendi
uyarınca “Vespa Formu” ve bizatihi “Vespa”nın “Vespa” motosikletlerinin
artistik ve yaratıcı çekirdeğini oluşturduğunu ifade etmiş ve 1945 yılına dek
uzanan yaratıcılığın eser olarak Fransa ve İtalya’da korunduğunu ileri
sürmüştür. Bu iddialarını desteklemek üzere Piaggio Fransa ve İtalya’da aynı
kapsamda aldığı kararları EUIPO’nun değerlendirmelerine sunmuş ancak tüm
bunlara rağmen Temyiz Kurulu telif hakkı ihlali iddiasını reddetmiştir.
Genel Mahkeme ise yapmış olduğu incelemede klasik
Vespa’nın genel görünüm ve özellikleri itibarıyla artistik nüvesini oluşturan
ve kavisli, vitage, feminen karakterli “Vespa LX”in bu özellikleri
barındırmaması sebebiyle Zheijang tasarımı tarafından izinsiz kullanılmadığına
kanaat getirmiştir.
Sonuç itibarıyla Genel Mahkeme Piaggio’nun talebini reddetmiş ve Temyiz Kurulu kararını onamıştır. Genel Mahkeme kararına karşı iki ay içerisinde bir üst merci olarak Avrupa Birliği Adalet Divanı’na (“ABAD”) başvuru mümkün olup Genel Mahkeme kararı henüz kesinleşmemiştir.
Avrupa
Birliği Adalet Divanı (ABAD), Portekiz Yüksek Mahkemesi’nden
gelen soru üzerine çok beklenen Cofemel (C-683/17) kararını verdi. ABAD
verdiği karar ile, kümülatif koruma ilkesine tekrar vurgu yapmış ve Avrupa
Birliği’nde yeknesak uygulamanın önemini ortaya koyarak InfoSoc Direktifi
olarak da bilinen 2001/29/EC sayılı Direktife göre telif koruması şartlarını
taşıyan tasarımların aynı zamanda telif korumasından da bütün Avrupa Birliği
üye ülkelerinde korunacağını ortaya koymuştur. Karar metninin tamamına http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=217668&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=698043
linkinden ulaşabilirsiniz.
Mahkeme daha
önce vermiş olduğu kararlar (örn;
C-168/09, C-5/11) ile aynı çizgide olan bu kararını açıklarken AB Temel
Haklar Anlaşması’nda fikri mülkiyet hakkının temel bir hak olarak
düzenlenmesine de vurgu yapmış ve telif koruması şartlarını taşıyan her şeyin
bu korumadan yararlanmasının önlenemeyeceğine işaret etmiştir.
G-STAR,
Cofemel’e Karşı
Dünyada
yaygın olarak da bilindiği üzere G-Star giyecek sektöründe faaliyet göstermekte
ve bu ürünlerini de G-STAR, G-STAR RAW, G-STAR DENIM RAW, GS-RAW, G-RAW ve RAW
markaları altında satışa sunmaktadır. Bu markalar altında aynı zamanda ARC
isimli kot modelini ve ROWDY isimli kazak (sweatshirt)
modelini de satışa sunmaktadır.
Cofemel ise
yine giyecek sektöründe TIFFOSI markası altında faaliyet gösteren bir
şirkettir.
G-STAR,
Cofemel’in 30 Ağustos 2013 tarihinde ARC ve ROWDY isimli modelleri ile aynı
çizgide ürünler ürettiğini ve bu fiillerin ürünler üzerindeki telif korumasını
ihlal ettiğini Portekiz mahkemelerinde dava etmiş ve zararlarının tazminini
talep etmiştir.
Cofemel ise
davacının bu iddialarına karşılık bu modellerin ‘eser’ olarak
tanımlanamayacağını ve bu nedenle de telif korumasından yararlanamayacağı
cevabını vermiştir.
Portekiz
mahkemeleri davayı kabul etmiş ve Cofemel’i tazminata mahkum etmişlerdir. Buna
karşılık, Portekiz Yüksek Mahkemesi, InfoSoc Direktifi’nin ülke mevzuatından
öncelikli olarak uygulanıp uygulanmayacağı ve bu doğrultuda bu tasarımların
telif korumasından yararlanabilip yararlanamayacakları konusunda ABAD’a
danışmayı uygun görmüştür.
Burada Portekiz Yüksek Mahkemesi ABAD’a iki soru yöneltmiştir ve sorular şu şekildedir:
Mahkeme InfoSoc Direktifi’nin 2 (a) maddesi çerçevesinde, ulusal mevzuatta yer alan; uygulamalı sanat eserlerini, endüstriyel tasarımları ve sanat eserlerinin telif olarak korunabilmesi için kullanım amaçlarına ek olarak estetik açıdan çarpıcı görsel etki yaratması şartının orijinalite şartı ile eşdeğer olduğu şeklinde yorumlanabilir mi? Başka bir deyişle üye ülkeler tasarımların telif olarak korunabilmesi için orijinalite şartının dışında başka bir şart getirebilirler mi?
Mahkeme InfoSoc Direktifi’nin 2 (a) maddesi çerçevesinde, ulusal mevzuatta yer alan; uygulamalı sanat eserleri ve endüstriyel tasarımlar da, sanatsal karakterleri sıkı bir değerlendirmeden geçtikten sonra telif ile korunan sanat eserleri gibi sanatsal yaratım veya sanat eseri olarak sınıflandırmayı hak ediyor mu?
ABAD bu iki
sorudan yalnızca ilkine cevap vermeyi uygun bulmuş ve ilk soruya verilen
cevaptan sonra ikinci soruya cevap verilmesinin gereksiz olduğunu belirtmiştir.
ABAD birinci
soruya vermiş olduğu cevapta, AB hukukunun ve böylece InfoSoc Direktifi’nin 2
(a) maddesinin ulusal düzenlemeyi önleyici bir şekilde yorumlanması gerektiğini
ifade etmiştir.
Kararda
telif korumasının tüm üye ülkelerde ve AB kurumlarında yeknesak bir şekilde
uygulanmasının önemi ve gerekliliğinden bahsedilmiş ve bir nesneye/ yaratıma
telif koruması sağlanabilmesi için iki şartın birlikte aranacağını öngörmüştür.
Bu iki şart şu şekildedir:
Özgür
yaratıcı kararlar ile sahibinin hususiyetini içermesi (orijinal olması).
Eser
olarak nitelendirilmesi için gerekli şartları taşıması; eser olması.
Cofemel
davasında, Portekiz ulusal hukukunda telif korumasından yararlanabilecek
yaratımlar arasında tasarımlar da sayılmış olduğundan ikinci şart için olumsuz
bir durum yoktur. Bununla birlikte, sahibinin hususiyetini içermesi koşulu ile
sağlanan orijinalite koşulu, çeşitli üye ülkelerde farklı koşullar ile
düzenlenmiş ve buna ilişkin farklı davalar yine ABAD’ın önüne gelmiştir (örn; C-168/09, C-5/11). ABAD bu davada
da aynı görüşünü sürdürmüş ve AB mevzuatı ve direktifler ile düzenlenen
koşulların ulusal mevzuattan öncelikli olarak uygulanarak yeknesak bir
uygulamanın sağlanması gerekliliğini vurgulamıştır.
ABAD ilk
soruya olumlu yanıt vermiş ve bir tasarımın çarpıcı görsel etki yaratmasının,
telif koruması sağlanması için gerekli olan orijinalite (sahibinin hususiyetini taşıması gerekliliği) koşulunu tek başına
sağlamadığına hükmetmiştir. Bununla birlikte, çarpıcı görsel etkinin
orijinalite koşulunu sağlamaya yönelik bir delil olabileceğini de belirtmiştir.
Böylelikle
ABAD Cofemel kararında özet olarak; tasarımların kümülatif koruma ilkesi
kapsamında aynı zamanda telif olarak da korunabileceğine ve tasarımların telif
olarak korunması için yukarıda belirtilen iki şartı (orijinal olması ve eser olması) yerine getirmesi ve bu şartlardan
farklı şartlar getirilmemesi gerektiğine hükmetmiştir.
Tasarım sevenler ve özellikle İskandinav tasarımlarına meftun olanlar için POUL HENNINGSEN ismi efsaneler arasındadır. 1894-1967 yılları arasında yaşamış, Danimarka’nın milli ikonlarından biri olan Henningsen’in tasarımları bugün de güncelliğini koruyan ve çağının çok ötesinde işlerdir. Henningsen binalar yanında Kopenhag’ın ünlü Tivoli bahçelerinin bir kısmını ve bazı tiyatroların dekorlarını tasarlamakla beraber, global ölçekte adını hafızalara asıl kazıyan lamba tasarımlarıdır. (Kuzey ülkelerinden lamba üzerine çalışan bu kadar çok sayıda ünlü tasarımcı çıkması ayrı bir yazının konusu olmayı hak ediyor aslında. Bu muhtemelen bir tesadüf değil, bilakis Kuzey’in ışık ile olan meselesinin yarattığı bir dinamik olabilir. )
“Bir
odanın doğru aydınlatılması için para gerekmez, sezgi ve kavrayış lazımdır”.
Henningsen’i lamba
tasarlamaya iten şey o vakitlerde (1920’ler) alışkanlığı olduğu üzere yaptığı tren yolculuklarından birinde
görüp düşündükleridir. Trende giderken gördüğü evlere bakarak der ki;
“Akşam vakti trende giden birisi birinci kattaki evlere baktığında onların
ne kadar kasvetli olduğunu görüp sarsılabilir. Mobilyalar, stil halılar vs
evdeki her şey aslında ışıklandırmanın yanında tali unsurlardır. Bir odanın
doğru aydınlatılması için para gerekmez, sezgi ve kavrayış lazımdır”
Henningsen’in lamba tasarımlarından özellikle üç tanesi dünya çapında
meşhurdur ve bunlar bugün de halen ciddi satış rakamlarına ulaşmaktadır.
Yaratılış zamanlarına göre, görece olarak, “eski tarihli” ama zevk-kullanım pratiği
ve estetik açısından “yepyeni” olan bu tasarımlar PH5, Artichoke (enginar) ve Snowball
(kartopu) diye adlandırılır.
“Lamba yahu altı üstü, nedir ki yani” demeyin lütfen, bu lambalar Danimarka kültürünün bir parçası ve Henningsen’in tasarımları birer modern klasik aslında.
Henningsen’in lambalarını ilginç ve arzulanır kılan tek şey tasarımların cezbedici ve ilginç hatları değil, esasen bunların ışığı geçirme/ışıkla oynama ve daha doğrusu ışığı ehlileştirme halleri. Henningsen hayatı boyunca ışığın doğrudan yüzeye düşmemesi gerektiği fikrine sahip olmuş ve buna göre tasarımlar yapmış birisi. Zaten 1925 yılında Paris’teki Dünya Tasarım Fuarı’nda ödül alan lambaları da bu düşünüşle katlı tasarlanmış işlerden oluşuyor. Paris’ten döndükten sonra Henningsen Louis Poulsen şirketiyle bir anlaşma imzalıyor, bu anlaşma çerçevesinde de PH5 adı verilen lambaları 1958 yılında yaratıyor. Yaratıldığı 1958 yılından bugüne kadar PH5 lambalar hep aynı şirket tarafında üretilip pazarlanıyor; Louis Poulsen. Ne acayip değil mi Henningsen ile Louis Poulsen arasındaki anlaşma yapılalı tam 61 yıl olmuş ve sistem aynen ilk günkü gibi yürüyor! Bu lambalara neden PH5 dendiğini sanırım tahmin ettiniz; PH tasarımcının ad ve soyadının ilk harflerinden geliyor, 5 rakamı ise lambadaki en geniş parçanın çapının 50 cm olmasını ifade ediyor. En büyük parçanın çapına göre PH3 vs diye adlandırılan değişik büyüklüklerde olanları da mevcut.
PH5 lambaların sadece
sarkıt şeklinde olanları yok, ayaklı olanları var, çalışma masası lambası formunda
olanları var,duvar lambası şeklinde olanı var vs .
Yukarıda yazının girişindeki resimde yer alan değişik renklerdeki modeller PH5’in yaratılmasının 60. yılı şerefine piyasaya sürülen yeni renk skalasındaki ürünlerden bazılarını gösteriyor.
Bu kadar başarı cezasız
kalmıyor elbette(!), Henningsen’in
lambaları dünyanın en çok taklit edilen
tasarımları arasında. İşte bugünkü
yazının konusu olan Japonya kararları da bu taklitlerin son örneklerinden birine
ilişkin.
İHTİLAF
Louis Poulsen A/S (LP) şirketi “PH5” lambaları Japonya
pazarında 40 yıldır satıyor ve lamba 3 boyutlu marka olarak Japon Patent Ofisi
nezdinde 2016 yılından beri 11.sınıfta aşağıdaki şekilde tescilli.
Taklit
Ürünler
Davalı “R&M
Japan” şirketi ise aşağıda fotoğraflarını göreceğiniz taklit PH5 lambaları
Japonya’ya ithal edip satıyor.
Davalı taraf,
davacının PH5 lambalar üzerindeki tasarım hakkının sona ermesi sebebiyle
tasarımın harcı alem hale geldiğini söylüyor, ayrıca davacının kendisinin
yaptığı satışlardan herhangi bir zarara uğramadığını iddia ediyor çünkü
tüketicilere açık biçimde davalının sattığı lambaların harcı alem hale gelmiş
tasarımlar olduğu veya replika olduğunun bildirildiğini söylüyor. Bunun yanında
davalı kendisinin sattığı PH5 lambalarla davacının ürünleri arasında çok ciddi
bir fiyat farkı bulunmasından dolayı da davacının kendisi yüzünden zarara
uğraması ihtimali bulunmadığını belirtiyor.
Tokyo Bölge
Mahkemesi Kararı
Mahkeme
davacı LP lehine verdiği kararda şunları söylüyor kısaca
Davalının eylemleri açıkça davacının
3 boyutlu marka tesciline tecavüzdür.
PH5 lambaların görünümünün 3 boyutlu
marka olarak tescil edildiği göz önüne alınırsa davacının tasarım hakkının sona
ermiş olmasının bir ehemmiyeti yoktur.
Her ne kadar tecavüz teşkil eden
lambalar satılırken bunların replika olduğu belirtiliyorsa ve dahi bu malların
fiyatı orijinal lambalara göre daha düşükse de şu açıktır ki bu taklit lambalar
davacının orijinal lambalarıyla rekabet
etmektedir.
Neticeten Mahkeme ortada bir marka tecavüzü bulunduğuna hükmedip davalıyı 4.4 milyon Japon Yeni tazminata mahkum ediyor.
AYNI TARAFLAR ARASINDA BİR DİĞER İHTİLAF
Aslında yukarıda bahsettiğim ihtilafın bir başka yönü de var, şöyle ki; R&M Japanşirketi 2013 yılında 35. sınıfta aydınlatma aparatlarının toptan ve perakende satışı hizmetleri için aşağıdaki şekilde bir marka başvurusu yapıyor
Marka JPO
tarafından 2014 yılında tescil ediliyor. Tescilden 3 yıl geçtikten sonra 2017 yılında LP şirketi JPO nezdinde hükümsüzlük talebinde
bulunuyor ve diyor ki, bu tescil benim
Henningsen tarafından tasarlanmış meşhur PH5 lamba için mevcut 3 boyutlu marka
tescilimi ihlal ediyor ve kesinlikle kötü niyetle bize zarar vermek amacıyla
yapılmış bir tescil.
Dosyaya LP şirketi
tarafından sunulan delillere göre PH5 lambalar Japonya’da 1976 yılından beri
satılıyor. PH5 lambalardan LP şirketi tarafından bugüne kadar global bazda
500.000 adet üretilip satılmış. Dosyaya Japonya’nın Danimarka Büyükelçisi
tarafından hazırlanıp imzalanmış bir mektup da sunulmuş ki burada lambanın ve LP
şirketinin ne kadar meşhur olduğuna vurgu yapılıyor (dedim ama size bu lambalar milli mesele Danimarka’da diye) . Ayrıca
dosyada LP’nin 3 boyutlu markasının tescili sırasında ciddi kullanım yoluyla
işaretin ayırt edicilik ve kaynak gösterme fonksiyonu kazandığına karar
verilmiş olduğuna da vurgu yapılıyor.
JPO, LP
lehine yani R&M Japan şirketinin tescilinin hükümsüzlüğüne karar veriyor.
JPO kararında özellikle aşağıdaki hususlara işaret ediyor;
PH5
lambanın 3 boyutlu şekli hükümsüzlük talebine konu marka tescilinden evvel yani
LP’nin 1976 yılından bu yana Japonya’da yaptığı kesintisiz pazarlama
faaliyetleri neticesinde ilgili tüketiciler nezdinde LP’yi işaret eden meşhur bir işaret haline
gelmiştir.
Taraf markaları karşılaştırıldığında hükümsüzlüğü istenen
tescilin PH5 lambaya benzerliği tartışmasızdır. Hükümsüzlüğü istenen markada
ilgili tüketiciler ve bu alanda ticaretin içinde bulunanlar tarafından pendant
lamba şeklinin konu markada öne çıkan/algılanan baskın unsur olacağı açıktır.
Hükümsüzlüğü
istenen markanın sahibinin mallarını satarken “PH5 lambanın reprodüksiyonu” şeklinde pazarlama
faaliyetinde bulunması göstermektedir ki kendisi de taraflar arasında bir
ihtilaf doğabileceğini öngörmektedir ve karşı tarafın işine zarar verebilecek
bir eylem gerçekleştirdiğinin farkındadır.
Dolaysıyla hükümsüzlüğü istenen markanın sahibi LP’ye ait meşhur PH5 lambanın şeklini içeren bir tescil alarak kötüniyetli şekilde karşı tarafın markasından haksız kazanç elde etme veya ona zarar verme kastıyla hareket etmiştir.
8 Mart 2018 tarihinde Avrupa
Birliği Adalet Divanı (ABAD), bir ürünün görünüm özelliklerinin yalnızca teknik
işlevden kaynaklanıp kaynaklanmadığının nasıl belirlenmesi gerektiği
konusundaki görüşünü açıklayan önemli bir karar verdi.
Taraflardan Doceram GMBH teknik seramik bileşenleri üreten ve üç farklı
geometrik şekle sahip kaynak merkezleme pimleri için topluluk tasarım
tescilleri olan bir Alman şirketidir. Diğer taraf Ceramtec GMBH de Doceram’in
tasarım tescilleri ile korunanlarla aynı türde merkezleme pimleri üreten yine bir
başka Alman şirketidir. Ceramtec, Doceram’in kendisine Düsseldorf ilk derece mahkemesi
nezdinde tasarım tecavüzü davası açması üzerine, karşı argüman olarak Doceram’in
topluluk tasarım tescillerinin geçersiz olduğunu ileri sürmüştür.
Bunun üzerine Mahkeme, geçersiz olduğu iddia edilen tasarımların görünüm
özelliklerinin yalnızca tasarımın teknik işlevinden ileri geldiğini ve bu
yüzden de tasarım korumasına tabi olmadığını dolayısıyla Doceram’in topluluk
tasarım tescillerinin 6/2002 sayılı
Topluluk Tasarımlarına İlişkin Tüzüğün(CDR) 8(1)’inci maddesi kapsamında geçersiz
olduğuna hükmetmiştir. (6/2002
sayılı Topluluk Tasarımlarına İlişkin Tüzüğün (CDR) 8(1)’inci maddesine göre,
ürünün “yalnızca teknik işlevinin zorunlu kıldığı” görünüm özelliklerine
tasarım koruması sağlanmaz.)
Doceram bu karara temyiz başvurusunda bulunmuş ve temyiz mahkemesi 6/2002 sayılı Topluluk Tasarımlarına İlişkin Tüzüğün
(CDR) 8(1)’inci maddesinin nasıl yorumlanması gerektiğine ilişkin iki farklı
yaklaşım olduğunu ve maddenin yorumlanmasının davanın sonucu açısından
belirleyici olduğunu göz önünde bulundurarak “yorum kararı” (preliminary ruling)
için ABAD’a başvurmaya karar vermiştir.
Peki bu iki yaklaşım nedir?
“Formların çeşitliliği” (multiplicity of forms) yaklaşımına göre eğer aynı
işlevi ifa eden alternatif bir tasarım mevcutsa, söz konusu tasarımın yalnızca
ürünün teknik işlevinden kaynakladığı sonucuna varılamaz.
“Estetik kaygının yokluğu” (no-aesthetic-consideration) yaklaşımına göre ise
sorulması gereken soru şudur; ürünün tasarımı oluşturulurken sadece teknik sebepler
mi göz önünde bulundurulmuştur. Diğer bir anlatımla, tasarımı oluştururken aynı
zamanda estetik kaygılar da göz önünde bulundurulmuş mudur sorusunun cevabı
aranmalıdır. Eğer bulundurulmuşsa, söz konusu tasarımın yalnızca ürünün teknik
işlevinden kaynakladığı sonucuna varılamaz.
Bunlar doğrultusunda ABAD’a aşağıda belirtilen sorular yöneltilmiştir:
1. 6/2002 sayılı Tüzüğün 8(1)’inci maddesi kapsamında koruma dışı kalan bir
ürünün görünüm özellikleri, yalnızca ürünün teknik işlevinden mi kaynaklanıyor,
aynı zamanda tasarım etkisinin ürünün görünümünde hiçbir önemi yok mu, yoksa teknik
işlev tasarımı belirleyen tek etken midir?
2. Eğer mahkemenin ilk soruya yanıtı olumlu ise; bir ürünün münferit görünüm özelliklerinin, yalnızca ürünün işlevi göz önünde bulundurularak seçilip seçilmediği hangi bakış açısından değerlendirilmelidir? “Objektif bir gözlemci” mi gerekir ve ,eğer öyleyse, böyle bir gözlemci nasıl tanımlanacaktır?
ABAD 8 Mart 2018 tarihinde C-395/16 numaralı
kararında aşağıdaki cevapları vermiştir:
Birinci soruya istinaden ABAD, hukuk sözcüsünün görüşüne paralel şekilde ürünün
görünüm özelliklerinin yalnızca teknik işleviyle belirlenip belirlenmediğini
tespit etmek için, teknik işlevin o özellikleri belirleyen tek etken olduğunun tespit edilmesi gerektiğini ve alternatif
tasarımların mevcudiyetinin bu açıdan belirleyici olmadığını belirterek 8(1)
maddesindeki “yalnızca” kelimesinin
yorumuna ilişkin yıllardır süregelen tartışmayı sonlandırmıştır.
Yani aslında üzerinde durulması gereken husus,
tasarımcı konu tasarımı yaratırken, yalnızca ürünün teknik işlevini mi göz
önünde bulundurmuştur yoksa tasarımın nasıl görüneceği hususunu da dikkate
almış mıdır.
Yine hukuk sözcüsünün görüşüne paralel olarak
ABAD; “Formların çeşitliliği” görüşünün
kabulü durumunda, bir ürünün yalnızca teknik işlevden kaynaklanan görünümlerinin
farklı formlarda bir başvuru sahibi tarafından tasarım tesciline konu
edilebileceğini; bu durumda tasarım tescilinin şartlarını karşılamadığı halde
patent tescilinin sağladığı korumaya eşit bir koruma sağlayacağını ve bunun
diğer rakip şirketler tarafından adil olmayan sonuçlara yol açacağını
belirtmiştir.
İkinci soruya cevaben ABAD her münferit davada ilgili tümobjektif
koşulların dikkate alınması gerektiğini,
yanideğerlendirmenin, ilgili tasarımın
görünüm özelliklerini belirleyen sebepleri gösteren nesnel koşullar, ürünün kullanımıyla
ya da aynı teknik işlevi yerine getiren alternatif tasarımların varlığıyla
ilgili bilgiler ışığında yapılması gerektiğini belirtmektedir. Ancak bu
koşulların veya alternatif tasarımların varlığına ilişkin verilerin veya
bilgilerin güvenilir kanıtlarla desteklenmesi şarttır. Dolayısıyla ABAD,
değerlendirmenin “objektif bir gözlemci”nin algısına dayalı olarak yapılmasının
gerekli olmadığını belirtmektedir.
Anılan kararında “estetik kaygının yokluğu” yaklaşımını benimseyen ABAD, alternatif tasarımların varlığının otomatikman bir ürünün görünüm özelliklerinin yalnızca teknik işlevden kaynaklanmadığı anlamına gelmeyeceğini söylemektedir. Bununla beraber ABAD bir ürünün görünüm özelliklerinin, yalnızca ürünün teknik işlevi göz önünde bulundurularak seçilip seçilmediği konusundaki değerlendirilmede alternatif tasarımların varlığının dikkate alınacak objektif koşullar arasında yer alabileceğini ifade etmiştir.
Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) 5 Temmuz 2018 tarihli C-217/17 sayılı kararıyla, Jagermeister’ın shot bardakları için yaptığı iki topluluk tasarım başvurusunun EUIPO tarafından reddedilmesi kararına ilişkin temyiz başvurusunu reddetti.
İhtilafın Kronolojisi :
1- 17 Nisan 2015 tarihinde Mast-Jagermeister SE şirketi, Locarno Sınıflandırmasına göre 7. sınıfa dahil “shot bardakları” tasarımı için iki topluluk tasarım tescili başvurusunda bulundu. (Tasarımların görselleri gizli olduğundan, bu görsellerin EUIPO veritabanında ve ABAD kararı dahil ihtilafa dair kararlarda görülmesi mümkün değildir. Dolayısıyla biz de görsellere yer veremiyoruz.)
2- Yine 17 Nisan 2015 tarihli ilk inceleme raporuyla dosyayı inceleyen uzman aşağıdaki hususları Jagermeister’e bildirdi:
– Sunulan görsellerle koruma istenen ürün uyuşmamaktadır, çünkü görsellerde shot bardaklarının yanında şişeler de görünmektedir.
– Vaki eksikliğin giderilebilmesi için koruma talep edilen ürünün tanımına şişeler de eklenmelidir. Bu durumda ise shot bardakları ile şişeler Locarno Sınıflandırmasının farklı sınıflarında olduğundan çoklu hale gelen tasarımlar bölünmelidir ve buna ilişkin ek ücretler ödenmelidir.
– Eğer Jagermeister belirlenen süre içerisinde bahsi geçen eksiklikleri tamamlamazsa başvurular reddedilecektir.
3- Jagermeister ilk inceleme raporuna cevap vererek; şişelere ilişkin herhangi bir koruma talep etmediğini, başvurunun işlemlerinin devamı için ürün tanımındaki ifadeyi “ilgili bardakların bir parçası olan bir şişenin kabı olarak bardaklar (drinking beakers as receptacles for a bottle which is part of those beakers)” değiştirebileceğini ve bu tanımlamanın da yine Locarno Sınıflandırmasının 7. sınıfı içinde yer alacağını belirtmiştir.
4- Bunun üzerine uzman 25 Haziran 2015 tarihli ikinci inceleme raporuyla:
– Jagermeister’ın şişelere ilişkin koruma talep etmediğini anladığını, ancak görsellerde şişelerin muhafaza edilmesinin tasarımların içeriğinin yeterince açık olmamasına yol açtığını,
– Söz konusu eksikliklerin koruma talep edilen tasarımların noktalı çizgiler veya renkli sınırlar ile belirtileceği yeni görsellerin sunulması ile tamamlanabileceğini,
– Ancak, yeni görseller sunulması durumunda tasarımların başvuru tarihinin yeni görsellerin sunulduğu tarih olarak belirtileceğini,
– Bir kez daha eksiklikler giderilmediği taktirde tasarımlara başvuru numarası verilemeyeceğini belirtmiştir.
5- Başvuru sahibi 14 Temmuz 2015 tarihli cevabıyla, başvurularına numara verilmesi için gerekliliklerin tamamlandığını, çünkü başvuru numarası alma şartının sunulan görsellerin uygun kalitede olmasına göre belirlendiğini, yoksa görsellerin içeriğine dair bir inceleme kriteri bulunmadığını ifade etmiştir.
6- 16 Temmuz 2015 tarihli inceleme raporuyla uzman önceki görüşlerinde ısrar etmiştir.
7- Nihayet 31 Ağustos 2015 tarihine gelindiğinde, Jagermeister ile EUIPO arasındaki karşılıklı uzun yazışmalar ve telefon görüşmeleri sonunda, Jagermeister EUIPO’dan konuyla ilgili artık üst itirazda bulunabileceği bir karar vermesini talep etmiştir. Bunun üzerine EUIPO, Jagermeister’ın iki tasarım başvurusunu belirlenen sürede gerekli eksikliklerin tamamlanmamış olması gerekçesi ile reddetmiştir. EUIPO kararına göre, Jagermeister talep edilen eksiklikleri süresinde tamamlamadığı için söz konusu tasarımlar işleme alınamamış, dolayısıyla bunlara birer başvuru numarası verilememiştir.
Jagermeister akabinde, bu kararın iptali için önce EUIPO Temyiz Kurulu’na ve sonrasında Genel Mahkeme’ye başvurmuş olsa da lehine bir sonuç elde edememiş ve nihayetinde ihtilafı ABAD nezdinde temyize götürmüştür.
ABAD KARARI
Jagermeister, temyiz başvurusunda tek bir gerekçeye dayanmıştır. Bu gerekçenin temelinde 6/2002 numaralı Tüzüğün 36(1)c maddesi yer almaktadır. Maddeye göre bir tasarıma başvuru numarası verilmesi, tasarıma ilişkin görselin fiziksel olarak çoğaltılabilme olanağının bulunup bulunmamasına bağlıdır. Jagermeister, tasarımlarına ilişkin sunduğu görsellerin fiziksel olarak çoğaltılabilme olanağı bulunduğunu, dolayısıyla EUIPO’nun tasarımlarına başvuru numarası vermiş olması gerektiğini iddia etmektedir.
Davada 6/2002 numaralı Tüzüğün 36(1)c maddesi, aynı Tüzüğün 36(1)c maddesine atıfta bulunan 38, 45 ve 46. maddeleri ile beraber değerlendirilmiştir.
38. maddede: Bir topluluk tasarımının başvuru tarihinin 36. maddede belirtilen belgelerin sunulduğu tarih olarak belirlenmesi gerektiği,
45. maddede: Uzmanın başvuruya bir başvuru tarihi atfedilebilmesi için 36. maddedeki koşulların yerine getirilip getirilmediğini araştırması gerektiği,
46. maddede: Eğer 36. madde uyarınca uzman tarafından eksiklikler tespit edilmişse, bu eksikliklerin belirlenen zamanda başvuru sahibi tarafından tamamlanması durumunda, başvuru tarihinin eksikliklerin tamamlandığı tarih olacağı, eğer belirlenen zamanda eksiklikler tamamlanmazsa başvurunun bir topluluk tasarım başvurusu olarak işlem görmeyeceği belirtilmiştir.
ABAD’a göre; Avrupa Birliği mevzuatı sadece maddelerdeki ifadeler göz önüne alınarak değil, aynı zamanda bunların meydana geldiği durumların ve maddelerin koyuluş amacı da dikkate alınarak yorumlanmalıdır. Tasarımların sicile kaydedilmesinin amacı söz konusu tasarımlara yetkili mercilerce ve kamu tarafından erişimin sağlanmasıdır ve her iki amacın da yerine getirilebilmesi için sunulan görsellerin açık ve şüpheye yer bırakmayacak şekilde kesin olması gerekir. Dolayısıyla, Tüzüğün ilgili maddelerinin; bir tasarıma başvuru numarası verilebilmesi için tek kritere yani, tasarıma ilişkin görselin fiziksel olarak çoğaltılabilme olanağının bulunup bulunmamasına indirgenmesi mümkün değildir.
ABAD anılan maddelerin amacını, tasarıma konu ürünü açık ve şüpheye yer bırakmayacak şekilde tarif eden görsellerin sunulması gerekliliği olarak yorumlamaktadır. Buna ilaveten, tasarım görsellerinin açık olması gerekliliğinin önemini vurgulamak için, yeterince açık olmayan görseller içeren bir tasarım başvurusunun kabul edilmesinin, tasarım hakkı sahibinin sınırları belirli olmayan bir öncelik hakkına sahip olmasına sebep olacağını belirtmiştir.
Aynı zamanda ABAD kararında, bir tasarım başvurusunun sonradan görselinin değiştirilemeyeceği ya da üzerinde herhangi bir düzeltme yapılamayacağı hususunu hatırlatmış ve bu husus da göz önünde bulundurulduğunda, bir tasarım başvurusuna başvuru numarası verilmeden evvel koruma talep edilen tasarımı açık şekilde tarif eden görsellerin sunulmuş olması gerektiğini işaret etmiştir.
Sonuç olarak ABAD, EUIPO kararının doğru olduğuna kanaat getirmiş ve Jagermeister’ın belirlenen süre içerisinde talep edilen eksiklikleri gidermemesi sebebiyle EUIPO’nun inceleme konusu tasarımlara başvuru numarası vermemiş olmasını haklı bulmuştur.
ABAD’ın incelediğimiz kararı, tasarım başvurularında koruma talep edilen tasarıma ilişkin görsellerin ne denli önemli olduğunu vurgulamaktadır. Aslında verilen mesaj gayet net: Eğer koruma talep etmediğiniz bir unsur varsa ya onu görsellere hiç dahil etmeyin ya da bu unsur icin koruma talep etmediğinizi açık şekilde ifade edecek çizim yöntemleri kullanın.
“Siz ne düşünürsünüz?” serimizin son sorusuna farklı sosyal medya platformlarından ve yüz yüze çok sayıda yanıt aldık. Görüşlerini bizimle yazılı olarak paylaşan Poyraz Deniz, Muazzez Kılıç, Umut Karaca, Hakan Özcan ve FBernil‘e teşekkür ediyoruz.
Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin kararına geçmeden önce ihtilafı hatırlatmamız yerinde olacaktır:
Aşağıda görseline yer verdiğimiz tasarım, 2007 yılında EUIPO’da Birlik Tasarımı olarak tescil edilir.
2011 yılında “FERRERO SPA” tescilli tasarımın hükümsüzlüğünü aşağıdaki 3 boyutlu şekil markasına dayanarak talep eder. 3 boyutlu şekil markası bir uluslararası markadır ve Fransa için 1974 yılında “şekerlemeler”i de içerecek biçimde tescil edilmiştir.
EUIPO İptal Birimi 2012 yılında talebi kabul eder ve tasarımı hükümsüz kılar. EUIPO Temyiz Kurulu da 2015 yılında bu kararı onar.
Hükümsüzlük kararının gerekçesi, 6/2002 sayılı Birlik Tasarım Tüzüğü’nün 25(1)(e) maddesidir. Anılan madde takip eden hükmü içermektedir:
“Sonraki tarihli bir tasarımda ayırt edici bir işaret kullanılmışsa ve söz konusu işareti koruyan Birlik veya üye ülke mevzuatı, işaretin hak sahibine kullanımı engelleme hakkı veriyorsa, Birlik tasarımı hükümsüz kılınabilir.”
Temyiz Kurulu, FERRERO’nun Fransa’da tescilli marka hakkına sahip olduğu tespitinden hareketle, bu markanın hükümsüzlük kararının konusu tescilli tasarımla karıştırılma ihtimaline yol açabileceği görüşündedir. Dolayısıyla da tasarımın hükümsüzlük kararını yerinde bulur.
Tasarım sahibi bu karara karşı Adalet Divanı Genel Mahkemesi önünde dava açar.
Davacı aşağıdaki ana argümanlara dayanmaktadır:
“Hükümsüzlük kararının gerekçesi markada baskın herhangi bir unsur bulunmamaktadır; tescilli tasarımın net olarak görülen ve eğri köşeleri ise şekerleme kutusunun önemli özellikleridir. Buna ilaveten, tasarımda bulunan etiket, MIK MAKI logosu ve eğri köşeler Temyiz Kurulu tarafından göz ardı edilmiştir. Bu hususlar göz önünde bulundurulduğunda, davacı tasarımı ile hükümsüzlük kararının gerekçesi şekil markası birbirleriyle benzer değildir.”
Mahkeme, EUIPO Temyiz Kurulu’nun hükümsüzlük kararını aşağıdaki gerekçelerle onar:
İhtilafın konusu mallar şekerlemelerdir ve bu malların ortalama tüketicilerinin dikkat düzeyi ortalamanın altındadır.
Davacı, hükümsüzlük kararının gerekçesi markada baskın herhangi bir unsur bulunmadığını, tescilli tasarımın net olarak görülen ve eğri köşelerinin şekerleme kutusunun önemli özellikleri olduğunu, tasarımda bulunan etiketin, MIK MAKI logosunun ve eğri köşelerin Temyiz Kurulu tarafından göz ardı edildiğini öne sürmektedir.
Mahkemeye göre, hükümsüzlük kararının gerekçesi marka, çeşitli ürünlerle doldurulabilecek standart bir kutu şeklinden oluşmaktadır ve ayırt edici karakteri ortalamanın altındadır. Davacı, bu tespite katılmaktadır ve kendi tasarımının mevcut standarttan uzaklaşmış köşelerinin dikkate alınmasını talep etmektedir.
Bir kutunun ayırt edici karakterinin zayıflığı, yanında zorunlu olarak kutunun hiçbir baskın unsur içermediği sonucunu getirmez. Zira, işaretteki pozisyonu ve büyüklüğü nedeniyle kutu tüketicilerin zihninde bir algı yaratabilir ve onlar tarafından hatırlanabilir. Temyiz Kurulu kararının 32. paragrafında, hükümsüzlük nedeni markanın kapsadığı unsurlardan herhangi birisinin, aynı markanın kapsadığı diğer unsurlardan daha baskın veya daha ayırt edici olmadığını belirterek, markanın bütün olarak algılanacağının altını çizmektedir. Bu şartlarda, kutunun uzunluğu boyunca yer alan çizgilerin kutunun şeklini belirlediği, yalnızca iki köşeyi gösterdiği ve hiçbir özel parçanın önemini ortaya çıkarmadığı belirtilmelidir. Bu çizgiler tüketicilerde bir algı yaratmayacak ve onlar tarafından hatırlanmayacaktır. Bunun sonucunda, hükümsüzlük gerekçesi markada yer alan çizgilerin markanın oluşturduğu bütüncül izlenimde etkili olduğuna yönelik davacı iddiası haklı görülmemiştir.
Mahkeme devamında, davacının tasarımını değerlendirmiştir. Tasarımda yer alan etiket göz ardı edilebilir olmasa da sadece bir detaydır. Zira, şekerleme içeren bir kutuya yapıştırılmış bir etiket olarak değerlendirilecektir. Bunun sonucu olarak, ne tasarımdaki etiket ne de MIK MAKI logosu, incelenen tasarımda üç boyutlu kutunun etkisini gölgeleyen, tasarımın bütününe hakim olan unsurlar olarak değerlendirilmeyecektir.
İnceleme konusu tasarımın paralel yüzlü bir kutu olmaması iddiasıyla ilgili olarak Temyiz Kurulu, bu özelliğin derhal anlaşılmadığı ve ortalama tüketicilerin algısını etkilemeyeceği görüşündedir. Mahkeme’ye göre, davacının argümanları, etiketin ve logonun incelenen tasarımda üç boyutlu kutunun etkisini gölgeleyen unsurlar olmadığı ve tüketicilerin genel algısını etkilemeyeceği hususlarını değiştirmemektedir.
Mahkeme kararın devamında inceleme konusu tasarım ve markanın görsel karşılaştırmasını yapmıştır.
Gerek hükümsüzlük gerekçesi marka gerekse de inceleme konusu tasarım, şeffaf şekerleme kutularıdır. Her iki şekilde de ince dikdörtgen bir kutu, saydam olmayan bir açma kapağı ve kutuyu önden arkaya “at eyeri” gibi örten bir etiket bulunmaktadır. İki kutuda da bulunan beyaz kapağın görünümü de benzerdir.
Davacı, marka ile tasarımın genel görümünün benzer olmadığını, tasarımda kutunun şekerleme ile dolu olduğunu, bu hususun dikkate alınmadığını, şekiller arasında net farklılıklar bulunduğunu öne sürse de; Temyiz Kurulu’nun isabetle belirttiği üzere, tasarımın şekerleme ile dolu olması görsel karşılaştırmada dikkate alınabilecek bir husus değildir. Şöyle ki, tasarım şekerlemelerin kutusu için tescil edilmişken, marka da şekerlemelerin kendisi için tescil edilmiştir.
Tasarım ve markanın, tasarımdaki eğimli köşeler (marka dikdörtgen şeklindedir ve köşeler eğimli değildir), tasarımın etiketi gibi açılardan farklılaştığı kabul edilmelidir. Buna karşın Temyiz Kurulu’nun belirttiği üzere, bu farklılıklar ikinci derecede öneme sahiptir ve şekiller arasındaki benzerlikleri ortadan kaldırmamaktadır. Bu farklılıklar, ancak kamunun ilgili kesiminin ürünleri yanyana incelemesi halinde fark edilecektir ve bu tip bir inceleme piyasada nadiren gerçekleşecektir. Halkın işarete ilişkin tam olmayan hatıraya sahip olacağı ve farklı zamanlarda karşılaşacağı şekiller arasındaki farklılıkları kolaylıkla algılamayacağı içtihatta da belirtilmiştir.
Davacı, tescilli tasarımdaki kelime unsurunun dikkate alınmadığını öne sürse de, hükümsüzlük gerekçesi markada bir kelime unsuru bulunmamaktadır ve bu nedenle şekillerin fonetik karşılaştırmasının yapılması mümkün değildir. İnceleme konusu tasarım ve marka, anlamlı kelime unsurları içermediğinden bunların kavramsal olarak karşılaştırılması da mümkün değildir.
Belirtilen nedenlerle, marka ve tasarımın fonetik ve kavramsal karşılaştırılması söz konusu olmayacaktır ve yukarıda belirtilen gerekçelerle tasarım ve marka arasında önemli görsel benzerlikler bulunmaktadır.
Sayılan tüm gerekçelerin ışığında; iki işaret arasındaki benzerlik ve inceleme konusu malların yüksek düzeydeki benzerliği bir arada dikkate alındığında, Genel Mahkeme’ye göre tescilli marka ve tescilli tasarım arasında karıştırılma ihtimali ortaya çıkacaktır ve tescilli markanın zayıf ayırt edici karakteri bu durumu değiştirmeyecektir. Aynı tespit ve sonuçları içeren Temyiz Kurulu kararı belirtilen nedenlerle haklı bulunmuş ve davanın reddedilmesine karar verilmiştir.
Okuyucularımız, Genel Mahkeme’nin kararını ve gerekçelerini ne derecede ikna edici buldular bilemiyorum.
Kendi adıma da tescilli markanın aslında marka olma vasfının tartışmaya son derece açık olduğu ve günümüzde EUIPO’nun ve birçok AB üyesi ülkenin kabul ettiği standartlar kapsamında marka olarak tescil edilemeyeceğini düşünüyorum. Hükümsüzlük kararının gerekçesi marka, Fransa’da 1974 yılında (benimle yaşıt) tescil edilmiştir ve muhtemelen o dönemde tasarım koruması çok popüler olmayan (belki de olmayan) bir koruma türüydü. Dolayısıyla, ürün biçimlerinin şekil markası olarak tescil edilmesi çok daha tercih edilen bir yöntemdi ve üç boyutlu şekil markalarına ilişkin Adalet Divanı içtihadı henüz ortaya çıkmamıştı. Belki de kararın arka planında böyle bir düşünüş biçimi yer almaktadır (o dönemde tasarım koruması olmadığı için tasarım olarak korunamayan bir şeklin korunması niyetinin yok sayılmaması, vb.), ancak bu yorum varsayımın ötesine geçemeyecektir, onun da farkındayız.
Ek yorum yapmak isteyen okuyucularımızı bir kez daha düşüncelerini paylaşmaya davet ediyoruz. Okuyucularımız yorumlarını bu yazının altındaki “yorum” bölümüne yaparlarsa çok daha memnun oluruz, çünkü tüm okuyucularımız sosyal medya kullanmıyor.
“Siz ne düşünürsünüz?” serisine uzun süredir ara vermiştik.
Serinin yeni sorusunun ilginç bir tartışmayı içermesinin uzun aranın rehavetini ortadan kaldıracağını düşünüyoruz. Bu bağlamda, iki farklı fikri mülkiyet hakkının çatışmasını içeren bir Adalet Divanı Genel Mahkemesi kararını konu alan sorumuzu sizlere yöneltiyor, yanıtlarınızı ve yorumlarınızı bekliyoruz.
Aşağıda görseline yer verdiğimiz tasarım, 2007 yılında EUIPO’da Birlik Tasarımı olarak tescil edilir.
2011 yılında “FERRERO SPA” tescilli tasarımın hükümsüzlüğünü aşağıdaki 3 boyutlu şekil markasına dayanarak talep eder. 3 boyutlu şekil markası bir uluslararası markadır ve Fransa için 1974 yılında “şekerlemeler”i de içerecek biçimde tescil edilmiştir.
EUIPO İptal Birimi 2012 yılında talebi kabul eder ve tasarımı hükümsüz kılar. EUIPO Temyiz Kurulu da 2015 yılında bu kararı onar.
Hükümsüzlük kararının gerekçesi, 6/2002 sayılı Birlik Tasarım Tüzüğü’nün 25(1)(e) maddesidir. Anılan madde takip eden hükmü içermektedir:
“Sonraki tarihli bir tasarımda ayırt edici bir işaret kullanılmışsa ve söz konusu işareti koruyan Birlik veya üye ülke mevzuatı, işaretin hak sahibine kullanımı engelleme hakkı veriyorsa, Birlik tasarımı hükümsüz kılınabilir.”
Temyiz Kurulu, FERRERO’nun Fransa’da tescilli marka hakkına sahip olduğu tespitinden hareketle, bu markanın hükümsüzlük kararının konusu tescilli tasarımla karıştırılma ihtimaline yol açabileceği görüşündedir. Dolayısıyla da tasarımın hükümsüzlük kararını yerinde bulur.
Tasarım sahibi bu karara karşı Adalet Divanı Genel Mahkemesi önünde dava açar ve dava Genel Mahkeme tarafından 2017 yılında sonuçlandırılır.
Davacı aşağıdaki ana argümanlara dayanmaktadır:
“Hükümsüzlük kararının gerekçesi markada baskın herhangi bir unsur bulunmamaktadır; tescilli tasarımın net olarak görülen ve eğri köşeleri ise şekerleme kutusunun önemli özellikleridir. Buna ilaveten, tasarımda bulunan etiket, MIK MAKI logosu ve eğri köşeler Temyiz Kurulu tarafından göz ardı edilmiştir. Bu hususlar göz önünde bulundurulduğunda, davacı tasarımı ile hükümsüzlük kararının gerekçesi şekil markası birbirleriyle benzer değildir.”
Bu argümanlar da göz önüne alındığında sizce Genel Mahkeme’nin kararı ne yönde olmuştur?
Yorum ve yanıtlarınızı merakla bekliyoruz. Genel Mahkeme’nin kararını birkaç gün içerisinde yazacağız.
Dünden beri Fikri Mülkiyet dünyamızda olanlar malum, önce “Kurumumuz” lağvedildi ve doğal olarak hepimiz şok geçirdik. Ben bu sabah erkenden içimde koca bir boşluk ve tuhaf bir duyguyla uyandım; 20 küsur yıldır her gün iletişimde olduğum, yaşamımın temel taşlarından biri olan, TÜRKPATENT yok mu olmuştu yani? Sabah bütün rutinlerim aynıydı, ama sanki hiçbir şey de aynı değildi… Matrix efekti…
Sonra bu sabah dakika dakika takip ettik ki Kurum hala hayatımızda (muhtemelen) , ama tabi gelecek günler bize neler getirecek onu da bilemiyoruz…
Şimdi size İtalya/Milano’da verilmiş bir karardan bahsetmek istiyorum.
Efendim? Biz neyle uğraşıyoruz sen ne diyorsun mu dediniz? Duymuyor muyum, bilmiyor muyum ben neler olduğunu acaba? Neyim var benim? Yurtdışında ne olduğundan şu an bize ne mi dediniz? E iyi, tamam o zaman, bırakalım her şeyi oturup kalalım yerimizde. Tamam isteyen öyle yapsın, ama ben yapmayacağım; TÜRKPATENT’in durumunu takip etmeyi bırakmayacağım—bırakamam ki zaten–, ama bir yandan atıl da durmayacağım.
Ne demiştim? Tamam, Milano’da verilen karar….
Bu kararda geçen şirketleri hepiniz tanıyorsunuz aslında; davacı OTB Group (OTB, “ONLY THE BRAVE” yani “SADECE CESUR OLAN” kelimelerinin kısaltması), OTB’nin bünyesinde DIESEL, MARNI, VIKTOR&ROLF gibi bilinen markalar var.
Davalı ise meşhur Zara mağazalarının/markasının sahibi İspanyol orjinli Inditex şirketi.
2015 senesinde OTB, INDITEX’e Milano’da dava açıyor ve diyor ki ; benim DIESEL markası altında sattığım ve “Skinzee-sp” adını verdiğim skinny jean pantolonlarım için Topluluk Tasarım Tescilim var, ayrıca MARNI markası altında sattığım ve “Fussbett” adını verdiğim sandaletlerim için TESCİLSİZ tasarım hakkım var. Inditex bu ürünlerimi/tasarımlarımı kopyalayıp üretti ve Zara mağazalarında sattı. Bu hukuka aykırı eylemlerinden dolayı Inditex bana şimdilik 50.000-Euro tazminat ödesin, tecavüz eylemleri de durdurulsun. Tazminat hesabı yapılırken İtalya’da yapılmış olan satışlar yanında bütün AB ülkeleri genelinde yapılan satışlar da göz önüne alınsın.
OTB’nin bahsettiği ürünlerin görselleri şöyle:
Inditex bunun üzerine diyor ki:
— Benim üretip sattığım sandaletlerle Marni’nin Fussbett adını verdiği sandaletler arasında esaslı farklılıklar var.
— OTB’nin tescil ettirdiği skinny jean tasarımı hükümsüz kılınsın çünkü orijinal değil-ayırt edici karakteri yok.
— Ayrıca ben merkezi İspanya’da olan bir şirketim, İtalya’da bulunan bir Mahkeme benim aleyhime tazminata hükmedemez. Bir diğer manada Inditex diyor ki; Milano Mahkemesi’nin bana karşı tazminata hükmetme konusunda yetkisi yok.
2015’den beri devam eden bu davayı kim kazandı; OTB!. Milano Mahkemesi kararında dedi ki:
— Skinny jean için yapılan tasarım tescili geçerlidir (hükümsüzlük talebini reddediyorum). Moda sektörünün doğası gereği aynı karakterde birçok ürün üretilebilir, işte zaten bu sebepledir ki mevcutlardan ufak farklılıklar dahi tescile hak kazanılması için yeterli olur.
— Tarafların sandaletlerinin bütün karakteristik özellikleri o kadar aynı ki, bunları birbirinden ayırt etmek imkansız.
— Inditex’in yaptığı tecavüzdür.
— Inditex’in davada bahsi geçen pantolonları üretmesini-pazarlamasını-satmasını durduruyorum, bu malları hemen piyasadan toplatmasına hükmediyorum. Eğer bu kararımdan sonra tecavüz oluşturan ürünleri satmaya devam ederse Inditex’in sattığı her bir ürün için 200-Avro ödemesine karar veriyorum. (Yazarın notu; Tedbir kararı sadece pantolonlar için çünkü OTB’nin tescilsiz sandalet tasarımına ilişkin hakkı 2017’de sona ermiş, o yüzden sandaletler için uygulanmıyor.)
— Ayrıca benim bu davada yetkim var
Tabi ki karara karşı Temyiz yolu açık ve çok büyük ihtimalle Inditex şimdi temyize hazırlanıyor. Bakalım ne olacak.
Ama bu aşamada dahi karar önemli bence, çünkü bu karar Fikri Mülkiyet hakkı ihlallerinde Avrupa genelinde Mahkemelerin -kendi ülkelerinde merkezi bulunmayan şirketler hakkındaki- tecavüze dayalı tazminat davalarını görebilecekleri ve tazminata da hükmedebilecekleri anlamına geliyor. Yani hakların daha geniş perspektiften korunmasına imkan tanıyor.
Bizim açımızdan bir önemi var mı? Türk şirketleri öyle bir şey yapmaz ama varsayımsal olarak hadi yaptı diyelim, yani ihlal doğuran bazı tasarımları, mesela Türkiye’de üretip, Avrupa’da sattı/satmayı düşündü; o zaman bu şirketlerin bahsettiğim kararı dikkate almasında ve meseleyi takip etmesinde fayda var bence.
Bu yazıda “Kolera Günlerinde Aşk” nerede duruyor peki?
Samimi olmam gerekirse, başlığı yazarken beyin birden parmaklara bu kelimeleri de yazması talimatını verdi; fakat elbette ki öyle olmasının altında bir sebep var… Edebiyatta “büyülü gerçeklik” akımının öne çıkan figürlerinden olan, Kolombiyalı yazar, Gabriel Garcia Marquez’in bu isimdeki kitabını okumuş olanlar bilecektir; kitaptaki öyküde Marquez acının yanında insani mizahı hiç gözardı etmez. Yani öyküde acı vardır ama diğer insani haller-durumlar-duygular da acı var diye ortadan yok oluvermez, hayat kendi çizgisinde akar durur….
9 Mart 2016 tarihinde İngiltere Yüksek Mahkemesi’nin (The Supreme Court), Trunki ve Kiddee adı verilen iki çocuk bavuluna ilişkin verdiği karar tasarım hukuku açısından önemli bir nitelik gösterir. Her ikisi de üzerine binilip sürülebilen bu bavullardan Trunki ,Topluluk Tasarımı olarak tescil edilmişti. Kiddee ise daha sonra Trunki’nin rakibi olarak ortaya çıkmıştı. Yüksek Mahkeme dava neticesinde, Kiddee adı verilen bavulun davacının topluluk tasarımını ihlal etmediği hükmüne vardı.
Yüksek Mahkeme kararında özetle, davalının Kiddee Case adı verilen bavulunun, Trunki adı verilen davacı bavulundan farklı bir genel izlenim yarattığı konusunda Temyiz Mahkemesi’nin görüşüne katıldı. Mahkeme antenlere sahip bir böcek veya kulaklara sahip bir hayvan izlenimi veren Kiddee Case ile karşılaştırıldığında tescilli tasarımın genel olarak boynuzlu bir hayvan izlenimine sahip olduğu kanaatine ulaştı. Benim en çok ilgimi çeken kısımlardan biri, Hakim Lord Neuberger’un kararında Trunki’nin yaratıcısı Robert Law’un durumunu anlıyor olduğunu , zeki ve orijinal fikri için kendisini tebrik ettiğini ancak tasarım haklarının fikirleri değil, tasarımları korumak için mevcut olduğunu ifade etmesidir. Hakim’in tasarımcıya ilişkin takdirini böyle açık yüreklilikle ifade etmesinin hoş bir davranış olduğunu düşünüyorum. Davayı kaybetse de belki bu sözlerle Robert Law biraz olsun teselli bulmuştur!.
Davanın geçmişi:
Robert Law’un şirketi Magmatic Limited, 2003’te, aşağıda gösterilen 6 adet Bilgisayar Destekli Çizim (CAD) formunda, gri tonlu, gölgelemeli ve belirgin ton kontrastlı bir Topluluk Tasarım Tescili (CDR) aldı.
2012’de Magmatic, aşağıda gösterilmiş olan ve Kiddee Case adı verilmiş daha ucuz fiyatlı ancak yine üstüne binilip sürülebilir bavulu ithal edip satmaya başlayan PMS International’a karşı Topluluk Tasarım Tescilinin ihlal edildiği gerekçesiyle tecavüz davası açtı.
Yerel Mahkeme Magmatic lehine karar verdi. Ancak 2014’te Temyiz Mahkemesi, ilk derece Mahkemesi kararını bozup “Kiddee Case”in davacının tescilini ihlal etmediğini söyledi.
Temyiz Mahkemesi Yerel Mahkeme tarafından aşağıdaki 3 temel noktanın hatalı değerlendirildiğini belirterek kararı bozmuştu;
Yerel Mahkeme karşılaştırma yaparken tescilli tasarımın boynuzlu bir hayvan olarak yarattığı genel izlenime gerekli ağırlığı vermemiştir,
Yerel Mahkeme tescilde yüzey süslemesinin bulunmadığını dikkate almamıştır (ki bu da boynuzlu hayvan izlenimini güçlendirmektedir),
Yerel Mahkeme tescildeki bavulun gövdesi ile tekerlekleri arasındaki renk farkını göz ardı etmiştir ve bu nedenle tescilli tasarımın sadece şekilden değil farklı renklerden oluşan bir tasarım olduğu olgusunu göz ardı etmiştir.
Bunun üzerine davacı Yüksek Mahkemeye başvurdu. Yüksek Mahkeme de incelemesini bu yukarıda belirtilen 3 temel nokta üzerinden yapmıştır.
Yüksek Mahkeme Hükmü
İlk husus hakkında
Boynuzlu hayvan görünümüne ilişkin ilk nokta açısından Yüksek Mahkeme Temyiz Mahkemesi ile aynı görüşü paylaşmıştır yani Yerel Mahkeme’nin tescilin sahip olduğu boynuzlu hayvan genel izlenimini doğru değerlendirmediği görüşündedir. Yüksek Mahkemeye göre Yerel Mahkeme Kiddee Case tasarımındaki antenleri ve kulakları da “boynuz benzeri” olarak nitelendirerek hatalı yorum yapmıştır ve kilit unsur olan genel izlenimden ziyade detay niteliğindeki özelliklere gereğinden fazla odaklanmıştır. Yüksek Mahkeme iki tasarımın yarattığı genel izlenimin çok farklı olduğu kanaatindedir – tescilli tasarım boynuzlu bir hayvandır ancak buna karşın davalının Kiddee Case tasarımı antenli bir böceği veya sarkık kulaklı bir hayvanı çağrıştırmaktadır.
İkinci husus hakkında
Kiddee Case tasarımında süslemelerin bulunması fakat tescilli tasarımda süsleme olmamasıyla ilgili bu ikinci tartışma açısından: Yüksek Mahkeme, tescilli tasarımda herhangi bir süsleme bulunmamasını tescilli tasarımın yarattığı boynuzlu hayvan izlenimini güçlendirdiği konusunda Temyiz Mahkemesi ile mutabık kalmıştır.
Temyiz Mahkemesi aynı zamanda genel izlenimi büyük ölçüde etkilemesi nedeniyle davalının Kiddee Case tasarımı üzerindeki yüzey süslemelerini dikkate almamanın yanlış olacağını belirtmişti. Yüksek Mahkeme bu konuda her ne kadar Temyiz Mahkemesi ile mutabık olsa da, bunu ilk eleştiriyi güçlendiren görece önemsiz bir nokta olarak değerlendirdiğini görüyoruz.
Davacı Magmatic bunun önemli bir nokta olduğu iddiasındaydı ve süsleme yokluğunun hukuken tescilli bir tasarımın bir özelliği olup olmadığı konusunda öngörüş alınması için dosyanın ABAD’a sevk edilmesi talebinde bulunmuştur. Ancak Yüksek Mahkeme, bunun ABAD seviyesinde yoruma ihtiyaç duyulan bir nokta olmadığını belirterek talebi reddetmiştir.
Bunun yanında Yüksek Mahkeme, süslemenin yokluğunun prensip olarak tescilli tasarımın pekala bir özelliği olabileceğini örneğin sadelik veya minimalizmin tasarımın önemli bir yönü/görünümü olabileceğini belirtmiştir. Ancak Yüksek Mahkeme’ye göre konu davada süslemenin yokluğunun tasarımın bir özelliği olup olmadığı hususunun çok da önemi yoktur ve nitekim Temyiz Mahkemesi de buna odaklanmamıştır.
Üçüncü husus hakkında
Tescilli tasarımın iki tonlu renklendirilmiş olmasına ilişkin olan üçüncü husus hakkında Yüksek Mahkeme tescilli tasarımın tekerlek ve boynuzlarının öne çıkması ancak davalının Kiddee Case tasarımında ise tekerleklerin büyük ölçüde örtülü veya boynuzlarının gövde ile aynı renkte olması sebebiyle, tescilli tasarım ve Kiddee Case tasarımı üzerindeki renk zıtlıklarının farklı olduğu konusunda Temyiz Mahkemesi’ne katılmıştır. Dolayısıyla tescilli tasarım , Yerel Mahkeme kararının aksine, sadece spesifik bir şekli değil zıt renklerdeki (resimlerde gri ve siyah olarak gösterilmiştir) bir şekli kapsamaktadır. Bu nedenle tescilli tasarım ve Kiddee Case tasarımı renkleri açısından da birebir karşılaştırıldığında aralarında çok net farklılıklar bulunduğu ortadadır.
Sonuç:
Neticede Yüksek Mahkeme’nin Temyiz Mahkemesinin bozma kararını onadığını görüyoruz. Yüksek Mahkeme de, tıpkı Temyiz Mahkemesi gibi, bu davada tescilli tasarımın zıt renkteki gövde ve tekerleklere sahip boynuzlu bir hayvan biçimindeki bir bavuldan oluştuğu ve Kiddee Case tasarımının farklı bir genel izlenim yarattığı görüşünü kabul etti.
Bu hükmün tasarım dünyasının çarpıcı kararlarından biri olduğunu düşünüyorum. Bu karar üzerine, tasarımcılar benzer daha ucuz rakip ürünlerin piyasaya gireceği korkusuyla belki yenilikçi tasarımlar yapma konusunda enerjilerini düşürebilir. Ancak kanaatimce bir yandan da karar tasarımlar tescil edilmeden evvel daha detaylı analiz edilerek en yüksek seviyede koruma nasıl sağlanabilir yönündeki arayışı yükseltecektir. Bir de tabii akla gelen bir soru da Magmatic tasarımını Bilgisayar Destekli Çizim (CAD) biçiminde değil, onun yerine çizgi çizim (line drawing) şeklinde tescil ettirmiş olsaydı acaba daha farklı bir sonuç alınabilir miydi? Ya da en azından daha geniş bir koruma sağlanabilir miydi?
Tasarım tescili için gerekli şartlardan ayırt edici karakterin, yenilik şartından farklı bir kavram olup olmadığı tartışmalı bir konu olmuştur.
Bir takım hukuk otoriteleri bir tasarımın daha önceki tasarımlarla aynı olup olmadığı incelemesini yenilik incelemesi olarak nitelemekte, tasarımın önceki tasarımlardan farklı olup olmadığı incelemesini ise ayırt edici karakter incelemesi olarak ele almaktadır.Bahsi geçen hukuk otoriteleri bu iki incelemenin aslında nitelik yönünden farklılık göstermediği görüşündedir.
Bir başka grup hukuk otoriteleri ise yenilik ve ayırt edici karakter unsurlarının birbiriyle bağlantılı kavramlar olduğunu ancak yenilik kavramının ayırt ediciliği de kapsadığını savunmaktadır. Aşağıda inceleyeceğim 11 Mayıs 2018 tarihli, 10 634 numaralı EUIPO kararında İptal Birimi, hükümsüzlüğü talep edilen tasarımı yeni bulmakla beraber tasarımın ayırt edici karakterden yoksun olduğuna karar vermiştir (Karar metninin https://drive.google.com/file/d/1yT_HjpeOqxSqd1Oe-gctL429-UfVYWoB/view?usp=sharing bağlantısından görülmesi mümkündür.). Peki bu kanaate nasıl ulaşmıştır?
Olay İspanya’nın İbiza Adası Belediyesi yani Consell Insular d’Eivissa(CID) ile yine İspanya’da mukim Serra Vila Gemma(SVG) isimli şirket arasında geçmektedir.
Tarafların argümanları:
*** CID, SVG tarafından tescil edilmiş espadril tasarımının yenilik ve ayırt edici karakter şartlarını taşımadığını savunmaktadır. CID konu espadrilin hâlihazırda pazarda mevcut bulunan, İbiza’ya özgü geleneksel espadrillerin birebir kopyası olduğunu ve bu espadrillerin İbiza ve Formentera’nın yerli halkı tarafından asırlardır kullanılmakta olduğunu, bölgenin adet ve geleneklerinin en önemli parçalarından birini teşkil ettiğini iddia etmektedir. CID’e göre bu ayakkabılar, belli derecede evrilmiş olmalarına rağmen, geleneksel özelliklerini muhafaza etmiştir. İddialarını desteklemek üzere, CID (http://www.diariodeibiza.es),(http://www.alvarodelarica.com),(http://lomejordelavidadespeina.blogspot.com.es) gibi internet bloglarından/internet gazetelerinden görseller sunmuştur.
*** Halihazırda pazarda mevcut bulunduğu iddia edilen espadril tasarımı ile hükümsüzlügü talep edilen espadril tasarımının karşılaştırılması:
*** Tescil sahibi de bu iddialar karşısında iplerin örgü tipi, bağ türü, bağ sayısı gibi yönlerden tasarımların farklı olduğu ve halihazırda pazarda mevcut bulunan modellere nazaran yenilik getiren ve özgün bir dış biçime sahip olduğunu dile getirmekle yetinmiştir.
EUIPO İptal Birimi (bundan sonra Kurul olarak anılacaktır, ancak İptal Birimi’nin Temyiz Kurulu olmadığı, birimin kararlarına karşı Temyiz Kurulu’nda itiraz edilebildiği hatırlatılmalıdır.) hükümsüzlüğe konu tasarımı öncelikle yenilik unsuru sonra da ayırt edici karakter unsuru açısından incelemiştir:
CDR (Community Desing Regulation) madde 5 uyarınca; yenilik şartının oluşması için korunması istenen tasarımın tescil başvurusunun tarihinden önce, yahut, rüçhan talebinde bulunulmuşsa, rüçhan tarihinden evvel, hiçbir özdeş/aynı tasarımın kamuya sunulmamış olması gerekmektedir.
EUIPO Kurulu hükümsüzlüğü talep edilen espadril tasarımı ile CID’in aynı olduğunu iddia ettiği espadril tasarımlarının aynı olmadığı kanaatine varmıştır. Başka bir deyişle, Kurula göre tasarımların arasındaki farklı detaylar, karşılaştırma aşamasında, “önemsiz” kabul edilemeyecektir. Kurul taban biçimleri, üst kısmın biçimi, ayakkabının uç kısmı ve bilek bölümünü ön tarafın yatay örgüsüyle bağlamak için kullanılan ipler ve kullanılan materyal bakımından, tasarımların benzer olduğunu kabul etmiştir. Ancak diğer taraftan Kurul , önceki tasarımda kullanılan iplerin renk farkına işaret etmekte ve hükümsüzlüğü talep edilen tasarımda kullanılan iplerin açık renk kısımlar da içeren siyah renkte olduğunu belirtmektedir. Yani aslında iplerde farklı renklerin kullanılmış olması tasarımların aynı kabul edilmemesi sonucunu doğurmuştur.
CDR (Community Desing Regulation) madde 6 uyarınca incelenmesi gerekli ayırtedici karakter unsuruna ilişkin degerlendirme ise 3 aşamadan oluşmaktadır:
1- Konu sektör ve bilgi sahibi tüketici (informed user)
Kurula göre hükümsüzlüğü talep edilen tasarımın ilgili sektörü ayakkabı/moda sektörü; hitap ettiği bilgi sahibi tüketici ise ayakkabı sektörünü tanıyan bir kişidir ( Markalardaki benzerlik incelemesinden farklı olarak burada ortalama tüketici değil, bilgilenmiş tüketici esas alınır.). Tasarım hususundaki bilgi sahibi tüketici, zaten doğası gereği, belli bir ürünün dizaynı konusunda belli bir merak sahibi olan ve dizayn akımlarına ve anılan dizaynın kökenindeki sanata ve modaya ilgi duyan bir kişidir.
Espadriller konusunda, yaratıcı kişinin özgürlüğü, yalnızca alt kısmın hasır yahut benzer bir malzemeden üretilmesi ve ayakkabının ayağa oturması ölçüsünde sınırlanmaktadır. Buna karşın, ayakkabının üst kısmı, ip, lif ya da kumaş gibi, geniş bir süslemeye imkan veren değişik formlar ve özellikler arz edebilir. Dolayısıyla aslında burada tasarım sahibinin yaratmadaki özgürlük alanı oldukça geniştir.
3-Genel izlenim
Kurul hükümsüzlüğü talep edilen tasarımın renginin, kendi başına, tasarıma özgün bir karakter bahşetmediğine kanaat getirmistir. Yani Kurul sırf iplerdeki farklı renklerin, tasarımların bilgili tüketicisi üzerindeki genel izlenimini farklılaştırmaya yetmediğini düşünmektedir. Dolayısıyla EUIPO Kurulu, tasarımın hükümsüz kılınmasına karar vermiştir. Ancak tabii tescil sahibinin 2 ay içerisinde EUIPO Temyiz Kurulu’na başvurma hakkı bakidir.
EUIPO Kurulu kararı, yenilik ve ayırt edici karakterin farklı niteliklere sahip ve farklı aşamalardan oluşan iki ayrı kavram olduğuna işaret ediyor. Benim görüşüm, aslında her ne kadar daha geniş bir kavram olsa da, yeniliğin ayırt edici karakter unsurunu da içinde barındırdığı yönünde. Yani bir tasarım yeni kabul edilse bile, ayırt edici karakterden yoksun olduğuna karar verilebilir, tıpkı bu yazının konusu EUIPO kararında olduğu gibi; ancak tasarım yeni değilse zaten ayırt edici karakteri de bulunmayacaktır.
