Etiket: AB Adalet Divanı kararları

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Mutlak Ret Nedenleri

Renk kombinasyonlarının sicilde gösterim şartı konusunda AB Adalet Divanı son sözü söyledi: Renkleri eşit oranda yan yana dizmek yeterince açık ve kesin bir gösterim değildir!
Görsel: https://insights.howardkennedy.com/post/102fpgu/red-bull-has-the-blues

AB Adalet Divanı renk kombinasyonundan oluşan işaretlerin marka olarak tescil edilebilirliği hakkında merakla beklenen kararını 29 Temmuz 2019 tarihinde verdi. Karar renk kombinasyonlarının ayırt edici niteliğinin tartışıldığı bir karar değil, odak noktasında sicilde gösterim koşulu var. Mahkemece ulaşılan sonuç önemli tartışmalara gebe olacak ve AB düzeyinde uygulamada değişikliğine de yol açabilecek gibi gözüküyor.

Yazının devamında detaylarını aktaracağımız vakayı AB Adalet Divanı’nın önüne getiren idari ve yargısal süreç kısaca şöyle gelişiyor: Red Bull firmasının EUIPO nezdinde tescil edilmiş iki ayrı mavi/gümüş renk kombinasyonu markasının hükümsüzlüğü talep ediliyor. EUIPO İptali Birimi talebi kabul ediyor ve markaların hükümsüzlüğüne karar veriyor. Red Bull’un bu karara karşı yaptığı itiraz EUIPO Temyiz Kurulu tarafından reddediliyor. Red Bull EUIPO Temyiz Kurulu kararına karşı dava açıyor ve davayı inceleyen AB Adalet Divanı Genel Mahkemesi davanın reddine karar veriyor. Red Bull son kanun yoluna da başvurarak Genel Mahkeme’nin kararını temyiz ediyor ve bunun üzerine dava AB Adalet Divanı tarafından inceleniyor.

Kararı aktarmaya başlamadan önce, dava konusu Genel Mahkeme kararıyla ilgili “Red Bull’un mavi/gümüş renk markaları hakkında AB Adalet Divanı Genel Mahkemesi kararı” başlıklı yazıyı Nisan 2018’de IPR Gezgininde yayımladığımızı hatırlatalım. Öncesinde ilgili yazıyı okumak / hatırlamak isteyen okurlar https://iprgezgini.org/2018/04/12/renk-kombinasyonlarinin-marka-olarak-tescili-daha-zor-hale-mi-geliyor-red-bullun-mavi-gumus-renk-markalari-hakkinda-ab-adalet-divani-genel-mahkemesi-karari/ bağlantısından yazıya erişebilirler. Ancak, önceki yazıyı okumadan devam etmek isteyenler için uyuşmazlığın özeti ile başlayalım:

15 Ocak 2002 tarihinde Red Bull firması EUIPO nezdinde bir AB markası başvurusunda bulunmuştur. Tescili istenen marka, aşağıda görüldüğü gibi iki rengin kombinasyonundan oluşmaktadır:

30 Haziran 2003 tarihinde Red Bull, söz konusu markanın kullanım sonucu ayırt edicilik kazandığını kanıtlamak amacıyla ek belgeler sunmuştur. 11 Ocak 2004 tarihinde ise markaya ilişkin olarak, “Koruma mavi (RAL 5002) ve gümüş (RAL 9006) renkler için talep edilmektedir. Renkleri oranı yaklaşık %50-%50’dir.” ifadelerinden oluşan tarifnameyi sunmuştur. Başvurunun mal listesi kapsamında 32. sınıftaki “enerji içecekleri” bulunmaktadır. Söz konusu marka, kullanım sonucu ayırt edicilik kazandığı belirtilerek ve yukarıda yer verilen tarifnameyle birlikte 25 Temmuz 2005 tarihinde tescil edilmiştir.

20 Eylül 2013’te Polonya menşeli Optimum Mark sp. z.o.o. isimli firma (kısaca Optimum Mark) yukarıda belirtilen markanın hükümsüzlüğünü talep etmiştir.  Hükümsüzlük talebine gerekçe olarak, markanın grafik gösterim için aranan (açıklık, kesinlik, … ve renkleri önceden belirlenmiş ve yeknesak şekilde birleştiren bir sistematik düzen) gerekli koşulları sağlamadığını ve tescil başvurusuna eşlik eden tarifnamedeki ifadenin, iki rengin ‘yaklaşık’ %50 – %50 şeklinde çok sayıda farklı kombinasyonuna olanak sağladığını öne sürmüştür.

Red Bull’un bir diğer renk markası başvurusu da 1 Ekim 2010 tarihinde EUIPO’ya yapılmıştır. Bu markanın da görseli ve eşya listesi yukarıda belirtilen markanın aynısıdır. Başvuru 29 Kasım 2010 tarihli Bültende yayımlanmış, ancak başvuruyu inceleyen marka uzmanı 22 Aralık 2010 tarihinde renklerin marka örneği içindeki dağılımlarının belirtilmemiş olması nedeniyle eksiklik bildiriminde bulunarak bu eksikliğin giderilmesini talep etmiştir.  Red Bull firması tarafından gönderilen cevap dilekçesi üzerine, 8 Mart 2011 tarihinde söz konusu marka, mavi (Pantone 2747C) ve gümüş (Pantone 877C) renkler için aşağıdaki açıklamayla (tarifnameyle) birlikte kullanım sonucu kazanılmış ayırt ediciliğe dayalı olarak tescil edilmiştir:

“İki renk birbirine eşit oranda uygulanacaktır ve renkler birbirine bitişik (yan yana) halde dizilmiştir.” (The two colours will be applied in equal proportion and juxtaposed to each other)

27 Eylül 2011 tarihinde Optimum Mark, benzer gerekçelerle markanın hükümsüzlüğü talebinde bulunmuştur. Optimum Mark, tarifnamede yer alan “juxtaposed” ifadesinin “ortak bir sınırı olan”, “yan yana konulmuş” veya “kontrast etki için birbirine yakın duran” gibi biçimlerde algılanabileceğini, marka tarifnamesinin, iki rengin mallara ne şekilde uygulandığına ilişkin düzeni belirtmediğini, bu nedenle de gösterimin açık ve kesin olmadığını ileri sürmüştür.

EUIPO İptal Birimi, markaların gösteriminin yeterli kesinlikte olmaması nedeniyle iki markanın da hükümsüzlüğüne karar vermiştir. Kararda, markaların grafik gösteriminin çok sayıda farklı kombinasyona olanak sağladığı ve bu durumun, tüketicilerin satın alımlarını kesinlik içinde yapabilmeleri için sadece belirli bir kombinasyonu algılayıp anımsamalarına engel olduğu belirtilmiştir.

Red Bull, EUIPO İptal Biriminin kararlarına karşı EUIPO Temyiz Kurulu nezdinde itirazda bulunmuştur. Temyiz Kurulu 2 Aralık 2014 tarihli kararlarıyla her iki itirazın da reddine karar vermiştir. Kurul, Adalet Divanı’nın Heidelberger kararında ortaya koyduğu ilkelere atıf yaparak söz konusu markaların, eşlik eden tarifnamelerle birlikte değerlendirildiklerinde, yeterince kesin ve yeknesak (uniform) olmadığı tespitinde bulunmuştur. Kurul’a göre söz konusu markalar, iki rengin birbirinden farklı genel izlenime sahip çok sayıda farklı kombinasyonla tertip edilebilmelerine imkân tanımaktadır.

Red Bull tarafından EUIPO Temyiz Kurulu’nun bu kararlarına karşı açılan dava AB Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin 30 Kasım 2017 tarihli kararıyla reddedilmiş ve bu kararın da temyiz edilmesi üzerine dava son karar mercii olan AB Adalet Divanı tarafından görülmüştür.

Başvuru sahibi Red Bull tarafından davada beş gerekçe ileri sürülmüştür:

  • eşit muamele ilkesinin ihlali,
  • AB Marka Tüzüğünün m. 4 (marka olabilecek işaretleri düzenleyen ve sicilde gösterim koşuluna yer veren madde) hükmü ile m. 7(1)(a) (4. maddede belirtilen şartları taşımayan işaretlerin marka olarak tescil edilemeyeceğini düzenleyen mutlak tescil engeli) hükümlerinin ihlal edilmesi,
  • yasal beklentilerin korunması ilkesinin ihlali
  • ölçülülük ilkesinin ihlali
  • Genel Mahkemenin usul kurallarına ilişkin bazı hükümlerin ihlali

Burada, özellikle ikinci sırada yer verilen dava gerekçesi bağlamındaki tespit ve değerlendirmeler üzerinde durulacaktır. Nitekim Adalet Divanı da kararında ilk olarak ikinci dava gerekçesini ele almıştır.

Bu kapsamda Divan tarafından, öncelikle bir işaretin marka olarak tescil edilebilmesi için o işarete sağlanacak korumanın konusunun ve kapsamının açık ve kesin bir şekilde belirlenebilmesine imkân tanıyan bir gösteriminin sunulmasının gerekli olduğu hatırlatılmıştır. Eğer başvuruya yazılı bir tarifname eşlik ediyorsa, bu tarifname tescille elde edilmek istenen korumanın konusunu ve kapsamını netleştirmeye yardım etmeli; sunulan gösterim ile uyumsuz olmamalı ve sunulan gösterimin konusu ve kapsamı hakkında şüphelere yol açmamalıdır. (27/03/2019, Hartwall, C-578/17, EU:C:2019:261, para. 39-40)

Dış hat sınırları olmaksızın, münhasıran ve soyut olarak iki veya daha fazla rengin kombinasyonundan oluşan işaretlerin gösteriminin, renkleri önceden belirlenmiş ve yeknesak şekilde birleştiren bir sistematik düzen içermesi gerekmektedir. İki veya daha fazla rengin, belli bir şekil ve dış hat çizgileri olmaksızın sadece bir araya getirilmesi, ya da iki veya daha fazla renge ‘akla gelebilen her biçimde’ gönderme yapılması; gerekli kesinlik ve yeknesaklığı (uniformity) sağlamayacaktır. Bu şekildeki gösterimler birbirinden farklı çok sayıda kombinasyon yaratılmasına olanak sağlamaktadır. Bu da, tüketicilerin -ilerideki satın alımlarını kesinlik içinde yapabilmeleri bakımından- sadece belirli bir kombinasyonu algılayıp anımsamalarına engel olmaktadır. Ayrıca böylesi gösterimler, yetkili otoriteler ve ticari aktörlerin korumanın kapsamını bilmelerine de imkân vermemektedir.

Somut olayda Red Bull’a ait tescil başvurularının münhasıran mavi ve gümüş renklerin kombinasyonundan oluştuğu konusunda bir tartışma bulunmamaktadır.

Her iki işaretin de gösterimi, birbirine paralel ve yan yana dizilmiş, eşit yüzeye sahip biri mavi, diğeri gümüş renkte iki dikey blok biçiminde yapılmıştır. Bu gösterimlere birer tarifname de eşlik etmektedir. Bunlardan birincisi her bir rengin oranının “yaklaşık %50-%50” olduğunu, ikincisi ise iki rengin yan yana konulduğunu ve eşit oranda uygulanacağını belirtmektedir.

Dava konusu kararında Genel Mahkeme, ilk tescille ilgili olarak tarifnamede yer alan “yaklaşık” kelimesinin, gösterimdeki kesinlik eksikliğini destekler mahiyette olduğunu, bu durumun da ilgili renklerin farklı biçimlerde tertip edilebilmesine imkân sağladığını belirtmektedir.

Diğer tescille ilgili olarak ise Genel Mahkeme, yana yana dizilimin (juxtaposition) farklı biçimler alabileceğini, renkler eşit oranda dağılım gösterseler dahi bunların yana yana diziliminin farklı görünümlere ve yerleşimlere sebebiyet vereceğini ifade etmektedir.

Adalet Divanı, Genel Mahkeme’nin dava konusu kararındaki bu tespitlerine katılmaktadır. Söz konusu markaların tescili, önceden belirlenmiş olmayan çoklu gösterimlere yol açmakta olup yeknesak değildir. Dolayısıyla markalar, sicilde gösterim şartına ilişkin mevzuat hükmüne ve Mahkemenin “Heidelberger Bauchemie” kararında[1] ortaya koyduğu ilkelere aykırı olarak tescil edilmişlerdir.

Hatırlatmak gerekirse, Adalet Divanı, renk kombinasyonlarından oluşan markaların açık ve kesin şekilde sicilde gösterimi konusunda ilkesel nitelikteki Heidelberger kararında, dış hat sınırları olmaksızın, münhasıran ve soyut olarak iki veya daha fazla rengin kombinasyonundan oluşan markalar bakımından, grafik gösterimin “renkleri önceden belirlenmiş ve yeknesak şekilde birleştiren bir sistematik düzen” içermesi gerektiğini ortaya koymuştur. Yine aynı kararda, iki veya daha fazla rengin, belli bir şekil ve dış hat çizgileri olmaksızın sadece bir araya getirilmesinin, ya da iki veya daha fazla renge ‘akla gelebilen her biçimde’ gönderme yapılmasının; gerekli kesinlik ve yeknesaklığı (uniformity) sağlamayacağına hükmedilmiştir.

Diğer taraftan Adalet Divanı’na göre, somut olayda davacı Reb Bull’un iddiasının aksine, renklerin kombinasyonundan oluşan markaların, söz konusu renkleri önceden belirlenmiş ve yeknesak şekilde birleştiren bir sistematik düzen içermesi koşulu, bu tür markaları bir figüratif markaya dönüştürmeyecektir. Zira bu koşul, renklerin gösteriminin dış hatlarla belirlenmesinin şart olduğu anlamına gelmemektedir.

Markalar kullanım sonucu kazanılmış ayırt ediciliğe dayalı olarak tescil edilmiş olduğundan, EUIPO’nun ve Genel Mahkeme’nin, sicilde gösterim koşuluna ilişkin madde hükmü kapsamındaki değerlendirmede, markaların çeşitli tezahürlerdeki kullanımını, özellikle de söz konusu markaların fiili kullanımlarını göz önünde tutmasında bir engel bulunmamaktadır.

Belirtilen tespit ve değerlendirmeler çerçevesinde Adalet Divanı, Genel Mahkeme tarafından verilen kararı yerinde bulmuştur. Davacı Red Bull tarafından ileri sürülen eşitlik, ölçülülük ve yasal beklentilerin korunması ilkelerinin ihlali gibi diğer gerekçeler de haklı görülmemiş ve sonuç olarak davanın reddine karar verilmiştir.

Adalet Divanı’nın aktardığımız kararı bu uyuşmazlık hakkındaki nihai ve kesin karardır.  Karar kanaatimizce bir takım soruları ve tartışmaları da beraberinde getirecektir.

Aktardığımız karar ekseninde tarafımızca yapılan bazı tespitler ve ilk akla gelen meseleler şunlardır:

  • Hükümsüzlük talebine konu her iki markada da marka örneğiyle (markanın reprodüksüyonu) birlikte birer yazılı tarifname sunulmuş ve ilgili renklerin kodları da bu tarifnamede verilmiştir. Ancak marka örneği (renkler marka örneğinde görünüm olarak eşit oranda yer kaplasa dahi) ve renk kodlarının verilmesi, renk kombinasyonundan oluşan markalarda gerekli kesinlik şartını yerine getirmeyecektir. Heidelberger kararında da ortaya konulduğu üzere, bu renklerin önceden belirlenmiş ve yeknesak bir sistematik düzen içermesi de gereklidir. Kanaatimizce bu da ancak bir tarifnameyle mümkün olabilecektir.
  • Dava konusu olayda marka örneğine eşlik eden ve renklerin dağılımını “yaklaşık %50-%50” şeklinde ifade eden tarifname yeterli kesinlikte bulunmamıştır. “Yaklaşık” kelimesinin anlamı itibarıyla zaten bir kesinlik içermemesi nedeniyle bu tarifnameyle tescil edilmiş marka bakımından ulaşılan sonuç çok da şaşırtıcı değildir. Ancak, dava konusu diğer markada, marka örneğine (ve ilgili renklerin kodlarına) eşlik eden “İki renk birbirine eşit oranda uygulanacaktır ve renkler birbirine bitişik (yan yana) halde dizilmiştir.” şeklindeki tarifname de EUIPO ve AB Adalet Divanınca, sicilde gösterim koşulu bağlamında yeterli kesinliği sağlar nitelikte görülmemiştir.
  • Şu halde, renk kombinasyonlarından oluşan başvurularda; marka örneğine ve renk kodlarına eşlik eden “renklerin dağılımı eşit orandadır”, “renklerin oranı %50-%50’dir”, “renkler eşit oranda yan yana getirilmiştir” vb. yazılı açıklamaların, sicilde gösterim şartının sağlanması bakımından yeterli olmayacağı anlaşılmakla birlikte, Mahkeme kararında bu koşulların nasıl bir tarifname (veya ilave bir açıklama ya da belge) ile sağlanabileceği konusunda bir ipucu da bulunmamaktadır.
  • Dava konusu olaydaki markalarda olduğu gibi, yeterli kesinlik taşımayan tarifnamelerle (veya tarifnamesiz) olarak tescil edilmiş renk kombinasyonu markaları, Adalet Divanı’nın bu kararı neticesinde, olası hükümsüzlük taleplerine/davalarına konu edilebilecektir. Dolayısıyla sicilde gösterimi yeterli kesinliği taşımayan renk kombinasyonu markaları, bu gerekçeye dayalı olarak hükümsüzlük tehdidi altında olacaktır.
  • Renk kombinasyonunun, marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin şekilde anlaşılmasını sağlayacak şekilde sicilde gösterimi, markanın kullanımının devreye girdiği durumlar (örn. kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik, tescilli bir renk kombinasyonu markasına dayanılarak yapılan itirazda markanın kullanım ispatı talebine konu olması, vb.) bakımından da büyük önem arz edecektir.  Örneğin dava konusu markayı ele alacak olursak, renk kombinasyonunun aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi bir fiili kullanımı, tescilli markanın ayırt edici karakterini değiştiren bir kullanım olarak mı, yoksa ayırt edici karakterini değiştirmeyen bir kullanım olarak mı değerlendirilmelidir?
  • İşte, tescil talebine konu işaret için marka sahibine sağlanacak korumanın konusu açık ve kesin şekilde belirlenebilir olmadığında,  diğer bir ifadeyle markanın sicilde gösterimi aranan bu koşulları sağlar nitelikte olmadığında, yukarıdaki soruya verilecek yanıt da güçleşecektir. Şüphesiz korumanın konusunun kesin ve net olarak belirli olması, bu işarete başka işaretler karşısında sağlanacak korumanın kapsamının ve sınırlarının belirlenmesi açısından da etkili olabilecektir.
  • Dava konusu markalar “grafik gösterim” (graphic representation) şartının bulunduğu dönemde (önceki AB Marka Tüzüğü’nün yürürlükte bulunduğu) tescil edilmiş ve markaların hükümsüzlüğü bu mevzuat döneminde talep edilmiştir. Ancak şu an yürürlükte bulunan 2017/1001 sayılı AB Marka Tüzüğünde, “grafik gösterim” şartı yerine “marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin şekilde anlaşılmasını sağlayacak şekilde sicilde gösterimi” şartı bulunmaktadır. Ancak kanaatimizce bu durum, kararın yürürlükteki mevzuata etkisini ve uygulanabilirliğini ortadan kaldırmayacaktır. Zira dava konusu Genel Mahkeme kararında da belirtildiği üzere, ilgili maddenin yeni lafzı, hukuki belirliliği güçlendirme amacını taşımakta olup madde hükümde yer alan ifadeler, hükmün bir önceki lafzından daha da kısıtlayıcı niteliktedir. Şöyle ki, AB kanun koyucusu, ilgili hükmün gövdesine açıkça, Adalet Divanı’nın Sieckmann (C-273/00) ve Heidelberger (C-49/02) kararlarında belirlenen ilkeleri dâhil etmiş ve böylelikle, söz konusu maddenin yeni lafzını içtihatlarla tam uyumlu hale getirmiştir. Dolayısıyla, verilen kararın yürürlükteki AB mevzuatı açısından da doğrudan etkileri olacağı ve kararın uygulama alanı bulacağı düşünülmektedir.
  • Adalet Divanı kararları, EUIPO ve AB üye ülkeleri açısından bağlayıcı niteliktedir. Dolayısıyla, başta EUIPO olmak üzere AB üye ülkelerinin fikri mülkiyet ofisleri/kurumlarının, renk kombinasyonlarından oluşan başvurulara ilişkin olarak sicilde gösterim koşulunun ne şekilde sağlanabileceğini tekrar tartışmaya açması ve uygulama kriterlerini revize etmeleri muhtemeldir.
  • Bundan böyle renk kombinasyonlarının, bilhassa AB’de ve AB üye ülkelerinde marka olarak tescilinin, sicilde gösterim şartının eksiksiz yerine getirilmesi bakımından biraz daha meşakkatli olacağı, zira inceleyici ofislerin bu tür markaları bahsi geçen husus açısından daha titiz bir incelemeye tabi tutacakları öngörülmektedir.
  • Ülkemiz açısından, 6769 sayılı SMK’nın marka hukukuna ilişkin pek çok maddesi gibi “marka olabilecek işaretler” başlığı bağlamında markanın sicilde gösterim şartını da içeren 4’üncü maddesi, AB Marka Tüzüğü’nün ilgili maddesinden alınmıştır. AB Adalet Divanı’nın bu kararı ve buna bağlı olarak AB düzeyinde olası bir uygulama değişikliğinin, mevzuatında çok benzer içerikte bir hüküm bulunan Türkiye açısından da etki ve yansımaları olacak mıdır?

Konuyla ilgili tespitleri, değerlendirmeleri ve bağlantılı olabilecek soruları çoğaltmak mümkündür.  Bu meselelerin ne şekilde çözüme kavuşacağını, ofis kararları ve mahkeme kararları ekseninde gelişip şekillenecek uygulamalar zaman içinde gösterecektir.

H. Tolga Karadenizli

Ekim 2019, Ankara

karadenizlit@gmail.com

[1] C-49/02, EU:C:2004:384

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Nispi Ret Nedenleri, Tanınmış Markalar

Tanınmış markadan haksız yarar sağlanabilecek olması koşulunun ispatına ilişkin deliller: Coca-Cola, Master markasına karşı

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun (SMK) 6(5) maddesi, tanınmış markaların belirli koşullar dâhilinde, markanın tanınmışlığa sahip olduğu mallardan farklı türdeki mal veya hizmetler için de korunmasına imkân tanıyan bir yasal düzenlemedir ve bu düzenleme içerik itibarıyla AB Marka Tüzüğü (EUTMR)’nün 8(5) maddesiyle çok büyük benzerlik göstermektedir. Diğer bir ifadeyle, ilgili kanun maddesi, aynı konuya ilişkin AB düzenlemesi mehaz alınarak hazırlanmış desek herhalde yanlış olmaz.    

Bugünkü yazımızın konusu tanınmış markalara diğer markalardan daha geniş çaplı bir koruma sağlanmasına imkân tanıyan bu yasal düzenlemenin uygulamasına ilişkin olacak. Süreç içinde AB Adalet Divanı’na iki kere giden, dolayısıyla iki Adalet Divanı kararı ve toplamda üç ayrı EUIPO Temyiz Kurulu kararıyla neticelenen bu uyuşmazlık, konunun bilhassa ispata yönelik deliller bakımından olmak üzere farklı yönleriyle ele alınması bakımından kanaatimce önemli bir karar.

Yazının başlığını görünce, Coca-Cola ve Master markasının ne gibi bir benzerliği olabilir diyebilirsiniz. Ancak, yazıyı okuyunca bu soru yanıt bulacaktır diye tahmin ediyorum.

Olay şu şekilde cereyan ediyor;

10 Mayıs 2010 tarihinde Suriye’de yerleşik Modern Industrial & Trading Invesment firması (MITICO), AB Fikri Mülkiyet Ofisi EUIPO’ya aşağıdaki markanın tescili için başvuruda bulunur:

Başvuru kapsamında 29, 30 ve 32. sınıflarda yer alan çeşitli gıda ürünleri, su, maden suyu, meyve suları ve diğer alkolsüz içecekler gibi çeşitli mallar bulunmaktadır.

Başvurunun ilan edilmesi üzerine, Coca-Cola firması, karıştırılma ihtimali ve tanınmışlık gerekçelerine dayalı olarak itirazda bulunur. İtirazına dayanak olarak aşağıda görsellerine yer verilen AB nezdinde tescilli markalarını gösterir:

Coca-Cola, itiraz sürecinde, markasından haksız yarar sağlanabileceğini göstermek maksadıyla, MITICO’nun, Master markasını ticari olarak ve www.mastercola.com internet sitesinde, Coca-Cola markasını andıracak biçimde kullandığını öne sürer ve buna ilişkin bazı delilleri dosyaya sunar:

EUIPO İtirazlar Birimi ve devamında EUIPO Temyiz Kurulu itirazı reddeder. Temyiz Kurulu kararında, markaların benzer olmadığı ve bu nedenle markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunmadığı gerekçesine yer verir. Temyiz Kurulu, Coca-Cola markasının tanınmışlığını kabul etmekle birlikte, markaların benzer olmaması nedeniyle, tüketicilerin markalar arasında bağlantı kurmayacağı sonucuna ulaşır. Ayrıca, haksız yarar sağlamaya ilişkin olarak, Coca-Cola tarafından sunulan kanıtların başvuru konusu markaya ilişkin olmaması nedeniyle bunları olayla alakalı görmez ve bu delillere itibar etmez.

Coca-Cola, Temyiz Kurulu kararına karşı dava açar. Davada Coca-Cola, Temyiz Kurulu’nun 8(5) maddesine ilişkin değerlendirmesinin hukuka aykırı olduğu gerekçesine dayanır. Bu hususla ilgili olarak, başvuru sahibinin Coca-Cola markasının tanınmışlığından haksız yarar sağlamaya yönelik niyetini göstermek amacıyla, Master markasının ticari kullanıma ilişkin olarak sundukları delillere EUIPO tarafından itibar edilmediğini öne sürer. Kararın karıştırılma ihtimaline yönelik kısmını ise dava konusu yapmaz.

Davayı gören AB Adalet Divanı Genel Mahkemesi, 11 Aralık 2014 tarih ve T-480/12 sayılı kararında özetle aşağıdaki tespit ve değerlendirmelerde bulunur:

  • Markalar arasında görsel benzerlik unsurları mevcuttur. Bu, sadece markaların ilk harfleri olan C ve M harflerinin, bir imza tarzında, kuyruklu olarak yazılmış olmasından değil, ayrıca ticari hayatta yaygın olarak kullanılmayan bir yazım fontunun (Spenserian script) da ortak olarak kullanılmış olmasından kaynaklanmaktadır.
  • Benzerlik düzeyi düşük olmasına rağmen bu benzerlik, tüketicilerin markalar arasında bağlantı kurması için yeterlidir. Bu nedenle, EUIPO’nun 8(5) maddesinde sayılan diğer koşullar bakımından bir inceleme yapması gerekirdi.
  • EUIPO, 8(5) maddesi kapsamındaki itirazla ilgili olarak, Coca-Cola tarafından sunulan belgeleri dikkate almayarak hata yapmıştır.

Bu hususlar çerçevesinde Adalet Divanı, EUIPO Temyiz Kurulu kararının iptaline karar verir ve mahkeme kararı ekseninde Temyiz Kurulu itirazı tekrar inceler ve yeni bir karar verir. Ancak, karar yine itirazın reddi yönündedir. Temyiz Kurulu kararında bu defa aşağıdaki gerekçelere dayanır:

  • Coca-Cola tarafından sunulan delillerin hiçbirisi AB’ye ilişkin değildir. Şöyle ki, Master Cola markalı ürünler Suriye ve Orta Doğu ülkelerinde satılmaktadır. Başvuru sahibi firmanın web sitesinde AB pazarına yönelik herhangi bir bilgi mevcut değildir. Ürünlerin, web sitesi üzerinden sipariş edilerek AB’ye gönderilebileceğine dair bir emare de yoktur.
  • Sadece AB markası başvurusu yapılmış olması, başvuru sahibinin markayı Avrupa’da da aynı şekilde kullanacağına işaret etmez.
  • Sunulan deliller, 29, 30 ve 32. sınıflara dâhil mallarda Coca-Cola markasından haksız yarar sağlanması riskinin bulunduğunu göstermemektedir.

Coca-Cola firması, Temyiz Kurulu’nun bu kararına karşı da dava açar. Coca-Cola davada, EUIPO’nun, sunulan delillerin olayla bağıntısını dikkate almamakla hatalı bir değerlendirme yapmış olduğunu ve EUIPO’nun mahkeme kararına uymadığını veya kararı doğru şekilde uygulamadığını ileri sürer.

Davayı gören AB Adalet Divanı Genel Mahkemesi, 7 Aralık 2017 tarih ve T-61/16 sayılı kararında özetle aşağıdaki tespit ve değerlendirmelerde bulunur:

  • Mahkeme kararına uyulmadığı iddiası haklı değildir.
  • EUIPO’nun, Master markasının AB dışındaki ticari kullanımını, işaretin gelecekte AB’deki kullanımının Coca-Cola markasından haksız yarar sağlama riski bulunup bulunmadığını belirlemek açısından dikkate alması gerekir.
  • İlke olarak, bir AB marka tescil başvurusundan hareketle, başvuru sahibinin mallarını AB pazarına sürme niyetinde olduğu, mantıksal olarak çıkarılabilir.
  • Markanın AB dışındaki kullanım biçimi, Coca-Cola markasından AB’de haksız yarar sağlanabileceği riskine işaret edebilir. Zira MITICO, AB’deki muhtemel ticari niyetlerinin Suriye ve Orta Doğu’dakinden farklı olacağına dair bir delil sunmamıştır.
  • EUIPO, Master markasının, AB dışındaki ticari kullanımına dair delillere yönelik değerlendirmesinde, Coca-Cola markasının AB’de haksız yarar sağlanması riski bulunduğu sonucuna ulaştırabilecek mantıksal çıkarımları ve ihtimal analizlerini göz ardı etmekle hata yapmıştır.

Sonuç olarak, AB Adalet Divanı Genel Mahkemesi, Temyiz Kurulu’nun ikinci kararının da iptaline karar verir ve dosya üçüncü defa Temyiz Kurulu’nun önüne gelir.

Buraya kadar aktarılanlardan, AB Adalet Divanı’nın EUIPO Temyiz Kurulu kararlarının hukuka uygunluğunu incelediği, ancak Temyiz Kurulu’nun tam bir inceleme ve değerlendirme yapmadığı bir konuda kendisi esastan inceleme yaparak ve uyuşmazlığı kendisi sonlandıracak şekilde nihai bir karar vermediği anlaşılmaktadır. Bu yönüyle, EUIPO Temyiz Kurulu kararlarının iptali istemiyle açılan davalarda AB yargı süreci ve işleyişinin, ülkemizde TÜRKPATENT YİDK kararlarının iptali talebiyle açılan davalardan bazı farklılıklar gösterdiği söylenebilir. Ancak, yazımızın konusu bu olmadığından, belirtilen hususlara sadece bir parantez açmak maksadıyla değinmekle yetinelim.

Olaya dönecek olursak, AB Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin bozma kararı doğrultusunda, EUIPO Temyiz Kurulu, yakın bir zaman önce, 4 Ekim 2018 tarihinde uyuşmazlık hakkında üçüncü kez karar vermiştir. (R/ 693/2018-5 sayılı karar)

Kararda, ilk olarak olayın safahatı özetlendikten sonra, markalar arasında bağlantı bulunduğunun Mahkemece hâlihazırda teyit edilmiş olması ve itiraz gerekçesi markaların tanınmışlığı konusunda da bir çekişme bulunmaması nedeniyle, Temyiz Kurulu tarafından değerlendirilecek tek koşulun, başvuru konusu markanın, önceki markanın tanınmışlığından haksız yarar sağlama veya ayırt edici karakterine ya da ününe zarar verme riski bulunduğu hususunun itiraz sahibince ispatlanıp ispatlanamadığı olduğu belirtilmiştir.

Yerleşik içtihatlara göre, önceki markanın sahibi fiili ve mevcut zararı göstermek zorunda olmasa da, gelecekte böyle bir zararın meydana gelebileceğine dair ciddi risk bulunduğunu kanıtlamak zorundadır. Tanınmış markadan haksız yarar sağlanması riski bulunduğuna, sadece farazi (tahmine, varsayıma dayalı) olmamak koşuluyla, olasılık analizinden doğan mantıksal çıkarımlara dayalı olarak, ilgili ticari sektörün yaygın pratikleri ve olayın diğer özellikleri göz önüne alınmak suretiyle karar verilebilir.

Genel Mahkeme kararında da ortaya konduğu üzere, marka hukukundaki ülkesellik prensibi, AB başvurusuna konu markanın AB dışındaki ticari kullanımına dair delil sunulması; gelecekte AB’de gerçekleşebilecek muhtemelen kullanımın önceki markanın tanınmışlığından haksız yarar sağlama riski bulunduğunu ortaya koymak için yapılacak mantıksal çıkarıma dayanak teşkil etmesine herhangi bir biçimde engel olmamaktadır. Aslında, dünyanın herhangi bir yerindeki fiili kullanıma dair deliller, aynı markanın AB’de gerçekleşmesi muhtemel kullanıma yönelik bir gösterge olabilir ve haksız yarar sağlanması riski bulunduğuna karar vermede yardımcı olabilir. (07/12/2017, T-61/16, EU:T:2017:877, § 94)

Bu bağlamda, www.mastercola.com internet sitesinin statik olmadığına ve örneğin, bir veya daha fazla AB resmi dilinin site içeriğine eklenmesi suretiyle sitenin AB tüketicilerini de hedefleyecek şekilde değiştirilebileceği belirtilmelidir.  

İspat yükü açısından, başvuru sahibinin AB’deki ticari niyetinin farklı olacağını kanıtlaması, itiraz sahibinin AB’deki muhtemel ticari niyetinin, AB dışındaki fiili ticari pratiğiyle benzer olacağını kanıtlamasından daha kolay olacaktır. Ancak, başvuru sahibi, AB’deki muhtemel ticari niyetlerinin, üçüncü ülkelerdekinden farklı olacağına dair herhangi bir özel bilgi sunmamıştır.  Dolayısıyla, Kurul, Genel Mahkeme tarafından belirtildiği üzere, gelecekte AB’de haksız yararlanmasına dair “farazi olmayan” risk bulunduğu sonucuna ulaşabilmek için “Master” markasının mevcut kullanım biçiminin dikkate alınmasının uygun olduğu kanaatine varmıştır. Bu, somut olayda olduğu gibi, fiili kullanım delillerine konu markanın, başvurusu yapılan markanın kabul edilebilir bir varyasyonu olması halinde de geçerlidir.

Markanın tanınmışlığından haksız yarar sağlanması koşulunda, tanınmış markadan bir imaj transferi söz konusu olduğundan, öncelik tanınmış markanın sahip olduğu imajın ortaya konulması gerekmektedir.  Bu hususlarla ilgili olarak Temyiz Kurulu, Coca-Cola tarafından dosya kapsamında sunulmuş olan deliller arasında, markanın imajını ortaya koyan bilgi ve belgelere de kararında atıf yapmıştır.

Bu çerçevede, yukarıda belirtilen hususlar, sunulan deliller ve Genel Mahkeme’nin uyuşmazlığa ilişkin yol gösterici tespit ve değerlendirmeleri ışığında Temyiz Kurulu, başvuru konusu markanın, Coca-Cola markasının alkolsüz içecekler sektöründeki öne çıkan konumu, ciddi yatırımlar, pazarlama çabaları ve dünya çapında pazardaki uzun süreli varlığı sonucu elde ettiği bilinirlikten haksız yarar sağlama riski bulunduğu sonucuna ulaşmıştır. Dolayısıyla, AB Marka Tüzüğü 8(5) maddesi kapsamındaki itiraz haklı bulunmuş ve başvuru konusu markanın reddine karar verilmiştir.

Suriyeli firmanın Suriye’deki iç savaş patlak vermeden önce AB’de yaptığı marka başvurusuna yapılan itirazla başlayan hukuki süreç, aradan geçen 8 yıldan uzun sürenin ardından ancak neticelenmiş görünüyor.

Kanaatimce, uyuşmazlıkta Genel Mahkemenin tanınmış markadan haksız yarar sağlanması riski bulunduğu hususunun ispatına ilişkin deliller hakkındaki değerlendirmeleri oldukça önemli ve dikkate değer nitelikte. Muhtemeldir ki, Mahkeme kararındaki önemli yorum ve değerlendirmeler, EUIPO’nun tanınmış markalara ilişkin uygulama kılavuzlarının güncel versiyonlarında kendine yer bulacaktır ve bundan sonra, EUIPO nezdindeki benzer uyuşmazlıklarda da Genel Mahkeme’nin Master / Coca-Cola kararına sıklıkla atıflar yapılacaktır.

H. Tolga Karadenizli

Ocak 2019, Ankara

karadenizlit@gmail.com

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları

AB Adalet Divanı’nın markalar ve tasarımlarla ilgili 2017 yılında vermiş olduğu kararlara genel bakış

 

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Uluslararası İşbirliği ve Hukuki İşler Departmanı her yıl düzenli olarak AB Adalet Divanı tarafından markalar ve tasarımlar hakkında verilen kararları konularına göre tasnifleyip, özetleyerek tek bir metin halinde derlemektedir.

 

AB Adalet Divanı’nın geçtiğimiz yıl (2017) içerisinde vermiş olduğu marka ve tasarım hukukuyla ilgili kararlar da yine EUIPO’nun ilgili birimi tarafından derlenerek metin haline getirilmiş ve ilgili metin geçtiğimiz aylarda EUIPO’nun internet sitesinde yayımlanmıştır. Markalar ve tasarımlar alanında çalışan tüm kesimler için oldukça faydalı olduğunu düşündüğümüz bu çalışmaya https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/yearly_overview/yearly_overview_2017.pdf bağlantısından erişim mümkündür.

 

Markalar ve tasarımlara yönelik AB dava hukuku ve içtihatları (case-law) hakkında oldukça kapsamlı bir çalışma niteliğinde olan bu dokümanda hem Genel Mahkeme (General Court: GC) hem de Divan (Court of Justice: CJ) kararlarına yer verilmektedir.  Çalışmada GC ve CJ’nin ön yorum şeklinde vermiş olduğu kararlar (preliminary rulings) da bulunmaktadır. Metin; usulle ilgili kararlar, mutlak ret /hükümsüzlük nedenleri, nispi ret/hükümsüzlük nedenleri, kullanım ispatı, diğer iptal/hükümsüzlük nedenleri, tasarımlarla ilgili konular, hakların kullanılması (enforcement) ve diğer konular (sınıflandırma, ortak marka, hakların tüketilmesi, lisans, vb.) şeklinde ana başlıklara ayrılmış ve kararlar bu başlıklar altında tasniflenmiştir. Ayrıca, bazı ana başlıklar, kendi içerisinde çeşitli alt başlıklara ayrılmıştır. Bu sayede belirli bir konu / alt başlık hakkında verilmiş geçtiğimiz yıla ait bir karar olup olmadığını araştırmak, belirli bir konu / alt başlık hakkında verilmiş olan kararın can alıcı noktalarını içeren kısa özetini okumak çok daha kolay bir hale gelmekte, ayrıca CJ ve GC tarafından verilen tüm kararlara da genel bir bakış imkânı sağlanmaktadır.

 

Tüm okuyucular için faydalı olması ve benzer çalışmaların ülkemizde de yapılması temennisiyle…

 

H. Tolga Karadenizli

Ekim 2018, Ankara

karadenizlit@gmail.com