Ay: Aralık 2013

OHIM Marka İnceleme Kılavuzu Güncelleniyor

OHIM-GUidelines-on-the-practice-of-the-OHIM1

İç Pazarda Harmonizasyon Ofisi (bundan sonra OHIM olarak anılacaktır), topluluk markası tescil işlemlerini yürütürken oldukça kapsamlı bir inceleme kılavuzu çerçevesinde işlemlerini yürütmektedir.  İnceleme kılavuzları belirli aralıklarda güncellenmekte ve Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın getirdiği yeni ve ek yorumlar göz önüne alınarak, OHIM inceleme pratikleri değiştirilmektedir.

OHIM inceleme kılavuzunda yapılacak en son düzenleme 1 Şubat 2014 tarihinde yürürlüğe girecektir. Bu konudaki bilgilendirme OHIM’in aylık haber online bülteni olan “Alicante News”in Aralık 2013 sayısında yapılmıştır (bkz. https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_ohim/alicante_news/alicantenewsdecember2013_en.pdf).

Bu yazı kapsamında OHIM marka inceleme kılavuzunda yapılacak değişikliklerin mutlak ret nedenleri ile ilgili kısmı, Alicante News içeriğinde yapılan açıklamalar ekseninde özetlenecek ve bilginize sunulacaktır.

İnceleme kılavuzunun mutlak ret nedenleri ile ilgili kısmında yapılacak değişikliklerin temel başlıkları; renk adlarından oluşan markalar, tek harften oluşan markalar, kısaltmalar, sloganlar, ünlü kitapların isimleri, ayırt edici olmayan şekilleri içeren markalar, asli değer katan şekiller, olarak özetlenebilir. Belirtilen konulardaki yeni OHIM değerlendirmesi aşağıdaki içerikte olacaktır:

Renk adlarından oluşan markalar: OHIM’in önceki uygulamasında renk adlarından oluşan marka başvuruları, başvurunun mal listesinde boyaların veya benzer nitelikte renklendiricilerin yer alması durumunda reddediliyordu. Güncellenmiş kılavuza göre, bu tip markaların değerlendirmesinde, ret kararları yalnızca boyalar veya renklendiricilerle sınırlı kalmayacak, renk adından oluşan bir başvuru, ilgili renk adının, mal listesinde yer alan bir malın özelliğini bildirir biçimde algılanması halinde, ayırt edici nitelikten yoksunluk ve tanımlayıcılık gerekçeleriyle reddedilecektir. Bu konuda, Alicante News’te verieln örnekler, peynirler için “blue (mavi)” ve çay için “green (yeşil)” markalarının reddedileceği yönündedir. Bir diğer deyişle, bu tip markaların tanımlayıcı olarak kabul edilmesi için, başvurunun “Yeşil Çay” şeklinde olması gibi bir zorunluluk aramayacak, sadece “Yeşil” ibaresinden oluşan bir başvuru, “çay” malı için ayırt edici nitelikten yoksun ve tanımlayıcı bir ibare olarak değerlendirilecektir.

Tek harften oluşan markalar: OHIM’in önceki uygulaması, standart karakterlerle yazılı ve grafik unsur içermeyen tek harften ibaret markaların reddedilmesi yönündeydi. Avrupa Birliği Adalet Divanının, “α” harfinden (alpha harfi) ibaret bir marka hakkında verdiği C-265/09P sayılı kararda yapılan “bu tip işaretler bakımından yapılması gereken ayırt edicilik testinin, diğer işaretler için yapılan ayırt edicilik testinden farklı olmaması gerektiği, bu işaretlerin de başvuru kapsamındaki mallar ve hizmetlere odaklı somut faktörler çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği” tespitleri çerçevesinde, OHIM, standart karakterlerle yazılı ve grafik unsur içermeyen tek harften ibaret markalarla ilgili yeni bir uygulama oluşturmuştur.

Yeni uygulama çerçevesinde, standart karakterlerle yazılı ve grafik unsur içermeyen tek harften ibaret markalar, tüketicilerin bu tip işaretleri ayırt edici işaretler olarak değerlendirmeyeceği şeklinde genel bir varsayımla reddedilmeyecektir. Ofis, standart karakterlerle yazılı ve grafik unsur içermeyen tek harften ibaret markalarla ilgili her vakanın kendine özgü şartlarını dikkate alarak, vaka bazında işareti ne gerekçeyle ayırt edici bulmadığını açıklamakla mükellef olacaktır.

Kısaltmalar: Bu tip başvurular, sadece kısaltmadan oluşan başvurular ve kısaltmayla birlikte kısaltmanın karşılığı olan terimin birlikte kullanıldığı başvurular olarak, iki genel başlık altında incelenebilir.

Sadece kısaltmadan oluşan başvurular, kısaltmanın, kısaltmanın karşılığı olan tanımlayıcı terimle aynı anlamda kullanılması veya bu şekilde kullanılmasının mümkün olması halinde ve kamunun ilgili kesiminin kısaltmayı, kısaltmanın karşılığı olan terimin tanımlayıcı anlamıyla aynı şekilde algılaması halinde, tanımlayıcı olarak kabul edilecektir.

Tanımlayıcı terim ve tanımlayıcı terimi oluşturan sözcüklerin ilk harflerinden oluşan kısaltmanın (acronym) birlikte kullanıldığı başvurular ise yeni uygulama kılavuzunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren tanımlayıcılık gerekçesiyle reddedilecektir. OHIM’in bu konudaki yeni uygulaması, Adalet Divanının, C-90/11 sayılı “Multi Markets Fund MMF” kararından kaynaklanmaktadır. Karar hakkında detaylı bilginin, bu site içeriğindeki http://iprgezgini.org/2013/12/16/ayirt-edici-nitelikten-yoksun-ve-tanimlayici-markalarin-degerlendirilmesi-avrupa-birligi-adalet-divaninin-c-9011-sayili-karari/ bağlantısından edinilmesi mümkündür. Yeni uygulama, tanımlayıcı terim ve tanımlayıcı terimi oluşturan sözcüklerin ilk harflerinden oluşan kısaltmanın (acronym) birlikte kullanıldığı hallerde, bu terimlerin birbirini açıklaması ve birbirleriyle bağlantılı oldukları olgusuna dikkat çekmesi gerekçesine dayandırılmaktadır.

Sloganlar: Sloganlar konusunda daha açık hale getirilen uygulama temelini Adalet Divanının C-398/08 sayılı “Vorsprung durch Technik” (teknoloji yoluyla yenilik) kararından almaktadır. Buna göre sloganlar, sadece bir promosyon mesajı olarak algılandıkları halde reddedilebilecektir, buna karşın promosyon mesajı olmanın ötesinde, malların ticari kaynağını gösterir bir algı yaratmaları halinde ayırt edici oldukları kabul edilecektir. Bu konuda ayrımın nasıl yapılacağına ilişkin açıklamalar ve sloganların ayırt edici oldukları bazı özel hallere ilişkin değerlendirmeler (sözcük oyunu, kavramsal şaşırtıcılık, çoklu anlam, zihni çaba gerekliliği, vb.) yeni kılavuzda yer alacaktır.

Ünlü kitapların isimleri ve malları veya hizmetlerin konusu bakımından tanımlayıcılık: OHIM’e göre, bazı öyküler veya bunların isimleri o kadar bilinir hale gelmiştir ki, bunlara ilgili öykü dışında başka bir anlam yüklenmesi mümkün değildir ve bunların “dile girdiklerinin” kabul edilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, yeni kılavuza göre, münhasıran ünlü bir öykü veya kitap isminden markalar, ilgili öyküyü konu olarak içerebilecek mallar veya hizmetler bakımından ayırt edici nitelikte kabul edilmeyecektir. Örneğin, “Cinderella” ibaresi kitaplar ve filmler gibi mallar bakımından ayırt edici nitelikte bulunmayacaktır.

Yeni kılavuz, malların veya hizmetlerin konusu veya içeriği ile ilgili olarak ayırt edici nitelikten yoksun veya tanımlayıcı olan işaretlerle ilgili açıklamalar da içerecektir. Bu konudaki açıklamalar, ret kararının kapsamı konusunda (ilgili mallar veya hizmetler, bunların ne şekilde tarif edildiği [özel bir konuya karşılık gelip gelmediği]) yoğunlaşacaktır.

Ayırt edici olmayan şekilleri içeren markalar: Bu başlık, aynı zamanda OHIM ve Birlik üyesi Ülkeler Yakınlaşma Programının başlıklarından birisi olan ayırt edici olmayan şekil unsurlarını içeren markaların değerlendirilmesi konusunda  detaylı açıklamalar içerecektir. Yeni kılavuzda, bu tip unsurların, varsa ayırt edici unsurlarının ne şekilde tespit edileceği ve bunun markanın bütünsel değerlendirmesine etkide bulunup bulunmayacağı haller açıklanacaktır.

Bu satırların yazarı da, bu açıklamaları merakla beklemektedir, Alicante News’te daha detaylı ipucu bulunmadığından, şimdilik 1 Şubat 2014 tarihini beklemekle yetineceğiz.

Mala asli değer katan şekillerden oluşan başvurular: Bu tip başvuruların reddedileceği yönündeki düzenleme Topluluk Marka Tüzüğünün 7(1)(e)(iii) paragrafında yer almaktadır. Yeni kılavuza göre, Adalet Divanının T-508/08 sayılı (hoparlör) kararı doğrultusunda, bu madde kapsamında ret kararı verilecekse, inceleme konusu şeklin, satın alma kararını etkileyen temel faktör olması (tek faktör olması şart değildir) şartı aranacaktır. Bu değerlendirme, temel olarak, sanat eserleri, mücevherat, vazolar, vb. nitelikte, şekilleriyle birlikte ortaya çıkan estetik değerleri nedeniyle satın alınan ürünler bakımından yapılacaktır.

OHIM’in yeni inceleme kılavuzunun resmi olarak yayınlanmasının ardından, bu yazı kapsamında, Alicante News içeriğindeki kısa açıklamaları aktararak özetlediğimiz değişikliklere, daha detaylı şekilde yeni bir yazı içeriğinde yer vermeye çalışacağız.

 

Önder Erol Ünsal

Aralık 2013

Taht Kavgaları Devam Ediyor – “Game of Thrones” Tahtını Terk Etmiyor

Taht Kavgaları Devam Ediyor Ama “Game of Thrones” Korsan İzlenme Tahtını Terk Etmiyor

game_of_thrones

Her yıl sonunda olduğu gibi 2013 sonunda da bitmekte olan yılın en’leri gazete ve dergi sayfalarını doldurmaya başladı. Bu tip yazılar genellikle pek ilgimi çekmemekle birlikte, twitter’da görmemin ardından hemen okuduğum ve sizlerle de paylaşmak istediğim bir liste bana oldukça ilginç geldi.

http://torrentfreak.com/game-of-thrones-most-pirated-tv-show-of-2013-131225/ adresinde görebileceğiniz bir araştırma 2013’ün korsan biçimde en çok indirilen TV dizilerini konu alıyor. Bağımlılık derecesinde takip ettiği birkaç TV dizisi (Game of Thrones, Dexter, vd.) olan ve  -itiraf etmek gerekirse- yurtdışında olduğu ve kablolu TV aboneliğine sahip olduğu dönemlerde korsan biçimde dizi izlemeyi alışkanlık haline getiren yazar bakımından bu listenin ilginç olması kaçınılmazdı.

Araştırma, 2013 yılı içerisinde korsan olarak en çok indirilen TV dizilerinin bölüm başına ortalama indirme sayısından ve aynı dizilerin bölüm başına A.B.D.’ndeki tahmini yasal izleyici sayısından oluşmaktadır. Rakamlar, çeşitli BitTorrent takip edicilerin derlediği, indirme sayısı istatistikleri başta olmak üzere çeşitli kaynaklara dayanılarak, TorrentFreak tarafından tahmini olarak belirlenmiştir.

dizizleme(Kaynak www.torrentfreak.com)

İndirme sayısını gösteren istatistiklerin, online akış (online streaming) ve merkezi dosya paylaşım sistemleri (cyberlocker downloads) yoluyla yapılan izlemeleri içermediği özellikle belirtilmelidir. Bunun nedeni, bu tip izlemelerin sayısını ölçecek kaynakların bulunmamasıdır. Bu tip izlemelere ilişkin rakamların eklenmesi durumunda korsan izleme sayısının ne kadara çıkacağının tahminini ise sizlere bırakıyorum.

İstatistiğe dönülecek olursa, Gam of Thrones’un açık ara korsan indirme birinciliğini elinde bulundurduğu görülmektedir. Dizinin fanı olarak bu duruma sevinmem mi gerekli onu pek bilmiyorum, ama torrentfreak.com’a göre, Game of Thrones geçen yılda birinci olduğu bu alanda liderliği kolaylıkla kaybedecek gibi gözükmüyormuş. İkinci, üçüncü ve dördüncü sıralarda takip etmediğim Breaking Bad, The Walking Dead ve The Big Bang Theory dizileri yer alıyor. Beşinci sırada ise tüm zamanlar favorim Dexter bulunuyor, her şehre bir tane lazım dediğim Dexter, her ne kadar bizlerle vedalaşmış olsa da bir klasik olarak kalplerimizde yeri her zaman birinci kalacak diyebiliriz.

Torrentfreak.com, dizilerin korsan olarak indirilmesi konusunda tek sorumluluğun indirenlerde aranmaması gerektiği, özellikle Game of Thrones yapımcısı HBO kanalının dizinin haklarını hiçbir şekilde yasal online yayıncılarla paylaşmaması durumunun, bu dizinin korsan biçimde izlenmesini artırdığı görüşündedir.

Bununla birlikte, dizi yaratıcıları korsan indirme konusunda çok da rahatsız olmadıklarını belirten açıklamalar yapmaktadır. Torrentfreak.com’da yer alan yazıya göre Game of Thrones yönetmeni David Petrarca “korsan izleme veya indirmenin dizi hakkında ihtiyaç duyulan kültürel uğultuyu fazlasıyla yarattığını” kabul etmiştir (http://torrentfreak.com/piracy-doesnt-hurt-game-of-thrones-director-says-130227/). Benzer şekilde, HBO’nun ortak şirketi Time Warner’ın CEO’su Jeff Bewkes, “korsan izleme veya indirmenin firmasına daha çok abonelik sonucuna yol açtığını ve en çok korsanlığa konu olma unvanının Emmy ödülü kazanmaktan daha iyi olduğunu” belirtmiştir (http://torrentfreak.com/game-of-thrones-piracy-better-than-an-emmy-time-warner-ceo-says-130808/)

Buna karşın “The Walking Dead” dizisinin yapımcısı Gale Anne Hurd tersi görüştedir ve “korsan izlemenin en sonunda yasal izlemeye dönüşecek bir alışkanlık oluşturması anlamında iyi olduğu” kanaatine katılmamaktadır. Hurd’ın görüşünü destekler nitelikte bir veri, The WalkingDead’in sezon prömiyerinin AMC tarafından ücretsiz yayınlanmasına rağmen bu bölümü korsan yolla indirmeyi tercih edenlerin büyük oranda olmasıdır (http://torrentfreak.com/pirates-jump-on-the-walking-dead-despite-legal-options-131014/).

Korsan dizi izlemenin engellenmesi veya tamamen ortadan kaldırılması oldukça güç olduğundan ve internetin yasaklanması veya kısıtlanması gibi sansürcü tedbirler 21. yüzyılın ruhuna uygun olmayacağından,  kanaatimizce dizi yapımcılarının, meslek birliklerinin veya kanun koyucuların konuyu bu gözle de değerlendirmesi daha yerinde olacaktır. Benzer bir konu hakkındaki değerlendirmemiz http://iprgezgini.org/2013/12/17/hadopi-yasasi-catirdiyor-fransada-internet-uzerinden-yasadisi-dosya-paylasimi-ve-dosya-indirme-hakkinda-yasal-duzenleme/ adresinden incelenebilir.

Önder Erol Ünsal

Aralık 2013

Avrupa Birliği Adalet Divanı Bainbridge Kararı (C-234/06) – Bir Marka Serisine veya Marka Ailesine Dahil Olma Gerekçesiyle Karıştırılma veya Çağrıştırma İhtimali

Parchment-Books-Series-Of-12(Görsel http://www.milieuhomegoods.com/parchment-books-series-of-12/ adresinden alınmıştır.)

Avrupa Birliği Adalet Divanının, 13 Ekim 2007 tarihli C-234/06 sayılı “Bainbridge” kararı, bir marka serisinin veya marka ailesinin içerisinde olma zannıyla ortaya çıkabilecek karıştırılma veya çağrıştırma ihtimali hususunu irdeleyen önemli bir karardır.

 

Önceki marka sahibinin seri markaları içine dahil olmaktan veya daha doğru bir tabirle, tüketicilerin bir markayı, üçüncü bir kişiye ait bir marka serisinin veya marka ailesinin devamı niteliğinde bir marka zannederek, malların veya hizmetlerin kaynağı konusunda yanılgıya düşmesinden kaynaklanacak karıştırılma veya çağrıştırma ihtimali uygulamada sıklıkla öne sürülen bir ilana itiraz gerekçesidir.

 

Seri marka kavramıyla uygulamada sıklıkla karşılaşılmakla birlikte konu hakkındaki tanımların veya sınırların belirgin ve yeterli olduğundan söz etmek mümkün değildir. Bu nedenle seri marka veya bir marka ailesinin dahilinde olmak gibi kavramların Adalet Divanı tarafından ne şekilde yorumlandığının aktarılması ve bu amaç doğrultusunda “Bainbridge” kararındaki temel tespitlerin aktarılması kanaatimizce yerinde olacaktır.

 

“Bainbridge” davası oldukça uzun ve detaylı bir karar olduğundan yazı boyunca kararın yalnızca seri marka kavramı ile ilgili bölümü değerlendirilecek ve aktarılacaktır.

 

Dava konusu uyuşmazlık esasen, Topluluk Marka Ofisine (OHIM) “Bainbridge” markasının tescil edilmesi için başvuran “F.M.G. TEXTILES SRL” ile bu başvurunun tescil edilmemesi için “bridge” ibaresini içeren 11 adet markasıyla (bridge, old bridge, the bridge basket, the bridge, footbridge, the bridge wayfarer, over the bridge) karıştırılma olasılığı gerekçesini öne süren “IL PONTE FINANZIARA SPA” arasında yaşanmaktadır. “Bainbridge” başvurusuna karşı yukarıda belirtilen markalar gerekçe gösterilerek yapılan itiraz OHIM itiraz birimi ve ardından OHIM Temyiz Kurulu tarafından reddedilir. OHIM Temyiz Kurulunun itirazı reddetme gerekçesi, itiraz gerekçesi markalardan 5’inin kullanılmaması (Topluluk Marka Tüzüğüne göre, itiraz gerekçesi markaların tescilinden sonra 5 yıl geçmişse, bunlara dayalı itirazlarda, kullanımlarının ispatlanması gerektiği belirtilebilir), kalan 6 adet markanın ise bir marka serisi oluşturmaya yetecek derecede kullanılmamış olmalarıdır. Temyiz Kurul sonuç olarak markalar arasında karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkmayacağını belirtmiştir.

 

“IL PONTE FINANZIARA SPA” bu karara karşı dava açar ve dava Adalet Divanı İlk Derece Mahkemesi tarafından görülür. İlk Derece Mahkemesi, itiraz sahibince bir marka serisi oluşturdukları iddia edilen markaların tümünün veya bir marka ailesi oluşturmaya yetecek derece miktarının kullanıldığını gösterir kanıtlar sunulmaması nedeniyle OHIM Temyiz Kurulunun seri markalar gerekçeli itirazı reddetmesi hususu da dahil olmak üzere, Temyiz Kurulunun kararını yerinde bulur. “IL PONTE FINANZIARA SPA” bu kararı da yerinde bulmaz ve Adalet Divanı nezdinde kararı temyiz eder.

 

Adalet Divanı davayı C-234/06 sayı ile inceler. Bu yazı kapsamında, daha önce de belirttiğimiz üzere, kararın yalnızca seri markalar ile ilgili kısımlarını aktarmakla yetineceğiz. Kararın tamamını incelemek isteyenlerin karara http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d58bbeef61e80d40f89ec2ffccdeee7951.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4OahmQe0?text=&docid=62798&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3526211 bağlantısından erişmesi mümkündür.

 

Adalet Divanı kararının 54.-67. paragraflarında davacının marka serisine veya marka ailesine dahil olma esaslı karıştırılma olasılığı iddiasını incelemiştir. Adalet Divanı, kararın 63.—66. paragraflarında, bu konuda takip eden önemli saptamaları yapmıştır:

 

“63. Halkın, malların veya hizmetlerin aynı işletmeden veya ekonomik olarak bağlantılı bir işletmeden geldiğini düşünmesi durumunda, Topluluk Marka Tüzüğü 8/1-(b) bendi anlamında karıştırılma ihtimali ortaya çıkar. Bir marka ailesi veya markalar serisi söz konusu olduğunda, karıştırılma ihtimali daha özel olarak, tüketicinin mal ve hizmetlerin kaynağına veya menşeine ilişkin olarak yanılgıya düşmesi veya hatayla markanın -başka bir firmaya ait- bir marka ailesinin veya markalar serisinin parçası olduğunu düşünmesi olasılıklarından kaynaklanır.

 

64. Hukuk sözcüsünün görüşünün 101. paragrafında belirttiği üzere, bir marka ailesi veya markalar serisi oluşturabilecek sayıda marka olmadığı sürece, hiçbir tüketiciden, bu marka ailesinin veya markalar serisinin ortak unsurunu tespit etmesi ve/veya bu marka ailesi veya markalar serisi ile aynı ortak unsuru içeren bir başka markayı ilişkilendirmesi beklenemez. Buna bağlı olarak, başvurusu yapılan markanın bir marka ailesine veya markalar serisine ait olması nedeniyle halk nezdinde yanılgı olasılığının ortaya çıkması için, marka ailesine veya markalar serisine dahil olan önceki markaların piyasada mevcut olması (kullanılıyor olması ç.n.) gerekir.

 

65. Bu bağlamda, davacının iddia ettiğinin aksine, İlk Derece Mahkemesi, önceki markaların kullanımına ilişkin kanıt talep etmekten ziyade, bunların bir kısmının kullanımının bir marka ailesi veya markalar serisi oluşturmaya yeterli olup olmadığını ve bu şekilde karıştırılma olasılığı değerlendirmesinde bir marka ailesinin veya markalar serisi oluşup oluşmadığını gösterebilecek kullanım kanıtını talep etmiştir.

 

66. Belirtilen nitelikte kullanıma rastlanılmadığından, İlk Derece Mahkemesinin; – Temyiz Kurulunun  davacı tarafından öne sürülen marka serilerinden kaynaklanan koruma talebini dikkate almama yetkisi bulunmaktadır – yönündeki kararı yerindedir.”

 

Adalet Divanının “Bainbridge” kararında yaptığı yorum, marka serileri gerekçeli itirazların, ancak seriye dahil markaların piyasada fiilen kullanılmaları durumunda kabul edilebileceğini göstermektedir. Adalet Divanına göre, bir marka ailesi veya markalar serisi gerekçe gösterilerek yapılan itirazlarda, öncelikle bir marka ailesi veya markalar serisi oluşturabilecek sayıda markanın varlığı aranacak (Adalet Divanı bu konuda minimum sayı belirtmemiştir, ancak kullanılan “sufficient number – yeterli sayıda” marka terimi, bu sayının birden fazla marka olduğunu göstermektedir.), ardından marka ailesine veya markalar serisine dahil markaların piyasada fiilen kullanılıp kullanılmadığına göre karar verilecektir. Şöyle ki, Adalet Divanına göre, yeterli sayıda markanın kullanımı olmadan, hiçbir tüketiciden bir marka ailesine veya markalar serisine dahil markaların ortak unsurlarını tespit ederek, bu unsuru, başka bir markada yer alan aynı unsurla ilişkilendirmesi beklenemez.

 

Adalet Divanının “Bainbridge” kararında getirdiği yorum, Alman Federal Adalet Mahkemesinin marka serilerinden kaynaklanacak karıştırılma ihtimali hakkında önceden verdiği “BIG” ve “BANK 24” kararlarıyla da paralellik içermektedir.  http://servicemarks.blogspot.com/2007/09/ecj-endorses-concept-of-serial-marks.html bağlantısından görülebilecek yazıda belirtildiği haliyle, Federal Adalet Mahkemesi marka serilerinden bahsedebilmek için aşağıdaki kriterlerin yerine getirilmesi gerektiğini ortaya koymuştur:

 

  •  Halk, bir firmanın birkaç markasının ortak kökünü oluşturan unsuru, tek bir marka sahibini işaret eden ortak bir kaynak göstergesi olarak algılamalıdır.
  • Halk, belirtilen nitelikteki ortak kök unsura dayanan bir markayı bir firmaya, ancak o firmanın söz konusu unsuru başka birkaç markada daha kullandığını bilmesi ve özellikle, ortak kök unsurun firmanın kendisi için akılda kalıcı bir sözcük olarak kullanılması durumunda bağlayacaktır.
  • Ortak kök unsur tanınmışsa, bu markalar serisinin oluşmasının lehinde bir husustur.
  • Bütün bunların sonucunda, marka serilerinin esası, sadece belirli sayıda  – kullanılan veya kullanılmayan – markanın varlığı değil, bir marka serisinin fiili kullanımı nedeniyle halkta oluşan algı olmalıdır.

 

Adalet Divanının “Bainbridge” kararı ve Alman Federal Adalet Mahkemesinin yorumları esasında, bir marka serisinden bahsetmenin ancak, aynı kök unsuru içeren birkaç markanın varlığı ve bu markaların fiili kullanımı nedeniyle, bu kök unsurun halk tarafından bir firmaya bağlanması halinde mümkün olacağı ortaya çıkmaktadır. Kanaatimizce son derece yerinde olan bu yorumun, ülkemizdeki uygulamalarda da esas olarak kabul edilmesi yerinde olacaktır.

 

Sadece tek bir markaya dayanarak yapılan -seri marka olarak algılanma gerekçesiyle karıştırılma ihtimali ortaya çıkacaktır- içerikli itiraz dilekçeleriyle ve bu iddianın kabul gördüğü idare veya yargı kararlarıyla ülkemiz uygulamasında karşılaşılmaktadır. Bu tip değerlendirmelerin, kavram kargaşası nedeniyle, markalar serisi kavramını, özel bir durum olmaktan çıkartarak, dar anlamda karıştırılma olasılığıyla (önceki tarihli tescilli bir markayla benzer mallar veya hizmetler için sonraki tarihli markanın varlığı) aynı düzlemde değerlendirmekten kaynaklandığı söylenebilir. Görüşümüz, kavramların doğru anlamlarında kullanılması ve markalar serisine dahil olma zannıyla karıştırılma veya çağrıştırma ihtimali kavramının, durumun gerektirdiği özel şartlar bağlamında incelenmesidir. Bununla birlikte, uluslararası nitelikteki marka kavramlarının çoğunun gerçek ve doğru anlamlarının dışında kullanıldığı marka uygulamalarımızda, (vekiller, idare ve yargı bütünü açısından) bu beklentinin şimdilik iyimser bir beklenti olarak kalacağı şüphesizdir.

 

Önder Erol Ünsal

Temmuz 2013

OHIM Temyiz Kurulu, OHIM İnceleme Kılavuzuyla Ne Derecede Bağlıdır? Avrupa Birliği Adalet Divanının C-53/11 Sayılı Kararı

r10(Görsel http://dyn.com/blog/defining-rules-vs-guidelines-errors-and-empowerment/  adresinden alınmıştır.)

 

Marka tescil işlemlerinden sorumlu kamu kurumlarının, başvuruların tescil edilebilirliğine yönelik değerlendirmelerini içeren ve diğer işlemler bakımından da süreçleri açıklayan inceleme kılavuzları, başvuru sahipleri ve marka vekilleri için olduğu kadar, inceleme uzmanları için de önemli metinler niteliğindedir.

 

Başvuru sahipleri ve marka vekilleri, inceleme kılavuzlarında yer alan değerlendirmelerin incelenmesi neticesinde, yapacakları veya yaptıkları başvuruların akıbetlerini aşağı yukarı tahmin edebilmekte veya başvuru hakkında verilen kararın gerekçelerini kılavuzda yer alan verilerle eşleştirerek, kararın yerindeliğini sorgulayabilmektedir. Aynı şekilde, inceleme uzmanları da, inceleme kılavuzlarında kendilerine çizilen hareket alanının sınırları içerisinde karar vererek, kurum tarafından belirlenen politikayı uygulamaktadır. Her iki durumda da, inceleme kılavuzlarının, kurum kararlarının tahmin edilebilirliğini ve karar tutarlılığını (birlikteliğini) mümkün olduğu ölçüde artırarak, sistemin tüm aktörleri için maksimum fayda sağladığı açıktır.

 

Türk Patent Enstitüsü (TPE) Markalar Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan marka karar kılavuzunun, bu amaca olabildiğince hizmet ettiği ortadadır. http://www.turkpatent.gov.tr/dosyalar/haber/Marka_Karar_Kriteri_TR.pdf adresinden erişilebilecek kılavuzun, yurtdışındaki denkleriyle karşılaştırıldığında, mutlak ve nispi ret nedenleri incelemesinin esasları konusunda kapsamlı ve -tamamen olmasa da- büyük ölçüde yeterli olduğunun iddia edilmesi mümkündür. Bununla birlikte, kılavuz, mutlak ve nispi ret nedenleri incelemesi dışındaki konularda (şekli inceleme, başvuru tarihinin belirlenmesi ile ilgili ilkeler, sınıflandırma, arama, devir, lisans, unvan-adres-nevi değişikliği gibi işlemler, vb. konular) yetersiz kalmaktadır ve bu eksikliklerin kısa sürede giderileceği umulmaktadır.

 

İç Pazarda Uyum için Ofis (OHIM) tarafından hazırlanan ve kullanıcılara sunulan inceleme kılavuzu ve talimatnamesi (http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/legalReferences/guidelines/OHIMManual.en.do & http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/legalReferences/guidelines/guidelines.en.do), OHIM tarafından gerçekleştirilen iş süreçlerinin neredeyse tamamı hakkında detaylı bilgi ve düzenleme içermektedir. Kapsamları mutlak ve nispi ret nedenleri incelemesi ile sınırlı olmayan kılavuz ve talimatnamenin, OHIM kararlarının ve işlem süreçlerinin tahmin edilebilirliğini artırdığı, kurumun daha şeffaf işlem süreçlerine sahip olmasını sağladığı ve kurum çalışanları açısından da işlemlerde kolaylık sağladığı şüphesizdir.

 

Kurum, inceleme kılavuzlarının, sistemin tüm bileşenleri bakımından fayda sağladığı açık olmakla birlikte, kılavuzların kullanımıyla birlikte eş zamanlı bir soru da ortaya çıkmaktadır:

 

İnceleme kılavuzlarının ne derecede bağlayıcıdır ve bu bağlayıcılık kimler açısından geçerlidir?

 

Bu sorunun yanıtına yönelik tespitler içeren ve esası itibarıyla oldukça karışık olan bir davanın sonucunda, Avrupa Birliği Adalet Divanı tarafından verilen 19/01/2012 tarihli C-53/11 sayılı karar, okumakta olduğunuz yazının konusunu oluşturmaktadır.

 

Konunun bütünlüğünden kopmamak ve son derece karışık davanın detayları içerisinde kaybolmamak amaçlarıyla, yazı kapsamında, davanın konusu kısaca özetlenecek ve asıl olarak, Adalet Divanının, inceleme kılavuzlarının bağlayıcılığı konusundaki yorumuna yer verilecektir.

 

OHIM tarafından ilan edilen “Aurelio Munoz Molina”ya ait “R10” ibareli başvurunun ilanına karşı, “DL Sports & Marketing Ltda” tarafından itiraz edilir. İtiraz gerekçesi, ticaret sırasında bu işaretin itiraz sahibi tarafından eskiye dayalı olarak kullanımıdır. OHIM ilana itiraz birimi, eskiye dayalı kullanımı gösteren kanıtları itiraz sahibinden talep eder, ancak verilen süre ve ek süre içerisinde kullanımı gösterir kanıtlar sunulmaz. Ancak, verilen süre ve ek sürenin dolmasının ardından, “Nike International Ltd” itiraz gerekçesi markayı devraldıklarını belirten bir sözleşme sunar. OHIM, ilana itiraz birimi, ilana itirazı reddeder ve ret kararında önceki kullanımı gösterir yeterli kanıt bulunmadığını belirtir. “Nike International Ltd”  karara karşı itiraz eder ve OHIM Temyiz Kurulu, itirazı, “Nike International Ltd”’in itiraz prosedürlerine taraf olduğunu gösterir kanıt sunmaması, bu nedenle itiraz etme yetkisinin bulunmaması nedeniyle reddeder. Temyiz Kurulu, “Nike International Ltd”nin, itiraz gerekçesi tescilli olmayan markayı devraldığını gösterir kanıtlar sunmadığını, karara itiraz aşamasında da bunu kanıtlamadığını belirtir. Temyiz Kuruluna göre, devir sözleşmesi, “Nike International Ltd”nin bazı topluluk markalarını devraldığını göstermektedir, ancak itiraz gerekçesi tescilli olmayan marka, özel olarak bunlar arasında belirtilmemiştir.

 

“Nike International Ltd”, bu karara karşı dava açar ve dava Adalet Divanı Genel Mahkemesi tarafından T-137/09 sayı ile görülür.

 

“Nike International Ltd”nın öne sürdüğü 4 gerekçeden ikisi reddedilir, birisi kabul edilir, sonuncusu ise diğer iddianın kabul edilmesi nedeniyle incelenmez. Dolayısıyla, yazı kapsamında kabul edilen iddia açıklanacaktır.

 

Adalet Divanı Genel Mahkemesi, öncelikli olarak itirazın, “Nike International Ltd”nin itiraz prosedürlerine taraf olduğunu gösterir kanıt sunmaması, bu nedenle itiraz etme yetkisinin bulunmaması nedeniyle reddedildiğini belirtir. Buna karşın, OHIM’in ilke olarak uymakla yükümlü olduğu İnceleme Kılavuzunun, ilana itirazla ilgili prosedürel işlemler kısmında “Eskiye dayalı (önceki) bir ulusal hakkın yeni sahibinin, OHIM’i devir konusunda bilgilendirmesi, ancak buna ilişkin yeterli kanıt sunmaması durumunda, yeni sahibe bu işleme ilişkin kanıt sunması için iki aylık süre verilir ve bu süre zarfında işlemler askıya alınır.” düzenlemesi yer almaktadır.  Bu düzenlemeyi ve bağlantılı diğer gerekçeleri dikkate alan Genel Mahkeme, davayı kabul eder ve OHIM Temyiz Kurulunun kararını iptal eder.

 

OHIM bu karara karşı, Avrupa Birliği Adalet Divanı nezdinde dava açar ve dava C-53/11 sayı ile görülür. OHIM, esasen konu hakkında özel bir düzenleme mevcutken (Topluluk Marka Tüzüğüne ilişkin Yönetmelik kural 49 ve Topluluk Marka Tüzüğü madde 58) ve Temyiz Kurulu kararı bu hükümlere dayanırken, Genel Mahkemenin bu hükümleri göz ardı ederek ve ilintisiz hükümlerle analoji yoluyla karar verdiğini ileri sürmektedir.

 

Davada öne sürülen argüman çerçevesinde OHIM’e göre, OHIM Marka İnceleme Kılavuzu, uzmanlar ve diğer OHIM birimlerince alınan kararlarda dayanak olarak kullanılan OHIM personeli talimatnamesi niteliğindedir. Buna karşın, OHIM uzmanları ve birimleri tarafından verilen kararların Topluluk Marka Tüzüğü ve Yönetmeliği ile uyumunu (tutarlığını) kontrol etmekle yükümlü olan OHIM Temyiz Kurulunun, bu kılavuzları uygulama zorunluluğu bulunmamaktadır. Bunun ötesinde, OHIM Temyiz Kurulunun kararları sınırları çizilmiş yetkiler çerçevesinde alınır ve bu kararlar takdir yetkisinin kullanılması olarak değerlendirilemez. Buna bağlı olarak, OHIM Temyiz Kurulunun kararlarının hukuka uygunluğu, OHIM’in önceki karar verme pratiği çerçevesinde değil, yalnızca, Avrupa Birliği Mahkemeleri tarafından yorumlandığı haliyle Topluluk Marka Tüzüğü ve buna ilişkin Yönetmelik çerçevesinde değerlendirilmelidir. İncelenen vakada, OHIM’e göre, tartışma konusu yönetmelik maddesi, idari talimatnamelere göre değil, Topluluk Marka Tüzüğü ve buna ilişkin Yönetmelikte yer alan hükümler çerçevesinde değerlendirilmelidir.

 

Buna karşılık, “Nike International Ltd”e göre, OHIM kararlarda tutarlılık ihtiyacı doğrultusunda, az ya da çok bağlayıcılığı bulunan, uygulama kılavuzlarını kabul etmiştir ve Topluluk Marka Tüzüğü ve buna ilişkin Yönetmeliği, OHIM Uygulama Kılavuzunda belirtilen ilkeler çerçevesinde uygulamalıdır.

 

Adalet Divanı, yukarıda yer verilen argümanları değerlendirdikten sonra, konuyu takip eden biçimde yorumlamıştır:

 

İncelenen davada, Adalet Divanı Genel Mahkemesi, OHIM Temyiz Kurulunun OHIM İnceleme Kılavuzunu uygulaması gerektiğini belirtmiş olmakla birlikte, OHIM tarafından öne sürüldüğü üzere, bir işaretin Topluluk Markası olarak tescil edilmesiyle ilgili olarak OHIM Temyiz Kurulunun kararları, sınırları çizilmiş yetkiler çerçevesinde alınır, bu kararlar takdir yetkisinin kullanılması olarak değerlendirilmez ve buna bağlı olarak, OHIM Temyiz Kurulunun kararlarının hukuka uygunluğu, yalnızca, Avrupa Birliği Mahkemeleri tarafından yorumlandığı haliyle Topluluk Marka Tüzüğü çerçevesinde değerlendirilmelidir.

 

Bu çerçevede, Avrupa Birliği Adalet Divanı, OHIM’in iddialarını, Topluluk Marka Tüzüğü ve buna ilişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde değerlendirmiş ve Adalet Divanı Genel Mahkemesinin kararını yerinde bulmamıştır. Yazı içeriğinde, Adalet Divanının bu davaya ilişkin olarak hangi gerekçeyle hangi Yönetmelik hükmünün uygulanmasının gerektiğini tespit ettiği belirtilmemiş olmakla birlikte, kararı bu yönüyle değerlendirmek isteyenlerin C-53/11 sayılı kararı detaylı biçimde incelemeleri yerinde olacaktır.

 

Kararın, bu yazının amacı bakımından önemli yönü, Adalet Divanının OHIM Temyiz Kurulunun hareket alanını, inceleme kılavuzuna uygun karar vermekle sınırlamamış olması, OHIM Temyiz Kurulunun kararlarının hukuka uygunluğunun Avrupa Birliği Mahkemeleri tarafından yorumlandığı haliyle Topluluk Marka Tüzüğü göre değerlendirilmesi gerektiğini belirtmiş olmasıdır.

 

Bu durumda, davada OHIM tarafından öne sürülen argüman dikkate alınırsa, OHIM Marka İnceleme Kılavuzu, uzmanlar ve diğer OHIM birimlerince alınan kararlarda dayanak olarak kullanılması zorunlu OHIM personeli talimatnamesi niteliğindedir. Dolayısıyla, OHIM personeli karar verirken bu kılavuza uymakla yükümlüdür. Buna karşın, OHIM Temyiz Kurulu, OHIM’in diğer birimlerince verilen kararları, Topluluk Marka mevzuatına uygunluk anlamında kontrol etmekle yükümlüdür ve Temyiz Kurulunun inceleme kılavuzuna uygun karar verme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

 

OHIM Temyiz Kurulunun yapısı, üyelerinin seçim yöntemi ve statüsü (bkz. Topluluk Marka Tüzüğü madde 125, maddeler 135-137)  dikkate alındığında, oluşturulan farklılaşma bir dereceye kadar anlam kazanmaktadır. Şöyle ki, OHIM Temyiz Kurulu başkanı ve üyeleri, OHIM İdari Kurulunun önerisi üzerine Avrupa Birliği Konseyi tarafından atanmaktadır. Üyeler, 5 yıllık süre için (yenilenebilir) atanmakta ve ciddi nedenler olmadıkça bu süre içerisinde görevden alınamamaktadır.  Topluluk Marka Tüzüğü madde 136(4)’e göre, OHIM Temyiz Kurulu başkanı ve üyeleri görevlerinde bağımsızdır ve kararlarında herhangi bir talimatname ile bağlı değildir. Bu çerçevede, OHIM Temyiz Kurulu, OHIM’in parçası olmakla birlikte, yapısı ve çalışma biçimi itibarıyla kurum içerisinde ayrı bir kurum izlenimini ortaya çıkartmaktadır.

 

Özetlendiği haliyle, OHIM Temyiz Kurulunun yapısı ve statüsü, Kurulu, OHIM’in İnceleme, İtiraz ve İptal birimlerinden belirgin biçimde farklılaştırmakta ve bu hususların tümü dikkate alındığında, Adalet Divanının bu yazı boyunca aktarmaya gayret ettiğimiz kararı belirli bir derecede anlam kazanmaktadır.

 

Bununla birlikte, kişisel olarak yerinde bulduğumuz yorum biçiminin Adalet Divanı Genel Mahkemesinin -üst mahkemece yerinde bulunmayan- yorumu olduğu, yani OHIM’in bir parçası olan, OHIM Temyiz Kurulunun da, OHIM inceleme kılavuzu ile bağlı olması gerektiği yönünde olduğu belirtilmelidir. Buna dayanak olarak ilkin, kurumlar tarafından hazırlanan uygulama kılavuzlarının, istisnai haller dışında, ilgili mevzuata uygun olduğunun kabul edilmesi gerekmektedir. Ofisler tarafından hazırlanan uygulama kılavuzlarının amacının kurum içi karar tutarlılığını ve ofislerin tahmin edilebilir kararlar vermesini sağlamak olduğu ve kullanıcı gruplarının (başvuru sahipleri – vekiller), tescil ofislerini ayrı kriterlere göre çalışan ayrı kurumlar olarak değil, –haklı biçimde- tek bir kurum olarak gördükleri dikkate alındığında; Temyiz Kurullarına -uygulama kılavuzunun kanuna açıkça aykırı olması hali dışında- uygulama kılavuzuna aykırı hareket etme serbestisi tanınmaması, kanaatimizce –en azından kendisine sunulan kılavuzla uyumlu uygulamalar bekleyen kullanıcı grupları açısından- daha anlamlı olacaktır.

 

Önder Erol Ünsal

Haziran 2013

 

Avrupa Birliği Marka Rejimi Değişiyor mu? Avrupa Birliği Komisyonu’nun Taslak Direktif ve Tüzük Metinleri ve Değerlendirmesi (2)

Change_Is_Good_You_Go_First_(Görsel http://www.sodahead.com/living/some-people-prefer-consistency-and-get-very-anxious-when-confronted-with-the-concept-of-change-are/question-2473607/?link=ibaf&q=&esrc=s adresinden alınmıştır.)

 

Önceden yayınladığım “Avrupa Birliği Marka Rejimi Değişiyor mu? Avrupa Birliği Komisyonu’nun Taslak Direktif ve Tüzük Metinleri ve Değerlendirmesi (1)” başlıklı yazıda (http://wp.me/p43tJx-8e ) , 2008/95 (eski 89/104) sayılı Topluluk Marka Direktifi (bundan sonra Direktif olarak anılacaktır) ve 2007/2009 sayılı Topluluk Marka Tüzüğünde (bundan sonra Tüzük olarak anılacaktır) önemli değişiklikler öngören Taslak Direktif ve Tüzük hakkında bilgi vermiştim. Avrupa Birliği Komisyonu tarafından hazırlanan Taslak Direktif ve Tüzük, beklenen takvimde sıkıntı yaşanmazsa 2014 ilkbaharında yürürlüğe girecektir.

 

Konu hakkında yayınladığım ilk yazıda, öngörülen değişikliklerin bir bölümü hakkında bilgi vermiş ve değişikliklerin bazılarına başka bir yazıda yer vereceğimi belirtmiştim. Dolayısıyla, yazının bütünselliği içerisinde değerlendirilebilmesi için öncelikle, konu hakkında yazdığım ilk yazının gözden geçirilmesi yerinde olacaktır. 

 

Önceki yazıda belirttiğim üzere, Taslak Direktifte öngörülen değişiklik doğrultusunda, önceki markalarla aynılık veya benzerlik halinde ortaya çıkacak ret kararları Ofisler tarafından resen verilemeyecektir. Taslak hükmün kabul edilmesi halinde, tüm Avrupa Birliği (AB) üyesi ülke marka ofisleri, tıpkı İç Pazarda Uyum Ofisi (OHIM) gibi, resen incelemelerini mutlak ret nedenleri ile sınırlı tutacak, nispi ret nedenlerini, yani önceki markalarla aynılık veya benzerlikten kaynaklanacak ret nedenlerini ise resen inceleyemeyecektir.

 

Buna karşılık olarak, Taslak Direktifle getirilen 47. madde kapsamında getirilen bir diğer düzenleme, AB üyesi ülkelerin tamamına, marka ofisleri nezdinde hükümsüzlük ve iptal prosedürleri sağlama zorunluluğu getirmektedir. Bir diğer deyişle, Taslak Direktifin bu haliyle yürürlüğe girmesi halinde, tescilli markalara ilişkin hükümsüzlük ve iptal prosedürleri marka tescil ofisleri nezdinde idari yollarla da gerçekleştirilebilecektir. Bu düzenlemenin gerekçesi, önceden tescilli markalar nedeniyle ilana itirazla karşılaşan, ilana itiraz gerekçesi markaların hükümsüzlüğü için çoğu üye ülkede mahkemelere başvurmak zorunda olan ve bu nedenle uzun ve pahalı mahkeme süreçleriyle baş etmeleri gereken, Topluluk Markası başvurusu sahiplerine, daha ucuz ve kısa idari prosedürlerin kullanımı yoluyla önceki markaların hükümsüzlüğü veya iptali imkanını sağlamaktır. OHIM başta olmak üzere, bazı üye ülke ofislerince sağlanan idari yollarla hükümsüzlük ve iptal sistemi, prosedürleri hızlı ve ucuz hale getirerek, marka sahipleri tarafından tercih edilen bir sistem halini almıştır. Dolayısıyla, Taslak Direktif madde 47 hükmü uyarınca, marka ofisleri nezdinde hükümsüzlük ve iptal prosedürleri sisteminin, tüm üye ülkeler tarafından sağlanması istenmektedir.

 

Taslak Direktif madde 46 kapsamında getirilen hükümle, ilana itiraz prosedürlerinde önemli bir değişiklik öngörülmektedir. Halihazırda, OHIM’de uygulamada olan sistem doğrultusunda, bir Topluluk Markası (CTM) başvurusunun ilanına itiraz halinde, ilana itiraz gerekçesi markanın başvuru tarihiyle ilana itiraz tarihi arasında 5 yıldan fazla sürenin bulunması durumunda, CTM başvurusu sahibinin karşı argüman olarak itiraz gerekçesi markanın kullanılmadığını öne sürmesi mümkündür. Bu tip durumlarda, ilana itiraz sahibinin itiraz gerekçesi markayı kullandığını ispatlaması gerekmektedir, kullanımın ispatlanmaması halinde ilana itiraz tamamen veya kısmen (kullanıma konu olmayan mallar – hizmetler bakımından) reddedilmektedir. Taslak Direktif, bu uygulamanın tüm üye ülkeler bakımından kabul edilmesini zorunlu hale getirmekte ve dolayısıyla, CTM başvurusu sahiplerinin lehine, markayı her tür mal / hizmet için tescil ettirip kullanmayan tescilli marka sahiplerinin ise aleyhine bir düzenleme öngörmektedir. Benzer içerikte düzenleme madde 48 kapsamında hükümsüzlük için de getirilmiştir.

 

Taslak Direktif, madde 10(1) kapsamında getirilen düzenleme, Avrupa Birliği Adalet Divanının C-561/11 sayılı kararında getirdiği yorumu, Direktife yansıtmakta ve tescilli marka sahiplerine, kendisinden izin almamış tüm üçüncü kişilerin, kendi markasıyla karıştırılma olasılığına yol açabilecek işaretleri ticaret sırasında kullanımını engelleme hakkı vermektedir, hükmün getirdiği yenilik, bu hakkın kullanımının üçüncü kişilerin önceki haklarına halel getirmeyeceğini açık olarak belirtmesidir. Konu hakkında detaylı bilgi için, C-561/11 sayılı karar hakkında önceden yayınladığım http://wp.me/s43tJx-473 yazısının incelenmesi yerinde olacaktır.  

 

Taslak Direktif, madde 10(3)(d) uyarınca, tescilli marka sahibine işaretin, ticari isim veya firma ismi olarak veya ticari isim veya firma isminin parçası olarak kullanımını yasaklama hakkı verilmektedir. Aynı maddenin (f) paragrafı uyarınca, tescilli marka sahibine, işaretin 2006/114 sayılı direktife aykırı biçimde karşılaştırmalı reklamlarda kullanımını yasaklama hakkı da tanınmaktadır. Bu iki yeniliğin tescilli marka sahibinin üçüncü kişilere karşı kullanabileceği hakların kapsamını genişlettiği şüphesizdir.

 

Taslak Direktif madde 10(4) uyarınca, ithalatçının ticari amaçlarla hareket etmemesine rağmen, malı gönderenin ticari amaçlarla hareket ettiği hallerde, tescilli marka sahibi, malların ithalatını engelleme hakkına sahip olacaktır.

 

Taslak Direktif madde 10(5), Avrupa Birliği Adalet Divanının C-495/09 sayılı Philips-Nokia kararı sonrası endişelenen marka sahiplerinin sıkıntılarını gideren ve marka sahiplerinin kullanımı yasaklama hakkının kapsamını, serbest dolaşıma açılmamış transit mallar bakımından da güçlendiren bir düzenleme getirmiştir. Avrupa Birliği Adalet Divanının C-495/09 sayılı Philips-Nokia kararı hakkında yazdığım yazıya http://wp.me/p43tJx-4p adresinden erişilerek, kararın incelenmesi ve sorunun anlaşılması mümkündür.

 

Taslak Direktif madde 11 uyarınca, mallar üzerinde veya hizmetler için kullanılacak dış görünümün (get-up), ambalajın veya diğer unsurların, marka sahibinin haklarına tecavüz oluşturacağı kanaatine varılması halinde, marka sahibine dış görünümün (get-up), ambalajın veya diğer unsurların kullanımını yasaklama hakkı verilmektedir. Bu yolla, mallara uygulanmaları halinde tecavüz oluşturacakları açık olan, etiket, vb. araçların ele geçirilmeleri halindeki hukuki durum belirlilik kazanmıştır.

 

Taslak Direktif madde 14 kapsamında önerilen düzenleme, tescilli markadan kaynaklanan hakların kapsamındaki istisnayı netleştirmektedir. Direktif, önceden üçüncü kişinin kendi adının kullanımının engellenemeyeceği hükmünü içerirken, Taslak Direktif, üçüncü kişinin kendi şahsi adının kullanımının engellenemeyeceği hükmünü getirerek, düzenlemeyi bireylere ait kişisel isimlerle sınırlı hale getirmektedir. Ayrıca, madde eklenen yeni bir fıkra kapsamında, özellikle hangi tür kullanımın ticaret alanında dürüst kullanım sayılmayacağı açıklığa kavuşturulmuştur. Buna göre, üçüncü kişi ile marka sahibi arasında ticari bağlantı olduğu izlenimini doğuran veya haklı nedenler olmaksızın, tescilli markanın ayırt edici karakterinden veya ününden haksız avantaj sağlayan veya tescilli markanın ayırt edici karakterine veya ününe zarar veren üçüncü kişi kullanımları dürüst kullanım sayılmayacaktır.

 

Direktifin mevcut halinde yer almayan, devir, rehin, haciz, tasfiye gibi durumlara Taslak Direktifte kısa maddeler halinde yer verilmiş ve markaların bu tür işlemlere konu olabileceği belirtilmiştir.

 

Mevcut Direktif kapsamında detaylı biçimde düzenlenmemiş “kolektif markalar” hakkında Taslak Direktif kapsamında oldukça detaylı hükümler getirilmiştir.

 

“IP Translator” kararı sonrası AB üyesi ülkeler bakımından öncelikli sorun haline gelen ve çözülmesi için büyük çaba sarf edilen, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıkları konusunda ve malların ve hizmetlerin sınıflandırılması alanında Taslak Direktif madde 40 kapsamında detaylı düzenlemeler getirilmiştir. Düzenlemeye göre, başvuru sahipleri, mal ve hizmet listelerini, yetkili otoriteler ve tacirlerce yeterli kesinlik ve açıklıkta anlaşılabilecek terimleri kullanarak hazırlayacaktır, bu terimler seçilirken açık ve kesin olmaları koşuluyla Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarının kullanılması mümkündür, ayrıca genel ifadelerin kapsamı kullanılan ifadenin kelime anlamının kapsamıyla sınırlı olacak, kullanılan genel ifade kapsamına girmeyen malların veya hizmetlerin kapsandığı kabul edilmeyecektir (konu hakkında daha detaylı bilgi ve açıklama bloğumda “IP Translator” kararı ile ilgili olarak yazdığım önceki 7 adet yazı incelenerek edinilebilir). Taslak hükümde, sınıflandırmanın yalnızca idari amaçlara hizmet ettiği, malların veya hizmetlerin sadece aynı sınıfta yer almaları nedeniyle benzer veya sadece farklı sınıflarda yer almaları nedeniyle benzemez olarak kabul edilemeyecekleri açık olarak belirtilmiştir. Taslak Tüzükte getirilen paralel düzenleme, “IP Translator” kararının verildiği 22/06/2012 tarihinden önce, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıkları kullanılarak başvurusu yapılmış CTM başvurularının sahiplerine, Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren başlayacak 4 ay içerisinde, sınıf başlıklarını kullanarak başvuru yaparlarken niyetlerinin sınıf başlığının kelime anlamı dışında kalan Nicé sınıflandırmasının alfabetik listesine dahil olan malları veya hizmetleri de kapsamak olduğunu belirtme hakkı sağlayacaktır. Taslak Tüzük maddesinin bu haliyle kabul edilmesi halinde, yukarıdaki düzenlemede öngörülen 4 aylık süre içerisinde, marka sahipleri, sınıf başlığı kullanarak başvuru yaparken mal veya hizmet listesi kapsamına girdiği niyetiyle başvuruyu gerçekleştirdikleri, sınıf başlığının kelime anlamı dışında kalan malları veya hizmetleri açık olarak OHIM’e sunacaktır. OHIM de sicilinde bu taleplere uygun olarak gerekli kaydı yapacaktır. Belirtilen süre içerisinde, bu yönde bir talebin sunulmaması halinde, sınıf başlığının kelime anlamı kapsamına giren malları veya hizmetleri kapsadığı kabul edilecektir.

 

Taslak Direktif madde 42, başvurunun mutlak ret nedenlerine aykırılık nedeniyle reddedilmesi için üçüncü kişi görüşü prosedürünü tüm üye ülkeler bakımından uygulanacak bir prosedür olarak belirtmiştir.

 

Taslak Direktif madde 44 kapsamında getirilen düzenleme, marka başvurusu ücretlerinin bir sınıf ve bir sınıftan sonraki her ek sınıf için ek ücret şeklinde olacağını öngörmektedir. Dolayısıyla, OHIM başta olmak üzere, bazı AB üyesi ülke ofisleri tarafından sürdürülen üç sınıf için sabit ücret, üç sınıftan fazla olan sınıflar başına ek sınıf ücreti uygulaması, Taslak Direktife göre terk edilecektir.

 

Taslak Direktif madde 45, tescil Ofisi nezdinde etkin ve süratli ilana itiraz prosedürlerini, tüm üye ülkeler bakımından zorunlu hale getirmektedir. 

 

Taslak Direktifin 38. ve 39.  maddeleri, marka başvurularına başvuru tarihi verilmesi için sunulması gerekli dokümanları, Singapur Andlaşmasına uygun biçimde, tescil talebi, başvuru sahibinin kimliğine ilişkin bilgiler, tescil talebine konu mallar veya hizmetler, tescili talep edilen marka, başvuru ücreti (varsa ek sınıf ücreti) olarak belirlemiştir.  

 

Taslak Direktif madde 43 kapsamında, marka başvurularının veya tescilli markaların sahipleri tarafından Ofise talep üzerine bölünebileceği belirtilmiştir.

 

Taslak Direktif derecesinde detaylı olmamakla birlikte, Taslak Tüzükte öngörülen değişikliklerden de kısaca bahsetmek yerinde olacaktır. Taslak Tüzükte öngörülen değişikliklerin büyük çoğunluğu, Taslak Direktifteki değişikliklerin Tüzüğe yansıması şeklinde olduğundan, yazı kapsamında yalnızca çok önemli değişiklikler başlıklar ve kısa açıklamalar şeklinde sayılacaktır.

 

Taslak Tüzük, kapsamında ilk olarak Topluluk Markası (CTM) tanımı ortadan kaldırılmış ve Avrupa Markası (European trade mark) tanımı getirilmiştir. Benzer şekilde, İç Pazarda Uyum Ofisi (OHIM) yerini “Avrupa Birliği Markalar ve Tasarımlar Ajansı (European Union Trade Marks and Designs Agency)” kurumuna bırakmıştır.

 

Taslak Tüzük çerçevesinde, Avrupa Markası başvurularının ulusal ofisler aracılığıyla yapılması prosedürü ortadan kaldırılmıştır. Aynı şekilde, Avrupa Markası başvuruları için ödenmesi gereken ücretlerin başvuru tarihinden itibaren bir ay içerisinde ödenmesi imkanı ortadan kaldırılmış ve başvuru ile birlikte ödeme yapılması şartı getirilmiştir.

 

Taslak Tüzük madde 40, üçüncü kişi görüşlerinin başvurunun ilanından sonra yapılması gerekliliğini ortadan kaldırmıştır. Dolayısıyla, üçüncü kişi görüşlerinin başvuru tarihinden itibaren gönderilmesi mümkün olacaktır. Üçüncü kişi görüşleri için gönderim süresinin dolduğu tarih ise, ilana itiraz süresinin bittiği tarih veya ilana itiraz yapıldıysa ilana itiraz hakkındaki nihai kararın alınmasından önceki tarihtir.

 

Ayrıca, Taslak direktif kapsamında yapılan ve bu yazı ve bu yazının öncesindeki yazımız çerçevesinde detaylı biçimde açıklanan değişiklikler de Taslak Tüzüğe yansıtılmıştır.

 

Mevcut Direktif 19 maddeyken, Taslak Direktifin 57 maddeden oluşması ve Taslak Tüzükle getirilen çok sayıdaki yeni tanım, işlem ve hüküm, Avrupa Birliği Komisyonunun Taslak Direktif ve Tüzükle öngördüğü değişikliklerin kapsamının genişliği ve etkisi hakkında fikir vermektedir. Bu yazı kapsamında öngörülen değişikliklerden, önemli bulduklarıma veya gözüme ilk çarpanlara yer vermiş olmakla birlikte, ilk bakışta gözden kaçırdığım önemli değişikliklerin de bulunduğu şüphesizdir.

 

Taslak Direktif ve Tüzük öngörülen takvimin sorunsuz işlemesi halinde 2014 ilkbaharında yürürlüğe girecek ve üye ülkelere mevzuatlarını yeni Birlik mevzuatıyla uyumlu hale getirmeleri için muhtemelen 2 yıllık geçiş süreci tanınacaktır. Belirtilen takvim göz önüne alındığında, Türkiye’nin öngörülen değişiklikleri incelemek ve en azından değişikliklerle uyumlu bir taslak hazırlamak için yeterli süresi bulunduğu düşünülmektedir. Takvim olarak, öncelikle taslak AB mevzuat önerilerinin nihai hallerini almalarının ve AB tarafından kabul edilmelerinin beklenmesi daha yerinde bir yaklaşım olacaktır. Bununla birlikte, böylesine kapsamlı değişikliklerin yer aldığı Taslak Direktif ve Tüzüğün kamu kurumları başta olmak üzere ilgili tüm kuruluşlar, vekil birlikleri veya örgütleri ve özel sektör tarafından en kısa sürede dikkatli biçimde incelenmesi, Türk marka sisteminin doğrudan etkilendiği AB mevzuatıyla bağlantısının ortadan kalkmaması bakımından büyük önem arz etmektedir. 

 

Önder Erol Ünsal

Haziran 2013

Avrupa Birliği Marka Rejimi Değişiyor mu?

heraklit(Görsel http://www.zazzle.ca/heraclitus_no_man_ever_steps_in_the_same_river_mousepad-144909047183491390 adresinden alınmıştır.)

Avrupa Birliği Marka Rejimi Değişiyor mu?

Avrupa Birliği Komisyonu’nun Taslak Direktif ve Tüzük Metinleri ve Değerlendirmesi (1)

Uzun süren bekleyiş sona erdi ve Avrupa Birliği Komisyonu, 2008/95 (eski 89/104) sayılı Topluluk Marka Direktifi (bundan sonra Direktif olarak anılacaktır) ve 2007/2009 (eski 40/94) sayılı Topluluk Marka Tüzüğünde (bundan sonra Tüzük olarak anılacaktır) önemli değişiklikler öngören Taslak Direktif ve Tüzüğü, 27 Mart 2013 tarihinde kamuoyunun bilgisine sundu.

Taslak Direktif ve Tüzük, mevcut mevzuattan önemli farklılıklar içerdiğinden, taslaktaki halleriyle kabul edilmeleri durumunda, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin ve Topluluk Marka Ofisinin uygulamalarında önemli değişiklikler meydana geleceği şüphesizdir.

Taslak Direktif ve Tüzüğün, Avrupa Birliği Parlamentosu ve Konsey tarafından kabulü için öngörülen takvim 2014 ilkbaharıdır. Birlik üyesi ülkelere kabul edilen yeni hükümleri ulusal mevzuatlarına veya uygulamalarına aktarıp yürürlüğe sokmaları için 2 yıllık uyum süresi verilecektir. Bununla birlikte, Tüzükte yapılacak değişiklikler, taslak Tüzüğün kabul edilmesiyle birlikte yürürlüğe girecektir. Taslak Direktif ve Tüzükle birlikte kamuoyunun bilgisine sunulan Ücret Tüzüğü ise farklı bir yöntemle kabul edilecektir. Ücret Tüzüğü, AB Komisyonu tarafından bir uygulama kanunu olarak kabul edildikten sonra, OHIM ücretleri konusunda yetkilendirilmiş Komitenin onayına sunulacak ve Komite tarafından onaylanması durumunda yürürlüğe girecektir. Taslak Ücret Tüzüğünün, 2013 yılı bitmeden yürürlüğe girmesi öngörülmektedir.

Bu yazı kapsamında, taslak Direktifte öngörülen değişikliklerin marka tanımına, mutlak ve nispi ret nedenlerine ilişkin olanları ve bunların Birlik üyesi ülkeler mevzuatlarındaki olası yansımaları açıklanmaya çalışılacaktır.

Taslak Direktif kapsamında öngörülen diğer değişiklikler, Taslak Tüzük kapsamında OHIM’ce incelenen Topluluk Markası (CTM) rejiminde öngörülen değişiklikler ve Taslak Ücret Tüzüğüyle getirilmesi planlanan değişiklikler ise başka yazılar kapsamında değerlendirilecektir.

AB Komisyonu tarafından oluşturulan taslaklara aşağıdaki linklerden ulaşmak mümkündür (her iki taslak da geçici metinler oldukları, nihai taslakların yakında yayınlanacağı notuyla yayınlanmıştır):

Taslak Direktif için:

http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/tm/130327_trademark-revision-proposal-directive_en.pdf

Taslak Tüzük için:

http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/tm/130327_trademark-revision-proposal-regulation_en.pdf

(Yazı içerisinde yer alan tüm çeviriler tarafıma aittir ve bunların herhangi bir resmi niteliği bulunmamaktadır.)

A-Taslak Direktifle Getirilmesi Planlanan Marka Tanımına, Mutlak ve Nispi Ret Nedenlerine İlişkin Değişiklikler

1-Marka tanımında yapılan değişiklik:

Mevcut Direktifteki marka tanımı, işaretlerin marka olarak tescil edilebilmesi için grafik gösterimin sunulmasını ön şart olarak belirlemiştir. Buna karşılık, taslak Direktifte marka tanımından grafik gösterim şartı çıkartılmış durumdadır.  Taslak Direktifin 3. maddesinde marka tanımı aşağıdaki biçimde yapılmıştır:

“Bir marka;

(i) Bir işletmenin mallarını veya hizmetlerini diğer işletmelerinkinden ayırt edilmesini sağlama,

(ii) Yetkili otoritelerin ve kamunun, marka sahibine tanınan korumanın kesin konusunu belirlemelerine sağlayabilecek biçimde gösterilme,

şartlarını yerine getirmiş her işaretten, özellikle kişi adları dahil olmak üzere kelimeler, şekiller, harfler, sayılar, renkler, malların biçimleri veya ambalajları veya seslerden, oluşabilir.”

Grafik gösterim şartını marka tanımından çıkartan ve onun yerine koruma konusunu belirlemeye imkan verebilecek biçimde gösterimin sağlanması koşulunu getiren yeni tanım, özellikle geleneksel olmayan marka türlerinde karşılaşılan grafik gösterimin sağlanması sorununu ortadan kaldırmak amacıyla oluşturulmuştur. Yeni tanım aracılığıyla, koruma konusunun gösterimini mümkün kılabilecek yeni teknolojik yollarının da kullanılmasının sağlanması amaçlanmaktadır. Bir diğer amaç ise, grafik gösterim şartından kaynaklanan hukuki belirsizliklerin ortadan kaldırılmasıdır.

 2- Mutlak Ret Nedenleri ile İlgili Maddede Yapılan Değişiklikler

Direktifin, mutlak ret nedenlerini düzenleyen maddesinde de değişiklikler söz konusudur. İlk olarak, iki yeni mutlak ret gerekçesinin taslak direktife eklendiği belirtilmelidir:

 “(1) Aşağıdakiler tescil edilmeyecek veya tescil edilmişlerse hükümsüz kılınabilecektir:

(a)…..

(i)Menşe işaretlerine veya coğrafi işaretlere koruma sağlayan Birlik mevzuatına veya Birliğin taraf olduğu uluslararası anlaşmalara göre tescili mümkün olmayan veya kullanımına devam edilemeyecek markalar.

(j) Şaraplar için geleneksel terimlere ve koruma altındaki geleneksel ürünlere koruma sağlayan Birlik mevzuatına veya Birliğin taraf olduğu uluslararası anlaşmalara göre tescili mümkün olmayan markalar.”

Mutlak ret nedenleri ile ilgili maddenin 2. paragrafı takip eden biçimde düzenlenmiştir:

“(2) 1. paragraf hükümleri, tescil edilemezlik (-işaretin tescil edilmesini engelleyen gerekçelerin- Ç.N.) gerekçelerinin aşağıdaki biçimde ortaya çıkmasına bağlı kalmaksızın uygulanacaktır:

(a)  (Tescil edilemezlik gerekçelerinin) Tescil başvurusunun yapıldığı üye ülkeden başka bir üye ülkede ortaya çıkması.

(b)  Yabancı dildeki bir markanın, Birlik üyesi ülkelerin kullandığı bir alfabeye veya Birlik üyelerinin resmi dillerine çevirisinin veya harf çevirisinin yapılmış olması.”

Yukarıdaki değişikliğin, ulusal mevzuatlara veya inceleme pratiğine yansıması, Birlik üyesi ülkelerce kullanılan dillerin herhangi birisinde ortaya çıkan ret nedenlerinin, tüm Birlik üyesi ülkelerce mutlak ret nedeni olarak kabul edilmesi şeklinde olacaktır. Bu haliyle, taslaktaki bu maddenin, kabul ettiği takdirde, üye ülkeler uygulamasında önemli değişikliğe yol açacağı şüphesizdir. Kanaatimce bu madde, taslak içerisinde en yoğun tartışmalara yol açabilecek maddelerden birisidir.

Mutlak ret nedenleri ile ilgili maddenin 3. paragrafı takip eden biçimde düzenlenmiştir:

“(3) Marka başvurusu, başvuru sahibi tarafından kötü niyetle yapılmış ise marka hükümsüz kılınmaya tabi olacaktır. Her üye ülke bu tip bir markanın tescil edilemeyeceği yönünde düzenleme de yapabilir.”

Taslak Direktife eklenen bu madde, önceki Direktifte “may” kalıbı ile birlikte kullanılan, yani üye ülkelerin takdirine bırakılmış, kötü niyetli başvuru durumundaki hükümsüzlük halini, “shall” kalıbına, yani tüm üye ülkeler bakımından zorunlu bir hükümsüzlük haline getirmiştir. Ayrıca, her üye ülkeye kötü niyetli başvuruları bir tescil engeli olarak da kabul etme imkanı sunulmuştur. Bu şekilde, kötü niyetli başvuruların tescillerinin engellenmesine (seçimlik olarak), tescil edilmişlerse hükümsüz kılınmalarına (zorunlu olarak) ilişkin mekanizmalar, üye ülkeler bakımından oluşturulmaya çalışılmaktadır.

Kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik istisnasını düzenleyen paragrafa ilişkin taslak ise aşağıdaki biçimdedir:

“(5) Bir marka, tescil başvurusundan önce veya tescil tarihinden sonra ve kullanımına bağlı olarak, ayırt edici nitelik kazanmış ise, paragraf (1)(b),(c) veya (d) bentleri uyarınca tescili reddedilemez veya hükümsüz kılınamaz.

(6)Her üye ülke, paragraf (5) hükümlerinin, ayırt edici karakterin başvuru tarihinden sonra ve tescil tarihinden önce kazanılmış olması durumunda da uygulanabileceği yönünde düzenleme yapabilir.”

Kanaatimce, kullanım sonucu kazanılmış ayırt ediciliğin, tescil tarihi sonrasında da elde edilebileceği yönündeki düzenleme ile tescil edildikten sonra kullanımla ayırt edici nitelik kazanan markaların hükümsüz kılınmasının engellenmesi amaçlanmaktadır.

3- Nispi Ret Nedenleri ile İlgili Maddede Yapılan Değişiklikler

Direktifin nispi ret nedenleri ile ilgili maddesi kapsamında da taslakla önemli değişiklikler yapılmıştır. Bu değişikliklerin başlıcaları takip eden içeriktedir.

“(3) Bir marka aşağıdaki durumlarda tescil edilmeyecek veya tescil edilmişse hükümsüz kılınacaktır:

(a)….

(b) Bir markanın sahibinin vekili veya temsilcisi, marka sahibinin izni olmaksızın, markanın kendi adına tescil edilmesi için başvuruda bulunursa ve vekil veya temsilci bu fiilin haklılığını gösteremezse.

(c)Marka Birlik dışında korunan önceki bir markayla karıştırılabilir nitelikteyse ve önceki marka, başvuru tarihinde gerçek kullanıma konu ise ve başvuru sahibi kötü niyetle hareket ediyorsa.

(d) Menşe işaretlerine veya coğrafi işaretlere koruma sağlayan Birlik mevzuatına veya Birliğin taraf olduğu uluslararası anlaşmalara göre tescili mümkün değilse veya kullanımına devam edilemeyecekse.”

Aynı paragrafın (a) maddesinde yapılan değişiklikle, Birlik üyesi bir ülkede üne sahip olan veya söz konusu olan bir CTM ise Birlikte üne sahip olan önceden bir markanın itibarından haksız avantaj sağlayacak, ayırt edici karakterine veya ününe zarar verecek sonraki aynı veya benzer markaların reddedilmesine ilişkin hüküm, benzer olmayan mallar veya hizmetler terimi ile sınırlı tutulmamış, aynı veya benzer mallar veya hizmetlerde hükmün yeni halinde özel olarak belirtilmiştir. Bu şekilde, yukarıda sayılan ihtimallerin, yalnızca malların veya hizmetlerin benzer olmadığı durumlara ilişkin olduğu yönündeki algının ortadan kaldırılması hedeflenmiştir.

Paragraf (3)’ün diğer bentlerinde yapılan değişikliklerden özellikle (c) bendi dikkat çekicidir, çünkü taslak Direktifte öngörülen düzenleme, kötü niyetli başvuruların nispi ret nedeni olarak kabul edilmesini Birlik üyesi tüm ülkeler bakımından zorunlu hale getirmektedir. Direktifin önceki halinde, bu düzenleme, bilindiği üzere, “may” kalıbı ile kullanılan ve üye ülkelerin seçimine bırakılmış bir düzenleme niteliğindeydi.

Taslakta nispi ret nedenlerine ilişkin bir diğer düzenleme ise mevcut Direktifte bulunan madde (4) paragraf (4) (d) ila (g) bentlerinin silinmesidir.

4- Resen İnceleme ile İlgili Olarak Öngörülen Düzenleme

Taslak Direktife eklenen 41. madde “resen inceleme” başlığını taşımaktadır. Bu hüküm kapsamında getirilen düzenleme takip eden şekildedir:

“(Birlik üyesi ülke) Ofisler(i), resen yaptıkları incelemeyi, markanın madde 4’te düzenlenmiş mutlak ret nedenlerine uygunluğu hususuyla sınırlandıracaktır.”

Bilindiği üzere, (Türk mevzuatındaki yanlış kavram seti bir tarafa bırakılacak olursa), mutlak ret nedenleri markanın kendisinden kaynaklanan ret nedenleridir ve mutlak ret nedenlerinin önceden tescilli aynı veya benzer markalarla ilgisi bulunmamaktadır (önceki markalar dahil olmak üzere önceki haklarla çatışma durumunda ortaya çıkan ret nedenleri nispi ret nedenleridir). Taslak Direktifte öngörülen düzenleme, önceki markalarla aynılık veya benzerlik halinde ortaya çıkacak ret kararlarının Ofisler tarafından resen verilemeyeceği yönündedir. Taslak hükmün kabul edilmesi halinde, tüm AB üyesi ülke marka ofisleri, tıpkı OHIM gibi, resen incelemelerini mutlak ret nedenleri ile sınırlı tutacak, nispi ret nedenlerini, yani önceki markalarla aynılık veya benzerlikten kaynaklanacak ret nedenlerini ise resen inceleyemeyecektir.

Direktifte öngörülen düzenlemelerin sadece birkaç maddesi ile başladığım taslak metinlerin değerlendirmesi muhtemelen birkaç yazı boyunca sürecektir. Yukarıda yer verilen birkaç madde kapsamındaki değişiklikler bile, öngörülen düzenlemelerin kabulü halinde AB üyesi ülkelerin marka mevzuatlarının ve CTM rejiminin radikal biçimde değişeceğini göstermektedir. AB adayı bir ülke olan Türkiye bakımından da değişikliklerin aktif biçimde takip edilmesi oldukça yerinde olacaktır. Taslak metinler için öngörülen kabul takvimi 2014 ilkbaharı olduğundan ve bürokraside öngörülen takvimler, genellikle gecikmeli olarak reel hale geldiğinden ve bunun ötesinde üye ülkeler bakımından bile uyum amacıyla 2 yıllık bir süre öngörüldüğünden, Türkiye’nin taslak metinleri esas alarak bir değişikliğe gitmesi, şu anda, kanaatimce mümkün değildir. Bununla birlikte, taslak metinlerin yayınlanmasının, Türk sınai mülkiyet mevzuatında değişiklikler içeren kanun tasarısıyla neredeyse eşzamanlı olarak gündeme gelmesi talihsizlik olarak kabul edilmelidir. Netice itibarıyla, Avrupa Birliği tarafında, herşeyin planladıkları gibi gitmesi halinde, yeni marka mevzuatına 2014 yılında kavuşacak, Türkiye de muhtemelen kısa süre içerisinde, mevzuatını AB’nin yeni marka mevzuatına uyumlu hale getirmek için çalışmalara başlayacak ve 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, bu kez baştan aşağı değişecektir.

Serinin devam yazısında tasarılarla öngörülen diğer değişiklikleri açıklamaya çalışacağım, tekrar görüşmek üzere.

Önder Erol Ünsal

Nisan 2013

USPTO – OHIM Marka Başvurusu Ret Kararı Oranları

i_love_harmonization(Görsel http://www.zazzle.com/harmonization+gifts adresinden alınmıştır.)

A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) ve Topluluk Marka Ofisi (OHIM)’in Marka Tescil Başvuruları Hakkında Ret Kararı Oranları –  Harmonizasyon Bir Hayal mi?

Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Marka Ofisine (USPTO) yapılan marka tescil başvurularına ilişkin olarak verilen ret kararlarının nicelik olarak fazlalığı, gerek Türk başvuru sahipleri gerekse de Avrupa başta olmak üzere dünyanın diğer ülkelerinden kaynaklanan marka başvurularının sahipleri için şaşırtıcı olmaktadır.

Geçtiğimiz günlerde marka profesyonellerinin görüşlerini paylaştıkları bir internet forumunda USPTO’nun Madrid Protokolü kapsamında A.B.D. için yapılan marka tescil başvurularının neredeyse %95’ini ilk ofis kararı olarak reddettiğini okuyunca, ret oranının yüksekliği beni de doğrusu çok şaşırttı. Bu yazı kapsamında USPTO’daki ret oranının yüksekliğinin nedenlerini mümkün olduğunca ortaya koymaya çalışacak ve USPTO ile OHIM oranlarının karşılaştırılmasına gayret edilecektir.

USPTO inceleme sisteminde uzman tarafından verilen ilk karar, office action (ofis işlemi) olarak adlandırılmaktadır. Office Action ile başvuru sahibine, başvuru hakkında verilecek ret kararını ne şekilde engelleyebileceği açıklanmakta ve bu amaçla yönlendirme yapılmaktadır. Başvuru sahibinin office action’a yanıt vermemesi veya verdiği yanıtın ret kararının alınmasını engeller içerikte olmaması halinde ise, başvuru hakkında ret (refusal) kararı verilmektedir.

USPTO’nun marka başvurularının tescili için aradığı şartlar oldukça sıkı olduğundan ve inceleme eksiksiz yapıldığından, Türkiye veya Avrupa ülkelerinin çoğunda karşılaşılmayan ret gerekçeleri ile USPTO uygulamasında karşılaşılmaktadır. Örneğin, başvurunun, tali unsur niteliğinde de olsa tanımlayıcı bir unsur içermesi halinde başvuru sahibinden bu unsurun münhasır haklar sağlamayacağı yönünde beyan istenmekte, mal veya hizmet listesinde USPTO’nun ilgili veritabanında yer almayan mallara veya hizmetlere yer verilmesi halinde, bu malların veya hizmetlerin kendi veritabanlarındaki standartlara uygun hale getirilmesi istenmekte ve standart yazım karakterleri dışındaki unsurları içeren başvurular için mutlak surette tarifname sunulması istenmektedir. Sayılan unsurlara ek olarak çok sayıda diğer prosedürel husus da marka başvurularının USPTO’da office action’a maruz kalması için gerekçe olabilmektedir ve office action mektubunda belirtilen hususların verilen süre içerisinde giderilmemesi halinde başvurular hakkında ret kararı verilmektedir. Bu yazı kapsamında irdelenecek ret kararları, aksi açıkça belirtilmediği sürece, USPTO tarafından verilen office action (ilk ret veya geçici ret) kararlarıdır.

USPTO, prosedürel işlemler konusunda oldukça kuralcı olmanın yanısıra, resen gerçekleştirdiği incelemeyi de oldukça ciddi biçimde yapmaktadır. USPTO, herşeyden önce, başvuruyla aynı veya benzer malları / hizmetleri içeren aynı veya benzer önceki tarihli markalar nedeniyle başvuruları resen reddetme yetkisine sahiptir ve bu yetkisini inceleme esnasında sıklıkla kullanmaktadır. Ayrıca, USPTO tanımlayıcılık ve ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçeli ret nedenlerini de oldukça sıkı biçimde uygulamakta ve özellikle coğrafi yer ismi olan başvuruları çoğunlukla reddetmektedir.

Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) internet sayfasından eriştiğimiz ve Türkiye, Avrupa Birliği Marka Tescil Ofisi (OHIM) ve A.B.D. için yapılan uluslararası başvuru sayıları ve sayılan ülke ofislerince verilen ret kararı sayılarını gösteren aşağıda görülebilecek istatistikler, A.B.D. ret kararı sayısının ve bunun kendisi için yapılan başvurulara oranının diğer ofislerce kıyaslanamayacak derecede yüksek olduğunu göstermektedir.

Tablo I – A.B.D., OHIM ve Türkiye’ye yapılan uluslararası marka başvurusu sayıları (2005-2012) (kaynak: WIPO)

tablo1

Tablo II – A.B.D., OHIM ve Türkiye tarafından verilen ret kararı sayıları (2005-2012) (kaynak: WIPO)

tablo2

Tablo III – Madrid Protokolü kapsamında en çok ret kararı veren 10 ülke  (2005-2012) (kaynak: WIPO)

 tablo3

Yukarıda yer verilen I ve II numaralı tablolarda yer verilen ret kararı sayılarının toplam başvuru sayısına oranı, USPTO, OHIM ve TPE’nin uluslararası marka tescil başvurularının ne oranda reddettiği hakkında kabaca bir fikir verecektir (ret kararları sayısı ilgili yılda yapılan başvurulara yönelik değil, ilgili yılda verilen ret kararı sayısına yönelik olmakla birlikte, belirlenecek oran ofislerin yaklaşımı hakkında kaba bir değerlendirme oluşturacaktır).

Buna göre, 2010, 2011,2012 yılları için ofislerin toplam başvuru sayısı – toplam ret kararı sayısı oranı (toplam ret kararı, kısmi veya tüm mallara / hizmetlere ilişkin ret kararlarını kapsamaktadır);

  • TPE için 2010 yılında %20,8, 2011 yılında %12,5, 2012 yılında %11,4,
  • OHIM için 2010 yılında %11,6, 2011 yılında %11,4, 2012 yılında %12,9,
  • USPTO için 2010 yılında %95,7, 2011 yılında %94,1, 2012 yılında %91,

oranlarında gerçekleşmiştir.

Verilerin USPTO için ortaya koyduğu tablo, uluslararası tescil başvurularının %90’ından fazlasının reddedildiğini gösterdiği için dikkat çekici durumdadır.

TPE’nin incelediği Madrid Protokolü başvuruları bakımından, toplam başvuru sayısı – toplam ret kararı sayısı oranının 2002-2012 aralığında sırasıyla %18,7, %18,5, %22,1, %11,8, %18,2, %22,2, %17, %21,5, %20,8, %12,5, %11,4 oranında gerçekleşmesi göz önüne alındığında; kanaatimizce dikkat çekici husus -2005 yılındaki sıradışı sapma hariç tutulursa- detaylı inceleme kılavuzlarının yürürlüğe girdiği 2011 yılından itibaren ret kararı oranının %20’ler bandından %12 oranına doğru gerilemesidir. Bu konuda kalıcı bir analizin, ancak gelecek yılların oranlarıyla birlikte yapılması mümkün olmakla birlikte, bu gösterge şimdilik dikkate değer biçimde göze çarpmaktadır.

TPE hakkındaki parantezi kapatarak tekrar USPTO’ya dönülecek olursa, http://www.uspto.gov/dashboards/trademarks/main.dashxml adresinde (erişim Temmuz 2013) yer alan bir veriye göre USPTO’nun ulusal yolla yapılan başvurular için ret oranı (office action oranı) 2013 yılının içinde bulunulan çeyreğinde;

  • TEAS (Trademark Electronic Application System) Plus kullanılan elektronik başvurularda: %65,
  • TEAS (Trademark Electronic Application System) kullanılan elektronik başvurularda: %82,
  • Kağıtla yapılan başvurularda: %90,
  • Madrid Protokolü başvurularında: %97,

oranındadır ve oran kanaatimizce oldukça yüksektir.

tablo4

Bu haliyle USPTO’nun marka tescil başvuruları hakkında verdiği ret kararı oranının, gerek uluslararası başvurular gerekse de ulusal yolla yapılan başvurular bakımından son derece yüksek olduğu görülmektedir. USPTO’nun ret kararı oranının yüksekliği sistem kullanıcıları tarafından sıklıkla dile getirilen bir şikayet niteliğindedir. Sistem kullanıcıların USPTO hakkında dile getirdikleri bir diğer şikayet ise kurum uzmanlarının kararlarında uyum eksikliği ve uzmandan bazında büyük değişiklik gösteren yorum farklılıklarıdır.

OHIM istatistikleri kullanılarak yapılacak bir değerlendirme ise (http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/OHIM/statistics/ssc009-statistics_of_community_trade_marks_2013.pdf), OHIM’in 2009, 2010, 2011 yıllarında sırasıyla başvuruların %88,4, %87,7, %85,1’ini tescil ettiğini göstermektedir. Tescil edilemeyen markaların arasında tescil ücreti ödenmediği için tescil olmayanların da bulunduğu ve bu istatistiğin kısmen reddedilerek tescil edilen markaları kapsamadığı bilinmektedir. Gene de bir fikir edinilmesi bakımından bu oran dikkate alınabilir içeriktedir.

tablo5

 Yazı içeriğinde yer verilen tüm veriler ışığında, markasını tescil ettirmek isteyen bir başvuru sahibinin bir tarafa OHIM’in yukarıda yer verilen tablodan görülen %90’ların üzerinde seyreden yayın ve %88 civarında seyreden toplam başvuru/tescil oranını, diğer tarafa ise USPTO’nun %90’lar civarında seyreden ilk aşamada başvurunun reddedilmesi yönündeki oranını koyması durumunda müthiş bir açmaza düşeceği kesindir.

Sınai mülkiyet hakkında konuşması talep edilen bir alan profesyonelinin konuşmasına, sınai mülkiyet haklarının küresel niteliği, globalizasyon gibi klişelerle başlayacağı kesindir. Bununla birlikte, dünyanın en prestijli iki marka ofisi olarak kabul edilebileceğimiz USPTO ve OHIM’in yukarıda yer verdiğimiz ret / kabul oranları ve birbirlerinin tam zıttı yöndeki inceleme pratikleri dikkate alındığında, uyum veya küreselleşme gibi beklentilerin başvuru sahipleri açısından reelize olmadığı, tersine farklı ülkelerde – bu ülkeler dünyanın en prestijli ofisleri olsa da – birbirlerinin tam zıddı muamelerin ortaya çıktığı açık olarak görülmektedir.

Son söz olarak, en gelişmiş ülkelerde bile karşımıza çıkan farklı muameleler esas alındığında, marka incelemesinde global bir harmonizasyonun şimdilik uzak bir hayal olduğu söylenebilir. Türkiye’nin Madrid Protokolü başvurularında en çok seçilen 10 ülke arasında olmasına rağmen, Tablo III’te görüldüğü üzere en çok ret kararı veren 10 ülke arasında yer almaması, aksine 2012 yılında en çok ret kararı veren 10. ülke olan İsviçre ile arasında yaklaşık 800 ret kararı fark bulunması, TPE’yi incelemeyi “katı” biçimde yapan bir ofis olarak değerlendiren ve menşe ülkesinde tescilli markaların Paris Sözleşmesi uyarınca reddedilemeyeceğini öne süren kimi alan profesyonellerine doğrudan verilebilecek bir yanıt niteliğindedir.

Önder Erol Ünsal

Temmuz 2013

A.B.D. Marka Hukukunda Esas Sicil ve Ek Sicil Ayrımı

uspto

Marka tescil başvuruları hakkında verilen ret kararlarına karşı yapılan itirazlarda kimi zaman aynı markanın farklı ülkelerde tescil edilmiş olduğu iddiası öne sürülmekte ve bu hususu ispatlar tescil belgesi kopyaları itiraz ekinde sunulmaktadır. Önceki tescil belgesinin Amerika Birleşik Devletleri (A.B.D.) Patent ve Marka Ofisine (USPTO) ait olması halinde, tescil belgesinin üzerinde principal register (esas sicil) veya supplemental register (ek sicil) ibareleri görülmektedir. İtiraz dilekçelerinde iddialar genellikle bu ayrımı dile getirmemekte ve basitçe markanın A.B.D.’nde tescilli olması nedeniyle Türkiye’de reddedilmesinin yerinde olmadığı savını içermektedir. Oysa ki, “esas sicil” ve “ek sicil” farklı niteliktedir ve “ek sicil” esasen esas sicile kaydedilmesi mümkün olmayan markaların farklı esaslara göre korunması amacıyla oluşturulmuştur. Bu yazıda kapsamında, A.B.D.’ndeki esas sicil ve ek sicil kavramları ve iki sicil arasındaki farklar açıklanmaya çalışılacaktır.

Yapılabilecek en basit tanımla, esas sicil, USPTO tarafından tutulan birincil sicil niteliğindedir ve esas sicilde tescil edilen markalar, tescilin sağladığı tüm haklardan yararlanabilmektedir. Esas sicilde tescil edilebilmek için markanın ayırt edici nitelikte olması şarttır.

Ek sicil de USPTO tarafından federal düzeyde tutulan bir sicil olmakla birlikte, ek sicilde kayıtlı bulunan markalar, kapsadıkları mallara veya hizmetlere ilişkin olarak münhasıran tanımlayıcı nitelikte olan veya marka olarak tescil edilebilecek derece ayırt edici gücü bulunmayan markalardır. Ek sicile kaydedilebilecek nitelikteki markaların kullanım sonucu ikincil anlam (secondary meaning – Türk mevzuatındaki karşılığı kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik) kazanma olasılıkları bulunmalıdır. Bir diğer deyişle, münhasıran tanımlayıcı nitelikte olan, ancak kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanma (ikincil anlam edinme) olasılıkları bulunan, ancak henüz kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmamış (ikincil anlam edinmemiş) nitelikteki markalar, ek sicile kaydedilmektedir.

1946 yılında Lanham Yasasının II numaralı alt bölümü ile yürürlüğe giren ek sicil uygulamasının ortaya çıkış nedeni, esas sicilde kaydedilmesi mümkün olmayan, ancak yurtdışında koruma elde edilebilmesi için ulusal düzeyde de korunması gereken markaların kaydedilebileceği ulusal bir sicil oluşturma endişesidir.

Ek sicile kaydedilen markalar, genellikle ayırt edici nitelikte bulunmayan soyisimleri, coğrafi terimler, sloganlar ve diğer tanımlayıcı sözcüklerdir. Tanımlayıcı sözcüklerin ek sicile kaydı mümkün olmakla birlikte, kullanıldıkları malların veya hizmetlerin ismi olan jenerik sözcüklerin ek sicilde de tescil edilmeleri mümkün değildir.

Kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmış markalar, USPTO’da esas sicile kayıt edilmekte olduğundan, ek sicile kayıt işleminin, kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik anlamına gelmediği, ancak başvurunun kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanma potansiyeline sahip bir marka olarak kabul edildiğini gösterdiği özellikle belirtilmelidir.   

USPTO uzmanları başvuruları incelerken res’en veya başvuru sahibinden gelecek talep üzerine başvurunun ek sicile kaydedilmesi yönünde ön karar verebilir. Bu ön kararın başvuru sahibince kabul edilmesi halinde marka ek sicile kaydedilir, başvuru sahibinin bu seçeneği kabul etmemesi durumunda ise başvuru hakkında nihai ret kararı verilir.

Ek sicilde tescilli olmanın marka sahibine sağladığı haklar, esas sicilde tescil edilmiş markaların sağladığı haklara kıyasla oldukça sınırlıdır.

Herşeyden önce, ek sicile kayıtlı markaların hükümsüzlüğüne yönelik olarak açılacak davalarda, marka sahibinin, markanın kullanım yoluyla ayırt edicilik kazanarak geçerli bir marka haline geldiğini, dolayısıyla hükümsüz kılınmaması gerektiğini ispatlaması gerekecektir. Esas sicilde kayıtlı markaların hükümsüzlüğüne yönelik davalarda ise, mahkemeler markanın ayırt edici nitelikte ve tanımlayıcı olmayan bir marka olduğu ön kabulünden hareket edecek ve markanın hükümsüzlüğünü ispatlama yükümlülüğü davacı tarafa ait olacaktır.

Ayrıca ek sicilde tescil edilen markalar,  markanın sahipliğine ilişkin zımni bilgi doğurmayacak (markanın sahipliğine ilişkin zımni bilgi başkalarının aynı markayı tescil tarihinden sonra iyi niyet, masum kullanım veya genişletilmiş kullanım gibi gerekçeler öne sürülerek kullanımını engeller), markanın tescil tarihinden itibaren 5 yıl sonra hükümsüz kılınamaması (sessiz kalma yoluyla hak kaybı benzeri bir durum) hakkını vermeyecek, markaya tecavüz içerdiği öne sürülebilecek markaların A.B.D.’ye ithalatını engellemek için dayanak oluşturmayacaktır (bkz. http://www.jdsupra.com/legalnews/the-uspto-supplemental-trademark-registe-96898/)

Bununla birlikte, ek sicilde tescil edilmiş markalar, USPTO incelemesinde kendileriyle karıştırılma olasılığı içeren markaların ret gerekçesi olabilecek, ek sicile tescil edilmiş markalara tecavüz davaları federal mahkemelerde görülebilecektir.

Ek sicilde tescil edilmiş markaların sahipleri, A.B.D.’nde markanın tescil tarihinden sonra yeterli derecede (genellikle en az 5 yıl kesintisiz, yaygın kullanım şartı aranmaktadır) kullanımını göstermeleri halinde, kullanımla kazanılmış ayırt edicilik istisnası kapsamında markalarını esas sicilde tescil ettirmek için başvuru hakkını yeniden kullanabilirler. Ek sicilde tescil edilmiş bir markanın esas sicildeki bir tescile dönüştürülmesi mümkün değildir, marka sahibi esas sicilde tescil için muhakkak surette yeni bir başvuruda bulunmalıdır (bkz. http://www.inta.org/TrademarkBasics/FactSheets/Pages/PrincipalvsSupplementalRegister.aspx.)

Ek sicilde tescil edilmiş markalar bakımından bir diğer önemli istisna ise, bu markaların ilana itiraz amacıyla bültende ilan edilmemeleridir. Bir diğer deyişle, ek sicilde kayıtlı markalar bültende ilan edilmemeleri nedeniyle üçüncü kişilerini itirazına açık mahiyette değillerdir, bununla birlikte ek sicilde tescilin ardından üçüncü kişilerin markanın hükümsüzlüğü talebiyle dava açmaları mümkündür.

Yazı boyunca yapmaya çalıştığımız açıklamalar, A.B.D.’nde ek sicilde tescil edilmiş markaların esas sicilde tescil edilmesi mümkün olmayan markalar olduğunu, başvuru kapsamındaki mallara veya hizmetlere ilişkin olarak tanımlayıcı nitelikte olan bu markaların esas sicilde kaydedilmelerinin tek yolunun ikincil anlam (kullanım sonucu ayırt edici nitelik) kazanmaları olduğunu göstermektedir. Menşe ülkelerinde esas sicile kaydedilmeleri mümkün olmayan ve bu nedenle ek sicile kaydedilen tanımlayıcı markaların ülkemizde de tanımlayıcılık gerekçesiyle reddedilmesi marka sahipleri için büyük bir sürpriz olmayacaktır. Dolayısıyla, bu tip markaların menşe ülkelerinde ek sicilde tescilli olmaları nedeniyle tanımlayıcı markalar olarak kabul edilmemeleri gerektiği yönünde etkisiz bir savunma yapmak yerine, markanın, eğer varsa, kullanımını öne sürerek ret kararına karşı argümanlar geliştirmek muhtemelen daha yerinde olacaktır.

Önder Erol Ünsal

Temmuz 2013

 

Avrupa Birliği Adalet Divanı WINTERS v. RED BULL Kararı (C-119/10) – Hizmet Sağlayıcının Üçüncü Kişinin Talimatı Üzerine Benzer Markayı Kullanımı Hangi Tip Durumlarda Marka Sahibince Yasaklanabilir?

BULLFIGHTEr(Görsel http://www.global-trade.com.tw/Pd_Show.asp?PidNo=200607130020 adresinden alınmıştır.)

Avrupa Birliği Adalet Divanı tarafından 15 Aralık 2011 tarihinde verilen C-119/10 sayılı ön yorum kararı, başka bir kişinin talimatı ve yönlendirmesi üzerine ambalajların içini dolduran hizmet sağlayıcıların faaliyetlerinin markanın kullanımı sayılıp sayılmayacağı konusunda değerlendirmeler içermektedir.

 

Kararın verilmesine neden olan uyuşmazlık kısaca aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

 

Hollanda menşeili “FRISDRINKEN INDUSTRIE WINTERS BV” (bundan sonra WINTERS olarak anılacaktır), kendisi veya başkaları tarafından üretilen içecekleri teneke kutulara doldurmakla iştigal eden bir firmadır. Avusturya menşeili “RED BULL GMBH” (bundan sonra RED BULL olarak anılacaktır), dünya genelinde tanınan enerji içecekleri üretici bir firmadır ve firmanın Benelüks ülkelerinde de geçerli çok sayıda markası bulunmaktadır. Britanya Virgin Adaları menşeili “SMART DRINKS LTD” (bundan sonra SMART DRINKS olarak anılacaktır) ise içecek üretici olan ve RED BULL’un ticari rakibi olan bir firmadır.

 

WINTERS, SMART DRINKS firmasından gelen talep üzerine bu firmaya ait kutuları gazlı içeceklerle doldurmaktadır. SMART DRINKS doldurulacak teneke kutuları WINTERS’a göndermektedir. WINTERS’e gönderilen kutuların üzerinde çeşitli markalar (BULLFIGHTER, PITTBULL, RED HORN, LONG HORN, LIVE WIRE), süsler ve metinler yer almaktadır, bir diğer deyişle, WINTERS kutuların üzerine marka veya herhangi bir metin-işaret basmamaktadır. WINTERS, SMART DRINKS tarafından kendisine gönderilen kutuları, gene SMART DRINKS tarafından kendisine gönderilen özüt ile doldurmakta, özütlerin üzerine kendisine gönderilen tarife uygun miktarda su ve gerekirse karbon dioksit eklemekte ve ardından kutuları kapatmaktadır. Bu işlemin ardından kutular SMART DRINKS’in kullanımına sunulmakta, takiben SMART DRINKS bunları Benelüks dışındaki ülkelere ihraç etmektedir.

 

WINTERS, SMART DRINKS için yalnızca dolum hizmeti vermektedir ve doldurulmuş kutuları bu firmaya göndermemektedir. WINTERS’in, doldurulmuş kutuları üçüncü taraflara dağıtmadığı veya satmadığı da ayrıca belirtilmelidir.

 

Ağustos 2006’da, RED BULL, Hollanda’da WINTERS’e karşı ihtiyati tedbir alınması amacıyla işlemleri başlatır. RED BULL, WINTERS’in BULLFIGHTER, PITTBULL, RED HORN, LONG HORN, LIVE WIRE markalı kutuları doldurmasının kendisi adına tescilli RED BULL ve diğer markalardan kaynaklanan haklara tecavüz niteliğinde olduğunu ve bu nitelikteki kullanımın durdurulması gerektiğini iddia etmektedir. Hertogenbosch Bölge Mahkemesi, RED BULL’un talebini yalnızca BULLFIGHTER markası bakımından yerinde bulur ve Eylül 2006’da verdiği kararla, kutuların içecekle doldurulması faaliyetinin ilgili işaretlerin kullanımı niteliğinde olduğunu, kullanılan işaretlerden yalnızca BULLFIGHTER’ın RED BULL’a ait markaların benzer olması nedeniyle, yalnızca bu markalı kutuların doldurulmasının durdurulması gerektiğini karara bağlar.

 

Bu karara karşı hem RED BULL hem de WINTERS temyiz yolunu kullanır.

 

Bölgesel Temyiz Mahkemesi, yerel mahkemenin, WINTERS’in kutulara içecek doldurması faaliyetinin, SMARTS DRINKS tarafından kutulara basılmış işaretlerin kullanımı anlamına geldiği, tespitini yerinde bulur. Temyiz Mahkemesine göre, inceleme konusu ürünlerin, yani içeceklerin niteliği dikkate alındığında, markayı önceden taşıyan ambalaja içeceği doldurmanın dışında bir marka basma yöntemi bulunmamaktadır. Özüt ile markalı kutuları birleştirilmesi yoluyla nihai ürünün oluşturulması yoluyla, WINTERS, kutulara işaretleri koymasa da, ürüne işaretleri koymaktadır. Ayrıca, Temyiz Mahkemesine göre, RED BULL adına tescilli markalarla, BULLFIGHTER, PITTBULL, LIVE WIRE markaları benzerdir ve kullanıma konu malların niteliği dikkate alındığında, bu markalar bakımından karıştırılma ihtimali ortaya çıkacaktır. Dolayısıyla, Temyiz Mahkemesi kararı, WINTERS’in, BULLFIGHTER, PITTBULL, LIVE WIRE markalarını taşıyan kutuların doldurulmasının durdurması yönünde olmuştur.

 

WINTERS bu karara karşı temyiz yolunu kullanır. Talebi değerlendiren Hollanda Yüksek Mahkemesi, incelemeyi durdurarak Adalet Divanından ön yorum kararı alınması amacıyla üç soru yöneltir. Üç sorudan ikinci ve üçüncü sorular, ilk soruya verilecek yanıta bağlı olduğundan ve Adalet Divanının ilk soruya verdiği yanıt, ikinci ve üçüncü soruların yanıtlanmasına gerek bırakmadığından, aşağıda yalnızca ilk soruya yer verilecektir. Hollanda Yüksek Mahkemesinin sorusu takip eden içeriktedir:

 

(a) Bir işareti taşıyan ambalajların doldurulması, doldurma işlemi başka bir kişi için ve onun talimatı üzerine sağlanan bir hizmet olsa da, 89/104 sayılı Direktif madde 5 uyarınca ticaret sırasında kullanım olarak kabul edilebilir mi?

 

(b) (a) bendinde yer alan soruya verilecek cevap, tecavüzün Direktif madde 5(1)(a) veya (b) kapsamında gerçekleşmesine bağlı olarak değişir mi?

 

Adalet Divanı, Hollanda Yüksek Mahkemesinin sorusunu takip eden biçimde formüle ederek incelemiştir:

 

Bir hizmet sağlayıcının, başka bir kişinin talimatı üzerine ve onun istediği biçimde, bu kişinin kendisine sağladığı, önceden üzerine marka (işaret) konulmuş ambalajları doldurması, 89/104 sayılı Direktif madde 5(1)(a) veya (b) uyarınca, bu işaretle aynı veya benzer olan ve marka olarak korunan işaretler nedeniyle yasaklanabilecek kullanım teşkil eder mi?

 

89/104 sayılı Direktif madde 5(1)(a) ve (b), Türkiye’de 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin, marka tescilinden doğan hakların kapsamı başlıklı, 9uncu maddesi kapsamında düzenlenmiş hükme benzer içeriktedir. 556 sayılı KHK madde 9 takip eden içeriktedir:

 

“Madde 9 – (1) Marka tescilinden doğan haklar münhasıran marka sahibine aittir. Marka sahibi, aşağıda belirtilen fiillerin önlenmesini talep edebilir:

a) Markanın tescil kapsamına giren aynı mal ve/veya hizmetlerle ilgili olarak, tescilli marka ile aynı olan herhangi bir işaretin kullanılması.

b) Tescilli marka ile aynı veya benzer olan ve tescilli markanın kapsadığı mal ve/veya hizmetlerin aynı veya benzeri mal ve/veya hizmetleri kapsayan ve bu nedenle halk tarafından, işaret ile tescilli marka arasında ilişkilendirilme ihtimali de dahil, karıştırılma ihtimali bulunan herhangi bir işaretin kullanılması.

(3) Aşağıda belirtilen durumlar, birinci fıkra hükmü uyarınca yasaklanabilir:

a) İşaretin mal veya ambalajı üzerine konulması.

…”.

(556 sayılı KHK’nın 9uncu maddesinin içeriğiyle, 89/104 sayılı Direktif madde 5(1)(a) ve (b) neredeyse aynı olduğundan, ilgili madde bu yazı kapsamında yeniden çevrilmeyecektir.)

 

WINTERS ve Polonya hükümetine göre, davaya konu içerikteki doldurma faaliyeti Direktif madde 5(1) kapsamında değerlendirilebilecek bir kullanım biçimi değildir. Tersine, RED BULL ve Avrupa Komisyonu, bahsedilen faaliyetin Direktif madde 5(1) kapsamında değerlendirilmesi gereken bir kullanım olduğu görüşündedir.

 

RED BULL ve Avrupa Komisyonuna göre, Direktif madde 5(3)’te düzenlenmiş ve madde 5(1) kapsamında yasaklanabilecek olan, işaretin mal veya ambalajı üzerine konulması durumundaki “üzerine koyma (affix)” eylemi, üretim anında işaretin ürün üzerinde yer alması nedeniyle, işareti taşıyan tenekelerin doldurulmasında gerçekleşmiştir. “Üzerine koyma (affix)” terimi, işaret ve ürün arasında, kullanılan tekniğe bakılmaksızın, fiziksel bir bağlantı yaratılması anlamında değerlendirilmelidir. Ayrıca, hizmet sağlayıcının, müşterisinin talimatları üzerine hareket etmesi, sunduğu hizmetin ticari bir faaliyet olduğunu değiştirmez. 

 

Tarafların görüşlerinin aktarılmasının ardından, Adalet Divanı kendi değerlendirmesine yapmıştır:

 

Adalet Divanına göre, tarafların markaları aynı olmadığı için incelenen vakada Direktif madde 5(1)(a) kapsamında değerlendirme yapılması mümkün değildir. Bu nedenle, vakanın yalnızca Direktif madde 5(1)(b) kapsamında değerlendirilmesi mümkün olacaktır.

 

İncelenen veriler, WINTERS’in ticari faaliyette bulunduğunu ve SMART DRINKS’ten aldığı talimat ve tarif edilen yöntem doğrultusunda, aynı firma tarafından temin edilen ve kendisine sunulduğu anda, RED BULL’un tescilli markalarıyla benzer işaretleri taşıyan kutuları doldurarak, ticari kazanç sağlama arayışında olduğunu göstermektedir. Aynı zamanda, kutuların üzerine markaların konulması, bunların gazlı içeceklerle doldurulması ve nihai ürünün ihraç edilmesi işlemlerinin RED BULL’un izni olmadan yapıldığı da anlaşılmıştır.

 

Yukarıda sayılan bilgiler ışığında, hizmet sağlayıcı WINTERS’in başka bir kişiden aldığı talimat doğrultusunda kutuları doldurarak, ticari faaliyette bulunduğu görülmekle birlikte, aynı bilgiler, hizmet sağlayıcının kendisinin bu işaretleri Direktif madde 5 uyarınca kullandığını göstermemektedir.

 

Bu bağlamda, başka bir kişinin talimatı ve tarif ettiği yöntem doğrultusunda, tescilli markalara benzer işaretleri taşıyan kutuları “sadece” dolduran, dolayısıyla, kutuların ve üzerlerindeki işaretlerin sunumundan hiçbir çıkar sağlamaksızın, yalnızca nihai ürünün üretim aşamasındaki teknik bir bölümü yerine getiren hizmet sağlayıcılar, söz konusu işaretleri 89/104 sayılı Direktif madde 5 anlamında kullanmış sayılmazlar. Hizmet sağlayıcının faaliyeti, başka birisinin o işaretleri kullanması için gerekli teknik koşulları sağlama mahiyetindedir.

 

Bunun ötesinde, WINTERS gibi bir hizmet sağlayıcının durumu, Direktif madde 5 kapsamında, hiçbir şekilde tescilli markaların kapsadığı mallarla veya hizmetlerle aynı veya benzer malların veya hizmetlerin kullanımı olarak kabul edilemez. İncelenen vakada, WINTERS’in sağladığı hizmet kutuların doldurulmasıdır ve bu hizmet, RED BULL’un markalarının tescilli olduğu mallarla hiçbir benzerlik içermemektedir.

 

Mallar veya hizmetler için kullanım terimi, işareti kullanan üçüncü kişilerin malları veya hizmetleri için uygulama alanı bulan bir terimdir. Bununla birlikte, bazı durumlarda üçüncü bir kişi adına hareket eden kişilerin malları veya hizmetleri de terim kapsamında değerlendirilebilir. Böyle bir durumun ortaya çıkması için, hizmet sağlayıcının, üçüncü bir kişinin markasıyla aynı veya benzer bir işareti, kendi müşterilerinden birisinin pazarladığı malların promosyonu amacıyla kullanması ve kullanım biçiminin ilgili işaret ve hizmet arasında bağlantı kurulmasını sağlaması gerekmektedir.  

 

İncelenen vakada, kutuların doldurulması hizmeti, tabiatı gereği, malların pazarlanmasında promosyon niteliğinde kullanabilir bir hizmet değildir ve işaretlerle doldurma hizmeti arasında bağlantı kurulması mümkün değildir.

 

Yukarıda yer verilen değerlendirmeler, incelenen vakada, 89/104 sayılı direktif madde 5(1)(b) kapsamında belirtilen halin ortaya çıkmadığını göstermektedir ve bu bağlamda, marka sahibinin, hizmet sağlayıcının, kendi markalarıyla benzer işaretleri taşıyan kutuları doldurmasını yasaklayamaz.

 

Adalet Divanı, yaptığı değerlendirmeler ışığında, Hollanda Yüksek Mahkemesinin sorusunu takip eden biçimde yanıtlamıştır: 

 

“89/104 sayılı Direktif madde 5, bir hizmet sağlayıcının, başka bir kişinin talimatı üzerine ve onun tarif ettiği biçimde, bu kişinin kendisine sağladığı, üzerine önceden üçüncü bir kişinin tescilli markasıyla aynı veya benzer bir işaret konulmuş ambalajları doldurması, ilgili işaretin bu madde kapsamında yasaklanabilecek nitelikte kullanımını teşkil etmeyecektir, şeklinde yorumlanmalıdır.”

 

Adalet Divanının, C-119/10 sayılı kararı, hizmet sağlayıcının hangi tür kullanım biçimlerinin marka sahibince yasaklanabileceği konusunu açıklığa kavuşturmaya çalışan kararlardan birisidir ve karar içerisinde sıklıkla atıfta bulunulan C-236/08 – C-238/08 sayılı kararlarında (Google France ve Google) da bu konu tartışılmıştır. Kararlardan çıkarılan sonuç, öncelikle, hizmet sağlayıcının sunduğu hizmetin kendi müşterilerinden birisinin pazarladığı malların promosyonu amacıyla kullanılıp kullanılmadığının ve kullanım biçimi yoluyla ilgili işaret ile hizmet arasında bağlantı kurulmasının sağlanıp sağlanmadığının tespit edilmesinin gerektiğidir. Bağlantılı diğer sonuç ise, böyle bir kullanım biçimi ve bağlantı kurulması imkanı olmadığı sürece, hizmet sağlayıcının kullanımının Direktif madde 5 kapsamında yasaklanamayacağıdır. Konunun daha açık biçimde anlaşılabilmesi için C-236/08 – C-238/08 sayılı kararların (Google France ve Google) da değerlendirilmesi yerinde olacaktır. Bu değerlendirmeyi ise başka bir yazıda yapmaya çalışacağım.

 

Önder Erol Ünsal

Eylül 2013

 

“Halloumi” Kararı Avrupa Birliği Adalet Divanı Tarafından Onandı

approved

Avrupa Birliği Adalet Divanı, 21/03/2013 tarihli C-393/12 P sayılı kararı ile “Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi” adına yapılan temyiz talebini reddederek, Adalet Divanı Genel Mahkemesinin T-534/10 sayılı “Halloumi” kararını onamıştır.

 

“Halloumi” kararının detayları, içeriği ve Türkiye bakımında önemi bloğumda önceden, Ekim 2012 tarihinde yayınladığım başka bir yazı aracılığıyla incelenebilir. Bu yazıya http://wp.me/p43tJx-79 linkinden erişilebilir.

 

Adalet Divanının, onama kararı, Genel Mahkemenin; “Türkçe, Avrupa Birliğinin resmi dillerinden birisi olmasa da, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin (yazarın notu: Avrupa Birliği, Güney Kıbrıs Rum Yönetimini, Kıbrıs Cumhuriyeti olarak tanımaktadır.) resmi dillerinden birisidir. Bu çerçevede, Türkçe’nin Kıbrıs nüfusunun belirli bir bölümü tarafından anlaşıldığı ve konuşulduğu kabul edilmelidir. Kavramsal benzerliğe ilişkin olarak dikkate alınması gereken, Avrupa Birliği sınırları içerisinde bulunan ve her iki kelimenin de anlam ifade ettiği tüketicilerin bakış açısıdır. Buna karşılık, incelemeye konu işaretleri oluşturan kelimelerin anlamlarına yönelik analizin, kelimelerin kamunun ilgili kesiminin dilinde net anlamları bulunması nedeniyle nötr olması mümkün değildir.” yönündeki yorumunun aksi doğrultuda bir tespit içermemektedir. Bu haliyle, Türkçe’nin üye ülkelerden birisinin (Kıbrıs) resmi dillerinden birisi olarak, OHIM’in mutlak ret nedenleri incelemesinde resen dikkate alınması gereken bir dillerden birisi olduğu sonucu iyice netlik kazanmaktadır.

 

Türkiye bakımından önemli bir karar olan “Halloumi” kararının detayları için Adalet Divanının C-393/12 P sayılı kararının, Adalet Divanı Genel Mahkemesinin T-534/10 sayılı kararının ve bloğumda önceden yayınladığım yukarıda linkini verdiğim yazının incelenmesi yerinde olacaktır.

 

Sonuç olarak, Türkiye henüz Avrupa Birliği üyesi olmasa da, Türkçe’nin OHIM nezdinde üye ülke dilleriyle eşdeğer bir statü kazandığını -şimdilik teorik olarak, zaman pratikteki uygulamayı gösterecektir- dile getirmek mümkündür.

 

Önder Erol Ünsal

Haziran 2013

Avrupa Birliği Adalet Divanı “FCI” Ön Yorum Kararı

Achievement_of_Starkater_-_Olaus_Magnus_1555(Görsel, Olaus Magnus’a ait “Historia de gentibus septentrionalibus” (1555) eseridir.)

Avrupa Birliği Adalet Divanı “FCI” Ön Yorum Kararı – Tescil Zırhı Önceki Markadan Kaynaklanan Hakların Uygulanmasını Engeller mi?

Avrupa Birliği Adalet Divanı, C-561/11 sayılı 21 Şubat 2013 tarihli “FCI” ön yorum kararı ile marka tescilinden doğan hakların kapsamı ile ilgili büyük bir belirsizliği ortadan kaldırmıştır. (Kararın tam metni için: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=134112&pageIndex=0&doclang=en&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1612807)

Ortadan kaldırılan belirsizlik, aralarında karıştırılma ihtimali bulunduğu kabul edilebilecek iki markanın da Topluluk Markası (CTM) olarak tescilli olması halinde, önceki tarihli CTM’den kaynaklanan münhasır hakların, yani üçüncü kişilerin markayı kullanımını engelleme hakkının, sonraki tarihli CTM hükümsüz kılınmamış olsa da, sonraki tarihli CTM’e karşı öne sürülüp sürülemeyeceği sorusuna ilişkindir.

Adalet Divanının yorumuna geçmeden önce, yoruma konu ihtilafın ana hatlarıyla açıklanması yerinde olacaktır:

“Federation Cynologique Internationale” (bundan sonra “FCI” olarak anılacaktır), aşağıdaki markayı, köpeklerle ilgili olarak ticari ve reklam amaçlı sergilerin düzenlenmesi, köpek bakımı, beslemesi, yetiştirilmesi ile ilgili eğitim hizmetleri, köpek yetiştirme ile ilgili şovların düzenlenmesi hizmetleri, köpeklere ilişkin olarak soy ve kontrol sertifikalarının düzenlenmesi, vb. bazı hizmetler için 2006 yılında CTM olarak tescil ettirmiştir:

fci

“Federation Canina Internacional de Perros de Pura Raza” (bundan sonra “FCIPPR” olarak anılacaktır) firması aşağıda yer verilen markayı; 2005, 2008 yıllarında İspanya’da ulusal marka olarak, 2009 yılında ise OHIM’de CTM olarak tescil ettirmiştir:

fci2

FCIPPR adına tescilli markaların kapsamında, köpek yarışmalarının ve şovlarının düzenlenmesi, köpek yetiştirmeye ilişkin akreditasyon sertifikalarının, diplomaların, kartların düzenlenmesi, vb. bazı hizmetler yer almaktadır.

FCI, FCIPPR adına yapılan CTM başvurusunun ilanına karşı itiraz etmiş, ancak ilana itiraz itiraz ücretinin ödenmemesi nedeniyle reddedilmiştir. FCI, sonraki aşamada FCIPPR adına tescilli CTM’in hükümsüzlüğü için OHIM nezdinde talepte bulunmuştur. Ancak, FCIPPR, taraflar arasında görülmekte olan ve Adalet Divanının işbu kararına konu olan dava nedeniyle OHIM’den hükümsüzlük talebinin incelenmesinin ertelenmesini talep etmiş ve OHIM’de bu talebi kabul etmiştir.

FCI, 2010 yılında, FCIPPR aleyhine, kendi adına önceden tescilli CTM’e tecavüz iddiasıyla dava açmıştır. FCI, aynı dava kapsamında FCIPPR adına İspanya’da tescil edilmiş markaların, kendi adına CTM’le karıştırılma olasılığı nedeniyle hükümsüz kılınmasını da talep etmektedir. 

FCIPPR, bu iddialara karşılık olarak, markalar arasında karıştırılma olasılığının bulunmadığını öne sürmekte ve karşı argüman olarak, FCI adına tescil edilmiş CTM’in kötü niyetle tescil edildiğini ve kendisi adına önceden tescilli ulusal markayla karıştırılma olasılığı bulunduğunu belirterek, bu markanın hükümsüzlüğünü talep etmektedir.

Davayı gören İspanyol mahkemesi karara ulaşmadan önce işlemleri durdurarak, Adalet Divanına takip eden soruyu yöneltmiş ve ön yorum kararı verilmesini talep etmiştir:

“Bir Topluluk Markasıyla elde edilen münhasır haklara karşı tecavüz işlemlerinde, işaretin üçüncü kişilerce kullanımının engellenmesi hakkı (Topluluk Marka Tüzüğü (CTMR) madde 9(1)), bu işaretle karıştırılma olasılığı bulunan (önceki CTM’le benzer olduğu ve benzer malları ve hizmetleri kapsadığı için) bir işareti kullanan bütün üçüncü taraflara karşı öne sürülebilir mi, veya tersine, önceki CTM’le karıştırılma olasılığı bulunan bir işareti kullanan, ancak söz konusu işareti kendi adına CTM olarak tescil ettirmiş üçüncü kişiler, sonraki tarihli CTM hükümsüz kılınana kadar kullanımın engellenmesi hakkının dışında tutulabilir mi?”

Adalet Divanı ilk olarak ön yorum talebinin kabul edilebilirliğini sorgulayan FCI argümanını incelemiş ve İspanyol mahkemesince görülen davaya ilişkin olarak ön yorum talebinin yapılabileceğine hükmederek, FCI argümanını reddetmiştir.

Adalet Divanı takiben ön yorum talebinin esasını incelemeye değerlendirmeye almıştır. Adalet Divanı, ön yorum talebinin içeriğini aşağıdaki temel soruya indirgemiştir:

“Ulusal mahkeme talebiyle esas olarak, Topluluk Marka Tüzüğü (CTMR) madde 9(1) hükmünün, bir CTM sahibinin kendi markasıyla aynı veya benzer işaretlerin ticaret sırasında diğer tüm üçüncü kişilerce kullanımının engellenmesine imkan sağlayan münhasır haklarının, sonradan tescil edilmiş bir CTM sahibine karşı, sonraki CTM’in hükümsüzlüğü yönelik bir karar olmadan, öne sürülebileceği (veya sürülemeyeceği), yorumuna imkan verip vermediğini sormaktadır.”  

Adalet Divanı, kararın 32-52. paragraflarında ön yorum talebini esasına yönelik olarak değerlendirmiştir. Adalet Divanına göre, CTMR madde 9(1), üçüncü tarafın bir CTM’e sahip olup olmaması esasına göre bir ayrım yapmamaktadır. Bu çerçevede, hüküm, CTM sahibine, kendisinden sahibinden izin almamış tüm tarafların, kendi markasına tecavüz teşkil edebilecek, ticaret sırasındaki kullanımını engellemeye yönelik münhasır haklar sağlamaktadır. CTMR madde 54 kapsamında yapılan düzenleme ise, “CTM sahibi, başka bir CTM’in kullanımına kesintisiz 5 yıl boyunca sessiz kalması halinde, ………., sonraki CTM’in hükümsüzlüğü için talepte bulunma veya bunun kullanımına karşı itiraz etme hakkını kaybeder.” hükmünü içermektedir. Dolayısıyla, önceki CTM’in sahibi, sessiz kalma yoluyla hak kaybının gerçekleşmesine ilişkin süre kısıtı dolmadan, sonraki CTM’in hükümsüzlüğünü talep etme veya kullanımına karşı önceki CTM’den kaynaklanan haklara tecavüz gerekçesiyle tecavüz işlemleri başlatma hakkına sahiptir. Ayrıca, CTMR madde 12’de yer alan marka tescilinden doğan hakların kapsamında istisna içerikli madde kapsamında, CTM’den kaynaklanan münhasır hakların, sonraki tarihli benzer CTM’lerin sahiplerine karşı öne sürülemeyeceği içerikli bir istisna bulunmamaktadır. Bu çerçevede, CTMR madde 9(1)’in yazım biçiminin ve genel yaklaşımının, bir CTM sahibine, sonraki tarihli karıştırılma olasılığına yol açabilecek nitelikteki bir CTM’in sahibinin kullanımını engelleme hakkını verdiği sonucu, ortaya çıkmaktadır. Bu sonuç, sonraki marka sahibinin de madde 9(1) kapsamında münhasır haklara sahip olduğu argümanıyla sorgulanamaz. Avrupa Birliği Komisyonu tarafından gönderilen görüşte de belirtildiği üzere, CTMR hükümleri, önceki tarihli CTM’in, sonraki tarihli CTM üzerindeki üstünlüğü esasına dayanan, öncelik ilkesi ışığında değerlendirilmelidir.  

CTMR madde 8(1) ve 53(1) hükümleri çerçevesinde, iki marka arasında ihtilaf çıkması durumunda, önceki tarihte tescil edilen CTM’in sonraki tarihte tescil edilen CTM’e göre topluluk korumasını elde ettiğinin kabul edildiği açıktır. Buna ilaveten incelenen ihtilafın taraflarından FCIPPR’ın “Topluluk markalarının tescil prosedürü, bu prosedürün sonunda marka CTM olarak tescil edilirse, CTM sahibine, ancak OHIM nezdinde yapılacak bir hükümsüzlük talebiyle veya marka hakkına tecavüz iddialı karşı davalarla geçerliliği sorgulanabilecek haklar sağlar.” içerikli argümanın da reddedilmesi gereklidir. CTM tescil prosedürünün, tescilden önce esasa ilişkin inceleme içerdiği ve üçüncü kişilere ilana itiraz hakkı verdiği ortadadır. Bununla birlikte, CTMR’da öngörülen güvence hükümlerine (esasa ilişkin inceleme, ilana itiraz) rağmen, önceki tarihli bir CTM’e tecavüz edebilecek sonraki tarihli CTM’lerin tescil edilmesi tamamen tasavvur edilemez bir hal değildir. Bu tip tecavüz halleri, önceki tarihli CTM sahibinin ilana itiraz etmemesi veya ilana itirazın, işbu karara konu ihtilafta olduğu gibi, şekli şartlara uygun olmama gerekçesiyle OHIM tarafından incelenmemesi gibi hallerde ortaya çıkabilir. Daha önceden Topluluk Tasarımlarına ilişkin olarak verilmiş bir Adalet Divanı kararında (C-488/10, 16 Şubat 2012 – Celaya Emparanza y Galdos Internacional) belirtilen temel ilke, Topluluk Markaları bakımından da uygulanabilir niteliktedir. Buna göre, önceki tarihli bir CTM sahibinin, sonraki tarihli bir CTM’in sahibine karşı tecavüz işlemlerini başlatması, OHIM nezdinde sonraki tarihli CTM’in hükümsüzlüğü için talepte bulunulmasını veya topluluk markalarının tescili için mevcut kontrol mekanizmalarını tümüyle amaç dışı (anlamsız – işlevsiz) hale getirmez. Adalet Divanı Hukuk Sözcüsünün işbu davaya ilişkin görüşünün 43. ve 44. paragraflarında belirttiği üzere, önceki tarihli bir CTM’in sahibinin, kendi markasının işlevlerini (tüketicilere ürünlerin kaynağını gösterme) etkileyecek sonraki tarihli bir CTM’in kullanımını engelleyebilmek için, sonraki tarihli CTM’in hükümsüz kılınmasını beklemek zorunda bırakılması, CTMR madde 9(1) uyarınca topluluk markalarına sağlanan korumayı büyük ölçüde zayıflatacaktır.

Yukarıda belirtilen tüm açıklamalar ışığında, Adalet Divanı, İspanyol mahkemesince kendisinden talep edilen ön yorum kararın aşağıda şekilde vermiştir:

“207/2009 sayılı Topluluk Marka Tüzüğü madde 9(1) uyarıca, bir topluluk markası sahibine tanınan, tüm üçüncü kişilerin kendi markasıyla aynı veya benzer işaretleri ticaret sırasındaki kullanımını engelleme hakkı, sonraki tarihli bir topluluk markasının sahibi olan üçüncü kişilere karşı da, sonraki tarihli topluluk markasını öncelikle hükümsüz kılma zorunluluğu olmaksızın, öne sürülebilir.” 

Adalet Divanının yazı boyunca açıklanmaya gayret edilen ön yorum kararı, önceki bir topluluk markasıyla karıştırılma olasılığı bulunmasına rağmen herhangi bir şekilde (ilana itiraz edilmemiş, ilana itiraz şekli nedenle reddedilmiş, vs.) tescil edilmiş topluluk markalarının, öncelikle hükümsüz kılınmaları zorunlu olmaksızın, önceki marka sahibince, kullanımlarının engellenmesini amacıyla işleme konu edilebileceğini, açık olarak ifade etmektedir.

Ön yorum kararının önemi, tescilde öncelik ilkesinin öneminin bir kez altının çizilmesi, önceki tarihli bir markayla karıştırılma olasılığı bulunan sonraki tarihli işaretlerin, tescilli olsalar dahi, önceki tarihli tescilin sahibince başlatılabilecek işlemlere karşı tescilli marka zırhını giyerek, her türlü saldırıyı bertaraf edebilecekleri yaklaşımının ortadan kaldırılmasından kaynaklanmaktadır.

Türkiye uygulamasında kararın yansımasının ne şekilde olacağı ve mahkemelerin bu kararı ne şekilde yorumlayacağı şu an için bilinmemektedir.. Bununla birlikte, kararda belirtilen ilkenin “kazanılmış marka haklarına dayanarak” ilana itirazların reddedilmesi şeklinde ortaya çıkabilen inceleme pratiklerine ilişkin tartışmaya da katkıda bulunabileceği kanaatimce şüphesizdir. 

Önder Erol Ünsal

Şubat 2013

AB Üyesi Ülkelerin Marka Tescil Sistemlerine İlişkin Bazı Temel Bilgiler

Aşağıda yer vereceğimiz veriler, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin marka tescil ofislerinin yetki ve uygulamalarıyla, Türkiye’deki tescil sisteminin anahatlarını karşılaştırmakta yardımcı olabilir.

Öncelikle efsanevi karşılaştırma alanı olan ve sıklıkla dile getirilen “AB üyesi ülkeler resen benzerlik incelemesi yapmıyorlar, onlarda 7/1-(b) bendi benzeri uygulama  yok” mitosu hakkındaki doğru bilgiyi, bir önceki yazımızda bahsettiğimiz Max Planck Enstitüsü’nün 2011 tarihli “Avrupa Marka Sisteminin İşleyişi Hakkında Çalışma” başlıklı raporundaki verileri esas alarak aktarmak gereklidir.

Resen benzerlik incelemesi: Rapordaki verilere göre (bkz. ilgili rapor s. 18); Bulgaristan, Güney Kıbrıs Rum Yön., Çek Cumhuriyeti, Estonya, Finlandiya, Yunanistan, İrlanda, Malta, Polonya, Portekiz, Slovakya ve İsveç bizdeki 7/1-(b) muadili resen benzerlik incelemesini yapmaktadır. Bu ülkelerin resen benzerlik incelemesini ayırt edilemeyecek derecede benzerlik gibi tuhaf bir kavram ekseninde değil karıştırılma olasılığı kavramı çerçevesinde yaptığı da ayrıca belirtilmelidir. (7/1-(b) bendi uygulaması ve neden terk edilmesi gerektiği yönündeki görüşlerimiz için bu sitedeki “Ayırt Edilemeyecek Derecede Benzerlik Kavramının Eleştirisi” başlıklı yazımı (http://wp.me/p43tJx-3a )inceleyebilirsiniz.) Ayrıca, AB üyesi ülkelerin tamamında etki doğuran Topluluk Marka Sistemi (CTM) mevcutken ve bu sistem çerçevesinde CTM başvuruları resen benzerlik değerlendirmesi olmaksızın incelenip tescil edilebilirken, topluluk üyesi ülkelerin ulusal marka ofislerinin resen benzerlik incelemesi yapması pek anlam ifade etmemekte, tersine ulusal muamele ve CTM muamelesi arasında –ulusal yolla başvuruyu tercih edenlerin aleyhine- belirgin fark ortaya çıkmaktadır. Bu bakımdan AB üyesi ülkelerin yarısından (bir) fazlasının resen benzerlik incelemesi sistemini terk etmiş olması şaşırtıcı değildir (Bu ülkelerin bir kısmı resen benzerlik incelemesi yapmamakla birlikte, tüm başvurular bakımından benzer marka raporu düzenlemekte ve benzer markaların sahiplerini yeni başvuru hakkında uyarma yolunu takip etmektedir.).   Bununla birlikte, dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasında sayılabilecek ABD, Japonya, Avustralya, Rusya Fed., Güney Kore, vb. gibi birçok ülkenin resen benzerlik incelemesini halen uyguladığı (bu ülkeler de resen benzerlik incelemesini ayırt edilemeyecek derecede benzerlik gibi tuhaf bir kavram ekseninde değil karıştırılma olasılığı kavramı çerçevesinde yapmaktadır), resen benzerlik incelemesi sisteminin bir tercih olduğu, bu tercihin gelişmiş – az gelişmiş ülke kavramları ile ilgisinin bulunmadığı da ayrıca belirtilmelidir.

İlana itiraz sistemleri ve hükümsüzlük yetkileri hakkında da biraz bilgi aktaralım.

İlana İtiraz: Rapordaki verilere göre (bkz. ilgili rapor s. 20-21); Malta hariç AB üyesi ülkelerin tamamında ilana itiraz sistemi mevcuttur. Bu ülkelerden 10’u, yani Bulgaristan, Güney Kıbrıs Rum Yön., Danimarka, Estonya, Finlandiya, Letonya, Litvanya, Polonya, İsveç ve Birleşik Krallık ilana itiraz sistemini hem mutlak hem de nispi ret nedenleri bakımından uygulamaktadır. Avusturya, Benelüks (Belçika, Hollanda ve Lüksemburg’un ortak ofisi), Çek Cumhuriyeti, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İtalya, İrlanda, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya ve İspanya ise ilana itiraz sistemini yalnızca nispi ret nedenleri bakımından uygulamaktadır.

Markayı hükümsüz kılma yetkisi: Rapordaki verilere göre (bkz. ilgili rapor s. 21); Avusturya, Bulgaristan, Güney Kıbrıs Rum Yön., Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İrlanda, İtalya, Polonya, Portekiz, Slovakya ve Birleşik Krallık marka tescil ofisleri tescilli markaların hükümsüz kılınması işlemlerini yürütmeye yetkilidir. Benelüks, Estonya, Finlandiya, Fransa, Litvanya, Malta, Romanya, Slovenya, İspanya ve İsveç‘te ise tescilli markaların hükümsüz kılınması işlemlerini yürütmeye sadece mahkemeler yetkilidir.

 

Önder Erol Ünsal

Kasım 2011

“Avrupa Marka Sisteminin İşleyişine Dair Çalışma” (Max Planck Enstitüsü) – İstemediğiniz kadar bilgi ve veri

sotofotets

Türkiye’de marka incelemesine ilişkin tartışmalarda kullanılan vazgeçilmez argümanlar arasında, “Bu konuda Avrupa Birliği üyesi ülkelerin uygulaması şu yöndedir” veya “OHIM uygulaması bu konuda şunu öngörmektedir” gibi ifadeler yer almaktadır. Bununla birlikte, bu tip iddiaların altyapısını oluşturan bilgi veya veriler, genellikle eksik, yanlış anlaşılmış veya artık geçerliliğini yitirecek derecede eskimiş niteliktedir.

 

Yurtdışındaki marka tescil sistemlerine dair iddialarda bulunmayı seven, ama aynı zamanda güncel ve doğru verilere dayanmak isteyen polemikseverlere, Max Planck Enstitüsü tarafından hazırlanan ve Şubat 2011’de kamuoyuna sunulan “Avrupa Marka Sisteminin İşleyişine Dair Çalışma (Study on the overall functioning of the European Trademark System)”yı önerebilirim. Oldukça ayrıntılı ve kapsayıcı olan çalışma Topluluk Markası sistemine ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerde uygulanmakta olan marka tescil sistemlerine ilişkin detaylı bilgiler içeriyor. Raporun tamamına pdf formatında ulaşabileceğiniz link ise:

http://www.ip.mpg.de/shared/data/pdf/mpi_final_report.pdf

 

Çalışma, Türkiye’de yürütülen tartışmalarda kullanılan ve yurtdışı uygulamalara atıf içeren bilgilerin güncelliğini test etmek ve doğru verilere dayanmak amacıyla kullanılabilir.

 

Önder Erol Ünsal

Kasım 2011

Adalet Divanı Genel Mahkemesi “Babilu” Kararı – “IP Translator” sonrası OHIM Başkanlık Genelgesi Uygulama Alanı Buluyor

puzzle(Görsel https://moodle.org/mod/forum/discuss.php?d=188819&parent=825065 adresinden alınmıştır.)

 

Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi, 31 Ocak 2013 tarihinde verdiği T-66/11 sayılı “babilu” kararında, Adalet Divanının 2012 tarihli “IP Translator” kararında belirtilen ilkeler ve bu ilkeler çerçevesinde yeniden formüle edilen Topluluk Marka Ofisi (OHIM)’nin 2/12 sayılı Genelgesi ilk kez uygulama alanı bulmuş ve mahkeme tarafından yorumlanmıştır.

 

2008 yılında “Present-Service Ullrich GmbH & Co. KG” firması “babilu” kelime markasının, 35. sınıfa dahil “reklamcılık, posta reklamcılığı, reklamların yayımı, bilgisayar ağlarında online reklamcılık, İnternette üçüncü kişiler için reklamcılık, firmaların İnternette ve diğer medyada tanıtımı, İnternette açık artırma hizmetlerinin sağlanması” hizmetleri için tescil edilmesi amacıyla OHIM’e başvuruda bulunur.  

 

Başvurunun ilan edilmesinin ardından, “Punt-Nou, SL”, yukarıda belirtilen hizmetlerin tescil edilmesine karşı itiraz eder. İtiraza dayanak marka, 35. sınıfa dahil “ticari perakendecilik, ithalat ve ihracat, franchising ile ilgili ticari yönetim danışmanlığı, tanıtım, iş yönetimi, iş idaresi, ofis işlemleri” hizmetleri için OHIM’de önceden tescil edilmiş “babidu” markasıdır. (Başvurunun orijinal İspanyolca listesinde “publicidad” olarak yer alan hizmetler, OHIM tarafından “publicity (tanıtım)” olarak çevrilmiş olmakla birlikte, bu terimin Nicé sınıflandırmasındaki çevirisi “advertising (reklamcılık)”tır.

 

OHIM ilana itiraz birimi, yukarıda belirtilen hizmetler bakımından “babilu” ve “babidu” markaları arasında karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkabileceği yönündeki tespit doğrultusunda başvuruyu reddeder ve bu ret kararı OHIM Temyiz Kurulu tarafından da yerinde görülür.

 

Başvuru sahibi ret kararına karşı Adalet Divanı Genel Mahkemesi nezdinde dava yoluna başvurur. Davacıya göre, markaların kapsadıkları hizmetler aynı değildir, markalar arasında yüksek derecede benzerlik bulunmamaktadır ve markalar arasında karıştırılma olasılığı ortaya çıkmayacaktır.

 

OHIM Temyiz Kurulu, başvurunun reddedilmesine yönelik kararında, ilk olarak hizmetlerin aynılığı / benzerliği hususunu irdelemiştir. Bu husus değerlendirilirken, “IP Translator” kararı öncesi yürürlükte olan OHIM’in 03/4 sayılı Başkanlık Genelgesi ile aynı kurumun “IP Translator” kararı sonrası yürürlüğe soktuğu 2/12 sayılı Genelgesi hükümlerine yer verilmiştir. 03/4 sayılı Genelge hükümlerine göre, OHIM, Nicé sınıflandırmasının bir sınıfına ait sınıf başlığını içeren markaların, o sınıfa dahil tüm malları veya hizmetleri kapsadığını kabul etmektedir. Buna karşılık, “IP Translator” kararı sonrası yürürlüğe giren 2/12 sayılı Genelge, bu yorumu ortadan kaldırmıştır. Bununla birlikte, 2/12 sayılı yeni genelgeye göre, genelgenin yürürlük tarihinden, yani 21/06/2012 tarihinden önce, OHIM’de Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıkları kullanılarak tescil edilmiş veya tescil başvurusu yapılmış markaların, sınıflandırmanın alfabetik listesinde yer alan ve ilgili sınıflar kapsamında bulunan tüm malları veya hizmetleri kapsama niyetiyle yapıldıkları kabul edilecektir.

 

OHIM Temyiz Kurulu, takiben, başvurunun İspanyolca aslı dikkate alındığında, 35. sınıfın genel başlığını oluşturan “reklamcılık, iş idaresi, iş yönetimi, ofis işlemleri” hizmetlerini kapsadığını tespit etmiştir. Buradan hareketle, başvuru kapsamında bulunan 35. sınıfa dahil “reklamcılık, posta reklamcılığı, reklamların yayımı, bilgisayar ağlarında online reklamcılık, İnternette üçüncü kişiler için reklamcılık, firmaların İnternette ve diğer medyada tanıtımı, İnternette açık artırma hizmetlerinin sağlanması” hizmetleriyle aynı hizmetlerin ret gerekçesi marka kapsamında bulunduğunu tespit etmiştir.

 

Davacı bu tespite karşı takip eden argümanları öne sürmektedir:

  • Başvurunun kapsadığı, 35. sınıf dışında kalan, diğer mallar / hizmetler, ret gerekçesi markanın kapsamında bulunmamaktadır. Bu husus dikkate alındığında, profesyonellerin, markaların aynı işletmeden geldiği yönünde yanılgıya düşmeleri mümkün değildir.
  • Önceki marka kapsamında 35. sınıfta bulunan hizmetler başvuru kapsamında bulunan aynı sınıfa dahil hizmetlerden farklıdır.
  • Başvurunun İngilizce çevirisinde yer alan “publicity” hizmetleri “reklamcılık” değil, “halkla ilişkiler” hizmetleri olarak değerlendirilmelidir.
  • Başvuru sahibi firma ve ret gerekçesi markanın sahibi firma farklı sektörlerde faaliyet göstermektedir.

 

Genel Mahkeme, OHIM’in ret kararını davacının yukarıda yer verilen argümanlarını da dikkate alarak değerlendirmiştir.

 

  • Genel Mahkemeye göre, ilana itirazın yalnızca 35. sınıfa dahil hizmetler bakımından yapılması hususu dikkate alındığında, davacının başvurunun ve ret gerekçesi markanın kapsadığı diğer mallara ve hizmetlere vurgu yaparak ret kararının yerinde olmadığını belirtmesi, konuyla bağlantısızdır.
  • Davacının, tarafların tamamen farklı sektörlerde faaliyet gösterdiklerini ileri sürerek yaptığı itiraz da konuyla bağlantısızdır. Malların ve hizmetlerin benzerliği değerlendirilirken, ilgili markalar kapsamında fiilen piyasaya sürülen (pazarlanan) malların ve hizmetlerin değil, markalar kapsamında korunan malların ve hizmetlerin değerlendirmeye alınması esastır.
  • Davacının, ret gerekçesi markanın İngilizce hizmet listesinde yer alan “publicity” kelimesinin “advertising” anlamına gelmediği yönündeki itirazı da haklı bulunmamıştır. Şöyle ki, başvurunun aslı İspanyolca dilinde yapılmıştır ve İspanyolca “publicidad” kelimesi, Nicé sınıflandırmasının İspanyolca versiyonunda “advertising (reklamcılık)” teriminin karşılığı olarak kullanılmıştır.
  • Bu çerçevede, başvuru kapsamında bulunan “reklamcılık, posta reklamcılığı, reklamların yayımı, bilgisayar ağlarında online reklamcılık, İnternette üçüncü kişiler için reklamcılık, firmaların İnternette ve diğer medyada tanıtımı” hizmetleri bakımından (bu hizmetlerin ret gerekçesi marka kapsamında bulunan reklamcılık hizmetleri kapsamına girmesi nedeniyle), markaların aynı hizmetleri kapsadığı kanaatine varılmıştır.
  • Başvuru kapsamında bulunan 35. sınıfa dahil “İnternette açık artırma hizmetlerinin sağlanması” hizmetleri bakımından ise önceki markanın 35. sınıfın, sınıf başlığını kapsaması hususu dikkate alınarak yorum yapılmalıdır. Buna göre, OHIM’in 4/03 sayılı Başkanlık Genelgesine göre, sınıf başlıklarını kapsayan markaların ilgili sınıftaki tüm malları veya hizmetleri kapsadıkları kabul edilmektedir. Buna göre, 35. sınıfın sınıf başlığını içeren önceki markanın, “açık artırma hizmetlerini” veya “İnternette açık artırma hizmetlerinin sağlanması” hizmetlerini de kapsadığı kabul edilmelidir.
  • OHIM’in 4/03 sayılı Başkanlık Genelgesinin 20 Haziran 2012 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırıldığı ve yerine 2/12 sayılı genelgenin geldiği bilinmektedir. Bununla birlikte, 2/12 sayılı genelgede yer alan, “Genelgenin yürürlük tarihinden, yani 21/06/2012 tarihinden önce, OHIM’de Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıkları kullanılarak tescil edilmiş veya tescil başvurusu yapılmış markaların, sınıflandırmanın alfabetik listesinde yer alan ve ilgili sınıflar kapsamında bulunan tüm malları veya hizmetleri kapsama niyetiyle yapıldıkları kabul edilecektir.” hükmü göz önüne alındığında, belirtilen tarihten önce tescil edilmiş ret gerekçesi markanın, ilgili sınıfa (35. sınıf) yönelik olarak, sınıflandırmanın alfabetik listesinde yer alan tüm hizmetleri kapsama niyetiyle yapıldığı kabul edilmelidir. Ret gerekçesi markanın sahibi, mahkemeye yazılı olarak sunduğu görüşünde, sınıf başlığını kullanarak,  ilgili sınıftaki (35. sınıf) tüm hizmetleri kapsama niyetiyle başvuruda bulunduğunu teyit etmiştir.
  • Davacının, ret gerekçesi marka kapsamında yer alan 35. sınıfa dahil diğer hizmetlerin, başvuruda yer alan hizmetlerden tamamen farklı olduğu yönündeki iddiası da konuyla bağlantısız bulunmuştur. Şöyle ki, mallar ve/veya hizmetler karşılaştırılırken, itiraza konu mallar / hizmetler ile önceki marka kapsamında bulunan mallar / hizmetler arasındaki aynılık veya benzerlik araştırılır. Bu çerçevede, malların / hizmetlerin bir kısmının birbirleriyle benzer bulunmaması, birbirleriyle benzer bulunan malların / hizmetlerin benzerliğini ortadan kaldırmaz.
  • Yukarıda yer verilen tüm gerekçeler bağlamında, Genel Mahkeme başvuruyla, ret gerekçesi markanın kapsadığı 35. sınıfa dahil hizmetleri, birbirleriyle aynı hizmetler olarak değerlendirmiştir.

 

Hizmetlerin aynılığı yönündeki tespitin ardından, Genel Mahkeme “babilu” ve “babilu” markalarını görsel ve işitsel bakımdan üst düzeyde benzerlik içeren markalar olarak değerlendirmiştir. Markaların üst düzeydeki benzerliği ve hizmetlerin aynılığı dikkate alındığında, Genel Mahkeme, markalar arasında karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkabileceği sonucuna ulaşmış, aynı tespit doğrultusunda OHIM Temyiz Kurulunca verilen ret kararını yerinde bulmuştur. Dolayısıyla, dava reddedilmiştir.

 

“Babilu” davasının önemi kanaatimizce, Adalet Divanının son derece önemli “IP Translator” kararı sonrası, OHIM tarafından ortaya konan 2/12 sayılı Başkanlık Genelgesinde yer verilen ilkelerin uygulama alanı bulmasından kaynaklanmaktadır.

 

Davada, 2/12 sayılı genelgede yer alan, “Genelgenin yürürlük tarihinden, yani 21/06/2012 tarihinden önce, OHIM’de Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıkları kullanılarak tescil edilmiş veya tescil başvurusu yapılmış markaların, sınıflandırmanın alfabetik listesinde yer alan ve ilgili sınıflar kapsamında bulunan tüm malları veya hizmetleri kapsama niyetiyle yapıldıkları kabul edilecektir.” hükmü değerlendirme alanı bulmuştur. Sonuç olarak, bir sınıfa ait sınıf başlığını içeren önceki tarihli markanın, 4/03 sayılı Başkanlık Genelgesinin yürürlükte olduğu dönemde başvurusunun yapılmış olması nedeniyle, dolayısıyla, ilgili sınıfa ilişkin olarak sınıflandırmanın alfabetik listesinde yer alan tüm malları veya hizmetleri kapsama niyetiyle yapıldığı kabul edilmiştir.

 

“Babilu” davasının sonucu, OHIM’in 2/12 sayılı Genelgesinde eski tarihli markaların kapsamına yönelik olarak yapılan değerlendirmenin, Genel Mahkemece uygulamaya esas alındığını göstermektedir. “IP Translator” davasında yer verilen ve sonrasında OHIM Genelgesinde somutlaşma alanı bulan ilkelerin, mahkemelerce uygulanacağı yeni davalar, kafa karışıklıklarına ve belirsizliklere yol açan “IP Translator” ilkelerinin, uygulama şeklini kanaatimizce ilerleyen dönemlerde netleştirecektir.

 

Önder Erol Ünsal

Şubat 2013

 

PHOTOS.COM Kararı – Adalet Divanı Genel Mahkemesinin Ayırt Edici Olmayan ve Tanımlayıcı Nitelikteki İnternet Alan Adlarından Oluşan Markalara Yönelik Değerlendirmesi

images.photos(Görsel http://ch.photos.com/ adresinden alınmıştır.)

Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesince 21/11/2012 tarihinde verilen T/338-11 sayılı “photos.com” kararında, internet alan adlarında kullanılan “.com” son ekinin (teknik dildeki karşılığıyla top level domain (en üst düzey etki alanı) isimlerinin), ayırt edici niteliğe sahip olmayan ve tanımlayıcı olan kelime unsurlarıyla birlikte bir markada yer alması halinde, markanın tescil edilebilirliğini sağlayıp sağlamayacağı hususu değerlendirilmiştir. Aynı kararda tartışılan bir diğer husus ise reddedilen bir markanın aynısının (aynı mallar / hizmetler için) OHIM’de önceden tescil edilmiş olması halinde mutlak ret nedenleri kapsamında ret kararı verilmesinin yerindeliği konusudur. Belirtilen her iki konu da Türkiye’de sıklıkla karşılaşılan ve tartışılan meseleler olduğundan “photos.com” kararının ana hatlarıyla açıklanması yerinde olacaktır.

Kararın aslının http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=130163&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=751097 adresinden incelenmesi mümkündür.

A.B.D. menşeili “Getty Images (US), Inc.” firması “photos.com” markasını tescil ettirmek için 2009 yılında Topluluk Marka Tescil Ofisi (OHIM)’ne başvuruda bulunur. Başvuru kapsamında, 9., 42. ve 45. sınıflara dahil çeşitli mallar ve hizmetler (bilgisayar yazılımları, elektronik indirilebilir veriler, elektronik yayınlar, kayıt taşıyıcılar, bilgisayar yazılımlarının bakımı ve kurulumu, görüntü ve görüntü kayıtlarının lisanslanması) yer almaktadır.

Başvuru, OHIM uzmanı tarafından tanımlayıcılık ve ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçeleriyle reddedilir ve karara karşı yapılan itiraz OHIM Temyiz Kurulu tarafından kabul edilmez.

OHIM ret kararının temel gerekçeleri, başvuruyu oluşturan “photos.com” alan adında, ikinci düzey etki alanı konumunda yer alan, “photos” kelimesinin tüketicileri mal ve hizmetlerin fotoğrafçılıkla ilgili olduğu konusunda doğrudan bilgilendiren bir kelime olması ve diğer kelime unsuru olan “.com” ibaresinin, internet alan adlarında en üst düzey etki alanı olarak kullanılan ve ilgili tüketici kesimince internet alan adını belirten bir unsur olarak algılanacak olmasıdır. Bu haliyle, “photos.com” ibaresi tanımlayıcı bir kelime markası olarak değerlendirilmiştir. Bunun ötesinde, OHIM Temyiz Kurulu, tanımlayıcı bir işarete “.com” unsurunun eklenmesinin Topluluk Markası (CTM) olarak tescil için yeterliliği sağlamayacağını da belirtmiştir.

OHIM Temyiz Kurulu, ikinci olarak, ek ayırt edici unsurların yokluğunda, “photos.com” başvurusunun, malların ve hizmetlerin veya bunlara ilişkin bilginin on-line olarak “photos.com” web sitesinden elde edilebileceğini bildirdiği, ancak malların ve hizmetlerin ticari kaynağının anlaşılmasını sağlamadığı görüşündedir. Kurula göre, başvuru sahibinin, başvuruyu oluşturan alan adına karşılık gelen web sitesinin sahibi olması CTM olarak tescil için herhangi bir hak sağlamamaktadır. Kurul, son olarak, başvuru sahibinin kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik yönündeki iddialarını destekler nitelikte sunulan kanıtların, yalnızca kullanımı gösterdiğini, buna karşın tüketicilerin başvuruyu marka olarak algıladığını gösterir kanıtların sunulmamış olduğunu belirtmiştir.

Başvuru sahibi Kurul kararına karşı yargı yoluna gitmiş ve dava Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesince sonuçlandırılmıştır. Mahkeme kararında takip eden değerlendirmeler yapılmıştır:

Mahkeme ilk olarak, davacının markasının ayırt edici niteliğe sahip olduğu yönündeki iddiasını değerlendirmiştir. Davacı, markasının alan adı olarak tescil edilmiş olduğunu belirtmekte, kullanımı münhasır olan alan adlarının, bir marka kapsamında yer alan malların ve hizmetlerin kaynağını açık biçimde gösterebileceğini iddia etmekte ve bu çerçevede ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesiyle verilen ret kararının yerinde olmadığını öne sürmektedir.

Mahkemeye göre, “photos” kelimesi OHIM Temyiz Kurulu kararında da belirtildiği üzere, “photograph – -photographie” sözcüklerinin resmi olmayan kısaltması niteliğindedir ve “.com” kelime unsuru da alan adı uzantısı niteliğinde jenerik bir kelimedir. İnceleme konusu marka, bir alan adının karakteristik özelliklerini taşımaktadır ve kamunun ilgili kesimi tarafından da böyle anlaşılacaktır. Markayı oluşturan iki kelime, ayrı olarak değerlendirildiklerinde ayırt edici niteliğe sahip değillerdir. Mahkeme, “photos” kelime unsurunun tüketicileri, başvuru kapsamında yer alan malların ve hizmetlerin fotoğrafçılıkla ilgili oldukları konusunda doğrudan bilgilendiren bir unsur olduğu yönündeki Temyiz Kurulu değerlendirmesini yerinde bulmaktadır. Dolayısıyla, bu kelime yönünden yapılan ayırt edici nitelikten yoksunluk değerlendirmesi yerindedir. “.com” kelime unsurunun ilgili tüketiciler tarafından bir web sitesini işaret eden unsur olarak değerlendirileceği ortadadır. “.com” kelime unsuru, ticari bir web sitesi adresinin normal yapısında kullanımı gerekli olan teknik ve jenerik bir unsurdur. Bunun ötesinde, “.com” kelimesi, başvuruda yer alan malların ve hizmetlerin çevrimiçi biçimde alınabileceğini veya görülebileceğini veya internetle ilgili olduğunu da bildirebilir. Bu çerçevede, “.com” kelimesi de başvuru kapsamındaki mallar ve hizmetler bakımından ayırt edici nitelikten yoksun bir kelime olarak değerlendirilmelidir.

Yukarıda belirtilenlerden anlaşıldığı üzere, mahkemeye göre, “photos.com” markası ayrı olarak ayırt edici niteliğe sahip olmayan kelimelerin birlikte kullanılmasından oluşturulmuş bir marka niteliğindedir. Başvuru sahibinin iddiası, iki ayrı kelimenin kullanılması suretiyle oluşturulan başvurunun alan adı olması nedeniyle, kelimelerin ayrı anlamlarından belirgin biçimde farklılaştığı yönündedir.

“.com” kelimesinin, ayırt edici nitelikte olmayan ve tanımlayıcı olan “photos” kelimesine eklenmesi, markayı bütün olarak ayırt edici hale getirmemektedir. Temyiz Kurulunca belirtildiği üzere, bir alan adının ayırt edici kısmı jenerik nitelikte olan top level domain (en üst düzey etki alanı) değil, ikinci derece alan adıdır, ki incelenen vakada, bu unsur ayırt edici nitelikten yoksun durumdadır.

Bir kelimenin CTM olarak tescil edilebilmesi için, belirli düzeyde dilsel veya artistik yaratıcılık veya hayal gücü içermesi gibi bir zorunluluk olmamakla birlikte, alışılmış ve alelade nitelikteki “photos” ve “.com” kelimelerinin kombinasyonundan oluşturulmuş başvurunun, kapsadığı mallara ve hizmetlere ilişkin olarak kamunun ilgili kısmının nezdinde tipik olmayan, hayali veya kendi anlamına sahip bir işaret olarak değerlendirilmesi sonucunu destekleyebilecek herhangi bir ek unsur bulunmamaktadır.

Dolayısıyla, inceleme konusu vakada özel karakteristik unsurların yokluğunda, kamunun ilgili kısmının işarete ilişkin algısı, kombinasyonda yer alan iki kelimeye ilişkin algısından farklı olmayacaktır. Bu çerçevede, OHIM Temyiz Kurulunun, kamunun ilgili kısmının başvuru kapsamında yer alan malları ve hizmetleri, başka bir ticari işletmenin mallarından ve hizmetlerinden ayırt edemeyeceği yönündeki tespiti yerindedir. Sonuç olarak, marka ayırt edici nitelikten yoksundur.

Ayırt edici nitelikten yoksunluk yönündeki tespit, başvuru sahibinin internete ve alan adlarına yönelik argümanları (alan adları münhası kullanıma mahsustur, bir alan adı kullanıcılarının malları ve hizmetleri ayırt etmesini sağlayabilir) nedeniyle ortadan kaldırılamaz. Bir işaretin, geleneksel anlamdaki ayırt edicilikten farklı biçimde marka işlevlerini yerine getirebilmesi, kapsadığı malların ve hizmetlerin ticari kökenini derhal (doğrudan) gösterebilmesi ve bu yolla, kamunun ilgili kesiminin malların ve hizmetlerin ticari kökenini diğer işletmelerin mallarından ve hizmetlerinden ayırt etmesini sağlamasıyla mümkündür.

İncelenen vakada, başvuruyu oluşturan marka bir alan adını işaret etse de, işaretin karakteristik özellikleri (yapısı, bileşenlerinin ayırt edici niteliği, kelime markası olması) dikkate alındığında, kamunun ilgili kesiminin işareti, fotoğrafların indirilebileceği bir internet sitesi olarak algılayacağı, malların ve hizmetlerin ticari kaynağını belirtir biçimde değerlendirmeyeceği düşünülmektedir. Bu tespit, ortalama tüketicinin, işaretin malların ve hizmetlerin ticari kaynağını doğrudan belirtmediği, sadece tanıtıcı, soyut bilgi verdiği hallerde, makul olandan daha yüksek derecede dikkatli olmayacağı ve işaretin olası işlevlerini düşünmek veya onu marka olarak değerlendirmek için zaman kaybetmeyeceği yönündeki gerçeklikle de desteklenmektedir.  

İlaveten, bir alan adının, alan adı olarak tescil edilmesiyle elde edilen haklarla, bir işaretin CTM olarak tescil edilmesiyle elde edilen haklar arasındaki ayrımın altı çizilmelidir. Bu çerçevede, davacının “photos.com” alan adının sahibi olması, bu ismin topluluk markası olarak tescil edilmesi gerektiği sonucunu doğurmaz.  Bunun mümkün olabilmesi için, Topluluk Marka Direktifinde sayılan tüm şartların (marka olarak tescil edilebilirlik şartları) yerine getirilmesi gerekir.

Davacının, tüketicilerin web sitesine ve dolayısıyla mallarına ve hizmetlerine ulaşmak için, başvuruyu oluşturan işareti herhangi bir web tarayıcısına yazmalarının yeterli olduğu ve işaretin malların ve hizmetlerin ticari kaynağını gösterdiğinin bu şekilde kanıtlandığı yönündeki iddiası temelsiz bulunmuştur. Bir alan adından oluşan markaların ayırt edici niteliği, bir internet kullanıcısı tarafından mallara ve hizmetlere erişmek için takip edilecek adımlar esas alınarak değil, tescilin talep edildiği mallar ve hizmetler ve kamunun ilgili kesiminin algısı esas alınarak değerlendirilir. Ek olarak, davacının bu iddiası, Temyiz Kurulunun işaretin malların ve hizmetlerin ticari kaynağını belirtmediği, kamunun ilgili kesiminin işareti fotoğrafçılığa ait mallara ilişkin olarak internet üzerinden ulaşılabilen  bir bilgi kaynağı olarak algılayacağı yönündeki değerlendirmesini, geçersiz kılmamaktadır.

Yukarıda belirtilen tüm nedenlerle, mahkeme “photos.com” markasının, başvuru kapsamındaki mallar ve hizmetler bakımından, ayırt edici niteliğe sahip olmadığı yönündeki OHIM Temyiz Kurulu kararını yerinde bulmuştur.  

Mahkeme, bir topluluk markası başvurusunun reddedilmesi için Topluluk Marka Tüzüğünde yer alan mutlak ret gerekçelerinden birisinin yeterli olduğu hususunu ve incelenen başvuru hakkında ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesiyle verilen ret kararının yerinde bulunmasını dikkate alarak, tanımlayıcılık gerekçesiyle verilen ret kararına karşı öne sürülen argümanları ve bu yöndeki ret kararını değerlendirmemiştir. Ayrıca, başvuru sahibinin kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik yönündeki iddiasının OHIM Temyiz Kurulu tarafından reddedilmesi yönündeki karar, sunulan kanıtların kullanımı göstermesi, ancak kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik hususunu ortaya koymaması nedeniyle yerinde bulunmuştur. Mahkemenin, sunulan kanıtların niteliğine ve ispat gücüne yönelik oldukça detaylı değerlendirmesi kararda yer almaktadır. Bu değerlendirmenin kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilikle ilgili başka bir yazıda aktarılması yerinde olacaktır.

“photos.com” kararında dikkat çeken bir diğer değerlendirme, davacının, aynı markanın benzer mallar ve hizmetler için kendi adına önceden OHIM tarafından iki kez tescil edilmiş olmasını belirterek öne sürdüğü, eşit değerlendirme ve meşru beklentilerin karşılanması içerikli argümanlara karşı mahkeme tarafından verilen yanıttır.

Davacı, “photos.com” markasının benzer mallar ve hizmetler için kendi adına önceden OHIM tarafından iki kez tescil edilmiş olduğunu belirterek, eşit muamele ilkesinin ihlal edilmiş olduğunu ve meşru beklentilerin korunması gerektiğini öne sürmektedir. Başvuru sahibine göre, önceden tescil edilmiş markalar, yeni başvurunun da tescil edilmesi gerektiği beklentisini ortaya çıkartmaktadır; davacının ticari rakiplerinden hiçbirisinin önceki tescillerin geçerliliğine ilişkin işlem (hükümsüzlük, vb.) başlatmamış olması da, bu beklentiyi desteklemektedir. Ayrıca, bu tescillerin hiçbirisi kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik istisnası çerçevesinde elde edilmemiştir.

Mahkemeye göre, OHIM yetkilerini Birlik mevzuatının genel ilkeleri çerçevesinde kullanmakla yükümlüdür. Eşit muamele ve düzgün yönetim ilkeleri çerçevesinde OHIM benzer markalar hakkında önceden verilmiş kararları dikkate almalı ve aynı yönde karar verip vermeyeceğini dikkatle belirlemelidir. Bununla birlikte, bu ilkelerin ne şekilde uygulanacağı hukukilik ilkesiyle uyumlu olmalıdır. Bu çerçevede, bir markayı tescil ettirmek isteyen kişi, kendi lehine aynı kararın verilmesi talebiyle başka bir kişi adına gerçekleştirilmiş kanuni olmayan bir işleme dayanamaz. Bunun ötesinde, hukuki belirlilik ve iyi yönetim esasları çerçevesinde, markaların uygun olmayan biçimde tescil edilmesini engellemek amacıyla, her markanın incelenmesi düzgün ve kapsamlı biçimde yapılmalıdır. Buna uygun olarak, inceleme her vaka bazında ayrı olarak yapılmalıdır. Bir markanın tescil edilmesi, ilgili markanın kendi olguları kapsamında değerlendirilebilecek ve amacı, inceleme konusu markanın herhangi bir ret gerekçesi kapsamına girip girmediğini belirlemek olan özel kriterlere bağlıdır.

Sayılan hususlar ışığında, mahkeme, OHIM Temyiz Kurulunun, başvurunun reddedilmesi yönündeki kararı bakımından haklı olduğunu belirtmiş ve buna bağlı olarak, davacının, önceki OHIM kararlarını emsal göstererek öne sürdüğü, eşit muamele ve meşru beklentilerin karşılanması ilkeleri çerçevesinde ret kararının yerinde olmadığı yönündeki argümanı kabul etmemiştir.

Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesinin “photos.com” kararı, kanaatimizce, internet alan adından oluşan ve asli unsuru ayırt edici nitelikte olmayan (veya tanımlayıcı olan) kelime markaları bakımından uygulanması gereken ilkeleri açık olarak belirtmesi nedeniyle son derece önemlidir. Bu tip kelimelerden oluşan başvuruların fazlalığı dikkate alındığında, başvurular hakkında uygulanan ayırt edici nitelikten yoksunluk ve tanımlayıcılık gerekçeli ret pratiğinin, Adalet Divanı kararıyla da tasdik edilmesi konu hakkındaki soru işaretlerini – şimdilik – büyük ölçüde ortadan kaldırıcı niteliktedir.  

“photos.com” kararının dikkat çekici bir diğer yönü ise, aynı marka, benzer mallar / hizmetler bakımından önceden tescil edilmiş olsa bile, OHIM’in sorumluluğunu ret incelemesini her başvurunun kendi şartları kapsamında ayrı biçimde yapmak olarak ortaya koyması, bu çerçevede hukukilik ilkesini ön plana çıkartarak, bu ilkeye uygun olmayan hallerde eşit muamele ve meşru beklentiler ilkelerinin uygulanmaması gerektiğini belirtmiş olmasıdır. Belirtilen saptamaların, mutlak ret nedenleri kapsamında reddedilen markalar bakımından öne sürülen kazanılmış hak iddialarının değerlendirilmesi noktasında, Türkiye’de de dikkate alınabileceği öne sürülebilir.

Önder Erol Ünsal

Aralık 2012

 

 

Adalet Divanı Genel Mahkemesi “3D eXam” Kararı – Tanımlayıcı Markalar Konusunda Garp Cephesinde Yeni Bir Şey Yok

3d exam

 

Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesinin tanımlayıcı ve ayırt edici nitelikten yoksun markaların değerlendirilmesi ile ilgili olarak 2012 yılında verdiği dikkat çekici kararlardan birisi 29 Mart 2012 tarihli T-242/11 sayılı “3D eXam” kararıdır.

 

“Kaltenbach & Voigt GmbH” firması tarafından “diş hekimliğinde kullanım amaçlı X-ray cihazları” malları için “3D eXam” markasının topluluk markası olarak tescil amacıyla Topluluk Marka Ofisine (OHIM) yapılan başvuru ayırt edici nitelikten yoksunluk ve tanımlayıcılık gerekçeleriyle reddedilir. Başvuru sahibinin karara karşı OHIM Temyiz Kuruluna yaptığı itiraz ise Kurul tarafından kabul edilmez.

 

Temyiz Kurulu kararında ilk olarak, ürünlerin potansiyel kullanıcı kitlesinin tıbbi alanda faaliyet gösteren özel bir grup, özellikle diş hekimleri olduğu belirtir ve bu kişilerin başvuru kapsamındaki malların amacının diş muayenesini X-ray cihazı aracılığıyla üç boyutlu olarak yapmak olduğunu bileceklerini ifade eder. Markanın İngilizce terimlerden oluşması nedeniyle dikkate alınması gereken tüketiciler Birliğin İngilizce konuşan tüketicilerdir. Temyiz Kuruluna göre, markayı oluşturan iki unsurdan birisi olan “3D” ibaresi “üç boyutlu (3 dimensional)” teriminin yaygın kullanılan kısaltmasıdır ve diğer kelime unsuru olan “exam” kelimesi “tıbbi test” veya “examination” kelimesinin kısaltması olarak “tıbbi inceleme benzeri detaylı inceleme veya çalışma” anlamlarına gelmektedir. Belirtilen tüm hususlar birlikte dikkate alındığında Kurula göre, malların özel tüketici grubu, “3D exam” markasını, başvuru kapsamında yer alan mallar bakımından, üç boyutlu inceleme yapılmasını sağlayan diş hekimliğine ilişkin bir X-ray cihazının kısaltması olarak algılayacaktır. Dolayısıyla, başvuru kapsamında yer alan mallar bakımından marka münhasıran tanımlayıcı ve aynı nedenlerle ayırt edici nitelikten yoksun niteliktedir ve dolayısıyla, 7(1)(b) ve (c) paragrafları kapsamında verilen ret kararı yerindedir.

 

OHIM Temyiz Kurulu kararına karşı dava açan başvuru sahibi temel olarak üç argümana dayanmaktadır: başvuru tanımlayıcı nitelikte değildir, ayırt edici özelliğe sahiptir ve başvuru çeşitli ulusal ofislerce tescil edilmiş durumdadır. Avrupa birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesince görülen davada, bu iddialar sırayla incelenmiştir.

Mahkeme ilk olarak başvurunun tanımlayıcı nitelikte bulunmasına dair karara karşı öne sürülen iddiaları değerlendirmiştir. İncelemede ilk olarak, tanımlayıcılık gerekçeli ret nedeninin amacının tanımlayıcı terimlerin ilgili sektördeki tüm kullanıcıların ortak kullanımına açık tutularak kamu yararının korunması olduğu yinelenmiş ve bu nitelikteki işaretlerin markanın ayırt ediciliğe yönelik asli işlevini yerine getirmekten yoksun oldukları belirtilmiştir. Mahkemeye göre, bir işaretin tanımlayıcılık gerekçesiyle reddedilebilmesi için, işaretin malları / hizmetleri tanımladığına (veya bunlara ilişkin bir özellik olduğuna) dair ilgili tüketici kesimi tarafından derhal ve doğrudan (ek bir zihni çabaya ihtiyaç olmaksızın) algılanabilecek bir bağlantı bulunmalıdır. Her biri tanımlayıcı olan sözcüklerin birleştirilmesinden oluşturulmuş bir neolojizm (yeni sözcük, uydurma sözcük) veya kombinasyondan oluşan markalar söz konusu olduğunda, neolojizmin veya kombinasyonunun kendisinin de tanımlayıcı bulunması gerekir.

 

Her biri ilgili mallara / hizmetlere ilişkin olarak tanımlayıcı olan unsurlardan oluşturulmuş bir neolojizm veya kombinasyondan oluşan markalar, söz konusu neolojizm veya kombinasyon kendisini oluşturan parçalardan açıkça farklılaşmış olmadığı sürece tanımlayıcı olarak kabul edilecektir. Neolojizmin veya kombinasyonun kendisini oluşturan parçalardan açıkça farklılaşmış olması, ilgili mallara / hizmetlere ilişkin olarak, kombinasyonun sıradışı yapısı nedeniyle, neolojizmin veya kelimenin kendisini oluşturan tanımlayıcı kelimelerden yeterli derecede farklı biçimde algılanması anlamına gelmektedir. Bu bağlamda, inceleme konusu kelimenin anlamsal ve gramere ilişkin kurallar bakımından da değerlendirilmesi gerekebilir.

 

Takiben yapılan değerlendirmede, öncelikle başvuru kapsamında yer alan malların, özellikle diş hekimlerine yönelik özel bir tüketici kitlesi bulunan mallar olduğu belirlenmiştir. Mahkeme, başvuruyu oluşturan sözcüklerin İngilizce olması nedeniyle ret gerekçesinin ortaya çıkıp çıkmadığının topluluğun İngilizce konuşan kısmı dikkate alınarak değerlendirilmesi gerektiği yönündeki tespitini ve ilaveten malların özel tüketici grubunun niteliği dikkate alındığında topluluğun İngilizce konuşmayan kesimlerinde de başvurunun anlamının anlaşılabileceği yönündeki değerlendirmesini yerinde bulmuştur.

 

Genel Mahkeme, başvuruyu oluşturan kelime unsurlarından, “3D” kelimesinin “üç boyutlu” anlamına gelen “three dimensional” kelimesinin kısaltması olduğu ve “exam” kelimesinin “detaylı inceleme” anlamına geldiği yönündeki tespitleri onamıştır. Başvuru sahibinin “exam” kelimesinin ilgili tüketiciler tarafından “öğrencilerin girdikleri sınav” şeklinde algılanacağı yönündeki değerlendirmesi ise haklı bulunmamıştır. “Exam” kelimesinin çok sayıda anlamının bulunduğu açık olmakla birlikte, kelimenin “muayene”, “laboratuvar çalışması” anlamlarına da gelen ve tıp alanında yaygın olarak kullanılan “examination” kelimesinin kısaltması olması tespitini içeren Temyiz Kurulu değerlendirmesi mahkeme tarafından da yerinde görülmüştür. Başvuru kapsamında yer alan malların diş hekimliğine yönelik tıbbi cihazlar olduğu dikkate alındığında, malların tüketici kitlesini oluşturan diş hekimlerinin “exam” kelimesini tıbbi anlamıyla algılayacakları mahkemeye göre açıktır.

 

Başvuru sahibinin, ilgili tüketicilerin iddia edilen tanımlayıcı anlamı doğrudan algılamayacakları, bunun için ek zihni aşamalar gerekeceği yönündeki iddiası ve “eXam” kelime unsurunda “X” harfinin büyük yazılmış olmasının bütünsel algıyı değiştireceği ve iddia edilen tanımlayıcılığı ortadan kaldıracağı yönündeki iddiaları ise haklı görülmemiştir. Bu iddiaların ilkine ilişkin olarak, mahkeme, başvurunun tanımlayıcı niteliğinin soyut olarak değil, başvuru kapsamındaki mallara ilişkin olarak değerlendirilmesi gerektiğinin yeterli derecede açık bir yanıt olduğunu belirtmiştir. Diğer iddiaya ilişkin olarak ise “X” harfinin büyük yazılmış olmasının X-ray incelemesine yönelik bir vurgu yaparak tanımlayıcı niteliği güçlendirdiğinin ve harfin büyük yazımının telaffuzu etkilemediğinin altı çizilmiştir.

 

Bu çerçevede, mahkemeye göre, “3D eXam” başvurusu ile tescili talep edilen mallar arasında, ilgili tüketici grubu tarafından doğrudan tespit edilebilecek tanımlayıcı bir ilişki bulunmaktadır ve bu çerçevede 7(1)(c) paragrafı kapsamında verilen ret kararı yerindedir.

 

Başvurunun 7(1)(b) paragrafı kapsamında ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesiyle reddedilmesi kararı ise yukarıda sayılan gerekçelerle yerinde görülmüştür. Şöyle ki, mahkemeye göre 7(1)(b) ve (c) paragraflarında tanımlanan ret gerekçeleri arasında belirli ölçüde çakışma vardır. 7(1)(c) paragrafında tanımlanan ret gerekçesinin, 7(1)(b) bendinden tanımlanan ret gerekçesinden ayrıldığı nokta, (c) paragrafında tanımlanan ret halinin, bir işaretin sadece belirli durumlarda teşebbüslerin mallarının / hizmetlerinin birbirinden ayırt edilmesini sağlayamaması durumuna ilişkin olmasıdır. Bu çerçevede, 7(1)(c) paragrafı çerçevesinde kapsadığı mallara / hizmetlere ilişkin olarak özellik belirtir biçimde tanımlayıcı bulunan bir kelime markası, aynı nedenlerle aynı mallar / hizmetler bakımından 7(1)(b) paragrafı kapsamında ayırt edici nitelikten yoksun olarak değerlendirilecektir. Dolayısıyla, başvuru hakkında 7(1)(b) paragrafı kapsamında ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesiyle verilen ret kararı da yerindedir.

 

Mahkeme son olarak, başvuru sahibinin aynı markanın değişik ülkelerde hali hazırda tescil edilmiş ve tanımlayıcı bir marka olarak değerlendirilmemiş olması yönündeki iddiasını incelemiştir. Başvuru sahibi aynı markanın aynı mallar / hizmetler için Almanya, A.B.D. ve Japonya’da tescil edilmiş olmasından hareketle ret kararının yerinde olmadığını iddia etmektedir.

 

Mahkeme bu iddiaya ilişkin olarak, artık klasik olarak kabul edebileceğimiz ve hiç değişmeyen takip eden değerlendirmeyi yapmıştır. Topluluk marka rejimi, kendi amaçları olan otonom bir hukuki sistemdir ve herhangi bir ulusal sistemden bağımsızdır. Bu çerçevede, bir topluluk markasının korunabilirliği ya da tescil edilebilirliği yalnızca ilgili topluluk mevzuatı çerçevesinde değerlendirilir. Bunun sonucu olarak, ne OHIM ne de Topluluk Mahkemeleri, birlik üyesi bir ülkede veya üçüncü bir ülkede bir markanın ulusal bir marka olarak tescil edilebilirliğine ilişkin olarak alınan kararlarla bağlı değildir. Bu durum, tescil edilebilirliğe ilişkin kararın, inceleme konusu kelime markasının dilsel açıdan ait olduğu bölgede kurulu bir ülke tarafından verilmiş olması halinde de geçerlidir. Belirtilen yerleşik içtihat doğrultusunda önceki ulusal tescillere dayandırılan itiraz da haklı bulunmamıştır.

Genel Mahkeme yazı içerisinde detaylı olarak aktarılan gerekçelerle, başvuru hakkında OHIM tarafından ayırt edici nitelikten yoksunluk ve tanımlayıcılık gerekçeleriyle verilen ret kararın onamıştır.

 

Kararın dikkat çekici yönü, kısaltmalardan oluşan neolojizm veya kombinasyon niteliğindeki markaların tanımlayıcılık ve ayırt edici nitelik incelemesine ilişkin olarak, mevcut uygulamalardan farklı yeni bir ilke veya değerlendirme kriteri getirilmemiş olması ve bu tip markaların ilgili tüketici grubunda doğrudan yol açacakları anlam çerçevesinde değerlendirilmeleri gerektiğinin belirtilmesidir. Diğer ülkelerdeki önceki tescillerin OHIM veya Topluluk Mahkemeleri değerlendirmesini etkilemeyeceğinin altının çizilmesi ise, bu içtihadın iyice yerleştiğini ve diğer ülkelerdeki tescillerin incelemeye etkisinin olmayacağını bir kez daha göstermiştir.

 

Önder Erol Ünsal

Ekim 2012   

Adalet Divanı Genel Mahkemesi “Halloumi – Hellim” Kararı

Grilled_Halloumi_(Görsel http://en.wikipedia.org/wiki/Halloumi adresinden alınmıştır.)

Avrupa Adalet Divanı Genel Mahkemesi tarafından verilen 13/06/2012 tarihli T-534/10 sayılı “Halloumi” kararı Türkçe kelimelerin İç Pazarda Harmonizasyon Ofisi (OHIM) tarafından değerlendirilmesine yönelik önemli tespitler içermektedir.

 

Kararın açıklanmasına geçmeden önce altyapıyı oluşturan süreçlerin özetlenmesi yerinde olacaktır:

 

Almanya’da yerleşik “GARBO AG” “hellim” kelimesinin “süt ve süt ürünleri” için Topluluk Markası (CTM) olarak tescil edilmesi talebiyle 2005 yılında OHIM’e başvuruda bulunur. Başvuru OHIM’in mutlak ret nedenleri incelemesinin ardından kabul edilerek ilan edilir. Başvurunun ilanına karşın, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi menşeili “Organismos Kypriakis Galaktokomikis Viomichanias” firması “peynirler” için 1999 yılından bu yana tescilli “halloumi” kolektif markasını (collective mark) gerekçe göstererek ve markalar arasında karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkacağını öne sürerek itiraz eder.

 

OHIM ilana itiraz birimi, mallar aynı veya benzer olsa da, “hellim” – “halloumi” kelimeleri arasında görsel ve işitsel benzerlik bulunmadığını tespit ederek itirazı reddeder. OHIM itiraz birimine göre, markalar arasında her iki marka da özel bir peynir türünü işaret ettiğinden kavramsal benzerlik bulunmakla birlikte, “halloumi” kelimesi Kıbrıs kaynaklı özel bir peynirin ismi olduğundan kelimenin ayırt edici gücü zayıftır ve bu nedenle, kavramsal benzerlik, görsel – işitsel açılardan benzemezliğe baskın gelerek, karıştırılma olasılığına yol açabilecek nitelikte değildir.

 

İlana itiraz sahibi bu karara karşı itiraz ederek konuyu OHIM Temyiz Kurulu önüne götürür. Temyiz Kurulu, markalar arasında düşük derece görsel ve işitsel bulunduğunu ve malların aynı veya benzer olduğunu belirtir. Bunun yanısıra, Kurula göre, Türkçe Avrupa Birliğinin resmi dillerinden birisi olmadığından, başvuruyu oluşturan “hellim” kelimesinin olası anlamı karıştırılma olasılığının değerlendirilmesinde belirleyici olmayacaktır. Bunun ötesinde, kamunun ilgili kesimi başvuruyu Kıbrıs menşeili peynir türü olarak bilse dahi, başvuru tamamen tanımlayıcı bir anlama sahip olduğundan ve bu nedenle işaretlerin karşılaştırılmasına esas olamayacağından, bu durumun da değerlendirmeye etkisi olmayacaktır. Dolayısıyla, kavramsal benzerliğe yönelik karşılaştırma nötr (itirazın kabulü yönünde olumlu veya olumsuz etki doğurmayacak veya etkisiz) durumdadır. Son olarak, Kurul’a göre, itiraz gerekçesi markanın kolektif bir marka olarak tescil edilmiş olması, markanın ortalama derecede ayırt edici karaktere sahip olduğu anlamına gelmez. Kolektif markanın diğer markalardan ayrı olduğu yön, tanımlayıcı coğrafi unsurlara yönelik olarak verilecek ret kararlarının kolektif markalar bakımından uygulanabilir nitelikte olmamasıdır (çünkü kolektif marka kapsadığı malların bir bölgeye ait yerleşik üreticilerden geldiğini göstermektedir). Bu çerçevede, önceki markanın ayırt edici gücünün zayıflığı ve markalar arasındaki görsel ve işitsel benzerlik derecesinin düşüklüğü hususlarını birlikte dikkate alan Temyiz Kurulu, markaların kapsadıkları mallar aynı veya benzer olsa da markalar arasında karıştırılma olasılığının bulunmadığı sonucuna ulaşmıştır.

 

İlana itiraz sahibi OHIM Temyiz Kurulu kararına karşı dava açmıştır. Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi tarafından görülen davada, davacı markalar arasında karıştırılma olasılığı bulunduğu yönündeki iddiasını yinelemiştir.

 

Mahkeme ilk olarak davacının markalar arasında görsel ve işitsel benzerlik bulunduğu yönündeki iddiasını incelemiştir. Mahkemeye göre; markaların her ikisi de “h” harfiyle başlasa, “ll” harflerini ortak olarak içerse ve birisi “im” diğeri “mi” harfleriyle bitse de, “halloumi” ve “hellim” kelimelerinin yapılarındaki farklar, kullanılan sesli harflerin farklı olması, harflerin dizilimi ve kelimelerin uzunluğu dikkate alındığında markalar görsel olarak benzer değildir.

 

İşitsel benzerlik konusunda, markalardan birisinin iki diğerinin üç heceden oluşması, hecelerin ortaya çıkardıkları seslerin farkları olması nedenleriyle markaların işitsel olarak da benzer değillerdir. Kelimelerin ilk hecelerinde yer alan “ha” ve “he” harflerinin belirli bir derecede işitsel benzerlik içerdiği düşünülebilse de, kelimelerin kalan parçalarının farklılığı, farklı sesli harflerin kullanılmış olması, harflerin dizilimi ve sayısındaki farlar dikkatte alındığında, markalar işitsel olarak benzer bulunmamıştır.

 

Davacının, “hellim” kelimesinin ortalama Kıbrıs tüketicisi tarafından “hellimi” şeklinde telaffuz edileceği ve bu nedenle markaların işitsel olarak benzer oldukları yönündeki iddiası ise, bu iddianın OHIM nezdinde öne sürülmemiş, dolayısıyla davaya konu karar kapsamında değerlendirilmemiş olması ve bu nedenle o karara karşı açılan davada öne sürülmesinin mümkün olmaması gerekçesiyle kabul edilemezi nitelikte bulunmuştur. ((paragraf 28) It must be noted that, under Article 76(1) of Regulation No 207/2009, in proceedings relating to relative grounds for refusal of registration, the examination is to be restricted to the facts, evidence and arguments provided by the parties and the relief sought. It follows that, in relation to a relative ground for refusal of registration, elements of law and of fact which are pleaded before the Court without having previously been raised before the Board of Appeal cannot affect the legality of a decision of that Board. (paragraf 29) It follows that, in the context of the review of legality of decisions of the Boards of Appeal, for which the General Court has jurisdiction under Article 65 of Regulation No 207/2009, elements of law and of fact which are pleaded before the Court without having previously been raised before the departments of OHIM cannot be examined for the purpose of assessing the legality of the decision of the Board of Appeal and must for that reason be declared inadmissible. (paragraf 31) … in accordance with the case-law referred to in paragraphs 28 and 29 above, the argument raised by the applicant at the stage of the oral procedure must be rejected as inadmissible.)

 

Mahkeme, karıştırılma olasılığına ilişkin son analizini kavramsal benzerlik açısından yapmıştır. Yukarıda da belirttiğimiz üzere, kavramsal benzerlik konusunda Temyiz Kurulu, Türkçe Avrupa Birliğinin resmi dillerinden birisi olmadığından, başvuruyu oluşturan “hellim” kelimesinin olası anlamının karıştırılma olasılığının değerlendirilmesinde belirleyici olmayacağı ve kamunun ilgili kesimi başvuruyu Kıbrıs menşeili peynir türü olarak bilse dahi, başvuru tamamen tanımlayıcı bir anlama sahip olduğundan, işaretlerin karşılaştırılması değerlendirmesine esas olamayacağı değerlendirmesini yapmıştır. Bir diğer deyişle, Temyiz Kuruluna göre, kavramsal benzerliğe yönelik karşılaştırma nötr (itirazın kabulü yönünde olumlu veya olumsuz etki doğurmayacak veya etkisiz) durumdadır. Ancak, Mahkemeye göre Kurulun kavramsal benzerliğe ilişkin bu yorumu kabul edilebilir içerikte değildir.

 

Mahkemeye göre; Türkçe, Avrupa Birliğinin resmi dillerinden birisi olmasa da, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin (Avrupa Birliği, Güney Kıbrıs Rum Yönetimini, Kıbrıs Cumhuriyeti olarak tanımaktadır. Mahkeme kararında Kıbrıs Cumhuriyeti olarak anılan yönetim, yazı boyunca gerekli yerlerde Türkiye tarafından adlandırıldığı haliyle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) olarak belirtilecektir. Bununla birlikte, mahkeme kararında belirtildiği haliyle Kıbrıs Cumhuriyetinin hem GKRY’yi hem de yalnızca Türkiye tarafından ayrı bir devlet olarak tanınan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni kapsar biçimde kullanıldığı belirtilmelidir.) resmi dillerinden birisidir.  Bu çerçevede, Türkçenin Kıbrıs nüfusunun belirli bir bölümü tarafından anlaşıldığı ve konuşulduğu kabul edilmelidir. Kavramsal benzerliğe ilişkin olarak dikkate alınması gereken, Avrupa Birliği sınırları içerisinde bulunan ve her iki kelimenin de anlam ifade ettiği tüketicilerin bakış açısıdır. Buna karşılık, incelemeye konu işaretleri oluşturan kelimelerin anlamlarına yönelik analizin, kelimelerin kamunun ilgili kesiminin dilinde net anlamları bulunması nedeniyle nötr olması mümkün değildir.

 

İncelenen vakada, Yunanca “halloumi” kelimesinin Türkçe karşılığının “hellim” kelimesi olduğu ortadadır. Bu bakış açısıyla, Türkçe ve Yunancanın resmi diller olduğu Kıbrıs’ta, ortalama tüketicilerin “halloumi” ve “hellim” kelimelerinin ikisinin de Kıbrıs menşeili özel bir peynir türünü ifade ettiğini anlayacakları tartışılmaz durumdadır. Sonuç olarak, markalar arasında, belirli düzeyde, çeviriden kaynaklanan kavramsal benzerlik bulunmaktadır.

 

Avrupa Adalet Divanı içtihadına göre, önceki markanın ayırt edici gücü yükseldikçe, karıştırılma ihtimali artacaktır. Bu çerçevede, önceki markanın kendiliğinden veya piyasadaki bilinirliği nedeniyle ayırt edici gücünün yüksek olduğu durumlarda, benzer anlamsal içeriğe sahip iki işaret arasındaki kavramsal benzerliğin karıştırılma olasılığı sonucunu ortaya çıkarması mümkündür. Buna karşın, önceki markanın kamunun ilgili kesimi tarafından tanınmadığı ve hayal gücü katkısı zayıf görsel unsurları içermesi durumunda, markaların kavramsal benzerliği tek başına markalar arasında karıştırılma olasılığının bulunduğu sonucuna varılması için yeterli olmayacaktır.

 

İncelenen vakada, Temyiz Kurulunun bulgusu, önceki markanın ayırt edici gücünün, markayı oluşturan “halloumi” kelimesinin kapsadığı malları, yani “peynir”i tanımlaması nedeniyle zayıf olduğu yönündedir. Kurula göre, “halloumi” kelimesi, peynirin coğrafi kaynağını veya bölgesel özelliklerden kaynaklanan karakteristiklerini değil, peynirin niteliğini ve türünü tanımlamaktadır. Davacı kurul tespitinin aksi yönünde düşünmektedir. Davacıya göre, önceki markanın kolektif bir marka olmasından kaynaklanan özellikler dikkate alınmamıştır. Bu özellikler, sadece, peynirin belirli işletmelerden (kolektif marka sahibinin üyesi işletmeler) kaynaklanması değil, peynirin belirli bir coğrafi bölgeden gelmesidir. Bu çerçevede, kolektif markanın spesifik özellikleri, tescil sahibini olumsuz yönde etkilememeli, bir diğer deyişle markanın ayırt edici gücünün zayıf olduğu sonucuna varılmasına yol açmamalı, tersine markanın ortalama derecede ayırt edici güce sahip olduğu değerlendirmesini yanında getirmelidir.

 

Mahkemeye göre, davacının yukarıda yer verilen argümanı kabul edilebilir içerikte değildir. Mahkeme, 207/2009 sayılı Topluluk Marka Tüzüğü madde 66(2)’de yer alan ve tanımlayıcı markalara ilişkin olarak aynı tüzüğün 7(1)(c) maddesinde düzenlenen ret gerekçesinin istisnası olan hükmün sıkı biçimde uygulanması gerekmektedir. Tüzük madde 66(2), coğrafi kaynak belirtir içerikte tanımlayıcı olsalar dahi, kolektif markaların tescil edilebileceği hükmünü içermektedir. Bununla birlikte, aynı maddede, üçüncü tarafların ticaret alanındaki kullanımı dürüstçe gerçekleştiği sürece, kolektif markaların sahiplerine üçüncü kişilerin kullanımını engelleme hakkını vermediği, özellikle bir coğrafi ismi kullanmaya yetkili üçüncü taraflara karşı markadan kaynaklanan hakların öne sürülemeyeceği belirtilmektedir. Tüzük madde 66(2), coğrafi bakımdan tanımlayıcı olsalar dahi, kolektif markaların tescil edilmesine imkan sağlamakla birlikte, davacının iddialarının aksine kolektif marka tescili, tek başına, markanın ortalama düzeyde ayırt edici güce sahip olduğu varsayımına ulaşılması sonucuna yol açamaz. Bu çerçevede, Temyiz Kurulunun, önceki markanın ayırt edici gücünün zayıf olduğu yönündeki tespiti yerindedir.

 

Mahkeme bu tespitin ardından yorumuna takip eden şekilde devam etmiştir. Önceki markanın ayırt edici gücünün zayıf olduğu kimi durumlarda, inceleme konusu malların aynılığı ve markaların benzerliğine bağlı olarak karıştırılma olasılığı ortaya çıkabilir. Bununla birlikte, – markaların kapsadığı mallar aynı veya benzer olsa da -, inceleme konusu işaretler arasında görsel veya işitsel benzerliğin bulunmaması ve önceki markanın tanımlayıcı bir marka olması durumunda, işaretler arasındaki kavramsal benzerliğin, kamunun ilgili kesimi bakımından karıştırılma olasılığının ortaya çıkacağı varsayımına ulaşılması için yeterli olmadığı, sonucuna varılması gerekmektedir.

 

Yukarıda yer verilen tespiti incelenen dava bakımından uygulayan mahkeme, önceki markanın belirli ayırt edici karakterinin bulunmaması ve tanımlayıcı nitelikte olması hususunu göz önünde bulundurmuş ve – markaların kapsadığı mallar aynı veya benzer olsa da -, kavramsal benzerliğin tek başına karıştırılma olasılığının ortaya çıkacağı sonucuna varılması için yeterli olmadığı tespitine ulaşmıştır. Bu çerçevede, mahkemeye göre, Temyiz Kurulunun markalar arasında karıştırılma olasılığı bulunmadığı yönündeki tespiti yerindedir.

 

Mahkeme, davacının öne sürdüğü Temyiz Kurulu kararının alındığı gün OHIM’e sunmuş olduğu iddiaların kararda değerlendirmeye alınmamış olduğuna ilişkin bir diğer itiraz gerekçesini de haklı bulmamış ve davayı reddetmiştir.

 

“Halloumi” kararı kanaatimizce birkaç bakımdan önemli tespitler içermektedir:

 

  • Coğrafi bakımdan tanımlayıcı bir marka Topluluk Marka Tüzüğü madde 66(2)2de yer alan istisna göz önünde bulundurularak kolektif marka olarak tescil edildiğinde ve bu tescile dayanılarak aynı veya benzer tanımlayıcı unsuru içeren sonraki bir markaya itiraz edildiğinde takip edilecek yaklaşım büyük oranda ortaya çıkmıştır. Kolektif marka olarak tescilin tanımlayıcı bir markaya ortalama derecede ayırt edici güç kazandırmadığı Mahkeme tarafından belirtilmiştir.

 

  • Temyiz Kurulunun, Türkçe’nin Avrupa Birliğinin resmi dillerinden birisi olmaması nedeniyle yaptığı, “… başvuruyu oluşturan “hellim” kelimesinin olası anlamı karıştırılma olasılığının değerlendirilmesinde belirleyici olmayacaktır…” yaklaşımı mahkeme tarafından yerinde bulunmamış ve Avrupa Birliğinin tanıdığı ismiyle Kıbrıs Cumhuriyeti’nin resmi dillerinden birisinin Türkçe olması nedeniyle, orada yerleşik ortalama tüketiciler bakımından “halloumi” – “hellim” kelimeleri arasında kavramsal benzerlik bulunduğu sonucuna varılmıştır (ancak, yazı içerisinde detaylı olarak aktarılan nedenlerle, bu benzerlik tek başına karıştırılma olasılığının ortaya çıkması için yeterli olmayacaktır).

 

  • “Halloumi” davası esasen nispi ret nedenleri incelemesi ile ilgili olsa da, karar içerisinde mahkeme tarafından Türkçeye ilişkin olarak genel yorumlar yapılmıştır. Bu yorumların, bizi OHIM’in mutlak ret nedenleri incelemesini Türkçe dilinde de yapması gerektiği sonucuna götürmesi dolaylı olarak mümkündür. Bununla birlikte, bu sonucun Türkiye’nin tanımadığı Kıbrıs Cumhuriyeti’nin iki resmi dili bulunması olgusundan hareketle savunulması veya gündeme getirilmesi, Türkiye bakımından ne derece yerinde olacaktır veya mümkündür, bu konuların da ayrıca tartışılması gerekecektir.

 

  • Karara ilişkin olarak getirebilecek alternatif bir bakış ise, davada “hellim” kelimesinin mutlak ret nedenleri kapsamında tescil edilebilirliğinin tartışılmamış olmasından hareketle (tartışılmaması normaldir, çünkü davanın konusu bu husus değildir), davanın içeriğinin mutlak ret nedenleri incelemesinin Türkçe bakımından da yapılması gerektiği sonucuna varılmasını dolaylı olarak da sağlayamayacağı yönünde bir değerlendirme olabilir.  “Hellim” markasının iptali için mutlak ret nedenlerine aykırılık gerekçeli bir dava açılırsa, bu konudaki OHIM yaklaşımının daha net görülmesi mümkün olacaktır.

 

  • Bu hususlara ilaveten, kanaatimizce Avrupa Birliği sınırları dahilinde yaşayan Türk kökenli insan sayısının fazlalığı ve birliğe üyelik perspektifiyle devam eden ikili ilişkiler dikkate alındığında, mutlak ret nedenleri incelemesinin OHIM’de Türkçe bakımından da yapılması gerektiği savunulabilir bir argüman olarak gözükmektedir.

 

  • Son olarak, Genel Mahkemenin kararının 24/08/2012 tarihinde temyiz edildiği ve davanın Avrupa Adalet Divanı önünde C-393/12 sayıyla görülmekte olduğu ve muhtemelen gelecek sene(lerde) yukarıda bahsettiğimiz konularla ilgili daha detaylı veya farklı bir değerlendirmeyle karşılaşmamızın mümkün olduğu da özellikle belirtilmelidir.

 

  • En nihayetinde de, Türk tarafının “hellim” kelimesinin bir Alman firması adına “süt ve süt ürünleri” yani “peynirler” için tescil edilmesinden hiçbir kazanç sağlamayacağı, tersine peynir ihracatçıları veya üreticilerinin bu tescilden zarar göreceği ve görünen haliyle davadan taraflardan herhangi birisi lehine veya aleyhine çıkacak her sonucun Türkiye açısından her haliyle potansiyel zarar doğuracağı, “kaybet – kaybet (lose – lose)” durumunun oluşacağı ise kanaatimizce oldukça açıktır. Konuyla ilgili olarak incelediğim bazı forumlarda Rum tarafından alternatif yorumcular konuyu “Hellim bir Kıbrıs ürünü değildir. Almanların onu almasında bir sakınca yok. Hellim bundan sonra Halloumi’nin ucuz Alman taklidi olarak bilinecek. Mükemmel! (Hellim is not a Cypriot product. Let the Germans have it. From now on, Hellim will be known as the cheap German imitation of Halloumi. Excellent! – http://www.cyprus-forum.com/cyprus38193-10.html)” şeklinde dahi yorumlayabilmektedir.

 

  • Bundan sonrası için, Türkiye’ye düşen rol ise, kanaatimizce mümkün olduğu ölçüde Topluluk Markası başvurularının ilanını takip yöntemleri oluşturmak (bu konuda etkin takip sistemleri sağlayan marka vekilleri öncü rol üstlenebilir) ve Türkçe ürün isimlerinin tescilinin engellenmesi konusunda Türkiye’deki ilgilileri uyarmak olmalıdır. Bunun yanında, bir diğer faaliyet alanının da, OHIM’in birlik sınırları dahilinde yerleşik Türkleri ve taraflar (Avrupa Birliği – Türkiye) arasındaki yakın ilişkileri dikkate alarak mutlak ret nedenleri incelemesini Türkçe açısından da yapmasını sağlamak için baskı oluşturmak, olabileceği düşünülmektedir.

 

Önder Erol Ünsal

Ekim 2012

Malların ve/veya Hizmetlerin Benzerliğine İlişkin USPTO İnceleme Esasları

Thinking-in-Hand(Görsel http://www.businesspundit.com/25-least-trustworthy-brands-of-the-past-decade/head-in-hands-2/ adresinden alınmıştır.)

 

Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Marka Ofisi (USPTO)’nin marka incelemesi konusundaki uygulamaları ülkemizde Avrupa Birliği Marka Tescil Ofisi (OHIM) uygulamalarına oranla daha az bilinmekte ve yakından takip edilmemektedir. Türk marka mevzuatının büyük ölçüde AB mevzuatından aktarılmış olması ve Türkiye ile AB üyesi ülkeler ve OHIM arasında daha yakın bir işbirliği olması, bu durumun temel nedenleri olarak gösterebilir. Bununla birlikte, USPTO’nun markaların benzerliğine ilişkin incelemeyi Enstitü gibi resen gerçekleştiriyor olması ve inceleme esasları hakkında detaylı kılavuzlara sahip olması, USPTO yaklaşımlarının ülkemizde de değerlendirilmesini kanaatimizce zorunlu kılmaktadır.

 

Bloğumda önceden yayınladığım birkaç yazıda USPTO inceleme kriterlerine yönelik bazı aktarımlarda ve değerlendirmelerde bulunmuştum. Okumakta olduğunuz yazıda, USPTO’nun marka başvurularına yönelik incelemesinde malların / hizmetlerin benzerliğini hangi temel esaslar çerçevesinde değerlendirdiğini aktarmaya gayret edeceğim. Aktarımda kullandığım kaynak USPTO internet sitesinde yayınlanan marka inceleme kılavuzu (bölüm 1207.01(a)’dan başlayacak şekilde) olacaktır. Kılavuzun http://tess2.uspto.gov/tmdb/tmep/1200.htm#_T120903g adresinden incelenmesi mümkündür.   

 

A.B.D. marka mevzuatında, karıştırılma olasılığı gerekçeli ret gerekçesi Marka Kanununun 2(d) sayılı maddesinde düzenleniştir. Hüküm, “Patent ve Marka Ofisinde tescil edilmiş ve hükümden düşmemiş bir markadan oluşan veya tescil edilmiş ve hükümden düşmemiş bir markayla benzerlik gösteren, … ve başvuru sahibinin malları üzerinde veya bunlarla bağlantılı olarak kullanıldığında, (tescilli markayla) karışmaya, yanılgıya veya aldanmaya yol açması muhtemel markaların” tescil taleplerinin reddedileceği hükmünü içermektedir. [Consists of or comprises a mark which so resembles a mark registered in the Patent and Trademark Office, or a mark or trade name previously used in the United States by another and not abandoned, as to be likely, when used on or in connection with the goods of the applicant, to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive].

 

Hükmün yazım dili ve kullanılan İngilizce kavramlar Topluluk Marka mevzuatının (ve dolayısıyla, oradan çevrildiği haliyle Türk marka mevzuatının) yazım dilinden oldukça farklıdır (similar trademarks yerine resemble fiilinin kullanılması, identical or similar goods ifadesi yerine used on or in connection with the goods of the applicant ifadesinin kullanılması, vb.). Yazım dili farklı olmakla birlikte, ret gerekçesini düzenleyen hükmün işaret ettiği kavram, yani temel ret gerekçesi, Avrupa Birliğinde olduğu gibi, Amerika Birleşik Devletleri’nde de karıştırılma olasılığı kavramıdır.

 

A.B.D. mevzuatı markaların benzerliğine ilişkin incelemede kullanılacak benzerlik kavramını ayırt edilemeyecek derecede benzerlik – benzerlik şeklinde kategorilere bölmemiştir. Türk marka mevzuatında, resen benzerlik incelemesinde kullanılacak kavram setinin, itiraz üzerine yapılacak incelemede kullanılacak kavram setinden farklılaştırılması (ayırt edilemeyecek derecede benzerlik, benzerlik) biçiminde karşımıza çıkan, kavram çokluğu (karmaşası), A.B.D. bakımından söz konusu değildir.  (Topluluk Marka Direktifi veya Tüzüğünde de Türkiye’deki farklılaştırılmış kavramlara dayanak bir ayırım yer almamaktadır, bu konudaki ayrıntılı değerlendirmelerim bloğumda önceden yayınlanan yazılarımda incelenebilir.)

 

USPTO marka kılavuzunun, markaların benzerliği ile ilgili kısmı bu yazı kapsamında ele alınmayacak ve yazı içeriğinde malların / hizmetlerin benzerliği ile ilgili kısımlar üzerinde yoğunlaşılacaktır.

 

Yazının önceki paragraflarında yer verildiği üzere, A.B.D. marka mevzuatında ve USPTO marka inceleme kılavuzunda benzer mal / hizmet şeklinde bir kavram kullanılmamıştır. Bunun yerine mevzuatta tercih edilen kavram “bağlantılı (in connection with) mal” kavramı, kılavuzda tercih edilen terim ise “malların / hizmetlerin ilintili (ilişkili) olması (relatedness of the goods or services)” terimidir.

 

Kılavuza göre; madde 2(d) kapsamında yapılan incelemede, karıştırılma olasılığı sonucuna varmak için, malların ve/veya hizmetlerin aynı veya birbirlerini tamamlayıcı olması şart değildir. (In re Iolo Techs., LLC, 95 USPQ2d 1498, 1499 (TTAB 2010); In re G.B.I. Tile & Stone, Inc., 92 USPQ2d 1366, 1368 (TTAB 2009)) Önemli olan husus, malların ve/veya hizmetlerin birbirleriyle karıştırılması değil, halkın (ilgili tüketici kesiminin) bunların kaynağına ilişkin olarak yanılgıya düşüp düşmeyeceğidir. (Recot Inc. v. M.C. Becton, 214 F.3d 1322, 1329, 54 USPQ2d 1894, 1898 (Fed. Cir. 2000)) İnceleme konusu mallar, türlerine ilişkin olarak birbirlerinden farklı ve bu nedenle ilişkili olmasa da, aynı mallar ilgili tüketici grubunun zihninde malların kaynağına ilişkin olarak, bağlantılı olabilirler. Karıştırılma olasılığı analizinde dikkate alınması gereken ilişki budur. (In re Shell Oil Co., 992 F.2d 1204, 1207, 26 USPQ2d 1687, 1689 (Fed. Cir. 1993); Safety-Kleen Corp. v. Dresser Indus., Inc., 518 F.2d 1399, 1403-04, 186 USPQ 476, 480 (C.C.P.A. 1975); In re Ass’n of the U.S. Army, 85 USPQ2d 1264, 1270 (TTAB 2007)) Başvuru sahibinin ve tescil sahibinin mallarının ve/veya hizmetlerinin bir şekilde bağlantılı olması veya malların ve/veya hizmetlerin pazarlamalarını etkileyen koşulların, kullanılan markalar dikkate alınarak, malların ve/veya hizmetlerin aynı kaynaktan geldiklerine dair yanlış bir kanıya yol açması, yeterlidir. (On-line Careline Inc. v. America Online Inc., 229 F.3d 1080, 56 USPQ2d 1471 (Fed. Cir. 2000) (“internet bağlantı hizmetleri” için ON-LINE TODAY markası ile “elektronik yayıncılık” için ONLINE TODAY markası arasında karıştırılma ihtimalinin varlığı sonucuna varılmıştır; In re Martin’s Famous Pastry Shoppe, Inc., 748 F.2d 1565, 223 USPQ 1289 (Fed. Cir. 1984) (“buğday kepeği ve ballı ekmek” için MARTIN’S markası ile “peynir” için MARTIN’S  markası arasında karıştırılma ihtimalinin varlığı sonucuna varılmıştır; In re Toshiba Med. Sys. Corp., 91 USPQ2d 1266 (TTAB 2009) (“MRI teşhis cihazları” için VANTAGE TITAN markası ile “tıbbi ultrason cihazları” için TITAN markası arasında karıştırılma ihtimalinin varlığı sonucuna varılmıştır; L.C. Licensing, Inc. v. Berman, 86 USPQ2d 1883 (TTAB 2008) (“sipariş üzerine üretilen otomobil aksesuarları”  için  ENYCE markası ile “çeşitli şehir tarzı giysiler ve aksesuarlar” için ENYCE markası arasında karıştırılma ihtimalinin varlığı sonucuna varılmıştır; In re Corning Glass Works, 229 USPQ 65 (TTAB 1985) (“kan gazı analiz cihazlarında önceden belirlenmiş çözülmüş gaz değerlerini dengelemek için tamponlayıcı çözeltiler” için CONFIRM markası ile “laboratuvarda kullanım için tanılayıcı kan reaktif maddeleri” için CONFIRMCELLS markası arasında karıştırılma ihtimalinin varlığı sonucuna varılmıştır.)

 

Buna karşılık, mallar veya hizmetler bağlantılı değilse veya markalar aynı olsa da, mallar veya hizmetler, aynı kaynaktan geldikleri izlenimini doğurmayacak şekilde pazarlanıyorsa, karıştırılma ortaya çıkmayacaktır.  (Shen Mfg.Co. v. Ritz Hotel Ltd., 393 F.3d 1238, 1244-45, 73 USPQ2d 1350, 1356 (Fed. Cir. 2004) (Temyiz kurulunun “pişirme ve şarap seçimi dersleri” için RITZ markası ile “mutfak testilleri” için RITZ markası arasında karıştırılma olasılığı bulunduğu yönündeki kararı, ilgili malların ve hizmetlerin ilişkisi somut kanıtlarla ispatlanmadığı için mahkeme tarafından bozulmuştur; Local Trademarks, Inc. v. Handy Boys Inc., 16 USPQ2d 1156, 1158 (TTAB 1990) (“sıvı boru açıcılar” ve “tesisat konusunda reklamcılık hizmetleri” çok farklı olduğundan,  mallar ve hizmetler aynı markalarla sunulsa da, markalar arasında karıştırılmanın ortaya çıkmayacağı  sonucuna varılmıştır; Quartz Radiation Corp. v. Comm/Scope Co., 1 USPQ2d 1668, 1669 (TTAB 1986) (“koaksiyel kablolar” için QR markası ile “fotokopi, çizim, ozalit baskı cihazları” için QR markası arasında malların niteliği, amacı, promosyon yöntemi, alıcı kitlesi gibi farklılıklar nedeniyle karıştırılma ihtimalinin oluşmayacağı sonucuna varılmıştır.)

 

Malların ve/veya hizmetlerin ilişkisi değerlendirilirken, inceleme konusu markaların benzerliği yüksekse, karıştırılma olasılığını destekleyecek bir bulguya erişmek için malların veya hizmetlerin benzerliğinin yüksekliğine ihtiyaç azalacaktır. (In re Shell Oil Co., 992 F.2d 1204, 1207, 26 USPQ2d 1687, 1689 (Fed. Cir. 1993); In re Iolo Techs., LLC, 95 USPQ2d 1498, 1499 (TTAB 2010); In re Opus One Inc., 60 USPQ2d 1812, 1815 (TTAB 2001)) Markalar aynı veya esas olarak aynıysa, karıştırılma olasılığının varlığı tespitine ulaşmak için malların ve/veya hizmetlerin ilişkinin, markalar arasında farklılıklar olduğu hallerdekine yakın olması gerekli değildir. (Shell Oil, 992 F.2d at 1207, 26 USPQ2d at 1689; In re Davey Prods. Pty Ltd., 92 USPQ2d 1198, 1202 (TTAB 2009); In re Thor Tech, Inc., 90 USPQ2d 1634, 1636 (TTAB 2009)) Bazı hallerde, yerleşmiş piyasa alışkanlıkları nedeniyle, aynı markaların birbirleriyle ilişkili olmayan mallar veya hizmetleri için kullanımı karıştırılma olasılığına yol açabilir.

 

USPTO marka inceleme kılavuzunun, başlık 1207.01(a)(ii)’ye göre inceleme sırasında mallar ve hizmetler arasında ilişki kurulabilir. Aynı veya benzer markalar arasında, markaların biri malları, diğeri o malları kapsayan hizmetleri içerdiğinde karıştırılmanın ortaya çıkabileceği bilinmektedir.

 

Benzer markalar arasında, markalar biri yiyecek ve içecek ürünlerini diğeri restoran hizmetlerini kapsarken sıklıkla karıştırılma olasılığı tespit edilirken, bu sonucu doğurur içerikte genel bir kural yoktur. Bu çerçevede, bu tip malların ve hizmetlerin ilişkili oldukları varsayım olarak kabul edilmemeli ve kantılar, benzer, hatta aynı markaların gıda ürünleri ve restoran hizmetleri için kullanıldığının ötesinde “daha fazla” (something more) bağlantı sunmalıdır. Gıda – içecek ürünleri ve restoran hizmetleri arasında aranan “daha fazla” (something more) bağlantının ne olabileceğine ilişkin bilginin, USPTO marka inceleme kılavuzunun 1207.01(a)(ii)(A) numaralı başlığından detaylı olarak incelenmesi mümkündür.  

 

Taraflardan birinin mallarının veya hizmetlerinin niteliği ve kapsamı başvuru veya tescilde sayılan mallar veya hizmetler esas alınarak değerlendirilmelidir.

 

Tescil kapsamında mallar veya hizmetler geniş olarak tarif edildiyse ve malların / hizmetlerin niteliklerine, türlerine, ticari kanallarına veya alıcı kesimine yönelik olarak bir sınırlandırma yoksa, tescilin tarif edilen tür kapsamına giren tüm malları veya hizmetleri kapsadığı, normal ticari kanallardan sunulduğu ve tüm alıcı kitlelerine hitap ettiği kabul edilir. (re Thor Tech, Inc., 90 USPQ2d 1634, 1638 (TTAB 2009) “Tescil sahibinin mal tanımlasına kısıtlama veya sınırlandırma getirme yetkimiz bulunmamaktadır.”; re Jump Designs, LLC, 80 USPQ2d 1370, 1374 (TTAB 2006). “Benzer bulunan tescilli marka geniş bir mal veya hizmet tanımlaması içerirken, başvuru sahibinin mallarını daha dar biçimde belirtmesi tek başına karıştırılma ihtimalini ortadan kaldırmaz.”; re Linkvest S.A., 24 USPQ2d 1716 (TTAB 1992) “Tescilli marka sahibinin mallarının “manyetik disklere kaydedilmiş bilgisayar programları” olarak programların türüne veya kullanım alanına ilişkin kısıtlama yapılmadan belirtildiği dikkate alındığında, tescil sahibinin mallarının, ticari kanalların aynı olması ve bu malların tüm tüketicilerine hitap edilmesi gerekçeleriyle, başvuru sahibince piyasaya sürülen programlar dahil olmak üzere, tüm bilgisayar programlarını kapsadığı kabul edilmelidir.”; re Diet Ctr., Inc., 4 USPQ2d 1975 (TTAB 1987) “Başvuru sahibi malların yalnızca kilo verme hizmetleri sunan franchise outletler tarafından satıldığını belirterek listesini sınırlandırmış olsa da, karşı gösterilen tescil ticari kanallara, tüketici sınıfına ilişkin bir sınırlandırma içermediğinden, tescilli marka sahibinin mallarının ticaretin olağan kanalları aracılığıyla sunulduğu kabul edilmelidir.”; re Uncle Sam Chem. Co., 229 USPQ 233 (TTAB 1986) “Başvuru sahibinin temizlik müstahzarları ve yağ sökücüleri endüstriyel ve kurumsal kullanıma yönelik olarak sınırlandırılmış olsa da, tescil sahibinin ahşap ve mobilya temizliği için sıvı müstahzarlar malları, belirli bir ticari kanalla veya alıcı sınıfıyla sınırlandırılmamış olduğundan, bu malların endüstriyel ve kurumsal amaçla da kullanılabilecekleri varsayılabilir.”)

 

Benzer şekilde, başvuru sahibinin mallarını veya hizmetlerini geniş biçimde tanımlaması ve bu tanımlamanın tescil edilmiş benzer bir markanın kapsadığı malları veya hizmetleri içermesi durumunda da karıştırılma olasılığı ortaya çıkabilir. (re Fiesta Palms LLC, 85 USPQ2d 1360 (TTAB 2007) (“casino hizmetleri” için CLUB PALMS MVP markası ile “seçilmiş müşterilere özel tanıtım kartları aracılığıyla sunulan casino hizmetleri” için MVP markası karıştırılma olasılığına yol açabilir içerikte değerlendirilmiştir); re Equitable Bancorporation, 229 USPQ 709 (TTAB 1986) (“bankacılık hizmetleri” için RESPONSE markası ile “24 saat açık vezne makineleri aracılığıyla sağlanan bankacılık hizmetleri” için RESPONSE CARD markası karıştırılma olasılığına yol açabilir içerikte değerlendirilmiştir.)

 

USPTO marka inceleme kılavuzunun malların ve hizmetlerin benzerliği ile ilgili kısmında 1207.01(a)(iv) numaralı başlık enstitü uygulaması ile kıyas bakımından özellikle önemlidir. -No “per se” rule- başlığının “her duruma uygulanabilir kurallar yoktur” şeklinde kabaca Türkçeye çevrilmesi mümkündür. (per se rule:  a generalized rule applied without consideration for specific circumstances. http://research.lawyers.com/glossary/per-se-rule.html)

 

-No “per se” rule-  uygulamasına göre; her vakayı oluşturan şartlar birbirinden farklıdır ve her vakanın şartlarına göre ilgili du Pont faktörlerine verilecek ağırlık farklı olabilir. Bu nedenle, belirli malların veya hizmetlerin her durumda ilişkili olduğu, bunları kapsayan benzer markaların kullanımından dolayı karıştırılma olasılığının ortaya çıkmasının zorunlu olduğu biçiminde bir kural olması mümkün değildir. (re White Rock Distilleries Inc., 92 USPQ2d 1282, 1285 (TTAB 2009) (alkollü içeceklere ilişkin); Info. Res. Inc. v. X*Press Info. Servs., 6 USPQ2d 1034, 1038 (TTAB 1988) (bilgisayar yazılım ve donanımına ilişkin); Hi-Country Foods Corp. v. Hi Country Beef Jerky, 4 USPQ2d 1169, 1171-72 (TTAB 1987) (gıda maddelerine ilişkin); re Quadram Corp., 228 USPQ 863, 865 (TTAB 1985) (bilgisayar yazılım ve donanımına ilişkin); In re British Bulldog, Ltd., 224 USPQ 854, 855-56 (TTAB 1984) (giysilere ilişkin); M2 Software, Inc. v. M2 Commc’ns, Inc., 450 F.3d 1378, 1383, 78 USPQ2d 1944, 1947-48 (Fed. Cir. 2006) (Yazılım bağlantılı mallar, sadece aynı medya formatında sunuldukları için ilişkili olarak kabul edilemezler, bunun yerine ana konu (amaç) içerikli bir analiz daha uygundur.)

 

“Ticaretin genişlemesi doktrini (expansion of trade)” USPTO tarafından resen yapılacak benzerlik incelemesinde sınırlı uygulama alanı bulacaktır. “Tek taraflı işlemlerde Ofisin, başvuruya karşı gösterilen tescilli markanın mallarını veya hizmetlerini genişlettiğini veya genişleteceğini göstermesi gerekli değildir.” (re 1st USA Realty Prof’ls, Inc., 84 USPQ2d 1581, 1584 & n.4 (TTAB 2007); re Kysela Pere et Fils, Ltd., 98 USPQ2d 1261, 1266 (TTAB 2011)) “Ticaretin genişlemesi doktrini”, genellikle taraflar arası işlemlerde, itiraz eden önceki marka sahibinin, markası kapsamında yer alan malların veya hizmetlerin kullanımından kaynaklanan önceliğinin, yeni başvurunun kapsadığı malları veya hizmetlerin itiraz sahibinin genişlemesinin doğal kapsamında yer alması nedeniyle, söz konusu malları veya hizmetleri de içerecek biçimde genişletilmesini talep ettiği durumlarda uygulanır.

 

İnceleme uzmanı, karıştırılma olasılığı tespitini desteklemek için malların ve/veya hizmetlerin ilişkili olduğunu gösteren deliller sunmak zorundadır. Malların ve/veya hizmetlerin ilişkili olduğunu gösteren kanıtlar, gazete haberleri veya ilgili malların ve/veya hizmetlerin birlikte veya aynı tüketici grubunca kullanıldığını bilgisayar çıktıları, malların ve/veya hizmetlerin reklamının birlikte yapıldığını veya malların ve/veya hizmetlerin aynı satıcı tarafından birlikte satıldığını gösteren reklamlar veya hem başvuru sahibinin hem de önceki marka sahibinin mallarını / hizmetlerini içeren aynı markanın önceki kullanıma dayalı tescillerinin kopyaları olabilir.  

 

Yazı boyunca gösterilemeye çalışıldığı üzere, malların ve/veya hizmetlerin benzerliği USPTO’da, önceden belirlenmiş benzer mal / hizmet listelerinin kullanımı veya sınıf esaslı benzerlik incelemesi yöntemleriyle değil, mal veya hizmet listelerinin kapsamlarının detaylı olarak değerlendirilmesi yoluyla yapılmaktadır. Türk marka inceleme sistemine paralel biçimde markaların benzerliğini resen inceleyen A.B.D. sisteminde, malların ve/veya hizmetlerin benzerliğinin –Türk inceleme sisteminin tersine- şablonculuktan uzak gerçekçi biçimde yapılması şüphesiz ideal durumdur. Buna karşılık, USPTO’nun aldığı başvuruları oluşturan mal veya hizmet listelerinin genellikle birkaç maldan veya hizmetten oluşuyor olmasına karşılık, Enstitü pratiğinde karşılaşılan başvuruların büyük çoğunluğunun ilgili sınıflardaki tüm malları veya hizmetleri kapsama (sınıf kapatma olarak ifade edilen yöntem) amacıyla yapılması gerçeği, malların ve/veya hizmetlerin benzerliğine ilişkin değerlendirmenin USPTO gibi bir sistemle yapılması olasılığını, Enstitü için kanaatimizce ortadan kaldırmaktadır. Gelecek yıllarda başvuru sahiplerinin ve marka vekillerinin, kopyala – yapıştır usulü başvuru yapma yöntemini terk etmeleri, marka inceleme sisteminin daha sağlıklı işlemesini sağlayacak ve Enstitü kararlarının kalitesini artıracaktır.    

 

Önder Erol Ünsal

Eylül 2012

 

 

Yabancı Dillerdeki Tanımlayıcı Markalar Hakkında USPTO Uygulaması – Yabancı Eşitler Doktrini

right-wrong-decision-3D-Exhibits

(Görsel http://www.3dexhibits.com/Posts/2010/11/key-deciding-factor-determining-trade-show-attendance/ adresinden alınmıştır.)

Amerika Birleşik Patent ve Marka Ofisi (USPTO), yabancı dillerdeki tanımlayıcı kelimelerin tescil edilebilirliğine ilişkin değerlendirmeyi, “yabancı eşitler doktrini (foreign equivalents doctrine)” kapsamında yapmaktadır.

Yabancı dillerdeki tanımlayıcı kelimelerin tescil edilebilirliğine dair değerlendirme konusunda marka inceleme otoritelerinin birbirlerinden farklı yorumlarına sıklıkla rastlanmaktadır. Konu hakkında, USPTO değerlendirmesi, ABD mahkemeleri tarafından oluşturulmuş bir doktrine dayanmakta olduğundan özellikle dikkat çekicidir. Bu yazı kapsamında, “yabancı eşitler doktrini”, USPTO internet sitesindeki marka inceleme kılavuzunda yer verilen ifadelerin ve örneklerin aktarılması yoluyla açıklanmaya çalışılacaktır. Açıklamaların İngilizce aslına http://tess2.uspto.gov/tmdb/tmep/1200.htm#_T120903g (bölüm 1209.03(g) adresinde ulaşılması mümkündür.  

“Yabancı eşitler doktrini”, kısaca, münhasıran tanımlayıcı nitelikte olan bir İngilizce kelimenin yabancı bir dildeki karşılığının tescil edilebilirliği, söz konusu İngilizce kelimenin tescil edilebilirliğinden daha fazla değildir, ifadesiyle özetlenebilir. Bir diğer deyişle, doktrine göre, İngilizcedeki tanımlayıcı bir kelime ile bu kelimenin yabancı bir dildeki karşılığının tescil edilebilirliği hakkında (aynı mallar ve hizmetler için), aynı kararın verilmesi gerekmektedir.

Doktrin çerçevesinde verilen bazı dikkat çekici mahkeme kararları ve tespitleri örneklendirilecek olursa:

N. Paper Mills, 64, F 2d 998, 1002, 17 USPQ 492, 493 (C.C.P.A. 1933) davası: “İyi bilinen modern bir yabancı dilden alınan ve bir ürün bakımından tanımlayıcı olan bir kelimenin ABD’nde aynı ürün için tescili talep edilirse, bu marka tanımlayıcı bir marka olarak değerlendirilecektir.”

Tokutake Indus. Co., 87 USPQ2d 1697 (TTAB 2008) davası: Bu davada “ayumi” kelimesi ve bu kelimenin Japon karakterlerindeki yazımı, kelimenin Japonca anlamının “yürümek” olması nedeniyle “ayak giysileri” için tanımlayıcı bulunmuştur.

Oriental Daily News, Inc., 230 USPQ 637 (TTAB 1986) davası: Çince karakterle yazılı bir kelime, kelimenin karşılığının “Doğuya ilişkin (Oryantal) Günlük Haberler” olması nedeniyle “gazeteler” bakımından tanımlayıcı bulunmuştur.

Geo. A. Hormel & Co., 227 USPQ 813 (TTAB 1985) davası: Bu davada İtalyancada lezzetli anlamına gelen “saporito” kelimesi, başvuru kapsamında yer alan kurutulmuş sosisler bakımından karakteristik özellik belirttiği için tanımlayıcı bulunmuştur.

“Yabancı eşitler doktrini” mutlak surette uygulanması gerekli bir kural olmamakla birlikte, kılavuz bir ilke olarak kabul edilmektedir.

Doktrin sıradan bir ABD’li tüketicinin markayla karşılaştığında durup, yabancı kelimeyi İngilizce karşılığına çevireceğinin düşünüldüğü durumlarda uygulanacaktır (bkz. Palm Bay Imps., Inc. v. Veuve Clicquot Ponsardin Maison Fondee en 1772, 396 F.3d 1369, 1377, 73 USPQ2d 1689, 1696 (Fed. Cir. 2005). Sıradan ABD’li tüketici, ilgili yabancı dil hakkında bilgisi olan ABD’li kişi anlamında kullanılmaktadır (Thomas, 79 USPQ2d 1021, 1024 (TTAB 2006). Bir diğer karara göre, sıradan ABD’li tüketici, İngilizce dışındaki bir dilde bilgili olanlar, yani normal koşullarda ilgili sözcükleri İngilizceye çevirmesi beklenebilecek kişiler dahil olmak üzere, tüm ABD’li tüketicileri kapsamaktadır (Spirits Int’l, N.V., 563 F.3d 1347, 1352, 90 USPQ2d 1489, 1492 (Fed. Cir. 2009)).

N. Paper Mills, 64, F 2d 998, 1002, 17 USPQ 492, 493 (C.C.P.A. 1933) davasında yer verilen “iyi bilinen (yaygın) – modern bir yabancı dil” tanımlaması kapsamına giren, yani doktrinin uygulamasına esas olabilecek dillerin tespiti ve değerlendirilmesine yönelik olarak USPTO marka inceleme kılavuzunda (bölüm 1207.01(b)(vi)(B)) takip eden açıklamalara yer vermiştir (bu açıklamalar kılavuzun karıştırılma olasılığı ile ilgili bölümünde yer almaktadır, şöyle ki yabancı eşitler doktrini, iki marka arasında karıştırılma olasılığının tespitinde de kullanılmaktadır (yani, yabancı dildeki bir kelime ile İngilizce eşanlamlısı arasındaki karıştırılma olasılığı)):

İnceleme uzmanı, ilgili yabancı dilin yaygın – modern bir dil olduğu konusunda delil sunmalıdır. Sunulacak delillerin cinsi, ilgili vakanın özel koşullarına göre farklılık gösterebilir, ancak, mümkünse, inceleme uzmanı ABD’li tüketicilerin yüzde kaçının veya kaç tanesinin ilgili dili konuştuğuna dair kanıt sunmalıdır (bu tip delillere ABD bakımından http://www.census.gov/hhes/socdemo/language/ adresinde ulaşılması mümkündür). Örneğin, başvuru sahibi tarafından sunulan ve ABD nüfusunun yalnızca %0.6’sının Fransızcayı çok iyi veya iyi konuştuğunu gösteren nüfus sayımı sonucu içeriğindeki kanıt, mahkeme tarafından, Fransızcanın ABD’nde yaygın konuşulan ve İspanyolcanın ardından ABD’nde en çok bilinen ikinci yabancı dil olduğu tespitlerine varılmasını sağlayarak, başvuru sahibinin aleyhine kullanılmıştır (bkz. Thomas, 79 USPQ2d at 1024). Benzer şekilde, ABD’nde 706,000 adet Rusça konuşan kişinin yaşadığı yönündeki kanıt, Rus dilindeki bir markanın İngilizce anlamının tüketicilerin önemli bir bölümü tarafından anlaşılacağını gösteren inandırıcı bir kanıt olarak kabul edilmiştir. (bkz. Joint Stock Co. “Baik,” 80 USPQ2d 1305, 1310 (TTAB 2006)

Bu tip kanıtlara ulaşılamaması veya kanıtların yeterli olmaması halinde, inceleme uzmanı, ilgili dilin konuşulduğu ülkenin ABD’nin önemli ticari ortaklarından birisi olduğunu veya dünya genelinde büyükçe bir nüfusun bu dili konuştuğuna dair deliller sunabilir.

Ulaşılan kanıtlar, inceleme konusu kelimenin ait olduğu dilin yüksek oranda tanınmayan veya ölü bir olduğunu gösterirse, yabancı eşitler doktrini uygulanmayacak ve yabancı dildeki kelime tanımlayıcılığın tespit edilmesi amacıyla İngilizceye çevrilmeyecektir (bkz. Palm Bay Imps., 396 F.3d at 1377, 73 USPQ2d 1689, 1696; cf. In re Spirits Int’l, N.V., 563 F.3d 1347, 1351, 90 USPQ2d 1489, 1491 (Fed. Cir. 2009); Enrique Bernat F. S.A. v. Guadalajara Inc., 210 F.3d 439, 443, 54 USPQ2d 1497, 1499 (5th Cir. 2000), reh’g denied 218 F.3d 745 (2000); cf. Gen. Cigar Co. v. G.D.M. Inc., 988 F. Supp. 647, 45 USPQ2d 1481 (S.D.N.Y. 1997). Bir dilin “ölü” bir dil olup olmadığına yönelik değerlendirme, inceleme konusu terimin ilgili tüketici kesimince algılanacağı anlam esas alınarak, vaka bazında yapılmalıdır. (Örneğin; Latince ölü bir dil olarak kabul edilmekle birlikte, ilgili tüketici kesimi halen Latince terimleri kullanıyorsa, bu durumda Latince ölü bir dil olmaktan çıkacaktır.)

Yabancı dildeki bir kelimenin İngilizce bir kelimeyle birlikte kullanılmasından oluşturulan kombinasyonlar, eğer bu kombinasyonun yarattığı ticari algı, iki İngilizce kelimenin birlikte yaratacağı algıdan farklılaşmış ise tescil edilebilir nitelikte değerlendirilebilecektir. (Örn.: Johanna Farms Inc., 8 USPQ2d 1408 (TTAB 1988) davasında “LA YOGURT” kelime kombinasyonu, “yogurt” kelimesi için mutlak bir sağlanmayacağı yönündeki şerh ile birlikte yoğurtlar için tescil edilmiştir; Sweet Victory, Inc., 228 USPQ 959 (TTAB 1986) davasında “GLACE LITE” kelime kombinasyonu dondurmalar, meyveli dondurmalar, dondurulmuş yoğurtlar ve sütlü olmayan dondurulmuş tatlılar bakımından tanımlayıcı nitelikte bulunmamıştır; Universal Package Corp., 222 USPQ 344 (TTAB 1984) davasında “LE CASE”  kelime kombinasyonu, case kelimesi için mutlak bir sağlanmayacağı yönündeki şerh ile birlikte mücevher ve hediye kutuları bakımından tescil edilmiştir.)

“Yabancı eşitler doktrini” esas alındığında, İngilizce dışındaki dillerde olsalar da tanımlayıcı anlama sahip olan kelimelerin ABD’nde tescil edilmesinin oldukça güç olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla, ait olduğu dildeki anlamı itibarıyla tanımlayıcı olan kelimelerin, ABD’nde tescil ettirilmesi olasılığının düşüklüğünün, başvuru öncesi dikkate alınması gerekmektedir. Yukarıdaki açıklamalardan anlaşılacağı üzere, ilgili kelimenin İngilizcede anlamlı olmadığı yönündeki savunmaların, USPTO açısından kabul edilme olasılığı düşük olacaktır. Son söz olarak, doktrine ve uygulamasına yönelik ABD’nde eleştiriler getirildiğinin ve doktrinin uygulamasının orantılılık ilkesine uygun olmadığının altının çizildiğinin belirtilmesi yerinde olacaktır.

Önder Erol Ünsal

Eylül 2012

 

 

Adalet Divanı Birinci Derece Mahkemesi “Eurohealth” Kararı – Kapsayıcı Terimin İçeriğinin Yalnızca Bir Bölümüne İlişkin Tanımlayıcılık Hali

kt3(Görsel http://www.survival-supply.com/survival-kits-c-260.html adresinden alınmıştır.)

 

Adalet Divanı Birinci Derece Mahkemesinin 07/06/2001 tarihli T-359/99 sayılı “Eurohealth” kararının dikkat çekici yanı, birden fazla sayıda malı veya hizmeti kapsayabilecek nitelikteki kapsayıcı ifadelerden oluşan mal veya hizmet tanımlamalarında, tanımlayıcılık veya ayırt edici nitelikten yoksunluk halinin tanım kapsamına giren malların veya hizmetlerin sadece birine veya bir bölümüne ilişkin olması halinde, ret kararının kapsamının ne şekilde belirleneceğinin açıklığa kavuşturulmasıdır. (Kararın tamamı için bkz. http://oami.europa.eu/en/mark/aspects/jugement/T-359-99.htm)

 

Mal ve hizmet listelerinde uzun ifadelerden kaçınmak isteyen başvuru sahiplerinin kapsayıcı terimler kullanarak mal ve hizmet listelerini düzenlemeleri sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Örneğin, her tür basılı yayını tescil ettirmek isteyen başvuru sahipleri mal listelerinde onlarca tür basılı yayını tek tek saymak yerine, genellikle “basılı yayınlar” ifadesine yer vermekte ve anlamı itibarıyla her tür basılı yayını kapsayıcı içerikte bir ifade olan bu terimin tescil ettirilmesi yoluyla tüm basılı yayınlar üzerinde hak tesis edilmektedir. Bununla birlikte, yalnızca bir basılı yayın türüne ilişkin bir ret gerekçesinin ortaya çıkması durumunda ret kararının kapsamının ne şekilde verilmesi gerektiği konusunda kimi zaman belirsizlikler ortaya çıkabilmektedir.

 

Adalet Divanı Birinci Derece Mahkemesinin “eurohealth” kararı bu duruma ilişkin Avrupa Birliği pratiğini 2001 yılında belirleyerek, konuyu açıklığa kavuşturmuştur.

 

36. sınıfta yer alan “finans hizmetleri ve sigorta hizmetleri”ni kapsayan “eurohealth” başvurusunun OHIM tarafından ayırt edici nitelikten yoksunluk ve tanımlayıcılık gerekçeleriyle reddedilmesi üzerine başvuru sahibi karara karşı dava açmıştır. Başvuru sahibi, “eurohealth” teriminin başvuru kapsamında bulunan hizmetler bakımından ayırt edici nitelikte olduğunu, tanımlayıcı olmadığını iddia etmekte ve başvurunun gerçekçi olmayan, spekülatif nedenlerle reddedildiğini öne sürmektedir. Başvuru sahibine göre markanın Birlik üyesi bazı ülkelerde tescilli olması da markanın reddedilmemesi gerektiğini göstermektedir. Buna karşılık OHIM, “eurohealth” markasının olası anlamlarından birisinin ret kararının verilmesi için yeterli olduğunu belirtmektedir.

 

Mahkeme incelemesi, başvuru kapsamında bulunan “sigorta hizmetleri” ve “finansal hizmetler” bakımından ayrı ayrı yapılmıştır.

 

“Sigorta hizmetleri” bakımından yapılan incelemede; “sağlık” anlamına gelen “health” kelimesi ve “Avrupa’ya ait” anlamında kullanılan “Euro” sıfatının bir arada yazılmasından oluşturulmuş “eurohealth” teriminin, OHIM Temyiz Kurulunun belirtildiği üzere ilgili iş çevrelerinde “Avrupa düzeyinde geçerli sağlık sigortası” olarak algılanabileceği belirtilmiş, ilgili hizmetler bakımından açık biçimde tanımlayıcı olan “health” kelimesinin başına “Euro” sıfatının getirilmesinin markanın tanımlayıcı niteliğini ortadan kaldırmadığının altı çizilmiştir.

 

Mahkemeye göre, halkın ilgili kesimi,  “eurohealth” kelimesi ile “sigorta hizmetleri” kapsamına giren “sağlık sigortası hizmetleri” arasında derhal ve doğrudan bağlantı kuracaktır.

 

Markanın Avrupa Birliği üyesi ülkelerin ulusal ofislerinde tescilli olması kararı esas yönünden etkilemeyen, sadece incelemede göz önüne alınan bir husus olduğundan markanın (İngilizce konuşan ülkeler olan) İrlanda ve İngiltere’de tescil edilmiş olması OHIM incelemesinin aynı yönde sonuçlanmasını gerektirmemektedir.

 

Başvuru sahibi, tescil talebini, aralarında ayrım yapmaksızın sigorta hizmetleri tanımlaması kapsamına giren tüm sigorta hizmetleri için yapmış olduğundanTemyiz Kurulunun bu hizmetleri bütün olarak değerlendirerek inceleme yapmış olmasının da onaylanması gerekmektedir (paragraf 33) (Bu yazının amacını oluşturan paragrafın yorumu kararın içeriği aktarıldıktan sonra yapılacaktır.).

 

Belirtilen nedenlerle, Mahkeme başvurunun “sigorta hizmetleri” bakımından tanımlayıcılık gerekçesiyle reddedilmesi kararını yerinde bulmuştur. Mahkemeye göre, başvurunun aynı hizmetler bakımından ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesiyle reddedilmesi de yerindedir.

 

“Finansal hizmetler” bakımından yapılan inceleme sonucunda ise başvurunun tanımlayıcı nitelikte olmadığı ve ayırt edici niteliğe sahip olduğu sonuçlarına varılmış ve OHIM Temyiz Kurulunun ret kararı belirtilen hizmetler bakımından kaldırılmıştır.

 

Sonuç olarak, Adalet Divanı Birinci Derece Mahkemesi, “eurohealth” markasının “sigorta hizmetleri” bakımından reddedilmesi kararını ayırt edici nitelikten yoksunluk ve tanımlayıcılık gerekçeleriyle yerinde bulmuş, buna karşın “finansal hizmetler” bakımından verilen ret kararı haklı görülmemiştir.

 

Kararın 33. paragrafında yapılan değerlendirmeye dönülecek olursa, Mahkemenin başvuruda “sigorta hizmetleri” ifadesinin yer aldığını belirttiği ve başvuru sahibinin “sigorta hizmetleri” arasında ayrım yapmadığının altını çizdiği görülmektedir. Bu husus göz önünde bulundurulduğunda Mahkemeye göre, ret kararının gerekçesi “sağlık sigortası hizmetleri”ne ilişkin olsa da, kararın kapsamının tüm “sigorta hizmetleri”ne ilişkin olması yerindedir. Bu çerçevede Mahkemenin, tanımlayıcılık gerekçeli ret kararından kaçınmak amacıyla, mal veya hizmet listesinin sınırlandırılması işlemini başvuru sahibinin yapması gerektiği görüşünde olduğu sonucuna ulaşılması, kanaatimizce mümkündür.

 

Alternatif durum, yani Ofisin “sigorta hizmetleri”ni resen ikiye bölerek, “sağlık sigortası hizmetleri” bakımından ret kararını devam ettirmesi ve “sağlık sigortası hizmetleri dışında kalan sigorta hizmetleri” bakımından ret kararını kaldırması ise Mahkeme kararında söz konusu edilmemiştir. Bununla birlikte, kanaatimizce bu yöntem de kimi durumlarda uygulanabilir niteliktedir.

 

İçeriği itibarıyla birden fazla sayıda malı veya hizmeti içeren mal – hizmet tanımlamaları (örn: basılı yayınlar, giysiler, iletişim hizmetleri, eğitim hizmetleri, vb.) söz konusu olduğunda ve ret gerekçesinin bu tanım kapsamına giren malların veya hizmetlerin tamamına değil sadece birine veya bir kısmına ilişkin olması halinde takip edilebilecek yollar kanaatimizce takip eden iki alternatif biçimde olmalıdır:

 

1-      Ret kararı göndermeden uyarı yazışmaları yoluyla sınırlandırma yapılmasının sağlanması (ideal yöntem): Başvurunun reddedilmesinden önce Ofisçe yazılacak bir uyarı mektubu yoluyla, başvuru sahibine başvurusunda yer alan kapsayıcı terimi hangi biçimde sınırlandırması durumunda ret kararı ile karşılaşmadan işlemleri sürdürebileceği hakkında bilgi vermek. Süreli bu mektuba yanıt verilmemesi veya önerinin kabul edilmemesi halinde kapsayıcı terimi reddetmek ve varsa karara itiraz üzerine incelemeyi sürdürmek. Bu yöntem, kanaatimizce ideal yöntem olmakla birlikte, çok sayıda başvuru, inceleme ve itiraz yükü altında ezilmiş ofisler bakımından, ek yazışma işlemleri yaratılması anlamında sürdürebilir bir yöntem olmayabilir.

 

2-     Ret mektubu üzerine yapılacak sınırlandırma ve eş zamanlı karara itiraz yöntemi: Öncelikli olarak, ret kararını ilgili kapsayıcı tanım bakımından vermek ve ret kararında mal / hizmet listesinin ne şekilde sınırlanması halinde ret kararının kısmen kaldırılabileceğinin çerçevesini başvuru sahibine çizmek. Başvuru sahibinin sınırlandırma talebinin yapılması yoluyla ret kararını kısmen kaldırmayı uygun bulması durumunda, Ofise bu yöndeki sınırlandırma talebini ve eş zamanlı olarak sınırlandırma talebini gönderdiğini belirten karara itiraz dilekçesini sunması ve itiraz işlemlerini talebin kaydedilmesi çerçevesinde sonuçlandırmak.

 

Son bölümlerde yazının ana fikrinden uzaklaşmış olmakla birlikte bu yazıda altını çizmek istediğimiz husus, başvuru listesinde yer alan kapsayıcı (birden fazla malı veya hizmeti işaret eden) bir terime (örn: basılı yayınlar, giysiler, iletişim hizmetleri, eğitim hizmetleri, vb.) ilişkin olarak, markanın o tanım kapsamına giren mallardan veya hizmetlerden sadece birisi veya bir bölümü bakımından ayırt edici nitelikten yoksun veya tanımlayıcı olması halinde, malın veya hizmetin başvuru sahibi tarafından sınırlandırılmaması halinde ret kararının malın veya hizmetin tamamına ilişkin olarak verilmesi gerektiğidir.

 

Bu içerikteki bir ret kararıyla karşılaşmamanın veya ret kararını kısmen bertaraf etmenin yolu ise, kapsayıcı terimin başvuru sahibince sınırlandırılması olacaktır (bkz. yukarıdaki öneriler). Bu sınırlandırmanın ne içerikte, şekilde ve aşamada yapılması gerektiğinin tescil Ofisi tarafından başvuru sahibine yazılı olarak bildirilmesi ve tarafların (Ofis ve başvuru sahibi) aynı fikirde olması hali, tarafları, belirsizlik ve itiraz incelemesi yükünden kurtararak, işlemlerin daha hızlı ve düzenli biçimde ilerlemesini sağlayabilecektir. Bu işleyiş biçiminin gerekli değişiklikler yapılarak diğer ret gerekçeleri bakımından da uygulanması da elbette mümkün olacaktır.

 

Önder Erol Ünsal

unsalonderol@gmail.com

 

OHIM Temyiz Kurulu “Sharbati” Kararı – Yabancı Dillerdeki Kelimelerin Tanımlayıcı Niteliğine İlişkin Değerlendirme

imagesCA9TX1AK(Görsel http://bigthink.com/ideafeed/turn-rejection-into-success adresinden alınmıştır.)

OHIM 5. Temyiz Kurulu 1 Mart 2012 tarihinde verdiği R 1095/2011-5 sayılı “Sharbati” kararında yabancı dillerdeki tanımlayıcı markaların Avrupa Birliğinde tescil edilebilirliğine ilişkin önemli saptamalar yapmıştır. Kararın tamamının http://oami.europa.eu/LegalDocs/BoA/2011/en/R1095_2011-5.pdf adresinde incelenmesi mümkündür. Bu yazı kapsamında kararın ana hatlarının ve Temyiz Kurulu saptamalarının kısaca açıklanmasına gayret edilecektir.

 

OHIM’e 29. ve 30. sınıflara dahil bazı malların tescil edilmesi talebiyle yapılan “sharbati” kelime markası başvurusu OHIM tarafından “pirinç; un ve tahıllardan yapılmış ürünler, ekmek, hamur işleri ve şekerlemeler” malları bakımından ayırt edici nitelikten yoksunluk, tanımlayıcılık ve ticaret alanında herkes tarafından kullanılır terimler arasında bulunma (Topluluk Marka tüzüğü madde 7/1(b),(c),(d)) gerekçeleriyle kısmen reddedilmiştir. OHIM’in ret kararının nedeni “sharbati” kelimesinin “sharbati” kelimesinin Hinsitan’a özgü bir pirinç ve buğday türünün ismi olmasıdır.

 

Başvuru sahibi Hindistan menşeili “Amira Foods (India) Limited” karara karşı OHIM Temyiz Kurulu nezdinde itiraz etmiştir. Başvuru sahibi itirazında temel olarak takip eden argümanları öne sürmüştür:

  • Avrupa Birliğinde yerleşik ortalama tüketicilerin “sharbati” kelimesinin pirinç, un ve kısmi ret kararı kapsamında yer alan diğer mallara ilişkin tanımlayıcı bir marka olduğunu bilmesi veya anlaması mümkün değildir. “Sharbati” kelimesi Avrupa Birliğinde konuşulan dillerde anlama veya tanımlayıcı içeriğe sahip bir kelime değildir.

 

  • İnternet aracılığıyla elde edilen deliller Hindistan menşeili kaynaklardan derlenmiştir. Avrupa Birliğinde yerleşik ortalama tüketiciler asla bu kaynaklara danışmayacaktır.

 

  • “Sharbati” kelimesi ortalama tüketicilerce marka olarak algılanabilecek nitelikte bir kelimedir.

 

  • “Sharbati” markası halihazırda 22 ülkede tescil edilmiş bir markadır ve tesciller kapsamında kısmi ret kararına konu mallar yer almaktadır.

 

  • OHIM Temyiz Kurulu başvuru sahibinin itiraz gerekçelerini detaylı biçimde değerlendirmiş ve aşağıda sayılan tespitleri yapmıştır:

 

  • Tanımlayıcılık başvuruya konu mallar ve halkın ilgili kısmı dikkate alınarak değerlendirilmelidir. Bir markanın kapsadığı mallara veya hizmetlere ilişkin tanımlayıcı veya ayırt edici niteliği değerlendirilirken, kamunun ilgili kesiminin algısı dikkate alınmalıdır. Kamunun ilgili kesimi ise, tescil talebinin gerçekleştiği yerde bulunan, ilgili malların veya hizmetlerin tacirleri ve ortalama tüketicilerinden oluşmaktadır. Bu kişilerin yeteri derece bilgili, gözlemci ve tedbirli olduğu kabul edilmektedir. Bir markanın tanımlayıcılık gerekçesiyle reddedilebilmesi hususunda ticaret çevrelerinin bu terim hakkındaki bilgisi öncelikli olarak belirleyici olacaktır. Tacirler bir ürünü veya onun özelliklerini isimlendiren terimlerin kullanımı konusunda serbest olmalıdır.

 

  • Başvuru sahibinin “sharbati” kelimesinin Avrupa Birliğinde bilinmediği veya kullanılmadığı dolayısıyla markanın tanımlayıcılık gerekçesiyle reddedilemeyeceği yönündeki argümanı, tanımlayıcılık gerekçeli ret gerekçesinin yanlış yorumlanmasından kaynaklanmaktadır. Şöyle ki bir markanın tanımlayıcılık gerekçesiyle reddedilebilmesi için o markanın Avrupa Birliğinde genel kullanımda bulunması gerekli değildir. Bu husus maddenin yazımında kullanılmış “may serve” ifadesinden anlaşılmaktadır.

 

  • Bir ürünün Avrupa Birliği sınırları dışında bilinmesi, o ürünün Avrupa Birliğinde de bilinebileceğinin güçlü bir işaretidir. Hindistan’da yetiştirilen bir pirinç veya buğday türünün, Avrupa Birliğinde bilinmemesi veya gelecekte bilinmeyecek olması, Hint pirinç ve buğdayının yüksek sayıdaki taciri ve müşterisi dikkate alındığında, olası değildir.

 

  • “Sharbati” kelimesinin ret kararı kapsamındaki mallar için tescil edilmesine izin vermek, başvuru sahibinin bir cins ismi üzerinde tekel hakkı oluşturmasına ve bu cins pirinç veya unu Avrupa Birliği sınırları dahilinde satmak isteyen diğer tacirlerin ürünlerini tanımlamak için bu cins ismini kullanmasını engelleyecek bir durumun oluşmasına imkan sağlayabilecektir.

 

  • Başvuru sahibinin “sharbati” kelimesinin pirinç ürününü tanımlamak için yaygın olarak kullanılan bir kelime olmadığı yönündeki iddiası ise ilgili piyasalardaki durum incelendikten sonra yerinde görülmemiştir. “Sharbati” tipi pirinç Basmati pirincinin kız kardeşi olarak anılmakta ve kalitesi ve daha ekonomik fiyatına bağlı olarak Hindistan’da orta sınıf aileler tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır. “Sharbati” pirincini veya buğdayını, Avrupa Birliği dahil, ülke dışına ihraç edecek çok sayıda firmanın bulunması da mümkündür. Başvuruyu inceleyen uzman ve Temyiz Kurulunun ulaşmış olduğu deliller de bu bağlamda değerlendirilmelidir. Ulaşılan delillerin çoğunluğu ticari ürünleri pazarlayan ihracat firmalarının dokümanlarından elde edilmiştir. Daha önce de belirtildiği üzere, bir kelimenin Hindistan’da bir pirinç türünün ismi olması o ürünün Avrupa Birliğinde de ticari dolaşıma gireceğinin güçlü bir göstergesidir.

 

  • Başvuru sahibinin Avrupa Birliği dışındaki ülkelerde ret kararı kapsamındaki mallar için marka tescili elde etmiş olması, yerleşik içtihat doğrultusunda OHIM incelemesini etkiler bir husus değildir. Değerlendirme esnasında bu tescillerin varlığı dikkate alınmış ancak yukarıda yer verilen açıklamalar doğrultusunda markanın tescilini engeller hususlar belirlenmiştir.

 

  • Sayılan tüm gerekçeler doğrultusunda OHIM Temyiz Kurulu başvurunun tanımlayıcılık gerekçesiyle Topluluk Marka Tüzüğü 7(1)(c) bendi kapsamında kısmen reddedilmesi kararını yerinde bulmuş ve kelimenin reddedilen mallar bakımından ilgili sektördeki tacirlerin ortak kullanımına açık bir kelime olarak kalması gerektiğini tespit etmiştir.

 

  • Temyiz Kurulu değerlendirilen delillerin, Avrupa Birliğinde yerleşik pirinç tüketicilerinin, tacirlerinin ve uzmanlarının önemli kısmının “sharbati” kelimesini bildiğini göstermek için yeterli olduğu sonucuna ulaşmıştır. Kurula göre, deliller pirinç ithalatçıları ve Hint mutfağı meraklıları “sharbati” pirinci veya buğdayı türünü bildiğini göstermektedir. Sayılan nedenlerle, “sharbati” kelimesi kamunun önemli bölümü tarafından marka olarak hatırlanmayacak içeriktedir ve dolayısıyla başvurunun ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesiyle Topluluk Marka Tüzüğü 7(1)(b) bendi çerçevesinde reddedilmesi kararı da yerindedir. Bununla birlikte, Kurul başvurunun Topluluk Marka Tüzüğü 7(1)(d) bendi kapsamında reddedilmesi kararını yerinde bulmamıştır.

 

Sonuç olarak, OHIM Temyiz Kurulu, “sharbati” kelimesinin “pirinç; un ve tahıllardan yapılmış ürünler, ekmek, hamur işleri ve şekerlemeler” malları bakımından tanımlayıcılık gerekçesiyle ve ilaveten ayırt edici nitelikten yoksunluk nedeniyle reddedilmesi yönündeki kararı haklı bulmuş ve ret kararını onamıştır.

 

Kanaatimizce, kararın önemli noktası, tanımlayıcılık hususunun değerlendirilirken, dikkate alınacak kamu kesiminin yalnızca ürünlerin nihai tüketicilerinden oluşmadığının, ilgili malların veya hizmetlerin tacirlerinin ve ilgili ticaret gruplarının da değerlendirilme de dikkate alınması gerektiğinin bir kez daha altının çizilmesidir. Bunun yanısıra, tanımlayıcılık değerlendirmesinin piyasadaki fiili – güncel duruma ilişkin bir değerlendirme olmasının yanında, madde yazılırken kullanılan “may serve” kalıbından da anlaşılacağı üzere, gelecekte piyasada kullanılma ihtimali bulunan  terimlere ilişkin değerlendirmeyi de içerdiğinin tekrardan belirtilmesi önemlidir.   

 

Özellikle, genel kullanıma açık mallar veya hizmetler bakımından, bu malların veya hizmetlerin nihai tüketicilerinin teknik veya farklı yabancı dillere ait kelimeleri yüksek oranda bilmesini veya algılamasıni beklemek gerçekçi olmayacaktır. Bununla birlikte, tanımlayıcılık gerekçeli ret gerekçesinin varlık nedeni, nihai tüketicilerin bilgi düzeyinin, genel kültürünün veya yabancı dil bilgisinin test edilmesi değil, ilgili sektördeki tacirlerin ortak kullanımına açık kalması gereken nitelikteki kelimelerin veya şekillerin, bir kişi adına marka olarak tescil edilmesinin engellenmesi yoluyla kamu yararının korunmasıdır. Dolayısıyla, kanaatimizce, tanımlayıcılık hususu değerlendirilirken, öncelikle maddenin varlık nedeni göz önünde bulundurulmalı ve inceleme – değerlendirme yalnızca malın veya hizmetin nihai tüketici kitlesi bakımından değil, ilgili malın veya hizmetin ticaretinin parçası olan tüm tacirler ve ticari aktörler açısından yapılmalıdır.    

 

Önder Erol Ünsal

Ağustos 2012

 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi “Pirate Bay” Kararı – İfade Özgürlüğü v. Telif Hakları Tartışması

The_Pirate_Bay_logo_svg(Görsel http://tr.wikipedia.org/wiki/The_Pirate_Bay adresinden alınmıştır.)

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin, Mart 2013’de, 40397/12 sayılı “Neij ve Kolmisoppi v. İsveç” başvurusu hakkında oybirliği ile verdiği başvurunun reddedilmesi yönündeki karar, internette dosya – bilgi paylaşımı, telif hakları çatışması hakkında uzun süredir süregelen ve bir anlamda özgürlük felsefesi ile de ilişkilendirilen tartışmalar hakkında, dünyanın en üst saygın mahkemelerinden birisinin yaklaşımını ortaya koymuştur.

 

Avrupa’nın en önemli internette dosya paylaşımı sitelerinden birisi olan “Pirate Bay” aleyhine 2008 yılında İsveç’te açılan dava, site yöneticileri Fredrik Neij ve Peter Sonde Kolmisoppi’nin Telif Hakları Kanununa aykırı suçlar işledikleri yönündeki kararla sonuçlanmıştır. Bu kararın ardından, Nisan 2009’da, başka firmalar tarafından açılan davalar sonucunda, Stockholm Bölge Mahkemesi, Neij ve Kolmisoppi’yi  bir yıl hapse mahkum etmiş ve başka davalılarla birlikte yaklaşık 3.3 milyon Euro tutarındaki zarardan sorumlu tutmuştur. Temyiz sonucu, Svea Temyiz Mahkemesi, Kasım 2010’da hapis cezalarını kaldırmış, ancak yol açılan zarar miktarını yaklaşık 5 milyon Euro olarak belirlemiştir. Son olarak, Yüksek Mahkeme 2012 yılında temyiz talebini reddetmiştir.

 

Bunun üzerine, Neij ve Kolmisoppi, Haziran 2012 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvuruda bulunmuştur.  Neij ve Kolmisoppi, başvurularında, başlangıç amacı sadece internette veri paylaşımını kolaylaştırmak olan Pirate Bay sitesinin başkaları tarafından kullanımından kendilerinin sorumlu tutulamayacağını belirtmiştir. Neij ve Kolmisoppi’ye göre, sadece, telif hakkıyla korunan materyalleri yasadışı biçimde paylaşan kullanıcılar suç işlemiştir. Bu çerçevede, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 10. Maddesine dayanarak , Telif Hakları Kanununa aykırı fiiller işlenmesi suçuna iştirak etmekten kaynaklanan mahkumiyetlerinin, ifade özgürlüğü haklarının ihlali anlamına geldiğini öne sürmüşlerdir.

 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 10. maddesi takip eden düzenlemeyi içermektedir:

 

MADDE 10 – İfade özgürlüğü

 

1. Herkes ifade özgürlüğü hakkına sahiptir. Bu hak, kamu makamlarının müdahalesi olmaksızın ve ülke sınırları gözetilmeksizin, kanaat özgürlüğünü ve haber ve görüş alma ve de verme özgürlüğünü de kapsar. Bu madde, Devletlerin radyo, televizyon ve sinema işletmelerini bir izin rejimine tabi tutmalarına engel değildir.

 

2. Görev ve sorumluluklar da yükleyen bu özgürlüklerin kullanılması, yasayla öngörülen ve demokratik bir toplumda ulusal güvenliğin, toprak bütünlüğünün veya kamu güvenliğinin korunması, kamu düzeninin sağlanması ve suç işlenmesinin önlenmesi, sağlığın veya ahlakın, başkalarının şöhret ve haklarının korunması, gizli bilgilerin yayılmasının önlenmesi veya yargı erkinin yetki ve tarafsızlığının güvence altına alınması için gerekli olan bazı formaliteler, koşullar, sınırlamalar veya yaptırımlara tabi tutulabilir.”

 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin başvuru hakkındaki değerlendirmesi aşağıdaki içeriktedir:

 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 10. maddesi herkesin internetten bilgi edinmesini veya internette bilgiyi yaymasını garanti altına alır. Neij ve Kolmisoppi’nin peşinde oldukları amaç kar elde etmek olsa da, telif haklarıyla korunan materyallerin değişimini kolaylaştıran bir web sitesiyle ilişkilerinin bulunması, sözleşmenin 10. maddesindeki “bilgi edinme ve bildirme” hakkı kapsamına girmektedir. Bunun sonucu olarak, Neij ve Kolmisoppi’nin  mahkumiyetleri ifade özgürlüklerine müdahale edilmesi anlamına gelmektedir.

 

Bununla birlikte, Neij ve Kolmisoppi’nin mahkumiyetlerinin sebebi olan paylaşılmış malzeme Telif Hakları Kanunu kapsamında korunmakta olduğundan, Mahkeme’ye göre İsveç otoritelerinin müdahalesi kanunla tayin edilmiş niteliktedir. Mahkemeye göre, Neij ve Kolmisoppi’nin mahkumiyeti, telif haklarının korunması meşru amacına hizmet etmektedir. Mahkeme, her ikisi de İnsan Hakları Sözleşmesi uyarınca korunan iki yarışan çıkarı dengelemek zorundadır: (i) Neij ve Kolmisoppi’nin internette bilgi değişimini kolaylaştırma hakkı ve (ii) telif hakkı sahiplerinin telif haklarına tecavüze karşı korunması hakkı.

 

İnsan Hakları Mahkemesi, İsveç otoritelerinin bu tip konularda karar verebilmek için geniş bir takdir marjı olduğunu yinelemiştir. Bunun asıl nedeni, tehlikede olan bilgiye, politik ifade ve tartışma özgürlüğüyle aynı derecede koruma sağlanmaması ve Telif Hakları Kanunu ve Sözleşme uyarınca telif haklarının korunması yükümlülüğünün, başvuru sahiplerinin ifade özgürlüğünün sınırlanması için ciddi bir neden oluşturmasıdır. Bunun ötesinde, Neij ve Kolmisoppi’nin, bu yönde talepte bulunulmasına rağmen telif hakkı ile korunan materyali web sitelerinden kaldırmadıkları dikkate alındığında, hapis cezasına ve zararların tazminine karar verilmesi aşırı (bir ceza) olarak değerlendirilemez.

 

Sonuç olarak, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne göre, Neij ve Kolmisoppi’nin ifade özgürlüğü hakkına müdahale edilmesi, demokratik bir toplumda gereklidir ve başvuruları açıkça hatalı tesis edilmiş olma gerekçesiyle reddedilmelidir.

 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin, Pirate Bay kararı, internette telif hakları ile korunan materyallerin izinsiz yayımı konusunda, özgürlük felsefesi ile de ilişkilendirilmiş özgürlüklerin kısıtlanması v. telif hakları çatışması hakkında saygın bir mahkemenin yaklaşımını ortaya koymuştur. Bununla birlikte, konu hakkındaki tartışmanın, yargısal, felsefik ve siyasi boyutu (merak edenler Korsan Parti konusunu inceleyebilir) da dahil olmak üzere, uzun süre devam edeceği kanaatimizce açıktır.

 

Önder Erol Ünsal

Mart 2013

Sir Elton John Telif Hakkı İhlali Davasında Suçsuz Bulundu – “Nikita” v. “Natasha” Davası

nikita(Görsel http://www.vob-clip.com/clips-1990-1999/1386-elton-john-nikita-1990-vob.html adresinden alınmıştır.)

Yaşamımın herhangi bir aralığında sıkı bir Elton John takipçisi veya seveni olmamakla birlikte, sanatçının bazı şarkılarını (Rocket man, Your song başta olmak üzere) çok severim. Görsel hafızama kazınan başlıca Elton John videosu ise şüphesiz “Nikita” şarkısına ait olan videodur. 30’lu yaşlarının son yıllarını geçiren yaşıtlarımın da benden farksız olduklarını düşünüyorum.

 

1985 yılında piyasaya sürülen “Nikita” şarkısı gerek videosunun ilginç hikayesi, gerek videodaki Nikita karakterinin güzelliği (80’lere ait kıyafetler ne kadar çirkin olsalar da güzeli çirkine çevirememişler), gerekse de videonun başında Berlin Duvarı üzerinde görülen Türkçe “kahrolsun faşizm” yazısının yarattığı ilginçlik gibi nedenlerle, benim için her zaman şarkının kendisinden daha ilgi çekici olmuştur.

 

Şarkının videosunu aşağıdaki Youtube bağlantısından izleyecek okuyucuların şarkı hakkındaki hafızası tazelenecektir.

“Nikita” şarkısı son yıllarda, şarkının kendisinden veya videosundan çok Elton John aleyhine açılan bir intihal davasının konusunu teşkil ederek, gündemi meşgul etmiştir. Davaya ilişkin olarak 17 Temmuz 2013 tarihinde verilen karar Elton John’a muhtemelen rahat bir nefes aldırmıştır.

 

Davacı, Güney Afrika Cumhuriyeti vatandaşı Guy Hobbs, şarkı sözü yazarı ve fotografçıdır. Hobbs, 1982 yılında (soğuk savaş devam ederken), bir seyahat gemisindeki Rus kızıyla olan aşk öyküsünü konu olan “Natasha” isminde bir şakı yazar. Şarkıda, Rus kızının gemiyi terk etmesine izin verilmemektedir. Hobbs, şarkısının telif hakkını 1983 yılında kaydettirir ve şarkısını “Big Pig Music” dahil olmak üzere çeşitli plak şirketlerine gönderir, ancak şirketlerden yanıt alamaz. Bu arada “Big Pig Music” firmasının Elton John şarkılarının yayıncısı olduğu da belirtilmelidir. Hobbs, 2001 yılında Elton John”un “Nikita” şarkısının sözlerini inceler ve kendi şarkısıyla Elton John’un şarkısı arasındaki benzerlikler tespit eder. Hobbs, benzerliğe ilişkin görüşlerini bir çok kez Elton John’a yazar, ancak iddiasına göre kendisinden hiçbir yanıt alamaz. Bunun üzerine, Hobbs, Elton John aleyhine, 2012 yılında Amerika Birleşik Devletlerinin Illionis eyaletinde telif hakkı ihlali gerekçesiyle dava açar.

 

Davacı Hobbs, mahkemenin dikkatini her iki şarkıda da yer alan bazı özgün unsurların benzerliğine çekmektedir: Her iki şarkıda da Batılı bir erkekle, komünist bir ülkenin vatandaşı bir kadının soğuk savaş sırasındaki imkansız aşkı konusu işlenmektedir, kadınların isimleri (Nikita – Natasha) fonetik olarak benzerlik göstermektedir, şarkılarda ortak olarak “you will never know”, “I need you” gibi sözler kullanılmıştır, her iki şarkıda da gerçek yaşamda gerçekleşmemiş olaylara referans yapılmaktadır, sevgilinin açık renkteki gözleri tarif edilmektedir ve sevgiliyle yazılı iletişim şeklinde ifade biçimi kullanılmıştır.

 

Hobbs’a göre, sayılan unsurlar ve daha başka unsurların benzerliği kendi şarkısı bakımından özgün bir ifade biçimi kombinasyonu olarak görülmeli ve özgün kombinasyon için telif hakkı korumasının ortaya çıktığı anlamında değerlendirilmelidir.

 

Illionis mahkemesi, davayı, Hobbs tarafından sayılan benzerliklerin tek başlarına telif hakkı korumasına konu olmasının mümkün olmamasını ve benzer oldukları öne sürülen, ancak tek başlarına telif hakkı kapsamında korunmaları mümkün olmayan unsurların kombinasyonu nedeniyle telif hakkı oluşmayacağı yönündeki içtihadı (bkz. Peters v. West, 692 F.3d 629, 632 (7th Cir. 2012)) öne sürerek reddeder. Mahkeme Peters v. West kararını belirtmenin yanısıra, incelenen vakada, benzer oldukları öne sürülen unsurların kombinasyonun da telif hakkı ihlaline yol açmayacağı kanaatine vardığını belirtmiştir. Hobbs mahkeme kararına karşı temyiz yoluna gider ve dava Birleşik Devletler Temyiz Mahkemesi 7. Dairesi tarafından görülür.

 

Hobbs, Temyiz Mahkemesinde özgün kombinasyon teorisini yineler. Bu teoriye göre, tek başlarına telif hakkı korumasına konu olamayacak unsurların, bir şarkıda özgün biçimde seçimi, uyarlanması ve birleştirilmesi telif hakkı korumasına konu olabilecektir. Hobbs’a göre, Peters v. West kararı buna engel değildir ve yukarıda paragraflarda saydığımız unsurların benzerliği Nikita şarkısının, kendisine ait Natasha şarkısından kaynaklanan telif hakkını ihlal ettiği sonucuna varmak için yeterlidir.

 

Temyiz Mahkemesi, Illionis mahkemesinin Peters v. West kararını doğru yorumlayıp yorumlamadığı tartışmasına girmeksizin (kararın dipnotlarında Illionis mahkemesinin kararı doğru yorumlamadığı işaret edilmektedir), davacının benzerlik iddialarını tek tek değerlendirir ve şarkıların benzer unsurların kombinasyonu olarak değerlendirilmesi halinde de esasen benzer olmadıkları sonucuna ulaşır.

 

Temyiz Mahkemesine göre, Hobbs’un iddiaları, telif hakkı korumasının iki temel ilkesi bakımından problem içermektedir. Bu genel ilkelere göre, Telif Hakkı kanunları, genel anlamda fikirleri değil, bu fikirlerin belirginleştirilmiş ifade biçimi korur ve belirginleştirilmiş ifade biçimleri açısından da, Telif Hakkı kanunları, belirli bir konu işlenirken kaçınılmaz veya standart biçimde yer verilmesi gereken olayları, karakterleri veya hikayelerin geçtiği yerleri korumaz. Belirtilen ilkeler göz önüne alınarak yapılan değerlendirme, “Natasha” ve “Nikita” şarkılarının sözleri dikkate alındığında, davacı Hobbs tarafındna öne sürülen benzerlik gerekçelerinin 4’ü bakımından ifade ediliş biçimi bakımından farklılık bulunduğu, kalan 2 benzer unsurun ise popüler aşk şarkılarında yer verilen vazgeçilmez, standart veya basit nitelikte unsurlar olduğu görülmüştür.

 

Temyiz Mahkemesi, kararında davacının iddialarını detaylı olarak incelemiş ve iki şarkının esasen farklı hikayeleri anlattığı ve birbirlerinden sadece küçük farklarla ayrılmadığı sonucuna ulaşmıştır. Mahkemeye göre, “Natasha” İngiliz bir erkekle Ukraynalı bir kadın arasında gerçekleşen, kısa ve romantik bir yakınlaşmayı konu alır. Tarafların somut ilişkisi kadının deniz seyahatine devam etmesi zorunluluğu nedeniyle sona erer. “Nikita” ise bunun tersine, bir kadını uzaktan gören ve seven bir erkeğin hikayesini anlatır. Bu aşk hiçbir zaman fiziksel olarak gerçekleşmez, çünkü taraflar birbirlerinden silahlar ve sınır kapılarıyla ayrılmıştır. Sonuç olarak, Temyiz Mahkemesi, “Natasha” ve “Nikita” şarkılarının, başkasının eserini kopyalamama kuralının ihlali anlamına gelebilecek yeterlilikte özgün benzerlikler içermediği görüşüne ulaşmıştır. Bu çerçevede, davacı Hobbs’un telif hakkına tecavüz iddiası reddedilmiş ve Illionis bölge mahkemesinin kararı onanmıştır. Kararın detaylarını merak edenlerin karara http://media.ca7.uscourts.gov/cgi-bin/rssExec.pl?Submit=Display&Path=Y2013/D07-17/C:12-3652:J:Manion:aut:T:fnOp:N:1169984:S:0 bağlantısı aracılığıyla erişimi mümkündür.

 

“Natasha” – “Nikita” uyuşmazlığı, telif hakkı tartışmalarının ünlü bir şarkı ve sanatçı açısından ortaya çıkması bakımından dikkat çekicidir. Oldukça başarılı bir kariyere sahip ve kraliçe tarafından sir unvanı ile taçlandırılmış Elton John’un, kariyerine gölge düşürebilecek iddianın mahkemece reddedilmesi nedeniyle derin bir nefes aldığını tahmin etmek ise güç değildir. Benzer yöndeki iddialar kimi zaman ülkemizde de ortaya çıktığından (bir içecek firması reklamına yönelik olarak gazetelerde yer alan rüyamı çaldılar iddiası, vb.), telif hakkı ihlali konusunda geniş bir içtihada sahip A.B.D. mahkemeleri kararlarının incelenmesi şüphesiz ilginç ve zevk veren bir araştırma alanı olacaktır.

 

Önder Erol Ünsal

Temmuz 2013

 

HADOPI Yasası Çatırdıyor – Fransa’da İnternet Üzerinden Yasadışı Dosya Paylaşımı ve Dosya İndirme Hakkında Yasal Düzenleme

hadopi-mortuaire(Görsel http://www.laquadrature.net/fr/hadopi-le-conseil-constitutionnel-censure-la-riposte-graduee  adresinden alınmıştır. (image (cc) BySa La Quadrature du Net))

Fransa, geçmiş hükümet döneminde çıkartılan “HADOPI” yasasından geri adım attı ve internet üzerinden yasadışı dosya paylaşımı ve dosya indirme hakkında düzenlenen, üç uyarı alan internet kullanıcılarının internet bağlantısının kesilmesi cezasından vazgeçildi.

2009 yılında önceki Fransa başbakanı Nicolas Sarkozy tarafından desteklenerek çıkartılan HADOPI yasası ve bu yasayla kurulan “Haute Autorité pour  la Diffusion des Oeuvres et la Protection des Droits sur Internet (HADOPI)” kurumu son günlerde en zor günlerini yaşıyor.

Türkçe’ye “İnternette Eserlerin Yayılması ve Hakların Korunması için Yüksek Otorite” şeklinde çevrilebilecek HADOPI, kuruluşundan başlayarak yoğun tartışmaların ve eleştirilerin konusu olmuştur. HADOPI’ye ilişkin eleştiriler, özellikle kuruma tanınan ceza yetkisinin içeriğinden kaynaklanmaktadır.

2009 yılında çıkan kanuna göre, telif hakkına konu eserleri kanuna aykırı biçimde paylaşan veya kendi cihazlarına indiren Fransız internet kullanıcılarına iki kez uyarıda bulunulacak (uyarı elektronik mesaj veya mektup yoluyla olabilir), uyarılara cevap vermeyip ihlale devam edilmesi halinde üçüncü uyarıyla kullanıcının internet erişimi askıya alınabilecek ve kullanıcıya 1500 Euro’ya varabilen para cezası verebilecektir. Sistemin organizasyonundan sorumlu olacak organ ise aynı kanunla kurulan HADOPI olacaktır.

hadopi(Görsel http://usavpngratuit.blogspot.com/2013/05/choisir-un-vpn-pour-contrer-hadopi.html adresinden alınmıştır.)

Sarkozy, HADOPI’yi ve getirilen sistemi takip eden cümlelerle savunmuştur: “Toplumumuzda hukuk dışı alanlar nasıl var olabilir? Herhangi birisi ekonominin düzenlenebileceğini ancak internetin düzenlenemeyeceğini aynı anda nasıl savunabilir? Toplum için uygulanan kuralların interneti bağlamayacağını nasıl kabul edebiliriz … Telif hakkını savunurken sadece sanatsal yaratımı savunmuyorum, aynı zamanda herkesin özgürlüğünün başkalarının haklarına saygı üzerine kurulu olduğu özgür toplum fikrimi savunuyorum. Aynı zamanda kültürümüzün geleceğini savunuyorum. Bu yaratıcılığın geleceğidir.” (bkz. http://www.guardian.co.uk/technology/2009/jun/10/france-hadopi-law-filesharing).

Sarkozy tarafından yukarıda yer verilen biraz da popülizm kokan açıklamalardan anlaşılacağı üzere, HADOPI, Sarkozy hükümetinin sahip çıktığı ve desteklediği bir projedir. Ancak, HADOPI doğduğu andan itibaren toplumdan yeterli destek görmemiştir.

HADOPI kanunu çıktıktan hemen sonra ilk darbeyi, Haziran 2009 Fransız Anayasa Konseyinden almıştır. Anayasa Konseyi, internete ve çevrimiçi iletişime özgürce erişimin bir insan hakkı olduğuna ve bir yargıcın müdahalesi (kararı) olmaksızın engellenemeyeceğine karar vermiştir.  Konseye göre, interneti HADOPI yasasının öngördüğü şekilde denetlemek yurttaşların kişisel haklarını çiğneme niteliğindedir. (bkz. http://www.guardian.co.uk/technology/2009/jun/10/france-hadopi-law-filesharing). Bu çerçevede, Fransa’da internete erişimin HADOPI tarafından değil, ancak mahkemeler tarafından engellenebileceği ortaya çıkmıştır. 

Ortaya çıktığı anla eş zamanlı olarak yoğun eleştirilere konu olan HADOPI’nın uyguladığı ceza sistemi beklenen etkinlikte olmamış ve istenen sonuçları vermemiştir. HADOPI’nin 2,5 yıl süren çalışmaları sonucunda, hak sahipleri 4,7 milyon adet IP adresi tespit etmiş, bunlardan yalnızca 29 dosya hazırlanarak savcılığa gönderilmiş ve sadece 3 karar verilmiştir (bkz. http://ipkitten.blogspot.com/2013/07/hadopi-to-disappear-and-french.html). Yayınlanan bir rapora göre, yasa çerçevesinde mahkeme tarafından sadece bir kullanıcının internet erişimi iki hafta süreyle askıya alınmış ve kendisine 600 Euro tutarında para cezası verilmiştir. 1500 Euro tutarındaki para cezası ise mahkemeler tarafından hiç uygulanmamıştır. Bununla birlikte aynı rapor, HADOPI yasasıyla uygulanan üç kademeli uyarı / cevap sistemimin yasadışı indirme faaliyetinin engellenmesi anlamında olumlu etkisi olduğunu, ilk uyarı mesajını alan kullanıcıların %95’inin yasadışı indirme faaliyetini tekrarlamadığını ifade etmiştir (bkz. http://www.jdsupra.com/legalnews/recent-developments-regarding-french-onl-95064/).

Sarkozy hükümetinin yerini alan Holland hükümeti ise geçtiğimiz günlerde HADOPI yasasına ve kuruma son bir darbe vurmuştur. Yeni açıklanan bir raporda HADOPI kurumunu kapatma ve tüm yetkisini “Fransa Görsel-İşitsel Otoritesi (CSA – Conseil Superieur de l’Audiovisuel)”ne devretmenin yerinde olacağı belirtilmiştir (Lescure raporu için bkz. http://the1709blog.blogspot.fr/2013/05/lescure-report-on-cultural-exception-in.html). Planlanan yeni düzenlemeyle 60 Euro’yla başlayan ve tekrar halinde kademeli olarak artan para cezası sistemi getirilecek ve bireysel kullanıcıların yüksek para cezaları ödemeleri veya internet bağlantılarının kesilmesi yerine görece küçük mali cezalar ödemeleri sağlanacaktır.    

Kültür ve İletişim Bakanı tarafından yapılan ve http://www.culturecommunication.gouv.fr/Espace-Presse/Communiques/Publication-du-decret-supprimant-la-peine-complementaire-de-la-suspension-d-acces-a-Internet adresinden görülebilecek bir açıklamayla, hükümetin niyetinin bundan sonra, bireysel kullanıcılara ağır cezalar vermek yerine, ticari anlamda korsancılığı ve korsan içerikten kar elde eden internet sitelerini cezalandırmak olacağını belirtilmiştir.

Yukarıda yapılan tüm açıklamalar ışığında, bir anlamda ölü doğmuş ve toplumdan gerekli desteği bulmamış HADOPI yasasının ve kurumunun tabutuna son çivilerin çakılmakta olduğu söylenebilir ve kısa süre içerisinde yasanın ve kurumun ortadan kalkacağı beklenebilir. Türkiye’de telif haklarının internette korunması için hazırlanan taslak kanun maddelerinin HADOPI yasasına öykündüğü ve paralel düzenlemeler öngörüldüğü geçtiğimiz yıl sıklıkla dile getirilmiştir (bu konuda “HADOPI Türkiye” şeklinde bir aramanın sonuçları okuyuculara fikir verecektir). Türkiye’deki tasarının bütünü hakkında bilgi sahibi olmamakla birlikte, eğer tasarı gerçekten HADOPI’ye öykünerek hazırlandıysa, model yasanın Fransa’da yaşadığı sıkıntıların ve yol açtığı toplumsal tepkinin dikkate alınması yerinde olacaktır.

Önder Erol Ünsal

Temmuz 2013

“NUTELLA” mı yoksa “NUGTELLA” mı tercih edersiniz?

nugtella1(Görsel http://www.lefigaro.fr/international/2013/08/20/01003-20130820ARTFIG00411-du-nutella-au-cannabis-en-vente-en-californie.php?page=&pagination=2 adresinden alınmıştır.)

 

“Nutella” markalı fındık ve kakao karışımı krem yiyeceği sevmeyen kimseyle şu ana dek tanışmadım. Tersine “nutella”ya tutkuyla bağlı çok sayıda insan tanıyorum.

 

“Nutella”nın sahibi İtalyan “FERRERO S.P.A.” firması kendi markalarına –doğal olarak- herkesten fazla –ticari- tutkuyla bağlı olduğu için, başka firmaların marka başvurularına yaptığı itirazlar ve kendi markaları için uyguladığı agresif olarak tanımlayabileceğimiz korumacı tutumuyla iş yaşamımda –kağıt üzerinde- hayli tanıdık olduğum bir firma niteliğinde. “FERRERO”, sahibi olduğu “nutella”, “kinder”, “ferrero rocher”, “tic tac”, vs. markalarını korumak için uyguladığı hayli etkin koruma politikasıyla, muhtemelen tüm sınai mülkiyet ofislerinin en önemli –moda terimle- müşterilerinden birisidir.

 

“FERRERO”nun A.B.D.’nin California eyaletindeki avukatlarının şu günlerde bir hayli meşgul olduğunu tahmin ediyorum. Ancak, bu kez işleri, -muhtemelen- rutinleşmiş marka tecavüzü veya ilana itiraz gibi faaliyetlerden oldukça farklı olacak gibi gözüküyor.

 

Özetlemek gerekirse:

 

Geçtiğimiz günlerde A.B.D.’nin California eyaletinde “nugtella” isimli yeni bir ürün piyasaya sürüldü. “Nutella” kavanozuna çok benzer bir kavanoza sahip olan ve yazım biçimi ve kullanılan renkler bakımından da “nutella” markasını doğrudan çağrıştıran (bkz. aşağıdaki görsel) “nugtella” markasının içeriği ise bir hayli ilginç. “Nugtella” sıradan bir kakaolu fındık ezmesi ya da çikolatalı ürün değil, “nugtella”, marihuana içeren bir kakaolu fındık ezmesi !!!

nugtella

Üniversite yıllarında nasıl zengin olmalı konulu geyik muhabbetlerinde, hamburger sosunda esrar kullanıp müşterileri dükkana bağlamak gibi dahiyane fikirler geliştirmiş olsam da, buna benzer fikirlerin gerçek yaşamda gerçekleştirilebileceğini pek düşünmemiştim doğrusu.

 

Ancak, görüldüğü üzere, “ORGANICARES” firması bunu düşünmekle kalmamış, piyasaya sürdüğü “NUGTELLA” ürünüyle gerçekliğe dönüştürmüş.

 

Yüksek kalitede marijuana anlamında kullanılan “nug” kelimesinin (bkz. http://www.urbandictionary.com/define.php?term=nug) ve “_tella” ibaresinin birleştirilmesinden oluşturulan “nugtella” markalı ürünler, şimdilik üretici firmanın Kaliforniya’daki tıbbi marihuana sağlık evlerinde satılıyor. Bilindiği üzere (gerçi nereden bilinecek ki), A.B.D.’nin Kaliforniya dahil bazı eyaletlerinde marihuananın tıbbi amaçlarla satışı serbest durumda. Heyecana gerek yok, bu tip ürünleri satın almak için, Kaliforniya’da olsanız da doktor reçetesi gerekiyor.

 

“Ferrero” avukatlarının “nutella”ya sadece kelime unsuruyla değil, ambalajı itibarıyla da çok benzer olan “nugtella”nın kullanımını engellemeleri kanaatimce çok zor olmayacaktır. Bununla birlikte, eğer davaya dönüşürse bu davada kullanılacak argümanları görmek ve süreci takip etmek muhtemelen oldukça eğlenceli olacaktır.

 

Önder Erol Ünsal

Ağustos 2013

Porno Filmler Telif Hakkı Kapsamında Korunabilecek Derecede Fikri Yaratıcılık İçerir mi? Dikkat Çekici bir Münih Bölge Mahkemesi Kararı

malibumedia1(Görsel http://www.ibtimes.co.uk/articles/366338/20120724/bittorrent-porn-malibu-media-jeff-fantalis-louisville.htm adresinden alınmıştır.)

 

Okuyucular arasında halen “The IPKAT” bloğunu takip etmeyenler varsa kendilerine www.ipkitten.blogspot.com adresinden “The IPKAT”i izlemelerini şiddetle öneriyorum. Twitter üzerinden çok sayıda IP haber sitesini ve kurumunu takip ederek, dünyada fikri-sınai haklar alanında neler olup bittiğini izlemeye çalışan birisi olarak, “The IPKAT”teki ölçüde kapsamlı ve yerinde yaklaşımlarla başka herhangi bir blog veya sitede karşılaşmadığımı kesinlikle belirtmem gerekiyor.

 

“The IPKAT”te bugün karşılaştığım bir yazı, bana oldukça dikkat çekici geldiği için yazının içeriğini sizlerle de paylaşmak istedim. Yazının konusunu oluşturan mahkeme kararı Almanca olduğu ve lise yıllarından kalma Almanca bilgim kararın aslını aktarmaya yeterli olmayacağından, mahkeme kararını “The IPKAT”te yer alan içerik üzerinden aktarmayı tercih ediyorum. Kararın Almanca aslını incelemek isteyenlerin karara http://www.wbs-law.de/wp-content/uploads/2013/06/LG-M%C3%BCnchen-7-O-22293-12.pdf bağlantısından erişmesi mümkündür.

 

Münih Bölge Mahkemesi, Mayıs 2013’de verdiği kararda (karar no: 7 O 22293/12), çevrimiçi porno film paylaşımına yönelik bir şikayeti değerlendirmiştir. Şikayetin ve kararın kendisi çok ilginç olmamakla birlikte, şikayet incelenirken mahkeme tarafından yapılan bir değerlendirme özellikle dikkat çekici niteliktedir. Şikayetin içeriğine girmeden önce, vakanın çoğaltma hakkıyla ilgili olmadığı belirtilmelidir.

 

Porno film yapımcısı “MALIBU MEDIA” şirketi, kendisine ait “Esnek Güzellik (Flexible Beauty)” ve “Genç Tutku (Young Passion)” filmlerini, internet üzerinden izinsiz biçimde paylaşan Almanya’da yerleşik dosya paylaşımcılarının IP adreslerinin tespit edilmesi için mahkemeden emir çıkarttırır. “MALIBU MEDIA” bu yolla, telif haklarını ihlal ederek izinsiz dosya indirdiklerini öne sürdüğü dosya paylaşımcılarından maddi tazminat talep etme niyetindedir.

 

Mahkemenin IP adreslerinin tespiti kararının ardından, dosya paylaşımcılarından ikisi, “MALIBU MEDIA”nın telif hakkı sahibi olmadığı gerekçesiyle Münih Bölge Mahkemesine şikayette bulunur. Münih Bölge Mahkemesi, incelemenin ardından 7 O 22293/12 sayılı kararı ile şikayetleri haklı bulur. Mahkemeye göre, “MALIBU MEDIA”nın ismi filmlerde geçmemektedir ve “MALIBU MEDIA” telif hakkı sahibi olduğunu ispatlayamamıştır. Filmlerin jeneriğinde, yapımcı olarak başka bir firma belirtilmiştir ve ayrıca, “MALIBU MEDIA” filmlerin Almanya’da piyasaya sürüldüğünü ve dolayısıyla Alman Telif Hakkı Kanunu kapsamına girdiğini ispatlayamamış durumdadır.

 

Yukarıda sayılan gerekçeler, bilinen veya tahmin edilebilen değerlendirmeler olmakla birlikte, mahkemenin asıl çarpıcı tespiti, filmlerin içeriğinin telif hakkına konu olup olamayacağı noktasında ortaya çıkmıştır.

 

 

Mahkemeye göre, uyuşmazlığın konusunu oluşturan ve tamamen pornografiden oluşan filmlerin, Alman Telif Hakları Kanunu madde 2(2)’de yer alan “kişisel fikri yaratım (personal intellectual creation)” tanımı kapsamına girip girmediği şüphelidir. Mahkeme, filmlerin cinsel birleşmeyi kaba biçimde gösteren içeriğe sahip olmaları nedeniyle, Alman Telif Hakkı Kanunu madde 94 kapsamındaki korumadan yararlanmalarının mümkün olmadığı görüşündedir.

 

Münih Bölge Mahkemesinin sergilediği yaklaşımın tersi bir yaklaşım ise, A.B.D.’nde, taraflarından birisi gene “MALIBU MEDIA” olan bir davada ortaya konulmuştur (“MALIBU MEDIA” telif hakkı trolü olarak bilinen bir firmadır, patent ve marka trolleri hakkında bloğumdaki önceki yazıları inceleyebilirsiniz.). http://phillylawblog.wordpress.com/2013/06/11/the-bellwether-trial-malibu-media-v-does-what-have-we-learned-my-five-takeaways-from-the-trial/ bağlantısında detaylarını görebileceğiniz bir davada, mahkeme takip eden tespitlerde bulunmuştur: “Telif hakkı kanunlarının eserin içeriğinden bağımsız olduğu açıktır. Ve, telif hakkı hukuku bakımından, cinsel içerikli materyal ile basılı bir eser arasında hiçbir ayırım yoktur. İçeriğin ne olduğunun hiçbir önemi bulunmamaktadır. Pornografi ve yetişkin filmleri herkesin zevkine uygun olmayabilir, bir hakim olarak, telif hakkı kanunlarının içerikten bağımsız olduğunu göz ardı ederek karar veremem, ve “MALIBU MEDIA”nın ürünlerinin içeriğini esas alarak önyargı veya ayrım oluşturamam.”

 

Hepimizin bildiği gibi, Türkiye’de kimse porno film izlememesine rağmen (!), Türkiye, internet üzerinde “porno” ve benzeri içerikteki kelimelerin en çok arandığı ülkelerden birisidir. Bir diğer deyişle, porno karşıtı (!) olsak da, gelecekte yabancı porno film yapımcısı şirketlerin filmlerinin ülkemizde yasadışı biçimde internet üzerinden indirildiği, dolayısıyla telif haklarına tecavüz edildiği şikayetinde bulunmaları olasılığı mevcuttur. Bu tip şikayetlere karşı, şikayet edilen kişilerin, yukarıda yer verilen Münih Bölge Mahkemesi kararında kullanılan argümanı karşı tez olarak sunmaları mümkün olabilir. Münih Bölge Mahkemesinin argümanı, muhtemelen yerleşik hale gelmemiş veya bir daha tekrarlanmayacak ve hepsinden önemlisi şikayet konusu filmler için verilen genele yayılamayacak bir karar niteliğindedir (tersi yaklaşım yukarıda yer verildiği üzere A.B.D.’nde sergilenmiştir), bununla birlikte kararın, porno filmlerin telif hakkı kapsamında korunabilecek düzeyde yaratıcılık içerip içermedikleri konusunda dikkate değer bir yaklaşımı yansıttığı ortadadır.

 

Önder Erol Ünsal

Eylül 2013

 

Gareth Bale Gol Sevincini Birleşik Krallık’ta Marka Olarak Tescil Ettirdi – Peki Benzer Gol Sevinçleri Ne Olacak?

balegolsevinci1(Görsel http://goalstage.net/2013/06/17/gareth-bale-is-about-to-get-richer-even-if-he-stays-at-spurs/ adresinden alınmıştır.)

 

Geçtiğimiz günlerde İngiliz Tottenham Hotspur’dan, İspanyol Real Madrid takımına yaklaşık 100 milyon Euro bedelle transfer olarak, dünyanın en pahalı futbolcusu unvanını elde eden Gareth Bale, transferiyle neredeyse eş zamanlı biçimde Birleşik Krallık Fikri Mülkiyet Ofisi (UKIPO)’nde iki tescilli markanın sahibi olmuştur.

 

Gareth Bale’in transferi İngiliz Premier Lig’de uzun yıllardır Spurs’u destekleyen beni biraz üzse de, üzüntümün bu yazının konusuyla herhangi bir ilintisi bulunmamaktadır.

 

Bale’i takip edenler mutlaka biliyordur ki, oyuncunun kendisiyle özdeşleşmiş bir gol sevinci bulunmaktadır. Yazının başındaki fotoğrafta yer alan gol sevinci, Bale’in her golden sonra tekrarladığı bir ritüel halini almıştır.

 

Bale’in gol sevincini, kelimelerle tanımlamamız gerekirse, buna “parmaklarla yapılan kalp şekli” dememiz uygun olacaktır. Bale, parmaklarla yapılan kalp şeklini içeren bir markayı ve ayrıca “Eleven of Hearts (Kalplerin Onbiri” kelime markasını, UKIPO’da sayılarla UK00002657917, UK00002657915 tescil ettirmiştir. Mart 2013’te başvuruları yapılan ve aşağıda görselleri yer alan markalar, özet olarak, mücevherler, takılar, çantalar, giysiler, ayak giysileri, baş giysileri malları için tescil edilmiş durumdadır (bkz. http://www.ipo.gov.uk/tmcase/Results/1/UK00002657917?legacySearch=False):

bale                                  bale2

 

Gareth Bale’in tescilli markalarını, özellikle giysiler üzerinde kullanarak, hayranlarını mutlu edeceği ve başkalarının kendisi üzerinden para kazanmasını engellemeye gayret edeceği açıktır. Bununla birlikte, bu aşamada bir diğer soru ortaya çıkmaktadır. Benzer gol sevincini kullanan başka futbolcular, gol sevinçlerini fotograflarını içeren ürünleri markanın tescilli olduğu ülkelerde piyasaya sürerlerse, Bale’in markasına tecavüz gerçekleşecek midir?

 

Moda hale gelen bir gol sevincinin futbolcular arasında hızla yayıldığı bilinmektedir. Bebeto’nun bebek sallama hareketi, çim üzerinde yüzüstü kayma, gangnam style dansı gibi sevinçler ilk yapanla sınırlı kalmadan hızla yayılmakta ve her ülkeden çok sayıda futbolcu tarafından tekrarlanan sevinç biçimleri halini almaktadır. Elimizde bu veri varken, Bale’in tescilli markası aynı sevinci tekrarlayan diğer oyuncuları ne derece etkileyecektir, bunu şimdilik bilmiyoruz.

 

Takımına gönülden bağlı bir Beşiktaşlı olarak, Bale’inkine benzer gol sevincini geçtiğimiz sezon yapan Olcay Şahan ve Hugo Almeida’nın farklı gol sevinçleri bulmalarını kendilerine tavsiye ediyorum.

almeida

(Görsel http://www.zaman.com.tr/spor_hugo-almeida-golunu-carvalhale-hediye-etti_1219034.html adresinden alınmıştır.)

olcay

(Görsel http://tr.eurosport.com/futbol/super-lig/2012-2013/super-lig-olcay-sahan-gollerine-devam-ediyor_sto3610451/story.shtml adresinden alınmıştır.)

 

Gerçi bu yıl Avrupa kupalarından men edildiğimiz için, Olcay Şahan ve Hugo Almeida’nın aynı sevinci İngiltere’de tekrarlayıp, potansiyel marka tecavüzcüsü konumuna gelmeleri şimdilik olasılık dahilinde gözükmüyor.  

 

Önder Erol Ünsal

Eylül 2013

 

Uluslararası Bir Suçlunun İsmi Marka Olarak Tescil Edilebilir mi? Kolombiya’da “Pablo Emilio Escobar Gaviria” Başvurusu

Pablo_Escobar

 

Uluslararası gündemi ve polisiye olayları takip etmeye meraklı okuyucuların hafızasında, 1990’lu yıllarda “Pablo Escobar” ismi muhtemelen yer edinmiştir.

 

Hemen her Güney Amerikalı Latin gibi uzun bir ismi olan “Pablo Emilio Escobar Gaviria”, “Pablo Escobar” kısa ismiyle tanınmıştır ve kendisi Kolombiya’nın (belki de 90’lı yıllarda dünyanın) en ünlü uyuşturucu baronudur. Uyuşturucu kaçakçılığında elde ettiği gelir, Forbes dergisine göre 1989 yılında kendisini dünyanın en zengin 227 kişisi arasına sokmuştur.  “Pablo Escobar” 2003 yılında polisle girmiş olduğu bir çatışmada öldürülmüş olsa da, büyük suç imparatorluğu nedeniyle ismi halen hatırlanmaktadır ve muhtemelen kendi ülkesinde çok uzun süre unutulmayacaktır.

 

http://abcnews.go.com/International/wireStory/pablo-escobar-trademark-denied-colombia-20243100 adresinde yer alan bir habere göre, “Pablo Escobar”ın ailesi de kendisini unutmamış olacak ki, Arjantin’de yaşayan dul karısı ve iki çocuğu, Escobar’ın tam ismini, yani “Pablo Emilio Escobar Gaviria” ismini marka olarak tescil ettirmek için Kolombiya makamlarına başvuruda bulunmuşlar.

 

Kolombiya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, uluslararası bir suçlunun isminden oluşan marka tescil başvurusunu kamu düzenini bozan ve ahlaka aykırı nitelikte bulduğu için reddetmiş ve habere göre aile bu karara karşı itiraz etmiş.

 

Dünya genelinde suçun ve suçlunun sıradanlaştırılarak günlük yaşamın parçası haline getirildiği günlerde, bu tip bir marka başvurusuyla karşılaşmak doğrusu pek şaşırtıcı değil. Bakalım daha nelerle karşılaşabiliriz.

 

Önder Erol Ünsal

Eylül 2013

Obama A.B.D.’nde Patent Trollerine Karşı – Peki Türkiye’de Marka Trollerine Karşı Ne Yapmalı?

patent_troll(Görsel http://www.extremetech.com/mobile/108719-apple-flips-from-product-defense-to-wholesale-patent-trolling alınmıştır.) (Photo: © Bob MacNeil)

 

A.B.D.  Başkanı Barack Obama’nın patent trolleri ile ilgili yaptığı açıklama, patent trolleri denilen agresif kümenin ticaret yaşamına verdiği zarar konusunda, A.B.D. yönetiminin de rahatsız olduğunu ve sorunun bilincinde olduğunu ortaya koymuştur.

 

Obama’nın açıklamasının detaylarına girmeden önce patent trolü tanımının açıklanması faydalı olacaktır.

 

Patent trolleri en basit anlatımla; ürün üretme veya pazarlama gibi herhangi bir amaçları olmaksızın, sahip oldukları patentleri oldukça agresif ve fırsatçı biçimde, patentlerine tecavüz ettiklerini iddia ettikleri kişi veya kişilere karşı kullanan firmalara verilen küçültücü bir terimdir (bkz. http://en.wikipedia.org/wiki/Patent_troll). Patent trolleri, sahip oldukları patentleri genellikle satın aldıklarından, ilgili patentin araştırma ve geliştirmesinde de pay sahibi değillerdir. Satın alınan patentler de genellikle iflas etmiş firmalardan alınmaktadır. Patent trolleri, patentin kullanıldığı hiçbir ürünü üretme veya pazarlama niyetleri olmaksızın, tüm dünyada ilgili patenti kullanan firmaları takip ederler ve bu firmalara karşı dava açarlar. Trollerin tüm çabası patent hakkının daha etkin korunmasına yöneliktir ve amaçları dava açtıkları firmayı, hukuki süreç süresince agresif biçimde rahatsız ederek, lisans ücretleri veya tazminatlar yoluyla maddi kazanç elde etmektir.

 

Patent trolleri, özellikle hukuki mücadeleyi göze alamayan küçük – orta ölçekleri firmaları hedef olarak seçmektedir. http://www.bbc.co.uk/news/technology-18598559 adresinde yer alan bir değerlendirmeye göre, patent trollerinin 2011 yılında A.B.D. firmalarına doğrudan maliyeti (doğrudan maliyet sadece avukat masraflarını ve lisans ücretlerini kapsamaktadır) 29 milyar Amerikan Doları olmuştur. Aynı yazı içerisinde, patent trollerinin en önemlilerinden birisi olan “Intellectual Ventures” firmasının yetkilisi Nathan Mhyvrold değerlendirmesi de görülmektedir. Mhyvrold, “Bireysel buluş sahiplerinin para kazanması bir hayli güçtür. Patent alanında, çoğunun bir sonraki adımı atacak yeterli imkanı yoktur. Haklarınızı korumak için çaba göstermezseniz, bu çabayı sizin yerinize kimse göstermeyecektir.” diyerek faaliyetlerinin etik olarak yanlışlığına karşı getirilen eleştirilere yanıt vermiştir.

 

Barack Obama’nın 14 Şubat 2013 tarihinde yaptığı değerlendirmeye dönecek olursak, değerlendirmenin halka açık ikinci Google+ buluşmasında gerçekleştiğini belirtmeliyiz. Buluşma sırasında, yazılım sektöründe faaliyet gösteren katılımcılardan birisi Obama’ya takip eden içerikteki soruyu yöneltir:

 

“Meslektaşlarımla konuşurken, başarılı olmaktan korktuklarını duyuyorum, çünkü başarılı olmaları durumunda patent trollerinin hedefi haline gelmekten korkuyorlar. Patent trolleri, yazılım patentlerini sadece açmak amacıyla topluyor ve patent için savunma yapmaya ekonomik olarak gücü bulunmayan küçük firmalardan para topluyor. Patent reformu konusunda çok gelişme kaydettiğinizi biliyorum, ama yazılım patentlerinin kötüye kullanımını engellemek için bir projeniz var mı? Örneğin, yazılım patentlerinin korumasını 5 yılla sınırlamak konusuna destek olur musunuz?”.

 

Obama’nın soruya hemen verdiği karşılık, sorunun niteliği, içeriği ve önemi hakkında A.B.D. başkanının doğrudan bilgisi olduğunu göstermektedir. Başkan yanıtında, özet olarak takip eden hususları dile getirmiştir:

 

“Birkaç yıl önce patent reformu sürecine başladık. Patent mevzuatında bazı yenilikler yaptık, ancak bu yenilikler sistemdeki tüm problemleri çözmemiştir. Dile getirdiğiniz husus klasik bir problem niteliğindedir. Bu tip firmalar kendileri genellikle bir şey üretmemektedir ve başka birisinin fikrinden avantaj sağlamayı veya bu fikri gasp etmeyi deneyerek, fikirler aracılığıyla para sızdırmaya çalışmaktadır. Bu tip sorunların çözümü zor olabiliyor, çünkü, biz aynı zamanda patentlerin yeteri derecede uzun süreler için geçerli olmasını ve insanların fikri mülkiyetinin korunmasını istiyoruz. Aynı zamanda, koruma süresinin, inovasyonu azaltacak derecede uzun olmasını da engelleyerek bir denge tutturmamız gerekiyor. Reform çabaları gitmemiz gereken yolun yaklaşık yarısına kadar ulaşabilmiştir, yapmamız gereken daha akılcı patent kanunları konusunda daha geniş uzlaşı sağlamaktır.”  

 

Obama’nın konuşmasının http://www.youtube.com/watch?v=kp_zigxMS-Y&feature=player_embedded#! adresinde görülmesi mümkündür. Konuşmanın ilgili kısmı videonun 16.01 zamanında başlamaktadır.

 

 

A.B.D. başkanının spesifik bir konu olarak tanımlanabilecek patent konusunda sorulan son derece spesifik bir soruyu, konuya oldukça hakim biçimde anında cevaplaması, fikri mülkiyet konusunun A.B.D.’nde yönetim kademesinde de ne derece ciddiye alındığını göstermektedir.

Türkiye’de patent trolleri meselesi, patent konusunun uzmanı olmamakla birlikte, şimdiye kadar yoğun biçimde dile getirilen bir problem değildir. Türkiye’de karşılaşılan asıl sıkıntı, patent trollerinden ziyade marka trolleri olarak tanımlanabilecek, markalar ve mallar ve/veya hizmetler arasında yüksek benzerlik olmasa da her marka tescil başvurusuna itiraz eden, bu yolla süreçleri yavaşlatan ve sistemi bloke eden marka sahipleri veya bunları yönlendiren temsilcileridir.

Marka trolleri, wikipedia’ya göre takip eden biçimde tanımlanmaktadır: “Markaları kullanma niyeti olmadan tescil ettiren ve o markayı kullanan diğer kişileri dava etmekle tehdit eden şirketleri tanımlamak için kullanılan küçültücü bir terimdir.” (http://en.wikipedia.org/wiki/Trademark_troll)

Marka trolleri konusu, özellikle ilana itiraz süreçlerinde, marka tescil sistemin işlerliğinin ve hızının bloke edilmesi anlamında karşımıza çıkmaktadır ve kanaatimizce, marka trolleri Türkiye bakımından özel bir incelemeyi hak edecek derecede sistematik bir işlerlik kazanmış haldedir.

Marka trolleri meselesine, sonradan başka bir yazıda daha geniş biçimde yer vermeyi umut ederek, hepimizin bir sabah marka ve patent trollerinin olmadığı bir fikri mülkiyet dünyasında uyanmamızı diliyorum.

Önder Erol Ünsal

Şubat 2013

 

Avrasya Markası mı Geliyor?

eurasian(Görsel http://polit.uz/en/archives/9750adresinden alınmıştır.)

 

Avrupa Birliği benzeri uluslarüstü bir yapı olarak tasarlanan, Avrasya Ekonomik Birliğinin ilk adımı olarak değerlendirilen Avrasya Ekonomik Komisyonu (Eurasian Economic Commission), bilindiği üzere, Rusya, Kazakistan ve Belarus devletleri tarafından 1 Ocak 2012 tarihinde oluşturulmuştur. Bahsedilen ülkeler arasında gümrük birliği ve sonrasında ortak ekonomik pazar hedeflerine varmak için oluşturulan Avrasya Ekonomik Komisyonu (AEK)’nun ilk çalışmalarından birisi “Tek Ekonomik Alanda Sınırları Dahilinde Ticari Markalar, Hizmet Markaları ve Menşe İşaretleri Hakkında Andlaşma (Agreement on Trademarks, Service Marks and Appellations of Origin in the Territory of the Single Economic Space (SES))” taslağının hazırlanması olmuştur.

 

http://www.petosevic.com/resources/news/2013/01/001071 internet adresinde yayınlanan habere göre andlaşma yukarıda sayılan ülkelerce onaylanmanın ardından yürürlüğe girecektir. Taslak anlaşma; Rusya, Kazakistan ve Belarus arasında 1 Ocak 2012 tarihinde yürürlüğe giren “Fikri Mülkiyet Hakları Koruması Alanında Birleştirilmiş Uygulama İlkeleri Anlaşması”nda öngörülen uyumlu fikri mülkiyet hakları uygulamalarının daha üst düzeyde harmonizasyonunu amaçlamaktadır.

 

Andlaşmanın bir diğer amacı, ulusal marka haklarıyla birlikte var olacak “TEK markası”nın (TEK kısaltması Tek Ekonomik Alan yerine kullanılmıştır.) oluşturulmasıdır. “TEK markası”nın Avrupa Birliği sınırları çerçevesinde marka hakkı sağlayan Topluluk Markası (CTM) benzeri bir marka olarak düşünülmesi yerinde olacaktır.    

 

Taslak andlaşmanın 12. maddesine göre “TEK markaları” ayrı bir sicile kaydedilecektir. Andlaşma kapsamında OHIM (Topluluk Marka Ofisi) benzeri ayrı bir marka ofisinin kurulması öngörülmemiştir. Bu çerçevede, “TEK markaları”nın tescil işlemleri Rusya, Kazakistan ve Belarus ulusal marka ofislerince yürütülecektir. Taslak andlaşmanın 4. maddesine göre TEK üyesi ülkelerden herhangi birisinin ulusal ofisi nezdinde yapılabilecektir. Başvuruların ulusal yönetmeliklerce tanınan yerel dillerden herhangi birisinde yapılması mümkün olacaktır, bununla birlikte Rusça tercümenin her başvuru için sağlanması zorunludur. Başvuru sahibi ile ofis arasındaki yazışmalar ise her zaman Rusça olacaktır. “TEK markaları” için öngörülen koruma süresi 10 yıldır ve koruma şartları ile kurallarını içeren bir yönetmelik yürürlüğe sokulacaktır (taslak yönetmelik de yayınlamış durumdadır).

 

Andlaşma kapsamında sağlanacak haklarla ilgili anlaşmazlıklar, ulusal mahkemelerce veya ulusal mevzuat ve uluslararası andlaşmalarda öngörülecek diğer yetkili otoritelerce çözülecektir.

 

Avrupa Birliği bölgesinde geçerli CTM’le doruk noktasını yaşayan (önceki tarihli benzer bir sistem olarak Benelüks marka sistemi gösterilebilir), bölgesel tescil sistemlerinin yeni halkasını anlaşıldığı kadarıyla gelecek yıllarda “TEK Markası” sistemi oluşturacaktır. Türkiye’nin yanıbaşında işler hale gelen (veya gelecek) bölgesel tescil sistemleri kapsamında tescil edilen markalar, Türkiye bu sistemlere üye olmadığı sürece ülkemiz bakımından etki doğurmayacaktır. Avrupa Birliği veya yakın dönemde işlevsel hale geleceği varsayılan Avrasya Ekonomik Birliği veya ileride ortak ekonomik alana dönüşmesini beklenebilecek Şanghay İşbirliği Örgütü gibi birliklere üyelik durumunda Türkiye bakımından da bölgesel marka tescilleri etkili hale gelecektir.

 

Önder Erol Ünsal

Şubat 2013

Avrupa Birliği İlerleme Raporu 2012 “Fikri Mülkiyet Hukuku” Kısmı – Sisyphos Söylencesinin Zirveye Yaklaşma Bölümü mü?

SB102-esysiphos(Görsel http://www.udo-leuschner.de/energie/SB102-06.htm adresinden alınmıştır.)

 

“Sisyphos’u gördüm, korkunç işkenceler çekerken; Yakalamış iki avucuyla kocaman bir kayayı ve kollarıyla, bacaklarıyla dayanmıştı kayaya, habire itiyordu onu bir tepeye doğru, işte kaya tepeye vardı, varacak, işte tamam, ama tepeye varmasına tam bir parmak kala, bir güç itiyordu onu tepeden gerisin geri, aşağıya kadar yuvarlanıyordu yeniden baş belası kaya, o da yeniden itiyordu kayayı tekmil kaslarını gere gere, kopan toz toprak habire aşarken başının üstünden, o da habire itiyordu kayayı, kan ter içinde.” (Homeros, Odysseia)

 

(Sisyphos, Yunan mitolojisinde Tanrılar tarafından cezalandırılan bir insandır. Kendisine verilen ceza, büyük bir kayayı yuvarlayarak bir tepeye çıkarmaktır. Ancak, her seferinde tepeye ulaşmak üzereyken kaya gerisin geri yuvarlanır ve Sisyphos yeniden en aşağıdan kayayı yukarı doğru yuvarlamaya başlar. Bu şekilde, Sisyphos’un cezası sonsuza dek aynı şekilde devam edecektir.)

 

Avrupa Birliği Komisyonu tarafından hazırlanan 2012 yılı Türkiye İlerleme Raporu içerdiği siyasi değerlendirmeler ve demokratikleşmeye ilişkin eleştiriler bakımından son günlerde Türkiye’de gündemi belirleyen tartışmalardan birisini oluşturmuştur.

 

İlerleme Raporunun Fikri Mülkiyet Hukuku başlığında yer alan değerlendirmeler ve bu değerlendirmelerin geçtiğimiz yıla ait İlerleme Raporu ile karşılaştırılması bu yazının konusunu oluşturacaktır.  

 

10/10/2012 tarihli raporda (http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2012/package/tr_rapport_2012_en.pdf) Fikri Mülkiyet Hukuku başlığı altında değerlendirmeler, raporun 50-52. sayfaları arasında yer almaktadır. Değerlendirme, fikri mülkiyet hukuku alanında bir miktar ilerlemenin sağlandığı, ancak hakların etkin korunmasına yönelik siyasi iradenin zayıf olduğu yorumuyla başlamaktadır.

 

Telif Hakları ve Bağlantılı Haklarla ilgili değerlendirmede konu hakkındaki taslak kanunun halen askıda olduğu belirtilmiş ve Telif Hakları Genel Müdürlüğünün yeni yapısından bahsedilmiştir.

 

Sınai mülkiyet hakları konusunda da bazı ilerlemelerin yaşandığının değerlendirmesinin yapıldığı raporda, bu haklara ilişkin olarak bir taslak kanunun Ocak 2012’de görüşlerin alınması için kamuya açıklandığı belirtilmektedir. Bir diğer önemli gelişme olarak ise, marka, patent ve endüstriyle tasarım inceleme kılavuzlarının yayınlandığının altı çizilmekte ve bu kılavuzlar yoluyla Türk Patent Enstitüsünün karar uyum ve birlikteliğinin sağlanmasının, şeffaflık ve tahmin edilebilirlik düzeyinin artırılmasının beklendiği ifade edilmektedir.

 

Enstitünün kurumsal kapasitesinin güçlendirildiği ve diğer kurumlar için sağlanan amaca yönelik özel eğitimler, ziyaretler, toplantılar ve etkinliklerle bu kurumların konu hakkındaki idari kapasitesinin güçlendirildiğinin altının çizildiği raporda,  kuruma 30 yeni uzmanın alındığı da belirtilmektedir.

 

Rapordaki, en dikkat çekici noktalardan birisi, Enstitünün nihai kararları ile mahkemelerin kararları arasındaki uyumun arttığına ilişkin yorumdur. Bu yorumun altyapısını oluşturacak herhangi bir veri ve ek açıklama ise raporda yer almamaktadır. Enstitü tarafından kurulması planlanan Fikri Mülkiyet Akademisine ilişkin açıklamalar da raporda yer bulmuştur.

 

Raporda yer alan eleştirilerin odaklandığı nokta ise hakların etkin korumasına ilişkin yeterli olmayan yasal ve idari düzenlemelerdir. Bu konularda herhangi bir ilerleme kaydedilmediği belirtilmiş, marka dışında kalan sınai mülkiyet hakları için cezai müeyyidelerin olmadığının altı çizilmiş ve ilgili Avrupa Birliği mevzuatıyla (EU Enforcement Directive) paralel yeni bir kanunun kabul edilmesi gerektiği ifade edilmiştir. Bunun yanı sıra, taklit malların ihlali gerçekleştirene iade edilmesi, el konulan malların hak sahibince muhafaza edilmesi, ihtiyati tedbir kararı alınmasına ilişkin zorluklar çözülmeyen problemler olarak ortaya konulmuştur.

 

Raporda altı çizilen bir diğer sorunlu konu ise, marka ve patent vekillerinin denetimine ilişkin yasal düzenlemenin halen oluşturulmamış olmasıdır.

 

İhtisas mahkemelerinin karar alma sürelerinin azalmış olması ve istatistiklerin daha kesin olarak aktarılması olumlu gelişmeler olarak kaydedilmiştir. Bununla birlikte, hakların etkin korumasına yönelik hukuki yapının daha da güçlendirilmesi ve bilirkişilik müessesesinin tartışılması gereklilikleri de raporda belirtilmektedir.

 

Gümrüklerde sağlanan koruma tedbir ve faaliyetlerinin istenilen düzeyde olmadığının ve Türkiye’nin fikri mülkiyet haklarını ihlal eden malların AB’ye girişinin yapıldığı ana noktalardan birisi olduğunun raporda altı çizilmiştir. Emniyet güçlerince sağlanan bilinçlendirme faaliyetlerinin ise artırılması gerektiği belirtilmiştir.

 

Raporun sonuç kısmında, fikri mülkiyet alanında bazı gelişmeler olmakla birlikte, mevzuata ilişkin güncellemeler yapılması ve hakların etkin korunması alanında AB mevzuatına uygun düzenlemelerin kabul edilmesi gerektiği belirtilmektedir. Bunun yanısıra, hakların etkin korumasının sağlanması için yargının ve gümrük idaresinin kurumsal kapasitesinin artırılması, taklitle mücadelenin güçlendirilmesi, kurumlar ve hak sahipleri arasında yakın işbirliği ve koordinasyon sağlanması, bilinçlendirme kampanyaları düzenlenmesi gereklilikler olarak belirtilmektedir.

 

2012 yılı İlerleme Raporu, Fikri Mülkiyet Hukuku konusunda geçmiş yılların raporlarına kıyasla, özellikle sınai mülkiyet haklarının korunması konusunda olumlu olarak nitelendirilebilecek içeriktedir. Şöyle ki, Enstitü kararlarının mahkeme kararlarıyla uyum düzeyinin arttığı belirtilmiş, geçmiş yılların raporlarında yer bulan kararları gerekçelendirme konusu 2012 raporunda kalkmış, 2011 raporunda özellikle belirtilen kötü niyetli marka ve tasarım konusunun çözümlenmemiş olduğu eleştirisi, 2012 raporunda görülmemiştir. Bu hususlar, raporun en azından Enstitü ile ilgili kısımlarında olumlu yönde gözlemler olduğunu göstermektedir, bu gözlemlerin dayandığı nesnel veriler ise muhtemelen raporları hazırlayanların elinde mevcuttur.

 

Avrupa Birliği tartışmalarının, Birliğe üye olup – olmama perspektifinden değil, Türkiye’de yaşayan insanların sahip oldukları hakların geliştirilmesi perspektifinden değerlendirilmesi gerektiği görüşünde olan ve bu bağlamda kendisini Avrupa Birliği yanlısı şeklinde tanımlayan birisi olarak, raporların Fikri Mülkiyet Hukukuna ilişkin bölümlerinin benim için her zaman hayal kırıklığı olduğunu, bu yıl da hayal kırıklığının değişmediğini belirtmem yerinde olacaktır. Geçmişten bu yana gelen raporlar esas alınırsa, raporların Fikri Mülkiyet Hukukuna ilişkin bölümlerindeki görüşlerin verilere dayanmaktan ziyade rivayet düzeyindeki aktarımlar olduğu, Birlik üyesi ülkelerdeki paralel durumlarla kıyas yapılmadan sadece Türkiye’de yapı, mevzuat veya düzenlemelerin rivayetler ekseninde eleştirilmesi mantığına dayandığı ve raporlarda herhangi bir veriye dayanılmadığından, olumlu gelişmelerin dahi neden kaynaklandığının anlaşılmasının mümkün olmamasıdır. Bu esas 2012 raporunda da değişmemiş olduğundan, Enstitü açısından geçmiş yıllara kıyasla olumlu olan raporun sevinçle karşılanması pek mümkün değildir. Şöyle ki, ilerleme raporlarının Fikri Mülkiyet Hukuku bölümleri herhangi bir veriye dayanmadığı sürece, gelecek yıllarda çok olumsuz raporlarla karşılaşılması kanaatimizce büyük bir sürpriz olmayacaktır ve bu nedenle de 2012 raporuna bakarak sorunlar büyük oranda çözülmüş demek yerinde değildir.

 

Önder Erol Ünsal

Ekim 2012

 

SBB vs. Apple – İsviçre Demiryolları Saati İhtilafı

clock_uhr_sbb_cff_01023-180x179     iPad-clock-001

Apple firmasının kendisine ait sınai mülkiyet haklarını en etkin biçimde korumaya yönelik çabası yalnızca çok bilinen “Apple v. Samsung” patent çatışmasıyla veya patent konusuyla sınırlı değildir. Marka ilana itirazlarına ilişkin inceleme yapan veya süreçleri takip eden herkes, Apple’in kendisine ait markalarla herhangi bir şekilde ilişkilendirdiği her markaya itiraz ederek marka haklarını da en etkin biçimde korumaya gayret ettiğini bilmektedir. Bununla birlikte, aşağıda detayları verilecek vakada, Apple, kendisini görmeye alışık olduğumuz hakkını korumaya gayret eden taraf kimliğinden sıyrılarak, bu kez önceki hak sahibinin karşısındaki tarafta yer almıştır.

 

 

Henüz bir iPhone veya başka bir akıllı mobil cihaz sahibi olmamakla birlikte, karımın iPhone’u dahil birçok akıllı telefonunu kurcalayarak, bu sevimli görünümlü aletleri tanımaya gayret etmiş bulunmaktayım. Muhtemelen, eski moda bir insan olarak, telefonu halen konuşma aracı olarak gören birisi olduğumdan, akıllı telefonların birbirinden farklı amaçlara yönelik çok sayıda uygulaması bana pratiklikten çok kaybolmuşluk hissi veriyor. Tüm kaybolmuşluk hissime ve ben bu kadar uygulamayı ne yapacağım fikrime rağmen, ilerlemeye ve daha da ötesi modaya muhalefet etmeyerek, 2013 yılına bir akıllı telefonla ve ilaveten ek akıllı cihazlarla girmeyi düşünüyorum.

 

 

Diğer tüm karmaşık uygulamalardan farklı olarak, bir akıllı (veya akılsız) telefonunun sahip olduğu en basit uygulama muhtemelen saattir. İsviçre Federal Demiryolları (SBB) ve Apple arasında ortaya çıkan marka ihtilafı, Apple akıllı cihazlarında kullanıma yönelik yeni mobil işletim sistemi IOS6’da kullanılan saat uygulamasının görünümünden kaynaklanmaktadır.

 

 

SBB tarafından İsviçre’deki tüm garlarda kullanılan ve başlıca ayırt edici özelliği, gar görevlilerinin trenlere durma-kalkma talimatı verirken kullandığı kırmızı işaret tabelasına benzeyen kırmızı saniye göstergesi olan, SBB saati 1944 yılından bu yana kullanılmaktadır. 1944 yılında SBB çalışanı Hans Hilfiker tarafından saati tasarlamış, saat sonradan İsviçre Demiryolları Resmi Saati olmuş ve İsviçre’deki tüm demiryolları garlarında kullanılmaya başlanmıştır. Saatin bir diğer önemli özelliği ise, saniye göstergesinin saat 12 hizasına 58,5. saniyede gelmesi, saat 12 hizasında 1,5 saniye beklemesi ve hareketine bu beklemenin ardından devam etmesidir. Bunun nedeni, muhtemelen kırmızı saniye göstergesinin tasarımıyla ilintili senkronizasyonun sağlanmasıdır. Yukarıda bahsedilen ayırt edici ve kendine özgü özellikleri SBB saatini bir ikon haline getirmiş ve SBB saati, önemli marka tasarımlarıyla birlikte anılır hale gelmiştir. Saatin, lisans hakları ise Mondaine firmasına verilmiştir. Mondaine firması uzun yıllardır SBB saatlerini lisanslı olarak kol saati biçiminde üretmekte ve piyasaya sunmaktadır.

 

 

SBB, bu ikonik saat tasarımını İsviçre’de tescilli marka olarak da korumaktadır.

sbb

Status aktive Marke
Marken Nr. P-512830
Hinterlegungsdatum 03.09.2002
Ablauf Schutzfrist 03.09.2022
Quelle erste Veröffentlichung SHAB-Nr.145 vom 31.07.2003
Gesuch Nr. 07606/2002
Marke
Inhaber/in Schweizerische Bundesbahnen SBB
Hochschulstrasse 6
3000 Bern 65
Waren und Dienstleistungen 14
Uhren und deren Bestandteile.
Nizza Klassifikation Nr. 14
Markenart Dreidimensionale Marke
Bemerkungen Durchgesetzte Marke
Eintragung ins Markenregister 17.07.2003
Widerspruchsstatus kein Widerspruch erhoben

 

Apple yukarıda görsel özellikleri tarif edilen saati, izinsiz ve lisanssız olarak akıllı telefonlarda kullanmaya başlayınca, SBB’den ihtar almıştır. İhtar üzerine taraflar görüşmüş ve saatin Apple tarafından iPad ve iPhone gibi cihazlarda kullanımı hakkında anlaşmaya varılmıştır. Taraflar arasındaki uzlaşma SBB web sayfasında ilan edilmekle birlikte, uzlaşmanın detaylarına ve lisans ücretinin miktarına açıklamada yer verilmemiştir. Taraflar lisans ücretini açıklamamış olmakla birlikte, bu miktarın 21 milyon Amerikan doları olduğuna yönelik iddialar, internette (http://www.forbes.com/sites/timworstall/2012/11/11/apple-actually-pays-for-some-intellectual-property-21-million-to-the-swiss/) yer almaya başlamıştır.

 

 

Bir saat tasarımı için 21 milyon Amerikan doları tutarında lisans bedeli ödemek biz fanilerin kulağına çok büyük bir rakam olarak gelmektedir, miktar muhtemelen Apple için aynı derecede büyük değildir veya Samsung’tan patent konusunda aldıkları tazminatı lisans bedelini ödemek için kullanabilirler. Bu işten en karlı çıkacak kesimin SBB’nin yeni trenleri, yenilenmiş istasyonları, daha konforlu vagonları (yeni hatları diyemiyorum çünkü neredeyse her köye tren gidiyor) ile hizmet alacak İsviçre vatandaşları (veya -benim gibi- geçici İsviçre misafirleri) olacağı ise kesin gibi gözüküyor. 

 

Önder Erol Ünsal

Kasım 2012

 

Madrid Protokolü Kapsamında Uluslararası Tescili Ulusal Başvuruya Dönüştürme (Transformation) İşlemi

transformation(Görsel  http://www.thewisdomacademy.org/page12/page12.html adresinden alınmıştır.)

 

Madrid Protokolü kapsamında düzenlenmiş “dönüştürme (transformation)” prosedürü, uluslararası tescilin, menşe ofisteki esas başvuru veya tescile 5 yıl süreyle bağımlılığından ortaya çıkabilecek problemlerin telafi edilebilmesi amacına yönelik bir işlemdir.

 

Uluslararası tescilin, menşe ofisteki esas tescil veya başvuruya bağımlılığı konusunu ve esas tescil veya başvurunun bağımlılık süresi içerisinde (kısmen veya tamamen) hükmünü yitirmesi durumunda, Uluslararası Büroya yapılması gereken bildirime ilişkin şartları, önceden yayınladığım aşağıda linki verilen yazıda detaylı olarak incelemiştim:

 

http://wp.me/p43tJx-3C

 

Bu yazıda değerlendireceğimiz konu ise, menşe ofisteki esas tescil veya başvuruya bağımlılık sonucunda, uluslararası sicilden ve seçilen ülke ofisleri kayıtlarından (kısmen veya tamamen) silinen markalara ilişkin bir telafi yöntemi olan “dönüştürme (transformation)” işlemidir.

 

Dönüştürme işlemi, Protokolün beşinci mükerrer 9. maddesi (article 9quinquies) kapsamında düzenlenmiştir.  Madde, bir uluslararası tescilin ulusal veya bölgesel başvurulara dönüştürülmesi başlığını taşımaktadır. Başlıkta bölgesel teriminin kullanılmasının nedeni, Protokol tarafı ülkelerin bazıları adına tescil işlemi yapan bölgesel tescil ofislerinin (Benelüks Marka Ofisi, OHIM) varlığı ve bunların yaptıkları tescil işlemlerinin bölgesel tescil olarak adlandırılmasıdır. Bununla birlikte, yazı boyunca cümleleri gereğinden fazla uzun tutmamak için, ulusal veya bölgesel başvuruya dönüştürme ifadesi yerine, sadece ulusal başvuruya dönüştürme ifadesi kullanılacaktır.

 

Uluslararası tescilin ulusal başvuruya dönüştürülmesi için ilk şart, bir uluslararası tescilin, menşe ofisin talebi üzerine Protokol madde 6(4) çerçevesinde, kapsadığı malların ve/veya hizmetlerin tamamı veya bir kısmı bakımından iptal edilmesidir. Protokol madde 6(4)’ün içeriği, önceden yayınladığım http://wp.me/p43tJx-3C yazısında detaylı olarak aktarılmış olduğundan, burada ayrıca tekrar edilmeyecektir.

 

Uluslararası tescilin, madde 6(4)’te sayılan hallerde menşe ofisin talebi üzerine, iptal edilmesi durumu dışında kalan iptal (veya aynı sonucu doğuran diğer işlemler) hallerinde, dönüştürme işleminin yapılması mümkün değildir. Bir diğer deyişle, dönüştürme işleminin, bağımlılık süresi içerisinde menşe ofis tarafından Uluslararası Büroya bildirilen ve iptal sonucunu ortaya çıkaran işlemler bakımından yapılması mümkündür. Uluslararası tescilin, tescil sahibinin talebi üzerine uluslararası sicilden kısmen veya tamamen silinmesinin sonucunda (bu işlem bağımlılık süresi içerisinde gerçekleşse de), ulusal başvuruya dönüştürme işleminin gerçekleştirilmesi mümkün değildir. (bkz. Madrid Protokolü hakkında WIPO kılavuzu bölüm B.II paragraf 88.2: “Transformation may take place only where the international registration has been cancelled, in respect of all or some of the goods and services, at the request of the Office of origin, as described in paragraphs B.II.85.01 to 85.06. It is not available where the international registration has been canceled at the request of the holder.”) Buna göre, bir uluslararası tescil sahibinin, markasını kendi talebiyle iptal (cancellation), sınırlandırma (limitation), vb. işlemler çerçevesinde, uluslararası sicilde, bazı ülkeler için tamamen veya kısmen iptal edip veya sınırlandırıp, sonradan bu mallar veya hizmetler bakımından aynı ülkeler için dönüştürme talebinde bulunması mümkün olmayacaktır.

 

Bir uluslararası tescil, menşe ofisin talebi üzerine Protokol madde 6(4) çerçevesinde, kapsadığı malların ve/veya hizmetlerin tamamı veya bir kısmı bakımından iptal edildikten sonra, uluslararası tescil sahibinin markasını ulusal markaya dönüştürmesi imkanı ortaya çıkmaktadır. Bu ön koşulun yerine gelmesi halinde, dönüştürme işleminin aşağıdaki maddeler çerçevesinde yapılması mümkündür:

 

i.                    Uluslararası sicilde gerçekleşmiş iptal işlemi tarihinden itibaren başlayacak üç ay içerisinde, uluslararası tescilin sahibi, aynı markanın tescili için ilgili ulusal ofise bir marka tescil başvurusu yapmalıdır.

 

ii.                 Belirtilen marka tescil başvurusu doğrudan ulusal ofise yapılmalı ve ulusal ofisin doğrudan kendisine yapılan başvurular için öngördüğü şekli şartlar gözetilmelidir. Bir diğer deyişle Uluslararası Büronun aracılığı ortadan kalkmıştır. Ulusal ofis yurtdışından yapılan başvurular için vekil zorunluluğu öngörmüşse, başvuru vekil aracılığıyla yapılmalı ve ulusal başvuru ücretleri ödenmelidir. (Bununla birlikte, ulusal ofislerin kendi mevzuatları dahilinde, dönüştürme işlemine konu ulusal başvurulara ilişkin özel şekli başvuru şartları uygulayabileceği de belirtilmelidir. Örneğin, bu başvuru için halihazırda uluslararası başvuru ücreti ödenmiş olduğundan, daha düşük ücret, vb.)

 

iii.               Ulusal başvuruda yer alan marka dönüştürme işlemine konu uluslararası markayla aynı olmalıdır (renk ve diğer ayrıntılar dahil).

 

iv.                İptal edilen uluslararası markanın sahibi ile dönüştürme talebine konu ulusal başvurunun sahibi aynı olmalıdır.

 

v.                  Dönüştürme talebine konu ulusal başvurunun kapsadığı mallar ve/veya hizmetler iptal edilen uluslararası markanın (ilgili ülke bakımından geçerli mal / hizmet listesi) kapsamında yer almalıdır. Mal / hizmet listelerinin aynı olması şart değildir, uluslararası tescil kapsamındaki malların / hizmetlerin, ulusal başvuru kapsamındaki malları / hizmetleri kapsaması yeterlidir.

 

Yukarıda sayılan şartların herhangi birisinin yerine getirilmemesi halinde dönüştürme talebi kabul edilmeyecektir.

 

Yukarıda belirtilen şartları yerine getiren bir ulusal başvurunun yapılması durumunda ise, ulusal ofis, başvuruyu, uluslararası tescil tarihinde yapılmış bir başvuru olarak kaydetmek yükümlülüğündedir. Eğer uluslararası tescil, ilgili ülkeye sonraki belirleme (subsequent designation) işlemi çerçevesinde sonradan yönlendirilmiş bir marka niteliğindeyse, uluslararası tescil tarihinin yerini, sonraki belirleme tarihi alacaktır. Uluslararası tescilin rüçhan hakkı mevcutsa, bu hak dönüştürme işleminin konusu ulusal başvuru bakımından da kaydedilecektir.

 

Kabul edilen dönüştürme talepleri bakımından, başvuru sahiplerinin sağladığı tek fayda, dönüştürme işlemine konu ulusal başvurunun, uluslararası tescilin tarihinden (veya sonraki belirleme tarihinden) yararlanması olmaktadır. Onun dışında izlenecek tüm prosedür, ulusal ofise yapılan yeni bir başvurunun kaydına ve incelenmesine ilişkin tüm şekli ve esasa ilişkin şartlarla aynı olacaktır. Başvuruya ilişkin yazışmaların tamamı ulusal mevzuatın öngördüğü biçimde başvuru sahibi veya vekiliyle yapılacak, Uluslararası Büronun aracılığı tamamen ortadan kalkacaktır, ayrıca uluslararası tesciller bakımından geçerli olan 12-18 aylık ret bildirim süresi limitleri dönüştürülmüş ulusal başvurular bakımından geçerli olmayacaktır.

 

Dönüştürme işlemlerine uygulamada sıklıkla rastlanılmamakla birlikte, bu işlem, uluslararası tescilin 5 yıl süreyle menşe ofisteki esas tescile veya başvuruya bağımlılığı hükmünden kaynaklanabilecek hak kayıplarının, başvuru tarihinin korunması anlamında telafisini teşkil etmektedir. Dolayısıyla, dönüştürme işlemini, şekli şartlar bakımından çok sayıda koşul öngörse de, bağımlılık ilkesinin telafisini sağlaması anlamında, Madrid Protokolünün kullanıcı dostu yönlerinden birisi olarak değerlendirmek yerinde olacaktır.

 

Önder Erol Ünsal

Temmuz 2012

 

Adalet Divanı Genel Mahkemesi “Royal Shakespeare” kararı – Tiyatro Yapımları Hizmetlerinin Ortalama Tüketicileri Kimlerden Oluşur?

rsc_50_years_stamps_0(Görsel http://www.creativereview.co.uk/cr-blog/2011/april/hat-trick-designs-commemorative-rsc-stamps adresinden alınmıştır.)

 

Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi tarafından 06/07/2012 tarihinde verilen T-60/10 sayılı “Royal Shakespeare” kararı tiyatro hizmetlerinin ortalama tüketici kitlesi ile ilgili dikkat çekici tespitler içermektedir.

 

Bu yazı kapsamında T-60/10 sayılı “Royal Shakespeare” kararının içeriği konusunda detaylı açıklamalar yapılmayacak ve sadece tiyatro hizmetlerinin ortalama tüketici kitlesi konusundaki değerlendirmeler aktarılacaktır. Bununla birlikte, 207/2009 sayılı Topluluk Marka Tüzüğü madde 8(5) kapsamında düzenlenmiş tanınmış markaların farklı mallar / hizmetler bakımından korunması hükmü (556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname madde 8(4) ile paralel hüküm) hakkında detaylı değerlendirmeler içeren kararın tamamının http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=124801&pageIndex=0&doclang=EN&mode=doc&dir=&occ=first&part=1&cid=145029 adresinde incelenmesi mümkündür.

 

Karar, Birleşik Krallık menşeili “The Royal Shakespeare Company” firmasının 41. sınıfta başta tiyatro hizmetleri olmak üzere bazı hizmetler için tescilli “RSC Royal Shakespeare Company” topluluk markasına ve ulusal markasına dayanarak, Avusturya menşeili “Jackson International Trading Co. Kurt D. Brühl GmbH & Co. KG” firmasının alkollü – alkolsüz içecekler, yiyecek – içecek sağlanması ve geçici konaklama hizmetleri başta olmak üzere 32., 33. ve 42. sınıflardaki bazı mallar / hizmetler için tescilli “Royal Shakespeare” topluluk markasının hükümsüzlüğü talebiyle ilgilidir. Hükümsüzlük talebi ilk olarak OHIM hükümsüzlük departmanına yapılmış ve talebin reddedilmesi üzerine OHIM Temyiz Kurulu nezdinde itiraz edilmiştir. OHIM Temyiz Kurulu 2009 yılında verdiği kararla, “The Royal Shakespeare Company” firmasının hükümsüzlük talebini haklı bulmuş ve “Jackson International Trading Co. Kurt D. Brühl GmbH & Co. KG” firmasına ait topluluk markasının hükümsüzlüğüne karar vermiştir. Hükümsüzlük kararının gerekçesi asıl olarak önceki markaların tanınmışlığı, tanınmışlığın (Avrupa Birliğinin önemli bir parçasını oluşturan) Birleşik Krallık’taki halkın geneli bakımından geçerli olması, markalar arasında üst düzeyde benzerlik bulunması, sonraki markanın sahibinin kullanımı için haklı bir neden ortaya koymaması, bu hususlar birlikte dikkate alındığında markaların kapsadıkları mallar / hizmetler farklı olsa da, önceki markanın itibarından haksız fayda sağlanması ihtimalinin mevcudiyeti olarak belirtilmiştir.

 

“Jackson International Trading Co. Kurt D. Brühl GmbH & Co. KG” firması OHIM Temyiz Kurulu kararına karşı dava açmış ve dava Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi tarafından 06/07/2012 tarihinde karara bağlanmıştır. Kararda, OHIM Temyiz Kurulunun verdiği hükümsüzlük kararı yerinde görülmüştür. Yukarıda da belirtildiği üzere, kararın detayları bu yazıda belirtilmeyecek ve davacının “önceki markanın sadece tiyatro yapımları hizmetleri bakımından ünlü olduğu, bu hizmetlerin hitap ettiği kitlenin toplumun geneli olarak kabul edilemeyeceği” yönündeki argümanına karşı Genel Mahkemenin yaptığı yorum aktarılacaktır.

 

“Jackson International Trading Co. Kurt D. Brühl GmbH & Co. KG” firması markasının hükümsüzlüğü yönündeki karara karşı açtığı davada, hükümsüzlük gerekçesi “RSC Royal Shakespeare Company” markasının tanınmışlığı yönündeki OHIM Temyiz Kurulu tespitine karşı aşağıdaki argümanları öne sürmüştür:

 

“OHIM Temyiz Kurulu davaya konu kararının 30.-32. paragraflarında önceki markanın “tiyatro yapımları”, “kültürel etkinliklerin düzenlenmesi ve tanıtımı”, “tiyatro konusunda eğitim ve öğretim” hizmetlerine yönelik tanınmışlığının kamunun geneli bakımından geçerli olduğu tespitini yapmıştır. Davacıya göre, bu hizmetler bakımından tanınmışlık kamunun geneli bakımından değil, sınırlı bir kitle olarak nitelendirilebilecek bir grup Britanyalı tüketici için geçerlidir. Tiyatro severler olarak adlandırılabilecek bu tüketici grubu, yüksek düzeyde eğitime, kültüre yönelik ilgiye ve bu yapımlara erişebilme imkanına sahiptir. Davacıya göre, halkın çoğunluğu bir tiyatroyu asla içeriden görmeyecektir ve bilet fiyatlarının 5 ila 42 pound arasında olduğu dikkate alındığında, bu hizmetler lüks hizmetler olarak değerlendirilmeli ve günlük tüketime konu hizmetler olarak kabul edilmemelidir. Bu çerçevede, OHIM Temyiz Kurulunun hükümsüzlük gerekçesi markanın halkın geneli bakımından tanınmış bir marka olduğu yönünde sonuca varması yanlıştır.”

 

Mahkemenin bu argümana yönelik değerlendirmesi kararın 34.-37. paragrafları arasında yer almaktadır. Mahkemeye göre:

 

“Mevcut dava, önceki markanın tiyatro yapımları hizmetleri bakımından tanınmışlığı ile ilgilidir, bu hizmetler davacının iddiasının aksine sınırlı sayıda veya elit bir grup izleyiciye değil, halkın geneline yönelik hizmetlerdir. İçinde yaşanılan günler ve çağda tiyatroya gitmek kitlelere açık bir aktivitedir. Tiyatroya erişim herkese açıktır ve ödenebilir fiyatlar nedeniyle ortalama tüketiciler bakımından mümkündür.  Davalının sergilediği bir tiyatro yapımını görmek, bir sinema, konser veya spor müsabakası biletinden muhakkak biçimde pahalı veya herhangi bir kültürel, eğlence veya sportif rahatlama faaliyetinden daha yüksek fiyatlı değildir. Bu çerçevede, bu faaliyetler ortalama tüketiciler ve dolayısıyla halkın geneli bakımından erişilebilir niteliktedir. Bunun ötesinde, bir markanın tanınmışlığı, sadece markanın korunduğu veya kullanıldığı ürünü veya hizmeti satın alan veya kullanan kişilere (bunların  sayısına) değil, aynı zamanda halkın genelinin ve potansiyel kullanıcıların marka hakkındaki bilgisine bağlıdır. Bu yorum, incelenen vakada, davalının yapımlarına hiç gitmemiş veya gitmeyecek olan, ancak davalı markasını sadece bilen (tanıyan) tüketiciler için geçerlidir. Bir markanın tanınmışlığı, markanın tescil edildiği malların veya hizmetlerin hitap ettiği tüketici kitlesinin ötesine geçebilir. Bir diğer deyişle, önceki marka sınırlı bir kitleye yönelik mallar veya hizmetler için tescil edilmiş olsa da (incelenen vaka da böyle bir durum söz konusu değildir), ünü (tanınmışlığı) nedeniyle daha geniş bir kesimce, yani kamunun geneli nezdinde biliniyor olabilir.”

 

Mahkeme bu yorumunun ardından, önceki markanın tanınmışlığına ve tanınmışlığın kamunun geneline yönelik olduğuna karar verilmesine neden olan kanıtları değerlendirmiş ve bu kanıtların değerlendirilmesi neticesinde OHIM Temyiz Kurulunca varılan sonuçları yerinde bulmuştur.

 

T-60/10 sayılı “Royal Shakespeare” kararının, kanaatimizce dikkate değer yönü, sınırlı bir kitleye hitap ettiği varsayılan tiyatro yapımları gibi hizmetler bakımından, marka tanınmışlığının sadece oyunları takip eden kitle yönünden değil, genel tüketici kitlesi bakımından değerlendirilmesi yönündeki tespittir. Hizmetlere erişimin ekonomik olarak pahalı veya en azından benzer nitelikteki diğer boş zaman faaliyetlerinden (spor, eğlence, konser, sinema, vb.) daha pahalı olmaması ve bu haliyle tiyatro yapımları hizmetlerinin sınırlı bir kitleye değil halkın geneline hitap ettiğinin kabul edilmesi gerektiği yerinde bir tespit olarak kabul edilmelidir. Ayrıca, bir markanın tanınmışlığının, sadece markanın korunduğu veya kullanıldığı ürünü veya hizmeti satın alan veya kullanan kişilerin sayısına değil, aynı zamanda halkın genelinin ve potansiyel kullanıcıların marka hakkındaki bilgisine de bağlı olduğunun da altının çizilmesi, tiyatro yapımları ve benzeri hizmetler bakımından son derece gerçekçi bir tespit olmuştur.

 

Türkiye’de tiyatro yapımları ve benzeri nitelikteki hizmetlere gerçek yaşamdaki yaklaşım çoğunlukla, bu tip hizmetlerin sayıca sınırlı bir kitleye hitap eden, lüks tüketim kapsamına giren hizmetler olduğu yönündedir. Gerçekliğin ise Adalet Divanı Genel Mahkemesinin tespitleri ile örtüştüğü şüphesizdir (bu hizmetler Türkiye’de de ucuzdur veya en azından benzer nitelikteki diğer hizmetlerden daha pahalı değildir). Bu tip hizmetlere yönelik haberlerin gazetelerde veya diğer medya araçlarında yoğun olarak yer aldığı da dikkate alındığında, tiyatroya gitmeseler veya gitmeyecek olsalar da, birçok tüketicinin bu hizmetlerden ve hizmeti sunanlardan (yani hizmete ilişkin markalardan) haberdar olduğunun varsayılması ve hizmetleri kullanan veya bilen kitlenin kanaatimizce Türkiye’de de genel anlamda halk olarak kabul edilmesi gerekecektir. Bununla birlikte, tanınmışlığın tespitine yönelik değerlendirmenin yerli tüketiciler bakımından yapılması gerektiği ise şüphesizdir.

 

Önder Erol Ünsal

Temmuz 2012

Madrid Protokolü’nde Statü Bildirim Yazıları ve Kesin Karar Bildirimleri

beach_too_much_information_sign(Görsel http://www.dawgsports.com/2008/10/17/637322/too-much-information-georg adresinden alınmıştır.)

 

Madrid Protokolü kapsamında yapılan uluslararası marka tescili başvuruları, WIPO Uluslararası Bürosu tarafından uluslararası sicile kaydedilmelerinin ardından, ulusal mevzuatlara göre gerçekleştirilecek inceleme için başvuru formunda seçilen ülkelerin ofislerine gönderilmektedir. Önceden yayınladığım “Madrid Protokolü kapsamındaki Uluslararası Marka Başvurularına ilişkin Ret Kararları, İlgili Düzenlemeler ve Süre Limitleri” başlıklı yazımda, (http://wp.me/p43tJx-5L)  uluslararası başvuruların reddedilmesine yönelik düzenleme, prosedür ve süre limitlerini açıklamaya çalışmıştım, bu yazıda ise uluslararası başvuruların kabul edilmesi ve nihai kararların bildirilmesine yönelik düzenleme ve prosedürleri özetlemeye gayret edeceğim.

 

Madrid Andlaşması ve Protokolünün Ortak Yönetmeliği birinci ve ikinci mükerrer 18inci maddeleri (bundan sonra 18bis ve 18ter maddeleri olarak anılacaktır) “Belirlenen bir Akit Tarafta Markanın Geçici Durumu” (Interim Status of a Mark in a Designated Contracting Party) ve “Belirlenen bir Akit Tarafta Markanın Durumuna ilişkin Nihai İşlem” (Final Disposition on Status of a Mark in a Designated Contracting Party) başlıklarını taşımaktadır.

 

Başvuru sahibi tarafından uluslararası başvurunun yönlendirildiği taraf ülke ofisleri, başvurular kendilerine iletildikten sonra 12 veya 18 aylık süre limitleri dahilinde başvurulara ilişkin (varsa) ret kararlarını Uluslararası Büroya göndermekle mükelleftir. Seçilen ülke ofislerince hakkında ret kararı veya herhangi bir bildirim gönderilmemiş başvuruların akıbeti veya hangi aşamalarda olduklarının bilinmesi yönündeki istekler ve sistemin daha şeffaf hale getirilmesi yönündeki çalışmalar sonucunda, uluslararası tescil sistemine başvuruların durumuna ilişkin bildirimler eklenmiştir. Bazı ülkeler tarafından (Türkiye dahil) neredeyse 10 yıldır gönderilen bu bildirimler, talepler doğrultusunda Yönetmelik kapsamında detaylı olarak düzenlenmiş ve bildirimlere ilişkin kurallar getirilmiştir. Belirtilen bildirimlerden markanın geçici durumuna ilişkin bildirimler Yönetmeliğin 18bis maddesinde, nihai duruma ilişkin bildirimler ise 18ter maddesinde yer almaktadır.

 

A-   Ortak Yönetmelik Madde 18bis

 

Yönetmeliğin 18bis maddesi yukarıda da belirtildiği üzere “Belirlenen bir Akit Tarafta Markanın Geçici Durumu” başlığını taşımaktadır.

 

Madde 18bis kapsamında gönderilecek bildirim, başvuru sahiplerini seçilen ülke ofisince yapılan resen incelemenin tamamlandığı, resen inceleme sonucunda başvurunun reddedilmesini gerektirecek gerekçeye rastlanmadığı, bununla birlikte başvurunun üçüncü kişilerin ilana itirazlarına veya görüşlerine açıldığı yönünde bilgilendirmeye ve ilana itiraz veya görüşlere ilişkin tarihleri bildirmeye yönelik bir yazışmadır.

 

Madde 18bis kapsamındaki bildirim seçilen ülke ofisi tarafından WIPO Uluslararası Bürosuna gönderilir. Bildirimin uluslararası sicilde kaydının ardından, bildirim Uluslararası Büroca başvuru sahibine (vekili de kapsar anlamda kullanılmaktadır) iletilir. Yazışmayı alacak başvuru sahibi, markasının seçilen ülke ofisinde hangi aşamada olduğu hakkında bilgi sahibi olmanın yanısıra, başvuruya karşı yapılacak itirazlara ilişkin süre limitini de öğrenecektir.

 

Seçilen ülkelerin bu bildirimi göndermeleri zorunlu değildir, ancak bildirim gönderilecekse, bildirimin ret için belirlenmiş 12 veya 18 aylık süre limitleri dahilinde gönderilmesi gerekmektedir.

 

Madde 18bis birinci paragraf (b) bendinde, aynı bildirimin ofis tarafından hakkında önceden ret kararı verilmiş markalar için de gönderilebileceği belirtilmektedir, bununla birlikte bu tip markalar bakımından bildirimin 12 veya 18 aylık süre limitleri dahilinde gönderilmesi gibi bir zorunluluk belirtilmemiştir. Madde 18bis birinci paragraf (b) bendinde yer alan bildirimin gönderilmesinin de Yönetmelik kapsamında zorunlu olmadığı ve üye ülkenin takdirinde olduğu ayrıca belirtilmelidir.

 

B-   Ortak Yönetmelik Madde 18ter

 

Yönetmeliğin 18ter maddesi “Belirlenen bir Akit Tarafta Markanın Durumuna ilişkin Nihai İşlem” başlığını taşımaktadır.

 

18ter maddesi farklı durumlarda gönderilecek bildirimlerin niteliğini bildiren 4 paragraf içermektedir. Bu paragrafları ayrı başlıklar altında incelemek sistematik bir değerlendirmeyi mümkün kılacaktır.

 

1-      Önceden Ret Bildiriminin Gönderilmediği Hallerde Koruma Sağlandığına Yönelik Beyan (Statement of Grant of Protection Where No Notification of Provisional Refusal Has Been Communicated):

 

Madrid Sistemi kapsamında gönderilen ret kararları, kesinleşmiş ret kararı gönderilene kadar “geçici ret (provisional refusal)” kararları olarak kabul edilmektedir. Ofis tarafından ret kararını kısmen veya tamamen teyit eden kesinleşmiş ret kararlarının gönderilmesi halinde geçici ret kararı adlandırması ortadan kalkmaktadır. Türkiye’de “geçici ret” kararı şeklinde bir adlandırma olmadığı ve geçici kelimesi yanlış anlaşılmalara yol açabilecek nitelikte olduğu için geçici ret (provisional refusal) ifadesini kullanmayı tercih etmiyorum.

 

Madde 18ter birinci paragrafta düzenlenen durum, hakkında önceden herhangi bir ret bildirimi gönderilmemiş markalara ilişkindir. Seçilen ofisler, 12 veya 18 aylık ret süreleri dahilinde bir uluslararası tescil başvurusuna ilişkin incelemeyi tamamlamış ve herhangi bir ret nedeni tespit etmemişlerse, belirtilen süreler içerisinde ve mümkün olan en kısa zamanda Uluslararası Büroya söz konusu markaya koruma sağlandığına ilişkin bildirimde bulunmak zorundadır.

 

Taraf ülke ofisleri madde 18ter birinci paragrafta yer alan bildirimi, madde 18bis’teki düzenlemenin tersine, Uluslararası Büroya göndermek zorundadır. Bildirimi göndermek zorunlu olmakla birlikte, bildirimi göndermemenin belirlenmiş bir sonucu yoktur.

 

2-     Ret Bildirimini Takiben Gönderilen Koruma Sağlandığına Yönelik Beyan (Statement of Grant of Protection Following a Provisional Refusal)

 

Seçilen ofis bir başvuruya ilişkin olarak 12 veya 18 aylık süre limitleri dahilinde bir ret kararı göndermiş olmakla birlikte, başvuru sahibi tarafından yapılan itiraz üzerine veya resen bu ret kararı kaldırılmış olabilir. Bu tip durumlarda gönderilecek bildirimler madde 18ter ikinci paragrafta düzenlenmiştir. Madde 18ter ikinci paragrafa göre, hakkında önceden bir ret kararı gönderilmiş bir uluslararası başvuruya ilişkin olarak, seçilen ofis nezdindeki tüm işlem ve prosedürlerin tamamlanmasının ardından, ilgili ofis, Uluslararası Büroya ret kararının kaldırıldığı ve markanın başvuru kapsamında bulunan tüm mallar ve/veya hizmetler bakımından korunduğu (ret kararının tümüyle kaldırılması) veya ret kararının kısmen kaldırıldığı ve markanın başvuru kapsamında bulunan bazı mallar ve/veya hizmetler bakımından korunduğu (ret kararının kısmen kaldırılması, bu durumda korumaya konu mallar ve/veya hizmetler belirtilmelidir) yönünde bildirimde bulunmak zorundadır.

 

Aynı zorunluluk, kısmi ret kararının teyit edildiği bildirimler bakımından da geçerlidir. Bir diğer deyişle, önceden kısmen reddedilen bir uluslararası başvuruda, kısmi ret kararına ilişkin olarak, seçilen ofis nezdindeki tüm işlem ve prosedürlerin tamamlanmasının ardından kısmi ret kararı ofis nezdinde kesinleştiyse, buna ilişkin beyanın (yani, markanın ret kararı kapsamında bulunmayan mallar ve/veya hizmetler için koruma altına alınacağına yönelik beyanın) Uluslararası Büroya gönderilmesi zorunludur.

 

Taraf ülke ofisleri, yukarıda açıklanan durumlara ilişkin olarak, madde 18ter ikinci paragrafta yer alan bildirimi, Uluslararası Büroya göndermek zorundadır. Bununla birlikte, bildirimin gönderilmesi için öngörülmüş bir süre limiti yoktur, dolayısıyla 12 veya 18 aylık süre limitlerinin madde 18ter ikinci paragraf bakımından geçerliliği bulunmamaktadır.

 

3-     Tüm Mallar ve/veya Hizmetler için Geçerli Ret Bildiriminin Onaylanması (Confirmation of Total Provisional Refusal)

 

Madde 18ter üçüncü paragrafa göre, bir uluslararası başvuru kapsamında bulunan tüm mallar ve/veya hizmetler için reddedildikten (tümden ret) sonra, karara karşı itiraz edilmemesi veya itirazın reddedilmesi neticesinde, başvuruya ilişkin olarak seçilen ofis nezdindeki tüm işlem ve prosedürler tamamlanmışsa, ofis kendi nezdindeki işlemlerin tamamlandığını ve ret kararının onaylandığını bildiren bir beyanı Uluslararası Büroya göndermek zorundadır.

 

Madde 18ter üçüncü paragrafta yer alan bildirimin, Uluslararası Büroya gönderilmesi için öngörülmüş bir süre limiti yoktur, dolayısıyla 12 veya 18 aylık süre limitlerinin madde 18ter üçüncü paragraf bakımından geçerliliği bulunmamaktadır.

 

4-    Sonraki Kararlar (Further Decision)

 

Madde 18ter ikinci ve üçüncü paragraflar kapsamında gönderilen bildirimler, seçilen ofis nezdindeki işlemlerin tamamlanmasının (kararın ofiste yapılabilecek işlemler bakımından kesinleşmesi)  ardından gönderilmesi gereken beyanlardır. Ofis nezdindeki işlemler terimi, seçilen taraf ülkedeki idari tescil otoritesi nezdindeki işlemleri ifade etmektedir ve tescil otoritesinin kararlarına karşı açılacak davalar sonucu mahkemeler veya ofis dışındaki denetim organları tarafından verilecek kararlar belirtilen ifade kapsamına girmemektedir.

 

WIPO tarafından yayınlanan Madrid Sistemine ilişkin kılavuzda (bkz. http://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/en/guide/pdf/partb2.pdf s.50), bu husus açık olarak belirtilmiştir. WIPO, bu düzenlemenin nedenini, idari tescil otoritesinin kendi dışında başlatılan işlemlerden (dava, vb.) her durumda haberdar olmasının mümkün olmaması ve dolayısıyla, kendi dışında verilecek kararların kesinleşip kesinleşmediği hakkında bilgi sahibi olma imkanının bulunmaması olarak açıklamaktadır. Dolayısıyla, Yönetmelik madde 18ter ikinci ve üçüncü paragraflar kapsamında gönderilen bildirimler, ofis (Türkiye bakımından Türk Patent Enstitüsü) tarafından verilen “idari bakımdan nihai kararları” bildirir içeriktedir ve bu kararların mahkemeler tarafından iptal edilmesi durumunda, önceden gönderilen beyanların değiştirilmesi gerekmektedir.

 

Madde 18ter dördüncü paragraf, ofis tarafından önceden ikinci ve üçüncü paragraflar kapsamında gönderilen beyanlarda belirtilen koruma kapsamında, mahkeme (veya ofis kararını iptal yetkisine sahip ofis dışındaki bir denetleme organı) kararı sonrası değişiklik olması halinde, ofislere uluslararası marka hakkındaki son durumu yeni bir bildirimle Uluslararası Büroya bildirme imkanı vermektedir. Ofisin bu yönde bir bildirimde bulunabilmesi için karardan haberdar olması gerekmektedir ve bu husus Madde 18ter dördüncü paragrafta belirtilmiştir. Dördüncü paragrafta ve kılavuzda açık olarak yazılmamış olsa da, kanaatimizce, Uluslararası Büroya gönderilecek yeni bildirim, ancak kesinleşmiş mahkeme kararları bakımından yapılmalıdır.

 

Uluslararası marka tescil sistemi, kısa adıyla Madrid sistemi yapısında, marka sahiplerinin bilgilendirilmesine yönelik kanalların eksikliği ve bazı durumlarda yokluğu sistem kullanıcıları tarafından uzun yıllar boyunca eleştirilmiştir. Yönetmelikte önceden beri mevcut olan ve bazıları sonradan eklenen bilgilendirme beyanlarının, taraf ülke ofislerince etkin kullanımı, uluslararası marka başvurusu sahiplerinin markalarının ulusal ofislerdeki durumu hakkında yeteri derecede bilgi sahibi olmalarını sağlayacaktır. Dolayısıyla, mevcut Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, kanaatimizce, asıl sorun bilgilendirme kanallarının yokluğu ve eksikliği değil, bu kanalların taraf ülke ulusal ofislerince yeteri derecede etkin olarak kullanılmaması olarak ortaya çıkmaktadır.

 

Önder Erol Ünsal

Temmuz 2012

 

Madrid Protokolü kapsamındaki Uluslararası Marka Başvurularına ilişkin Ret Kararları, İlgili Düzenlemeler ve Süre Limitleri

imagesCA9DJB4J

(Görsel http://www.mndwidefenseblog.com/articles/test-refusal/ adresinden alınmıştır.)

 

Türkiye’nin 1999 yılından bu yana taraf olduğu ve sınai mülkiyet alanında en yoğun olarak kullandığı uluslararası andlaşma olan Markaların Uluslararası Tesciline ilişkin Madrid Protokolü, uluslararası marka tescil başvurusu şartlarını düzenlemesinin yanısıra taraf ülke ofislerinin Protokol yoluyla yapılan başvuruları incelemesine ilişkin düzenlemeleri de içermektedir. Bu yazı Protokol kapsamında yapılan uluslararası marka başvurularına ilişkin ret kararlarına yönelik düzenlemeleri, şartları ve kısıtlamaları aktarmak ve değerlendirmek amacıyla yazılmıştır.

 

Madrid Protokolünün 5. maddesi taraf ülkelerin uluslararası başvuruları reddetme veya hükümsüz kılma yetkilerine ilişkin düzenlemeleri içermektedir.

 

5. maddenin birinci paragrafına göre seçilen ülke ofislerinin, mevzuatlarının kendilerine tanıdığı yetki çerçevesinde, kendi ofislerine yöneltilen uluslararası tescil başvurularını reddetme yetkisi bulunmaktadır. Seçilen ülke ofislerinin verdiği ret kararlarının gerekçelerinin Paris Sözleşmesinin dördüncü mükerrer altıncı maddesi B paragrafında sayılan ret gerekçeleri kapsamına girmesi ve ulusal başvurular için uygulanabilecek ret gerekçelerinden farklı olmaması gerekmektedir. Aynı paragrafa göre, seçilen ofisin mevzuatının çok sınıflı başvurulara izin vermemesi nedeniyle başvuruyu reddetme yetkisi bulunmamaktadır. Bu durumda, Çin Halk Cumhuriyeti gibi ulusal başvurularda yalnızca tek sınıflı (ve bilindiği kadarıyla en fazla 5 adet mal veya hizmet için) başvuruları kabul eden ülkeler, Madrid Protokolü aracılığıyla gelen başvurularda bu tip kısıtlamaları uygulayamayacaktır.

 

5. maddenin ikinci paragrafı (a) bendine göre, ulusal ofisler WIPO Uluslararası Bürosuna ret kararlarını, başvurunun kendilerine iletildiği tarihten başlayan 12 aylık süre içerisinde göndermek zorundadır. 12 aylık süre geçtikten sonra gönderilen ret kararları ise uluslararası sicile kaydedilmeyecek ve başvurunun ilgili ülkede kabul edildiği varsayılacaktır. Dikkat edilmesi gereken nokta, ret için süre limitinin uluslararası tescil tarihinden itibaren değil, uluslararası başvurunun seçilen ülkeye bildirim tarihinden itibaren başlamasıdır. Belirtilen bildirim tarihi uluslararası başvuruların üzerinde yer almaktadır ve başvuru sahiplerine de bildirilmektedir. Seçilen ulusal ofisin bildirim tarihini bildirimin kendisine ulaştığı posta tarihiyle değiştirmek gibi bir yetkisi ise bulunmamaktadır.

 

5. maddenin ikinci paragrafı (b) bendine göre, taraf ülkelerin (a) bendinde belirtilen 12 aylık ret süresini 18 aya çıkarma yönünde deklarasyonda bulunma hakları mevcuttur. Dolayısıyla, Protokol tarafı ülkelerden bu deklarasyonu yapanlar bakımından, yukarıdaki paragrafta yaptığımız diğer açıklamalar aynı kalmak şartıyla, ret süresi uluslararası başvurunun seçilen ülkeye bildirim tarihinden itibaren 18 ay olacaktır. Türkiye, bu yönde bildirim yapmış olduğundan, Türkiye’ye yapılan uluslararası tescil başvuruları bakımından ret süresi 18 aydır. Temmuz 2012 itibarıyla, ulusal ofislerine yapılan başvurular için ret süresinin 18 ay olduğu yönünde bildirimde bulunan ülkeler;  Ermenistan, Avustralya, Bahreyn, Belarus, Bulgaristan, Çin, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Danimarka, Estonya, Avrupa Birliği, Finlandiya, Gürcistan, Gana, Yunanistan, İzlanda, İran, İrlanda, İsrail, İtalya, Japonya, Kenya, Litvanya, Madagaskar, Norveç, Umman, Polonya, Güney Kore, San Marino, Singapur, Slovakya, İsveç, İsviçre, Suriye, Tacikistan, Türkiye, Ukrayna, Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri ve Özbekistan’dır.

 

5. maddenin ikinci paragrafı (b) bendine göre yapılan bildirimin, hem anlaşmaya hem protokole taraf bir ülkenin menşe ofis olduğu, hem anlaşmaya hem protokole bir diğer ülkenin ise seçilen ülke olduğu durumda etkisinin olmadığı ve ret süresinin bu tip bir durumda 12 ay olacağının ayrıca belirtilmesi gerekmektedir. Protokol’de 2008 yılında yapılan değişiklikle, hem anlaşmaya hem protokole taraf ülkelerin menşe ofis ve seçilen ülke ofisi olmaları halinde, Protokol hükümlerinin belirleyici olacağı düzenlenmiş olmakla birlikte, Protokol madde 5(2)(b) ve (c) bentleri ile Protokol madde 8(7) hükmü (bireysel ücretler) bu düzenlemenin dışında kalmıştır. Türkiye, Madrid Andlaşması’na taraf olmadığından, Türkiye için yapılan tüm başvurularda Protokol hükümleri belirleyicidir.

 

5. maddenin ikinci paragrafı (c) bendi ret süresi uzatımına ilişkin bir diğer özel düzenleme içermektedir. Bu düzenlemeye göre, ulusal ofislerin olası itirazlardan kaynaklanabilecek olası ret kararlarını Uluslararası Büroya, ilgili süre limitleri dahilinde, önceden bildirmeleri durumunda ilgili ofise 18 aya ek yeni bir ret bildirimi süresi tanınmaktadır. Bu bildirim, her başvuru bakımından geçerli bir ek süre niteliğinde değildir ve bildirimin ulusal ofis tarafından ilgili süre limitleri içerisinde ilgili başvuru özelinde Uluslararası Büroya gönderilmesi gerekmektedir. Bu hakkın kullanılabilmesi için Protokol madde 5(2)(c)’ye göre, bir başvuruya ilişkin olarak 18 aylık ret süresinin dolmasından itibaren olası itirazların gelebileceğine yönelik bir bildirimin, başvuruya ilişkin ret süresinin dolmasından önce Uluslararası Büroya gönderilmesi gerekmektedir. Bu yönde bildirimde bulunulmasının ardından, itiraz üzerine başvurunun reddedilmesine yönelik kararın, ilana itiraz süresinin dolmasından itibaren bir ay içerisinde Uluslararası Büroya iletilmesi gerekmektedir ve bu sürenin ilana itiraz süresinin başlangıcından itibaren yedi aydan geç olması hiçbir durumda mümkün değildir.

 

Temmuz 2012 itibarıyla, ulusal ofislerine yapılan başvurular için 5. maddenin ikinci paragrafı (c) bendinde yer alan ek süre limitini kullanabilecekleri yönünde deklarasyonda bulunan ülkeler;  Avustralya, Çin, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Gana, Yunanistan, İran, İrlanda, İsrail, İtalya, Kenya, Litvanya, Norveç, Güney Kore, Singapur, İsveç, Suriye, Türkiye, Ukrayna, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri’dir.

 

Uluslararası Büro, seçilen ülke ofisinden bir uluslararası başvuruya ilişkin ret mektubu almasının ardından, ret kararını süre limiti dahil olmak üzere şekli şartlara (başvuruya ilişkin bilgilerin uygunluğu, ret kararına gerekçe ulusal mevzuat hükümlerinin ve hüküm içeriklerinin belirtilmesi, ret kararı önceki bir markaya dayanıyorsa, bu markaya ilişkin verilere yer verilmesi, varsa karara itiraz süresinin ve yönteminin belirtilmesi, ret kararının başvurunun tümü veya bir bölümü tarafından verildiğine dair bilgi ve kısmi ret söz konusu ise reddedilen mallara veya hizmetlere yer verilmesi, itiraz üzerine verilen ret kararlarında itiraz sahibinin belirtilmesi, vb.) uygunluk bakımından kontrol eder. Şekli şartlara aykırılık varsa, ret mektubu Uluslararası Sicile kaydedilmez ve ret kararını gönderen ofise bu yönde bilgi verilir, eğer şekli eksiklik düzeltilebilir bir eksiklikse düzeltilmiş ret bildiriminin Uluslararası Büroya bildirilmesinin ardından ret kararı sicile kaydedilir.

 

Uluslararası Büro, hiçbir ret kararını esas bakımından incelemez ve ulusal ofis tarafından verilen ret kararının yerindeliğini kontrol etmez. Ret kararlarına yönelik olarak, Uluslararası Büronun tek görevi, bu kararları ulusal ofisten almak, eğer şekli şartlara uygunlarsa uluslararası sicile kaydetmek, başvuru sahiplerine göndermek ve ret kararları şekli şartlara uygun değilse ilgili ulusal ofisi uyararak düzeltme talep etmektir. Bir diğer deyişle, Uluslararası Büroda görevli uzmanlar hiçbir ret kararına yönelik yerindelik incelemesi yapmamaktadır.

 

Ret kararının, Uluslararası Büro tarafından başvuru sahibine (başvuru sahibinin vekilini de kapsar anlamda kullanılmaktadır) iletilmesinin ardından, ret mektubunda belirtilen süre limitini ve itiraz yöntemini dikkate alan başvuru sahibi, ilgili ret kararına karşı ilgili ülkede itiraz edip etmeyeceğine karar vermek durumundadır. Karara itiraz edilmesi durumunda, bu itiraz ilgili ülke mevzuatında öngörülen şartlar dikkate alınarak (eğer varsa, ulusal vekil gerekliliği, itiraz ücretleri, itiraz makamı, vb.) gerçekleştirilir. Karara itiraz dilekçesi veya itirazla ilgili hiçbir doküman Uluslararası Büroya gönderilmemelidir. Kısaca, ulusal ofisin ret kararına karşı itiraz edilmesi halinde, Uluslararası Büro tamamen devre dışı kalır ve tüm işlemler, ilgili ulusal ofis mevzuatı çerçevesinde gerçekleştirilir.

 

5. maddenin beşinci paragrafına göre, bir uluslararası başvuruya ilişkin olarak Uluslararası Büroya, aynı maddenin birinci ve ikinci paragraflarında belirtilen şartlara uygun bir ret kararı göndermeyen ulusal ofisler, ilgili başvuru bakımından başvuruyu reddetme hakkını kaybederler.

 

Ulusal ofislerin, 5. maddede belirtilen süre limitleri içerisinde Uluslararası Büroya göndermeleri gereken ret kararları ilk (geçici – provisional) ret kararlarıdır. Süre limitleri içerisinde geçici ret kararının gönderilmesi yeterlidir, ofisin kesinleşmiş ret kararını aynı süre limiti içerisinde göndermesi veya karara itiraz incelemesini belirtilen süre limiti içerisinde sonuçlandırması şart değildir. Karara itirazların incelenmesi ve kesinleşmiş ret kararlarının bildirilmesi için Protokol kapsamında öngörülen bir süre limiti bulunmamaktadır.

 

Ulusal ofisler, ret gerekçelerinin tamamını ret süresi içerisinde göndermek zorundadır. Yeni ret gerekçelerinin ret süre limitinin dolmasının ardından eklenmesi mümkün değildir (An Office may notify additional grounds with respect to that particular international registration in further notifications of refusal, provided that it sends such further notifications to the International Bureau within the time limit. – bkz.

http://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/en/guide/pdf/partb2.pdf, s.39).

 

 

Protokol kapsamında, uluslararası başvuruların akıbeti hakkında bilgi veren bir diğer bildirim formatı ise başvurular hakkındaki statü bildirim yazıları ve kesin kararlardır. Bu tip bildirimlerin açıklanmasına yönelik yeni bir yazı Madrid Protokolü ile ilgili yazılarımın takip edeni olacaktır.

 

Önder Erol Ünsal

Temmuz 2012

 

Katı Olan Her Şey Buharlaşıyor – Peki Katı Marka Uzmanları Ne Oluyor?

allthatissolid

 

Karl Marx’a ait “Katı olan her şey buharlaşıyor.” tümcesi, değişimin sürekliliğini işaret eden meşhur bir ifadedir. Bu ifadeyi gerçek bağlamından farklı biçimde alarak bu yazıda başka bir amaçla kullanıyoruz. Yazıda yanıtını arayacağımız sorular, katı marka uzmanı var mıdır, varsa buharlaşmış mıdır veya kısa zamanda buharlaşacak mıdır veya buharlaşması gerekli midir, sorularıdır.

Marka uzmanlarının marka tescil başvuruları hakkında verdikleri kabul veya ret kararları ve Kanun Hükmünde Kararnamenin incelemeyi düzenleyen maddelerine getirdikleri kişisel yorum veya bakış, uzmanların katı (strict) veya esnek (flexible) uzmanlar olarak değerlendirilmelerini yanında getirmektedir. Bu yazı, uzmanların incelemeye ilişkin bakışlarını değerlendirmek için kullanılan bu tip tanımlamaların yerindeliğinin sorgulanması amacıyla yazılmıştır.

Öncelikle, detaylı inceleme kılavuzlarının yokluğunda, marka incelemesinde kişisel değerlendirmelerin görece daha önemli payının olabileceğinin kabulü gereklidir. Tersi durumda, yani detaylı inceleme kılavuzlarının varlığı halinde ise, kişisel değerlendirmeler etkilerini haliyle yitirmekte ve kurumsal bakış ve değerlendirme ön plana çıkmaktadır. Detaylı inceleme kılavuzlarının varlığı ve bunlarla uyumlu karar alınması esasında, katı veya esnek uzman ayrımı marjinalize olmakta, bir diğer deyişle kurumsallık yerleşik hale gelmektedir.

2011 yılı öncesinde Türkiye’de marka inceleme kılavuzlarının yetersizliği veri olarak alınmalı ve bu tarih öncesinde katı – esnek uzman ayrımı için objektif şartların var olduğu kabul edilmelidir. 2011 yılında oldukça detaylı ve kanaatimce başarılı inceleme kılavuzlarının

(http://www.tpe.gov.tr/TurkPatentEnstitusu/resources/temp/F9E4CFAF-A7AE-4FEA-8BCC-DA8B5C7DAB00.pdf)  yürürlüğe girdiği andan itibaren ise bu ayrımın objektif şartları ortadan kalkmıştır.

Marka inceleme kılavuzlarının varlığı, kurumsal olarak bunlara uygun karar verilmesi gerekliliği ve kurumun bu kriterlere uygun karar verdiği yönündeki varsayım, teorik olarak katı – esnek uzman ayrımını marjinal düzeye indirgemiştir. İnceleme kılavuzlarında çeşitli konularda çizilen çerçeve merkez olarak kabul edilirse, – çoğunluğun yer aldığı – bu merkezin uzağında sürekli biçimde farklı karar verilmesi, kanaatimizce uzmana verilen karar verme yetkisinin yanlış yönde kullanılması anlamına gelecektir. Şöyle ki, uzman kendi adına değil kurum adına karar vermektedir ve kendisine tanınan yetkinin sınırları, kanaatimizce inceleme kılavuzu dahilinde çizilmiş durumdadır.

Bununla birlikte, marka incelemesinin matematiğe, kurallara veya formüllere indirgenmesi mümkün değildir. Çözülmesi gereken temel soru, markaların benzerlik (ayırt edilemeyecek derecede benzerlik dahil) derecesinin ve malların / hizmetlerin benzerliğinin bir arada değerlendirilmesi neticesinde Kanun Hükmünde Kararnamede ifade edilen ret durumlarının ortaya çıkıp çıkmadığı olunca ve bu incelemenin her marka ve benzerleri bakımından ayrı ayrı yapılması gerekince, marka inceleme kılavuzlarına veya benzeri metinlere her sorunun yanıtını verecek sihirli metinler olarak bakılması mümkün değildir. Dolayısıyla, genel durumları tanımlayan ve bu durumlara ilişkin genel ilkeleri belirleyen detaylı inceleme kılavuzlarının varlığı durumunda bile, özel durumlara ilişkin olarak birbirlerinden farklı yorumlar (kimine katı kimine esnek denilebilir) getiren uzmanlar olacaktır ve marka incelemesinin genel özellikleri dikkate alındığında bu sonuç kaçınılmazdır.

Son tahlilde, detaylı inceleme kılavuzlarının düzenlenmesi neticesinde, marka incelemesinde katı – esnek uzman ayrımının objektif şartları ortadan kalkmış olmakla birlikte, incelemenin doğası, özellikle benzer marka incelemesi, kişisel yaklaşımın belirleyiciliğini kaçınılmaz hale getirdiğinden ve kılavuzlar ne kadar detaylı olsa da, her özel durumu düzenlemeleri mümkün olmadığından, katı – esnek uzman ayrımının subjektif şartları halen mevcuttur.

Katı – esnek uzman ayrımı ve bu ayrımın incelemeye etkisi önceki dönemlere kıyasla marjinalize edilmiş olsa da, yukarıda bahsettiğimiz subjektif şartların ortadan kalkmamış olması (ve kalkmasının mümkün olmaması) nedenleriyle halen devam etmektedir. Bununla birlikte, yanıtı halen verilmemiş bir soru bulunmaktadır. Katı – esnek uzman ayrımının hangi yaklaşımın farklılığından kaynaklandığı varsayılmaktadır ve hangi veriye göre katı veya esnek uzman sıfatı elde edilmektedir?

Bu sorunun yanıtını ararken, katı – esnek uzman ayrımını sınai mülkiyet korumasının mantığı çerçevesinde değerlendirmek kanaatimizce yerinde olacaktır.

Liberal ekonomik özgürlüklerin temel ayaklarından birisini özel mülkiyet hakları oluşturmaktadır. Özel mülkiyet hakları, fikri ve sınai mülkiyet haklarını da kapsamaktadır. Liberal ekonomik teoride devletten beklentiler sınırlıdır ve bu beklentilerden birisi de özel mülkiyetin korunmasıdır. Fikri ve sınai mülkiyet hakları da korumaya konu hakkın yaratıcısı adına korunurlar ve bu haklar korundukları süre boyunca, liberal ekonomik teorinin bir diğer kurucu ilkesi olan serbest rekabetin istisnasını oluşturan alanlar olarak kabul edilir. Bir diğer deyişle, sınai mülkiyet haklarının ilk yaratıcının tekelinde tutulmasıyla oluşturulan koruma sistemi, serbest rekabet ilkesinin istisnasıdır. Sınai mülkiyet haklarının kayıt altına alınmasından ve korunmasından sorumlu kurumlar ise şüphesiz, özel mülkiyet haklarının devlet kontrolü altında korunması amacıyla örgütlenmiş ve oluşturulmuş kuruluşlardır. Marka haklarının tescil edilmesi, sicilin oluşturulması ve mevcut hakların yeni başvurulara karşı korunması da bu kuruluşların görevleri arasında yer almaktadır; dolayısıyla bu kurumlarda görev yapan kişilerin asli görevi bu hakların ilgili mevzuatlar dahilinde en etkin biçimde korunmasını sağlamaktır.

Yukarıda yer verdiğimiz temel yaklaşımın gerekçeleri göz önünde bulundurulduğunda, marka incelemesinden sorumlu bir uzmandan beklenenler şu şekilde ortaya çıkmaktadır; önceden mülkiyet hakkını elde etmiş sahiplerin markalarını korumak (resen veya itiraz üzerine koruma temel mantığı değiştirmez), ortak kullanıma açık tutulması gereken hakları kimse adına tescil etmeyerek rekabetçi ortamın bozulmasını engellemek ve kamu düzeni, vb. ilkeleri gözeterek bu tip ilkelere aykırı markaları kabul etmemek.

Dolayısıyla, marka korumasının temel mantığı dikkate alındığında, bir uzmandan beklenmesi gerekenler –ilgili mevzuat çerçevesinde hareket ederek- önceki hakları korumak, ortak kullanıma açık markaları kabul etmemek ve kamu düzenine aykırı markaları reddetmek olarak ortaya çıkmaktadır. Ancak, gerçeklikte resen incelemeye konu 7nci madde (556 sayılı KHK) bakımından uzmanın yukarıda yer verilen ilkeleri yorumlayış biçimi eğer önceki hak sahibini daha etkin biçimde koruma perspektifine yönelikse uzman katı uzman sıfatıyla taçlandırılmaktadır. Diğer taraftan, önceki hak sahibini daha etkin biçimde koruma perspektifine yönelik yaklaşım 7nci maddede değil, 8inci maddede (önceki hak sahibinin itirazı üzerine yapılan benzerlik incelemesi) sergilenirse, bu kez katı uzman sıfatı her nedense kullanılmamaktadır. Bir diğer deyişle, 7nci maddeyi önceki hak sahibi lehine yorumlamak katı uzman sıfatını yanında getirirken, 8inci maddeyi önceki hak sahibi lehine yorumlamak her nedense katı uzman sıfatını elde etmenin gerekçesi olmamaktadır. Bu çerçevede kanaatimizce katı uzman sıfatı, her nasılsa yalnızca 7nci madde incelemesiyle sınırlı bir anlam ifade eden ve bu nedenle de son derece anlamsız kalan bir adlandırma niteliğindedir.

Ülkemizde hoyratça kullanılan sıfatlar ve adlandırmalar çoktur. Kanaatimizce bunlardan birisi de marka uzmanlarına atfedilen katı – esnek uzman adlandırmalarıdır. Kanunlar düzgün ve dünyanın kalanıyla uyumlu olduğu sürece, kanunların uygulamasının yurtdışındaki kanunların uygulamasıyla karşılaştırılması mümkündür. İçeriğinde gelişmiş ülkelerde benzeri olmayan “ayırt edilemeyecek derecede benzerlik, aynı tür mal / hizmet, esas unsur” gibi kavramları barındıran (bunun dışında gene kolaylıkla benzeri bulunamayacak tanınmış marka listesi, koruma markası vb. uygulamaları içeren) ve bu kavramlar ekseninde incelemeyi öngören bir uygulama sistemini, mevzuatlarında bu kavramları barındırmayan ülkelerin inceleme sistemleriyle karşılaştırmak, kanaatimizce doğru sonuçlara yol açan bir karşılaştırma olmayacaktır. Benzer şekilde, farklı kavramlar ve esaslar çerçevesinde inceleme yapan bir ülke ofisinin uzmanlarının, aynı kavramlar çerçevesinde inceleme yapmayan bir başka ofisin uzmanları ile karşılaştırarak katı – esnek gibi sıfatlar kullanmak da son derece hatalı olacaktır.

Sonuç yerine:

Aynı kurum içerisinde görev yapan uzmanlar arasındaki yaklaşım farklılıklarını ifade etmek için kullanılan katı – esnek uzman ayrımı veya uzmanlar arasındaki yaklaşım farklılıkları, uygulama esaslarını belirleyen ve mümkün olduğunca net çerçeveler çizebilen uygulama kılavuzları aracılığıyla azaltılabilir niteliktedir. Kanaatimizce bu durum ülkemiz özelinde büyük ölçüde minimalize edilmiş durumdadır. Uygulama kılavuzlarının daha da detaylandırılması ve güncelleştirilmesi ise bu tip farklılıkları iyice marjinal hale getirecektir. Bu durumu katı – esnek uzman ayrımının objektif şartlarının ortadan kalkması olarak kabul ediyoruz. Bununla birlikte, marka incelemesinin doğası, özellikle benzer marka incelemesi, kişisel yaklaşımın belirleyiciliğini kaçınılmaz hale getirdiğinden uzmanlar arasındaki görüş farklarının subjektif şartları halen mevcuttur ve incelemenin doğası dikkate alındığında bu durumun ortadan kaldırılması mümkün değildir. Dolayısıyla, önemli olan görüş farklarının ve yaklaşımdaki ayrımın mümkün olduğunca azaltılması yoluyla uygulama kılavuzunda öngörülen genel uygulamalara yakın karar birlikteliğinin sağlanmasıdır.

Yazının başında belirttiğimiz sorulara dönecek olursak, “katı olan her şey buharlaşmaktadır” öngörüsü, marka incelemesi bakımından da gerçekleşmektedir ve ayağı yere basan uygulama kriterlerinin getirilmesi yoluyla buharlaşma sağlanmaktadır. Dolayısıyla, uygulama kılavuzları ile düzenlenen alanlarda, katı – esnek uzman farklılığına imkan veren objektif şartların ortadan kalktığını söylemek ve katı – esnek uzman ayrımı yoktur uygulama kılavuzu vardır demek, yeteri derecede yerinde bir saptama olacaktır.

Önder Erol Ünsal

Temmuz 2012

IP Translator VI – AB Üyesi Ülkelerin ve OHIM’in “IP Translator” Kararının Uygulamasıyla ilgili Ortak Bildirisi

Declaration-of-Independence_full_600(Görsel http://www.csmonitor.com adresinden alınmıştır.)

 

Avrupa Birliği Adalet Divanının 19/06/2012 tarihli C-307/10 sayılı “IP Translator” ön yorum kararı hakkında, biri karardan önce, kalanları karardan sonra olmak üzere toplam 6 yazı yayınladım.

 

Kararı; nedenleri, olası sonuçları ve geleceğe yönelik olarak Avrupa Birliği nezdinde düşünülen tedbirler çerçevesinde değerlendirdiğim önceki tarihli yazılarımın aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla incelenmesi mümkündür:

 

http://wp.me/p43tJx-54

http://wp.me/p43tJx-59

http://wp.me/p43tJx-5i

http://wp.me/p43tJx-5o

http://wp.me/p43tJx-5u

http://wp.me/p43tJx-5z

 

“IP Translator” kararı Topluluk Marka Ofisi (OHIM) başta olmak üzere, Avrupa Birliği üyesi ülke marka ofislerinin çoğunluğunun uygulamalarında büyük değişikliklere neden olmuş ve Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarının kapsamına ilişkin olarak üye ülkeler nezdinde ortak bir uygulama geliştirilmesi ihtiyacını yanında getirmiştir. Ortak uygulama geliştirilmesi çalışmaları bir yakınlaştırma projesi (convergence programme) çerçevesinde devam etmektedir. Söz konusu program kapsamında hazırlıklarına devam edilen sınıf kapsamları (class scopes) çalışması ise henüz sonuçlandırılmamış durumdadır.

 

“IP Translator” kararı sonrası OHIM ve AB üyesi ülkelerin uygulamalarının henüz yerleşik hale gelmemiş olması ve ofisler arasında kararın algılanış biçimi dahil, uygulama farklılıklarının giderilmemiş olması nedeniyle, İspanya’nın Alicante şehrinde toplananan AB üyesi ülke heyetleri 2 Mayıs 2013 tarihinde bir Ortak Bildiri yayınlamıştır. (bkz.http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/OHIM/EUTMDN/common_communication_12042013_en.pdf)

 

Ortak Bildiri yayınlanmasının temel gerekçesi, kararın uyumlu biçimde algılanması ve uygulamaların uyumlu biçimde gerçekleştirilmesine yönelik Avrupa Birliği nezdinde güçlü bir niyetin var olduğunun açıklanmasıdır.

 

Ortak Bildirinin detaylarına girmeden önce, “IP Translator” ön yorum kararında Adalet Divanının, kendisine yöneltilen sorulara verdiği yanıtların hatırlatılması yerinde olacaktır:

 

“(1) 2008/95 sayılı Direktif, marka korumasının talep edildiği malların ve hizmetlerin, başvuru sahibince, yetkili makamların ve tacirlerin, sadece bu bilgiye dayanarak, koruma talebinin kapsamını belirleyebilecekleri derecede (yeterlilikte) açık ve kesin biçimde tanımlanmasını gerektirmektedir, anlamında yorumlanmalıdır.

 

(2) 2008/95 sayılı Direktif, (mallara ve hizmetlere ilişkin) tanımlamanın, yetkili makamların ve tacirlerin koruma kapsamını yeterince açık ve kesin biçimde anlamalarına imkan verdiği durumlarda, marka korumasının talep edildiği malları ve hizmetleri tanımlamak için, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarındaki genel unsurların kullanımına engel olmayacaktır, anlamında yorumlanmalıdır.

 

(3) Koruma talep ettiği markanın kapsadığı malları veya hizmetleri belirtmek için, Nicé anlaşmasının birinci maddesinde belirtilen sınıflandırmanın belirli bir sınıfına ait sınıf başlığında yer alan genel ifadelerin tamamını kullanan bir ulusal marka sahibi, tescil başvurusunun ilgili sınıfa dahil olup alfabetik listede yer alan tüm malları veya hizmetleri kapsama niyetiyle mi yoksa ilgili sınıftaki malların veya hizmetlerin sadece bir kısmını kapsama niyetiyle mi yapıldığını belirtmek zorundadır. Eğer başvuru, malların veya hizmetlerin bir bölümü için yapılmışsa, başvuru sahibinin o sınıfta bulunan hangi malları veya hizmetleri kapsama niyetinde olduğunu belirtmesi gerekmektedir.”

 

Ortak Bildiri kapsamında, OHIM ve AB üyesi ülkeler, Adalet Divanının ilk soruya verdiği yanıt hakkında takip eden açıklamayı yapmıştır: “Avrupa Birliği üyesi ülkelerin marka ofisleri, malların ve hizmetlerin ifade ediliş biçimi hakkındaki açıklık ve kesinlik şartları için ortak bir anlayış oluşturma ve ilgili sınıflandırma uygulamalarında kullanılacak ortak ilkeler geliştirme konularında birlikte çalışmaktadır.”

 

Adalet Divanının ikinci yanıtı hakkında Ortak Bildiri kapsamında takip eden açıklama yapılmıştır: “Avrupa Birliği üyesi ülkelerin marka ofisleri, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarında yer alan genel ifadelerden hangilerinin açıklık ve kesinlik ilkeleri çerçevesinde, sınıflandırma bakımından kabul edilebilir olduğunun belirlenmesi konusunda birlikte çalışmaktadır. Bu çalışma, terimlerin sınıflandırma bakımından kabul edilebilirliği hakkında ortak bir yaklaşım oluşturulmasıyla sona erecektir. Belirtilen uzlaşı nihai hale geldiğinde uygun biçimde açıklanacaktır.”

 

Adalet Divanını ön yorum kararındaki üçüncü yanıt hakkında yapılan açıklama ise aşağıdaki içeriktedir: “Avrupa Birliği üyesi ülkelerin marka ofisleri, her ofisin Adalet Divanı kararında bahsi geçen konularla ilgili uygulaması hakkında tam şeffaflık içeren bir çalışma hazırlamıştır.” Bu çalışma bildirinin ekinde yer almaktadır. (bkz.http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/OHIM/EUTMDN/common_communication_12042013_en.pdf – konuyla ilgili olarak daha fazla bilgi sahibi olmak isteyenlerin bağlantı aracılığıyla erişilebilecek çalışmayı incelemesi yerinde olacaktır.)

 

Ortak Bildirinin devamında, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin marka ofisleri, şeffaflığı ve öngörülebilirliği, uzmanların ve kullanıcıların yararı için artırmak amacıyla, yakınlaşma programında birlikte çalışma konusundaki taahhütlerini yinelemektedir.

 

Bu konudaki ilk somut amaç, kabul edilebilir mallara ve hizmetlere ilişkin harmonize edilmiş bir liste hazırlamaktır. Bu liste, görsel bir hiyerarşik yapı içerisinde sunulacaktır. Hiyerarşik yapı kullanıcıların arzu ettikleri malları ve hizmetleri kolayca bulmalarını sağlayacaktır. Hiyerarşik yapı, OHIM’in sınıflandırma araçlarına (TMClass gibi) yansıtılacaktır.

 

Ortak Bildiriye göre, hiyerarşik yapı sadece idari amaçlara hizmet edecek ve hukuki herhangi bir sonuca (etkiye) yol açmayacaktır. Hiyerarşik yapının, kullanıcılara mal ve hizmet listelerinin hazırlanması aşamasında, harmonize edilmiş kabul edilebilir bir terminolojinin sunulması yoluyla, kapsayıcı ve dinamik bir sınıflandırma aracı olması beklenmektedir. Bu yolla, kullanıcılar “IP Translator” kararında belirtilen açıklık ve kesinlik şartlarına uygun biçimde mal ve hizmet listelerini hazırlayabilecektir.

 

Ortak Bildiri, AB üyesi ülkelerin marka ofisleri, OHIM ve gözlemci statüsündeki Norveç ofisi tarafından yayınlanmıştır. Bu haliyle ortak bildirinin tüm Avrupa Birliğinin ortak çalışmanın sürdürülmesi konusundaki niyetinin altının kuvvetli biçimde çizildiği bir metin olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. “IP Translator” kararının yerindeliğine ilişkin tartışmaların yoğunlaştığı ve OHIM çalışanlarının eski OHIM uygulamasının sağladığı konforu özlediği son günlerde, ortak bir uygulama konusundaki Avrupa Birliği niyetinin altının çizilmesi kanaatimizce kuvvetli bir mesaj okunmalıdır.

 

Önder Erol Ünsal

Mayıs 2013

 

IP Translator V – Alman Patent ve Marka Ofisinin Reaksiyonu

dpma(Görsel http://en.wikipedia.org/wiki/File:DPMA-Cincinattistrasse.JPG adresinden alınmıştır.)

Avrupa Birliği Adalet Divanının 19/06/2012 tarihli C-307/10 sayılı IP Translator kararı hakkında, biri karardan önce, kalanları karardan sonra olmak üzere toplam 5 yazı yayınladım. Karar sonrası OHIM tarafından sürdürülen “Sınıf Kapsamları (Class Scopes)” çalışması hakkında bilgi verdiğim son yazımdan sonra da kararın artçı sarsıntılarını takip etmekteyim.

 

Kararı, öncesini, sonrasını ve geleceğe yönelik olarak Avrupa Birliği nezdinde düşünülen tedbirleri merak edenlerin aşağıdaki önceki tarihli yazılarımı incelemeleri yerinde olacaktır:

 

http://wp.me/p43tJx-54

http://wp.me/p43tJx-59

http://wp.me/p43tJx-5i

http://wp.me/p43tJx-5o

http://wp.me/p43tJx-5u

Karar sonrası son gelişmelerden birisi 12/11/2012 tarihinde “Alman Patent ve Marka Ofisi (DPMA)” tarafından resmi internet sitesinde yapılan duyurudur. Bu yazı kapsamında kısaca içeriğini açıklamaya gayret edeceğim duyurunun aslını http://www.dpma.de/service/dasdpmainformiert/hinweise/hinweis_ip_translator_urteil/index.html adresinde görmek mümkündür. Lise yıllarımdan kalma kıt Almanca bilgim, duyuruyu asıl dilinde anlamama imkan vermediği için, duyurunun içeriğini ve duyuru hakkında kısa İngilizce açıklamaya yer veren MARQUES https://www.marques.org/class46/Default.asp?D_A=20130123&XID=BHA3088#3088 ve Google Translate yardımıyla aktarmaya gayret edeceğim.

 

Kararı önceden takip edenlerce bilindiği üzere “IP Translator” davasında Adalet Divanı, kendisine yöneltilen sorulara takip eden yanıtları vermiştir:

 

“2008/95 sayılı Direktif, marka korumasının talep edildiği malların ve hizmetlerin, başvuru sahibince, yetkili makamların ve tacirlerin, sadece bu bilgiye dayanarak, koruma talebinin kapsamını belirleyebilecekleri derecede (yeterlilikte) açık ve kesin biçimde tanımlanmasını gerektirmektedir, anlamında yorumlanmalıdır.

 

2008/95 sayılı Direktif, (mallara ve hizmetlere ilişkin) tanımlamanın, yetkili makamların ve tacirlerin koruma kapsamını yeterince açık ve kesin biçimde anlamalarına imkan verdiği durumlarda, marka korumasının talep edildiği malları ve hizmetleri tanımlamak için, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarındaki genel unsurların kullanımına engel olmayacaktır, anlamında yorumlanmalıdır.

 

Koruma talep ettiği markanın kapsadığı malları veya hizmetleri belirtmek için, Nicé anlaşmasının birinci maddesinde belirtilen sınıflandırmanın belirli bir sınıfına ait sınıf başlığında yer alan genel ifadelerin tamamını kullanan bir ulusal marka sahibi, tescil başvurusunun ilgili sınıfa dahil olup alfabetik listede yer alan tüm malları veya hizmetleri kapsama niyetiyle mi yoksa ilgili sınıftaki malların veya hizmetlerin sadece bir kısmını kapsama niyetiyle mi yapıldığını belirtmek zorundadır. Eğer başvuru, malların veya hizmetlerin bir bölümü için yapılmışsa, başvuru sahibinin o sınıfta bulunan hangi malları veya hizmetleri kapsama niyetinde olduğunu belirtmesi gerekmektedir.”

 

DPMA duyurusunda, karar kapsamında ilk iki soruya verilen yanıtların, yani “koruma talep edilen mallar ve hizmetler, koruma talebinin kapsamının anlaşılabileceği derecede açık ve kesin biçimde ifade edilmiş olmalıdır” ve “yetkili makamların ve tacirlerin koruma kapsamını yeterince açık ve kesin biçimde anladığı hallerde, malları ve hizmetleri ifade etmek için Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıkları yeterli olacaktır” yanıtlarının, mevcut Alman uygulamasının aksi yönünde olmadığını ve Alman uygulamasında bir değişiklik olmayacağını belirtmektedir.

 

Bununla birlikte, Adalet Divanının üçüncü soruya ilişkin olarak yaptığı yoruma yani, “başvuru listesinde Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarını kullanan başvuru sahipleri, başvuru ilgili sınıflara dahil olup alfabetik listede yer alan tüm malları veya hizmetleri kapsama niyetiyle yapılmışsa, bu hususu belirtmelidir” yorumuna yönelik olarak, DPMA mevcut uygulamasını değiştirmeyeceğini deklare etmiştir.

 

DPMA’ya göre, Adalet Divanının mal ve hizmetlere ilişkin tanımlamaların yeterince açık ve kesin biçimde ifade edilmiş olmaları gerektiği yönündeki yorumu göz önüne alındığında, bir sınıf başlığı kullanan başvuru sahibinin, o sınıfa dahil olup sınıflandırmanın alfabetik listesinde yer alan tüm malları ve hizmetleri kapsama niyetiyle başvuruda bulunduğunu belirtir ayrı bir deklarasyon yapmasına ihtiyaç bulunmamaktadır. Bu yöndeki bir beyan, mal / hizmet listesi kapsamının gelecekte hukuka aykırı biçimde genişlemesine yol açabilir ve hukuki belirlilik ilkesiyle uzlaşır nitelikte değildir.

 

Bu çerçevede, Alman başvuru sahipleri bakımından uygulamada bir değişiklik söz konusu değildir ve başvuru kapsamındaki sınıflara ilişkin olarak alfabetik listede yer alan tüm malların ve hizmetlerin sınıf başlığına ilave edilecek bir deklarasyonla kapsanması yönünde bir uygulama gerçekleşmeyecektir.

 

Bir sınıfta yer alan tüm malları ve hizmetleri yalnızca birkaç kapsayıcı terim kullanarak talep etmek başvuru sahiplerine, bu amaca yönelik olarak uluslararası düzeyde sürdürülen çalışmaların sonuçlanmasını beklemeleri tavsiye edilmektedir. Bahsedilen uluslararası çalışma OHIM ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerce sürdürülen sınıf kapsamları (class scopes) çalışmasıdır. Bu çalışma hakkında detaylı bilginin ise http://wp.me/p43tJx-5u adresinde incelenmesi mümkündür.

 

Avrupa Birliğindeki marka tescil uygulamalarında rahatlama yaratmaktan ziyade belirsizlikleri artıran “IP Translator” kararına yönelik olarak DPMA’nın resmi açıklaması yukarıda açıklanan yönde olmuştur. Görünen o ki, sınıf kapsamları çalışması sona ermeden ve hatta Adalet Divanı konu hakkında yeni bir karar vermeden sınıf başlıklarının kapsamına ilişkin tartışmalar uzun süre devam edecek.

 

Önder Erol Ünsal

 Şubat 2013

 

IP Translator IV – “Sınıf Kapsamları” Çalışması – Avrupa Birliğinde Sınıf Başlıklarının Revizyonu Projesi

12825194-problems-and-solutions-written-on-a-blackboard-background(Görsel http://www.123rf.com/photo_12825194_problems-and-solutions-written-on-a-blackboard-background.html sitesinden alınmıştır.)

 

A-   Giriş ve Sorunun Kapsamı

 

Avrupa Birliği Adalet Divanının 19 Haziran 2012 tarihli C/307/10 sayılı “IP Translator” kararı sonrası, Avrupa Birliği ülkelerinin bir kısmında ve Topluluk Marka Ofisinde (OHIM) önemli uygulama değişiklikleri olacağı şüphesizdir. “IP Translator” kararı hakkında birisi karardan önce diğerleri ise karardan sonra, toplam 4 yazım yayınlanmıştır. Önceki yazılarımda, kararın geçmişini, Adalet Divanından görüş istenmesinin nedenlerini, kararı, kararın önemli noktalarını, OHIM’in karar sonrası yayınladığı yeni uygulama genelgesini ve karara yönelik eleştirileri açıklamış ve değerlendirmiş olduğumdan, aynı açıklama ve değerlendirmeleri bu yazıda tekrarlamayacağım.  Önceki yazılarıma aşağıdaki bağlantıları kullanarak erişmeniz mümkündür:

 

http://wp.me/p43tJx-54

http://wp.me/p43tJx-59

http://wp.me/p43tJx-5i

http://wp.me/p43tJx-5o

 

Karar hakkındaki son yazımın konusunu ise OHIM ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerin marka ofislerince ortak olarak yürütülen “sınıf kapsamları” çalışması oluşturacaktır.

 

Bilindiği üzere,“IP Translator” kararının çekirdeğini, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarının kapsamına yönelik olarak Birliğin farklı üyelerince getirilen değişik yorumlar oluşturmaktadır. Birlik üyesi ülkeler ve OHIM tarafından, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarından oluşan mal / hizmet listelerinin kapsamının farklı biçimde yorumlanması, aynı mallardan / hizmetlerden oluşan markaların koruma kapsamlarının birlik içerisinde farklı şekilde değerlendirilmesine yol açmaktadır. Bu durumun marka sahipleri ve diğer ilgililer tarafından tercih edilir bir durum olmadığı ise ortadadır. Bu sorunun ortadan kaldırılmasına yönelik olarak yapılan tartışmalar, sorunun asıl nedeninin Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarının bir kısmının bazı üye ülkelerce yeterince açık bulunmaması ve korumanın sınıf başlığının kelime anlamıyla sınırlı tutulması, buna karşın bazı üye ülkelerin ve OHIM’in sınıf başlığının kapsamını ilgili sınıftaki tüm mallar / hizmetler olarak değerlendirmesi olduğunu ortaya koymuştur. Problem bu şekilde tespit edildikten sonra Birlik genelinde benzer bir uygulamayı sağlayabilmek için sınıf başlıklarına ilişkin ortak bir çalışma yapılması gerekliliği belirmiştir.

 

Sorunun ortadan kaldırılması için başlatılan ortak çalışma, birlik üyesi ülkeler ve OHIM’in marka tescili incelemesi uygulamalarındaki farklılıkları, mümkün olduğu ölçüde, ortadan kaldırmak için başlatılan “Yakınlaşma Programı (Convergence Programme)” kapsamında gerçekleştirilmektedir ve bir yıldan uzun süredir devam etmektedir.

 

“Yakınlaşma Programı” kapsamında sürdürülen çalışma sona ermeden önce, Adalet Divanının “IP Translator” kararının açıklanması, çalışmanın kapsamının karara da uygun olası imkanını sağlamıştır. Çalışma resmi olarak sonuçlandırılmamış ve tamamı açıklanmamış olsa da, ana yapı ve ilkeler genel hatlarıyla belli olmuş ve hatta bunların duyurulmasına da başlanmıştır.

 

Bu yazıda yeni sınıf başlıkları yapısını, OHIM web sitesinde Temmuz 2012’de (her ne kadar doküman June [Haziran] 2012 Issue olarak anılsa da yayın Temmuz ayında yapılmıştır) yayınlanan “IP C&C (Cooperate and Convergence)” haber bültenindeki açıklamalar (http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/QPLUS/convergence/ipcc_newsletter_5_en.pdf ) ve gene OHIM web sayfasındaki convergence bölümü altındaki bilgiler çerçevesinde aktarmaya gayret edeceğim.

 

Açıklamalara başlamadan önce, önemli bir noktanın altının çizilmesi yerinde olacaktır. Gerek, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıkları gerekse de OHIM’in çalışması kapsamında oluşturulmaya çalışılan revize edilmiş sınıf başlıkları, benzer malların veya hizmetlerin tespit edilmesi amaçlı listeler değildir. Bu anlamda, Türkiye’de malların ve hizmetlerin sınıflandırılmasına dair Tebliğ kapsamında ilan edilen listeler ile Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıkları ve OHIM’in revizyon çalışması arasında amaç farklılığı bulunmaktadır. Nicé sınıflandırması sınıf başlıkları ve OHIM’in revizyon çalışması bir sınıf kapsamında yer alan malların veya hizmetlerin kapsayıcı tanımlarla kısa biçimde ifade edilmesi amacına hizmet etmektedir. Buna karşılık, Türkiye’de, malların / hizmetlerin sınıflandırılması amaçlı Tebliğ çerçevesinde, Nicé sınıflandırmasına ait sınıf numaraları altındaki gruplar kapsamında gruplandırılmış mallardan veya hizmetlerden oluşan liste ise, 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7/1-(b) bendinde karşımıza çıkan aynı tür malların veya hizmetlerin tespit edilmesi amacına yönelik bir yapıdır. Bu yapının ana amacı ise, aynı sınıfta yer alan ve çeşitli açılardan birbirlerine benzerlik içerdiği düşünülen malların veya hizmetlerin sınıflar altındaki farklı gruplarda gruplandırılması genel ilkesi esasında, aynı tür mal ve hizmet kavramıyla KHK’de yerini bulmuş benzer malların ve hizmetlerin tespit edilmesidir.

 

Yukarıda belirtilen farklılığın yazının bu aşamasında belirtilmesinin nedeni, Nicé sınıflandırması, sınıflandırmanın yapısı ve etkisi konusunda net bilgi sahibi olmayan okuyucuların, Türkiye’deki Tebliğin kapsamını, amacını ve yapısını esas alarak yurtdışındaki uygulamaları yanlış anlamasını ve değerlendirmesini engelleme isteğidir. Nicé sınıflandırması, yapısı ve etkisi hakkında önceden yayınladığım (http://wp.me/p43tJx-3y) yazısının okunması, olası yanlış değerlendirmeleri engelleyecek ve sınıflandırma hakkında net ve kapsamlı bilgi sahibi olunmasını sağlayacaktır.

 

B-   Sınıf Kapsamları (Class Scopes) Çalışması

 

1-     Amaç, Çalışma Grubu ve Yöntem

 

Temmuz 2011 tarihinden bu yana faaliyetlerini sürdüren bir çalışma grubu tarafından hazırlanan sınıf başlıklarına yönelik çalışma, Nicé sınıflarının kapsamlarının ortaya konulması amacına yöneliktir. Bu bağlamda çalışma “sınıf kapsamları (class scopes)” olarak adlandırılmıştır. Bundan sonra OHIM çalışması yazı boyunca “sınıf kapsamları çalışması” olarak anılacaktır.

 

“Sınıf kapsamları çalışması” OHIM bünyesinde çalışmalarını sürdüren bir grup tarafından hazırlanmıştır (hazırlanmaktadır). Çalışma grubu içerisinde OHIM uzmanlarının yanısıra, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin marka ofislerinden uzmanlar ve marka konusunda faaliyet gösteren uluslararası sivil toplum örgütlerinden temsilciler ve WIPO temsilcileri bulunmaktadır.

 

Çalışma grubu şu anda, sınıf kapsamları çalışmasının ilk iki aşamasını tamamlamış durumdadır. Tamamlanan ilk iki aşama WPI ve WP2 olarak adlandırılan ortak uygulamanın genel ilkelerinin ve iletişim planının belirlenmesidir. Şu an devam etmekte olan WP3 aşaması ise, sınıf kapsamları çalışmasının ilk versiyonunun oluşturulması (taslak metinlerin nihai hale getirilmesi), Birlik üyesi ülkelerin dillerine çevirilerin tamamlanması ve yeni uygulamanın yürürlüğe girmesi için takvimin belirlenmesi faaliyetlerine ilişkindir. WP4 aşaması ise geçmişte tescil edilen markalara ilişkin ortak bir uygulama planı belirlenmesine ilişkin olacaktır.

 

“Sınıf kapsamları” çalışmasının OHIM bakımından 2012 yılı sona ermeden yürürlüğe girmesi beklenmektedir.

 

Sınıf kapsamları çalışmasının temel hedefi, “Nicé sınıflandırmasına ait bir sınıftaki tüm malları veya hizmetleri içerecek kapsayıcı ifadelerden oluşan ve ortak olarak kabul edilebilir nitelikte sınıflandırma terimlerinin geliştirilmesi” olarak tanımlanabilir.

 

Belirtilen amaç doğrultusunda çalışan grup ilk olarak, amaca yönelik olarak kullanılacak terimlerin tamamının Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarında yer alan terimler arasından derlenmesinin mümkün olmadığı sonucuna ulaşmıştır. Şöyle ki, bu terimlerin bir kısmı bazı üye ülke ofisleri tarafından çok geniş kapsamlı ifadeler olarak değerlendirilmektedir. Dolayısıyla, tüm üye ülke ofisleri tarafından üzerinde anlaşılabilecek sınıflandırılabilir terimlerin oluşturulması gereklidir.

 

Mevcut sınıf başlıklarının yukarıda belirtilen amacı karşılamaktan uzak olduğu yönündeki tespitin ardından, sınıf kapsamlarının belirlenmesi için “aşamalı tasnif (taxonomy)” yapısının kullanılabileceği görüşüne ulaşılmıştır.

 

2-    “Aşamalı Tasnif (Taxonomy)” Yapısı

 

“Aşamalı tasnif (taxonomy)”, sınıflandırılamayacak derecede genel veya kapsamı çok geniş içerikli tabirlerle karşılaşıldığı sürece, bunları sınıflandırılabilir ve kapsamı belli terimlere bölerek, basamaklı – hiyerarşik bir yapı oluşturmak olarak tanımlanabilir.

 

Yapı çerçevesinde, sınıflandırılamayacak derecede geniş kapsamlı ifadeler, bir alt kategoride kapsamı daha belirgin bir ifadelere indirgenecek ve sınıflandırmaya uygun kapsayıcı terimlerle karşılaşıldığı sürece alt basamaklara inilmeyecektir. Sınıflandırmaya uygun kapsayıcı terimlerden oluşan üst veya alt kategori terimlerin bütün olarak meydana getirecekleri grup başlıkları, ilgili sınıfta yer alan malların veya hizmetlerin tümünü tek seferde ifade eden yeni sınıf kapsamlarını oluşturacaktır.

 

“Aşamalı tasnif” yapısının daha iyi anlaşılabilir biçimde aktarılabilmesi amacıyla, OHIM tarafından yayınlanan “IP C&C (Cooperate and Convergence)” haber bültenindeki iki sınıfa ait örneklere yazı kapsamında yer verilecektir. Haber bültenine yazının önceki kısımlarında belirttiğim üzere http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/QPLUS/convergence/ipcc_newsletter_5_en.pdf adresinden erişilmesi mümkündür.

 

Haber bülteninde örnek verilen sınıflardan ilki Nicé sınıflandırmasının 22. sınıfıdır. 22. sınıfın Nicé sınıflandırmasının orijinal halindeki sınıf başlığı: “Ropes, string, nets, tents, awnings, tarpaulins, sails, sacks and bags (not included in other classes); padding and stuffing materials (except of rubber or plastics); raw fibrous textile materials.” (İpler, sicimler, ağlar, çadırlar, tenteler, brandalar, yelkenler, çuvallar ve torbalar (diğer sınıflarda yer almayan); dolgu ve doldurma malzemeleri (kauçuk ve plastikten olanlar hariç); işlenmemiş lif halinde tekstil malzemeler.) şeklindedir.

Aşamalı tasnif çalışmasında, Nicé sınıflandırmasının 22. sınıfına ilişkin olarak, aşağıdaki aşamalı yapı oluşturulmuştur:

class22

 

Tabloda, yanında yeşil renkte “OK” ibaresi görülen terimler sınıflandırılması mümkün ve kapsamı belli genel ifadeleri göstermektedir. Tersine, kırmızı renkte “X” ibaresi ise tek başına sınıflandırılması mümkün olmayan, kapsamı çok geniş ifadeyi içermektedir. Dolayısıyla, yanında “X” harfi olan genel terim bir alt kategoride sınıflandırılmalı ve kapsamı belli olan sınıflandırılabilir ifadelere bölünmelidir.

 

22. sınıfa ilişkin olarak, çalışma grubu, kapsayıcı ifadelerden “işlenmemiş tekstil lifler ve ikameleri; dolgu ve doldurma malzemeleri” terimlerini sınıflandırılabilir ve kapsamları yeteri derecede açık ifadeler olarak değerlendirmiş ve sınıf kapsamını oluşturacak ifadeler arasında belirtmiştir. Buna karşılık “tekstilden ve elyaftan yapılmış malzemeler” ifadesi sınıflandırılabilir derecede açık bir ifade olarak görülmemiş ve bu ifade bakımından bir alt kategoriye geçilmiştir. Alt kategoride, “tekstilden ve elyaftan yapılmış malzemeler” ifadesinin 22. sınıftaki kapsamı ise “paketleme, depolama ve nakliye amaçlı torbalar ve çuvallar; brandalar, tenteler; çadırlar; yelkenler; ipler, sicimler, bantlar ve ağlar” olarak tespit edilmiştir. Alt kategoride yer alan terimlerin tamamının kapsamının açık olduğu düşünüldüğünden bu terimler bakımından bir alt kategoriye, yani 3. kategoriye geçişe gerek görülmemiştir.

 

Bu çerçevede; 22. sınıfın kapsamı OHIM’in yeni “sınıf kapsamı” çalışması çerçevesinde “İşlenmemiş tekstil lifler ve ikameleri; paketleme, depolama ve nakliye amaçlı torbalar ve çuvallar; brandalar, tenteler; çadırlar; yelkenler; ipler, sicimler, bantlar ve ağlar; dolgu ve doldurma malzemeleri.” ifadesinden oluşacaktır. (Bu noktada, yazı kapsamında yer verdiğimiz ve OHIM web sayfasında yer verilen haber bülteninden alıntıladığımız örneklerin henüz taslak aşamasında olduğu ve çalışmaya nihai halinin verilmemiş olduğu özellikle belirtilmelidir.)

 

Haber bülteninde örnek verilen diğer sınıf ise Nicé sınıflandırmasının 34. sınıfıdır. 34. sınıfın Nicé sınıflandırmasının orijinal halindeki sınıf başlığı: “Tobacco; smokers’ articles; matches. (Tütün; tütün içenler için malzemeler; kibritler.) şeklindedir.

Aşamalı tasnif çalışmasında, Nicé sınıflandırmasının 34. sınıfına ilişkin olarak, aşağıdaki aşamalı yapı oluşturulmuştur:

 

sınıf34

 

34. sınıfa ilişkin olarak, çalışma grubu, üst kategorideki kapsayıcı ifadelerin tamamını yani “tütün ve tütün ürünleri (ikameler dahil); kibritler; tütünle birlikte kullanım için malzemeler” terimlerini sınıflandırılabilir ve kapsamları yeteri derecede açık ifadeler olarak değerlendirmiş ve sınıf kapsamını oluşturacak ifadeler arasında belirtmiştir. Üst kategorinin tamamı kapsamı açık ve sınıflandırılabilir terimlerden oluştuğundan, sınıf kapsamını belirlerken alt kategoriye inme ve alt kategorinin terimlerine başlık kapsamında belirtme gerekliliği ise bulunmamaktadır. Dolayısıyla; 34. sınıfın kapsamı OHIM’in yeni “sınıf kapsamı” çalışması çerçevesinde “Tütün; tütün içenler için malzemeler; kibritler.” ifadesinden oluşacaktır. (Yazı kapsamında yer verdiğimiz ve OHIM web sayfasında yer verilen haber bülteninden alıntıladığımız örneklerin henüz taslak aşamasında olduğu ve çalışmaya nihai halinin verilmemiş olduğu bir kez daha belirtilmelidir.)

 

Hiyerarşik bir yapılanma olan “aşamalı tasnif (taxonomy)” uygulamasından beklenen bir diğer fayda ise başvuru sahiplerinin hiyerarşik yapıyı kullanarak aradıkları mallara veya hizmetlere daha kolay ulaşmalarının sağlanmasıdır.  “Sınıf kapsamları” kullanılmasına rağmen ilgili sınıfta bulunan bazı malların veya hizmetlerin kapsam dahiline alınmadığı düşünülüyorsa, bu tip mallara veya hizmetlere başvularda ayrı olarak yer verilmesi gerekecektir.

 

C-    Sınıf Kapsamları Çalışmasına İlişkin Genel İlkeler

 

Sınıf kapsamları çalışmasına ilişkin (taslak veya önerilen) genel ilke ve amaçlar OHIM haber bülteninde takip eden biçimde sayılmıştır:

 

  • Sınıf kapsamları, “aşamalı tasnif (taxonomy)” yapısına göre oluşturulmuştur ve bir sınıfa dahil tüm malların veya hizmetlerin, sınıf kapsamını oluşturan ifade çerçevesinde tek seferde belirtilmesi amaçlanmıştır. Sınıf kapsamını oluşturan her ifade, kelime anlamı olarak kapsadığı malları veya hizmetleri içerir biçimde değerlendirilecektir.

 

  • Sınıf kapsamları, sınıflandırma için uygun grup başlıklarından oluşacaktır. Bir diğer deyişle, sınıf kapsamını oluşturan her başlık, tek başına sınıflandırmaya uygun, yeterince açık ve kapsamı belli nitelikte olmalıdır. Bu şekilde, sınıf kapsamlarının belirsiz terimlerden oluşmasının önüne geçilecektir.

 

  • Birlik üyesi ülkelerin ulusal ofisleri ve OHIM, aşamalı tasnif yapısı ve bunun uygulanması üzerinde uzlaşmış ve mutabakata varmıştır. Bu husus, sınıf kapsamını oluşturan her ifadenin, kelime anlamı olarak kapsadığı malları veya hizmetleri içerecek biçimde değerlendirilmesi anlamına gelmektedir.

 

  • Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıkları, başvuru sahipleri bu ifadelerle başvuru yapmayı tercih ettikleri sürece varlığını devam ettirecek olmakla birlikte, bunlara özel bir yorum veya kapsam sağlanmayacaktır. Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıkları, bir markanın mal / hizmet listesinde yer alan herhangi bir terimmiş gibi muamele görecektir.

 

  • Sınıf kapsamlarını oluşturan başlıklar, ulusal ofislerce çevrilecek ve onaylanacaktır.

 

  • Uygulamanın devamlılığının sağlanması için ortak bir strateji takip edilecektir.

 

 

D-   Genel Değerlendirme ve Sonuç

 

Yazı boyunca yaptığımız açıklamalar ve OHIM haber bülteninden alıntılanan örnekler dikkate alındığında, “sınıf kapsamları” çalışmasının esas olarak, Nicé sınıflandırması sınıf başlıklarının daha açık hale getirilmesine ve kapsamı çok geniş ifadelerin terk edilmesine yönelik bir çalışma olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. “Sınıf kapsamları” çalışmasında, malların ve hizmetlerin açıklık amacıyla tek tek sayılması gibi bir yöntem tercih edilmemiş ve içeriği açık kapsayıcı terimlerin kullanılması suretiyle sınıfların kapsamının belirlenmesine gayret edilmiştir. Dolayısıyla, kanaatimizce sınıf kapsamları çalışması Nicé sınıflandırması sınıf başlıklarından kopuş olarak değil, sınıf başlıklarının kapsamının netleştirilmesi olarak görülmelidir. Bununla birlikte, çalışma, Nicé sınıf başlıklarının güncellenmesi gibi bir sonuç getirmeyeceğinden (çünkü bunun için WIPO bünyesinde toplanan ve Nicé anlaşması tarafı ülkelerin uzmanlarından oluşan Nicé sınıflandırması çalışma grubunun kararı gerekmektedir) ve yalnızca Avrupa Birliği için geçerli olduğundan, Nicé sınıflandırması yapısına ve sistemine bir alternatif olarak değerlendirilebilir nitelikte değildir.

 

Kanaatimizce, sınıf kapsamları çalışmasını oluşturan grup başlıklarının kesinleşmesinin ve gerekli kontrollerin ardından, bu terimlerin Türkiye’de mevcut sınıflandırma Tebliğindeki grup başlıklarına entegre edilmesi ve gerekli değişikliklerin yapılması yerinde olacaktır. Yurtdışından doğrudan veya Madrid Protokolü kanalıyla yapılacak Avrupa Birliği menşeili başvuruların (ki yabancı başvuruların oldukça büyük yüzdesi AB ülkelerinden gelmektedir) bir bölümünde bundan sonra, sınıf kapsamları çalışması sonucu oluşturulmuş terimler kullanılacağından, bu terimlerin Türkiye’de geçerli sınıflandırma Tebliğinde hangi grup kapsamında değerlendirileceğinin öncelikli olarak saptanmasının gerektiği düşünülmektedir. Bir diğer değişiklik boyutunu ise, sınıf kapsamları çalışmasında kullanılan terimlerle uyumunun sağlanması ve açıklık – kesinlik ilkelerine uygunluk esaslarında, sınıf kapsamlarında yer alan grup başlıklarının kullanılması ve buna bağlı değişiklikler oluşturmalıdır. Tüm bu hususlar değerlendirilirken, yazının başında belirttiğimiz üzere, gerek Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarının gerekse de Avrupa Birliğinde devam eden “sınıf kapsamları” çalışmasının, benzer mal veya hizmetleri tespit etme amaçlı olmadığı (benzer mal / hizmetten ayrıştırılmış aynı tür mal / hizmet gibi bir kavram yurtdışında bulunmadığından bu terim özellikle kullanılmamıştır), özellikle göz önünde bulundurulmalıdır.

 

Bu yazı ile birlikte, “IP Translator” kararının öncesini, kararı, karar ardından OHIM uygulama değişikliğini, karara yönelik eleştirileri ve sınıflandırmada yeni bir boyut olarak değerlendirebileceğimiz “sınıf kapsamları” çalışmasını aktardığım “IP Translator” serisini tamamlamış bulunmaktayım. Serinin önceki yazılarına erişim için bu yazının başında bulunan bağlantıların kullanılması yeterli olacaktır, kaldı ki “IP Translator” kararını ve karar öncesi tartışmaların içeriğini özümsemeden, sınıf kapsamları çalışmasının amacının da tam anlamıyla kavranamayacağını düşünmekteyim. “IP Translator” kararına ve kararın içeriğini oluşturan hususlara yönelik yeni gelişmeler halinde serinin yeni yazıları şüphesiz ortaya çıkacaktır. “IP Translator” öncesi ve sonrası gerçekleşen tartışmalar ve kararda değerlendirilen hususlar, Türkiye dahil birçok ülkede uzun zamandan beri ortada olan ve herkesin birbirine fısıldayarak sorduğu soruların yanıtının aranması niteliğindedir. Tartışmaların, bunların sonuçlarının ve uygulamaya yansıyış biçimlerinin yakından takip edilmesi, mevcut uygulamaların varılan sonuçlar çerçevesinde gözden geçirilmesi ve gerekli noktalarda revizyonu kanaatimizce Türkiye özelinde son derece faydalı olacaktır.

 

 Önder Erol Ünsal

Temmuz 2012

 

IP Translator III – Birinci Dalga Eleştiriler

criticism(Görsel http://atthegarage.wordpress.com/2011/01/29/handling-criticism-in-youth-ministry/ adresinden alınmıştır.)

 

Avrupa Birliği Adalet Divanının 19 Haziran 2012 tarihli C/307/10 sayılı “IP Translator” kararı hakkında birisi karardan önce diğer ikisi karardan hemen sonra 3 yazı yayınladım:

http://wp.me/p43tJx-54

http://wp.me/p43tJx-59

http://wp.me/p43tJx-5i

 

Yazılarımın sonuncusu karara yönelik eleştirilerin aktarılması amacıyla kısa sürede yeni bir yazı yayınlama niyetinde olduğumu belirtiyordu. Şu an okumakta olduğunuz satırlar, “IP Translator” kararına yönelik olarak ortaya çıkan ilk dalga eleştirilerin özetlenmesi amacıyla kaleme alınmıştır.

 

Eleştirilere geçmeden önce, “IP Translator” kararının geçmişini, kararı ve karar sonrası Topluluk Marka Ofisinin (OHIM) hızlı reaksiyonu olarak nitelendirebileceğimiz 2/12 sayılı OHIM Başkanlık Genelgesi hakkındaki detaylı açıklamaları, yukarıda bağlantılarını verdiğim yazılarda bulabileceğinizi belirtmek isterim.

 

Marka kamuoyunun sonucunu uzun yıllardır merakla beklediği “IP Translator” davasında Adalet Divanı, kendisine yöneltilen sorulara takip eden yanıtları vermiştir:

 

“2008/95 sayılı Direktif, marka korumasının talep edildiği malların ve hizmetlerin, başvuru sahibince, yetkili makamların ve tacirlerin, sadece bu bilgiye dayanarak, koruma talebinin kapsamını belirleyebilecekleri derecede (yeterlilikte) açık ve kesin biçimde tanımlanmasını gerektirmektedir, anlamında yorumlanmalıdır.

 

2008/95 sayılı Direktif, (mallara ve hizmetlere ilişkin) tanımlamanın, yetkili makamların ve tacirlerin koruma kapsamını yeterince açık ve kesin biçimde anlamalarına imkan verdiği durumlarda, marka korumasının talep edildiği malları ve hizmetleri tanımlamak için, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarındaki genel unsurların kullanımına engel olmayacaktır, anlamında yorumlanmalıdır.

 

Koruma talep ettiği markanın kapsadığı malları veya hizmetleri belirtmek için, Nicé anlaşmasının birinci maddesinde belirtilen sınıflandırmanın belirli bir sınıfına ait sınıf başlığında yer alan genel ifadelerin tamamını kullanan bir ulusal marka sahibi, tescil başvurusunun ilgili sınıfa dahil olup alfabetik listede yer alan tüm malları veya hizmetleri kapsama niyetiyle mi yoksa ilgili sınıftaki malların veya hizmetlerin sadece bir kısmını kapsama niyetiyle mi yapıldığını belirtmek zorundadır. Eğer başvuru, malların veya hizmetlerin bir bölümü için yapılmışsa, başvuru sahibinin o sınıfta bulunan hangi malları veya hizmetleri kapsama niyetinde olduğunu belirtmesi gerekmektedir.”

 

Adalet Divanının kendisine yöneltilen sorulara verdiği yanıtlardan yukarıda birinci ve ikinci paragraflarda yer alan değerlendirmeler, yerinde değerlendirmeler olarak görülmektedir. Bu değerlendirmelere göre, marka başvurularında yer alan malları ve hizmetleri belirtmek için kullanılacak ifadeler, koruma kapsamının anlaşılmasına imkan verecek derecede açık ve kesin olmalıdır. Koruma kapsamının anlaşılmasına imkan verecek derecede açık ve kesin olan Nicé sınıflandırması sınıf başlıklarının kabul edilmesinin önünde Topluluk Marka Direktifine göre engel bulunmamaktadır. Ayrıca, kararın 55. paragrafına göre, birlik üyesi ülkelerin yetkili makamlarının, başvuru sahibinin koruma talep ettiği markanın kapsadığı malların ve hizmetlerin açıklık ve kesinlik ilkelerine uygunluğunu, vaka bazında (case-by case basis) değerlendirmesi gerekmektedir.

 

Adalet Divanının üçüncü yanıtının ise beklentileri karşılamadığı ve önemli tartışmalara yol açtığı belirtilmelidir. Eleştirileri ve nedenlerini belirtmeden önce, OHIM’in karar sonrası yayınladığı genelgenin ana hatlarını hatırlamak yerinde olacaktır. OHIM tarafından karardan hemen sonra yürürlüğe sokulan 2/12 sayılı OHIM Başkanlık Genelgesi, tartışmaların merkezinde olan 03/4 sayılı önceki Başkanlık Genelgesini yürürlükten kaldırmış ve aşağıda sayılan ilke – düzenlemeleri getirmiştir:

 

  • OHIM, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarından yeteri derecede açık ve kesin olanları kabul etmeye devam edecektir. Sınıf başlıklarını oluşturan ifadelerin hangilerinin açık ve kesin kabul edileceği, hangilerinin bu ifade kapsamına girmediğinin değerlendirilmesi ise OHIM ve birlik üyesi ülkeler tarafından (ortak bir uygulama geliştirmek amacıyla) sürdürülen yakınlaşma programı kapsamında yapılacaktır. Muhtemelen, OHIM, (yürürlükten kaldırılan 03/4 sayılı Genelgenin öngördüğü uygulamanın tersine) bundan sonra Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarında yer alan her terimi sorgusuz biçimde kabul etmeyecektir.

 

  • Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarıyla başvuruda bulunan kişilerin, ilgili sınıfta(larda) yer alıp Nicé sınıflandırmasının alfabetik listesinde yer alan malların veya hizmetlerin tamamı için mi başvuruda bulunduklarını başvuru aşamasında belirtmeleri gerekmektedir. Eğer, ilgili sınıfa dahil olup alfabetik listede belirtilen malların veya hizmetlerin tamamı için başvuruda bulunulmamışsa o sınıfta yer alan malların ve hizmetlerin hangilerinin kast edildiği (hangileri için başvuruda bulunulduğu) belirtilmelidir. Bir diğer deyişle, yürürlükten kaldırılan 03/4 sayılı Genelgenin öngördüğü uygulamanın tersine, Nicé sınıflandırması sınıf başlıkları ile yapılan her başvurunun veya tescil edilen her markanın ilgili sınıf veya sınıflarda yer alan malların ve/veya hizmetlerin tamamını kapsadığı şeklinde bir ön kabul söz konusu olmayacaktır. Yeni genelge kapsamında sınıf başlıkları ile yapılan başvurularda, alfabetik listede belirtilen malların veya hizmetlerin tamamı için başvuruda bulunulduğu yönünde beyan verilebilecektir.

 

  • 2/12 sayılı OHIM Başkanlık Genelgesinin yürürlüğe girmesinden, yani 21/06/2012 tarihinden önce, OHIM’de Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıkları kullanılarak tescil edilmiş veya tescil başvurusu yapılmış markaların, sınıflandırmanın alfabetik listesinde yer alan ve ilgili sınıflar kapsamında bulunan tüm malları veya hizmetleri kapsamak niyetiyle tescil edildikleri veya başvurularının yapıldığı kabul edilecektir.

 

Adalet Divanının tartışmalara yol açan üçüncü cevabında yapılan değerlendirmeleri de esas alan 2/12 sayılı OHIM Başkanlık Genelgesi yeni tartışmaları yanında getirmiştir. Adalet Divanı kararına ve OHIM Başkanlık Genelgesine yönelik eleştirileri kararın üzerinden henüz 3 hafta geçmişken kısaca özetlemek yerinde olacaktır.

 

1-     Açık ve Kesin Olmayan Mal veya Hizmet Tanımlaması Ek Beyanla Açık ve Kesin Hale Gelir mi?

 

“IP Translator” kararının tartışmalara yol açan kısmı asıl olarak Adalet Divanının üçüncü yanıtı üzerinde yoğunlaşmaktadır. “IP Translator” davasının ve Adalet Divanına yöneltilen soruların asıl nedeni, Nicé sınıflandırması sınıf başlıklarının bir bölümünün çok geniş ifadelerden oluşması ve koruma kapsamını belirlemekte yetersiz kalmakta oluşudur. Adalet Divanı, kendisine yöneltilen sorulara verdiği birinci ve ikinci yanıtlarda bu yönde yorum yapmış olmasına rağmen üçüncü yanıtında, sınıf başlıklarını kullanan başvuru sahiplerinin, başvurularını ilgili sınıf(lar)a ilişkin olarak sınıflandırmanın alfabetik listesinde yer alan tüm mallar / hizmetler için yapmış olduklarını dair beyanda bulunmalarına imkan vermektedir veya kararın bu yönde okunması mümkündür.

 

Koruma talep ettiği markanın kapsadığı malları veya hizmetleri belirtmek için, Nicé anlaşmasının birinci maddesinde belirtilen sınıflandırmanın belirli bir sınıfına ait sınıf başlığında yer alan genel ifadelerin tamamını kullanan bir ulusal marka sahibi, tescil başvurusunun ilgili sınıfa dahil olup alfabetik listede yer alan tüm malları veya hizmetleri kapsama niyetiyle mi yoksa ilgili sınıftaki malların veya hizmetlerin sadece bir kısmını kapsama niyetiyle mi yapıldığını belirtmek zorundadır. Eğer başvuru, malların veya hizmetlerin bir bölümü için yapılmışsa, başvuru sahibinin o sınıfta bulunan hangi malları veya hizmetleri kapsama niyetinde olduğunu belirtmesi gerekmektedir.”

 

Adalet Divanının bu yorumu, 2/12 sayılı OHIM Başkanlık Genelgesine kaçınılmaz olarak yansımış ve sınıflandırmanın genel başlıklarını kullanan başvuru sahiplerinin bu yönde beyanda bulunmalarını için bir metin hazırlanarak, OHIM internet sitesine konulmuştur (bkz. http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/QPLUS/forms/declaration/ip_translation_declaration_en.pdf). Beyanda, “Mal ve hizmet listemde Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarına yer vererek, başvuruda bulunulan her sınıfa ilişkin olarak alfabetik listede yer alan malların ve hizmetlerin tamamı için başvuruda bulunduğumu burada teyit ediyorum.” ifadesi görülmektedir. (By using the Nice Agreement class headings in my list of goods and services, I hereby confirm that I am applying for all of the goods or services included in the alphabetical list of each class filed.)

 

“IP Translator” kararına ve yeni OHIM uygulamasına ilk salvo eleştiri bu bağlamda gelmektedir. Eğer bir sınıf başlığı, açıklık ve kesinlik ilkelerine uygun biçimde okunduğunda sınıf kapsamını net olarak belirtmekten uzaksa, somut bir örnek verecek olursak, “Sınıf 40: Malzemelerin işlenmesi hizmetleri. (treatment of materials)”ni yani 40. sınıfın sınıf başlığını kapsayan bir başvuru listesi, kelime anlamı ve kapsamı itibarıyla 40. sınıf kapsamında yer alan tüm hizmetleri kapsar nitelikte bir ifade değilse, yukarıdaki paragrafta yer verilen beyan kullanılarak bu ifade nasıl ilgili sınıfın alfabetik listesinde yer alan tüm hizmetleri kapsar hale gelecektir?

 

Eğer bir beyanla, (kapsamları bakımından açıklık ve kesinlik ilkelerine uygun olmayanlar dahil bütün) sınıf başlıkları, ilgili sınıfların alfabetik listesinde yer alan tüm malları veya hizmetleri kapsar hale gelecekse, Adalet Divanınca verilen kararın birinci ve ikinci yanıtları ne derecede anlamlı olmaktadır veya ortaya çıkan durumun “IP Translator” öncesi durumdan farkı ne olmaktadır?

 

OHIM’e bu beyan kullanarak yapılan başvuruların olduğu gibi kabul edilmesi halinde bu eleştiriler iyice anlamlı gelecek ve kanaatimizce “IP Translator” kararı ile beklenen fayda sağlanmamış olacaktır. Buna karşın, bir diğer ihtimal ise, OHIM’in, açıklık ve kesinlik ilkelerine uygun olmayan sınıf başlıklarından, başvurular yukarıda yer verilen beyanı içerse de, açıklama istemesidir. Bu yönde bir uygulamanın olup olmayacağı ise şu an için benim bilgim dışındadır ve sınıf başlıklarının hangisinin açıklık ve kesinlik ilkesine uygun olmadığının belirlenmesi için öncelikle Avrupa Birliği üyesi ülkeler ve OHIM’in bu konudaki çalışmasının sonucunun ortaya çıkması beklenmelidir.

 

2-    2/12 sayılı Başkanlık Genelgesi Öncesi Tescillerin ve Başvuruların Kapsamı

 

2/12 sayılı OHIM Başkanlık Genelgesine göre, genelgenin yürürlüğe girmesinden, yani 21/06/2012 tarihinden önce, OHIM’de Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıkları kullanılarak tescil edilmiş veya tescil başvurusu yapılmış markaların, sınıflandırmanın alfabetik listesinde yer alan ve ilgili sınıflar kapsamında bulunan tüm malları veya hizmetleri kapsama niyetiyle tescil edildiği (veya başvurularının yapıldığı) kabul edilecektir. Belirtilen kabul, 2/12 sayılı Genelge öncesi yürürlükte olan Haziran 2003 tarihli 03/4 sayılı Başkanlık Genelgesinde yer alan, “Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıkları kullanılarak yapılan başvuruların, ilgili sınıflara dahil tüm malları veya hizmetleri kapsadığı” hükmü kapsamında tescil edilen veya başvurusu yapılan markalardan kaynaklanan haklarda kayıp olmaması amacına yönelik bir uygulama olarak değerlendirilmelidir.

 

03/4 sayılı genelgedeki hüküm dikkate alındığında, yeni genelgede önceki genelge kapsamında elde edilen hakların korunmasına yönelik tedbir alınması çok şaşırtıcı bir durum değildir. Bununla birlikte, önceki genelgede öngörülen korumanın kapsamı ile yeni genelgede önceki haklara yönelik olarak sağlanan korumanın kapsamı arasında önemli bir fark bulunmaktadır.

 

03/4 sayılı OHIM Başkanlık Genelgesi takip eden hükmü içermektedir: “Bir sınıfa ait sınıf başlığında yer alan tüm tanımlamaların kullanılması, o sınıfa ait tüm mallar veya hizmetler için istem teşkil edecektir.” (detaylar için bkz. 03/4 numaralı yürürlükten kaldırılmış OHIM Başkanlık Genelgesi).

 

2/12 sayılı yeni OHIM Başkanlık Genelgesi, yeni genelgenin yürürlüğe giriş tarihinden önce Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıkları kullanılarak tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış markalara yönelik olarak takip eden hükmü içermektedir: “Bu genelgenin yürürlüğe giriş tarihinden önce, bir sınıfa ait sınıf başlığında yer alan tanımlamaların tamamı kullanılarak tescil edilmiş markalar bakımından Ofis, önceki 03/4 sayılı Genelgedeki hükümler çerçevesinde hareket eden başvuru sahibinin niyetinin, sınıflandırmanın başvuru zamanında yürürlükteki baskısında ilgili sınıfın alfabetik listesinde bulunan tüm mallara veya hizmetlere yönelik koruma talep etmek olduğu görüşündedir.”

 

Önceki genelge ile yeni genelgenin öngördüğü kapsamlar arasındaki fark, “ilgili sınıfa ait tüm mallar veya hizmetler” ile “ilgili sınıfa ait alfabetik listenin içerdiği tüm mallar veya hizmetler” ifadeleri arasında ortaya çıkmaktadır. Şöyle ki, Nicé sınıflandırmasının bir parçası olan malların ve hizmetlerin alfabetik listesi, ismen çok sayıda malı ve hizmeti içermesine rağmen, liste kapsamında sayılmamış (ancak ilgili sınıf kapsamına giren) çok sayıda mal veya hizmet de bulunmaktadır. Dolayısıyla, bu nitelikteki mallar veya hizmetler, 03/4 sayılı önceki Genelgeye göre, ilgili sınıfa ait sınıf başlığının kapsamına giren mallar / hizmetler iken; 2/12 sayılı yeni Genelge, sınıf başlıkları kullanılarak tescil edilen markalar bakımından kapsamı, başvurunun yapıldığı dönemde yürürlükte olan baskı bağlamında, ilgili sınıfa ait alfabetik liste olarak sınırlandırmıştır. Bir başka deyişle, 03/4 ve 2/12 sayılı genelgelerin sınıf başlıklarına tanıdıkları kapsamlar arasında fark vardır.

 

Bu noktada, problemlerle karşılaşılabilecek alan, alfabetik listede yer almayıp, ilgili sınıf kapsamında olduğu düşünülen malların veya hizmetlerin, 2/12 sayılı genelge yürürlüğe girmeden önce, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarıyla tescil edilmiş bir markanın kapsamında olduğu varsayılırken, genelgenin yürürlüğe girmesinden sonra bunların artık tescilli marka kapsamında olmadığının kabul edilmesidir. Örneğin, “ticari fuarlar için tanıtım modeli sağlanması hizmetleri”, sınıflandırmanın alfabetik listesinde yer almamaktadır, OHIM’e göre   2/12 sayılı Genelge öncesi, 35. sınıfın sınıf başlığı ile tescil edilmiş bir marka varsayım olarak bu hizmeti kapsamaktayken, 2/12 sayılı genelge sonrası bu hizmet alfabetik listede yer almadığından OHIM’e göre sınıf başlıkları ile tescil edilen bir markanın kapsamında yer almayacaktır. Dolayısıyla, marka sahibinin, bu hizmeti özellikle istiyorsa markasını yeniden tescil ettirmesi gibi bir sonuç ortaya çıkacaktır. 

 

Belirtilen sorun, alfabetik listede yer almayan birçok mal / hizmet bakımından ortaya çıkmayacaktır, çünkü birçok mal / hizmet alfabetik listede yer almasa da, listede yer alan daha genel kapsamlı ifadelerin kapsamına girmektedir. Örneğin, bermuda şortlar alfabetik listede yoktur ama giysiler tanımı kapsamına girdikleri şüphesizdir, benzer bir yorum alfabetik listede yer alan basılı yayınlar kapsamına giren, ancak kendisi alfabetik listede yer almayan ansiklopediler için yapılabilir ve örnekler çoğaltılabilir. Ancak, sorunun konusu olabilecek çok sayıda mal veya hizmet bulunmaktadır ve bu husus marka sahipleri açısından sorun teşkil edebilecek niteliktedir. Meraklılar, Nicé sınıflandırmasının alfabetik listesini http://www.wipo.int/classifications/nivilo/nice/index.htm?lang=EN adresinde inceleyip, soruna konu olabilecek mallar veya hizmetler bakımından zihinlerini netleştirebilir.

 

“IP Translator” kararı ve karar sonrası yürürlüğe giren 2/12 sayılı OHIM Genelgesi hakkındaki eleştiriler şimdilik belirttiğimiz iki konu üzerinde yoğunlaşmaktadır. Kararın ve genelgenin üzerinden sadece üç hafta geçmiş olduğu dikkate alındığında, uygulamanın netleşmesiyle birlikte, karar ve OHIM genelgesi hakkındaki eleştirilerin artacağını (veya düşük bir olasılıkla azalabileceğini) varsayabiliriz. Elbette, şu an için birçok kişinin OHIM ve birlik üyesi ülke ofislerinin üzerinde çalıştıkları sınıf başlıkları ile ilgili çalışmanın sonuçlarını beklediğini söylemek yerinde olacaktır. Çerçevesi ve kapsamı yavaşça belirginleşmeye başlayan çalışma hakkında bilgi verecek yeni yazım “IP Translator” serisinin beşinci yazısı olacaktır.

 

Önder Erol Ünsal

Temmuz 2012

 

IP Translator II – OHIM Reaksiyonu yani 2/12 sayılı OHIM Başkanlık Genelgesi

risk-management2(Görsel http://pmtips.net/risk-management-planning-project/ adresinden alınmıştır.)

Avrupa Birliği Adalet Divanının (ECJ), 19 Haziran 2012 tarihinde, “IP Translator” davası hakkındaki C-307/10 sayılı kararını açıklamasının ardından, Topluluk Marka Ofisi (OHIM), 2/12 sayılı yeni bir Başkanlık Genelgesi yayınlayarak karar sonrası uygulamasının ne yönde olacağını açıklamıştır.

(bkz. http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/CTM/legalReferences/decisionPresident/com_2_12.pdf)

 

“IP Translator” davasının geçmişi ve C-307/10 sayılı kararın detaylı açıklaması için önceden yayınladığım http://wp.me/p43tJx-59 yazısının incelenmesi yerinde olacaktır.

 

Yukarıdaki linkte yapılan açıklamalar, dava kapsamında tartışılan başlıca konulardan birisinin OHIM’in 16 Haziran 2003 tarihli 03/4 sayılı Başkanlık Genelgesi kapsamında getirilen uygulama olduğunu göstermektedir.

 

OHIM’in 03/4 sayılı Genelgesi, Nicé sınıflandırmasının genel başlıklarıyla yapılan topluluk markası başvurularının veya tescilli topluluk markalarının kapsamlarının ne şekilde değerlendirileceği konusunda açıklamalar içermektedir. 03/4 sayılı Genelge’ye göre OHIM, bir sınıfa ait sınıf başlığının, o sınıfa dahil tüm malları veya hizmetleri kapsadığını kabul etmektedir. Bu kabul ve etkileri, tescil incelemesi için olduğu kadar, itiraz, sınırlandırma, kısmi iptal, kullanım gibi işlemler veya hükümler bakımından da geçerli olacaktır.

 

Adalet Divanı, C-307/10 sayılı IP Translator kararında takip eden yorumları yapmıştır:

 

 “2008/95 sayılı Direktif, marka korumasının talep edildiği malların ve hizmetlerin, başvuru sahibince,  yetkili makamların ve tacirlerin, sadece bu bilgiye dayanarak, koruma talebinin kapsamını belirleyebilecekleri derecede (yeterlilikte) açık ve kesin biçimde tanımlanmasını gerektirmektedir, anlamında yorumlanmalıdır.

 

2008/95 sayılı Direktif , (mallara ve hizmetlere ilişkin) tanımlamanın, yetkili makamların ve tacirlerin koruma kapsamını yeterince açık ve kesin biçimde anlamalarına imkan verdiği durumlarda, marka korumasının talep edildiği malları ve hizmetleri tanımlamak için, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarındaki genel unsurların kullanımına engel olmayacaktır, anlamında yorumlanmalıdır.

 

Koruma talep ettiği markanın kapsadığı malları veya hizmetleri belirtmek için, Nicé anlaşmasının birinci maddesinde belirtilen sınıflandırmanın belirli bir sınıfına ait sınıf başlığında yer alan genel ifadelerin tamamını kullanan bir ulusal marka sahibi, tescil başvurusunun ilgili sınıfa dahil olup alfabetik listede yer alan tüm malları veya hizmetleri kapsama niyetiyle mi yoksa ilgili sınıftaki malların veya hizmetlerin sadece bir kısmını kapsama niyetiyle mi yapıldığını belirtmek zorundadır. Eğer başvuru, malların veya hizmetlerin bir bölümü için yapılmışsa, başvuru sahibinin o sınıfta bulunan hangi malları veya hizmetleri kapsama niyetinde olduğunu belirtmesi gerekmektedir.”

 

OHIM’in kararın verilmesinden bir gün sonra yayınladığı 2/12 sayılı Başkanlık Genelgesi, OHIM’in karar sonrası ortaya çıkacak yeni uygulamasının anahatlarını çizmektedir. Bununla birlikte, sınıf başlıklarına ilişkin açıklık ve kesinliğin ne şekilde sağlanacağı konusunda net bir uygulama henüz belirlenmemiş olduğundan, bu hususun gelecekte uygulama kriterlerinin güncelleştirilmesi yoluyla sağlanacağı belirtilmektedir. Ayrıca, Genelge, başkanlık genelgesi öncesi tescil edilen veya başvurusu yapılan markaların kapsamlarının ne şekilde değerlendirileceği konusunda da açıklamalar içermektedir.

 

2/12 sayılı OHIM Başkanlık Genelgesi detaylı biçimde değerlendirilecek olursak:

 

Adalet Divanı kararı, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarını oluşturan terimlerin, yetkili makamların ve tacirlerin koruma kapsamını yeterince açık ve kesin olarak anlamalarına imkan verdikleri sürece başvuru kapsamındaki malları veya hizmetleri tanımlamak için kullanılabileceklerini belirtmektedir.

 

Buna uygun olarak, OHIM, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarından yeteri derecede açık ve kesin olanları kabul etmeye devam edecektir. Tersi durumda, yani sınıf başlığının yeteri kadar açık ve kesin olmadığının düşünüldüğü durumlarda OHIM’in başvuru sahibinden açıklama isteyeceğini varsaymamız gerekmektedir. Buna ilişkin bilgiye ofisin inceleme kılavuzlarında yer verilecektir. Kısaca, bundan sonra, OHIM’in eskiden olduğu gibi Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarında yer alan her terimi sorgusuz kabul etmeyeceğinin bilinmesi gerekmektedir.

 

Sınıf başlıklarını oluşturan ifadelerin hangilerinin açık ve kesin kabul edileceği hangisinin bu ifade kapsamına girmediğinin değerlendirilmesi ise OHIM ve birlik üyesi ülkeler tarafından (ortak bir uygulama geliştirmek amacıyla) sürdürülen yakınlaşma programı kapsamında değerlendirilecektir.

 

ECJ ön yorumunun üçüncü paragrafının okuması kanaatimizce takip eden biçimde olmalıdır: Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarıyla başvuruda bulunan kişiler, ilgili sınıfta(larda) yer alıp Nicé sınıflandırmasının alfabetik listesinde yer alan malların veya hizmetlerin tamamı için mi başvuruda bulunduklarını başvuru aşamasında belirtmelidir. Eğer, ilgili sınıfın tamamı için başvuruda bulunulmamışsa o sınıfta yer alan malların ve hizmetlerin hangilerinin kast edildiği (hangileri için başvuruda bulunulduğu) belirtilmelidir.

 

2/12 sayılı OHIM Başkanlık Genelgesinde ofis nezdindeki tüm işlemlerde bu ilkeye uyulacağı belirtilmiştir. Genelgeyle eş zamanlı olarak OHIM internet sitesinde yer verilen bir bildirim kapsamında, başvuru sahiplerinin bu amaçlı kullanabilecekleri bir metin hazırlanmış ve kullanıma açılmıştır. Metnin http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/QPLUS/forms/declaration/ip_translation_declaration_en.pdf adresinden görülmesi mümkündür. Deklarasyonu kullanacak başvuru sahipleri, başvurularında Nicé sınıflandırması, sınıf başlıklarını kullanarak ilgili Nicé sınıflarında yer alan malların / hizmetlerin tamamı için başvuruda bulunduklarını belirtmektedir.

 

Genelgeye göre, 2/12 sayılı OHIM Başkanlık Genelgesinin yürürlüğe girmesinden, yani 21/06/2012 tarihinden önce, OHIM’de Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıkları kullanılarak tescil edilmiş veya tescil başvurusu yapılmış markaların, sınıflandırmanın alfabetik listesinde yer alan ve ilgili sınıflar kapsamında bulunan tüm malları veya hizmetleri kapsadıkları kabul edilecektir. Bu husus kanaatimizce çok şaşırtıcı değildir, çünkü OHIM 16 Haziran 2003 tarihli 03/4 sayılı Başkanlık Genelgesinde, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıkları kullanılarak yapılan başvuruların, ilgili sınıflara dahil tüm malları veya hizmetleri kapsadığını kabul ettiğini yazılı olarak belirtmiş ve kamuya duyurmuştur.

 

OHIM,  2/12 sayılı OHIM Başkanlık Genelgesinin yürürlüğe girmesinden önce, OHIM’de Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıkları kullanılarak tescil başvurusu yapılmış (henüz tescil edilmemiş) markaların sahiplerine, (eğer ilgili sınıftaki tüm mallar / hizmetler bakımından koruma talep etmeyeceklerse) ek bir bildirimde bulunarak mal / hizmet listelerinin kapsamları kısıtlama hakkını vermiştir.

 

2/12 sayılı OHIM Başkanlık Genelgesinin yürürlüğe girmesinden, yani 21/06/2012 tarihinden itibaren, OHIM’de Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıkları kullanarak tescil başvurusunda bulunacak markaların sahipleri ise, yukarıda belirttiğimiz deklarasyonu kullanmaları ve başvurularının ilgili sınıflardaki tüm malları veya hizmetleri kapsayıp kapsamadığını belirtmelidir.

 

Genelgenin uygulanması ile ilgili hususlara genelgenin VIII numaralı başlığında yer verilmiştir. Buna göre; alfabetik listenin ilgili sınıfında yer alan malların veya hizmetlerin tamamını kapsadığı kabul edilebilecek veya bu mallardan veya hizmetlerden yalnızca bir bölümünü kapsadıkları düşünülebilecek topluluk markaları veya başvuruları değerlendirilirken, mal veya hizmet listelerinde yer alan ifadeler gerçek ve olağan (natural and usual) anlamları kapsamında değerlendirilecektir. Bu husus Ofis nezdinde geçerli olan her işlem bakımından uygulanacak ve özellikle takip eden hususlara dikkat edilecektir:

 

·         Mutlak ret nedenleri incelemesi yapılırken (dikkat: 556 sayılı KHK 7/1-(b) bendi asıl anlamı itibarıyla mutlak bir ret nedeni değildir ve kast edilen benzer marka incelemesi değildir– yazarın notu), markanın ilgili ret gerekçeleri kapsamına girdiği düşünülüyorsa, sadece mal / hizmet listesi kapsamına girmediği varsayılan mallar veya hizmetler reddedilmeyecektir.

 

·         İtiraz veya iptal incelemelerinde, malların / hizmetlerin aynılığı veya benzerliği değerlendirilirken, yalnızca mal / hizmet listesi kapsamına girdiği varsayılan mallar veya hizmetler dikkate alınacaktır.

 

·         Geri çekme, kısıtlama ve kısmi feragat talepleri değerlendirilirken, değiştirilmiş mal / hizmet listesinin, asıl mal / hizmet listesi kapsamında bulunmayan bir terimi kapsaması Topluluk Marka Tüzüğünün 43. ve 50. maddelerine uygun değildir.

 

Bununla birlikte, genel ifadeye ek bir ifade kullanarak kısıtlama veya kısmi feragat gerçekleştirilmesi mümkündür.

 

Ofise kısıtlama talebinin sunulmasının ardından yeniden geniş bir tanımlamaya dönüşün talep edilmesi mümkün değildir.

 

·         Topluluk Marka Tüzüğünün 15., 42. ve 50. maddelerinde yer alan kullanım yükümlülüğüne yönelik değerlendirmeye ilişkin olarak, tescil edilen markanın kapsamına girdiği kabul edilebilecek mallar / hizmetler bakımından gerçekleşen kullanım markanın kullanımı sayılacaktır. Bu kullanımın marka kapsamına girdiği kabul edilebilecek tüm mallar veya hizmetler bakımından mı yoksa bunların bir bölümü bakımından mı gerçekleştiğine her vakanın özel şartlarına göre karar verilecektir.

 

Alfabetik listede yer alan malların veya hizmetlerin tamamına yer vermeden de, bir sınıf başlığında yer alan ifadelerin tamamı için başvuruda bulunulması mümkündür. Bunun için, bu ifadelerin tamamının önceden bahsedilen açıklık ve kesinlik prensiplerine uygun olması gerekir. Böyle bir durumda da bu ifadeler gerçek anlamları kapsamında değerlendirilecektir.

 

Tüm sınıf başlığını içerecek şekilde yapılmış topluluk markası başvuruları hakkında bilgi verilmesi ve hukuki belirliliğin sağlanması için topluluk siciline bu yönde kayıt düşülecektir.

 

2/12 sayılı OHIM Başkanlık Genelgesi 21/06/2012 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir ve bu tarih itibarıyla 16 Haziran 2003 tarihli 03/4 sayılı Başkanlık Genelgesi yürürlükten kalkmıştır.

 

2/12 sayılı OHIM Başkanlık Genelgesinin 21/06/2012 tarihinde yürürlüğe girmesi, 19/06/2012 tarihinde verilen C-307/10 sayılı “IP Translator” kararı sonrası OHIM bakımından ortaya çıkabilecek sorulara, özellikle eski tescil ve başvuruların yararlanacağı koruma kapsamının netleştirilmesi bakımından yanıt vermiştir. Bununla birlikte, mevcut sınıf başlıklarından hangilerinin kabul edilmeye devam edileceği şu an için belli değildir ve bu hususun ulusal ofislerle birlikte sürdürülen yakınlaşma programı kapsamında bir süredir değerlendirilmekte olduğu bilinmektedir.

 

OHIM dışında kalan Avrupa Birliği üyesi ülkelerin uygulamalarını ne yönde değiştirdikleri veya değiştirecekleri konusunda ise şu an içimizde veri yoktur. MARQUES (Avrupa Marka Sahipleri Derneği) tarafından 19 Avrupa Birliği üyesi ulusal ofis (Avusturya, Bulgaristan, Benelüks, Çek Cumhuriyeti, Almanya, Danimarka, Estonya, İspanya, Finlandiya, Fransa, Macaristan, İrlanda, İtalya, Letonya, Litvanya, Polonya, Romanya, İsveç, Birleşik Krallık) ve birlik üyesi olmayan İsviçre, Norveç ve İzlanda bakımından yapılan bir araştırmanın sonuçlarına göre, 2008 yılı itibarıyla belirtilen ülkelerin tamamı Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarını başvurular için ifadelerde değişiklik talep etmeden (İstisnalar: İsviçre ve Letonya 45. sınıfın sınıf başlığına dahil hizmetlerin açıklanmasını talep etmektedir ve bir diğer farklı durum Birleşik Krallık bakımından aşağıda belirtilmiştir.) kabul etmektedir.  (bkz. http://www.marques.org/Teams/TeamPage.asp?PageID=95&TeamCode=TradTeam) Sınıflandırma pratiği geçmişte en katı olan ülkelerden birisi olan Birleşik Krallık Marka Ofisinin bile şu anda (Haziran 2012 itibarıyla) Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarını, 07. sınıfın sınıf başlığında yer alan makineler ifadesi, 09. sınıfta yer alan elektikli ve elektronik cihazlar ifadesi (sınıf başlığında yer almamaktadır) ve 45. sınıfın sınıf başlığında yer alan bireylerin ihtiyaçlarını karşılamak için başkaları tarafından sağlanan kişisel ve sosyal hizmetler ifadeleri hariç olmak üzere, olduğu gibi kabul ettiği dikkate alındığında, (bkz. http://www.ipo.gov.uk/tmmanual-chap2-notes.pdf s.12-13) sınıf başlıklarına yönelik açıklık ve kesinlik ilkelerine uygunluk çalışmasının kapsamının mevcut sınıf başlıklarında yer alan terimlerin çoğunluğunu bundan sonra kabul etmeme şeklinde gerçekleşmeyeceğini düşünmekteyiz. Bununla birlikte, bazı sınıf başlıklarının kapsamının netleştirilmesi amacıyla bunlara eklemeler ve değişikler yapılacağı ise şüphesizdir. Elbette, tahmin niteliğinde olan bu yorumların aksinin de gerçekleşmesi mümkündür.

 

Kanaatimizce, IP Translator kararıyla asıl değişen husus ve kararın asıl vurucu kısmı,  OHIM’in 16 Haziran 2003 tarihli 03/4 sayılı Başkanlık Genelgesinde belirtilen, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıkları kullanılarak yapılan başvuruların, ilgili sınıflara dahil tüm malları veya hizmetleri kapsadığı yönündeki yorumun ortadan kaldırılmasıdır. Bu yorumun ortadan kalkması, sınıf başlıklarına bu içerikte bir kapsam tanıyan OHIM, Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Finlandiya, Macaristan, İtalya, Litvanya, Romanya, (ek olarak birlik üyesi olmayan İzlanda da belirtilebilir) bakımından uygulamada büyük değişim anlamına gelecektir. (bkz. MARQUES araştırması http://www.marques.org/Teams/TeamPage.asp?PageID=95&TeamCode=TradTeam)  Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarının ilgili sınıflardaki tüm malları / hizmetleri kapsadığı yönündeki bir uygulamayı tüm sınıflar bakımından veya genel olarak kabul etmeyen Benelüks, Almanya, Danimarka, İspanya, Fransa, İrlanda, Letonya, Norveç, Polonya, İsveç, Birleşik Krallık, (ek olarak birlik üyesi olmayan İsviçre, Norveç, Türkiye de belirtilebilir) bakımından ise karar uygulamada büyük bir değişimi zorunlu kılmayacaktır. Bunun birlikte, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin sınıf başlıklarında yapılacak çalışmayı eş zamanlı olarak uygulamaya koyacakları düşünülmektedir. Çünkü, aksi durum, “IP Translator” öncesi duruma dönüş, yani birliğin bazı ülkeleri ve OHIM’in aynı mal / hizmet listesini içeren markalara tanıdıkları korumanın kapsamı ile birliğin diğer ülkelerinin aynı mal / hizmet listelerine tanıdıkları korumanın kapsamı arasında farklılık anlamına gelecek ve büyük bir dönüşümün öncüsü olarak görülen “IP Translator” kararının anlamı ortadan kalkacaktır.

 

Türkiye açısından öngördüğümüz tabloda, “IP Translator” kararının uygulamada büyük bir değişikliğe yol açacağı veya açması gerektiği düşünülmemektedir. Şöyle ki,  Enstitü hali hazırda Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarının ilgili sınıftaki tüm malları veya hizmetleri içerdiği şeklinde bir kabulü – (en azından) 7/1-(b) bendi kapsamında aynı tür mal veya hizmetler tespit edilirken – tüm sınıflar bakımından uygulanabilir içerikte bulmamaktadır. Bununla birlikte, Türkiye’nin Avrupa Birliği üyesi olma yönündeki hedefi ve kaynak mevzuatın Avrupa Birliği kökenli olması hususları dikkate alındığında OHIM ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerin sınıf başlıklarının açıklık ve kesinlik ilkelerine uygun olarak revize etme yönündeki çalışmalarının yakından takip edilmesi ve bu çalışmanın sonucunun gerekirse (çünkü öncelikle çalışmanın sonucunun görülmesi gerekmektedir) Enstitü uygulamasına entegre edilmesi kanaatimizce yerinde olacaktır.

 

Elbette, bu konunun asıl ve kesin çözümünün, başvuru sahiplerinin ve onlar adına başvuru hazırlayanların, standart listeleri (Nicé sınıflandırması sınıf başlıkları, tebliğ listeleri) kopyalayıp – yapıştırma alışkanlığını terk edip, başvuru sahiplerinin mevcut ve potansiyel faaliyet alanlarına göre tescil kapsamlarını belirlemeyi tercih etmeleri ve buna uygun olarak kısa ve içeriği net başvurular sunmaları olduğu şüphesizdir.

 

C-307/10 sayılı “IP Translator” kararını ve ardından karar sonrası OHIM uygulamasını düzenleyen 2/12 sayılı OHIM Başkanlık Genelgesini açıklayıp değerlendirdiğimiz iki yazı sonrası, üçüncü bir yazıyı kararda belirsiz ve ucu açık olarak görülebilecek noktaların değerlendirilmesi amacıyla yazacağız. Bunun nedeni, beklenen kararın tam anlamıyla bir çözüm olduğu konusunda şüphelerin bulunması ve yeni tartışmanın, “IP Translator” kararının sorunları çözmek yerine yeni sorunlara yol açıp açmadığı veya açıp açmayacağı değerlendirmesi boyutuna evrilmesidir.

 

“IP Translator” kararının 19/06/2012 günü alınmasından ve OHIM Başkanlık Genelgesinin 20706/2012 tarihinde ilan edilmesinin ardından 3 gün içerisinde (bence) çok detaylı iki değerlendirme yazısını yazmak beni oldukça yorduğundan, son değerlendirme yazısını gelecek haftaya (umarım) bırakıyorum.

 

 

Önder Erol Ünsal

Haziran 2012

IP TRANSLATOR I – İlahlar Böyle İstedi – C-307/10 sayılı ECJ Kararı

good-news-bad-news(Görsel http://thebriberyact.com/2011/04/26/discretionary-debarment-do-you-want-the-good-news-or-the-bad-news/ adresinden alınmıştır.)

Avrupa Birliğinde uzun süren bekleyiş sona erdi ve Avrupa Birliği Adalet Divanı (ECJ), 19 Haziran 2012 tarihinde C-307/10 sayı ile “IP Translator” davası hakkındaki ön yorum kararını verdi.

“IP Translator” davasının altyapısı, gelişimi, ECJ’ye yöneltilen sorular ve ECJ Hukuk Sözcüsünün sorular hakkındaki görüşü, önceden http://wp.me/p43tJx-54 yazısında değerlendirmiştim, dolayısıyla konuya bütünlemesine hakim olmak isteyenlerin, bu yazıyı öncelikle incelemesinde fayda bulunmaktadır.

Dava hakkında kısa bir hatırlatma yapacak olursak:

Marka tescilinde mallarin ve hizmetlerin tasnifi amaçlı Nicé sınıflandırmasında yer alan sınıfların tamamı, sınıf içeriğinde bulunan malların veya hizmetlerin genel niteliğini belirten sınıf başlıklarına (class headings) sahiptir. Sınıf başlıkları, ilgili sınıfın kapsamı hakkında genel bilgi vermeyi amaçlayan kısa listelerdir. Sınıf başlıkları kimi durumlarda birkaç kelimeden (örneğin, sınıf 25: giysiler, ayak giysileri, baş giysileri), kimi durumlarda ise daha uzun ifadelerden oluşur (örneğin, sınıf 21: ev içi kullanım veya mutfak gereçleri; taraklar ve süngerler; fırçalar (boya fırçaları hariç); fırça yapımında kullanılan malzemeler; temizlik amaçlı gereçler; çelik yünü; işlenmemiş veya yarı işlenmiş cam (inşaatlarda kullanılan cam hariç); züccaciye; diğer sınıflarda yer almayan porselen ve pişirilmiş topraktan malzemeler.).
Sınıf başlıklarını oluşturan ifadeler, kimi durumlarda ilgili sınıfın kapsamını çok net biçimde çizmekte ve ilgili malları veya hizmetlerin neredeyse tamamını kapsayacak içerikte olmakla birlikte (örneğin, sınıf 33: alkollü içecekler (biralar hariç)), genel ifadeler bazı sınıflarda ilgili sınıf kapsamında yer alan malların veya hizmetlerin tamamını kapsama yeterliliğinden uzaktır. Dolayısıyla, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarıyla yapılan başvuruların veya tescil edilen markaların ilgili sınıflarda yer alan malların veya hizmetlerin tamamını kapsayıp – kapsamadığı veya ne kadarını kapsadığı soruları tescil otoriteleri bakımından önemli tartışmalara yol açmaktadır.
Topluluk Marka Ofisi (OHIM) Başkanı tarafından yayınlanmış 03/4 sayılı – 16 Haziran 2003 tarihli Genelge (20 Haziran 2012 tarihinde yürürlükten kaldırılmıştır), Nicé sınıflandırmasının genel başlıklarıyla yapılan topluluk markası başvurularının veya tescilli topluluk markalarının kapsamlarının ne şekilde değerlendirileceği konusunda açıklamalar içermektedir. 03/4 sayılı Genelge’ye göre OHIM, bir sınıfa ait sınıf başlığının, o sınıfa dahil tüm malları veya hizmetleri kapsadığını kabul etmektedir. Bu kabul ve etkileri, tescil incelemesi için olduğu kadar, itiraz, sınırlandırma, kısmi iptal, kullanım gibi işlemler veya hükümler bakımından da geçerli olacaktır.
OHIM 03/4 sayılı Genelge kapsamında sınıf başlıklarının ilgili sınıf kapsamına giren tüm malları veya hizmetleri kapsadığını kabul etmekle birlikte, bu kabul Avrupa Birliği üyesi ülkelerin ulusal ofislerinin tümü bakımından geçerli değildir. Bu konuda üye ülkelerin bir kısmı, OHIM’in uygulamasına paralel olarak, sınıf başlıklarının ilgili sınıftaki tüm malları veya hizmetleri kapsadığını kabul etmişken), Birleşik Krallık başta olmak üzere bir diğer kısmı ise sınıf başlıklarının kapsamını sadece sınıf başlığında yazılı mallarla veya hizmetlerle sınırlı olarak değerlendirmekte ve ilgili sınıftaki malların veya hizmetlerinin tümünün sınıf başlığınca kapsandığı yönündeki yorumu kabul etmemektedir. Dolayısıyla, sınıf başlığından oluşan başvurların kapsamı konusunda, Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında ciddi uygulama ve değerlendirme farklılığı bulunmaktadır.

Sınıf başlıkları konusunda, birlik üyesi ülkeler arasındaki uygulama ve değerlendirme farklılıkları tescilli markaların kapsamının ne olduğu sorusunu da gündeme getirmekte ve marka sahiplerini tescillerinin kapsamı konusunda endişeye sevk etmektedir. Dolayısıyla, durumun netleştirilmesi için ECJ’nin bu konudaki yorumuna ihtiyaç duyulmuştur. Bu çerçevede:

2009 yılında “Chartered Institute of Patent Attorneys”, “IP TRANSLATOR” markasını tescil ettirmek için Birleşik Krallık marka tescil ofisine başvuruda bulunmuştur. Başvuru 41. sınıf için yapılmıştır ve kapsamında 41. sınıfın Nicé sınıflandırmasındaki sınıf başlığı olan “Öğretim; eğitim verilmesi; eğlence; sportif ve kültürel faaliyetler.” hizmetleri yer almaktadır.
“IP TRANSLATOR” markasında bulunan “IP” kelimesi “fikri mülkiyet” anlamına gelen “Intellectual Property” kelimesinin yaygın kullanılan kısaltmasıdır ve “translator” kelimesi de “çevirmen, mütercim, tercüman” gibi anlamlara gelmektedir. Birleşik Krallık Ofisi, 41. sınıfın sınıf başlığını kapsayan başvurunun kapsamının 03/4 sayılı OHIM Başkanlık Genelgesi kapsamında yorumlanması gerektiği görüşünden hareketle, başvurunun 41. sınıfa dahil “tercüme hizmetleri”ni de kapsadığı kanaatine varmış ve “IP TRANSLATOR” ibaresi anlamı itibarıyla “tercüme hizmetleri” bakımından ayırt edici nitelikte olmayacağından ve tanımlayıcı nitelikte olacağından başvurunun reddedilmesine karar vermiştir. Başvuru reddedilirken, ret kararı sınıf başlığının tamamı için verilmiş ve ret kararının yalnızca “tercüme hizmetleri” bakımından geçerli olduğunu belirtir içerikte hizmet listesi düzenlemesi veya sınırlandırması içerikli bir işlem yapılmamıştır. (Birleşik Krallık marka ofisi sınıf başlıklarının kapsamı konusunda, sınıf başlığının ilgili sınıftaki tüm malları veya hizmetleri kapsamadığı uygulamasını kabul etmiş olmakla birlikte, bu marka için farklı bir değerlendirmede bulunmuştur. Bunun nedeni konuyu ön yorum kararı için ECJ önüne taşımaktır ve başvuru ve sonrasındaki Ofis kararını senaryo olarak kabul etmek yerinde olacaktır. 
Başvuru sahibi ofis işlemlerinin tamamlanması üzerine, ret kararını “Atanmış Kişi”ye (appointed person [Birleşik Krallık sisteminde bir temyiz merci]) götürmüştür. Başvuru sahibinin temel itiraz gerekçesi, hizmet listesinin kapsamında “tercüme hizmetleri”nin yer almaması ve kendisinin bu hizmetlerin tescili için başvuruda bulunmamış olmasıdır. Atanmış Kişi, “tercüme hizmetleri”nin tescili talep edilen hizmetler arasında yer almaması ve bu hizmetin tescili talep edilen “Öğretim; eğitim verilmesi; eğlence; sportif ve kültürel faaliyetler.” hizmetleri kapsamına girebilecek bir hizmet olmaması bulgularından hareketle, konu hakkında Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın görüşünün alınması gerektiği sonucuna ulaşmış ve Adalet Divanından takip eden üç sorunun yanıtlanacağı ön yorum kararı (preliminary ruling) verilmesini talep etmiştir:

1.       Bir marka başvurusunun kapsamında bulunan malların veya hizmetlerin açık ve kesin olarak belirtilmesine ihtiyaç var mıdır, eğer ihtiyaç varsa bu (açıklık ve kesinlik) hangi derecede olmalıdır?

2.      Marka başvurularının kapsamında bulunan malların veya hizmetlerin tanımlanması amacıyla Nicé Anlaşması çerçevesinde oluşturulan malların ve hizmetlerin uluslararası sınıflandırmasının sınıf başlıklarının içerdiği genel ifadelerin kullanılmasına izin verilmeli midir?

3.      Malların ve hizmetlerin uluslararası sınıflandırmasında yer alan sınıf başlıklarının içerdiği genel ifadelerin OHIM Başkanınca yayınlanan 16/06/2003 tarihli 03/4 sayılı Genelge’ye uygun biçimde yorumlanmasına ihtiyaç var mıdır veya bu şekildeki yoruma izin verilmeli midir?

ECJ’nin dava hakkındaki kararından önce Ocak 2012’de, ECJ Hukuk Sözcüsünün (advocate general) görüşü açıklanmıştır. Hukuk Sözcüsü görüşünde yukarıda yer verilen sorulara karşılık olarak takip eden yanıtları vermiştir:

1.       (a) Topluluk Marka Direktifi ve Topluluk Marka Tüzüğü, başvuru sahibinin tescilini talep ettiği malların veya hizmetlerin tanımlanmasının, yetkili otoriteler ve işletmelerce tescilin sağladığı koruma kapsamının net olarak anlaşılmasına imkan verecek derecede açıklık ve kesinlikte olması gerektiğini, ifade eder biçimde yorumlanmalıdır.

(b) Bu şartlar, başvuru sahibinin tescilini talep ettiği her malın veya hizmetin özel olarak belirtildiği bir listeyle sağlanabilir. Bu şartlar aynı zamanda, ilgili malların ve hizmetlerin temel özelliklerinin ve objektif vasıflarının yetkili otoriteler ve işletmelerce anlaşılmasına imkan verecek ana (“basic” kelimesinin karşılığı olarak kullanılmıştır) malların veya hizmetlerin tanımlanması yoluyla da gerçekleştirilebilir.

 

2.      Topluluk Marka Direktifi ve Topluluk Marka Tüzüğü, malların veya hizmetlerin tanımlanmasında açıklık ve kesinliğe ilişkin şartların yerine getirilmiş olması koşuluyla, başvuru sahibinin koruma talep ettiği malları veya hizmetleri, sınıflandırmanın sınıf başlıklarında yer alan genel ifadeleri kullanarak tanımlamasına engel olmayacak biçimde yorumlanmalıdır.

3.      Topluluk markası başvurularının ve tescillerinin mal ve hizmet listelerinde sınıf başlıklarının kullanımına ilişkin olarak OHIM Başkanı tarafından yayınlanan, içeriğinde genel ifadelerin ve sınıf başlıklarının OHIM tarafından çok muğlak veya belirsiz ifadeler olarak değerlendirilmeyeceğini ve bunların kullanımının ilgili sınıf kapsamında bulunan tüm mallara veya hizmetlere yönelik bir istem olacağını belirten 16/06/2003 tarihli 03/4 sayılı Genelge, ulusal markalar veya topluluk markaları bakımından, bir markanın tescili için gerekli açıklık ve kesinliği güvence altına almamaktadır. (http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30db75e12fc45e63404ca38d88f958ee682b.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxqTbNb0?docid=115482&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&cid=286100)

19 Haziran 2012 tarihinde ise ECJ dava hakkındaki kararını vermiştir. C-307/10 sayılı kararın önemli kısımları ve ECJ’nin sorulara yönelik yanıtı takip eden biçimdedir.

Kararda ilk olarak, Topluluk Marka Ofisinin (OHIM) ön yorum kararı talebinin incelenmemesi gerektiği yönündeki itirazı incelenmiştir. OHIM, ön yorum talebine gerekçe kararın yapay (senaryo – artificial) bir karar olduğunu belirtmekte ve bu nedenle talebin incelenmemesi gerektiğini ifade etmektedir.

Bu talebe ilişkin değerlendirme kararın 30-34. paragraflarında yapılmıştır. ECJ değerlendirmesinde, talebin altyapısını oluşturan başvurunun fiilen yapıldığını ve ofisin, genel uygulamasından farklı olsa da, başvuru hakkında bir ret kararı verdiğini dile getirmiş ve talep edilen görüşün objektif bir ihtiyaca yönelik olduğunu belirtmiştir. Dolayısıyla, ECJ, OHIM’in talebini kabul etmemiş ve ön yorum talebinin incelenmesi gerektiği sonucuna ulaşmıştır.

ECJ’nin ilk soruya yönelik değerlendirmesi:

ECJ’ye yöneltilen ilk soru, “Bir marka başvurusunun kapsamında bulunan malların veya hizmetlerin açık ve kesin olarak belirtilmesine ihtiyaç var mıdır, eğer ihtiyaç varsa bu (açıklık ve kesinlik) hangi derecede olmalıdır?” şeklindedir.

Bahsedilen soruya ilişkin değerlendirme C-307/10 sayılı kararın 38.-49. paragrafları arasında yapılmıştır.

ECJ’ye göre, bir markanın kamu siciline kayıt edilmesi, markaya ilgili makamlar ve kamu (özellikle tacirler) tarafindan erişilmesini sağlama amaçlıdır. Ilgili makamlar, tescil amaçlı başvuruların incelenmesine, ilan edilmesine ve uygun ve tam bir sicilin tutulmasına yönelik görevlerini yerine getirirken markayı oluşturan işaretlerin niteliklerini açık ve kesin biçimde bilmelidir. Diğer taraftan, tacirler de, fiili veya potansiyel rakiplerince yapılan tescillerden veya başvurulardan (ve içeriklerinden) açık ve kesin biçimde haberdar olmalı ve bu yolla üçüncü kişilerin haklarıyla ilgili olarak bilgilenmiş olmalıdır.

Bu çerçevede, ECJ’ye göre ilk sorunun yanıtı, “2008/95 sayılı Direktif, başvuru sahibinin marka korumasının talep edildiği malları ve hizmetleri, yetkili makamların ve tacirlerin, sadece bu bilgiye dayanarak, koruma talebinin kapsamını belirleyebilecekleri derecede (yeterlilikte) açık ve kesin biçimde belirtmesini gerektirmektedir.” şeklindedir.

ECJ’nin ikinci soruya yönelik değerlendirmesi:

ECJ’ye yöneltilen ikinci soru, “Marka başvurularının kapsamında bulunan malların veya hizmetlerin tanımlanması amacıyla Nicé Anlaşması çerçevesinde oluşturulan malların ve hizmetlerin uluslararası sınıflandırmasının sınıf başlıklarının içerdiği genel ifadelerin kullanılmasına izin verilmeli midir?” içeriğine sahiptir.

Bu soruya ilişkin değerlendirme C-307/10 sayılı kararın 50.-56. paragrafları arasında yapılmıştır.

ECJ’ye göre, 2008/95 sayılı Direktif, Nicé sınıflandırmasına yönelik referans içermemektedir ve, dolayısıyla, üye ülkelere, sınıflandırmanın kullanımı amaçlı yükümlülük getirmemektedir. Bununla birlikte, Nicé anlaşması madde 2(3) sınıflandırmanın ofislere getirdiği zorunlulukları düzenlemektedir; buna göre andlaşmaya taraf ülkelerin (AB üyesi ülkelerin tamamı anlaşmaya taraftır) marka tescili konusunda yetkili ofisleri, marka tesciliyle ilgili resmi doküman ve yayınlarda markanın tescil edildiği mallara veya hizmetlere ait sınıf numaralarına yer vereceklerdir. (Nicé anlaşmasına, sınıflandırmasına ve uygulamasına yönelik detaylı bir analiz için blogdaki http://cinscesitvasif.blogspot.com/2012/06/nice-snflandrmasnn-genel-yaps-etkisi-ve.html yazısı incelenebilir.)

2008/95 sayılı Direktifin etkin uygulamasını ve marka tescili sisteminin sorunsuz işleyişini sağlamak için, kararın önceki paragraflarında (bkz. 1 numaralı soruya ilişkin yanıt) belirtilen açıklık ve kesinlik ilkesi malların ve hizmetlerin tanımlanması bakımından da geçerli olacaktır.

Bu çerçevede, Nicé sınıflandırmasının, sınıf başlıklarında yer alan ifadelerin bir kısmı, yetkili makamların markanın koruma kapsamını tespit etmelerine yönelik olarak yeterli derecede açıklık ve kesinlik içerirken, sınıf başlıklarının bir diğer kısmı çok genel içerikli olmaları ve markanın kaynak gösterme işlevine uygun olmayacak derecede çeşitli malları veya hizmetleri içermeleri nedeniyle açıklık ve kesinlik kriterlerine uygun değildir.

Dolayısıyla, yetkili makamların, başvuru sahibinin koruma talep ettiği markanın kapsadığı malların ve hizmetlerin açıklık ve kesinlik ilkerine uygunluğunu, vaka bazında (case-by case basis) değerlendirmesi gerekmektedir.

Buna uygun olarak, ECJ’ye göre ikinci sorunun yanıtı, “(Mallara ve hizmetlere ilişkin) tanımlamanın, yetkili makamların ve tacirlerin koruma kapsamını yeterince açık ve kesin biçimde anlamalarına imkan verdiği durumlarda, 2008/95 sayılı Direktif marka korumasının talep edildiği malları ve hizmetleri tanımlamak için, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarındaki genel unsurların kullanımını engellemez.” şeklindedir.

ECJ’nin üçüncü soruya yönelik değerlendirmesi:

ECJ’ye yöneltilen üçüncü soru, “Malların ve hizmetlerin uluslararası sınıflandırmasında yer alan sınıf başlıklarının içerdiği genel ifadelerin OHIM Başkanınca yayınlanan 16/06/2003 tarihli 03/4 sayılı Genelge’ye uygun biçimde yorumlanmasına ihtiyaç var mıdır veya bu şekildeki yoruma izin verilmeli midir?” şeklindedir.

Bahsedilen soruya ilişkin değerlendirme C-307/10 sayılı kararın 57.-61. paragrafları arasında yapılmıştır.

ECJ’ye göre iletilen görüşler çerçevesinde Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıkları konusunda iki farklı yaklaşım mevcuttur. Birinci yaklaşım, OHIM’in 03/4 sayılı Başkanlık Genelgesine uygun olan, bir sınıfa ait Nicé sınıflandırması sınıf başlığının, o sınıfa dahil tüm malları veya hizmetleri kapsadığı yönündeki geniş yorumdur. Diğer yaklaşım ise, sınıf başlıklarındaki terimleri gerçek anlamlarıyla değerlendirmeyi savunan dar yorumdur.

Mahkemeye görüş sunan  ilgililerin çoğunluğu, iki sistemin paralel biçimde uygulanmasının Avrupa Birliğinde marka tescili sisteminin sorunsuz işleyişini engellediği, aynı markanın Topluluk Markası (veya geniş yorumu kullanan üye ülkelerce) tescil edildiği zaman yararlanacağı koruma kapsamı ile dar yorumu kabul eden ülkelerce tescil edildiği zaman yararlanacağı koruma kapsamı arasında fark bulunduğu yönünde görüş bildirmiştir. Bu fark, ECJ’ye göre, marka hakkına tecavüz davalarının OHIM’in 03/4 sayılı Başkanlık Genelgesi doğrultusunda uygulamada bulunan ülkelerde davacı lehine daha yüksek oranda başarı sağlamasına da imkan verebilecek niteliktedir. Bunun da ötesinde, markanın sağladığı korumanın, başvuru sahibinin niyetine göre değil, yetkili makamca kabul edilen yoruma göre belirlenmesi, başvuru sahibi ve üçüncü kişi niteliğindeki tacirler bakımından hukuki belirliliğin ortadan kalkması riskini getirmektedir.

Belirtilenler doğrultusunda, ECJ’ye göre üçüncü sorunun yanıtı, “Daha önceden belirtilen açıklık ve kesinlik gereklilikleri çerçevesinde, koruma talep ettiği markanın kapsadığı malları veya hizmetleri belirtmek için Nicé sınıflandırmasının belirli bir sınıfına ait sınıf başlığında yer alan genel ifadelerin tamamını kullanan bir ulusal marka sahibi, başvurusunun ilgili sınıfa dahil olup alfabetik listede yer alan tüm malları veya hizmetleri kapsama niyetiyle mi yoksa ilgili sınıftaki malların veya hizmetlerin sadece bir kısmını kapsama niyetiyle mi  yapıldığını belirtmek zorundadır. Eğer başvuru, malların veya hizmetlerin bir bölümü için yapılmışsa, başvuru sahibinin o sınıfta bulunan hangi malları veya hizmetleri kapsama niyetinde olduğunu belirtmesi gerekmektedir.” şeklindedir.

ECJ’ye göre, Nicé sınıflandırmasının belirli bir sınıf başlığı kullanılarak, başvuru sahibinin o sınıftaki malların tamamı için mi veya sadece bir kısmı için mi başvuruda bulunduğunun anlaşılmasına imkan vermeyen bir tescil başvurusu yeterince açık ve kesin nitelikte kabul edilemez.

Sonuç olarak, incelenen davada, Nicé sınıflandırmasının 41. sınıfının sınıf başlığını oluşturan tüm ifadeler kullanılarak, başvuru sahibinin o sınıftaki tüm hizmetler için başvuruda bulunup bulunmadığını ve özellikle, başvurunun çeviri hizmetlerinin kapsanması niyetiyle yapılıp yapılmadığını belirlemek, soruyu yönelten mahkemenin yetkisi dahilindedir.

ECJ’nin sorulara verdiği yanıtlar toplu olarak aşağıdaki biçimdedir:

“2008/95 sayılı Direktif, marka korumasının talep edildiği malların ve hizmetlerin, başvuru sahibince,  yetkili makamların ve tacirlerin, sadece bu bilgiye dayanarak, koruma talebinin kapsamını belirleyebilecekleri derecede (yeterlilikte) açık ve kesin biçimde tanımlanmasını gerektirmektedir, anlamında yorumlanmalıdır.

2008/95 sayılı Direktif , (mallara ve hizmetlere ilişkin) tanımlamanın, yetkili makamların ve tacirlerin koruma kapsamını yeterince açık ve kesin biçimde anlamalarına imkan verdiği durumlarda, marka korumasının talep edildiği malları ve hizmetleri tanımlamak için, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarındaki genel unsurların kullanımına engel olmayacaktır, anlamında yorumlanmalıdır.

Koruma talep ettiği markanın kapsadığı malları veya hizmetleri belirtmek için, Nicé anlaşmasının birinci maddesinde belirtilen sınıflandırmanın belirli bir sınıfına ait sınıf başlığında yer alan genel ifadelerin tamamını kullanan bir ulusal marka sahibi, tescil başvurusunun ilgili sınıfa dahil olup alfabetik listede yer alan tüm malları veya hizmetleri kapsama niyetiyle mi yoksa ilgili sınıftaki malların veya hizmetlerin sadece bir kısmını kapsama niyetiyle mi  yapıldığını belirtmek zorundadır. Eğer başvuru, malların veya hizmetlerin bir bölümü için yapılmışsa, başvuru sahibinin o sınıfta bulunan hangi malları veya hizmetleri kapsama niyetinde olduğunu belirtmesi gerekmektedir. ”

ECJ’nin yazı boyunca detaylı bir şekilde açıklamaya gayret ettiğimiz kararı, OHIM başta olmak üzere, Birlik üyesi ülkeler marka inceleme ve kabul pratikleri bakımından önemli değişikliklere yol açacaktır.

Değişikliklerden ilki, 20/06/2012 tarihinde OHIM’in 03/4 sayılı Başkanlık Genelgesinin yürürlükten kaldırılması ve 2/12 sayılı yeni bir genelgenin kabulü ile ortaya çıkmıştır.

Bu konudaki bir sonraki yazımız, C-307/10 sayılı “IP Translator” kararının ve 2/12 sayılı yeni OHIM Başkanlık Genelgesinin değerlendirilmesine yönelik olacaktır.

Değerlendirmelerin eksik yapılmaması ve tablonun bütün olarak düşünülmesi için özellikle dikkat edilmesi gereken konular ise, Avrupa Birliği marka inceleme sisteminin OHIM’den ibaret olmadığı, uygulamaları ve inceleme sistemleri OHIM’den farklı çok sayıda üye ülke ofisinin bulunduğu ve sistemin işleyişine yönelik değerlendirmelerin ulusal ofisler de dikkate alınarak yapılması gerektiğidir.

Önder Erol Ünsal

Haziran 2012

“IP TRANSLATOR” Davası ve Nicé Sınıflandırmasında Sınıf Başlıklarının Kapsamı Sorunu

Nicé Sınıflandırmasında Sınıf Başlıkları ve bunların Marka İncelemesine Etkisi

Markaların Tescili Amacıyla Malların ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırılmasına İlişkin Nicé Anlaşması bağlamında oluşturan Nicé sınıflandırması, adı geçen anlaşmanın tarafı olan 83 ülkenin marka tescil ofislerinin yanı sıra anlaşma tarafı olmayan 66 ülkenin ofisi ve OHIM, OAPI, ARIPO, Benelüks Ofisleri tarafından da kullanılmaktadır.

Anlaşma kapsamında oluşturulan sınıflandırma malların ve / veya hizmetlerin birbirleriyle benzerlikleri konusunda bağlayıcı hükümler içermemekle birlikte, sınıflandırmada yer alan 45 sınıf (34 mal – 11 hizmet sınıfı) genel olarak birbirlerine çeşitli açılardan benzer oldukları düşünülen malların veya hizmetlerin aynı sınıf içerisinde toplanması temel mantığı ekseninde tasnif edilmiştir.  Sınıflandırmayı kullanan ofisler, sınıflandırmayı asıl olarak benzer malları – hizmetleri içeren aynı veya benzer markaların aranması aşamasında temel ayraç olarak kullanmaktadır. Birçok benzer mal veya hizmet sınıflandırma kapsamında farklı sınıf numaraları altında bulunmakla beraber, özellikle resen benzerlik incelemesi yapan ulusal ofisler sınıf numaralarına arama işleminde ana seperatör olarak yer vermektedir. Türk Patent Enstitüsü de resen benzerlik incelemesine ilişkin arama işlemini başvurunun içerdiği Nicé sınıflarıyla sınırlı olacak şekilde yapmakta ve sınıflandırmaya veya sınıf numaralarına esasa ilişkin incelemede önemli rol atfetmektedir.

Nicé sınıflandırmasında yer alan sınıfların tamamı, sınıf içeriğinde bulunan malların veya hizmetlerin genel niteliğini belirten sınıf başlıklarına (class headings) sahiptir. WIPO sınıf başlıklarının amacını “Sınıf başlıkları, mal ve hizmetlerin esas itibarıyla ait oldukları alanları genel anlamda belirtir. (bkz. Nicé sınıflandırması kullanıcı rehberi)” ifadesiyle açıklamaktadır. Sınıf başlıklarının altında yer alan açıklayıcı notlar (explanatory notes) ise ilgili sınıfın kapsamının daha net biçimde anlaşılmasını sağlayacak verileri içermektedir. Açıklayıcı notların ardından gelen alfabetik liste (alphabetical list), ilgili sınıfın kapsamına giren malların veya hizmetlerin ismen alfabetik biçimde sıralanmasından oluşmaktadır. Genel başlıklar, açıklayıcı notlar ve alfabetik liste kullanılmasına rağmen bir mal veya hizmetin hangi sınıfa ait olduğunun tespit edilememesi durumunda ise genel sınıflandırma ilkeleri (bunlara bu yazı kapsamında yer verilmeyecektir) kullanılarak, malın veya hizmetin ait olduğu sınıf belirlenecektir.

Bu yazının konusunu oluşturan sınıf başlıkları (class headings), ilgili sınıfın kapsamı hakkında genel bilgi vermeyi amaçlayan kısa listelerdir. Sınıf başlıkları kimi durumlarda birkaç kelimeden (örneğin, sınıf 25: giysiler, ayak giysileri, baş giysileri), kimi durumlarda ise daha uzun ifadelerden oluşur (örneğin, sınıf 21: ev içi kullanım veya mutfak gereçleri; taraklar ve süngerler; fırçalar (boya fırçaları hariç); fırça yapımında kullanılan malzemeler; temizlik amaçlı gereçler; çelik yünü; işlenmemiş veya yarı işlenmiş cam (inşaatlarda kullanılan cam hariç); züccaciye; diğer sınıflarda yer almayan porselen ve pişirilmiş topraktan malzemeler.).

Sınıf başlıklarını oluşturan ifadeler, kimi durumlarda ilgili sınıfın kapsamını çok net biçimde çizmekte ve ilgili malları veya hizmetlerin neredeyse tamamını kapsayacak içerikte olmakla birlikte (örneğin, sınıf 33: alkollü içecekler (biralar hariç)), genel ifadeler bazı sınıflarda ilgili sınıf kapsamında yer alan malların veya hizmetlerin tamamını kapsama yeterliliğinden uzaktır. Dolayısıyla, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarıyla yapılan başvuruların veya tescil edilen markaların ilgili sınıflarda yer alan malların veya hizmetlerin tamamını kapsayıp – kapsamadığı veya ne kadarını kapsadığı soruları tescil otoriteleri bakımından önemli tartışmalara yol açmaktadır.

Topluluk Marka Ofisi (OHIM) Başkanı tarafından yayınlanan 03/4 sayılı – 16 Haziran 2003 tarihli Genelge, Nicé sınıflandırmasının genel başlıklarıyla yapılan topluluk markası başvurularının veya tescilli topluluk markalarının kapsamlarının ne şekilde değerlendirileceği konusunda açıklamalar içermektedir. 03/4 sayılı Genelge’ye göre OHIM, bir sınıfa ait sınıf başlığının, o sınıfa dahil tüm malları veya hizmetleri kapsadığını kabul etmektedir. Bu kabul ve etkileri, tescil incelemesi için olduğu kadar, itiraz, sınırlandırma, kısmi iptal, kullanım gibi işlemler veya hükümler bakımından da geçerli olacaktır.

OHIM 03/4 sayılı Genelge kapsamında sınıf başlıklarının ilgili sınıf kapsamına giren tüm malları veya hizmetleri kapsadığını kabul etmekle birlikte, bu kabul Avrupa Birliği üyesi ülkelerin ulusal ofislerinin tümü bakımından geçerli değildir.

MARQUES (Avrupa Marka Sahipleri Birliği) tarafından 2008 yılında Avrupa Birliği üyesi ülkelerin bazılarının ulusal ofisleri ve ilaveten İsviçre, Norveç ve İzlanda ulusal ofisleri için gerçekleştirilen bir araştırma birlik üyesi ülkelerin sınıf başlıkları hakkındaki uygulamaları ile ilgili genel fikir vermektedir (http://www.marques.org/Teams/TeamPage.asp?PageID=95&TeamCode=TradTeam).

Araştırma sonuçlarına göre, araştırma kapsamında değerlendirilen ülkelerin tamamı, ilke olarak marka başvurularında Nice sınıflandırmasının sınıf başlıklarının kullanılmasına imkan vermektedir, bunla birlikte bazı ülkeler sınıf başlığında yer alan bazı ifadelerin açık olarak belirtilmesini tavsiye etmektedir. 45. sınıftaki hizmetler bakımından İsviçre ve Letonya hizmetlerin açık olarak sayılmasını istemektedir.

Araştırma kapsamında değerlendirilen ülkelerden Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Finlandiya, Macaristan, İzlanda, İtalya, Letonya ve Romanya’nın uygulaması OHIM uygulaması ile paraleldir, yani 03/4 sayılı Genelge’ye uygun biçimde Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarının ilgili sınıfa dahil tüm malları veya hizmetleri kapsadığı kabul edilmektedir. Buna karşın, Benelüks, İsviçre, Almanya, Danimarka, İspanya, Fransa, İrlanda, Letonya, Norveç, Polonya, İsveç ve Birleşik Krallık ofislerinin sınıf başlığı içeriğindeki ifadeler kapsamına girmeyen malların veya hizmetlerin, sınıf başlığı tarafından kapsandığını kabul etmeyeceği belirtilmiştir.

Türk Patent Enstitüsü tarafından malların ve hizmetlerin sınıflandırılmasına dair Tebliğ kapsamında oluşturulan ve bir çeşit alt sınıflandırma olarak kabul edilebilecek Tebliğ ise aynı Nicé sınıfı içerisinde bulunan mallardan veya hizmetlerden birbirlerine daha üst düzeyde benzerlik gösterenlerin aynı gruplar içerinde listelenmesi ve bu grupların aynı tür malları veya hizmetleri oluşturması amacına hizmet etmektedir. Enstitü tarafından hazırlanan Tebliğ’de, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarına uyum gibi bir amaç gözetilmediğinden ve her sınıfın başında sınıf başlıklarına yer verilmediğinden, Tebliği kapsamında uygulanan sistemin 03/4 sayılı Genelge kapsamında OHIM tarafından kabul edilen sistemle ilişkisi veya benzerliği bulunmamaktadır. Kaldı ki, OHIM tarafından gerçekleştirilen incelemede resen benzerlik incelemesi bulunmadığından ve Enstitü tarafından Tebliğ kapsamında oluşturulan gruplar resen benzerlik incelemesinde aynı tür malın veya hizmetin tespit edilmesi amacına hizmet ettiğinden, OHIM ile Enstitü uygulamasını bu bağlamda karşılaştırmak anlamsız olacaktır.

“IP TRANSLATOR” Davası

2009 yılında “Chartered Institute of Patent Attorneys”, “IP TRANSLATOR” markasını tescil ettirmek için Birleşik Krallık marka tescil ofisine başvuruda bulunmuştur. Başvuru 41. sınıf için yapılmıştır ve kapsamında 41. sınıfın Nicé sınıflandırmasındaki sınıf başlığı olan “Öğretim; eğitim verilmesi; eğlence; sportif ve kültürel faaliyetler.” hizmetleri yer almaktadır.

“IP TRANSLATOR” markasında bulunan “IP” kelimesi “fikri mülkiyet” anlamına gelen “Intellectual Property” kelimesinin yaygın kullanılan kısaltmasıdır ve “translator” kelimesi de “çevirmen, mütercim, tercüman” gibi anlamlara gelmektedir. Birleşik Krallık Ofisi, 41. sınıfın sınıf başlığını kapsayan başvurunun kapsamının 03/4 sayılı OHIM Başkanlık Genelgesi kapsamında yorumlanması gerektiği görüşünden hareketle, başvurunun 41. sınıfa dahil “tercüme hizmetleri”ni de kapsadığı kanaatine varmış ve “IP TRANSLATOR” ibaresi anlamı itibarıyla “tercüme hizmetleri” bakımından ayırt edici nitelikte olmayacağından ve tanımlayıcı nitelikte olacağından başvurunun reddedilmesine karar vermiştir. Başvuru reddedilirken, ret kararı sınıf başlığının tamamı için verilmiş ve ret kararının yalnızca “tercüme hizmetleri” bakımından geçerli olduğunu belirtir içerikte hizmet listesi düzenlemesi veya sınırlandırması içerikli bir işlem yapılmamıştır. (Birleşik Krallık marka ofisinin MARQUES araştırmasına göre, sınıf başlığı içeriğindeki ifadeler kapsamına girmeyen malları veya hizmetleri sınıf başlığı kapsamında değerlendirmeyeceği belirtilmiş olmakla birlikte, “IP TRANSLATOR” başvurusu için ofis tarafından verilen karar aksi yöndedir. Dolayısıyla, MARQUES araştırmasının Birleşik Krallık ofisi bakımından doğru yönlendirme yapmadığı veya araştırma sonrası uygulamanın değiştiği veya bu başvuru bakımından ayrıksı karar verildiği var sayılabilir.)

Başvuru sahibi ofis işlemlerinin tamamlanması üzerine, ret kararını “Atanmış Kişi”ye (appointed person [Birleşik Krallık sisteminde bir temyiz merci]) götürmüştür. Başvuru sahibinin temel itiraz gerekçesi, hizmet listesinin kapsamında “tercüme hizmetleri”nin yer almaması ve kendisinin bu hizmetlerin tescili için başvuruda bulunmamış olmasıdır. Atanmış Kişi, “tercüme hizmetleri”nin tescili talep edilen hizmetler arasında yer almaması ve bu hizmetin tescili talep edilen “Öğretim; eğitim verilmesi; eğlence; sportif ve kültürel faaliyetler.” hizmetleri kapsamına girebilecek bir hizmet olmaması bulgularından hareketle, konu hakkında Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın görüşünün alınması gerektiği sonucuna ulaşmış ve Adalet Divanından takip eden üç sorunun yanıtlanacağı ön yorum kararı (preliminary ruling) verilmesini talep etmiştir:

  1.  Bir marka başvurusunun kapsamında bulunan malların veya hizmetlerin açık ve kesin olarak belirtilmesine ihtiyaç var mıdır, eğer ihtiyaç varsa bu (açıklık ve kesinlik) hangi derecede olmalıdır?
  2.  Marka başvurularının kapsamında bulunan malların veya hizmetlerin tanımlanması amacıyla Nicé Anlaşması çerçevesinde oluşturulan malların ve hizmetlerin uluslararası sınıflandırmasının sınıf başlıklarının içerdiği genel ifadelerin kullanılmasına izin verilmeli midir?
  3. Malların ve hizmetlerin uluslararası sınıflandırmasında yer alan sınıf başlıklarının içerdiği genel ifadelerin OHIM Başkanınca yayınlanan 16/06/2003 tarihli 03/4 sayılı Genelge’ye uygun biçimde yorumlanmasına ihtiyaç var mıdır veya bu şekildeki yoruma izin verilmeli midir?

Adalet Divanı henüz (Ocak 2012) dava hakkında karar vermemiş olmakla birlikte dava hakkında Hukuk Sözcüsünün (advocate general) görüşü açıklanmıştır. Hukuk Sözcüsü görüşünde yukarıda yer verilen sorulara karşılık olarak takip eden yanıtları vermiştir:

  1. (a) Topluluk Marka Direktifi ve Topluluk Marka Tüzüğü, başvuru sahibinin tescilini talep ettiği malların veya hizmetlerin tanımlanmasının, yetkili otoriteler ve işletmelerce tescilin sağladığı koruma kapsamının net olarak anlaşılmasına imkan verecek derecede açıklık ve kesinlikte olması gerektiğini, ifade eder biçimde yorumlanmalıdır.                                                                                                                                                     (b) Bu şartlar, başvuru sahibinin tescilini talep ettiği her malın veya hizmetin özel olarak belirtildiği bir listeyle sağlanabilir. Bu şartlar aynı zamanda, ilgili malların ve hizmetlerin temel özelliklerinin ve objektif vasıflarının yetkili otoriteler ve işletmelerce anlaşılmasına imkan verecek ana (“basic” kelimesinin karşılığı olarak kullanılmıştır) malların veya hizmetlerin tanımlanması yoluyla da gerçekleştirilebilir.
  2.  Topluluk Marka Direktifi ve Topluluk Marka Tüzüğü, malların veya hizmetlerin tanımlanmasında açıklık ve kesinliğe ilişkin şartların yerine getirilmiş olması koşuluyla, başvuru sahibinin koruma talep ettiği malları veya hizmetleri, sınıflandırmanın sınıf başlıklarında yer alan genel ifadeleri kullanarak tanımlamasına engel olmayacak biçimde yorumlanmalıdır.
  3. Topluluk markası başvurularının ve tescillerinin mal ve hizmet listelerinde sınıf başlıklarının kullanımına ilişkin olarak OHIM Başkanı tarafından yayınlanan, içeriğinde genel ifadelerin ve sınıf başlıklarının OHIM tarafından çok muğlak veya belirsiz ifadeler olarak değerlendirilmeyeceğini ve bunların kullanımının ilgili sınıf kapsamında bulunan tüm mallara veya hizmetlere yönelik bir istem olacağını belirten 16/06/2003 tarihli 03/4 sayılı Genelge, ulusal markalar veya topluluk markaları bakımından, bir markanın tescili için gerekli açıklık ve kesinliği güvence altına almamaktadır.  (http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30db75e12fc45e63404ca38d88f958ee682b.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxqTbNb0?docid=115482&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&cid=286100)

Hukuk Sözcüsünün birinci yanıtına göre, marka tescil başvurusunun mal ve hizmet listesi açıklık ve kesinlik içermektedir. Bu iki yolla sağlanabilir, birincisi her malın veya hizmetin açık olarak ismen yazılması yoluyla; ikincisi malların veya hizmetlerin genel isimlerinin kullanılması yoluyla (örneğin, ayakkabı, terlik, çizme, bot, çarık, spor ayakkabısı, sandalet şeklinde tek tek ayak giysilerini yazmak yerine “ayak giysileri” ifadesini kullanmak). İkinci yolun tercih edilmesi durumunda, , ilgili malların ve hizmetlerin temel özelliklerinin ve objektif vasıflarının yetkili otoriteler ve işletmelerce anlaşılmasına imkan verecek yeterlilikte terimlerin kullanılması gerekecektir.

Hukuk Sözcüsünün görüşünde yer alan 2 numaralı cevabın bazı sınıf başlıklarının açıklık ve kesinlik şartını yerine getirdiklerinin kabul edilmesi, bazı sınıf başlıklarının ise bunu yerine getirmediklerinin belirtilmesi olarak okunması yerinde olacaktır.  Bir diğer deyişle Hukuk Sözcüsüne göre, açıklık ve kesinlik şartını sağlayan sınıf başlıkları kullanılarak, marka tescil başvurusu mal veya hizmet listesinin oluşturulmasının önünde engel bulunmamaktadır.

Hukuk Sözcüsünün üçüncü yanıtına göre, 03/4 sayılı OHIM Başkanlık Genelgesi’nde yer aldığı haliyle Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarının ve bu sınıflandırmada yer alan genel ifadelerin OHIM tarafından çok muğlak veya belirsiz bulunmayacağı yönündeki uygulama ve bunların kullanımının ilgili sınıf kapsamında bulunan tüm mallara veya hizmetlere yönelik bir istem olacağı içerikli kabul, ulusal markalar veya topluluk markaları bakımından, bir markanın tescili için gerekli açıklık ve kesinliği güvence altına almamaktadır. Bir diğer deyişle, Hukuk Sözcüsü Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarının her durumda ilgili sınıftaki tüm malları veya hizmetleri kapsadığının kabul edilmesi yönündeki OHIM uygulamasını yerinde bulmamaktadır.

Hukuk Sözcüsünün görüşlerine göre sınıf başlıklarının ilgili sınıf kapsamına giren tüm malları veya hizmetleri kapsadığının kabul edilmesi yönünde bir kural konulması mümkün değildir. Hukuk Sözcüsünün sınıf başlıklarının kabul edilebilirliği bakımından getirdiği asıl kıstasın, yetkili otoriteler ve işletmelerce koruma kapsamının net olarak anlaşılmasına imkan verecek derecede açık ve kesin ifadelerin kullanılması olmasından ve sınıf başlıklarının bu kriteri karşılamaları halinde tescillerine engel bulunmaması yorumlarından hareketle, Hukuk Sözcüsünün görüşlerinin Adalet Divanı kararına yansıması durumunda, Birlik üyesi ülkeler veya OHIM bakımından ortaya çıkacak olası uygulama biçiminin, sınıf başlıklarının bazı sınıflar bakımından ilgili sınıf dahilindeki tüm malları veya hizmetleri kapsadığının kabul edilmesi, bazı sınıflar bakımından ise sınıf başlığının içerdiği mallar veya hizmetlerle sınırlı biçimde değerlendirilmesi yönünde olabileceği düşünülmektedir.

Hukuk Sözcüsünün görüşünün ardından genellikle 5-6 ay içerisinde karar veren Adalet Divanının sınıf başlıkları bakımından getireceği yorum, ulusal ofislerin ve OHIM’in sınıf başlıklarından oluşan veya bunları içeren mal veya hizmet listeleri bakımından pratiklerini netleştirmelerini sağlayacaktır.

Adalet Divanının kararının Türk Patent Enstitüsü uygulamasında doğrudan etkisi olacağı düşünülmemektedir, şöyle ki Enstitü hali hazırda Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarının ilgili sınıftaki tüm malları veya hizmetleri içerdiği şeklinde bir kabulü – (en azından) 7/1-(b) bendi kapsamında aynı tür mal veya hizmetler tespit edilirken – tüm sınıflar bakımından uygulanabilir içerikte bulmamaktadır. Böyle bir kabul Enstitü açısından, örneğin, 25. sınıfa dahil “giysiler, ayak giysileri, baş giysileri” şeklinde Nicé sınıflandırması sınıf başlığından müteşekkil bir liste bakımından mümkün olmakla birlikte, örneğin 40. sınıfın Nicé sınıflandırmasındaki sınıf başlığı olan “malzemelerin işlenmesi” hizmetlerinin ilgili sınıfta yer alan tüm hizmetleri kapsadığı biçiminde bir kabul çerçevesinde karar verilmemektedir.

Adalet Divanının vereceği kararın bir diğer önemli etkisi ise 03/4 sayılı OHIM Genelgesini dikkate alarak markalarını tescil ettiren marka sahipleri bakımından ortaya çıkacaktır. Genelge sınıf başlıklarının ilgili sınıflardaki tüm malları veya hizmetleri kapsadığını ön görmüşken, Adalet Divanının bunun tersine karar vermesi halinde, marka sahiplerinin tescil kapsamlarını netleştirecekleri çok sayıda yeni başvuru yapmaları gerekebilecektir.

Sonuç olarak, Adalet Divanının muhtemelen 2012 yılının ilk yarısında vereceği kararı şimdilik merakla beklemeye devam etmemiz gerekmektedir.

 

Önder Erol ÜNSAL

Ocak 2012

Sabel v. Puma ; Canon v. MGM ; Lloyd Schuhfabrik Meyer v. Klijsen Handel ; Marca Mode v. Adidas Davaları ve Karıştırılma Olasılığı Değerlendirmesinin Temel İlkeleri

untitled2

Avrupa Birliği’nde geçerliliğe sahip topluluk markalarının tescilinden sorumlu İç Pazarda Harmonizasyon Ofisi (OHIM) tarafından yayınlanan marka karar rehberi OHIM inceleme kriterlerini değerlendirmek için kolaylıkla ulaşılabilir bir kaynak niteliğindedir. Karar rehberinin karıştırılma olasılığı ile ilgili bölümünün başlangıcında konu hakkındaki 4 önemli Avrupa Birliği Adalet Divanı kararına yer verilmekte ve karıştırılma olasılığı değerlendirmesinin bu 4 temel kararda yer verilen prensipler esas alınarak gerçekleştirilmesi gerektiği belirtilmektedir. Rehberin ilgili bölümü http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/CTM/legalReferences/partc_generalremarks.pdf adresindeki dokümanın 3-6. sayfalarında yer almaktadır.

 

Dokümanda, Adalet Divanının Sabel v. Puma (C-251/95), Canon v. MGM (C-39/97), Lloyd Schuhfabrik Meyer v. Klijsen Handel (C-342/97) ve Marca Mode v. Adidas (C-425/98) davaları hakkındaki kararlarının önemli paragrafları ve kararlarla getirilen genel ilkeler belirtilmektedir.

 

Dokümanın yukarıda belirtilen bölümünü 2010 yılı sonunda farklı bir amaçla Türkçe’ye çevirmiştim. Marka literatüründe sıklıkla atıfta bulunulan, OHIM, Adalet Divanı, AB üyesi ülke ofis ve mahkemelerinin karıştırılma olasılığı değerlendirmesinin ana hatlarını çizen bu kararlarının önemli paragraflarının Türkçe çevirisine sitemde de bulunmasının yerinde olacağını düşündüm. Önemli bir not olarak, çevirilerin tarafıma ait olduğunu, çevirilerin resmi niteliğinin bulunmadığını, dolayısıyla olası çeviri hatalarının da tarafıma ait olduğunu belirtmek isterim. Bu nota yer vermemin nedeni ise, internette yer alan her yazılı veriye kamu malı muamelesi yapılarak, kopyala – yapıştır kolaycılığı ile bu verilerin her yerde kullanılmasıdır. Sitede yer alan herhangi bir yazıdan alıntı yapacak kullanıcıların tarafıma ve siteye atıfta bulunacaklarından ise şüphem bulunmamaktadır.

 

i- Sabel v. Puma davası (C-251/95):

a-     Karıştırılma olasılığı, incelenen vakayla ilgili tüm faktörler dikkate alınarak, genel (bütünsel) olarak değerlendirilmelidir (paragraf 22).

b-     Karıştırılma olasılığı değerlendirmesi, markanın piyasadaki bilinirliği, halkın markalar arasında kuracağı bağlantı, markalar arasındaki benzerliğin derecesi ve mallar / hizmetler arasındaki benzerliğin derecesi başta olmak üzere, çok sayıda unsura bağlıdır (paragraf 22).

c-      İnceleme konusu markaların görsel, işitsel veya kavramsal benzerliğine ilişkin değerlendirme, markaların ayırt edici ve baskın unsurlarını dikkate alarak, markaların bıraktığı bütünsel izlenime dayanmalıdır (paragraf 23).

Bu paragraf OHIM inceleme rehberinde aşağıdaki şekilde açıklanmaktadır: “Markaların benzerliği değerlendirmesi, yalnızca markaları oluşturan elemanların ayrı ayrı benzerliği üzerine değil, karşılaştırma konusu işaretlerin her ikisinin bıraktığı bütünsel izlenime dayanmalıdır. Markaların benzerliğinin değerlendirilmesinde, markaların ayırt edici ve baskın unsurları özellikle önemlidir.

d-     Ortalama tüketici, markayı bütün olarak algılar ve markayı detaylarını değerlendirmeye girişmez (paragraf 23).

e-      Önceki markanın ayırt ediciliği artıkça, karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkma olasılığı artar (paragraf 24).

f-       İki markada benzer kavramlara tekabül eden şekiller kullanılmasından kaynaklanan kavramsal benzerlik, önceki markanın (kendiliğinden sahip olduğu veya halk nezdindeki tanınmışlıktan kaynaklanan)  yüksek ayırt ediciliğe sahip olması durumunda,  karıştırılma olasılığının ortaya çıkmasına imkan verebilir (paragraf 24).

g-     Bununla birlikte, önceki markanın halk tarafından bilinen bir marka olmaması ve yaratıcı içeriği zayıf olan (fazlasıyla hayalgücü içermeyen ) bir şekilden oluşması hallerinde, her iki markanın kavramsal olarak benzer olması, tek başına, markalar arasında karıştırılma olasılığının ortaya çıkmasına imkan vermez (paragraf 25).

h-    Çağrıştırma olasılığı, karıştırılma olasılığına alternatif değildir, karıştırılma olasılığının kapsamının tanımlanması amacına hizmet eder(paragraf 18).

i-       Markalarda benzer kavramlara tekabül eden şekiller kullanılması nedeniyle halkın iki markanın birbirini çağrıştırdığını düşünmesi, tek başına, karıştırılma olasılığının varlığı sonucuna ulaşılmasını sağlamaz (paragraf 26).

 

ii- Canon v. MGM davası (C-39/97):

a-     Halkın, inceleme konusu malların veya hizmetlerin aynı firmadan veya ekonomik olarak bağlantılı firmalardan geldiğine inanması tehlikesi, karıştırılma olasılığını ortaya çıkartır (paragraf 29).

b-     Aksine, halkın malların aynı firmadan veya ekonomik olarak bağlantılı firmalardan geldiğini düşünmemesi durumunda, karıştırılma ortaya çıkmayabilir (paragraf 29, 30).

c-      Malların ve hizmetlerin benzerliği değerlendirilirken, inceleme konusu mallara veya hizmetlere ilişkin tüm faktörler dikkate alınmalıdır (paragraf 23).

d-     Bu faktörler, diğerlerinin yanı sıra, malların veya hizmetlerin niteliğini, kullanım amaçlarını, kullanım biçimlerini ve birbirleriyle bağlantılı veya tamamlayıcı olup olmadıklarını içerir (paragraf 23).

e-     Karıştırılma olasılığına ilişkin genel bir değerlendirme, markalar ve bunların malları veya hizmetleri arasındaki benzerlik başta olmak üzere, ilgili çeşitli faktörlerin karşılıklı bağımlılığını içerir. Mallar arasındaki benzerlik derecesinin düşüklüğü, markalar arasındaki benzerlik derecesinin yüksekliği (veya tam tersi) ile telafi edilebilir (paragraf 17).

f-        Kendiliğinden veya piyasada sahip oldukları tanınmışlık nedeniyle yüksek ayırt ediciliğe sahip olan markalar, ayırt edici gücü düşük olan markalardan daha geniş koruma elde ederler (paragraf 18).

g-     Marka tescil başvurusu, markaların çok benzer olması ve önceki markanın, özellikle tanınmışlığı nedeniyle, yüksek ayırt ediciliğe sahip olması durumunda, mallar veya hizmetler arasında düşük derecede benzerlik bulunsa da reddedilebilmelidir (paragraf 19).

h-    Markalar arasındaki benzerliğin karıştırılma olasılığına imkan verip vermeyeceği değerlendirilirken, önceki markanın ayırt edici karakteri ve özellikle tanınmışlığı dikkate alınmalıdır (paragraf 24).

i-       Halk malların farklı üretim yerlerine sahip olduklarını düşünse de karıştırılma ortaya çıkabilir (paragraf 30).

 

iii- Lloyd Schuhfabrik Meyer v. Klijsen Handel davası (C-342/97):

a-     Makul derecede iyi bilgilenmiş, makul derecede gözlemci ve ihtiyatlı olduğu varsayılan ortalama tüketicinin dikkat seviyesi, inceleme konusu malların ve hizmetlerin niteliğine göre değişir (paragraf 26).

b-     Bununla birlikte, ortalama tüketicinin markaları doğrudan karşılaştırma imkanının bulunmadığı, markaların karşılaştırmasını zihninde muhafaza ettiği tam (eksiksiz) olmayan imaja göre yaptığı dikkate alınmalıdır (paragraf 26).

c-      Görsel, işitsel veya kavramsal benzerliğin derecesi değerlendirilirken, değerlendirmeyi malların niteliğini ve malların piyasaya sunum yöntemlerini dikkate alarak yapmak yerinde olacaktır (paragraf 27).

d-     İşitsel benzerliğin tek başına karıştırılma ihtimaline yol açması mümkündür (paragraf 28).

e-     Bir markanın ayırt edici karakterini ve bu ayırt ediciliğin yüksek olup olmadığını değerlendirirken; markanın, tescile konu malları veya hizmetleri belirli bir firmadan gelen mallar veya hizmetler olarak gösterebilme yeterliliğinin bütünsel olarak incelenmesi gerekmektedir (paragraf 22).

f-       Bu değerlendirme yapılırken, markanın tescili talep edilen mallar veya hizmetler bakımından tanımlayıcı unsurlar içerip içermemesi, markanın sahip olduğu pazar payı, markanın kullanımının yoğunluğu, coğrafi alan bakımından yaygınlığı ve süresi, markanın tanıtımı için yapılan yatırımların miktarı, işareti bir şirketten gelen malları veya hizmetleri belirten bir marka olarak algılayan tüketicilerin oranı, ticaret ve sanayi odalarından veya diğer profesyonel ticari örgütlerden alınacak beyanlar gibi markanın kendisinden kaynaklanan özellikleri dikkate alınacaktır (paragraf 23).

g-     Markanın güçlü bir ayırt edici karaktere sahip olması halini kesin şartlara bağlamak (örneğin, halkın markayı tanıması oranını kesin yüzdelerle ifade etmek gibi) mümkün değildir (paragraf 24).

 

iv- Marca Mode v. Adidas davası (C-425/98):

Özet: Malların aynılığı, yüksek düzeyde tanınmışlık ve çağrıştırma olasılığı bulunsa da karıştırılmanın ortaya çıkacağı her durumda varsayılamaz. Karıştırılma olasılığına yönelik pozitif bir bulgu ortaya çıkmalıdır. Çağrıştırma ihtimali dar anlamda, hiçbir şekilde karıştırılma ihtimalinin karinesi olarak değerlendirilemez.

 

Önder Erol Ünsal

Mart 2012

 

Bir Marka Türü olarak “Marka Serileri”

onderol

Birleşik Krallık, İrlanda, Avustralya, Yeni Zelanda, Hong Kong, Singapur ve bazı diğer ülkelerde karşımıza çıkan “marka serileri” (series of marks), belirtilen ülkelerin mevzuatlarında yer alan özel bir marka türü niteliğindedir. “Marka serileri”nin özel bir marka türü olarak, karıştırılma olasılığı kavramı altında incelenen seri marka izlenimi yaratılması anlamında karıştırılma – bağlantı kurma ihtimali kategorisiyle ise ilgisi bulunmamaktadır. Bu kısa değerlendirme yazısında, “marka serileri” kavramını özel bir marka türü olarak açıklamaya ve değerlendirmeye çalışacağız.

 

“Marka serileri” kavramı, yukarıda paragrafta yer verilen ülkelere dikkat edildiğinde kolaylıkla anlaşılacağı üzere, Birleşik Krallık’ta ve hukuk sistemleri bakımından geçmişte bu ülkenin doğrudan etkisi altında bulunan ülkelerde karşımıza çıkan bir marka türünü işaret etmektedir.

 

“Marka serileri” kavramı kısaca, ayırt edici veya asıl bileşenleri (material particular) birbirleriyle aynı – benzer olan ve farklılığın markaların material particular yönünden özdeşliğini etkilememesi koşuluyla, sadece ayırt edici olmayan bileşenleri bakımından birbirlerinden farklılık gösteren, birden fazla sayıda markanın tek bir başvuru altında yapılması olarak tanımlanabilir. Marka serilerini oluşturan birden fazla sayıda farklı markanın, ayırt edici veya asıl bileşenleri bakımından özdeşliği bu marka türünün belirleyici özelliğidir. Bu özdeşliği değerlendirmek tescil ofisinin yetkisi dahilindedir ve marka serisini oluşturan farklı markaların material particular yönünden özdeş olmadıkları kanaatine varılması durumunda, başvuru marka serileri türü kapsamına girebilecek bir başvuru olarak kabul edilmez.

 

Material particular bakımından özdeş olmakla birlikte, ayırt edici olmayan unsurları yönünden farklılaşan markalara, bir diğer deyişle “marka serisi” kapsamında değerlendirilebilecek başlıca örnekler, aynı markanın siyah-beyaz, renkli veya farklı renklerdeki varyasyonları, ayırt edici unsurun aynı olduğu ancak takip eden mal veya hizmet isimlerinin değiştiği markalar (abcdef outlet – abcdef hipermarket – adbcef sinemaları – abcdef restoran), ayırt edici unsurun aynı olduğu ancak takip eden şube izlenimi veren yer isminin değiştiği markalar (abcdef otel ankara – abcdef otel izmir – adbcef otel mersin) veya Avustralya Marka Tescil ofisi web sayfasında (http://www.ipaustralia.gov.au/get-the-right-ip/trade-marks/types-of-trade-marks/series-of-trade-marks/) belirtildiği haliyle sayı, fiyat, kalite veya yerlerin isimleri bakımından birbirlerinden farklılaşan markalar örnek olarak gösterilebilir. Aynı web sitesine göre aynı markanın büyük veya küçük harfle yazılması durumu Avustralya’da marka serisi kapsamına giren bir hal olarak değerlendirilmemektedir. Aynı markanın büyük – küçük harflerle yazılması hali Yeni Zelanda’da ise marka serisi kapsamına girebilecek bir hal olarak kabul edilmektedir. Yeni Zelanda uygulamasında yazım karakterlerinin değiştirilmesi halinde, eğer kullanılan yazım karakterleri bilinen – sık kullanılan – geleneksel yazım karakterleri ise değişiklik marka serisi kapsamına giren bir değişiklik olarak kabul edilmekte, ancak yazı karakterinin stilize – fantezi nitelikte olması durumunda değişiklik marka serisi kapsamına girebilecek bir değişiklik olarak değerlendirilmemektedir. Yeni Zelanda marka ofisinin web sayfasında (http://www.iponz.govt.nz/cms/trade-marks/practice-guidelines-index/practice-guidelines/13-series-mark/multipagedocument_all_pages) marka serilerine ilişkin kapsamlı bir uygulama kılavuzu yer almaktadır; konu hakkında daha detaylı bilgi edinmek isteyenlerin bu kılavuzu okumalarını tavsiye ederim. Bir kelime markasına şekil eklenmesi hali ise (şeklin basit bir çerçeve, alt çizgi, vb. olması halleri hariç olmak üzere), material particular’da esaslı değişiklik yapılması nedeniyle, marka serileri kapsamında kabul edilebilir bir hal olarak kabul edilmemektedir.

 

Birleşik Krallık ve İrlanda’da marka serileri türünde başvuru yaparken tek bir başvuruda yer verilebilecek farklı marka sayısı azami 6 marka olarak belirlenmişken, Avustralya’da bu yönde bir üst sınır bulunmamaktadır.

 

“Marka serileri” türü kapsamında başvuru yapmanın avantajı, ofislerin bu tip markalar için belirledikleri ücret avantajından yararlanmak ve aynı seri kapsamında değerlendirilebilecek markaların tescilini tek bir başvuruyla gerçekleştirerek sonraki aşamalarda markanın yönetiminde kolaylık sağlamaktır. “Marka serisi” türünde başvuru yapanlar, Birleşik Krallık’ta marka serisinde 2 markaya yer vermeleri durumunda tek bir başvuru ücreti ödemekte, ek her marka içinse ayrı ücret ödemektedir. Avustralya’da ise seri markalar için ayrı bir ücret kalemi bulunmakta, ancak bu ücret kaleminde seride yer alan marka sayısına göre farklı ücretlendirme yer almamaktadır.

 

Ülkemizde mevzuatta tanımlanmamış marka türlerinden birisi olan “marka serileri”, marka literatümüzün kendisini yıllardır tekrar eden, uluslararası içerikten uzak niteliği de dikkate alındığında, tıpkı mevzuatımızda yer almayan diğer marka türleri (örneğin savunma markaları, sertifika markaları) gibi kafa karışıklığına yol açmaktadır. Bu yazının amacı da en azından “marka serileri” kavramı konusunda kısa da olsa bilgi vermektir.

 

Önder Erol Ünsal

Mart 2012

 

Üç Boyutlu Markalarda Grafik Gösterim ve Ayırt Edici Nitelik Tartışması – Almanya’dan bir Mahkeme Kararı

 

Almanya Federal Patent Mahkemesi tarafından 2011 yılında üç boyutlu bir markanın iptali hakkında verilen karar, üç boyutlu markaların grafik gösteriminin hangi durumlarda yeterli olarak kabul edilebileceği konusunda açıklamalar içermektedir. Belirtilen karar iptal edilen markanın sahibi tarafından temyiz edilmiş ve konu hakkındaki nihai karar Almanya Federal Yüksek Mahkemesi’nce verilecek olmakla birlikte, Federal Patent Mahkemesinin kararın ana hatlarının açıklanması konunun daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır.

 

(Yazı içeriğinde yer alan davaya ilişkin veriler, http://www.marques.org/class46/Default.asp?D_A=20111215&XID=BHA2679#2679 adresinde 15/12/2011 – 21/07/2011 tarihlerinde yayınlanan ve Robert Börner tarafından yazılan yazılardan aktarılmıştır.)

 

Aşağıda yer verilen marka “Kakao, çikolata ve çikolata ürünleri” bakımından Almanya’da tescil edilmiştir:

alman3d

Tescilin ardından, markanın ayırt edici nitelikten yoksunluk ve tanımlayıcılık gerekçeleriyle iptal edilmesi için Almanya Patent ve Marka Ofisi nezdinde üçüncü bir kişi tarafından iptal talebi yapılmıştır. Alman Ofisi, tescil edilen şeklin tescil kapsamındaki malların genellikle kullanılan şeklinden son derece farklı olduğunu ve bu nedenle tüketicilerce kaynak gösterme işlevini yerine getirebilen bir marka olarak algılanacağını belirterek iptal talebini reddetmiştir. Bunun üzerine talep sahibi markanın iptal edilmesi istemiyle Federal Patent Mahkemesi’nde dava açılmıştır.

 

Federal Patent Mahkemesi davayı incelerken vakaya tamamen farklı bir perspektiften yaklaşmış ve başvuruyu oluşturan üç boyutlu marka olduğu öne sürülen şeklin grafik gösterimi itibarıyla üç boyutlu marka olma yeterliğine sahip olup olmadığını ve markanın yeterli derecede ve açıklıkta tanımlanıp tanımlanmadığını değerlendirmiştir. Bu değerlendirmeye esas olan sorulara yer vermeden önce markanın grafik gösteriminin yukarıda yer verilen tek boyutlu fotograftan ibaret olduğu ve farklı açılardan çekilmiş fotograflara başvuruda yer verilmediği belirtilmelidir.

 

Mahkeme, davaya davet ettiği Almanya Patent ve Marka Ofisi başkanından aşağıda yer verilen üç soru hakkında görüş talep etmiştir:

 

·         Bir işaretin açık olmayan tarifi (tanımlaması), Paris Sözleşmesi’nin altıncı mükerrer dördüncü maddesi kapsamında kamu düzenine (ordre public) aykırılığın bir parçası olarak değerlendirilebilir mi ve bu yolla korumanın iptalinin gerekçesi olabilir mi?

 

·         Üç boyutlu bir nesnenin sadece tek tarafının görünümünün sunulması yoluyla üç boyutlu marka tescili talebinde bulunulması genel olarak mümkün müdür ve incelenen olayda tek tarafın görünümünün sunulması yoluyla sadece kısmi koruma mı elde edilmektedir?

 

·         İddiaya göre üç boyutlu olmayan –yukarıdaki- şeklin üç boyutlu markanın grafik gösterimi olarak kabul edildiği dikkate alındığında, bu şekil korunması talep edilen üç boyutlu markanın koruma kapsamını tanımlama (gösterebilme) yeterliliğine sahip midir?

 

Almanya Patent ve Marka Ofisi başkanının görüşü alındıktan sonra Federal Patent Mahkemesi kararını açıklamış ve yukarıda yer verilen üç soru hakkında takip eden tespitleri yapmıştır:

Bir işaretin açık olmayan tarifi (tanımlaması), Paris Sözleşmesi’nin altıncı mükerrer dördüncü maddesi kapsamında kamu düzenine (ordre public) aykırılığın bir parçası olarak değerlendirilebilir ve bu nedenle koruma iptal edilebilir.

Üç boyutlu bir nesnenin sadece tek tarafının görünümünün sunulması yoluyla üç boyutlu marka tescili talebinde bulunulması genel olarak mümkündür. Bununla birlikte, sunulan gösterim, tescili talep edilen nesnenin, net ve hukuki bakımdan yeterli derecede açık biçimde tanımlanabilmesini sağlayabilecek düzeyde kaliteye sahip olmalıdır.

Yukarıdaki şekil, korunması talep edilen üç boyutlu markanın koruma kapsamını tanımlama (gösterebilme) yeterliliğine sahip değildir. Şekilde üç boyutlu bakış açısı bulunmamaktadır veya en azından bu açılar görünür biçimde değildir. Ayrıca, şekille birlikte sunulan “üzüm asması dalı” biçimindeki tarifname incelenen vaka bakımından yardımcı olabilecek içerikte değildir. Belirtilen nedenlerle, incelenen vakada koruma kapsamı açık olarak tarif edilmemiştir.

Federal Patent Mahkemesi yukarıda yer verilen gerekçeleri dikkate alarak markanın iptal edilmesi talebini haklı bulmuş ve markayı iptal etmiştir. Bununla birlikte, marka sahibi iptal kararını temyiz etmiştir ve dava Almanya Federal Yüksek Mahkemesi’nce ilerleyen günlerde sonuçlandırılacaktır.

 

Dava sonucu ortaya çıkan temel sonuç; “üç boyutlu marka tescili taleplerinde, üç boyutlu nesnenin tek açıdan sunulmuş görünümü, bu görünümün tescili talep edilen nesnenin, net biçimde tanımlanabilmesini sağlayabilecek düzeyde kaliteye sahip olması şartıyla, tescil için yeterlidir” cümlesiyle özetlenebilir. Bu sonuç ise, ülkemizde üç boyutlu markaların grafik gösterimlerinin yeterliliğine ilişkin olarak gerçekleştirilen iş çevresi tartışmalarında yol gösterici nitelikte bir argüman olarak öne sürülebilir.

 

Önder Erol Ünsal

Mart 2012 

 

Marka İtirazlarında Açık Büfe veya Fiks Menü Tarifeler

buffet(Görsel http://en.wikipedia.org/wiki/Table_d%27h%C3%B4te adresinden alınmıştır.)

 

“Fiks menü” ifadesi, önceden belirlenmiş sayıda ve çeşit veya miktar olarak sınırlı içerikte yiyecek ve içeceğin bir restoranda müşterilere önceden belirlenmiş sabit bir fiyatta sunulduğu bir restorancılık terimi olarak tanımlanabilir. “Açık büfe” ifadesi ise, gene sabit bir fiyat esas alınarak, müşterilerin miktar ve çeşit olarak mevcut seçenekler arasından serbestçe tercihte bulunacakları ve kendi kendilerine servis yapacakları bir diğer restorancılık terimidir. Bu yazıda, mevcut marka tescil başvuruları hakkında verilen ret kararlarına veya ilan edilen marka tescil başvurularına karşı yapılan itirazların, içerik ve yöntem olarak hangi gerekçelerle bu restorancılık terimleriyle benzeştiğini açıklamaya çalışacağız. Açıklamalara geçmeden önce, yazı boyunca kullanılacak itiraz kelimesinin, aksi belirtilmediği sürece hem karara itirazı hem de ilana itirazı kapsadığı belirtilmelidir.

 

 

Enstitüye yapılan itirazların çoğunluğunun son yıllarda, başvuruların içerdiği öznel şartlar dikkate alınmaksızın aynı argümanları tekrarlayan, aynı dilekçelerin sunulması yoluyla yapıldığı gözlemlenmektedir. Aynı vekil firmanın, farklı kararlara karşı yaptığı itirazlarını birbirinden ayıran özellik genellikle değişkenler olarak niteleyebileceğimiz başvuru numarası, itiraz gerekçesi markaların numaraları, markalar gibi veriler olmakta ve itirazları incelemekle görevli uzmanlar dilekçede yazılı bir cümleyi duyduklarında, genellikle itirazın hangi vekil firmaya ait olduğunu kolaylıkla tahmin edebilmektedir. Aynı vekil firmanın format dilekçeleri ile yapılan itirazlarda, sürekli olarak aynı cümlelerle tekrar edilen aynı iddiaların dışında cümlelere veya iddialara rastlamak sürpriz olarak karşılanmaktadır. Bu genel tarzın dışında kalan ve her itiraza ilişkin olarak ayrı dilekçe hazırlayan, farklı iddiaları – argümanları öne süren vekiller bulunmakla birlikte, maalesef yukarıda belirttiğimiz kopyala – yapıştır usulü itiraz, marka tescil sistemimiz bakımından gelenek halini almıştır ve itiraz dilekçelerinin çoğunluğu kopyala – yapıştır yöntemiyle hazırlanmış birbirinin aynısı metinlerden ibarettir. Kopyala – yapıştır yöntemiyle hazırlanmış itiraz dilekçeleri, her dosya için somut olayın özelliklerini ayrı olarak tartışmayan, objektif – somut kanıtlar sunulması yerine soyut – her duruma uygulanabilir vasat iddiaların birbiri ardına tekrarlanmasından ibaret olan derleme metinlerdir.

 

Metinlerin derleme olarak adlandırılmasının nedeni;

 

  • bu tip itirazlarda somut çekişmenin veya vakanın niteliğine bakılmaksızın tüm iddiaların önceki dilekçelerden kopyalanarak peşpeşe sayılması,

 

  • somut vakaya ilişkin gerçekçi, objektif, kanıtlara dayalı verilere yer verilmemesi, her itirazda itiraz sahibi markalarının tanınmış markalar olarak belirtilmesi (bu itirazlar veri olarak kabul edilirse Türkiye’de neredeyse tüm markalar tanınmıştır),

 

  • karşı tarafın her durumda kötü niyetli olması (bu itirazlar veri olarak kabul edilirse Türkiye’de iyi niyetli kimse kalmamıştır),

 

  • geçmişte verilmiş ve her nasılsa bir yerden kopyalanmış bir mahkeme kararının tüm somut uyuşmazlıkları çözecek sihirli bir değnekmiş gibi ilgili kararın gerekçesine ve somut olayın niteliğine bakılmaksızın her tür itirazda tekrarlanması (bu kararlardan 1950-60’lı yıllara ait olan bir İsviçre bir de Alman mahkeme kararı çok mühimdir, özellikle her itiraza yapıştırılmaları gereklidir, muhtemelen Almanya veya İsviçre’de –mevzuatları da 60 seneden bu yana değişmiş olduğundan- kimse bu kararları bu kadar önemsemiyordur),

 

  • “benzer- benzemez” marka içerikli iddialarda neden sorusunun yanıtına yönelik savlara hiçbir zaman ihtiyaç duyulmaması, “benzerdir – benzemezdir” gibi ifadelerin bu iddiayı kanıtlayacak argümanlar olarak kabul edilmesi (Enstitü aynı içerikte yanıt verdiği zaman bu kararların gerekçeli olmadığı belirtilerek gerekçesiz kararlar eleştiri konusu yapılabilmektedir),

 

  • ayırt edici nitelikten yoksunluk veya tanımlayıcılık gibi nedenlerle reddedilmiş her başvurunun kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmış olması (dilekçelere göre iki fatura veya iki broşür genellikle bu iddiayı kanıtlamak için yeterlidir),

 

  • yurtdışında tescilli yabancı markaların hiçbir veriye, kullanıma, kanıta ihtiyaç olmaksızın Türkiye’de tanınmış marka olarak kabul edilmesi (böyle bir iddiayı kabul edebilecek başka bir ofis veya mahkeme muhtemelen yeryüzünde yoktur),

 

  • eskiye dayalı kullanımın tarih içermeyen belgelerle bile kanıtlanabileceğinin varsayılması,

 

  • ve bunlara benzer çok sayıda rasyonellik barındırmayan iddia,

 

olarak sayılabilir.

 

Bu tip derlemeler sayfalarca sürmesine rağmen içeriklerinde genellikle elle tutulur herhangi bir argümana rastlanılmamaktadır. Elle tutulur argümanlar olmaması, her tür iddianın kopyalanıp – yapıştırılarak peşpeşe sıralanması ve somut, vakaya özgü iddialardan yoksunluk gibi hususlar itiraz dilekçelerini, herkesin miktar – çeşit olarak dilediğince ve her şeyi birbirine karıştırarak yiyebildiği açık büfe yemeklere veya en azından restoran sahibi tarafından içeriği veya miktarı belirlenmiş seçeneklerden oluşturulan fiks menü yemeklere benzetmektedir.

 

Yazının kalan kısmında kararın niteliğine göre açık büfe veya fiks menü itirazda nelerin bulunduğu ve hangi durum için ne tip kombinasyonların uygun görüldüğü aktarılacaktır:

 

Önceki bir markayla benzerlik nedeniyle resen reddedildiyseniz:

 

Resen benzerlik incelemesi az gelişmiş ülke uygulamasıdır, gelişmiş ülkeler böyle uygulama yapmazlar iddiası başlangıç içkisi olarak iyi olacaktır. Bu yanlış iddianın gerçek olduğuna Türkiye’de o kadar insan inanmıştır ki, iddianın masalsı aroması kendinizi kuş gibi hafif hissetmenizi sağlayarak, dilekçe boyunca size rahatça uçma imkanı sağlayacaktır.

 

Başlangıç olarak her itiraz dilekçesinin vazgeçilmezi olan başvuru sahibinin web sayfasının “şirket hakkında” bölümünün kopyalanmasını tavsiye ederiz. Başlangıç olarak hafiftir çünkü web sayfasından yapacağınız kopyalama size ek bir ağırlık – yük getirmeyecektir ve her şirket web sayfasında doğal olarak ne kadar büyük, anlı şanlı olduğunu anlatmaya gayret etmiş olacağından, sizi sonraki aşamalarda tanınmışlık konusunda nasıl bir şeyler yazsam da tanınmışlığı ispatlasam zahmetinden kurtaracaktır.

 

Kullanma iddiaları başlangıçta ikinci alternatif olabilir. Kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik resen benzerlik gerekçeli ret kararlarının istisnası olmadığından bu konuda öne süreceğiniz standart iddialar ana iddia öncesi elinizi güçlendirecek ve sizi yormayacaktır.

 

Ana yemek olarak, gelişmiş ülke – az gelişmiş ülke ayrımı iddialarıyla iyi giden, resen ret söz konusuysa hiçbir marka birbirine benzemez (ancak ilana itiraz edilirse birbirlerine benzerler) içerikli cümleleri öneririz. Markalar aynı olsa da bu iddiaları yazabilirsiniz, çünkü belirttiğimiz gibi uçuş halindeyken sizi kimse sorgulayamaz. Ayrıca, markaların neden benzer olmadıklarını göstermeye çalışmakla uğraşmanıza gerek yok, beylik cümleler işinizi görecektir.

 

Açık büfenin veya fiks menünün vazgeçilmezleri ana yemekten sonra veya onunla birlikte alacağınız çok sayıda meze, salata, vb. yiyecektir. İtirazımızı hazırlarken meze arabasından veya salata büfesinden 1950-1990 yıllarına ait yabancı mahkeme kararlarını kopyalayabilir (yabancı mahkeme kararları şarap gibidir ne kadar eski olurlarsa o derecede makbullerdir), firmanın ne kadar mağdur olduğunu ve ticari yaşamının sonlanacağını belirtebilir, yurtdışında marka tesciliniz varsa tanınmışlığınızı öne sürebilir, tanınmışlığa veya kullanıma ilişkin yeni cümleler kurabilir, önceki markanın sahibinin kötü niyetli olduğunu belirtebilirsiniz. Açık büfemizde herkese kötü niyetli demek serbest olduğundan, bu kelimeyi rahatlıkla kullanabilirsiniz, bilmelisiniz ki marka itirazları söz konusu ise kötü niyet en rahatlıkla kullanacağınız tabirdir, çünkü size göre kendiniz dışında herkes kötü niyetlidir.

 

Tatlı olarak emsal kararlar, hak, eşitlik, adalet kavramlarından oluşan spesiyalimizi almanızı öneririz. İtirazınızla ilgisi veya alakası olmasına bakılmaksızın onlarca Enstitü veya mahkeme kararını numaralarıyla sıralamanız yeterlidir, bu kararlarla sizin itirazınızın ne ilgisi olduğunu açıklamaya gerek olmadığı için tatlı çok hafiftir. Tatlınızda sos olarak anayasanın eşitliğe ilişkin hükümlerini, hak, eşitlik, adalet kavramlarını kullanabilirsiniz, oranı size kalmış.

 

Ayırt edici nitelikten yoksunluk veya tanımlayıcılık gibi nedenlerle reddedildiyseniz:

 

Ret gerekçeniz ayırt edici nitelikten yoksunluk veya tanımlayıcılık ise ana yemeğiniz şüphesiz değişecektir. Bizim size önereceğimiz ana yemek, “baby-dry” sosu ile servis edilen bizim markamız ayırt edicidir, tanımlayıcı değildir iddiasıdır. Ana yemeğin güzelliği, bu iddiaya ilişkin kanıtlar sunulmamasından kaynaklanmaktadır, iddiayı yazıp geçmeniz yeterlidir, hiç yorulmayacaksınız. “Baby-dry” sosu yurtdışında gerçek anlamına uygun itirazlarda kullanılmasına rağmen, Türkiye’de “baby-dry” 7/1-(c) görülen her karara uygulanabilir, “baby-dry”ı okumanıza, ne dediğini anlamaya çalışmanıza veya sizin olayınızla bağlantısını kurmaya çalışmanıza gerek yoktur, “baby-dry”ı ana yemeğe ekleyin ve tadını çıkarın.

 

Ana yemeğin tadını tam almanızı sağlayacak yan yemek ise, kullanım sonucu kazanılmış ayırt ediciliktir. Bu yan yemek yurtdışında, erişilmesi güç ve pahalı bir yemek iken, yani ispatlanması istisnai durumlara özgü iken, Türkiye’de buna erişim görece kolay ve maliyetsizdir. İddia yazılır, iki fatura, 1 broşür eklenir, afiyet olsun.

 

İçecekler ve diğer yiyecekler konusunda bir önceki maddeyi aynen kullanabilirsiniz.

 

İlana itiraz ediyorsanız:

 

Öncelikle içeceğinizi değiştirin, çünkü dünyanız değişmekte, artık her markayı birbirinden ayırt eden süpersonik tüketicilerin dünyasından ayrılıyor ve her şeyi birbirine karıştıran ortalama tüketicilerin dünyasına adım atıyorsunuz. Biliyorsunuz ki, marka içtihadında 8. madde söz konusu olduğunda her marka birbiri ile karıştırılır veya en azından ilişkilendirilir. Bu maddenin değerlendirilmesinde ihtimal yeterlidir ifadesi sihirli bir cümledir, çünkü ihtimalin tüketicilerin belirli bir bölümü bakımından gerçekçi olması gerekmez mi diye soranlara, niye ki ihtimal yeterlidir demek adettendir. Dolayısıyla, iki markada geçen ve sizin birbirine benzettiğiniz kelimeleri (markalardaki diğer kelimeleri yazmanıza gerek yok, çünkü onları yok saymak gerekir) dilekçenin bir yerinde yan yana gösterin, bunlar karışır ve ihtimal yeterlidir cümlesini kurun ve rahatınıza bakın. Bundan sonrası kendiliğinden gerçekleşecektir. Yani, bu tip itirazlarda, içki olarak ihtimal yeterlidir sipariş ediyoruz ve ana yemek olarak 8. maddede her marka benzerdir isimli şaheseri tadıyoruz.

 

 

Mezelerimiz ve salatalarımız, bizim markalarımız tanınmıştır ve başvuru sahibi kötü niyetlidir isimlerini taşımaktadır. Bu cümleleri ne kadar tekrarlarsanız etkisi o derecede artacaktır, hatta aynı ifadeyi farklı cümlelerle sonsuz kere yazma denemesi yapabilirsiniz. Bu iddialarda da hiçbir şeyi kanıtlama yükümlülüğü altına girmenize gerek yok, o nedenle rahatsınız, ihtimal yeterlidir kadehinden bir yudum daha alın ve kötü niyet ve tanınmışlıktan birer tabak daha doldurun. Unutmadan, eskiye dayalı kullanımımız da vardır diyerek ondan da bir tabak alın, itiraz sahibinin web sayfasındaki hakkımızda bölümünden yapacağınız kopyala – yapıştır cümleler, kanıtsız iddianıza ayrı bir lezzet katacaktır.

 

Sonuç yerine:

 

Yazı boyunca marka itirazlarının derleme metinler olmalarını, itirazlarda somut vakaya ilişkin objektif – somut kanıtlar sunmak yerine kopyala-yapıştır kolaycılığının tercih edilmesini, bu kolaycılığın farklı durumlara ilişkin olarak önceden yazılan metinlerin somut olayın nitelikleri göz önüne alınmaksızın her itiraza kopyalanıp-yapıştırılmasıyla çıktı haline dönüştürülmesini, bunun sonucunda marka itiraz dilekçelerinin gerçeklikle bağlantıları olmayan, tablet şeklinde tüketime sunulabilir metinler haline gelmelerini eleştirdik. Gerçeklikten uzak, toplama ve derleme metinler haline dönüşen itiraz dilekçeleri yukarıda sayılan nitelikleri itibarıyla, restorancılık sektörüne ait olan ve her şeyden biraz alma veya belirli sayıda seçeneği aynı anda tüketime sunma biçiminde hayat bulan açık büfe veya fiks menü yemek seçenekleri ile benzeşmektedir.

 

İtiraz dilekçesi hazırlayan azımsanamayacak sayıda kişi veya kuruluş bu tip itirazlardan kaçınmakta ve her duruma özel, ayrı iddialar içeren ve bunları kanıtlamaya gayret eden kapsamlı ve dayanağa sahip dilekçeler sunmaktadır, dolayısıyla bu kişi veya kuruluşlar bu yazıda eleştirilen genel yaklaşımın kapsamına girmemektedir. Ancak, bütünün çoğunluğunu oluşturan grup itiraz dilekçelerini eleştirimizin konusunu oluşturan yöntemlerle hazırlamakta – sunmaktadır ve bu hal giderek kronikleşmektedir. İsteğimiz ve beklentimiz, kronik hale gelen kopyala-yapıştır yöntemiyle itiraz hazırlama geleneğinin sona ermesi ve itiraz kapsamının somut olayın nitelikleri göz önüne alınarak her durum için emek ve gayret sarf edilerek belirlenmesidir.

 

 

Önder Erol Ünsal

Kasım 2011

 

Kullanım Sonucu Kazanılmış Ayırt Edicilik İddiasının İspatlanmasında Tüketici Anketleri – İsviçre’den bir Mahkeme Kararı

 

556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 7/1-(a), (c) veya (d) bentleri kapsamında reddedilen marka tescil başvuruları hakkındaki ret kararlarına karşı yapılan itirazların neredeyse tamamında kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik iddiasıyla karşılaşılmaktadır. Bu yöndeki iddiaları desteklemek için sunulan kanıtlar, genellikle kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik hususunu ispatlama gücüne sahip olmayan içerikte dokümanlar olduğundan, talepler Enstitü tarafından çoğunlukla kabul edilmemektedir.

 

Kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik hususunu destekleyebilecek içerikteki en önemli kanıtların tüketici grupları nezdinde gerçekleştirilecek anketler olduğu şüphesizdir. Enstitü’ye yapılan itirazlarda genellikle tüketici anketleri sunulmamakla birlikte, sunulan anketler bakımından, objektif biçimde hazırlanmamış ve müşterinin amacını ispatlar sorular esasında oluşturulmuş anketlerin varlığı, bu tip delillerin itibar edilirliğine ciddi biçimde zarar vermektedir. Kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik iddiasına kanıt olarak sunulacak tüketici anketlerinin ne şekilde hazırlanması gerektiği ve değerlendirilme biçimleri konusunda İsviçre Federal İdare Mahkemesi 17/02/2012 tarihinde aşağıda ana hatları aktarılmaya çalışılacak kararı vermiştir. Söz konusu kararın aşağıda yer verilen ana hatları http://www.marques.org/class46/ adresinde 29/02/2012 tarihinde yayınlanan, Mark Schweizer tarafından yazılmış olan yazıdan aktarılmıştır.

 

Almanya menşeili “Verein Münchner Brauereien eV” (bu ticaret birliği Münih’te yerleşik 6 bira firmasından oluşmaktadır ve birliğin üyeleri Münih’te her yıl düzenlenen dünyaca ünlü Oktoberfest isimli bira festivalinde bira satışı yapmaya yetkili olan firmalardır) Almanya’da ve Topluluk Marka Ofisinde (OHIM) biralar için tescilli “oktoberfest-bier” (bier = bira) markasının sahibidir. OHIM’deki tescilin kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik çerçevesinde elde edilmiş olduğu da belirtilmelidir.

 

Birlik, aynı markayı biralar için ortak marka olarak tescil ettirmek amacıyla 2008 yılında İsviçre Federal Fikri Mülkiyet Enstitüsü’ne başvuruda bulunmuştur. İsviçre Ofisi başvuruyu, “oktoberfest-bier” teriminin İsviçre’de ortalama tüketiciler tarafından marka olarak algılanmayacağı ve bira çeşidi olarak değerlendirileceği gerekçesiyle reddetmiştir. Başvuru sahibi itirazında kullanım sonucu ayırt edicilik iddiasını da öne sürmüş ve bu hususa ilişkin olarak bir tüketici anketi sunmuştur. Ancak, bu iddia da haklı görülmemiştir. Sonuç olarak başvuru sahibi ret kararına karşı dava açmıştır ve dava İsviçre Federal İdare Mahkemesi tarafından karara bağlanmıştır.

 

İsviçre Federal İdare Mahkemesi dava sonucunda, İsviçre Ofisinin ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçeli kararını haklı görmüş ve kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik iddiasını ispatlamak için sunulan tüketici anketini metodolojik eksiklikler nedeniyle, iddianın ispatlanması bakımından yeterli bulmamıştır. Mahkemenin anketteki metodolojik eksiklikler olarak belirttiği başlıca hususlar aşağıda sayılmıştır:

 

  • Mahkemeye göre, omnibus (birkaç ayrı değerlendirmenin tek mülakatla gerçekleştirildiği yöntem) anketlerde, değerlendirilen sorunun öncesinde sorulan bir önceki soruya da yer verilmelidir, çünkü bu tip sorular sonraki soruya verilecek yanıtın içeriğini etkileyebilmektedir.

 

  •  1000 civarında mülakattan oluşan örneklem büyüklüğü genel koşuldur.

 

  • “Oktoberfest-bier” terimi size bir firmayı veya birkaç firmayı çağrıştırıyor mu veya hiçbir firmayı çağrıştırmıyor mu sorusunun, soruya yanıt olabilecek üç alternatif cevap olması nedeniyle evet veya hayır biçiminde yanıtlanması mümkün değildir.

 

  • Eğer ürün nüfusun genelinin kullanımına yönelik bir ürünse, filtre sorular kullanılmasına izin verilmemelidir. Dava konusu ankette “Düzenli olarak bira içer misiniz?” sorusu yöneltilmiş ve katılımcıların %23’ü hiç bira içmediklerini belirtmiştir, ancak bu %23’lük kesim anket sonuçları değerlendirilirken analizin dışında tutulmuştur. Mahkeme analiz dışında bırakılan tüketici yüzdesinin de analizin sonucunu etkilemesi gerektiği görüşündedir, şöyle ki mahkemeye göre kamu genelinin %50’sinden fazlasının tescili talep edilen işareti tek bir kaynakla ilişkilendirdiği gösterilmek isteniyorsa, tescilin talep edildiği ürünleri tüketmeyen kişiler de hesaplama da dikkate alınmalıdır.

 

(Kararın Almanca aslının http://www.decisions.ch/entscheide/id/1481 adresinden görülmesi mümkündür.)

 

Yukarıda sayılan hususlar, kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik hususunun ispatlanması konusunda tüketici anketleri sunulsa dahi, bu anketlerde yer verilen sorular ve örneklem grubu dikkate alınmadan sağlıklı karar verilemeyeceğini, en azından İsviçre mahkemelerinin pratiğinin bu yönde olduğunu göstermektedir.

 

Ülkemizde de benzer yaklaşımların benimsenmesi ve tüketici anketlerinin sonuçlarıyla birlikte metodolojisinin de değerlendirilmesi gerekmekle birlikte; birkaç dokümana, yurtdışındaki tescil belgelerine, bir miktar faturaya veya finansal verilere “göz atarak”, kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik veya tanınmış marka tespitine varan fantastik bilirkişi raporları ülkemizde mahkeme kararlarına esas olduğu sürece, bu beklentinin iyimser bir beklenti olarak kalacağı şüphesizdir.

 

Önder Erol Ünsal

Şubat 2012

 

(Bu yazı kapsamında yer verilen mahkeme kararının ana hatları http://www.marques.org/class46/ adresinde 29/02/2012 tarihinde yayınlanan, Mark Schweizer tarafından yazılmış olan yazıdan aktarılmıştır.)

 

“Tosca Blu” ve “El Corte Ingles” Kararları ve Tanınmış Markaların Adalet Divanına göre Değerlendirmesi

 

Avrupa Birliği Adalet Divanı İlk Derece Mahkemesi tarafından verilen 11/07/2007 tarihli  T-150/04 sayılı “Tosca blu” kararı Paris Sözleşmesinin birinci mükerrer 6ncı maddesi kapsamındaki tanınmış markalara sağlanacak korumanın kapsamı ve niteliği konusunda Avrupa birliği yargısının yaklaşımını net biçimde ortaya koymakta ve bu hükmün Topluluk Marka Tüzüğü madde 8(5)’ten farklılaştığı hususun altını çizmektedir. Bu karara ilaveten aynı mahkeme tarafından verilen 17/06/2008 tarihli T-420/03 sayılı “El Corte Ingles v. OHIM” kararı da Paris Sözleşmesinin birinci mükerrer 6ncı maddesi kapsamında öngörülen korumanın hangi şartlarda sağlanabileceği konusunda açıklamalar içermektedir.

 

Paris Sözleşmesinin birinci mükerrer 6ncı maddesi takip eden hükmü içermektedir: “Birlik ülkeleri, tescilin yapıldığı ülkenin yetkili makamınca söz konusu ülkede bu sözleşmeden yararlanacağı kabul olunan bir kişiye ait olduğu, aynı veya benzeri mallar için kullanıldığı iyi bilinen tanınmış bir markanın herhangi bir karışıklığa yol açabilecek bir şekilde yeniden reprodüksiyonunu, taklit edilmesini veya aslına yakın bir şekilde değiştirilmesini içeren bir markanın kullanılmasını gerek mevzuat izin verdiği takdirde re’sen gerekse ilgilinin isteği üzerine yasaklamayı ve tescilini reddetmeyi veya iptal etmeyi taahhüt ederler.”.

 

Topluluk Marka Tüzüğü madde 8(5) ise, “(aynı madde) Paragraf 2’de belirtilen önceki markalardan birinin sahibince yapılacak itiraz üzerine, başvurunun önceki markayla aynı veya benzer olması, başvurunun önceki markanın kapsadığı mallarla / hizmetlerle benzer olmayan malları / hizmetleri kapsaması, önceki markanın bir Topluluk Markası olması halinde önceki markanın toplulukta üne sahip olması, önceki markanın ulusal bir marka olması halinde önceki markanın üye ülkede üne sahip olması ve başvurusu yapılan markanın haklı bir gerekçe olmaksızın kullanımının önceki markanın ayırt edici karakterinden veya ününden haksız fayda sağlanmasına yol açması veya önceki markanın ayırt edici karakterine veya ününe zarar vermesi durumunda, marka başvurusu reddedilecektir.” hükmünü içermektedir.

 

 

Adalet Divanı İlk Derece Mahkemesi Paris Sözleşmesinin birinci mükerrer 6ncı maddesini, “Tosca blu” kararının 51. paragrafında: “Bu madde anlamındaki tanınmış markaların, ilgili ülkesel alandaki ünlerinden dolayı, tescile ilişkin kanıta ihtiyaç duyulmaksızın, karıştırılma olasılığına karşı korundukları hükme göre açıktır.” biçiminde açıklamaktadır. Kararın bu ve ilgili diğer paragraflarına göre, Paris Sözleşmesinin birinci mükerrer 6ncı maddesi anlamındaki tanınmış markaların, bu madde kapsamındaki korumadan yararlanması için ilgili ülkede tescilli olmalarına gerek yoktur, ancak korumanın kapsamı aynı veya benzer mallarla sınırlı olacaktır.

 

Topluluk Marka Tüzüğü madde 8(2)(c)’de Paris Sözleşmesinin birinci mükerrer 6ncı maddesi anlamındaki tanınmış markalar, bir üye ülkede tanınmış olmaları durumunda madde 8(1) çerçevesinde bir topluluk markası başvurusunun reddedilmesine imkan verebilecek önceki haklar çerçevesinde sayılmıştır. Dolayısıyla, bir topluluk markası başvurusunun ilanına itiraz eden tarafın itirazı, markaların aynı / benzer olması, itiraz gerekçesi markanın bir üye ülkede tanınmış olduğunun ispatlanması, malların – hizmetlerin aynı / benzer olması hallerinde kabul edilebilecektir.

 

Adalet Divanı İlk Derece Mahkemesi aynı kararda Topluluk Marka Tüzüğü madde 8(5)’te öngörülen “üne sahip markalar” için farklı mallar / hizmetler bakımından korumanın ise yalnızca önceden tescilli markalar gerekçe gösterilerek yapılan itirazlarda söz konusu olacağını açık olarak belirtmiştir. Bir diğer deyişle, madde Topluluk Marka Tüzüğü madde 8(5)’te öngörülen korumanın sağlanması için itiraz gerekçesi markanın topluluk markası veya üye bir ülkede ulusal bir marka olarak tescilli olması gerekmektedir. Ret halinin ortaya çıkması için her iki durumda da önceki markanın “üne sahip olması” şartı bulunmaktadır. Adalet Divanı tarafından 2003 yılında verilen C-408/01 sayılı kararda (Adidas-Salomon & Adidas Benelux), Topluluk Marka Tüzüğü madde 8(5) çerçevesinde sağlanacak korumanın, aslen önceki markanın kapsadığı mallarla / hizmetlerle  sonraki markanın kapsadığı malların / hizmetlerin benzer olmaması haline ilişkin olduğu belirtilmiş, ancak bu maddede öngörülen korumanın  önceki markanın kapsadığı mallarla / hizmetlerle  sonraki markanın kapsadığı malların / hizmetlerin aynı veya benzer olması durumunda da uygulanabileceği belirtilmiştir.

 

Adalet Divanı İlk Derece Mahkemesi, “Tosca Blu” kararında nihai olarak, davacının Topluluk Marka Tüzüğü madde 8(5)’in uygulanması için itiraz gerekçesi markanın tescilli olması şartının bulunmadığı, bu şartın bir ifade hatasından kaynaklandığı yönündeki iddiasını reddetmiştir. Mahkeme kararında, Alman mevzuatının tescilli olmayan tanınmış markalara daha kapsamlı koruma sağlamasının, Topluluk Marka Tüzüğü madde 8(5)’e ilişkin uygulamayı değiştirmesinin mümkün olmadığı da belirtilmiş ve Topluluk Markası Sisteminin herhangi bir ulusal sistemden bağımsız otonom bir sistem olduğunun altı çizilmiştir.

 

Avrupa Birliği Adalet Divanı İlk Derece Mahkemesi tarafından verilen T-420/03 sayılı “El Corte Ingles v. OHIM” kararı ise Paris Sözleşmesinin birinci mükerrer 6ncı maddesi kapsamında öngörülen korumanın hangi şartlarda sağlanabileceği konusunda açıklama içermektedir.

 

Mahkeme, “El Corte Ingles v. OHIM” kararında takip eden önemli tespitleri yapmıştır:

 

  • Topluluk Marka Tüzüğü madde 8(5) anlamında üne sahip marka halinin ispatlanması için gerekli tanınmışlık derecesi, Paris Sözleşmesinin birinci mükerrer 6ncı maddesi kapsamına giren markaların tanınmışlık derecesi kadar yüksek değildir (paragraf 110).

 

  • Paris Sözleşmesi Birliği ve WIPO Genel Kurulu tarafından kabul edilen tanınmış markaların korunmasıyla ilgili Ortak Tavsiye Kararının 2. maddesine göre, Paris Sözleşmesinin ilgili maddesi anlamında bir markanın tanınmış olup olmadığı değerlendirilirken, yetkili otorite markanın tanınmışlığı sonucuna varılmasını sağlayabilecek tüm delilleri dikkate alabilir. Bunların arasında, toplumun ilgili kesiminin markayı bilme ve tanıma derecesi, markanın kullanımına ilişkin süre, kapsam ve coğrafi alan, markanın kullanılacağı malların / hizmetlerin fuarlarda veya sergilerdeki reklamı, tanıtımı ve sunumu dahil olmak üzere markanın tanıtımına ilişkin süre, kapsam ve coğrafi alan, markanın kullanımını veya bilinirliğini yansıtmaları koşuluyla markanın tesciline veya tescil için başvurusuna dair süre ve coğrafi alan verileri, markanın yetkili otoritelerce tanındığı göstermesi koşuluyla markadan doğan hakların başarılı biçimde uygulandığını gösteren kayıtlar, markanın değeri gibi hususlar yer almaktadır (paragraf 80).

 

  • İncelenen vakada, davacının İspanya, İrlanda, Yunanistan ve Birleşik Krallık’taki önceki tanınmış markalarının varlığını ispatlamak için, İtiraz Birimine, “Boomerang” markasının spor giysiler, aksesuarlar ve malzemeler için kullanıldığını gösteren katalog örnekleri, “Boomerang” ibaresinin bir spor etkinliği sırasında iki zeplin benzeri balon üzerinde kullanıldığını gösteren bir fotoğraf ve davacı tarafından sponsor olunan “Boomerang Interviu” isimli bir kapalı saha futbol takımına ilişkin İspanyol gazetelerinden alınan çeşitli haberleri sunduğu dava dosyasından görülmektedir (paragraf 81).

 

  • … Bu belgeler itiraz gerekçesi markanın İrlanda, Yunanistan ve Birleşik Krallık’ta kullanıldığını, bilindiğini veya tanındığını göstermemektedir. Bu belgelerden bazıları markanın İspanya’da davacı tarafından kullanıldığını gösterse de, bu belgeler kullanımın süresine veya kapsamına dair, markanın İspanya’daki bilinirlik veya tanınırlık derecesine ilişkin veya markanın İspanya’da veya İspanya’nın herhangi bir bölgesinde tanınmış olduğu sonucuna varılmasını sağlayacak içerikte hiçbir bilgi içermemektedir (paragraf 82).

 

  • Dolayısıyla, Temyiz Kurulu’nun, İtiraz Biriminin Topluluk Marka Tüzüğü madde 8(2)(c)’de belirtilen koşulların gerçekleşmediği yönündeki kararını (itiraz gerekçesi markanın tanınmış bir marka olmadığı yönündeki kararı) onayarak hukuki bakımdan hata yapmamıştır (paragraf 83).

 

Karar ilk okunduğunda refleksif olarak o kadar az sayıda ve önemsiz belgeyle tanınmış marka hususu elbette ispatlanamaz denilmekle birlikte, kararı Türkiye’de tanınmış markalar konusunda verilen bazı mahkeme kararlarını dikkate alarak okumak, konu hakkında ülkemizdeki uygulamadan farklılaşan Adalet Divanı ve Avrupa pratiğinin anlaşılması bakımından karara önem kazandırmaktadır. Bu tartışmaya bu yazı kapsamında girilmeyecek olmakla birlikte karar okunurken zihin egzersizi olarak şu soru da akılda bulundurulmalıdır:

 

  • Paris Sözleşmesi birinci mükerrer 6ncı maddesi açık olarak ilgili ülkeye atıf yapmışken ve Adalet Divanı İlk Derece Mahkemesi Topluluk Marka Tüzüğü’ndeki tanınmışlığı yukarıda yer verilen kararda görüldüğü üzere açık olarak ilgili ülkedeki kullanım ve tanınmışlık olarak yorumlamışken, tanınmışlık için tescil talep edilen ülkedeki tanınmışlık düzeyini ve kullanımı esas almamak ve yurtdışındaki kullanıma ve tanınmışlığa atıf yaparak karar vermek ne derece doğrudur?

 

Önder Erol ÜNSAL

Ocak 2012