Etiket: benzerlik

ADALET DİVANI GENEL MAHKEMESİNİN 24 EYLÜL 2015 TARİHLİ “DELL / LEXDELL” KARARI, (T 641/14)

resim_dell

Geçtiğimiz hafta  DELL Inc. şirketinin, yine büyük bir teknoloji şirketi olan EMC’yi rekor denebilecek bir meblağ ile satın alması teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırdı. Zaten tanınmış bir marka olan DELL markasının çekiciliğinin, bu satın alma işlemi sonrasında teknoloji dünyasında edindiği yerin büyümesi ile daha da artacağı kesin. DELL markasının çok konuşulduğu bu hafta, DELL ile ilgili çok yeni bir kararı sizlerle paylaşmak istedim. Bu yazı konusu olan 24 Eylül 2015 tarihli kararı ile Adalet Divanı Genel Mahkemesi, markalar arasındaki benzerlik değerlendirmesi yanında DELL markasının tanınmışlığına da işaret ederek hüküm kurmuştur.

Kararın İngilizce orijinal metnine http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=168569&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=82573 adresinden ulaşabilirsiniz.

Öncelikle olayın tarihçesi şu şekilde gelişmiştir:

  • 19 Şubat 2009 tarihinde Bayan Alexandra Dellmeier,

LEXDELL

kelime markasının, topluluk markası olarak tescili için başvuruda bulunmuştur.

  • Başvuru, Nice Sınıflandırmasının 16, 25, 41 ve 45. sınıflarında yer alan “kağıt, karton ve bunlardan mamul ürünler; çıktı ürünleri; öğretici materyaller; gazeteler, periyodik yayınlar; giysiler, ayak ve baş giysileri, ayakkabılar, spor giysileri, spor ayakkabıları, iç giysileri; özellikle yasal konularda eğitim, seminer, organizasyon hizmetleri, kültürel aktiviteler, forum hizmetlerinin organizasyonu, kitap kiralama, film yapım, kiralama hizmetleri, şov ve menajerlik hizmetleri, halkla ilişkiler hizmetleri, yayım hizmetleri, çeviri ve tercüme hizmetleri, marka, tasarım, faydalı model, patent vb. tescil hizmetleri, özellikle fikri ve sınai haklar alanında yasal koruma hizmetleri” için yapılmıştır.
  • 21 Temmuz 2010 tarihinde ABD menşeli Dell, Inc., başvuruya itiraz dosyalamıştır. İtiraza dayanak olarak 9, 16, 25, 35, 36, 37, 38, 40, 41 ve 42. sınıflarda daha önceden tescilli topluluk markası

resim_dell

gösterilmiştir. İtirazın gerekçesi, 207/2009 sayılı Tüzüğün 8/1 (b) maddesindeki benzerliğe ve 8/5 maddesindeki tanınmışlığa dayalı itiraz sebepleridir.

  • 28 Mart 2013 tarihinde OHIM İtiraz Bölümü itirazı, 41. sınıfta yer alan  “kültürel aktiviteler, kitap kiralama, film yapım, film kiralama, şov hizmetleri, çeviri ve tercüme hizmetleri basın konferansı düzenleme ve diğer halkla ilişkiler hizmetleri” dışındaki hizmetler için kabul etmiştir.
  • Başvuru sahibi reddedilen mallar ve hizmetler için itirazın kaldırılması talebiyle OHIM Temyiz Kuruluna başvurmuştur. Ancak Temyiz Kurulu 4 Haziran 2014 tarihinde Başvurucunun itirazını reddetmiştir. Temyiz Kuruluna göre;
    • Her ne kadar başvurusu yapılan markanın baş kısmında fazladan bir “lex” hecesi yer alsa da ve önceki markanın “e” harfi karakterize edilmiş olsa da, itiraz konusu iki marka arasında “belirgin” düzeyde görsel benzerlik mevcuttur.
    • İşitsel benzerlik düzeyi düşüktür.
    • Kavramsal açıdan ise, her iki markada da İngilizce “küçük, ağaçlı vadi” anlamına gelen “dell” kelimesi ortak olduğundan kısmi benzerlik mevcuttur.
    • Önceki tescilli marka 9, 37, 40 ve 42. sınıfta yer alan mallar ve hizmetler için tanınmıştır. Bu nedenle 207/2009 sayılı Tüzüğün 8/5. maddesine göre başvurusu yapılan marka 41 ve 45. sınıfta yer alan hizmetler için, önceki tanımış markanın tanınmışlığından haksız fayda sağlayacaktır.
    • Çıkartılan mallar ve hizmetler açısından Tüzüğün 8/1 (b) maddesi anlamında karıştırılma ihtimali mevcuttur.

Temyiz Kurulunun kararı üzerine, tescil başvuru sahibi Bayan Alexandra Dellmeier Adalet Divanı Genel Mahkemesinde dava açmıştır.

Davacı Bayan Dellmeier’a göre dava konusu markalar, farklı sayıda harf ihtiva etmesi ve önceki tescilli markanın karakterize edilmiş yazım stili nedeniyle bir bütün olarak benzer değildir. Tüketicilerin özellikle “dell” kelimesine odaklanacakları sonucunun çıkarılması için haklı neden bulunmamaktadır. Keza başvurusu yapılan markanın ilk hecesi farklı şekilde “lex” ibaresinden oluşmaktayken, başvurunun ikinci kısmına dikkat edecekleri sonucuna varılması doğru değildir.

Mahkemeye göre Tüzüğün 8/5 maddesine göre bir ihlalden söz edebilmek için öncelikle ilgili tüketiciler nezdinde iki marka arasında, birbiri ile karıştırılmasalar bile, bir bağlantı olduğu izlenimi oluşmasına neden olan belirgin düzeyde bir benzerlik bulunması gerekmektedir.[1]

Mahkemeye göre her ne kadar başvurusu yapılan markanın ilk hecesinde “lex” ibaresi yer alsa da, iki markada ortak olarak yer alan “dell” kelimesinin yarattığı görsel benzerlik görmezlikten gelinemez. Bu nedenle OHIM’in markalar arası belirgin görsel benzerlik olduğu tespiti yerindedir. Mahkemeye göre başvurusu yapılan markanın ilk hecesine tüketicilerin “kanun” anlamını yükleyip yüklemediklerinin tartışılması anlamsızdır. Zira tüketiciler bu heceye bir anlam vermese, hatta bu heceyi ayırt edici özgün bir şekilde algılasa dahi, bütünsel görsel benzerlik değerlendirmesinde ortak “dell” kelimesinin dikkate alınmaması düşünülemez.

OHIM’in işitsel benzerlik düzeyinin düşük olduğu yönündeki tespiti Davacı tarafından ihtilaf konusu yapılmadığından, Mahkeme bu yönden detaylı inceleme yapmamış ve bu tespitin yerinde olduğu sonucuna varmıştır.

Kavramsal benzerlik değerlendirmesi açısından ise; Davacı her ne kadar OHIM’in kısmi kavramsal benzerlik değerlendirmesine açıkça itiraz etmese de, Mahkeme yine de başvurusu yapılan markadaki “lex” ibaresinin “kanun” anlamına geldiği iddiası açısından şu tespiti hatırlatmıştır: Karşılaştırmaya konu markalardan birinin, ilgili tüketiciler açısından açıkça ve özgün bir anlam ifade etmesi halinde, bu anlam farkı görsel ve işitsel benzerlikleri bertaraf edebilmekte ve o markayı hitap ettiği tüketiciler nezdinde kolaylıkla ayırt edici hale getirebilmektedir.[2] Somut olayda ise “lex” hecesinin ilgili tüketiciler açısından görsel ve işitsel benzerliği bertaraf edecek yapıda bir anlama sahip olduğu kabul edilemeyeceğinden, OHIM’ın ortak “dell” kelimesinin anlamını göze alarak vardığı kısmi kavramsal benzerlik tespiti Mahkemece de yerindedir.

Mahkeme bir sonraki aşamada Davacının, “dell” kelimesinin ortak olmasından dolayı benzer olduğu sonucuna varılacaksa, ikinci hecesi “dell” olan pek çok markanın da aynı şekilde benzer olduğu sonucuna varılması gerektiği yönündeki iddiasını incelemiştir. Mahkemeye göre her somut olay münhasır şekilde incelenerek ve bütünsel değerlendirme yapılarak sonuca varılmakta olduğundan, bu iddia dava açısından dikkate alınamaz.

Davacının bir diğer iddiası; her ne kadar önceki tescilli marka 9. sınıfta yer alan bilgisayar donanımları için tanınmış olsa da, bu tanınmışlığın 37, 40, 42. sınıflardaki hizmetlere sirayet etmesinin kabul edilmesine yetecek delil mevcut değildir. Ancak Mahkemeye göre OHIM önceki tescilli markanın 37, 40 ve 42. sınıflardaki hizmetler için tanınmışlığını, marka sahibi tarafından sunulan tüm somut detaylı delillere dayanarak vermiştir.

Davacının, önceki markadan dolayı haksız yarar sağlanmadığına yönelik itirazı konusunda da Mahkeme inceleme yapmıştır. Mahkemeye göre OHIM, başvurusu yapılan markanın önceki markanın tanınmışlığından dolayı 41 ve 45. sınıftaki hizmetler için reddi noktasında, başvurulan markanın içerdiği mallar ve hizmetler ile önceki markanın tanınmış olduğu mallar ve hizmetlerin birbirine yakınlık derecesine odaklanmıştır. OHIM’e göre “lex” ibaresi, Davacının itiraz etmediği anlamı itibari ile yasal hizmetler için sıklıkla kullanılan bir ibare olduğundan, başvurunun aynı türdeki hizmetler için bu ibareyi kullanması halinde tüketiciler nezdinde sanki tanınmış önceki marka ile başvuru arasında bir bağlantı olduğu izlenimi uyanabilecektir. Bu bağlantı kapsamında tüketiciler bu hizmetlerin, başvurusu yapılan marka altında tanınmış önceki marka sahibi tarafından sunulduğunu ya da lisans verildiğini anlayabilecektir. Mahkemeye göre OHIM tarafından yapılan bu tespit yerindedir.

Son olarak Davacının başvurusu yapılan markanın kullanımının, 2001 yılında Almanya’da yapılan tescile ve kendisinin soyadı olmasına dayanmasından dolayı haklı olduğu iddiası incelenmiştir. Mahkemeye göre üye devletlerden herhangi birinde alınan bir tescil, söz konusu markanın Tüzüğün 8/5 maddesini aşarak tüm Birlik bölgesindeki tescilini haklı gösteremez. Diğer yandan da Davacı soyadını aynen kullanmamış, sadece bir kısmını kullanarak tescil etmek istemiştir. Kaldı ki, tanınmış marka sahibinin dosyaya sunduğu üzere Hamburg Bölge Yüksek Mahkemesi 30 Mayıs 2012 tarihinde verdiği kararla, Davacının soyadını bu şekilde ayırarak kullanmasını yasaklamıştır. Bu nedenle, Davacı bu argümana dayanamayacağından bu iddiası da reddedilmiştir.

Sonuç olarak Mahkeme, OHIM kararını yerinde bulduğundan davayı reddetmiştir.

Gülcan Tutkun Berk

Ekim, 2015

gulcan@gulcantutkun.av.tr

 

 

Dipnotlar:

[1] 12 Mart 2009 tarihli Antartica v OHIM, C‑320/07 kararı

[2] 23 Kasım 2010 tarihli Codorniu Napa v OHIM — Bodegas Ontañon (ARTESA NAPA VALLEY), T‑35/08 kararı

 

Muvafakat Mektubu (Letter of Consent) Üzerine Tescil Sorunu

670px-WriteLetterOfConsent-4

 

 

[Türkiye’de Marka Literatüründe, Uygulamada ve Marka Kamuoyunda] Egemen Tez:

Türkiye’de egemen olan görüş olarak kabul edilebilecek teze göre, 7/1-(b) bendi kapsamında gerçekleştirilen resen benzerlik incelemesi kamu yararı ile ilgilidir, bu bendin uygulanması gereken hallerin muvafakat mektuplarının kabul edilmesi suretiyle ortadan kaldırılması, kamu yararının yok sayılması anlamına gelir. Dolayısıyla, muvafakat mektubu üzerine tescil kamu yararına aykırıdır.

Bu yazı daha kapsamlı bir yazının girişi olarak tasarlanmıştır ve giriş yazısında aynı uygulamaya ilişkin yurtdışı verilerin karşılaştırma amacıyla sunulması, bunların karşılaştırılması ve analiziyle yetinilecektir.

Yurtdışı Veriler:

2008/95 sayılı Avrupa Birliği Marka Direktifinin 4üncü maddesinin beşinci paragrafı; üye ülkelerin, uygulanabilir durumlarda, önceki markanın veya hakkın sahibinin sonraki markanın tesciline muvafakat etmesi halinde, başvurunun (tescilin) reddedilemeyeceğini veya markanın hükümsüz kılınamayacağını hükme bağlayabileceği, yönünde düzenleme getirmiştir. Dolayısıyla, Avrupa Birliği üyesi ülkelerden benzerlik hakkında resen ret sistemini uygulamakta olanlar (2011 yılı itibarıyla 12 AB üyesi ülke) muvafakat mektubu üzerine resen ret kararlarının ortadan kaldırılabileceği yönünde düzenleme yapmakta serbesttir.

WIPO bünyesinde düzenli olarak toplanan Marka, Endüstriyel Tasarım, Coğrafi İşaret Kanunları Daimi Komitesi sekretaryası tarafından Ekim 2009’da hazırlanan ve veri gönderen 58 ülkenin uygulamaları hakkında bilgi veren dokümana göre (http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=131253), 58 ülkeden 39 tanesi resen benzerlik incelemesi sırasında muvafakat mektubu sunulması durumunda ret kararını kaldırılmakta, 9 ülke ise bu tip mektuplar sunulsa da ret kararını kaldırmamaktadır. Kalan 10 ülke ise, muhtemelen resen benzerlik yönünde inceleme yapmadıklarından soruya olumlu veya olumsuz yönde yanıt vermemiştir.

Verilerin doğru sunulması bağlamında; muvafakat mektubu üzerine benzerlik gerekçeli resen ret kararını kaldırmakta sakınca görmeyen ülkelerden 20 tanesinin markaların ve malların /hizmetlerin aynı olması halinde de resen ret kararını kaldırmakta olduğu, kalan 19 ülkenin ise markaların ve malların / hizmetlerin aynılığı halinde muvafakat mektubu sunulsa dahi ret kararını kaldırmadığı, bir diğer deyişle muvafakat mektubunu benzer markalar ve /veya benzer mallar / hizmetler halinde kabul ettiği belirtilmelidir.

Ayrıca, Kolombiya ve Meksika gibi bazı ülkeler, muvafakat mektubu sunulsa dahi karıştırılma olasılığının ortadan kalkmayacağını, dolayısıyla ofislerinin bu tip tescil başvurularını her durumda reddetmek zorunda olduklarını belirtmiştir.

Yurtdışı Verilerin Değerlendirilmesi:

Resen benzerlik incelemesi yapan yabancı ülkelerin bir kısmı, muvafakat mektubu sunulması halinde benzerlik gerekçeli ret kararlarını vermemekte ve muvafakat mektuplarını ret gerekçesini ortadan kaldıran bir husus olarak kabul etmektedir. Bu ülkelerden bir bölümü markaların ve malların / hizmetlerin aynı olması halinde dahi, muvafakat mektubu sunulmasını ret kararını kaldıran bir durum olarak değerlendirmektedir. Bazı ülkeler ise markaların ve malların / hizmetlerin aynı olması halinde muvafakat mektubu üzerine tescili kabul etmemektedir, ki bu ülkelerin uygulaması benzer marka ve / veya mal / hizmet durumunda muvafakat mektubu üzerine tescili kabul etmek olarak değerlendirilebilir.

Muvafakat mektubu sunulması durumunda, aynı ve / veya benzer markalar bakımından ret kararını kaldıran ülkeler, Türk marka literatürüne ve marka kamuoyuna egemen olan görüş esas alınırsa kamu yararına aykırı hareket etmekte ve kamu yararını hiçe saymaktadır. Kamu yararı, esası ve nitelikleri itibarıyla ülkelere göre büyük farklılıklar içeren bir kavram olmadığından, bu ülkelerin kanun koyucuları veya hukukçuları, ülkemizdeki egemen tez çerçevesinde kamu yararına aykırı hareket etmektedir.

Teşhis:

Resen benzerlik incelemesine ilişkin düzenleme, yani 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7/1-(b) bendi kamu yararını değil, önceki hak sahiplerinin haklarını korumaya yöneliktir ve bu hükmün mutlak ret nedenleri başlığı altında sayılması açık bir hatadır. 7/1-(b) bendi resen veya itiraz üzerine incelenmesi hallerinden bağımsız olarak, içeriği itibarıyla nispi bir ret nedenidir ve tüm dünyada da benzeri hükümler nispi ret nedenleri olarak kabul edilmektedir. 556 sayılı KHK’da 7/1-(b) bendinin mutlak bir ret nedeni olarak sayılması bir hatadır ve bu hatanın bedeli yıllardır ödenmektedir.

7/1-(b) bendini içeriği itibarıyla mutlak bir ret nedeni olarak kabul eden ve kamu yararı ile ilişkilendiren her analiz yanlış sonuçlara varılmasına yol açacaktır ve bu kısa yazıda gösterilmeye çalışıldığı üzere Türk literatürüne egemen olan yorum kapsamında değerlendirecek olursak, muvafakat mektubu üzerine resen verilen ret kararlarını kaldırabilecek içerikte düzenlemeler getiren Avrupa Birliği ve dünya kanun koyucuları – hukukçuları kamu yararının ne olduğundan bihaber biçimde, kamu yararına aykırı yasalar yaparak zaman kaybetmektedir!!

Sonuç:

Muvafakat mektubu üzerine tescil sisteminin kabul edilmesi, kanaatimizce, kamu yararının engellenmesinden bağımsız bir tartışmadır ve konu esasen önceki hak sahibinin kendi marka haklarına ilişkin tasarruflarıyla ilintilidir. Bu yaklaşımın sonucu olarak, kanaatimizce Türk marka uygulamasında da benzerlik gerekçeli resen ret kararlarının muvafakat mektubu üzerine kaldırılmasına izin verilmelidir. Aynı marka ve aynı mal / hizmet (mutlak karıştırma) durumunda muvafakat mektubu üzerine ret kararının kaldırılıp kaldırılmayacağı ise ayrı bir tartışmadır ve kişisel görüşümüz bu durumda dahi muvafakat mektuplarının kabul edilmesi gerektiği yönündedir. Benzer (ayırt edilemeyecek derecede benzerlik dahil) marka ve benzer (aynı tür dahil) mal / hizmet durumunda ise muvafakat mektubu üzerine ret kararının kaldırılması gerektiği ise kanaatimizce açıktır. Buna karşın muvafakat mektubu üzerine tescil taleplerinin kabul edilmemesi yerleşik bir uygulama haline gelmiştir ve an itibarıyla bu konuda değişiklik yapılması içerikli güçlü bir talep veya irade mevcut değildir.

 

Önder Erol Ünsal

Kasım 2011