Ay: Nisan 2014

“Matrix” Filmine Yönelik Telif Hakkına Tecavüz İddiası Haksız Bulundu

matrix

 

Son yıllarda hepimizin aşina hale geldiği “Bu fikrin asıl sahibi benim” veya “Bu film (veya reklam) benim eserimden esinlenilerek çekildi” içerikli iddialar, suç isnat edilen taraf ünlü bir kişi veya büyük bir firma olduğu sürece, suçun gerçekten oluşup oluşmadığından bağımsız olarak, iddia sahibine kısa yoldan şöhret imkanı sağlamaktadır. Kanaatimce, Andy Warhol’un “Gelecekte herkes 15 dakikalığına dünya çapında ünlü olacaktır. (In the future everyone will be world-famous for 15 minutes.)” deyişine giden en kısa yol, popüler bir filme veya kitaba yöneltilecek “Ana fikir aslında bana ait.” suçlamasıdır. Suçlamanın gerçekliğinden bağımsız olarak, herkes öncelikle bu iddiayı haberleştirmeye çalışacağından, ortada gerçek bir esinlenme veya kopyalama olmasa da, suçlanan taraf öncelikli olarak kopyacı damgasını taşımaya başlayacak ve iddia sahibine her türlü karalamayı serbestçe yapabileceği platformların ve kısa süreli şöhretin kapılarını açacaktır. İddiaların gerçekliğinin tartışılacağı ve kesin hükmün verileceği makam yargı olsa da, yargı süreçleri sonuçlanana dek geçecek uzun süre, popüler eser üzerindeki sis bulutunun dağılmasını engelleyecektir.

 

Dünyaca ünlü ve kült haline gelmiş “Matrix” filmi de bu iddialardan nasibini almıştır. 2013 yılında “Thomas Althouse” isminde bir yazar, Matrix filminin kendi eserlerinden birisinden kopyalandığı gerekçesiyle dava açmıştır. Thomas Althouse, kendisine ait “The Immortals (Ölümsüzler)” senaryosunu, Matrix filminin yapımcısı “Warner Brothers” şirketine 1993 yılında verdiğini ve kendi eseriyle sonradan izlediği Matrix üçlemesinin çok sayıda benzerlik içerdiğini iddia etmektedir. Matrix üçlemesinin ilk filmi 1999 yılında çekilmiş ve dava 2013 yılında açılmış, bir diğer deyişle Althouse’un farklılıkları tespit etmesi 14 yıl almış olsa da, iddia kült haline gelmiş bir filme yönelik olduğundan yankı uyandırmıştır.

 

Althouse’un, “The Immortals” hikayesinin ana fikri, ölümsüzlük ilacı içip ölümsüz hale gelen ve yeniden uyandığı 2235 yılında tekrar canlanan Hitler ve Nazileriyle savaşan bir CIA ajanının hikayesini içermektedir. Matrix üçlemesinin en azından ilk filmini herkesin izlediğini varsayarak Matrix filminin hikayesini burada özetlemek istemiyorum, ama en azından senaryonun ana fikrinin, Althouse’un senaryosuyla herhangi bir benzerlik içermediğini belirtmek yerinde olacaktır. Bununla birlikte, Althouse, kendi senaryosuyla Matrix filmi arasında 100’den fazla benzerlik olduğunu iddia etmektedir.

 

A.B.D.’nin Kaliforniya eyaletinde görülen ve 28 Nisan 2014 tarihinde karar verilen davada, mahkeme Althouse’u haksız bulmuştur. Mahkemeye göre, Althouse tarafından listelenen 119 benzerliğin tamamı, telif hakkı koruması için çok genel nitelikte, bir tarza ilişkin olarak kullanımı zorunlu olan veya alışagelmiş nitelikte ve yaygın biçimde kullanılan, orijinal nitelikte olmayan hususlardır. İki hikaye arasındaki tek benzerlik, her iki hikayede de, itaatkar bir gruba eziyet eden ve o grubu yok etmeye çalışan baskın bir grubu durdurmaya çalışan bir kahramanın varlığıdır. Yargıç Klausner’e göre, Matrix üçlemesinin ve Ölümsüzler senaryosunun temelleri o kadar farklıdır ki, hikayelerin kurgusunun esasen benzer olduğunu düşünmek mantıksız olacaktır.

 

Bu hususa ilaveten Warner Brothers firmasının, Matrix üçlemesine ilişkin olarak yönetmen Wachowski kardeşlerin çalışmasının 1992 yılında başladığını ve üçlemenin ilk taslağının 1993 yılında ortaya çıktığını belirttiği de ifade edilmelidir.

 

Althouse, Ölümsüzler senaryosundaki ana kahraman ile Matrix’in ana karakteri Neo arasında benzerlikler bulunduğunu öne sürmektedir (her iki karakter de (Jim ve Neo) insanları özgürleştirmek istemektedir, her iki karakter de diğer kimliklerinin ölümünden korkmaktadır, her iki karakterin de nefret ettikleri bir düşmanı vardır). Yargıç Klausner, bu iddialara ilişkin olarak, bu özelliklerin filmlerde ve edebiyatta sıklıkla rastlanan standart unsurlar olduğunu belirtmiştir. Althouse, iddiasında dine ilişkin imalar ve referanslarda bulunmuş ve her iki hikayede de bu unsurların yer aldığını belirtmiştir. Buna karşılık, mahkeme, Hıristiyanlığa ve mesihe imaların edebiyatta yüzyıllardır yapıldığını ve bu imaların esasen korunabilir mahiyette olmadığını ifade etmiştir.

 

Mahkeme sonuç olarak, her iki eserin konularını oldukça farklı biçimde işlediğini ve ifade ettiğini belirtmiş ve davacıyı haksız bulmuştur. Davacının temyiz veya itiraz gibi yolları kullanıp kullanmayacağı konusunda ise bilgim olmadığını belirtmeyelim.

 

Davanın detaylarını merak edenlerin Google’da “Thomas Althouse Matrix” şeklinde bir arama yapması yeterli olacaktır. Benim alıntılarım esasen http://www.worldipreview.com/news/warner-brothers-victorious-in-matrix-copyright-suit-6574 yazısından oldu.

 

1999 yılında peşpeşe izlediği “Matrix” ve “Fight Club” filmlerinin ağır etkisi altında kalan ve her iki filmi de dokunulmaz kabul eden bu satırların yazarı, Matrix filminin bu suçlamalardan temiz biçimde kurtulmasına doğrusu oldukça sevinmiştir. Buna karşılık, başta belirttiğimizi sonda da ifade edecek olursak, kısa yoldan şöhret olmak istiyorsanız popüler bir esere sahip çıkın, eser sahibi kendini temize çıkartana kadar siz şöhreti tadar, belki bunu ticari kazanca dönüştürebilir ve 15 dakikalığına da olsa dünya çapında ünlü olabilirsiniz. Benden duymuş olmayın!

 

Önder Erol Ünsal

Nisan 2014

unsalonderol@gmail.com

İtiraz Dilekçesinde İnceleme Uzmanına Kişisel Saldırıda Bulunulması ve Ahlaka Aykırı Markaların Değerlendirilmesi – USPTO Temyiz Kurulu “FOK’N HURTS” Kararı

fokn-hurts-85748810

 

“FICKEN” kelimesinin ahlaka aykırı anlamı nedeniyle marka olarak tescil edilemeyeceği hükmünü içeren Adalet Divanı Genel Mahkemesi kararını aktardığımız yazının üzerinden henüz bir ay geçmeden bu kez A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USTPO)’nin Mart 2014 tarihli “FOK’N HURTS” kararı hakkında açıklamalarda bulunacağız. Bu durum yazarın kafayı “ficken” veya benzeri anlama gelen terimlerle bozmasından değil, tesadüften kaynaklanmaktadır. Şöyle ki, bu yazıda ahlaka aykırılık veya USPTO terimleriyle ifade edilecek olursa utanç verici içerik nedeniyle reddedilen “FOK’N HURTS” markasının neden bu şekilde değerlendirildiği açıklanmakla kalmayacak, aynı zamanda, başvuru sahibinin itiraz dilekçesinde yer verdiği karar uzmanına kişisel saldırı niteliğindeki ifadeler ve bu ifadelere karşı USPTO Temyiz Kurulunca verilen yanıt aktarılacaktır. Kararı orijinal metninden okumak isteyenler http://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/ttabvue-85748810-EXA-10.pdf linkini kullanabilir.

 

Vaka kısaca açıklanacak olursa, “FOK’N HURTS” teriminin “şok tabancaları” için tescil edilmesi için amacıyla USPTO’ya başvuruda bulunulur ve USPTO uzmanı, “FOK’N HURTS” teriminin ahlaka aykırı ve utanç verici içeriği nedeniyle başvuruyu Marka Kanunu madde 2(a) uyarınca reddeder.

 

Başvuru sahibi karara karşı itiraz eder ve bu itiraz USPTO Temyiz Kurulu tarafından incelenir. USPTO Temyiz Kurulu kararında esasen iki konu değerlendirilmiştir: Ahlaka aykırılık yönündeki kararın yerindeliği ve itiraz dilekçesinde ve önceki yazışmalarda başvuru sahibi tarafından inceleme uzmanına yöneltilen kişisel suçlamalar. Bu yazıda her iki konu hakkında USPTO Temyiz Kurulu tarafından yapılan değerlendirmeler kısaca aktarılacaktır:

 

A.B.D. Marka Kanunu madde 2(a), “Ahlaka aykırı, yanıltıcı veya utanç verici içerikten oluşan veya bu içeriği kapsayan markalar”ın tescil edilmeyeceği hükmünü içermektedir. Ahlaka aykırı veya utanç verici içerik zaman içerisinde değişebilir ve içtihat haline gelen bir kararda Federal Mahkemece belirtildiği üzere “Sürekli değişen sosyal tutumlar ve duyarlılıklar hakkında dikkatli olmak gerekmektedir.” Federal Mahkeme aynı kararında, bugünün utanç verici içeriğinin yarın muğlak bir içerik haline gelebileceğini, bugün haberler ve sosyal medya aracılığıyla gösterildiği haliyle popüler hale gelen şiddet ve cinsellik derecesinin bir kuşak önceki ortalama halk kitlesini dehşet içerisinde bırakabileceğini belirtmiştir. Sosyal gelişim bu şekilde devam etse de, Marka Kanunu madde 2(a) kapsamında ret kararları tutarlılık göstermeye devam etmiştir.

 

USPTO’nun bu madde kapsamında ret kararı verebilmesi için, ofisin başvuruya konu markanın “hakikat, namus veya görgü algıları bakımından şok edici olduğunu; yüz kızartıcı, hakaret içeren, itibarsızlaştırıcı veya vicdan ve ahlaki duygular açısından incitici olduğunu veya suçlayıcı ifadeleri dile getirdiğini” göstermesi gerekmektedir. Bu bağlamda, özellikle incelenen vakada kullanılabileceği haliyle, ofisin markanın müstehcen olduğunu göstererek markanın utanç verici içeriğini ispatlaması gerekmektedir. Bu tespitin, günümüze ait tutumlar, başvuru kapsamındaki mallara ilişkin pazar dikkat alınarak ve her zaman çoğunluk açısından değil, kamu genelinin hatırı sayılır orandaki bir kısmı bakımından yapılması gerekmektedir. Başvuruya konu terimin, kamunun hatırı sayılır kısmı tarafından müstehcen içerikteki sözlük anlamıyla algılanacağı hallerde marka tescil edilebilir nitelikte değildir. Başvuru sahibinin markanın mizahi olarak algılanması niyetinde olması veya bazı kişilerin markayı gerçekten mizahi bulması incelemenin esasını etkiler mahiyette değildir.

 

Başvuruyu oluşturan kelimelerden “hurts” ibaresi “acıtmak” anlamına gelen “hurt” fiilinin çekilmiş halidir. Başvurunun diğer kelime unsuru olan “fok” kelimesi ise sözlüklerde “fuck” kelimesi ile eşanlamlı bir argo kelime olarak belirtilmiştir. “Fuck” kelimesinin anlamına bu yazıda yer verilemeyecek olmakla birlikte, bu kelimenin Türkiye’de dahi argo ve kaba cinsel içerikli anlamıyla bilindiği belirtilmektedir. “Fok’n” terimi ise argoda ve sokak ağzında “fucking” kelimesiyle aynı anlamda kullanılmaktadır ve bu husus inceleme uzmanınca çok sayıda kanıt kullanılarak gösterilmiştir. “FOK’N HURTS” tabiri Türkçe’ye çevrilecek olursa en terbiylei çeviri muhtemelen “Kahrolası acıtıyor” şeklinde olacaktır, buna ilaveten çevirinin çok daha kaba kelimelerle yapılması da mümkündür. Temyiz Kurulu, USPTO inceleme uzmanının yaptığı değerlendirmeyi yerinde bulmuş ve “FOK’N HURTS” tabirinin içerisinde “fucking” anlamına gelen “fok’n” terimini içermesi nedeniyle, başvuruyu utanç verici içerikte değerlendirmiş ve madde 2(a) uyarınca verilen ret kararını yerinde görmüştür.

 

USPTO Temyiz Kurulu kararı bu ana kadar çok ilginç veya sıradışı bir nitelik taşımamakla birlikte, kararı bu satırların yazarı bakımından ilgi çekici hale getiren husus, itiraz dilekçesinde ve önceki yazışmalarda, başvuru sahibince inceleme uzmanına karşı yöneltilen suçlamalar ve bu suçlamalara karşı Temyiz Kurulunca verilen yanıttır.

 

Başvuru sahibi ret kararına karşı sunduğu görüşte “FOK’N ibaresinin anlamlı bir kelime olmadığını, 1927 yılından kalma bir mahkeme kararına atıfta bulunulmasının yerinde olmadığını, 1927 yılından kalma bir mahkeme kararına atıfta bulunmak yerine gazete okumanın, internet kullanmanın veya pencereden dışarı bakmanın yerinde olduğunu, ülkenin 1927 yılındaki ülkeyle aynı olmadığını, 1927 yılından kalma bir zihniyetle başvurusunun değerlendirilmesinin absürt olduğunu, Temyiz Kurulunun başvurusunu sağduyuyla inceleyeceğini umduğunu, başvurunun incitici olmadığını, tersine komik ve hatırlanmayı sağlar içerikte olduğunu, kendi başvurusu reddedilirse tescil edilmiş benzer nitelikteki markaların da iptal edilmesi gerektiğini, diğer markalar nasıl tescil edildiyse kendi markasının da tescil edilmesi gerektiğini, diğer durumda tarafsızlık ilkesinin çiğneneceğini ve ayrımcılık yapılmış olacağını” öne sürmektedir. Buna ilaveten, Markalar Birim Yöneticisine gönderdiği bir diğer mektupta ve karşı görüş yazısında, “ret kararının saçma olduğunu, ret kararının ilk dili İngilizce olmayan bir uzman tarafından verilmesinin kendisini gücendirdiğini, inceleme uzmanının yeteneksizliği nedeniyle şuana dek ödediği ücretlerin iade edilmesi gerektiğini, inceleme uzmanının bu iş yerine bina sorumluluğu (hademelik) yapmasının daha uygun olacağını (bunu söylerken incittiği hademelerden özür dilediğini ayrıca belirtmiştir), kendisinin işini geliştirmeye ve yaratıcı fikirlerini korumaya çalışan bir işkadını olduğunu, 17 trilyon dolarlık bir ulusal borç mevcutken USPTO’nun girişimcileri cesaretlendirmek yerine bu tip bir muamele yapmasının yerinde olmadığını” belirtmektedir.

 

USPTO Temyiz Kurulunun bu iddia ve suçlamalar karşısındaki yanıtına geçmeden önce, inceleme uzmanının soyisminin yabancı kökenli bir A.B.D. vatandaşı izlenimini verdiğini, karar içerisinde yer verilen ve bizim de yazıda atıfta bulunduğumuz içtihat haline gelmiş Federal Mahkeme kararının 1927 tarihli olduğunu belirtmek yerinde olacaktır.

 

Temyiz Kurulu, başvuru sahibince öne sürülen eşdeğer tescilli markalar argümanının yerinde bulmamıştır, şöyle ki, bu markalardan hiçbirisi “fok’n (veya fok)” kelimesini içermemektedir ve farklı kelimelerden müteşekkil markaların tescil edilmiş olması, kamunun “FOK’N” terimi hakkındaki algısını değiştirecek bir husus değildir. Buna ilaveten, yerleşik içtihatta belirtildiği üzere, “Önceden tescil edilmiş üçüncü kişilere ait markaların hepsinin aslında reddedilmiş olması gerekse de, bu tip hatalar USPTO’nun başvuru sahibinin uygun olmayan markalarını kabul etmesini sağlamayacaktır.” veya “Önceki tarihli bazı tescilli markalar incelenen başvuruyla benzer özellikler içerse de, USPTO’nun bu markaları tescil etmiş olması, Temyiz Kurulunu veya Mahkemeleri bu tip markaların kabul edilmesi konusunda bağlamaz.”

 

Buna ilaveten, Temyiz Kurulu, başvuru sahibinin inceleme uzmanına yönelik kişisel saldırıları görmezden gelmesi ve bunları yanıt vermemesi halinde ihmalkar davranacağını belirtmiştir: “Başvuru sahibinin (inceleme uzmanına kişisel saldırı içeren) yorumları, başvurusunun incelenmesinin esasına ilişkin herhangi bir katkı sağlamamıştır. USPTO ve Temyiz Kurulu, vekil tarafından temsil edilen veya işlemlerini kendi adına yürüten tarafların tümünün işlemlerini terbiyeli ve nezakete uygun biçimde sürdürmesini şart koşmaktadır. Başvuru sahibi USPTO’yla gelecekte gerçekleşecek her tür iletişiminde, USPTO personeline yönelik şahsi saldırılardan kaçınmalıdır.”

 

USPTO Temyiz Kurulu, yazı içeriğinde ayrıntılı olarak açıklanan nedenlerle “FOK’N HURTS” başvurusu hakkında verilen ret kararını yerinde bulmuştur. Bu karara karşı dava açılıp açılmayacağını bilmemekle birlikte, USPTO’nun karar içeriğinde yaptığı açıklamaların tatmin edici nitelikte olduğunu kendi adıma söyleyebilirim. Buna ilaveten, itirazda ve diğer yazışmalarda, başvuru sahibince inceleme uzmanına yöneltilen kişisel suçlamalara ve saldırıya ilişkin olarak USPTO Temyiz Kurulunun nezaketini kaybetmeden yanıt vermesinin de son derece yerinde olduğunu belirtmek yerinde olacaktır. Başvuru sahipleri, vekilleri ve inceleme ofisi personeli arasında gerçekleşecek sözlü ve yazılı iletişimin nezaket kuralları çerçevesinde gerçekleşmesi gerektiği açıktır. Bu konuda ölçülerin kimi zaman kaçtığı ise bilinen bir gerçektir. İletişimde nezaket dışına kayma çoğunlukla kişisel düzeydeki problemlerle ilgili olsa da, bunun süreklilik arz etmesi ve artan biçimde diğer tarafı yetersizlikle suçlayan mahiyete bürünmesi, muhtemelen iletişim kanallarının ve biçiminin kendisine ilişkin bir sıkıntıyı işaret etmektedir.

 

Okurken ve yazarken beni oldukça eğlendiren “FOK’N HURTS” kararının bana en çok anımsattığı şey ise, Robert de Niro ve Ben Stiller’in oynadığı “Meet the Parents” filminde Gaylord M. Focker (Ben Stiller) ile sevgilisinin babası Robert de Niro’nun tanışma sahneleri oldu. İlk izlediğimde pek de komik gelmeyen “Fockers” esprilerinin şu anda benim için daha anlaşılır hale geldiğini de ayrıca belirtmeliyim.

 

Önder Erol Ünsal

Nisan 2014

unsalonderol@gmail.com

Politik – Sosyal Sloganlardan veya Toplumsal Olayların İsimlerinden Oluşan Marka Başvurularının Değerlendirilmesi – USPTO’nun “Boston Strong” ve “Occupy Wall Street” Kararları

bostonstrong

Marka sicilinin çevrimiçi erişimle herkesin kullanımına açılması, Türk basını için yeni bir habercilik yönteminin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Türk toplumunu iyi tanıyan muhabirler, toplumsal öneme sahip olayların-projelerin hemen arkasından çevrimiçi marka sicilinde bir araştırma yaparlar ve mutlak surette o olayın-projenin isminin tescili için yapılmış birkaç marka tescil başvurusuyla karşılaşırlar. Bunun ardından gelen yazı ise hepimizin artık aşina olduğu “XYZ marka oldu”, “XYZ Markalı Tuvalet Kağıdı Geliyor”, vb. içerikte artık klişe olarak nitelendirilebilecek haberlerdir.

 

Okumakta olduğunuz yazı bu haberlerden rahatsızlığı veya haberlerin aktarım biçimini eleştirmek amacıyla yazılmamıştır. Tersine, bu tip haberler, kendilerini ticari zeka olarak adlandıran, bu satırların yazarına göre ise -kelimenin kötü anlamıyla- fırsatçı olan kişilerin, toplumca tanınmasını sağladıkları için iyi bir amaca hizmet etmektedir.

 

Geçtiğimiz günlerde Twitter’da rastladığım bir haber, bu tip başvurularla A.B.D.’nde de karşılaşıldığını bana gösterdi ve kısa bir araştırmayla, A.B.D. Patent ve Marka Ofisi’nin konu hakkındaki değerlendirme ve kararlarına ulaşmam mümkün oldu. Bu yazının ülkemizde marka incelemesinde sıkıntılı ve güncel bir alan olarak tanımlanabilecek, toplumsal olayların isimlerinin veya toplumsal olaylarla özdeşleşmiş kelimelerin-sloganların marka olarak tescil edilebilirliği konusunda, USPTO uygulamasını aktararak okuyuculara fayda sağlayabileceğini düşünüyorum.

 

15 Nisan 2013 tarihinde A.B.D.’nin Boston şehrinde düzenlenen maraton sırasında bomba patlatılmış, bunun sonucunda 3 kişi hayatını kaydetmiş yaklaşık 260 kişi yaralanmıştır. Patlamanın terörist bir saldırı olduğu sonradan anlaşılmış ve saldırıda hayatını kaybedenler terör kurbanı olarak nitelendirilmiştir. Terörizm konusunda 11 Eylül saldırılarından sonra oldukça hassaslaşan A.B.D. toplumunun olaya reaksiyonu, ilk olarak birkaç üniversite öğrencisinin örgütlediği, sonradan kitlesel nitelik kazanan “Boston Strong” hareketi olmuştur. “Boston Strong”, saldırıda hayatını kaybeden veya yaralananlara yardım amacıyla düzenlenen ve şehrin terörizme karşı tek vücut haline gelmesini çeşitli etkinliklerin genel ismi ve bu amaçla kullanılan slogan haline gelmiştir. Çok sayıda kişi bu sloganı tişörtlerinin üzerine basmış, çıkartmalar hazırlanmış ve Aerosmith, New Kids on the Block gibi grupların sahne aldığı bir Boston Strong konseri düzenlenmiştir.

 

Girişimci zekaların ortaya çıkıp bu sloganı ticarileştirmek istemesi ise çok zaman almamıştır. Saldırıdan ve sloganının ortaya çıkışından sadece iki gün sonra “Boston Strong” ibaresini marka olarak tescil ettirmek için USPTO’ya iki başvuru yapılmıştır. Bunu sonraki günlerde yapılan 8 başvuru daha takip etmiştir. Başvurulardan tişörtler, giyim eşyaları, mücevherat, kahve, bira gibi malları ve tişörtlere baskı yapılması gibi hizmetleri kapsamaktadır.

 

“Boston Strong” kelimesini kendi adlarına marka olarak tescil ettirmek için gerçek ve tüzel kişilerin başvuruda bulunduğunun duyulması, A.B.D.’nde tepkiye yol açmıştır. Bu tip başvurularda bulunan kişilerin “kazanacaklarının çok az olduğu, buna karşın itibarlarından çok şey kaybedecekleri” dile getirilmiş ve başvurular “incitici ve saldırgan” kelimeleriyle nitelendirilmiştir.

 

USPTO, “Boston Strong” başvurularını bu atmosferde incelemiştir. İnceleme sonucunda şu ana dek 10 başvurudan 8’i reddedilmiş durumdadır ve kalan 2 başvurunun da reddedileceği tahmin edilmektedir.

 

USPTO’nun başvurular hakkında verilen ret kararlarını dayandırdığı temel gerekçe, ayırt edici nitelikten yoksunluktur. USPTO’ya göre, “Boston Strong” ibaresi, sosyal, politik, dini veya benzeri tipte bir mesaj iletmektedir ve bir işletmenin mallarını veya hizmetlerini, diğer işletmelerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt etmenin sağlanması şeklinde tanımlanabilecek marka işlevini yerine getirmemektedir. USPTO’ya göre, bir terimin ve sloganın ayırt edici olup olmadığı değerlendirilirken kamunun ilgili kesiminin algısı dikkate alınmalıdır. Bir terim veya sloganın günlük dilde kullanımı artıkça, kamunun o terim veya sloganın tek bir ticari kaynakla ilişkilendirmesi ve marka olarak tanıması olasılığı azalır. İnceleme konusu, “Boston Strong” ibaresi bakımından da durum aynıdır, sloganın kullanımının yaygınlığı neticesinde, slogan her yerde karşılaşılabilir niteliğe kavuşmuştur. “Boston Strong” sloganı, bu niteliği nedeniyle kamu tarafından ayırt edici bir işaret olarak değil, toplumsal bir mesaj ileten slogan olarak algılanacaktır. Sayılan tüm nedenlerle “Boston Strong” sloganı ayırt edici nitelikten yoksundur.

 

Bunun yanısıra, giyim eşyaları gibi malları içeren başvurular bakımından USPTO bir ret gerekçesi daha kullanmıştır. USPTO’ya göre, tişört ve giyim eşyaları üzerinde “Boston Strong” sloganının kullanılması durumunda, kamu bunu marka olarak değil, giysiler üzerinde süs veya dekor olarak kullanılan bir slogan olarak değerlendirecektir ve bu nedenle slogan markasal ayırt edici işlevini yerine getirmeyecektir.

 

USPTO benzer nitelikte değerlendirmeleri “OCCUPY WALL STREET” başvuruları için de yapmıştır.

occupy-wall-street

 

“Wall Street’i İşgal Et” anlamına gelen “Occupy Wall Street”, okuyucuların muhtemelen hatırlayacağı üzere, Eylül 2011’de A.B.D.’nin New York şehrinin finansal merkezi olarak adlandırılabilecek Wall Street caddesinin işgali ile başlayan, ekonomik ve sosyal eşitsizliği hedef alan ve çok sayıda şehir – ülkeye yayılan büyük çapta bir politik başkaldırı hareketidir. USPTO’ya “Occupy Wall Street” teriminin marka olarak tescil edilmesi amacıyla 2 başvuru yapılmıştır ve her iki başvuru da yukarıda “Boston Strong” markaları hakkında yapılan açıklamalara eşdeğer değerlendirmelerle reddedilmiştir. USPTO’ya göre, kamu “Occupy Wall Street” ibaresini tek bir ticari kaynak belirten bir işaret olmaktan öte, politik başkaldırı hareketinin ismi olarak algılayacaktır ve yalnızca bilgi içeren bir mesaj olarak değerlendirilecek terim markanın ayırt etme işlevini yerine getiremeyecektir.

 

Ülkemizdeki marka başvurularının genel akışını takip edenler, son yıllarda toplumsal olayları, yankı uyandıran politik demeçleri veya ulusal düzeydeki önemli projeleri takiben, bu olayların – projelerin isimlerinin veya politik demeçlerinden cımbızlanan sloganların marka olarak tescil edilmesiyle amacıyla başvurular yapıldığının farkındadır. Bu tip başvuruların değerlendirilmesi genellikle çok kolay olmamaktadır. Şöyle ki, aslen tescilinde sorun olmaması gereken terimler, içinde bulunulan gün ve toplumsal koşulların belirleyiciliğinde, dönemsel olarak markasal ayırt edicilik işlevlerini kaybedebilmektedir. Bu hususun tespit edilebilmesi güçlük arz etmektedir, bunun ötesinde incelemeyi yapacak uzmanlar için karar verirken nesnelliği sağlayabilme zorunluluğu ortadadır ve söz konusu olan toplumsal olaylar, politik demeçler olduğunda değerlendirmenin daha da dikkatli yapılması gerekmektedir. Hele ki, Türkiye gibi, kuşkuculuğun doruklarda yaşandığı toplumsal atmosferlerde, inceleme ofisinin bu tip başvuruları her zaman olduğundan daha dikkatli incelemesi gerektiği açıktır.

 

Bu bakımdan USPTO’nun toplumsal olayların isimlerinden veya bu olaylarla özdeşleşmiş sloganlardan oluşan başvuruların değerlendirmesinde takındığı tavrın ve inceleme sonuçlarının aktarılması kanaatimizce önem arz etmektedir ve USPTO kararları bu başvuruların markasal olarak ayırt edici nitelikte olmadığı iddiasına dayanmaktadır.

 

“Boston Strong” ve “Occupy Wall Street” başvuruları hakkında daha detaylı bilgi ve belgenin USPTO’nun çevrimiçi marka inceleme sayfası aracılığıyla edinilmesi mümkündür, incelemenizi tavsiye ederim.

 

Önder Erol Ünsal

Nisan 2014

onderolunsal@gmail.com

Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Çalışabilecek En İyi Federal Bağlı Kuruluş Olarak Seçildi

uspto.n1

 

Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Marka Ofisi (USPTO) web sitesinde 18/12/2013 tarihinde yayınlanan 13-40 sayılı basın bildirisi (http://www.uspto.gov/news/pr/2013/13-40.jsp), USPTO’nun 2013 yılında federal hükümet bünyesinde faaliyet gösteren 300’ü aşkın bağlı kuruluş arasında çalışabilecek en iyi bağlı kuruluş sıralamasında 1. sıraya yükseldiğini göstermiştir.

 

Sıralama, kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Kamu için Ortaklık (Partnership for Public Service – PPS) tarafından, çeşitli kamu kurumlarına veya bakanlıklara bağlı olarak faaliyet gösteren 300’ü aşkın bağlı kurum arasında yapılmıştır ve hazırlanan raporun http://bestplacestowork.org/BPTW/rankings/overall/sub adresinde görülmesi mümkündür. Rapora dayanak araştırma, 371 federal kurum ve bağlı kuruluşta çalışan 700.000’den fazla kamu görevlisi arasında yapılmıştır. USPTO, 2009’dan bu yana sürdürmekte olduğu yükselişini devam ettirmiş ve geçtiğimiz yıl 5. olduğu araştırmada, bu yıl ilk sıraya yükselmiştir.

 

Basın açıklamasında, USPTO Patent Bölümü Müdürü Margaret A. (Peggy) Focarino; “Bu, çok çalışan elemanlarımızın, sendikalarımızın ve birim liderlerimizin kendilerini yorulmaksızın adayışları için olağanüstü bir takdirdir… Çalışanlarımız, tamamen kendi gelirleriyle finanse olan bir kurum olmamıza rağmen karşılaştığımız bütçe müsaderesinin ve nesillerden bu yana ulusal patent sistemimizdeki en kapsamlı revizyon olarak adlandırılabilecek Leahy-Smith Amerika Mucitler Yasasının uygulamasının tamamlanmasının etkileri dahil olmak üzere önemli sıkıntılarla karşılaştılar. Bu sıkıntılara rağmen, çalışanlarımız tarafından federal hükümet bünyesinde çalışabilecek en iyi yer olarak seçilerek yükselen momentumumuzu sürdürdük.” ifadelerini kullanmıştır.

 

USPTO’nun başarısının nedenlerinden birisi olarak, ofisin bir süredir yüksek başarıyla uyguladığı uzaktan çalışma (teleworking) programı gösterilmiştir. Kurumun uzaktan çalışma programı, çalışanların iş yapma mekanı konusunda esnekliği geliştirmiş, uzmanlarda bekleyen iş miktarını tarihsel olarak düşük düzeylere indirmiş, uzman verimliliğini artırmış ve kurumun genel giderlerle ilgili olarak milyonlarca dolar tasarruf etmesini sağlamıştır.

 

Basın bildirisine göre, projeler konusunda ortak çalışmaya dayalı takım esaslı yaklaşımların geliştirilmesi ve teknik alanlarda ve kişisel gelişim konularında eğitim fırsatlarının artırılması yollarıyla USPTO’nun yüksek beceriye sahip işgücünün morali ve etkinliği artırılmıştır. USPTO Patent Bölümü Müdürü Margaret A. (Peggy) Focarino, USPTO yönetiminin, Patent Ofisi Profesyonel Birliği Sendikasıyla birlikte ofiste tarihi değişiklikler konularını görüşmesini ve uygulamasını koordine etmesi nedeniyle 2013 yılında, Samuel J. Heyman Amerika’ya Hizmet Ödüllerine aday gösterilmiştir. Bu değişiklikler, uzmanlara daha fazla zaman ve esneklik tanımış, uzmanlar ve yöneticiler için yeni performans ölçütleri getirmiş ve çalışanların eğitim ve liderlik geliştirme fırsatlarını artırmıştır.

 

USPTO geçtiğimiz iki yıl boyunca, kurumun ve çalışanlarının işbirliğinin ve fikir paylaşımının geliştirilmesine gayret etmiş ve kurum yönetiminin çalışan sendikalarıyla işbirliğinin geliştirilmesi yoluyla, çalışanların kurumu geliştirmek için fikir öne sürebileceği ve oy kullanabileceği interaktif çalışan forumu oluşturulmuştur.

 

USPTO basın açıklaması, kurumun kendi başarılarını övücü bir dille anlatması bakımından mevcut yönetimi yüceltme içerikli bir metin olsa da, USPTO’nun, A.B.D.’nde çalışılabilecek en iyi federal bağlı kuruluş olarak seçilmesi takdire şayan bir durumdur. Bu bağlamda, USPTO tarafından uygulanan uzaktan çalışma ve interaktif çalışan forumları gibi yöntemler, kanaatimizce çalışan verimliliğini yükseltme ve motive etme potansiyeli yüksek yönetsel araçlar niteliğindedir.

 

Önder Erol Ünsal

Nisan 2014

unsalonderol@gmail.com

IP Translator VII – AB Üyesi Ülkeler ve OHIM’in İkinci ve Üçüncü Ortak Bildirileri – Nicé Sınıflandırması Sınıf Başlıkları Tabirlerinden Hangileri Yeterince Açık ve Kesin Değildir?

Declaration-of-Independence_full_600

 

IPR Gezgini’nde önceden yayınladığımız 7 adet yazıda, Avrupa Birliği Adalet Divanının 19/06/2012 tarihli C-307/10 sayılı “IP Translator” kararı hakkında oldukça detaylı bilgi vermiş ve değerlendirmelerde bulunmuştuk.

 

“IP Translator” kararını; nedenleri, olası sonuçları ve geleceğe yönelik olarak Avrupa Birliği nezdinde düşünülen tedbirler çerçevesinde değerlendirdiğimiz önceki tarihli yazıların aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla incelenmesi mümkündür:

 

http://wp.me/p43tJx-54

http://wp.me/p43tJx-59

http://wp.me/p43tJx-5i

http://wp.me/p43tJx-5o

http://wp.me/p43tJx-5u

http://wp.me/p43tJx-5z

http://wp.me/p43tJx-5D

 

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülke marka ofislerinin bir kısmının ve özellikle İç Pazarda Uyum Ofisi (OHIM)’nin, Nicé Sınıflandırmasının sınıf başlıkları ve bunların kapsamı hakkındaki uygulamasının “IP Translator” kararı sonrası büyük ölçüde değiştiği bilinmektedir. Bu konudaki değişikliklerin OHIM ve üye ülke ofislerince birbirlerinden çok farklı biçimde gerçekleştirilmesini engellemek ve paralel uygulamalar geliştirmek endişesiyle, AB üyesi ülkeler ve OHIM konuyu bir yakınlaştırma projesi (convergence project) kapsamında birlikte değerlendirmiş ve Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıkları hakkında uyumlu tedbirler almayı tercih etmiştir. Yakınlaştırma projesinin konu hakkındaki ilk ortak bildirisi (common declarition) Mayıs 2013’te yayınlanmış ve metin http://wp.me/p43tJx-5D bağlantısından görülebilecek yazımızda okuyuculara aktarılmıştır. Yakınlaştırma projesi kapsamında konu hakkında iki ortak bildiri daha yayınlanmıştır. İkinci ve üçüncü ortak bildiriler, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıkları konusundaki ortak uygulamanın ana hatlarını daha da belirginleştirmiştir. Bu yazı kapsamında, ikinci ve üçüncü ortak bildirilerin çerçevesi ve temel kapsamı açıklanmaya gayret edilecektir.

 

“IP Translator” kararı hakkında, önceki yazılarımız incelenerek daha detaylı bilgi edinilmesi mümkün olmakla birlikte, açıklamalara geçmeden önce, Adalet Divanının, kendisine yöneltilen sorulara karşı verdiği yanıtların hatırlatılması yerinde olacaktır:

 

“(1) 2008/95 sayılı Direktif, marka korumasının talep edildiği malların ve hizmetlerin, başvuru sahibince, yetkili makamların ve tacirlerin, sadece bu bilgiye dayanarak, koruma talebinin kapsamını belirleyebilecekleri derecede (yeterlilikte) açık ve kesin biçimde tanımlanmasını gerektirmektedir, anlamında yorumlanmalıdır.

 

(2) 2008/95 sayılı Direktif, (mallara ve hizmetlere ilişkin) tanımlamanın, yetkili makamların ve tacirlerin koruma kapsamını yeterince açık ve kesin biçimde anlamalarına imkan verdiği durumlarda, marka korumasının talep edildiği malları ve hizmetleri tanımlamak için, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarındaki genel unsurların kullanımına engel olmayacaktır, anlamında yorumlanmalıdır.

 

(3) Koruma talep ettiği markanın kapsadığı malları veya hizmetleri belirtmek için, Nicé anlaşmasının birinci maddesinde belirtilen sınıflandırmanın belirli bir sınıfına ait sınıf başlığında yer alan genel ifadelerin tamamını kullanan bir ulusal marka sahibi, tescil başvurusunun ilgili sınıfa dahil olup alfabetik listede yer alan tüm malları veya hizmetleri kapsama niyetiyle mi yoksa ilgili sınıftaki malların veya hizmetlerin sadece bir kısmını kapsama niyetiyle mi yapıldığını belirtmek zorundadır. Eğer başvuru, malların veya hizmetlerin bir bölümü için yapılmışsa, başvuru sahibinin o sınıfta bulunan hangi malları veya hizmetleri kapsama niyetinde olduğunu belirtmesi gerekmektedir.”

 

Birinci ortak bildiri kapsamında, OHIM ve AB üyesi ülkeler, Adalet Divanının ilk soruya verdiği yanıt hakkında takip eden açıklamayı yapmıştır: “Avrupa Birliği üyesi ülkelerin marka ofisleri, malların ve hizmetlerin ifade ediliş biçimi hakkındaki açıklık ve kesinlik şartları için ortak bir anlayış oluşturma ve ilgili sınıflandırma uygulamalarında kullanılacak ortak ilkeler geliştirme konularında birlikte çalışmaktadır.”

 

İkinci ortak bildiri ise somut olarak Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarının hangilerinin “IP Translator” kararında belirtilen açıklık ve kesinlik ilkeleri kapsamına girmediği konusuyla ilgilidir.

 

İkinci ortak bildiriyle ilgili olarak çalışan OHIM ve üye ülke ofisleri, Nicé sınıflandırması sınıf başlıklarında yer alan ifadelerin tamamını gözden geçirmiş ve bunlardan hangilerinin “açıklık” ve “kesinlik” ilkeleri kapsamına girmediğini, bir deyişle hangilerinin yeterince açık ve kesin olmadığını belirlemiştir. Çalışma sonucunda, sınıflandırmanın sınıf başlıklarında yer alan aşağıda belirtilecek 11 terimin yeterince açık ve kesin terimler olmadığı ve ek açıklamalar yapılmadığı sürece bu terimlerin kabul edilemeyeceği tespit edilmiştir.

 

Ortak bildiri kapsamında yeterince açık ve kesin bulunmayan ve kabul edilemeyecekleri bildirilen 11 terim ve kabul edilmeme nedenleri aşağıda sayılmıştır:

 

  1. Sınıf 6: Adi metallerden yapılmış diğer sınıflarda yer alamayan mallar.Terimin kabul edilmeme nedeni, malların neden yapılmış olduklarının belirtilmiş olmasına karşın malların ne olduğunun belirtilmemiş olmasıdır.
  2. Sınıf 7: Makineler ve imalat tezgahları.Kabul edilmeyen terim, sınıf başlığının yalnızca “makineler” kısmıdır.Terimin kabul edilmeme nedeni, ne tip makinelerin kast edildiğinin belirtilmemiş olmasıdır.
  3. Sınıf 14: Değerli metaller ve bunların alaşımları ve bunlardan (değerli metallerden ve bunların alaşımlarından) yapılmış veya bunlarla kaplanmış diğer sınıflarda yer almayan mallar.Kabul edilmeyen terim, sınıf başlığının yalnızca “değerli metallerden ve bunların alaşımlarından yapılmış veya bunlarla kaplanmış mallar” kısmıdır.Terimin kabul edilmeme nedeni, malların neden yapılmış olduklarının veya neyle kaplanmış olduklarının belirtilmiş olmasına karşın malların ne olduğunun belirtilmemiş olmasıdır.
  4. Sınıf 16: Kağıt, karton ve bu malzemelerden (kağıt veya kartondan) yapılmış diğer sınıflarda yer almayan mallar.Kabul edilmeyen terim, sınıf başlığının yalnızca “kağıt veya kartondan yapılmış mallar” kısmıdır.Terimin kabul edilmeme nedeni, malların neden yapılmış olduklarının belirtilmiş olmasına karşın malların ne olduğunun belirtilmemiş olmasıdır.
  5. Sınıf 17: Kauçuk, gütaperka, lastik, asbest, mika ve bu malzemelerden (kauçuk, gütaperka, lastik, asbest, mikadan) yapılmış diğer sınıflarda yer almayan mallar.Kabul edilmeyen terim, sınıf başlığının yalnızca “kauçuk, gütaperka, lastik, asbest, mikadan yapılmış mallar” kısmıdır.Terimin kabul edilmeme nedeni, malların neden yapılmış olduklarının belirtilmiş olmasına karşın malların ne olduğunun belirtilmemiş olmasıdır.
  6. Sınıf 18: Deri ve imitasyon deri ve bu malzemelerden (deri ve imitasyon deri) yapılmış diğer sınıflarda yer almayan mallar.Kabul edilmeyen terim, sınıf başlığının yalnızca “deri ve imitasyon deriden yapılmış mallar” kısmıdır.Terimin kabul edilmeme nedeni, malların neden yapılmış olduklarının belirtilmiş olmasına karşın malların ne olduğunun belirtilmemiş olmasıdır.
  7. Sınıf 20: Ahşap, mantar, saz, kamış, hasır, boynuz, kemik, fildişi, balina kemiği, kabuk, amber, sedef, lületaşı ve bunların ikamelerinden veya plastikten yapılmış diğer sınıflarda yer almayan mallar.Terimin kabul edilmeme nedeni, malların neden yapılmış olduklarının belirtilmiş olmasına karşın malların ne olduğunun belirtilmemiş olmasıdır.
  8. Sınıf 37: Tamir hizmetleri.Terimin kabul edilmeme nedeni, tamir hizmetinin konusu ürünlerin ne olduğunun belirtilmemiş olmasıdır.
  9. Sınıf 37: Kurulum hizmetleri.Terimin kabul edilmeme nedeni, kurulum hizmetinin konusu ürünlerin ne olduğunun belirtilmemiş olmasıdır.
  10. Sınıf 40: Malzemelerin işlenmesi hizmetleri.Terimin kabul edilmeme nedeni, işleme hizmetinin neyin işleneceği belirtilmediği sürece belirsiz bir tabir olmasıdır.
  11. Sınıf 45: Bireylerin ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak üçüncü kişiler tarafından sağlanan kişisel ve sosyal hizmetler.Terimin kabul edilmeme nedeni, sağlanacak hizmetin açık şekilde belirtilmemiş olmasıdır.

 

Yukarıda sayılan 11 adet Nicé sınıflandırması başlığının, OHIM ve AB üyesi ülkeler üye ofisleri tarafından yeterince açık ve kesin tabirler olarak kabul edilmeyeceği yönündeki ortak bildirime göre, uygulama ilk olarak Birleşik Krallık marka ofisi tarafından 05/08/203’te yürürlüğe sokulmuştur, OHIM için uygulama 02/12/2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir ve uygulamayı henüz yürürlüğe sokakmış tek ülke olan Yunanistan bakımından uygulama 01/05/2014 tarihinde başlayacaktır.

 

İkinci ortak bildiri kapsamında açık ve kesin olmayan terimler olarak belirtilmiş 11 terim dışında kalan Nicé sınıflandırması genel başlıkları terimlerinin, açıklık ve kesinlik ilkelerini karşıladığı ve malların ve hizmetlerin kapsamının anlaşılmasına imkan verdiği ise anlaşılmaktadır.

 

OHIM ve AB üyesi ülkeler tarafından yayınlanan üçüncü ortak bildiri ise sınıflandırma terimlerinin açık ve kesin niteliği belirlenirken kullanılması gereken ilkeleri belirtmektedir.

 

Buna göre, bir terimin açık ve kesin niteliği belirlenirken aşağıdaki esaslar dikkate alınacaktır:

 

1. Mallara ve hizmetlere ilişkin bir tanımın asli ve olağan anlamından koruma kapsamı anlaşılabiliyorsa, bu tanımın yeterince açık ve kesin olduğu kabul edilecektir.

 

2. Eğer koruma kapsamı anlaşılamıyorsa, yeteri derecede açıklık ve kesinlik ilkeleri, karakteristik özellikler, amaç ve ilgili sektör gibi ek faktörler belirtilerek sağlanabilir. İlgili sektör belirlenirken, tüketiciler veya satış kanalları, kullanılan beceri veya know-how, kullanılan teknik imkanlar, başta olmak üzere çeşitli faktörler dikkate alınabilir.

 

Açıklık ve kesinlik ilkelerini yerine getirmediği kabul edilen terimlerden örnekler verilecek olursa:

 

“Adi metallerden yapılmış diğer sınıflarda yer alamayan mallar.” terimi “Metalden inşaat malzemeleri.” ifadesiyle değiştirilerek açık ve kesin hale getirilebilir.  

“Makineler.” terimi “Tarım makineleri.” ifadesiyle değiştirilerek açık ve kesin hale getirilebilir.  

“Kağıt veya kartondan yapılmış mallar.” terimi “Kağıttan filtreleme makineleri.” ifadesiyle değiştirilerek açık ve kesin hale getirilebilir.  

“Tamir hizmetleri.” terimi “Ayakkabı tamiri hizmetleri.” ifadesiyle değiştirilerek açık ve kesin hale getirilebilir.  

“Malzemelerin işlenmesi hizmetleri.” terimi “Toksik atıkların işlenmesi hizmetleri.” ifadesiyle değiştirilerek açık ve kesin hale getirilebilir.  

“Bireylerin ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak üçüncü kişiler tarafından sağlanan kişisel ve sosyal hizmetler.” terimi “Başkaları için kişisel alışveriş hizmetleri.” ifadesiyle değiştirilerek açık ve kesin hale getirilebilir.  

 

3. Bir terimin birden fazla sınıftaki mallara ve hizmetlere ilişkin bir tanımın parçası olması mümkündür ve bu terimin bu sınıflardan birisinde ek bir açıklama gerektirmeksizin kesin ve açık nitelikte olması mümkündür. Örneğin, giysiler (sınıf 25) veya mobilyalar (sınıf 20). Bununla birlikte, eğer koruma, başka bir sınıfta yer alan özel bir mal veya hizmet kategorisine ilişkin olarak talep ediliyorsa, terime ilişkin ek açıklama yapılması gerekmektedir. Örneğin, tıbbi amaçlı mobilyalar (sınıf 10) veya koruyucu giysiler (sınıf 9).

 

Mal ve hizmetleri ifade ederken kullanılan tabirler, yukarıda yer verilen ilkeler doğrultusunda açıklık ve kesinlik testine tabi tutulabilir.

 

“IP Translator” sonrası oluşacak tabloyu OHIM ve AB üyesi ülkeler bakımından tahmin etmek hiç kolay değildi. Kanaatimizce, OHIM ve üye ülkeler yakınlaşma programı kapsamında ortak uygulamalar geliştirilmesi yöntemini efektif olarak kullanarak, IP Translator sonrası süreci büyük bir krize yer vermeden idare etmiştir. Nicé sınıflandırması sınıf başlıkları tabirlerinden (toplam 197 adet) yalnızca 11 tanesinin yeterince açık ve kesin olmayan tabirler olarak kabul edilmesi, ki bu tabirler kapsamları sınıflandırma açısından gerçekten çok belirsiz tabirlerdir, ve kalan terimlerin yeterince açık ve kesin tabirler olarak değerlendirilmesi suretiyle, olası IP Translator tsunami etkisinin sınırlı düzeyde tutulması sağlanmıştır. Bu haliyle, IP Translator sonrası etki, şimdilik, kontrol altında kalmıştır ve bu durum, şüphesiz, idari becerinin yüksekliğini işaret etmektedir. Açık ve kesin olmayan terimler niteliğindeki 11 tabirin, Türkiye bakımından da dikkate alınması, kanaatimizce, AB ile paralel uygulamalar geliştirilmesi perspektifi bakımından Türkiye için geleceğe yönelik fayda sağlayacaktır.

 

Önder Erol ÜNSAL

Nisan 2014

unsalonderol@gmail.com

Morehouse Savunması – A.B.D. Uygulamasında Çok Taraflı İşlemlerde Marka Sahibinin Önceki Tarihli Aynı Markalarının İncelemeye Etkisi Nedir? – veya – A.B.D. Uygulamasında Müktesep Haktan Bahsetmek Mümkün müdür? (2)

parry

 

Geçtiğimiz gün bu sitede yayınladığım (http://wp.me/p43tJx-b3 linkinden görülebilecek) yazı “A.B.D. Uygulamasında Marka Sahibinin Önceki Tarihli Aynı Markalarının İncelemeye Etkisi Nedir? – veya – A.B.D. Uygulamasında Müktesep Haktan Bahsetmek Mümkün müdür?” başlığını taşımaktaydı. Belirtilen yazıda Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Marka Ofisi (USPTO)’nde, marka başvurusu sahibinin, aynı markayı önceden tescil ettirmiş olması durumunda, önceki tescillerin yeni başvuru için hak sağlayıp sağlamayacağı konusu hakkında açıklamalarda bulunulmuştu. Bahsi geçen açıklamalar USPTO’nun tek taraflı (ex parte) işlemlerinde uygulayacağı ilkeleri genel olarak belirtmekteydi. Buna karşın şu anda okumakta olduğunuz yazı, A.B.D.’nde marka başvurusu sahibinin yeni başvurusunun geçerliliğine karşı yöneltilen iddialara karşı önceki tescillerini öne sürerek yapabileceği savunma hakkında bilgi verecektir. Belirtilen savunma “Morehouse Savunması (Morehouse Defence)” olarak adlandırılmaktadır.

 

Morehouse savunması esasen, başvuru sahibinin (davalının) önceden tescilli ihtilaf konusu olmayan markalarının varlığı nedeniyle, iddia sahibinin (davacının), ihtilaflı markadan zarar görmeyeceği yorumunu içermektedir.

 

Morehouse savunmasının geçerli olabilmesi için, önceden tescilli ihtilaf konusu olmayan markaların, ihtilaf konusu markayla aynı (veya esasen aynı) olması ve aynı (veya esasen benzer) malları veya hizmetleri içermesi gereklidir.

 

USPTO Temyiz kuruluna göre, Morehouse savunmasının tek taraflı (ex parte) işlemler bakımından uygulanması mümkün değildir. Bu husus, savunmasının USPTO’nun resen yaptığı incelemede kendiliğinden dikkate alınmayacağı, ancak başvuru sahibinin itiraza konu yeni başvurusunun itiraz sonucu reddedilmemesi amacıyla bir savunma argümanı olarak öne sürülebileceği anlamına gelmektedir. (USPTO’nun başvuru sahibinin önceki tescillerini tek taraflı (ex parte) işlemlerde ne şekilde dikkate aldığı konusunda bkz. http://wp.me/p43tJx-b3)

Morehouse savunması, 1969 yılında görülen “Morehouse Mfg. Corp. v. J. Strickland Co., 160 USPQ 715, 717” davasında kavramsallaştırılmıştır. Takip eden dönemlerde mahkemeler ve USPTO Temyiz Kurulu tarafından verilen kararlar Morehouse savunmasının uygulama alanını ve anahatlarını netleştirmiştir.

 

Morehouse savunmasında kullanılabilecek önceden tescil edilmiş markaların federal düzeyde tescil edilmiş ve halen hükmünü sürdüren markalar olması gereklidir. Hükümden düşmüş bir marka, önceden başvuru sahibi adına tescilli olsa da Morehouse savunmasına esas teşkil edemez.

 

Savunmanın uygulama alanı bulabilmesi için, itiraz sahibinin önceden tescilli marka nedeniyle uğradığı veya uğrayabileceği zararın, yeni markanın tescil edilmesiyle suretiyle artmasının olası olmaması gerekmektedir. İtiraz sahibinin yeni markanın tescili halinde (önceden tescilli markanın varlığına kıyasla) ek zarar görüp görmeyeceği hususu, başvuru sahibinin önceki tescilinin ve sonraki markasının benzerliğini görsel, işitsel, kavramsal veya yarattığı ticari algı açılarından karşılaştırma suretiyle belirlenebilir.

 

Sonradan başvurusu yapılan markanın, önceden tescil edilmiş markadan farklı malları veya hizmetleri içermesi durumunda Morehouse savunması geçerliliğin kaybeder. Bu bağlamda, savunmanın geçerli olabilmesi için sonraki markanın, önceden tescil edilmiş markayla aynı veya esasen aynı malları veya hizmetleri içermesi şartı aranacaktır.

 

Benzer şekilde, sonradan başvurusu yapılan markanın, önceden tescil edilmiş markadan görsel, işitsel, kavramsal veya yarattığı ticari algı açılarından farklı olması halinde Morehouse savunmasının uygulanması mümkün değildir. Savunmanın uygulanabilmesi için önceki tescilli markanın ve sonraki markanın aynı veya esasen aynı olması gerekmektedir. Önceki ve sonraki marka arasında aynılıktan ziyade benzerliğin bulunduğu hallerde Morehouse savunması uygulama alanı bulmayacaktır.

 

Aşağıda bazı örnekler ve açıklamalar verilerek Morehouse savunmasının uygulama alanı daha net biçimde tarif edilmeye çalışılacaktır:

 

USPTO Temyiz Kurulu 2013 yılında verdiği “Citadel Federal Credit Union v. KCG IP Holdings LLC” kararında Morehouse savunmasına dayandırılan iddiayı kabul etmemiştir.

 

“KCG IP Holdings LLC” firmasının standart karakterlerdeki “CITADEL” markasını “finansal hizmetler” için tescil ettirmesinin ardından “Citadel Federal Credit Union” bu markanın iptali için başvuruda bulunur. Talep, USPTO Temyiz Kurulu tarafından incelenirken, “KCG IP Holdings LLC” firması aynı hizmetler için önceden tescil edilmiş aşağıda görseline yer verilen “Citadel + şekil” markasını gerekçe göstererek Morehouse savunmasını öne sürer.

 

citadel

 

“Citadel + şekil” markasının geçerliliği sorgulanamaz (incontestable) statüsü kazanmış bir marka olduğu özellikle belirtilmelidir (geçerliliği sorgulanamaz (incontestable) statüsü hakkında bkz. http://wp.me/p43tJx-b3).

 

“KCG IP Holdings LLC” firmasına göre, yukarıda görseline yer verilen önceden tescilli marka ve marka sahibinin yalnızca standart karakterlerde yazılı “CITADEL” ibaresinden oluşan kelime markası aynı şekilde telaffuz edilmektedir, aynı anlama sahiptir ve baskın unsurun “CITADEL” kelimesi olması, şekil unsurunun önemli etkiye sahip olmaması nedeniyle aynı ticari etkiyi yaratmaktadır. Buna karşın iptal talebinin sahibi, Morehouse savunmasının uygulama alanı bulabilmesi için uygulanması gereken testin, aynılık veya esasen aynılığın tespitine yönelik olması gerektiği, bu anlamda “KCG IP Holdings LLC” firmasının markaların benzerliğine ilişkin bir test uygulayarak Morehouse savunmasının sınırlarını aştığı görüşündedir.

 

USPTO Temyiz Kurulu, iptal talebi sahibiyle aynı görüştedir. Temyiz Kuruluna göre, standart karakterle yazılı markada yer almayan, mazgallı şekil unsuru, markanın önemli bir bölümünü oluşturmaktadır ve dikkat çeken (göze çarpan) bir algı yaratmaktadır. Markadaki şekil unsuru, fark edilmesi için dikkatli bir bakış gerektiren küçük bir ayrıntı konumunda değildir. Temyiz Kuruluna göre, şekil unsuru, bir arka plan niteliğinde veya kelime markasının stilize biçimde yazılmasından da ibaret değildir. Bu çerçevede, Kurul, inceleme konusu vakada, Morehouse savunmasının uygulama alanı bulamayacağı kanaatine ulaşmış ve “KCG IP Holdings LLC” firmasının bu yöndeki argümanını kabul etmemiştir.

 

Morehouse savunmasının kabul edilmediği bir örnekte, başvuru sahibinin yeni markası “vitamilk” iken önceden tescil ettirdiği markası “vitamilk” ibaresinin Çince karakterlerle yazılmış halidir. USPTO Temyiz Kurulu, görünümleri itibarıyla son derece farklı olan markaların esasen aynı markalar tanımı kapsamına giremeyeceğini, bu nedenle Morehouse savunmasının belirtilen ihtilafta uygulama alanı bulunmadığını ifade etmiştir.

 

USPTO Temyiz Kurulu bir diğer ilana itiraz incelemesinde, başvuru sahibi, geçerliliği sorgulanamaz statüsü kazanmış “MAGNUM MAX” markasının “elle kullanılır taşınır spot lambaları” için önceden tescil ettirmiş durumdadır. Başvuru sahibinin yeni markası ise “elde kullanılır taşınır ışıklar, yani el fenerleri ve spot lambaları” mallarını kapsayan “MAGNUM MAXFIRE” markasıdır. İlana itiraz sahibi ünlü “MAG” marka serisine dahil çok sayıda markayı ve “el feneri lambaları” için tescilli “MAG-NUM STAR” markasını gerekçe göstererek “MAGNUM MAXFIRE” markasına karşı itiraz eder.

 

Başvuru sahibi, ilana itiraza karşı önceden tescilli “MAGNUM MAX” markasını gerekçe göstererek Morehouse savunmasını öne sürer. Başvuru sahibine göre, yeni başvurusu olan “MAGNUM MAXFIRE” markası, önceden tescilli “MAGNUM MAX” markasıyla esasen aynıdır, el fenerleri ile spot lambaları aynı mallardır ve itiraz sahibinin benzerlik savı markaların “MAGNUM / MAX” kısımlarına yönelik olduğundan, yeni başvuruda yer alan “FIRE” kelime unsuru ihtilafın esasıyla ilgili değildir.

 

Buna karşın USPTO Temyiz Kuruluna göre, başvuru sahibinin “MAGNUM MAXFIRE” markası ile önceden tescilli “MAGNUM MAX” markası esasen aynı markalar değildir ve “elde taşınır spot lambaları” ile “el fenerleri” nitelikleri itibarıyla çok benzer mallar olsa da, farklı kategoride aydınlatma ürünleridir ve esasen aynı nitelikte mallar olarak kabul edilemezler. Bu bağlamda, USPTO Temyiz Kurulu, başvuru sahibinin Morehouse savunması esasına dayanan argümanını kabul etmemiştir.

 

Yazı içeriğinde yer verilen açıklamalar ve örneklerden anlaşılacağı üzere, USPTO, Morehouse savunmasının kabul edilebilmesi için oldukça sıkı şartların karşılanmış olmasını beklemektedir ve belirtilen sıkı şartlar, markaların ve malların veya hizmetlerin aynılığını veya neredeyse aynılığını gerektirmektedir. Dolayısıyla, Morehouse savunmasının geçerli olabilmesi kanaatimizce ancak son derece sınırlı hallerde mevcut olabilecektir ve bu sıkı şartlar, Türk uygulamasının veya yargı kararlarının işaret ettiği anlamındaki müktesep hak uygulaması ile büyük ölçüde farklılaşmaktadır. Sıkı şartlar çerçevesinde müktesep halin ortaya çıkabileceği hallerin sınırlandırılmasının, incelemeyi ve karar verme prosedürlerini rahatlatacağı, ancak bunun karşılığında, yeni markalarında belirgin görsel, işitsel farklılıklar yaratmalarına rağmen, bu markalarında önceden tescil edilmiş bir kelime unsurunu da yer vermeleri nedeniyle, her markalarını (varsayılan)müktesep haklarına dayanarak tescil ettirmek isteyen hak sahiplerini mutlu etmeyeceği şüphesizdir.

 

Önder Erol Ünsal

Nisan 2014

unsalonderol@gmail.com

A.B.D. Uygulamasında Marka Sahibinin Önceki Tarihli Aynı Markalarının İncelemeye Etkisi Nedir? – veya – A.B.D. Uygulamasında Müktesep Haktan Bahsetmek Mümkün müdür?

uspto

 

Ulusal marka uygulamamızın en önemli sorunlu alanlarından birisini, marka başvurusu sahibinin, yeni yaptığı başvuruyla, aynı veya çok benzer ve aynı ve aynı tür malları veya hizmetleri kapsayan önceki tarihli bir markaya sahip olması durumunda, yeni başvurunun reddedilip reddedilemeyeceği sorusu oluşturmaktadır. Bu sorun bilinen adıyla müktesep hak meselesi olarak isimlendirilmiştir ve hangi durumların müktesep hak kapsamında değerlendirilmesi gerektiği konusunda açık bir karmaşa yaşanmaktadır. Müktesep hak veya benzer içerikte bir kavram ulusal marka mevzuatımızda tanımlanmamıştır ve mahkemelerin konu hakkında yaptığı birkaç genelleme bulunmakla birlikte, kavramın genel kabul görmüş bir tanımından veya uygulamasından söz edilmesi mümkün değildir.

 

Müktesep hak kavramının Türk marka inceleme sisteminin esasları dikkate alınarak tanımlanması ve uygulamasında fayda bulunmaktadır. Şöyle ki, Türk marka inceleme sistemi, resen gerçekleştirilen inceleme açısından 7/1-(b) bendi kapsamında resen gerçekleştirilen benzerlik incelemesini de içermektedir ve dolayısıyla müktesep hak kavramının benzerlik açısından yalnızca ilana itiraz aşamalarında dikkate alınması mümkün değildir. Bunun yanısıra, mutlak ret nedenlerinin resen incelenmesi bakımından da müktesep hak kavramı kapsamına girebilecek markalarla karşılaşılması mümkündür ve bu nedenle müktesep hak kavramına kapsamına girebilecek hallerin belirtilen ret gerekçeleri bakımından da tanımlanması gerekmektedir.

 

Müktesep hak kavramının, ülkemize benzer bir inceleme sistemine sahip olan ülkeler bakımından ne şekilde değerlendirildiği sorusu özellikle önemlidir. Türkiye gibi resen benzerlik incelemesi yapan, başvuruları resen mutlak ret nedenleri bakımından da inceleyen ve ilaveten ilana itiraz üzerine de önceki markalarla karıştırılma ihtimali hususunu inceleyen Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Marka Ofisi (USPTO)’nun konu hakkındaki uygulaması kanaatimizce öncelikle dikkate alınmalıdır.

 

USPTO marka inceleme kılavuzunda konu hakkında bazı açıklamalar yer almaktadır. Konu USPTO tarafından “başvuru sahibinin önceki tescillerinin etkisi (effect of applicant’s prior registrations)” olarak adlandırılmıştır. Yazı boyunca, USPTO marka inceleme kılavuzunda konu hakkında yapılan açıklamalar aktarılacaktır. Buna ilaveten konunun bir diğer boyutunu oluşturan, önceki tesciller iddiasının başvuru sahibi tarafından bir savunma olarak öne sürülmesi durumunda ortaya çıkan “Morehouse savunması (Morehouse defence)” kavramı ve uygulama alanı ise bu yazıyı takiben yazılacak ikinci bir yazıda açıklanacaktır. Yazının USPTO incelemesiyle ilgili “başvuru sahibinin önceki tescillerinin etkisi” kısmının USPTO marka inceleme kılavuzu kaynak alınarak yazıldığı öncelikle belirtilmelidir.

 

USPTO marka inceleme kılavuzunun 1216 numaralı başlığı “başvuru sahibinin önceki tescillerinin etkisi (effect of applicant’s prior registrations)” şeklindedir. Bu başlık kendi içerisinde iki alt başlığa ayrılmıştır. 1216.01 numaralı birinci alt başlıkta konuyla ilgili kısa açıklama ve konu hakkındaki başlıca kararlar sıralanmıştır. 1216.02 numaralı ikinci alt başlık ise “geçerliliği sorgulanamazlık kazanma halinin tek taraflı incelemede etkisi (effect of incontestability in ex parte examination)” şeklindedir.

 

I – Başvuru sahibinin önceki tescillerinin etkisi (effect of applicant’s prior registrations):

 

İnceleme kılavuzuna göre, marka hakları durağan değildir ve tescil için uygunluk, tescil talebinin yapıldığı anda ortaya çıkan faktörler ve kanıtlar dikkate alınarak belirlenmelidir. Her vaka kendi şartları çerçevesinde değerlendirilmelidir. USPTO, başvuru sahibinin önceki tescillerini farklı belgeler esasında inceleyen önceki uzmanlarının kararları ile bağlı değildir.

 

Belirtilen açıklamaların ardından karar kılavuzunda konu hakkındaki önemli kararlardan kısa alıntılar yapılmıştır. Bu alıntılardan önemli gördüklerimize burada kısaca aktarmakla yetineceğiz, detaylar için karar kılavuzunun ilgili kısmının incelenmesi yerinde olacaktır.

 

1987 yılında alınan bir mahkeme kararına göre, “CASH MANAGEMENT ACCOUNT” markasının önceden kredi kartı hizmetleri için tescil edilmiş olması, başvuru sahibine aynı markayı daha geniş kapsamdaki finansal hizmetler tescil ettirme hakkı vermemektedir; 1985 yılında alınan bir mahkeme kararına göre, “DURANGO” markası önceden “purolar” için tescil edilmiş olsa da, bu tescil uzmanın aynı markayı “çiğneme tütünleri” için coğrafi kaynak bakımından yanıltıcı tanımlayıcılık nedeniyle reddetmesini engellemeyecektir; 2001 yılında alınan bir mahkeme kararına göre, “BEST!” markası aynı hizmetler için önceden tescilli olsa da, bu durum uzmanın “BEST! SUPPORTPLUS” ve “BEST! SUPPORTPLUS PREMIER” markalarındaki “BEST” ibaresinin münhasır hak sağlamayacağı yönünde kayıt düşmesine engel teşkil etmeyecektir; 1994 yılında alınan bir USPTO Temyiz Kurulu kararına göre, “ULTRA” markasının önceden “motor yağı, otomobil yakıtı olarak kullanım için gazolin” malları için tescil edilmiş olması, uzmanın aynı markayı “motor yağı, gazolin, otomobil yağı, makine yağı, dişli yağı” malları bakımından reddetmesini engellemeyecektir; 1991 yılında alınan bir USPTO Temyiz Kurulu kararına göre, başvuru sahibinin “taze turunç meyvesi” için tescil edilmiş ancak yenilenmemiş “EL GALLO” markasının sahibi olması, aynı markanın aynı mallar için yapılmış yeni başvurusunun “ROOSTER” markasıyla karıştırılma olasılığı gerekçesiyle reddedilmesini engellemeyecektir; 1986 yılında alınan bir USPTO Temyiz Kurulu kararına göre, “LEAN” markasının farklı mallar ve hizmetler için önceden tescil edilmiş olması, aynı markanın “düşük kalorili yiyecekler” bakımından reddedilmesini engellemeyecektir; 1984 yılında alınan bir USPTO Temyiz Kurulu kararına göre, başvuru sahibinin “LAW & BUSINESS” markasını önceden ek sicilde (supplemental register) “kitaplar, broşürler” için tescil ettirmiş olması, aynı markanın “iş hukuku alanında seminer düzenlenmesi hizmetleri” bakımından ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesiyle reddedilmesini engellemeyecektir; 1983 yılında alınan bir USPTO Temyiz Kurulu kararına göre, “WHEN IT’S TIME TO ACT” markasının önceden “reklamcılık hizmetleri” için tescil edilmiş olması aynı markanın aynı hizmetler bakımından reddedilmesini engellemeyecektir; vd.

 

II- Geçerliliği sorgulanamazlık kazanma halinin tek taraflı incelemede etkisi (effect of incontestability in ex parte examination):

 

A.B.D. Marka Kanunu kısım 15 kapsamında tanımlanan bir prosedür uyarınca, tescilli marka sahibi tescil tarihinden başlayan 5 yıl boyunca markanın ticarette kesintisiz biçimde kullanıldığı yönünde bir beyanda bulunursa veya bu yönde yeminli beyan verirse, tescilli markayı ticarette tescil kapsamındaki mallar veya hizmetler bakımından kullanabilmek için “geçerliliği sorgulanamazlık (incontestability )” hali kazanır. Eğer markayı kullanma hakkı belirtilen prosedür kullanılarak “geçerliliği sorgulanamaz” hale getirilmişse, tescil, belirli istisnalar hariç olmak üzere, tescilli markanın geçerliliğine ve tescil sahibinin hak sahipliğine ve tescilli markayı ticarette münhasıran kullanma hakkına yönelik nihai kanıt teşkil eder. Belirtilen prosedür ve kapsamı bu yazı kapsamında irdelenmeyecektir, konu hakkında daha fazla bilgi talep edenlerin, USPTO marka inceleme kılavuzunun ilgili bölümlerini incelemesi yerinde olacaktır.

 

Yazı boyunca “tek taraflı inceleme” olarak çevirdiğimiz “ex parte examination” ise birden fazla taraf arasında geçen (inter partes) inceleme işlemleri kapsamına girmeyen, tek tarafı ilgilendiren işlemlere karşılık gelmektedir.

 

1985 yılında verilen bir A.B.D. Yüksek Mahkemesi kararına göre, tescilli marka sahibi tecavüz iddiasını ortadan kaldırmak için markanın “geçerliliği sorgulanamaz” hale geldiği savına dayanabilir ve bu bağlamda geçerliliği sorgulanamaz hale gelmiş bir markanın tanımlayıcı iddiasına dayanılamaz.

 

1986 yılında alınan bir USPTO Temyiz Kurulu kararına göre, “TALL SHIPS” ibareli “geçerliliği sorgulanamaz” statüsü kazanmış bir marka mevcutken, aynı marka sahibinin aynı hizmetler için “RETURN OF THE TALL SHIPS” markasının tescilini talep ettiği durumda, inceleme uzmanının “TALL SHIPS” ibaresi bakımından markanın münhasır hak sağlamayacağı yönünde kayıt düşmek istemesi, “geçerliliği sorgulanamaz” statüsü kazanmış önceki markanın geçerliliğinin sorgulanması anlamına gelecektir. Böyle bir durumdan bahsedilebilmesi için malların ve hizmetlerin aynı olması ve başvuruya konu markanın önceki markayla aynı kısmının jenerik nitelikte olmaması gerekir. Temyiz Kurulu, belirtilen vakada, münhasır hak sağlamayacağı yönünde uzmanca kayıt düşülen kısmın başvuru sahibinin geçerliliği sorgulanamaz statüsü kazanmış markasıyla aynı olduğunu ve hizmetlerin de aynı olduğunu tespit etmiştir.

 

2010 yılında alınan bir USPTO Temyiz Kurulu kararına göre, karıştırılma olasılığı incelenirken itiraz sahibinin federal düzeyde tescilli markasının geçerliliği sorgulanamaz statüsü kazanmış olması, bu markanın geçerliliğine yönelik nihai kanıt teşkil eder, ancak markayı güçlü hale getirmez.

 

2001 yılında alınan bir mahkeme kararına göre, geçerliliği sorgulanamaz statüsü kazanmış bir markanın varlığı başvuru sahibine, aynı markayı, söz konusu mallar veya hizmetler önceki markanın kapsadığı mallarla veya hizmetlerle yakından ilişkili mallar olsa da, farklı mallar veya hizmetler için tescil ettirme hakkı sağlamaz; 2001 yılında alınan bir mahkeme kararına göre, “SAVE VENICE” kelime markasının geçerliliği sorgulanamaz statüsü kazanmış olması, “THE VENICE COLLECTION” ile “SAVE VENICE INC.” kelime ve ilaveten şekil unsurundan oluşan ve farklı malları kapsayan sonraki markanın reddedilmesini engellemez (tescilli bir marka yalnızca tescil edildiği biçimde ve kapsamında yer alan mallar veya hizmetler için geçerliliği sorgulanamaz statüsü kazanır); 1986 yılında alınan bir USPTO Temyiz Kurulu kararına göre, “BANK OF AMERICA” kelime markasının geçerliliği sorgulanamaz statüsü kazanmış olması, aynı markanın bağlantılı hizmetler için reddedilmesini engellemez.

 

Yazı içerisinde yer verilen açıklamalardan anlaşılacağı üzere, USPTO uygulamasında genel ilke, marka haklarının durağan olmadığı ve tescil için uygunluğun, tescil talebinin yapıldığı anda ortaya çıkan faktörler ve kanıtlar dikkate alınarak incelenmesi gerektiği yönündedir. Dolayısıyla, marka sahibinin önceki tescilleri nedeniyle hak kazanacağı hallerle oldukça sınırlı kapsamda karşılaşılmaktadır ve bu hallerden bahsedebilmek için önceki markanın “geçerliliği sorgulanamaz” statüsü kazanmış olması, sonraki markayla – önceki tescilli markanın aynı (veya esasen aynı) olması, sonraki markayla – önceki tescilli markanın aynı malları veya hizmetleri kapsaması gerekmektedir.

 

Ulusal mevzuatımızda bir markanın “geçerliliği sorgulanamaz” statüsü kazanması gibi bir durum mevcut olmamakla birlikte, bu statünün A.B.D.’nde tescil tarihinden itibaren 5 yıl içerisinde kazanılması hali, ulusal uygulamamızda mahkemeler tarafından genel kabul görmüş tescil tarihinden sonra 5 yıl süreyle sessiz kalma durumunda ortaya çıkacak hak kaybı müessesesini anımsatmaktadır. Bu haliyle, kimi mahkeme kararlarında karşılaşılan 5 yıllık hükümsüzlüğü talep etme süresi dolmadığı sürece önceki marka hükümsüz kılınma yönünde saldırıya açıktır, bu bakımdan müktesep hak sağlaması mümkün değildir yorumunun esası itibarıyla, A.B.D. mevzuat ve uygulamasındaki süre sınırıyla ve bu sınırın altyapısı oluşturan hukuki mantıkla örtüştüğünün belirtilmesi gerekmektedir.

 

Bu yazının devamını oluşturacak ikinci yazının, önceki tesciller iddiasının başvuru sahibi tarafından bir savunma olarak öne sürülmesi durumunda ortaya çıkan “Morehouse savunması (Morehouse defence)” kavramı ve uygulama alanı ilgili olacağının şimdiden belirtilmesi yerinde olacaktır.

 

Önder Erol Ünsal

Nisan 2014

unsalonderol@gmail.com

Adalet Divanı Genel Mahkemesi “Vogue” Kararı – Kapsamı Belirsiz Terimler Bakımından Malların veya Hizmetlerin Benzerliğinin Değerlendirilmesi (T-229/12)

 

Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesinin T-229/12 sayılı 27/02/2014 tarihli “Vogue” kararı kapsamı belirsiz mallar bakımından karıştırılma olasılığı değerlendirilmesinin ne şekilde yapılması gerektiği hakkında mahkemenin yaklaşımını ortaya koymaktadır.

Davanın detaylarına girmeden önce kapsamı “belirsiz” (İngilizce “vague” kelimesinin karşılığı olarak kullanılmıştır) mal terimiyle ne kast edildiğinin açıklanması yerinde olacaktır.

Topluluk Marka Tüzüğü Yönetmeliğine göre, marka tescil başvurularının mal ve hizmet listelerinde yer alan mallar veya hizmetler, ilgili malların veya hizmetlerin mahiyetlerinin açık olarak anlaşılmasını sağlayacak biçimde belirtilmiş olmalıdır. Malların veya hizmetlerin başvuru sahibi tarafından yeteri derecede açık ve kesin terimlerle ifade edilmesi suretiyle, Topluluk Marka Ofisinin (OHIM) ve diğer ilgililerin, korumanın kapsamını saptayabilmesi sağlanacaktır. Malların veya hizmetlerin başvuru sahibi tarafından yeteri derecede açık ve kesin terimlerle ifade edilmemesi durumunda ise, kapsamı belirsiz terimlerle (vague) karşılaşılmaktadır. Bu konuya ilişkin olarak Avrupa Birliği Adalet Divanı tarafından 2012 yılında verilen ünlü “IP Translator” kararı, OHIM uygulamasını büyük ölçüde değiştirmiş ve bazı AB üyesi ülkeler bakımından malların ve hizmetlerin ifade edilmesi biçimi konusunda radikal değişiklikler getirmiştir. “IP Translator” konusunda detaylı değerlendirmeler önceki yazılarımızda yapılmıştır, bu yazılar kapsamında konuyu daha detaylı olarak irdelemek isteyenlerin, ana sayfada “kategoriler” bölümünde “IP Translator Davası” kategorisi (http://iprgezgini.org/category/ip-translator-davasi ) altında yer alan yazıları incelemesi mümkündür.

Bu yazının konusunu oluşturan vakada, kapsamı belirsiz olmasına rağmen OHIM tarafından kabul edilmiş bir terimi içeren bir başvurunun ilanına karşı itiraz edilmesi söz konusudur. Davanın içeriği ve seyri aşağıda kısaca özetlenmiştir:

“Advance Magazine Publishers, Inc.” 2004 yılında “Vogue” markasının tescil ettirilmesi amacıyla OHIM’e başvuruda bulunur. Başvuru kapsamında diğerlerinin yanısıra “Sınıf 18: ………, şemsiyeler; güneş şemsiyeleri; aksesuarlar; ………….” malları yer almaktadır.

vogue

Başvurunun 2007 yılında ilan edilmesini takiben aynı yıl içerisinde İspanyol “Eduardo Lopez Cabre” başvurunun ilanına karşı itiraz eder. İtiraz gerekçesi 3 marka da “Vogue” kelimesinden oluşmaktadır ve birisi Topluluk, ikisi ulusal İspanyol markası olan 3 markanın kapsamında da “şemsiyeler” malı yer almaktadır.

OHIM İlana İtiraz Birimi 2011 yılında verdiği bir kararla itirazı önceden tescilli “Vogue” ibareli topluluk markasıyla karıştırılma ihtimali nedeniyle kısmen kabul eder ve başvuru kapsamındaki “şemsiyeler; güneş şemsiyeleri; aksesuarlar” mallarını reddeder. Başvuru sahibi bu karara karşı itiraz eder, ancak itirazı OHIM Temyiz Kurulunun2012 yılında verdiği kararla reddedilir ve başvuru hakkında “şemsiyeler; güneş şemsiyeleri; aksesuarlar” malları bakımından verilen ret kararı yerinde görülür.

Başvuru sahibi (davacı) bu karara karşı Adalet Divanı Genel Mahkemesi nezdinde dava açar.

Davacının talebi ret kararının tamamen kaldırılması, bu mümkün değilse ret kararının kapsamının “şemsiyeler; güneş şemsiyeleri; şemsiyeler ve güneş şemsiyeleri için aksesuarlar” şeklinde sınırlandırılmasıdır.

Mahkeme, davaya ilişkin olarak öncelikle başvuru ile ret gerekçesi markanın kapsadığı mallara ilişkin karşılaştırma yapmıştır. Her iki markada da “şemsiyeler” malı yer aldığından, belirtilen mallar bakımından aynılık mevcuttur. Buna karşın, mahkemeye göre, “güneş şemsiyeleri” ile “şemsiyeler” malı arasında çalışma mekanizmaları ve amaçları bakımından benzerlik bulunmakla, bu ürünlerin son kullanıcıları, kullanım biçimleri ve dağıtım kanalları aynı değildir. Bu çerçevede, mahkemeye göre Temyiz Kurulunun, “şemsiyeler” ile “güneş şemsiyeleri” arasındaki “düşük derecede benzerlik” bulunduğu sonucuna ulaşması gerekirken, belirtilen mallar arasında “benzerlik” bulunduğu sonucuna ulaşmış olması yerinde değildir.

Mahkeme, son olarak, “aksesuarlar” ile “şemsiyeler” malı arasındaki benzerlik ilişkisini değerlendirmiştir. Bu hususta öncelikle, başvuru sahibinin, “aksesuarlar” malından ne anlaşılması gerektiğini (aksesuarların neyin aksesuarı olduğunu) başvurusunda belirtmemiş olduğu ifade edilmelidir. İçtihatta yer aldığı üzere (bkz. Adalet Divanı Genel Mahkemesinin T-39/10 sayılı kararı, paragraf 30) “aksesuarlar” terimi kapsamı belirsiz bir tabirdir ve mal listesinin kapsamının tespit edilebilmesi için aksesuarların neye ilişkin olduğunun belirtilmesi gerekmektedir. Daha önce de belirtildiği üzere, Topluluk Marka Tüzüğü Yönetmeliğine göre, marka tescil başvurularının mal ve hizmet listelerinde yer alan mallar veya hizmetler, ilgili malların veya hizmetlerin mahiyetlerinin açık olarak anlaşılmasını sağlayacak biçimde belirtilmiş olmalıdır. Malların veya hizmetlerin başvuru sahibi tarafından yeteri derecede açık ve kesin terimlerle ifade edilmesi suretiyle, Topluluk Marka Ofisinin (OHIM) ve diğer ilgililerin, korumanın kapsamını saptayabilmesi sağlanabilecektir.

Mallar veya hizmetler başvuru sahibi tarafından yeteri derecede açık ve kesin terimlerle ifade edilmişse, ilana itiraza ilişkin işlemlerde OHIM İlana İtiraz Birimi veya OHIM Temyiz Kurulu, inceleme konusu mallar veya hizmetler arasındaki benzerlik derecesini inceleyebilecektir. İncelenen vakada kullanılan “aksesuar” terimi ve yer verildiği sınıf bağlamında örnek verilecek olursa, 18. sınıfta yer alan malların bir bölümünün “giysi aksesuarı” mahiyetinde olması, bir kısmının “seyahat aksesuarı” olarak değerlendirilmesi, bir kısmının ise “hayvanlar için aksesuar” olması mümkündür ve bunlar genel nitelikleri ve kullanım amaçları itibarıyla birbirleriyle benzer nitelikte değildir.

Bu çerçevede, “aksesuarlar” malına ilişkin olarak, bu malın neye ilişkin aksesuarları kapsadığı belirtilmediği sürece, Temyiz Kurulunun, hukuki ve gerekçelendirme anlamında bir hata yapmadan, “şemsiyeler” ile “aksesuarlar” mallarının ortak nitelikleri, ortak fonksiyonları, tamamlayıcı nitelikleri, nihai kullanıcıları ve dağıtım kanalları bakımından benzer mallar olduğu sonucuna ulaşması mümkün değildir.

Buna ilaveten, başvuru dosyasında, “aksesuarlar” malının, “şemsiyeler ve güneş şemsiyeleri için aksesuarlar” şeklinde sınırlandırılması şeklinde bir talep bulunmadığı belirtilmelidir. Bilindiği üzere, Genel Mahkemenin yetkisi, OHIM Temyiz Kurulu önüne getirilen hususlar ve yasal çerçeveyle sınırlıdır. Dolayısıyla, davacının itirazın yalnızca yukarıda belirtilen mallar bakımından kabul edilmiş olması gerektiği iddiasıyla, böyle bir sınırlandırmayı mümkün kılmak için OHIM Temyiz Kurulunun ret kararına dayanması makul değildir.

Belirtilen nedenlerle, Genel Mahkeme, malların karşılaştırılmasına ilişki olarak takip eden sonuçlara ulaşmıştır: Başvuru ile ret gerekçesi marka arasında “şemsiyeler” malı bakımından aynılık, “şemsiyeler” ile “güneş şemsiyeleri” malları bakımından düşük derecede benzerlik mevcuttur. Buna karşılık, “aksesuarlar” malının yeterince açık bir tabir olmaması nedeniyle, “şemsiyeler” ile “aksesuarlar” malları arasındaki benzerlik derecesinin Temyiz Kurulu tarafından tespit edilebilmesi mümkün değildir.

Mahkeme bunun ardından, markaları karşılaştırmış ve markaların görsel açıdan benzerliğini ve işitsel açıdan aynı olduğunu tespit etmiştir.

Davacının, başvurunun dergilere ilişkin ünü nedeniyle güçlü ayırt edici niteliğe sahip olduğu yönündeki iddiasına, sonraki markanın ününün karıştırılma olasılığı incelemesinde dikkate alınmasının mümkün olmaması nedeniyle itibar edilmemiş ve OHIM’in önceki kararlarının emsal gösterildiği argüman da, önceki OHIM kararlarının, inceleme konusu kararın yasallığını etkilemesinin mümkün olmaması nedeniyle kabul edilmemiştir.

Sayılan tüm hususların birlikte dikkate alınması (markalar arasındaki üst düzeydeki benzerliğin, mallar arasındaki düşük düzeydeki benzerliği telafi etmesi neticesinde karıştırılma olasılığı sonucuna varılmasının mümkün olması hususu dahil olmak üzere) neticesinde, Genel Mahkeme takip eden sonuçlara ulaşmıştır:

– “Şemsiyeler ve güneş şemsiyeleri” bakımından başvuru ile ret gerekçesi marka arasında karıştırılma olasılığının ortaya çıkması mümkündür. Dolayısıyla, belirtilen mallar bakımından OHIM Temyiz Kurulunun ret kararı yerindedir.
– OHIM Temyiz Kurulu tarafından “aksesuarlar” malı bakımından verilen ret kararı, belirtilen malın neyi kapsadığının başvuru sahibi tarafından açık olarak belirtilmemiş olması, bu bağlamda, “şemsiyeler” ile “aksesuarlar” mallarının benzer olduğu neticesine varılamaması, dolayısıyla “aksesuarlar” malı bakımından başvuru ile ret gerekçesi marka arasında karıştırılma olasılığının ortaya çıkabileceği sonucuna ulaşılmasının mümkün olmaması nedenleriyle yerinde değildir.

Bu çerçevede, Genel Mahkeme, OHIM Temyiz Kurulunun ret kararını “şemsiyeler ve güneş şemsiyeleri” bakımından onamış, buna karşın “aksesuarlar” bakımından verilen ret kararını iptal etmiştir. Dolayısıyla, “aksesuarlar” bakımından verilen ret kararı, işbu mahkeme kararında yer verilen değerlendirmeler ışığında OHIM tarafından yeniden incelenecektir.

Ulusal uygulamamızda da, kapsamı belirsiz terimlerle ilana itiraz süreçlerinde veya resen benzerlik incelemesi aşamalarında karşılaşılmaktadır. Belirtilen durumlarda malların veya hizmetlerin benzerliğine ilişkin olarak takip edilmesi gereken yolların net biçimde tespit edilmesi gerektiği açıktır. “IP Translator” kararı sonrası Avrupa’da sıklıkla bu tarz ihtilaflarla veya davalarla karşılaşılacağını şimdiden öngörmek kanaatimizce kahinlik olmayacaktır.

 

Önder Erol Ünsal
Nisan 2014
onderolunsal@gmail.com