Etiket: tanımlayıcı markalar

-Muhafazakar Enstitü- Din, Siyaset ve Eğlence Alanlarında Bilgi Sağlama Hizmetleri İçin Doğrudan Tanımlayıcı mıdır? (USPTO Temyiz Kurulu Kararı)

Son yıllarda ülkemizde eğitim sektöründe çeşitlileşme, özel ilgi alanlarına ve küçük gruplara yönelik eğitimlerde artış gözlenmektedir. Kanaatimce bu halin sosyal medya kullanımdaki artış ve sosyal medya aracılığıyla tanıtım – reklamla da doğrudan ilişkisi bulunmaktadır.

Alanlarının gerçek uzmanı olan kişiler, fazlaca sermayeye veya kompleks iş bağlantılarına ihtiyaç duymaksızın, alanlarının ilgililerine sosyal medya aracılığıyla kolaylıkla ulaşabilmekte ve sadece eğitim amacıyla birkaç saatliğine geçici olarak kiraladıkları salon, restoran veya sınıflarda özel amaçlı eğitimlerini gerçekleştirebilmektedir. Entelektüel birikimlerini gelire dönüştüren eğitimciler ve herhangi aracı olmaksızın yetkin isimlerle doğrudan muhatap olarak istedikleri eğitimi alan kullanıcılar, bu durumdan genel anlamıyla oldukça memnundur.

Nispeten yeni sayılabilecek bu iş alanının marka tescil pratiklerine de yansıması bulunmaktadır. Eğitimin verildiği alanı gösteren isimler ile bir eğitim faaliyetini çağrıştıran kurumsal isimlerin birbirleriyle kombine edilmesiyle oluşturulan marka tescil başvurularına son yıllarda sıklıkla rastlanmaktadır. Gerçek hayatta karşıma çıkan örnekleri belirtmeyeceğim, ancak bir fikir oluşması için birkaç örneği kendim türeteyim: “Viski Akademisi”, “Yazılım Enstitüsü”, “Şiir Okulu”, “Denetim Akademisi”, “Natürmort Atölyesi”, vb.

Yukarıda örneklerle sınırlı düşünmemek kaydıyla, bu ve benzeri nitelikteki marka tescil başvurularının, mutlak ret nedenleri kapsamında reddedilip reddedilemeyeceği veya incelemede kullanılacak ölçütlerin neler olması gerektiği de tartışma konusudur. Türk Patent ve Marka Kurumu’nun 2019 yılında güncelleştirerek yeniden yayımladığı Marka İnceleme Kılavuzunda konu hakkında kısa bir bölüm bulunmaktadır:

Bu yazının gayesi, kılavuzdaki değerlendirmeleri tartışmak ve konuya yeni bir boyut kazandırmak değildir. Yazının uzun girişinin nedeni, aşağıda sizlere aktaracağımız USPTO Temyiz Kurulu kararını hangi amaçla seçtiğimizi düzgün biçimde açıklamak ve konunun Türkiye açısından da önemli olduğuna dikkat çekmektedir. Bunu gerçekleştirebildiğimizi düşünerek karara geçiyoruz.

USPTO Temyiz Kurulu’nun 8 Ekim 2019 tarihinde verdiği kararla “Conservative Institute” marka tescil başvurusunun tanımlayıcılık gerekçesiyle reddedilmesi kararını onamıştır. Kurul kararı http://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/ttabvue-87658084-EXA-11.pdf bağlantısından görülebilir.

2017 yılında kurulan “Conservative Institute, LLC” firması “Conservative Institute” kelime markasını “Sınıf 35: Siyaset alanında global bir iletişim ağı vasıtasıyla online bilgi sağlama hizmetleri. Sınıf 41: Eğlence alanında global bir iletişim ağı vasıtasıyla online bilgi sağlama hizmetleri. Sınıf 45: Din alanında global bir iletişim ağı vasıtasıyla online bilgi sağlama hizmetleri.” için tescil ettirmek için başvuruda bulunur.

“Conservative Institute” ibaresi Türkçe’ye “Muhafazakar Enstitü” olarak çevrilebilecek bir kelime kombinasyonudur. Başvuru sahibi, muhafazakar hayat ve siyaset anlayışının ilkelerini savunmak amacıyla web sayfasında günlük içerik sunan bir kuruluştur. 2017 yılında kurulmuş organizasyonun www.conservativeinstitute.com alan adlı web sayfasından, kuruluşun ilkeleri ve amacı hakkında bilgi edinilmesi mümkündür.

USPTO, başvuyu tanımlayıcılık gerekçesiyle reddeder ve başvuru sahibi karara karşı itiraz eder. İtiraz, USPTO Temyiz Kurulu’nca incelenerek, aşağıdaki nedenlerle reddedilir.

Yerleşik içtihada göre münhasıran tanımlayıcı markalar, tescil talebine konu mal ve hizmetlerin niteliğini, kalitesini veya bir özelliğini doğrudan bildiren işaretlerdir. Bir işaretin doğrudan tanımlayıcı olması için mal veya hizmetin her özelliğini bildirmesi gerekmez, mal veya hizmetin önemli bir özelliğinin, niteliğinin veya vasfının bildirilmesi yeterlidir.

Başvuruda yer alan kelime unsurlarından “conservative (muhafazakar)”, “geleneksel görüş ve değerleri savunan, değişime karşı çıkma eğiliminde olan, muhafazarlık felsefesinden veya politik akımından gelen”; “institute (enstitü)” ise “bir amacı desteklemek için kurulmuş bir yapı; özellikle teknik konular alanında faaliyet gösteren eğitim kurumu” anlamlarına gelmektedir.

Başvuru hakkında ret kararını veren uzman, başvuru sahibinin web sitesinden topladığı kanıtları da karara ekleyerek, “muhafazakar enstitü” anlamına gelen “conservative institute” ibaresinin başvuru kapsamındaki “Sınıf 35: Siyaset alanında global bir iletişim ağı vasıtasıyla online bilgi sağlama hizmetleri. Sınıf 41: Eğlence alanında global bir iletişim ağı vasıtasıyla online bilgi sağlama hizmetleri. Sınıf 45: Din alanında global bir iletişim ağı vasıtasıyla online bilgi sağlama hizmetleri.” için doğrudan tanımlayıcı olduğu sonucuna ulaşmıştır.

Ayrıca, başvuru sahibinin kendi web sayfasında da belirtildiği üzere, “conservative institute” muhafazakar hayat ve siyaset anlayışının ilkelerini savunmak amacıyla web sayfasında günlük içerik sunan bir kuruluştur.

Temyiz Kurulu; başvurunun anlamı ve başvuru kapsamında bulunan hizmetlerin niteliği dikkate alındığında, tüketicilerin başvuruya konu markanın sunulan hizmetler hakkında doğrudan mesaj ilettiğini anlayacakları görüşündedir. Daha açık ifadeyle başvuru; kapsadığı hizmetler bakımından, yani siyaset, eğlence ve din alanlarında online sağlanan bilgi hizmetleri açısından muhafazakar inançlara ve muhafazakar bakış açısına yer verildiği mesajını tüketicilere doğrudan iletmektedir. Bu bağlamda başvuru hakkında doğrudan tanımlayıcılık gerekçesiyle verilen ret kararı yerinde görülmüştür.

Başvuru sahibi, markasının muhafazakarlığı yüceltmediğini belirtse de, buradaki soru markanın muhafazakarlığı yüceltip yüceltmediği değil, kapsadığı hizmetler bakımından tanımlayıcı olup olmadığıdır ve Kurul da USPTO uzmanı gibi başvurunun kapsadığı hizmetler bakımından açıkça tanımlayıcı olduğu görüşündedir.

Temyiz Kurulu belirtilen nedenlerle başvuru hakkındaki ret kararını onamış ve itirazı reddetmiştir.

Benzeri bir başvuru, ülkemizde ne şekilde değerlendirilirdi sorusunun yanıtı elbette bu yazıda yer almıyor; ancak bu başvuru özelindeki değerlendirmelerin yerindeliği tartışmaya açık olarak da görülebilir. Görüşünü belirtmek isteyen okuyucularımızın yorumlarını duymaktan memnun olacağız.

Önder Erol ÜNSAL

Kasım 2019

unsalonderol@gmail.com

A.B.D. Temyiz Mahkemesi’nin Booking.com Kararı, ”Booking.com” Tescil Edilebilir

Ülkemizde 2017 yılından itibaren haksız rekabet kapsamında faaliyetlerinin durdurması karar verilen ve dünyanın en büyük seyahat e-ticaretlerinden biri olan Booking.com B.V. LLC şirketinin, A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO)’nin itirazlarına rağmen ’’booking.com’’ teriminin marka olarak tescil edilebileceğine dair, 4. Federal Temyiz Mahkemesi kararını verdi. Olayın geçmişine kısaca değinecek olursak.

2006 yılından itibaren Booking.com B.V. LLC şirketi ‘’booking.com” terimini kullanmakta olup, 2011-2012 yıllarında 39. ve 43. sınıflarda; ulaşım/seyahat, tur bileti rezervasyonları hizmetleri ile online otel ve rezervasyon hizmetlerinde tescil ettirmek ister.

USPTO marka uzmanı, marka başvurusunu; tanımlayıcılık, markanın korunması için gerekli olan kullanım sonucu ikincil anlam (secondary meaning) kazanmadığı ve marka tescil talebinde bulunulan terimin ayırt edileciliği ulaşmadığı gerekçeleriyle reddeder. Booking.com şirketi tarafından USPTO marka uzmanının kararına karşı yapılan itiraz, USPTO Temyiz Kurulunca (TTAB) değerlendilir ve aşağıdaki gerekçelerle reddedilir.

TTAB tarafından yapılan değerlendirmede, ‘’booking’’ kelimesinin otel ve konaklama hizmetleri rezervasyonları ve planlanması konularında jenerik bir ifade olduğunu ‘’.com’’ ifadesinin ise ticari bir internet sitesi üzerinde kullanıldığı dolayısıyla da tüketicilerin nezdinde öncelikli olarak rezervasyon hizmetlerinin anlaşıldığı ve bu hizmetleri tanımladığı ve kapsadığı belirtilmiştir. Bu karara karşı, Booking.com LLC şirketi, ’’booking.com‘’ teriminin ayırt ediciliğine ulaştığı, tescil edilebileceği gerekçeleriyle, Doğu Virjinya Bölge Mahkemesi’ne TTAB kararının iptali için gider.

Doğu Virjinya Bölge Mahkemesi, USPTO kararını iptal ederek, ‘’booking.com” teriminin tanımlayıcı ikincil anlamı olduğunu ve terimin tescil edilebileceğine karar verir. USPTO ise, Bölge Mahkemesi kararını terimin tescil edilebilirliği açısından hatalı olup, ‘’booking.com’’un jenerik terim olduğuna dayanarak Doğu Virjinya Bölge Mahkemesi kararını temyiz eder.

Öncelikle U.S.A. Marka Hukuku (Lanham Kanunu)’na göre, bir terim tescil edilmek istenen mal veya hizmeti tanımlıyorsa, bu terim marka olarak tescil edilemez. Örneğin, ‘’Şarap’’ bir şarap markası olarak tescil edilemez fakat; ‘’Şarap’’ bir tekstil ürünü içeren bir mal sınıfında marka olarak tescil edilebilir.

Bir terimin korunabilmesi için, diğer terimlerden ayırt edici özelliğinin bulunması gerekmektedir. Genellikle markalar, belirtilen 4 kategori içerisinde yer alır: (1) jenerik, (2) tanımlayıcı, (3) çağrıştırıcı, (4) rastgele seçilmiş / fantezi terimler. Bu uyuşmazlıkta Mahkeme’ye göre, ilk iki kategoriyi içeren bir durum mevcuttur.

Yazının devamında mahkemenin gerekçelerini belirterek, davayı gören 4. Federal Temyiz Mahkemesi‘nin 04 Şubat 2019 tarihli kararına yer vereceğiz, karar metni-nin http://www.ca4.uscourts.gov/Opinions/172458.P.pdf  bağlantısından görülmesi mümkündür.

4. Federal Temyiz Mahkemesi, tarafların temyiz başvurularını incelemeye başlamadan önce iki noktaya değinir: (1) Marka tesciline konu olan terimin jenerik olup olmadığının ispat yükünün hangi tarafa ait olacağı? (2) Tescil edilmek istenen terimin jenerik olup olmadığına ilişkin değerlendirme. Federal Temyiz Mahkemesi, ‘’booking.com” teriminin jenerik olup olmadığını belirlemek için aşağıdaki 3 adımlı testi uygular.

(1) Marka tesciline konu olan terimin jenerik olup olmadığının ispat yükünün hangi tarafa ait olacağı? (2) Tescil edilmek istenen terimin jenerik olup olmadığına ilişkin değerlendirme. Federal Temyiz Mahkemesi, ‘’booking.com” teriminin jenerik olup olmadığını belirlemek için aşağıdaki 3 adımlı testi uygular.

(1) Terimin kullanıldığı ürün veya hizmet sınıfını belirlemek.

(2) Kamuda ilgili kesiminin sınıfı belirlemek.

(3)Terimin birincil anlamının, kamunun ilgili kesiminde ‘’booking.com”un mal ve hizmetleriyle ilişki olup olmadığı belirlemek.

Sorulması gereken soru, kamu nezdinde terimin ürünün ismi mi olduğu ve üreticiyi göstermediği midir? 6 Glover v. Ampak, Inc., 74 F.3d 57, 59 (4th Cir. 1996).

Uyuşmazlık testin 3. adımında kamunun ilgili kesiminde ‘’booking.com ‘’ teriminden ne anladığı konusunda uyuşmazlık ortaya çıkmaktadır. Mahkemece, kamunun ilgili kesiminde terimin birincil anlamının olup olmadığı incelenmiştir. Fakat, ortaya çıkan sonuca göre burada, kamunun ilgili kesiminde aşağıda belirtileceği gibi üründen ziyade kamuda ‘’booking.com‘’ terimi şirket olarak akıllara gelmektedir. USPTO’ya göre ise ‘’booking.com’’ terimi , sözlük anlamı rezervasyon anlamına gelip, kamuda da tanımlayıcı bir terim olup, tescil edilmek istenen sınıfları kapsamaktaydı.

Booking.com şirketi, Doğu Virjinya Bölge Mahkemesi’ne ‘’Teflon survey’’ adı verilen yeni bir delil sunar. Teflon anketi, mahkemeler tarafından terimin tüketici anketi yaparak jenerikliğinin tespiti açısından kullanılan bir metot olarak kullanılır. Belirtmek gerekir ki, Teflon anketi bazı mahkemeler tarafından her zaman ikna edici olarak bulunmaz. Bölge Mahkemesi tarafından ciddi bir delil olarak kabul edilmiştir.

Tüketicinin marka tesciline konu olan terim konusunda ne anladığını tespit etmek için, mahkeme tüketici tanıklığı, tüketici anketleri, listeler ve sözlükler, ticari dergiler, gazeteler ve diğer yayınlardan yardım alabilir. Glover, 74 F.3d at 59. Ayrıca Mahkeme’ye göre, bir terimin tüketici tarafından anlaşılıp, anlaşılmadığını tespit etmek için, tescil edilmek istemen terimin bir bütün olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Mahkeme’ye göre USPTO, “booking.com” tüketiciler nezdinde sadece bir internet sitesi olduğu, ‘’booking.com‘’ şirketi olarak anılmadığı ispatı konusunda başarısız olmuştur. Bölge Mahkemesi’nin, ‘’booking.com” şirketinin yaptığı Teflon anketinde tüketicilerin %74.8’nin bir otel rezervasyon sitesi yerinden ziyade ”booking.com”u bir şirket olarak bilindiği sonucu ortaya çıkmıştır.

USPTO, ‘’booking.com” içeren ‘’hotelbooking.com”, ‘’ebooking.com” gibi online otel rezervasyon sitelerinin bulunması tüketicilerin salt bu hizmeti anladığının bir göstergesi olduğu belirtilmiştir. Fakat, Mahkeme tarafından, ”booking.com” terimi olması sadece otel rezervasyon hizmeti olacağını anlamına gelmeyeceği, müzik bileti, tiyatro bileti gibi otel/seyahat rezervasyonu dışında hizmetlerin de sağlanabileceğini belirtmiştir. USPTO bu yönde karar verirken 2 noktaya dayanır.

(1) USPTO’nun burada dayandığı noktalardan birisi, 1888 Anayasa mahkemesi kararında tartışılmıştır. Goodyear’s Rubber Mfg. Co. v. Goodyear Rubber Co., 128 U.S. 598, 602–03 (1888). İlgili davada “.com”’ üst düzey alan adının bir, ikinci seviye alan adına (bir jenerik isme) eklenmesi asla o terimin jenerikliği değiştirmez denmiştir. Burada mahkeme sadece ticari terimler içeren ‘’Grain Company’’, ‘’ The Grocery Store’’ gibi tanımladığı mal sınıfını içeren bir terimin tescil edilemeyeceği belirtilmiştir. Fakat burada da belirtmek gerekir ki, diğer Federal Temyiz Mahkemelerin de uygulamalarında olan bir jenerik terime “.com” üst düzey alan adı eklenmesi, tüketici anketleri veya benzer deliller ile ispat edilebiliyorsa, her ne kadar jenerik olsa dahi, olarak marka tescillenebileceğine dair kararlar mevcuttur. Bkz. e.g., Advertise.com, Inc., 616 F.3d at 982; In re Hotels.com, 573 F.3d at 1304–05.

(2) USPTO, ‘’booking.com” teriminin değerlendirdiğinde ‘’booking’’ ve “.com” üst düzey alan adının iki jenerik terimin birleşiminden başka bir şey olmadığını belirtmiştir. Ayrıca, salt olarak değerlendirdiği, booking teriminin otel rezervasyonları için jenerik olduğunu, “.com” alan adı ile birleşmesiyle, kamuda ilgili tüketicinin internet rezervasyon hizmetlerinin anlaşılacağı dolayısıyla bu birleşiminde jenerik olacağı kanaatine varılmıştır.

4. Federal Temyiz Mahkemesi değerlendirmelerinde, ikinci seviye alan adına yalnızca “.com” üst düzey alan adı eklemek, onu non-jenerik yapmayacağını; terimin kamuda oluşan ve var olan terimin anlamının bir bütün olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Her ne kadar alan adı ve terim kapsadığı hizmeti tanımlasa da, bu kamunun ilgili kesiminin her zaman terimin tanımladığı hizmeti anladığı anlamına gelmez. Dolayısıyla, her iki terim de ayrı ayrı jenerik olsa ve bu oluşan terim sağladığı hizmeti içerse dahi, mahkemeler diğer delilleri (tüketici anketi vb. deliller), bu olayda Bölge Mahkemesi’nin kullandığı gibi, terimin jenerik olup olmadığı konusunda kullanabileceklerdir.

4. Federal Temyiz Mahkemesi, yukarıda ana hatlarıyla açıkladığımız gerekçelerle, USPTO yönünden davayı reddetmiş, Doğu Virjinya Bölge Mahkemesi ”booking.com” teriminin tescil edilebilirliği yönündeki kararını onamıştır.

Tonay Berkay Aras

Şubat 2019, San Francisco

tonayberkay@gmail.com

Aksi Kedi Bu Kararla Daha da Aksileşecek – USPTO Temyiz Kurulu “Grumpy Cat” Kararı

 

Önce önemli notlar:

(1) Yazıyı sonuna kadar okuyacaksınız, lütfen yazının sonundaki duyurumuzu – sürprizimizi atlamayın. Yazıyı sonuna kadar okumayacaksınız da, lütfen önce duyurumuzu – sürprizimizi okuyun. Duyuruya yanıtsız kalmamanız bizi mutlu edecek.

(2) Bugün 29 Ekim 2018, Cumhuriyetimizin 95. kuruluş yıldönümü. Cumhuriyetin kuruluşu, eşit haklara sahip bireyler olmamız için atılan ilk adımdır. Bunun bilincinde olan ve bir hanedanın kulu olmaya özlem duymayan tüm okuyucularımızın Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Bu yolu bize açan Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyoruz.

 

 

İnternette dolaşan sevimli hayvan videolarını ve fotoğraflarını görmek, çoğunluğumuz bakımından günlük hayatımızın en keyif verici anlarından birisini oluşturmaktadır. Bu video veya fotoğrafların kahramanlarından kimisi, internet fenomeni hayvanlar olarak ünlüler kervanına katılmıştır.

“Grumpy Cat (Aksi Kedi)” lakabıyla tanınan, gerçek adı “Tardar Sauce (Tartar Sosu)” olan bir kedi hiç şüphesiz internet dünyasının en ünlü hayvanlarından birisi, belki de en ünlüsüdür.

Bu noktada sözü Wikipedia’ya bırakıyor ve Tartar Sosu’nun ne denli ünlü olduğunu anlamanıza yardımcı olmaya çalışıyoruz:

Grumpy Cat (d. 4 Nisan 2012), gerçek adı Tardar Sauce (Türkçe: Tartar Sos) olan ve huysuz yüz ifadesi ile İnternette şöhret olarak tanınan dişi kedidir. Sahibi Tabatha Bundesen, Tardar’ın Cüce kedi olması nedeniyle sürekli olarak huysuz bir yüz ifadesine sahip olduğunu belirtmektedir. Grumpy Cat, şu anda elde ettiği şöhretini ise, sahibi Tabatha’nın kardeşi olan Bryan’ın 22 Eylül 2012 tarihinde fotoğrafını Reddit’e eklemesiyle elde etti. Daha sonra görüntü tüm huysuz başlıklarında makro resim haline gelmiştir. Facebook’ta “resmi huysuz kedi (TheOfficialGrumpyCat)” sayfasının 1.000.000’un üzerinde takipçisi bulunmaktadır. Grumpy Cat, yönetmenliğini Andy Capper ve Juliette Eisner’ın yaptığı internet memeleri ve viral videolar hakkında yaptıkları Lil Bub & Friendz isimli belgeselde rol almıştır. Belgeselin galası 18 Nisan 2013 tarihinde Tribeca Film Festivali’nde yapıldı. Ayrıca Grumpy Cat BuzzFeed’de 2013 Webby Ödülleri’nde yılın internet memesi ödülünü kazandı. 30 Mayıs 2013 tarihinde ise The Wall Street Journal ön sayfasında yer almıştır. (http://www.wikizeroo.com/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvR3J1bXB5X0NhdA)

Tartar Sosu’nun bu denli ünlü olması, marka tescil başvurusunu yanında getirmiş ve 2013 yılında aşağıdaki görsele sahip iki marka tescil başvurusu USPTO’ya yapılmıştır.

 

 

Başvuruların sahibi “Grumpy Cat Limited” isimli bir firmadır, iki başvuru da aynı görselden oluşmaktadır ve başvuruların kapsamında esasen aşağıdaki mal ve hizmetler yer almaktadır:

“Sınıf 9: Komedi içeren indirebilir video dosyaları; mobil telefonlar için bilgisayar uygulama yazılımları, oyunlar ve görüntü dağıtımı için yazılımlar. Sınıf 16: Posterler, tebrik kartları, not kartları, posta kartları, takvimler. Sınıf 28: Doldurulmuş ve pelüş oyuncaklar, aksiyon figürleri, oyuncak bebekler, oyuncak hayvanlar. Sınıf 41: Eğlence hizmetleri, yani fotoğraf, ses ve video içeren web sitelerinin sağlanması hizmetleri.”

USPTO uzmanı her iki başvuruyu da tanımlayıcılık gerekçesiyle reddeder ve başvuruların kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmadığını da belirtir. Başvuru sahibi bu kararlara karşı itiraz eder ve itirazlar USPTO Temyiz Kurulu tarafından değerlendirilir. Her iki başvuruya ilişkin olarak ret kararlarının gerekçesi ve itirazların içeriği aynı olduğundan, Temyiz Kurulu itirazları tek bir kararla 26 Ekim 2018 tarihinde sonuçlandırır. Temyiz Kurulu kararının http://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/ttabvue-85836812-EXA-25.pdf bağlantısından görülmesi mümkündür ve bu yazı Kurul kararının okuyuculara anahatlarıyla aktarılması amacıyla yazılmıştır. (Bu noktada iki hususa dikkatinizi çekmek istiyoruz: (i) Başvurular 2013 yılında yapılmıştır ve Temyiz Kurulu kararı 2018 yılının neredeyse sonunda verilmiştir. Kısaca, ofisler açısından hızlı inceleme gelişmişlikle eş anlamlı değildir. (ii) 26 Ekim 2018 tarihinde verilmiş kararı, sizlere 29 Ekim 2018 tarihinde aktarıyoruz. Hiç fena sayılmayız.)

Temyiz Kurulu kararına, Tartar Sosu’nu kısaca tanıtarak başlar ve hemen ardından tanımlayıcılık gerekçeli ret kararını değerlendirir.

Bir terim veya bu vakada olduğu gibi bir şekil, kullanılacağı mal veya hizmetlerin kalitesine, özelliğine, işlevine veya karakteristiğine ilişkin bilgiyi derhal iletiyorsa münhasıran tanımlayıcıdır. İllüstrasyon veya fotoğraf gibi resimsel tasvirler bakımından da aynı durum söz konusudur. Münhasıran tanımlayıcılığın ortaya çıkması için kelime veya şeklin bir mal veya hizmetin tüm özelliklerini tarif etmesi gerekmez, önemli bir işlevin tarif edilmesi yeterlidir. Bir şeklin tanımlayıcılığı; soyut olarak değil, tescili talep edilen mal ve hizmetlerin kullanıldığı biçim, kullanımın malların ve hizmetlerin ortalama tüketicisi üzerinde bırakacağı olası etki dikkate alınarak değerlendirilir.

USPTO uzmanının başvuruyu reddetmesinin nedeni; kedi görselinin hukuken kedi kelimesine eşit olması ve bu nedenle de 28. sınıfta yer alan kedi görünümlü oyuncaklar ve 9., 16, ve 41. sınıflarda yer alan kedi biçimli veya kedilere ilişkin içeriği ana konu (subject matter) olarak barındıran mal ve hizmetler için münhasıran tanımlayıcı olmasıdır. Uzman buna ilaveten kedi görünümlü pelüş oyuncakların, posta kartlarının ve diğer basılı kartların piyasada çok yaygın olduğunu belirtmektedir. 41. sınıfa dahil eğlence hizmetleri bakımından ise uzman; komik kedi videolarını, kliplerini, hikayelerini, kedi fotoğraflarını ve şakalarını içeren üçüncü taraf web sitelerinin bulunduğunu ve bu durumda kedi kelimesinin mal ve hizmetlerin ana konusunu ve içeriğini belirttiğini gösterdiğini ifade etmektedir.

Başvuru sahibi buna karşılık olarak, başvuruda yer alan kedi fotoğrafının, jenerik bir kedinin standart bir görünümü olmadığı gibi, başvurunun kedi ürünlerini veya kedilere yönelik hizmetleri kapsamadığını, tersine bu fotoğrafın alışılmadık görünümlü bir kedinin ayırt edici görünümü olduğunu, ayrıca bu kedinin sıradışı görünümü nedeniyle ünlü olduğunu belirtmektedir. Başvuru sahibi buna ilaveten, uzmanın başvuruda yer alan kedi şeklini hukuken kedi kelimesine eş anlamlı olarak değerlendiren yaklaşımının yerinde olmadığını ifade etmekte ve ticari rakiplerin aynı kedi şeklini kullanım gibi bir zorunluluğunun bulunmadığını öne sürmektedir.

Temyiz Kurulu incelemesinde ilk olarak, uzmanın hukuki eşdeğerler teorisini bu başvuru için uygulamasının yerinde olmadığını belirtir. Bir şekil, şeklin karşılık geldiği kavramı alıcılara aktararak şeklin kelime karşılığının hukuki eşdeğeri olabilse de, bu durum uzun süreli ve eşzamanlı kullanım sonucu ortaya çıkacaktır, oysa incelenen vakada böyle bir durum söz konusu değildir. Buna ilaveten Temyiz Kurulu, bir kedi şeklini kedi kelimesine eşdeğer olarak kabul edip, tanımlayıcılık meselesini basitçe çözmenin de yerinde olmadığı görüşündedir.

Başvuru sahibi, ticari rakiplerin hiçbirisinin aynı kedi şeklini kullanımı zorunluluğunun bulunmadığını belirtse de, başvuru sahibinin tanımlayıcı bir markanın tek kullanıcısı olmasının, münhasıran tanımlayıcılık halini ortadan kaldırmadığı içtihatta sabittir.

Başvuru sahibinin bir diğer iddiası, süper kahraman şekillerinin oyuncaklar için sorunsuz biçimde tescil edilmesi ve benzer yorumun Tartar Sosu’nun görünümü için de yapılmasıdır. Temyiz Kurulu’na göre incelenen vakada durum aynı değildir, bunun da birkaç nedeni vardır: (i) Tartışılan mesele, Tartar Sosu’nun resminin marka olup olamayacağı değil, münhasıran tanımlayıcı olup olmadığıdır. (ii) Süperman, Batman, Joker gibi karakterler kurgu karakterlerdir. Bu vakada söz konusu olan bir kurgu karakterin çizimi değildir.

Başvuru sahibi, Tartar Sosu’nun görünümünün yüksek düzeyde stilize olduğunu belirtmektedir. Temyiz Kurulu tersini düşünmektedir: Başvuru, kurgu bir karakterin çiziminden veya stilize bir imajdan değil, gerçek bir kedinin fotoğrafından oluşmaktadır.

Takiben başvurunun münhasıran tanımlayıcı olup olmadığı meselesi Kurul tarafından tartışılmıştır.

9. sınıfa dahil mallar bakımından, uzman tarafından dosyaya sunulan kanıtlar, photo bomb (bir online mobil telefon uygulaması) uygulamasının önemli özelliklerinden birisinin Tartar Sosu’nun değişik görünümlerinin fotoğraflara eklenmesi olduğunu, hava durumu uygulamasında Tartar Sosu’nun görünümünün özel bir tema olarak yüklenebildiğini, bu haliyle başvuru konusu şeklin malların önemli bir özelliği olduğunu göstermektedir. Bu çerçevede, 9. sınıfa dahil mallar için verilen tanımlayıcılık gerekçeli ret kararı yerinde bulunmuştur.

Dosya kapsamında bulunan çok sayıda kanıt, Tartar Sosu’nun görünümünün pullarda, tebrik kartlarında, takvimlerde önemli bir özellik olarak kullanıldığını, bunların tümünde kedinin şeklinin ürünün karakteristik bir unsuru olduğunu göstermektedir. Bu çerçevede, 16. sınıfa dahil mallar için verilen tanımlayıcılık gerekçeli ret kararı yerinde bulunmuştur.

28. sınıfa dahil oyuncaklar bakımından durum daha da açıktır. Kurul’a göre, bir oyuncağın ana özelliklerinden birisi Tartar Sosu’nun portresinden oluşması olabilir. Pelüş oyuncaklara iliştirilecek üzerinde Tartar Sosu’nun görünümünü taşıyan etiketler, tüketicilere ürünün Tartar Sosu görünümlü bir oyuncak olduğunu mesajını açıkça verecektir. Bu çerçevede, 28. sınıfa dahil mallar için verilen tanımlayıcılık gerekçeli ret kararı yerinde bulunmuştur.

41. sınıfa dahil hizmetlere gelindiğinde, dosyada bulunan kanıtlar, eğlence hizmetlerinin ana konusunun veya içeriğinin başvuruda yer alan kediyi içerdiğini ve dahası ona odaklandığını göstermektedir. Dolayısıyla, Tartar Sosu eğlence hizmetlerinin, yani videoların içeriğinin önemli bir özelliğini oluşturmaktadır. 41. sınıf hizmetleriyle bağlantılı olarak Tartar Sosu’nun resmini görecek alıcılar, başka bir düşünceye veya algıya gerek kalmaksızın, hizmetin ana konusunun söz konusu kediyle ilgili olduğunu derhal anlayacaklardır. Bu çerçevede, 41. sınıfa dahil hizmetler için verilen tanımlayıcılık gerekçeli ret kararı da yerinde bulunmuştur.

Temyiz Kurulu belirtilen gerekçeler ışığında tanımlayıcılık gerekçeli ret kararını yerinde bulmuş ve onamıştır. Kararın devamında kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik hali incelenmiştir. Kararın oldukça uzun olan ve aslında çok dikkat çekici bu kısmını bu yazıda aktarmayacağız ve belki başka bir yazıda bu iddianın neden reddedildiğini değerlendireceğiz. Bu aşamada, başvuru sahibinin kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik iddiasının, iddianın başvuru kapsamındaki mal ve hizmetler için ispatlanamadığı gerekçesiyle reddedildiğini belirtmekle yetinelim.

Tartar Sosu’nun fotoğrafından oluşan başvurunun, kedilerle ilgisi bulunmayan başvuru kapsamındaki mallar ve hizmetler, en azından 28. sınıfa dahil oyuncaklar dışında kalan mallar ve hizmetler bakımından reddedilmesi okuyucularımıza hiç şüphesiz ilginç gelmiştir.  9. ve 16. sınıflara dahil mallar ve 41. sınıfa dahil hizmetler bakımından benim için de durum aynıdır ve bu noktada kararı içselleştirmekte güçlük çektiğimi itiraf etmem gerekiyor. Bununla birlikte, USPTO’nun filli kullanım biçimini de esas alan ve sadece kurguya dayanmayan inceleme biçiminin, kararı anlamaya çalışırken dikkate alınması yerinde olacaktır.

Yazının başlangıcında bahsettiğimiz duyuruyu yapmanın sırası şimdi geldi:

IPR Gezgini tüm canlıların ve özellikle de hayvanların dostu bir sitedir. Yakın günlerde “IP Dünyamızın İnsan Olmayan Dostları” içerikli bir yazı yayınlayacağız ve bu yazıda okuyucularımızın ve bizlerin, insan olmayan dostlarının fotoğraflarına kısa notlarla birlikte yer vereceğiz. İnsan olmayan dostunuz evinizde, ofisinizde veya sokakta sizinle hayatını paylaşan kediniz, köpeğiniz, kuşunuz, balığınız veya insan olmayan her türden arkadaşınız ve hatta yıllardır sevgiyle büyüttüğünüz bitkiniz, ağacınız olabilir. Eğer yazının bir parçası olmak istiyorsanız, insan olmayan dostunuzla bir fotoğrafınızı veya dilerseniz sadece onun fotoğrafını, bizimle paylaşacağınız kısa bir notla birlikte iprgezgini@gmail.com adresine gönderebilirsiniz. IPR Gezgini, Türk fikri mülkiyet dünyasının neşeli olmaya gayret eden yüzüdür, lütfen sizler de bizimle paylaşmayı unutmayın ve neşeyi birlikte yaratalım.

Önder Erol ÜNSAL

unsalonderol@gmail.com

Ekim 2018

Renk İsimlerinin Tanımlayıcı ve Ayırt Edici Niteliği – Adalet Divanı Genel Mahkemesi “BLUE” Kararı (T-375/17)

 

Renk isimlerinin marka olarak tescil edilebilirliğine yönelik tartışmalar, en az münhasıran tek renkten veya renk kombinasyonundan oluşan markaların tescil edilmesi tartışmaları kadar yoğundur.

Renkler birçok ürün bakımından tüketicilerin ürünü tercih etmesini sağlayan önemli faktörlerden birisidir (Örneğin, kıyafetlerin renkleri). Buna ilaveten, birçok ürün bakımından da ürünün türünü veya niteliğini belirtir adlandırmalar olduklarının da kabul edilmesi gerekir (Örneğin, beyaz çay, siyah çay, yeşil çay). Buna ilaveten birçok hizmet bakımından da renk isimlerinin yaygın kullanımı bulunduğu ve hizmetlerin içeriğinin önemli karakteristiklerini bildirdikleri söylenebilir (Yeşil kelimesi, çevre dostu teknolojileri işaret eden anlamıyla birçok hizmetin niteliği bakımından çok açık ve doğrudan bir mesaj vermektedir.).

Renk isimlerinin tanımlayıcı olmadığı birçok durumdan da bahsedilebilir. Örneğin, bir rengin ismi, bir helikopter için veya matbaa makinesi için muhtemelen, bu ürünlerin alıcılarının tercihini etkileyen bir faktör olmayacak ve ürünlerin niteliğini belirtmeyecektir.

Tüm bunların dışında, bir de “Ne olacak ki?” ekolü mevcuttur. “Ne olacak ki?” ekolünün temel argümanı ise, renk isimlerinin herhangi bir kelimeden farkı bulunmadığı ve doğrudan ürünü tanımladıkları her durumun dışında (Örneğin, peynir için beyaz, et için kırmızı, vb.), renk isimlerinin herhangi bir ret engeline takılmamaları gerektiği yönündedir.

Kendi görüşümüzün “Ne olacak ki?” ekolünün çok uzağında belirterek, Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi‘nin 12 Haziran 2018 (dün) verdiği T-375/17 sayılı “Blue” kararını sizlerle paylaşıyoruz. Kararın tam metninin http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=202763&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=463006 bağlantısından görülmesi mümkündür.

Macar vatandaşı “Klaudia Patricia Fenves” aşağıda görseline yer verilen “Blue” markasının 32. sınıfa dahil “Meşrubatlar, alkolsüz içecekler” malları ve 35., 41. sınıflara dahil bazı hizmetler bakımından tescil edilmesi talebiyle “Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO)”ne başvuruda bulunur.

EUIPO operasyon birimi, başvuruyu 32. sınıfa dahil mallar bakımından ayırt edici nitelikten yoksunluk ve tanımlayıcılık gerekçeleriyle kısmen reddeder. Bu noktada, temel bir İngilizce sözcük olan “blue” kelimesinin “mavi” anlamına geldiği belirtilmelidir. Başvuru sahibi bunun üzerine başvurusunun içeriğini “Enerji içecekleri ve izotonik spor içecekleri hariç olmak üzere, meşrubatlar ve alkolsüz içecekler” olarak sınırlandırsa da, uzman ret kararı değiştirmez.

Başvuru sahibi, karara karşı itiraz eder ve itiraz EUIPO Temyiz Kurulu’nca incelenir. Temyiz Kurulu, inceleme sonucunda itirazı aşağıda belirtilen temel nedenlerle reddeder:

i- Bir renk adı olan “blue” kelimesinin “Enerji içecekleri ve izotonik spor içecekleri hariç olmak üzere, meşrubatlar ve alkolsüz içecekler” mallarının önemsiz bir özelliği olduğu kabul edilemez. Renk isimleri tüketicinin tercihi bakımından önemlidir ve dolayısıyla bir renk ismi olan “blue” ibaresinin ortak kullanıma açık kalmasının sağlanması gereklidir.

ii- Tüketiciler, “blue” ibaresini, anında ve doğrudan şekilde içeceklerin rengini bildiren bir adlandırma olarak algılayacaklardır ve bu durum ürünlerin bir özelliğinin bildirilmesi anlamına gelmektedir.

iii- Başvurudaki şekil unsurları çok sıradan ve basittir. Dolayısıyla, tüketicilerin algısına tanımlayıcı kelime unsurundan uzaklaştırmaları mümkün değildir.

iv- Belirtilen nedenlerle ayırt edici nitelikten yoksunluk ve tanımlayıcılık gerekçeleri ret kararı yerindedir.

Başvuru sahibi, Temyiz Kurulu’nun ret kararına karşı dava açar ve dava Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nce görülerek, 12 Haziran 2018 tarihli T-375/17 sayılı kararla sonuçlandırılır.

Takip eden satırlarda Genel Mahkeme kararının satırbaşlarına yer vereceğiz:

Başvuru sahibi, ret kararının yerinde olmadığını, başvurunun tanımlayıcı olmadığını ve ayırt edici niteliğe sahip olduğunu, ayrıca başvurunun stilize yazım biçiminin, renk ve şekil unsurlarının da başvuruya ayırt edici nitelik kattığını iddia etmektedir. Başvuru sahibi, buna ilaveten “Blue” ibaresi dahil olmak üzere çok sayıda renk isminin önceden EUIPO tarafından tescil edildiğini de belirtmektedir.

Belirtilen iddialar Genel Mahkeme tarafından takip eden şekilde değerlendirilir:

i- Dava konusu “Enerji içecekleri ve izotonik spor içecekleri hariç olmak üzere, meşrubatlar ve alkolsüz içecekler” mallarının ortalama tüketici kesimi, yeteri derecede bilgilenmiş, gözlemci ve ihtiyatlı ortalama tüketicilerdir.

ii- Tanımlayıcılık içerikli ret gerekçesinin amacı, marka olarak tescil edilerek tek bir işletmenin tekeline verilmemesi gereken işaretlerin tescilini engellemektedir. Dolayısıyla, bu ret nedeni, bu tip işaretlerin herkes tarafın ortak olarak kullanımını sağlayarak kamu yararına hizmet etmektedir.

iii- Yerleşik içtihada göre, bir işaretin tanımlayıcı olarak kabul edilebilmesi için, o işaretin tescil başvurusunun yapıldığı anda fiilen tanımlayıcı olarak kullanımı zorunlu değildir. İşaretin tanımlayıcı olarak kullanılabilmesi ihtimali yeterlidir. Dolayısıyla, işaretin olası anlamlarından birisinin, ilgili mal ve hizmetler için tanımlayıcı olması ret kararının verilebilmesi için yeter nedendir.

iv- İnceleme konusu başvuru “blue” kelimesinden ve stilize yazım biçimi, mavi renkte yazım, beyaz konturlar, diyagonal yazım stili gibi bir takım şekli unsurlardan oluşmaktadır.

v- “Blue (mavi)” kelimesi temel bir İngilizce sözcüktür ve malların ortalama tüketicilerinde anında ve herhangi bir ek zihinsel çaba olmadan yaratacağı algı, markanın mavi renge atıf yaptığıdır.

vi- Başvurunun mal listesini teşkil eden “meşrubatlar ve alkolsüz içecekler” sektöründe, içeceklerin renklerine göre ayırt edilmesi oldukça bilinen bir durumdur ve birçok üretici ticari başarılarını artırmak için içecekleri renklerine göre ayırmaktadır. Mavi renkli içeceklerin çok sayıda örneği mevcuttur ve bu bağlamda “blue” ibaresi inceleme konusu malların önemli bir karakteristik özelliği olarak, tüketicilerin tercihini etkileyecektir. Bu çerçevede, “blue” kelimesi başvuru kapsamındaki mallar için malların rengine doğrudan atıf yapmaktadır ve tanımlayıcıdır.

vii- İnceleme konusu başvuruda yer alan figüratif unsurlar, kamunun ilgili kesimince görsel olarak yakalanacak ve akılda kalacak nitelikte unsurlar değildir. Bu çerçevede bu unsurların, tüketicilerin algısına tanımlayıcı kelime unsurundan uzaklaştıramayacağı yönündeki Temyiz Kurulu tespiti yerindedir. Tüm bunların sonucunda, başvurunun figüratif unsurları, kamunun ilgili kesiminin algısını kelime unsurunun yarattığı tanımlayıcı mesajdan uzaklaştıracak nitelikte değildir.

viii- EUIPO, Blue markasını ve diğer renk isimlerini üçüncü taraflar adına tescil etmiş olsa da, bu durum inceleme sonucunda yapılan tespitleri ve kararın yerindeliğini değiştirmeyecektir. (EUIPO yetkilerini Birlik mevzuatının genel ilkeleri çerçevesinde kullanmakla yükümlüdür. Eşit muamele ve düzgün yönetim ilkeleri çerçevesinde EUIPO benzer markalar hakkında önceden verilmiş kararları dikkate almalı ve aynı yönde karar verip vermeyeceğini dikkatle belirlemelidir. Bununla birlikte, bu ilkelerin ne şekilde uygulanacağı hukukilik ilkesiyle uyumlu olmalıdır. Bu çerçevede, bir markayı tescil ettirmek isteyen kişi, kendi lehine aynı kararın verilmesi talebiyle başka bir kişi adına gerçekleştirilmiş kanuni olmayan bir işleme dayanamaz. Bunun ötesinde, hukuki belirlilik ve iyi yönetim esasları çerçevesinde, markaların uygun olmayan biçimde tescil edilmesini engellemek amacıyla, her markanın incelenmesi düzgün ve kapsamlı biçimde yapılmalıdır. Buna uygun olarak, inceleme her vaka bazında ayrı olarak yapılmalıdır. Bir markanın tescil edilmesi, ilgili markanın kendi olguları kapsamında değerlendirilebilecek ve amacı, inceleme konusu markanın herhangi bir ret gerekçesi kapsamına girip girmediğini belirlemek olan özel kriterlere bağlıdır.)

ix- Netice itibarıyla Genel Mahkeme başvurunun tanımlayıcılık nedeniyle “Enerji içecekleri ve izotonik spor içecekleri hariç olmak üzere, meşrubatlar ve alkolsüz içecekler” malları bakımından reddedilmesi kararının yerinde bulmuştur.

x- Tanımlayıcılık gerekçeli ret kararı yerinde bulunduğundan, Genel Mahkeme ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçeli ret kararını ayrıca incelememiş ve davanın reddedilmesine karar vermiştir.

Renk isimlerinin marka olarak tescil edilebilirliği içerikli tartışmalarda referans alınması başlıca hususlar, kanaatimizce malların ve hizmetlerin niteliği ve renk isminin mallara ve hizmetlere ilişkin tüketici tercihinde ne derece rol oynadığıdır. Bunun ötesinde, renk isminin malların veya hizmetlerin mutlak surette ayrılmaz bir özelliği olması gerekli değildir. Örneğin, “beyaz” ibaresinin arabalara ilişkin bir özellik olması şart değildir, ancak beyaz rengin tüketicinin araba satın alma tercihinde önemli bir faktör olması ret kararının verilebilmesi için kanaatimizce yeterli olacaktır. “Ne olacak ki?” bakış açısıyla -idare veya yargı kararıyla- tescil edilen markaların sonraki dönemlerde yol açtığı kaoslar (marka ismi vermemeyi tercih ediyoruz), bu noktada yeteri derecede önemli gösterge teşkil etmektedir.

Önder Erol ÜNSAL

Haziran 2018

unsalonderol@gmail.com 

 

Adalet Divanı Genel Mahkemesi “Metals” Kararı (T-767/16) – Şekil + Tanımlayıcı Kelime Unsuru Kombinasyonunda Şeklin Ayırt Edici Niteliği Değerlendirmesi – Siz Ne Düşünürsünüz (2)?

 

“Siz ne düşünürsünüz?” serimizin son sorusu büyük ilgi çekti ve fazla sayıda yorum IPR Gezgini’nde, IPR Gezgini Facebook hesabında ve LinkedIn hesabında yapıldı. Yorumlarını bizimle paylaşan Mine Güner, Dilek Zeybel, O. Umut Karaca, Murat Dönertaş, Arda Altınok, Suzan Kılıç ve Hüseyin Eren‘e teşekkür ediyoruz.

Öncelikle soruyu hatırlatıyor ve devamında Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin kararını anahatlarıyla paylaşıyoruz.

Aşağıda görseline yer verilen marka tescil başvurusu kabaca, “Sınıf 1: Sınai kimyasallar (özellikle plastik, metal, seramikten mamul veya yarı mamul ürünlerin yüzeylerinin veya ambalajlarının işlenmesi için). Sınıf 2: renklendiriciler, boyalar, metallerin korunması için ürünler. Sınıf 17: Koruyucu bir tabakayla hazırlanan yarı mamul plastik ürünler. Sınıf 40: Yarı mamul ürünlerin kaplanması hizmetleri; metal kaplamalarla metal yüzeylerin kaplanması hizmetleri.”ni kapsamaktadır.

 

 

Başvurunun Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO)’ne yapılmasının ardından, EUIPO inceleme birimi başvuruyu ayırt edici nitelikten yoksunluk ve tanımlayıcılık gerekçeleriyle tümüyle reddediyor. Başvuru sahibi ret kararına karşı yaptığı itirazda, ayırt edici nitelikten yoksunluk ve tanımlayıcılık tespitlerini kabul etmiyor ve başvurudaki şekil unsurunun varlığı nedeniyle de başvurunun reddedilmemesi gerektiğini belirtiyor.

EUIPO Temyiz Kurulu, başvuru sahibinin itirazını reddediyor ve başvuru hakkındaki ret kararını yerinde buluyor. Başvuru sahibi bu karara karşı dava açıyor ve dava Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin önüne geliyor.

Başvuru sahibinin iddiaları özet olarak; başvurunun şekil unsuruyla birlikte ayırt edici olduğu ve tanımlayıcı olmadığı, “metals” kelime unsurunun da ayırt edici olduğu ve tanımlayıcı olmadığı, başvurudaki şekil unsurunun tek başına aynı mal ve hizmetler EUIPO’da marka olarak tescilli olması, aynı markanın aynı mal ve hizmetler için Almanya, A.B.D. gibi ülkelerde tescilli olması ve bu kararının EUIPO’nun genel karar sistematiği ile uyuşmaması argümanlarından oluşuyor.

Sizce Genel Mahkeme bu iddiaları değerlendirdikten sonra nasıl bir karara varmıştır?

Adalet Divanı Genel Mahkemesi, davayı 16 Kasım 2017 tarihli T‑767/16 sayılı kararı ile sonuçlandırmıştır. Karar metninin http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130de9645d8db7e014487a1af892c6859a343.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Pb30Re0?text=&docid=196756&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=49133 bağlantısından görülmesi mümkündür.

Genel Mahkeme kararında öncelikle tanımlayıcılık gerekçeli ret kararını irdeler:

Davacı “metals” kelime unsurunun tanımlayıcı olmadığını iddia etse de, bu kelimenin neden tanımlayıcı içerikte olmadığına dair herhangi bir argüman sunmamış, sadece EUIPO nezdindeki idari süreçlerde öne sürdüğü argümanlara genel bir referans yapmıştır. Genel Mahkeme önündeki süreçlerde, idari süreçlerdeki argümanlara genel referans yapılması yeterli değildir, iddiaların en azından kısaca tanımlanmış olması gerekmektedir. Dolayısıyla, davacının markadaki kelime unsurunun tanımlayıcı olmadığı yönündeki iddiası kabul edilebilir içerikte değildir.

Markadaki şekil unsurlarına gelindiğinde; bu unsurların kelime unsurunun sol tarafında yer alan kırmızı renkteki yay şekli ve kelime unsurunun rengi ve harflerin yazım biçimi olduğu görülmektedir. Bu unsurların, kamunun ilgili kesimi bakımından, markayı bütüncül algı bağlamında kelime unsurunun tanımlayıcılığından uzaklaştırıp uzaklaştırmayacağı Genel Mahkeme tarafından değerlendirilmiştir.

EUIPO Temyiz Kurulu, başvuruda yer alan kırmızı yay şeklinin kolaylıkla hatırlanabilir detaylar veya aykırılık içermediği tespitini yapmış ve bu şeklin sadece bir dekoratif unsur olarak algılanacağı kanaatine ulaşmıştır. Temyiz Kurulu’na göre, kırmızı yay şekli unsuru, tüketicilerin hafızasında kalıcı olarak yer edinecek bütüncül bir mesaj oluşturmayacaktır. Temyiz Kurulu, aynı durumun harflerin rengi ve standart karakterlere çok yakın yazım karakterleri açısından da söz konusu olduğu görüşündedir.

Davacı Temyiz Kurulu’nun tespitlerine kırmızı yay şekli özelinde itiraz etmektedir.

Davacıya göre, kırmızı yay şekli basit bir geometrik şekil değildir. Mahkeme bu iddiaya karşılık olarak, Temyiz Kurulu’nun bu yönde bir tespit yapmadığını belirtmektedir. Ayrıca, basit geometrik şekillerin ayırt edici olmadığı yönündeki genel içtihat, basit geometrik şekil olmayan şekillerin tamamının ayırt edici olduğu anlamına gelmemektedir.

Temyiz Kurulu kararında açık olarak, başvurudaki şekil unsurunun kolaylıkla hatırlanabilir detaylar veya aykırılıklar içermediğini belirtmiştir. Kırmızı yay şeklinin sıradan bir gösterimi olan şekil, Temyiz Kurulu‘na göre tüketicilerin hatırlayabileceği bir mesaj iletmemektedir. Davacı, buna karşılık olarak şeklin sıradan bir şekil olmadığını ve ayırt edici olduğunu şekil hakkındaki uzun bir açıklamayla iddia etmektedir.

Genel Mahkeme’ye göre, şekle ilişkin açıklamalar ne denli detaylı ve ifade biçimi olarak yaratıcı olsa da, bu açıklamalar şeklin kırmızı bir yayın sıradan bir gösterimi olması halini ortadan kaldırmamaktadır. Şekil unsuru bu haliyle, başvuruya konu markanın kelime unsurundan kaynaklanan tanımlayıcı halini ortadan kaldırmamaktadır.

Başvuru sahibi tarafından öne sürülen çeşitli marka tescilleri de bu durumu ortadan kaldırmamaktadır.

Başvuru sahibi şekil unsurunun tek başına tescil edildiği 1271908 sayılı uluslararası tescile dayansa da;

bu marka, davaya konu marka hakkındaki Temyiz Kurulu kararı verildikten 8 gün sonra tescil edilmiştir. Bunun ötesinde içtihada göre, asgari düzeyde ayırt ediciliğe sahip olan ve hatta Avrupa Birliği’nde tescil edilmiş bir şekil markasının varlığı, bu şekli içeren bir diğer markanın ayırt edici niteliğinin değerlendirilmesinde belirleyici olamaz (Mo Industries v OHIM (Splendid), 21 Mayıs 2015, T-203/14).

Genel Mahkeme kararın devamında, EUIPO veya diğer ülkelerdeki tescillerin veya emsal gösterilen diğer markaların hangi nedenlerle bağlayıcı olmadığını bilindik içtihadı çerçevesinde açıklamıştır:

EUIPO, eşit muamele ve düzgün yönetim ilkeleri çerçevesinde benzer markalar hakkında önceden verilmiş kararları dikkate almalı ve aynı yönde karar verip vermeyeceğini dikkatle belirlemelidir. Bununla birlikte, bu ilkelerin ne şekilde uygulanacağı hukukilik ilkesiyle uyumlu olmalıdır. Bunun ötesinde, hukuki belirlilik ve iyi yönetim esasları çerçevesinde, markaların uygun olmayan biçimde tescil edilmesini engellemek amacıyla, her markanın incelenmesi düzgün ve kapsamlı biçimde yapılmalıdır. Buna uygun olarak, inceleme her vaka bazında ayrı olarak gerçekleştirilmelidir. Bir markanın tescil edilmesi, ilgili vakanın kendi şartları kapsamında değerlendirilebilecek ve amacı, inceleme konusu markanın herhangi bir ret gerekçesi kapsamına girip girmediğini belirlemek olan özel kriterlere bağlıdır (Avrupa Birliği Adalet Divanı, Agencja Wydawnicza Technopol v OHIM kararı, C‑51/10, 10 Mart 2011, paragraf 73-77).

İncelenen vakada, Temyiz Kurulu’nun, itirazı reddederken kapsayıcı ve detaylı bir inceleme yaptığı açıktır. Kararın önceki bölümlerinde belirtildiği üzere, Temyiz Kurulu, başvurunun tanımlayıcılık gerekçesiyle reddedilmesi gerektiğini tespit etmiştir ve Mahkeme’ye göre bu tespitler yerindedir. Dolayısıyla, başvuru sahibinin bu sonucu ortadan kaldırmak için EUIPO’nun önceki kararlarına dayanması mümkün değildir.

Davacı, başvurunun A.B.D., Almanya gibi ülkelerde tescilli olduğunu öne sürmüş olsa da, Birlik marka rejimi, kendi amaçları olan otonom bir hukuki sistemdir ve herhangi bir ulusal sistemden bağımsızdır. Bu çerçevede, bir birlik markasının korunabilirliği ya da tescil edilebilirliği yalnızca ilgili birlik mevzuatı çerçevesinde değerlendirilir. Bunun sonucu olarak, ne EUIPO ne de Birlik Mahkemeleri, birlik üyesi bir ülkede veya üçüncü bir ülkede bir markanın ulusal bir marka olarak tescil edilebilirliğine ilişkin olarak alınan kararlarla bağlı değildir.

Yukarıda sayılan nedenlerle Adalet Divanı Genel Mahkemesi, inceleme konusu başvurunun EUIPO Temyiz Kurulu tarafından tanımlayıcılık gerekçesiyle reddedilmesi kararını yerinde bulmuştur. Genel Mahkeme, tanımlayıcılık gerekçeli ret kararı yerinde bulduğundan, ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçeli ret kararının değerlendirilmesine ihtiyaç duymamıştır.

Sonuç olarak, davacının iddiaları ve dava reddedilmiştir.

Sorumuza verilen yanıtların fazlalığı ve birbirlerinden farklılığı, şekil + tanımlayıcı kelime kombinasyonundan oluşan markaların değerlendirilmesinin oldukça kafa karıştırıcı bir alan olduğunu göstermektedir. Bu konuda ek okuma yapmak isteyen okuyucularımıza IPR Gezgini’nde önceden yayınladığımız Ayırt Edici Niteliğe Sahip Olmayan Kelime Unsurları ve Ayırt Edici Niteliğe Sahip Şekil Unsurlarının Kombinasyonundan Oluşan Markaların Değerlendirilmesi Hakkında EUIPO Uygulaması (https://iprgezgini.org/2016/04/28/ayirt-edici-nitelige-sahip-olmayan-kelime-unsurlari-ve-ayirt-edici-nitelige-sahip-sekil-unsurlarinin-kombinasyonundan-olusan-markalarin-degerlendirilmesi-hakkinda-euipo-uygulamasi/) yazısını öneriyoruz.

İncelenen başvuru hakkındaki Temyiz Kurulu ve Genel Mahkeme kararına harfiyen katıldığımızı belirtmek de yerinde olacaktır.

Genel Mahkeme kararı hakkında yorumlarınızı duymak belki verimli bir tartışmanın da kapısını açabilir. Bekliyoruz!

Önder Erol ÜNSAL

Mart 2018

unsalonderol@gmail.com 

Adalet Divanı Genel Mahkemesi “iGrill” Kararı – “i” Ön Eki Markaya Ayırt Edici Nitelik Kazandırır mı? (T-35/17)

 

Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin 31 Ocak 2018 tarihli T-35/17 sayılı “iGrill” kararı tanımlayıcı markaların değerlendirilmesi konusunda ilgi çekici tespitler içermektedir. Bu kararı fazla zaman kaybetmeden IPR Gezgini okuyucuları ile paylaşmak istedik.

A.B.D. menşeili “Idevices LLC” firması 23 Şubat 2015 tarihinde “iGrill” kelime markasını tescil ettirmek için Madrid Protokolü yoluyla Avrupa birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO)’ne başvuruda bulunur. Başvuru sahibi sonradan devir yoluyla “Weber-Stephen Products LLC” firması olmuştur.

iGrill

Başvurunun kapsamında 9. sınıfa dahil “Izgara yapma ve pişirme işlemlerinde bireylere yardımcı olmak için mobil cihazlarda kullanım amaçlı bilgisayar yazılımları, bilgisayar donanımları ve elektronik gıda termometreleri” malları bulunmaktadır.

EUIPO uzmanı başvuruyu ayırt edici nitelikten yoksunluk ve tanımlayıcılık gerekçeleriyle reddeder. Bu karara karşı başvuru sahibince yapılan itiraz, EUIPO Temyiz Kurulu’nun 4 Kasım 2016 tarihli kararıyla reddedilir. Temiz Kurulu kararında; başvurunun “i” ve “Grill” kelimelerinin yanyana yazılımı suretiyle oluşturulduğu, “G” harfinin büyük harfle yazımından dolayı “i” harfinin bir ön ek olarak algılandığı, “i” harfinin bir ön ek olarak “interaktif” ve “enformasyon teknolojileri” kavramlarına referansta bulunduğu, “ızgara” anlamına gelen “grill” kelimesinin bir pişirme cihazı olduğu, bu haliyle bütün olarak bir neoloji olan “iGrill” ibaresinin kamunun ilgili kesimince “interaktif bir ızgara veya enformasyon teknolojisi yoluyla çalışan bir ızgara” olarak anlaşılacağı tespitlerine yer verilmiş ve bu nedenle de başvurunun tanımlayıcı olduğu sonucuna varılmıştır.

Başvuru sahibi ret kararına karşı dava açar. Dava Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nce T-35/17 sayıyla 31 Ocak 2018 tarihinde karara bağlanır. Yazının kalan kısmında Genel Mahkeme’nin kararına yer verilecektir. Karar metninin http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198882&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=15927 bağlantısından görülmesi mümkündür.

Davacı, davada iki argümana dayanmaktadır:

(i) Başvurunun tanımlayıcı olmaması,

(ii) EUIPO’nun önceki karar pratiklerinden farklı yönde karar vermesi.

Davacı, birinci argümanında “iGrill” ibaresinde yer alan “i” harfinin bağımsız bir anlamı bulunmadığını, dolayısıyla “iGrill” ibaresinin kamunun ilgili kesimi bakımından anlamsız bir kelime olarak değerlendirileceğini, buna ilaveten başvuru kapsamında bulunan malların ızgaralar olmaması nedeniyle, ibareye yüklenen anlam ne olursa olsun, başvurunun tanımlayıcı olarak değerlendirilemeyeceğini, son olarak www.ideviceinc.com internet sitesinden alınan ve kararda dayanılan bilgilerin kamunun ilgili kesiminin algısı olarak değerlendirilemeyeceğini, çünkü bu sitenin AB.D.’ndeki tüketicilere yönelik olduğunu ve sitede yer alan bilgilerin markanın satılan malların ticari kaynağını işaret eder biçimde kullanıldığını gösterdiğini öne sürmektedir.

Genel Mahkeme değerlendirmesine tanımlayıcı markalara ilişkin bilindik içtihadı tekrarlayarak başlamıştır. Bu hususlardan önemli olanların bir kez daha altını çizmek gerekirse:

“Tanımlayıcı işaretlerin tek bir kişi adına marka olarak tescil edilmemesinin nedeni, bu tip işaretlerin herkes tarafından özgür biçimde kullanımının sağlanması yoluyla kamu yararının korunmasıdır. Buna ilaveten, tanımlayıcı işaretler, markanın, malların ve hizmetlerin ticari kaynağını gösterme şeklindeki asli işlevini yerine getirmemektedir. Bir işaretin tanımlayıcılık gerekçesiyle reddedilebilmesi için işaret ile mallar ve hizmetler arasında doğrudan ve özel bir bağlantı bulunmalı ve bu bağlantının, kamunun ilgili kesimi tarafından mallara ve hizmetlere ilişkin bir tanım veya onların bir özelliği olarak derhal ve başka bir düşünceye mahal verilmeksizin anlaşılması gerekmektedir. Bir işaretin tanımlayıcılık gerekçesiyle reddedilebilmesi için, işaretin başvurunun yapıldığı tarihte, başvuru kapsamındaki mallara veya hizmetlere ilişkin olarak fiilen tanımlayıcı biçimde kullanılması gerekli değildir. İlgili maddenin lafzından anlaşıldığı üzere, işaretin bu şekilde kullanılabilmesi yeterlidir. Bir kelime işaretinin tescili talebi, bu nedenle işaretin olası anlamlarından birisinin ilgili malların veya hizmetlerin özelliği olması halinde reddedilmelidir. Son olarak, bir işaretin tanımlayıcı olup olmadığı kamunun ilgili kesiminin işareti anlayış biçimi ve ilgili mal ve hizmetler dikkate alınarak değerlendirilmelidir.”

İncelenen vakada, başvuru kapsamındaki mallar bakımından kamunun ilgili kesimi, Avrupa Birliği’nde İngilizce konuşan genel anlamda halktan ve aynı zamanda uzmanlaşmış kişilerden oluşmaktadır.

Buna ilaveten, Temyiz Kurulu kamunun ilgili kesiminin “i” ve “grill” ibarelerini birbirlerinden ayrı biçimde değerlendireceği yorumunda haklıdır. Şöyle ki, içtihatta da belirtildiği üzere, kamunun ilgili kesimi bir kelime işaretini değerlendirirken, işareti somut bir anlamı bulunan veya kendileri için bilinir olan parçalara bölecektir (13 Şubat 2007, Mundipharma v OHIM — Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, paragraph 57.).

İncelenen başvuruda, “grill” kelimesi İngilizce’de yaygın olarak kullanılan bir pişirme cihazının ismidir ve “i” ibaresinin “akıllı” anlamında veya “enformasyon teknolojilerine atıfta bulunur şekilde” kullanıldığını iyi bilinen bir faktördür. Bu çerçevede, “iGrill” ibaresi tek bir kelimeden oluşan hiçbir somut anlamı bulunmayan bir neoloji değildir, “i” ve “grill” kelimelerinin sadece yanyana getirilmiş halidir.

Davacı tarafından öne sürülen argümanlar ise, bu tespitlerin yerindeliğini ortadan kaldırmamaktadır. Şöyle ki, başvuru kapsamında yer alan “bireylere ızgara yaparken ve yemek pişirirken bilgisayar yazımları, bilgisayar donanımları ve elektronik termometreler” malları, teknoloji sektörüne ait mallardır ve davacı bunun tersini ispatlayamamış haldedir.

Başvuru sahibi, EUIPO’nun “i” harfini yüklediği “interkatif”, “enformasyon teknolojisi” anlamlarının sözlüklerde yer almadığını iddia etse de; Genel Mahkeme’ye göre EUIPO, bir kelime markasının anlamının sözlüklerde yer aldığını ispatlamakla mükellef değildir. EUIPO, bir markayı AB marka mevzuatını, AB yargısı tarafından yorumlandığı şekliyle incelemekle yükümlüdür ve dolayısıyla bu ilkeler doğrultusunda yapılan incelemede, kararlarını kanıtlarla meşru hale getirmek zorunda değildir. Buna ilaveten, “i” harfinin EUIPO kararında belirtilen anlamının sözlüklerde yer almaması, kamunun ilgili kesiminin işareti belirtilen anlamda algılamasını engellemeyecektir.

Davacının bir diğer iddiası; “iGrill” ibaresinde, “G” harfinin büyük harflerle yazılması nedeniyle, ibarenin İngilizce yazım kurallarına uymaması ve bu nedenle de bağımsız anlamı bulunan bir kelime olarak değerlendirilemeyeceğidir.

Mahkeme’ye göre, başvuru bir kelime markasıdır ve kelime markaları, sadece harflerden ve kelimelerden veya bunların birlikteliğinden oluşan, normal fontlarda yazılı ve özel grafik unsurlar içermeyen işaretlerdir. Dolayısıyla, bunların tescilinin sağlayacağı koruma, başvuruda yer alan kelime unsurunu içerir, hiçbir grafik vey stilize unsur bu korumanın kapsamında değildir. Bu tip işaretlerin tanımlayıcı niteliği değerlendirilirken, işaretin büyük veya küçük harfte yazılmış olmasının hiçbir önemi yoktur.

Davacının bir diğer iddiası, “i” ibaresinin anlamı ne olursa olsun, başvuru kapsamındaki malların “ızgaralar” olmaması nedeniyle, başvurunun tanımlayıcı olarak kabul edilemeyeceğidir. Davacıya göre, başvuru kapsamındaki mallarla, ızgaraların bağlantısı bulunmamaktadır, ızgaraların IT arayüzü yoktur ve bu nedenle bir bilgisayar ve yazılım aracılığı ile uzaktan kontrol edilemezler. Buna ek olarak, bir termometrenin de akıllı olarak sınıflandırılması mümkün değildir.

Mahkeme’ye göre, yukarıda da belirtildiği üzere, bir işaret olası anlamlarından birisinin malların ve hizmetlerin özelliğini belirtmesi halinde tanımlayıcı olarak kabul edilir ve başvuru konusu işaretin, teknolojinin mevcut durumunda var olmayan bir özelliği tanımlaması, kamunun ilgili kesimini bu işareti tanımlayıcı olarak algılamasını dışlamaz.

İncelenen vakada, başvuru bütün olarak değerlendirildiğinde, “iGrill” ibaresinin, akıllı olma özelliğine sahip ve enformasyon teknolojisi kullanan bir ızgara anlamına geldiği görülmektedir. Başvurunun mal listesinin yazım biçimi de bu tespiti desteklemektedir. Bunun sonucunda, başvuru kapsamındaki malların, kullanıcılarına enformasyon teknolojisi kullanarak yardım eden ve bu yolla ızgaraları akıllı hale getiren özelliğe sahip olduğu görülmektedir ve bu hususun ilgili ürünlerin şu anda piyasada olup olmamasıyla bağlantısı bulunmamaktadır.

Belirtilen tüm nedenler ışığında Genel Mahkeme, başvurunun olası anlamlarından birisinin tanımlayıcı olması nedeniyle, başvurunun tanımlayıcılık gerekçesiyle reddedilmesi kararını yerinde bulmuştur.

Davacının ikinci ana argümanı, EUIPO’nun “iGrill” başvurusunu reddederek, daha önce verdiği kararlardan farklı yönde hareket etmesidir.

Davacının bu argümanı, Genel Mahkeme tarafından aşağıda yer verilen ve sıklıkla kullanılan gerekçeyle reddedilmiştir.

Başvuru sahibi, dava gerekçelerinden birisi olarak EUIPO tarafından önceden verilen kararları göstermektedir. Genel Mahkeme bu iddiayı aşağıdaki şekilde değerlendirir:

EUIPO, eşit muamele ve düzgün yönetim ilkeleri çerçevesinde benzer markalar hakkında önceden verilmiş kararları dikkate almalı ve aynı yönde karar verip vermeyeceğini dikkatle belirlemelidir. Bununla birlikte, bu ilkelerin ne şekilde uygulanacağı hukukilik ilkesiyle uyumlu olmalıdır. Bunun ötesinde, hukuki belirlilik ve iyi yönetim esasları çerçevesinde, markaların uygun olmayan biçimde tescil edilmesini engellemek amacıyla, her markanın incelenmesi düzgün ve kapsamlı biçimde yapılmalıdır. Buna uygun olarak, inceleme her vaka bazında ayrı olarak gerçekleştirilmelidir. Bir markanın tescil edilmesi, ilgili vakanın kendi şartları kapsamında değerlendirilebilecek ve amacı, inceleme konusu markanın herhangi bir ret gerekçesi kapsamına girip girmediğini belirlemek olan özel kriterlere bağlıdır (Avrupa Birliği Adalet Divanı, Agencja Wydawnicza Technopol v OHIM kararı, C‑51/10, 10 Mart 2011, paragraf 73-77).

İncelenen vakada, Temyiz Kurulu’nun, itirazı reddederken kapsayıcı ve detaylı bir inceleme yaptığı açıktır. Kararın önceki bölümlerinde belirtildiği üzere, Temyiz Kurulu, “iGrill” ibaresinin tanımlayıcılık gerekçesiyle reddedilmesi gerektiğini tespit etmiştir ve Mahkeme’ye göre bu tespitler yerindedir. Dolayısıyla, başvuru sahibinin bu sonucu ortadan kaldırmak için EUIPO’nun önceki kararlarına dayanması mümkün değildir.

Belirtilen gerekçeyle başvuru sahibinin ikinci iddiası da reddedilmiştir.

Yukarıda sayılan nedenlerle Adalet Divanı Genel Mahkemesi, inceleme konusu başvurunun EUIPO Temyiz Kurulu tarafından tanımlayıcılık gerekçesiyle reddedilmesi kararını yerinde bulmuş ve davayı reddetmiştir. Genel Mahkeme, tanımlayıcılık gerekçeli ret kararı yerinde bulduğundan, ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçeli ret kararının değerlendirilmesine ihtiyaç duymamıştır.

Türkiye’de de son yıllarda “i” veya “e” ön ekleriyle birlikte “ürün adına” yer verilerek çok sayıda marka tescil başvurusu yapıldığı bilinmektedir. Kamunun ilgili kesiminde, ürünlerin “akıllı”, “elektronik” veya “internet teknolojileri kullanılarak” işlediği algısını doğurduğu kanaatimizce açık olan bu tip başvurular hakkında, “iGrill” kararı yol gösterici içerikte bir karar olarak kabul edilebilir.

Önder Erol ÜNSAL

Şubat 2018

unsalonderol@gmail.com

“World of Bingo” Tanımlayıcı mıdır? “Ürün adı + Dünyası” Markalarının Avrupa’daki Yansımasına Bakış

Ülkemizde bazı kalıpları veya özel yazım biçimlerini kullanarak marka oluşturmak kimi zaman moda haline gelmektedir. Bunun en çok karşılaşılan örnekleri, kelimelerdeki sesli harfleri çıkartarak sadece sessiz harflerden oluşan yazım biçimlerini kullanmak ve “ürün / hizmet adı + dünyası” kalıbını kullanarak (simit dünyası, kahve dünyası, ayakkabı dünyası, telefon dünyası, gözlük dünyası, vs.) markalaşma stratejisidir.

“Ürün / hizmet adı + dünyası” kalıbını kullanarak yapılan ilk marka tescil başvurularının tarihçesi muhtemelen bundan 18 yıl kadar öncesine dek gidecektir. Hafızam beni yanıltmıyorsa o dönemlerde bu tip başvuruların kabul edilebilirliği tartışma konusu olmuş, tartışmalar sonucunda kurum bu tip başvuruların tanımlayıcı olmadığı ve ayırt edicilik koşullarını yerine getirdiği neticesine ulaşmıştır.

Mevcut inceleme kılavuzunda (http://www.turkpatent.gov.tr/TurkPatent/resources/temp/F9E4CFAF-A7AE-4FEA-8BCC-DA8B5C7DAB00.pdf , s.78); “Belirli bir ürün ya da hizmet adının sonuna “dünyası”, “sarayı”, “diyarı”, “konağı”, “evi”, “bahçesi”, “durağı”, “world”, “land” gibi ibareler eklenerek oluşturulan başvuruların, ayırt edicilik  gücü  zayıf  olmakla  birlikte,  kural  olarak  asgari  ayırt  edicilik  niteliğine  sahip  olduğu kabul edilir. Bununla birlikte, bu kelimelerin eklendiği ibare ile birlikte ticari alanda yaygın bir kullanımı  mevcutsa  başvuru  tanımlayıcı  nitelikte  kabul  edilir.  Örneğin,  “Aile  Çay  Bahçesi” ibaresi “yiyecek içecek hizmetleri” için bu kapsamda değerlendirilir.

Belirli bir hizmeti tanımlamak için gerekli olan ve ticaret alanında yaygın kullanımı bulunan “marketi”, “pazarı”, “satış merkezi”, “merkezi”, “outlet”, “mall”, “center” gibi ibarelerin, kural olarak eklendikleri ibarelere halde ayırt edici nitelik katmadıkları ve ilgili mal ve hizmetler için tanımlayıcı nitelikte oldukları kabul edilir. Örneğin, “Et Market” ibaresi “et ürünleri” için bu kapsamda değerlendirilir. Bununla birlikte, belirtilen tamlama bir bütün olarak hayali ve fantezi bir kombinasyon oluşturuyorsa başvuru 7/1(c) maddesi kapsamında değerlendirilmeyebilir.” saptamasına yer verilerek “ürün / hizmet adı + dünyası” şeklinde oluşturulan başvuruların tanımlayıcı kabul edilmeyeceği net şekilde belirtilmiş ve bu tip başvurular hakkında verilecek kararların standartları açık biçimde ifade edilmiştir.

Geçtiğimiz günlerde karşılaştığım bir Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi kararı, bu değerlendirmenin EUIPO ve AB yargısı tarafından her zaman aynı şekilde kabul edilmediğini ortaya koymaktadır.

Bu yazıda, “ürün / hizmet adı + dünyası” tipi markaların İngilizce karşılığı olarak kabul edilebilecek “world of + ürün / hizmet adı” şeklinde oluşturulmuş bir başvuru hakkında EUIPO tarafından verilen ret kararını ve bu karara karşı açılan dava sonucunda Adalet Divanı Genel Mahkemesi tarafından verilen kararı okuyucularımıza aktaracağız.

6 Mart 2014 tarihinde “Zitro IP Sàrl” firması aşağıda stilize yazım biçimine de yer verilen “World of Bingo” markasının tescil edilmesi talebiyle EUIPO’ya başvuruda bulunur:

 

 

Başvurunun kapsamında 9., 28. ve 41. sınıflara dahil mallar ve hizmetler bulunmaktadır. Mal ve hizmet listesini esasen, oyunlarla doğrudan bağlantılı olarak kullanılabilecek yazılımlar, ses, görüntü iletme ve telekomünikasyon cihazları, oyunlar, oyuncaklar, oyun makineleri, eğlence hizmetleri, oyun hizmetleri, gazino hizmetleri, online oyun hizmetleri, vb. mal ve hizmetler oluşturmaktadır. Bu noktada “Bingo” kelimesinin, Türkiye’deki tombala oyununa benzeyen ve yurtdışında oldukça popüler olan bir şans oyununun adı olduğu belirtilmelidir.

EUIPO uzmanı 26 Haziran 2014 tarihinde, başvuruyu tüm mal ve hizmetler bakımından ayırt edici nitelikten yoksunluk ve tanımlayıcılık gerekçeleriyle reddeder. Başvuru sahibi bu karara karşı itiraz der ve itiraz EUIPO Temyiz Kurulu’nca incelenir. Temyiz Kurulu 23 Şubat 2015 tarihinde verdiği kararla, başvuru hakkındaki ret kararını yerinde bulur ve itirazı reddeder. Başvuru sahibi bunun üzerine karara karşı dava açar ve dava Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nce görülür.

Yazının kalan bölümünde, Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin dava hakkında verdiği 20 Kasım 2016 tarihli T-202/15 sayılı kararı okuyucularımıza aktaracağız. Kararın tüm metninin http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d6c8152e2f402d4da8be7999915606e052.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyLchn0?text=&docid=172542&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=81632 bağlantısından görülmesi mümkündür.

Başvuru sahibinin iddiası, başvurunun tanımlayıcı olmadığı ve ayırt edici niteliğe sahip olduğu, dolayısıyla tersi yöndeki EUIPO Temyiz Kurulu kararının yerinde olmadığıdır.

Genel Mahkeme ilk olarak, başvurunun tanımlayıcı olup olmadığını değerlendirir.

Mahkeme öncelikle, tanımlayıcılık hakkındaki genel içtihattan kısaca bahseder. Buna göre, bir markanın tanımlayıcı olup olmadığı mal ve hizmetlerin hedef tüketici kitlesi dikkate alınarak değerlendirilmelidir ve markanın tescili talep edilen malların ve hizmetlerini özelliklerini belirtip belirtmediği incelenmelidir. Bir işaretin bu hüküm kapsamında reddedilebilmesi için, kamunun ilgili kesiminin mal ve hizmetlerle işaret arasında derhal ve yeteri derecede doğrudan bir ilişki kurması ve başka bir şey düşünmeksizin işareti mal ve hizmetlerin bir özelliği, tasviri olarak algılaması gerekmektedir.

İncelenen vakada, Temyiz Kurulu başvuru kapsamında bulunan mal ve hizmetlerin tümünün “Bingo” oyunuyla ilgili olarak kullanılabileceğini ve kamunun ilgili kesiminin ortalama tüketiciler ve profesyoneller olabileceğini belirtmiştir. Başvuru sahibi, Temyiz Kurulu’nun bu tespitlerine itiraz etmemektedir.

EUIPO Temyiz Kurulu, “world of bingo” ibaresinde yer alan “world (dünya)” kelimesinin, “ortak özellikler nedeniyle bir araya gelmiş veya tek bir birim olarak düşünülen nesnelerin veya kişilerin ait olduğu grup veya sistem” olarak kabul edilebileceğini, “bingo” kelimesinin “bingo oyununu” ifade ettiğini ve başvuruyu oluşturan “world of bingo” ibaresinin İngilizce gramer kurallarına uygun “bingo dünyası” anlamına gelen bir kelime kombinasyonu olduğunu belirtmiştir.

Bu haliyle, “bingo oyunuyla ilgili olan şeyler” anlamına gelen “world of bingo” ibaresi, kamunun ilgili kesimi bakımından açıkça ve derhal malların ve hizmetlerin bingo oyunuyla ilgili olduğunu belirtir anlamda algılanacaktır. Dolayısıyla, Temyiz Kurulu’nun başvuruyu oluşturan ibareyi kamunun ilgili kesimi açısından malların ve hizmetlerin niteliği ve amacı hakkında açıkça bilgi veren bir adlandırma olarak değerlendirmesi yerindedir.

Başvurunun grafik gösterimine bakıldığında, kelime unsurlarının sarı renkte yazıldığı, gösterimde sarı, kırmızı ve siyah renklerin kullanıldığı görülmektedir. Kullanılan renkler klasik renklerdir. Buna ilaveten, “world” ve “bingo” kelimelerinin iki ayrı satır halinde altlı üstlü yazılması ve “of” kelimesinin “o” harfinin içerisinde yazılmış olması çok çarpıcı değildir. Dolayısıyla Temyiz Kurulu’nun, başvuruya konu markanın grafik gösterim biçiminin, başvurunun tescili için gerekli minimum ayırt edici niteliği sağlayamadığı yönündeki tespiti de yerindedir.

Sayılan tüm tespitlerin ışığında Genel Mahkeme, başvurunun bütün olarak değerlendirildiğinde kapsadığı mallar ve hizmetler bakımından tanımlayıcı olduğu yönündeki  EUIPO Temyiz Kurulu kararını yerinde bulmuştur.

Başvuru sahibinin öne sürdüğü tek argüman, “world of bingo” ibaresinin grafik unsurlarıyla birlikte kamunun ilgili kesimi tarafından malların ve hizmetlerin bir özelliği olarak algılanmayacağıdır. Bu argüman yukarıda yer verilen gerekçeler çerçevesinde Genel Mahkeme tarafından yerinde görülmemiştir.

“World of bingo” ibaresi başvuru kapsamındaki mallar ve hizmetler bakımından tanımlayıcı bulunduğundan ve başvurunun grafik unsurları kamunun ilgili kesiminin tanımlayıcı mesaja ilişkin algısını değiştirebilecek nitelikte görülmediğinden, başvuru grafik unsurlarıyla birlikte bütün olarak da tanımlayıcı bulunmuştur.

Başvurunun diğer ret gerekçesi ayırt edici nitelikten yoksunluktur ve başvuru sahibi bu değerlendirmeyi de yerinde bulmamaktadır. Buna karşın Genel Mahkeme, başvurunun tanımlayıcılık gerekçesiyle reddedilmesi kararını yerinde bulduğundan, başvurunun ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesiyle reddedilmesi kararını ayrıca incelemeye lüzum görmemiştir.

Sayılan nedenlerle başvuru hakkında verilen ret kararı yerinde bulunmuş ve dava reddedilmiştir.

Türkçe’ye “Bingo Dünyası” olarak çevrilebilecek “World of Bingo” ibaresinin EUIPO tarafından reddedilmesi ve sonrasında Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin ret kararını yerinde bulması, IPR Gezgini’nde daha önce örneklerine sıklıkla yer verdiğimiz üzere, kelime markalarının tanımlayıcılık değerlendirmesinin Avrupa’da Türkiye’ye kıyasla daha “katı” biçimde yapıldığını göstermektedir. Mallara ve hizmetlere ilişkin özellik tespiti, EUIPO tarafından daha geniş kapsamlı olarak düşünülmekte ve bu yazıda incelediğimiz örnekte olduğu gibi, kamunun ilgili kesiminin kelime unsurunu herhangi bir nedenle mal ve hizmetlerin özelliği olarak algılayabilmesi ret kararının verilebilmesi için yeter neden teşkil etmektedir. Buna ilaveten bu karar ve davadan anlaşılacağı üzere, markada stilize yazım biçiminin, renklerin veya stilize tertip tarzının yer alması her durumda tanımlayıcılık halini ortadan kaldırmamaktadır. Belirtilen halin ortadan kaldırılabilmesi için yeter şart “başvurunun grafik unsurlarının, kamunun ilgili kesiminin tanımlayıcı mesaja ilişkin algısını değiştirmesidir” ve bu şartın sağlanması sanıldığı kadar kolay değildir.

Ülkemizde tanımlayıcı olarak görülmeyen ve ayırt edici bulunan “ürün / hizmet adı + dünyası” markalarına ilişkin Avrupa yargısından farklı bir perspektifi sunduğumuz yazının, okurlarımızın ilgisini çekeceğini düşünüyoruz.

Önder Erol Ünsal

Haziran 2017

unsalonderol@gmail.com

 

Figüratif Markalarda Tasvir Edici Nitelik Değerlendirmesi – Adalet Divanı Genel Mahkemesi T-335/15 Sayılı Karar

bodybuilder

Münhasıran şekilden oluşan bir marka tescil başvurusu, başvurunun kapsadığı mallarla ve hizmetlerle bağlantı içeriyor veya bu konuda fikir veriyorsa, o bağlantı veya fikir başvurunun reddedilmesine yol açabilir mi? Adalet Divanı Genel Mahkemesi, 29 Eylül 2016 tarihinde verdiği T-335/15 sayılı kararda bu sorunun yanıtını vermiştir.

“Universal Protein Supplements Corp.” şirketi 7 Temmuz 2014 tarihinde EUIPO’ya aşağıda görseline yer verilen şeklin marka olarak tescil edilmesi talebiyle başvuruda bulunur.

bodybuilder

Başvuru kapsamında Nicé sınıflandırmasının 5.,25. ve 35. sınıflarına dahil mallar ve hizmetler bulunmaktadır. “Sınıf 5: Gıda takviyeleri. Sınıf 25: Giysiler, ayak giysileri. Sınıf 35: Gıda takviyeleri, sağlık ve diyetle ilgili ürünler, giysiler ve ayak giysileri alanlarında on-line perakende dükkan hizmetleri.”

EUIPO uzmanı, başvuruyu 3 Ekim 2014 tarihinde ayırt edici nitelikten yoksunluk ve tanımlayıcılık gerekçeleriyle reddeder. Başvuru sahibi bu karara karşı itiraz eder ve itiraz EUIPO Temyiz Kurulu’nca incelenir.

EUIPO Temyiz Kurulu, 6 Mart 2015 tarihinde verdiği kararla başvuru sahibinin itirazını reddeder. Kurula göre, başvuruyu oluşturan vücut geliştiren kişi şekli ile başvurunun kapsadığı mallar / hizmetler arasında, ürünlerin ortalama tüketicilerini teşkil eden yeteri derecede bilgili, gözlemci ve makul ortalama Avrupa Birliği tüketicileri tarafından, derhal ve ikincil bir düşünceye gerek kalmaksızın doğrudan ve özel bir ilişki kurulacaktır. Bunun nedeni başvuruyu oluşturan şeklin, başvuru kapsamındaki malların ve hizmetlerin niteliğini ve amacını tasvir etmesidir. Başvuruyu oluşturan şekil, tüketicilere iletilen “vücut geliştirici kişi” basit mesajının ötesine geçebilecek hiçbir stilize unsur içermemektedir. Buna ilaveten Kurul başvurunun ayırt edici nitelikte taşımadığı görüşündedir, şöyle ki başvuruyu oluşturan vücut geliştiren kişi şekli, kamunun ilgili kesimince malların ve hizmetlerin ticari kaynağını gösteren bir şekil olarak algılanmayacaktır.

Başvuru sahibi bu karara karşı dava açar.

Dava, Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nce görülür ve 29 Eylül 2016 tarihli T-335/15 sayılı kararla sonuca bağlanır. Kararın tüm metninin http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=183926&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1147731 bağlantısından görülmesi mümkündür. Bu yazıda Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin karardaki değerlendirmeleri aktarılacaktır.

Başvuru sahibi, Temyiz Kurulu’nun ayırt edici nitelikten yoksunluk ve tanımlayıcılık gerekçeli ret kararına her iki gerekçe bakımından da katılmamaktadır. Genel Mahkeme ilk olarak tanımlayıcılık gerekçeli ret kararını değerlendirir.

Başvuru sahibini göre, Temyiz Kurulu’nun tanımlayıcılık değerlendirmesi üç noktada yerinde değildir. Başvuruyu oluşturan şekil bütün olarak değerlendirilmemiş ve başvuru sahibi tarafından özel bir pozda ve belirli oranlar içerir halde stilize halde sunulan vücut geliştiren kişi şekli dikkate alınmamıştır. Başvuruyu oluşturan vücut geliştiren kişi şekli özel, stilize ve estetik görünümü nedeniyle, vücut geliştirmenin ötesine geçen bir mesaj iletmektedir ve bu nedenle derhal ve doğrudan biçimde tanımlayıcı değildir. Başvuru bu haliyle tanımlayıcı olarak değil, en fazla imalı olarak değerlendirilebilir. Son olarak, vücut geliştiren kişileri tasvir etmenin çok sayıda yolu bulunduğundan, başvuruyu oluşturan şekil markası, tanımlayıcı markaların tek kişi adına tescil edilmesini engelleyerek kamu yararını koruyan 7(1)(c) bendine aykırılık teşkil etmemektedir.

Genel Mahkeme bu argümanları ilk olarak tanımlayıcılık hakkındaki genel içtihada yer vererek değerlendirir.

207/2009 sayılı Tüzüğün 7(1)(c) bendi, malların ve hizmetlerin özelliklerine ilişkin tanımlayıcılık içeren işaretlerin tescilini engelleyerek, bunların herkes tarafından serbestçe kullanılmasını sağlamakta ve bu yolla kamu yararını korumaktadır. Tüzüğün 7(1)(c) bendi kapsamına giren işaretler, aynı zamanda malların ve hizmetlerin ticari kaynağını gösterme işlevini sağlamaktan, yani markanın asli işlevini yerine getirme kapasitesinden de yoksunlardır.

Bir işaretin Tüzüğün 7(1)(c) bendi kapsamına girmesi için, işaret ve tescil talebinin konusu mallar ve hizmetler arasında yeteri derecede doğrudan ve özel bir ilişki bulunmalı ve bu ilişki kamunun ilgi kesimi tarafından malların ve hizmetlerin bir özelliği olarak, derhal ve tereddüde mahal vermeksizin anlaşılmalıdır. Bir işaretin tanımlayıcı niteliği, ilk olarak kamunun ilgili kesiminin bu işareti nasıl algıladığına bakılarak, ikinci olaraksa ilgili mallara ve hizmetler dikkate alınarak değerlendirilmelidir.

İncelenen vaka bu hususlar dikkate alınarak değerlendirilmelidir.

Başvuru kapsamındaki mal ve hizmetlere bakıldığında (Sınıf 5: Gıda takviyeleri. Sınıf 25: Giysiler, ayak giysileri. Sınıf 35: Gıda takviyeleri, sağlık ve diyetle ilgili ürünler, giysiler ve ayak giysileri alanlarında on-line perakende dükkan hizmetleri.), bunların ilgili tüketici kesiminin yeteri derecede bilgili, gözlemci ve makul ortalama tüketiciler olduğu görülmektedir. Buna ilaveten, marka herhangi bir kelime unsuru içermediğinden ve sadece figüratif unsurlardan oluştuğundan, kamunun ilgili kesimi Avrupa Birliği’nin tamamını kapsamaktadır.

Başvuruya konu şekil, tipik bir vücut geliştirme pozu vererek vücudunun kaslarını sergileyen bir kişinin siyah renkteki siluetinden oluşmaktadır. Dolayısıyla, bu şekil kamunun ilgili kesimince vücut geliştiren bir kişinin şekli olarak algılanacaktır ve şeklin verdiği mesajın vücut geliştirmeyle ilgili olduğu yönündeki Temyiz Kurulu tespiti yerindedir.

Başvurunun kapsadığı 5. sınıfa dahil “Gıda takviyeleri.” malları kas geliştirmek için de kullanılmaktadır. Dolayısıyla bu ürünler vücut geliştiren kişilerinin diyetlerinin bir parçasıdır ve bu ürünler spor malzemeleri satan dükkanlardan da temin edilebilmektedir. Bu nedenle, vücut geliştiren bir kişinin şeklinden oluşan inceleme konusu başvurunun 5. sınıfa dahil “Gıda takviyeleri.” malları bakımından tanımlayıcı olduğunun kabul edilmesi gereklidir.

Vücut geliştiren bir kişinin şeklinden oluşan inceleme konusu başvuru, 25. sınıfa dahil “giysiler ve ayak giysileri” malları bakımından da, vücut geliştirme için özel olarak tasarlanan giysiler ve ayakkabılar bulunduğundan tanımlayıcıdır.

Son olarak, “Sınıf 35: Gıda takviyeleri, sağlık ve diyetle ilgili ürünler, giysiler ve ayak giysileri alanlarında on-line perakende dükkan hizmetleri.” bakımından da aynı değerlendirmeler geçerlidir, şöyle ki bu hizmetler yukarıda anılan malların satışıyla ilgilidir.

Bu bağlamda EUIPO Temyiz Kurulu’nun, vücut geliştirmeyle ilgili ürünlerin üzerinde veya reklamlarında, vücut geliştiren kişilerin çizimlerinin veya fotoğraflarının yer aldığının ve bu yolla ürünlerin veya hizmetlerin amacının gösteriminin sağlandığının genel bir bilgi olduğu yönündeki tespiti yerindedir. Bunun sonucu olarak, Temyiz Kurulu’nun başvuruya konu işaret ile tescil talebinin konusu mallar ve hizmetler arasında yeteri derecede doğrudan ve özel bir ilişki bulunduğu ve bu ilişkinin kamunun ilgi kesimi tarafından malların ve hizmetlerin bir niteliği ve amacı olarak, derhal ve tereddüde mahal vermeksizin anlaşıldığı yönündeki tespiti de doğrudur. Dolayısıyla, Genel Mahkeme başvurunun EUIPO Temyiz Kurulu tarafından tanımlayıcılık gerekçesiyle reddedilmesi kararını yerinde bulmuştur.

Başvuru sahibinin duruşma sırasında öne sürdüğü argümanlar bu tespiti değiştirir içerikte değildir.

Başvuru sahibine göre, başvuruyu oluşturan şeklin siluet niteliğinde olması onu münhasıran tanımlayıcı halden çıkarmaktadır. Genel Mahkeme bu iddiaya katılmamaktadır. Mahkemeye göre, siluet olarak bilinen teknik, inceleme konusu çizimi oldukça stilize bir hale getirmemiştir. Tersine, inceleme konusu şekil, bir vücut geliştiricinin vücut, özellikle de kol kaslarını tipik bir vücut geliştirici pozuyla oldukça gerçekçi biçimde göstermektedir. EUIPO tarafından da belirtildiği üzere bu çizimde, vücut geliştiren kişinin standart gösteriminin ötesine geçen hiçbir detay veya özellik yer almamaktadır. Başvuruya konu şekilde yer alan artistik ve yaratıcı unsurlar, poz ve özel oranlar, vücut geliştiren kişi şeklinin sadece detaylarıdır ve bu unsurların tüketiciler tarafından hatırlanması mümkün değildir. Buna ilaveten, bir vücut geliştiricinin değişik biçimde çizilmesi olasılığının bulunması hususu, incelemeye konu başvurunun kapsadığı mallar ve hizmetler bakımından tanımlayıcı olması halini değiştirmemektedir. Başvuru sahibi, başvuruyu oluşturan şeklin birden fazla anlama geldiğini ve verdiği tek mesajın vücut geliştirmeyle ilgili olmadığını iddia etse de, mahkemeye göre şeklin kamunun ilgili kesimine derhal ve doğrudan verdiği mesaj vücut geliştirmeyle ilgilidir. Dahası, başvuru sahibinin birden fazla anlam yönündeki iddiası haklı bulunsa bile, Adalet Divanı’nın yerleşik içtihadına göre, başvuru konusu işaretin olası anlamlarından en az birisinin malların veya hizmetlerin özelliğini belirtmesi halinde, tescil talebi reddedilmelidir.

Başvuru sahibinin son iddiası, vücut geliştiren kişileri tasvir etmenin çok sayıda yolu bulunması nedeniyle, başvuruyu oluşturan şeklin, tanımlayıcı markaların tek kişi adına tescil edilmesini engelleyerek kamu yararını koruyan 7(1)(c) bendine aykırılık teşkil etmediğidir. Genel Mahkeme, bu iddiayı da yerleşik içtihat çerçevesinde kabul etmemiştir. Yerleşik içtihada göre, bir işaretin kullanımını serbest bırakmak için gerçek, cari veya ciddi bir ihtiyaç gerekli değildir. Tersine, kamunun ilgili kesiminin işaret ile mal ve hizmetler arasında yeteri derecede doğrudan ve özel bir ilişki kurması ve bu yolla işareti, malların ve hizmetlerin bir özelliği olarak derhal ve başka bir düşünceye kapılmaksızın algılaması yeterlidir.

Yukarıda sayılan nedenlerle Adalet Divanı Genel Mahkemesi, inceleme konusu başvurunun EUIPO Temyiz Kurulu tarafından tanımlayıcılık gerekçesiyle reddedilmesi kararını yerinde bulmuş ve davayı reddetmiştir. Genel Mahkeme, tanımlayıcılık gerekçeli ret kararı yerinde bulduğundan, ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçeli ret kararının değerlendirmesine ihtiyaç duymamıştır.

Şekil markalarının mal veya hizmetlerin amacını veya özelliklerini çağrıştırdığı çok sayıda örnek halihazırda EUIPO sicilinde tescilli olduğundan ve bu örneklerin bir kısmı daha da tanımlayıcı olan ürün şekillerinden oluştuğundan, kanaatimizce tanımlayıcı niteliği tartışmalı şekil markalarının değerlendirilmesi oldukça zorlayıcı bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu tip işaretleri doğrudan tanımlayıcı şekiller olarak değil, ürün veya hizmetleri sadece ima eden şekiller olarak değerlendirmek daha kolay bir yöntem olarak gözükmekle birlikte, anlaşılan o ki EUIPO Temyiz Kurulu ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi daha zor olan yolu tercih edip, bu tip şekilleri tescil etmemeyi tercih etmektedir. Elbette bu tercih, geçmişte tescil eden benzer ve hatta daha tanımlayıcı şekil markalarından oluşan EUIPO tarihiyle biraz da hesaplaşma anlamına gelmektedir.

Önder Erol Ünsal

Ekim 2016

unsalonderol@gmail.com

“PRO” Kelimesi Mimari Danışmanlık Hizmetleri için Tanımlayıcı mıdır? USPTO Temyiz Kurulu “PRO” Kararı

pro

 

Günlük konuşma dilinde yabancı dillerdeki kelimeleri kullanmak birçoğumuz bakımından bir alışkanlık haline geldi. Türkçe’ye sahip çıkmak ve anadilin yozlaşmasını engellemek gibi nedenlerle bundan kaçınmaya çalışanlarımız olsa da, yabancı dillerdeki kelimelerin kullanımı ticari yaşamda da önemli bir alışkanlık halini almıştır ve birçok yabancı sözcük günlük yaşamın ayrılmaz parçası olmuştur.

Yerli başvuru sahiplerinin marka tescili için seçtikleri sözcüklere bakılınca da durum hiç farklı değildir. İngilizce kelimeleri içeren markalara neredeyse her sektörde yapılan yerli başvurularda rastlanırken, kozmetik – parfümeri – giyim sektörlerinde Fransızca kelimeleri içeren yerli başvurular, yiyecek – giyim – moda sektörlerinde İtalyanca kelimeleri içeren yerli başvurular, makine – otomotiv gibi sektörlerde ise Almanca kelimeleri içeren yerli başvurular sıklıkla görülmektedir. Bu durumun nedenlerinden birinin, yerli ürün veya hizmetler için ilgili sektörlerin dünya üzerinde lideri olan ülkelerin dillerinde markalar seçerek, ürün veya hizmetler sanki o ülke menşeiliymiş gibi bir algı yaratarak, ilgili ülkelerin itibarından bir şekilde faydalanmak olduğu da açıktır.

Ticaret ve rekabetin uzun yıllardır ulusal sınırları aştığının ve ticari yaşamı sürdürebilmek için potansiyel tüm müşterilere hitap edebilecek markalar seçmenin gerekli olduğu kabul eden benim gibiler için bu durum rahatsızlık yaratmasa da, anadil hassasiyeti gelişmiş birçok kişi bakımından yabancı dillerdeki kelimeleri içeren yerli markalar önemli bir hassasiyet noktası oluşturmaktadır.

Marka incelemesi bakımından ortaya çıkan sorun ise, ulusal ofise yapılan başvuruların çoğunun yabancı dillerdeki kelimeleri içermesi ve bunların tescil edilebilirliği incelemesinde birçok yabancı dilde tanımlayıcılık, ayırt edici nitelik incelemesinin yapılması gerekliliğinin ortaya çıkmasıdır. Bu tespit veri olarak alındığında IPR Gezgini’nde yabancı ofis ve mahkemelerin kendi dillerindeki veya diğer yabancı dillerdeki tanımlayıcı sözcük veya kısaltmaları içeren başvurular hakkındaki kararlarına yer vermek bir zorunluluk olarak belirmektedir. Bugünkü yazımız da benzer içerikteki bir kararla ilgilidir.

A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO)’ne 24 Haziran 2015 tarihinde yapılan ve aşağıda görseline yer verilen başvurunun kapsamında 42. sınıfa dahil “Mimari tasarım alanında danışmanlık hizmetleri.” yer almaktadır.

pro

Başvuru sahibi marka tarifnamesinde aşağıdaki açıklamalara yer vermiştir: “Marka P harfi büyük, r ve o harfleri ise küçük harflerle yazılmış halde stilize Pro kelimesinden oluşmaktadır. O harfinin yanında büyük gölgeli bir daire yer almaktadır ve bu bir noktayı işaret etmektedir. Renk markanın bir unsuru olarak talep edilmemektedir.”

USPTO uzmanı başvuruyu tanımlayıcılık gerekçesiyle reddeder ve başvuru sahibi ret kararına karşı itiraz eder.

İtiraz hakkında verilen ve bu yazı kapsamında ele alınacak 23 Ağustos 2016 tarihli USPTO Temyiz Kurulu kararının tüm metninin http://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/ttabvue-86672373-EXA-8.pdf bağlantısından görülmesi mümkündür.

Başvuru sahibi itirazında markasının münhasıran tanımlayıcı nitelikte olmadığını öne sürmektedir. Temyiz Kurulu incelemesine tanımlayıcı markalar hakkındaki yerleşik içtihadı belirterek başlar:

“Bir terim, kullanılacağı malların veya hizmetlerin niteliğini, özelliklerini, amacını veya karakteristik özelliklerini derhal bildiriyorsa tanımlayıcıdır. Münhasıran tanımlayıcılık değerlendirmesi soyut olarak değil, talep konusu mallar ve hizmetler dikkate alınarak yapılmalıdır. Bu yapılırken markanın kullanıldığı veya kullanılacağı koşullar ve markanın, malların ve hizmetlerin piyasadaki kullanıcıları üzerinde bırakacağı olası etki dikkate alınmalıdır. Bir terimin alıcı kitlesi için münhasıran tanımlayıcı olup olmadığına ilişkin kanıtlar sözlükler, gazeteler veya kamuoyu araştırmaları gibi uygun kaynaklardan elde edilebilir.”

Temyiz Kurulu bu açıklamaların ardından “pro” kelimesinin anlamını araştırır. USPTO uzmanı tarafından da belirtildiği üzere “pro” kelimesi takip eden anlamlara karşılık gelmektedir:

“Profesyonel, özellikle spor alanında; girişim alanında uzman; profesyonel kelimesinin kısaltması yani uzman, bir alanda önemli beceri gösteren veya sahibi olan; kariyer anlamında bir faaliyetle bağlanmış olan.”

Bu tanımlar esas alındığında Temyiz Kurulu’na göre başvuru konusu marka “başvuru sahibinin mimari tasarım alanında profesyonel danışmanlık hizmetleri verdiğini” göstermektedir ve bu nedenle de münhasıran tanımlayıcıdır. Başvuruda yer alan büyük nokta işareti Kurul’un bu yöndeki değerlendirmesini değiştirmemektedir, şöyle ki yerleşik içtihada göre tanımlayıcı kelimelere noktalama işaretleri eklemek tanımlayıcı bir terimi tanımlayıcı olmayan bir terim haline getirmeyecektir. Kurul, incelenen başvuruda belirtilen yerleşik yaklaşımdan farklılaşmayı gerektirir bir unsur görmemektedir, şöyle ki başvuruda yer alan nokta işareti tüketicinin marka algısını değiştirmemektedir.

Temyiz Kurulu, “pro” kelimesinin münhasıran tanımlayıcılığı konusundaki tespitini üçüncü kişilerin “pro” veya bu kelimenin simgelediği “profesyonel” kelimelerinin mimari tasarım hizmeti veren üçüncü kişilerce de sıklıkla kullanılan bir kelime olduğunu gösteren kanıtları sunarak güçlendirmiştir. Kurul, bunu ispatlamak için üçüncü kişilerin ilgili hizmetlerde belirtilen terimleri kullandığını gösterir örneklere yer vermiştir.

Başvuru sahibinin ret kararına karşı öne sürdüğü bir diğer argüman, markanın stilize yazım biçiminin başvuruyu kendiliğinden ayırt edici hale getirdiği ve dolayısıyla markanın tanımlayıcı nitelikte olmadığı iddiasıdır. Başvuru sahibine göre, başvuruda kullanılan iki ayrı ton, özel yazım fontu, tipik olmayan font ve büyüklükteki gölgeli nokta işareti gibi hususlar markayı kendiliğinden ayırt edici kılmaktadır. Başvuru sahibi markanın standart karakterlerde olmadığını, bunun ötesinde özel bir tasarım içerdiğini belirtmekte ve bu hususun marka tarifnamesinde de belirtildiğini öne sürmektedir.

Temyiz Kurulu bu yöndeki iddiayı takip eden biçimde değerlendirmiştir:

“Yerleşik uygulamaya göre, münhasıran tanımlayıcı olan ve bu nedenle de tescil edilebilir nitelikte olmayan kelimeler, kendiliğinden ayırt edici bir görsel tasarım çerçevesinde sunulduğunda, bu tasarım biçimi markayı bütün olarak tescil edilebilir hale getirebilir, ancak bunun için başvuru sahibinin tanımlayıcı kelimeler için münhasır haklardan feragat etmiş olması (disclaimer) gerekir. Bu tip durumlarda kullanılacak uygun test, harflerin stilize biçimde yazımı suretiyle tanımlayıcı kelimeden bağımsızlaşmış ayrı ve kendiliğinden ayırt edici bir ticari izlenimin yaratılıp yaratılmadığıdır. Stilize yazım biçiminin bir markayı tanımlayıcı nitelikten kurtarmasının markaya bakanların gözüne göre değerlendirebileceğini ve mutlak surette öznel bir değerlendirme olduğunu kabul ediyoruz. Bununla birlikte kanaatimize göre, ne markanın oldukça sade biçimde blok karakterlerle yazılması ne de nokta işaretinin büyük bir top şeklinde olması, “pro” kelimesinden bağımsızlaşmış ayrı ve kendiliğinden ayırt edici bir ticari izlenim yaratmak için yeterli değildir. Bunun sonucu olarak markanın görünümü nispeten sıradandır.”

Sayılan tüm tespitler ışığında Temyiz Kurulu, başvuruyu bütün olarak kendiliğinden ayırt edici nitelikte bulmamış ve “pro” kelimesinden kaynaklanan münhasır haklardan feragat (disclaimer) edilse de markayı esas sicilde tescil edilebilir bir başvuru olarak değerlendirmemiştir.

Sonuç olarak başvuru sahibinin itirazı reddedilmiştir.

15 Temmuz 2016’dan sonra başlayan ve halen devam etmekte olan zor ve sarsıcı günler ve gündem, IPR Gezgini’nin yazı paylaşım sıklığını etkilemiş olsa da, takip eden günlerde eski hız ve rutinimize dönebilmeyi umuyoruz. Bu yazı yeniden ısınma turlarına başlangıcımız sayılsın.

Önder Erol Ünsal

Eylül 2016

unsalonderol@gmail.com

Aroma Kelimesi Elektrikli Yemek Pişiriciler için Tescil Edilebilir mi? (Adalet Divanı Genel Mahkemesi T‑749/14 Sayılı Karar)

aroma.rice

 

21 Kasım 2006 tarihinde Peter Chung-Yuan Chang tarafından WIPO nezdinde “AROMA” ibaresi, 07. ve 11. sınıfta yer alan ve genel olarak “elektrikli pişirme aletleri, yiyecek hazırlama ve pişirme aletleri” şeklinde özetlenebilecek emtialarda tescil başvurusuna konu edilmiştir (uluslararası tescil no: 924502).

AROMA

25 Nisan 2012 tarihinde BSH Hausgeräte GmbH firması tarafından söz konusu başvuruya, başvuru kapsamındaki emtialar açısından “aroma” sözcüğünün tanımlayıcı olduğu gerekçesiyle itiraz edilmiştir.

İtiraz sahibinin bu itirazı 30 Ağustos 2013 tarihinde İlk İtiraz Birimi tarafından görüşülmüş ve itiraz sahibinin tüm itirazları reddolunmuştur.

Bu karara karşı 26 Eylül 2013 tarihinde itiraz sahibi kararı EUIPO’ya taşımış, 4 Eylül 2014 tarihinde ise EUIPO 4. Temyiz Kurulu tarafından, itiraz birimi tarafından verilen karar kaldırılarak itiraz sahibinin itirazları aşağıdaki gerekçeler ile kabul edilmiştir.

Temyiz Kuruluna göre “aroma” sözcüğü İngilizce, Almanca, İspanyolca ve İtalyanca da aynı anlama gelmekte olup tescil edilmek istenilen emtialarda bu ibare ile karşılaşan ilgili tüketicinin tereddütsüz bir şekilde anılan ibareyi tescil edilmek istenilen malların karakteristik bir özelliğini (hoş, güzel koku veren) gösteren bir işaret olarak yorumlayacaktır. Böylesi bir ibarenin kullanım sonucu ayırt edicilik kazanmadığı sürece tescil edilmesi mümkün olmaması nedeniyle, itiraz sahibinin itirazlarının kabulü gerekmektedir.

EUIPO tarafından verilen bu karara karşı başvuru sahibi konuyu Genel Mahkemeye taşımış ve T‑749/14 dosya numarası ile görülen davada, Temyiz Kurulu’nun 207/2009 sayılı Topluluk Marka Tüzüğü’nün 7(1)(c) maddesini yanlış yorumladığını iddia ederek kararın iptalini talep etmiş ve görülen dava neticesinde 12 Mayıs 2016 tarihinde başvuru sahibi, tüm iddialarında haklı görülerek EUIPO kararının iptaline karar verilmiştir.

Genel Mahkemeye göre tescil kapsamında yer alan 07. ve 11. sınıftaki emtialar genel olarak elektrikli pişirme aletleri olarak tanımlanabilecek olup bu emtiaların ilgili tüketicileri ortalama tüketiciler (average consumer) olarak kabul edilebilir. Dolayısıyla yapılacak olan değerlendirmenin bu tüketici kitlesi gözetilerek yapılması gerekmektedir.

Genel Mahkemeye göre “aroma” sözcüğü, sözcük anlamı itibariyle birden fazla anlam içermektedir. Dört ana dilde söz konusu ibare “koku”, “esans”, “şarap kokusu”, “güzel hoş koku” gibi anlamlara gelmekte olup günlük hayatta ise daha ziyade hoş kokulu baharatlar, şaraplar ve bitkiler açısından kullanılan bir sözcüktür. Bununla birlikte özellikle Almanya’da “aroma” sözcüğü aynı zamanda “tat” ve “lezzet” anlamlarına gelecek şekilde yiyecekler yönünden kullanımı olduğu da bilinmektedir.

Genel mahkemece bir ibarenin tüzüğün 7(1)(c) maddesi kapsamında değerlendirilebilmesi için sahip olduğu anlamlardan en azından birinin tescil kapsamındaki emtialar bakımından tanımlayıcı olması gerekmektedir. (3 October 2003 in OHIM v Wrigley, C‑191/01 P) Bu ilişkinin yoğunluğu öyle olmalıdır ki tüketici açısından anılan ibarenin derhal ve başkaca bir yorumlama çabasına girmeksizin derhal tescil edilmek istenilen ürün ile işaret arasında bir bağlantı kurması gerekmektedir.

Genel Mahkemeye göre 07. ve 11. sınıfta tescil edilmek istenilen elektrikli pişirme aletleri herşeyden önce “koku” verme özelliği bulunan ürünler değildir. Yine Genel Mahkemeye göre neredeyse tüm yiyecek ve içecek ürünlerinin kendine özgü doğal bir kokusu vardır. Bu koku ürünün doğan halinden alınabildiği gibi kimi zaman yiyeceğin pişirilmesi esnasında veya sonrasında ortaya çıkan bir esanstır. Ancak ürünün pişirilmesi esnasında ortaya çıkan bu aromatik koku nedeniyle, pişirilme esnasında “yardımcı malzeme” olarak kullanılan bir eşyanın salt bu nedenle “aroma” sözcüğü yönünden doğrudan tanımlayıcı bir ibare olarak kabul edilmesinin mümkün olmadığını tespit etmiştir. Zira bu emtiaların herhangi bir şekilde yiyecek veya içeceklerin pişirilmesi, hazırlanması aşamalarında kullanılması Temyiz Kurulu’nun tespitinin aksine işaretin tanımlayıcı olarak nitelendirilmesi açısından yetersiz olacaktır. Bu nedenle “aroma” sözcüğü ile tescil kapsamındaki emtialar arasında olsa olsa doğrudan olmayan, oldukça dolaylı bir ilişki kurulabileceği ancak tescil kapsamındaki emtiaların kullanım amacı hoş bir koku yaymak değil, yiyeceklerin hazırlanmasına aracılık etmek olduğundan bu ilişki Temyiz Kurulu kararının aksine 7(1)(c) maddesi kapsamında kalmayacaktır.

Dolayısı ile genel mahkemeye göre Temyiz Kurulu bu noktada Tüzüğün 7(1)(c) maddesi doğrultusunda açık ve doğrudan karakteristik bir özellik belirtme fonksiyonunun yorumlanmasında hataya düşmüş olup verilen kararın iptali gerekmektedir.

Genel Mahkemece yapılan bu değerlendirmeler, 556 s. KHK kapsamında 7/1-c maddesi çerçevesinde görülen uyuşmazlıklarda benimsenen görüş ve değerlendirmelerin geneli ile parallellik teşkil etmektedir. Nitekim mevzuatımıza göre de 7/1-c maddesinin uygulanmasında tescil edilmek istenilen işaretin, tescil edilmek istenilen mal veya hizmetin karakteristik bir özelliğini, vasfını, amacını hiçbir özel zihni çabaya mahal bırakmadan, mal veya hizmet ile olan sıkı ilişkisi sebebiyle derhal düşündürmesi ve akla getirmesi gerekmektedir. Ancak somut uyuşmazlık konusu kararda olduğu gibi ülkemizde de bu maddenin lafzının hatalı şekilde yorumlandığı kararlar ile sıklıkla karşı karşıya kalınmaktadır. Örneğin oldukça yakın zaman denk geldiğim bir Yargıtay kararında (Yargıtay 11 HD 2015/4688E, 2015/11384K) yerel mahkemece “dem” ibareli markanın “çay” emtiasının karakteristik bir özelliğini yansıttığı ve tasviri olduğundan bahisle “camdan mamul ayaklı ayaksız bardak, çay bardağı, çay tabağı, fincan, fincan tabağı” emtiaları yönünden 556 sayılı KHK’nın 7/1-c maddesine dayanılarak hükümsüzlüğü karar verildiği ve verilen kararın sonrasında Yüksek Mahkemece aynen işbu uyuşmazlık konusundaki gerekçeler çerçevesinde bozulduğu görülmüştür. Bu bağlamda kanaatimce 7/1-c maddesinin yorumlanmasında doktrin ve emsal kararlarda benimsenen kriterlerin oldukça dikkatli bir şekilde ele alınması gerekmektedir.

Av. Poyraz DENİZ

Mart 2016

poyrazdeniz@ankara.av.tr

 

“Liiga” Markası Stilize Yazım Tarzına Rağmen Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nce Tanımlayıcı Bulundu (T‑54/15)

liiga2

 

Geçtiğimiz haftalarda, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) karar kılavuzunu esas alarak, ayırt edici olmayan kelime unsurları ve buna ilaveten şekil unsurlarının kombinasyonundan oluşan markalarda, ayırt edicilik sınırının EUIPO’da nasıl belirlendiğini aktarmaya çalışmıştık (bkz. http://wp.me/p43tJx-xT ). Okumakta olduğunuz bu yazı, benzer bir durumda Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin verdiği 28 Nisan 2016 tarihli T‑54/15 sayılı “Liiga” kararı hakkındadır.

Finlandiya menşeili “Jääkiekon SM-liiga Oy” firması 9 Ağustos 2013 tarihinde aşağıda görseline yer verilen “Liiga” markasının tescili için EUIPO’ya başvuruda bulunur. Başvuru kapsamında Nicé sınıflandırmasının 9, 16, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 39, 41 ve 42. sınıflarına dahil mallar ve hizmetler bulunmaktadır.

liiga

EUIPO uzmanı, 3 Ocak 2014 tarihinde verdiği kararla, başvuruyu ayırt edici nitelikten yoksunluk ve tanımlayıcılık gerekçeleriyle Tüzük madde 7/1-(b) ve (c) bentleri uyarınca “Sınıf 28: Oyunlar ve oyuncaklar; diğer sınıflarda yer almayan jimnastik ve spor malzemeleri. Sınıf 41: Spor etkinlikleri hizmetleri.” bakımından kısmen reddeder.

Başvuru sahibi bu karara karşı itiraz eder ve itiraz EUIPO Temyiz Kurulu tarafından 1 Aralık 2014 tarihinde karara bağlanır. EUIPO Temyiz Kurulu itirazı aşağıda açıklanan nedenlerle reddeder:

Başvurunun kelime unsuru, Fince konuşan ortalama tüketiciler tarafından “Finlandiya’da rekabete dayalı bir spor liginin adı” olan “Liiga” ibaresi şeklinde okunacaktır. Bu bağlamda, başvuruya konu ibarenin kısmi ret kararına konu malların ve hizmetlerin cinsi, niteliği ve amacıyla açık ve doğrudan bağlantısı bulunmaktadır. Başvurunun şekli unsuru, harflerin hafif düzeyde stilize yazımı ve koyu renkte dairesel arka plandan oluşmaktadır. Belirtilen şekli unsurlar sıradan niteliktedir ve tüketicinin dikkatini kelime unsurunun ortaya koyduğu tanımlayıcı anlamdan uzaklaştırma işlevine sahip değildir. Bu bağlamda başvurudaki şekli unsurlar ayırt edici niteliğe sahip değildir. Kurula göre, şekli unsurlar yukarıda açıklanan nedenlerle tanımlayıcı mesajın arka planı olarak değerlendirilecektir. Dolayısıyla, başvuru kısmi ret konusu mallar ve hizmetler bakımından tanımlayıcıdır ve ayırt edici niteliğe sahip değildir ve anılan gerekçelere dayalı kısmi ret kararı yerindedir.

Başvuru sahibi EUIPO Temyiz Kurulu kararına karşı dava açar ve dava Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nde görülür. Genel Mahkeme’nin 28 Nisan 2016 tarihli T‑54/15 sayılı kararına ana hatlarıyla aşağıda yer verilmiştir.

Başvuru sahibine göre, başvuruda yer alan “Liiga” kelime unsuru oldukça stilize biçimde el yazısıyla yazılmıştır ve siyah arka plan üzerinde gri renkte gölgelendirilmiştir. Bunun ötesinde, harfler diyagonal biçimde yazılmıştır, başvuruda yer alan “g” harfinin kuyruğu vardır, “l” harfi “1” rakamı biçiminde de algılanabilecek biçimde düzenlenmiştir ve son olarak “ii” çift ünlüsü “ü” harfi olarak da algılanabilecektir. Bu bağlamda, başvuru “Liiga”, “Lüga”, “1iiga” veya “lüga” olarak okunabilecektir. Bu çerçevede başvuru tanımlayıcı olarak değerlendirilebilse de, kelime unsurunun stilize yazımı ve şekli unsurlar başvuruya ayırt edici nitelik kazandırmaktadır ve bu nedenle de başvuru marka olarak asli fonksiyonunu yerine getirebilecektir.

Yerleşik içtihada göre, Tüzüğün 7. maddesinde yer alan ret nedenleri Avrupa Birliği’nin yalnızca bir bölümünde ortaya çıksa da uygulanacaktır.

Tüzüğün 7/1-(c) bendi kapsamına giren markalar tek bir işletme adına marka olarak tescil edilemez. Anılan tescil engelinin amacı, bu tip işaretlerin herkes tarafından serbest biçimde kullanımının sağlanmasıdır ve bent bu nedenle kamu düzenini koruma amacı gütmektedir. Buna ilaveten, ilgili bent kapsamına giren işaretler, aynı zamanda malların ve hizmetlerin ticari kaynağını gösterme şeklinde ifade edilebilecek asli işlevini de yerine getirmemektedir.

Bir işaretin tanımlayıcı özelliği, ilk olarak kamunun ilgili kesimi tarafından ne şekilde algılanacağı, ikinci olarak ilgili mallar ve hizmetler referans alınarak değerlendirilecektir.

Bir işaretin tanımlayıcılık gerekçesiyle reddedilebilmesi için işaret ve mallar ve hizmetler arasında yeteri derecede doğrudan ve özel bir ilişki bulunması ve bu ilişkinin kamunun ilgili kesimi tarafından malların ve hizmetlerin tasviri veya özelliği olarak derhal ve daha derin bir değerlendirmeye ihtiyaç olmaksızın anlaşılması gerekmektedir.

İncelenen vakada kamunun ilgili kesimi Fince konuşan ortalama tüketicilerden oluşmaktadır ve bu husus tartışma konusu değildir. Buna ilaveten Fin dilinin “ü” harfini içermediği ve ortalama Fin tüketicilerin markayı “Lüga” olarak algılamalarının düşük bir olasılık olduğu da başvuru sahibi tarafından tartışma konusu yapılmamaktadır.

Mahkemeye göre, başvuru hedef tüketici kesimince “Liiga” ibaresi olarak algılanacaktır ve bu kelime Fince’de bir şampiyonaya benzeyen rekabetçi bir spor ligi karşılığına gelmektedir. Bunun sonucunda, başvuru kısmi ret kararı kapsamındaki mallar ve hizmetlerin en azından amacı bakımından açık ve doğrudan bir mesaj iletmektedir. Oyunlar ve oyuncaklar ve jimnastik ve spor malzemeleri, bir spor şampiyonasıyla ilgili olabilir ve aynı durum spor etkinlikleri hizmetleri için de geçerlidir.

Başvurunun stilize unsurları, “Liiga” ibaresinin el yazısı ile yazımından ibarettir. Kelime unsuru el yazısıyla yazılmış olsa da halen gayet kolaylıkla okunabilir durumdadır. Başvuru sahibi tüketicilerin şekli bir top veya hokey pakı olarak algılayabileceklerini iddia etse de, kelime unsurunun arkasındaki siyah daire basit ve somut konfigürasyonu göz önüne alındığında,  sadece bir arka plan olarak algılanacaktır. Kaldı ki top veya hokey pakı olarak algılansa da, bu sadece kelime unsuru ile bir spor dalı arasındaki bağlantıyı kuvvetlendirecektir. Sonuç olarak, Temyiz Kurulu’nun da tespit ettiği gibi markayı oluşturan unsurlar, marka ve kısmi ret kararına konu mallar ve hizmetler arasındaki ilişkiyi ortadan kaldırır nitelikte değildir.

Bunun sonucunda, başvuruya konu marka, kısmi ret kararı kapsamındaki “Sınıf 28: Oyunlar ve oyuncaklar; diğer sınıflarda yer almayan jimnastik ve spor malzemeleri. Sınıf 41: Spor etkinlikleri hizmetleri.” ile yeteri derecede doğrudan ve özel bir ilişkiye sahiptir ve kamunun ilgili kesimi belirtilen malların ve hizmetlerin bu markayla piyasaya sürülmesi halinde bu ilişkiyi (en azından malların ve hizmetlerin amacına yönelik ilişkiyi) derhal algılayabilecektir. Dolayısıyla, Genel Mahkeme’ye göre tanımlayıcılık gerekçesiyle verilen kısmi ret kararı yerindedir.

Yerleşik içtihat uyarınca, malların veya hizmetlerin özellikleri hakkında tanımlayıcı bulunan kelime markaları, aynı mallar ve hizmetler bakımından aynı zamanda ayırt edici nitelikten yoksundur. Bu bağlamda, aynı tespitleri bir kez daha tekrar etmeye ihtiyaç olmaksızın, ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesiyle verilen kısmi ret kararı da Genel Mahkeme’ce yerinde görülmüştür.

Sonuç olarak Genel Mahkeme, EUIPO tarafından verilen kısmi ret kararını yerinde bularak davayı reddetmiştir.

Önceki yazımızda EUIPO uygulama kılavuzunda, kelime markalarının stilize yazımı biçimlerinin ayırt edicilik değerlendirmesini ne şekilde etkileyeceğini yazmıştık. Buna göre, “Standart yazım karakterlerine, harflendirmenin parçası olarak grafik unsurlar eklenmişse, markanın bütün olarak ayırt edici niteliğe sahip olduğunun kabul edilebilmesi için eklenen unsurların yeteri derecede etkiye sahip olması gereklidir. Eklenen unsurlar tüketicilerin dikkatini tanımlayıcı anlamdan uzaklaştırmaya veya markanın uzun süre kalıcı etkisini oluşturmaya yeterliyse, marka tescil edilebilir niteliğe sahip olacaktır.”

Yazı boyunca yer  verdiğimiz Genel Mahkeme kararından anlaşılacağı üzere incelenen vakada, “Liiga” ibaresinin stilize yazım biçimi ve buna ilaveten şekil unsuru ortalama tüketicinin algısını tanımlayıcı kelime unsurundan uzaklaştırabilecek nitelikte görülmemiştir. Bu haliyle değerlendirmenin 556 sayılı KHK’nın 7/1-(c) bendinde yer alan esas unsurun tespiti değerlendirmesine de yaklaştığı söylenebilir. İncelenen vakada, yeteri derecede ayırt edici bulunmayan şekil unsuru ve stilize yazım biçimi, EUIPO Temyiz Kurulu ve Genel Mahkeme tarafından markanın esas unsuru olarak değerlendirilebilecek kelime unsurunun tanımlayıcılığını ortadan kaldırır nitelikte görülmemiştir.

Önder Erol Ünsal

Mayıs 2016

unsalonderol@gmail.com

Ayırt Edici Niteliğe Sahip Olmayan Kelime Unsurları ve Ayırt Edici Niteliğe Sahip Şekil Unsurlarının Kombinasyonundan Oluşan Markaların Değerlendirilmesi Hakkında EUIPO Uygulaması

euipo1

Ayırt edici olmayan veya tanımlayıcı nitelikteki bir kelime unsuru ile ayırt edici niteliğe sahip bir şekil unsurunun kombinasyonundan oluşan işaretlerin tescil edilebilirliğinin değerlendirilmesi, marka incelemesinin tartışmaya en açık ve subjektif yönlerinden birisini oluşturmaktadır.

Avrupa Birliği üyesi ülkelerin marka mevzuatı neredeyse aynı olsa da, ulusal ofislerin birbirinden büyük ölçüde farklılaşan değerlendirmeleri ile uygulamada sıklıkla karşılaşılmaktadır. Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerin ulusal marka ofisleri arasındaki uygulama farklılıklarını asgari düzeye çekmek amacıyla, EUIPO ve üye ülkeler tarafından Yakınlaştırma (Convergence) Programları yürütülmekte ve uzlaşılan genel ilkelerin Ortak Bildirge (Common Communication) ismiyle kamuoyuna duyurulması da sağlanarak, sorunlu konularda AB üyesi ülkelerin marka ofislerinin bundan sonra takip edecekleri genel ilkeler belirlenmektedir.

EUIPO ve Birlik üyesi ülkelerin üzerinde uzlaşarak kamuoyuna duyurdukları son Ortak Bildirgelerden birisi, mutlak ret nedenleri ile ilgilidir ve “Ayırt Edici Olmayan/Tanımlayıcı Kelimeler İçeren Şekil Markalarının Ayırt Ediciliğine İlişkin Ortak Uygulama” başlığını taşımaktadır. 2 Ekim 2015 tarihli Ortak Bildirge’nin İngilizce aslının https://www.tmdn.org/network/web/10181/59 adresinden görülmesi mümkündür.

Bildirgede yer alan esaslar EUIPO marka uygulama kılavuzuna aktarılmış ve EUIPO uygulaması bildirge çerçevesinde güncellenmiştir. Bu yazıda EUIPO Marka Uygulama Kılavuzunun ilgili bölümü, kullanılan örneklerle birlikte, Türkçe’ye çevrilerek aktarılacak ve okuyucularımızın konu hakkındaki EUIPO uygulamasını detaylarıyla görmeleri sağlanmaya çalışılacaktır. EUIPO kılavuzunun ilgili bölümünün, takip eden bağlantının Part B: Examination, Section 4, 74-80. sayfalarında görülmesi mümkündür. (https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/trade-mark-guidelines)

Kılavuzun ilgili bölümü; “Tüzüğün 7/1-(b),(c),(d) bentlerinde yer alan ayırt edici nitelikten yoksunluk, tanımlayıcılık ve jeneriklik gerekçeli ret halleri, işaretin ayırt edici niteliğe sahip başka bir unsurla kombinasyonun yapılması halinde ortadan kaldırabilir.” değerlendirmesiyle başlamaktadır. Bir diğer deyişle, ayırt edici nitelikten yoksun, tanımlayıcı veya jenerik bir unsurun başka unsurlarla kombinasyonu, işarete bütün olarak asgari düzeyin üzerinde ayırt edicilik kazandırıyorsa, belirtilen işaret bakımından anılan ret gerekçeleri uygulanmayacaktır. Bu durumda cevaplandırılması gereken soru, markada ayırt edici olmayan ve tanımlayıcı kelime unsuruyla birlikte yer alan figüratif unsurun, işarete asgari derecede ayırt edici nitelik kazandırıp kazandırmadığının nasıl tespit edileceği olarak ortaya çıkmaktadır.

Ortak Bildirge’den kılavuza aktarılan ve yazı boyunca yer verilecek örneklerde yer alacak “Flavor and Aroma” ibaresi “Tat ve Aroma” anlamına gelmektedir ve işaretin başvurusunun 30. sınıftaki “kahveler” malı için yapıldığı varsayılmaktadır. Diğer örneklerden “Taze Sardalya” anlamına gelen “Fresh Sardines” ibaresinin başvurusunun 29. sınıftaki “sardalyalar”, “do it yourself (kendi kendine yap)” ibaresinin kısaltması olan “DIY” ibaresinin başvurusunun 20. sınıftaki “mobilya olarak montajı yapılacak parçalardan oluşan setler”, “haşere kontrol hizmetleri” anlamına gelen “pest control services” ibaresinin başvurusunun 37. sınıftaki “haşere kontrol hizmetleri”, “hukuki danışmanlık hizmetleri” anlamına gelen “legal advice services” ibaresinin başvurusunun ise 45. sınıftaki “hukuki danışmanlık  hizmetleri” için yapıldığı kabul edilmektedir. Yukarıda verilen kelime unsurlarının tamamı ilgili mal ve hizmetler bakımından ayırt edici niteliğe sahip değildir, örneklerin hepsi hayalidir ve aynı ibarenin farklı figüratif unsurlarla kullanımı yoluyla verilecek örnekler aracılığıyla kılavuzu inceleyenlerin konuyu daha iyi kavramaları amaçlanmıştır.

1. Stilize biçimde yazılmış kelime unsurları

a. Harf tipi ve yazım biçimi

Ayırt edici niteliği bulunmayan veya tanımlayıcı kelime unsurlarının; basit, standart karakterlerde harflerle ve el yazısıyla yazımı, yazım karakterlerinde efektler (bold, italik, vb.) kullanılmış olsa da tescil edilebilir nitelikte değildir.

Ayırt edici olmayan örnekler:

cp4.1

Standart yazım karakterlerine, harflendirmenin parçası olarak grafik unsurlar eklenmişse, markanın bütün olarak ayırt edici niteliğe sahip olduğunun kabul edilebilmesi için eklenen unsurların yeteri derecede etkiye sahip olması gereklidir. Eklenen unsurlar tüketicilerin dikkatini tanımlayıcı anlamdan uzaklaştırmaya veya markanın uzun süre kalıcı etkisini oluşturmaya yeterliyse, marka tescil edilebilir niteliğe sahip olacaktır.

Ayırt edici örnekler:

cp4.2a

b. Renklerle kombinasyon

Ayırt edici niteliği bulunmayan veya tanımlayıcı kelime unsurlarında harflere veya arka plana sadece rengin eklenmesi, markaya ayırt edici nitelik kazandırmak için yeterli olmayacaktır. Ticaret esnasında renklerin kullanımı yaygındır ve kaynak gösterir bir unsur olarak kabul edilmeleri mümkün değildir. Bununla birlikte, renklerin sıradışı ve ilgili tüketicilerce kolaylıkla hatırlanabilir belirli bir aranjmanının markaya ayırt edici nitelik kazandırabileceği göz ardı edilmemelidir.

Ayırt edici olmayan örnekler:

cp4.3c. Noktalama işaretleri ve diğer sembollerle kombinasyon

Ayırt edici niteliği bulunmayan veya tanımlayıcı kelime unsurlarından oluşan markalara, noktalama işaretlerinin veya ticaret alanında yaygın kullanımı bulunan sembollerin eklenmesi, ilke olarak markayı ayırt edici hale getirmez.

Ayırt edici olmayan örnekler:

cp4.4d. Kelime unsurlarının pozisyonu (yön, ters yazım, vd.)

Kelime unsurlarının dik, ters veya birden fazla satırda yazımı, ayırt edici niteliği bulunmayan veya tanımlayıcı kelime unsurlarından oluşan işaretlere, ilke olarak tescil için gerekli asgari ayırt edici niteliği kazandırmaz.

Ayırt edici olmayan örnekler:

cp4.5

Bununla birlikte, kelime unsurlarının düzenleniş biçimi nedeniyle, tüketicilerin tanımlayıcı mesajı derhal algılamadığı, onun yerine işaretin düzenleniş biçimine odaklandığı hallerde, bu düzenleniş biçiminin işarete ayırt edici nitelik kattığı kabul edilebilir.

Ayırt edici örnekler:

cp4.6

2. Kelime unsurları ve ek figüratif unsurlar

a. Basit geometrik şekillerin kullanımı

Ayırt edici niteliği bulunmayan veya tanımlayıcı kelime unsurlarının noktalar, çizgiler, çizgi kesitleri, daireler, üçgenler, kareler, dikdörtgenler, paralelogramlar, beşgenler, altıgenler, yamuklar ve elipsler gibi basit geometrik şekillerle kombinasyonu, özellikle de adı geçen şekiller çerçeve veya sınır olarak kullanılmışsa tescil edilebilir nitelikte değildir.

Ayırt edici olmayan örnekler:

cp4.7Bununla birlikte, geometrik şekillerin diğer unsurlarla birlikte sunumunun, konfigürasyonunun veya kombinasyonunun yeteri derecede ayırt edici bir genel izlenim yaratması halinde, bu unsurlar işarete ayırt edici nitelik katabilir.

Ayırt edici örnekler:

cp4.8

b. Şekil unsurunun kelime unsuruna kıyasla konumu ve büyüklüğü (oranı)

Ayırt edici bir şekil unsuru, ayırt edici niteliği bulunmayan veya tanımlayıcı bir kelime unsuruna eklendiğinde, ilke olarak işaret tescil edilebilir hale gelir. Bununla birlikte, söz konusu figüratif unsurun, büyüklük ve konum olarak işarette açık biçimde fark edilir olması gerekir.

Ayırt edici olmayan örnekler:

cp4.9

Ayırt edici örnek:

cp4.10

c. Şekil unsurunun malların ve/veya hizmetlerin görünümü olması veya onlarla doğrudan bağlantısı bulunması

Bir şekil unsurunun aşağıdaki hallerde ayırt edici nitelikten yoksun ve/veya tanımlayıcı olduğu kabul edilir:

  • Malların ve hizmetlerin gerçek yaşamdaki tasviri olması.
  • Şekil ilgili malların veya hizmetlerin stilize veya sembolik görünümü olsa da, bu çizimin ilgili malların veya hizmetlerin genel görünümünden önemli ölçüde farklılaşmamış olması.

Ayırt edici olmayan örnekler:

cp4.11

Ayırt edici örnekler:

cp4.12Malları veya hizmetleri betimlemeyen, ancak malların veya hizmetlerin karakteristik özellikleriyle doğrudan bağlantısı bulunan şekil unsurlarının, yeteri derecede stilize olarak çizilmedikleri sürece, işarete ayırt edici nitelik katmadıkları kabul edilecektir.

Ayırt edici olmayan örnek:

cp4.13Ayırt edici örnek:

cp4.14

d. Şekil unsurunun mal ve/veya hizmetlere ilişkin olarak ticarette yaygın olarak kullanımının bulunması

Tescili talep edilen mallara ve/veya hizmetlere ilişkin olarak ticarette yaygın biçimde kullanılan veya gelenekselleşmiş şekil unsurları, ilke olarak markaya ayırt edici nitelik katmayacaktır.

Ayırt edici olmayan örnekler:

cp4.153. Stilize kelime unsurları ve ek şekil unsurları

Tek tek değerlendirildiklerinde ayırt edici niteliğe sahip olmayan kelime ve şekil unsurlarının kombinasyon halinde sunulması, markayı ayırt edici hale getirmez.

Bununla birlikte, bu tür unsurların kombinasyonu, işaretin sunumu ve kompozisyonuna bağlı olarak kaynak gösterir biçimde de algılanabilir. Böyle bir durum, kombinasyonun oluşturduğu bütünsel izlenimin, ayırt edici olmayan veya tanımlayıcı kelime unsurunun verdiği mesajdan yeteri derecede uzaklaşmış olduğu hallerde ortaya çıkacaktır.

Örnekler:

Bir işaretin tescil edilebilir olması için, minimum derecede ayırt ediciliğe sahip olması gereklidir. Aşağıda yer alan ölçeğin amacı, ayırt edicilik eşiğinin nerede bulunduğunun ortaya konulmasıdır. Aşağıda yer verilen örnekler, soldan sağa doğru artan biçimde markanın ayırt ediciliğini güçlendiren unsurlar içermektedir, unsurların niteliğine göre markalar bütünsel olarak ayırt ediciliğe sahip değildir (kırmızı sütun) veya ayırt ediciliğe sahiptir (yeşil sütun).

cp4.16

EUIPO’nun ayırt edici niteliğe sahip olmayan ve tanımlayıcı kelime unsurlarının, şekil unsurlarıyla kombinasyonu halindeki ayırt edicilik değerlendirmesini yazı boyunca, EUIPO karar kılavuzunu çevirerek aktarmaya çalıştım. Ülkemiz uygulamasında da sıklıkla tartışılan ve genellikle örnekler bazında değerlendirilen bu konu, hiç şüphesiz inceleme konusu markalar temelinde farklı şekillerde de yorumlanabilecektir.

Yukarıda oluşturduğum maddelendirme biçimi esas alınırsa, 2.a başlığı altında yer verilen değerlendirme dışında, EUIPO karar kılavuzunda yer alan değerlendirmeler, kanaatimce oldukça yerindedir ve ülkemizdeki uygulama ile de büyük oranda benzerlik göstermektedir. 2.a başlığı altında ayırt edici bulunan örnekleri, ayırt edici bulunmayan örneklerle alt alta koyduğumdaysa, gerçekten aralarında pek bir farklılık göremiyorum ve örneklerinin tamamının ayırt edici niteliğe sahip olmadığını düşünüyorum:

Ayırt edici olmayan örnekler:

cp4.7Ayırt edici örnekler:

cp4.8

EUIPO ve taraf ülke ofislerinin bir araya gelerek ortak bir metin üzerinde uzlaşmasının ne derece zor olduğunu tahmin ettiğimden, 2.a başlığı altındaki ortak uygulamanın da uzun süren bir tartışma sonucu kaçınılmaz uzlaşma olarak ortaya çıktığını tahmin ediyorum.

Yazı (veya çeviri) umarım okuyucularımız için faydalı olur.

Önder Erol Ünsal

Nisan 2016

unsalonderol@gmail.com

USPTO Temyiz Kurulu “CLETAXI” Kararı – Tanımlayıcı Markalara Yönelik Uygulama Bir Kez Daha İrdeleniyor

cletaxi2

 

Marka tescil ofislerinin kararlarıyla ortaya koydukları genel eğilim, ofislerin değerlendirme kriterlerinin kimi durumlarda “katı” olarak adlandırılmasına yol açmakta ve “katı” olarak tanımlanan ofisler ticari özgürlüklerin önünü kesmekle itham edilmektedir.

Amerika Birleşik Devletleri (A.B.D.), tüm dünyada özgürlükler ülkesi olarak anılmakta ve siyasi ve ekonomik liberalizmin beşiği olarak tanımlanmaktadır. Bununla birlikte A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO)’nun markaların tescil edilebilirliği ile ilgili uygulamalarını takip edenler, USPTO’nun markaların tanımlayıcılık eşiğini belirlerken oldukça “katı” bir ofis olduğunu kolaylıkla gözlemlemektedir. Siyasal ve ekonomik liberalizmin beşiğinde, tanımlayıcılık konusundaki tescil edilebilirlik kriterlerinin ve uygulamasının oldukça “katı” olması, kanaatimizce “katı” sıfatının kullanıldığı bağlamın yanlışlığını göstermektedir. Bu yazı kapsamında, ülkemizde oldukça “katı” olarak değerlendirilebilecek, ancak USPTO standartları bakımından oldukça normal ve yerinde bir uygulamayı işaret eden bir kararı okuyuculara kısaca aktarmaya çalışacağım.

USPTO Temyiz Kurulu, 5 Mart 2015 tarihinde verdiği kararla “Sınıf 39: Taksiyle ulaşım hizmetleri.” için başvurusu yapılan “CLETAXI” kelime markasının reddedilmesine yönelik kararı onamıştır. Karara ilişkin detaylar aşağıda kısaca açıklanacak olmakla birlikte, kararın tam metnini incelemek isteyenlerin karara http://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/ttabvue-86005944-EXA-8.pdf bağlantısından erişmesi mümkündür.

Anthony R. Bozier ismindeki bir gerçek kişi, 9 Temmuz 2013 tarihinde standart karakterlerde yazılı “CLETAXI” kelime markasını “Sınıf 39: Taksiyle ulaşım hizmetleri.” için tescil ettirmek amacıyla USPTO’ya başvuruda bulunur.

cletaxi

USPTO uzmanı başvuruyu, “CLETAXI” ibaresinin başvuru kapsamındaki hizmetler bakımından doğrudan tanımlayıcı olması gerekçesiyle reddeder. Uzmana göre, “CLE” ibaresi, “Cleveland Hopkins Uluslararası Havalimanı”nın kısaltmasıdır, başvuru sahibi belirtilen havalimanından veya belirtilen havalimanına taksi hizmeti sağlamaktadır ve dolayısıyla, başvuru hizmetlerin niteliğini belirtmektedir. Bu çerçevede, başvuru tanımlayıcı niteliktedir.

Başvuru sahibi belirtilen gerekçeyle verilen ret kararına karşı itiraz eder ve itiraz USPTO Temyiz Kurulu’nca incelenir.

Temyiz Kurulu, ilk olarak tanımlayıcı markalarla ilgili içtihadı kısaca belirtir.

Bir terim, markanın kapsadığı mallara veya hizmetlere ilişkin olarak, malların veya hizmetlerin bileşimi, kalitesi, karakteristikleri, özellikleri, fonksiyonları, amaçları veya kullanım biçimleri hakkında derhal ve doğrudan bir fikir iletiyorsa münhasıran tanımlayıcı kabul edilecektir. Bir markanın münhasıran tanımlayıcı niteliği, soyut biçimde veya varsayımlara dayalı olarak değil, tescil talebi kapsamında bulunan mallara veya hizmetlere ilişkin olarak ve terimin kullanıldığı bağlam dikkate alınarak belirlenir. Bir terimin münhasıran tanımlayıcı kabul edilmesi için malların veya hizmetlerin tüm ve her bir özelliğini belirtmesi gerekli değildir, malların veya hizmetlerin önemli bir niteliğinin, amacının veya özelliğinin tanımlanmış olması yeterlidir. Bu husus tespit edilirken, markanın mallara veya hizmetlere ilişkin olarak kullanıldığı veya kullanılacağı bağlam ve markanın, ilgili pazardaki ortalama tüketicilerde yaratacağı olası etki dikkate alınmalıdır. Cevabı aranan soru, markayla karşılaşacak kişilerin, markanın kapsadığı hizmetleri tahmin edip etmemesi değildir. Bunun ötesinde, cevabı aranan soru, hizmetlerin ne olduğunu bilen kişilerin, markanın bunlar hakkında bilgi ilettiğini düşünüp düşünmemesidir.

Münhasıran tanımlayıcı nitelikteki iki veya daha fazla sayıda terim birleştirildiğinde ortaya çıkan bileşke markanın, münhasıran tanımlayıcı nitelikte olup olmadığı sorusu yanıtlanırken, bileşke terimin yeni ve özgün bir ticari izlenim oluşturup oluşturmadığı araştırılmalıdır. Eğer bileşke markayı oluşturan her bir terim mallara veya hizmetlere ilişkin olarak münhasıran tanımlayıcı anlamını muhafaza ediyorsa, bileşke markanın münhasıran tanımlayıcı olduğu sonucuna varılacaktır. Bununla birlikte, münhasıran tanımlayıcı terimlerin kombinasyonundan oluşan bir bileşke marka, terimlerin kombinasyonu özgün nitelikte veya tanımlayıcı olmayan bir anlama karşılık geliyorsa veya ortaya çıkan anlam mallara veya hizmetlere ilişkin olarak tuhaf veya tutarsız ise, tescil edilebilir nitelikte görülecektir. Eğer bir kişi, başvuruya konu terimin tanımladığı özellikleri belirleyebilmek için bir fikri olgunlaştırmak veya çok aşamalı bir gerekçelendirme sürecini izlemek zorunda ise, terim münhasıran tanımlayıcı değil, çağrıştırıcı nitelikte kabul edilecektir.

Başvuruya konu marka, “CLE” ve “TAXI” ibarelerinin aralarında boşluk bırakılmaksızın birlikte yazılması suretiyle oluşturulmuştur. “CLE” kısaltması, diğer anlamlarının yanısıra “Cleveland Hopkins Uluslararası Havalimanı”nın kısaltmasıdır. Başvuru sahibinin web sayfasından edinilen bilgiler ve kendisi tarafından sunulan kanıtlar, başvuru sahibinin markasını “Cleveland Hopkins Uluslararası Havalimanı”na ulaşım veya oradan dönüş için kullandığını göstermektedir.

Temyiz Kurulu’na göre incelenen kanıtlar, başvuru sahibinin sunduğu taksi hizmetlerinin olası kullanıcılarının “CLETAXI” ibaresini, “Cleveland Taxi” olarak algılayacaklarını göstermektedir. “CLE” ve “TAXI” ibarelerinin kombinasyonu, başvuru sahibinin markasının yeni ve özgün bir ticari izlenim oluşturmasını sağlamamaktadır. Kaldı ki, geçmişte incelenen sayısız vakada, tanımlayıcı nitelikte bulunan iki terimden müteşekkil bir markayı aralarında boşluk olmaksızın yazarak tek bir terim haline dönüştürmenin, bileşke terimin münhasıran tanımlayıcı bulunmasını durumunu ortadan kaldırmadığı yönünde karar verilmiştir.

Başvurunun standart karakterlerde yazılmış olması, başvurunun hizmetlere ilişkin kullanım biçiminin özel bir biçim veya stille sınırlandırılmamış olduğunu göstermektedir. Yerleşik içtihada göre, bir marka standart karakterlerde sunulmuşsa, Temyiz Kurulu başvuru sahibinin markasının tasvir edebileceği her biçimi nazara almalıdır. Başvuru sahibinin sunduğu numunelerden görüldüğü üzere “CLE” kısaltmasının “TAXI” ibaresine göre daha büyük karakterlerde ve farklı renkte yazımı suretiyle iki terim arasında belirgin görsel ayrım yaratılmıştır.

Yukarıda belirtilenlerin ışığında Temyiz Kurulu, başvuruya konu “CLETAXI” ibaresinin, başvuru kapsamında bulunan “Sınıf 39: Taksiyle ulaşım hizmetleri.”nin niteliği hakkında tüketicileri derhal ve doğrudan bilgilendirdiği görüşüne ulaşmıştır.

Başvuru sahibine göre, başvurunun, kapsadığı hizmetlerin niteliğini belirttiği sonucuna varabilmek için geniş bir hayalgücü gerekmektedir. Buna karşın Temyiz Kurulu’na göre, başvuru sahibi, başvurunun hizmetlerin niteliğini belirtmediği sonucuna varılmasını sağlamak için gerekli olan, çok aşamalı bir gerekçelendirme sürecinin varlığını ortaya koyamamış durumdadır.

Başvuru sahibi “CLE” kısaltmasının farklı anlamlarının da varlığını öne sürmekte ve çok anlamlılığın markanın bu kısmını muğlak hale getirerek, başvurunun münhasıran tanımlayıcı olarak değerlendirilmesini engellediğini ifade etmektedir. Temyiz Kurulu’na göre, bu argüman sonuca etkili olmayacaktır, şöyle ki tanımlayıcılık hususu markanın kapsamında bulunan mallara veya hizmetlere ilişkin olarak değerlendirilmelidir. Yerleşik içtihatta belirtildiği üzere, bir terimin başka anlamlarının bulunması sonuca etkili değildir.

Başvuru sahibinin bir diğer iddiası, “CLETAXI” ibaresini başka kimsenin kullanmaması ve gelecekte bu terimi başkalarının kullanabileceği iddiasının temelinin bulunmamasıdır. Bununla birlikte yerleşik içtihada göre, bir başvuru sahibinin, münhasıran tanımlayıcı bir terimin ilk veya tek kullanıcısı olması, bu terimi mutlak surette anlamsız veya ayırt edici hale getirmez. Dolayısıyla, başvuru sahibinin bu yöndeki itirazı da yerinde görülmemiştir.

Temyiz Kurulu sonuç olarak, başvuru sahibinin tüm itirazlarını reddetmiş ve uzmanın başvurunun reddedilmesi yönündeki kararını onamıştır.

Bu noktada yazının ilk paragrafında yaptığımız yorumlara dönülecek ve bir an için TPE’nin “taksiyle ulaşım hizmetleri” için [hayali] “TZWTAKSİ” (TZW = Trabzon havalimanının kısaltması) veya “İZMTAKSİ” (İZM = İzmir’in kısaltması) markalarını tanımlayıcılık gerekçesiyle reddettiği varsayılacak olursa, Enstitü’nün bu tip kararlarının ardından şiddetle eleştirilip, KHK’yı “katı” yorumlamakla itham edileceği kanaatimizce şüphesizdir. Bununla birlikte, benzer nitelikteki kararların siyasal ve ekonomik liberalizmin beşiği A.B.D.’nde veriliyor olması ve bu kararların USPTO tarafından nadiren değil, sıklıkla verilmesi, kanaatimizce “katı uygulama”, vb. adlandırmaları tamamen anlamsız kılmaktadır. Bu bağlamda, marka incelemesi hakkında yürütülen tartışmalarda; “katı”, “esnek”, “liberal”, “ticari özgürlükleri engelleyici”, “gelişmiş ülke uygulamalarının aksi”, “gelişmiş ülke uygulamalarıyla uyumlu”, vb. içerikte, marka hukuku bakımından anlamsız ve soyut kalıplar kullanmak yerine, tartışmaları kavramlar ve somut uygulamalar bağlamında yürütmek kanaatimizce daha yerinde olacaktır.

Önder Erol Ünsal

Mart 2015

unsalonderol@gmail.com

Organizasyon veya Etkinlik İsminden Oluşan Markaların Tescil Edilebilirliği Hakkında Güncel Bir USPTO Temyiz Kurulu Kararı – “International Air and Space Program” Markası

 

airandspace2

 

Sanat, kültür, spor, eğlence, eğitim veya ticaret amaçlı organizasyonların veya etkinliklerin isimlerinden oluşan marka başvurularının tescil edilebilirliği meselesi, uygulamada sıklıkla tartışmaya yol açan bir konu niteliğindedir.

Ek bir ayırt edici unsur olmaksızın münhasıran bir organizasyonun veya etkinliğin adından oluşan markalar, organizasyonu düzenleyenlere göre marka olarak tescil edilebilir nitelikte olsa da, marka inceleme ofislerinin bu tip markalar hakkındaki değerlendirmesi genellikle aynı yönde olmamaktadır. Bu yazı kapsamında Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Temyiz Kurulu’nun bir organizasyonunun adından oluşan bir marka başvurusu hakkında verdiği güncel bir kararı kısaca aktarmaya çalışacağız.

“Aexa Aerospace LLC” firması, standart karakterlerde yazılı “INTERNATIONAL AIR AND SPACE PROGRAM” kelime markasını 41. sınıfa dahil “Havacılık ve uzay alanında konferans ve sempozyum düzenlenmesi hizmetleri.” için tescil ettirmek amacıyla, 31/01/2014 tarihinde USPTO’ya marka tescil başvurusunda bulunur.

airandspace

 

Bu aşamada, başvuruyu oluşturan “INTERNATIONAL AIR AND SPACE PROGRAM” ibaresinin Türkçe karşılığının “ULUSLARARASI HAVA VE UZAY PROGRAMI” olduğu belirtilmelidir. Başvuru sahibi, başvuru aşamasında markada yer alan “AIR AND SPACE PROGRAM” ibaresi için disclaimer (feragat) yolunu kullanmış ve belirtilen ibare üzerinde münhasır haklar talep etmeyeceğini belirtmiştir.

Başka bir yazıda daha detaylı açıklama niyetinde olmakla birlikte, A.B.D. marka hukuku çerçevesinde disclaimer (feragat) kavramı kısaca takip eden biçimde açıklanabilir:

Markadaki belirli unsurlardan feragat (disclaimer) uygulamasının amacı, kapsadıkları bazı unsurlar tek başlarına tescil edilebilir nitelikte olmayan, ancak bütün olarak tescil edilebilir nitelikte olan markaların tesciline -markada yer alan ve tek başlarına tescil edilebilir nitelikte olmayan unsurların sağlayacağı haklar hakkında yanlış izlenim oluşmasına izin verilmeden- imkan sağlamaktır. (Horlick’s Malted Milk Co. v. Borden Co., 295 F. 232, 234 (D.C. Cir. 1924) Bileşke markalarda, markayı oluşturan unsurlardan birisinin sağlayacağı haklardan feragat edilmesi yönündeki bildirim şu anlama gelmektedir: Feragat edilen unsura dayanarak marka hakları ileri sürülemeyecektir, tescilli markadan kaynaklanan haklar bileşke markanın bütününe ilişkindir ve ilgili tescil yalnızca bileşke markanın kullanımından kaynaklanacak hakları içermektedir. (Sprague Electric Co. v. Erie Resistor Corp., 101 USPQ 486, 486-87 (Comm’r Pats. 1954)) Markayı oluşturan unsurlardan birisinden feragat prosedürü, sadece belirli sınıflara ve belirli mallara veya hizmetlere ilişkin olabilir.

USPTO uzmanı, disclaimer talebi içerse de, başvuruyu A.B.D. Marka Kanunu’nun (2)(e)(1) paragrafı uyarınca, tanımlayıcılık gerekçesiyle reddeder. Uzmana göre, başvuruyu oluşturan “INTERNATIONAL AIR AND SPACE PROGRAM” ibaresi başvuru kapsamında bulunan hizmetleri doğrudan tanımlar niteliktedir.

Başvuru sahibi ret kararına karşı itiraz eder ve itiraz USPTO Temyiz Kurulu’nca değerlendirilerek 19/02/2015 tarihinde karara bağlanır. Temyiz Kurulu’nun oldukça kısa sayılabilecek kararı aşağıda anahatlarıyla bilgilerinize sunulmaktadır.

Temyiz Kurulu kararında ilk olarak, tanımlayıcı markalar konusundaki içtihada yer vermiştir:

Bir terim, malların ve hizmetlerin kalitesine, niteliğine, amacına veya özelliklerine ilişkin olarak doğrudan doğruya bilgi iletiyorsa tanımlayıcı niteliktedir. (In re Chamber of Commerce of the U.S., 675 F.3d 1297, 102 USPQ2d 1217, 1219 (Fed. Cir. 2012); In re Gyulay, 820 F.2d 1216, 3 USPQ2d 1009, 1009 (Fed. Cir. 1987)) Bir markanın tanımlayıcı niteliği, başvuru kapsamında bulunan mallar veya hizmetler, markanın kullanım biçimi ve markanın fiili veya niyet edilen kullanım biçiminin ortalama tüketiciler üzerinde yaratacağı olası etki dikkate alınarak değerlendirilir. (In re Chamber of Commerce of the U.S., 102 USPQ2d at 1219) Markanın tanımlayıcı niteliği soyut olarak değerlendirilmez. (In re Bayer Aktiengesellschaft, 488 F.3d 960, 82 USPQ2d 828, 1831 (Fed. Cir. 2007)) Bir diğer deyişle, malların ve hizmetlerin ne olduğunu bilen kişilerin, markayı kendileri için, mallar ve hizmetler hakkında doğrudan bilgi ileten bir terim olarak algılayıp algılamadığını değerlendirmekteyiz. (In reMBNA America Bank N.A., 340 F.3d 1328, 67 USPQ2d 1778, 1780 (Fed. Cir. 2003))

Başvuru sahibi, markada yer alan “AIR AND SPACE PROGRAM” ibaresinin tanımlayıcı olduğunu kabul etmekte, ancak bu ibareden disclaimer yoluyla feragat ettiğini ve başvuruda “INTERNATIONAL” ibaresinin de yer aldığını belirterek, markanın bütüncül olarak tanımlayıcı olmadığını iddia etmektedir. Başvuru sahibine göre, “INTERNATIONAL” kelimesinin çeşitli anlamları bulunmaktadır ve bu kelimeyi başvuru kapsamında bulunan hizmetlerle bağdaştırabilmek için belirli düzeyde hayalgücü gerekmektedir, bu bağlamda başvuru sahibi, markanın bütün olarak doğrudan tanımlayıcı nitelikte olmadığı görüşündedir.

Temyiz Kurulu, başvuru sahibinin argümanlarını ikna edici bulmamaktadır. Kurul’un önceki içtihadında belirtildiği üzere: “Cevaplanması gereken soru, markayla karşılaşacak kişilerin, malların ve hizmetlerin ne olduğunu tahmin etmesi değildir. Bunun ötesinde, cevaplanması gereken soru, malların veya hizmetlerin neler olduğunu bilen kişilerin, markanın mallar veya hizmetler hakkında bilgi ilettiğini düşünüp düşünmeyeceğidir. (re Tower Tech Inc ., 64 USPQ2d 1314, 1316-17 (TTAB 2002)

Başvuru sahibinin itiraz dilekçesinde sunduğu kanıtlar, markanın “öğrenciler için bir uluslararası program” için kullanıldığını göstermektedir. Bu husus da göz önüne alındığında, Temyiz Kurulu, markadaki “international (uluslararası)” kelimesini gören bu hizmetlere aşina tüketicilerin, başvuru sahibinin sağladığı hizmetlerin uluslararası nitelikte olduğunu düşüneceği görüşündedir. Kurul, inceleme uzmanının bu yöndeki tespitine katılmaktadır.

Daha da ötesinde, Temyiz Kurulu, “international (uluslararası)” kelimesini içeren markalar hakkında, tanımlayıcılık gerekçeli çok sayıda ret kararı vermiştir (Örneğin, “International Banking Institute” markası, bankacılar için seminer düzenleme hizmetleri bakımından; “BILLFISH INTERNATIONAL CORP ve şekil” markası, deniz turnası (billfish) için uluslararası düzeyde dernek hizmetleri bakımından; “INTERNATIONAL TRAVELERS CHEQUE” markası ise, uluslararası düzeyde finansal danışmanlık hizmetleri bakımından doğrudan tanımlayıcı nitelikte bulunmuştur.).

Ayrıca, yerleşik içtihada göre, bileşke bir markayı oluşturan her unsur doğrudan tanımlayıcı nitelikte ise, bunların bileşkesi de doğrudan tanımlayıcı nitelikte olacaktır. (re Oppedahl & Larson LLP, 373 F.3d 1171, 71 USPQ2d 1370, 1372 (Fed. Cir. 2004))

Belirtilen nedenlerle USPTO Temyiz Kurulu, “INTERNATIONAL AIR AND SPACE PROGRAM” markasının, başvuru kapsamında bulunan hizmetler bakımından tüketicilere derhal ve doğrudan bilgi verdiği ve bu anlamda da tanımlayıcı nitelikte olduğu sonucuna ulaşmıştır. Dolayısıyla, Temyiz Kurulu başvuru hakkında verilen ret kararını onamıştır.

Yazının başında da belirttiğimiz üzere, sanat, kültür, spor, eğlence, eğitim veya ticaret amaçlı organizasyonların veya etkinliklerin isimlerinden oluşan marka başvurularının tescil edilebilirliği meselesi, sıklıkla tartışma konusu edilmektedir. Bileşke marka niteliğindeki tanımlayıcı terimler hakkındaki USPTO uygulaması, bu karardan da anlaşılacağı üzere, markayı oluşturan unsurların tek tek tescil edilebilirliğinin test edilmesi ve ardından bu unsurların oluşturduğu bütünün tescil edilebilirliği testine dayanmaktadır. Genel içtihat ise, “Bileşke bir markayı oluşturan her bir unsur doğrudan tanımlayıcı nitelikte ise, bunların bileşkesi de tanımlayıcı nitelikte olacaktır.” yönündedir. Bu haliyle USPTO uygulamasında, bileşke markayı oluşturan unsurların her biri tanımlayıcı nitelikte ise, bunların bileşkesinin de tanımlayıcı bir marka olarak değerlendirildiğini ifade etmek ve organizasyon veya etkinlik isimlerinden oluşan markaların da aynı muameleye tabi olduğunu belirtmek yanlış olmayacaktır.

Önder Erol Ünsal

Şubat 2015

unsalonderol@gmail.com

Tanımlayıcı Markaların Değerlendirilmesine İlişkin Genel İlkeler Tekrar Ediliyor – Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi “REHABILITATE” Kararı (T-712/13)

monsterrehab

 

Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi, 11 Aralık 2014 tarihinde verdiği T‑712/13 sayılı “REHABILITATE” kararı ile tanımlayıcı markalar konusunu bir defa daha irdelemiş ve konu hakkında artık yerleşik hale gelmiş ilkeleri bir kez daha tekrarlamıştır.

A.B.D. menşeili “MONSTER ENERGY COMPANY” firması 24 Nisan 2012 tarihinde aşağıda yer alan “REHABILITATE” kelime markasının “Sınıf 5: Gıda takviyeleri. Sınıf 30: İçime hazır çay, buzlu çay ve çay esaslı içecekler; içime hazır aromalı çay, aromalı buzlu çay ve aromalı çay esaslı içecekler. Sınıf 32: Alkolsüz içecekler.” malları için tescil edilmesi talebiyle İç Pazarda Harmonizasyon Ofisi (OHIM)’ne başvuruda bulunur:

 

                                                                        REHABILITATE

 

Karar içeriğine ve analizine başlamadan önce “REHABILITATE” kelimesinin Türkçe karşılıklarının “iyileştirmek, rehabilite etmek, sağlığa kavuşturmak” olduğu belirtilmelidir.

1 Şubat 2013 tarihinde verilen kararla OHIM uzmanı başvuruyu ayırt edici nitelikten yoksunluk ve tanımlayıcılık gerekçeleriyle reddeder. OHIM uzmanına göre “rehabilitate” kelimesi, ürünlerin kullanıcılarını, ürünlerin sağlığa kavuşmaya yardım eder nitelikte gıda takviyeleri ve içecekler oldukları yönünde doğrudan ve tereddüde yer vermeyecek biçimde bilgilendirmektedir. Başvuru sahibi ret kararına karşı itiraz eder ve itiraz OHIM Temyiz Kurulu tarafından 17 Ekim 2013 tarihinde karara bağlanır.

OHIM Temyiz Kurulu’na göre, başvurunun olası anlamlarından birisi, bir insanı iyi veya sağlıklı duruma geri getirmektir, ikinci olarak, inceleme konusu kelime, başvuru kapsamındaki malların işlev ve amacına ilişkin olarak doğrudan bilgi vermektedir ve son olarak, ilgili tüketicilerde, başvuru kapsamındaki malların onları iyi ve sağlıklı bir duruma getirme kapasitesine sahip oldukları yönünde doğrudan ve tereddüde yer vermeyen bir algı oluşturmaktadır. Kurul’a göre, belirtilen üç nedenle başvuru tanımlayıcı niteliktedir ve Tüzüğün 7/1-(c) bendi kapsamında reddedilmelidir. Başvurunun reddedilmesi kararı, 7/1-(c) bendi kapsamında yerinde bulunduğundan, Kurul, ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçeli ret kararına karşı yapılan itirazın değerlendirilmesine gerek görülmemiş ve itirazı reddetmiştir.

Başvuru sahibi, OHIM Temyiz Kurulu kararına karşı dava açar ve dava Adalet Divanı Genel Mahkemesi tarafından görülür. Genel Mahkeme’nin 11 Aralık 2014 tarihinde verdiği karar ve kararın gerekçeleri aşağıda detaylı olarak aktarılacaktır. Kararın tam metninin http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dd2a48be34a2d047d084eeb1c1e6124710.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuPa3f0?text=&docid=160554&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=167194 bağlantısından görülmesi mümkündür.

207/2009 sayılı Topluluk Marka Tüzüğünün 7/1-(c) bendine göre, ticaret alanında çeşit, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretim zamanını veya hizmetlerin sunulduğu zamanı gösteren veya malların veya hizmetlerin diğer karakteristik özelliklerini bildiren işaret ve adlandırmalardan münhasıran oluşan markalar tescil edilmeyecektir.

Yerleşik içtihat çerçevesinde, 7/1-(c) bendi kamu yararına bir işlevi yerine getirmektedir, buna göre, tescili talep edilen mallar veya hizmetler bakımından karakteristik özellik bildiren işaret ve adlandırmalar herkes tarafından kullanılabilir niteliktedir. Bir işaretin, bu hüküm kapsamında değerlendirilebilmesi için işaretle mallar ve hizmetler arasında yeteri derecede doğrudan ve özel bir ilişki olmalı ve bu bağlantı sayesinde kamunun ilgili kesimi derhal ve tereddüt olmaksızın işareti mallara veya hizmetlere ilişkin bir tanım veya onların bir özelliği olarak algılamalıdır. Bir işaretin 7/1-(c) bendi kapsamında tanımlayıcı niteliği, ilk olarak tescili talep edilen mallara veya hizmetler bağlamında, ikinci olarak kamunun ilgili kesiminin algısı çerçevesinde değerlendirilmelidir.

Davacıya göre, OHIM Temyiz Kurulu, başvuruyu oluşturan “REHABILITATE” kelimesinin anlamını “iyi bir sağlıksal veya fiziksel duruma getirme” olarak değerlendirerek yanlış bir yorum getirmiştir. Davacı iddiası çerçevesinde, “REHABILITATE” kelimesi ile kast edilen iyileşme süreci insani katkı gerektirmektedir, yani eğitim veya terapi ile sağlanan bir iyileşme söz konusudur, dolayısıyla incelenen başvuru kapsamında yer alan yiyecek veya içeceklerle iyileşme süreci için “REHABILITATE” kelimesi kullanılmamaktadır.

Mahkeme bu iddiayı takip eden biçimde değerlendirmiştir:

İncelenen vakada, başvuru kapsamında bulunan malların nitelik ve özellikleri itibarıyla ortalama tüketicilere hitap eden günlük tüketim ürünleri olduğu açıktır. Buna ilaveten, başvuruyu oluşturan “REHABILITATE” kelimesinin olası anlamlarından birisinin, başvuru sahibinin iddia ettiği gibi, insan müdahalesi gerektiren, eğitim ve terapi yoluyla ortaya çıkan bir iyileşme süreci olduğu doğrudur. Buna karşın, Temyiz Kurulu’nca da belirtildiği üzere, “REHABILITATE” kelimesi aynı zamanda, bir kişiyi sağlıklı hale veya iyi bir fiziksel duruma geri getirmek anlamına da gelmektedir ve 5. sınıfta yer alan “gıda takviyeleri” ve 30. ve 32. sınıflarda yer alan içeceklerin bu amaca yardım ettiği kabul edilmelidir.

Yerleşik içtihada göre, bir işaret, olası anlamlarından en az birisinin marka kapsamında bulunan mallara veya hizmetlere ilişkin karakteristik özellik belirtmesi durumunda marka olarak tescil edilmemelidir (bkz. Avrupa birliği adalet Divanı, OHIM v. Wrigley kararı, C-191/01, 23/10/2003, paragraf 32). Bu çerçevede, “REHABILITATE” kelimesi, başvuru sahibince de belirtildiği üzere farklı anlamlara sahip olsa da, bu durum kelimenin tanımlayıcı niteliğini ortadan kaldırmamaktadır. Dolayısıyla, Genel Mahkeme’ye göre, OHIM Temyiz Kurulu’nun başvuruya ilişkin yorumu hatalı nitelikte değildir ve başvuru sahibinin bu yöndeki iddiası kabul edilmemiştir.

Başvuru sahibinin diğer iddiası, başvuruyu oluşturan işaretin, başvuru kapsamındaki malların işlev ve amacına ilişkin açık ve doğrudan bilgi vermediği yönündedir. Başvuru sahibine göre, “REHABILITATE” kelimesi geniş bir anlamı bulunan ve malların niteliklerine ilişkin olarak oldukça muğlak biçimde olumlu çağrışım yapan, ancak incelenen vakadaki malların amacına, niteliğine veya karakteristik özelliklerine ilişkin olarak anlamlı ve spesifik bir referans içermeyen bir sözcüktür.

Mahkemeye göre, incelenen vakada, kamunun ilgili kesimi başvuru kapsamındaki mallardan birisini satın aldığında, “REHABILITATE” kelimesi ile başvuru kapsamındaki mallar arasında doğrudan ve somut bir ilişki kuracaktır ve bu ilişki, malları kullanmanın etkisinin (veya olası etkilerinden birisinin) kişinin yüksek düzeyde enerjiyi tekrar kazanmasının sağlanması yönünde olacaktır. Belirtilen ilişki, 5. sınıfta yer alan ve amaçları kullanıcıların iyi bir fiziki hal edinmesini sağlamak olan “gıda takviyeleri” bakımından çok açıktır. Aynı ilişki, Mahkeme’ye göre ( Temyiz Kurulu’nca belirtildiği üzere), fiziksel enerji sarf ederken tüketilen ve “enerji içecekleri”ni de kapsayan 30. ve 32. sınıflara dahil içecekler bakımından da ortaya çıkacaktır.

Dolayısıyla, Mahkeme’ye göre, özellikle yoğun biçimde enerji sarf eden tüketici kesimi dikkate alındığında, “REHABILITATE” kelimesi sağlığı iyileştirmeye yönelik genel bir referans olarak değerlendirilmeyecek, ilgili malların amacı bakımından açık ve doğrudan bilgi veren bir adlandırma olarak algılanacaktır. Bu bağlamda, 207/2009 sayılı Topluluk Marka Tüzüğünün 7/1-(c) bendinde belirtilen tescil yasağı ortaya çıkmaktadır.

Başvuru sahibi, dava gerekçelerinden birisi olarak OHIM tarafından verilen iki emsal kararı göstermektedir. Bu kararlarda OHIM, “PROACTIV” markasını “farmasötik müstahzarlar; diyetetik müstahzarlar” malları bakımından; “DEEP RELIEF” markasını ise “ağrı kesiciler” malları bakımından tanımlayıcı nitelikte bulmamıştır. Genel Mahkeme’ye göre, OHIM Temyiz Kurulu’nun kararlarının hukuk uygunluğu, önceki OHIM kararları ekseninde değil, Topluluk Mahkemelerince yorumlandığı haliyle Topluluk Marka Tüzüğü çerçevesinde değerlendirilmelidir (Avrupa Birliği Adalet Divanı, Alcon v OHIM kararı, C‑412/05, 26 Nisan 2007, paragraf 65).

OHIM, eşit muamele ve düzgün yönetim ilkeleri çerçevesinde benzer markalar hakkında önceden verilmiş kararları dikkate almalı ve aynı yönde karar verip vermeyeceğini dikkatle belirlemelidir. Bununla birlikte, bu ilkelerin ne şekilde uygulanacağı hukukilik ilkesiyle uyumlu olmalıdır. Bunun ötesinde, hukuki belirlilik ve iyi yönetim esasları çerçevesinde, markaların uygun olmayan biçimde tescil edilmesini engellemek amacıyla, her markanın incelenmesi düzgün ve kapsamlı biçimde yapılmalıdır. Buna uygun olarak, inceleme her vaka bazında ayrı olarak gerçekleştirilmelidir. Bir markanın tescil edilmesi, ilgili vakanın kendi şartları kapsamında değerlendirilebilecek ve amacı, inceleme konusu markanın herhangi bir ret gerekçesi kapsamına girip girmediğini belirlemek olan özel kriterlere bağlıdır (Avrupa Birliği Adalet Divanı, Agencja Wydawnicza Technopol v OHIM kararı, C‑51/10, 10 Mart 2011, paragraf 73-77).

İncelenen vakada, Temyiz Kurulu’nun, itirazı reddederken kapsayıcı ve detaylı bir inceleme yaptığı açıktır. Kararın önceki bölümlerinde belirtildiği üzere, Temyiz Kurulu, “REHABILITATE” kelimesinin hedef tüketici kitlesine inceleme konusu malların özellikleri hakkında bilgi verdiğini ve açıkça amaçlarını belirttiğini tespit etmiştir ve Mahkeme’ye göre bu tespitler yerindedir. Dolayısıyla, başvuru sahibinin bu sonucu ortadan kaldırmak için OHIM’in önceki kararlarına dayanması mümkün değildir.

Belirtilen nedenlerle başvuru sahibinin ikinci iddiası da reddedilmiştir.

Başvuru sahibinin üçüncü ve son iddiası, “REHABILITATE” markasıyla karşılaşacak tüketicilerde derhal ve tereddüt etmeksizin, malların kendilerinin sağlıklı hale gelmesine yardım edeceği algısının ortaya çıkacağı yönündeki OHIM Temyiz Kurulu tespitinin yerinde olmadığı argümanıdır. Başvuru sahibine göre, başvuruyu oluşturan işaret ticaret alanında, başvuru kapsamındaki malları tarif eder biçimde doğrudan ve anlamlı kullanımı bulunan bir terim değildir, dolayısıyla bir durumun, ruh halinin veya yaşam tarzının tescili talep edilen mallarla doğrudan bağlantısının bulunduğu varsayılamaz.

Genel Mahkeme’ye göre üçüncü iddia kapsamında öne sürülen argümanlar, içerik olarak önceki argümanlardan çok farklı değildir. Daha önceden de belirtildiği üzere, “REHABILITATE” kelimesinin anlamı ile tescili talep edilen mallar arasındaki ilişki esas alındığında, ilgili tüketicilerde, derhal ve tereddüt etmeksizin, ürünlerin kendilerinin iyi ve sağlıklı hale dönmelerine yardım edeceği algısının oluşacağı yönündeki OHIM Temyiz Kurulu tespiti yerindedir. Bu değerlendirmenin geçerliliğinin başvuru sahibi tarafından öne sürülen üçüncü argümanla ortadan kaldırılması mümkün değildir.

Şöyle ki, başvuru sahibinin markanın, başvuru kapsamındaki mallara ilişkin olarak ticaret alanında kullanılan bir deyim olmadığı, dolayısıyla reddedilemeyeceği yönündeki argümanı yerinde değildir. Bu yöndeki savın doğru olduğu bir an için kabul edilecek olsa dahi, bir terimin Tüzüğün 7/1-(c) bendi kapsamında tanımlayıcı bir adlandırma olarak değerlendirilmesi için, ilgili terimin başvurunun yapıldığı tarihte tanımlayıcı içerikte kullanılması şart değildir. Tanımlayıcı içeriğin varlığı yönünde bir tespite varılabilmesi için ilgili adlandırma veya işaretin bu amaçla kullanabilmesi (olasılığı) yeterlidir (bkz. Avrupa Birliği Adalet Divanı, OHIM v. Wrigley kararı, C-191/01, 23/10/2003, paragraf 32; Avrupa Birliği Adalet Divanı, Koninklijke KPN Nederland kararı, C‑363/99, 12/02/2004, paragraf 97).

Başvuru sahibinin üçüncü argümanını desteklemek için yer verdiği bir diğer OHIM kararına dayalı itiraz da, yukarıda yer verilen açıklamalar, yani yalnızca OHIM’in önceki kararlarına dayanarak ret kararının geçerliliğinin ortadan kaldırılmasının mümkün olmaması nedeniyle kabul edilmemiştir.

Başvuru sahibinin üç iddiası da kabul edilmediğinden, dava Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nce reddedilmiştir. Karar, 11 Aralık 2014 tarihinde verildiğinden bu yazının yazıldığı tarih itibarıyla, halen temyize açık ve kesinleşmemiş durumdadır.

Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin “REHABILITATE” kararı tanımlayıcı markaların değerlendirilmesine ilişkin olarak yerleşik Avrupa Birliği içtihadının, özellikle çifte anlam ve ticaret alanında fiili kullanımın şart olmaması ilkeleri bakımından tekrar edilmesi dersi niteliğindedir. Marka incelemesi ve hukuku ile ilgilenenlerin yakından bildiği üzere, tanımlayıcılık nedeniyle verilen ret kararlarına karşı yapılan itirazlarda veya açılan davalarda sıklıkla kullanılan argümanlardan ikisi, ilgili adlandırmanın birden fazla anlamının bulunduğu ve anlamlardan birisi tanımlayıcı olsa da, diğer anlam esas alındığında tanımlayıcılık değerlendirmesinin yerinde olmayacağı veya ticaret alanında fiilen tanımlayıcı kullanımın bulunmadığı iddialarıdır. Avrupa Birliği Adalet Divanı bakımından her iki iddia da kabul edilebilir nitelikte değildir. Adalet Divanı’nın 2003 ve 2004 yıllarına ait C-191/01, C‑363/99 sayılı kararlarında belirtilen, sonrasında sıklıkla tekrar edilen ve artık yerleşik hale gelmiş içtihat çerçevesinde; bir işaret, olası anlamlarından en az birisinin marka kapsamında bulunan mallara veya hizmetlere ilişkin karakteristik özellik belirtmesi durumunda marka olarak tescil edilmemelidir ve bir işaretin tanımlayıcı bir adlandırma olarak değerlendirilmesi için, ilgili adlandırmanın başvurunun yapıldığı tarihte tanımlayıcı içerikte kullanılması şart değildir, tanımlayıcı içeriğin varlığı yönünde bir tespite varılabilmesi için ilgili adlandırma veya işaretin bu amaçla kullanabilmesi (olasılığı) yeterlidir.

Adalet Divanı kararları yukarıda belirtilen yönde ve yerleşik hale gelmişken, ülkemizde kimi zaman, tanımlayıcılık içerikli 7/1-(c) bendi uygulamasını tanımlayıcı işaretlerin herkes tarafından serbestçe kullanılabilmesi genel ilkesinden ve bunun sonucu ortaya çıkan kamu yararını koruma içeriğinden soyutlayan yaklaşımlarla karşılaşılmaktadır. Tamamen soyut bir piyasayı esas alan bu yaklaşım, herkesin kullanımına açık kalması gereken tanımlayıcı markalar üzerinde tekel oluşturulması riskini yanında getirmektedir. İnternet teknolojisinin ve diğer iletişim yöntemlerinin oldukça gelişmiş olduğu günümüz koşullarında yerel piyasanın anlık fotoğrafını çekerek, yani yerel ve anlık kullanıma bağlı kalarak veya tanımlayıcı olmayan diğer anlamı esas alarak değerlendirme yapmak, kanaatimizce piyasanın kutsallığına atıf yaparak, piyasanın dengeli gelişmesini engellemek anlamına gelmektedir. Bu bağlamda, (önceki hak sahiplerinin önceki haklarıyla ilgili olmayan ret nedenleri niteliğindeki) mutlak ret nedenlerinin kamu yararını korumak amacıyla ortaya konulduğu, kamu yararıyla kast edilen hususlardan birisinin dengeli bir piyasa olduğu ve dengeli piyasanın da ancak ortak kullanıma açık kalması gereken işaretler üzerinde marka tekeli kurulmasını engelleme suretiyle ortaya çıkacağı ilkesi kanaatimizce ülkemizde de unutulmamalıdır. Hele ki, bu hususlar Adalet Divanı tarafından açık olarak ortaya konulmuş ve genel kabul haline gelmişken, tanımlayıcılık kavramına yeni ve yerel boyutlar kazandırmak kanaatimizce pek doğru olmayan bir yolu işaret etmektedir. 

Önder Erol Ünsal

Aralık 2014

unsalonderol@gmail.com

Adalet Divanı Genel Mahkemesi “KAATSU” Kararı – “Piyasada İlk Kez Kullanım” veya “Piyasada Tanımlayıcı Kullanımın Fiilen Bulunmaması” Argümanları Tanımlayıcılık Halini Ortadan Kaldırır mı?

KAATSU-Mini

 

Bir malı veya hizmeti ilk kez ortaya çıkaran ve isimlendiren kişinin, belirtilen mal veya hizmetin ismini marka olarak tescil ettirmek için başvuruda bulunması halinde ayırt edici nitelikten yoksunluk veya tanımlayıcılık gerekçeleri çerçevesinde başvuru reddedilmeli midir sorusuyla incelemede sıklıkla karşılaşılmaktadır.

Belirtilen argümanın da değerlendirildiği bir dava Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi tarafından 7/11/2014 tarihinde T-567/12 sayıyla karara bağlanmıştır (http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d5b1e0bf81c96745f4805ff5701312032c.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Obh4Pe0?text=&docid=159378&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=353446). Bu yazı belirtilen kararın açıklanması amacıyla yazılmıştır.

Japonya’da yerleşik “KAATSU JAPAN CO. LTD.”, 5/8/2011 tarihinde “KAATSU” kelime markasının tescil edilmesi amacıyla İç Pazarda Harmonizasyon Ofisi (OHIM)’ne başvuruda bulunur.

kaatsu

Başvuru kapsamında 9., 10., 16., 28., 41. ve 44. sınıflara dahil mallar ve hizmetler bulunmaktadır. Mal ve hizmet listesi esasen ilgili sınıfların sınıf başlıklarından ve bazı sınıflar için bunların biraz detaylandırılmış halinden oluşmaktadır. Detaylı olarak belirtilen mal ve hizmetler arasında, CD’ler ve DVD’ler, tıbbi kullanım amaçlı fiziksel egzersiz cihazları, fitness amaçlı antrenman ve egzersiz cihazları, fiziksel egzersiz alanında eğitim hizmetleri, fiziksel egzersiz alanında eğiticilerin yeterli hale getirilmesi hizmetleri, spor imkanlarının sağlanması hizmetleri, fiziksel terapi hizmetleri, tıbbi cihazların kiralanması hizmetleri, özellikle dikkat çekmektedir.

OHIM uzmanı 7/9/2011 tarihinde gönderdiği bir ön kararla başvuruyu reddetme niyetinde olduğunu başvuru sahibine bildirir. OHIM uzmanına göre, “KAATSU” ibaresi bir fiziksel egzersiz metodunun ismidir ve terim belirtilen anlamı itibarıyla tanımlayıcı niteliktedir. Başvuru sahibi 3/11/2011 tarihinde gönderdiği karşı görüşle, markanın kendi şirketinin yönetim kurulu başkanı tarafından yaratıldığını, uzmanın referansta bulunduğu tüm internet makalelerinin kendi markalarına atıfta bulunduğunu, bu çerçevede markanın ayırt edici olduğunu belirtir. OHIM uzmanı karşı görüşte öne sürülen argümanları kabul etmez ve başvuruyu tanımlayıcılık gerekçesiyle başvuru kapsamında bulunan 9., 10., 16., 28., 41. ve 44. sınıflara dahil malların ve hizmetlerin çoğunluğu bakımından kısmen reddeder. Başvuru sahibi bu karara karşı itiraz eder ve itiraz OHIM Temyiz Kurulu tarafından incelenir.

OHIM Temyiz Kurulu 9/10/2012 tarihinde verdiği kararla itirazı reddeder. Temyiz Kurulu’nun kararı takip eden gerekçelere dayanmaktadır:

Başvuruyu oluşturan “KAATSU” ibaresi kasların büyümesini, kas gücünün artmasını sağlayan bir egzersiz metot ve tekniğiyle ilgilidir ve bu kelimeyi duyan tüketicileri doğrudan ret kararı kapsamındaki malların ve hizmetlerin niteliği hakkında bilgilendirir içerikte bir adlandırmadır. Temyiz Kurulu’na göre “KAATSU” ibaresi çağrıştırıcı veya ima edici nitelikte değildir, aksine malların veya hizmetlerin karakteristik özelliklerini bildirir anlamda doğrudan tanımlayıcı niteliktedir. Buna ilaveten, başvuru sahibinin sunduğu kanıtlar kullanım sonucu kazanılmış ayırt ediciliği ispatlar nitelikte de değildir. Belirtilen nedenlerle Temyiz Kurulu başvuru hakkında verilen ret kararını yerinde bulmuş ve itirazı reddetmiştir.

Başvuru sahibi bu karara karşı dava yolunu kullanır ve Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi dava hakkında 7/11/2014 tarihinde T-567/12 sayılı kararı verir. Adalet Divanı Genel Mahkemesi kararı takip eden tespit ve sonuçları içermektedir:

Davacının temel iddiası, “KAATSU” ibaresinin ret kararı kapsamındaki mallar ve hizmetler bakımından tanımlayıcı olmadığıdır.

Genel Mahkeme, bu iddiaya karşılık olarak öncelikle tanımlayıcılık hususu hakkındaki içtihadı kısaca açıklar.

Tüzüğün 7/1-(c) bendi, bent kapsamına giren ibarelerin marka olarak tek işletme adına tescil edilmesini engeller. Hüküm, bent kapsamına giren ibarelerin herkes tarafından serbestçe kullanılması sağlamakta ve bu yolla kamu yararına bir amaç gözetmektedir. 7/1-(c) bendi kapsamına giren, yani tescili talep edilen malların veya hizmetlerin özelliklerini bildiren adlandırmalar, aynı zamanda malların veya hizmetlerin ticari kaynak gösterme biçimindeki asli işlevini de yerine getirmemektedir. Bir işaretin 7/1-(c) bendi kapsamında değerlendirilebilmesi için, işaret ile mallar veya hizmetler arasında, halkın ilgili kesimin tarafından anında algılanan ve malları veya hizmetleri tanımlayan veya onların bir özelliğini belirten doğrudan ve spesifik bir ilişki olmalıdır. Bir işaretin tanımlayıcı niteliği, ilk olarak halkın ilgili kesimi tarafından ne şekilde algılandığına, ikinci olarak ise ilgili mal ve hizmetlere ilişkin olarak değerlendirilmelidir.

İncelenen vakada, inceleme konusu mallar ve hizmetler, sadece halkın geneline değil, aynı zamanda özel bir kesimine de yöneliktir. Bu özel grup, tıp alanında, kişisel egzersiz ve vücut geliştirme alanında faaliyet gösteren profesyonel birey ve şirketler olarak tanımlanabilir.

Temyiz Kurulu kararında “KAATSU” ibaresinin, kasların büyümesini ve kas gücünün artmasını sağlayan bir egzersiz metot ve tekniğinin ismi olduğu belirtilmiştir. Başvuru sahibi buna karşılık olarak, başvuru sahibinin kendisinin bu egzersiz tekniğini geliştirdiğini ve kendi ürün ve hizmetlerini tanımlamak için bu tekniğe “KAATSU” ismini verdiğini öne sürmektedir.

Genel Mahkeme bu iddia karşısında ilk olarak, başvuruya konu “KAATSU” ibaresinin belirli bir egzersiz yöntemini tanımlamak için, başvuru sahibi şirketin yönetim kurulu başkanı Profesör S. tarafından yaratılmış bir marka olmasının, bu markanın otomatik olarak topluluk markası olarak tescil edilebileceği anlamına gelmediğini belirtmiştir. Mahkemeye göre, OHIM tarafından yapılan inceleme çerçevesinde ortaya çıkan belgeler, “KAATSU” ibaresinin, başvuru sahibi tarafından sunulan malların veya hizmetlerin kaynağını gösteren bir ibare olarak değil, belirli bir egzersiz metodunun ismi olarak kullanıldığını göstermektedir. Bu çerçevede, OHIM Temyiz Kurulu’nun “KAATSU” ibaresini, kısmi ret konusu mallar ve hizmetler bakımından, ilgili malların ve hizmetlerin niteliği ve konusu hakkında doğrudan bilgi veren bir adlandırma olarak değerlendirmesi, Genel Mahkeme’ye göre yerindedir. Dolayısıyla, “KAATSU” ibaresi şu anda müşterek biçimde kullanılan bir kelime olmasa da, 7/1-(c) bendinin amacının kamu yararı olması dikkate alınarak, inceleme konusu mallar ve hizmetler bakımından kamu mülkiyetinde kalmalı ve mülkiyeti tekele konu olmamalıdır.

Adalet Divanı içtihadında (Prana Haus v. OHIM, C-494/08, p. 52 ve Prana Haus v. OHIM, T-226/07, p. 36) belirtildiği üzere, bir markayı oluşturan işaretin 7/1-(c) bendi kapsamında değerlendirilebilmesi için, bu işaretin marka kapsamındaki mallara ve hizmetlere ilişkin olarak başvuru tarihinde fiilen tanımlayıcı biçimde kullanılması şart değildir. Hükmün uygulanabilmesi için, malların veya hizmetlerin bu şekilde kullanılabileceği yönünde makul kabul yeterlidir. Dolayısıyla, 7/1-(c) bendi incelemesinde yanıtı araştırılması gereken soru, tescili talep edilen işaretin şu anda kullanılan dilde alışılmış bir terim olup olmadığı değildir. 7/1-(c) bendi incelemesinde araştırılması gereken husus, tescili talep edilen işaretin kamunun ilgili kesiminin zihninde inceleme konusu mallarla veya hizmetlerle ilişkilendirilip ilişkilendirilmediği veya bu tip bir ilişkinin gelecekte kurulacağının düşünülmesinin makul olup olmadığıdır. OHIM Temyiz Kurulu incelemesinde bu husus dikkate alınarak karar verilmiş olduğundan, başvuru sahibinin, başvuruya konu “KAATSU” markasının yaygın biçimde kullanılmadığı yönündeki iddiası kabul edilmemiştir.

Adalet Divanı Genel Mahkemesi yukarıda detaylı biçimde aktarılan gerekçelerle başvuru sahibinin taleplerini yerinde bulmamış ve OHIM Temyiz Kurulu’nun başvuruyu 7/1-(c) bendi kapsamında reddetmesi kararını onamıştır.

Kanaatimizce “KAATSU” kararı, Adalet Divanı ve OHIM’in, 7/1-(c) bendi kapsamında tanımlayıcılık hususunda, halihazırda yeterince açık ve istikrarlı olan uygulamalarını daha da istikrarlı biçimde tekrar etmiştir. 7/1-(c) bendi kapsamında verilen ret kararlarına karşı yapılan itirazlarda sıklıkla dile getirilen ve ülkemizde de duymaya alışkın olduğumuz “piyasaya ilk kez sürme veya ilgili terimi ilk kez kullanma” ve “piyasada tanımlayıcı kullanımın fiilen bulunmaması” argümanları, tanımlayıcılık konusunda Adalet Divanı ve OHIM tarafından kabul edilmeyen ve itibar görmeyen argümanlardır. “KAATSU” kararında da ifade edildiği üzere, tanımlayıcılık gerekçeli ret kararlarının verilebilmesi için ilgili terimin piyasada fiilen tanımlayıcı biçimde kullanılması şart değildir, tersine ilgili bent kapsamında ret kararı verilebilmesi için gelecekte tanımlayıcı şekilde kullanıma ilişkin makul bir bağ kurulması yeterlidir. Buna ilaveten, “KAATSU” kararının 35. paragrafında belirtildiği üzere, başvuruya konu “KAATSU” ibaresinin belirli bir egzersiz yöntemini tanımlamak için, başvuru sahibi şirket tarafından yaratılmış bir marka olması, bu markanın otomatik olarak topluluk markası olarak tescil edilebileceği anlamına gelmemektedir. Kararın 36. paragrafında belirtildiği üzere, topluluk markası korumasından yararlanılabilmesi için, kamunun ilgili kesiminin başvurusu yapılan markayı, başvuru sahibinden kaynaklanan malları ve hizmetleri işaret eden bir gösterge olarak –derhal- algılaması ve bu yolla belirtilen malları ve hizmetleri diğer ticari kaynaklardan gelen aynı nitelikteki mallardan ve hizmetlerden ayırt etmesi gereklidir. Bu çerçevede, tanımlayıcılık incelemesinde odaklanılması gereken husus, piyasaya ilk kez sürme veya ismi ilk kez kullanma gibi unsurlar değil, derhal ticari kaynak nitelikte algılanır bir adlandırmanın var olup olmadığıdır. Sonuç olarak, istikrarlı Adalet Divanı uygulaması çerçevesinde, “piyasaya ilk kez sürme veya ilgili terimi ilk kez kullanma” ve “piyasada tanımlayıcı kullanımın fiilen bulunmaması” gibi argümanların, tanımlayıcılık gerekçeli ret kararlarının kaldırılmasını tek başlarına sağlar nitelikte güçlü argümanlar olmadığı bir kez daha vurgulanmalıdır.

Önder Erol Ünsal

Kasım 2014

unsalonderol@gmail.com

USPTO Temyiz Kurulu “The Egg” Kararı – Malların Şeklini Tarif Eden Terimlerin Tanımlayıcı Niteliği

the-egg-4

Marka tescil talebi kapsamında bulunan malların şeklini tarif eden veya söz konusu malların şekli olarak algılanabilecek nitelikteki terimler, kanaatimizce malların karakteristik özelliklerini belirtir ifadeler olarak kabul edilmeli ve tescil edilmemelidir. Belirtilen konuya ilişkin güncel bir karar, Amerika Birleşik Devletleri (A.B.D.) Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Temyiz Kurulu tarafından 30 Ekim 2014 tarihinde alınmıştır. Bu yazı, USPTO Temyiz Kurulu tarafından 30 Ekim 2014 tarihinde alınan “The Egg” kararının (http://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/ttabvue-85811333-EXA-10.pdf) aktarılması ve açıklanması amacıyla yazılmıştır.

“Flageoli Classic Limited, LLC” firması 27 Aralık 2012 tarihinde “The Egg” markasının 10. sınıfa dahil “Kozmetik kullanım amaçlı yüz tonlama (renklendirme) cihazları.” için tescil edilmesi talebiyle USPTO’ya başvuruda bulunur. USPTO uzmanı başvuruyu, “The Egg” ibaresinin başvuru kapsamındaki malların şekil veya biçimini tarif etmesi nedeniyle tanımlayıcılık gerekçesiyle reddeder. İngilizce bilmeyen okuyucular için “egg” kelimesinin “yumurta, yumurta biçiminde” anlamına geldiği, “the” kelimesinin ise herhangi bir anlamı olmayan, ancak önüne geldiği isim veya sıfatları belirginleştiren bir artikel (tanımlık) olduğu belirtilmelidir. Başvuru sahibi, tanımlayıcılık gerekçesiyle verilen ret kararına karşı itiraz eder ve itiraz USPTO Temyiz Kurulu tarafından incelenir.

USPTO Temyiz Kurulu 30 Ekim 2014 tarihinde verdiği kararla itirazı reddeder, Temyiz Kurulu’nun ret kararı takip eden tespit ve açıklamalara dayanmaktadır:

Bir terimin, tescili talep edilen ürüne ilişkin olarak doğrudan doğruya kalite, nitelik, fonksiyon veya karakteristik özellik belirtmesi halinde, bu terimin münhasıran tanımlayıcı olduğu kabul edilir. Bir markanın tanımlayıcı niteliği; başvuru kapsamında bulunan mallar veya hizmetler, markanın kullanıldığı çevre ve markanın fiili veya tasarlanan kullanımının ortalama tüketicilerde yol açacağı olası etki dikkate alınarak belirlenir. Tanımlayıcı nitelik tespit edilirken yanıtlanması gereken soru, ürünleri tanıyan bir kişinin, markanın ürünler hakkında bilgi verdiğini derhal anlayıp anlamadığıdır.

İnceleme uzmanı “egg” kelimesinin anlamını araştırmış ve kelimenin sözlük anlamlarından birisinin “yumurta biçimine sahip herhangi bir şey” olduğunu tespit etmiştir. Uzman buna ilaveten, başvuru sahibinin ürünleri hakkında internetten bilgi toplamış ve çeşitli sitelerde ürünler hakkında “elle kullanılan üniteler yumurta biçimindeki bölmenin içine yerleştirilmiştir”, “bu cihaz, yumuşak biçimde cilde uygulanan ve elle kullanılan iki adet yumurta biçiminde sonda içermektedir” ifadelerini ve takip eden şekilleri tespit ederek kararına eklemiştir:

theegg1

theegg2

Bunlara ilaveten uzman, yumurta biçimindeki kozmetik ürünlerinin farklı üreticiler tarafından da piyasaya sürüldüğünü gösterir nitelikte kanıtları da kararına eklemiştir:

theegg

Buna karşılık başvuru sahibi, kelimenin sözlük anlamının esas alınarak başvurunun reddedilmesi kararını yerinde bulmamaktadır, şöyle ki başvuru sahibine göre sözlük anlamı dolaylı niteliktedir ve ayrıca, yumurta biçiminde olmak, başvuru kapsamındaki “Kozmetik kullanım amaçlı yüz tonlama (renklendirme) cihazları.”nın karakteristik bir özelliği değildir.

USPTO Temyiz Kurulu, bir ürünün biçim veya şeklini tarif eden sözcüklerin tanımlayıcılık gerekçesiyle reddedilmesi gerektiği yönündeki uzman tespitine katılmaktadır. A.B.D. mahkemelerinin konu hakkındaki içtihadı da bu yöndedir: “V-Ring” ibaresi “yönlendirici antenler” bakımından, “Chambered pipe” ibaresi “küçük ayar haznelerinden oluşan boşaltım sistemleri” bakımından, “Matchbox Series” ibaresi “kibrit kutusu büyüklüğü ve biçiminde kutularda satılan oyuncaklar” bakımından, “Beeflakes” ibaresi “dondurulmuş ve ince şekilde dilimlenmiş biftekler” bakımından, “Toobs” ibaresi “tüp biçiminde mutfak ve banyo tesisatları” bakımından, “Straights” ibaresi “düz bacak modeline sahip kot pantolonlar” bakımından, “Wing nut” ibaresi “vidalama esnasında kaldıraç etkisi yapacak kanatlı çıkmalara sahip elektrik konektörleri” bakımından, “V-File” ibaresi “kartlar arasındaki açıklığın V biçiminde olduğu kart dosyalama sistemleri” bakımından reddedilmiştir. Belirtilen kararların tamamı A.B.D. mahkemeleri veya USPTO Temyiz Kurulu tarafından verilmiştir ve ürünlerin biçim veya şeklini tarif eden ibarelerin tescil edilemeyeceği yönünde tespitler içermektedir.

Başvurunun diğer kelime unsuru olan “THE” ibaresine dönülecek olursa, bu sözcüğün birlikte kullanıldığı kelimeye herhangi bir şekilde kaynak gösterme fonksiyonu kazandırmadığı yönünde çok sayıda karar ve yerleşik içtihat bulunmaktadır: “The Greatest Bar” ibaresi “restoran ve bar hizmetleri” bakımından, “The Magazine For Young Women” ibaresi “dergiler” bakımından, “The Computer store” ibaresi “bilgisayar hizmetleri” bakımından, “The Pill” ibaresi “farmasötik müstahzarlar” bakımından tanımlayıcı bulunmuştur. Belirtilen kararlarda, “Belirleme artikeli olan THE ibaresinin markaya ayırt edici herhangi bir nitelik kazandırmamaktadır.”, “Kelime kombinasyonunda THE ibaresinin yer alması önemli değildir. Bu kelimenin kaynak gösterme niteliği bulunmamaktadır.” ifadeleri yer almaktadır.

Bunlara ilaveten uzman, yumurta biçimindeki kozmetik ürünlerinin farklı üreticiler tarafından da piyasaya sürüldüğünü gösterir nitelikte kanıtları da kararına eklemiştir:

Yukarıda yer verilen tüm açıklamaların ışığında, USPTO Temyiz Kurulu, “The Egg” ibaresinin başvuru kapsamında bulunan cihazların yumurta biçiminde olduğunu tarif ettiği, bu itibarla da başvuru sahibi ürünlerinin önemli bir özelliğini yeterli derecede tanımladığı kanaatine ulaşmıştır. Temyiz Kurulu’na göre, “The Egg” ibaresi başvuru sahibinin ürünlerinin olası alıcılarını veya kullanıcılarını, ürünlerin şekli veya biçimi konusunda derhal ve doğrudan olarak bilgilendirmektedir. Dolayısıyla, Temyiz Kurulu’na göre, başvurunun tanımlayıcılık gerekçesiyle reddedilmesi kararı yerindedir ve sonuç olarak, başvuru sahibinin itirazının reddedilmesine karar verilmiştir.

USPTO Temyiz Kurulu’nun “The Egg” kararı, A.B.D. yargısı ve USPTO Temyiz Kurulu’nun ürünlerin biçimini tarif eden terimlerin tanımlayıcılığı konusundaki genel değerlendirmesinden farklılaşan bir yön içermemektedir ve bu bağlamda sürpriz veya beklenmeyen bir karar niteliğinde değildir. Bununla birlikte, ürünlerin şeklini veya biçimini ifade eden sözcüklerin tanımlayıcılığı konusunun yurtdışında nasıl değerlendirildiğinin Türk okuyuculara ve alan profesyonellerine aktarılması kanaatimizce önemlidir. Buna ilaveten, İngilizce’de tanımlayıcı olan kelimelerin başına “The” sözcüğünün getirilmesi suretiyle, kelimelere markasal ayırt edici nitelik kazandırılabileceği iddiasıyla, Türkiye’de de kimi zaman karşılaşılmaktadır. Bu yöndeki argümanların, A.B.D. yargısı ve USPTO tarafından ne şekilde değerlendirildiğinin “The Egg” kararına ilişkin açıklamalar çerçevesinde görülmesi mümkündür. Kararın her iki yönüyle de okuyucuların dikkatini çekeceğini ve yararlı olacağını umut ediyorum.

Önder Erol Ünsal

Kasım 2014

unsalonderol@gmail.com

 

USPTO Temyiz Kurulu “SpiderGraph” Kararı – Başvuru Sahibinin Önceki Tarihli Tescilli Markasının Yeni Başvuruların İncelenmesine Etkisi

spidergraph

 

Önceden tescil edilmiş bir markanın aynısının, aynı mallar veya hizmetler için bir kez daha tescil başvurusunun yapılması halinde, bu işaretin marka olamayacağı gerekçesiyle mutlak ret nedenleri kapsamında reddedilip edilemeyeceği, Türkiye’de tartışılagelen bir konudur. Tescilli markanın sahipleri bu konuda, inceleme ofisinin önceden tescil ettiği markayı halihazırda incelemiş olduğunu, kamu otoritesinin işlemlerinde süreklilik ve istikrarın esas olduğunu, kanunlar değişmediği sürece önceden tescil edilmiş marka hakkında ret kararı verilmesinin mümkün olmadığını, marka sahibinin müktesep hakkının ortaya çıktığını öne sürmekte ve bu tip başvuruların reddedilmemesi gerektiğini öne sürmektedir. Buna karşın, inceleme ofisinin bu konudaki bakış açısı genellikle, önceki incelemede tespit edilemeyen hususların yeni incelemede tespit edilmesinin mümkün olması nedeniyle bu tip başvuruların reddedilebileceği yönündedir.

 

Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Temyiz Kurulu, 20 Mayıs 2014 tarihinde verdiği yeni bir kararda bu konuda açık tespitlere yer vermiştir.

 

“SpiderGraph” kelimesinin tescil edilmesi talebiyle 2011 yılında yapılan başvurunun mal listesi kapsamında 16. sınıfa dahil “Basılı malzemeler, yani karar verme süreçlerinde alternatiflerin karşılaştırmasında ve analizinde kullanım amaçlı basılı grafikler ve tablolar.” malı yer almaktadır. USPTO uzmanı başvuruyu tanımlayıcılık gerekçesiyle reddeder. Ret kararının gerekçesi, uzmanın “spidergraph” ibaresinin anlamını takip eden şekilde belirlemesidir: “Radar grafiği şeklinde de bilinen “spider graph” terimi, verileri seri halindeki çubuklar ya da radyanlar halinde gösteren (her çubuk ölçümü istenen bir bileşeni simgelemektedir)bir tür özel grafik anlamına gelmektedir.” Uzman, bu anlam ve benzer içerikteki diğer tespitler ışığında, “spider graph” teriminin başvuru kapsamındaki “Basılı malzemeler, yani karar verme süreçlerinde alternatiflerin karşılaştırmasında ve analizinde kullanım amaçlı basılı grafikler ve tablolar.” malı bakımından doğrudan tanımlayıcı olduğu görüşündedir.

 

Başvuru sahibi bu karara karşı itiraz eder ve itiraz USPTO Temyiz Kurulu tarafından incelenir. Başvuru sahibi, itirazında diğer gerekçelerin yanısıra “spidergraph” markasının aynısının kendisi adına aynı mallar için 2003 yılında USPTO tarafından tescil edilmiş olduğunu öne sürmektedir. 2003 yılında tescil edilen marka, 2009 yılında kullanıma ilişkin beyanın gerçekleştirilmemesi nedeniyle iptal edilmiş olsa da, bu durum aynı markanın USPTO tarafından aynı mallar için tescil edilmiş olması durumunu değiştirmemektedir.

 

USPTO Temyiz Kurulu, başvuru sahibinin önceden tescil edilmiş markasına dayalı itirazını kabul etmez, Temyiz Kurulunun konu hakkındaki gerekçeleri takip eden biçimdedir:

 

“Bir terim başlangıçta veya kabul edildiği anda başvuru kapsamındaki mallar veya hizmetler bakımından tanımlayıcı anlamı bulunmayan veya sadece çağrıştırıcı nitelikte olabilir, bununla birlikte sonradan başlayan ve süregelen tanımlayıcı kullanım nedeniyle, terim ayırt edici ve ticari kaynak belirten özelliklerini kaybedebilir ve bunun sonucunda kamunun ilgili kesimi tarafından kullanıma konu mallar bakımından ayırt edici olmayan ve tanımlayıcı bir işaret olarak algılanır hale gelebilir (bkz. Digital Research, Inc. 4 USPQ2d 1242, 1243 (TTAB 1987), Int’l Spike, Inc. 190 USPQ 505, 507 (TTAB 1976)). Bunun ötesinde Kurul, inceleme uzmanlarının önceki kararlarıyla bağlı değildir. Daha önceden çok kez her vakanın kendi özel şartları çerçevesinde karara bağlanması gerektiği belirtilmiştir. Önceki tescillerin başvuruyla benzer özellikleri bulunsa da, USPTO’nun önceki markaları kabul etmesi Temyiz Kurulunu veya mahkemeyi bağlamayacaktır (Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Inc., 828 F.2d 1567, 4 USPQ2d 1141, 1142 (Fed. Cir. 1987) Bütün bunların ışığında, başvuru sahibinin markasının tescil edilebilirliğinin, diğer tescilli markaların varlığına dayalı olarak değil, incelenen başvuruya ilişkin kayıtlara dayalı olarak, markanın kendi şartları çerçevesinde değerlendirilmesi gerekmektedir. İptal edilen tescil edilmiş marka, yalnızca markanın tescil edilmiş olduğunu gösteren bir kanıt niteliğindedir ve başvuru sahibine Marka Kanunu çerçevesinde herhangi bir yasal hak sağlamamaktadır (Anderson, Clayton and Co. v. Krier., 478 F.2d 1246, 178 USPQ 46, 47 (CCPA 1973)). Tescilli markanın sağladığı yasal haklar tescilli marka iptal edildiğinde ortadan kalkar (Brown-Forman Corp., 81 USPQ2d 1284, 1286 n.3 (TTAB ‘006); Phillips-Van Heusen Corp., 63 USPQ2d 1047, 1048 n.2 (TTAB 2002)).”

 

USPTO Temyiz Kurulu, yukarıda yer verilen içtihat ve tespitleri esas alarak, başvuru sahibinin markasının, USPTO tarafından aynı mallar için önceden tescil edilmiş olması gerekçesine dayalı itirazı reddeder. Takiben, tanımlayıcılık gerekçeli ret kararının yerindeliği değerlendirilir ve uzmanın tanımlayıcılık gerekçeli ret kararının başvuru kapsamındaki mallar bakımından yerinde olduğu kanaatine varılması nedeniyle, başvuru sahibinin bu yöndeki itirazı da reddedilir.

 

Karar içeriğinde son olarak değerlendirilen husus, başvuru sahibinin itiraz dilekçesinde inceleme uzmanına yönelttiği kişisel saldırı niteliğindeki ifadelerdir. Aynı konu hakkında USPTO Temyiz Kurulunun değerlendirmesini daha önce “İtiraz Dilekçesinde İnceleme Uzmanına Kişisel Saldırıda Bulunulması ve Ahlaka Aykırı Markaların Değerlendirilmesi – USPTO Temyiz Kurulu “FOK’N HURTS” Kararı – http://wp.me/p43tJx-bB)” yazımızda aktarmıştık. USPTO, belirtilen kararda yer verdiği tespitleri bu kararda da tekrarlamıştır:

 

“… Bununla birlikte açık olarak belirtmek gerekirse, başvuru sahibinin yorumları itiraza ilişkin incelememizde herhangi bir etkiye sahip olmamıştır. Başvuru sahibinin Kurul incelemesi esnasında kullandığı ifadelerin çoğunluğu, uzmanın bilgisine ve teknik konuları anlama kapasitesine yönelik saldırılardır. Bu saldırıların çoğunluğuna itiraz dilekçesinde de rastlanılmıştır. Bu aşamada, başvuru sahibinin ifadelerinin başvurunun esasa ilişkin değerlendirmesini etkilemediğini söylemek yeterli olacaktır. USPTO ve Temyiz Kurulu, vekil tarafından temsil edilen veya işlemlerini kendi adına yürüten tarafların tümünün işlemlerini terbiyeli ve nezakete uygun biçimde sürdürmesini şart koşmaktadır. Başvuru sahibi USPTO’yla gelecekte gerçekleşecek her tür iletişiminde, USPTO personeline yönelik şahsi saldırılardan kaçınmalıdır.

 

Sitede daha önce yayınladığımız “A.B.D. Uygulamasında Marka Sahibinin Önceki Tarihli Aynı Markalarının İncelemeye Etkisi Nedir? – veya – A.B.D. Uygulamasında Müktesep Haktan Bahsetmek Mümkün müdür? – http://wp.me/p43tJx-b3”; “Morehouse Savunması – A.B.D. Uygulamasında Çok Taraflı İşlemlerde Marka Sahibinin Önceki Tarihli Aynı Markalarının İncelemeye Etkisi – http://wp.me/p43tJx-b7 başlıklı yazılarda, USPTO uygulamasında başvuru sahibinin önceki tarihli markalarının yeni başvuruların incelenmesine etkisi hususundaki düzenlemeleri detaylı olarak aktarmaya gayret etmiştik. Bu kısa yazıda yer verdiğimiz yeni tarihli “Spidergraph” kararı ise, konu hakkındaki yeni tarihli bir kararı ve USPTO Temyiz Kurulu değerlendirmesini aktarmaktadır. Başvuru sahibinin önceki tarihli tescilli markalarının yeni başvuruların incelenmesine etkisi hususu, Türkiye’de de sıklıkla tartışılan bir konu olduğundan, konu hakkında yurtdışındaki değerlendirmelerin ve yeni tarihli kararların okuyucuların dikkatine sunulması kanaatimizce önem arz etmektedir.

 

Önder Erol Ünsal

Mayıs 2014

unsalonderol@gmail.com

OHIM Uygulaması – Mutlak Ret Nedenleri Kapsamında Reddedilen Markalara İlişkin İtirazlarda Kabul Edilmesi Mümkün Olmayan Argümanlar

ohimfoto

Marka tescil başvurularının mutlak ret nedenleri incelemesi sonucunda reddedilmesi kararlarına karşı yapılan itirazlarda, başvuru sahipleri tarafından öne sürülen karşı argümanların kategorize edilmesi genellikle mümkündür. Ret kararlarına karşı sunulan argümanların bir bölümünün ret kararının yerindeliğini değiştirmesi mümkün değildir. İç Pazar Harmonizasyon Ofisi (OHIM)’nin marka inceleme kılavuzunda yer verilen kabul edilmesi mümkün olmayan karşı argümanlar başlığı bu kısa yazının konusunu oluşturmaktadır.

 

Kabul edilmesi mümkün olmayan karşı argümanlar kategorisine giren iddialarla Türkiye uygulamasında da sıklıkla karşılaşılmakta ve bu iddialar kimi zaman ciddi tartışmalara yol açabilmektedir. Dolayısıyla, Avrupa Birliği uygulamasında kabul edilmesi mümkün olmayan karşı iddiaların aktarılmasının, Türkiye’deki tartışmalara da belirli ölçüde ışık tutabileceği düşünülmektedir. Buna karşın, Türkiye’deki tartışmaların çoğunlukla kavramlar veya gerçekçi argümanlar kullanılarak değil, kısır biçimde (neye dayalı olarak belirlendiği belli olmayan) katılık – esneklik skalasında gerçekleştirilmesi, geleceğe yönelik iyimser beklentileri çoğunlukla ortadan kaldırmaktadır.

 

Mutlak ret nedenleri incelemesi sonucu verilen ret kararlarına karşı yapılan itirazlarda yer verilen, ancak kabul edilmesi mümkün olmayan argümanlar, OHIM marka inceleme kılavuzunun, mutlak ret nedenleri bölümünde “Irrelevant Criteria (mevzu dışı kriterler)” başlığı altında incelenmiştir. AB Mahkemeleri tarafından “mevzu dışı kriterler” olarak belirlenen, OHIM tarafından da ilgili mahkeme kararlarına atıf yapılarak kabul edilmeyen karşı argümanlar olarak kategorize edilen haller, dört ana başlık altında toplanmıştır:

 

a-     Kullanılmayan Terimler: Başvuruya konu terimin piyasada tanımlayıcı kullanımının tespit edilememesi hususu kabul edilebilir nitelikte bir karşı argüman değildir. Tanımlayıcı niteliğe ilişkin değerlendirme, başvuruya konu markanın başvuru kapsamındaki mallar veya hizmetler için kullanılacağı varsayımıyla yapılmalıdır. Bu husus, Topluluk Marka Tüzüğünün ilgili bendinin (7(1)(c) paragrafı) yazımında kullanılan “may serve” kalıbından da anlaşılmaktadır (bkz. Adalet Divanının 23/10/2003 tarihli C-191/01 sayılı “Doublemint” kararı, paragraf: 33).

 

b-     Serbest Bırakma Gerekliliği:  Başvuruları reddedilen marka sahipleri sıklıkla, başvuruya konu terimi diğer tacirlerin kullanması zorunluluğun bulunmadığını, diğer tacirlerin mallarının veya hizmetlerinin karakteristik özelliklerini belirtme yönündeki ihtiyaçlarını karşılayabilecek daha net ve doğrudan tabirler bulunduğunu öne sürmektedir. Bu argüman “mevzu dışı kriter” olarak kabul edilmeli ve reddedilmelidir.

 

Topluluk Marka Tüzüğünün ilgili bendi (7(1)(c) paragrafı), tanımlayıcı terimlerin tescil edilmesini engelleyerek ve bu yolla bu tip terimlerin ilgili sektördeki herkes tarafından serbest şekilde kullanmasını sağlayarak kamu yararını gözetse de, Ofisin (OHIM’in), başvuruya konu tanımlayıcı terimin şu anda veya gelecekte üçüncü şahıslarca kullanılması gerekliliğini veya üçüncü şahısların terimin serbestçe kullanımından fayda sağlayacaklarını ispatlaması gerekli değildir (bkz. Adalet Divanının 04/05/1999 tarihli C-108/97 sayılı “Chiemsee” kararı, paragraf: 35; Adalet Divanının 12/02/2004 tarihli C-363/99 sayılı “Postkantoor” kararı, paragraf: 61).

 

Başvuruya konu tanımlayıcı terimle eş anlamlı başka sözcüklerin bulunması veya tanımlayıcı anlamı ifade etmek için daha genel geçer ifadelerin bulunması hususları da dikkate alınmayacaktır (bkz. Adalet Divanının 12/02/2003 tarihli C-265/00 sayılı “Biomild” kararı, paragraf: 42).

 

c-      Fiili Tekel: Başvuru sahibinin, markanın tanımlayıcı nitelikte bulunduğu malların veya hizmetlerin tek sağlayıcısı olması, Topluluk Marka Tüzüğünün ilgili bendi (7(1)(c) paragrafı) kapsamında verilen ret kararının yerindeliğini ortadan kaldıran bir husus değildir. Ancak, bu tip durumlarda, başvuru sahibinin kullanım sonucu kazanılmış ayırt edici nitelik hususunu ispatlaması daha olası olacaktır.

 

d-     Çift Anlam: Başvuru sahiplerinin sıklıkla öne sürdüğü, başvuruya konu terimin birden fazla anlamının bulunması ve bu anlamlardan birisinin başvuru kapsamındaki mallar veya hizmetler için tanımlayıcı nitelikte olmaması argümanı kabul edilmeyecektir. Topluluk Marka Tüzüğünün ilgili bendinin (7(1)(c) paragrafı) uygulanabilmesi için, ilgili mallar veya hizmetler bakımından terimin olası anlamlarından sadece birisinin tanımlayıcı olması yeterlidir (bkz. Adalet Divanının 23/10/2003 tarihli C-191/01 sayılı “Doublemint” kararı, paragraf: 32; Adalet Divanının 12/02/2004 tarihli C-363/99 sayılı “Postkantoor” kararı, paragraf: 97).

 

İncelemenin, başvurunun kapsadığı mallar veya hizmetlere odaklanarak yapılması gerekliliği dikkate alındığında, başvuruyu oluşturan kelime veya kelimelerin, tanımlayıcılık değerlendirmesine konu mallar veya hizmetlerle ilgisi olmayan, diğer olası anlamlarına ilişkin argümanlar kabul edilmeyecektir. Aynı şekilde, başvuruya konu markanın bileşke bir kelime markası olması durumunda, inceleme esasları bakımından önemli olan husus, başvuruyu oluşturan kelimelerin birbirlerinden ayrı biçimde düşünülecek olası anlamları değil, başvuruya konu bileşke markanın bütün olarak ortaya çıkan anlamıdır (Adalet Divanının 08/06/2005 tarihli C-315/03 sayılı “Rockbass” kararı, paragraf: 56).

 

Yukarıda yer verilen genel ilkeler, Avrupa Birliği’nde, başvuruları oluşturan terimlerin anlamlarını objektif biçimde esas alarak karar tesis etme yükümlülüğünü veya genel ilkesini ortaya koymaktadır. Buna karşın, ülkemizdeki kimi alan profesyonellerinin (marka uzmanları dahil olmak üzere), kendi bakış açıları çerçevesinde, “hayali piyasalar” yaratarak ve bu hayali piyasaların hayali bakış açılarını kendilerince esas alarak argüman üretme veya karar tesis etme alışkanlıkları bulunmaktadır ve bunun dışındaki her pratik –her ne kadar objektif ve maddi verilere dayansa da- “katı” olarak adlandırılmaktadır. Hayali piyasaların hayali bakış açılarına dayalı ve objektif kriterleri göz ardı eden bakış açısı, özellikle tanımlayıcı markaların tescil edilebilmesi riski bakımından, tanımlayıcı terimlerin ilgili sektördeki herkes tarafından serbest şekilde kullanılabilmesi genel ilkesini tehdit etmektedir. Yazı kapsamında açıklandığı haliyle Avrupa Birliğine egemen olan, Adalet Divanı tarafından çerçevesi çizilen ve OHIM tarafından uygulanan genel ilkeler ise, hayali piyasalara dayanmak yerine, objektif ve maddi verilere dayalı olarak karar tesis edilmesini öngörmektedir.

 

Önder Erol Ünsal

Ocak 2014

Adalet Divanı Genel Mahkemesi “3D eXam” Kararı – Tanımlayıcı Markalar Konusunda Garp Cephesinde Yeni Bir Şey Yok

3d exam

 

Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesinin tanımlayıcı ve ayırt edici nitelikten yoksun markaların değerlendirilmesi ile ilgili olarak 2012 yılında verdiği dikkat çekici kararlardan birisi 29 Mart 2012 tarihli T-242/11 sayılı “3D eXam” kararıdır.

 

“Kaltenbach & Voigt GmbH” firması tarafından “diş hekimliğinde kullanım amaçlı X-ray cihazları” malları için “3D eXam” markasının topluluk markası olarak tescil amacıyla Topluluk Marka Ofisine (OHIM) yapılan başvuru ayırt edici nitelikten yoksunluk ve tanımlayıcılık gerekçeleriyle reddedilir. Başvuru sahibinin karara karşı OHIM Temyiz Kuruluna yaptığı itiraz ise Kurul tarafından kabul edilmez.

 

Temyiz Kurulu kararında ilk olarak, ürünlerin potansiyel kullanıcı kitlesinin tıbbi alanda faaliyet gösteren özel bir grup, özellikle diş hekimleri olduğu belirtir ve bu kişilerin başvuru kapsamındaki malların amacının diş muayenesini X-ray cihazı aracılığıyla üç boyutlu olarak yapmak olduğunu bileceklerini ifade eder. Markanın İngilizce terimlerden oluşması nedeniyle dikkate alınması gereken tüketiciler Birliğin İngilizce konuşan tüketicilerdir. Temyiz Kuruluna göre, markayı oluşturan iki unsurdan birisi olan “3D” ibaresi “üç boyutlu (3 dimensional)” teriminin yaygın kullanılan kısaltmasıdır ve diğer kelime unsuru olan “exam” kelimesi “tıbbi test” veya “examination” kelimesinin kısaltması olarak “tıbbi inceleme benzeri detaylı inceleme veya çalışma” anlamlarına gelmektedir. Belirtilen tüm hususlar birlikte dikkate alındığında Kurula göre, malların özel tüketici grubu, “3D exam” markasını, başvuru kapsamında yer alan mallar bakımından, üç boyutlu inceleme yapılmasını sağlayan diş hekimliğine ilişkin bir X-ray cihazının kısaltması olarak algılayacaktır. Dolayısıyla, başvuru kapsamında yer alan mallar bakımından marka münhasıran tanımlayıcı ve aynı nedenlerle ayırt edici nitelikten yoksun niteliktedir ve dolayısıyla, 7(1)(b) ve (c) paragrafları kapsamında verilen ret kararı yerindedir.

 

OHIM Temyiz Kurulu kararına karşı dava açan başvuru sahibi temel olarak üç argümana dayanmaktadır: başvuru tanımlayıcı nitelikte değildir, ayırt edici özelliğe sahiptir ve başvuru çeşitli ulusal ofislerce tescil edilmiş durumdadır. Avrupa birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesince görülen davada, bu iddialar sırayla incelenmiştir.

Mahkeme ilk olarak başvurunun tanımlayıcı nitelikte bulunmasına dair karara karşı öne sürülen iddiaları değerlendirmiştir. İncelemede ilk olarak, tanımlayıcılık gerekçeli ret nedeninin amacının tanımlayıcı terimlerin ilgili sektördeki tüm kullanıcıların ortak kullanımına açık tutularak kamu yararının korunması olduğu yinelenmiş ve bu nitelikteki işaretlerin markanın ayırt ediciliğe yönelik asli işlevini yerine getirmekten yoksun oldukları belirtilmiştir. Mahkemeye göre, bir işaretin tanımlayıcılık gerekçesiyle reddedilebilmesi için, işaretin malları / hizmetleri tanımladığına (veya bunlara ilişkin bir özellik olduğuna) dair ilgili tüketici kesimi tarafından derhal ve doğrudan (ek bir zihni çabaya ihtiyaç olmaksızın) algılanabilecek bir bağlantı bulunmalıdır. Her biri tanımlayıcı olan sözcüklerin birleştirilmesinden oluşturulmuş bir neolojizm (yeni sözcük, uydurma sözcük) veya kombinasyondan oluşan markalar söz konusu olduğunda, neolojizmin veya kombinasyonunun kendisinin de tanımlayıcı bulunması gerekir.

 

Her biri ilgili mallara / hizmetlere ilişkin olarak tanımlayıcı olan unsurlardan oluşturulmuş bir neolojizm veya kombinasyondan oluşan markalar, söz konusu neolojizm veya kombinasyon kendisini oluşturan parçalardan açıkça farklılaşmış olmadığı sürece tanımlayıcı olarak kabul edilecektir. Neolojizmin veya kombinasyonun kendisini oluşturan parçalardan açıkça farklılaşmış olması, ilgili mallara / hizmetlere ilişkin olarak, kombinasyonun sıradışı yapısı nedeniyle, neolojizmin veya kelimenin kendisini oluşturan tanımlayıcı kelimelerden yeterli derecede farklı biçimde algılanması anlamına gelmektedir. Bu bağlamda, inceleme konusu kelimenin anlamsal ve gramere ilişkin kurallar bakımından da değerlendirilmesi gerekebilir.

 

Takiben yapılan değerlendirmede, öncelikle başvuru kapsamında yer alan malların, özellikle diş hekimlerine yönelik özel bir tüketici kitlesi bulunan mallar olduğu belirlenmiştir. Mahkeme, başvuruyu oluşturan sözcüklerin İngilizce olması nedeniyle ret gerekçesinin ortaya çıkıp çıkmadığının topluluğun İngilizce konuşan kısmı dikkate alınarak değerlendirilmesi gerektiği yönündeki tespitini ve ilaveten malların özel tüketici grubunun niteliği dikkate alındığında topluluğun İngilizce konuşmayan kesimlerinde de başvurunun anlamının anlaşılabileceği yönündeki değerlendirmesini yerinde bulmuştur.

 

Genel Mahkeme, başvuruyu oluşturan kelime unsurlarından, “3D” kelimesinin “üç boyutlu” anlamına gelen “three dimensional” kelimesinin kısaltması olduğu ve “exam” kelimesinin “detaylı inceleme” anlamına geldiği yönündeki tespitleri onamıştır. Başvuru sahibinin “exam” kelimesinin ilgili tüketiciler tarafından “öğrencilerin girdikleri sınav” şeklinde algılanacağı yönündeki değerlendirmesi ise haklı bulunmamıştır. “Exam” kelimesinin çok sayıda anlamının bulunduğu açık olmakla birlikte, kelimenin “muayene”, “laboratuvar çalışması” anlamlarına da gelen ve tıp alanında yaygın olarak kullanılan “examination” kelimesinin kısaltması olması tespitini içeren Temyiz Kurulu değerlendirmesi mahkeme tarafından da yerinde görülmüştür. Başvuru kapsamında yer alan malların diş hekimliğine yönelik tıbbi cihazlar olduğu dikkate alındığında, malların tüketici kitlesini oluşturan diş hekimlerinin “exam” kelimesini tıbbi anlamıyla algılayacakları mahkemeye göre açıktır.

 

Başvuru sahibinin, ilgili tüketicilerin iddia edilen tanımlayıcı anlamı doğrudan algılamayacakları, bunun için ek zihni aşamalar gerekeceği yönündeki iddiası ve “eXam” kelime unsurunda “X” harfinin büyük yazılmış olmasının bütünsel algıyı değiştireceği ve iddia edilen tanımlayıcılığı ortadan kaldıracağı yönündeki iddiaları ise haklı görülmemiştir. Bu iddiaların ilkine ilişkin olarak, mahkeme, başvurunun tanımlayıcı niteliğinin soyut olarak değil, başvuru kapsamındaki mallara ilişkin olarak değerlendirilmesi gerektiğinin yeterli derecede açık bir yanıt olduğunu belirtmiştir. Diğer iddiaya ilişkin olarak ise “X” harfinin büyük yazılmış olmasının X-ray incelemesine yönelik bir vurgu yaparak tanımlayıcı niteliği güçlendirdiğinin ve harfin büyük yazımının telaffuzu etkilemediğinin altı çizilmiştir.

 

Bu çerçevede, mahkemeye göre, “3D eXam” başvurusu ile tescili talep edilen mallar arasında, ilgili tüketici grubu tarafından doğrudan tespit edilebilecek tanımlayıcı bir ilişki bulunmaktadır ve bu çerçevede 7(1)(c) paragrafı kapsamında verilen ret kararı yerindedir.

 

Başvurunun 7(1)(b) paragrafı kapsamında ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesiyle reddedilmesi kararı ise yukarıda sayılan gerekçelerle yerinde görülmüştür. Şöyle ki, mahkemeye göre 7(1)(b) ve (c) paragraflarında tanımlanan ret gerekçeleri arasında belirli ölçüde çakışma vardır. 7(1)(c) paragrafında tanımlanan ret gerekçesinin, 7(1)(b) bendinden tanımlanan ret gerekçesinden ayrıldığı nokta, (c) paragrafında tanımlanan ret halinin, bir işaretin sadece belirli durumlarda teşebbüslerin mallarının / hizmetlerinin birbirinden ayırt edilmesini sağlayamaması durumuna ilişkin olmasıdır. Bu çerçevede, 7(1)(c) paragrafı çerçevesinde kapsadığı mallara / hizmetlere ilişkin olarak özellik belirtir biçimde tanımlayıcı bulunan bir kelime markası, aynı nedenlerle aynı mallar / hizmetler bakımından 7(1)(b) paragrafı kapsamında ayırt edici nitelikten yoksun olarak değerlendirilecektir. Dolayısıyla, başvuru hakkında 7(1)(b) paragrafı kapsamında ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesiyle verilen ret kararı da yerindedir.

 

Mahkeme son olarak, başvuru sahibinin aynı markanın değişik ülkelerde hali hazırda tescil edilmiş ve tanımlayıcı bir marka olarak değerlendirilmemiş olması yönündeki iddiasını incelemiştir. Başvuru sahibi aynı markanın aynı mallar / hizmetler için Almanya, A.B.D. ve Japonya’da tescil edilmiş olmasından hareketle ret kararının yerinde olmadığını iddia etmektedir.

 

Mahkeme bu iddiaya ilişkin olarak, artık klasik olarak kabul edebileceğimiz ve hiç değişmeyen takip eden değerlendirmeyi yapmıştır. Topluluk marka rejimi, kendi amaçları olan otonom bir hukuki sistemdir ve herhangi bir ulusal sistemden bağımsızdır. Bu çerçevede, bir topluluk markasının korunabilirliği ya da tescil edilebilirliği yalnızca ilgili topluluk mevzuatı çerçevesinde değerlendirilir. Bunun sonucu olarak, ne OHIM ne de Topluluk Mahkemeleri, birlik üyesi bir ülkede veya üçüncü bir ülkede bir markanın ulusal bir marka olarak tescil edilebilirliğine ilişkin olarak alınan kararlarla bağlı değildir. Bu durum, tescil edilebilirliğe ilişkin kararın, inceleme konusu kelime markasının dilsel açıdan ait olduğu bölgede kurulu bir ülke tarafından verilmiş olması halinde de geçerlidir. Belirtilen yerleşik içtihat doğrultusunda önceki ulusal tescillere dayandırılan itiraz da haklı bulunmamıştır.

Genel Mahkeme yazı içerisinde detaylı olarak aktarılan gerekçelerle, başvuru hakkında OHIM tarafından ayırt edici nitelikten yoksunluk ve tanımlayıcılık gerekçeleriyle verilen ret kararın onamıştır.

 

Kararın dikkat çekici yönü, kısaltmalardan oluşan neolojizm veya kombinasyon niteliğindeki markaların tanımlayıcılık ve ayırt edici nitelik incelemesine ilişkin olarak, mevcut uygulamalardan farklı yeni bir ilke veya değerlendirme kriteri getirilmemiş olması ve bu tip markaların ilgili tüketici grubunda doğrudan yol açacakları anlam çerçevesinde değerlendirilmeleri gerektiğinin belirtilmesidir. Diğer ülkelerdeki önceki tescillerin OHIM veya Topluluk Mahkemeleri değerlendirmesini etkilemeyeceğinin altının çizilmesi ise, bu içtihadın iyice yerleştiğini ve diğer ülkelerdeki tescillerin incelemeye etkisinin olmayacağını bir kez daha göstermiştir.

 

Önder Erol Ünsal

Ekim 2012   

Adalet Divanı Birinci Derece Mahkemesi “Eurohealth” Kararı – Kapsayıcı Terimin İçeriğinin Yalnızca Bir Bölümüne İlişkin Tanımlayıcılık Hali

kt3(Görsel http://www.survival-supply.com/survival-kits-c-260.html adresinden alınmıştır.)

 

Adalet Divanı Birinci Derece Mahkemesinin 07/06/2001 tarihli T-359/99 sayılı “Eurohealth” kararının dikkat çekici yanı, birden fazla sayıda malı veya hizmeti kapsayabilecek nitelikteki kapsayıcı ifadelerden oluşan mal veya hizmet tanımlamalarında, tanımlayıcılık veya ayırt edici nitelikten yoksunluk halinin tanım kapsamına giren malların veya hizmetlerin sadece birine veya bir bölümüne ilişkin olması halinde, ret kararının kapsamının ne şekilde belirleneceğinin açıklığa kavuşturulmasıdır. (Kararın tamamı için bkz. http://oami.europa.eu/en/mark/aspects/jugement/T-359-99.htm)

 

Mal ve hizmet listelerinde uzun ifadelerden kaçınmak isteyen başvuru sahiplerinin kapsayıcı terimler kullanarak mal ve hizmet listelerini düzenlemeleri sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Örneğin, her tür basılı yayını tescil ettirmek isteyen başvuru sahipleri mal listelerinde onlarca tür basılı yayını tek tek saymak yerine, genellikle “basılı yayınlar” ifadesine yer vermekte ve anlamı itibarıyla her tür basılı yayını kapsayıcı içerikte bir ifade olan bu terimin tescil ettirilmesi yoluyla tüm basılı yayınlar üzerinde hak tesis edilmektedir. Bununla birlikte, yalnızca bir basılı yayın türüne ilişkin bir ret gerekçesinin ortaya çıkması durumunda ret kararının kapsamının ne şekilde verilmesi gerektiği konusunda kimi zaman belirsizlikler ortaya çıkabilmektedir.

 

Adalet Divanı Birinci Derece Mahkemesinin “eurohealth” kararı bu duruma ilişkin Avrupa Birliği pratiğini 2001 yılında belirleyerek, konuyu açıklığa kavuşturmuştur.

 

36. sınıfta yer alan “finans hizmetleri ve sigorta hizmetleri”ni kapsayan “eurohealth” başvurusunun OHIM tarafından ayırt edici nitelikten yoksunluk ve tanımlayıcılık gerekçeleriyle reddedilmesi üzerine başvuru sahibi karara karşı dava açmıştır. Başvuru sahibi, “eurohealth” teriminin başvuru kapsamında bulunan hizmetler bakımından ayırt edici nitelikte olduğunu, tanımlayıcı olmadığını iddia etmekte ve başvurunun gerçekçi olmayan, spekülatif nedenlerle reddedildiğini öne sürmektedir. Başvuru sahibine göre markanın Birlik üyesi bazı ülkelerde tescilli olması da markanın reddedilmemesi gerektiğini göstermektedir. Buna karşılık OHIM, “eurohealth” markasının olası anlamlarından birisinin ret kararının verilmesi için yeterli olduğunu belirtmektedir.

 

Mahkeme incelemesi, başvuru kapsamında bulunan “sigorta hizmetleri” ve “finansal hizmetler” bakımından ayrı ayrı yapılmıştır.

 

“Sigorta hizmetleri” bakımından yapılan incelemede; “sağlık” anlamına gelen “health” kelimesi ve “Avrupa’ya ait” anlamında kullanılan “Euro” sıfatının bir arada yazılmasından oluşturulmuş “eurohealth” teriminin, OHIM Temyiz Kurulunun belirtildiği üzere ilgili iş çevrelerinde “Avrupa düzeyinde geçerli sağlık sigortası” olarak algılanabileceği belirtilmiş, ilgili hizmetler bakımından açık biçimde tanımlayıcı olan “health” kelimesinin başına “Euro” sıfatının getirilmesinin markanın tanımlayıcı niteliğini ortadan kaldırmadığının altı çizilmiştir.

 

Mahkemeye göre, halkın ilgili kesimi,  “eurohealth” kelimesi ile “sigorta hizmetleri” kapsamına giren “sağlık sigortası hizmetleri” arasında derhal ve doğrudan bağlantı kuracaktır.

 

Markanın Avrupa Birliği üyesi ülkelerin ulusal ofislerinde tescilli olması kararı esas yönünden etkilemeyen, sadece incelemede göz önüne alınan bir husus olduğundan markanın (İngilizce konuşan ülkeler olan) İrlanda ve İngiltere’de tescil edilmiş olması OHIM incelemesinin aynı yönde sonuçlanmasını gerektirmemektedir.

 

Başvuru sahibi, tescil talebini, aralarında ayrım yapmaksızın sigorta hizmetleri tanımlaması kapsamına giren tüm sigorta hizmetleri için yapmış olduğundanTemyiz Kurulunun bu hizmetleri bütün olarak değerlendirerek inceleme yapmış olmasının da onaylanması gerekmektedir (paragraf 33) (Bu yazının amacını oluşturan paragrafın yorumu kararın içeriği aktarıldıktan sonra yapılacaktır.).

 

Belirtilen nedenlerle, Mahkeme başvurunun “sigorta hizmetleri” bakımından tanımlayıcılık gerekçesiyle reddedilmesi kararını yerinde bulmuştur. Mahkemeye göre, başvurunun aynı hizmetler bakımından ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesiyle reddedilmesi de yerindedir.

 

“Finansal hizmetler” bakımından yapılan inceleme sonucunda ise başvurunun tanımlayıcı nitelikte olmadığı ve ayırt edici niteliğe sahip olduğu sonuçlarına varılmış ve OHIM Temyiz Kurulunun ret kararı belirtilen hizmetler bakımından kaldırılmıştır.

 

Sonuç olarak, Adalet Divanı Birinci Derece Mahkemesi, “eurohealth” markasının “sigorta hizmetleri” bakımından reddedilmesi kararını ayırt edici nitelikten yoksunluk ve tanımlayıcılık gerekçeleriyle yerinde bulmuş, buna karşın “finansal hizmetler” bakımından verilen ret kararı haklı görülmemiştir.

 

Kararın 33. paragrafında yapılan değerlendirmeye dönülecek olursa, Mahkemenin başvuruda “sigorta hizmetleri” ifadesinin yer aldığını belirttiği ve başvuru sahibinin “sigorta hizmetleri” arasında ayrım yapmadığının altını çizdiği görülmektedir. Bu husus göz önünde bulundurulduğunda Mahkemeye göre, ret kararının gerekçesi “sağlık sigortası hizmetleri”ne ilişkin olsa da, kararın kapsamının tüm “sigorta hizmetleri”ne ilişkin olması yerindedir. Bu çerçevede Mahkemenin, tanımlayıcılık gerekçeli ret kararından kaçınmak amacıyla, mal veya hizmet listesinin sınırlandırılması işlemini başvuru sahibinin yapması gerektiği görüşünde olduğu sonucuna ulaşılması, kanaatimizce mümkündür.

 

Alternatif durum, yani Ofisin “sigorta hizmetleri”ni resen ikiye bölerek, “sağlık sigortası hizmetleri” bakımından ret kararını devam ettirmesi ve “sağlık sigortası hizmetleri dışında kalan sigorta hizmetleri” bakımından ret kararını kaldırması ise Mahkeme kararında söz konusu edilmemiştir. Bununla birlikte, kanaatimizce bu yöntem de kimi durumlarda uygulanabilir niteliktedir.

 

İçeriği itibarıyla birden fazla sayıda malı veya hizmeti içeren mal – hizmet tanımlamaları (örn: basılı yayınlar, giysiler, iletişim hizmetleri, eğitim hizmetleri, vb.) söz konusu olduğunda ve ret gerekçesinin bu tanım kapsamına giren malların veya hizmetlerin tamamına değil sadece birine veya bir kısmına ilişkin olması halinde takip edilebilecek yollar kanaatimizce takip eden iki alternatif biçimde olmalıdır:

 

1-      Ret kararı göndermeden uyarı yazışmaları yoluyla sınırlandırma yapılmasının sağlanması (ideal yöntem): Başvurunun reddedilmesinden önce Ofisçe yazılacak bir uyarı mektubu yoluyla, başvuru sahibine başvurusunda yer alan kapsayıcı terimi hangi biçimde sınırlandırması durumunda ret kararı ile karşılaşmadan işlemleri sürdürebileceği hakkında bilgi vermek. Süreli bu mektuba yanıt verilmemesi veya önerinin kabul edilmemesi halinde kapsayıcı terimi reddetmek ve varsa karara itiraz üzerine incelemeyi sürdürmek. Bu yöntem, kanaatimizce ideal yöntem olmakla birlikte, çok sayıda başvuru, inceleme ve itiraz yükü altında ezilmiş ofisler bakımından, ek yazışma işlemleri yaratılması anlamında sürdürebilir bir yöntem olmayabilir.

 

2-     Ret mektubu üzerine yapılacak sınırlandırma ve eş zamanlı karara itiraz yöntemi: Öncelikli olarak, ret kararını ilgili kapsayıcı tanım bakımından vermek ve ret kararında mal / hizmet listesinin ne şekilde sınırlanması halinde ret kararının kısmen kaldırılabileceğinin çerçevesini başvuru sahibine çizmek. Başvuru sahibinin sınırlandırma talebinin yapılması yoluyla ret kararını kısmen kaldırmayı uygun bulması durumunda, Ofise bu yöndeki sınırlandırma talebini ve eş zamanlı olarak sınırlandırma talebini gönderdiğini belirten karara itiraz dilekçesini sunması ve itiraz işlemlerini talebin kaydedilmesi çerçevesinde sonuçlandırmak.

 

Son bölümlerde yazının ana fikrinden uzaklaşmış olmakla birlikte bu yazıda altını çizmek istediğimiz husus, başvuru listesinde yer alan kapsayıcı (birden fazla malı veya hizmeti işaret eden) bir terime (örn: basılı yayınlar, giysiler, iletişim hizmetleri, eğitim hizmetleri, vb.) ilişkin olarak, markanın o tanım kapsamına giren mallardan veya hizmetlerden sadece birisi veya bir bölümü bakımından ayırt edici nitelikten yoksun veya tanımlayıcı olması halinde, malın veya hizmetin başvuru sahibi tarafından sınırlandırılmaması halinde ret kararının malın veya hizmetin tamamına ilişkin olarak verilmesi gerektiğidir.

 

Bu içerikteki bir ret kararıyla karşılaşmamanın veya ret kararını kısmen bertaraf etmenin yolu ise, kapsayıcı terimin başvuru sahibince sınırlandırılması olacaktır (bkz. yukarıdaki öneriler). Bu sınırlandırmanın ne içerikte, şekilde ve aşamada yapılması gerektiğinin tescil Ofisi tarafından başvuru sahibine yazılı olarak bildirilmesi ve tarafların (Ofis ve başvuru sahibi) aynı fikirde olması hali, tarafları, belirsizlik ve itiraz incelemesi yükünden kurtararak, işlemlerin daha hızlı ve düzenli biçimde ilerlemesini sağlayabilecektir. Bu işleyiş biçiminin gerekli değişiklikler yapılarak diğer ret gerekçeleri bakımından da uygulanması da elbette mümkün olacaktır.

 

Önder Erol Ünsal

unsalonderol@gmail.com

 

OHIM Temyiz Kurulu “Sharbati” Kararı – Yabancı Dillerdeki Kelimelerin Tanımlayıcı Niteliğine İlişkin Değerlendirme

imagesCA9TX1AK(Görsel http://bigthink.com/ideafeed/turn-rejection-into-success adresinden alınmıştır.)

OHIM 5. Temyiz Kurulu 1 Mart 2012 tarihinde verdiği R 1095/2011-5 sayılı “Sharbati” kararında yabancı dillerdeki tanımlayıcı markaların Avrupa Birliğinde tescil edilebilirliğine ilişkin önemli saptamalar yapmıştır. Kararın tamamının http://oami.europa.eu/LegalDocs/BoA/2011/en/R1095_2011-5.pdf adresinde incelenmesi mümkündür. Bu yazı kapsamında kararın ana hatlarının ve Temyiz Kurulu saptamalarının kısaca açıklanmasına gayret edilecektir.

 

OHIM’e 29. ve 30. sınıflara dahil bazı malların tescil edilmesi talebiyle yapılan “sharbati” kelime markası başvurusu OHIM tarafından “pirinç; un ve tahıllardan yapılmış ürünler, ekmek, hamur işleri ve şekerlemeler” malları bakımından ayırt edici nitelikten yoksunluk, tanımlayıcılık ve ticaret alanında herkes tarafından kullanılır terimler arasında bulunma (Topluluk Marka tüzüğü madde 7/1(b),(c),(d)) gerekçeleriyle kısmen reddedilmiştir. OHIM’in ret kararının nedeni “sharbati” kelimesinin “sharbati” kelimesinin Hinsitan’a özgü bir pirinç ve buğday türünün ismi olmasıdır.

 

Başvuru sahibi Hindistan menşeili “Amira Foods (India) Limited” karara karşı OHIM Temyiz Kurulu nezdinde itiraz etmiştir. Başvuru sahibi itirazında temel olarak takip eden argümanları öne sürmüştür:

  • Avrupa Birliğinde yerleşik ortalama tüketicilerin “sharbati” kelimesinin pirinç, un ve kısmi ret kararı kapsamında yer alan diğer mallara ilişkin tanımlayıcı bir marka olduğunu bilmesi veya anlaması mümkün değildir. “Sharbati” kelimesi Avrupa Birliğinde konuşulan dillerde anlama veya tanımlayıcı içeriğe sahip bir kelime değildir.

 

  • İnternet aracılığıyla elde edilen deliller Hindistan menşeili kaynaklardan derlenmiştir. Avrupa Birliğinde yerleşik ortalama tüketiciler asla bu kaynaklara danışmayacaktır.

 

  • “Sharbati” kelimesi ortalama tüketicilerce marka olarak algılanabilecek nitelikte bir kelimedir.

 

  • “Sharbati” markası halihazırda 22 ülkede tescil edilmiş bir markadır ve tesciller kapsamında kısmi ret kararına konu mallar yer almaktadır.

 

  • OHIM Temyiz Kurulu başvuru sahibinin itiraz gerekçelerini detaylı biçimde değerlendirmiş ve aşağıda sayılan tespitleri yapmıştır:

 

  • Tanımlayıcılık başvuruya konu mallar ve halkın ilgili kısmı dikkate alınarak değerlendirilmelidir. Bir markanın kapsadığı mallara veya hizmetlere ilişkin tanımlayıcı veya ayırt edici niteliği değerlendirilirken, kamunun ilgili kesiminin algısı dikkate alınmalıdır. Kamunun ilgili kesimi ise, tescil talebinin gerçekleştiği yerde bulunan, ilgili malların veya hizmetlerin tacirleri ve ortalama tüketicilerinden oluşmaktadır. Bu kişilerin yeteri derece bilgili, gözlemci ve tedbirli olduğu kabul edilmektedir. Bir markanın tanımlayıcılık gerekçesiyle reddedilebilmesi hususunda ticaret çevrelerinin bu terim hakkındaki bilgisi öncelikli olarak belirleyici olacaktır. Tacirler bir ürünü veya onun özelliklerini isimlendiren terimlerin kullanımı konusunda serbest olmalıdır.

 

  • Başvuru sahibinin “sharbati” kelimesinin Avrupa Birliğinde bilinmediği veya kullanılmadığı dolayısıyla markanın tanımlayıcılık gerekçesiyle reddedilemeyeceği yönündeki argümanı, tanımlayıcılık gerekçeli ret gerekçesinin yanlış yorumlanmasından kaynaklanmaktadır. Şöyle ki bir markanın tanımlayıcılık gerekçesiyle reddedilebilmesi için o markanın Avrupa Birliğinde genel kullanımda bulunması gerekli değildir. Bu husus maddenin yazımında kullanılmış “may serve” ifadesinden anlaşılmaktadır.

 

  • Bir ürünün Avrupa Birliği sınırları dışında bilinmesi, o ürünün Avrupa Birliğinde de bilinebileceğinin güçlü bir işaretidir. Hindistan’da yetiştirilen bir pirinç veya buğday türünün, Avrupa Birliğinde bilinmemesi veya gelecekte bilinmeyecek olması, Hint pirinç ve buğdayının yüksek sayıdaki taciri ve müşterisi dikkate alındığında, olası değildir.

 

  • “Sharbati” kelimesinin ret kararı kapsamındaki mallar için tescil edilmesine izin vermek, başvuru sahibinin bir cins ismi üzerinde tekel hakkı oluşturmasına ve bu cins pirinç veya unu Avrupa Birliği sınırları dahilinde satmak isteyen diğer tacirlerin ürünlerini tanımlamak için bu cins ismini kullanmasını engelleyecek bir durumun oluşmasına imkan sağlayabilecektir.

 

  • Başvuru sahibinin “sharbati” kelimesinin pirinç ürününü tanımlamak için yaygın olarak kullanılan bir kelime olmadığı yönündeki iddiası ise ilgili piyasalardaki durum incelendikten sonra yerinde görülmemiştir. “Sharbati” tipi pirinç Basmati pirincinin kız kardeşi olarak anılmakta ve kalitesi ve daha ekonomik fiyatına bağlı olarak Hindistan’da orta sınıf aileler tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır. “Sharbati” pirincini veya buğdayını, Avrupa Birliği dahil, ülke dışına ihraç edecek çok sayıda firmanın bulunması da mümkündür. Başvuruyu inceleyen uzman ve Temyiz Kurulunun ulaşmış olduğu deliller de bu bağlamda değerlendirilmelidir. Ulaşılan delillerin çoğunluğu ticari ürünleri pazarlayan ihracat firmalarının dokümanlarından elde edilmiştir. Daha önce de belirtildiği üzere, bir kelimenin Hindistan’da bir pirinç türünün ismi olması o ürünün Avrupa Birliğinde de ticari dolaşıma gireceğinin güçlü bir göstergesidir.

 

  • Başvuru sahibinin Avrupa Birliği dışındaki ülkelerde ret kararı kapsamındaki mallar için marka tescili elde etmiş olması, yerleşik içtihat doğrultusunda OHIM incelemesini etkiler bir husus değildir. Değerlendirme esnasında bu tescillerin varlığı dikkate alınmış ancak yukarıda yer verilen açıklamalar doğrultusunda markanın tescilini engeller hususlar belirlenmiştir.

 

  • Sayılan tüm gerekçeler doğrultusunda OHIM Temyiz Kurulu başvurunun tanımlayıcılık gerekçesiyle Topluluk Marka Tüzüğü 7(1)(c) bendi kapsamında kısmen reddedilmesi kararını yerinde bulmuş ve kelimenin reddedilen mallar bakımından ilgili sektördeki tacirlerin ortak kullanımına açık bir kelime olarak kalması gerektiğini tespit etmiştir.

 

  • Temyiz Kurulu değerlendirilen delillerin, Avrupa Birliğinde yerleşik pirinç tüketicilerinin, tacirlerinin ve uzmanlarının önemli kısmının “sharbati” kelimesini bildiğini göstermek için yeterli olduğu sonucuna ulaşmıştır. Kurula göre, deliller pirinç ithalatçıları ve Hint mutfağı meraklıları “sharbati” pirinci veya buğdayı türünü bildiğini göstermektedir. Sayılan nedenlerle, “sharbati” kelimesi kamunun önemli bölümü tarafından marka olarak hatırlanmayacak içeriktedir ve dolayısıyla başvurunun ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesiyle Topluluk Marka Tüzüğü 7(1)(b) bendi çerçevesinde reddedilmesi kararı da yerindedir. Bununla birlikte, Kurul başvurunun Topluluk Marka Tüzüğü 7(1)(d) bendi kapsamında reddedilmesi kararını yerinde bulmamıştır.

 

Sonuç olarak, OHIM Temyiz Kurulu, “sharbati” kelimesinin “pirinç; un ve tahıllardan yapılmış ürünler, ekmek, hamur işleri ve şekerlemeler” malları bakımından tanımlayıcılık gerekçesiyle ve ilaveten ayırt edici nitelikten yoksunluk nedeniyle reddedilmesi yönündeki kararı haklı bulmuş ve ret kararını onamıştır.

 

Kanaatimizce, kararın önemli noktası, tanımlayıcılık hususunun değerlendirilirken, dikkate alınacak kamu kesiminin yalnızca ürünlerin nihai tüketicilerinden oluşmadığının, ilgili malların veya hizmetlerin tacirlerinin ve ilgili ticaret gruplarının da değerlendirilme de dikkate alınması gerektiğinin bir kez daha altının çizilmesidir. Bunun yanısıra, tanımlayıcılık değerlendirmesinin piyasadaki fiili – güncel duruma ilişkin bir değerlendirme olmasının yanında, madde yazılırken kullanılan “may serve” kalıbından da anlaşılacağı üzere, gelecekte piyasada kullanılma ihtimali bulunan  terimlere ilişkin değerlendirmeyi de içerdiğinin tekrardan belirtilmesi önemlidir.   

 

Özellikle, genel kullanıma açık mallar veya hizmetler bakımından, bu malların veya hizmetlerin nihai tüketicilerinin teknik veya farklı yabancı dillere ait kelimeleri yüksek oranda bilmesini veya algılamasıni beklemek gerçekçi olmayacaktır. Bununla birlikte, tanımlayıcılık gerekçeli ret gerekçesinin varlık nedeni, nihai tüketicilerin bilgi düzeyinin, genel kültürünün veya yabancı dil bilgisinin test edilmesi değil, ilgili sektördeki tacirlerin ortak kullanımına açık kalması gereken nitelikteki kelimelerin veya şekillerin, bir kişi adına marka olarak tescil edilmesinin engellenmesi yoluyla kamu yararının korunmasıdır. Dolayısıyla, kanaatimizce, tanımlayıcılık hususu değerlendirilirken, öncelikle maddenin varlık nedeni göz önünde bulundurulmalı ve inceleme – değerlendirme yalnızca malın veya hizmetin nihai tüketici kitlesi bakımından değil, ilgili malın veya hizmetin ticaretinin parçası olan tüm tacirler ve ticari aktörler açısından yapılmalıdır.    

 

Önder Erol Ünsal

Ağustos 2012

 

Ayırt Edici Nitelikten Yoksun ve Tanımlayıcı Markaların Değerlendirilmesi – Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın C-90/11 sayılı Kararı

parvis(Görsel http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/image/jpeg/2009-07/parvis.jpg adresinden alınmıştır.)

 

Avrupa Birliği Adalet Divanı tarafından 15 Mart 2012 tarihinde (birleştirilmiş C‑90/11, C-91/11 sayılı davalara ilişkin olarak) verilen C-90/11 sayılı ön yorum (preliminary ruling) kararı ayırt edici nitelikten yoksun ve/veya tanımlayıcı nitelikte olan markaların değerlendirilmesi konusundaki yorum farklılıklarının giderilmesine yardımcı olacak değerlendirmeler içermektedir. Kararın İngilizce metninin http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62011CJ0090:EN:HTML  adresinden görülmesi mümkündür.

 

Karar yukarıda belirtildiği üzere birleştirilmiş iki davaya ilişkindir.

 

Birinci davada taraflar, Alfred Strigl ve Alman Patent ve Marka Ofisi’dir. Davanın geçmişi takip eden şekilde özetlenebilir. Alfred Strigl, “Multi Markets Fund MMF” markasının 36. sınıftaki “sigortacılık, finansal hizmetler, gayrimenkul komisyonculuğu, finansal danışmanlık, sigorta danışmanlığı, parasal işlemler, vb.” hizmetler için tescil ettirilmesi amacıyla 2008 yılında Alman Patent ve Marka Ofisi’ne başvuruda bulunur. “Multi Markets Fund” terimi Türkçe’ye “çoklu piyasalar fonu” olarak çevrilebilirken “MMF” kelimesinin bilinen bir anlamı yoktur. Ofis aynı yıl verdiği kararla başvuruyu ayırt edici nitelikten yoksunluk ve tanımlayıcılık gerekçeleriyle reddeder. Ofisin ret kararının gerekçesi “multi markets fund” teriminin finansal piyasalarda rastlanan bir yatırım fonunun ismi olmasıdır. “MMF” kısaltması ise Ofise göre, herhangi bir anlamı bulunmayan, ancak “multi markets fund” teriminin ardında yer alması nedeniyle ortalama tüketicilerde bu terimi oluşturan üç kelimenin baş harflerinden oluşan kısaltma olarak algılanabilecek bir harf dizisidir. Ofise göre, “MMF” harf dizisi, çok sayıda farklı terimin kısaltması olarak kullanılabilecek olmakla birlikte, başvuruyu oluşturan diğer kelimeler ve tescili talep edilen hizmetler dikkate alındığında ne şekilde kullanıldığı açıktır.

 

Başvuru sahibi bu karara karşı Federal Patent Mahkemesi’nde dava açmış ve “MMF” harf dizisinin çok sayıda farklı terimin kısaltması olabileceğini, herhangi bir finansal hizmetle doğrudan bağlantısının bulunmadığını belirterek, başvurunun ayırt edici niteliğe sahip olduğunu iddia etmiştir. Federal Patent Mahkemesi, bu aşamada işlemleri durdurmuş ve davayla ilgili olarak takip eden soruyu Adalet Divanına yöneltmiştir:

 

“Tanımlayıcı bir kelime kombinasyonu ve tanımlayıcı olmayan bir harf dizisinden oluşan kelime markaları bakımından, ilgili kamu kesiminin harf dizisini, bu dizinin tanımlayıcı kelimelerin baş harflerinden oluşması nedeniyle, tanımlayıcı kelimelerin kısaltması olarak algılaması ve bu şekilde markanın bütün olarak tanımlayıcı ibarenin veya kısaltmanın kombinasyonundan oluştuğu şeklinde yorumlaması halinde,  Direktifin 3(1)(b) ve/veya 3(1)(c) maddelerinde (ayırt edici nitelikten yoksunluk ve tanımlayıcılık) düzenlenen ret gerekçelerinin uygulanması mümkün müdür?”

 

Birleştirilen ikinci davada taraflar, “Securvita Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungskonzepte mbH” ve “Öko-Invest Verlagsgesellschaft mbH” firmalarıdır. Securvita firması “NAI – Der Natur-Aktien-Index” kelime markasını 36. sınıftaki hizmetler bakımından 2001 yılında Alman ofisinde tescil ettirmiştir. 2007 yılında Öko-Invest firması, “NAI” kısaltmasının finans sektöründe “Natur-Aktien-Index” kelime kombinasyonun kısaltması olarak kullanılması gerekçesiyle tescilin iptal edilmesi talebinde bulunmuştur. Öko-Invest firması, “Natur-Aktien-Index” kelime kombinasyonunun tanımlayıcı olduğunu öne sürmekte, tanımlayıcı kelime kombinasyonunun ilk harflerinden oluşan ve bu kombinasyonun öncesinde yer alan harf dizisinin de kaçınılmaz olarak tanımlayıcı biçimde algılanacağını belirtmektedir. 2008 yılında Alman Ofisi, Öko-Invest firmasının iddialarını haklı bulmuş, “NAI” kısaltmasının, takip eden tanımlayıcı kelime kombinasyonundaki kelimelerin ilk harflerinden oluşması nedeniyle, tanımlayıcı kelime kombinasyonunu simgeleyen bir kelime olarak değerlendirileceği görüşüne ulaşmış, bu sebeple markayı bütün olarak tanımlayıcı içerikte bir marka olarak nitelendirmiş ve markayı iptal etmiştir. Bu karara karşı, Securvita firması tarafından dava açılmıştır. Securvita firması, markanın iptal edilmesi için geçerli nedenlerin olmadığını iddia etmektedir. Federal Patent Mahkemesi bu aşamada işlemleri durdurmuş ve davayla ilgili olarak takip eden soruyu Adalet Divanına yöneltmiştir:

 

“–Tek başına ele alındığında- tanımlayıcı olmayan bir harf dizisi ve tanımlayıcı bir kelime kombinasyonundan oluşan kelime markaları bakımından, ilgili kamu kesiminin harf dizisini, bu dizinin tanımlayıcı kelimelerin baş harflerinden oluşması nedeniyle, tanımlayıcı kelimelerin kısaltması olarak algılaması ve bu şekilde markanın bütün olarak tanımlayıcı ibarenin veya kısaltmanın kombinasyonundan oluştuğu şeklinde yorumlaması halinde,  Direktifin 3(1)(b) ve/veya 3(1)(c) maddelerinde (ayırt edici nitelikten yoksunluk ve tanımlayıcılık) düzenlenen ret gerekçelerinin uygulanması mümkün müdür?

 

Adalet Divanı, davalara ilişkin incelemesi sırasında davaları birleştirme kararı almış ve iki dava hakkında tek bir karar vermiştir. Adalet Divanı kararının gerekçeleri ve sonucu takip eden biçimdedir.

 

Adalet Divanı, ilk olarak soruları içerik açısından tahlil etmiştir. Buna göre, her iki davada tartışma konusu edilen terimlerden, “multi markets fund” ve “der natür-aktien-index” kelime kombinasyonları tescili talep edilen hizmetler bakımından hizmetlerin vasfını belirtir nitelikte olmaları nedeniyle tanımlayıcı nitelikte terimlerdir. Bu terimlerle birlikte markaları oluşturan “MMF” ve “NAI” kısaltmaları ise tescili talep edilen hizmetlere ilişkin olarak tanımlayıcı nitelikte kelimeler değildir. Bununla birlikte, her iki kısaltmada yer alan harfler, tanımlayıcı terimlerin ilk harflerin yanyana getirilmesinden oluşturulmuştur. Bu çerçevede, dava konusu her iki markada da kelime kombinasyonları ve  kısaltma biçimindeki harf dizileri birbirlerini açıklama ve bağlantılı bulundukları diğer terime dikkati çekme niyetiyle kullanılmıştır. Dolayısıyla, kısaltma biçimindeki iki harf dizisi de, kelime kombinasyonunun kullanımını basitleştirme ve hatırlanmasını kolaylaştırma yollarıyla, ilgili kamu kesiminin kelime kombinasyonunu algılamasını desteklemek amacıyla oluşturulmuştur. Bu bağlamda, kısaltma biçimindeki harf dizisinin tanımlayıcı kelime kombinasyonunun başında veya sonunda olmasının önemi bulunmamaktadır. Belirtilen hususlara ilaveten, kelime kombinasyonunun ve harf dizisinin birlikte yer alması suretiyle oluşturulan markaların sıradışı veya kendi anlamına sahip olarak algılanmasını sağlayacak, bir diğer deyişle ibarelerin ilgili kamu kesimince marka olarak ayırt edilmesine imkan verebilecek ek unsurlar her iki markada da bulunmamaktadır. Tersine, kısaltma niteliğindeki (veya öyle algılanan) bir harf dizisini ve bir kelime kombinasyonunu, sıradışı herhangi bir farklı unsura yer vermeksizin sadece bir araya getirmek, ticari hayatta münhasıran hizmetlerin karakteristik özelliklerini bildiren işaretlerden veya unsurlardan oluşan kelimeler şeklinde değerlendirmeye yol açacaktır. Ayrıca, harf dizilerinin ilgili kamu kesimi tarafından birlikte yer aldıkları kelime kombinasyonunun kısaltması olarak algılanması halinde, bu harf dizileri tek başlarına ayırt edici nitelikte olsalar da, bütün olarak yapılacak değerlendirme bakımından, söz konusu harf serileri markada bulunan tüm unsurların oluşturduğu sonucun (algının) ötesinde bir sonuca (algıya) yol açmayacaktır. Tersine, kelime kombinasyonunu oluşturan kelimelerin ilk harflerinden oluşan harf dizisi, kelime kombinasyonuna göre tali pozisyonda kalacaktır. Dava konusu markalarda yer alan iki harf dizisi (MMF, NAI) de tek başlarına tanımlayıcı nitelikte olmasalar da, onların kısaltması biçiminde algılandıkları sürece, bu markalarda yer alan tanımlayıcı kelime kombinasyonlarıyla birlikte tanımlayıcı nitelikte olacaklardır.

 

Dolayısıyla, ilgili kamu kesimi, dava konusu markaları bütün olarak değerlendirdiğinde, finansal hizmetlerin karakteristik özelliklerinin belirtildiği algısına ulaşıyorsa, bu tip markalar Direktif madde 3(1)(c) kapsamında tanımlayıcı markalar olarak değerlendirilmelidir. Adalet Divanı içtihadına göre (bkz. Koninklijke KPN Nederland, paragraf 86), kapsadıkları mallar / hizmetler bakımından tanımlayıcı olan markalar, aynı mallar / hizmetler bakımından aynı zaman da Direktif madde 3(1)(b)’ye göre ayırt edici nitelikten yoksundur.

 

Sayılan tüm gerekçeler ışığında Adalet Divanı, Alman Federal Patent Mahkemesi’nce yöneltilen sorulara takip eden yanıtı vermiştir:

 

“Tanımlayıcı bir kelime kombinasyonu ve tanımlayıcı olmayan bir harf dizisinden oluşan kelime markaları bakımından, ilgili kamu kesiminin harf dizisini, bu dizinin tanımlayıcı kelimelerin baş harflerinden oluşması nedeniyle, tanımlayıcı kelimelerin kısaltması olarak algılaması ve bu şekilde markanın bütün olarak tanımlayıcı ibarenin veya kısaltmanın kombinasyonundan oluştuğu şeklinde değerlendirmesi halinde,  Direktifin 3(1)(b) ve/veya 3(1)(c) maddelerinde (ayırt edici nitelikten yoksunluk ve tanımlayıcılık) düzenlenen ret gerekçeleri, bu tip markalara belirtilen ret gerekçelerinin uygulanması mümkündür şeklinde yorumlanmalıdır.”

 

Adalet Divanının bu kararı, genele ilişkin bir düzenleme olmaktan ziyade, son derece özel bir duruma (tanımlayıcı kelime kombinasyonu ve bu kombinasyonu oluşturan kelimelerin ilk harflerinden oluşturulmuş harf dizilerinin birlikte oluşturduğu markaların tanımlayıcılığı ve ayırt ediciliği hususu) ilişkin bir değerlendirme ilkesi getirmektedir. Bu haliyle, kararın uygulama alanı içeriği itibarıyla son derece sınırlıdır. Bununla birlikte, uygulamada bu tip markalarla sıklıkla karşılaşılması ve getirilen yorum farklılıklarının yoğunluğu göz önünde bulundurulduğunda, Adalet Divanı kararının uygulamada birliktelik sağlanması bakımından fayda sağlayacağı şüphesizdir. Aynı değerlendirme, kararda belirtilen ilkelerin Enstitü ve mahkemeler tarafından benimsenmesi halinde Türkiye bakımından da geçerli olacaktır.

 

 

Önder Erol ÜNSAL

Mart 2012

 

“Streamserve” kararı – Aynı Markanın Farklı Ülkelerde Önceden Tescil Edilmesi Hususunun ve İnceleme Ofisinin Önceki Kararlarının Marka İncelemesine Etkisi –

EqualTreatment_000

(Görsel http://www.iaapa.org/europe/en/EqualTreatment.asp adresinden alınmıştır.)

Avrupa Toplulukları Adalet Divanı İlk Derece Mahkemesi tarafından 27 Şubat 2002 tarihinde verilen T-106/00 sayılı “streamserve” kararında, Topluluk üyesi diğer ülkelerde tescilli olan bir markanın “Topluluk Marka Ofisi” (OHIM)’nde de mutlak ret nedenlerine takılmadan tescil edilmesinin gerekip gerekmediği ve aynı veya benzer markanın OHIM tarafından önceden tescil edilmiş olmasının yeni başvurunun da tescil edilmesini sağlayıp sağlamayacağı hususlarında önemli tespitler yer almaktadır.

Kararın içeriğini aktarmaya girmeden önce, yazı kapsamında cevabı aranacak soruların netleştirilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, yanıtı aranacak ilk soru, Topluluk üyesi ülkelerin bir kısmında mutlak ret nedenleri kapsamında reddedilmeden tescil edilmiş olan markaların, diğer Topluluk üyesi ülkelerde veya OHIM’de mutlak ret nedenleri incelemesi sonucu reddedilmesi hakkında Adalet Divanı değerlendirmesinin ne yönde olduğudur. Yanıtlanacak diğer soru ise, tescili talep edilen başvuru ile aynı veya benzer bir marka, eğer OHIM tarafından önceden mutlak ret nedenleri kapsamında reddedilmemişse, bu durum sonraki başvurunun da reddedilmemesi gerektiği sonucunu yanında getirecek midir sorusudur.

Soruların yanıtları tescil incelemesi bakımından kritik önemdedir. Şöyle ki, özellikle yabancı ülkelerden yapılan başvuruların Enstitü tarafından mutlak ret nedenleri (kast edilen ret nedenleri ayırt edici nitelikten yoksunluk, tanımlayıcılık, yanıltıcılık, vb. ret nedenleridir, önceki haklarla ihtilaf kapsamında aslı itibarıyla nispi bir ret nedeni olan 7/1-(b) bendi kast edilmemektedir) kapsamında reddedilmesine kararlarına karşı yapılan itirazların vazgeçilmez gerekçelerden birisi aynı markanın bazı ülkelerde tescil edilmiş olması hususuna yapılan atıftır. Diğer ülkelerdeki tescil iddiası genellikle iki ayrı başlık kapsamında sunulmaktadır. Bu iddialardan ilki Paris Sözleşmesi’nin dördüncü mükerrer altıncı maddesi kapsamında menşe ülkesinde tescilli olan markaların reddedilemeyeceği görüşü, diğeri ise aynı mevzuata sahip ülkelerce reddedilmeyen bir markanın Enstitü tarafından da reddedilmemesi gerektiği görüşüdür. İddialardan ilkinin Paris Sözleşmesi’nin yanlış yorumlanmasına dayandığını http://wp.me/p43tJx-42 adresinden görebileceğiniz yazıda göstermeye çalışmıştık. Dolayısıyla, bu yazı kapsamında bazı ülkelerde tescil edilmiş markaların Türkiye’de tescil zorunluluğu getirip getirmediği sorusunun yanıtını Adalet Divanı İlk Derece Mahkemesi’nin “streamserve” kararı kapsamında yapılan değerlendirmeler ışığında açıklamaya çalışacağız.

Açıklamalara başlamadan önce Enstitü’nün bazı durumlarda, aslında mutlak ret nedenleri kapsamında değerlendirilmemesi gereken bazı sözcüklere dolaylı anlamlar yükleyerek ret kararları verdiği, bu durumun özellikle yabancı dillerdeki sözcüklerin değerlendirilmesi aşamasında ortaya çıkabildiği ve bu tip kararların değerlendirmeye yönelik hata içermeleri nedeniyle yerinde olmadığı belirtilmelidir. Bu çerçevede, itirazda ispatlanması gereken husus, değerlendirmenin yanlışlığının gösterilmesidir ve bu husus ispatlanırken aynı markanın yurtdışında tescilli olması hususunun öne sürülmesi son derece mantıklıdır.

Bununla birlikte, bu yazı kapsamında tartışılacak husus, değerlendirme yanlışlığı içermeyen ret kararlarının, aynı markanın yurtdışında başka tescil sistemleri kapsamında tescilli olmasının tek başına ret kararının kaldırılması sonucuna yol açıp açmayacağıdır.

“Streamserve” markasının 09. ve 16. sınıflara dahil bazı mallar bakımından tescil edilmesi talebiyle OHIM’e yapılan başvuru kelimenin tescili talep edilen mallar bakımından ayırt edici nitelikte bulunmaması ve tanımlayıcı içerikte görülmesi nedeniyle reddedilmiştir. Uzman “streamserve” kelimesinin bilgisayar teknolojisi alanında anlamı ve kullanımı bulunan bir sözcük olduğunu tespit etmiş ve ret kararını bu hususa dayandırmıştır. Aynı yaklaşım Temyiz Kurulu tarafından da benimsenmiş ve ret kararı yerinde bulunarak başvuru sahibi tarafından yapılan itiraz reddedilmiştir. Bunun üzerine başvuru sahibi Temyiz Kurulu kararına karşı dava açmış ve dava Avrupa Toplulukları Adalet Divanı İlk Derece Mahkemesi tarafından görülmüştür.

Başvuru sahibi itirazında, öncelikli olarak “streamserve” kelimesine ilişkin değerlendirmenin yerinde olmadığını belirtmiş, ardından aynı markanın aynı mallar için aynı mevzuatı uygulayan Birleşik Krallık, İsveç, Almanya, Benelüks, Norveç, Fransa gibi ülkelerin ofislerince mutlak ret nedenleri incelemesi kapsamında değerlendirilip kabul edilmiş olduğunu belirtmiş ve markanın bu ülkelerden bir kısmı tarafından tescil edilmiş olduğunu öne sürmüştür. Bu iddia kapsamında sayılan ülkelerden bir kısmının ana dilinin İngilizce olduğu, bir kısmının İngilizce kelimeler bakımından ana dilleriyle eşdeğer inceleme yaptığının altı çizilmiştir. Başvuru sahibi son olarak, OHIM Temyiz Kurulu’nun “streamserve” ibaresiyle  anlam ve içerik olarak çok benzer “imagestream” markası hakkındaki ret kararını kısmen kaldırmış olduğunu, dolayısıyla bu başvuruya ilişkin olarak aynı kararın verilmemesinin yerinde olmadığını, istikrarsızlık ve eşitsizlik olduğunu belirtmekte ve ret kararının bu nedenle de kaldırılması gerektiğini öne sürmektedir.

İlk Derece Mahkemesi kararında, öncelikli olarak “streamserve” kelimesinin tanımlayıcılığı hususunu değerlendirmiştir. Yazımızın konusu bu husus olmadığından bu değerlendirmenin sonucunu belirtmek bizim için yeterli olacaktır. Değerlendirme sonucunda, mahkeme “streamserve” ibaresinin başvuru kapsamında yer alan mallardan “rehberler ve yayınlar” gibi mallar bakımından tanımlayıcı nitelikte olmadığı ve ayırt edici olduğu sonucuna ulaşmış ve ret kararını bu mallar bakımından yerinde bulmamıştır. Bununla birlikte, 9. Sınıfa dahil mallar bakımından ayırt edici nitelikten yoksunluk ve tanımlayıcılık gerekçeleriyle verilen ret kararı yerinde görülmüştür.

Kararın devamında yazımızın konusunu oluşturan hususlar irdelenmiştir. Kararın 47. – 48. paragrafları diğer ülkelerdeki tescil hususunun OHIM (veya yeni başvuruya konu ülkelerdeki) etkisini tartışmaktadır. Belirtilen paragraflarda yer verilen değerlendirmelerin birebir çevirisine aşağıda yer verilmiştir:

“47.  Başvuru sahibince öne sürülen ulusal kararlara ilişkin olarak, içtihattan açık olarak anlaşılacağı üzere (bkz. T-32/00 sayılı dava, Messe München v OHIM (electronica) [2000] ECR II-3289, paragraph 47), Topluluk markası sisteminin, kendine yeterli ve herhangi bir ulusal sistemden bağımsız işleyen, kendi amaçları ve özellikleri bulunan otonom bir sistem olduğu akılda bulundurulmalıdır. Bunun sonucunda, bir işaretin Topluluk markası olarak tescil edilebilirliği yalnızca ilgili Topluluk mevzuatı hükümleri dikkate alınarak değerlendirilmelidir. Bu çerçevede, Ofis (OHIM) ve Topluluk yargısı, ihtilaf konusu işaretin üye bir ülkede veya üçüncü bir ülkede ulusal bir marka olarak tescil edilebilirliği hususunda verilmiş olan önceki bir kararla bağlı değildir. Bu kararın Topluluk Marka Direktifiyle uyumlu bir ulusal mevzuat kapsamında alınmış olması veya kararın, ihtilaf konusu kelimenin kaynak dilsel bölgesine (ilgili kelimenin ait olduğu dilin anadil olduğu, ç.n.) ait, bir ülke tarafından verilmiş olması durumlarında dahi değerlendirme aynı şekilde olacaktır.

48. Bunun sonucu olarak, başvuru sahibinin, “streamserve” kelimesinin ulusal marka olarak tescil edilebilirliğine ilişkin ulusal kararların varlığı ve özellikle bu kararlardan birisinin Birleşik Krallık’ta verilmiş olması gerekçeli argümanı mevzu dışıdır (kabul edilebilir içerikte değildir). Daha ötesi, başvuru sahibi bu kararlardan sonuca ulaşılmasına sağlayacak esasa ilişkin hiçbir argüman sunmamaktadır.”

Yukarıda yer verilen paragraflardan açık olarak anlaşılacağı üzere, Avrupa Toplulukları Adalet Divanı İlk Derece Mahkemesi’ne göre aynı markanın aynı mevzuata sahip başka bir ülke tarafından tescil edilmiş olması, markayı oluşturan kelime tescile konu ülkenin ana dili olsa da, diğer ülkelere veya OHIM’e aynı markayı tescil etme konusunda bir yükümlülük getirmemektedir.

Karar o denli açıktır ki, bu kararın ne anlama geldiğini veya kararda ne denilmek istediğini uzun uzadıya tartışamaya gerek bulunmamaktadır. Uygulamaya ilişkin sonuç olarak belki ise, takip eden değerlendirmenin yapılması yeterli olacaktır:

Mutlak ret nedenlerine göre reddedilmiş markalara ilişkin itiraz dilekçelerinde ispatlanması gereken husus, markanın hangi nedenle ilgili ret gerekçesi kapsamında değerlendirilemeyeceğidir. Aynı markanın, aynı mevzuat hükmüne sahip olsalar da diğer ülkelerde tescil edilmiş olması, ret kararını kendiliğinden yanlış hale getirmez. Başvuruyu oluşturan kelime yabancı dilde olsa da ve marka o dilin anadil olarak konuşulduğu ülkede tescil edilmiş olsa da sonuç aynıdır, ispatlanması gereken diğer ülkelerdeki tescil hususu değil, kararın veya değerlendirmenin yanlışlığıdır.

Bir markanın, mutlak ret nedenleri kapsamına girse de, bir ülkede kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik istisnası kapsamında tescil edilmiş olması olasılığı ve bazı ülke ofislerinin neredeyse hiç inceleme yapmadan markaları tescil etmesi ve tescilin geçerliliğinin hükümsüzlük davaları ile mahkemelerce değerlendirilmesi gibi farklı inceleme gelenekleri dikkate alındığında, farklı ülkelerdeki tescilleri incelemeye esas alma argümanı mantıken de anlam içeren nitelik sunmamaktadır.

Başvuru sahibinin mahkemede öne sürdüğü iddialardan bir diğeri ise, OHIM Temyiz Kurulu’nun aynı malları içeren benzer nitelikteki bir marka (imagestream) hakkındaki ret kararını kısmen kaldırılmış olmasıdır. Başvuru sahibi aynı değerlendirmenin “streamserve” markası hakkında yapılmamış olmasını istikrarsızlık olarak nitelendirme ve “streamserve” markası için eşit muamele talep etmektedir.

Mahkeme, bu talep hakkında kararın 66. – 68. paragraflarında takip eden değerlendirmeleri yapmıştır:

“66. … Temyiz Kurulu’nun kararlarının hukuka uygunluğu, Kurul’un önceki karar verme pratikleri esasına göre değil, sadece – Topluluk yargısınca yorumlandığı haliyle –  Topluluk marka tüzüğü esasına göre değerlendirilmelidir.

67. Bu bağlamda iki hipotez ortaya çıkmaktadır. Eğer, önceki bir vakada, Temyiz Kurulu bir işaretin Topluluk markası olarak tescil edilebilirliğine karar vererek, Tüzüğün ilgili maddelerini doğru biçimde uygulamışken, ilk vakayla kıyaslanabilecek sonraki bir vakada Kurul aksi yönde bir karar aldıysa, Topluluk yargısının tüzüğün ilgili maddelerine aykırılık nedeniyle sonraki kararı iptal etmesi gerekecektir. Bu ilk hipotez çerçevesinde, (incelenen vakada öne sürülen, ç.n.) ayrım yapılmaması (eşit muamele, ç.n.) ilkesine aykırılık iddiası başarısız olmuştur. Diğer taraftan, bir işaretin tescil edilebilirliğine karar vererek Temyiz Kurulu hukuki bir hata yapmışsa ve ilk vakayla kıyaslanabilir sonraki bir vakada, Kurul aksi yönde bir karar almışsa, ilk karar sonraki kararın iptal edilmesini sağlamak için bir gerekçe olamaz. Adalet mahkemesi içtihadına göre (bkz. 134/84 Williams v Court of Auditors [1985] ECR 2225, paragraf 14, ve 188/83 Witte v Parliament [1984] ECR 3465, paragraf 15), eşit muamele ilkesi, hiç kimsenin talebini desteklemek için başkası lehine önceden gerçekleşmiş kanun dışı fiillere dayanamayacağı prensibini içeren kanunilik ilkesi ışığında uygulanmalıdır. Belirtilen ikinci hipoteze göre de, (incelenen vakada öne sürülen, ç.n.) ayrım yapılmaması (eşit muamele, ç.n.) ilkesine aykırılık iddiası başarısız olmuştur.

68. Belirtilen hususlar bağlamında, ayrım yapılmaması (eşit muamele, ç.n.) ilkesine aykırılık iddiası başarısız olmuştur.”  

“Streamserve” kararının yukarıda yer verilen bölümü, son derece önemlidir. Buna göre, önceden yanlışlıkla verildiği açık olan tescil kararlarının sonraki kararlara esas olması biçiminde bir pratik kabul edilmesi Adalet Divanı İlk Derece Mahkemesi’ne göre mümkün değildir. Aksi yöndeki yorum, kanunilik ilkesi ile çelişmektedir ve eşitlik ilkesini uygulamak için kanunilik ilkesini yok saymak yerinde olmayacaktır.

Uygulama pratiği bakımından karşımıza çıkan tablo oldukça nettir. Hatalı karar emsal karar kabul edilmez ve hatalı tescil sonraki tesciller için kazanılmış hak sağlamayacaktır şeklinde inceleme diline çevrilmesi mümkün olan mahkeme kararını mutlak ret nedenleri bakımından uygulamak son derece kolaydır. Nispi ret nedenleri bakımından uygulamanın ne şekilde yapılması gerektiği veya bu ilkenin aynı şekilde uygulanıp uygulanamayacağı ise ayrı bir tartışma oluşturabilir içeriktedir. Bu tartışma bu yazı kapsamında yapılmayacak olmakla birlikte, Türk marka tescil sisteminin en muğlak alanlarından birisini oluşturan kazanılmış hak konusunun nispi ret nedenleri bakımından açıklığa kavuşturulması önemli beklentilerden birisini oluşturmaktadır.

Önder Erol Ünsal

Nisan 2012