Etiket: onurcan tutar

Yedek Parça ve Aksesuar İçin Marka Kullanımı Hangi Hallerde Asıl Ürünün Ciddi Kullanımı Sayılır? ABAD Testarossa Kararı (C–720/18)

1984 - 1991 Ferrari Testarossa | Top Speed

“Hangisi daha önce gelir; tavuk mu yumurta mı?”

Filozofların cevaplardan çok sorular üzerinde durduğunun kanıtı olan bir sorudur bu. Aristo da bu soru üzerinde kafa yormuş ve net bir cevaba ulaşamamıştır. Tarihte “Ancient Paradox” olarak isimlendirilen sorunun cevabına ulaşmak için sadece mantıklı bir olay zinciri kurmanın yeterli olacağı düşünülür genelde, ancak cevap tabii ki de bundan fazlasıdır. M.Ö. 300’lü yılların ortasında ilk defa akıllara gelmiş olan bu sorunun cevabına 2020 tarihinde ulaşıldı desem birazcık iddialı olur sanırım. Ancak en azından marka hukuku açısından bu soruya bir yorum yakın zamanlarda Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) tarafından yapılmıştır.

ABAD’ın yorumlarına geçmeden önce dava konusu olan markayı hatırlatmak isterim.

“TESTAROSSA” markası otomotiv dünyası ile birlikte dizi-film dünyasında da oldukça ünlüdür. Don Johnson’ın başrolünde olduğu kült bir dizi olan “Miami Vice” denince akıllara ilk gelen efsaneleşmiş, 1986 model beyaz renkte bir Ferrari TESTAROSSA’dır.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-23.png

Ferrari şirketi tarafından 1955 yılında tanıtımı yapılan ve 1987 yılında Madrid Anlaşması kapsamında marka olarak da tescil edilen “Testarossa” markasının uluslararası tescilinin kapsamında 12. sınıfa dahil “Taşıtlar; hava, kara ve su yoluyla hareket için cihazlar, özellikle motorlu arabalar ve bunların parçaları” malları bulunmaktadır.

Ayrıca, aynı marka Alman Patent ve Marka Ofisi’nde yine 12. sınıfta yer alan “Motorlu kara taşıtları (motosikletler, mobilet dahil) ve bu taşıtlar için motorlar, kavramalar ve transmisyon bağlantıları, transmisyon kayışları ve zincirleri, dişliler, frenler, fren disk ve balataları, şasiler, kaportalar, süspansiyonlar, darbe emiciler, şanzımanlar, direksiyonlar, jantlar.” için1990 yılında tescil edilmiştir.

2018 yılında Almanya’da Düsseldorf Bölge Mahkemesi’nin “TESTAROSSA” markası hakkında verdiği kullanmama nedeniyle iptal kararı, marka sahibi FERRARI firması tarafından temyiz edilmiş ve temyiz talebini inceleyen Düsseldorf Bölge Yüksek Mahkemesi, ABAD’a bazı sorular yönelterek yorum kararı talep etmiştir.

Alman Mahkemesi iptal kararına gerekçe olarak; söz konusu arabaların 1984-1991 yılları arasında üretiminin gerçekleştiğini, devamında ise 512 TR ve F512 M modellerinin üretiminin 1996 yılına kadar yapıldığını, ancak bu tarihten sonra herhangi bir araba için bu markanın kullanılmamasını göstermiştir. Bunun yanı sıra, kullanımın arabalar için değil, yalnızca Ferrari TESTAROSSA marka spor arabaların yedek parça ve aksesuarları için gerçekleştiğinin altı çizilmiştir.

Nitekim bu kullanımın Ferrari şirketinin ürettiği arabaların lüks ve yüksek fiyatlı araçlar olması sebebi ile zaten geniş çaplı olmadığı ve buna bağlı olarak yedek parça ve aksesuarların yine çok az sayıda üretildiği göz önünde tutulmuştur. Tüm bu sebeplerden dolayı “TESTAROSSA” markasının Ferrari şirketi tarafından 12. sınıfta yer alan mallar bakımından ciddi biçimde kullanılmadığına hükmedilmiştir.

Alman Mahkemesi’nin kararında değindiği asıl nokta, markanın yalnızca yüksek fiyatlı ve lüks arabalar için tescil edilmediği, bunun tam aksine genel olarak motorlu otomobiller ve bunların parçaları açısından tescilli bulunduğudur.

Otomotiv pazarının inanılmaz büyüklükte olması ve bu kadar geniş çaplı bir pazar içerisinde dava konusu markanın çok sınırlı sayıda üretimi yapılan pahalı araba parçaları ve aksesuarları için kullanılması sonucunda, markanın tescilli bulunduğu sınıfın bütünü açısından ciddi kullanımının bulunmadığı görüşü Mahkeme nezdinde ağır basmıştır.

İlk derece mahkemesinin kararındaki bazı hususları tartışmaya açık bulan Düsseldorf Bölge Yüksek Mahkemesi, doğaları gereği çok pahalı olan, sınırlı sayıda üretilen ve dolayısıyla da ciddi kullanımları için miktar olarak yoğun kullanımları söz konusu olamayacak mallar ve özellikle de lüks spor arabalar ve onların parçalarının ciddi kullanımı konusunda ABAD’dan görüş talep etmiştir.

Düsseldorf Bölge Yüksek Mahkemesi, ABAD’a yorumlaması amacıyla altı soru yöneltir; bu yazıda ABAD’ın üzerinde yoğunlaştığı ilk üç soru üzerinde duracağız:

1. 2008/95 sayılı Direktif’in 12. maddesi kapsamında ciddi kullanım incelenirken; marka geniş bir mal kategorisi (incelenen vakada kara taşıtları, özellikle motorlu arabalar ve bunların parçaları) için tescilliyken, kullanımın geniş kategorinin özel bir segmenti (incelenen vakada yüksek fiyatlı lüks spor arabalar ve bunların parçaları) için gerçekleşmesi durumunda; ciddi kullanım tescilli geniş kategorinin ilgili olduğu pazar bakımından mı yoksa ilgili özel pazar segmenti bakımından mı değerlendirilmelidir? Eğer, ilgili özel pazar segmenti bakımından kullanım yeterli ise marka iptal prosedürlerinde ilgili pazar segmenti bakımından mı muhafaza edilmelidir?

2. Üretimi yapılan ve Avrupa Birliği pazarına sunulan ürünlerin sonradan marka sahibi tarafından kullanılmış olarak satılması, 2008/95 sayılı Direktifi’nin 12. maddesi kapsamında markanın kullanımı olarak değerlendirilebilir mi?

3. Markanın hem asıl mal hem de asıl malın yedek parça ve aksesuarları için tescilli bulunduğu bir durumda; markanın satışı yapılan yedek parça ve aksesuarlar gibi ürünler için kullanılması, asıl ürün için de ciddi şekilde kullandığı anlamına gelir mi?

ABAD soruları 22 Ekim 2020 tarihli C-720/18 sayılı yorum kararı ile yanıtlamıştır, yorum kararı buradan görülebilir.

ABAD yorumuna birinci ve üçüncü soru ile başlamıştır.

Mahkeme cevaba ulaşmak adına ilk olarak tüketicinin bakış açısını dikkate almış ve malların veya hizmetlerin bir kategori olarak tanımlanabilecek şekilde ifade edildiği durumlarda; satın alınmak istenen o kategoriye dahil spesifik bir mal veya hizmetin, tüketici tarafından aynı marka için ilgili kategori kapsamına giren tüm mal ve hizmetlerle bağdaştırılıp bağdaştırılmayacağı sorusunun yanıtlanması gerektiğini belirtmiştir.  

Bu kapsamda yakın tarihte sonuçlanan ACTC v. EUIPO, C-714/18P sayılı karar da dikkate alınmıştır. İşbu kararda bir kategori içine sokulabilecek birden fazla mal veya hizmet için tescil edilmiş markaların ciddi kullanımları incelenmiştir. Kararda; geniş bir kategori olarak kabul edilebilecek bir tabir kullanılmasına karşın bu tabir kapsamındaki malların veya hizmetlerin birbirlerinden bağımsız birkaç kategoriye bölünebildiği hallerde, marka sahibinin söz konusu bağımsız kategoriler için markanın kullanıldığını tek tek kanıtlamasının gerektiği, kullanımı kanıtlayamadığı bağımsız kategoriler için hak iddia edemeyeceği vurgulanmıştır. Buna karşın, tescil edilen tabirin kapsamı geniş olsa da malların veya hizmetlerin bağımsız alt kategorilere bölünmesi mümkün değilse, markanın kullanımının ilgili kategori kapsamına girebilecek tüm mal ve hizmetler bakımından gerçekleştiği kabul edilmelidir yorumuna yer verilmiştir.  

Somut olay üzerinden yapılan değerlendirmede ise, yüksek fiyatlı lüks spor arabalarının pazarda kapladığı yer dikkate alındığında; spor arabaların normal otomobillere kıyasla yüksek performans veren motorlara sahip olduğu ve genel otomobillere kıyasla genelde daha lüks ve pahalı oldukları kabul edilse de, tüketicinin gözünde kullanım amacı bakımından diğer arabalardan ciddi şekilde farklılaşmadığı kanaatine varılmıştır. Spor arabaların da normal arabalar gibi belirli sayıda yolcu taşıyan bir ulaşım aracı olduğu yorumu yapılmış ve bu sebeple diğer arabalardan bağımsız bir alt kategori olarak kabul edilmesinin doğru olmayacağı belirtilmiştir.

Buna ek olarak, Alman Mahkemesi’nin “lüks” kavramı üzerinde durmasını değerlendiren ABAD, “lüks” kategorisine giren arabaların sınırlı sayıda olduğu ve bu arabaların 12. sınıfta bağımsız bir alt kategori oluşturmak açısından yetersiz görülmesi gerekliliğini tekrar vurgulamıştır.   

Yapılan bu tespitlerin ışığında Adalet Divanının birinci ve üçüncü sorular hakkında getirdiği yorum aşağıdaki şekilde oluşmuştur:

Bir markanın bir kategori kapsamına giren mallar ve onların parçaları için tescil edilmiş olması halinde; kullanım bu malların sadece bir kısmı (örneğin, yüksek fiyatlı lüks spor arabalar) veya bu malların sadece bir kısmının yedek parçaları veya aksesuarları için gerçekleşmişse, Direktif madde 12(1) kapsamında ciddi kullanımın var olduğu kabul edilmelidir. Bu durumun istisnası, ilgili olgu ve delillerin, tüketicilerin satın almak istedikleri malları tescilli markanın kapsadığı malların bağımsız bir alt kategorisi olarak algıladıklarını göstermesidir.

Mahkeme sorulan ikinci soruya cevap verirken genel kuralın aksine farklı bir şekilde yoruma gitmiştir.

Genel kural olarak, markalı bir ürünün yeniden satışa sunulması (örneğin markayı taşıyan bir ürünün ikinci el olarak satışı), markanın kullanıldığı anlamına gelmemektedir, çünkü marka yeni bir ürün üzerine konularak sahibi tarafından ilk kez satışa sunulduğunda zaten kullanılmıştır.

Buna karşın, markanın sahibi ikinci el ürünleri satarken, markayı asli işlevine, yani kaynak gösterme işlevine uygun olarak kullanmışsa, bu kullanım Direktif’in 12. maddesi uyarınca ciddi kullanım teşkil edebilir. Direktif’in 7. maddesinde düzenlenen marka hakkının tükenmesi hükmü de bu yorumu desteklemektedir. Bu hükme göre, sahibi tarafından veya onun onayıyla Avrupa Birliği’nde piyasaya sürülen mallar bakımından bir marka, marka sahibine sonraki kullanımı yasaklama hakkı vermeyecektir. Bununla birlikte, marka sahibinin piyasaya sürülen mallar bakımından üçüncü kişilerin kullanımını yasaklayamaması hali, ilgili mallar bakımından markayı kendisinin de kullanamayacağı anlamına gelmez.

Bu çerçevede, ikinci soruya verilmesi gereken yanıt, marka sahibinin ilgili markayla önceden piyasaya sürülmüş malları yeniden satışa sunması halinde, Direktif’in 12. maddesinin markanın sahibi tarafından ciddi kullanımının bulunduğu şeklinde yorumlanması gerektiği yönündedir.

ABAD bu önemli kararında; asıl ürünün yalnızca parçaları veya aksesuarları bakımından kullanımının, markanın asıl ürün için ciddi kullanımı sayılıp sayılmayacağı hususunu tartışırken, temel kriter olarak kullanıma konu malların tüketiciler tarafından bağımsız bir kategori olarak görülüp görülmeyeceği kıstasını koymuştur. Buna göre, bağımsız bir alt kategori olarak algılama bulunmuyorsa, yedek parça veya aksesuarlar için kullanımın asıl ürünün kullanımı sayılabileceğini, buna karşın bağımsız alt kategori olarak algılamanın varlığı halinde ise asıl ürünün kullanıldığının kabul edilemeyeceğini belirtmiştir. Bir diğer deyişle, bu tip durumlarda ulusal mahkeme veya otoriteler, öncelikle kullanıma konu kategorilerin ana üründen bağımsız bir kategori olup olmadığını inceleyecek ve kararlarını ona göre verecektir.

İnceleme konusu kararda, ABAD tarafından yapılan bir diğer önemli tespit; marka sahibinin markalı ürünleri piyasada ikinci el olarak yeniden satışa sunmasının, markanın ciddi kullanımı olarak kabul edilmesi gerektiği yönündedir.

Testarossa kararının markanın ciddi kullanımı hususunda ilerleyen yıllarda sıklıkla anılacak bir karar olduğunu düşünüyoruz.

Onurcan TUTAR

Aralık 2020

tutaronurcan@gmail.com

Markanın Ciddi Kullanımının Kanıtlanmasında Geniş Tabirler Yerine Alt Kategoriler mi Değerlendirilmelidir?

Adalet Divanı Genel Mahkemesi Syrena Kararı (T-677/19)

Yazımın konusu olan davaya geçmeden önce sizinle kısa bir beyin jimnastiği yapmak isterim. Kendinizi 1957 yılında araba üreten bir firmanın yöneticisi olarak hayal edin. Ülkenizde tamamen yerli araba üreten ilk firmasınız. 521,311 adet arabanın üretimini yalnızca 30 yıl içerisinde yapmışsınız. Şimdi kulağa küçük bir sayı gibi gelebilir, ancak 1950’lerin teknolojisi düşünüldüğünde gayet etkileyici bir miktar olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Yıllar üzerinden bir karşılaştırma yapacak olursak; 1950-1980 yılları arasında Dünya’da ortalama 20 milyon civarı araba varken, günümüzde bu sayı 2 milyara yaklaşmaktadır. Yani aslında şu anda kulağa çok fazla gibi gelmeyen 521 bin adet araba, o zamanlar için ciddi bir sayıydı.

Güzel bir başarı hikayesi değil mi? Ancak, yine geçmişten günümüze gelecek olursak, firmanızın ülkenizde yaşadığı bu kadar başarıya rağmen, sizin ve ülkenizin simge arabaları 2020 yılında hukuki anlamda adeta yok olmuş sayılabilir.

Bahsettiğim şirket, Polonya’nın tamamen yerli ilk arabası olan ve dilimizde “deniz kızı” anlamına gelen “Syrena“yı üreten “Fabryka Samochodów Osobowych”dir. İlk olarak 1955 yılında Polonya’nın en büyük endüstri fuarı olan The Poznań International Fair’de tanıtımı yapılan bu araba günümüz için bile çok zarif olan tasarımı ile göz kamaştırmaktadır.

Yeniden hayata döndürülmek istenen Syrena için 2010 tarihinde bir marka başvurusu yapılmış ve marka 9., 12., 28. sınıflardaki mallar için tescil edilmiştir.

İhtilaf esasen, 12. sınıfa dahil mallara ilişkin olduğu için, tescilli markanın anılan sınıfa ilişkin olarak “Kara yoluyla hareket için motorlu taşıtlar ve bu sınıfta yer alan parçaları.” mallarını kapsadığını belirtmek yerinde olacaktır.

22 Nisan 2016 tarihinde Polfarmex isimli şirket bu markanın iptali için Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO)’ne başvuruda bulunmuştur. Marka iptali isteminin temel argümanı markanın ciddi biçimde kullanımının bulunmamasıdır.

2018 yılında EUIPO, iddiaları kısmen haklı bularak “arabalar” haricinde markanın ciddi bir şekilde kullanılmadığına karar vermiştir. Bu noktada, markanın mal listesi 12. sınıfta “Kara yoluyla hareket için motorlu taşıtlar ve bu sınıfta yer alan parçaları.” iken, ciddi kullanımın yalnızca bu listede ismen yer almayan “arabalar” bakımından kabul edilmiş olması hususuna özellikle dikkat edilmelidir. Bir diğer deyişle “Kara yoluyla hareket için motorlu taşıtlar ve bu sınıfta yer alan parçaları.” genel ifadesi içinde kategorizasyon yapılmış ve “spor arabalar, yarış arabaları ve elektrikli arabalar” için ciddi kullanımın gerçekleştiği tespitinden hareketle, ciddi kullanımın listede ismen yer almayan “arabalar” kategorisi için gerçekleştiği kabul edilmiştir.

İki tarafın da kararı temyiz etmesi üzerine uyuşmazlık EUIPO Temyiz Kurulu’nun önüne gelmiştir. Yapılan itirazları haksız bulan Kurul, incelenen kanıtlar ışığında marka sahibinin Syrena markalı arabaların üretimine tekrar başlamak için hazırlık yaptığını söyleyerek kararı onamıştır. Bunun üzerine, itirazı reddedilen Polfarmex firması uyuşmazlığı mahkemeye götürme kararı almıştır.

Dava Adalet Divanı Genel Mahkemesi tarafından görülmüş ve T-677/19 sayılı kararla 23 Eylül 2020 tarihinde karara bağlanmıştır. Karar metninin  bu bağlantıdan görülmesi mümkündür.

Davada Polfarmex şirketi beş ana iddia üzerinde durmuştur. Genel olarak açıklamak gerekirse birinci ve ikinci iddiaya göre Kurul, sunulan delilleri doğru analiz edememiştir. Deliller, Syrena markalı herhangi bir arabanın piyasaya çıktığını kanıtlamamasına rağmen, dava konusu markanın ciddi kullanımının bulunduğuna karar verilmesinin yanlış olduğu iddia edilmiştir. Yine bağlantılı olan üçüncü ve dördüncü argümanda ise Kurul’un 12. sınıfta yer alan malları doğru kategorize edemeyerek hatalı bir değerlendirme yaptığı ifade edilmiştir. Beşinci ve son olarak, sunulan delillerin bir kısmının dikkate alınmaması gerektiği halde Kurul’un bunları incelemeye alarak kararı haksız yönde etkilediği iddiasına yer ver verilmiştir.  

Bu iddiaları tek tek değerlendiren Genel Mahkeme yorumlamaya beşinci iddiaya cevap vererek başlamıştır:

Öncelikle söylenmesi gerekir ki, marka sahibi yaklaşık 20 adet delili Kurul’a gerektiğinden geç bir tarihte sunmuştur. Davacıya göre, söz konusu deliller 2017/1001 sayılı Tüzüğün 94/1 maddesi gereğince dikkate alınmamalıdır, nitekim incelemeye alınsa bile davacı Polfarmex firması bu delilleri görmemiş ve üzerinde yorum şansı bulamamıştır. Bu sebeplerden dolayı haksız bir karar verildiği iddia edilmiştir.

Bu iddiaya karşılık olarak; söz konusu delillerin ek delil olarak nitelendirildiği ve halihazırda geç gelen bu belgelerin mahkemenin kararını etkileyecek düzeyde de olmadığı ifade edilmiştir. Buna ek olarak, her ne kadar Kurul davacının karşı görüşünün alınması konusunda hata yapmış olsa da, itiraz  aşamasında davacı tarafın bu şansı elde ettiğine, ancak yine de bu deliller hakkında herhangi bir görüş bildirmediğine dikkat çekilerek, bu iddiaların yersiz olduğuna karar verilmiştir. 

Mahkeme, ikinci olarak davacı şirketin ciddi kullanımın gerçekleşmediği iddialarını değerlendirilmiştir. Davacı, marka kullanımının henüz hazırlık aşamasında olduğunu, hiçbir somut ürünün piyasaya sürülmediğini ve davalı tarafın aldığı bu aksiyonların markanın ciddi kullanımı olarak kabul edilemeyeceğini belirtmiş, buna rağmen Kurul’un hataya düşerek bu hazırlık aşamalarını markanın ciddi kullanımı olarak değerlendirerek hatalı bir değerlendirme yaptığını ifade etmiştir.

Mahkeme; Temyiz Kurulu’nun aksine 12. sınıfta yer alan mallar arasında bir ayrıma gitmeden önce, geçmiş tarihli bir kararı dayanak göstererek arabanın tanımını yapmıştır. Buna göre, araba, sürücü ve sınırlı sayıda yolcu taşıyan özel bir ulaşım aracıdır.

Bu kararın ışığında ciddi kullanımı değerlendirmeye başlayan mahkeme ilk olarak yarış arabaları alt kategorisini incelemiş;

  1. Davalının 2013 ve 2015 tarihleri arasında Syrena marka arabaların üretimi için üçüncü kişiler ile sözleşmeler yaptığını,
  2. Yine 2015 tarihinde Warsaw Barborka rallisinde arabanın tanıtımının yapıldığını,
  3. Syrena model arabaların hem görsellerinin hem de fiyatının yer aldığı My Rally Challenge isimli bir broşürün basıldığını,
  4. Sarl Alpmediterranee isimli bir şirketin 5 adet Syrena marka araba için sipariş verdiğini gösteren belgeler bulunduğunu,

ve tüm bunların yanında medyada da söz konusu arabalar hakkında birçok haber yapıldığını tespit etmiştir. Bu tespitler ışığında mahkeme, Syrena markasının yarış arabaları için ciddi kullanımının bulunduğuna karar vermiştir. Nitekim, mahkeme arabaların henüz üretim aşamasında dahi olmamasına karşın, arabaların sipariş edilebilme ve ileride satışa sunulabilme imkânının bulunmasının ciddi kullanım olarak sayılması gerektiğini, içtihat niteliğinde olan birçok kararı da örnek göstererek vurgulamıştır.

Ancak Syrena markasının yarış arabaları için ciddi kullanımının bulunduğu kanaatine varan mahkeme, tam aksi bir yaklaşımla dava konusu markanın yine 12. sınıfta yer alan spor arabaları için ciddi kullanımının bulunmadığı kararına varmıştır. Mahkemeye göre, Temyiz Kurulu’nun karara esas aldığı deliller, sadece çok spesifik bir pazar olan yarış arabalarını kapsamaktadır ve markanın yarış arabaları için ciddi kullanımının bulunması, markanın aynı sınıf içinde yer alan spor arabaları için de kullanımının bulunduğu anlamına gelmemektedir. Bu yaklaşımın gerekçesi, yarış arabaları ile spor arabalarının kullanım amaçlarının tamamen farklı olması, spor arabaların herkese açık yollarda kullanılmasına karşın, yarış arabalarının sadece özel tasarlanmış ve toplumun geri kalanına kapalı olan özel yollarda kullanılmasıdır.  Bu bağlamda mahkeme, yarış arabaları için ciddi kullanımın varlığı değerlendirmesinin, geniş yorumlanmaması gerektiğini ve spor arabalara genişletilmesinin doğru olmadığını karara bağlamıştır.

Buna ek olarak, yine 12. sınıfta yer alan başka bir araba klasmanı olan elektrikli arabalar için mahkeme ayrı bir yorum daha yapmış ve sunulan deliller ışığında ilgili tarihler aralığında başvuru sahibinin Polonya Kalkınma Bakanlığı’yla Syrena marka arabalar için görüştüğünü, ancak bu toplantıda elektrikli araçlar bakımından davalının herhangi bir plan yahut çizim göstermediğinin altını çizmiştir.

Nihayetinde Genel Mahkeme, Temyiz Kurulu’nun kararını kısmen bozarak markanın sadece “yarış arabaları” açısından ciddi kullanımının bulunduğuna kanaat getirerek 12. sınıfta yer alan diğer “arabalar” açısından markanın iptal edilmesine karar vermiştir.

Sonuç olarak;

EUIPO Marka İptal Birimi ve Temyiz Kurulu’nun görüşünün aksine, Genel Mahkeme kendine tebliğ edilen delillerin spesifik şekilde incelenmesi gerektiğinin altını çizerek, 12. sınıfta yer alan arabaların çok geniş bir alan olduğunu ve bu sebeple kullanım delillerinin alt kategoriler çerçevesinde incelenmesinin marka hukukunun ruhu açısından mühim olduğunu vurgulamıştır.

Buna göre; her ne kadar “yarış arabaları” bir çeşit “araba” olsa da, markanın ciddi kullanımı açısından geniş kategori çerçevesinde yorum yapılmaması gerektiği, hatta tam tersine olabildiğince alt kategoriler halinde incelemenin bir gereklilik olduğu bu karara yansımıştır.

Anlaşılacağı üzere, markanın ciddi kullanımının kanıtlanması noktasında, mal ve hizmet listelerindeki kapsamı geniş tabirlerin dar biçimde ifade edilmesi ihtiyacı günden güne artmaktadır. İnsanların her geçen gün değişen ihtiyaçlarını karşılamak için farklı mal ve hizmetler ortaya çıkmakta iken, marka tescilinde kullanılan geniş tabirlerin ömrü kanaatimizce geçen yıllar içerisinde kısalmaktadır.

Kim bilir, belki 10 yıl içinde araba kavramı yerde ve havada giden arabalar olarak da ayrılabilir…

Onurcan TUTAR

Ekim 2020

tutaronurcan@gmail.com

Üç Boyutlu Şekil Markalarının Ciddi Kullanımının Kanıtlanmasındaki Zorluklar

Ferrari Örneği C 30 743 sayılı EUIPO İptal Birimi Kararı

“Arkanda neyin kaldığının bir önemi yoktur.”

(What’s behind you doesn’t matter.)

Enzo FERRARI

Bu yazının konusu olan uyuşmazlık için belki de en uygun söz manidar şekilde Enzo Ferrari tarafından söylenmiştir. Dünya tarihine soyadı ile damga vuran nadir insanlardan biri olan Enzo Ferrari, Nicolaus August Otto’nun 1867 tarihinde dört zamanlı çalışan motoru icat etmesinden bu yana gelmiş geçmiş en pahalı araç olan 250 GTO’nun üreticisidir. Bahsettiğim 1963 model 250 GTO Ferrari, bir klasik otomobil için ödenen en yüksek bedel olan 70 milyon dolarlık fiyatla kendine alıcı bulmuştur. Bunun yanı sıra, bir açık arttırmada satılan en pahalı araba unvanı ise 48 milyon dolarla 1962 tarihinde üretilen 250 GTO Ferrari’ye aittir. Fiyatlardan da anlaşılacağı üzere, 250 GTO model Ferrariler zamanımızın en değerli ve sembolik arabalarındandır.

Ferrari firmasının 1962-1964 yılları arasında ürettiği bu model arabalardan sadece 39 adet bulunmaktadır. Öte yandan bu arabalar ilk defa piyasaya sürüldüğünde sadece 18 bin dolara alıcı bulurken, yaşadığım şehir olan Ankara’da o zamanlar denemesi yapılan ve Devrim adı verilen Türkiye’nin ilk yerli otomobilinden söz ediliyordu.

Enzo Ferrari’nin “Tüm Zamanların En Büyük Ferrarileri” listesinde ilk sırada yer alan 250 GTO modeli ile ilgili kötü bir talihinin olduğunu söylemek gerekir. Bunun sebeplerinden birincisi; arabalar üretildikten hemen sonra İtalya’da işçi ayaklanmalarının başlamasıdır. Bu ayaklanma, bir krizin başlamasına ve Ferrari firmasının neredeyse batmasına yol açmıştır. İşçilerin fabrikalarda çalışmayı reddetmesi sonucu Ferrari ekonomik açıdan büyük bir sıkıntıya girmiş ve 1969 yılında %90 hissesini bir başka İtalyan otomobil firması olan Fiat’a satmak zorunda kalmıştır. O tarihten sonra Enzo kendi kurduğu şirkette bir çalışan olarak hayatına devam etmek zorunda kalmış ve hatta arabaların laneti o kadar büyük olmuş ki Enzo Ferrari’nin ölümünden neredeyse 30 yıl sonra bile şirketinin peşini bırakmamıştır.

250 GTO model arabaların görünümü Ferrari şirketi adına 29/09/2008 yılında Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’nde tescil ettirilmiştir. Üç boyutlu şekil markası olarak tescil edilen bu marka 12., 25. ve 28. sınıflarda yer alan malları kapsamaktadır.

Ares Performance AG isimli bir İsviçre şirketi, bu markanın ciddi bir biçimde kullanılmadığını öne sürerek 12/12/2018 tarihinde EUIPO’ya markanın iptali için başvuruda bulunmuştur.

İddialardan birincisi 12. sınıfta yer alan otomobil ve yedek parçaları açısından bu markanın gerçek bir kullanımının bulunmadığı yönündedir. İsviçreli şirket söz konusu araçların 1964’den bu yana üretilmediğini, buna bağlı olarak yedek ve ilgili parçaların da üretiminin yapılmadığını iddia ederek, 2007 tarihinde yapılan marka başvurusunun kullanma amacı olmadan ve kötü niyetle yapıldığını ileri sürmüştür.

İkinci olarak 25. ve 28. sınıflar açısından, markanın çocuk tişörtleri, oyuncak ve model arabalar dışında herhangi bir kullanımının bulunmadığı, dolayısıyla markanın tescilli bulunduğu neredeyse tüm mallar bakımından iptali istenmiştir.

Buna karşılık Ferrari şirketi, arabaların fiyatları göz önüne alındığında alım-satımının yalnızca çok zengin ve kısıtlı bir kesime hitap etmesinden dolayı çok nadir yapılabildiğini, bununla orantılı olarak araçların otomobilden çok bir koleksiyon parçası olarak sergilenmesi sebebiyle yedek ve benzeri parçaların da satışının normale oranla daha az gerçekleştiğini, ancak buna rağmen boya ve benzeri bakım servislerinin de Ferrari tarafından halen yapıldığını ifade ederek kendini savunmuştur.

Buna ek olarak, arabaların satışının iptal talebi yapılmadan önce yakın tarihlerde gerçekleştiği ve bu tarz ikinci el alım-satımların da Direktifin 7(1) maddesi uyarınca markanın kullanımına girdiği belirtilerek, bu tarz klasiklerin otomobil marketinde niş bir alan kaplamasına rağmen hala önemli bir yere sahip olduklarına da dikkat çekilmiştir.

Yine şirket 25., 28. sınıf malları açısından kullanımı kanıtlamak üzere belirli delil ve belgeler sunmuştur. İşin trajik olan kısmı ise Ferrari şirketinin 25. sınıf malları bakımından delil olarak yalnızca bir adet çocuk tişörtü sunabilmesidir.

Tüm açıklamalar nezdinde EUIPO İptal Birimine sunulan deliller şu şekildedir:

  1. 1962-1964 yılları arasında üretilen 250 GTO Ferrari arabaların alım satımlarının sadece Amerika Birleşik Devletleri ve bazı Avrupa ülkelerinde yapıldığını gösteren evraklar,
  2. Araçlara yapılan servis hizmetlerinin ve ilgili yedek parçaların   ve  ibareli markalar üzerinden yapıldığını kanıtlar belgeler,
  3. 25. sınıf emtiaları açısından sunulan deliller olan bir t-shirt  , 25. sınıfta yer alan mallar olmasalar da bir kravat iğnesi  ve bir kol düğmesi
  4. 16/06/2015 ve 22/12/2015 tarihleri arasında Ferrari’nin internet sitesinde yer alan 250 GTO modelinin 6 tane küçük araba minyatürlerinin tanıtıldığı katalog,
  5. Keith Bluemel isimli ünlü otomotiv uzmanının görüşü,
  6. 18/10/2018 ve 20/12/2018 tarihleri arasında Bburago oyuncak şirketi tarafından üretilen toplam 128 adet 250 GTO model ve oyuncaklardır.  

Bu delil ve savunmaların ardından İptal Birimi, kararında kullanım kanıtlarını ayrı ayrı incelemiş ve bir değerlendirmede bulunmuştur. İptal Birimi incelemesini yaparken markanın hangi yer ve zaman aralığında kullanıldığına, markanın kullanım amacına ve tescilli bulunduğu sınıftaki mallar ile bağlantısına bakmıştır.

Buna göre, İptal Birimi, 28. sınıfta yer alan mallar bakımından İtalya, Hollanda, İspanya ve Polonya yani Avrupa bölgesinde 2017 ve 2018 tarihleri arasında oyuncak araba ve model araba satışlarının yapıldığını kabul etmiştir.

25. sınıf açısından delillerin incelenmesi sonucunda çocuk tişörtünün ciddi kullanımı kanıtlamadığına kanaat getirmiştir.

Son olarak uyuşmazlık içinde Ferrari adına en önemli noktada olan 12. sınıf mallar (otomobil ve ilgili parçaları) bakımından ilgili uyuşmazlık zaman aralığı olan 2008-2018 tarihleri arasında iptali talep edilen markanın gerçekçi biçimde ciddi kullanım kanıtları sunulmadığı, sunulan yedek parça ve boyama hizmetlerinin ise  ve  markaları adı altında tüketici ile buluştuğuna kanaat getirmiştir.

Sonuç olarak, EUIPO İptal Birimi 250 GTO model aracın görünümünden oluşan 3 boyutlu şekil markasının sadece oyuncak araba ve araba modelleri üzerinde ciddi kullanımının bulunduğuna karar vererek, diğer bütün mallar açısından söz konusu markayı iptal etmiştir. Fakat bu karar nihai olmayıp, Ferrari tarafından itiraz yolu açıktır ve de karara karşı itiraz edilmiştir. Bu bağlamda itiraz gelecek günlerde EUIPO Temyiz Birimi tarafından incelenecektir.

İptal Biriminin verdiği karardan kanaatimizce çıkan sonuç şudur:

Dünyanın en meşhur ve tanınmış araba marka ve modellerinden biri bile olsa, markanın korunması aşamasında, ciddi kullanımın gerçekçi bir şekilde kanıtlanamadığı durumlarda marka iptal edilecektir. Bu kararda üç boyutlu bir şekil markasının kullanımının kanıtlanmasının da ne kadar zor olduğu da görülmektedir; özellikle dünyaya damga vurmuş nitelikte bir açık arttırma satışının bile markanın ciddi kullanımını ispatlama bakımından yeterli bulunmaması, bu konudaki ispat külfetinin ne denli ağır olduğunu açıkça göstermektedir.

Onurcan TUTAR

Eylül 2020

tutaronurcan@gmail.com