“Hangisi daha önce gelir; tavuk mu yumurta mı?”
Filozofların cevaplardan çok sorular üzerinde durduğunun kanıtı olan bir sorudur bu. Aristo da bu soru üzerinde kafa yormuş ve net bir cevaba ulaşamamıştır. Tarihte “Ancient Paradox” olarak isimlendirilen sorunun cevabına ulaşmak için sadece mantıklı bir olay zinciri kurmanın yeterli olacağı düşünülür genelde, ancak cevap tabii ki de bundan fazlasıdır. M.Ö. 300’lü yılların ortasında ilk defa akıllara gelmiş olan bu sorunun cevabına 2020 tarihinde ulaşıldı desem birazcık iddialı olur sanırım. Ancak en azından marka hukuku açısından bu soruya bir yorum yakın zamanlarda Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) tarafından yapılmıştır.
ABAD’ın yorumlarına geçmeden önce dava konusu olan markayı hatırlatmak isterim.
“TESTAROSSA” markası otomotiv dünyası ile birlikte dizi-film dünyasında da oldukça ünlüdür. Don Johnson’ın başrolünde olduğu kült bir dizi olan “Miami Vice” denince akıllara ilk gelen efsaneleşmiş, 1986 model beyaz renkte bir Ferrari TESTAROSSA’dır.
Ferrari şirketi tarafından 1955 yılında tanıtımı yapılan ve 1987 yılında Madrid Anlaşması kapsamında marka olarak da tescil edilen “Testarossa” markasının uluslararası tescilinin kapsamında 12. sınıfa dahil “Taşıtlar; hava, kara ve su yoluyla hareket için cihazlar, özellikle motorlu arabalar ve bunların parçaları” malları bulunmaktadır.
Ayrıca, aynı marka Alman Patent ve Marka Ofisi’nde yine 12. sınıfta yer alan “Motorlu kara taşıtları (motosikletler, mobilet dahil) ve bu taşıtlar için motorlar, kavramalar ve transmisyon bağlantıları, transmisyon kayışları ve zincirleri, dişliler, frenler, fren disk ve balataları, şasiler, kaportalar, süspansiyonlar, darbe emiciler, şanzımanlar, direksiyonlar, jantlar.” için1990 yılında tescil edilmiştir.
2018 yılında Almanya’da Düsseldorf Bölge Mahkemesi’nin “TESTAROSSA” markası hakkında verdiği kullanmama nedeniyle iptal kararı, marka sahibi FERRARI firması tarafından temyiz edilmiş ve temyiz talebini inceleyen Düsseldorf Bölge Yüksek Mahkemesi, ABAD’a bazı sorular yönelterek yorum kararı talep etmiştir.
Alman Mahkemesi iptal kararına gerekçe olarak; söz konusu arabaların 1984-1991 yılları arasında üretiminin gerçekleştiğini, devamında ise 512 TR ve F512 M modellerinin üretiminin 1996 yılına kadar yapıldığını, ancak bu tarihten sonra herhangi bir araba için bu markanın kullanılmamasını göstermiştir. Bunun yanı sıra, kullanımın arabalar için değil, yalnızca Ferrari TESTAROSSA marka spor arabaların yedek parça ve aksesuarları için gerçekleştiğinin altı çizilmiştir.
Nitekim bu kullanımın Ferrari şirketinin ürettiği arabaların lüks ve yüksek fiyatlı araçlar olması sebebi ile zaten geniş çaplı olmadığı ve buna bağlı olarak yedek parça ve aksesuarların yine çok az sayıda üretildiği göz önünde tutulmuştur. Tüm bu sebeplerden dolayı “TESTAROSSA” markasının Ferrari şirketi tarafından 12. sınıfta yer alan mallar bakımından ciddi biçimde kullanılmadığına hükmedilmiştir.
Alman Mahkemesi’nin kararında değindiği asıl nokta, markanın yalnızca yüksek fiyatlı ve lüks arabalar için tescil edilmediği, bunun tam aksine genel olarak motorlu otomobiller ve bunların parçaları açısından tescilli bulunduğudur.
Otomotiv pazarının inanılmaz büyüklükte olması ve bu kadar geniş çaplı bir pazar içerisinde dava konusu markanın çok sınırlı sayıda üretimi yapılan pahalı araba parçaları ve aksesuarları için kullanılması sonucunda, markanın tescilli bulunduğu sınıfın bütünü açısından ciddi kullanımının bulunmadığı görüşü Mahkeme nezdinde ağır basmıştır.
İlk derece mahkemesinin kararındaki bazı hususları tartışmaya açık bulan Düsseldorf Bölge Yüksek Mahkemesi, doğaları gereği çok pahalı olan, sınırlı sayıda üretilen ve dolayısıyla da ciddi kullanımları için miktar olarak yoğun kullanımları söz konusu olamayacak mallar ve özellikle de lüks spor arabalar ve onların parçalarının ciddi kullanımı konusunda ABAD’dan görüş talep etmiştir.
Düsseldorf Bölge Yüksek Mahkemesi, ABAD’a yorumlaması amacıyla altı soru yöneltir; bu yazıda ABAD’ın üzerinde yoğunlaştığı ilk üç soru üzerinde duracağız:
1. 2008/95 sayılı Direktif’in 12. maddesi kapsamında ciddi kullanım incelenirken; marka geniş bir mal kategorisi (incelenen vakada kara taşıtları, özellikle motorlu arabalar ve bunların parçaları) için tescilliyken, kullanımın geniş kategorinin özel bir segmenti (incelenen vakada yüksek fiyatlı lüks spor arabalar ve bunların parçaları) için gerçekleşmesi durumunda; ciddi kullanım tescilli geniş kategorinin ilgili olduğu pazar bakımından mı yoksa ilgili özel pazar segmenti bakımından mı değerlendirilmelidir? Eğer, ilgili özel pazar segmenti bakımından kullanım yeterli ise marka iptal prosedürlerinde ilgili pazar segmenti bakımından mı muhafaza edilmelidir?
2. Üretimi yapılan ve Avrupa Birliği pazarına sunulan ürünlerin sonradan marka sahibi tarafından kullanılmış olarak satılması, 2008/95 sayılı Direktifi’nin 12. maddesi kapsamında markanın kullanımı olarak değerlendirilebilir mi?
3. Markanın hem asıl mal hem de asıl malın yedek parça ve aksesuarları için tescilli bulunduğu bir durumda; markanın satışı yapılan yedek parça ve aksesuarlar gibi ürünler için kullanılması, asıl ürün için de ciddi şekilde kullandığı anlamına gelir mi?
ABAD soruları 22 Ekim 2020 tarihli C-720/18 sayılı yorum kararı ile yanıtlamıştır, yorum kararı buradan görülebilir.
ABAD yorumuna birinci ve üçüncü soru ile başlamıştır.
Mahkeme cevaba ulaşmak adına ilk olarak tüketicinin bakış açısını dikkate almış ve malların veya hizmetlerin bir kategori olarak tanımlanabilecek şekilde ifade edildiği durumlarda; satın alınmak istenen o kategoriye dahil spesifik bir mal veya hizmetin, tüketici tarafından aynı marka için ilgili kategori kapsamına giren tüm mal ve hizmetlerle bağdaştırılıp bağdaştırılmayacağı sorusunun yanıtlanması gerektiğini belirtmiştir.
Bu kapsamda yakın tarihte sonuçlanan ACTC v. EUIPO, C-714/18P sayılı karar da dikkate alınmıştır. İşbu kararda bir kategori içine sokulabilecek birden fazla mal veya hizmet için tescil edilmiş markaların ciddi kullanımları incelenmiştir. Kararda; geniş bir kategori olarak kabul edilebilecek bir tabir kullanılmasına karşın bu tabir kapsamındaki malların veya hizmetlerin birbirlerinden bağımsız birkaç kategoriye bölünebildiği hallerde, marka sahibinin söz konusu bağımsız kategoriler için markanın kullanıldığını tek tek kanıtlamasının gerektiği, kullanımı kanıtlayamadığı bağımsız kategoriler için hak iddia edemeyeceği vurgulanmıştır. Buna karşın, tescil edilen tabirin kapsamı geniş olsa da malların veya hizmetlerin bağımsız alt kategorilere bölünmesi mümkün değilse, markanın kullanımının ilgili kategori kapsamına girebilecek tüm mal ve hizmetler bakımından gerçekleştiği kabul edilmelidir yorumuna yer verilmiştir.
Somut olay üzerinden yapılan değerlendirmede ise, yüksek fiyatlı lüks spor arabalarının pazarda kapladığı yer dikkate alındığında; spor arabaların normal otomobillere kıyasla yüksek performans veren motorlara sahip olduğu ve genel otomobillere kıyasla genelde daha lüks ve pahalı oldukları kabul edilse de, tüketicinin gözünde kullanım amacı bakımından diğer arabalardan ciddi şekilde farklılaşmadığı kanaatine varılmıştır. Spor arabaların da normal arabalar gibi belirli sayıda yolcu taşıyan bir ulaşım aracı olduğu yorumu yapılmış ve bu sebeple diğer arabalardan bağımsız bir alt kategori olarak kabul edilmesinin doğru olmayacağı belirtilmiştir.
Buna ek olarak, Alman Mahkemesi’nin “lüks” kavramı üzerinde durmasını değerlendiren ABAD, “lüks” kategorisine giren arabaların sınırlı sayıda olduğu ve bu arabaların 12. sınıfta bağımsız bir alt kategori oluşturmak açısından yetersiz görülmesi gerekliliğini tekrar vurgulamıştır.
Yapılan bu tespitlerin ışığında Adalet Divanının birinci ve üçüncü sorular hakkında getirdiği yorum aşağıdaki şekilde oluşmuştur:
Bir markanın bir kategori kapsamına giren mallar ve onların parçaları için tescil edilmiş olması halinde; kullanım bu malların sadece bir kısmı (örneğin, yüksek fiyatlı lüks spor arabalar) veya bu malların sadece bir kısmının yedek parçaları veya aksesuarları için gerçekleşmişse, Direktif madde 12(1) kapsamında ciddi kullanımın var olduğu kabul edilmelidir. Bu durumun istisnası, ilgili olgu ve delillerin, tüketicilerin satın almak istedikleri malları tescilli markanın kapsadığı malların bağımsız bir alt kategorisi olarak algıladıklarını göstermesidir.
Mahkeme sorulan ikinci soruya cevap verirken genel kuralın aksine farklı bir şekilde yoruma gitmiştir.
Genel kural olarak, markalı bir ürünün yeniden satışa sunulması (örneğin markayı taşıyan bir ürünün ikinci el olarak satışı), markanın kullanıldığı anlamına gelmemektedir, çünkü marka yeni bir ürün üzerine konularak sahibi tarafından ilk kez satışa sunulduğunda zaten kullanılmıştır.
Buna karşın, markanın sahibi ikinci el ürünleri satarken, markayı asli işlevine, yani kaynak gösterme işlevine uygun olarak kullanmışsa, bu kullanım Direktif’in 12. maddesi uyarınca ciddi kullanım teşkil edebilir. Direktif’in 7. maddesinde düzenlenen marka hakkının tükenmesi hükmü de bu yorumu desteklemektedir. Bu hükme göre, sahibi tarafından veya onun onayıyla Avrupa Birliği’nde piyasaya sürülen mallar bakımından bir marka, marka sahibine sonraki kullanımı yasaklama hakkı vermeyecektir. Bununla birlikte, marka sahibinin piyasaya sürülen mallar bakımından üçüncü kişilerin kullanımını yasaklayamaması hali, ilgili mallar bakımından markayı kendisinin de kullanamayacağı anlamına gelmez.
Bu çerçevede, ikinci soruya verilmesi gereken yanıt, marka sahibinin ilgili markayla önceden piyasaya sürülmüş malları yeniden satışa sunması halinde, Direktif’in 12. maddesinin markanın sahibi tarafından ciddi kullanımının bulunduğu şeklinde yorumlanması gerektiği yönündedir.
ABAD bu önemli kararında; asıl ürünün yalnızca parçaları veya aksesuarları bakımından kullanımının, markanın asıl ürün için ciddi kullanımı sayılıp sayılmayacağı hususunu tartışırken, temel kriter olarak kullanıma konu malların tüketiciler tarafından bağımsız bir kategori olarak görülüp görülmeyeceği kıstasını koymuştur. Buna göre, bağımsız bir alt kategori olarak algılama bulunmuyorsa, yedek parça veya aksesuarlar için kullanımın asıl ürünün kullanımı sayılabileceğini, buna karşın bağımsız alt kategori olarak algılamanın varlığı halinde ise asıl ürünün kullanıldığının kabul edilemeyeceğini belirtmiştir. Bir diğer deyişle, bu tip durumlarda ulusal mahkeme veya otoriteler, öncelikle kullanıma konu kategorilerin ana üründen bağımsız bir kategori olup olmadığını inceleyecek ve kararlarını ona göre verecektir.
İnceleme konusu kararda, ABAD tarafından yapılan bir diğer önemli tespit; marka sahibinin markalı ürünleri piyasada ikinci el olarak yeniden satışa sunmasının, markanın ciddi kullanımı olarak kabul edilmesi gerektiği yönündedir.
Testarossa kararının markanın ciddi kullanımı hususunda ilerleyen yıllarda sıklıkla anılacak bir karar olduğunu düşünüyoruz.
Onurcan TUTAR
Aralık 2020