Etiket: euipo temyiz kurulu kararları

“Emoji”ler Marka Olarak Tescil Edilebilir Mi? EUIPO İkinci Temyiz Kurulu Hayır Dedi

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) İkinci Temyiz Kurulu, 1 Haziran 2023 tarih ve R 2305/2022-2 sayılı kararında, emoji’den oluşan marka başvurusunun tescil edilebilirliğini değerlendirmiştir. Söz konusu karara bu linkten ulaşabilirsiniz.

Uyuşmazlığı özetlersek, marka başvuru sahibi Aralık 2021 tarihinde aşağıdaki şekil markasının 36.sınıfta finans, emlakçılık ve taşınmazlarla ile ilgili birtakım hizmetler ve 37. sınıfta binaların bakımı, temizliği, yönetimi, inşaatı ve bunlara yönelik danışmanlık hizmetleri gibi bazı hizmetler için tescilini istemiştir:

Dosyayı inceleyen uzman, 18 Kasım 2022 tarihli kararıyla marka başvurusunu AB Marka Tüzüğü’nün m. 7(1)(b) ve bağlantılı m. 7(2) kapsamında başvurulan tüm hizmetler yönünden şu gerekçelerle reddetmiştir:

  • Marka başvurusunun ayırt edici niteliği kapsamındaki mal ve hizmetler çerçevesinde değerlendirilir. Somut olayda ilgili tüketici kesimi, ilgili konuda uzman olanlar da dahil, işareti bir emoji ifadesi olarak algılayacak ve tanıyacaklardır. Kararda “emoticon” olarak belirtilen bu ifade, duygusal bir durumu ifade etmek için kullanılan ve resimler aracılığıyla yaratılan anlamlı işaret veya simge (resim yazı – pictogram) olarak tanımlanmıştır. 
  • Başvuru konusu işaretin yaygın ve gerçekçi bir el işareti çizimi olduğu ve bunun Amerikan işaret dilinden gelen ve uluslararası tanınmışlığı olan, “Seni Seviyorum” anlamına gelen bir el işareti olduğu açıklanmıştır. 
  • İlgili tüketici kitlesinin de bu nedenle başvuruya konu işareti ayırt ediciliği haiz olmayan bir emoji olarak algılayacağı belirtilmiştir. Bu işaretin tüketici nezdinde bir izlenim bırakamayacak kadar basit bir emoji olduğu da not edilmiştir. Bu değerlendirmenin de esasen yerleşik içtihada uygun olduğu, zira yerleşik içtihada göre “emoticon” veya “smiley” gibi resim yazı simgelerinin genellikle neşe, heyecan, mutluluk gibi olumlu duyguları ifade etmek için reklamcılıkta ve özel konuşmalarda sıklıkla kullanıldığı belirtilmiştir. Bu yaygın ve geniş çeşitlilikte kullanımdan ötürü de ilgili tüketicinin bu işaretleri herhangi bir tür mal veya hizmet ile bağlantılı olarak yalnızca dekoratif unsur veya genel reklam mesajı olarak anlayacağı sonucuna varılmıştır. Bu nedenle de “smiley” veya “emoticon” gibi basit şekillerin belirli bir işletmenin herhangi bir tür ürün veya hizmetinin kaynağını belirtmekten ve diğerlerinden ayırmaktan aciz olduğu kanaatine varılmıştır. 
  • Somut olayda ayrıca marka başvurusu kapsamındaki hizmetlerin 36. sınıftaki finansal hizmetler ile 37. sınıftaki inşaat ve bina temizliği gibi hizmetler olduğu, bunlarla bağlantılı olarak da başvurulan işaretin tüketiciler nezdinde diğer işletmelerden ayırt edici bir özelliği bulunmadığı belirtilmiştir. Dolayısıyla basit bir emojinin markanın ticari kaynak gösterme işlevini karşılayamayacağı söylenmektedir. 
  • Başvuru sahibi, söz konusu işaretin ne bir “smiley” ne de bir “emoticon” olduğunu, ancak geniş anlamda bir resim yazı (pictogram) olabileceğini savunmuştur. Emoji olarak sınıflandırılmasının bile şüpheli olduğu belirtilmiştir. Hatta başvuru sahibi, Vikipedi yazılarına atıfta bulunarak “smiley” veya “emoticon” yani ifadelerin, yüz ifadelerinin görünümleri olduğunu ama somut olayda böyle bir şeklin söz konusu olmadığını iddia etmiştir. Ayrıca, bu işaretin sol el işareti olduğu ve Amerikan İşaret Dili’ndeki gibi sağ elle “Seni Seviyorum” anlamına gelen işaret olmadığını da belirtmiştir. Ek olarak, diğer işaret dillerinde bunun yer almadığı ve Avrupa Birliği’nde kullanılanlardan farklı olduğu, bu nedenle de ilgili tüketici tarafından hemen anlaşılamayacağını savunmuştur. 
  • Uzman, bu işaretin basit bir el görüntüsü değil, bir jest / el hareketi olduğu fikrindedir. Bunun aslında spesifik olarak bir emoji olduğunu, bu genel tanımın da yalnızca yüzleri değil el hareketlerini de kapsadığını belirtmiştir. 
  • Ayrıca, uzman, tüketicilerin işaretleri bir bütün halinde incelediğini ve çeşitli detaylarına dikkat etmediğini, bir markanın kapsamındaki ilgili ürün ve hizmetleri satın alan tüketicilerin diğer işletmelerin ürün ve hizmetlerinden herhangi bir analitik veya karşılaştırmalı incelemeye girmeden ve özel bir dikkat göstermek durumunda kalmadan ayırt etmesini sağlaması gerektiğini vurgulamıştır. Ayrıca iddia edilenin aksine Amerikan işaret dilinde her ne kadar kural olarak sağ elle gösterilse de söz konusu “Seni Seviyorum” işaretinin sol elle gösterildiği versiyonlarının da olduğu not edilmiştir. Bunun yanı sıra, söz konusu işaret yalnızca Amerikan işaret dilinde bulunmamakta, sadece ortaya çıkış noktası olarak bu husus açıklanmış bulunmaktadır. O nedenle de Ofis, “Seni Seviyorum” emojisini anlayabilmek için mutlaka özel bir işaret dili bilgisine sahip olmak gerekmediğine dikkat çekmiştir. Bu anlamda başvuru sahibinin beyanları kabul edilmemiştir. 
  • Bir markanın asli işlevini, yani belirli bir ticari kaynağı işaret etme işlevini yerine getiremeyen işaretlere münhasır haklar tesis edilmemesinin kamu yararına olduğu belirtilmiştir. AB Marka Tüzüğü m. 7(1)(b)’de yer alan mutlak ret nedeni, tüketicilerin herhangi bir karıştırma ihtimali olmadan farklı kaynaklara sahip mal ve hizmetleri birbirlerinden ayırt etmesini ve kalitesinden sorumlu tutabilmesini temin etmektedir; bu da markanın kapsamındaki mal ve hizmetler yönünden ayırt edici olmasıyla mümkündür. Burada başvuru sahibi tarafından iddia edilenin aksine, marka koruması için aranan söz konusu ayırt edicilik mevcut değildir. 

Bu karar başvuru sahibi tarafından temyiz edilmiştir. Temyiz Kurulu incelemesinde, yerleşik içtihatlara göre, bir işaretin AB Marka Tüzüğü m. 7(1)(b) amaçları doğrultusunda ayırt edici karaktere sahip olması için, tescil başvurusunda bulunulan mal veya hizmetlerin belirli bir kaynaktan geldiğini belirlemeye hizmet etmesi gerektiği, böylece markalı ürün veya hizmeti satın alan tüketicinin deneyimi olumluysa daha sonra tekrar bu malı veya hizmeti satın almak veya edinmek istemesi, olumsuz ise de yeniden edinmekten kaçınmak için fırsatı olması gerektiği belirtilmiştir. Bu, diğerlerinin yanı sıra, ilgili mal veya hizmetlerin pazarlanmasıyla bağlantılı olarak yaygın olarak kullanılan işaretler için de geçerli görülmektedir. 

Temyiz Kurulu’na göre, AB Marka Tüzüğü m. 7(1)(c)’de atıfta bulunulan tanımlayıcı işaretlerin benzer şekilde m. 7(1)(b) anlamında ayırt edici nitelikten yoksun olduğu içtihatlardan anlaşılmakla birlikte bir işaret, tanımlayıcı olması dışındaki nedenlerle de m. 7(1)(b) anlamında ayırt edici nitelikten yoksun olabilmektedir. Her halükârda, m.7(1)(b) kapsamında re’sen reddedilmemesi için markada minimum düzeyde ayırt ediciliğin bulunmasının yeterli olacağı belirtilmiştir. Temyiz Kurulu, bir markanın ayırt edici özelliğinin öncelikle tescil başvurusu yapılan mal ve hizmetlere, ikinci olarak da bu mal ve hizmetlerin ilgili tüketiciler nezdindeki algısına göre değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koymuştur. 

Marka başvurusu kapsamındaki 36. ve 37.sınıftaki hizmetlerin hem genel tüketiciye hem de profesyonel tüketiciye hitap ettiği ve bu nedenle de dikkat seviyesinin ortalamanın üstünde olduğu belirlenmiştir.

Temyiz Kurulu, işaretin anlamını uzmanın yaptığı gibi değerlendirmiş ve açıkça “Seni Seviyorum” anlamına gelen bir emoji olduğunu tespit etmiştir. Uzmanın ortaya koyduğu, sol elle de bu işaretin yapılabileceğini gösterir delillere değinilmiş ve tüketicilerin söz konusu işareti belirtilen anlama gelen bir emoji olarak algılayacağını, detayları hatırlamayacağını, başvuru sahibi tarafından belirtilen farklılıkların işareti ayırt edici hale getirmediğini belirtmiştir. Genel olarak, bir emojinin ana işlevinin, duygusal referanslar sağlamak olduğu, bu nedenle nüanslı bir anlam veren ve duyguları ifade etmeyi kolaylaştıran paralel bir dil işlevi gördüğü değerlendirilmiştir. Emojilerin genellikle olumlu iletişim ile bağlantılı olduğu ve kural olarak, bir kaynak göstergesi olarak algılanmadığı vurgulanmıştır. Bu değerlendirme, işaretin münhasıran soyut bir tanıtım ifadesi taşımasının ve hizmetin kökeni değil öncelikle bir reklam sloganı olarak yorumlanmasının ayırt edici özelliğin bulunmadığının tespiti için yeterli olduğunu ortaya koyan içtihatla da uyumlu bulunmuştur.

Bu nedenlerle, reddedilen hizmetlerle bağlantılı olarak tüketicilerin, başvurulan işareti yalnızca dikkat çekici bir süsleme, ya da övücü bir ifade veya bir satın alma teşviki olarak yani genel nitelikte olumlu bir ifade olarak düşüneceği kanaati oluşmuştur. Olumlu bir jestin basit bir temsili olarak işaretin, ilgili tüketicinin ticari olarak bu şekilde tanımlanan mallarla bir ilişki kurmasını sağlayacak hiçbir şey içermediği sonucuna varılmıştır. 

Özet olarak, bu nedenle, başvurulan işaretin, markanın ana işlevi olan ilgili hizmetin kaynağının bir göstergesi olarak ilgili tüketiciye hizmet etme kabiliyetine sahip olmadığı ve AB Marka Tüzüğü m. 7(1)(b) uyarınca gerekli olan asgari ayırt edici nitelikten yoksun olduğundan temyiz talebinin reddine karar verilmiştir.

Biz de genel olarak emojilerin mal ve hizmetlerin kaynağına işaret edemeyeceğine ve ayırt edicilik şartını taşımadığından marka olarak tescil edilemeyeceğine ilişkin görüşe katılmaktayız. Zira, eğer emoji ilgili mal ve hizmetlere yönelik özel olarak yaratılıp özellikle de kullanım sonucu ayırt edicilik kazanmamışsa, herkesin günlük hayatta yazışmalarda kullandığı ve günlük duygu ve düşüncelerini ifade etme yolu olarak kullandığı emojilerin belli mal ve hizmetlere işaret edebileceğini söylemek çok mümkün görünmemektedir. 

Alara NAÇAR SEÇKİN

Ağustos 2023

nacar.alara@gmail.com

“PUMA” vs “BERTRAND PUMA”: EUIPO TEMYİZ KURULU’NDAN TANINMIŞ MARKALAR KONUSUNDA DİKKAT ÇEKİCİ BİR KARAR


Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Temyiz Kurulu, 23 Ocak 2023 tarihli R 2420/2020-1 sayılı kararında; tanınmış markalar gerekçe gösterilerek yapılan itirazlarda, itiraz edilen başvurunun kapsadığı mal ve hizmetler ile bunların tüketici grubunun incelemeye etkisine ilişkin önemli tespitlerde bulunmuştur. Belirttiğimiz ve bu bağlantıdan tam metnine erişebileceğiniz karar, bu yazı kapsamında ana hatlarıyla okuyucularla paylaşılacaktır.

Başvuru sahibi, Societe D’equipements De Boulangerie Patisserie şirketi (bundan sonra Başvuru Sahibi olarak anılacaktır), aşağıda görselini görebileceğiniz “BERTRAND PUMA La griffe boulangère” ibareli markanın 7., 9. ve 11. sınıflarda yer alan mallar için tescil edilmesi talebiyle Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’ne başvuruda bulunmuştur.

Başvuru; 7., 9. ve 11. sınıflarda yer alan malların genelini ve aynı zamanda özel olarak yemek sektöründe kullanılan makineler, fırıncılık endüstrisi için tartma, ölçme ve oranlama cihazları ve aletleri, endüstriyel fırınlar için pişirme için aparatlar gibi malları kapsamaktadır.

20 Mayıs 2019 tarihinde Puma SE şirketi (bundan sonra İtiraz Sahibi olarak anılacaktır), söz konusu marka başvurusuna karşı aşağıda görsellerini görebileceğiniz markalarını mesnet göstererek tescili talep edilen bütün mallar bakımından itiraz etmiştir.

İtiraz gerekçesi markaların kapsamında iç-dış giysiler, ayak giysileri, baş giysileri mallarının yanısıra 9. sınıfa dahil mallar da bulunmaktadır.

EUIPO Yayıma İtiraz Birimi, yapmış olduğu ilk inceleme neticesinde;

  • Marka başvurusunun 7. sınıfında yer alan malların, itiraza mesnet gösterilen markaların tescilli bulunduğu sınıflardaki mallar ile herhangi bir benzerliğinin bulunmadığı,
  • Karşılaştırmaya konu markalar arasında 9. sınıfta yer alan mallar bakımından benzerlik bulunduğu,
  • Marka başvurusunun 11. sınıfında yer alan mallar ile itiraz gerekçesi markaların kapsamında bulunan 9. sınıfta yer alan mallar arasında benzerlik bulunmadığı gibi söz konusu malların aynı tüketici kesimine hitap etmediği,
  • Benzerlik incelemesine konu olan markaların ortak olarak “PUMA” ibaresini içermesine rağmen uyuşmazlık konusu marka başvurusunun, ayırt edici “BERTRAND” ibaresi ve “La griffe boulangere” gibi farklı kelime unsurlarını içerdiğini, buna ek olarak, markalar arasında stil ve renk farklılıkları bulunduğu ve bu sebeple markaların ortalamanın altında bir görsel benzerliğe sahip olduğu,
  • Markaların ortalama derecede işitsel ve kavramsal benzerliğe sahip olduğu,
  • İtiraz Sahibi’nin sunmuş olduğu deliller göz önüne alındığında, itiraza mesnet gösterilen markaların spor giyim, ayakkabı ve baş giysileri malları bakımından uzun süredir ve yoğun bir şekilde kullanıldığı ve bahse konu markaların Avrupa Birliği bölgesi içerisindeki önde gelen markalar arasında konsolide bir konuma sahip olduğu tespit edilmiş olup, söz konusu markaların ilgili tüketici kitlesi arasında çok yüksek bir tanınırlık derecesine sahip olduğu,
  • Marka başvurusunun tescil edilmek istendiği sınıflarda yer alan malların, itiraza mesnet gösterilen markaların tescilli bulunduğu mallardan farklı olarak daha spesifik ve profesyonel bir kitleye hitap ettiği,
  • Markaların hedef tüketici kitlesi arasında herhangi bir benzerlik bulunmadığı ve itiraza mesnet gösterilen “PUMA” ibareli markalarının yüksek bilinirliğe sahip olduğu göz önünde bulundurulsa da ilgili tüketici kitlesinin söz konusu markalar arasında herhangi bir bağlantı kurmayacağı,
  • Markalar arasında bağlantı kurulabileceği ihtimalinde ise İtiraz Sahibi’nin itiraz gerekçesi markaların tanınmışlığından haksız avantaj sağlayacağına veya tanınmış markanın ayırt edici karakterine/itibarına zarar vereceğine dair yeterli argümanları sunamadığı,

kanaatine varmış olup, itirazın 9. sınıfa dahil mallar bakımından kabul edilmesine, 7. ve 11. sınıflara dahil mallar bakımındansa reddedilmesine, dolayısıyla başvurunun 9. sınıfa dahil mallar bakımından kısmen reddedilmesine karar vermiştir.

İşbu karara karşı İtiraz Sahibi, 17 Aralık 2020 tarihinde;

  • Karşılaştırmaya konu markaların ortak olarak “PUMA” ibaresini içerdiğini, bu aynılığın markaların görsel ve işitsel olarak benzer görülmesi bakımından yeterli olacağını ve itiraza konu marka başvurusunda yer alan diğer ibarelerin yan unsur olduğunu,
  • Söz konusu markaların tescilli bulunduğu sınıfların birbirleriyle doğrudan bağlantısının bulunmadığı düşünülse dahi, ilk derece incelemesi sonucu itiraza mesnet gösterilen markaların yüksek bilinirliğe sahip olduğunun kabul edilmesi sebebiyle ilgili tüketici kitlesinin markalar arasında bağlantı kurma ihtimalinin bulunduğunu,
  • Markaların mal ve hizmetlerini tüketen tüketiciler arasında kesin bir ayrım yapmanın mümkün olmadığını, günümüzde markaların normalde bulundukları pazardan başka pazarlarda da yer almasının bir trend haline geldiğini ve bu sebeple ne kadar farklı bir pazar olursa olsun Puma SE’nin yüksek bilinirliğe sahip markalarıyla kolayca karıştırılabilecek bir markanın kullanımına izin verilmemesi gerektiğini,
  • Günümüzde, Puma SE gibi yüksek bilinirliğe sahip şirketlerin farklı sektörlerde yer alan şirketlerle lisans ve iş birliği anlaşmaları yapmalarının olağan olduğunu, Puma SE şirketinin de Mattel gibi oyuncak şirketleriyle dahi ortak ürünler çıkarttığını,
  • İtiraza konu marka başvurusunun tescil edilmesi halinde ilgili tüketicinin, Puma SE’nin yeni bir iş sektöründe bir iş birliğiyle karşı karşıya olduğunu düşünmesine neden olacağını ve Puma markalarının tüketici nezdindeki bilinirliğine zarar vereceğini,
  • Tüm bu sebepler göz önünde bulundurulduğunda, marka başvurusunun tesciline izin verilmesi durumunda imaj transferi olacağını ve bu sebeple Puma SE’nin yüksek bilinirliğinden haksız şekilde yararlanılacağı ve Puma’nın ayırt edici karakterinin zarar göreceğini,

iddia ederek verilen kararın iptal edilmesini ve söz konusu marka başvurusunun tescili talep edilen bütün mallar bakımından reddedilmesini talep etmiştir.

Yukarıda verilen argümanlara karşılık olarak Başvuru Sahibi;

  • Geçmiş tarihli markaların tüketici kitlesinin ortalama tüketiciye hitap etmesine karşın marka başvurusunun fırıncılık ve pastacılık alanlarında uzman kişilere hitap ettiğini,
  • Başvurunun figüratif ve renk detayları sayesinde itiraza mesnet gösterilen markalardan önemli ölçüde ayrıştığını ve farklı genel bir izlenim yarattığını ve bu sebeple markaların görsel açıdan benzer olmadığını,
  • Markaların işitsel kavramsal olarak benzer olmadığını,
  • İtiraz Sahibi’nin iş birliği iddialarına karşılık olarak, dosyaya konuyla ilgili olarak markaların yer aldıkları pazarlar dışarısındaki korumasını genişletecek derecede bilinirlik kazandığına dair herhangi bir veri sunulmadığını ve söz konusu iddianın yalnızca bir varsayımdan ibaret olduğunu,
  • Uyuşmazlığa konu marka başvurusu kullanımlarının, itiraza mesnet olarak gösterilen markaların sahip olduğu ayırt ediciliğe ve bilinirliğe zarar vereceği veya bundan haksız yarar sağlanacağı yönünde herhangi bir delilin sunulmadığını,
  • Karara itiraza konu marka başvurusunun fırıncılık ve pastanecilik sektöründe bulunan Bertrand-Puma şirketi tarafından 25 yıldır kullanıldığını, söz konusu şirketin aşağıda görebileceğiniz “Bertrand ” ve “Puma”  markalarının da sahibi bulunduğunu ve şirket logosunun yıllar boyunca birçok değişikliğe uğrayarak karara itiraza konu marka başvurusu haline geldiğini,

iddia ederek yapılan itirazın reddedilerek marka başvurusunun tescil işlemlerine devam edilmesini talep etmiştir.

Puma SE tarafından yapılan karara itiraz sonucunda Temyiz Kurulu; ilk olarak mallar ve markalar arasındaki benzerlik ile ilgili tüketici grubunu değerlendirmiştir. Buna göre; tescili talep edilen 7. ve 11. sınıfta yer alan malların hedef kitlesinin genel olarak fırıncılık endüstrisinde çalışan profesyonel kişiler olduğunu belirtilmiştir. Bu minvalde, ekmek yapımı ve fırıncılık için makine sektörü ile spor ürünleri sektörü arasında bir benzerliğin bulunmadığı ve ürünlerin birlikte kullanılmayacağının da altı çizilmiştir.

Buna ek olarak Temyiz Kurulu, karara itiraza konu markada bulunan “La griffe boulangère” ifadesinin Fransızca konuşan tarafından “Fırıncının İmzası” olarak anlaşılacağı, ana dili Fransızca olmayan tüketiciler tarafından ise en fazla fırıncılıkla ilgili bir ibare olarak anlaşılacağı kanaatine varmıştır.

Yapılan benzerlik incelenmesi neticesinde Kurul, markalar arasında görsel benzerliğin en az düşük seviye olduğunu, işitsel ve kavramsal açıdan ise ortalama derece benzerlik bulunduğunu ifade etmiştir.

İkinci olarak Temyiz Kurulu, markalar arasındaki karıştırılma ve bağlantı kurulabilme ihtimalini değerlendirmiştir. Bu kapsamda, itiraza mesnet gösterilen markaların Avrupa Birliği bölgesinde spor giyim, ayakkabı ve şapka sektöründe yüksek bilinirliğe sahip olduğu tespit edilmiş olup İtiraz Sahibi’ne ait markaların yüksek derece bilinirliğe sahip olmasının, incelenen ihtilafta markalar arasında karıştırma ihtimalini ortaya çıkarmayacağı, çünkü bahsi geçen mallar arasında doğrudan bağlantı kurulamayacağı gibi malların tamamen birbiriyle bağlantısız olduğu kanaatine varılmıştır.

Devamında Kurul, ünlü markaların başka şirketler ile lisans ve iş birliği anlaşmalarına genellikle toplumun tamamına hitap eden ürünleri piyasaya sürmek için imza attıklarını; buna karşın, somut olayda olduğu gibi markayı ilgisiz bir teknik alana genişletmek veya özel makinelerde pazarlama amaçlı markayı kullanmanın yaygın bir pazarlama uygulaması olmadığını ve İtiraz Sahibi tarafından sunulan birçok iş birliği anlaşmasının bunu desteklediğini ifade etmiştir.

Kurul, karşılaştırmaya konu markaların benzer olması ve geçmiş tarihli markanın yüksek bilinirliğe sahip olmasının, markalar arasında otomatik olarak bağlantı kurulacağı anlamına gelmeyeceği, bir markanın bilinirlik düzeyinin çok yüksek olmasının ona tüm mallar ve hizmetler bakımından mutlak koruma sağlamayacağı ve talep edilen korumanın ancak ve ancak ilgili tüketici kitlesinin bahse konu mallar/hizmetler arasında bağlantı kurma ihtimalinin bulunduğu durumlarda sağlanabileceğinin altını çizmiştir. Yukarıda yer verilen tüm açıklamalar çerçevesinde, söz konusu marka başvurusunun reddedilmesi yönündeki EUIPO Yayıma İtiraz Birimi kararı, EUIPO Temyiz Kurulu tarafından da yerinde bulunmuş ve karara karşı yapılan itiraz reddedilmiştir.

Bu karar ve kararda yer verilen gerekçeler kapsamında marka bilinirliğinin yalnızca, tüketicilerin yeni başvurunun kapsadığı mal ve hizmetler çerçevesinde markaları ilişkilendirebilecekleri, malların ve hizmetlerin spesifik/teknik tüketicilere değil, genel tüketici kitlesine hitap ettiği durumlarda dikkate alınması gerektiği sonucuna varılması yanlış olmayacaktır. Buna karşın, marka sahiplerinin diğer firmalar ile yaptıkları iş birliği ve lisans anlaşmaları sayesinde, markalarının bilinirliğini tescilli bulunmadıkları alanlara da taşıyabilmesi imkanının var olduğu yorumunun da unutulmaması gerektiği kanaatindeyiz.

Onurcan TUTAR

Mayıs 2023

tutaronurcan@gmail.com

Masum Beyaz Tavşan, Yaramaz Beyaz Tavşana Karşı: EUIPO Temyiz Kurulu Tavşan Şekillerinin Benzerliği ve Tanınmış Markanın İtibarına Zarar Verilmesi Hususlarını Değerlendirdi


Çizgi karakterler biçiminde betimlenmiş iki beyaz tavşan şeklinin benzerliği ve tanınmış markanın itibarına zarar verilmesi iddiaları çerçevesinde verilmiş bir Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Temyiz Kurulu kararı bu yazının konusunu oluşturmaktadır.

Kararın konusu markalara, iddialara ve Temyiz Kurulu değerlendirmesine geçmeden önce EUIPO önündeki ihtilafı; çocuklar için ürünleri içeren masum bir beyaz tavşanla, yetişkinler için cinsel ürünleri içeren yaramaz bir beyaz tavşanın mücadelesi olarak da özetleyebileceğimizin altını çiziyoruz. Bu nedenle de öncelikle beyaz tavşan sembolünü kısaca irdelemek, sembolün anlamını Alice öncesi ve sonrası olarak ikiye ayırmak istiyoruz. Alice kim mi? Elbette Alice Harikalar Diyarı’ndaki Alice!    


Beyaz tavşanlar, birçok farklı kültürde tarihsel olarak masumiyeti, saflığı, doğurganlığı, üretkenlik ve yeni başlangıçları simgeler. Folklor ve çoğu çocuk hikayesinde karşımıza sempatik karakterler olarak çıkar. Birçok din ve farklı mitolojilerde de -beyaz olsun olmasın- tavşanlar, şans, yeniden doğum, üretkenlik, şefkat, tevazu, kuvvetli sezgi, nezaket, doğurganlık sembolleri olarak karşımızda belirir. Bu konularda kolaylıkla erişilebilir birçok internet kaynağı bulunduğundan ayrıca kaynak belirtmiyorum; Google’da “rabbit symbolism” yazıp terimi aratın yeter. Gerçi tavşanların bazı yaramaz ve şımarık halleri de, eskiden bu yana karşımıza çıkar; “Tavşan ve Kaplumbağa” hikayesinde olduğu gibi. Sonuç olarak, tavşanların, özellikle de beyaz tavşanların, birçok kültürde geçmişten bu yana masumiyet, saflık başta olmak üzere, olumlu sembolik anlamlar taşıdığı açıktır.

Lewis Carroll’un 1865 tarihli ünlü Alice Harikalar Diyarı’nda romanından başlayarak ise, beyaz tavşanlar yeni simgesel anlamlar kazanmış ve bu anlamlar popüler kültürde de geniş karşılık bulmuştur.


Romanın başını hatırlayalım; Alice bir beyaz tavşanı takip eder, devamında bir tavşan deliğine düşer ve bu yolla Harikalar Dünyası’na ulaşarak bambaşka bir dünyadaki maceralarına atılır. Alice’in beyaz tavşanı takip ederek Harikalar Diyarı’na ulaşmasıyla birlikte, beyaz tavşanın simgeledikleri arasına maceraya atılış, bilinmeyi keşfetme arzusu, hayallerin peşinden koşma da eklenir.


Klasik mertebesinde olan Alice Harikalar Diyarı’nın beyaz tavşanı, sonradan birçok esere de ilham teşkil etmiş ve/veya onlarda referans olarak kullanılmıştır. Çok sevdiğim iki referansı anmakla yetineceğim:

1999 tarihinde ilki çekilen Matrix üçlemesinin ilk filminde, “Beyaz tavşanı takip et (Follow the white rabbit)” mesajını aniden bilgisayarının ekranında gören Neo, hemen sonrasında evinin kapısında, omuzunda beyaz tavşan dövmesi olan bir kadınla karşılaşır. Beyaz tavşan dövmesini görmesinin ardından kadın ve arkadaşlarının teklifini kabul eden Neo, onları takip ederek bir bara gider ve barda onu bekleyen Trinity ile tanışır. Filmin devamında Morpheus, Neo’ya “Mavi hap mı kırmızı hap mı?” sorusunu sorar ve “Kırmızı hapı alırsan harikalar diyarında kalırsın ve sana tavşan deliğinin ne kadar derine gittiğini gösteririm.” der. Yani Neo’nun Matrix evrenindeki maceraları güçlü beyaz tavşan ve Alice Harikalar Diyarı’nda göndermeleriyle başlar.




Jefferson Airplane grubunun Rock müziğin kilometre taşlarından birisini teşkil eden efsanevi White Rabbit şarkısı da sadece ismiyle değil, sözleriyle de Alice’in takip ettiği beyaz tavşana güçlü göndermeler içerir. “… And if you go chasing rabbits / And you know you’re going to fall / Tell ’em a hookah smoking caterpillar / Has given you the call / He called Alice / When she was just small…” (Şarkının sözlerinin diğer göndermeleri konusunda sessiz kalıyorum.)


Dayanamadım, sevdiğim şarkılardan son bir referans daha!

Gwen Stefani’nin “What you waiting for?” şarkısının videosunda maceralar, bir oyuncak beyaz tavşandan gelen Tik Tak’larla başlar ve Gwen Stefani video boyunca Alice Harikalar Diyarı’ndaki farklı karakterlerin görünümlerine bürünür.


Hatırlayanlar bir daha, bilmeyenler ise ilk kez izleyebilir.



Buraya dek beyaz tavşanın önceleri saflık, masumiyet simgesi olmasından başlayan ve Alice Harikalar Diyarı’nda romanından sonra -en azından bazılarımız için- farklılaşan simgesel karşılıklarını örneklendirmeye çalıştık. Bu yazı kapsamında aktaracağımız EUIPO Temyiz Kurulu kararı da, gene beyaz tavşanlar üzerine kurulu, iki ayrı beyaz tavşan şeklinin benzerlikleri ekseninden ilerliyor ve de ayrıca, tavşanlardan birisinin çocuklara hitap eden saflık, masumiyetle özdeşleşmiş bir çizgi karakter olmasından hareket ederek, yetişkinler için cinsel amaçlı uyarıcı aletler için tescili talep edilen diğer yaramaz tavşanın, önceki markanın itibarına zarar verip vermeyeceğini irdeliyor.

İhtilafın konusu tavşan karakterlerini aşağıda bir arada görebilirsiniz.

Tavşanlardan solda yer alanı reddedilmesi talep edilen başvurudur. Başvuru, markanın 10. sınıfa dahil “Esasen yetişkinler için cinsel amaçlı tahrik aletlerinden oluşan, cinsel amaçlı tahrik setleri” ve 25. sınıfa dahil “Giysiler, yani tişörtler, iç çamaşırları ve şapkalar” için tescili talebiyle yapılmıştır.

Başvurunun ilanına karşı tavşanlardan sağda yer alanın sahibince itiraz edilmiştir. İtirazın gerekçesi EUIPO nezdinde tescilli aşağıdaki marka başta olmak üzere, bu markanın farklı varyasyonlarıyla karıştırılma ihtimali ve tanınmışlıktır.

İtiraz gerekçesi marka, Hollanda vatandaşı “Dick Bruma” tarafından 1955 yılında yaratılan ve dünya genelinde üne kavuşmuş “Miffy” isimli bir çizgi karakterin kafasının görünümüdür.

Miffy’nin bütünsel görünümü ise aşağıdaki şekildedir:

Hollanda’da “Nijntje” ismiyle bilinen, ancak telaffuz zorluğu nedeniyle dünyanın kalan kısmında “Miffy” olarak adlandırılan bu çizgi karakter, çizgi romanlar, çizgi filmler ve oyuncaklarla birçok ülkede tüketicilerle buluşmuştur. Tahmin edeceğiniz üzere, hedef kitle esasen çocuklardır, “Miffy” çocuklar için masumiyetin, güvenirliğin simgesidir ve çizgi karakterin hiçbir macerasında şiddet unsurları bulunmamaktadır. Bu haliyle, “Miffy” beyaz tavşanların geçmişten gelen masumiyet ve saflık imajıyla tamamen örtüşen bir karakterdir.

Yazıda uzun uzadıya listelemeyeceğim, ancak itiraz sahibi markasının yani “Miffy” karakterinin görünümünün tanınmışlığını ispatlamak için EUIPO’ya oldukça fazla sayıda delil sunar.

İtiraz sahibinin markalarının kapsamında, başvurunun 10. sınıfına dahil mallarla aynı veya benzer mallar bulunmasa da, markalar 25. sınıfa dahil mallar bakımından aynı ve benzer malları kapsamaktadır.

Yayıma itirazı inceleyen EUIPO İtiraz Birimi, itiraz gerekçesi marka ile başvuruyu görsel açıdan ortalama derecede benzer, kavramsal açıdansa yüksek derecede benzer bulur. Kavramsal açından benzerliğin nedeni, markaların her ikisinin de tavşan çizgi karakterinden oluşmasıdır. Görsel açıdan benzerlik ise, her iki markanın çizgi karakter biçiminde, yuvarlak ve oval şekilde tasarlanmış tavşan kafalarında oluşmasıdır; çizimler arasında farklılıklar bulunsa da, bu farklılıklara rağmen markalar görsel açıdan ortalama derecede benzerdir.  

25. sınıfa dahil mallar her iki markanın kapsamında da bulunmaktadır ve aynıdır. 10. sınıfa dahil mallarla benzer mal veya hizmetler ize itiraz gerekçesi markanın kapsamında bulunmamaktadır.

Belirtilen nedenlerle, EUIPO İtiraz Birimi, karıştırılma ihtimali gerekçeli itirazı, 25. sınıfa dahil mallar bakımından kabul eder, ancak 10. sınıfa dahil mallar bakımından reddeder.

Tanınmışlık gerekçeli itiraz ise sunulan onca delile rağmen, bu delillerin markanın tanınmışlığını ispatlamadığı gerekçesiyle reddedilir.

İtiraz sahibi bu kararla tatmin olmaz ve başvurunun kalan mallar bakımından da reddedilmesi talebiyle ihtilafı EUIPO Temyiz Kurulu’nun önüne taşır. İtiraz esasen tanınmışlık gerekçesine dayanmakta ve 10. sınıfa dahil mallar bakımından da başvurunun reddedilmesi istemiyle sonlandırılmaktadır.

EUIPO Temyiz Kurulu, 10 Ocak 2023 tarihli kararıyla itirazı sonuçlandırır. Bu bağlantıdan erişilebilecek kararın aktarımı yazının kalan kısmını oluşturacaktır.

İtiraz sahibi, “Miffy” karakterinin çiziminden oluşan markasının tanınmışlığını göstermek için gene çok sayıda delile dayanmıştır. Bu delillerin itiraz gerekçesi markanın tanınmışlığını gösterdiği iddia edilmekte ve başvurunun tescilinin tanınmış markanın itibarının zedelenmesine yol açacağı belirtilmektedir. Şöyle ki, başvuru kapsamında kalan mallar 10. sınıfa dahil “Esasen yetişkinler için cinsel amaçlı tahrik aletleri”dir. Buna karşın itiraz gerekçesi tanınmış marka çocuklara hitap eden bir çizgi karakterdir. İki marka arasında benzerlikleri nedeniyle bağlantı kuran bir çocuğun, ebeveynlerine ait cinsel amaçlı bir alet üzerinde bu markayı görmesi ve mutlulukla elinde o aletle ortaya çıkması/oynaması tahayyül edilemez bir durumdur. İtiraz sahibi tanınmış markasının hiçbir şekilde itiraza konu markayla ilişkilendirilmesini, markalar arasında bağlantı kurulmasını istememektedir. Bu tip argümanlardan hareket eden itiraz sahibi, başvurunun tanınmış markanın itibarına zarar vereceğini öne sürmekte ve başvurunun bu gerekçeyle reddedilmesini talep etmektedir.

Başvuru sahibi itiraza verdiği yanıtta temel olarak, itiraz gerekçesi markanın tanınmışlığının ispatlanamadığı ve çocuk kitapları için kullanılan itiraz gerekçesi markayla, kendi başvurusunu kapsadığı mallar arasında bağlantı kurulamayacağı gerekçelerine dayanmaktadır.

EUIPO Temyiz Kurulu, itiraz ve savunma gerekçeleri kapsamında itirazı inceler ve aşağıdaki neticeye ulaşır:

Markalar arasında benzerlik bulunduğu yönündeki EUIPO İtiraz Birimi kararı yerindedir. Temyiz Kurulu’nun buna ekleyebileceği tek husus, görsel benzerliğin ortalama düzeyde değil, ortalama düzeyin üzerinde olduğudur. Bunun nedeni, markaların yüksek düzeyde benzer ana hatlara sahip olması ve her ikisinin de çok minimalist tarzda betimlenmiş olmasıdır.

Temyiz Kurulu kararın devamında tanınmışlık iddiasını sunulan belgeler çerçevesinde inceler. “Miffy” karakterinin görünümünün yaklaşık 70 yıl önce yaratılmış olması, çocuklara yönelik bir karakter olarak yüksek düzeyde bilinir olması, büyük ticari başarıya ulaşması, kesintisiz ve aynı biçimde kullanılması, 50’den fazla dile çevrilmesi, 35 civarı ülkede lisanslamaya konu olması, minimalizm alanında ikon olması, bir müzesinin bulunması, çocukların ve ebeveynlerinin gönlünde yer etmesi başta olmak üzere ve burada daha yer verilemeyecek ek gerekçelerle itiraz gerekçesi markanın tanınmışlığının sunulan belgelerle gösterildiği kabul edilir. (Bu noktada şaşırtıcı olan husus, sunulan bunca delile rağmen markanın tanınmışlığının EUIPO’da ilk derecede kabul edilmemiş olmasıdır, ancak aynı tip yaklaşıma (yani sunulan delillerin genellikle ne kullanımı ne de tanınmışlığı ispatlamadığı yönündeki ulusal ofis kararlarına) aşina olan bizler bakımından durum alışılmıştır.)  

Temyiz Kurulu sonraki aşamada, tanınmış itiraz gerekçesi marka ile başvuru arasında tanınmışlık nedeniyle ne tip bir bağlantı kurulabileceğini, itiraz sahibinin temel argümanı olan ”tanınmış markanın itibarının zarar görmesi” iddiası bakımından inceler.  

Bu çerçevede; (i) markalar arasında görsel olarak ortalamanın üzerinde, kavramsal olaraksa yüksek düzeyde benzerlik bulunmaktadır, (ii) başvuru kapsamında kalan 10. sınıfa dahil “yetişkinler için cinsel amaçlı tahrik aletleri” ile itiraz gerekçesi markanın  kapsamında bulunan mallar benzer değildir, (iii) başvuru ve itiraz sahibinin malları genel anlamda aynı tüketici grubuna (çocukları veya tanıdıklarının çocukları için itiraz sahibinin ürünlerini satın alan yetişkinler ve başvuru sahibinin ürünlerini alacak yetişkinler genel anlamda aynı tüketici grubudur) hitap etmektedir, (iv) itiraz sahibinin markası çocuklar için kitaplar, giysiler, oyuncaklar mallarından kaynaklanan tanınmışlığa sahiptir.

Tanınmış markanın itibarının zarar görmesi durumu ise, itiraza konu markanın kullanımının, tanınmış (itibara sahip) markanın kamu nezdinde kazandığı imaj veya prestijin değerinin düşürülmesi olasılığı halinde ortaya çıkacaktır.

Bütün bunların sonucunda, EUIPO Temyiz Kurulu; itiraza konu markanın “yetişkinler için cinsel amaçlı tahrik aletleri” için kullanımı halinde, çocuklara yönelik ürünler için tanınmışlığa (itibara sahip) itiraz gerekçesi markanın kamu nezdinde kazandığı imaj veya prestijinin değerinin düşürülmesi olasılığının ortaya çıkacağı kanaatine ulaşmıştır. Belirtilen nedenle itiraz kabul edilmiş ve başvuru 10. sınıfa dahil “yetişkinler için cinsel amaçlı tahrik aletleri” için de reddedilmiştir.

Kanaatimizce, kararın önemi, tanınmış markanın itibarına zarar verilmesi kavramını, birbirleriyle herhangi bir şekilde benzer olmayan mallar bakımından açıklığa kavuşturmasından kaynaklanmaktadır. İtiraz sahibi, bu gerekçeyi güçlü argümanlarla ortaya koymuş ve EUIPO Temyiz Kurul da çocuklara yönelik ürünler için kullanılan ve üne kavuşmuş bir markanın itibarına, benzer bir markanın cinsel amaçlı ürünler için kullanımı halinde zarar verilebileceğini tespit etmiştir. Temyiz Kurulu’nun kararı kanaatimizce de oldukça yerindedir.

Beyaz tavşanın geçmişten gelen masumiyet, saflık kimliği, beyaz tavşana sonradan eklemlenmeye çalışılan imaja baskın gelmiştir diyerek yazıyı kendi açımızdan sonuçlandırabiliriz.

Önder Erol ÜNSAL

unsalonderol@gmail.com

Nisan 2023

Son Not: Geçtiğimiz günlerde katıldığım bir toplantıda, bir süredir görmediğim bazı arkadaşlarım, eskisi gibi hikayeleştirerek veya konuyu renklendirerek yazmaya tekrar ne zaman başlayacağımı sordular. Bu soru/istek, doğrusu benim de sevdiğim/özlediğim, ancak yaşadığımız coğrafyanın dertleri çerçevesinde ilham/enerji eksikliği hissederek bir süredir beceremediğim tarza tekrar dönmeye çalışmam için bana motivasyon oldu. Bu yazıyı beni bu konuda -deyim yerindeyse- fişekleyen arkadaşlarımdan Ayşe İrem Akdeniz’e armağan ediyorum.

ÜÇ BOYUTLU TABLET KILIFI ŞEKLİ EUIPO’DA AYIRT EDİCİLİK TESTİNİ GEÇEMEDİ


Gün geçtikçe ticaret hayatı ve piyasanın küçük ve orta ölçekli şirketler için olduğu kadar, büyük şirketler için de zorlayıcı olduğunu gözlemlemek mümkün… Bu konjonktürde şirketler, ürünlerine ve markalarına değer katmak için ciddi yatırımlar yaparak, sürekli büyüyen rekabetçi bir piyasada, yeni ve ilginç çözümler üretip pek çok ürün geliştirmekte ve sıradan ürün şekillerinden uzaklaşarak, markaları ile özdeşleşen ürünler yaratmaya çalışmaktadırlar. Yeni ve sıra dışı tasarımlar ve ürün şekilleri üreten şirketlerin, bu ürünleri korumak için, şüphesiz etkili fikri mülkiyet hukuku korumasına ihtiyaç duyarlar. Fakat fikri mülkiyet ofisleri, özellikle de ürün şekillerinin üç boyutlu marka olarak tescil edilmesi söz konusu olduğunda, bu ürün şekillerinin ayırt edici nitelikleri konusunda her zaman başvuru sahipleri ile aynı fikirde olmayabiliyor ve onları zorlayabiliyor…

Mesela yakın bir tarihte incelediğimiz EOS kararında da[1], Avrupa Birliği Adalet Divanı (“ABAD”), EOS PRODUCTS SÀRL’e ait yumurta şeklindeki dudak balsamı şeklinin ayırt edici karakterden yoksun olduğuna ve tescil edilemeyeceğine karar vermişti.

Bu sefer ise üç boyutlu markasını tescil ettiremeyerek hüsrana uğrayan bir diğer şirket ünlü bir çanta/bavul üreticisi şirket oldu. Amerikalı şirket, 2019 yılında kolları ve bacakları olan bir silueti andıran iPad/tablet kılıfı şeklini, Avrupa Birliği (“AB”) markası olarak tescil ettirmeye çalışmış, ancak ayırt edicilik kriterine takılarak, başarılı olamamıştır.

UYUŞMAZLIĞIN GEÇMİŞİ

4 Şubat 2019 tarihinde, Amerikalı, çanta ve bavul üreticisi bir şirket, görseldeki tablet kılıfını marka olarak tescil ettirmek üzere AB Fikri Mülkiyet Ofisi (“EUIPO”) nezdinde marka başvurusunda bulunmuştur.


İlgili başvuru kapsamında, Nice Sınıflandırmasına göre 09. sınıfta: “Dizüstü bilgisayarlar, tabletler ve akıllı telefonlar için kılıflar.” malları yer almaktadır.

8 Şubat 2019 tarihinde, yapılan inceleme neticesinde EUIPO marka uzmanı, başvuruyu ayırt edicilikten yoksun bularak AB Marka Tüzüğü (“EUTMR”) madde 7(1)(b) uyarınca tümden reddetmiştir. İncelemeyi yapan uzman, başvurusu yapılan üç boyutlu markanın görünümünün, ilgili sektörün norm ve geleneklerinden önemli ölçüde sapmadığını değerlendirmiştir. İlgili işaretin, yalnızca teknik bir sonuç elde etmek için gerekli olan bir şekli temsil ettiği sonucuna ulaşan uzman, bu ürün şeklinin ilgili tüketici tarafından tescil edilmek istenen mallar için piyasada yaygın bir şekil olarak görüleceğini belirtmiştir. Nihayetinde, ilgili işaretin, kollar ve bacaklara sahip komik bir siluet şeklini haiz olmasının, yalnızca piyasada yaygın olarak kullanılan ürün şekillerinin bir varyasyonu olarak değerlendirilmesine sebebiyet vereceği sonucuna ulaşmıştır.

Bunun üzerine başvuru sahibi, uzmanın kararına karşı EUIPO İkinci Temyiz Kurulu’na başvuruda bulunmuş ve ilgili şeklin ayırt edici niteliği haiz bulunduğunu zira piyasadaki diğer tablet kılıflarının yalnızca dikdörtgen şeklinde olduğunu fakat kendi marka başvurularındaki şeklin ise çizgi film karakterini andıran bir şekil ile ayırt edici özelliklere sahip olduğunu ve kullanım sonucu ayırt edicilik de kazandığını iddia etmiştir. Ayrıca başvuru sahibi, yine bir tablet kılıfı şekli olan ve yeşil bir çizgi film karakterini andıran EUIPO nezdinde 012570677 sayı ile tescilli marka gibi, kendi markalarının da tescil edilmesi gerektiği savunmuştur.

EUIPO İKİNCİ TEMYİZ KURULU’NUN DEĞERLENDİRMELERİ

İkinci Temyiz Kurulu kararını verirken, ürünün ilgili tüketici kesimini ve ürünün ayırt edici karakterden yoksun olup olmadığı sorularını değerlendirmiştir.

Bu kapsamda, öncelikle ilgili tüketici kesimi inceleyen Temyiz Kurulu, bir üç boyutlu markanın ortalama tüketici algısının, görünümden bağımsız bir işaretten oluşan bir kelime veya şekil markası ile aynı olmadığını vurgulamıştır. Temyiz Kurulu, ortalama tüketicilerin, herhangi bir şekil veya kelime unsurunun yokluğunda, ürünlerin menşei hakkında ürün şekillerine dayanarak varsayımlarda bulunma alışkanlığına sahip olmadığını belirtmiş ve bu nedenle de bu tür üç boyutlu bir ürünle ilgili olarak ayırt edici bir karakter oluşturmanın, kelime ve şekil markalarına nazaran daha zor olduğunu ifade etmiştir. 

Uyuşmazlık konusu marka başvurusunun kapsamında, çeşitli elektronik aletlere ait kılıflar mallarının bulunduğunu belirten Temyiz Kurulu, yaptığı değerlendirme neticesinde, somut olay bakımından ortalama tüketicinin, genel halk olduğunu ve ortalama dikkat seviyesine sahip tüketicilerden oluştuğunu tespit etmiştir.

Temyiz Kurulu, akabinde uyuşmazlık konusu marka başvurusunun ayırt edici olup olmadığı sorusunu incelemiş ve ilk olarak, başvuru sahibinin temyiz talebinde sunduğu, başkaca firmalara ait çizgi film karakterlerini andıran şekillerdeki tablet kılıflarının görselleri incelenmiştir. Temyiz Kurulu, bu örneklerin piyasada, çocuklara yönelik tabletler gibi dokunmatik ekranlı elektronik cihazlar için çok çeşitli tasarımların olduğunu gösterdiğini belirtmiş ve farklı renklerde ve tasarımlarında, yandan veya üstten kulplu ve serbest durma desteğini haiz, huzurdaki uyuşmazlığa konu markadaki şekle benzer tasarımların, 2017 yılından bu yana piyasada olduğunu belirterek, buna örnek olarak aşağıdaki ürünleri göstermiştir:


Akabinde, Temyiz Kurulu, başvuru sahibi şirketin uyuşmazlık konusu üç boyutlu şeklin, çocuklar tarafından bir “mini arkadaş” olarak algılanacağını iddiasını ele almış ve bu iddiayı bizzat başvuru sahibinin sunduğu örneklerle çürüterek, neden diğer tablet kılıfı şekillerinin de çocuklar tarafından benzer bir “mini arkadaş” olarak algılanmayacağını sorgulamıştır. Temyiz Kurulu’na göre tıpkı uyuşmazlık konusu üç boyutlu şekil gibi, sunulan örnekler de çizgi film karakterlerini andıran özellikleri ile çocukların ilgisini çekmektedir.

Temyiz Kurulu, sunulan örneklerin, tablet gibi dokunmatik ekranlı elektronik cihazlar için, standart dikdörtgen şeklinden önemli ölçüde farklılaşan ve gözler, kulaklar, vb. gibi özellikler içeren çok çeşitli kılıf şekilleri olduğunu ve bunun sonucunda tüketicilerin ürünleri görmeye alıştığını değerlendirmiştir.

Temyiz Kurulu kararın devamında, ortalama tüketicilerce başvuru sahibi şirketin ürününün estetik detaylarına daha fazla dikkat edileceği varsayılsa bile, bu durumun ortalama tüketicilerin otomatik olarak ilgili şekli bir marka olarak algılayabilecekleri anlamına gelmediğini belirtmiştir. Ayrıca kararda, bir işaretin tescil edilebilirliğinin değerlendirilmesinin, aynı veya benzer işaretin piyasada kullanılıp kullanılmadığına ve ne ölçüde kullanıldığına bağlı olmadığı da vurgulanmıştır.

Öte yandan, dosyaya sunulan benzer tablet kılıfı şekillerinin üç boyutlu marka olarak tescil edildiği iddiası ise, bu tescillerin somut olayla ilgili olmadığı değerlendirilerek reddedilmiştir. Temyiz Kurulu kararında, prensip olarak, benzer durumlarda benzer kararlara ulaşılarak içtihatlarda ve uygulamada bir bütünlük sağlanmaya çalışıldığı belirtilmişse de bir işaretin marka olarak tescil edilip edilemeyeceği değerlendirmelerinin her somut olayın özelliğine göre yapılacağı ve başkaca dosyalar için verilmiş kararların bağlayıcı olmadığı belirtilmiştir.

Tüm bu bulgular bir bütün olarak değerlendirildiğinde, başvuru sahibi şirketin markasının, ilgili sektörün norm ve geleneklerinden yeterince ve hatta ‘önemli ölçüde’ ayrılmadığı değerlendirilmiş ve üç boyutlu şekil marka başvurusunun, ayırt edici nitelikten yoksun olduğu kanaatine varılmıştır.

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Karar neticesinde Temyiz Kurulu’nun değerlendirmelerine göre, tablet kılıflarındaki kol ve bacak gibi unsurlar, tüketicilerce ürünün işlevsel yönüyle, diğer bir deyişle cihazı tutma veya ayakta durmasını sağlama amacı ile ilişkilendirilmekte ve piyasadaki benzer tablet kılıflarının ve tescilli marka ve tasarımların, işlevsel kol ve bacaklara sahip olması, tüketicilerin bu tür tablet kılıflarına alıştığı anlamına gelmektedir. Her ne kadar bu makalenin kaleme alındığı tarihte ABAD kayıtlarında, Temyiz Kurulu kararına karşı açılmış bir dava görünmese de başvuru sahibi şirketin Temyiz Kurulu’nun kararını, ABAD önüne taşıyıp taşımayacağını ve taşır ise ABAD’ın farklı değerlendirmelerde bulunup bulunmayacağını ilerleyen zamanda hep birlikte göreceğiz.

Tüm bunlarla birlikte, incelenen uyuşmazlık ve Temyiz Kurulu kararı, üç boyutlu markaların, marka olarak tescilinin zorlu bir süreç olduğunu bir kez daha doğrulamaktadır. Bu karar esasen, üç boyutlu bir markanın hangi özelliklerinin teknik zorunluluk olarak nitelendirileceği ve hangi şartlar altında ayırt edici karakteri haiz olarak değerlendirileceği tartışmalarının önemini vurgulamakta ve benzer emtialar için birbirlerine çok benzer olan üç boyutlu markaların, birinin tesciline karar verilebilirken diğerinin tescil edilemeyeceğinin değerlendirilebileceğini bize göstermektedir.

Neticede bu karardan yapılacak çıkarım, üç boyutlu markayı tescil ettirmek için başvuru yapılırken, markanın bir bütün olarak ayırt edici olduğundan emin olunması gerektiği ve bu ayırt ediciliğin ispatlanması için sunulan bilgi ve belgelerin, karşı argümanlar ya da varılabilecek tüm değerlendirmeler de düşünülerek, aleyhe değerlendirmelerin çıkarılmasına olanak vermesinin önüne geçilmesi gerektiğidir.

Güldeniz DOĞAN ALKAN

Bengü ŞEN GÜRAKAN

Ocak 2023

guldenizdogan@hotmail.com

benguseen@gmail.com


DİPNOTLAR

[1]https://iprgezgini.org/2022/09/05/3d-zorlugu-eos-dudak-balsamlarinin-yumurta-sekli-uc-boyutlu-marka-olarak-tescil-edilebilir-mi/

RENK KOMBİNASYONUNDAN OLUŞAN MARKALARIN AYIRT EDİCİLİĞİ HAKKINDA GÜNCEL BİR EUIPO TEMYİZ KURULU KARARI


“Ürünler bir fabrikada üretilir ama markalar zihinde yaratılır.”

Ünlü tasarımcı ve yaygın olarak kullanılan marka bilinci oluşturma ve tüketici araştırma tekniklerinin öncülerinden birisi olan Walter Landor’un da değindiği üzere, markalaşma sürecinin altın kurallarından bir tanesi tüketicinin aklında daimî bir yer edinmektir.

Dünya’da alanında önde gelen şirketler ürün ya da hizmetlerini kendi tüketicisiyle buluşturmak için birçok farklı yol ve strateji izlemektedir.  Bu minvalde renkler, geçmişten günümüze insanları etkilemek amacıyla sıkça kullanılmıştır. Örneğin, tarihte Persler ve Bizanslılar mor rengini asalet ve gösterişin simgesi olarak kullanmışlardır. Günümüzde ise yeşil ve kırmızının yan yana gelmesiyle ünlü bir giyim firması, mor ve beyazın yan yana gelmesiyle büyük bir çikolata markası, lacivert ve beyazın yan yana gelmesiyle devasa bir teknoloji şirketi akıllara gelmektedir.  Bunun sebebi de renklerin, duyguları ve bilinçaltını harekete geçirme gücünden kaynaklanmaktadır.

Buna rağmen, Avrupa Birliği tarafından 1989 yılında çıkartılan 89/104/EEC sayılı Marka Uyumlaştırma Direktifi’ne kadar birçok Avrupa Birliği ülkesinde renk markalarını tescil ettirmek mümkün olmamıştır. İşbu direktiften sonra bazı özel gereklilikler kapsamında münhasıran renklerin veya renk kombinasyonlarının tescil edilmesinin önü açılmıştır.

Bu Direktifle birlikte birçok renk veya renk kombinasyonu markası başvurusu yapılmış ve bunlar hakkında yapılan değerlendirmeler kimi zaman yargının önüne gelmiştir.

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Temyiz Kurulu’nun 22 Temmuz 2022 tarihli R 2006/2021-5 sayılı kararında da renk kombinasyonundan oluşan markalar ile ilgili güncel bir değerlendirme yapılmıştır.

Başvuru sahibi, Amazonen- Werke H. Dreyer SE & Co. KG şirketi, (Pantone 7742 C ve Pantone 1505 C) renk kombinasyonunun 7. sınıfta yer alan “tarım makineleri ve aletleri, özellikle tarla püskürtücüler” bakımından tescili için Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’ne başvuruda bulunmuştur.

Devamında EUIPO inceleme birimi, 17 Kasım 2021 tarihinde vermiş olduğu kararıyla;

  • Mevcut renk sayısının sınırlı olduğu, belirli mal ve hizmetler için az sayıda marka tescilinin mevcut renklerin tüm aralığını tüketebileceği,
  • Aynı türde mal veya hizmetleri satışa sunan diğer operatörler için renk kullanılabilirliğini haksız yere kısıtlamamakta kamu yararı olduğu,
  • Tarım makineleri bakımından yeşil ve turuncu renklerinin sıkça kullanıldığı,
  • Özellikle markanın talep edildiği mal veya hizmetlerin sayısının çok sınırlı olduğu ve ilgili pazarın çok spesifik olması gibi istisnai durumlar dışında, doğası gereği herhangi bir rengin, önceden herhangi bir kullanım olmaksızın tek başına belirli bir teşebbüsün mallarını ayırt etme kabiliyeti olamayacağı,
  • Söz konusu renk kombinasyonunun, geniş anlamda tarım makineleri için yaygın olarak kullanıldığı ve bunun aynı şirketler tarafından üretilen, satışa sunulan ve aynı müşterilere hitap eden tarla püskürtücüleri için de geçerli olduğu,
  • İlgili tüketici kitlesinin profesyonellerden oluşmasının, ayırt ediciliği düşük işaretin tescil edilmeye uygun olacağı anlamına gelmediği,
  • Diğer firmalar tarafından üretilen mallarda farklı renklerin kullanılmasının, ancak kullanım yoluyla kazanılan ayırt edicilik değerlendirilmesinde dikkate alınması gerektiği ve markanın kendi ayırt edicilik değerlendirilmesi hususuyla bağlantısız olduğu,
  • Tescili talep edilen renklerin tarım sektöründe genel olarak kullanılan turuncu ve yeşil renklerden dikkat çekici şekilde ayrışmadığı ve söz konusu renklerin ilgili tüketici kesimi tarafından fark edilecek ve hatırlanacak renkler olmadığı,
  • Bu nedenlerle, söz konusu marka başvurusunun Avrupa Birliği’nde yer alan bütün bölgelerde tescili talep edilen mallar bakımından ayırt ediciliğinin bulunmadığı

kanaatine varmış ve marka başvurusunun Avrupa Birliği Marka Tüzüğü’nün 7(1)(b) maddesi uyarınca ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesiyle tümden reddine karar vermiştir.

Başvuru sahibi, işbu karara karşı 1 Aralık 2021 tarihinde;

  • Karara itiraza konu marka başvurusunun ayırt edici olduğunu,
  • Karara itiraza konu marka başvurusunun yalnızca spesifik bir pazara hitap eden tarla püskürtücüleri için tescil edilmek istendiği ve bu pazarın ilgili tüketicisinin tarım sektöründe çalışan profesyonellerden oluştuğunu, tescil edilmek istenen tarla püskürtücüleri üzerinde üretici firma adı yerine renklerinin kullanılmasının daha yaygın olduğunu,
  • Karara itiraza konu marka başvurusunda yer alan turuncu ve yeşil kombinasyonunun genel olarak tarla püskürtücüleri için rakip firmalar tarafından kullanılmadığını ve yalnızca başvuru sahibi tarafından kullanıldığını,
  • Başvuruyu inceleyen uzmanının tarla püskürtücülerini, tarım makinelerinin geniş kategorisine dahil ederek değerlendirme yaptığını ve yalnızca genel olarak tarım makinelerinde renk kullanımına atıfta bulunduğunu,
  • Tarım sektöründe renk kullanımının ciddi şekilde önemli olduğunu, tarım makineleri için satılan boyaların “Amazon Orange”, “Lemken Blue” gibi üretici isimleriyle satıldığını ve buna birçok örnek verilebileceğini,
  • Temyiz Kurulu tarafından yapılacak olan değerlendirme neticesinde, karara itiraza konu başvurunun ayırt edici karakterden yoksun olduğu kanaatine varılması halinde kullanım sonucu ayırt edicilik değerlendirmesi yapılmasının talep edildiğini,

iddia ve talep ederek kararın iptal edilmesini talep etmiştir.

Başvuru sahibi tarafından yapılan itiraz sonucunda; Temyiz Kurulu ilk olarak, EUTMR 7(1)(b) maddesi uyarınca, bir renk kombinasyonunun bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini diğer teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlayabilmesi için teşebbüse ait mal veya hizmetlerine ilişkin açık ve net bir şekilde bilgi verebilmesi gerektiğini ifade etmiştir.

Buna ek olarak Temyiz Kurulu, renkler veya renk kombinasyonlarının belirli fikir çağrışımlarını aktarma ve duygu uyandırma yetisine sahip olduğunu, ancak sıkça kullanılmaları sebebiyle bir mal veya hizmet ile ilgili spesifik bilgileri iletme ve pazarlama kabiliyetlerinin düşük olduğunu söylemiştir.

Ayrıca Kurul, bir renk veya renk kombinasyonu söz konusu olduğunda, özellikle marka başvurusu kapsamında tescili talep edilen mal veya hizmetlerin sayısının çok sınırlı ve ilgili pazarın çok özel olduğu istisnai durumlar dışında, önceden herhangi bir kullanım olmaksızın ayırt ediciliğin düşünülemeyeceğini eklemiştir.

Nitekim Kurul, renk markalarının ayırt edicilik değerlendirmesinde ilk olarak tescil edilmek istenen mal veya hizmetlerin, ikinci olaraksa, ilgili tüketicinin algısının değerlendirilmesi gerektiğini ifade etmiştir.

Bu minvalde Kurul ilk olarak, söz konusu marka başvurusunun tescil edilmesi talep edilen malları değerlendirmiştir. Bu değerlendirme sonucunda; karara itiraza konu marka başvurusu kapsamında bulunan “tarım makineleri ve parçaları, tarla püskürtücüleri” mallarının ilgili tüketici kitlesinin, tarımla uğraşan profesyonellerden oluştuğu ve bu malların yalnızca zaman zaman ve dikkatli bir incelemeden sonra satın alınan uzun ömürlü özel mallar olduğu ifade edilmiştir.

İkinci olarak Kurul, söz konusu marka başvurusunda yer alan renkleri incelemiştir. Kurul, ilgili marka başvurusunda yer alan yeşil rengin basit bir renk olduğunu, buna ek olarak, ekolojiyi ve çevre korumayı temsil eden yeşil rengin kullanımının olağan ve yaygın olduğunu, aynı zamanda yeşil rengin kırmızı, turuncu veya sarının antitezi olduğunu normal, sorunsuz, pozitif veya düzenli anlamına gelen bir işaret rengi olduğunu belirtmiştir.

Karara itiraza konu marka başvurusunda yer alan turuncu rengin ise karayolu güvenliği nedeniyle ilgili malların görünürlüğünü artırmak için işlevsel olduğu, buna ek olarak, kırmızı ve turuncu rengin genellikle uyarıcı olarak kullanıldığı ifade edilmiştir.

Tüm açıklamalar neticesinde, söz konusu marka bir bütün olarak ele alındığında; başvurunun ayırt edici nitelikten yoksun iki rengin birleşiminden oluştuğu, renk kombinasyonunun karara itiraza konu markayı ayırt edici kılmayacağı, turuncu rengin uyarı rengi olarak kullanılırken, yeşil rengin ekoloji, çevre koruma, kamuflaj için kullanıldığı ve bu minvalde söz konusu renkler arasında doğal bir bağlantı kurulamayacağı, itiraza konu kararda yer verilen örneklerden anlaşılacağı üzere, yeşil, turuncu veya bu iki rengin kombinasyonunun tarım sektöründe yer alan tarım makineleri ve parçaları bakımından yaygın kullanımının bulunduğu ve itiraza konu kararda yer alan örneklerde de başvuru sahibinin rakipleri tarafından da aynı kombinasyonun tarım makinelerinde kullanıldığı kanaat ve tespitleri çerçevesinde, başvuru hakkında ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesiyle verilen ret kararı yerinde bulunmuştur.

Buna ek olarak Kurul, kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik iddiası ile ilgili olarak başvuru sahibine iddiasını kanıtlar nitelikteki delilleri sunması ve bunun ardından bu yönde inceleme yapılabilmesi için başvuruyu EUIPO İnceleme Birimine geri göndermiştir.

Yukarıda yer verilen tüm açıklamalar çerçevesinde renk kombinasyonundan oluşan başvurunun reddedilmesi yönündeki EUIPO inceleme birimi kararı, EUIPO Temyiz Kurulu tarafından da yerinde bulunmuş ve karara karşı yapılan itiraz reddedilmiştir.

Bu karar ve kararda yer verilen gerekçeler, renk kombinasyonlarından oluşan markaların her durumda tescil edilebileceği yönünde bir çıkarsamanın yerinde olmadığı sonucunu yanında getirmektedir. Dolayısıyla, renk kombinasyonlarından oluşan başvurularda kullanılan renklerin, markaların kapsadığı mal ve hizmetlere ilişkin sektörlerde işlevsel veya yaygın kullanımına konu olup olmadığı gibi hususlar, kanaatimizce bu tip başvurular yapılmadan önce dikkatle araştırılmalıdır.

Onurcan TUTAR

Aralık 2022

tutaronurcan@gmail.com

ŞİŞE YÜZEY DESENLERİ HANGİ DURUMLARDA AYIRT EDİCİDİR? EUIPO TEMYİZ KURULUNDAN YENİ BİR ÜÇ BOYUTLU MARKA KARARI


Üç boyutlu markaların tescil süreçleri esnasında birçok sorunla karşılaşılıyor olması kimsenin inkar edemeyeceği bir gerçek. Daha önce de üç boyutlu markalar ile ilgili olarak Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (“EUIPO”) tarafından verilen kararlar bu platformda incelenmiştir. Bu yazıyla birlikte üç boyutlu markalar ile ilgili inceleme yazılarına bir yenisi daha eklenmiş olacaktır.

Bu yazıda incelenen EUIPO Temyiz Kurulunun 8 Haziran 2022 tarihli R 142/2021-5 sayılı kararında, markada kullanılan üç boyutlu yüzey desenlerinin tescil edilmek istenen markaya ayırt edicilik ve tanımlayıcılık açılarından etkileri değerlendirilmiştir.

İhtilafın geçmişinde, Westenhorst GmbH Co. KG (“marka sahibi”) şirketinin önceki sahibi olan MBG International Premium Brands GmbH şirketinin 11 Ağustos 2009 tarihinde aşağıdaki üç boyutlu markayı tescil ettirdiği görülmüştür.


Marka herhangi bir tarifname ya da renk içermemektedir. Markanın mal ve hizmet listesi ise aşağıdaki gibidir:

  • 32. sınıf: Alkolsüz içecekler, biralar.
  • 33. sınıf: Alkollü içecekler (biralar hariç).
  • 43. sınıf: Yiyecek ve içecek sağlanması ve geçici konaklama hizmetleri.

22 Şubat 2010 tarihinde tescil edilmiş olan bu markanın 21 Şubat 2019 tarihinde yenileme talebi yapılana kadar herhangi bir ihtilaf ile karşılaşmadığı görülmektedir. Yenileme akabinde, 20 Eylül 2019 tarihinde MBG Holding GmbH (“itiraz sahibi”), söz konusu markanın ayırt edici olmadığı, tanımlayıcı olduğu ve kullanılan yüzey deseninin markaya asli değer kattığı gerekçeleri ile hükümsüzlüğünü talep etmiştir.

Hükümsüzlük talebi sahibi iddialarını aşağıdaki argümanlar çerçevesinde şekillendirmiştir:

  • Tescilli üç boyutlu marka, piyasada var olan diğer şişelerden özellikleri itibariyle farklılaşmamaktadır. Dolayısıyla, tüketiciler nezdinde markanın önemli özelliklerinden olan menşei gösterme işlevine sahip değildir.
  • Herhangi bir tarifname ya da renk unsuru içermeyen şişenin tek başına ayırt edici olduğu kabul edilmemelidir.
  • Tescilli markanın şekli piyasada sıklıkla kullanılan alışılagelmiş unsurları içermektedir. Özellikle, alkollü içecekler pazarında, yukarı doğru daralan boyna, yuvarlak ve ince bir şekle sahip bir şişe tasarımının kullanılması alışılagelmiş bir durumdur.

Bu iddiaları kanıtlamak adına aşağıdaki içki görselleri delil olarak sunulmuştur:

Fakat görülebileceği üzere bu şişeler, hükümsüzlüğü istenilen şişe gibi kırık buz/baklava deseni oluşturan üç boyutlu bir yüzey desenine sahip değildir. Sadece, genel bir görünüm olan şişenin ana gövdesinden incelerek yükselen dar boyun kısımları bakımından birbirleriyle paralellik içermektedir.

Ancak hükümsüzlük talebi sahibi söz konusu yüzey deseninin, tutuşu kolaylaştırmak için eklenen bir unsur olduğunu üç boyutlu şekil markasını, piyasadaki diğer şişelerden farklılaştırmadığını belirtmiştir. Bu iddialarına örnek olarak aynı şekilde girintili çıkıntılı yüzeye sahip olan aşağıda paylaşılan görselleri işaret etmiştir:

  • Bu argümanlar ışığında, söz konusu şişenin piyasada bulunan diğer şişeler gibi sahip olması gereken özellikle sahip olduğu ve kullanılacağı mallar bakımından piyasada var olan diğer örnekler gibi tanımlayıcı olduğunun kabulünü talep etmiştir.
  • Buna ek olarak üç boyutlu markada kullanılan desenin markaya asli değer kattığını ve bu desenin özellikle votkalar için farklı firmalar tarafından kullanılan, tüketiciler nezdinde büyük etki doğuran bir unsur olduğunu vurgulamış, diğer firmaların reklam ve pazarlama çalışmalarına ilişkin görsellerden kareleri delil olarak gösterilmiştir:

Açıklanan sebeplerle yüzey yapısının hafife alınmayacak kadar önemli olduğunu ve pazar stratejisi olarak da firmalar için önemli bir amaca hizmet ettiği vurgulanmıştır.

(Bu esnada, itiraz sahibi, söz konusu markanın kullanılmıyor olması sebebiyle iptalini talep etmiştir. Ancak bu talep hali hazırda devam eden süreç sebebiyle askıya alınmıştır.)

İtiraz sahibi tarafından dosyaya sunulan deliller ve argümanlara marka sahibinin cevapları sunulmuştur:

  • Bu cevaplardan en dikkat çekeni ise, iptali istenen üç boyutlu markanın tescil başvurusunun, hükümsüzlük talebi sahibinin grup şirketlerinden biri tarafından gerçekleştirilmiş olmasıdır. Bu husus, ihtilaf konusu üç boyutlu markanın korunmaya ilişkin koşulları sağladığının, hükümsüzlük talebi sahibi tarafından da biliniyor oluşuna gerekçe olarak vurgulanmıştır.
  • Söz konusu şişenin piyasadaki diğer örneklerden farklılaşarak ayırt edici olduğu, dolayısıyla tanımlayıcı olmadığı belirtilmiştir. Aynı zamanda yüzey şekillerinin piyasadaki değeri tek başına belirlemediği, bunun yanı sıra birçok farklı parametrenin biçilen değer için gerekli olduğunu vurgulamıştır. Ambalajın farklı/hoş tasarımı nedeniyle votka satın alsa da bu eğilime sebep olan gerçek sebebin halen içeceğin kendisi ve kalitesi olarak kabul edilmesi gerektiği belirtilmiştir. Ayrıca, şişenin yüzey tasarımı dışında menşei gösteren birçok unsurun dışarıda bırakılmasının doğru olmadığı vurgulanmıştır.

Ana argümanlar ve cevaplar çerçevesinde tüm yazılı dilekçe aşamaları son bulduğunda İptal Birimi tarafından 24 Kasım 2020 tarihinde bir karar verilmiştir. Söz konusu karar doğrultusunda;

Şişe üzerinde bulunan motiflerin markanın tescil edilmek istendiği mallarda ayırt edici olması, renk eksikliğine rağmen kabartmaların  açıkça anlaşılır bir duruşa sahip olması, tanımlayıcı bir işaret içermemesi sebebiyle tescile elverişli olduğu yönünde karar vermiştir. Aynı zamanda kullanılan yüzey deseninin markaya asli değer katıyor olması sebebiyle reddine ilişkin gerekçeye dair ise net bir cevap verilmemiş, fakat markanın desen dışında farklı unsurlar da içeriyor olması dolayısıyla, bu yüzey desenin tek başına asli değer vereceği hususunu değerlendirmemiştir.


Bu karara karşı hükümsüzlük talebi sahibi, 25 Mart 2021 tarihinde Temyiz Kurulu nezdinde itiraz etmiştir.

Hükümsüzlük talebi sahibi tüm gerekçelerini tekrar ederek, “kullanılan motifin ayırt edici olmadığını, tüketiciler nezdinde markanın kaynak gösterme işlevini yerine getirmeyeceğini ve söz konusu motiflerin sadece dekoratif amaçlı olduğunu; kullanım kolaylığı açısından da tercih edilebilir bir amaçla kullanıldığını” vurgulamıştır. İptal birimi tarafından markanın sadece yüzey desenlerinden oluşmadığı belirtilmişse de “söz konusu figürün bir haneden simgesi gibi olması sebebiyle ayırt edici kabul edilemeyeceği” belirtilmiştir. Ek olarak söz konusu şişe de kullanılan diğer bir görsel ögenin kullanımı için yetkili otoritelerden izin alınmadığından, tescilin hükümsüz kılınması gerekliliğini vurgulamıştır.

Marka sahibi ise ayırt edicilik ile ilgili cevaplarını, yüzey desenleri dışındaki diğer unsurun tüketiciler nezdinde ayırt ediciliğe sahip olduğunu, üç boyutlu bir marka açısından düşünüldüğünde tanımlayıcı olmadığını tekrar etmiştir. Ek olarak, itiraz sahibi tarafından sunulan Suudi Arabistan Krallığı’na ait görselin kullanımına ilişkin argümanın iddiaları genişletme kapsamına girdiğinden dikkate alınmaması gerektiği vurgulanmıştır.

Bu açıklamalar doğrultusunda EUIPO Temyiz Kurulu konuyu incelemeye başlamış ve yapmış olduğu değerlendirme sonucunda hükümsüzlük talebi sahibinin gerekçelerini reddetmiştir. Bu gerekçeleri sırasıyla aşağıdaki sebeplere dayandırmıştır:

1- Kullanılan görselin ancak yetkili otoritelerden izin alınarak kullanılması mümkünken söz konusu iznin var olmaması sebebiyle markanın reddedilmesine ilişkin argümanlar, iddiaları genişletme yasağı sebebiyle dikkate alınmamış ve reddedilmiştir. Yine de söz konusu görselde kullanılan çapraz şekilde yerleşik kılıç figürlerinin, “çapraz kılıçların her temsilinin, armanın ihlali anlamına gelmeyeceğinden” bir ihlal oluşturmayacağını belirtmiştir.

2- Ayırt edicilik kriterleri ayrıntılı bir şekilde açıklanmış ve somut olay bakımından incelemiştir. Buna göre, hükümsüzlüğü talep edilen mal ve hizmetler, 32, 33 ve 43. sınıflarda yer alan alkolsüz ve alkollü içecekler ve yiyecek ve içecek ile geçici konaklama sağlamaya yönelik hizmetlerdir. Başvuru, üç boyutlu markası başvurusu olup, herhangi bir renk ve tarifname içermemektedir. Dolayısıyla bütünsel olarak bakıldığında, şişenin yukarı doğru daralan ince bir boyun oluşturduğu ve kilitli bir döner kapağa sahip olduğu görülmektedir. Şişenin yüzeyi ise kırık buz/baklava deseni vb. olarak tasvir edilebilecek desenlerden oluşmaktadır. Üst kısmında ise çapraz kılıç figürleri, bu figürlerin solunda MM, sağında IV ibareleri yer almaktadır. Şekil markasında kullanılan bu figürlerin 32, 33 ve 43. sınıflar bakımından tanımlayıcı olmadığı belirtilmiştir.

3- Ancak iptal biriminden farklı olarak şişenin üst kısmında yer alan çapraz kılıçların baskın olmadığını, kullanılan MMIV ibarelerinin ise tüketiciler nezdinde önemli bir anlam ifade etmediğini, aynı zamanda alkollü ve alkolsüz içecekler piyasasında alışılagelmiş olan silindirik şekildeki bir şişenin, ince boyun kısmının ve opak kapağın tek başına ayırt edici bir karakter oluşturmadığını vurgulamıştır. Fakat geleneksel markalar ile kıyaslandığında üç boyutlu markalar bakımından ayırt edicilik değerlendirmesinin daha zorlu olduğunun unutulmaması gerektiği belirtilmiştir. Bu sebeple, ihtilafa konu şişenin yüzey deseni bakımından çarpıcı şekilde ayırt edici olduğu, hatta kaynak gösterme işlevine de hizmet edebileceği belirtilmiştir. Söz konusu yüzey desenlerinin teknik bir zorunluluk olmadığı açıklanmıştır.

Özellikle sunulan delillerde görülmektedir ki piyasadaki firmaların birçoğu içki şişeleri üzerinde kendine has yüzey desenlerini kullanmakta ve bu desenler ile tüketiciler nezdinde ticari bir bağ kurmaktadır. Dolayısıyla bu yüzey desenlerini alkollü içecek şişeleri bakımından “geleneksel” olarak kabul etmek yerinde olmayacaktır.

4- Son olarak İptal Birimi tarafından değerlendirilmemiş olan “şişenin yüzey deseninin markaya asli bir değer katıyor olması” sebebiyle reddedilmesine ilişkin argüman değerlendirilmiştir. Bu maddenin amacının, rakipler arasındaki rekabeti korumak ve kullanılan şekil/desen unsurları sebebiyle haksız bir yararın elde edilmesini engellemek olduğu vurgulanmıştır. Bu madde kapsamında bir değerlendirme yapabilmek için tüketicilerin, ürünü almaya iten unsurun ihtilaf konusu üç boyutlu marka/yüzey deseni olduğunun açık bir şekilde kanıtlanması gerekmektedir. Somut olayda, bu durum kanıtlanamamıştır.


Bu gerekçeler doğrultusunda, temyiz gerekçelerinin tamamı reddedilmiştir. Verilmiş olan karar incelendiğinde, yapılan incelemelerin geleneksel markalar bakımından yapılan ayırt edicilik ve tanımlayıcılık incelemelerinden genel anlamda farklılaşmadığı görülmektedir. Ancak unutulmamalıdır ki üç boyutlu markalar bakımından herhangi bir grafik veya kelime unsurunun yokluğunda ortalama tüketicilerde şekillere veya ambalajlara bakarak ürünlerin menşei hakkında varsayımlarda bulunması olağan değildir; bu nedenle, üç boyutlu markalar ile ilgili olarak ayırt ediciliği tespit etmek, bir geleneksel markanın ayırt ediciliğini tespit etmekten daha zor olabilir. Bu gibi durumlarda, yalnızca sektörün norm veya geleneklerinden önemli ölçüde ayrılan ve dolayısıyla menşei gösterme temel işlevini yerine getiren bir işaretin ayırt edici bulunabileceğinin unutulmaması gerekir.

Cansu ÇATMA BİLEN

Ekim 2022

cansucatma1@gmail.com

MARKA YAYIMA İTİRAZ GEREKÇELERİNİN YORUM YOLUYLA GENİŞLETİLMESİ MÜMKÜN MÜDÜR? EUIPO TEMYİZ KURULU SON NOKTAYI KOYDU


Marka başvuru, tescil işlemlerinin yanısıra itiraz işlemlerinin de çevrimiçi yollarla yapılmaya başlanması başvuru sahiplerine, vekillere ve ofislere büyük kolaylıklar sağlamıştır. Kolaylıklara eşlik eden beklenmedik olumsuz bir etki ise, işleri çabuk ve kolayca halletme refleksinin yanında gelen ve çoğunlukla formları okumamakla da ilgili olan, eksik veya yanlış kutucuk tıklama hataları ve bunlardan kaynaklanan problemlerdir.

Bu yazının konusu olan EUIPO Temyiz Kurulu kararı, karar içeriğinde açıkça yazmasa da kanaatimizce yanlış kutucuğa tıklama eyleminin sonucudur ve ödenecek bedel yayıma itiraz sahibi bakımından acı verici olmuştur.

Bakalım çıkaracağımız dersler var mı?


Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Temyiz Kurulu tarafından 1 Nisan 2022 tarihinde verilen “Hacker Space” kararı, EUIPO’nun itiraz gerekçesi mevzuat maddelerini veya daha genel bir ifadeyle itiraz gerekçelerini değerlendirirken yapabileceği yorumun sınırlarını çizmiştir. Son söyleyeceğimi en baştan belirtmem gerekirse Temyiz Kurulunun çizdiği sınır son derece belirgindir ve esnetilmeye hiç uygun değildir.

“Hacker Space” başvurusunun 29.,32. ve 33. sınıflarda tescil edilmesiyle amacıyla Çekya vatandaşı “Jana Vandelikova” tarafından yapılan başvuruya karşı, Almanya’da kurulu “Hacker Pschorr Brau Gmbh” tarafından yapılan itiraz, EUIPO ve Almanya’da önceden tescil edilmiş “Hackerbrau”, “Hacker”, “Hacker Pschorr” markalarına dayanmaktadır.

Yayıma itiraz sahibi, itiraz ederken EUIPO’nun çevrimiçi uygulamasını kullanmış ve uygulamada itiraz dayanağı tüm markalar için Birlik Marka Tüzüğünün 8(1)(a) maddesini itiraz gerekçesi olarak tıklamıştır. İtiraz bildiriminde itirazın gerekçelerine ilişkin ilave beyan/açıklama sunulmamıştır.

Yayıma itiraz süresi dolduktan sonra, EUIPO, taraflara bilgi vererek, yayıma itiraz sahibine itiraza ilişkin gerekçelerini detaylandırması ve ek materyal sunması için süre vermiştir. İtiraz sahibi bu süre içerisinde EUIPO’ya bildirim yapmıştır. Bu bildirimde, yayıma itiraz sahibi yalnızca, başvurunun karıştırılma olasılığı gerekçesiyle (Birlik Marka Tüzüğü madde 8(1)(b)) reddedilmesi gerektiğini belirtmiştir.   

Bu noktada Birlik Marka Tüzüğünün 8(1)(a) ve 8(1)(b) maddelerinin ve aralarındaki farklılığın açıklanması gerekmektedir.   

Birlik Marka Tüzüğü madde 8(1)(a); yayıma itiraz edilmesi halinde, önceden tescil edilmiş bir markayla aynı olan ve aynı mal veya hizmetleri kapsayan yeni tarihli marka başvurusunun reddedileceği hükmünü içermektedir. Hepimizin bildiği gibi, Tüzük madde 8(1)(a), önceki ve sonraki tarihli markaların ve kapsadıkları malların / hizmetlerin aynı olması halindeki, yani çifte aynılık (double identity) durumundaki ret halini düzenlemektedir.  

Birlik Marka Tüzüğü madde 8(1)(b) ise; önceki ve sonraki tarihli markaların aynı veya benzer, kapsadıkları malların / hizmetlerin aynı veya benzer olması ve bu nedenlerle kamunun ilgili kesimi nezdinde karıştırılma olasılığının ortaya çıkması halinde yeni tarihli marka başvurusunun reddedileceği hükmünü içermektedir. Bu bağlamda, Tüzük madde 8(1)(b) karıştırılma olasılığı durumundaki ret halini düzenlemektedir.  

İki düzenlemeyi daha detaylı biçimde karşılaştırmayı yazının sonraki kısımlarına bırakarak, başvurunun geçirdiği süreci aktarmaya devam edelim.

Yayıma itiraz sahibinin görüşüne karşı, başvuru sahibi de karşı argümanlarını öne sürer.

Görüşlerinin toplanmasının ardından EUIPO İtiraz Birimi başvuruyu Tüzük madde 8(1)(b)’yi gerekçe göstererek kısmen reddeder.

EUIPO İtiraz Birimi kararında aşağıdaki hususları da özellikle dikkat çekilmiştir:

  • Yayıma itiraz sahibi, çevrimiçi itiraz formunda yalnızca 8(1)(a) maddesini seçmiştir. 8(1)(a) ve 8(1)(b) maddeleri arasında farklılıklar bulunsa da, bu iki madde birbirleriyle ilişkilidir.
  • Bu ilişkinin sonucu olarak, 8(1) maddesi kapsamındaki itirazlarda, eğer 8(1)(a) maddesi tek itiraz gerekçesi olarak gösterilmişse ve Ofis incelemede markalar ve mallar/hizmetler arasındaki aynılığı tespit edememişse, itiraz 8(1)(b) maddesi kapsamında da karıştırılma olasılığı bakımından incelenecektir. Bu husus EUIPO İnceleme Kılavuzunda yer almaktadır (bkz. aşağıdaki ekran görüntüsü). Dolayısıyla, markalar arasında 8(1)(a) maddesi kapsamında çifte aynılık halini tespit edemeyen İtiraz Birimi, incelemeye 8(1)(b) maddesi kapsamında karıştırılma olasılığı bakımından devam etmiş ve markalar arasında karıştırılma olasılığının varlığını tespit ettiğinden itirazı kısmen kabul etmiştir.  

Başvuru sahibi bu karara karşı itiraz eder ve kararın iptalini talep eder. EUIPO Temyiz Kurulu’nun önüne gelen itiraz hakkındaki karar 1 Nisan 2022 tarihinde verilmiş ve İtiraz Biriminin kararı aşağıdaki gerekçelerle iptal edilmiştir. (Markanın kayıtlarını ve Temyiz Kurulu kararını görmek için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz.)

AB Marka Tüzüğü madde 2(2)(c)’ye göre, yayıma itiraz sahibi itirazını dayandırdığı mevzuat hükümlerini (Tüzük madde 8(1), 8(3), 8(4), 8(5) veya 8(6)) beyan etmek zorundadır. Bu beyan sonraki işlemlerin çerçevesini çizeceği için sonradan değiştirilemez. Tüzüğün Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik madde 2(4) kapsamında, yayıma itiraz sahibi, itirazının dayanaklarına ilişkin gerekçeli beyanlar sunabilir, ancak bunların sunulması itirazın incelenebilmesinin ön şartı olmadığı gibi, zorunlu da değildir.

Bu bağlamda, yayıma itiraza ilişkin işlemlerin kapsamı tümüyle yayıma itiraz sahibinin elindedir ve yayıma itiraz sahibi belirli bir itiraz gerekçesini seçtiğinde işlemlerin iskeletini de belirlemiş olur. Devamında başvuru sahibi itiraz bildirimini alır, olası riskleri değerlendirir ve uzlaşma süreci de dahil olacak şekilde, ilk stratejisini hazırlar.

Yayıma itiraz gerekçeleri arasına yeni markalar da dahil olmak üzere, itiraz gerekçeleri eklemek yayıma itirazın kapsamını genişletmek anlamına gelecektir ve buna izin verilmesi mümkün değildir.

Bu çerçevede, incelenen itirazın sonuçlandırılabilmesi için yanıtlanması gereken soru, Birlik Marka Tüzüğü madde 8(1)(a)’nın aynı zamanda madde 8(1)(b)’yi kapsar şekilde değerlendirilip değerlendirilemeyeceğidir.

Birlik Marka Tüzüğü madde 8(1)(a) ile madde 8(1)(b)’nin yakından ilişkili olduğu doğru olsa da, iki madde bazı önemli noktalarda birbirinden ayrılır. Madde 8(1)(a)’nın uygulanabilmesi için markaların ve malların / hizmetlerin her ikisinin de aynı olması (çifte aynılık – double identity) şarttır. Buna karşın madde 8(1)(b)’nin uygulanabilmesi için markaların aynı veya benzer olması, malların / hizmetlerin aynı veya benzer ve karıştırılma olasılığının ortaya çıkması gerekir.

Bu çerçevede, Birlik Marka Tüzüğü madde 8(1)(b)’nin madde 8(1)(a)’yı kapsadığı ortadadır; ancak tersinin söylenmesi, yani madde 8(1)(a)’nın madde 8(1)(b)’yi kapsadığının kabul edilmesi mümkün değildir.

Yasa koyucunun kullandığı ifade tarzı açıktır. Yasa koyucu, madde 8(1), yani aynı fıkra (paragraf) içerisinde yer vermiş olsa da, Birlik Marka Tüzüğü madde 8(1)(a) ile madde 8(1)(b)’yi ayırarak iki farklı hukuki norm oluşturmuştur. Bunlardan biri (madde 8(1)(a)) çifte aynılık halini içerirken, diğeri (madde 8(1)(b)) karıştırılma ihtimalinden bahsetmektedir.

Bu bağlamda yoruma da yer yoktur. Adalet Divanı içtihadına göre, bir normun lafzi anlamı açıksa, anlamsal yorum, her zaman olası herhangi bir amaçsal yorumun önünde yer alacaktır. Dolayısıyla, incelenen vakada Temyiz Kurulunun varabileceği tek sonuç, Birlik Marka Tüzüğü madde 8(1)(a)’nın yayıma itiraz sahibi tarafından tek itiraz gerekçesi olarak belirlendiğidir. Bu bağlamda, Ofisin madde 8(1)(b)’nin uygulanabilirliğini inceleme yetkisi bulunmamaktadır.

Yasa koyucu, EUIPO’nun her zaman iki durumu birlikte incelemesini istemiş olsaydı, Kanun buna imkan verecek açıklık ve kesinlikte yazılırdı. Aynı durum EUIPO ve elektronik formları için de geçerlidir. Eğer Ofis, yayıma itiraz sahiplerinin itiraz ederken madde 8(1)(a) ve (b) arasında ayrım yapmasını istememiş olsaydı, çevrimiçi uygulamasına bu maddeler için iki farklı kutucuk koymaz ve formda iki farklı itiraz gerekçesine yer vermezdi.

Buna ilaveten, yayıma itiraz süresi dolduktan sonra sunulan ek beyanlarda madde 8(1)(b)’den bahsedilmesi suretiyle, yayıma itiraz sahibi, itirazın kapsamını genişletmiştir ve bunun kabul edilmesi de mümkün değildir.

EUIPO Marka İnceleme Kılavuzunda; “8(1) maddesi kapsamındaki itirazlarda, eğer 8(1)(a) maddesi tek itiraz gerekçesi olarak gösterilmişse ve Ofis incelemede markalar ve mallar/hizmetler arasındaki aynılığı tespit edememişse, itiraz 8(1)(b) maddesi kapsamında karıştırılma olasılığı bakımından incelenecektir” denilmiş olsa da, (i) Temyiz Kurulu üyeleri bağımsızdır ve kararlarında talimatnamelerle bağlı değildir, (ii) Karar kılavuzları, Ofisin uygulamayı taahhüt ettiği kurallar bütünüdür ve Ofis kendisini onlarla bağlı kılmaktadır, ancak ön kabul olarak bu kuralların mevzuatla uyumlu olması gerekir, dolayısıyla AB mevzuatının hükümleri yorumlanırken kılavuzların bağlayıcı metin olarak etkisi bulunmamaktadır.

Bütün bunların sonucunda, Temyiz Kuruluna göre;

  • İtiraz Birimi inceleme konusu vakada, Birlik Marka Tüzüğü madde 8(1)(b) kapsamında da inceleme yapıp, itirazı kısmen kabul ederek kendisine tanınan yetkinin sınırlarını aşmıştır.
  • İncelenen vakada, markalar arasında aynılık şartı gerçekleşmemiştir ve dolayısıyla Birlik Marka Tüzüğü madde 8(1)(a) kapsamında itirazın kabul edilmesi de mümkün değildir.    
  • Sayılan nedenlerle, İtiraz Biriminin Birlik Marka Tüzüğü madde 8(1)(b) kapsamında yayıma itirazın kısmen kabulü yönündeki kararı iptal edilmiş ve yayıma itirazın bütünüyle reddedilmesine karar verilmiştir.  

Bu yazıda aktarmaya gayret ettiğimiz Temyiz Kurulu kararı birkaç yönüyle önemlidir:

Temyiz Kurulu, EUIPO’nun itiraz gerekçesi mevzuat hükümlerini saptarken amaca yönelik değerlendirme yapamayacağını ve mevzuatın lafzını sıkıca takip etmek zorunda olduğunu açık olarak belirtmiş, tersi yönde düzenlenmiş karar kılavuzunun uygulanmasının da mümkün olmadığını belirtmiştir.

Kurul bunları söylerken, EUIPO karar kılavuzunun, Temyiz Kurulu bakımından bağlayıcı olmadığını ve kanun yorumlanırken kılavuzun esas alınamayacağını da yinelemiştir.


Türkiye’ye dönecek olursak öncelikle hatırlamalıyız ki, 556 sayılı KHK’da şu anda AB Marka Tüzüğünde var olan ayrım mevcuttu, yani çifte aynılık (madde 8/1-a) ve karıştırılma olasılığı madde (8/1-b) iki ayrı bent altında iki ayrı ret gerekçesi olarak düzenlenmişti.

6769 sayılı SMK hazırlanırken, kanaatimizce pratikte hiçbir yararı olmayan bu ayrım terk edilmiş ve çifte aynılık ile karıştırılma ihtimali halleri tek bir fıkra (madde 6/1) altında birlikte ifade edilmiştir: “Madde 6-(1): Tescil başvurusu yapılan bir markanın, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile aynılığı ya da benzerliği ve kapsadığı mal veya hizmetlerin aynılığı ya da benzerliği nedeniyle, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile halk tarafından ilişkilendirilme ihtimali de dâhil karıştırılma ihtimali varsa itiraz üzerine başvuru reddedilir.”

Bu bağlamda, okurlara aktardığımız kararın 6769 sayılı SMK’nın uygulanması bakımından gerçek bir karşılığı bulunmamaktadır. Buna karşın, elektronik yollarla itirazın geliştiği günlerde yanlış veya eksik itiraz gerekçesi seçiminin yol açtığı sorunlar Türk Patent ve Marka Kurumunun da gündemini işgal etmektedir (Kurum YİDK’nda 15 yıl görev yapmış eski bir kurum uzmanı olarak bunu bilmem veya bu gibi durumlarla fiiliyatta karşılaşmış olmam tabii ki sürpriz değildir). Hal böyleyken benzer durumlarda EUIPO Temyiz Kurulunun olabilecek en katı yorumu benimsemesi, aynı görüşü paylaşmayan benim için sürpriz olmuştur. Türkiye’deki benzer tartışmalara da referans teşkil edebilecek karar hakkında okurların görüşlerini de merak ediyorum.

Önder Erol ÜNSAL

Haziran 2022

unsalonderol@gmail.com

4 TEKERLEKLİ BULLI’NIN 3 BOYUTLU ZAFERİ: EUIPO TEMYİZ KURULU CULTCAMPER KARARI


araba, otomobil, vw, volkswagen, kamyonet, Nakliye, Araç, otobüs, eski zaman, nostaljik, klasik, Bulli, Antik araba, Kara aracı, eğlence aracı, Taşıma şekli, Volkswagen tip 2, Otomobil yapmak

Hippi stilinde renklendirilmiş ya da canlı renklerde küçük bir minibüsle kamp yapmaya gideceksiniz desek, gözünüzde nasıl bir minibüs canlanır?  Bir de Jonathon Dyton’un yönettiği 2006 yapımı “Little Miss Sunshine” filmini izlemiş olanlarınız varsa, küçük Olive’i güzellik yarışmasına yetiştirmeye çalışan ailesinin, yolculuk boyunca işini hiç de kolaylaştırmayan sarı minibüsü de hayal etmiş olabilirsiniz elbette. Markasını bile söylemeye gerek kalmadan benim gözümün önüne tek bir araç geliyor. Evet Volkswagen’in (“VW”) ikonik, sevimli minibüsü Bulli’den bahsediyoruz.


Wikipedia’daki tarihçesine bakılırsa, VW’nin Hollandalı ithalatçısı Ben Pon, 1946 yılında Wolfsburg’daki VW fabrikasını gezerken birkaç VW çalışanının ağır parçaları bir üretim binasından diğerine taşımakta kullanmak amacıyla geliştirdiği Plattenwagen adlı araçtan ilham alarak; motoru arkada yer alan, önden çekişli ve kutu şeklinde gövdesi olan bir araç taslağı çizer.  Volkswagen Genel Müdürü Heinrich Nordhoff tarafından 19 Mayıs 1949 tarihinde bu taslağın üretime geçmesi onaylanır ve güçlü görünümüne atfen Almancada “güçlü” anlamı taşıyan “Bulli” takma adı araç piyasaya sunulur.[1]  Bulli, günümüzde VW’nin Transporter markası ile ürettiği minibüslerinin atasıdır diyebiliriz.

Bu yazımızın konusu ise, elbette Bulli’nin sujesi olduğu bir marka uyuşmazlığına ilişkin. Bulli bu defa ikonik görünümü ile Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) nezdinde bir üç boyutlu marka olarak karşımıza çıkıyor. Üç boyutlu marka tesciline dayanarak yapılan itirazlar için önemli bir kılavuz olacak bu kararın detayları ise şöyle:

VW, aşağıdaki üç boyutlu marka tescillerinin (“İtiraza Dayanak Markalar”) sahibidir:

  •  (10 511 591 numaralı AB markası, 12 ve 39. sınıflarda),
  • (922 784 numaralı uluslararası marka tescili, 12 ve 39. sınıflarda).

Flipper/Pinball Factory GMBH şirketi ise  EUIPO nezdinde  18 129 758 başvuru numaralı aşağıdaki markanın 11, 12, 20, 21 ve 39. sınıflarda tescili için başvurmuştur.

VW, söz konusu Cultcamper marka başvurusuna, başvuru kapsamındaki tüm mal ve hizmetleri kapsayacak şekilde itiraz etmiştir.

EUIPO İtiraz Birimi Kararı – 1.2.2021 Tarihli B 3 107 886 Sayılı İtirazın Reddi Kararı:

EUIPO İtiraz Birimi (“İtiraz Birimi”), itirazı kapsamlı bir şekilde inceler ve önemli değerlendirmeler ortaya koyar. İtiraz Birimi, bu detaylı değerlendirmeye rağmen, markalarda ortak yer alan şekillerin benzerliğini ve Bulli’nin ayırt ediciliğini yeterli görmez ve Cultcamper markasına yapılan itirazı reddeder.

İtiraz Birimi değerlendirme ve gerekçelerini şöyle özetleyebiliriz:

  • Öncelikle İtiraza Dayanak Markalar ile Cultcamper arasındaki mal ve hizmet benzerliği değerlendirilmiş ve burada mal ve hizmetlerin aynı/benzer olduğu konusunda tereddüt edilmemiştir.
  • İtiraz Birimi’ne göre ilgili tüketicinin dikkat düzeyi  araçların ve özellikle karavanların fiyatları göz önüne alındığında, daha ucuz satın alımlara göre daha fazla dikkat gerektirebilecektir. Tüketici, fiyat, tüketim, sigorta maliyetleri, kişisel ihtiyaçlar ve hatta prestij gibi tüm ilgili faktörleri dikkate alarak daha bilgili olacaktır (22/03/2011, T 486/07, CA, EU:T:2011: 104, § 27-38; 21/03/2012, T 63/09, Swift GTi, EU:T:2012:137, § 39-42). Aynı durum bu tür araçların kiralanması için de geçerli olacaktır.
  • Görsel olarak işaretler, yuvarlak ön farlar, V şeklinde bir kaput ve bölünmüş bir ön cam ile bir aracın ön perspektifinde çakışmaktadır. Markalar, “Cultcamper” sözlü ögesi ve önceki markalarda karşılığı olmayan itiraz edilen markanın stilizasyonu açısından farklılık göstermektedir. Bu nedenle, işaretler en fazla düşük derecede benzerdir.
  • İşitsel olarak, tamamen görsel ögelerden işaretler işitsel bir değerlendirmeye tabi değildir. İşaretlerden biri tamamen görsel ögelerden ibaret olduğu için işitsel olarak karşılaştırmak mümkün değildir.
  • Kavramsal olarak işaretler, en fazla bir karavan veya otobüsün ön perspektifi yönünden ilişkilendirilebilir. Bu da en azından İngilizce konuşan halk için, itiraz edilen markanın sözlü ögesinin anlamı ile güçlendirilecektir. Ancak, yukarıda belirtildiği gibi belirli mal ve hizmetlerle ilgili olarak her bir unsurun ayırt edici karakteri dikkate alındığında, ortalamadan fazla bir kavramsal benzerlik derecesinden söz edilemeyecektir.
  • Kavramsal olarak işaretler, söz konusu her bir mal ve hizmetle ilgili olarak işaretlerin yapıldığı unsurların ayırt edici karakterine bağlı olarak, ortalama bir dereceden daha fazla benzer değildir.

Neticeten EUIPO İtiraz Birimi, tüketicilerin 12. ve 39. sınıflardaki mal ve hizmetler yönünden daha yüksek bir dikkat seviyesine sahip olmasını muhtemel görerek, markalar arasındaki benzer ögelerin kamuoyu nezdinde karıştırılma ihtimaline yol açacak yeterli olmadığını, İtiraz Edilen Marka ile İtiraza Dayanak Markalar arasındaki şekil unsuruna ilişkin benzerliğin ise, İtiraz Edilen Marka’daki ek sözlü unsuru olan “Cultcamper” kelimesiyle bastırıldığına kanaat ederek, itirazı reddetmiştir.

EUIPO- Temyiz Kurulu 15.12.2021 tarihli R 609/2021-2 Sayılı Kararı :  İtirazın Kabulü ve Bulli’nin Zaferi:

VW, itiraz aşamasındaki bu kararı EUIPO Temyiz Kurulu’na (“Kurul”) taşımıştır.  Kurul, 15.12.2021 tarihli kararı ile çok daha isabetli bir değerlendirme ile markalar arasında karıştırılma ihtimali olduğuna karar vermiş ve Cultcamper markasının tüm mal ve hizmetler yönünden reddine karar vermiştir.

Kurul’un itiraza ilişkin değerlendirmeleri şöyledir:

  • İtiraz Birimi kararında da tespit edildiği üzere, karıştırılma ihtimalinin değerlendirilmesinde dikkate alınacak olan ilgili kamuoyu, AB’ye üye devletlerde bulunan tüketicilerdir ve benzer ilgili tüketici kesiminin söz konusu mal ve hizmetler yönünden ortalama ile yüksek seviye arasında değişkenlik gösteren bir dikkat seviyesine sahip olduğu kabul edilmelidir (özellikle araçlar için).
  • Taraflar, kararda yapılan mal ve hizmet karşılaştırmasına itiraz etmemişlerdir. Aynı şekilde, Kurul da kararda yapılan bu karşılaştırmadan sapmak için herhangi bir karşı argüman tespit edememiştir.  İtiraz edilen markanın kapsadığı mal ve hizmetlerin bir kısmı önceki markaların kapsadığı mal ve hizmetlerle birebir aynı, bazıları ise benzerdir.
  • Önceki üç boyutlu işaretler, beş farklı perspektiften bir karavan veya otobüsü tasvir etmektedir. Kararda, “bireysel olarak ele alınan bu beş perspektifin, araçlar ve araç kiralama ile ilgili olarak en fazla çok düşük bir dereceye kadar ayırt edici” olduğuna karar verilmiştir. Ancak, ilk olarak, bu beş perspektif bireysel olarak değerlendirilmemelidir zira bunlar, aynı nesneyi farklı açılardan temsil etmektedir. İkinci olarak, kararda bu “perspektiflerin” neden araçlar ve araç kiralama ile ilgili olarak en fazla çok düşük derecede ayırt edici olacağına dair tek bir neden sunulmamıştır. Önceki 3 boyutlu markaların kararda belirtildiği gibi “bir karavan veya otobüsün gerçekçi bir tasviri” olması gerçeği, işaretin en fazla çok düşük derecede ayırt edici olduğu şeklinde değerlendirmek için yetersizdir. Bir karavan – minibüsü tasvir eden bir 3 boyutlu işaret, ilgili sektörün normlarından ve geleneklerinden önemli ölçüde ayrılmıyorsa, ayırt edici karakterden yoksun olarak kabul edilmelidir.
  • Önceki üç boyutlu markalar ayırt edicidir, çünkü minibüsün ön kısmı, bölünmüş bir ön cam ve her iki yandaki dairesel farlarla kaput üzerindeki kavisli V şekli ile karakterize edilmiştir.
  •  “Cultcamper” ifadesi, İngilizce konuşan halk tarafından “cult” ve “camper” kelimelerinin birleşimi olarak, yani büyük ölçüde beğenilen veya trend olarak kabul edilen bir karavan olarak algılanacaktır. Böyle övücü bir ifade, araçlar ve araç kiralama açısından, İngilizce konuşan halk için ayırt edicilikten yoksundur ve itiraz edilen kararda da görüldüğü gibi, kamp malzemeleriyle ilgili olarak ise düşük derecede bir ayırt ediciliğe sahiptir.
  • İtiraz edilen markadaki şekil ve kelime unsurları baskınlık yönünden eşdeğerdir. Dolayısıyla, önceki üç boyutlu markaların önden görünümü, itiraz edilen markanın şekil unsurunda neredeyse birebir aynı şekilde kullanılmıştır. Farklı unsurlar ise, pek göze çarpmayan küçük bir barış sembolünde ve itiraz edilen markanın renginde yatmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken, tüketicinin yalnızca nadir durumlarda iki farklı marka arasında direkt olarak bir karşılaştırma yapabildiği, bundan ziyade genellikle söz konusu karşılaştırmayı akıllarında kalan kusurlu imgeler aracılığıyla yaptıklarıdır. Bu sebeple, markalar arasındaki görsel benzerlik kararda ortaya konulduğu üzere “en fazla düşük derecede” değildir.
  • Markalardan biri tamamen görsel ögelerden oluştuğundan işitsel benzerlik değerlendirilmesi yapılamamaktadır.
  • Kavramsal olarak, kararda da ortaya konulduğu üzere, işaretler ortalama düzeyde benzerdir. Nitekim, her iki markada da bir karavan – minibüsün tasviri ortak kavramsal unsurdur.

Neticede, Kurul, İtiraza Dayanak Markalar’ın ortalama düzeydeki ayırt edici karakterini, İtiraz Edilen Marka şekil ve kelime unsurların baskınlık yönünden eşdeğerliğini, işaretlerin görsel ve kavramsal benzerliğini, mal ve hizmetlerin benzerliğini göz önünde bulundurarak karıştırılma ihtimalinin varlığına kanaat getirmiştir. Kurul’a göre İtiraz Edilen Marka ile karşı karşıya kalan AB’de yaşayan ve İngilizce konuşan ilgili kamuoyu, İtiraz Edilen Marka’yı İtiraza Dayanak Markalar’ın başka bir versiyonu olarak algılayacaktır.  Bize göre de Kurul’un değerlendirmesi son derece haklı ve isabetlidir.

Kurul Kararı üç boyutlu şekil markalarının ayırt edicilik değerlendirmesi kriterleri açısından önemli bir kılavuz teşkil ediyor ve üç boyutlu marka tescil sahipleri açısından kesinlikle sevindirici bir gelişme. Üç boyutlu markalar her zaman geleneksel olmayan marka koruması anlamında popülerliğini koruyan bir konu. Bulli kadar ikonik ve zihinde kolay canlanan bir aracın görünümüne ilişkin üç boyutlu markanın bile rakipleri karşısındaki mücadelesinde zorlandığını görüyoruz. Dolayısıyla üç boyutlu bir markanın ayırt edicilik sorgusundan başarıyla geçmesinin ve üç boyutlu markalara dayanan itirazların kazanılmasının dünyanın hiçbir yerinde çok da kolay olmadığını söylemek mümkün.  

Mine GÜNER SUNAY

Şubat 2022

mine.guner@gmail.com


[1] https://tr.wikipedia.org/wiki/Volkswagen_Transporter

“LVV” ve “LAV” Karıştırılabilir Mi? EUIPO İkinci Temyiz Kurulunun Kısa Markaların Karıştırılma İhtimaline Yönelik R 848/2021-2 Sayılı Kararı

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) İkinci Temyiz Kurulu, 9 Aralık 2021 tarih ve R 848/2021-2 sayılı kararında, LVV ve LAV ibareli kısa markaların benzerliğini değerlendirmiş ve aralarında karıştırılma ihtimali olup olmadığını incelemiştir. Söz konusu karara şu linkten ulaşabilirsiniz.

Uyuşmazlığı özetlersek, marka başvuru sahibi 6 Aralık 2019 tarihinde aşağıdaki şekil markasının 21.sınıfta çanak çömlek; ayakkabı çekecekleri; temizlik bezleri; kürdanlar; ayakkabı kalıpları; şarap tadım pipetleri; ayakkabılar için fırçalar; fırçalar; cam şişeler [kaplar]; şişeler; ev veya mutfak kullanımı için kaplar; ev amaçlı seramikler; içme kapları; yemekler için termal yalıtımlı kaplar; kozmetik aletleri için tescilini istemiştir:

İtiraz sahibi, tüm mallar bakımından aşağıdaki markalarına dayanarak itiraz etmiştir:

2017 yılında tescil edilmiş ve 21.sınıfta ev veya mutfak alet ve kapları; tarak ve süngerler; fırçalar (boya fırçaları hariç); fırça yapma malzemeleri; çelik yünü; işlenmemiş veya yarı işlenmiş cam (inşaat için olanlar hariç); diğer sınıflara dahil olmayan züccaciye, porselen ve toprak işi; bulaşıklar, kavanozlar, kurabiye kavanozları, bardaklar, kupalar, tepsiler, yumurta tutacakları, kahve kupaları, sos tavaları, karaflar, kek kalıpları, çaydanlıklar, cam ve porselenden yapılmış yemek takımı (bıçaklar, çatallar ve kaşıklar dışında), özellikle kaseler, kupalar, tabaklar, tuzluk ve biberlik, sos kapları, sürahi ve vazolar; cam ve porselenden heykelcikler, heykeller ve sanat eserlerini içeren AB şekil markası ile,

2013 yılında tescil edilmiş ve 21.sınıfta ev veya mutfak alet ve kapları; tarak ve süngerler; fırçalar (boya fırçaları hariç); fırça yapma malzemeleri; temizlik amaçlı gereçler; çelik yünü; işlenmemiş veya yarı işlenmiş cam (inşaat için olanlar hariç); diğer sınıflara dahil olmayan züccaciye, porselen ve toprak işi; bulaşıklar, kavanozlar, kurabiye kavanozları, bardaklar, kupalar, tepsiler, yumurta tutacakları, kahve kupaları, sos tavaları, karaflar, kek kalıpları, çaydanlıklar, cam ve porselenden yapılmış yemek takımı (bıçaklar, çatallar ve kaşıklar dışında), özellikle kaseler, kupalar, tabaklar, tuzluk ve biberlik, sos kapları, sürahi ve vazolar; cam ve porselenden heykelcikler, heykeller ve sanat eserlerini içeren AB şekil markası.

<a href=”https://www.vectorfair.com/details/iFK9pHoB_Pp8jhvS7_Iw/crockery-dishes-pattern&#8221; >Designed by Vectorfair – <a href=”https://www.vectorfair.com&#8221; title=”Vectorfair – Free Vectors”> www.vectorfair.com</a></a>

İtiraz Birimi, 17 Mart 2021 tarihli kararıyla, her ne kadar malları aynı kabul etse de itirazı tamamen reddetmiştir. İşaretler 3 harften oluştuğu için kısa marka olarak nitelendirilmiş ve marka ne kadar kısaysa toplumun da markanın tüm münferit unsurlarını o kadar kolay ayırt edebileceği belirtilmiştir. Bu anlamda görsel benzerlik ortalamanın altında olarak değerlendirilmiştir. Ayrıca, önceki markanın bir kelime olarak algılanacağı, sonrakinin ise bir kısaltma olduğunun düşünüleceği de belirtilmiştir. Zaten, biraz da bu nedenle, işaretler arasında işitsel olarak da benzerlik düşük bulunmuştur (biri LAV veya LAEV gibi tek hecede, diğeri L-V-V olarak ilgili dile bağlı şekilde harf harf okunacaktır). Bu nedenle de Birim tarafından, somut olayda olduğu gibi kısa işaretlerde küçük farklılıkların farklı bir genel izlenime yol açabileceği öne sürülmüştür. Bundan hareketle de uzun markalarda toplum, farklılıkların daha az farkında olacaktır. Burada ayrıca önemle belirtilmelidir ki İtiraz Birimi, “Lav” ibareli diğer önceki markayla yaptığı karşılaştırmada ise daha da az benzerliğin olduğunu, zira bu önceki işaretin küçük harfler içermesinin farklılıkları artırdığını, çünkü ortada yer alan büyük V’nin büyük A ile az da olsa benzerlik taşımasına rağmen bunun küçük a için geçerli olmadığını ve görsel olarak farklılık yarattığını öne sürmüştür. Sonuç itibariyle uyuşmazlık konusu başvuru ile önceki markalar arasında İtiraz Birimi tarafından karıştırılma ihtimali bulunmamıştır.

İtiraz sahibi, markaların oluştuğu üç harften ikisi olan L ve V harflerinin ortak olması ile aynı L harfiyle başlamalarının karışıklık yaratacağını, kısa olan bu markaların harflerinin aynı dizilimde olduğunu ve tek heceye sahip olduklarını, şekli unsurları da farklılık yaratmaya yeterli olmadığını öne sürerek karara itiraz etmiştir. Ayrıca, LAV ibaresinin de başlı başına bir kelime olduğunun varsayılması için bir sebep olmadığını, onun da bir kısaltma olabileceğini, bu anlamda önceki itirazı inceleyen uzmanın belirttiği gibi İngilizce okunuş dikkate alındığında LAV’ın “el-ei-vi” ve LVV’nin ise “el-vi-vi” olarak okunacağını; aynı ritim, tonlama ve uzunluğa sahip olarak işitsel anlamda da çok benzer olacağını savunmuştur.

Temyiz Kurulu incelemesinde de uyuşmazlık konusu markaların kapsamındaki malların aynı olduğunu varsayılmıştır. İşaretler bakımından, sırasıyla L ve V harflerinin ortak olduğu belirtilmiş, ortalarındaki harflerin A ve V olmasında farklılaştıkları ortaya konulmuştur. Stilizasyon, yazı tipi ve renklerde farklılık olduğu belirtilmiştir. Temyiz Kurulu tarafından vurgulanan husus, somut olayda işaretlerin kısa olduğu, kısa işaretlere uygulanan kuralların farklı olduğu ve bunların kurulu bağlayıcı içtihatlarla oluştuğudur. Buna göre, işaretler arasındaki önemsiz farklılıklar bile farklı bir genel izlenim yaratabilmektedir. Bu sebeple de Temyiz Kurulu, İtiraz Biriminin görsel olarak ortalamanın altı benzerlik bulgusuna ve işitsel olarak varsa bile çok düşük benzerlik görüşüne katılmıştır.

Temyiz Kurulu ayrıca, karıştırılma ihtimalindeki genel değerlendirmenin işaretlerin ve malların benzerliği arasındaki birbirine bağımlılığın da dikkate alınarak yapılması gerektiğini vurgulamıştır. Buna ek olarak, işaretler arasındaki benzerlik veya farklılıkların kendine özgü özellikleri veya satış koşullarına da bağlı olabileceği belirtilmiştir. Buna göre, somut olayda ilgili mallar tüketicilerin görsellere dayanarak kendileri seçerek aldığı şekilde satıldığı için görsel benzerliğin daha önemli olduğu söylenebilir. Burada tüketicilerin görsel olarak malları alırken incelediğinde LAV olup olmadığını hemen fark edebilecekleri değerlendirilmiştir. Karşılıklı bağımlılık ilkesine göre, mallar birebir aynı olsa dahi işaretlerin düşük derece benzerliğinin en azından bir ölçüde kazanılmış ayırt edicilik gerektirmekte olduğu ifade edilmiştir. 

Küçük harfler içeren diğer önceki markayla ilgili İtiraz Birimi değerlendirmeleri Temyiz Kurulu tarafından da uygun bulunmuştur. 

Sonuç itibariyle Kurul, markalar arasında karıştırılma ihtimalinin olmadığına ve bu sebeple itirazın reddine karar vermiştir. 

<a href=”https://www.vectorfair.com/details/Y7NGFHEBQ_YJXG3M1euS/people-shopping-cartoons&#8221; >Designed by Vectorfair – <a href=”https://www.vectorfair.com&#8221; title=”Vectorfair – Free Vectors”> www.vectorfair.com</a></a>

EUIPO, Marka Kılavuzunda itiraz incelemelerinde işaretlerin benzerliği bölümünde yer alan kısa markalar başlığı altında üç harften oluşan kısa markalarda tek harf farklılığının benzerlik ihtimalini ortadan kaldırmayacağını özellikle bu harfin işitsel olarak benzer olduğu durumlar için belirtmiştir[1].  Bunun için örnek olarak İLS – ELS markaları ile Ran – R.U.N. markalarına ilişkin olaylar verilmiştir. Ne var ki, aşağıdaki markalar için yapılan karşılaştırmada ilk harflerin ilgili tüm dillerde farklı okunduğunu, harflerin birbirinden çok farklı olduğunu ve şekli unsurların birbirine benzemediğini belirterek karıştırılmayacakları değerlendirmesi yapılmıştır:

Aynı şekilde kılavuzda belirtildiği gibi Genel Mahkeme, ile COR markalarının yalnızca düşük derecede işitsel olarak benzediğine ve ilgili Almanya halkının kesinlikle işaretlerin başlarındaki farklılıkları fark edeceğine karar vermiştir.

Nitekim TÜRKPATENT’in Marka İnceleme Kılavuzunda da “İki veya üç harften oluşan marka başvuruları arasında yapılacak benzerlik değerlendirmesinde, marka örneğinde yer alan diğer ilave unsurlar ve şekil unsurları birlikte dikkate alınır. Karşılaştırılan işaretlerin her birinde ilave unsurların yer alması durumunda kural olarak, markaların bütünsel olarak farklılaştığı kabul edilir. Harfler arasında “&”, “!” gibi sembollerin kullanılmasının da, markaların birbirinden yeterince farklılaşmasını sağlayabileceği dikkate alınarak, ayırt edilemeyecek kadar benzerliği ortadan kaldırdığı kabul edilecektir.” ifadesi yer almaktadır. Bunun yanı sıra, örnek olarak verilen Yargıtay kararında (Yargıtay 11. HD, 14.12.2015 tarih ve 2015/6222 E- 2015/13415 K sayılı karar) aşağıdaki işaretler değerlendirilmiş, harflerin diziliminden dolayı biraz benzerlik bulunmasına rağmen, markaların yazım biçimleri, içerdikleri şekiller, renkler ve sözcükler dikkate alınarak bıraktıkları genel izlenim değerlendirildiğinde birbirlerinden farklı oldukları sonucuna varıldığı belirtilmiştir:

Sonuç olarak, kısa markalarda işaretlerin benzerliği değerlendirmesinin uzun markalara göre biraz daha farklı yapıldığı, bu anlamda kısa markalarda ufak farklılıkların da karıştırılma ihtimalini önleyeceği ve toplum nezdinde markaların birbirinden ayırt edilebileceğini sağlayabileceği kabul edilmektedir. Bu nedenle, kısa markalarda yalnız tek harfin değiştiği durumda dahi markaların bir arada var olabileceği ve ticari kaynağının doğru olarak algılanabileceği anlaşılmaktadır.

Alara NAÇAR

Ocak 2022

nacar.alara@gmail.com


[1] https://guidelines.euipo.europa.eu/1922895/1927189/trade-mark-guidelines/3-4-6-3-short-signs

BATMAN KARAKTERİNİN YARASA SEMBOLÜ KOSTÜMLER İÇİN AYIRT EDİCİ MİDİR?

EUIPO TEMYİZ KURULU HÜKÜMSÜZLÜK TALEBİNİ REDDETTİ



En ünlü kurgusal süper kahramanlardan biri olan Batman, zengin iş insanı Bruce Wayne’in gizli kimliğidir. Anne-babasının trajik ölümüne tanık olduktan sonra kendisini suçla savaşmaya adayan Bruce Wayne, gizli kimliğinin ilhamını penceresine çarpan bir yarasadan almıştır.

İlk defa 1939 yılında ortaya çıkan süper kahraman, o zamandan bu yana çizgi roman serisi devam ettiği gibi, onlarca film, televizyon dizisi ve video oyununda yer almıştır. Batman figürleri ve meşhur yarasa amblemi de zamanla ticarileşmiş, Batman evreninden birçok unsur tasarım ve marka tesciline konu olmuştur. Batman’e ilişkin markalar, oyuncaklardan, oyun konsollarına, kırtasiye eşyalarından kostümlere kadar geniş bir şemsiyedeki birçok mal üzerinde kullanılmıştır.

Batman’in kostümü Batsuit’ün yarasadan aldığı ilhamı, kostümün başlık, pelerin ve kol kısımlarında görmek mümkündür. Bunlara ek olarak kostümün göğsünde de elips içine alınmış kolları açık bir yarasa figürü yer almaktadır.

Bahsi geçen figür, bilinen adıyla, “Bat-insignia” elips içine alınmış kolları açık bir yarasa temsilinden oluşmaktadır:

Söz konusu yarasa amblemi, en çok tanınan popüler kültür sembollerinden biridir.

Bu yazıda sizlere, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (“EUIPO”) Temyiz Kurulu’nun, yarasa ambleminin Batman kostümleri açısından tanımlayıcı olduğu iddiasına dayanılarak yapılan hükümsüzlük talebine ilişkin kararından (R 1447/2020-2 sayılı karar) bahsedeceğiz.

“Detective Comics”, veya bilinen kısaltılmış adıyla “DC Comics” (marka sahibi), aşağıdaki görselden müteşekkil tescilli birlik markasının sahibidir.

Marka 2 Şubat 1998’de EUIPO nezdinde tescil edilmiş ve süreleri içinde yenilenmiştir. Tescil kapsamında 9, 14, 16, 21, 24, 25, 28, 30, 32 and 41. sınıflardaki mal ve hizmetler bulunmaktadır.

2019 yılında ise tasfiye halindeki “Commerciale Italiana S.R.L.” (hükümsüzlük talebi sahibi), EUIPO İptal Birimi nezdinde markanın ayırt edicilikten yoksun ve tanımlayıcı olduğundan bahisle kısmen hükümsüzlüğünü talep etmiştir.

İptal Birimi öncelikle tarafların iddia ve savunmalarına değinmiş ve sonrasında tanımlayıcılığa ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştur.

Uyuşmazlığın bu aşamasını aşağıdaki gibi özetlememiz mümkündür:

  • İki tarafa göre de ihtilaf konusu markanın, tüketici tarafından Batman karakteriyle ilişkilendirildiği hususunda tartışma bulunmamaktadır. İptal Birimi bu noktada Batman’in 1939’da yaratılışından beri yayımcısı DC Comics ile yakından ilişkili olduğunu belirtmiştir. Karakter’in uzun ömrü, kitap, çizgi roman, TV dizisi ve sinema filmi uyarlamaları göz önünde bulundurularak ilgili kamunun markadaki “yarasa sembolünü” tanıyacağı görüşü yerinde kabul edilmiştir. Batman kelimesi ve ona ait “yarasa sembolü”, kamu tarafından Bill Finger ve Bob Kane tarafından yaratılan çizgi karaktere yapılan gönderme şeklinde anlaşılmaktadır.
  • Hükümsüzlük talebi sahibine göre işaret, kamu tarafından bir ticaret markası olarak değil Batman karakterine ilişkin bir süsleme olarak algılanacaktır. Bu itibarla işaret, bir Batman kostümü giymeye, yani malın kullanım amacına gönderme yapmaktadır.
  • Fakat, marka sahibi, markayı, kendi franchise’ına ait mallar ile diğer firmalara ait malları ayırmak için kullandığını belirtmiştir. Birlik markası başka bir çizgi roman karakteriyle değil, Batman’le ilişkilendirilecektir ve bu sebeple doğal olarak ayırt edicidir. İptal Birimi, bu konuda marka sahibiyle aynı fikirde olmuş ve ihtilaf konusu markanın bir yarasanın doğal tasviri olmaktan öte yüksek derecede stilize edilmiş bir işaret olduğunu belirtmiştir.
  • Marka sahibi ayrıca, DC Comics’in, seksen yıla dayanan geçmişi düşünüldüğünde, dünyaca ünlü bir çizgi roman yayımcısı olmasından ve Batman dahil birçok ünlü süper kahraman karakterini içeren materyaller üretmesinden bahisle, bu yayınlar ve içerdikleri karakterler bakımından, Avrupa Birliği’nin geneli de dahil olmak üzere dünya çapında bilinir olduklarını iddia etmiştir. Batman ve sembolleri  DC Comics tarafından birçok eşya ve lisanslı tüketici ürünleri üzerinde ticari olarak kullanılmaktadır. Marka sahibine göre, 25. ve 28. sınıflardaki ilgili malların tüketicileri, yarasa ambleminin herhangi bir kullanımını, DC Comics’ten kaynaklanan bir kullanım ve/veya DC Comics ile olan bir ilişkiden kaynaklanan kalite göstergesi olarak algılamaktadır.
  • Her iki tarafça sunulan deliller de Batman karakterinin ortaya çıkışı ve tarihini açıklamakta ve onu yayımcısı DC Comics ile illişkilendirmektedir. Deliller, yarasa ambleminin mallar için tanımlayıcı olabileceğine işaret etmemektedir. Kaldı ki tüm atıflar Batman karakterinin Birlik dahil dünya genelindeki itibarını gösteren oldukça önemli ve bilinir kaynaklardan oluşmaktadır. Sonuç olarak İptal Birimi ihtilaf konusu Birlik markasının, marka sahibinin yoğun kullanımı nedeniyle ilgili kamu tarafından yalnızca DC Comics’in Batman karakteri ile ilişkilendirileceği ve başka herhangi bir çizgi roman veya süper kahraman hikayesi veya franchise ile ilişkilendirilmeyeceği sonucuna ulaşmıştır.
  • Bu durumda yarasa ambleminin kamu nezdinde bilinir olması ihtilafa konu markanın da ayırt edicilikten yoksunluk iddiası için bir temel oluşturmayacağı ortadadır. Hükümsüzlük talebi sahibinin bu iddiaları esas olarak Temyiz Kurulu’nun Pinokyo kararına dayanmaktadır. Ancak İptal Birimi’ne göre, marka sahibince de belirtildiği üzere “Pinokyo” kararı uyuşmazlığa uygulanabilir değildir. “Pinokyo”, çocuklara yönelik bir öykünün başlığı olup sadece bu öyküye referans eden bir ibare olarak “dile girmiştir”. Böylece marka özellikle bu öyküye atıfta bulunabilecek mallar bakımından hükümsüz kılınmıştır. Mevcut uyuşmazlıkta, marka yalnızca DC Comics’in Batman karakteriyle ilişkilendirilecektir. Zira hem görünüşte hem de davranışta onu halk tarafından tanınabilir kılan belirli özellikler taşıması, herhangi bir kurgusal karakterin özüdür. Mevcut uyuşmazlıkta tüketiciler ilgili malların marka sahibinin izniyle satışa çıkarıldığını varsayacaktır.
  • Kurgusal karakterin ‘yarasa amblemi’ taşıyan bir kostümle ilişkilendirilmesi, uyuşmazlık konusu markanın ihtilaflı malların özellikleri hakkında bilgi aktardığı anlamına gelmemelidir. Bir amblemin ticari marka olarak gerçek kullanımı, onun mallara veya ambalajlarına iliştirildiği anlamına gelir. Amblem ayırt edici olduğundan, tescil edilmemesi için yasal bir gerekçe yoktur. Markanın gerçek kullanımının değerlendirilmesi, bir geçersizlik gerekçesi değil, iptal gerekçesidir ve bu nedenle mevcut yargılamayla ilgisi yoktur.
  • Hükümsüzlük talebi sahibi ayrıca, markanın ürünlere eklendiğinde yalnızca dekoratif bir işlev göreceğini ve bu nedenle malların menşeinin bir göstergesi olarak algılanamayacağını ileri sürmüştür. İptal Birimi, markanın dekoratif bir işlevi yerine getirebilmesinin, herhangi bir ayırt edici özelliği reddetmek için tek başına yeterli olmadığını belirtmiştir. Tipik dekoratif öğeler, şeritler, noktalar ve/veya herhangi bir desen türü gibi tüketicilerin ortak kullanımları nedeniyle ayırt edemediği öğelerdir. Hükümsüzlük talebine konu markanın belirli özellikleri göz önüne alındığında, tüketicilerin markayı giyim eşyaları veya diğer herhangi bir tür mal üzerine basıldığında tamamen dekoratif olarak algılayacaklarını varsaymak için hiçbir neden yoktur. Dekoratif amaçlar için kullanılsalar bile, öğeler halk tarafından ayırt edici olarak kabul edilebilir ve bu nedenle ticari bir kökene işaret edebilir.
  • Hükümsüzlük talebi sahibi uyuşmazlık konusu markanın tanımlayıcı niteliğine ilişkin argümanları ayırt edicilik iddialarının tekrarından ibarettir ve itiraz edilen işaretin ayırt edici olmadığı varsayımına dayanmaktadır. Ancak, yukarıda görüldüğü gibi, marka İptal Birimi tarafından ilgili mallar için ayırt edici görülmüştür; bu nedenle, hükümsüzlük talebi sahibinin markanın tanımlayıcılığına ilişkin argümanı temelsiz bulunmuştur.

İptal Birimi’nin, 21 Mayıs 2020 tarihli kararında hükümsüzlük talebini reddetmesi üzerine hükümsüzlük talebi sahibi bu kararı temyiz etmiştir. Dosya, EUIPO 2. Temyiz Kurulu’nun önüne gelmiştir.

Hükümsüzlük talebi sahibi temyiz aşamasında önceki argümanlarını tekrar etmekle birlikte aşağıdaki iddialarda bulunmuştur:

  • Yarasa ambleminin, Batman kostümünün bir parçası olduğu, karakterin çıkışından beri açıkça ortadadır. Sembol ilgili kamu kesimince derhal, malların bir süsleme unsuru ve ürünlerin amacını veya özelliklerini belirten tanımlayıcı bir işaret olarak algılanacaktır.
  • Bir kostümün göğüs kısmındaki  markası kaynak gösterir şekilde değil, çizgi filmlerdeki orijinal Batman kostümünün bir kopyasının parçası olarak anlaşılacaktır.
  • Marka başvurusu hükümsüzlük talebinin yöneltildiği mallar bakımından kullanım sonucu ayırt edicilik (ikinci bir anlam) kazanmamıştır.
  • Marka sahibi, markasının doğrudan bir karakterle ilişkilendirmesini önlemek için hiçbir faaliyette bulunmamaktadır. Zira belirli durumlarda -markanın ticari kaynak olarak algılanmama ihtimali bulunduğunda- bu sembolleri kullanma zorunluluğu bulunmaktadır. Ancak marka sahibinin, bu zorunluluğa rağmen markasını TM ve ® sembolleri olmadan kullandığı görülmektedir.
  • Bu gibi durumlarda ürünler üzerinde kullanılanacak bazı ibarelerin/şekillerin marka hakkı gibi münhasır haklardan arındırılmış olması, kamu yararı gereğidir. Batman’in ünlü karakterinin telif haklarının sona ermesinden sonra herkes onun ünlü kostümüne gönderme yapan kostümler üzerinde uyuşmazlık konusu markayı kullanmakta özgür olmalıdır.

Marka sahibinin bu iddialara karşı yanıtları ise aşağıdaki şekilde olmuştur:

  • Yarasa ambleminde bulunan son derece stilize yarasa tasviri, doğası gereği ayırt edicidir ve marka sahibi tarafından mallarını diğer teşebbüslerin mallarından ayırmak için yaygın olarak kullanılmaktadır.
  • Tüketiciler yarasa amblemini marka sahibinin mallarını diğer eğlence franchise’larından ayıran bir özellik olarak görmektedir ve tüketicilere belirli mal ve hizmetlerin marka sahibi tarafından lisanslandığı bilgisi verilmektedir. Üçüncü kişiler yarasa amblemini giysiler üzerinde kullanmakta serbest olsaydı, bu durum marka sahibinin yarasa ambleminin kaynak gösterme işlevini (ve muhtemelen yatırım, reklam ve iletişim işlevlerini de) etkilerdi. Batman’in bir karakter olarak popülerliği, markayı geçersiz kılmamakta aksine kaynak gösterme işlevini güçlendirmektedir. Bu nedenle tüketiciler yarasa sembolünün kaynağını tanımakta ve DC Comics’in markası olarak güvenmektedir.
  • Markanın ayırt edicilikten yoksun olduğu düşünülse bile kullanım yoluyla ayırt edicilik kazandığı sunulan delillerden anlaşılacaktır.

Temyiz Kurulu yukarıda özetlenen bilgi, iddia, delil ve dokümanların ışığında temyiz talebini incelemiş ve aşağıda belirtilen gerekçelerle talebi reddetmiştir:

  • Markanın Batman’in göğsündeki sembolle ilişkilendirileceği hususu tartışmasızdır. Ancak Batman karakteri her zaman yayımcısı DC Comics ile ilişkilendirilmiştir. Hükümsüzlük talebi sahibi, uyuşmazlık konusu markanın başvuru tarihinde piyasada marka sahibinden izin alınmadan kullanıldığına dair kanıt sunmamıştır.
  • Hükümsüzlük talebi sahibi, yarasa ambleminin bir kostüm üzerinde kullanılması durumunda kaynak gösterme işlevi sağlamayacak ve orijinal Batman kostümünün süslemesi olarak anlaşılacak kadar ünlü olduğuna dair iddialarını, Adalet Divanı’nın C-48/05 sayılı Opel kararına dayandırmaktadır. Bu iddia da yine, yarasa ambleminin diğer firmalar tarafından belirtilen mallar üzerinde kullanıldığı kanıtlanmadığı için Kurul tarafından dayanaksız görülmüştür.
  • Temyiz Kurulu’na göre Batman karakterinin popülerliği markayı geçersiz kılmamaktadır, aksine yarasa ambleminin kaynak gösterme işlevini güçlendirmektedir. Tüketiciler yarasa ambleminin kaynak gösterme işlevini tanımakta ve onun DC Comics’in markası olduğuna güvenmektedir.
  • Markanın ® sembolü ile birlikte ya da sembol olmadan kullanılmasının bir önemi yoktur. Zira bu sembolün kullanımı, müşterilere işaretin marka olarak kullanıldığına ilişkin bilgi verme amaçlıdır ve isteğe bağlıdır.

Yukarıda yer verilen tüm açıklamalar ve gerekçeler doğrultusunda EUIPO Temyiz Kurulu, tescilli markanın ayırt edici nitelikten yoksunluk ve tanımlayıcılık gerekçeleriyle hükümsüz kılınması yönündeki talebi reddetmiştir.

Kurul tarafından incelenen bir diğer husus da hükümsüzlük talebinin kapsamına yönelik sınırlandırmanın İptal Birimi tarafından kabul edilmemesi kararına karşı yapılan itirazdır.

Hükümsüzlük talebi başlangıçta 25. sınıftaki “şapkalar ve başlıklar; ceketler; gömlekler; sweatshirtler; tişörtler; kısa bluzler; eldivenler ve tek parmaklı eldivenler; pantolonlar; kostümler; terlikler; terlik çorapları; çoraplar; tangalar; sandaletler; ayakkabı ve botlar; kumaş kemerler.” ve28. sınıftaki “maskeler (spor için olanlar hariç); tuhafiye düğmeleri; tuhafiye eşyaları ve parti şapkaları” mallarına yöneliktir.

Hükümsüzlük talebi sahibi, talep tarihinden sonraki görüşlerinde incelemenin kapsamını aşağıdaki şekilde daraltmak istemiştir:

25. sınıf: Batman karakteriyle ilgili ve/veya Batman karakterini temsil edecek şekilde giyilmesi amaçlanan kostümler, tiyatro kostümleri, maskeli balo kostümleri, dans kostümleri, Cadılar Bayramı kostümleri, karnaval kostümleri, maskeli balo kostümleri, maskeler ve/veya tam elbiseler, başlıklar, korseler, pantolonlar, tulumlar, külotlu çoraplar, kemerler, ayakkabılar, galoşlar ve pelerinler.

28. sınıf: Batman karakteriyle ilgili ve/veya Batman karakterini temsil edecek şekilde giyilmesi amaçlanan maskeler, süs düğmeleri, kotilyonlar için eşyalar ve parti şapkaları.

Hükümsüzlük talebi sahibi her ne kadar talebin kapsamını daraltma hakkına sahip olsa da güncel uyuşmazlıkta sınırlanmak istenen terimler, İptal Birimine göre tescilli markanın kapsamı ile tam olarak örtüşmemektedir. Bu çerçevedeki İptal Biriminin kapsamdaraltmayı gerekli görmediği yönündeki değerlendirmesi Kurul tarafından yerinde bulunmuştur.

Kurul’a göre “baş giysileri” terimi, “şapkalar ve başlıklar”a kıyasla daha geniş bir kategoridir. Ayrıca marka 25. sınıftaki “korseler, pantolonlar, tulumlar, külotlu çoraplar, kemerler, galoşlar ve pelerinler”  ile 28. sınıftaki “kotilyonlar için eşyalar” için tescilli değildir. Bu sebeple bu mallar üzerinde hükümsüzlük talebinde bulunulamaz.

İkinci olarak, markanın yalnızca belirlenen mallar bakımından hükümsüz kılınması durumunda, daraltmada kullanılan ifadeler hukuki belirsizliğe yol açacaktır. Bir ürünün Batman karakteriyle ilgili olup olmadığının ve/veya Batman karakterini temsil edecek şekilde giyilmesinin amaçlanıp tasarlanmadığının tanımlanması özneldir ve malların açık ve kesin bir özelliği değildir. Bir bütün olarak “kostümler”in hükümsüz kılınması, Batman karakteriyle ilgilli ve/veya Batman karakterini temsil edecek şekilde giyilmesi amaçlanan belirli kostüm türlerinin hükümsüz kılınması ile kyaslandığında, hükümsüzlük talebi sahibinin lehinedir.

Bu sebeplerle İptal Birimi’nin incelemeyi talep formunda belirtilen mallar üzerinden devam ettirmesi de, Temyiz Kurulu’nca haklı bulunmuştur.


En nihayetinde, Temyiz Kurulu hükümsüzlük talebi sahibinin itirazlarını yerinde bulmamış, itirazı reddetmiş ve İptal Biriminin kararını onamıştır. Karar çıkartılan birincil sonuç, EUIPO’ya göre,  bir işaretin popüler kültürün ünlü figürlerinden olmasının tek başına bu işaretin ayırt edicilikten yoksun bulunması için yeterli bir sebep teşkil etmeyeceğidir.

Cansu ÇATMA BİLEN

cansucatma1@gmail.com

Melike Gülşah YARDIMCI

mgulsahyardimci@gmail.com

Aralık 2021

“ROUGE G DE GUERLAIN” RUJUNUN ÜÇ BOYUTLU MARKA KORUMASI MÜCADELESİ: ABAD GENEL MAHKEMESİ GUERLAIN KARARI (T-488/20)



1828 yılından beri sektörün en eskileri arasında yer alan ve sektördeki varlığını korumaya devam eden Fransa menşeli lüks kozmetik ve parfümeri şirketi Guerlain SA (“Guerlain”), diğer pek çok ürününün yanı sıra ikonik hale gelen “Rouge G de Guerlain” rujlarının da sahibidir. Bu ürünü ikonikleştiren ise elbette Guerlain marka değeri ve ürün kalitesi olmasının yanı sıra, aynı zamanda bu ürün ambalajının tasarımı yani bir diğer değişle, üç boyutlu şekli demek yanlış olmayacaktır.

Şüphesiz ki, Guerlain da bu durumun farkındalığı içerisinde, 2018 yılında Rouge G de Guerlain rujlarının üç boyutlu marka olarak tescil edilmesi amacıyla 3. sınıfta “ruj” ürünleri kapsamında Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (“EUIPO”) nezdinde tescil başvurusunda bulundu. Başvuru konusu üç boyutlu şeklin ayırt ediciliği haiz olduğu yönünde iddiada bulunduysa da EUIPO İnceleme Birimi tarafından Avrupa Birliği Marka Tüzüğü (“EUTMR”) 7(1)(b) hükmü uyarınca, ayırt edici nitelik taşımadığı gerekçesiyle ilgili üç boyutlu marka başvurusu reddedildi.

Başvuru konusu üç boyutlu marka görseli

Marka başvurusunun reddi üzerine, Guerlain tarafından 14 Kasım 2019 tarihinde EUIPO Temyiz Kurulu’na başvuruldu. EUIPO Birinci Temyiz Kurulu (“Kurul”), İnceleme Birimi tarafından verilen ret kararı ile aynı doğrultuda ve başvuru konusu şeklin ayırt edici niteliği haiz olmadığı yönünde karar verdi.

Kurul kararında, söz konusu üç boyutlu şekil incelemesine ve ilgili ürün tüketici kitlesi tanımına yer verilerek, piyasadaki ücret skalasına göre ortalama seviyeden yüksek seviyeye kadar değişiklik gösteren dikkat düzeyine sahip oldukları belirtildi. Kurul, bu üç boyutlu şeklin piyasadaki aynı ürün şekilleri ile arasında önemli ölçüde bir farklılığının bulunmadığını, diğer ürün şekilleri gibi silindirik bir yapıda olduğunu ve ortalama tüketicinin de bu şekle aşina olduğunu belirtti. Netice itibarıyla da uyuşmazlığa konu üç boyutlu şeklin bütünsel değerlendirmesinde, sektörün norm ve geleneklerinden “önemli ölçüde” farklılaşmış bir şekil olmadığı kanaatine vardı.

Guerlain Tarafından Öne Sürülen İddialar

Kurul tarafından verilen kararın iptali ve söz konusu üç boyutlu marka başvurusunun tescili için Guerlain tarafından Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesine (“Genel Mahkeme”) başvuruldu. Guerlain başvurusunda, söz konusu şeklin piyasada bulunan diğer ruj şekillerinden neden önemli ölçüde farklı olduğu hususundaki açıklamalarını içerir aşağıda yer alan iddialarda bulundu:

  • Söz konusu üç boyutlu şekil, yapısı itibarıyla düz bir yüzeye sahip değildir ve bu nedenle dikey şekilde konumlandırılamamaktadır. Şeklin yapısından kaynaklanan bu özellik onun benzersizliğini pekiştirmekle birlikte ortalama tüketicinin algısını da etkileyeceği için önemlidir.
  • Başvuru konusu şekil bir tekne gövdesi, bebek arabası ya da ters biçimde ve kenarları yuvarlak hatlara sahip altın külçesini andıran alışılmadık bir yapıda ve ayırt edici niteliktedir.  
  • Üzerinde yer alan küçük ve oval kabartma biçimdeki yükselti, söz konusu ürünün şeklini sektörün norm ve geleneklerinden farklılaştırmaktadır.
  • Şekilde menteşeler bulunmaktadır ve bu kısım açıldığında çift taraflı bir ayna ortaya çıkmaktadır ki bu da şekli farklılaştıran bir başka özelliktir.
  • Şekilde yer alan özelliklerin her biri, şekli ilgili sektörün norm ve geleneklerinden farklılaştırmaktadır. Ayrıca şeklin yeni ve özgün olması da sektörün norm ve geleneklerinden önemli ölçüde uzaklaştığı hususunda bir emare niteliğindedir.
  • Son olarak, şeklin ortalama tüketici nezdinde akılda kalıcı mahiyette olması, ayırt edici niteliği haiz olduğunu göstermektedir.

Genel Mahkeme Kararı (T-488/20)

Genel Mahkeme, 14 Temmuz 2021 tarihli ve T-488/20 sayılı kararında, Guerlain tarafından öne sürülen iddiaları haklı bularak, aşağıda yer verilen gerekçelerle, söz konusu üç boyutlu şeklin ayırt edici niteliği haiz olduğunu belirterek sektörün norm ve geleneklerinden önemli ölçüde uzaklaştığı yönünde karar verdi:

  • Üç boyutlu bir markanın ayırt edici niteliğine dair yapılacak olan değerlendirme, markanın özgünlüğü veya ilgili mal ve hizmet alanı kapsamında kullanımının bulunmadığı yönündeki değerlendirmeler ile bağlı değildir.
  • Başvuru konusu şeklin sektörün norm ve geleneklerinden önemli ölçüde farklılaşmış olduğunun tespit edilmesi gerekmektedir. Ancak, şeklin sadece yenilik arz etmesi ayırt edici niteliği haiz olduğu anlamına gelmemekle birlikte, bu konudaki belirleyici kriter, ticari kaynağı belirtme işlevini yerine getirme yeterliliğine sahip olup olmadığıdır.
  • Ürünlerin yüksek kalitede bir tasarıma sahip olması, o üç boyutlu şekle sahip ürünleri sektördeki diğer ürünlerden ayırt etmek için şart değildir.
  • Üç boyutlu şeklin estetik yönü, ürünün göze güzel veya çekici görünmesi yönündeki bir değerlendirme anlamına gelmeyecek olup, söz konusu şeklin ilgili kitlenin algısında nesnel ve sıra dışı bir etki yaratma yeteneğine sahip olup olmadığına göre belirlenecektir.
  • Kurul kararında yer verilen ve sektörün norm ve geleneklerini oluşturduğu belirtilen ruj görselleri de dikkate alındığında, başvuru sahibinin belirttiği gibi ilgili uyuşmazlık konusu şekil, ruj ürünleri için alışılmışın dışındadır ve piyasada yer alan diğer ruj şekillerinden farklılık arz etmektedir.

     

Karar metninde yer verilen piyasadaki ruj görselleri
  • Üç boyutlu bir ürün şeklinin yalnızca piyasadaki diğer alışılmış şekillerin bir başka türü niteliğinde olması, onun ayırt ediciliği haiz olup olmadığının tespiti için yeterli değildir. Nitekim sektörün önemli bir şekil çeşitliliği ile nitelendirilmesi, yenilik içeren herhangi bir şeklin de mutlaka onlardan biri olarak algılanacağı anlamına gelmeyecektir.
  • Başvuru konusu şekil iç içe geçen iki parçadan oluşmakta olup, bunlardan biri küçük ve oval bir yükseltiye sahiptir. Şekil, herhangi düz bir hatta sahip değildir ve üst kısmının hafif kavisli olmasının yanı sıra sadece alt kısmında küçük bir yüzey alanı bulunmaktadır. Tek bir yanında ise dikdörtgen şeklinde bir yuva yer almaktadır.
  • Söz konusu şekil bir tekne gövdesini veya bebek arabasını andırmaktadır. Bu özelliği bir ruj şekli için sıra dışı ve alışılmadık olup, şekli sektörün norm ve geleneklerinden önemli ölçüde farklılaştırmaktadır. Şekilde yer alan küçük ve oval yükselti de alışılmışın dışındadır ve başvuru konusu üç boyutlu şeklin sıra dışı görünümüne katkıda bulunmaktadır.
  • Başvuru sahibi tarafından da iddia edildiği üzere, söz konusu ruj şekli piyasadaki diğer ruj şekillerinden farklı olarak dikey pozisyonda konumlandırılamamaktadır ve bu özellik, şeklin ortalama tüketicide yarattığı alışılmışın dışındaki görsel etkiyi pekiştirecektir.
  • Ayrıca ortalama seviyeden yüksek seviyeye kadar değişiklik gösteren dikkat düzeyine sahip ilgili tüketici kitlesi, söz konusu şekli gördüğünde şaşıracak olup, şekli sektördeki norm ve geleneklerden önemli ölçüde farklılaşmış olarak ve ticari kaynağı belirtebilecek nitelikte algılayacaktır.

Genel Mahkeme, ilgili Karar metninde geçen tüm bu açıklamalar doğrultusunda, Kurul’un EUTMR 7(1)(b) maddesi doğrultusunda uyuşmazlık konusu şeklin ayırt edicilik niteliğini haiz olmadığı yönünde verdiği kararın isabetsiz olduğu kanısına vardı ve Kurul kararının iptali yönünde hüküm kurdu.  

Genel Mahkeme Kararının önemi şu noktada ortaya çıkmaktadır ki, aslında bir üç boyutlu markanın ayırt ediciliğine dair yapılacak olan değerlendirme, diğer geleneksel markalara dair yapılacak olan değerlendirmeden farklı olmayacaktır. Ancak uygulamadaki genel algı, ortalama tüketicinin bir ürün veya ambalaj şeklinin üzerinde kelime ya da grafik unsur yer almadığı sürece o ürünün ticari kaynağı hakkında varsayımda bulunma alışkanlığının bulunmadığı ve bu nedenle de geleneksel markalara kıyasla üç boyutlu markalara ilişkin ayırt edicilik tespitinin çok daha güç olduğu yönündedir. Dolayısıyla, süregelen uygulamalar kapsamında konuyu ele alacak olursak, üç boyutlu markaların geleneksel markalara nazaran marka korumasından yararlanmasının daha zor olduğunu söylemek mümkündür. Genel Mahkeme tarafından verilen işbu kararın ise üç boyutlu marka tescili kapsamında sektördeki diğer firmalar için umut vadeder nitelikte olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

Belce BARIŞ

Kasım 2021

belcebaris@gmail.com

ORTALAMA TÜKETİCİ BİR ŞEKLİN İÇİNDE GİZLİ HARFLERİ OKUYABİLEN KESİM MİDİR? ABAD GENEL MAHKEMESİ BALIK ŞEKLİ KARARI (T-354/20)

The Blink Fish | Have you ever seen a Fish blinking?


The Blink Fish isimli yapım şirketi, 9 Ekim 2017 tarihinde aşağıdaki şekil markasını tescil ettirmek için Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’ne (EUIPO) başvuruda bulunmuş ve marka 2018 yılının başında tescil edilmiştir.

Image not found

Marka;

  • 35. sınıfta bulunan “Reklamcılık; İş yönetimi, idaresi ve bu konular ile ilgili danışmanlık; sekreterlik hizmeti”,
  • 38. sınıfta bulunan “Haberleşme hizmetleri”,
  • 41. sınıfta bulunan “Spor, kültür ve eğlence hizmetleri; Eğitim ve öğretim hizmetleri”

için tescil edilmiştir.

8 Mayıs 2018 tarihinde Wirtschaftsgesellschaft des Kfz-Gewerbes mbH isimli Alman şirketi (bundan sonra “hükümsüzlük talebi sahibi” olarak anılacaktır), Almanya’da tescil edilmiş “BLINKA” kelime markasıyla karıştırılma ihtimali gerekçesine dayanarak, The Blink Fish (bundan sonra “marka sahibi” olarak anılacaktır) adına tescil edilmiş markanın bütün hizmetler bakımından hükümsüz kılınmasını talep etmiştir.

Her iki markanın aynı hizmetleri kapsadığı ilk olarak belirtilmelidir.

Hükümsüzlük talebi, EUIPO İptal Birimi tarafından 22 Ağustos 2019 tarihinde markalar arasında karıştırılma ihtimalinin bulunmaması gerekçesiyle reddedilmiştir. Bu karara karşı EUIPO Temyiz Kurulu’na başvuran hükümsüzlük talebi sahibinin iddiaları Temyiz Kurulu tarafından da reddedilmiştir.

Hükümsüzlük talebi sahibinin Temyiz Kurulu’na sunduğu ana argümanlar aşağıdadır:

  • Her iki markanın etki yaratacağı yer benzer şekilde Almanya’dır ve markaların tescilli bulundukları hizmetler aynıdır.
  • Karşılaştırılan markaların hedef kitleleri aynı olmakla beraber bu kitle hem ortalama tüketici hem de işin profesyonellerinden oluşmaktadır.
  • Dava konusu marka yalnızca stilize edilmiş olan bir balık figürünü değil bunun yanı sıra “B”, “L”, “I”, “N” ve “K” harflerinden oluşan “blink” kelimesini de içermektedir ve kelime unsurları arasında benzerlik bulunmaktadır.
  • Önceki tarihli “blinka” markasının Almanca ve İngilizce ’de herhangi bilinen bir anlamı bulunmamasından dolayı benzerlik bir kat daha artacaktır.
  • Bütün bu iddialar sonucunda dava konusu marka ile eski tarihli “blinka” markası ile aralarında karıştırılma olasılığı ortaya çıkacaktır.

EUIPO Temyiz Kurulu’nun itirazın reddi yönündeki kararının gerekçelerine aşağıda yer verilmiştir:

  1. Markaların aynılık veya benzerlik incelemesinde, hükümsüzlük talebine gerekçe olarak gösterilen “blinka” markasının Almanya’da tescilli bulunmasından dolayı, dava konusu markanın tescilinin etkili olacağı coğrafi alanın Almanya ile sınırlı bulunması gerekmektedir.
  2. Tescil edilen markanın yöneltildiği hedef kitle hem bilinçli ve profesyonel kişilerden hem de ortalama tüketiciden oluşmaktadır ve bu kitle dava konusu markayı yalnızca stilize edilmiş bir balık şekli olarak algılayacaktır.
  3. Markalar arasında görsel benzerlik bulunmamaktadır ve hükümsüzlük talebinin konusu marka yalnızca stilize edilmiş bir balık şekli olarak algılanacağından, markaların işitsel ve kavramsal olarak karşılaştırılması mümkün değildir. Dolayısıyla, markalar aynı veya benzer değildir.

Bu kararı da yerinde bulmayan hükümsüzlük talebi sahibi, Temyiz Kurulu kararının iptali talebiyle uyuşmazlığı Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) Genel Mahkemesi’ne taşımaya karar vererek dava açmıştır. ABAD Genel Mahkemesi tarafından 24 Mart 2021 tarihinde T‑354/20 sayılı kararla sonuçlandırılan davada, hükümsüzlük talebi sahibi iddialarını iki temel üstüne kurmuştur.

İlk olarak, markalar arasında karıştırılma ihtimalinin bulunmasından dolayı EUIPO Temyiz Kurulu kararının haksız olduğu iddia edilmiştir. İkinci olarak, EUIPO Temyiz Kurulu tarafından verilen kararın 2017/1001 sayılı Direktif’in 94. maddesi uyarınca yeterli gerekçe ve sebeplere dayandırılması gerekirken, işbu kararın bir sebep sonuç ilişkisi kurmaktan uzak olduğu ve Temyiz Kurulu tarafından yapılan değerlendirmenin bu maddenin gerekliliklerini sağlamadığı iddia edilmiştir.

Mahkeme değerlendirmeye ikinci iddiayı ele alarak başlamıştır. Bahsi geçen maddenin ruhunu sorgulayan Mahkeme, 94. maddenin iki unsuru sağlama amacı olduğundan bahsetmiştir. Buna göre, kararların gerekçeli olması yoluyla, bir taraftan taraflar kararların dayandığı temelleri anlayabilecek, diğer yandan mahkemeler kararların hukuka uygunluğunu denetleyebilecektir.

Maddenin ruhunun ve amacının incelenmesinden sonra, iptali talep edilen karar bu madde kapsamında değerlendirilmiştir. Mahkeme, Temyiz Kurulu kararının çok ayrıntılı olmasa da gerekçe bakımından yeterli ve 94. maddenin gereklilik ve amaçlarına uygun olduğu görüşüne varmış ve iddiayı reddetmiştir.

İkinci iddianın bu şekilde değerlendirmesinden sonra Mahkeme, hükümsüzlük talebi sahibinin ilk iddiasını incelemeye geçmiştir.

İlk olarak, tescil edilen markanın coğrafi etki alanının Almanya olduğu konusunda fikir birliğine sahip olan tarafların görüşleri teyit edilmiştir.

İkinci olarak, ilgili tüketici kesiminin dikkat seviyesinin ölçülmesi konusunda değerleme yapan Mahkeme, dava konusu markanın hedef aldığı kitlenin özel veya profesyonel kişilerle birlikte genel tüketici kesimi de olduğunu belirtmiştir.

İlgili kitlenin dikkat seviyesinin her olay için farklılık göstermesi sebebiyle belirli bir hukuki kural olarak somutlaştırılması adaletli olmayacağı için bu değerlendirmenin, ancak markaların kapsadığı mal ve hizmetler dikkate alınarak yapılmasının daha doğru olacağının altı çizilmiştir.

Mahkeme, bu doğrultuda dava konusu markanın tescil edildiği hizmet sınıflarını iki ayrı kategoriye bölmüştür. Buna göre;

  1. 35. sınıfta bulunan reklamcılık ve iş yönetimi hizmetlerinin ortalama tüketiciden ziyade dikkat seviyesi yüksek olan özel ve profesyonel kişileri hedef aldığını,
  2. 41. sınıfta bulunan haberleşme hizmetleri, spor, kültür ve eğlence hizmetleri, eğitim ve öğretim hizmetlerinin ise hem ortalama tüketici hem de işin profesyonellerine hitap ettiğini ve söz konusu bu kesimin her ne kadar dikkatli kişilerden oluştuğu kabul edilse dahi özellikle spor, kültür ve eğlence hizmetlerine bütün tüketici kitlesi tarafından çok fazla dikkat edilmediği ifade edilmiştir.

Bu noktada Mahkeme, markaların karıştırılması olasılığı incelenirken ortalama tüketicilerden dikkat düzeyi en düşük grubun göz önünde tutulması gerektiğini belirtmiştir. (20 Mayıs 2014, Argo Group International Holdings v OHIM – Arisa Assurances)

Sonrasında markaları karşılaştıran Mahkeme, Temyiz Kurulu’nun dava konusu markanın yalnızca stilize edilmiş olan balık şeklinden meydana geldiğini, davacı Alman şirketinin “blinka” ibareli kelime markasıyla hem görsel hem de işitsel olarak benzer olmadığı görüşünü destekler bir kararı emsal göstermiştir. Bu kararda; ortalama tüketicinin bir mal veya hizmeti satın alırken dikkatli bir şekilde analiz yapmaya vakit ayırmayacağı, herhangi bir markanın görseli okunması zor ya da uğraştıracak şekilde ise tüketicinin markaya yaklaşımının ortalama dikkat seviyesinden farklı olmayacağı ve marka içerisinde okunması zor biçimde yer alan kelime unsurlarını ayrıntılı şekilde incelemesinin beklenmesinin doğru olmayacağı ifade edilmiştir. (2 Temmuz 2008, Stradivarius España v OHIM–Ricci)

İkinci iddianın değerlendirilmesi sonucunda; dava konusu markanın yalnızca bir balık şekli tasarımı olmadığı düşünülse ve balık şeklinin içine yerleştirilmiş olan “B” “L” “I” “N” “K” harflerinin tüketici kesimi tarafından dikkatli bir şekilde incelendikten sonra anlaşılması imkânsız olmasa da, bu dikkat seviyesinin ilgili tüketiciden beklenmesinin doğru olmayacağı ifade edilmiştir. Genel Mahkeme tıpkı Temyiz Kurulu gibi, inceleme konusu markaların görsel açıdan hiçbir ortak unsur içermedikleri, birisi “blinka” kelime markası iken, diğerinin stilize bir balık şekli olduğu görüşündedir. Bu nedenle markalar görsel açıdan benzer bulunmamıştır. Hükümsüzlük talebine dayanak gösterilen “blinka” kelime markasının bir anlamının bulunmaması nedeniyle markaların kavramsal olarak karşılaştırılmasının yapılamayacağı, hükümsüzlüğü talep edilen markanın telaffuz edilmesinin mümkün olmaması nedeniyle de işitsel karşılaştırmanın yapılamayacağı belirtilerek, markalar işitsel ve kavramsal açılardan da benzer bulunmamıştır.  Sonuç itibarıyla, markaların görsel, işitsel ve kavramsal açılardan aynı veya benzer olmadığı yönündeki Temyiz Kurulu tespitleri Genel Mahkeme tarafından yerinde görülmüştür.

Tüm bunlara ek olarak, davacıyı temsil eden hukuk firmasının kendi çalışanları arasında yaptığını belirttiği piyasa araştırması, güvenilir ve objektif bulunmadığından dikkate alınmamıştır. Ayrıca, dava konusu markanın tasarımcısının markayı hem balık şekli hem de kelime markası olarak tasarladığı yönündeki beyanı da karara esas teşkil etmemiştir, çünkü karıştırılma olasılığı incelemesinde algısı dikkate alınması gereken kesim ilgili mal ve hizmetlerin ortalama tüketicisidir, bu anlamda markanın tasarımcısının niyetinin bir önemi bulunmamaktadır.

ABAD Genel Mahkemesi, belirtilen nedenlerle markalar arasında karıştırılma olasılığının bulunmadığı sonucuna ulaşmış, aynı yöndeki Temyiz Kurulu kararını onamış ve davayı reddetmiştir.

Onurcan TUTAR

Haziran 2021

tutaronurcan@gmail.com

HEARTFULNESS MARKA MIDIR YOKSA BİR MEDİTASYON TEKNİĞİNİN GENEL ADI MIDIR?

MARKANIN HANGİ AMAÇLA YARATILDIĞININ TESCİL EDİLEBİLİRLİĞE ETKİSİ ABAD GENEL MAHKEMESİ ÖNÜNDE (T‑48/20)

Günümüzde hayatımıza yeni giren kavramlar, sosyal medya platformlarının, internetin ve hızlı iletişimin etkisiyle, aslında marka olsalar dahi kısa sürede ilgili oldukları malın ya da hizmetin adı haline dönüşebilmektedir. Buna bağlı sorunlarla, marka tescil incelemesinde son dönemlerde yaygın biçimde karşılaşılmaktadır.   

Başvuru sahipleri, başvurularının belirtilen nedenle ayırt edici nitelikten yoksunluk veya tanımlayıcılık gerekçeleriyle reddedilmesi halinde, çoğunlukla başvuru konusu işareti ilk kez kendilerinin kullandığını, hatta bu ismi kendilerinin bulduğunu iddia etmektedir.

Bu yazı kapsamında anılan argümanın nasıl değerlendirildiğini, Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin T‑48/20 sayılı kararı kapsamında inceleyeceğiz.



Günümüzde son derece popüler olan meditasyon tekniklerinden; “Mindfulness” pek çoğumuzun sıklıkla duyduğu ve hâkim olduğu bir kavram iken, yine esasen bir meditasyon tekniği olan “Heartfulness”, en azından şu an için, çok yaygın bir kullanıma sahip değildir.

Meditasyon çeşitlerinin amacı aynı olsa da yöntemleri birbirinden farklıdır. Mindfulness zihin odaklı, şimdiki zaman farkındalığına, anda yaşanan duygu ve durumlara odaklanmaya ilişkin bir yöntem iken, Heartfulness kalpten düzenlenen ve odak merkezi kalp olan bir meditasyon türüdür.

Bu açıklamaların ardından, bir meditasyon merkezi (Sahaj Marg Spirituality Foundation) tarafından Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (bundan sonra “EUIPO” olarak anılacaktır.) nezdinde 16., 41. ve 45. sınıflarda yer alan mal ve hizmetler için tescil başvurusu yapılan “Heartfulness” markasına yönelik olarak verilen karara göz atalım.

Marka başvurusu aşağıda yer alan mal ve hizmetleri kapsamaktadır:

16. sınıf: Basılı eğitim öğretim materyalleri.

41. sınıf: Eğitim öğretim ve kültürel faaliyetlerin sağlanması hizmetleri.

45. sınıf: Spiritüel danışmanlık hizmetleri.

Marka incelemesini yapan uzman, AB Marka Tüzüğü 7(1)(b) ve (c) maddelerinde düzenlenen mutlak ret nedenleri kapsamında, markanın kapsadığı mal ve hizmetler bakımından ayırt edici olmadığı ve tanımlayıcı olduğu gerekçeleriyle başvurunun reddine karar vermiştir.

Başvuru sahibi, söz konusu karara karşı EUIPO Temyiz Kurulu nezdinde itirazda bulunmuşsa da Temyiz Kurulu; HEARTFULNESS ibaresinin bir meditasyon tekniğini tanımladığı, tescili talep edilen mal ve hizmetler ile markanın ilişkili olduğu, tüketicilerin meditasyonun nasıl yapıldığına dair fikri olmasa dahi mal ve hizmetler ile marka arasında ilişki kurabileceği gerekçesiyle itirazın reddine karar vermiştir.

Başvuru sahibi, HEARTFULNESS ibaresinin kendisi tarafından yaratıldığı ve bu nedenle meditasyonun bu isimle anıldığı, Temyiz Kurulu’nun bu durumu dikkate almadan karar tesis ettiği gerekçeleriyle konuyu Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi’ne taşıyarak EUIPO tarafından verilen kararın iptalini talep etmiştir.

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 5/1-c düzenlemesi ile paralel olan Tüzük 7(1)(c) maddesi uyarınca; Ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin sunulduğu zamanı gösteren veya malların ya da hizmetlerin diğer özelliklerini belirten işaret veya adlandırmalardan münhasıran oluşan işaretler tescil edilemezler.

Bu kapsama giren işaretler, bir ticari markanın temel işlevini, yani malların veya hizmetlerin ticari kökenini belirleme konusunda yetersiz kabul edilir. Söz konusu hüküm kamu yararını gözetmekte olup, bu tarz işaretler herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin tekeline verilemez. 

Bir işaretin Tüzük 7(1)(c) maddesi kapsamında değerlendirilmesi için aynı zamanda işaret ile tescili talep edilen mal ve hizmetler arasında da doğrudan bir ilişki bulunması gerekmektedir.

Genel Mahkeme dava konusu kararı yukarıda yer verilen kriterler doğrultusunda incelemiştir. Temyiz Kurulu’nun kararına göre; HEARTFULNESS bilinen bir meditasyon tekniğine verilen adıdır ve hatta bir HEARTFULNESS uygulayıcısı/eğitimcisi tarafından yazılmış “The Heartfulness Way” isimli bir kitap bulunmaktadır.

Temyiz Kurulu’na göre markanın ilgili tüketici kesimi, meditasyon ve rahatlama teknikleri ile ilgilenen genel halk ve spiritüel danışmanlık hizmeti verenler olarak değerlendirilmiştir. Genel Mahkeme, ilgili tüketici kesiminin belirlenmesi noktasında taraflar arasında uyuşmazlık bulunmadığından bu konuya ilişkin herhangi bir yorumda bulunmamıştır.

Tüm ihtilafta en önemli uyuşmazlık konusu ise başvuru sahibinin HEARTFULNESS ibaresini kendisinin yarattığını belirtmiş olması ve buna rağmen söz konusu iddiasının dinlenmemiş olmasıdır. Bu noktada Genel Mahkeme; başvuru konusu işaretin başvuru sahibi tarafından belirli bir meditasyon veya rahatlama tekniğini belirtmek için yaratılmış olmasının otomatik olarak AB markası olarak tescil edilme sonucunu yanında getirmeyeceğini belirtmektedir. Yani, markanın tescili talep edilen mal ve hizmetler bakımından tanımlayıcı olması durumunda ibarenin ilk tarafından kimin tarafından yaratıldığının bir öneminin bulunmadığı ifade edilmektedir. Genel Mahkeme, böyle durumlarda tescil korumasından yararlanabilmek için; aynı zamanda ilgili tüketici kesiminin markayı başvuru sahibi ile özdeşleştirmiş olmasını ve markanın derhal o markanın sahibi tarafından sunulan mal veya hizmetlerin göstergesi olarak algılanmasını aramaktadır.

Bu noktada, Genel Mahkeme başvuru sahibinin beyanlarında kendisi tarafından da belirtildiği üzere; markanın, başvuru sahibinin sunduğu mal ve hizmetlerin ayırt edilebilmesi için değil, belirli bir meditasyon tekniğinin adı olarak yaratıldığı gerekçesiyle Temyiz Kurulu’nun Tüzük 7(1)(c) maddesi kapsamında markayı reddetmesini hukuka uyguna bulmuş, tanımlayıcılık gerekçeli ret kararı yerinde bulunduğundan ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçeli ret kararına yönelik argümanları incelememiş ve davanın reddine karar vermiştir.

Gülçen ATASEVER BAŞCI

Nisan 2021

gulcenatasever@gmail.com

AVRUPA BİRLİĞİ ADALET DİVANI GENEL MAHKEMESİ “IT’S LIKE MILK BUT MADE FOR HUMANS” SLOGANINI AYIRT EDİCİ BULDU

Sanat sanat için midir sanat toplum için midir sorusu uzun yıllardır tahtını koruyadursun, Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi (“Genel Mahkeme”) bu yazıda inceleyeceğimiz kararında, süt insan için midir, öyleyse ayırt edici midir sorusuna yoğunlaşıyor.

20 Ocak 2021 tarihli T-253/20 sayılı kararla Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi Temyiz Kurulu tarafından (“EUIPO Temyiz Kurulu“) “IT’S LIKE MILK BUT MADE FOR HUMANS” (SÜT GİBİ AMA İNSANLAR İÇİN YAPILMIŞTIR) sloganının ayırt edici karakterden yoksun bulunması sebebi ile reddine ilişkin kararı iptal etmiştir.  Karar, sloganlardan oluşan markaların tescil edilebilirlik şartları ile ilgili kriterler belirlemek açısından önemli değerlendirmeler içermektedir:

Genel Mahkeme Kararı Öncesi: Başvuru, Ret Kararı ve Temyiz Kurulu Değerlendirmesi

14 Mart 2019’da İsveçli bir yulaflı içecek üreticisi olan Oatly AB firması 18, 25, 29, 30 ve. 32. sınıflarda “IT’S LIKE MILK BUT MADE FOR HUMANS” sloganı için EUIPO nezdinde bir marka başvurusu  yapmıştır. Başvuru kapsamında ilgili sınıflarda süt ürünleri ve süt yerine geçen ürünler ve yulaf bazlı içecekler dahil olmak üzere bir dizi ürün bulunmaktadır.

5 Eylül 2019 tarihinde, incelemeyi yapan uzman, 2017/1001 sayılı AB Marka Tüzüğü’nün 7(1)(b) maddesi ve bunun 7(2) maddesi ile bağlantılı olarak, süt ürünleri, süt ve içecekler dahil 29. sınıftaki ürünler ile 30 ve 32. sınıftaki malların pek çoğu için markayı ayırt edici bulmayarak kısmen reddetmiştir.

Ret kararı, Temyiz Kurulu’na taşınmış ve Temyiz Kurulu tarafından da 7 Şubat 2020 tarihinde haklı bulunarak onanmıştır.

Temyiz Kurulu, ret kararını onarken ilgili toplum kesiminin toplumun geneli olduğunu ve bu noktada dikkate alınması gerekenin AB içinde İngilizce konuşan tüketicilerin algısı olduğunu belirtmiştir.  Kurul onama gerekçesinde, markanın “like milk” yani “süt gibi” kısmının pazarlanan malların süt ikameleri olduğunu işaret ettiğini; işaretin ikinci kısmı olan “but made for humans” (“ama insanlar için yapılmıştır”) kısmının ise insan tüketimine daha uygun olduklarını anlattığını; bu nedenle işaretin bir bütün olarak veya ama (but) kelimesiyle ayrılan bölümlerinin tek başlarına algılanabilir bir fark yaratmadığını dolayısıyla işaretin kaynak gösterme fonksiyonundan yoksun olduğuna karar vermiştir. Kurul’a göre işaret kendisine ayırt edicilik katacak herhangi bir başka unsur da içermemektedir ve uzunluğu sebebiyle marka algısı da yaratmamaktadır.  

Temyiz Kurulu, bu sloganın laktoz intoleransı veya süte alerjisi olan veya vegan olan tüketicilere, işaretin kapsadığı ürünlerin süte çok benzediğini ve inek, keçi ve koyun sütünün aksine, özellikle insan tüketimi için üretildiğini anlatmaya yaradığını, bu nedenle söz konusu markanın, tescil edilmek istendiği malların kaynağını göstermekten ziyade, ürünün özelliklerini yücelten bir tanıtım sloganı olarak görmüştür.  Dolayısıyla, bu sloganı marka olmaya yeterli düzeyde ayırt edicilikte bulunmamıştır.

Akabinde  Oatly AB, konuyu Genel Mahkeme’ye taşımıştır.

Genel Mahkeme Kararı

20 Ocak 2021 tarihli kararında Genel Mahkeme incelemesinde önce markanın ayırt edici kabul edilmesi için gerekli kriterleri AB Marka Tüzüğü düzenlemesi ve Avrupa Birliği Adalet Divanı içtihatları ışığında ortaya koymuştur. Buna göre bir markanın ayırt edici olarak kabul edilmesi için asgari düzeyde bir ayırt edicilik aranacaktır. Bir markanın ayırt edici karakteri, öncelikle tescil edilmek istendiği mal ve hizmetler ve ikinci olarak da hitap ettiği tüketici kitlesi yani toplumun ilgili kesiminin algı düzeyi dikkate alınarak değerlendirilir. (Audi v OHIM, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, para. 34 Smart Technologies v OHIM, C‑311/11 P, EU:C:2012:460, para. 24)

Genel Mahkeme, bir işaretin ayırt edici olup olmadığının belirlenmesine ilişkin genel kriterleri ortaya koyduktan sonra, bir de slogan markaları ve reklam kampanyası mesajlarından oluşan markaların ayırt ediciliği konusunda verilmiş ABAD kararlarına atıfta bulunmuş ve bu konudaki kriterleri hatırlatmıştır. Genel Mahkeme slogan markaları konusunda şu kriterleri ortaya koymuştur.

  • Yaratılmış (uydurulmuş) işaretler veya aynı zamanda reklam sloganı olarak da kullanılan işaretler , kalite göstergesi veya markanın kapsamına giren mal ve hizmetleri satın almaya teşvik etme amaçlı işaretlerden oluşan başvurular da, bu tip kullanıma konu olmaları sebebi ile, tescilden muaf tutulamaz. (C‑64/02 P, OHIMv Erpo Möbelwerk, par. 41, and C‑398/08 P, Audi v OHIM 35)
  • Markaların ayırt edici karakteri incelenirken, slogan markalarına daha yüksek  kriterler uygulanmamalıdır. (C‑398/08 P, Audiv OHIM 35 and the case-law cited, and C‑311/11 P, Smart Technologies v OHIM, par. 25 )
  • Her ne kadar markaların ayırt ediciliğinin değerlendirilmesindeki kriterler farklı marka türleri için aynı olsa da, toplumun ilgili kesiminin dikkat düzeyi her zaman aynı değildir ve bazı marka türleri için ayırt edici karakteri ortaya koymak daha zordur. (C‑398/08 P, Audiv OHIM 37 -T‑104/16, Puma v EUIPO (FOREVER FASTER), par. 18)
  • Bir reklam sloganının asgari düzeyde ayırt edicilik içerdiğinin kabulü için hayal gücü göstermesi veya sonuçta çarpıcı bir izlenim yaratacak şaşkınlık doğuran kavramsal bir heyecan göstermesi beklenemez. (Audi v OHIM, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, para. 39, Volkswagen v OHIM (COMPETITION), T‑550/14, EU:T:2015:640, para. 16)

Genel Mahkeme’nin değerlendirmesine göre, bir reklam sloganı, toplumun ilgili kesimi tarafından yalnızca bir tanıtım yöntemi/formülü olarak algılanıyorsa, ayırt edici karaktere sahip değildir. Buna karşılık, bu tür bir işaret, tanıtım işlevinin yanı sıra, ilgili kamuoyu tarafından ilgili mal ve hizmetlerin kaynağı olarak hemen algılanabiliyorsa, ayırt edici  karaktere sahip olarak kabul edilmelidir.

Genel Mahkeme de toplumun ilgili kesimini belirlerken, Temyiz Kurulu gibi, İngilizce konuşan kesimin algısını da dikkate alarak, toplumun ilgili kesimini ve hedef tüketiciyi, ortalama düzeyde dikkat seviyesine sahip tüketici olarak belirlemiştir. Akabinde, IT’S LIKE MILK BUT MADE FOR HUMANS markasının ayırt edici olup olmadığı hakkında ise gerekçeleri ile birlikte şu kararı vermiştir:

  • Sloganı “ama” bağlacı iki kısma ayırmaktadır. Ama bağlacının varlığı nedeniyle, tüketici, markanın ilk kısmı (it’s like milk/ ‘süt gibidir’) ile işaretin ikinci kısmı (“but made for humans”/ ‘insanlar için yapılmıştır’) arasında bir zıtlık algılayacaktır ki  bu da sloganı hatırlanır kıldığı gibi başvuru sahibinin mallarını piyasadaki diğerlerinden ayıracaktır. Sonuç olarak, reklam sloganı sadece söz konusu ürünlerin (gıda maddeleri) süte benzer olduğu ve insan tüketimine yönelik olduğu fikrini değil, aynı zamanda ürünün süt olmadığı mesajını da iletmektedir.
  • Söz konusu slogan, genel kabul gören ,sütün insan beslenmesinin temel bir unsuru olduğu fikrini sorgulamakta ve  böylece toplumun ilgili kesiminin zihninde bu ürünleri anımsamayı kolaylaştıran bilişsel bir süreç başlatmaktadır. Bu sebeple de slogan, marka sahibinin mallarını başka bir işletmeden ayırt etmeye yarayan bir mesaj iletmektedir.
  • Bu tespitler sütün insan tüketimine uygunluğunun tartışma konusu olmasıyla bağdaştırılmamalıdır. İlgili tüketicinin önemli bir kesiminin etik veya fizyolojik nedenlerle süt tüketmediği göz ardı edilemez. Ancak toplumun bu kısmı süt tüketimine karşı dahi olsa sütün bir insanın beslenmesi için gerekli olduğunu kabul eden genel kanının farkında olabilecek durumdadır. Marka, bu anlamda toplumun bu kesiminde de bilişsel bir süreç başlatabilecek niteliktedir.

Bu tespitlerden sonra, Genel Mahkeme “IT’S LIKE MILK BUT MADE FOR HUMANS” reklam sloganının asgari düzeyde ayırt edici karaktere sahip olduğu sonucuna varmıştır.

Sonuç

Genel Mahkeme’nin kararındaki kriterlere baktığımızda, sloganların ayırt edicilik konusunda diğer markalardan farklı ve hatta yüksek kriterlerle değerlendirilmemesi gerektiği, sloganların tüketiciyi şok etmesi veya hayranlık uyandırıcı bir yaratıcılık düzeyine sahip olmasının gerekmediği net bir biçimde ortaya konmuştur.  “It’s Like Milk But Made For Humans” sloganı ise, kanaatimizce, marka olarak hayatına devam etmesini bir “ama” bağlacına borçludur.  

Mine GÜNER SUNAY

Şubat 2021

mine.guner@gmail.com 

Zayıf Ayırt Edici Karakter Karıştırılma Olasılığını Ortadan Kaldırır mı? – FAIR v. FAIR ZONE (Adalet Divanı Genel Mahkemesi – T-589/19)

Yazıda okuyucularımıza aktaracağımız kararın dikkat çekici yönü, markaların ortak olarak içerdikleri kelime unsurunun ayırt edici karakterinin zayıf olduğu yönündeki tespite rağmen, gerek Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO)’nin gerekse de Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin markalar arasında karıştırılma ihtimalinin bulunduğu sonucuna ulaşmasıdır. Karar bu yönüyle, ayırt edici karakterin zayıflığının tek başına karıştırılma ihtimalini ortadan kaldırmadığı ana fikrini iletmektedir. 

Belirtilen husus hakkında içtihat da dahil, ayrıntılı açıklamalar getiren kararı, yazının kalan kısmında detaylarıyla ele alacağız.


FAIR ZONE kelime markasının EUIPO’da tescil edilmesi için 12 Temmuz 2017 tarihinde Oliver Gothe ve Martin Kunz tarafından başvuru gerçekleştiriliyor:

Başvuru kapsamında aşağıdaki mallar yer almaktadır:

Sınıf 21: Evde kullanım amaçlı eldivenler; Bahçede kullanım amaçlı eldivenler.

Sınıf 25: Yağmur botları; Spor ayakkabılar; Banyo terlikleri; Bahçe ayakkabıları.

Sınıf 28: Egzersiz bantları; Balonlar; Toplar; Oyuncaklar.

Başvurunun ilanına karşı Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG adına tescil edilmiş olan “FAIR” markası ile karıştırılma ihtimali gerekçesiyle itiraz ediliyor.

İtiraza gerekçe gösterilen marka ve tescilli olduğu mallar ise şu şekilde:

Sınıf 25: Giysiler; Ayakkabılar; Baş giysileri.

Sınıf 28: Oyuncaklar; 28. sınıfa dahil jimnastik ve spor malzemeleri; Noel ağacı süsleri

İtirazın EUIPO İtiraz Birimi tarafından kabul edilmesi üzerine, başvuru sahipleri İtiraz Birimi’nin kararını EUIPO Temyiz Kurulu’na taşıyor. Temyiz Kurulu, 3 Temmuz 2019 tarihli kararla (bundan böyle “itiraz edilen karar” olarak anılacaktır) itirazı kısmen kabul ediyor.

Temyiz Kurulu Kararı:

Temyiz Kurulu;

  • İlk olarak, başvurunun kapsadığı Sınıf 21’deki malların, tescilli markanın kapsadığı mallara benzer olmadığına ve dolayısıyla bu mallar bakımından karıştırılma ihtimali olamayacağına karar vermiştir.
  • Başvuruya konu markanın kapsadığı Sınıf 25 ve 28’de yer alan mallarla ilgili olarak karıştırılma ihtimali bulunduğuna karar vermiştir. Bu noktada, Avrupa Birliği’ndeki Almanca konuşan tüketicinin algısının dikkate alınması gerektiği ve ilgili kesim için de bu ürünleri satın alırken ortalama bir dikkat düzeyi gerekeceği esas alınır. Aynı zamanda, başvuruya konu markanın ilgili sınıflarında yer alan ürünler özelleştirilerek “yağmur botları, egzersiz bantları vb” şeklinde belirtilmiş olsa da, bu malların tescilli önceki tarihli markanın koruma kapsamına dahil olduğu ve dolayısıyla malların aynı olduğuna kanaat getirir.
  • Markalar arasında ortalamanın altında görsel benzerlik, ortalama derecede fonetik benzerlik ve kavramsal olarak ise işaretlerin benzer olduğunu tespit eder.
  • Önceki markanın ayırt edici karakterinin, koruma kapsamında yer alan malların adil ticaretten (fair trade) gelebileceği ölçüde, biraz zayıfladığına karar verir. Bu bağlamda “fair” kelimesinin tanımlayıcı bir çağrışımı olduğunu kabul eder.
  • Başvuruya konu markanın Sınıf 25 ve 28’deki mallar için tescil edilmesi halinde, makul ölçüde gözlemci tüketici tarafından karıştırılabileceğine kanaat getirir.
  • Nihayetinde Temyiz Kurulu, daha önceki süreçte İtiraz Birimi’nin Sınıf 21 kapsamındaki mallar için verdiği kararı kısmen iptal eder. Ancak, Sınıf 25 ve 28 kapsamındaki mallarla ilgili ret kararını onar.

Başvuru sahipleri EUIPO Temyiz Kurulu’nun kararının iptalini talep ederek dava açarlar, dava Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi tarafından görülür ve 9 Eylül 2020’de alınan T-589/19 numaralı karar ile sonuçlanır.  Mahkeme kararı aşağıdaki bağlantıdan görülebilir:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=230802&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2300730

Başvuru sahiplerinin iddiaları:

–  İtiraza konu kararın gerekçelerinde bir çelişki bulunduğunu öne sürerler. Temyiz Kurulu, karıştırılma ihtimalinin genel değerlendirmesi sırasında ortalamanın üstünde bir benzerliğe atıfta bulunurken, aynı zamanda fonetik açıdan ortalama derecede benzerlik bulunduğunu bildirmiştir.

– İkincisi, Temyiz Kurulu’nun markaları karşılaştırırken ve karıştırılma ihtimalinin genel değerlendirmesini yaparken “fair” kelimesinin tanımlayıcı yapısını yeterince dikkate almadığını öne sürerler. Esasen bu kelimenin tanımlayıcı karakterini dikkate almanın, markaların farklı olduğu ve önceki tescilli markanın ayırt edici karakterden yoksun olduğu ve dolayısıyla herhangi bir karıştırılma ihtimali olmadığı sonucuna götürmesi gerektiğini iddia ederler. Bu iddiaları desteklemek için de EUIPO İnceleme Bölümü kararında yer alan mevcut değerlendirmelere, karşı tarafın kendi markasının somut kullanımına ve Almanya’da bu kelimeyi içeren çok sayıda marka ve aynı ibareyi taşıyan etiket olduğuna atıfta bulunurlar.

EUIPO ve önceki tescilli marka sahibi elbette ki bu iddialara katılmamaktadır.

Bu mülahazalar ışığında mevcut davada, Temyiz Kurulu’nun söz konusu markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunduğunu doğru bir şekilde tespit edip etmediğinin değerlendirmek gerekir.

İlgili tüketici grubunun tespiti:

Yerleşik içtihata göre, karıştırılma ihtimalinin genel değerlendirmesi bağlamında, ilgili ürün kategorisinin makul ölçüde özenli ve bilgili ortalama tüketicisi dikkate alınmalıdır. Ortalama tüketicinin ilgi düzeyinin mal veya hizmetlerin kategorisine bağlı olarak değişme olasılığının yüksek olduğu da dikkate alınmalıdır.

– Mevcut davada önceki marka koruması Birliğin tamamını kapsadığından, karıştırılma ihtimali bu bölgenin tamamındaki ilgili ürün tüketicileri açısından değerlendirilmelidir. Temyiz Kurulu da itiraz edilen kararı değerlendirirken genel halkı ve ortalama dikkat düzeyini dikkate almıştır. Ayrıca, ilgili tüketici için yapılan bu tanıma başvuru sahipleri tarafından da itiraz edilmediği için kararın yerinde olduğuna kanaat getirilir.

– Ek olarak, belirtilen içtihat uygulamasında Birliğin bir bölümünde nispi bir ret gerekçesinin bulunması yeterli olduğundan, Temyiz Kurulu, söz konusu markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunduğunu tespit etmek amacıyla Birlik içindeki Almanca konuşan tüketicinin algısını dikkate almakta haklı görülür.

Malların karşılaştırılması:

Mevcut davada Kurul, malların aynı olduğuna dair karar vermiştir. Başvuranlar tarafından da tartışılmayan bu noktaya dair değerlendirme hatasızdır.

İşaretlerin karşılaştırılması:

İşaretlerin görsel, fonetik veya kavramsal benzerliği, özellikle işaretlerin ayırt edici ve baskın karakterleri ve onlardan edinilen genel izlenime dayandırılmalıdır.

İşaretlerin ilgili mal veya hizmetlerin ortalama tüketicisi tarafından nasıl algılandığı karıştırılma ihtimalinin genel değerlendirmesinde belirleyici bir rol oynar.  Bu bağlamda, ortalama bir tüketici doğal olarak markayı bir bütün olarak algılar ve onun çeşitli detaylarını incelemeye girmez.

Markayı oluşturan bir unsurun ayırt edici karakterini değerlendirmek amacıyla; bu baskın unsurun belirli bir teşebbüsün markasını tescil edildiği mal veya hizmetler için tanımlıyor olmasına ve dolayısıyla bu mal ve hizmetleri diğer teşebbüslerinkilerden ayırt etme gücünün ne kadar kuvvetli olduğuna da bakılmalıdır. Bu değerlendirme esnasında özellikle söz konusu unsurun kendine özgü nitelikleri, markanın tescil edildiği mal veya hizmetlerin herhangi biri için tanımlayıcı karakterinden yoksun olup olmadığı dikkate alınmalıdır.

İlgili tüketicinin bileşke bir markanın bir parçasını oluşturan tanımlayıcı bir unsuru, genel izlenimdeki ayırt edici ve baskın unsur olarak algılamayacağı genel bir kural olarak yerleşik içtihatta mevcuttur. Fakat bir işaretin herhangi bir unsurunun zayıf ayırt edici karakteri, özellikle işaret içindeki konumu, büyüklüğü gibi durumlar dikkate alındığında baskın bir unsur oluşturamayacağı anlamına gelmez.

İki marka arasındaki benzerliğin değerlendirilmesi, her bir markanın birer bütün olarak ele alınması ve incelenmesi ile yapılır ki, böylelikle işaretlerin ilgili tüketicinin hafızasında oluşturduğu genel izlenim de incelemeye dahil edilmiş olur. Benzerlik değerlendirmesinin yalnızca baskın unsur dikkate alınarak yapılabilmesi, ancak ilgili işaretlerde yer alan diğer unsurların göz ardı edilebileceği durumlarda olabilir. Bu durum da özellikle baskın unsurun ilgili tüketicinin aklında tuttuğu markanın imajına tek başına hakim olması halinde söz konusu olabilir; böylece markanın diğer unsurları onun tarafından sağlanan genel izlenimde göz ardı edilebilir. 

1) İlk olarak mevcut davada, Temyiz Kurulu’nun, iki markanın ürettiği genel izlenimi dikkate alarak işaretlerin karşılaştırmasını yaptığı açıktır.  Önceki tarihli markanın kelime unsurunun bir bütün olarak figüratif unsurdan daha önemli olduğunu tespit etmiştir. Başvuruyla ilgili olarak ise yine markanın genel izlenimini dikkate almış ve markayı oluşturan iki kelime arasında ayrım yapmamıştır.

–  Tescilli marka siyah dikdörtgen bir arka plan üzerine beyaz bir dikdörtgen çerçeve içine yerleştirilmiş beyaz büyük harflerle yazılmış “FAIR” ibaresini ve bu beyaz dikdörtgen çerçevenin ortasına entegre edilmiş, adı geçen harflerin üzerinde stilize bir karasal kürenin temsilini içermektedir. Bu tanıma, siyah arka planının bir planisferin temsilini ortaya çıkardığı da eklenmelidir.

–  Ayrıca Temyiz Kurulu ‘FAIR’ kelimesinin İngilizce’den gelmesine rağmen, Almanca’da ortak kullanıma girdiğini ve “dürüst, başkalarına karşı adil davranmak” anlamında yaygın bir şekilde kullanıldığı hususunu dikkate almıştır ve haklıdır. Ayrıca, Almanca konuşan halkın “FAIR” kelimesine dair bu anlayışına başvuranlar tarafından itiraz edilmemektedir.

Yukarıda değindiğimiz gibi başvuru sahipleri, esasen Temyiz Kurulu’nun, “FAIR” kelimesinin söz konusu ürünlerin bazı niteliklerini, yani adil ticareti tanımladığını yeterince dikkate almadığını iddia etmektedirler. Bu nedenle önceki markanın ilgili öğesinin ayırt edici karakterden yoksun olduğu ve işaretlerin karşılaştırılırken bu durumun göz ardı edilmemesi gerektiğini düşünmektedirler. Ancak ilgili iddianın dayandırıldığı temelde bir analiz, işaretlerin karşılaştırılması için yapılan incelemede izlenemez. Kabul edilmelidir ki, Temyiz Kurulu’nun kararında da belirtildiği gibi “FAIR” kelimesinin ilgili tüketici tarafından “adil ticaret” ifadesinin bir bileşeni olarak anlaşılabilmesi olasıdır, ilgili ifadenin aynı şekilde Almanya’da kullanımı yaygındır ve üreticiler için adil bir şekilde gerçekleştirilen üçüncü dünya ürünlerinin ticaretini ifade eder. İçtihat uygulamasına göre; adil ticarete atıf olarak anlaşılabilmesi bakımından “FAIR” kelimesinin ayırt edicilikten yoksun olduğu değil yalnızca zayıf bir ayırt edici karaktere sahip olduğu sonucuna varılmalıdır.

Markanın bir öğesi, genel izleniminde baskın olmadığı bir durumda karşılaştırma esnasında göz ardı edilebilir, fakat incelenen ihtilaf özelinde önceki tarihli markanın kelime öğesinde için durum böyle değildir.

Diğer yandan, zayıf ayırt ediciliğine rağmen önceki tarihli markanın kelime unsurunun hem işaretin merkezindeki konumu, boyutu, siyah zemin üzerine beyaz harfle gösterimi, hem de onu çevreleyen beyaz bir çerçevenin varlığı ile birlikte tüketicinin algılayışına açık olacağı unutulmamalıdır.

Ayrıca, önceki tarihli markanın diğer unsurlarının, kelime unsurundan daha ayırt edici olmadığı da dikkate alınmalıdır. Aksine, bir kürenin temsili ve bir planisferin temsili, tüketici tarafından algılandığı ölçüde dünya ticareti veya küreselleşme fikrine atıfta bulunarak anlaşılabilir ve bu nedenle, markanın sözel unsurunun aktardığı, yani pazarlanan ürünlerin adil ticaretten geldiği fikrini güçlendirdiği düşünülebilir.

Bu nedenle, Temyiz Kurulu, tüketicinin önceki markanın kelime unsuruna daha fazla dikkat edeceğini tespit ederek haklı bir değerlendirmede bulunmuştur.

2) İkincisi, başvuru “FAIR” kelimesinden ve Almanca konuşan tüketici tarafından yine “sınırlandırılmış coğrafi alan, sınırlandırılmış boşluk” olarak algılanan “ZONE” kelimesinden oluşur.

Benzer nedenlerle, “FAIR” kelimesinin söz konusu ürünler açısından yalnızca zayıf bir ayırt edici karaktere sahip olduğu dikkate alınmalıdır.  Gerçek şu ki, tıpkı önceki markada olduğu gibi, başvuruda da tüketicinin en çok dikkatini çeken asli unsuru bu ibare oluşturmaktadır.

Yerleşik içtihata göre; bir işaretin başlangıç kısmı hem görsel hem de fonetik olarak genellikle son kısmından daha güçlü bir etkiye sahiptir ve bu nedenle tüketicinin genellikle bir markanın başlangıcına sonundan daha fazla dikkat gösterdiği kabul edilir.

Öte yandan, “ZONE” kelimesi markanın kelime öğesi tarafından iletilen fikri pekiştirmeye yol açacağından, bu sonuç somut olayda daha da açıktır. Yani hem kelimenin algılanışı hem de “FAIR” kelimesinden hemen sonra yer alması, pazarlanan ürünlerin adil ticaretten geldiği fikrini pekiştirecektir.

Temyiz Kurulu işaretlerin görsel olarak karşılaştırılmasına ilişkin olarak benzerliğin ortalamanın altında olduğuna karar vermiştir. Bu noktada değerlendirmenin işaretler arasındaki benzerlik derecesini hafife aldığı açıktır.  Önceki işaretin şekli öğesi ile başvuruda “ZONE” kelimesinin varlığı, işaretler arasında yüksek düzeyde benzerliğin tespit edilmesini engelleyen farklılıklar olsa da tüketicinin özellikle “FAIR” kelimesine dair algı düzeyi nedeniyle benzerlik oranının ortalamanın altı yerine ortalama düzeyde olduğuna karar verilmeliydi.

3) Üçüncüsü, işaretlerin fonetik olarak karşılaştırılmasıyla ilgili olarak Temyiz Kurulu, ortalama derecede benzerlik olduğunu tespit etmiştir. Söz konusu işaretler ortak olarak “FAIR” kelimesine sahip oldukları, ancak “ZONE” kelimesinin telaffuzuyla farklılaştıkları sürece bu tespit hatasızdır.

4)  Dördüncüsü ise, işaretlerin kavramsal karşılaştırması ile ilgili olarak, Temyiz Kurulu başvuruya konu işaretin tek bir anlamı olmadığını ve bu işarette “ZONE” kelimesinin yer alması nedeniyle işaretlerin farklılaştıklarını, ancak ortak “FAIR” kelimesinin varlığı nedeniyle benzer olduklarını tespit etmiştir.  Bununla birlikte, ‘FAIR’ kelimesinin işaretlerdeki mevcudiyetinden kaynaklanan kavramsal benzerlik derecesi, söz konusu mallara ilişkin olarak ilettiği ‘adil ticaret’ referansı yalnızca zayıf bir ayırt edici karaktere sahip olduğu ölçüde değerlendirmeye alınmalıdır. Bu da işaretlerin kavramsal benzerliğinin, karıştırılma ihtimalinin değerlendirilmesinde yalnızca sınırlı bir rol oynayabileceği anlamına gelir.

Karıştırılma İhtimali:

Karıştırılma ihtimalinin genel değerlendirmesi, dikkate alınan faktörlerin ve özellikle de işaretlerin ve mal veya hizmetlerin benzerliğinin belirli bir karşılıklı bağımlılığı anlamına gelir.  Bu nedenle, mallar veya hizmetler arasındaki düşük dereceli benzerlik, markalar arasındaki yüksek derecede benzerlik ile dengelenebilir veya bunun tersi de geçerlidir.

Karıştırılma ihtimalinin genel değerlendirmesi bağlamında dikkate alınabilecek ilgili faktörler arasında, önceki markanın ayırt ediciliği de vardır. Ancak, önceki markanın ayırt edici karakteri, karıştırılma ihtimalinin değerlendirilmesinde göz önüne alınması gereken tüm unsurlardan yalnızca biridir. Bu nedenle, ayırt edici karakteri zayıf bir işaretin varlığında bile, özellikle işaretlerin ve ilgili mal veya hizmetlerin benzerliğinden dolayı karıştırılma ihtimali ortaya çıkabilir.

Temyiz Kurulu, “ortalamanın altında görsel benzerlik, ortalama fonetik benzerlik ve işaretler arasında kavramsal benzerlik” tespit etmiş ve ortak unsurun özünde söz konusu malların işaret ettiği özdeş bir tanımın varlığını kabul etmiştir. Önceki markanın, ilgili malların adil ticaretten gelebileceği ölçüde zayıflamış bir ayırt edici karaktere sahip olduğunu değerlendirmiş ve tüketicilerin ürünleri satın alırken ortalama düzeyde dikkat gösterdiğini dikkate almıştır. Bunların sonucunda ise, makul derecede dikkatli tüketicinin bu işaretleri aynı ticari kaynaktan gelen işaretler olarak değerlendirilebileceği ve Almanca konuşan halk için karıştırılma ihtimalinin doğabileceği tespitine ulaşmıştır.

Başvuru sahiplerinin iddiaların birisi de, itiraz edilen kararın çelişki içerdiği yönündeki iddiadır. İddiaya göre, Temyiz Kurulu kararda, önce işaretler arasında fonetik açıdan ortalama düzeyde bir benzerliğin varlığını kabul ettikten sonra yüksek düzeydeki benzerlikten bahsetmektedir. Mahkemeye göre, Temyiz Kurulu’nun kararında bir yazım hatası mevcuttur ancak bu tür hataların kararın hukuka uygunluğu açısından etkili olamayacağı açıktır.

Genel Mahkeme’ye göre:

Temyiz Kurulu’nun markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunduğu yönündeki tespiti yerindedir. Çünkü, ret gerekçesi marka zayıf bir ayırt edici karaktere sahip olsa da, bu durum söz konusu markanın tüm ayırt edici karakterlerinin göz ardı edilmesine yol açamaz. Ayrıca, markanın tescil edilmiş olması, asgari bir ayırt edici karaktere sahip olduğu anlamına da gelmektedir.

Karıştırılma ihtimali değerlendirmesinde önceki markanın zayıf ayırt ediciliğinin tespit edilmesi, karıştırılma ihtimali bulunmadığı sonucuna varmak için tek başına yeterli değildir; diğer tüm faktörlerin de dikkate alınması gerekmektedir.

Ayrıca, Temyiz Kurulu’nun tespit ettiği gibi hem malların aynılığı hem de işaretlerin ortalama görsel benzerlik derecesi, hatta işaretlerin ortalama derecede fonetik benzerliği, önceki markanın zayıf ayırt ediciliğine rağmen, en azından ilgili Almanca konuşan tüketici için karıştırılma ihtimalinin mevcut olduğu sonucuna varmak için yeterlidir.

Bu bağlamda, Genel Mahkeme markalar arasında karıştırılma olasılığının bulunduğuna sonucuna ulaşmış, dolayısıyla Temyiz Kurulu kararını yerinde bulmuş ve davayı reddetmiştir.

Tescilli bir markanın ayırt edici karakterinin zayıflığının, tek başına karıştırılma ihtimalini ortadan bir husus olarak değerlendirilemeyeceği mesajını veren inceleme konusu kararın okuyucuların da dikkatini çekeceğini düşünüyoruz.

Aslı BAŞPINAR

Kasım 2020

asli.baspinar86@gmail.com

Fincan? Kupa? Mug? Kahveyi Kupasından Tanır mısınız?

Honoré de Balzac günde 50 fincan kahve içen bir kahve bağımlısıymış. Kahve yapacak vakti olmadığında da kahve çekirdeklerini çiğnermiş. Orhan Veli de kahveyi fincanla içmek yetmediğinden, bira bardaklarına doldurarak içermiş. Kahve tiryakisi olunduğunda kahveyi hangi fincandan içtiğinizin bir önemi olmayabilir. Ancak söz konusu fikri mülkiyet hukuku olduğunda, kahve kupası tasarımının veya şeklinin marka olarak tescil ettirilerek korunması son derece önemli olabilir.

Örneğin incelememize konu kararda, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (“EUIPO”) Temyiz Kurulu, 8 Ocak 2019[1] tarihinde, Alman menşeli kahve üreticisi Jacobs Douwe Egberts DE GmbH (“Jacobs”) şirketine ait ve 30. sınıftaki başta “kahve” ve benzeri mallar için tescil edilmek istenen ve Dünya Fikri Mülkiyet Ofisi (“WIPO”) nezdinde başvuruya konu edilen (IR no. 1367933) ve Almanya’da hâlihazırda marka olarak tescilli olan ünlü yeşil kahve kupası şeklinin tescil istemi reddetmiştir.

Jacobs’un EUIPO nezdinde Avrupa Birliği (“AB”) markası olarak tescil edilmesi istemiyle yaptığı başvuru, marka inceleme uzmanı tarafından ilk aşamada reddedilmiştir. Uzman özetle:

  • Siluetin temel kahve kupası şeklinden ayrılmadığı ve ne “J” harfi şeklindeki kulpun ne de zeytin yeşili renginin ve kupanın şeklinin bunu değiştirdiği,
  • Kulpun “J” harfi şeklinin belli belirsiz olduğu ve bu nedenle söz konusu başvuruya bir ayırt edicilik katmadığı ve “J” harfi şeklinin sıradan bir kahve kupasının kulpunun şeklinden ilgili başvuruya ayırt edicilik kazandıracak kadar farklı olmadığını,
  • İlgili şeklin Topluluk tasarımı[2] (başvuru numarası 001170781) olarak tescil edilmiş olmasının AB markası olarak tescil edilmesi isteminin incelenmesinde dikkate alınmayacağı

değerlendirmelerinde bulunmuştur.

Bunun üzerine başvurucu Jacobs, özellikle kahve kulpunun “J” harfi şeklinde oluşunun, üç boyutlu şekli diğer benzerlerinden tamamen ayırdığı ve şekilde ilk dikkat çeken özellik olduğu, zeytin yeşili rengin başvuru sahibinin markasının temel unsurlarından biri haline geldiği iddiaları ile ret kararını Temyiz Kurulu’na taşımıştır. Temyiz Kurulu’nun temel olarak üzerinde durduğu sorunlar, yorumlarımız ile birlikte aşağıda şekil ve renk unsurları kapsamında iki başlık altında incelenecektir.

I. Kahve Kupasının Kulpunun Şekli

Üzerinde durulan temel soruların ilki kahve kupasının kulpunun “J” harfi şeklinde olması ve bu unsurun ilgili marka başvurusunu diğer benzerlerinden ayırıp ayırmadığına ilişkindir. EUIPO nezdinde bir araştırma yapıldığında;

  • Kulpu insan eline benzeyen [3],
  • Kulpu “A” harfi şeklinde olan [4],
  • Yine bir kahve üreticisi olan Illy’e ait ve kulpu “o” şeklinde olan [5]

üç boyutlu şekil markalarının tescilli olduğu görülecektir.

İlgili kararda EUIPO Temyiz Kurulu, başvuruya konu kahve kupasının kulpunun “J” harfi şeklinde olmasının ilgili başvuruyu benzerlerine kıyasla ayırt edici kılmadığı ve “J” harfi şeklinin sıradan bir kahve kupasının şeklinden çok bir farkının olmadığı üzerinde durmuştur. Özellikle başvuru sahibi Jacobs’un aslında “J” harfi şeklinde olan kulpun ayırt edici olduğunu ispatlamaya yönelik olarak sunmuş olduğu kahve kupası görsellerini incelemiş ve ilgili görsellerdeki bazı kupa kulplarının da “J” harfine benzediğini belirtmiştir. Kararda yer alan ve inceleme sırasında işaretlenmiş görsel (üç ayrı kupanın kulpları “J” harfine benzer görülerek işaretlenmiş), aşağıda dikkatinize sunulmuştur:

II. Kahve Kupasının Rengi

İlgili kararda üzerinde durulan bir diğer sorun, Jacobs’un markası ile özdeşleştiğini iddia ettiği zeytin yeşili renginin, başvuruya konu kahve kupasına ayırt edici nitelik kazandırıp kazandırmadığıdır.

Temyiz Kurulu değerlendirmesinde, marka inceleme uzmanının zeytin yeşili renkle ilgili olarak rengin kahve kupaları için sıra dışı olmadığı ve tüketicilerin anında ürünün kaynağını ayırt etmesini sağlamadığı yönündeki değerlendirmelerini benimsemiştir.

Konu kahve kupasının renginin ayırt ediciliği olduğunda, Société des Produits Nestlé S.A. şirketinin “Nescafe” markası ile bütünleşen ünlü kırmızı kahve kupası akıllara gelebilir. Belirtilmelidir ki, görselini sağ tarafta görebileceğiniz kırmızı kahve kupası, EUIPO[6] ve pek çok AB üye devletinin fikri mülkiyet ofisleri nezdinde tescillidir. Ayrıca, ilgili kahve kupası şekli Türkiye’de 2014 43176 ve 2004 09724 sayıları ile tescillidir.

Jacobs, bu ve buna benzer pek çok kahve kupasının ayırt edici bulunarak EUIPO nezdinde tescil edilmiş olmasının kendi başvuruları için emsal teşkil etmesi gerektiği savunmasında bulunmuştur. Temyiz Kurulu, ilgili tescillerin bazılarının eski tarihli olduğunu ve her ne kadar kararlarında tutarlı olması gerektiği doğruysa da, her zaman markaların tescil edilebilirliği ile ilgili güncel gelişmeler ışığında yeni yaklaşımlar benimsenebileceğini savunmuştur.

EUIPO, özellikle kelime veya çizim içermeyen yalın haldeki üç boyutlu şekillerin marka olarak tescili konusunda ayırt ediciliği başlı başına bir ret nedeni olarak ele aldığı oldukça katı yaklaşımını bu kararında bir kez daha vurgulamıştır.

Yine de üç boyutlu şekillerin EUIPO nezdinde AB markası olarak tescil edilmesinin mümkün olmadığını söylemek doğru olmayacaktır. Yukarıda da örnek olarak bahsettiğimiz tesciller ele alındığında, üç boyutlu şekillerin:

  • Önemli ölçüde ayırt edici nitelik taşıması,
  • Uzun süreli ve yaygın kullanılan ve böylece piyasada ayırt edici hale geldiği açık şekilde ispat edilebilir olması

hallerinde, şekil markası olarak tescillerinin mümkün olduğu söylenebilecektir.

Söz konusu Temyiz Kurulu kararın akabinde, Jacobs’un üç boyutlu kahve kupası markası reddedilmiştir. Sonuç olarak, incelediğimiz söz konusu karar ışığında EUIPO’nun şekil markalarının tescilinde aradığı, uzun süreli ve yaygın kullanım sonucu piyasada ayırt edici hale geldiği açık şekilde ispat edilebilir olma kriterini dar yorumladığı çıkarımı yapılabilecektir.

Güldeniz DOĞAN ALKAN

Kasım 2020

guldenizdogan@hotmail.com


[1]https://euipo.europa.eu/copla/trademark/data/W01367933/download/CLW/APL/2019/EN/20190108_R1682_2018-2.pdf?app=caselaw&casenum=R1682/2018-2&trTypeDoc=NA

[2] https://www.tmdn.org/tmview/#/dsview/detail/EM700000001170781-0001

[3] https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview/detail/EM500000010086072

[4] https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview/detail/EM500000002768216

[5] https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview/detail/EM500000015733471

[6] https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview/detail/EM500000002801702

Adalet Divanı Genel Mahkemesi Sözünü Söyledi: Stilize Kelime Unsurları Karıştırılma Olasılığı İncelemesinde Ne Şekilde Değerlendirilmeli?

Marka tescil başvurularının kelime unsurlarının stilize biçimde yazıldığı ve stilize yazım biçimi nedeniyle harflerin kolaylıkla ayrıştırılamadığı hallerde; kelime unsurunun ne şekilde algılanması gerektiği ve/veya algılanacağının tespiti, kimi durumlarda idari incelemenin ve yargı süreçlerinin sorunlu bir alanını oluşturmaktadır.

Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan başvurularda, başvuru sahipleri markanın kelime unsurunu, başvuru formunun ilgili bölümüne (bu bölüme oldukça anlamsız biçimde marka adı denilmektedir ve kanaatimizce bu adlandırma son derece yanlıştır) yazmak zorundadır. Başvuru sahipleri ve/veya vekilleri bu noktada, stilize kelime karakterinin Kurum tarafından da kendi yazdıkları şekilde algılanması yanlış beklentisi içine girmektedir. Bu beklenti hatalıdır, çünkü Kurum ve devamında yargı bakımından asıl olan husus, marka sahibinin markanın kelime unsurunu ne şekilde gördüğü veya başvuru formunda nasıl belirttiği değil, ortalama tüketicilerin kelime unsurunu ne şekilde algılayıp değerlendireceğine ilişkin tespittir.



Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) ve Avrupa Birliği yargısı bakımından da durum bundan farklı değildir.

Bu yazıda ele alacağımız 8 Temmuz 2020 tarihli T-633/19 sayılı Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi kararı kanaatimizce, okuyucularımızın konuyu AB perspektifinden daha net biçimde anlamasını sağlayacaktır. Karar metninin http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=228295&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8673162 bağlantısından görülmesi mümkündür.

Çin Halk Cumhuriyeti menşeili “Shenzhen Liouyi International Trading Co. Ltd” firması 2017 yılında aşağıda görebileceğiniz markanın 18. sınıfa dahil bazı mallar için tescil edilmesi talebiyle EUIPO’ya başvuruda bulunur.

Bu başvuruya karşı aşağıda görsellerine yer verilen iki AB markası gerekçe gösterilerek Kosta Rika menşeili “Essential Export SA” firması tarafından itiraz edilir.

EUIPO itiraz birimi ve devamında Temyiz Kurulu, itirazı başvuru ile itiraz gerekçesi markaların benzer bulunmaması ve dolayısıyla markalar arasında karıştırılma olasılığının ortaya çıkmasının mümkün olmaması gerekçesiyle reddeder.

Temyiz Kurulu kararına prosedür ekonomisi çerçevesinde malların aynı olduğu varsayımıyla başlar. Devamında malların ortalama tüketicilere hitap ettiğini tespit eder. Takiben kararın kritik kısmına yani işaretlerin karşılaştırmasına geçilir.

Kurulun ilk tespiti, işaretlerin tamamının görsel olarak baskın unsurlar içermediği yönündedir.

Kurul, başvuru ile itiraz gerekçesi markaları ; başvurunun siyah çizgiler ve kırmızı noktalardan oluşan soyut bir şekil markası veya “ro” ve “ril” veya “ro” ve “rij” kelime unsurlarına eklenmiş şekil unsurları olarak algılanacağı, itiraz gerekçesi markaların ise “totto” kelimesinin stilize yazımı olarak algılanacağı gerekçeleriyle görsel açıdan benzer işaretler olarak değerlendirmez. Kurul, bu tespitler ışığında markaları işitsel olarak da benzer bulmaz ve başvurunun algılanacağı halleri bağlamında anlamının bulunmaması nedeniyle işaretleri kavramsal açıdan da benzer görmez.

İşaretlerin benzer bulunmaması nedeniyle, markalar arasında karıştırılma olasılığının bulunmadığı sonucuna varılır ve itiraz Temyiz Kurulu tarafından reddedilir.

İtiraz sahibi bu karara karşı dava açar ve EUIPO Temyiz Kurulu kararının iptal edilmesini talep eder. Dava, Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nce görülür.

Davacıya göre, başvuruya konu işaret , EUIPO’nun değerlendirdiği gibi siyah çizgiler ve kırmızı noktalardan oluşan bir şekil markası değildir, işarette yer alan siyah çizgiler ve kırmızı noktalar “T”, “O”, “T”, “U” harflerini oluşturmaktadır ve dolayısıyla başvuru “TOTU” kelime unsurunu içermektedir. Bu husus, başvuru formunda da teyit edilmektedir, EUIPO’nun eSearch plus ve TMview gibi veritabanlarına da marka “TOTU” olarak girilmiştir ve ayrıca davalı taraf itiraza karşı sunduğu cevap dilekçesinde markanın “TOTU” kelime unsurunu içerdiğini açık olarak belirtmiştir.

Bu tespitler ışığında, davacıya göre karşılaştırılması gereken unsurlar “TOTU” ile “TOTTO” kelime unsurlarıdır ve bunlar da gerek görsel gerekse de işitsel açılardan benzerdir. Bu çerçevede, malların aynı olduğu da dikkate alınarak varılması gereken sonuç karıştırılma olasılığı gerekçeli itirazın kabul edilmesi olmalıyken, tersi yönde sonuç içeren Temyiz Kurulu kararı hatalıdır ve iptal edilmelidir.

Genel Mahkeme kararı, her zaman olduğu gibi, konu hakkındaki içtihatla başlar (o kısma bu yazıda yer verilmeyecektir).

Mahkemeye göre; başvuruda yer alan kırmızı noktalar, farklı renk ve şekilde olmaları nedeniyle, başvurudaki siyah çizgilerden açıkça ayırt edilmektedir ve bu husus kamunun ilgili kesimince kolaylıkla algılanacaktır. Kamunun ilgili kesimi, başvurudaki kırmızı noktaları, siyah unsurlarla birleşerek büyük harflerle “TOTU” kelimesini oluşturacak şekilde algılamaktan çok, siyah unsurları ayrıştıran ve vurgulayan biçimde değerlendirecektir. Böyle bir algı kamunun ilgili kesimi bakımından daha olasıdır, çünkü “TOTU” ibaresinin başvuru kapsamındaki mallar bakımından tüketicinin dikkatini çekecek bir anlamı da bulunmamaktadır. Bu çerçevede, EUIPO tarafından da öne sürüldüğü üzere, kamunun ilgili kesimini, işareti “TOTU” olarak algılamaya davet eden veya buna yardım eden hiçbir unsur markada yer almamaktadır.

Bu tespitlerin ışığında, kamunun ilgili kesiminin işareti “ro” – “ru” ve “rij” – “ril” şeklinde mi yoksa sadece bir şekil olarak mı algılayacağını tartışmaya da ihtiyaç bulunmamaktadır.

Başvuru sahibinin başvuru formunda veya marka tarifnamesinde markanın kelime unsurlarını “TOTU” olarak belirtmesi, kamunun ilgili kesiminin markayı ne şekilde algılayacağını etkileyen bir faktör değildir. Marka tarifnamesi, markanın başvuru sahibi tarafından nasıl algılandığını göstermektedir, amacı ve etkisi kamunun ilgili kesiminin markayı nasıl algılayacağını göstermek değildir. Karıştırılma olasılığı değerlendirmesinde esas olan ise kamunun ilgili kesiminin algısıdır. Başvurunun, EUIPO’nun eSearch plus ve TMview gibi veritabanlarına “TOTU” olarak girilmiş olması da aynı nedenle, kamunun ilgili kesiminin algısını etkileyen bir faktör değildir. Belirtilen veritabanlarında, başvuruyu yapanın başvuruyu nasıl algıladığı belirtilmektedir, kamunun ilgili kesiminin markayı ne şekilde algılayacağı bu veritabanlarında yer alan bilgiden bağımsızdır.

Sonuç olarak, Genel Mahkemeye göre, başvuru kamunun ilgili kesimince “TOTU” kelime markası olarak algılanmayacaktır, davacının bu yöndeki iddiasına bağlı tüm argümanları haksızdır, başvuru ile itiraz gerekçesi markalar benzer değildir ve bu nedenlerle de markalar arasında karıştırılma olasılığı ortaya çıkmayacaktır. Bunun neticesi de olarak da Temyiz Kurulu kararı yerinde görülmüş ve dava reddedilmiştir.



Kanaatimizce inceleme konusu Genel Mahkeme kararından çıkartılacak sonuç; stilize biçimde yazılı kelime markalarında, markanın başvuru formunda veya tarifnamesinde başvuru sahibince ne şekilde belirtilmiş olduğunun inceleme açısından değeri bulunmadığının açık olarak belirtilmesi ve incelemenin kamunun ilgili kesiminin algısı esas alınarak idare ve yargı tarafından tespit edilecek kelime unsuru esasında yapılması gerektiğinin altının çizilmesidir. Tersi yöndeki argümanların idare veya yargı tarafından kabul görmeyeceği de ortadadır.

Önder Erol ÜNSAL

Temmuz 2020

unsalonderol@gmail.com

EUIPO Temyiz Kurulu “Akış Halindeki Dairesel Mavi Halka” Hareket Markasının Tescil Edilebilirliğini İnceliyor

Belli bir nesnenin hareketinden, yani nesne ve hareketin gözle algılanabilir bir kombinasyonundan oluşan; bu suretle nesne veya görüntülerin hareketi yoluyla bir işletmenin mal veya hizmetlerini diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlayan markalar “hareket markası” (motion mark) olarak anılmaktadır.

Marka tesciline yetkili makamlar, geleneksel markalara (kelime, şekil) kıyasla başvuru sayısı halen oldukça az olmakla birlikte zaman zaman geleneksel olmayan marka çeşitlerinden birisi olan “hareket markası” başvurularıyla da karşılaşmaktadır.

Bu yazımızın konusunu da AB Fikri Mülkiyet Ofisine (EUIPO) yapılmış ve ilk inceleme neticesinde reddedilmiş bir hareket markası başvurusu hakkında verilen EUIPO Temyiz Kurulu kararı (28 Nisan 2020 tarih ve R 1636/2019-2 sayılı) oluşturmaktadır.

2016 yılında Amazon Technologies, Inc. (başvuru sahibi) aşağıdaki işaretin marka olarak tescili için EUIPO’ya başvuruda bulunur:

Başvurunun eşya listesinde Nice Sınıflandırmasının 9, 35, 41, 42 ve 45. sınıflarında yer alan çeşitli mal ve hizmetler bulunmaktadır. Başvuru dilekçesinde marka aşağıdaki şekilde tarif edilmiştir:

Marka akış halindeki dairesel mavi halkadan oluşan bir hareket markasıdır. Mavi renk(ler) markanın bir unsuru olarak talep edilmektedir. Halkanın içindeki beyaz dairesel disk markanın bir unsuru değildir ve bu unsur sadece arka zemini gösterme amacı taşımaktadır

Başvuruyu inceleyen uzman, marka örneğinin, korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması koşulunu yerine getirmediği gerekçesiyle başvuruyu AB Marka Tüzüğünün 4(b) ve 7(1)(a) bentleri uyarınca reddeder. Karara itiraz üzerine Temyiz Kurulu, başvurunun sicilde gösterim için aranan şartları yerine getirdiği kanaatine varır ve ret kararını iptal eder. Bununla birlikte Temyiz Kurulu, başvurunun ayırt edicilik açısından incelenmesi için dosyanın ilk karar uzmanına havalesine karar verir.

Dosyanın kendisine geri gönderilmesi üzerine başvuruyu tekrar inceleyen uzman, başvuruyu bu defa ayırt edicilikten yoksunluk gerekçesiyle reddeder. Uzmana göre tescil talebine konu hareket akılda kalıcı değildir ve sıradandır.

Başvuru sahibi ayırt edicilikten yoksunluk gerekçesiyle verilen ret kararına karşı itiraz eder. Başvuru sahibi tarafından karara itirazda öne sürülen başlıca gerekçeler şunlardır:

  • İşaret özgündür ve ilgili mal ve hizmetler bakımından dünyanın herhangi bir yerinde herhangi bir üçüncü kişi tarafından kullanılmamaktadır. Bu nedenle, işaretin en azından minimum düzeyde ve kendiliğinden ayırt edici niteliği vardır.
  • Kararda ileri sürülen, hareketin sıradan olduğu yönündeki görüş yeterince gerekçelendirilmemiştir.
  • Uzman, her bir mal ve hizmet için işaretin ayırt edici olmadığına dair gerekçelendirme yapmak yerine başvuruyu tümüyle reddetmiştir.
  • İşaret ABD ve Almanya’da yetkili makamlar tarafından tescile uygun kabul edilmiştir.
  • Ofis geçmişte benzer nitelikteki çeşitli sayıda hareket markasını tescil etmiştir.

İtiraz EUIPO Temyiz Kurulu tarafından incelenmiştir. Temyiz Kurulu mevzuattaki koşullara uygun bulunan gösterim ve tarifnameden hareketle, işareti şu şekilde tanımlamıştır:

İşaret, saat 6 konumundan tam bir daireye doğru eş zamanlı olarak hem saat yönünde, hem de saat yönünün tersinde yukarı doğru çıkan iki renkten oluşmaktadır. İlk olarak, “açık mavi” renk her iki yönde yükselmektedir. Sonrasında, açık mavi renk sırasıyla saat 3 ve saat 9 konumuna ulaştığında, mor renk ilerleyen açık mavi kısımları takip etmekte ve nihayetinde tüm çemberi her iki yandan tamamlamaktadır.

 Temyiz Kurulu, AB Marka Tüzüğünün 7(1)(b) bendi anlamında ayırt edici karakterin, belli düzeyde sanatsal yaratıcılığın veya hayal gücünün varlığı koşuluna bağlı olmadığını belirtmiştir. İşaretin ilgili tüketici kesiminin mal veya hizmetlerin kaynağını belirleyebilmesine imkân tanıması ve bu mal veya hizmetleri diğer teşebbüslerinkilerden ayırt etmeyi sağlaması yeterlidir. Başvuru sahibi tarafından da belirtildiği üzere, tescile uygunluk açısından asgari düzeyde bir ayırt edicilik yeterli olmaktadır. Ne var ki, yerleşik içtihada göre, şekilden oluşan işaretler bakımından asgari düzeydeki ayırt edicilikten söz edebilmek için inceleme konusu işaretin kolaylıkla ve derhal akılda kalmasını, mal ve hizmetlerin ticari kaynağını gösteren bir işaret olarak derhal algılanmasını sağlayabilecek bazı unsurların varlığı gereklidir.

Bu standartlar, kıyasen inceleme konusu hareket markasına da uygulanabilir durumdadır. Zira ayırt ediciliğin değerlendirilmesine ilişkin kriterlerin farklı marka kategorileri için esas olarak aynı olduğu belirtilmelidir. İlaveten, söz konusu hareket markası temelde iki boyutlu resimlerin akış halindeki bir diziliminden ibarettir. Bu nedenle, Temyiz Kuruluna göre başlangıçta, figüratif markalara uygulanan standartlardan farklı bazı standartlar uygulamaya gerek yoktur.

Tescil talebine konu mal ve hizmetler tüketici elektroniği, kişisel kullanım için yazılım, enformasyon ve eğlence hizmetleri, sipariş ve kişisel hizmetler gibi mal/hizmetlerden oluşmaktadır. Bu mal ve hizmetlerin ilgili tüketici kesimi, Avrupa Birliği halkının genelinden oluşmaktadır.

Temyiz Kurulu, inceleme konusu işaretin kolaylıkla ve derhal akılda kalmasını, mal ve hizmetlerin ticari kaynağını gösteren bir işaret olarak derhal algılanmasını sağlayan belirli bazı unsurları taşımadığı kanaatindedir. Tescili istenen işaret doğası gereği başvuru dilekçesinde tanımlandığı ve gösterildiği üzere bir akış hareketini ifade etmektedir, bu bakımdan sadece bir daireden oluştuğu söylenemez. Diğer taraftan, genel olarak ayırt ediciliği bulunmayan sıradan daire şeklinin işaretin merkezinde olduğu da inkar edilemez. İşaretin dairesel ana hattı, tescil talebine konu işaretin başlangıcından itibaren fark edilebilir durumdadır. Devamında hareket sırasında, renkli çizgiler tümüyle renkli bir çembere dönüşmekte ve işaret nihai durumuna gelmektedir. Dolayısıyla, tescili talep edilen hareket ile sonlanan şekil, bu haliyle, derhal malların ticari kaynağını gösteren bir unsur değildir. Hareketin kendisi, sonuçlanan şekle kıyasla, halkın algısında sadece sınırlı bir düzeyde etkiye sahiptir ve ayırt edici bir özellik olarak algılanmamaktadır. İlk olarak hareket, ince çizgiler üzerinde somutlaşmaktadır. Çizgilerin göründüğü renkler ve bunların hareket motifi dikkat çekici bir nitelikte değildir.   İkinci olarak, başvurunun yapıldığı Ağustos 2016 tarihinde, bir cismin zaman içindeki gelişimini gösteren görselleştirme, güncel ve yaygın bir özelliktir. Multimedya pazarlama ve ürün tasarımının yaygınlığı karşısında, tüketici bir ürün dış görünümünün / süslemesinin hareketli (animasyonlu) olmasını bekleyebilecek durumdadır. Elektronik tasarıma ilişkin çok çeşitli seçenekler bulunduğundan, eş zamanlı olarak yükselen çizgilerle bir çemberin tamamlanması, bir çember oluşturmak için oldukça doğal ve basit bir özelliktir. Bu bağlamda, başvuru tarihi itibariyle işaretin dairesel akışı, bu işaretin derhal ticari kaynak gösterir biçimde algılanmasını sağlayan bir unsur değildir. İşaret, müstakil olarak ayırt edilmesini sağlayacak başka bir unsur içermemektedir.

Tescili talep edilen hareket, 9. sınıfa dâhil mallar bakımından, marka olarak algılanmaksızın, özellikle dekoratif bir özellik olarak kullanılabilecek niteliktedir. Elektronik cihazlar ve yazılımlar, doğaları gereği bir akışı görselleştirmeye yarayan donatıya sahiptirler.

Başvuru konusu markanın ayırt ediciliği bulunmadığını göstermek için, o şeklin ticaret alanında yaygın olduğunu göstermek zorunlu değildir. Bu bağlamda, başvuru sahibinin işaretin özgün olduğu yönündeki iddiası etkisizdir. İşaretin ayırt edici niteliğinin bulunmaması, işaretin basitliğinden kaynaklanmaktadır ki bu husus, tüketicilerin söz konusu hareketi daha önce görmemelerinden değil, genel hayat tecrübelerinden aşikâr biçimde çıkarılabilecek bir sonuçtur.

İlaveten, tescili istenen işaret bir talebin, elektronik bir sistem tarafından anlaşıldığına ve işleme konulduğuna da işaret edebilecektir. Elektronik cihaz ve yazılımlar sıklıkla, yükleme veya arama işlemi gibi bir elektronik aktivitenin varlığını ve süresini görselleştirmek amacıyla çubuk, daire veya diğer basit geometrik şekiller dâhilindeki hareketleri kullanmaktadır. Başvuruya konu edilen çember şekli içinde yukarı doğru çıkan çizgilerin hareketi, bu tarz bir işlevi yerine getirir şekilde algılanabilecektir. Dolayısıyla, bu tarz özellikler içeren mal ve hizmetler bakımından başvuru konusu işaret belirtilen gerekçelerle ayırt edicilikten yoksun bulunmuştur.

Başvurunun eşya listesinde bulunan 9. sınıfa dâhil bazı mallar (ses kontrollü enformasyon cihazları, ses kontrollü hoparlörler; ses, veri veya görüntü aktarımı için kablosuz iletişim cihazları, vb.)  elektronik sürecin çalıştığını veya ne kadar süreceğini (örneğin bir işletim yazılımının başlatılması / booting esnasında) belirten özellikler barındırabilir. Bu sınıftaki diğer bazı mallar bakımından, tescili istenen işaret bir cihazın kullanıcı ara yüzü üzerinde, bir uygulamanın açıldığını ve/veya uzun bir işlemin (örneğin arama, kod çözme, veri transferi, içerik kaydetme gibi) yürütülmekte olduğunu göstermektedir.

Başvuru kapsamında 35. sınıfta yer alan hizmetler internet üzerinden, aktive edilmesi gereken ve yürütülmesi belli bir süre gerektirebilen bir yazılım tarafından sağlanabilir. Bu bağlamda başvuru konusu işaret, ilgili yazılımın girdiyi tanıdığına ve halen yürütmekte olduğuna dair bir reaksiyon biçiminde algılanacaktır.

Başvuru kapsamındaki 41. sınıfa dâhil hizmetler bakımından tescili istenen hareket, bir uygulamanın açılması ve/veya işlemde olduğuna (örn. bir yayın hizmeti yoluyla müzik, podcast veya bilgi sağlanması) işaret edecek biçimde algılanabilecektir. 42. sınıfa dâhil hizmetler bakımından tescili istenen hareket, yazılımın karşılık verdiğine işaret eder biçimde algılanacaktır. Benzer şekilde, hareket, bir kullanıcı girdisinin işlendiği (örneğin bir arama talebinin yürütülmekte olduğu veya bir danışma talebinin bittiği) biçiminde algılanabilecektir. Son olarak 45. sınıftaki konsiyerj hizmetleri de çevrimiçi olarak sipariş edilebilir veya çevrimiçi olarak sağlanabilir. (örneğin, bir müşteri için konser veya tiyatro bileti alınması) Böyle bir durumda, başvuruya konu hareket, hizmetin aktivasyonuna veya müşteri tarafından yapılan çevrimiçi talebe karşılık verildiğine işaret eder biçimde algılanacaktır.

Belirtilen tüm gerekçelerle EUIPO Temyiz Kurulu itirazın reddine karar vermiştir.

Görüldüğü üzere hareket markaları açısından koruma konusunun açık ve kesin olarak sicilde gösterilmesi şartının sağlanması, işaretin mutlaka ayırt edici olduğu anlamına gelmemektedir. Tescili istenen hareketin, başvuruya konu mal ve hizmetler ile ilgili tüketici kesiminin algısı bakımından ayırt edici olup olmadığı da her somut olay özelinde dikkatlice değerlendirilmelidir.

H. Tolga Karadenizli

Temmuz 2020, Ankara

karadenizlit@gmail.com

CHAMPAGNOLA NE OLA? EUIPO’DAN COĞRAFİ İŞARETLERE YENİ BİR BAKIŞ

17 Nisan 2020 tarihli CHAMPAGNOLA kararıyla EUIPO Temyiz Kurulu  Champagne üreticilerinin haklarını ve Champagne coğrafi işaretini korumak için kurulmuş The Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne (CIVC) tarafından yapılmış bir üst itirazı inceledi.

OLAYLAR OLAYLAR

Çekya orjinli BREADWAY şirketi EUIPO nezdinde “Champagnola” kelime markasının 30-40-43. sınıflarda tescili için başvuru yapıyor. Başvuru 30. sınıfta kısaca “fırıncılık-pastacılık  ürünleri” diye anabileceğimiz ekmek, hamur işleri gibi malları ve 40. sınıfta da bu 30. sınıftaki mallarla ilgili hizmetleri kapsıyor.

CIVC buna itiraz ederek diyor ki; CHAMPAGNOLA benim Avrupa Birliği ve Fransız mevzuatına  göre tescilli meşhur ve maruf CHAMPAGNE coğrafi işaretinden gelen haklarımı ihlal ediyor, bu başvuru 1308/2013 Numaralı AB Regülasyonu (bundan sonra “Regülasyon” diye anılacaktır) uyarınca reddedilmelidir.

EUIPO İtiraz Birimi, CHAMPAGNE coğrafi işaretinin sıradışı ününü ve CHAMPAGNOLA ile CHAMPAGNE’in hem yazılış hem de işitsel olarak benzer olduğunu kabul etmesine rağmen itirazı reddediyor. İtiraz biriminin ret gerekçesi temelde başvuru kapsamındaki malların CHAMPAGNE coğrafi işaretinin tescilli olduğu “şarap” emtiasından farklı/benzemez malları içeriyor olması. İtiraz Birimi diyor ki; tamam 30. sınıftaki mallar da yiyecek  kalemlerinden oluşuyor ama bu malların doğası ve fiziksel görünümü, hazırlanma metodu vs her şeyi farklı, ayrıca bu mallar coğrafi işaretin tescilli olduğu emtiadan farklı yerlerde tüketildiği gibi tamamen farklı dağıtım kanalları yoluyla tüketiciye ulaşıyor ve farklı pazarlama kurallarına tabi. Ayrıca İtiraz Birimi diyor ki, sırf iki kelimede de “Champagn-” bölümü ortak diye tüketiciler CHAMPAGNOLA markasını taşıyan mallarla CHAMPAGNE bölgesinden gelen tescil kapsamındaki ürünleri doğrudan ticari olarak birbirine bağlayacak ve yanılacak  değil, kaldı ki ortada doğrudan veya dolaylı kullanım da yok ve çağrıştırma da mevcut değil.

CIVC kararı 30. ve 40. sınıflar açısından Temyiz Kurulu’na taşıyor (dosyada bir itiraz daha var, o itiraz çerçevesinde 43. sınıf reddedilmiş o sırada).  

TEMYİZ KURULU NE DİYOR?

17/04/2020 tarihli kararı ile EUIPO Dördüncü Temyiz Kurulu itirazın reddine dair verilmiş İtiraz Birimi kararını iptal ediyor ve CHAMPAGNOLA marka başvurusunun reddine karar veriyor. 

Temyiz Kurulu’na göre İtiraz Birimi dayanak hukuk maddelerini hatalı ve eksik yorumluyor. Bir kere diyor, Temyiz Kurulu, 2017/1001 Sayılı AB Marka Tüzüğü 8(6) maddesine göre coğrafi işarete dayalı olarak itirazda bulunabilmek için dayanak coğrafi işaretin itiraz edilen markadan önceki bir başvuru tarihine sahip  olması ve kendisinden sonraki marka başvurularının kullanımına engel olabilme hakkına olması gerekir. CHAMPAGNE coğrafi işareti 1973 yılında AB nezdinde şarap için coğrafi işaret olarak  tescil edildiğine göre, öncelik kıstasının karşılandığında şüphe yok. Bu maddeye dayanabilmek için muterizin coğrafi işaretin ticarette kullanıldığını ispat etmesi gerekmez, ama elbette ki işaretin meşhur olduğu iddiası noktasında zaten kullanımın ispatı gerekir.

CIVC, Regülasyonun 103. maddesinin tüm fıkralarına dayanmış, ama mesele maddenin (a) ve (b) fıkralarıyla ilgili çünkü burada tartıştığımız konu ortada bir çağrışım olup olmadığı. Ayrıca CIVC itirazında dayanmamış olsa da Temyiz Kurulu Regülasyonun 102. maddesinin de olayda uygulanması gerektiğini düşünüyor, çünkü kullanıma engel olmaya ilişkin 103. madde ile tescile engel olmaya dair 102. madde bağlantılıdır diyor. Temyiz Kurulu olayın hukuki temeli konusunda tüm bu maddelerin kombinasyonundan şöyle bir neticeye varıyor prensip olarak; sonra gelen marka önceki korunan coğrafi işareti çağrıştırıyorsa ve coğrafi işaretin kapsamındaki mal ve hizmetlerle benzemeyen mal/hizmetler için markanın doğrudan veya dolaylı ticari kullanımı coğrafi işaretin ününe zarar verecekse, o zaman itiraz üzerine marka başvurusu reddedilir.   

Çağrıştırma kavramı konusunda Temyiz Kurulu ABAD’ın bu konsepti tanımladığı – açıkladığı birçok kararından referanslar vererek çağrıştırmanın en basit tanımlamayla “coğrafi işareti akla getirme” olduğunu belirtip olayın kendine özgü vakalarına dönüyor.

Dosyada başvuru sahibi tescil için neden CHAMPAGNOLA ibaresini seçtiği -bunun hangi dilden geldiği – anlamının ne olduğu konusunda hiçbir açıklama yapmamış. İtalyanca’da kırsal yerler için kullanılan CAMPAGNA diye bir kelime var ki bunun Fransızca versiyonu da CAMPAGNE; marka başvurusuna konu kelimenin ilk batında İtalyanca kökenli bir kelime olduğu düşünebilir çünkü sonu -A ile bitiyor ama bu çok anlamlı değil, çünkü görüldüğü gibi İtalyanca kelimede başta CH harfleri yok diyor Temyiz Kurulu ve devamla şunu söylüyor; kelime ‘Champagn-’  diye başlayıp ‘-ola’ diye sonlandığından AB üyesi ülke vatandaşları bunun CHAMPAGNE kelimesinin bir  türevi  olduğunu ya da bu kelimeye ilişkin bir küçültme/sevimlilik sıfatı olduğunu ya da CHAMPAGNE için yaratılmış bir mahlas olduğunu düşünür, ortalama Avrupalı tüketicinin konuyu başka türlü anlamasına imkan yok. Bu durum ise  en açık haliyle  çağrıştırmadır. Her ne kadar İtiraz Birimi çağrıştırmayı mal ve hizmetlerin karşılaştırılmasına bağlamışsa da esasen çağrıştırma hem karşılaştırılabilir-benzer hem de karşılaştırılamaz-benzemez mallar ve dahi hizmetlere ilişkin olarak coğrafi işarete  koruma sağlayan bir durumdur.

CHAMPAGNE coğrafi işaretinin son derece tanınmış ve hatta en ünlü coğrafi işaretlerden biri olduğu dosyaya sunulan delillerden anlaşıldığı gibi zaten İtiraz Birimi de bunu kabul ediyor, nitekim başvuru sahibinin de buna karşı herhangi bir itirazı yok. Coğrafi işaretin “Ününden yararlanma/ününü sömürme” halinin kabul edilmesi için itiraz edilen markanın illa ki fiilen piyasada kullanılması gibi bir zorunluluk yoktur; burada tıpkı bir markanın ününden haksız yararlanmaya dayalı itiraz yapılırken ki gibi bir kıyasta/öngörüde bulunarak inceleme yapılır.

CHAMPAGNE genel olarak lüks kavramıyla özdeşleştirilen bir coğrafi işarettir, bu coğrafi işareti taşıyan köpüklü şaraplar çoğunlukla  en yüksek fiyat skalasından satılır ve ürünler özel okazyonlarda tüketilir. Bir kadeh köpüklü şarabın ortama özellik kattığı “Şampanyalı kahvaltı” (Champagnerfrühstück, Sektfrühstück) formunda kahvaltılar da son derece yaygındır. Marka başvurusuna konu edilmiş 30. sınıftaki malların tamamının kahvaltı sırasında tüketileceği açık, CIVC’de zaten itirazına ek olarak sunduğu delillerde başvuruya konu malların CHAMPAGNE ile birlikte tüketilebileceğini ispat etmiş durumda, ayrıca bu malların içine köpüklü şarap koyulması/köpüklü şarapla tatlandırılması da mümkün ki özellikle Fransa’nın Champagne bölgesinden gelen köpüklü şarabın eklenmesinin bu ürünlere bir ışıltı ve albeni katacağı açık. Burada göz önüne alınması gereken ortalama tüketicinin ne düşüneceğidir; ortalama tüketici 30.sınıfa giren bu malların içinde/içeriğinde ne olduğunu tam olarak bilemez ve itiraza konu işareti taşıyan malları gördüğünde bunlarla CHAMPAGNE coğrafi işaretini taşıyan köpüklü şaraplar arasında bir bağlantı olduğu izlenimine kapılır. Aynı durum başvuruya konu 40. sınıftaki hizmetler açısından da mevcuttur, çünkü bu sınıf kapsamında 30.sınıfa giren hizmetler başvuruya konu edilmiştir; tüketici öyle ya da böyle bu hizmetlerin sunumu sırasında markayı görecek ve aynı düşünceye kapılacaktır. Bu noktada başvuru sahibinin CHAMPAGNE coğrafi işaretinin ününden faydalanacağı/bunu sömüreceği  kanaatine varılmıştır diyor Temyiz Kurulu.

Bu karar hakkında ben ne mi düşünüyorum? Yaşasın D. Schennen, C. Bartos ve E. Fink’den oluşan ve bu kararı veren  EUIPO Dördüncü Temyiz Kurulu diyorum, harikasınız! Nihayet  birisi kalktı ve coğrafi işaretlerle ilgili böyle bir karar verdi işte! Şuraya da şöyle bir çiçek buketi emojisi bıraktım varsayın bu kararı verenler için!.

Özlem FÜTMAN

Haziran 2020

ofutman@gmail.com

Numerik markalarda ayırt edici nitelik ve tanımlayıcılığa ilişkin bir değerlendirme: EUIPO Temyiz Kurulu’nun “1742” kararı

Sözcükler, şekiller gibi işaretlerin yanı sıra numerik, yani sayısal işaretlerin de gerekli koşulları sağlamak kaydıyla marka korumasına konu olabileceği bilinmektedir. Ticaret alanında da sayıların marka işlevine uygun şekilde kullanıldığı bazı örnekler mevcuttur: Örneğin, 501 (kot pantolon), 508 (otomobil) gibi. Nitekim 6769 sayılı SMK’nın 4’üncü maddesinde “marka olabilecek işaretler” arasında “sayılar” da açıkça sayılmaktadır. Ancak, sayıların marka olarak tescil edilebilmesi için, diğer marka türlerinde olduğu gibi mal ve hizmetleri birbirinden ayırt etme vasfını taşıması, tanımlayıcı nitelikte olmaması ve Kanunda sayılan diğer ret nedenlerini taşımaması gerekmektedir. Kuşkusuz, numerik bir işaretin ayırt edici veya tanımlayıcı nitelikte olup olmadığına ilişkin değerlendirme, o işaretin tescil talebine konu mal ve hizmetlerle ilişkisi gözetilmek suretiyle, her somut olayın kendi özellikleri çerçevesinde yapılmalıdır.

Bu yazıda, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’nin (EUIPO) bu konuyla ilgili güncel sayılabilecek bir kararını (EUIPO 5. Temyiz Kurulu, 8 Temmuz 2019 tarih ve R 889/2019-5 sayılı kararı) aktararak söz konusu değerlendirmeyi bir örnek üzerinden açıklamaya çalışacağız. Karara konu olan vaka şu şekilde gelişiyor:

11 Ekim 2018 tarihinde İsveç’te yerleşik Orrefors Kosta Boda AB isimli şirket (başvuru sahibi) aşağıdaki işaretin bir Avrupa Birliği Markası olarak tescili için EUIPO’ya başvuruda bulunmuştur:

1742

Başvurunun eşya listesinde 21, 32, 33 ve 43. sınıflara dâhil çeşitli mal ve hizmetler bulunmaktadır. İnceleme uzmanı, başvurunun 21. sınıftaki bazı mallar (heykeller, camdan veya porselenden mamul sanatsal objeler, camdan, seramikten veya porselenden mamul ev ve mutfak eşyaları, sandıklar, kutular, vb.) ile 43. sınıfta yer alan bazı hizmetler (otel hizmetleri, restoran, catering hizmetleri, vb.) bakımından ayırt edicilikten yoksun ve tanımlayıcı olduğu gerekçesiyle başvuruyu kısmen reddetmiştir. Karar gerekçesinde, 1742 sayısının 1742 senesi olarak algılanacağını ve tüketicilerin redde konu malların antika olduğunu ve 1742’de üretildiğini; hizmetlerin ise 1742’de yapılmış tarihi bir binada verildiğini ve/veya şirketin kuruluş yılının 1742 olduğunu düşünebilecekleri belirtilmiştir. Kararda 18. yüzyılda inşa edilmiş otellerin, Avrupa’da 1700’lü yıllardan beri faaliyette olan restoranların bulunduğuna dair bazı internet içeriklerine de yer verilmiştir.

Başvuru sahibi bu karara karşı itiraz etmiştir. İtirazda özetle şunlar ileri sürülmüştür:

Ofis’in, Avrupa Birliği’ndeki (AB) ortalama tüketicilerin cam, karaf, fıçı, kupa gibi malların 1742 yılına ait olduğunu düşüneceği yönündeki gerekçesi makul olmayan bir varsayımdır. Zira 1742 markası altında satılacak mallar yeni üretilen mallardır ve makul düzeyde bilgili bir tüketicinin, satın aldığı malların neredeyse 300 yıllık olduğuna inanacağını düşündürecek herhangi bir sebep bulunmamaktadır. Hizmetlerin 1742 yılından kalma binalarda verileceği varsayımı da makul değildir. Başvuru sahibi modern binalarda ticari faaliyetlerini yürütmektedir. Normal düzeyde bilgili tüketicilerin başvuru sahibi tarafından sunulan hizmetleri satın alırken, 1742 sayısını, bu hizmetlerin verildiği binaların tarihi olarak görmeyecekleri açıktır.

İtirazı inceleyen Temyiz Kurulu öncelikle tanımlayıcı işaretlerin tescil edilemeyeceğine ilişkin AB Marka Tüzüğü maddesine ve bu madde hükmünün uygulanmasına ilişkin genel ilke ve içtihatlara değinmiştir. Devamında, ret kararına konu mal ve hizmetlerin ilgili tüketicilerinin AB’de bulunan halkın genelinden, ayrıca bu malları ve hizmetleri AB’de piyasaya sunan tüm tacirlerden oluştuğunu tespit ederek ilgili tüketici kesiminin ortalama dikkat düzeyine sahip olduğunu belirtmiştir. Kurul, 1742 ibaresinin halkın bir bölümü tarafından 1742 tarihi olarak algılanabileceği konusunda uzmanla hemfikirdir. Ancak, Kurul’a göre bu tarihin neredeyse üç asır önceki bir tarih olması değerlendirmede yeteri ölçüde dikkate alınmamıştır. Bu husus, işaretin tüketiciler tarafından derhal malların üretim tarihini belirten bir işaret olarak algılanmasına engel olmaktadır. Ayrıca, başvuru konusu 1742 ibaresinin, halk tarafından derhal malların özelliğine işaret edecek şekilde algılanmasına yol açabilecek düzeyde tarihsel bir olaya ait kayıt da bulunmadığı[1] ifade edilmiştir. İlaveten, Kurul’a göre, 1742 ibaresinin halk tarafından malların miktar, büyüklük ya da fiyat gibi diğer özelliklerini belirten bir tanımlama olarak algılanacağı konusunda da bir kesinlik bulunmamaktadır. Hizmetlerin 18. yüzyıldan kalma binalarda verilebileceği göz ardı edilmemekle birlikte, buna işaret edecek “yılından”, “-den beri” veya “-den itibaren” gibi açıklayıcı ek unsurların yokluğunda, işaretin, hizmetlerin verildiği binaların tarihini gösterecek şekilde anlaşılması için belli düzeyde yorumlayıcı bir çaba gerekmektedir.

Bu nedenle Kurul, “1742” ibaresinin redde konu mal ve hizmetler yönünden tanımlayıcı nitelikte olmadığı sonucuna ulaşmıştır.

Kurul, 1742 ibaresi ile mal/hizmetler arasında açık ve direkt bir bağlantı bulunmaması, 1742 ibaresinin mal ve hizmetleri sunan işletmenin kuruluş yılını gösteren bir işaret olarak algılanmasının belli bir zihni ve yorumsal çaba gerektirmesi gibi hususları göz önüne alarak ayırt edicilikten yoksunluk gerekçesiyle verilen kısmi ret kararını da yerinde bulmamıştır.

Her ne kadar ilk kararda başka bir ret nedeni bulunmasa da Temyiz Kurulu, kararın son kısmında diğer mutlak ret nedenleri yönünden, özellikle yanıltıcılık gerekçesi bakımından da kısa bir değerlendirmede bulunmuştur.  Bu kapsamda Kurul, AB’deki ilgili tüketicilerin, malların 1742 yılında üretildiğine veya hizmetlerin yaklaşık üç asırlık binalarda verildiğine inanmayacak olması nedeniyle, markanın yanıltıcı olmadığını, tüketiciler açısından gerçek veya ciddi bir yanılma riski bulunmadığını belirtmiştir. Sonuç olarak Kurul itiraz haklı bulmuş ve kısmi ret kararının iptaline karar vermiştir.

Somut olayın kendine özgü koşulları her zaman önemlidir. Şayet başvuru konusu sayı, daha yakın bir tarihe veya tarihte bilinen bir olayın senesine işaret eden bir sayı olsaydı, Temyiz Kurulu’ndan farklı bir karar çıkar mıydı? Bunun yorumunu ise okuyuculara bırakalım…

H. Tolga Karadenizli

Mart 2020, Ankara

karadenizlit@gmail.com


[1] Yazarın notu: örneğin 1789- Fransız İhtilali gibi

Ambalaj Kağıdı Desenlerinin Ayırt Ediciliği – EUIPO Temyiz Kurulu Kararı (II)

Birkaç gün önce, aşağıda hatırlatacağımız başvuru hakkında EUIPO tarafından ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesiyle verilen ret kararına karşı yapılan itiraz hakkındaki görüşlerinizi merak ettiğimizi belirtmiştik. Görüşünü bizimle paylaşan Büşra Altındağ Akın‘a teşekkür ediyoruz.

İlk olarak vakayı hatırlatıyor ve sonrasında ret kararına karşı yapılan itiraz hakkındaki EUIPO Temyiz Kurulu kararının ana hatlarını sizlerle paylaşıyoruz.

Aşağıda görseline yer verdiğimiz marka tescil başvurusu EUIPO’ya yapılır. Başvurunun kapsamında 16. sınıfa dahil kitaplar, boyama kitapları, hediye ambalajları, dekoratif ambalaj kağıtları, kırtasiye ürünleri, kağıtlar, paket kağıtları ve 28. sınıfa dahil küçük oyuncaklar, Noel ağacı süsleri gibi mallar bulunmaktadır.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı fao.png

EUIPO ilk derece kararı, başvurunun ayırt edici nitelikten yoksunluk ve tanımlayıcılık nedenleriyle reddedilmesi yönündedir. Uzman ret kararında, başvurunun bir “desenden” oluştuğunu, başvuruya konu mallar özelinde desenlerle sıklıkla karşılaşıldığını, başvuruya konu şeklin sektördeki benzer ürünlerden önemli ölçüde farklılaşmadığını, tüketicilerin bu tip desenleri ayırt edici işaretler olarak değil, dekoratif unsurlar olarak algılama eğiliminde olduğunu belirtmektedir. (As regards the distinctiveness of the mark applied for, even if the pattern consists of a variety of geometric shapes, designs and colours, it is not considered sufficiently complex and distinctive. On the contrary, it is perceived as a typical pattern that can be found on a variety of products for decorative purposes. It is common for patterns on a number of goods, in particular on goods as such as decorative paper, bags and boxes, to include a number of colours and designs in order to make them appealing to the consumer and to the recipient of gifts. In the case at hand, it is not considered that the pattern differs significantly from the customs of the sector in order to allow consumers to identify the pattern as originating from a particular company and therefore distinguish it from patterns originating from other companies)

Başvuru sahibi, yukarıda gerekçeleri özetlenen ret kararına karşı itiraz eder. İtiraz, EUIPO Temyiz Kurulu’nun 3 Ekim 2019 tarihli kararıyla sonuçlandırılır.

Başvuru sahibinin itiraz gerekçeleri temel olarak; başvuruya konu desenin sıradışı, hayal ürünü, sektörün normlarından uzaklaşmış, tüketicilerin aklında kalabilir ve dolayısıyla ayırt edici olması, markanın birçok bileşeninin bulunması ve bu bileşenlerin kombinasyonunun basit ve temel düzeyde değil, tersine karmaşık ve hayali olması, 16. sınıfa ilişkin olarak başvuruya konu desenin tüketiciler bakımından malların kaynağını gösterebilecek bir işaret olması, başvuruda yer alan düzenli biçimde tekrar F-A-O harf dizisinin kolaylıkla algılanır ve desenin ayırt ediciliğini artırır mahiyette olması, EUIPO’nun benzer desen şekillerini önceden tescil etmiş olması ve bu pratikten neden farklılaştığını açıklaması gerektiğidir.

Temyiz Kurulu, ret kararının ve itirazın gerekçelerini birlikte değerlendirerek aşağıdaki açıklamalar çerçevesinde başvuru hakkındaki ret kararını iptal eder.

Yerleşik içtihada göre; bir markanın ayırt edici niteliğe sahip olması için özel bir düzeyde dilsel veya artistik yaratıcılık veya hayal gücü içermesi gerekli değildir. Ayırt edici nitelikten bahsedebilmek için işaretin, tüketiciler bakımından talebe konu malların veya hizmetlerin kaynağını işaret edebilmesi ve diğer işletmelerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilebilmesini sağlaması yeterlidir.

EUIPO uzmanı ret kararında başvuruya konu işaretin ayırt edici sayılabilmek için yeterince karmaşık olmadığını belirtmiştir. Bir diğer deyişle uzman, başvuruya konu işaretin ticari kaynak gösterebilme işlevi bağlamında hatırlanabilmek için çok basit olduğu görüşündedir.

Buna karşın Kurul, basit işaretler nosyonunun düz veya tek tip biçimde renklendirilmiş geometrik şekillere ilişkin olduğu, incelenen başvurunun karmaşıklığındaki işaretler için kullanılamayacağı kanaatindedir. Dolayısıyla, işaretin yeterince karmaşık olmaması, incelenen başvuru için kullanılabilecek bir ret gerekçesi değildir.

Uzmanın bir diğer ret gerekçesi, başvuruya konu işaretin kısmi ret kararı kapsamındaki mallar bakımından dekoratif bir unsur olarak algılanacağı yönündeki tespittir.

Temyiz Kurulu’na göre, dekoratif işlevin bulunması ayırt edicilik fonksiyonunu kendiliğinden dışlamamaktadır. Bir markanın dekoratif işlevi bulunsa da, aynı marka tüketicilerin malları veya hizmetleri, diğer işletmelerin mallarından veya hizmetlerin ayırt etmesini sağlayabiliyorsa, yani aynı zamanda ayırt edicilik işlevine sahipse, bu markanın ayırt edici nitelikten yoksun olduğu söylenemez. Bir diğer deyişle, dekoratif işlevin varlığı tek başına ayırt edici nitelikten yoksunluk sonucuna ulaşabilmek için yeterli değildir.

Uzman ret kararında, Ofisin dekoratif desenleri reddettiği kararları emsal göstermiş olsa da, başvuru sahibi de Ofisçe kabul edilen örnekleri itiraz dilekçesinde sunmuştur.

Temyiz Kurulu’na göre, bu tip markaların tescil edilebilirliği açısından açıkça tanımlanabilir bir pratik bulunmamaktadır. “Desen markası” olarak ifade edilen, yani belirli bir desenin ürün üzerinde tekrar edilmesinden oluşan markaların, kendiliğinden ayırt edici niteliğe sahip olup olmadığının değerlendirilmesi net bir alan değildir ve her vaka kendi şartları çerçevesinde değerlendirilmelidir.

İncelene vakada Kurulun ulaştığı sonuç; başvurunun özel bir düzeyde artistik yaratıcılığı veya hayal gücünü barındırmadığı, ancak bu markayı kısmi ret kararı kapsamındaki mallar bakımından ayırt edici nitelikten yoksun olarak kabul etmenin amacı aşar (ölçüsüz, haddinden fazla) bir yorum olacağıdır.

Belirtilen nedenlerle Temyiz Kurulu, başvurunun ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesiyle reddedilmesi yönündeki kararı iptal etmiştir.

Temyiz Kurulu kararının işaret ettiği en önemli nokta kanaatimizce, desen markası (pattern marks) olarak tanımlanan marka tipinin ayırt ediciliğinin değerlendirilmesi hususundaki sınırların henüz tam anlamıyla çizil(e)mediği ve dolayısıyla her vakanın (vakalar birbirlerine benzese de) kendi dinamikleri çerçevesinde farklı sonuçlara ulaşmanın mümkün olduğudur. Bu durumun başvuru sahipleri açısından pek de tercih edilir olduğunu düşünmüyoruz.

Önder Erol ÜNSAL

Aralık 2019

unsalonderol@gmail.com

EUIPO TEMYİZ KURULU EKİM AYI ÖNEMLİ KARARI: THE MOON RACE

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Temyiz Kurulunun 2019 yılının Ekim ayında vermiş olduğu kararlar arasında yer alan ve bu yazının konusunu oluşturan karar, reklam sloganları bağlamında ayırt ediciliği ele almaktadır. Almanya merkezli Airbus Defence & Space GmbH, 5  Eylül 2018 tarihinde “” kelime markasının aşağıda yer alan hizmetlerde marka olarak tescili amacıyla başvuruda bulunmuştur:

  • Class 35 – Promoting the interest and awareness of the need for the development of space explorations through the medium of award support, mentorship and advisory projects; Incentive award programs for the selection of aerospace technologies to encourage individuals and corporations to participate in the field of space exploration;
  • Class 41 – Contests for the selection of aerospace technologies to encourage individuals and corporations to participate in the field of space exploration; conducting annual programs for presentation of awards in recognition of distinguished achievement of space exploration; organizing and conducting awards ceremonies in the field of space exploration; providing recognition and incentives by the way of awards and contests to demonstrate excellence in the field of space exploration;
  • Class 42 – Providing technology supported platforms for arranging, managing and conducting competitions in the field of space exploration.  

Söz konusu başvuru, EUIPO Uzmanı tarafından 28 Şubat 2019 tarihinde, 2017/1001 sayılı Avrupa Birliği Marka Tüzüğü (EUTMR) m.7/2 ile bağlantılı olarak 7/1(b) hükmüne aykırılık oluşturduğu gerekçesiyle başvuru kapsamında yer alan tüm hizmetler için reddedilmiştir.

Başvuruyu inceleyen uzman;

  • İlgili başvurunun İngilizce dilinde iletişim kuran tüketiciler tarafından nihai amacın aya ulaşmak olduğu bir yarış olarak algılanacağını,
  • “THE MOON RACE” ibaresinin, reklam veya tanıtıcı bilginin ötesinde bir köken gösterici bir işaret olarak algılanamayacağını,
  • Sloganın verdiği mesajın, sadece söz konusu hizmetleri Ay’a ulaştırmayı hedefleyen rekabetle ilgili olduğunu vurguladığını,
  • İbarenin, başkaca ikincil veya örtülü herhangi bir anlamının bulunmadığını, ibarenin mecazi kullanımından da söz konusu edilemeyeceğini ve tüketicilere verdiği mesajın düz, doğrudan ve kesin olduğunu,
  • İşaretin kolayca ve anında ezberlenebilir nitelikte olmasının, onu ayırt edici kılmak için yeterli olmadığını,
  • Şu anda aya ulaşmak için bir yarış olmasa da teknolojinin mevcut durumu dikkate alındığında bunun mümkün olduğunu ve gerçekten günümüzde aya erişim sağlama noktasında  daha elverişli roketlerin faaliyete geçtiğini,

ifade ederek “THE MOON RACE” ibaresinin ayırt edici olmadığına karar vermiştir.

Söz konusu karara itiraz eden başvuru sahibi itiraz dilekçesinde;

  • Başvuru konusu ibarenin, içeriği analiz edilmeden bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiğini, başvuruyu inceleyen Uzmanın ise, ibareyi “THE MOON” (Dünya yörüngesinde yer alan astronomik cisim) ve “RACE” (bir hedefe ilerlemeyi içeren hız/ rekabet) şeklinde bölerek incelediğini,
  • İşaretin bir bütün olarak kolayca ezberlenebildiğini, çünkü şu anda mevcut olmayan bir durumu (Ay yarışını) göstermesi nedeniyle ayırt edici olduğunu,
  • İşaretin, hizmetlerin doğası veya diğer özellikleriyle ilgili herhangi bir bilgi ihtiva etmediğini,
  • İşaretin anlamının belirsiz olduğunu ve ilgili tüketici kesiminin önemli bir zihinsel çaba göstermeksizin işaret ile kapsadığı hizmetler arasında açık ve doğrudan bağlantı kuramayacağını,

ifade ederek işaretin EUTMR m.7/1(b) hükmünde ifade edilen ayırt edici karaktere sahip olduğunu iddia etmiştir.

EUTMR m.7/1(b) hükmüne göre; bir işletmenin mal ve hizmetlerini başka işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırt edilmesine elverişli olmayan işaretler marka olarak tescil edilememektedir. Markanın ayırt etme işlevi sayesinde, markayı taşıyan mallara veya hizmetlere ilişkin olumlu ya da olumsuz deneyimleri ışığında ürünü veya hizmeti satın alma veya almama yönünde bir tercihte bulunacaktır.

EUIPO Temyiz Kurulu; bir reklam sloganının, ilgili halk tarafından hem tamamen tanıtım amaçlı bir formül hem de başvuru kapsamındaki mal veya hizmetlerin ticari kökeninin bir göstergesi olarak algılanabilmesi halinde, ilgili sloganın ayırt edici bir karaktere sahip olduğunu ifade etmiştir. EUIPO Temyiz Kurulu; reklam sloganının tescil edilebilmesi için gerekli olan ayırt ediciliğe sahip olmasına ilişkin değerlendirmede; sloganı oluşturan ibarenin, özellikle unutulmaz olmasının veya algılanması için belli düzeyde bir hayal gücünü gerektirmesinin şart olmadığını, ancak bu özelliklerin varlığı halinde bir reklam sloganının ayırt edici karaktere sahip olma olasılığı yüksek olduğunu ifade etmiştir.

Kararda; başvuru kapsamında yer alan hizmetlere bakıldığında başvuru konusu işaretin uzay teknolojileri alanındaki uzmanları hedef aldığı, bu tür teknolojilerin son derece pahalı olması nedeniyle ilgili tüketicinin dikkat seviyesinin yüksek olacağı belirtilmiştir. Kararda ayrıca, bilgilenmiş tüketicilerin esas alınmadığı promosyon işaretlerinde, tüketicinin dikkat seviyesinin görece daha düşük olduğu ve bu durumun ortalama tüketicinin söz konusu mal veya hizmetlerle ilgili tamamen tanıtım amaçlı bir işaretle veya gerçekçi bir ifadeyle karşı karşıya kaldığı zaman da geçerli olduğu belirtilmiştir.

Ayırt Edici Nitelikten Yoksunluk Değerlendirmesi:

Başvuru konusu işaret, dünyanın doğal uydusunu ifade eden “MOON” ibaresi, bir hedefe doğru ilerlemeyi içeren bir yarışma veya rekabet anlamına gelen “RACE” ibaresi ve İngilizcede bir artikel olan “THE” ibaresinin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuştur.

EUIPO Temyiz Kuruluna göre; birleşik kelimelerden oluşan işaretler söz konusu olduğunda, o işareti oluşturan kelimelerin ayrı ayrı anlamlarına değil, kelimelerin bir bütün olarak oluşturdukları anlam dikkate alınmalıdır. Bu nedenle, bu tür işaretlerin ayırt edici karakterinin değerlendirilmesinde, kelimelerinin veya işaretin bileşenlerinin her birinin ayrı ayrı değerlendirmesiyle sınırlı bir inceleme yapılmamalıdır. Ayrıca, bu değerlendirme, tek başına ayırt edici nitelikten yoksun olan unsurların, bir bütün halinde de ayırt edici bir karaktere sahip olamayacağı varsayımına değil, ilgili işaretin ilgili tüketici nezdindeki genel algısına dayanmalıdır.  İncelenen işarette yer alan unsurlardan her birinin, kendi başına ayırt ediciliğinin bulunmaması bu unsurların bir araya getirilmesiyle oluşturulan kompozisyonların da ayırt edici olmayacağı anlamına gelmemektedir. Başka bir ifadeyle, bir ticari markanın kendine özgü karakterinin bulunup bulunmadığını değerlendirmek için, işaretin genel izlenimi göz önünde bulundurulmalıdır. Ancak, bu durum, işareti oluşturan her bir unsurun ayrı ayrı incelenmesiyle işe başlanamayacağı anlamına da gelmemektedir. Çünkü genel değerlendirme sırasında, ilgili işareti oluşturan bileşenlerin her birinin ayrı ayrı incelenmesi yararlı olabilir.

EUIPO Temyiz Kurulu kararında, “ THE MOON RACE” ibaresinin, EUIPO Uzmanı tarafından öne sürüldüğü gibi “son hedefin Ay’a ulaşmak olduğu bir rekabet”, ve “Ay ile ilgili herhangi bir rekabet” anlamına geldiği, bu anlamın hemen ve açıkça anlaşıldığı, herhangi bir yorum gerektirmediği ve başvuru sahibinin de itirazında aksini kanıtlayamadığı belirtilmiştir.

Başvuru kapsamında yer alan hizmetlerin tamamının, uzay araştırma konusu ile ilgili olması nedeniyle kararda uzay araştırmaları ile ilgili bazı bilgilere yer verilmiştir. Bu kapsamda kararda, 20. yüzyılda, Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği gibi birçok ülkenin, yapay uyduları yörüngeye sokulması (1957), uzaya ilk kez insan gönderilmesi veya Ay’a ilk uzay aracının indirilmesi (1959) örneklerinde olduğu gibi, uzay araştırmalarında farklı hedeflere ulaşan ilk ülke olmak için rekabet ettiğinin herkes tarafından bilinen bir bilgi olduğu; Dünya’nın tek doğal uydusu olan Ay’ın her zaman özel bir ilgi gördüğü ve uzay araştırmalarında birçok hedefin konusu olduğu ifade edilmiştir. Bu nedenle, “MOON RACE” ifadesinin uzay araştırmalarında insansız uydu veya insanlı uzay aracı göndermek gibi en önemli yarışmalardan bazılarına atıfta bulunduğu belirtilmiştir.

EUIPO Temyiz Kurulu, uzay araştırmalarına ev sahipliği yapan gök cisimlerinin kapsamı genişlemiş olsa bile, Dünya’nın doğal uydusu olan Ay’ın uzay araştırmalarında en önemli hedeflerden biri olmaya devam ettiğini belirtmiştir. Bunun yanında, Ay’da bir tür yaşam veya su olup olmadığı ve insanlığın orada yaşamasının mümkün olup olmadığı, hâlâ temel sorulardan biri olduğundan Ay’ın kendisinin hâlâ analiz edilmekte olduğu, Sovyetler Birliği, ABD, Fransa, Japonya, İsrail, Çin ve Hindistan gibi birçok farklı ülkenin Ay’a uydu gönderdiği ve çeşitli uzay görevlerini başlattığı; turistik/eğlence amaçlı uzay yolculuğunun yakın zamanda başladığı; 2019 yılının başında ise Çin’in “Ay’ın karanlık tarafına” indiği ve orada pamuk tohumu yetiştirdiğini bildirdiği; Mars’a seyahat eden astronotlar veya gelecekteki keşifler için Ay’ın, bir üs olarak işlev görebileceğinin bilindiği; farklı türlerdeki Ay yarışlarının gerçekleştiği ve halen devam ettiği belirtilerek; Ay’ın uzay araştırmaları için hâlâ odak noktası olduğu ifade edilmiştir. Bu nedenlerle başvuru sahibinin “MOON RACE” ibaresinin var olmayan bir şeyi gösterdiği iddiasının bir kenara bırakılması gerektiği ifade edilmiştir.

Kararda halkın başvuru kapsamındaki hizmetlerle ilgili olarak “MOON RACE” ifadesiyle karşılaştığında, bu ifadeyi yalnızca bu hizmetlerle doğrudan ilişkili tanıtım ifadesi olarak algılayacağı belirtilmiştir. Başvuru sahibinin, başvuru konusu işaretin kolayca ezberlenebilir olduğu yönündeki iddiası ise, önemli olan hususun işaretin kolayca ezberlenebilir olup olmaması değil, işaretin mal veya hizmetlerin ticari kökenini gösterip göstermemesi olduğu gerekçesiyle kabul edilmemiştir. Ayrıca kararda başvuru konusu işaretin, belirsiz, sıra dışı, şaşırtıcı olmadığı, ilgili tüketici kesimine verdiği mesajın basit, doğrudan ve açık olduğu, ve bir özgünlük içermediği bu nedenle de ayırt edici niteliğe sahip olmadığı belirtilmiştir.

EUIPO Temyiz Kurulu’na göre, “MOON RACE” ibaresinin sadece tanıtım mesajı olmadığı savunulsa bile, ilgili işaretin EUTMR m.7/1(b) hükmü uyarınca herhangi bir ayırt ediciliği bulunmamaktadır. Çünkü işaret iletmiş olduğu mesajın, başvuru kapsamındaki hizmetlerle ilgili olarak bilgi vermekle sınırlı olduğu; bu nedenle ilgili tüketicilerin bu hizmetlerle ilgili olarak, başvuru konusu işaretle karşılaştığında, işareti ticari köken gösteren bir işaret olarak değil, tamamen bilgilendirici bir açıklama olarak göreceği değerlendirilmiştir.

EUIPO Temyiz Kurulu; sonuç olarak işaret bir teşebbüsün hizmetlerini başka bir teşebbüsün hizmetlerinden ayırt etme yeterliliğine ve başvuru kapsamındaki hizmetler için ticari köken gösterme işlevine sahip olmadığından, başvuru hakkında verilen ret kararının hukuka uygun ve yerinde olduğuna karar vermiştir.

Peki, aynı başvuru Türkiye’de yapılmış olsaydı Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’nun kararı hangi yönde olurdu 🙂 ?

Elif AYKURT KARACA

Aralık 2019

elifaykurt904@gmail.com

Kelime mi Yoksa Şekil mi Karşılaştırılacak? Yoksa Her İkisi de mi? (Adalet Divanı Genel Mahkemesi T-454/18)

Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi, 10 Ekim 2019 tarihinde kelime unsuru olarak da algılanabilecek şekillerin benzerliğinin değerlendirilmesi hakkında yol gösterici bir karar vermiştir. (T-454/18; http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=218930&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=413598)

Alessandro Biasotto, aşağıdaki işaretin “giysiler ve baş giysileri” olarak özetlenebilecek bir grup mal için tescil edilmesi talebiyle Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi‘ne (EUIPO) başvuruda bulunur.

OOFOS LLC, başvurunun ilanına karşı “ayak giysileri” olarak özetlenebilecek mallar için tescilli aşağıdaki markasıyla karıştırılma ihtimali gerekçesiyle itiraz eder.

EUIPO itiraz birimi, işaretler arasındaki belirgin görsel farklılık ve işaretlerin sesçil ve kavramsal bakımlardan karşılaştırılmalarının mümkün olmamaları gerekçesiyle yayıma itirazı reddeder. Bu karara karşı itiraz edilir.

EUIPO Temyiz Kurulu, farklı bir yaklaşım benimser ve her ikisi de “OO” harflerini içeren markalar arasındaki işitsel aynılık, ortalama düzeydeki görsel benzerlik ve malların yüksek düzeydeki benzerliği nedenleriyle markalar arasında karıştırılma olasılığının bulunduğuna hükmederek itirazı kabul eder.

Bu karara karşı dava açılır ve dava Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin 10 Ekim 2019 tarihli T-454/18 sayılı kararı ile sonuçlandırılır.

Davacı; markaların görsel olarak farklı olmalarının yanısıra, şekillerden oluşan markaların telaffuzunun mümkün olmaması nedeniyle, markalar arasında seçil bakımdan karşılaştırmanın da yapılamayacağını öne sürmektedir. Bu bağlamda davacıya göre, işaretler arasında benzerlik bulunmadığından, karıştırılma olasılığından bahsetmek de mümkün değildir.

Mahkemeye göre, “OO” harfleri her iki markada da görünür ve tanınır haldedir. Davacı, dava dilekçesinde markasının şekil unsurlarından oluştuğunu öne sürse de, başvuru aşamasında markasını “kelime unsurları (OO) içeren bir şekil markası” olarak tanımlamıştır. Aynı şekilde, ret gerekçesi markanın tarifnamesinde marka “ikinci O harfinin ortasında yatay bir çizgi bulunan OO harfleri olarak” açıklanmıştır. Bunların ötesinde Mahkeme’ye göre kamunun ilgili kesimi markaları iki daire şekli biçiminde değil, “OO” harfleri olarak algılayacaktır. Markalardaki diğer şekil unsurları ise dekoratif unsurlar görünümdedir.

Mahkeme, bu tespitlerden hareketle, “OO” harflerinin her iki markada da baskın unsur konumunda bulunduğu ulaşmıştır. Buna ilaveten, “OO” kelime unsuları kısa harf dizileri olsa da, aralarındaki görsel farklılığın derecesi, markaların görsel olarak benzer olmaları halini değiştirecek düzeyde değildir. Mahkeme belirtilen nedenlerle, başvuru ile ret gerekçesi markayı görsel açıdan ortalama düzeyde benzer markalar olarak değerlendirmiştir.

Sesçil benzerlik hususunda, Mahkeme her iki markanın telaffuz edilecek kelime unsurlarının “OO” harfleri olmasından hareketle markaları işitsel açıdan aynı markalar olarak görmüştür.

Markaların kelime unsurlarının (OO) anlamı bulunmadığından, markalar arasında kavramsal benzerlikten bahsedilmesi ise mümkün değildir.

Devamında, markaların kapsadığı “ayak giysileri” ile “giysiler ve baş giysileri” mallarının benzerliği incelenmiştir. Mahkeme bu konuda da, Temyiz Kurulu’nun tespitlerine katılarak anılan malları benzer mallar olarak değerlendirmiştir.

Markaların görsel açıdan ortalama düzeydeki benzerliği, işitsel açıdan aynılığı ve malların benzerliği hususları bir arada dikkate alındığında, markalar arasında karıştırılma olasılığının bulunduğu kanaatine ulaşan Mahkeme, aynı doğrultuda verilen Temyiz Kurulu kararını onamıştır. Dolayısıyla, dava reddedilmiştir.

Malların / hizmetlerin aynı veya benzer olduğu hallerde; aynı zamanda kelime olarak algılanması şekillerden oluşan (veya tam tersi) işaretler arasında, sesçil açıdan aynı karşılığın varlığı ve bu durumun görsel düzeyde ortalama düzeyde benzerlikle desteklenmesi halinde karıştırılma olasılığının varlığından bahsedilmesi kanaatimizce, kararın kritik noktasını oluşturmaktadır. İncelemede sıklıkla karşılaşılan bu tip benzerlik durumlarında, Genel Mahkeme’nin yaklaşımının uygulamacılara yol göstereceği görüşündeyiz.

Önder Erol ÜNSAL

Kasım 2019

unsalonderol@gmail.com

Zamanda Yolculuk: Nueva Cancion Müzik Akımı ve 11 Eylül 1973’te Şili’de Neler Oldu? – Geleceğe Dönüş: Adalet Divanı Genel Mahkemesi “QUILAPAYUN” Kararı

İstisnalar dışında müzik grupları, yıllar içerisinde üyeleri arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle dağılmakta veya bazı üyelerinin gruptan ayrılması neticesinde kadrolarını yeniden oluşturmaktadır. Bir müzik grubunun dağılmasının veya bazı üyelerini kaybetmesinin ardından, grubun isminin kimler tarafından hangi şartlarda kullanılacağı sorunu kimi hallerde mahkemelere yansıyan ihtilaflara neden olmaktadır. Bu yazıda, böyle bir sorunun yanıtını bir Adalet Divanı Genel Mahkemesi kararı bağlamında sizler aktaracağız; ancak, yazı Mahkeme kararıyla sınırlı olmayacak, öncesinde sizi 1970’ler Latin Amerikası’nda Yeni Şarkı müzik akımına, 1973 Şili askeri darbesine götüreceğiz ve zamanda kısa bir yolculuk yapacağız.


Öncüleri Victor Jara, Mercedes Sosa, Violeta Parra, Inti Illimani, Quilapayun gibi müzisyen ve gruplar olan “Nueva Cancion” (Yeni Şarkı) akımı, çoğunlukla folklorik motifli melodiler, yerel çalgıların kullanımı, toplumcu liriklerle kendisini belirginleştiren 1960-70’lerde Latin Amerika ve İspanya’da yaygın biçimde üretilip dinlenen bir müzik türüdür. (Türkiye’nin ünlü müzik gruplarından Yeni Türkü‘nün isminin de Nueva Cancion akımından etkilenilerek seçildiği söylenmektedir.)

Türü bilmeyen veya daha önceden dinlemeyen okuyucularımızın Nueva Cancion akımı hakkında fikir edinmesi için yazı boyunca birkaç şarkı paylaşacağım.

Akım, sol muhalefet ve toplumcu görüşlerle özdeşleşmiştir ve akım içindeki sanatçıların çoğunluğu aynı zamanda, bu görüşlerin aktif savunuculuğunu yapmıştır.

Bu yazıda Nueva Cancion akımının önemli gruplarından birisi olan Quilapayun ile ilgili bir marka ihtilafını ve bu ihtilaf hakkında Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi tarafından verilmiş kararı sizlerle paylaşacağım, ama öncesinde bir anlığına 1973 yılına Şili’ye döneceğiz.


Bugün 11 Eylül 2019.

Bundan tam 46 yıl önce bugün Şili’de, dünyada demokratik seçim yoluyla iktidara gelen ilk Marksist devlet başkanı olan Salvador Allende, General Augusto Pinochet liderliğinde gerçekleştirilen askeri darbe sonucu devrildi. 11 Eylül 1973 günü Şili’nin başkenti Santiago’daki La Moneda Başkanlık Sarayı’nın uçaklarca bombalanmasının ardından, saray darbeci askerler tarafından kuşatıldı; bu esnada Allende, darbeye sonuna kadar direnmeye kadar verdi ve silahıyla Başkanlık Sarayı savunmasında yerini aldı. Darbecilerin ağır silahlarına karşı, hafif silahlarla direnen Allende taraftarlarının başarı şansı yoktu ve direniş kısa sürede kırıldı.

Allende’nin son fotoğrafı
Başkanlık Sarayı saldırı altında

Salvador Allende, darbe günü hayatını kaybetti, kimi söylentiler onun darbeciler tarafından öldürüldüğünü, kimi görüşler ise kendi silahıyla intihar ettiğini ileri sürüyordu. 2011 yılında Şili yargısı kararıyla, Allende’nin mezarı açıldı, uluslararası uzmanların da katıldığı bir heyet cesedini inceledi ve Allende’nin intihar ettiği sonucuna varıldı.

Dış destekli askeri darbe sonucu iktidara gelen Augusto Pinochet rejimi sırasında çok sayıda kişi kaçırıldı, tutuklandı, işkence gördü ve öldürüldü. Binlerce kişi de yurtdışına kaçtı-sürgüne gönderildi ve yıllarca Şili’ye dönemedi.

Darbe sonrası görüntüler

11 Eylül 1973 günü ve sonrasında gerçekleşen en trajik ölümlerden biri, Nueva Cancion akımının en bilinen isimlerinden birisi olan dünyaca ünlü müzisyen Victor Jara’nın katledilmesiydi. Santiago’daki Şili Stadyumu’na binlerce diğer tutukluyla birlikte kapatılan Victor Jara, darbeci askerler tarafından tanınmış, onların isteklerini yerine getirmeyerek ve söylemini değiştirmeyerek duruşunu korumuş ve bunun devamında da elleri kırılarak, dövülerek, çeşitli işkenceler görerek ve sonunda kurşunlanarak hayatını kaybetmiştir. (O gün Şili Stadyumu’nda neler olduğunu ve halen devam eden hukuk mücadelesini merak eden okurlarımız Netflix’te “Murder at the Stadium” belgeselini izleyebilirler.)

Victor Jara’nın mezarı – Hasta la Victoria = Zafere Kadar

Nueva Cancion akımının diğer önde gelen isimlerinden Inti Illimani grubu 11 Eylül 1973 günü Avrupa’da turnededir, grup üyeleri yıllarca Şili’ye dönememiş, İtalya’da hayatlarına devam etmiştir. Akımın bir diğer önemli temsilcisi Quilapayun’un üyeleri ise Fransa’ya sürgün olarak gitmişler ve 15 yıl boyunca Şili’ye dönememişlerdir. Her iki grup da, Şili’ye dönüşlerine izin verilen 1998 yılında dek, müzikal yaşamlarını Avrupa’da sürdürmüştür.


1965 yılında Eduardo Carrasco, Julio Carrasco ve Julio Numhauser tarafından Quilapayun grubunun adı, Şili’nin yerli halkı Mapuche’lerin dilinde “Sakallı Üç Adam” anlamına gelmektedir. Grubun kadrosu geçen yıllar içinde kalabalıklaşmış ve 7-8 kişilik kadrolar oluşmuştur.

Grup; Şili’ye dönüşün mümkün olmasının ardından, Eduardo Carrasco liderliğinde faaliyetlerine Şili’de devam eden bir ekip ve Rodolfo Parada koordinasyonunda müzik yaşamına Fransa’da devam eden bir diğer ekip halini alır.

Gruba 1969 yılında katılan Rodolfo Parada, grubun bir diğer üyesi olan Patricio Wang ile birlikte “Quilapayun” kelimesini grubun diğer üyelerine bilgi vermeksizin 1998 yılında Fransa’da marka olarak tescil ettirir. Eduardo Carrasco önderliğinde faaliyetlerine devam eden grubun diğer üyeleri bu girişimden elbette memnun olmazlar ve markanın hükümsüzlüğü talebiyle Fransa’da dava açarlar.

Eduardo Carrasco ve grubun 7 diğer üyesi adına “Quilapayun” markasını Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’nde (EUIPO) tescil ettirmek için 16 Eylül 2010 tarihinde bir başvuru yapılır. Başvurunun kapsamında 9.,16. ve 41. sınıflara dahil mal ve hizmetler bulunmaktadır.

Bu başvurunun ilanına karşı, Fransa’da yerleşik JT firması (Parada ve Wang) Fransa’da tescilli, Madrid sistemi çerçevesinde uluslararası marka olarak tescilli ve Paris Sözleşmesi hükümlerine göre tanınmış marka olduğu iddia edilen “Quilapayun” markalarını gerekçe göstererek itiraz eder.

EUIPO yayıma itiraz birimi, Paris Sözleşmesi uyarınca tanınmışlık gerekçeli itirazı kısmen kabul eder ve başvuruyu “Manyetik kayıt taşıyıcılar, kayıt diskleri, spor, kültür ve eğlence hizmetleri” bakımından reddeder. İtiraz birimine göre, itiraz sahibinin tescilli olmayan markası, bir müzik grubunun ismi olarak bilinmektedir ve AB’nde, özellikle de İspanya’da kesintisiz kullanıma konudur. Markaların aynılığı ve mal ve hizmetlerin aynılığı – benzerliği dikkate alınarak itiraz kısmen kabul edilmiştir.

Başvuru sahibi karara karşı itiraz eder ve itiraz EUIPO Temyiz Kurulu’nca incelenir. Temyiz Kurulu, yayıma itiraz biriminin kararını iptal eder ve yayıma itirazı bütünüyle reddeder. Kurul’un iptal kararının gerekçesi, yayıma itiraz sahibinin tescilsiz markanın gerçek sahibi olduğunu ispatlayamaması, tersine her iki tarafından da hak sahipliği iddiasının bulunması, Birlik Marka Tüzüğü’nün EUIPO’ya tanınmış markanın sahibinin belirlenmesi konusunda yetki vermemesi, bu yetkinin ulusal mahkemelere ait olmasıdır.

Yayıma itirazı reddedilen JT firması, bu karara karşı Adalet Divanı Genel Mahkemesi nezdinde dava açar. Dava, Genel Mahkeme tarafından 11 Aralık 2017 tarihinde görülür ve T‑249/15 sayılı kararla sonuçlandırılır. Kararın tüm metninin http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=585DDC95226B46D0CD9F40F4BD81BA5E?text=&docid=197618&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=12258830 bağlantısından görülmesi mümkündür.

Davacı Talep ve İddiası

Davacının talebi, EUIPO Temyiz Kurulu kararının iptal edilmesi ve başvurunun Paris Sözleşmesi kapsamında tanınmışlık gerekçesiyle 9., 41. sınıflardaki mal ve hizmetler bakımından reddedilmesidir.

Davacı, incelenen vakada EUIPO’daki marka tescil başvurusunun sahibi olan davalıların Quilapayun müzik grubunu terk ettiklerini, ancak aynı isimli bir müzik grubunu 2003 yılında yeniden oluşturduklarını, bu yeni grup oluşturulana dek marka başvurusu sahiplerinin grup ismiyle düzenli bir üretim ve birlikteliğinin bulunmadığını, sadece çeşitli konserlerde bir araya geldiklerini, dünyanın farklı ülkelerinde yaşadıklarını ve müzikle profesyonel anlamda ilgiyi kestiklerini belirtmektedir. Davacı buna karşın kendisinin Quilapayun ismiyle kesintisiz biçimde müzikal faaliyete devam ettiğini, 1998-2003 yılları arasında üç albüm, iki derleme albüm piyasaya sürdüğünü, bütün faaliyetlerini Quilapayun ismiyle sürdürdüğünü, sunduğu delillerin Avrupa’da, en azında İspanya’da markanın tanınmışlığını gösterdiğini öne sürmektedir. Marka başvurusu sahipleri ise 1998-2003 yılları arasında grubun üyesi değillerdir. Davacı, Quilapayun markasını 1998 yılında Fransa’da marka olarak tescil ettirmiş, bu markaya dayalı olarak Madrid sistemi çerçevesinde uluslararası tescil elde etmiştir. Fransa’daki marka, işbu davadaki davalıların talebi üzerine Fransa’da 2003 yılında iptal edilmiş, bu markaya bağlı uluslararası tescil de dolayısıyla hükümden düşmüştür. Davacı, tüm bunlara ilaveten, markanın kendi adına tescil edilmesinin kabul edilmediği İspanya, Şili marka ofisi ve Şili telif hakkı ofisi kararlarını öne sürerek, Qiulapayun ibaresinin hem davacı hem davalılara ait olduğunu, ibarenin EUIPO’da sadece davalılar adına tescil edilemeyeceğini belirtmektedir.

Netice olarak davacı, EUIPO Temyiz Kurulu kararının iptal edilmesini talep etmektedir.

EUIPO Talep ve İddiası

EUIPO’nun davaya ilişkin olarak sunduğu görüşe göre, Paris Sözleşmesi kapsamında tanınmışlık gerekçeli ret gerekçesinin uygulanabilmesi için iddia sahibi sadece tanınmışlığı değil, aynı zamanda ibare üzerindeki hak sahipliğini ispatlamalıdır. İncelenen vakada, Quilapayun markasının tanınmışlığı davalı tarafından sorgulanmamaktadır. Davanın asli konusu, davacının veya davalının Quilapayun ibaresi üzerindeki münhasır hak sahipliğidir.

EUIPO’ya ne davacı ne de davalı Quilapayun ibaresinin münhasır hak sahibi değillerdir. Sunulan kanıtlar (ulusal ofis kararları ve mahkeme kararları) davacının ibareye ilişkin münhasır haklar öne süremeyeceğini göstermektedir. Ayrıca, davacı kanıtları, davalıların ibare üzerinde davacının münhasır haklar oluşturmasına onay verdiklerini ispatlamamaktadır. İlaveten, davacının kesintisiz ticari ve artistik faaliyeti de markanın münhasır sahibi olduğunu göstermemektedir. Markanın ortak hak sahipliği iddiası ise EUIPO önündeki prosedürlerde öne sürülmediğinden, Mahkeme tarafından dinlenmemelidir.

Son olarak EUIPO’ya göre, marka başvurusu sahipleri markaları tescil ettirmeden de kullanabilirler, dolayısıyla markanın ortak kullanımı iddiasının vakayla ilgisi bulunmamaktadır. Temyiz Kurulu’nun yanıtlaması gereken soru itiraz sahibini, marka tescil başvurusuna itiraz etmeye yetkili kılan münhasır haklarının bulunup bulunmadığıdır. Eğer böyle bir hak yoksa itiraz reddedilmelidir. EUIPO’ya göre, marka sahibinin statüsüne ve bir Birlik markasını tescil ettirmeye hakkı bulunup bulunmadığına sadece mahkemeler karar verebilir. EUIPO belirtilen nedenlerle Temyiz Kurulu kararının yerinde olduğunu ve davanın reddedilmesi gerektiğini savunmaktadır.

Genel Mahkeme’nin Değerlendirmesi

Genel Mahkeme sunulan iddia ve kanıtlar çerçevesinde davayı sonuçlandırmıştır.

Avrupa Birliği Marka Tüzüğü ve Tüzüğün Uygulamasına dair Yönetmelik hükümlerine göre, Paris Sözleşmesi kapsamında tanınmışlık gerekçesiyle ret hükmünün uygulanabilmesi için itiraz gerekçesi markanın Birlik üyesi bir ülkede Paris Sözleşmesi’nin ilgili hükmü uyarınca tanınmış olduğunun ve itiraz sahibinin tanınmış markanın sahibi olduğunun ispatlanması gereklidir. Bu şartlardan birinin ispatlanamaması halinde, itiraz temelsiz olduğu gerekçesiyle reddedilecektir.

İncelenen vakada, EUIPO İlana İtiraz Birimi, başvuruyu Paris Sözleşmesi kapsamında tanınmışlık gerekçesiyle kısmen reddetmiş ve dolayısıyla ilana itiraz sahibinin (davacının) tanınmışlık iddiasını kabul etmiştir. Marka başvurusu sahiplerinin (davalıların) bu tespite karşı itirazı bulunmamaktadır ve EUIPO Temyiz Kurulu da tanınmışlık yönündeki değerlendirmeyi onamıştır.

EUIPO Temyiz Kurulu kararında yapılan değerlendirmenin esas konusu, ilana itiraz sahibinin (davacının), tanınmış markanın sahibi olup olmadığına, dolayısıyla başvurunun ilanına karşı itiraz etmeye yetkili olup olmadığına ilişkindir. Temyiz Kurulu kararında, ilana itiraz sahibinin markanın gerçek sahibi olduğunu ispatlayamadığını ve marka başvurusu sahiplerinin de markanın sahibi oldukları yönünde beyanda bulunduklarını belirtmektedir. Kısaca, Temyiz Kurulu’na göre, ilana itiraz sahibi markanın münhasır sahibi olduğunu ispatlayamamaktadır.

Tescilsiz bir marka üzerindeki hak sahipliğini gösterebilmek için farklı ülkelerdeki başvuru veya tescil belgeleri öne sürülebilir ve bunların kullanımı yoluyla ilgili kişinin marka üzerinde hak elde ettiği iddia edilebilir. İncelenen vakada, davacı taraf bu yönde bir kanıt sunamamaktadır, ancak tanınmış markayı kullandığını gösteren kanıtların ışığında, markayla kendisi arasında bir bağlantı kurulabileceğini öne sürmektedir.

Temyiz Kurulu kararında, ilana itiraz sahibi (davacı) tarafından sunulan kullanıma ilişkin kanıtlar incelenmemiş; sadece ilana itiraz sahibinin markanın sahibi olduğunu gösterir kanıtların sunulmadığı ve marka başvurusu sahibinin (davalı) de markanın sahibi olduğunu iddia ettiği tespit edilmiştir. Bu tespitler ışığında Temyiz Kurulu, ilana itiraz sahibinin itiraz etmeye yetkisinin bulunmadığını belirterek, başvuru hakkındaki kısmi ret kararını kaldırmıştır.

Buna karşın, 207/2009 sayılı Birlik Marka Tüzüğü’nün Paris Sözleşmesi kapsamındaki tanınmışlık nedeniyle ret halini düzenleyen 8(2)(c) maddesinde, ilana itiraz sahibinin, ilana itiraz edebilmek için tescilsiz tanınmış markanın münhasır sahibi olduğunu ispatlaması gerektiğini açıkça belirten bir düzenleme bulunmamaktadır. Aynı Tüzüğün 41. maddesi ve 2868/95 sayılı Tüzüğün 19. ve 20. maddeleri esas alındığında, Tüzük madde 8(2)(c) uyarınca markanın sahibi olarak kabul edilebilmek için itiraz sahibinin tescilsiz tanınmış markaya ilişkin yeterli hak elde ettiğini ispatlaması gerektiği anlaşılmaktadır. Bu hususun ispat koşulları arasında markanın münhasır sahibi olunduğunun ortaya konulması gibi bir şart bulunmamaktadır.

Kaldı ki, 2868/95 sayılı Tüzüğün 15. maddesi, önceki tarihli bir markanın veya hakkın birden fazla sahibi varsa, ilana itirazın bu sahiplerin herhangi birisi veya tamamı tarafından yapılabileceğini düzenlemektedir. İlana itiraz edebilmek için markanın münhasıran sahibi olmak gibi bir düzenleme olsaydı, 3. bir tarafın yapacağı “Quilapayun” ibareli bir başvuruya karşı davalı veya davacı tek başlarına itiraz edemeyeceklerdi, böyle bir itirazı yapabilmek için tek opsiyonları birlikte itiraz etmek olacaktı.

İncelenen vakada, ilana itiraz sahibinin (davacının) önceki tarihli tescilsiz markaya ilişkin çeşitli haklar elde etmesi, marka başvurusunun sahiplerinin (davalıların) aynı markanın kullanımından kaynaklı haklar elde etmiş olmalarından bağımsız olarak, davacıya başvurunun ilanına karşı itiraz etme hakkı verecektir.

Bu çerçevede EUIPO Temyiz Kurulu kararında; ilana itiraz sahibi (davacı) tarafından sunulan kanıtların, onun markanın ortak sahibi olarak görülmesini sağlayabilecek yeterlilikte olup olmadığı hususu incelenmeksizin, ilana itiraz edebilmek için markanın münhasır sahibi olma şartının aranması suretiyle hukuki hata yapılmıştır.

EUIPO, davacı tarafın markanın ortak sahibi olduğu iddiasını, Temyiz Kurulu önünde öne sürmediğini, ilk kez Mahkeme önünde öne sürdüğünü, dolayısıyla bu iddianın incelenemeyeceğini öne sürmektedir. Davacı taraf, EUIPO Temyiz Kurulu önündeki süreçte 2868 sayılı Tüzük madde 15’e dayanmamış olsa da, önceki tarihli markanın birden fazla ortak sahibinin bulunması olasılığı ortadadır. Davacının, EUIPO önünde ileri sürdüğü, iki grubun birbirlerine paralel olarak faaliyet gösterdiği ve her ikisinin de Quilapayun kelimesini kullandığı argümanları aynı etkiye sahiptir. Dolayısıyla; EUIPO’nun, markanın ortak sahipliği iddiasının Temyiz Kurulu önünde öne sürülmediği yönündeki iddiası kabul edilmemiştir.

Yukarıda sayılan nedenlerle, dava kabul edilmiş ve EUIPO Temyiz Kurulu kararı iptal edilmiştir. Buna karşılık davacının, marka tescil başvurusunun 9. ve 41. sınıflara dahil mal ve hizmetler bakımından Mahkeme tarafından reddedilmesi yönündeki talebi kabul edilmemiştir, şöyle ki EUIPO Temyiz Kurulu vakayı esas yönünden incelememiş ve sadece ilana itiraz yetkisi bakımından değerlendirme yapmıştır. Dolayısıyla, EUIPO Temyiz Kurulu tarafından henüz incelenmemiş bir hususta, Genel Mahkeme’nin esasa ilişkin inceleme yapıp kararı değiştirmesi mümkün değildir.

EUIPO Temyiz Kurulu kararının yukarıda belirtilen gerekçeyle iptal edilmesinin sonucu, Kurul’un mahkeme kararını dikkate alarak vakayı yeni bir kararla sonuçlandırması olacaktır. Genel Mahkeme kararı 11 Aralık 2017 tarihinde verilmesine karşın, EUIPO Temyiz Kurulu, bu yazının hazırlandığı tarih itibarıyla başvuru hakkındaki incelemesini henüz sonuçlandırmamıştır.

Bu yazının birbirleriyle doğrudan bağlantısı olmayan konulardan bahsettiğim eklektik bir yazı oldu farkındayım. T-249/15 sayılı Genel Mahkeme kararını ilk okuduğumda, Yeni Şarkı akımı ve Salvador Allende’den de bahseden (kendisini anan) bir yazı yazmak, yayımı için de özellikle 11 Eylül tarihini beklemek istemiştim, bu yapabilmek 11 Eylül 2019 tarihine kısmet oldu. Umarım okurken keyif almışsınızdır ve de bir yorumunuz varsa duymaktan memnun olurum.

Önder Erol ÜNSAL

Eylül 2019

unsalonderol@gmail.com

Dünya Kupası Öncesi Bir Tanımlayıcılık Tartışması: WEMBLEY ibaresi marka olarak tescil edilebilir mi?

 

2018 FIFA Dünya Kupası’na sadece 2 gün kaldı! Dört yılda bir düzenlenen ve dünyanın en çok seyirci çeken, en önemli spor organizasyonlarından biri olan turnuva, 14 Haziran Perşembe günü ev sahibi Rusya ile Suudi Arabistan arasındaki açılış maçının saat 18:00’deki başlama vuruşu ile start alacak ve 15 Temmuz Pazar günü oynanacak final maçıyla sona erecek.   Dolayısıyla, önümüzdeki bir ay boyunca futbol, gerek dünyada gerekse ülkemizde yoğun olarak konuşulan konuların başında gelecek. Maalesef Türkiye A Milli Futbol Takımı elemeleri geçemediği için bu dünya kupasında yer almayacak. Kupada milli takımımızı izleyemeyecek ve heyecanı daha üst düzeyde yaşayamayacak olmak üzücü olsa da, kendi adıma İtalya 1990’dan itibaren ilgiyle izlediğim Dünya Kupası’nı bu yıl da ekran başından büyük bir ilgi ve keyifle takip etmeye çalışacağım.

Yaklaşan gündem futbol ve dünya kupası olunca yazımızın da konusu tahmin ettiğiniz gibi futbolla bağlantılı olacak. Futbolla biraz ilgisi olup da WEMBLEY ismini duymayan yoktur sanırım. WEMBLEY, İngiltere’nin en büyük ve milli stadyumunun adı olup 90.000 kişilik kapasitesiyle Avrupa’nın Nou Camp’tan sonraki en büyük stadıdır. Pek çok ünlü konsere de ev sahipliği yapan çok amaçlı bir stadyum olan WEMBLEY, başkent Londra’nın Brent ilçesindeki Wembley isimli muhitte bulunmaktadır. Dolayısıyla, Wembley sadece ünlü stadyumun adı değil, aynı zamanda bu stadyumun bulunduğu Londra’daki bir muhitin/coğrafi alanın da adıdır.

Bu ön bilgilerin ardından konumuza gelelim. Yazıda aktaracağımız karar EUIPO Temyiz Kurulu’nun 16/01/2018 tarihli ve R 1415/2017-2 sayılı kararı. Kararda,  WEMBLEY ibaresinin tanımlayıcı nitelikte olup olmadığı hususu değerlendiriliyor. Temyiz Kurulu kararına konu olan vakanın özeti şöyle:

10 Ekim 2016 tarihinde Wembley National Stadium Limited (başvuru sahibi) WEMBLEY kelime markasının tescili için EUIPO’ya başvuruda bulunur. Başvurunun eşya listesinde 9, 16, 18, 25, 28, 35, 39, 41 ve 43. sınıflarda yer alan oldukça çeşitli mal/hizmetler bulunmaktadır. Başvuruyu inceleyen uzman, başvurunun 41. sınıfa dâhil bazı hizmetler bakımından (özetle: eğitim hizmetleri, eğlence hizmetleri, spor ve kültür aktiviteleri, sporla ilgili etkinlikler, konferanslar, seminerler hakkında bilgi sağlama hizmetleri, spor, eğlence, kültür ve müzik etkinliklerinin düzenlenmesi, futbol akademisi hizmetleri, televizyon programları yapım hizmetleri, yarışma ve spor etkinliklerinin düzenlenmesi ve organizasyonu, antrenörlük, oyuncu gelişimi, vb. konularda kurslar düzenleme, ödül seremonileri, bahis hizmetleri, yayıncılık hizmetleri, vb.) tanımlayıcı nitelikte ve ayırt edicilikten yoksun olduğunu bildirir yazıyı başvuru sahibine gönderir. Başvuru sahibi, aksi yöndeki karşı görüş ve cevabını EUIPO’ya sunar. Ancak uzman görüşünü değiştirmez ve bahsi geçen hizmetler bakımından kısmi ret kararı verir. Kısmi ret kararında, ilgili tüketicilerin önemli bir bölümünün, en azından Londra’daki vatandaşların, kısmi redde konu hizmetlerin sadece bir futbol stadyumu değil, aynı zamanda Londra’da bir coğrafi yerin adına işaret eden Wembley’de sağlanacağını derhal düşünecekleri; dolayısıyla WEMBLEY ibaresinin ilgili hizmetlerin coğrafi kaynağı konusunda kesin ve direkt bilgi taşıdığı; ibarenin İngilizce konuşan halk tarafından anlaşılacağı, markanın hayal ürünü, metaforik veya sıra dışı olmadığı; markanın ayırt edicilik katacak başka herhangi bir unsur içermediği; ilgili tüketicilerin marka ve redde konu hizmetler arasında doğrudan ve spesifik bir ilişki kuracağı; başvuru sahibinin halkın büyük bölümünün WEMBLEY’i coğrafi bir lokasyon olarak değil, dünyaca ünlü WEMBLEY STADYUMU’na işaret edecek şekilde algılayacağı yönündeki argümanının ikna edici olmadığı, zira başvuru sahibinin bu hususu delillerle ispatlayamadığı; Ofis’in geçmiş kararlarının somut olay yönünden bağlayıcı olmadığı ve emsal teşkil etmeyeceği; başvuru sahibinin kullanım sonucu kazanılmış ayırt ediciliğe yönelik talebinin ise koşula bağlı olması nedeniyle kabul edilebilir olmadığı gerekçelerine yer verilmiş ve başvuru 41. sınıfa dahil çeşitli hizmetler bakımından tanımlayıcılık ve ayırt edicilikten yoksunluk gerekçeleriyle kısmen reddedilmiştir.

Başvuru sahibi bu karara karşı itiraz etmiştir.

Başvuru sahibinin itiraz gerekçeleri, iddia ve argümanları:

Başvuru sahibi İngiliz ulusal futbol stadyumu WEMBLEY’in sahibi ve işletmecisidir. Başvuru sahibi WEMBLEY’in kısmi ret kararına konu hizmetler bakımından ünlü veya bilinir olduğuna yönelik herhangi bir delil veya açıklama sunmamaktadır. Çünkü, (başvuru sahibine göre) WEMBLEY, kısmi ret kararına konu hizmetlerle ünlü değildir ve bu nedenle ret kararı yerinde değildir. Dolayısıyla, WEMBLEY ibaresi, redde konu hizmetlerin coğrafi kaynağını göstermemektedir. Bu bağlamda başvuru sahibi Wembley bölgesinin ekonomisinin ne ile ünlü olduğuna işaret eden Wikipedia çıktısını delil olarak sunmuştur. Bu bilgiye göre, Wembley bölgesinin, redde konu hizmetlerle ünlü olmadığı veya bu hizmetlerle ilişkilendirilebilir olmadığı açıktır.  WEMBLEY markası başvuru sahibi tarafından, tüketicilere hizmetlerin WEMBLEY Natiaonal Stadium tarafından sağlandığına işaret edecek şekilde kullanılmakta olup tüketiciler de markayı bu şekilde, Wembley National Stadium Limited’den kaynaklanan, tanımlayıcı olmayan bir marka şeklinde algılayacaklardır. Marka ilgili hizmetler için tanımlayıcı olarak görülemez. Örneğin bir tüketici, antrenörlük hizmetleri sunan bir müesseseye giderek bir “WEMBLEY” istediğinde, marka, söz konusu hizmetleri doğrudan tanımladığından, hizmeti sunan ne istendiğini anlamayacaktır. Sadece bu hizmetlerin Brent ilçesinden kaynaklanabilecek olması, markanın tanımlayıcı olduğu anlamına gelmemektedir. İlaveten, tüketiciler ünlü kent simgelerinden oluşan markaları tanımak ve bunları belirli bir etkinlik, spor takımı veya organizasyon sahibi kuruluş ile ilişkilendirmek konusunda fazlasıyla tecrübelidir. “Wimbledon” veya “Le Mans” gibi tanınan markalar bu hususa birer örnektir. Son olarak, ünlü spor mekanlarının isimleri, her zaman ülke/bölge adıyla belirtilirler.  İlaveten, bu mekânla ilişkili mal ve hizmetler, ancak o ülke/bölgeyi temsil eden tek bir kaynak tarafından sağlanır. Örneğin, sadece bir WIMBLEDON, OLD TRAFFORD ve WEMBLEY vardır ve WIMBLEDON ile OLD TRAFFORD isimleri AB Markası olarak tescil edilmiş durumdadır. Dolayısıyla, WEMBLEY ibaresi, söz konusu hizmetlerle ilgili olarak kullanıldığında, tüketiciler tarafından tanımlayıcı olarak değil, ayırt edici bir ibare olarak görülecektir, çünkü bu ibare sadece devlete ait / devlet kontrolündeki tek bir hizmet sağlayıcıya, yani Wembley National Stadium Limited’e işaret etmektedir. Yaygın kullanımı göz önüne alındığında, WEMBLEY ibaresinin, söz konusu mal ve hizmetlerle ilgili olarak kullanıldığında, gerekli minimum ayırt edicilik seviyesine erişmiş olduğu açıktır. Başvuru sahibi markayı kullanmakta o kadar başarılıdır ki, uzman hatalı olarak, ilgili hizmetler yönünden başvuru sahibi yerine ilgili coğrafi alanın ünlü olduğuna inanmıştır. Bu haliyle, marka açık şekilde ayırt edicidir ve ilgili tüketiciler tarafından sadece başvuru sahibine işaret eder şekilde görülecektir. Başvuru sahibinin kullanım sonucu kazanılmış ayırt ediciliğe ilişkin delil sunmaya yönelik açık talebine rağmen, kendisine böyle bir fırsat verilmemiştir. Dolayısıyla, bu fırsatın da sağlanması talep edilmektedir.

Temyiz Kurulu’nun tespit, değerlendirme ve gerekçeleri:

Temyiz Kurulu öncelikle, AB Marka Tüzüğünün 7(1)(c) maddesi hükmünün içeriğine, hükmün altında yatan kamu yararına ve söz konusu maddenin kapsamına giren işaretlere yönelik genel ilkelere (yerleşik yargı içtihatlarına atıfla) yer vermiştir.

Malların coğrafi kaynağını veya destinasyonunu ya da hizmetlerin icra edildiği/sunulduğu yeri göstermeye yarayan işaretlerin, özellikle coğrafi adların herkese açık kalmasında kamu yararı vardır. Şöyle ki, bu işaretler, ilgili mal veya hizmetlerin kalitesini veya diğer özelliklerini belirtebilir; ayrıca, çeşitli yollarla tüketici tercihlerini etkileyebilirler.  Örneğin, mal veya hizmetleri bir yerle ilişkilendirmek olumlu bir tepkiye yol açabilir. (15/01/2015, T-197/13, MONACO, EU:T:2015:16, § 47)

Daha belirgin olarak, sadece halihazırda ünlü olan coğrafi lokasyonları işaret eden, veya mal ve hizmetler bakımından ünlü olan ve bu nedenle ilgili tüketiciler tarafından bu mal ve hizmetlerle ilişkilendirilen coğrafi adların marka olarak tescili mümkün değildir. İkinci olarak, mal ve hizmetlerin coğrafi kaynağını belirtmek amacıyla söz konusu ibareler herkesin kullanımına açık kalmalıdır. (15/01/2015, T-197/13, MONACO, EU:T:2015:16, § 48)

Ancak, ilke olarak AB Marka Tüzüğü’nin 7(1)(c) maddesi, halk tarafından bilinmeyen veya en azından coğrafi lokasyon olarak bilinmeyen, ya da işaret ettikleri yerin türü nedeniyle, ilgili tüketicilerin mal ve hizmetlerin o yerden kaynaklandığına inanmalarının muhtemel olmadığı coğrafi adların tesciline engel olmamaktadır.  (15/01/2015, T-197/13, MONACO, EU:T:2015:16, § 49)

İlaveten, diğer tüm tanımlayıcı terimlerde olduğu gibi, uygulanması gereken test, coğrafi terimin mal ve hizmetlerin objektif özelliklerini tanımlayıp tanımlamadığıdır. Bir markanın tanımlayıcılığı, sadece ilgili mal veya hizmetler yönünden değil, aynı zamanda ilgili tüketici açısından da değerlendirilmelidir. (02/04/2008, T-181/07, Steadycontrol, EU:T:2008:86,  § 38 ve 21/05/2008, T-329/06, E, EU:T:2008:161, § 23)

Kurul, redde konu 41. sınıfa dahil hizmetlerin hem ortalama tüketicilere hem de uzman tüketicilere hitap ettiğini ve uzman tüketicilerin dikkat düzeyinin ortalama tüketicilerin dikkat düzeyinden daha yüksek olduğunu belirtmiştir.

Başvuru konusu marka, “WEMBLEY” kelimesinden oluşmakta olup, bu ibare Londra’nın Brent ilçesinin bir parçasıdır. WEMBLEY ibaresi aynı zamanda İngiliz milli futbol stadyumunun adıdır. Söz konusu stadyum, daha büyük kapasiteyle ve çok amaçlı kullanıma uygun şekilde 2007 yılında yeniden inşa edilmiştir. WEMBLEY dünyanın en ünlü statlarından birisidir ve AB’deki pek çok tüketici tarafından Londra’daki stadyumun adı olarak bilineceği varsayılmaktadır.

Ancak, WEMBLEY’in sadece stadyuma işaret edecek şekilde anlaşılmayıp, aynı zamanda redde konu hizmetler yönünden Londra’nın Brent ilçesinde yer alan daha geniş bir coğrafi alanı işaret edecek şekilde anlaşılacağını gösterir bir delile veya Kurul tarafından tespit edilen bir göstergeye rastlanmamıştır. Statlar coğrafi lokasyonlar olmasına rağmen, bunların temelde herhangi bir mal veya hizmetin özelliklerini belirtebilmesi oldukça zordur. Bir coğrafi yer adının soyut olarak herhangi bir mal veya hizmetin coğrafi kaynağına işaret eder şekilde anlaşılıp anlaşılmayacağı aynı zamanda ilgili yerin özelliklerine bağlıdır. Yerin büyüklüğü arttıkça (örneğin bir bölge veya ülke), halkın ilgili yer adı ile mal veya hizmetler arasında bağlantı kurması daha kolay olacaktır. Bir cadde veya münferit bir bina/yapı genellikle bu şartı sağlamamaktadır. (kıyasen bkz. 22/01/2015, R 28/2014-5, NEUSCHWANSTEIN,  § 18.; Genel Mahkemenin 05/07/2016 tarih, T-167/15, NEUSCHWANSTEIN, EU:T:2016:391 kararıyla onanmıştır) Kurul’un görüşüne göre, aynı durum bir ilçenin bir bölümü bakımından da geçerlidir.

Ayrıca, bir stadyumun ilgili tüketicilerce mal ve hizmetlerin coğrafi kaynağına işaret edecek şekilde algılanacağını farz etmek de güçtür. WEMBLEY’in ticari olarak tek bir hizmet sağlayıcı tarafından işletilen, belirli, tekil bir tesis olması hususu, coğrafi kaynak varsayımının önüne geçmektedir. Dolayısıyla, WEMBLEY ibaresi, hizmetlerin bu stadyumda sunulması halinde, bu hizmetlerin kaçınılmaz olarak ancak tek bir sağlayıcıdan gelmesinden ötürü herhangi bir hizmetin coğrafi kaynağını göstermeyecektir. (kıyasen bkz. 04/07/2012, R 60/2012-4, NÜRBURGRING DRIVING ACADEMY, § 16-17) Bu çerçevede, somut vakada Tüzüğün 7(1)(c) bendi uygulanabilir değildir.

Temyiz Kurulu, ayrıca Ofis’in önceki kararlarıyla bağlı olmamakla birlikte, başvuru sahibi tarafından Ofis’in verdiği önceki kararlara, örneğin TOTTENHAM ve WIMBLEDON markalarının 41. Sınıftaki hizmetler için tescile uygun bulunduğuna dair kararlara yapılan atfın, incelemeye konu vakayla ilgili olduğunu da belirtmiştir.

Karar uzmanı, markanın ayırt edicilikten yoksun olduğu sonucuna, esas olarak markanın tanımlayıcı niteliğinden ötürü ulaşmış olduğundan ve yukarıda ifade edildiği üzere marka, Tüzüğün 7(1)(c) bendinin uygulama alanına girmediğinden 7(1)(b) bendi kapsamındaki ret kararının da kaldırılması gerekmiştir.

Açıklanan gerekçelerle Temyiz Kurulu itirazın kabulüne ve kısmi ret kararının iptaline karar vermiştir.

Temyiz Kurulu’nun bu kararı almasında WEMBLEY’in ünlü stadyumun adı olarak bilinirliğinin, Londra’nın Brent ilçesindeki bir muhit olarak bilinirliğinin çok ötesinde olması ve tüketicilerin, kısmi redde konu hizmetlerle ilgili olarak bu ibareyi gördüklerinde, söz konusu hizmetlerin söz konusu coğrafi alandan kaynaklandığını düşünmelerinin olası olmaması yönündeki değerlendirmenin etkili olduğu söylenebilir. Ayrıca, karar içeriğinde daha önce IPR Gezgininde paylaşılmış ve tartışılmış olan NEUSCHWANSTEIN kararına da atıf yapıldığına dikkat çekelim.

WEMBLEY marka olarak tescile giderken, futbolseverlere de yaklaşan Dünya Kupası’nın keyfini çıkarmak düşsün diyerek yazımıza burada noktayı koyalım. (not: Messi’li Arjantinspor 🙂 )

 

H. Tolga Karadenizli

Haziran 2018, Ankara

karadenizlit@gmail.com

 

 

EUIPO Büyük Temyiz Kurulu kararı: “Brexit” marka olarak tescil edilebilir mi?

Kaynak:
https://news.sky.com/story/what-different-types-of-brexit-will-mps-vote-on-today-11676574

Toplumsal ya da siyasi gelişmeler bağlamında yeni ortaya çıkan veya yeni ortaya çıkmamış olmamakla birlikte salt sözlük anlamından farklı bir bağlamda kullanılmaya başlanması nedeniyle yeni anlamlar kazanan bazı kavram, isim, simge veya adlandırmalar zaman zaman marka tescil başvurularına konu olabilmektedir. Türkiye’de de örneklerine pek çok kez rastladığımız bu tarz başvuruların yapılmasının başlıca amacı kamuoyunun, medyanın sıcak gündeminde olan böylesi kavramların yakaladığı popülarite rüzgarının, ticari bir avantaja dönüştürülmesidir. Zira, fazlasıyla gündemde olan böylesi adlandırmalar için fazladan reklam yapılmasına ihtiyaç kalmayacak, ticari ürün ve hizmetlerde bu adlandırmalar tüketicinin dikkatini kolaylıkla çekecektir.

Bu duruma güncel örneklerden birisi de “Brexit” kelimesidir. Son dönemde dünya siyasi gündeminin önemli başlıklarından birisi durumunda olan Brexit süreci herkesin malumudur. Hemen hergün yazılı ve görsel medyada kendine yer bulan, önemli politik, ekonomik sonuçlar doğuracak bu süreci ifade eden “brexit” kelimesi de çeşitli ülkelerde marka tescil başvurularına konu edilmiştir. Bu yazımızın konusunu oluşturan vaka ise AB Fikri Mülkiyet Ofisine (EUIPO) yapılan bir marka tescil başvurusuyla ilgilidir.

6 Eylül 2016 tarihinde Birleşik Krallık merkezli Brexit Drinks Ltd şirketi (başvuru sahibi) aşağıdaki figüratif markanın AB ülkelerinde tescili amacıyla EUIPO’ya başvuruda bulunmuştur:

Başvurunun tescil edilmek istendiği mallar şunlardır:

Sınıf 32: Kafein içeren enerji içecekleri; bira.

Başvuruyu inceleyen uzman, başvuruyu ayırt edici nitelikten yoksunluk ve kamu düzenine / genel ahlaka aykırılık gerekçeleriyle reddetmiştir. Kararda kamu düzenine aykırılık gerekçeli tescil engelinin varlığı için başvurunun mutlaka yasadışı veya saldırgan olmasının şart olmadığı; başvuru konusu işaret üzerinde “tekel hakkı” elde edilmesinin yasadışı veya saldırgan olarak algılanmasının da yeterli olduğundan bahisle başvuru konusu ifadenin, orijinal kullanım amacı yerine AB markası olarak bira ve enerji içeceği gibi malların ticari kaynağını belirtmek için tescil edilmesi halinde, AB vatandaşlarının derinden rencide olacağı, “brexit” kelimesinin tescilinin, AB tarihinde son derece önemli bir süreci işaret eden bu terimin ağırlığını, önemini baltalayabileceği gerekçesine yer verilmiştir. Diğer yandan, ayırt edicilikten yoksunluk gerekçeli tescil engeliyle ilgili olarak; “brexit” kelimesinin küresel medyada ve sosyal ağ sitelerinde sıklıkla kullanılması nedeniyle, başvuru konusu işaretin sadece ifade ettiği kavrama karşılık gelecek şekilde, yani Birleşik Krallık’ın AB’den çekilmesini ifade eden bir söz olarak algılanacağı, ticari kaynak belirten bir işaret olarak algılanamayacağı; “brexit” kelimesinin bazı İngilizce sözlüklerde dahi bu anlama karşılık gelecek şekilde yer aldığı; markadaki figüratif unsurların da Birleşik Krallık bayrağına gönderme yaptığı ve işaretin bütününe herhangi bir ayırt edicilik katmadığı gerekçelerine yer verilmiştir.

Başvuru sahibi bu karara itiraz etmiştir. EUIPO Temyiz Kurulunca verilen 8 Kasım 2017 tarihli ara kararda, dosyanın Büyük Temyiz Kuruluna (Grand Board) havale edilmesine karar verilmiştir. Dosyanın Büyük Temyiz Kuruluna taşınmasının gerekçesi ise; benzer bir olayda daha önce EUIPO 2. Temyiz Kurulu’nun “brexit” kelime markasının ayırt edicilikten yoksunluk ve kamu düzenine aykırılık gerekçeleriyle reddinin yerinde olmadığı yönünde kararının bulunması (28/06/2017, R 2244/2016, BREXIT) ve farklı ulusal tescil makamlarının aynı kelimenin tescil edilebilirliği konusunda birbirinden farklı sonuçlara ulaşmış olmasıdır.

İlgili mevzuat hükümleri uyarınca ara karar EUIPO Resmi Bülteninde ilan edilmiş ve iki aylık yasal süre içinde EUIPO’ya herhangi bir görüş gelmemiştir.

Dosyanın kendisine havale edilmesi üzerine itirazı inceleyen EUIPO Büyük Temyiz Kurulu 30 Ocak 2019 tarihinde vermiş olduğu kararında (R 958/2017-G) özetle, aşağıdaki tespit ve değerlendirmelerde bulunmuştur:

  • Brexit, “Britain” ve “exit” kelimelerinden oluşturulmuş bir kısa ad / kısaltma olup, Birleşik Krallığın AB’den çekilmesini ifade etmektedir. 23 Haziran 2016 tarihli referandumla Birleşik Krallık seçmeni AB’den ayrılma yönünde oy kullanmıştır. 6 Eylül 2016 tarihinde ise inceleme konusu marka başvurusu yapılmıştır.
  • Referandumun ardından önemli siyasi gelişmeler yaşanmıştır: Birleşik Krallık tarafında, hükümeti AB Anlaşması’nın 50. maddesini çalıştırmış; AB’den ayrılma süreci için yeni bir hükümet birimi / bakanlık kurmuş, bu bakanlığın başına David Davis’i getirmiştir. Birleşik Krallık ile AB arasındaki resmi müzakereler Haziran 2017’de başlamıştır. Bay Davis’den basında “Brexit Bakanı” olarak bahsedildiği herkesçe bilinmektedir. Avrupa Birliği tarafında ise, 27 Temmuz 2016’da, Michel Barnier Avrupa Komisyonu Başmüzakerecisi olarak görevlendirilmiştir. Bu görevin ardından Bay Barnier ise popüler olarak “Brexit Komiseri” olarak anılmaktadır. Süreç içinde Brexit kelimesi etrafında diğer bazı tabirler de ortaya çıkmıştır. (örn. Soft Brexit, Hard Brexit, Brexiteers)
  • Oxford, Collins ve Cambridge sözlüklerinde “brexit” kelimesi “isim” (noun) olarak yer almakta ve sözlüklerde kelimenin anlamı “Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden çekilmesi” olarak belirtilmektedir. Oxford Sözlüğü, kelimenin muhtemel kökeni olarak, Yunanistan’ın 2012 de Eurozone bölgesinden muhtemel çıkışını ifade eden “Grexit” terimini göstermektedir. Gelinen noktada Birleşik Krallık Hükümeti ve AB otoriteleri arasında devam eden zorlu müzakere sürecinde, ilgili terim, başvuruyla ilgili ilk ret bildiriminin yapıldığı tarihtekinden daha da yaygın olarak kullanılmaktadır. Brexit kelimesinin Oxford Sözlüğüne girdiği tarihten bağımsız olarak, ilgili terim, başvuru tarihinden önce halihazırda varolmuş durumdadır.
  • Belirtilen sözlük anlamları ve terimin bu anlam dâhilinde kullanımının yaygınlaşması karşısında, başvuru sahibinin “brexit” kelimesinin “brex” ve “it” şeklinde iki kısım olarak ve “brex”, “break” kelimesinden türetilmiş bir yeni sözcük şeklinde, “birşeyi kırmak”, örneğin bir içeceği içtikten sonra kutusunu parçalamak biçiminde algılanacağı yönündeki iddiası yerinde görülmemiştir.
  • İngilizcede var olan “Brexit” tabiri AB genelinde tüm dillerde kullanıldığından, ilgili tüketici kesiminin, AB’deki tüm tüketicileri içerdiği ve somut olayda içeceklerin günlük kullanıma yönelik, ortalama tüketicilere hitap eden mallar olmasından ötürü, tüketicilerin dikkat düzeyinin ortalama ila ortalamanın altında olacağı belirtilmiştir.
  • Somut olayda karar uzmanı, 32. sınıftaki mallarda kullanılacak “brexit” markasının, ortalama AB tüketicilerinin, bilhassa referanduma katılmış ve Birleşik Krallık’ın AB’de kalması yönünde oy kullanmış (%48,1 ile oyların önemli bir kısmını teşkil etmektedir) tüketicilerin hassasiyetlerini yaralayacağını belirtmiş ve bu nedenle “Brexit” kelimesinin tescilinin, AB tarihindeki son derece önemli bir süreci işaret eden bu terimin ağırlığını baltalama girişimi olduğu görüşünü benimsemiştir. Bu tespitler şu üç soruyu ortaya çıkarmaktadır: (1) Brexit yasadışı mıdır? (2) Brexit’i desteklemek yasadışı veya ağır şekilde kırıcı mıdır? (3) Brexit kelimesi, izole olarak, böyle bir fikri ifade etmekte midir? Bu üç sorunun tümünün yanıtı olumsuzdur.
  • Brexit terimi, tümüyle Lizbon Anlaşması ve Birleşik Krallık anayasal çerçevesine uygun olarak alınmış, egemen bir politik kararı ifade etmektedir. Herhangi bir manevi çağrışımı yoktur. Halk arasında “brexit” olarak ifade edilen karar tümüyle yasaldır. Birleşik Krallık’taki halkın bir bölümünün referandum sonucundan ve siyasi sürecin istenmeyen sonuçlarından dolayı üzgün olması, demokratik şekilde alınmış böylesi tartışmalı kararların doğal bir sonucudur. Bir siyasi gelişmeden dolayı üzgün olunması “hakaret” (offence) teşkil etmemektedir. Sadece halkın bir bölümünün bu fikri sevmemesinden ötürü, “brexit” kelimesinin manevi açıdan aykırı, rahatsız edici olduğu söylenemez. Brexit yasal olarak alınmış, egemen siyasi bir kararı belirtmekte olup, kelimenin olumsuz bir ahlaki / manevi çağrışımı bulunmamaktadır. Kelime provokasyon veya suça teşvik ya da karışıklık oluşturmamaktadır. Diğer yandan bu kelime bir terör, baskı ya da herhangi bir ayrımcılık sembolü değildir. Toplumsal huzursuzlukla eş anlamlı değildir. Brexit bir nefret, cinsiyet ayrımcılığı, ırkçılık ya da benzeri türden bir simge, deyiş değildir. İbare müstehcenlik de içermemektedir. Brexit kelimesi tek başına bir fikri ifade etmemektedir. Sadece halen devam eden bir siyasi süreci işaret etmektedir. İnceleme konusu olay bakımından Brexit’in bu haliyle pozitif veya negatif bir fikir teşkil ettiğini söylemek salt bir varsayımdan ibaret olacaktır. Bu çerçevede, “brexit” kelimesi, başlı başına veya başvuru konusu mallar için bir ticari marka olarak kullanılması halinde, genel ahlaka aykırı olmayacaktır. Bu nedenle kamu düzeni ve genel ahlaka aykırılık gerekçesi yönünden verilen ret kararı yerinde görülmemiştir.

Devamında Büyük Temyiz Kurulu, ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesiyle verilen ret kararı yönünden itiraz incelemesine devam etmiştir. Bu kapsamda ayırt edicilik değerlendirmesine ilişkin yerleşik içtihatlara atıf yapıldıktan sonra, kararda yer verilen başlıca tespit ve değerlendirmeler şöyledir:

  • Başvuru sahibi, başvurunun yapıldığı tarihte “brexit” kelimesinin yeni bir kelime (neologism) olduğunu, tüketicilerin bu kelimeden uzun süredir haber olmadığını ileri sürmekteyse de, Kurul tüketicilerin ilgili tarihte “Brexit” kelimesini, tarihsel ve siyasi bir süreçle ilgili bir olayı işaret eden anlamı dâhilinde bildikleri görüşündedir. Bu kelimeyle birlikte Birleşik Krallık bayrağını andıran figüratif unsurun bileşiminden oluşan marka, içecek kutuları ve şişeleri üzerinde görüldüğünde, tüketiciler tarafından sadece ilgili olaya işaret eder biçimde algılanacak olup, malların belirli bir sınai veya ticari kaynaktan geldiği yönünde algılanması mümkün olmayacaktır.
  • Ticari olmayan bağlamda (örneğin politik, tarihi, vb.) çok yoğun şekilde kullanılmakta olan bir işaret, ister istemez halk tarafından o bağlamla ilişkilendirilecek olup, ancak tüketicilerin o işarete ticari bağlamda yeterince maruz kalmaları halinde markasal ayırt edicilik kazanabilecektir.
  • Başvuru konusu marka, bazı figüratif unsurlar içermesine rağmen, malların ticari kaynağını gösteren bir işaret olarak görülmeyecektir. Kelime ve şekil unsurlarını birlikte içeren markalarda, kelime unsurunun kural olarak şekil unsurundan daha belirleyici olduğu; zira ortalama tüketicilerin şekil unsurunu tarif etmektense kelimeyi zikretmek suretiyle mallara veya hizmetlere kolaylıkla işaret edeceği kabul edilmektedir. Başvuru konusu işarette yer alan renk, yazım biçimi (büyük harf-küçük harf kullanımı), stilizasyon (Birleşik Krallık bayrağını akla getiren arka zemin) gibi figüratif unsurlar markayı ayırt edici hale getirmek için yeterince dikkat çekici değildir.
  • Başvuru sahibinin iddialarının aksine, işaretteki figüratif unsurlar ilgili tüketicilerin dikkatini, kelime unsuru ile verilen ayırt edici olmayan mesajdan uzaklaştırmamaktadır.

Bu tespit ve değerlendirmeler çerçevesinde, Büyük Temyiz Kurulu işaretin ayırt edici nitelikte olmadığı sonucuna ulaşmış ve bu gerekçeye dayalı ret kararını yerinde bulmuştur.

Başvuru sahibinin diğer ülkelerde verilen kararlara yönelik argümanlarına yönelik olarak ise Büyük Temyiz Kurulu; Alman Marka Ofisinin “brexit” ibaresini 36. sınıfta yer alan hizmetler için ayırt edici nitelikte yoksun ve tanımlayıcı bulduğunu; Estonya Marka Ofisi’nin 16, 35 ve 41. sınıfları içeren; Japon Marka Ofisi’nin ise 9, 16, 28, 35, 41, 42, 45. sınıfları içeren “brexit” ibareli başvurular hakkında benzer kararlar verdiğini belirtmiştir. Ayrıca, iki önemli İngilizce konuşulan hukuk sisteminde de aynı yönde karar verildiğine dikkat çekmiştir. Bu kapsamda Büyük Temyiz Kurulu, “brexit” ibareli, 25 ve 33. sınıflardaki malları içeren iki başvurunun ABD Patent ve Marka Ofisi (USPTO) tarafından reddedilmiş olduğunu; Birleşik Krallık ’ta ise “brexit” ibareli başvurunun 32. sınıftaki mallar için reddine ilişkin karara yapılan itirazın reddedildiğini ve ret kararının onandığını ifade etmiştir. Bu bağlamda, diğer ülkelerde verilen kararların, başvuru sahibinin iddiasının aksine, mevcut başvurunun reddine yönelik kararı destekler mahiyette olduğu belirtilmiştir.

Sonuç olarak, EUIPO Büyük Temyiz Kurulu, başvurunun kamu düzeni veya genel ahlaka aykırılık gerekçesiyle reddini yerinde bulmamakla birlikte, ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesiyle verilen ret kararını yerinde bulmuş ve başvuru sahibinin itirazının reddine karar vermiştir.

Birleşik Krallık Avrupa Birliğinden resmi olarak çıktıktan sonra, sınai ve fikri hakların ne şekilde etkileneceği “Brexit” süreci kapsamında halen tartışılırken, görünen o ki ulusal / bölgesel tescil otoriteleri de zaman zaman “brexit” ibareli marka tescil başvurularıyla muhatap olarak süreçten payına düşeni almakta ve kendi hukuk sistemleri kapsamında değerlendirmelerini yapmaktadır.

H. Tolga Karadenizli

Mart 2019, Ankara

karadenizlit@gmail.com

Tanınmış markadan haksız yarar sağlanabilecek olması koşulunun ispatına ilişkin deliller: Coca-Cola, Master markasına karşı

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun (SMK) 6(5) maddesi, tanınmış markaların belirli koşullar dâhilinde, markanın tanınmışlığa sahip olduğu mallardan farklı türdeki mal veya hizmetler için de korunmasına imkân tanıyan bir yasal düzenlemedir ve bu düzenleme içerik itibarıyla AB Marka Tüzüğü (EUTMR)’nün 8(5) maddesiyle çok büyük benzerlik göstermektedir. Diğer bir ifadeyle, ilgili kanun maddesi, aynı konuya ilişkin AB düzenlemesi mehaz alınarak hazırlanmış desek herhalde yanlış olmaz.    

Bugünkü yazımızın konusu tanınmış markalara diğer markalardan daha geniş çaplı bir koruma sağlanmasına imkân tanıyan bu yasal düzenlemenin uygulamasına ilişkin olacak. Süreç içinde AB Adalet Divanı’na iki kere giden, dolayısıyla iki Adalet Divanı kararı ve toplamda üç ayrı EUIPO Temyiz Kurulu kararıyla neticelenen bu uyuşmazlık, konunun bilhassa ispata yönelik deliller bakımından olmak üzere farklı yönleriyle ele alınması bakımından kanaatimce önemli bir karar.

Yazının başlığını görünce, Coca-Cola ve Master markasının ne gibi bir benzerliği olabilir diyebilirsiniz. Ancak, yazıyı okuyunca bu soru yanıt bulacaktır diye tahmin ediyorum.

Olay şu şekilde cereyan ediyor;

10 Mayıs 2010 tarihinde Suriye’de yerleşik Modern Industrial & Trading Invesment firması (MITICO), AB Fikri Mülkiyet Ofisi EUIPO’ya aşağıdaki markanın tescili için başvuruda bulunur:

Başvuru kapsamında 29, 30 ve 32. sınıflarda yer alan çeşitli gıda ürünleri, su, maden suyu, meyve suları ve diğer alkolsüz içecekler gibi çeşitli mallar bulunmaktadır.

Başvurunun ilan edilmesi üzerine, Coca-Cola firması, karıştırılma ihtimali ve tanınmışlık gerekçelerine dayalı olarak itirazda bulunur. İtirazına dayanak olarak aşağıda görsellerine yer verilen AB nezdinde tescilli markalarını gösterir:

Coca-Cola, itiraz sürecinde, markasından haksız yarar sağlanabileceğini göstermek maksadıyla, MITICO’nun, Master markasını ticari olarak ve www.mastercola.com internet sitesinde, Coca-Cola markasını andıracak biçimde kullandığını öne sürer ve buna ilişkin bazı delilleri dosyaya sunar:

EUIPO İtirazlar Birimi ve devamında EUIPO Temyiz Kurulu itirazı reddeder. Temyiz Kurulu kararında, markaların benzer olmadığı ve bu nedenle markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunmadığı gerekçesine yer verir. Temyiz Kurulu, Coca-Cola markasının tanınmışlığını kabul etmekle birlikte, markaların benzer olmaması nedeniyle, tüketicilerin markalar arasında bağlantı kurmayacağı sonucuna ulaşır. Ayrıca, haksız yarar sağlamaya ilişkin olarak, Coca-Cola tarafından sunulan kanıtların başvuru konusu markaya ilişkin olmaması nedeniyle bunları olayla alakalı görmez ve bu delillere itibar etmez.

Coca-Cola, Temyiz Kurulu kararına karşı dava açar. Davada Coca-Cola, Temyiz Kurulu’nun 8(5) maddesine ilişkin değerlendirmesinin hukuka aykırı olduğu gerekçesine dayanır. Bu hususla ilgili olarak, başvuru sahibinin Coca-Cola markasının tanınmışlığından haksız yarar sağlamaya yönelik niyetini göstermek amacıyla, Master markasının ticari kullanıma ilişkin olarak sundukları delillere EUIPO tarafından itibar edilmediğini öne sürer. Kararın karıştırılma ihtimaline yönelik kısmını ise dava konusu yapmaz.

Davayı gören AB Adalet Divanı Genel Mahkemesi, 11 Aralık 2014 tarih ve T-480/12 sayılı kararında özetle aşağıdaki tespit ve değerlendirmelerde bulunur:

  • Markalar arasında görsel benzerlik unsurları mevcuttur. Bu, sadece markaların ilk harfleri olan C ve M harflerinin, bir imza tarzında, kuyruklu olarak yazılmış olmasından değil, ayrıca ticari hayatta yaygın olarak kullanılmayan bir yazım fontunun (Spenserian script) da ortak olarak kullanılmış olmasından kaynaklanmaktadır.
  • Benzerlik düzeyi düşük olmasına rağmen bu benzerlik, tüketicilerin markalar arasında bağlantı kurması için yeterlidir. Bu nedenle, EUIPO’nun 8(5) maddesinde sayılan diğer koşullar bakımından bir inceleme yapması gerekirdi.
  • EUIPO, 8(5) maddesi kapsamındaki itirazla ilgili olarak, Coca-Cola tarafından sunulan belgeleri dikkate almayarak hata yapmıştır.

Bu hususlar çerçevesinde Adalet Divanı, EUIPO Temyiz Kurulu kararının iptaline karar verir ve mahkeme kararı ekseninde Temyiz Kurulu itirazı tekrar inceler ve yeni bir karar verir. Ancak, karar yine itirazın reddi yönündedir. Temyiz Kurulu kararında bu defa aşağıdaki gerekçelere dayanır:

  • Coca-Cola tarafından sunulan delillerin hiçbirisi AB’ye ilişkin değildir. Şöyle ki, Master Cola markalı ürünler Suriye ve Orta Doğu ülkelerinde satılmaktadır. Başvuru sahibi firmanın web sitesinde AB pazarına yönelik herhangi bir bilgi mevcut değildir. Ürünlerin, web sitesi üzerinden sipariş edilerek AB’ye gönderilebileceğine dair bir emare de yoktur.
  • Sadece AB markası başvurusu yapılmış olması, başvuru sahibinin markayı Avrupa’da da aynı şekilde kullanacağına işaret etmez.
  • Sunulan deliller, 29, 30 ve 32. sınıflara dâhil mallarda Coca-Cola markasından haksız yarar sağlanması riskinin bulunduğunu göstermemektedir.

Coca-Cola firması, Temyiz Kurulu’nun bu kararına karşı da dava açar. Coca-Cola davada, EUIPO’nun, sunulan delillerin olayla bağıntısını dikkate almamakla hatalı bir değerlendirme yapmış olduğunu ve EUIPO’nun mahkeme kararına uymadığını veya kararı doğru şekilde uygulamadığını ileri sürer.

Davayı gören AB Adalet Divanı Genel Mahkemesi, 7 Aralık 2017 tarih ve T-61/16 sayılı kararında özetle aşağıdaki tespit ve değerlendirmelerde bulunur:

  • Mahkeme kararına uyulmadığı iddiası haklı değildir.
  • EUIPO’nun, Master markasının AB dışındaki ticari kullanımını, işaretin gelecekte AB’deki kullanımının Coca-Cola markasından haksız yarar sağlama riski bulunup bulunmadığını belirlemek açısından dikkate alması gerekir.
  • İlke olarak, bir AB marka tescil başvurusundan hareketle, başvuru sahibinin mallarını AB pazarına sürme niyetinde olduğu, mantıksal olarak çıkarılabilir.
  • Markanın AB dışındaki kullanım biçimi, Coca-Cola markasından AB’de haksız yarar sağlanabileceği riskine işaret edebilir. Zira MITICO, AB’deki muhtemel ticari niyetlerinin Suriye ve Orta Doğu’dakinden farklı olacağına dair bir delil sunmamıştır.
  • EUIPO, Master markasının, AB dışındaki ticari kullanımına dair delillere yönelik değerlendirmesinde, Coca-Cola markasının AB’de haksız yarar sağlanması riski bulunduğu sonucuna ulaştırabilecek mantıksal çıkarımları ve ihtimal analizlerini göz ardı etmekle hata yapmıştır.

Sonuç olarak, AB Adalet Divanı Genel Mahkemesi, Temyiz Kurulu’nun ikinci kararının da iptaline karar verir ve dosya üçüncü defa Temyiz Kurulu’nun önüne gelir.

Buraya kadar aktarılanlardan, AB Adalet Divanı’nın EUIPO Temyiz Kurulu kararlarının hukuka uygunluğunu incelediği, ancak Temyiz Kurulu’nun tam bir inceleme ve değerlendirme yapmadığı bir konuda kendisi esastan inceleme yaparak ve uyuşmazlığı kendisi sonlandıracak şekilde nihai bir karar vermediği anlaşılmaktadır. Bu yönüyle, EUIPO Temyiz Kurulu kararlarının iptali istemiyle açılan davalarda AB yargı süreci ve işleyişinin, ülkemizde TÜRKPATENT YİDK kararlarının iptali talebiyle açılan davalardan bazı farklılıklar gösterdiği söylenebilir. Ancak, yazımızın konusu bu olmadığından, belirtilen hususlara sadece bir parantez açmak maksadıyla değinmekle yetinelim.

Olaya dönecek olursak, AB Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin bozma kararı doğrultusunda, EUIPO Temyiz Kurulu, yakın bir zaman önce, 4 Ekim 2018 tarihinde uyuşmazlık hakkında üçüncü kez karar vermiştir. (R/ 693/2018-5 sayılı karar)

Kararda, ilk olarak olayın safahatı özetlendikten sonra, markalar arasında bağlantı bulunduğunun Mahkemece hâlihazırda teyit edilmiş olması ve itiraz gerekçesi markaların tanınmışlığı konusunda da bir çekişme bulunmaması nedeniyle, Temyiz Kurulu tarafından değerlendirilecek tek koşulun, başvuru konusu markanın, önceki markanın tanınmışlığından haksız yarar sağlama veya ayırt edici karakterine ya da ününe zarar verme riski bulunduğu hususunun itiraz sahibince ispatlanıp ispatlanamadığı olduğu belirtilmiştir.

Yerleşik içtihatlara göre, önceki markanın sahibi fiili ve mevcut zararı göstermek zorunda olmasa da, gelecekte böyle bir zararın meydana gelebileceğine dair ciddi risk bulunduğunu kanıtlamak zorundadır. Tanınmış markadan haksız yarar sağlanması riski bulunduğuna, sadece farazi (tahmine, varsayıma dayalı) olmamak koşuluyla, olasılık analizinden doğan mantıksal çıkarımlara dayalı olarak, ilgili ticari sektörün yaygın pratikleri ve olayın diğer özellikleri göz önüne alınmak suretiyle karar verilebilir.

Genel Mahkeme kararında da ortaya konduğu üzere, marka hukukundaki ülkesellik prensibi, AB başvurusuna konu markanın AB dışındaki ticari kullanımına dair delil sunulması; gelecekte AB’de gerçekleşebilecek muhtemelen kullanımın önceki markanın tanınmışlığından haksız yarar sağlama riski bulunduğunu ortaya koymak için yapılacak mantıksal çıkarıma dayanak teşkil etmesine herhangi bir biçimde engel olmamaktadır. Aslında, dünyanın herhangi bir yerindeki fiili kullanıma dair deliller, aynı markanın AB’de gerçekleşmesi muhtemel kullanıma yönelik bir gösterge olabilir ve haksız yarar sağlanması riski bulunduğuna karar vermede yardımcı olabilir. (07/12/2017, T-61/16, EU:T:2017:877, § 94)

Bu bağlamda, www.mastercola.com internet sitesinin statik olmadığına ve örneğin, bir veya daha fazla AB resmi dilinin site içeriğine eklenmesi suretiyle sitenin AB tüketicilerini de hedefleyecek şekilde değiştirilebileceği belirtilmelidir.  

İspat yükü açısından, başvuru sahibinin AB’deki ticari niyetinin farklı olacağını kanıtlaması, itiraz sahibinin AB’deki muhtemel ticari niyetinin, AB dışındaki fiili ticari pratiğiyle benzer olacağını kanıtlamasından daha kolay olacaktır. Ancak, başvuru sahibi, AB’deki muhtemel ticari niyetlerinin, üçüncü ülkelerdekinden farklı olacağına dair herhangi bir özel bilgi sunmamıştır.  Dolayısıyla, Kurul, Genel Mahkeme tarafından belirtildiği üzere, gelecekte AB’de haksız yararlanmasına dair “farazi olmayan” risk bulunduğu sonucuna ulaşabilmek için “Master” markasının mevcut kullanım biçiminin dikkate alınmasının uygun olduğu kanaatine varmıştır. Bu, somut olayda olduğu gibi, fiili kullanım delillerine konu markanın, başvurusu yapılan markanın kabul edilebilir bir varyasyonu olması halinde de geçerlidir.

Markanın tanınmışlığından haksız yarar sağlanması koşulunda, tanınmış markadan bir imaj transferi söz konusu olduğundan, öncelik tanınmış markanın sahip olduğu imajın ortaya konulması gerekmektedir.  Bu hususlarla ilgili olarak Temyiz Kurulu, Coca-Cola tarafından dosya kapsamında sunulmuş olan deliller arasında, markanın imajını ortaya koyan bilgi ve belgelere de kararında atıf yapmıştır.

Bu çerçevede, yukarıda belirtilen hususlar, sunulan deliller ve Genel Mahkeme’nin uyuşmazlığa ilişkin yol gösterici tespit ve değerlendirmeleri ışığında Temyiz Kurulu, başvuru konusu markanın, Coca-Cola markasının alkolsüz içecekler sektöründeki öne çıkan konumu, ciddi yatırımlar, pazarlama çabaları ve dünya çapında pazardaki uzun süreli varlığı sonucu elde ettiği bilinirlikten haksız yarar sağlama riski bulunduğu sonucuna ulaşmıştır. Dolayısıyla, AB Marka Tüzüğü 8(5) maddesi kapsamındaki itiraz haklı bulunmuş ve başvuru konusu markanın reddine karar verilmiştir.

Suriyeli firmanın Suriye’deki iç savaş patlak vermeden önce AB’de yaptığı marka başvurusuna yapılan itirazla başlayan hukuki süreç, aradan geçen 8 yıldan uzun sürenin ardından ancak neticelenmiş görünüyor.

Kanaatimce, uyuşmazlıkta Genel Mahkemenin tanınmış markadan haksız yarar sağlanması riski bulunduğu hususunun ispatına ilişkin deliller hakkındaki değerlendirmeleri oldukça önemli ve dikkate değer nitelikte. Muhtemeldir ki, Mahkeme kararındaki önemli yorum ve değerlendirmeler, EUIPO’nun tanınmış markalara ilişkin uygulama kılavuzlarının güncel versiyonlarında kendine yer bulacaktır ve bundan sonra, EUIPO nezdindeki benzer uyuşmazlıklarda da Genel Mahkeme’nin Master / Coca-Cola kararına sıklıkla atıflar yapılacaktır.

H. Tolga Karadenizli

Ocak 2019, Ankara

karadenizlit@gmail.com

Yanıtlar: Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin Kararları – Siz Ne Düşünürsünüz? (2)

Adalet Divanı Genel Mahkemesi tarafından sonuçlandırılan üç farklı dava hakkındaki yorumlarını bizlere ileten Mine Güner, @marka321b8b94505 ve Selçuk Bey’e teşekkür ediyor ve Mahkemenin kararlarını sizlerle paylaşıyoruz. 

Aşağıda öncelikle sorularımızı tekrar edecek ve devamında Mahkeme kararlarına ve gerekçelerine kısaca yer vereceğiz:

1- Aşağıda şişe şekli sizce ayırt edici nitelikten yoksun mudur?

EUIPO Temyiz Kurulu, 29.,30.32. ve 33. sınıflardaki gıda ürünlerini, alkollü ve alkolsüz içecekleri içeren aşağıdaki başvurunun “ayırt edici nitelikten yoksunluk” gerekçesiyle reddedilmesi kararını onayarak, başvuru sahibinin itirazını reddetmiştir. 

Başvuru sahibi Temyiz Kurulu kararına karşı dava açar ve dava Adalet Divanı Genel Mahkemesi tarafından karara bağlanır. 

Sizce Genel Mahkeme’nin değerlendirmesi ne yönde olmuştur?

Genel Mahkeme 3 Ekim 2018 tarihli T-313/17 sayılı kararıyla davacıyı haklı bulmuş ve EUIPO Temyiz Kurulu kararını iptal etmiştir.

İçtihatta bu tip şişe ve ambalajların tescil edilebilirliği için belirlenen ana kriter “piyasada kullanılan ürünlerin genel şeklinden önemli derecede uzaklaşmış olmaktır.” 

İnceleme konusu şişe şeklinin kavisli ve alt-üst kısımları belirgin derecede ayrıştırılmış yapısı ürüne sadece teknik ve fonksiyonel bir özellik katmamakta, aynı zamanda estetik bir özellik kazandırmaktadır. Tüketiciler böyle bir şişe biçimine alışkın değillerdir ve şişe özellikleriyle piyasada aynı amaca hizmet eden ürünlerden belirgin biçimde farklılaşmaktadır. Bu çerçevede, inceleme konusu şişe bir bütün olarak marka olarak tescil edilebilecek asgari ayırt edicilik şartını sağlamaktadır ve aksi yöndeki Temyiz Kurulu kararı iptal edilmiştir. 

2- Karıştırılma ihtimali ve tanınmışlık gerekçeleri hakkında ne dersiniz?

Aşağıda yer alan başvuru 9, 16, 18, 25, 28 ve 41. sınıflara dahil mal ve hizmetleri kapsamaktadır ve itiraz gerekçesi “Pelikan” markasının kapsamında da aynı ve benzer mal ve hizmetler bulunmaktadır. 

Başvuruya karşı yapılan itiraz EUIPO İtiraz Birimince kabul edilir, başvuru sahibi bu karara karşı itiraz eder ve itiraz EUIPO Temyiz Kurulu tarafından kabul edilerek ret kararı kaldırılır. Bu kez yayıma itiraz sahibi, Genel Mahkeme nezdinde dava açarak, markalar arasında karıştırılma ihtimalinin bulunduğunu ve markaların tanınmışlık nedeniyle ilişkilendirileceğini belirterek Temyiz Kurulu kararının iptal edilmesini talep eder. 

(Başvurusu yapılan marka)
(İtiraz gerekçesi marka)

Sizce Genel Mahkeme’nin karıştırılma olasılığına yönelik değerlendirmesi ne yönde olmuştur?

Genel Mahkeme 12 Eylül 2018 tarihli T-112/17 sayılı kararıyla davacıyı haksız bulmuş ve EUIPO Temyiz Kurulu kararını onamıştır.

EUIPO Temyiz Kurulu, başvurunun baskın unsurunu “New Orleans” ibaresi olarak değerlendirerek bir hata yapmamıştır. Başvuruda yer alan “pelicans” ibaresi markada ikincil konumdadır ve bu nedenle hiç telaffuz edilmeyeceği gibi, telaffuz edilse dahi markanın son kısmı olarak “New Orleans” ibaresinin ardında yer alacaktır. Bunların yanında, markalardaki kelime sayısı ve farklılıklar da dikkate alındığında markalar işitsel olarak benzer değildir. “New Orleans Pelicans” A.B.D.’nde bir NBA takımının adıdır ve kamunun ilgili kesimince bilinen kavramsal bir bütün oluşturmaktadır, bu husus markanın şekil unsuruyla birlikte oluşturduğu bütüncül izlenimle birlikte dikkate alındığında, markalar arasında kavramsal benzerlik de bulunmamaktadır. Başvuruda yer alan “pelicans” ibaresi, başvurudaki konumu itibarıyla bağımsız bir ayırt edici unsur olmadığı gibi, bu ibare “pelikan” kelimesiyle aynı da değildir.  Belirtilen gerekçelerle markalar benzer bulunmamıştır. Markalar benzer bulunmadığından, markalar arasında karıştırılma ihtimali yoktur ve aynı nedenle başvurunun tanınmışlık nedeniyle reddedilmesi istemi de yerinde değildir. Dolayısıyla, Temyiz Kurulu kararı haklı bulunmuş ve kararın iptali istemi Genel Mahkeme tarafından reddedilmiştir. 

3- Karıştırılma ihtimali hakkında ne dersiniz?

ANTONIO RUBINI kelime markası 33. sınıftaki alkollü içecekler için tescillidir. Bu markayla aynı malları kapsayan aşağıda görseline yer verilmiş önceki tarihli RUTINI markası gerekçe gösterilerek, ANTONIO RUBINI markasının hükümsüzlüğü talep edilir.  

(Hükümsüzlük talebinin gerekçesi marka)

EUIPO İptal Birimi talebi kabul eder ve markalar arasında karıştırılma ihitmalinin bulunduğu tespitiyle, ANTONIO RUBINI markasının hükümsüzlüğüne karar verir. Bu karara karşı yapılan itiraz EUIPO Temyiz Kurulu’nca reddedilir ve bu karara karşı dava açılır.

Sizce markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunmakta mıdır ve Genel Mahkeme’nin kararı ne yönde olmuştur? 

Genel Mahkeme 11 Temmuz 2018 tarihli T-707/16 sayılı kararıyla davacıyı haksız bulmuş ve EUIPO Temyiz Kurulu kararını onamıştır. 

Şarap günlük tüketime yönelik bir üründür ve ortalama tüketicileri normal dikkat düzeyine sahiptir. 

Antonio gibi yaygın kullanımı bulunan bir kişi ismiyle birlikte, yaygın kullanımı bulunmayan bir soyisminden oluşan markalarda, kişi isminin ayırt edici gücü soyismine göre daha düşüktür. Şaraplar için asma yaprağı, kurdela ve hanedan arması gibi unsurlar markaya güçlü bir ayırt edici katmamaktadır ve dolayısıyla önceki tarihli markanın baskın unsuru “RUTINI” kelime unsurudur.

Markaların her ikisi de İtalyan orijinli soyisimleri içerse de, markalar arasında kavramsal benzerlik bulunmamaktadır.

Bununla birlikte, “RUTINI” ile “RUBINI” baskın ve ayırt edici unsurlarının görsel ve işitsel benzerlikleri dikkate alındığında, aynı mallar bakımından markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunmaktadır. Dolayısıyla, “ANTONIO RUBINI” markasının hükümsüzlüğüne ilişkin Temyiz Kurulu kararı yerindedir ve bu kararın iptali talebiyle açılan dava Genel Mahkeme tarafından reddedilmiştir.

Görüşlerini bizlerle paylaşan tüm okuyucularımıza teşekkür ediyoruz. 

Önder Erol ÜNSAL 

Aralık 2018 

unsalonderol@gmail.com

Balık Her Şeyi Bilir mi? Adalet Divanı Genel Mahkemesi “Hispanitas Joy is a Choice” Kararı (T‑808/16)

 

“Bu film bir insan ve bir balık hakkındadır, Bu film bir insan ve bir balık arasındaki dramatik bir ilişki hakkındadır, İnsan yaşam ve ölüm arasında durur, İnsan düşünür, At düşünür, Koyun düşünür, İnek düşünür, Köpek düşünür, Balık düşünmez, Balık sessizdir, İfadesizdir, Balık düşünmez, Çünkü balık her şeyi bilir, Balık her şeyi bilir.”

(This is a film – Arizona Rüyası (1993) film müziği – Goran Bregoviç (müzik), Emir Kusturica (söz), Iggy Pop (vokal))

 

 

Arizona Rüyası (Arizona Dream) 90’lı yılların unutulmaz filmler arasındadır ve fazlasıyla öznel bir değerlendirme olsa da, gerçeküstü atmosferiyle ve müzikleriyle o dönem gençliğini (en azından beni) büyülemiştir.

 

 

Düşünmeyen balığın her şeyi bilmesi, Arizona Rüyası’nda balığa atfedilen olumlu bir özelliktir ve balığa bir filozof gibi yaklaşmayı gerektirmektedir. Bir diğer deyişle, balık hayatın sırrını çözmüştür ve düşünmeye ihtiyaç dahi duymamaktadır.

Marka incelemesi bakımından ise durum farklıdır. Şöyle ki, Türkiye’de bu alanda düşünmeyen, bilmeyen, ancak yıllardır hiç susmayan balıklar o kadar fazla sayıdadır ki, bunun olumlu bir özellik olarak değerlendirilmesi mümkün değildir.

Bu yazı kapsamında yer vereceğimiz Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi kararının, ne düşünmeyen balıklarla ne de Arizona Rüyası’yla ilgisi bulunmamaktadır. Dolayısıyla, yukarıdaki bölümlerin yazının devamı ile ilgisi bulunmayan genel bir giriş ve serzeniş olarak okunması tercih edilmektedir.

İspanya’da yerleşik “EMBOGA SA” firması aşağıda görseline yer verdiğimiz markanın tescil edilmesi talebiyle EUIPO’ya başvuruda bulunur:

Başvurunun kapsamında 3.,14.,16.,18. ve 25. sınıflara dahil mallar bulunmaktadır ve “parfümler” malı da başvuru kapsamında yer almaktadır.

Başvurunun ilanına karşı Birleşik Krallık’ta yerleşik “JEAN PATOU WORLDWIDE LTD.” firması aşağıdaki markayı gerekçe göstererek, başvurunun sadece “parfümler” malı bakımından reddedilmesi talebiyle, başvurunun ilanına karşı itiraz eder. EUIPO’da tescilli olan itiraz gerekçesi markanın kapsamında “parfümler” yer almaktadır.

JOY

İtiraz karıştırılma olasılığı gerekçesine dayanmaktadır ve itiraz sahibi “JOY” markasının yaygın kullanımını ve kullanım nedeniyle artırılmış ayırt edici gücünü göstermek amacıyla çok sayıda dokümanı itiraz dilekçesine eklemiştir.

EUIPO itiraz birimi, itirazı kabul ederek, başvuruyu “parfümler” bakımından reddeder. Başvuru sahibi bu karara karşı itiraz eder ve itiraz EUIPO Temyiz Kurulu’nca incelenir.

EUIPO Temyiz Kurulu; “joy” ibaresinin her iki markada da yer alsa da, başvuruda “hispanitas” ibaresinin baskın unsur olması, “joy” ibaresinin ikincil plandaki kelime unsurunun yalnızca bir parçasını oluşturması, “joy is a choice (keyif (eğlence, zevk) bir seçimdir)” ibaresinin övücü bir slogan veya en azından bütüncül bir ifade olması nedenleriyle, başvuru ile ret gerekçesi markayı benzer işaretler olarak değerlendirmez. Bu nedenle de markalar arasında karıştırılma ihtimalinin bulunmadığı, “joy” ibaresinin kullanımdan kaynaklanacak artırılmış ayırt edici gücünün bulunduğu varsayıldığında dahi işaretler arasındaki bütüncül izlenimin farklılığı nedeniyle bu tespitin değişmeyeceği sonuçlarına ulaşır. Netice olarak, başvuru sahibinin itirazı kabul edilir ve “parfümler” bakımından verilen ret kararı kaldırılır.

“JEAN PATOU WORLDWIDE LTD.” firması bu karara karşı dava açar ve dava Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nce görülür. Genel Mahkeme’nin 30 Ocak 2018 tarihli T‑808/16 sayılı kararının http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198843&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=27526 bağlantısından görülmesi mümkündür.

Davacı, işaretlerin benzr olduğunu, Temyiz Kurulu’nun karıştırılma ihtimaline ilişkin bütüncül değerlendirmede gerekli olan benzerlik derecesini yanlış yorumladığını ve itiraz gerekçesi markanın artırılmış ayırt edici karakterini yeteri derecede dikkate almadığını öne sürmektedir.

Genel Mahkeme belirtilen iddiaları takip eden şekilde değerlendirir:

Yerleşik içtihada göre, bir kelime markasını oluşturan öğelerden birisinin başka bir markada yer alması, markaların benzer olduğunun göstergesidir. Bununla birlikte, ortak öğenin markaların oluşturduğu bütüncül izlenimde göz ardı edilebilir konumda olması halinde, ortak öğe karşılaştırmada dikkate alınmayabilir.

Başvurunun görselinde ön planda bulunması, nispeten büyük ve koyu yazım biçimi göz önüne alındığında başvurunun baskın unsuru “Hispanitas” ibaresidir. “Joy is a choice” sloganında “Joy” kelimesi bulunsa da, bu sloganın bütünlüğü içerisinde “joy” kelimesinin bağımsız ayırt edici rolü bulunmamaktadır ve sloganın ayrılmaz bir parçası olarak, sadece “Hispanitas” baskın kelime unsurunu işaret etmektedir. Açık biçimde farklı uzunlukta ve kompozisyonda olmaları dikkate alındığında, işaretlerin yalnızca oldukça düşük derecede benzerliği söz konusudur.

Markaların kapsadığı mallar aynı olsa da ve önceki tarihli “Joy” markasının gerektiği gibi dikkate alınan artırılmış ayırt edici gücü bulunsa da, markalar kamunun ilgili kesiminin zihninde büyük oranda farklılaşmış bir bütüncül algı oluşturacaktır. Şöyle ki, başvuruda “Joy” kelime unsurunun içinde bulunduğu cümleden ayrıştırılması mümkün değildir ve markada ikincil düzeyde role sahiptir. Başvurunun çatı markasıyla birlikte ürün markasının kombinasyonundan oluştuğu varsayılsa dahi, böyle bir kullanımın tüm parfüm sektörünün yaygın kullanım biçimi olduğu ve parfümlerin ortalama tüketicileri tarafından bilindiği sonucuna varılamaz.

Genel Mahkeme belirtilen nedenlerle, başvuru ile dava gerekçesi marka arasında karıştırılma ihtimalinin bulunmadığı sonucuna ulaşmış ve davayı reddetmiştir.

Türk uygulamasında, tescilli bir kelime markasının, yeni bir başvuruda sadece yer alması nedeniyle yargı veya idare tarafından verilmiş birçok hükümsüzlük / ret kararı bulunsa da, bu kararların bir kısmında kelime markasının sonraki tarihli markada hangi bağlamda yer aldığı, bağımsız ayırt edici karakterinin bulunup bulunmadığı sorusunun atlandığı gözlemlenmektedir. Kanaatimizce, kelimenin yeni tarihli markada ne şekilde kullanıldığı üzerine konsantre olunması gereken başlıca husustur ve bu husus atlanarak, sadece aynı kelimenin bir şekilde kullanılmış olması nedeniyle her durumda karıştırılma olasılığının varlığı sonucuna ulaşmak oldukça hatalı bir yaklaşımdır. EUIPO Temyiz Kurulu ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin “Hispanitas Joy is a Choice” kararında ulaştığı sonuç da bunun bir göstergesidir.

Balığın her şeyi bildiği varsayılsa da, çok bilen çok yanılır, bunu da unutmamak gerekir.

Önder Erol ÜNSAL

Haziran 2018

unsalonderol@gmail.com

 

 

Renk kombinasyonlarının marka olarak tescili daha zor hale mi geliyor? Red Bull’un mavi/gümüş renk markaları hakkında AB Adalet Divanı Genel Mahkemesi kararı

Bugünkü yazımızın konusunu renk kombinasyonundan oluşan markaların sicilde gösterimi oluşturuyor.

Ünlü enerji içeceği markası Red Bull’un ambalajlarında kullanılan mavi/gümüş renklerden oluşan iki marka Avrupa Birliği markası olarak tescilli durumdaydı. Ancak, Red Bull firmasına ait bu iki markanın hükümsüzlüğü talep edildi. Hükümsüzlük talepleri sırayla EUIPO İptal Birimi ve bu birimin kararına itiraz üzerine EUIPO Temyiz Kurulu tarafından incelendi. EUIPO’nun nihai karar organı olan Temyiz Kurulu’nun kararlarına karşı dava açıldı ve davayı gören AB Adalet Divanı Genel Mahkemesi 30 Kasım 2017 tarihinde kararını verdi. Kanaatimizce bu karar, renk kombinasyonu markaları açısından oldukça önem arz ediyor ve kararın kesinleşmesi halinde uygulamada çeşitli değişikliklere ve farklı etkilere yol açabilecek gibi duruyor.

T-101/15 ve T-102/15 sayılı birleşen davalara ilişkin kararın İngilizce tam metnini okumak isteyen okurlar,

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130de6a62388bf25c43d090ec8252a8f0cdc6.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Pb34Te0?text=&docid=197307&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=348216 bağlantısından ilgili karara erişilebilir.

Uyuşmazlığın özeti:

15 Ocak 2002 tarihinde Red Bull GmbH (kısaca Red Bull olarak anılacaktır) EUIPO nezdinde bir AB markası başvurusunda bulunur. Tescili istenen marka (Marka 1), aşağıda görüldüğü gibi iki rengin kombinasyonundan oluşmaktadır:

30 Haziran 2003 tarihinde Red Bull, söz konusu markanın kullanım sonucu ayırt edicilik kazandığını kanıtlamak amacıyla ek belgeler sunar. 11 Ocak 2004 tarihinde ise markaya ilişkin olarak, “Koruma mavi (RAL 5002) ve gümüş (RAL 9006) renkler için talep edilmektedir. Renkleri oranı yaklaşık %50-%50’dir.” ifadelerinden oluşan tarifnameyi sunar. Başvurunun mal listesi kapsamında 32. sınıftaki “enerji içecekleri” bulunmaktadır. Söz konusu marka, kullanım sonucu ayırt edicilik kazandığı belirtilerek ve yukarıda yer verilen tarifnameyle birlikte 25 Temmuz 2005 tarihinde tescil edilir.

20 Eylül 2013’te Polonya menşeli Optimum Mark sp. z.o.o. isimli firma (kısaca Optimum Mark) yukarıda belirtilen markanın hükümsüzlüğünü talep eder.  Hükümsüzlük talebine gerekçe olarak, markanın grafik gösterim için aranan (açıklık, kesinlik, … ve renkleri önceden belirlenmiş ve yeknesak şekilde birleştiren bir sistematik düzen) gerekli koşulları sağlamadığını ve tescil başvurusuna eşlik eden tarifnamedeki ifadenin, iki rengin ‘yaklaşık’ %50 – %50 şeklinde çok sayıda farklı kombinasyonuna olanak sağladığını öne sürer.

1 Ekim 2010 tarihinde Red Bull EUIPO nezdinde bir marka tescil başvurusu yapar. Bu markanın (Marka 2) görseli de aşağıdaki şekildedir:

 

Başvurunun eşya listesinde 32. sınıftaki “enerji içecekleri” malları bulunmaktadır. Başvuru 29 Kasım 2010 tarihli Bültende yayımlanır, ancak başvuruyu inceleyen marka uzmanı 22 Aralık 2010 tarihinde renklerin marka örneği içindeki dağılımlarının belirtilmemiş olması nedeniyle şekli eksiklik bildiriminde bulunur ve bu eksikliğin giderilmesini talep eder.  10 Şubat 2011 tarihinde Red Bull, iki rengin eşit oranda olduğunu ve birbiriyle yan yana dizildiğini (juxtaposed to each other) belirtir. 8 Mart 2011 tarihinde söz konusu marka, mavi (Pantone 2747C) ve gümüş (Pantone 877C) renkler için yukarıdaki açıklamayla birlikte kullanım sonucu kazanılmış ayırt ediciliğe dayalı olarak tescil edilir.

27 Eylül 2011 tarihinde Optimum Mark, benzer gerekçelerle hükümsüzlük talebinde bulunur. Optimum Mark, tarifnamede yer alan “juxtaposed” ifadesinin “ortak bir sınırı olan”, “yan yana konulmuş” veya “kontrast etki için birbirine yakın duran” gibi biçimlerde algılanabileceğini, marka tarifnamesinin, iki rengin mallara ne şekilde uygulandığına ilişkin düzeni belirtmediğini, bu nedenle de gösterimin açık, kesin ve müstakil olmadığını ileri sürer.

EUIPO İptal Birimi 9 Ekim 2013 tarihindeki iki kararıyla Marka 1 ve Marka 2’nin hükümsüzlüğüne karar verir. İptal Birimi, Adalet Divanı’nın C-49/02 sayılı ‘Heidelberger’ kararında da belirtildiği üzere söz konusu markaların grafik gösteriminin “iki veya daha fazla rengin, soyut şekilde belirtilmiş ve dış hat sınırları olmaksızın bir araya getirilmesinden ibaret” olduğuna işaret ederek bunun 207/2009 sayılı Tüzüğün 4. maddesi bağlamında aranan kesinlik ve yeknesaklık özelliklerini taşımadığını, çünkü markaların grafik gösteriminin çok sayıda farklı kombinasyona imkân sağladığını belirtir. İlaveten, markaların grafik gösteriminin, yetkili otoriteler ve ekonomik aktörlerin, hükümsüzlüğe konu markaların sahibine sağlanan korumanın kapsamını bilmelerine imkân tanımadığını ifade eder.

Red Bull, İptal Birimi tarafından verilen bu iki karara karşı itiraz eder. EUIPO Temyiz Kurulu 2 Aralık 2014 tarihinde vermiş olduğu iki kararla, markaların 207/2009 sayılı Tüzüğün 4’üncü maddesine atıf yapan 7(1)(a) bendine aykırı olarak tescil edildikleri sonucuna ulaşır ve her iki itirazın da reddine karar verir. Temyiz Kurulu aynı gerekçelere dayandığı iki kararda da, bir işaretin kullanım sonucu ayırt edicilik kazanmış olmasının, Tüzüğün 4. maddesindeki koşulları ortadan kaldıran bir husus olmadığını belirtir. Temyiz Kurulu’na göre, ilgili hükmün amacı, bir AB markasının sahibine sağlanan korumanın kesin konusunun belirlenerek, AB marka hukukunun haksız rekabet üstünlüğü elde etmek amacıyla suiistimal edilmesinin önlenmesi ve yetkili makamların, tescil edilen işaretlerin doğasını net ve kesin olarak bilmelerine ve ekonomik aktörlerin, bu makamlarca tutulan kamusal sicillere erişerek üçüncü kişilerin haklarına yönelik kesin bilgiye sahip olmalarına imkân sağlanmasıdır. Kurul, Adalet Divanı’nın Heidelberger kararında ortaya koyduğu ilkelere atıf yaparak söz konusu markaların yeterince açık ve yeknesak (uniform) olmadığına karar verir.

Red Bull, EUIPO Temyiz Kurulu’nun kararlarına karşı dava açar. Davaya, Marques (AB Marka Sahipleri Birliği) Red Bull’u desteklemek üzere müdahil olur. Davada, 207/2009 sayılı Tüzüğün 4 ve 7(1)(a) maddesi hükümlerinin hatalı şekilde uygulandığı, ölçülülük ve eşit muamele ilkeleri ile yasal beklentilerin korunması ilkesinin ihlal edildiği iddiaları ileri sürülmektedir.

Red Bull, “Heidelberger” kararının EUIPO tarafından çok katı bir şekilde yorumlandığını öne sürmektedir. İlaveten, Temyiz Kurulu, gerekli kesinliğin sağlanması için renklerin mallar üzerinde nasıl kullanıldığına ilişkin detaylı bir açıklama sunulması istemekle birlikte, Red Bull’a göre, bu husus kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilikle ilgilidir. Zira, bir işaretin 4. maddeye uygun olup olmadığı, grafik gösterimin kesinliğine dair soyut bir değerlendirmeyi içermekte olup Temyiz Kurulu’nun şart koştuğu açıklama/tarifname yasal bir gereklilik olmadığı gibi, söz konusu işareti bir figüratif marka haline getirecektir. Üç boyutlu markalar, ses markaları veya geleneksel kelime veya şekil markaları gibi diğer marka türleri bakımından aranmayan ve yargı içtihatları ile önceki EUIPO kararlarında yer verilmeyen bu koşul, Red Bull’a göre, renk kombinasyonlarının tescili için ilave bir koşul getirilmesi anlamına gelmektedir.

Mahkemenin tespit ve değerlendirmeleri:

Mahkeme öncelikle 2017/2009 sayılı Tüzüğün 4’üncü maddesi anlamında renk veya renk kombinasyonlarının AB markası teşkil edebilmesi için üç koşulu sağlaması gerektiğini belirtmiştir. İlk olarak, “işaret” olma; ikinci olarak işaretin çizimle görüntülenebilmesi; üçüncü olarak ise mal ve hizmetleri diğer işlemlere ait mal ve hizmetlerden ayırt etmeyi sağlayabilmesi.

Adalet Divanı’na göre renkler nesnelerin basit bir özelliğidir. Belirli bir ticari alanda dahi, renk veya renk kombinasyonları genel olarak çekici ve dekoratif özelliklerinden ötürü kullanılırlar ve herhangi bir anlam taşımazlar. Ancak, belirli bir mal veya hizmetle ilgili olarak kullanılması durumunda bunların “işaret” olabilmeleri mümkündür.

Adalet Divanı Heidelberger kararında (C-49/02, EU:C:2004:384, parag. 33-35), dış hat sınırları olmaksızın, münhasıran ve soyut olarak iki veya daha fazla rengin kombinasyonundan oluşan markalar bakımından, grafik gösterimin “renkleri önceden belirlenmiş ve yeknesak şekilde birleştiren bir sistematik düzen” içermesi gerektiğini ortaya koymuştur. Yine aynı kararda, iki veya daha fazla rengin, belli bir şekil ve dış hat çizgileri olmaksızın sadece bir araya getirilmesinin, ya da iki veya daha fazla renge ‘akla gelebilen her biçimde’ gönderme yapılmasının; gerekli kesinlik ve yeknesaklığı (uniformity) sağlamayacağı belirtilmiştir.

Bu bağlamda, dava konusu markaların iki rengin çok sayıda farklı kombinasyonuna imkân verip vermediğinin belirlenmesi önem arz etmektedir. Dava konusu markaların gösterimi, mavi ve gümüş renklerin %50-%50 oranıyla dikey olarak bir araya getirilmesinden oluşmaktadır. Bu grafik gösterime iki markada iki ayrı tarifname eşlik etmektedir. Marka 1’deki tarifnamede söz konusu iki renk RAL kodlama sistemine göre belirlenmiş ve renklerinin oranının “yaklaşık %50-%50 olduğu belirtilmiştir. Marka 2’deki tarifnamede ise renkler PANTONE kodlama sistemine göre belirlenmiş ve “iki rengin eşit oranda uygulandığı ve birbiriyle yan yana dizildiği” belirtilmiştir.

Mahkemeye göre, “juxtaposition” (bir araya getirme) ifadesi, iki veya daha fazla rengi direkt olarak yan yana dizmeye işaret etse dahi bu terim, mutlaka renklerin sistematik bir düzen teşkil edeceği anlamına gelmemektedir. Zira renkler “yaklaşık %50-%50” veya “eşit oran” içinde kalsa ve renkler yan yana dizilse bile, “bir araya getirme” farklı biçimlerde olabilir ve renklerin çeşitli sayıda farklı dizilişine yol açabilir. Bu nedenle, Mahkeme renklerin oranlarının veya farklı renkler arasındaki ilişkinin belirtilmesinin, Heidelberger kararındaki “sistematik veya yeknesak düzen/dizilim” şartını sağlamak için yeterli olmadığı görüşündedir. Şöyle ki, iki rengin yeknesak bir diziliş sağlaması, renklerin sadece farklı proporsiyonlarda olmasından değil, aynı proporsiyona sahip renklerin farklı uzamsal konumlarından da kaynaklanabilir. Örneğin, marka örneğinde ilgili renkler mavi renk solda, gümüş renk sağda olacak şekilde dikey olarak bir araya getirilmişken, tescil sürecinde Red Bull tarafından kullanım sonucu kazanılmış ayırt edici niteliğin ispatına yönelik olarak sunulan dokümanlarda renklerin bu şekilde dikey bir konumlandırma dâhilinde kullanılmadığı görülmektedir. Mahkemeye göre, Heidelberger kararı ile önlenmek istenen sonuç da tam olarak budur.

Eğer davaya müdahil Marques’in iddia ettiği gibi, Tüzüğün 4. maddesi bağlamında kesinlik ve yeknesaklığı sağlamak için “what you see is what you get[1] kuralının uygulanması yeterli olsaydı, solda mavi ve sağda gümüş rengi olmak üzere iki eşit renk bloğunun dikey olarak bir araya getirilmesinin, dava konusu tescilli markalara sağlanacak korumanın kapsamındaki tek dizilim olduğu sonucuna ulaşılması gerekirdi.  Oysa ki, durum böyle değildir.  Tam tersine, başvuruya konu olduğu ve gözle görüldüğü (what you see) haliyle grafik gösterimin, markaya sağlanacak korumanın tek konusu olması (what you get), tam da “what you see is what you get” kuralının uygulamasının gerektirdiği bir durumdur. Bu bağlamda, Heidelberger kararı, bu kuralın pratik sonuçlarını renk markalarının tescil koşulları açısından netleştirmeye yaramaktadır. Bir başvuru sahibi, “what you see is what you get” kuralıyla doğrudan çelişecek şekilde, bir grafik gösterim sunup aynı zamanda bu gösterimle örtüşmeyen veya bu gösterimle sağlanan korumadan daha geniş bir koruma talep etmemelidir.

Mahkemeye göre, dava konusu markanın grafik gösterimi ile bu renklerin Red Bull’un ürünlerinde yer alış biçimi arasındaki farklılık, davacının iddiasının aksine, minör bir farklılık değildir.

Mahkeme, Temyiz Kurulu’nun renk markaları açısından ilave bir şart ortaya koyduğu iddiasına yönelik olarak, Kurul’un dava konusu kararlarda, başvuru konusu marka için açık bir tarifname sunulmasının zorunlu olduğunu söylemediğini, “somut olayda” bu tarz tarifnameye ihtiyaç duyulduğunu söylediğini belirtmiştir. Tarifnamenin yasal dayanağına ilişkin olarak da, 2868/95 sayılı Uygulama Yönetmeliği’nin 3(3) maddesinde tescil başvurusunun “markanın tarifnamesini içerebileceği”ne ilişkin hükmü hatırlatılmıştır. Temyiz Kurulu’nun, başvuruda bir tarifname varsa, bunun grafik gösterimle kombine halde değerlendirilmesi gerektiğine ilişkin tespiti Mahkemece yerinde görülmüştür. İlaveten, Sieckmann kararında ortaya konduğu üzere, bir işaretin açık, kesin, müstakil, kolay erişilebilir, anlaşılabilir, dayanıklı ve nesnel olması koşullarının, her bir marka türü bakımından, markanın doğası ve içsel özelliklerine bağlı olarak ayrı şeklide belirlenmesi gerektiğine yönelik Temyiz Kurulu tespiti de Mahkemece yerinde bulunmuştur. Dolayısıyla, Temyiz Kurulu’nun, iki rengin sadece oranlarının belirtilmesinin, renkleri önceden belirlenmiş ve yeknesak şekilde bir araya getiren sistematik bir düzen teşkil etmediği ve bunun, çeşitli sayıda farklı kombinasyona ve çok farklı bir genel izlenime yol açarak tüketicilerin satın alma deneyimini kesinlik içinde tekrar etmelerini engellediği yönündeki kanaati, Genel Mahkemece isabetli görülmüştür.

Bu çerçevede, iki rengin sadece oranlarını belirten bir tarifnamenin eşlik ettiği grafik gösterimin yeterince kesin olmadığına ve bu nedenle markanın 207/2009 sayılı Tüzüğün 7(1)(a) maddesine aykırı olarak tescil edildiğine yönelik Temyiz Kurulu kararında bir isabetsizlik yoktur. Bu sonucun dava konusu iki marka bakımından da geçerli olduğu tespiti de Mahkemeye göre yerindedir. Şöyle ki, Marka 1’e ilişkin olarak sunulan tarifnamede yer alan “yaklaşık” kelimesi, her iki marka bakımından aynı olan grafik gösterimdeki belirsizliği desteklemektedir. Her iki markaya ait tarifname de, renkleri önceden belirlenmiş ve yeknesak olarak bir araya getiren sadece tek bir dizlim bulunduğu sonucuna götürecek detaylar içermemektedir.

Genel Mahkeme, kararın devamında davacı Red Bull tarafından ileri sürülen eşit muamele ilkesinin ihlali iddiasını ele almıştır. Bu hususla ilgili olarak Red Bull, tescil başvurusu yaparken markanın koruma konusunun, ilgili mal veya hizmetlerde ne şekilde kullanılacağına ilişkin bir tarifname gereksiniminin, diğer marka türleri bakımından söz konusu olmadığını; EUIPO’nun geçmiş uygulamaları ve Genel Mahkeme’nin renk markalarına ilişkin geçmiş karar ve içtihatları göz önüne alındığında, bu durumun dava konusu markalar bakımından farklı bir muamele anlamına geldiğini ileri sürmektedir.

AB hukukuna göre, eşit muamele ilkesi, birbiriyle mukayese edilebilir durumların aynı şekilde muamele görmesini gerektirmektedir. Adalet Divanı içtihatlarına göre ayrımcılık, ancak mukayese edilebilir durumlarda farklı kuralların uygulanması veya aynı kuralın birbirinden farklı durumlara uygulanması hallerinde ortaya çıkabilecektir. (10 Mayıs 2012, AB Komisyonu v. Estonya, C-39/10, EU:C:2012:282, parag. 48)

Mahkeme’ye göre, herhangi bir dış hat sınırı veya şekil içermeksizin, tek başına renklerin kombinasyonundan oluşan markaların, tabiatı gereği, korumanın kesin konusunun açık olabilmesi, tüketiciler ile ticari aktörler tarafından kavranabilir olması ve markanın asli işlevi olan kaynak gösterme işlevini yerine getirirken orantısız rekabet avantajı elde edilmemesi bakımından bunların grafik gösterimi veya buna eşlik eden tarifnamenin, söz konusu renklerin kesin tonlarını, bunların oranlarını ve uzamsal dizilimlerini göstermesi zorunludur. Renk markalarının tabiatları gereği kendiliğinden bu tarz bir netliğe sahip olmamaları, bu düzeyde bir kesinlik aranmasını gerekli kılmakta olup, münhasıran renkten oluşan markalar bu yönüyle diğer marka türlerinden ayrılmaktadır. Bu nedenle, farklı muamele haklı bir nedene dayanmaktadır. İlaveten Temyiz Kurulu kararlarının hukuka uygunluğu, Kurul’un geçmiş karar verme pratiklerine göre, sadece ilgili AB mevzuatına göre değerlendirilmelidir. Kuşkusuz ki EUIPO, bir AB markası başvurusunu incelerken, benzer başvurular hakkında hâlihazırda verilmiş kararları göz önüne almalı ve önündeki olayda aynı şekilde karar verip vermeyeceği konusunda özel bir dikkat göstermelidir. Ancak, bu ilkelerin uygulanması, hukuka uygunlukla uyumlu olmalıdır. Dolayısıyla, bir işaretin AB markası olarak tescilini isteyen bir kişi, kendi yararına ve aynı kararı elde etmek amacıyla, bir başkası lehine muhtemel olarak hukuka aykırı olarak işlenmiş bir fiile dayanmamalıdır. (10 Mart 2011, Agencja Wydawnicza Technopol v. OHIM, C-51/10 P, EU:C:2011:139, parag. 75, 76) Bu çerçevede, Red Bull’un EUIPO’nun inceleme kılavuzlarını ve uygulamasını gerekçe göstererek öne sürdüğü eşit muamele ilkesinin ihlali iddiaları Mahkeme tarafından kabul edilmemiştir.

Devamında, ölçülülük ilkesinin ihlali iddiası Mahkemece değerlendirilmiş ve bu iddialar da reddedilmiştir. Yazımızın ana konusunu oluşturmaması ve yazıyı gereksiz yere uzatmamak adına kararın bu kısımlarına yönelik ayrıntılı açıklamalara yer verilmeyecektir. Bununla birlikte, bu iddialar kapsamında davacı tarafından 2015/2424 sayılı yeni AB Marka Tüzüğünde, 207/2009 sayılı Tüzükte yer alan “grafik gösterim” şartının bulunmadığı, bunun yerine işaretin “marka sahibine sağlanacak korumanın konusunun, yetkili makamlar ve kamu tarafından açık ve kesin olarak belirlenmesine imkân sağlayacak şekilde gösterilmesi” nin yeterli olduğu hususu dile getirilmiştir. Bu argümana yönelik Genel Mahkemenin yaptığı değerlendirme ise kanaatimizce oldukça önemlidir.

Zira, Genel Mahkeme, dava konusu uyuşmazlığa zaman yönünden uygulanabilir olmamakla birlikte, ilgili maddenin yeni lafzının, hukuki belirliliği güçlendirme amacını taşıdığını ve ilgili hükümde yer alan ifadelerin, hükmün bir önceki lafzından daha da kısıtlayıcı olduğunu söylemektedir. Şöyle ki, ilgili hükmün gövdesine açıkça, Adalet Divanı’nın Sieckmann (C-273/00) ve Heidelberger (C-49/02) kararlarında belirlenen ilkeler dâhil edilmiştir ve böylelikle, söz konusu maddenin yeni lafzı, içtihatlarla ve bu içtihatların davaya konu Temyiz Kurulu kararlarındaki uygulanış biçimiyle mükemmel şekilde uyumludur. (parag. 118)

Mahkemece incelenen son husus, yasal beklentilerin korunması ilkesinin ihlal edildiği iddiasıdır. Bu konuda Red Bull, dava konusu markalar tescil edilirken inceleyen uzmanın tarifnamedeki ifadeyi kabul ettiğini ve hatta kendilerine tavsiye ettiğini; bu durumun yasal beklentiyi desteklemediğini; EUIPO’nun söz konusu markaları kullanım sonucu kazanılmış ayırt ediciliğe bağlı olarak tescil etmiş olmakla, aslında üstü kapalı olarak Tüzüğün 4. maddesine de uygun bulduğunu ileri sürmektedir.

Genel Mahkeme, yasal beklentilerin korunması ilkesi hakkındaki içtihatlara yer vermiş ve somut olayı bu içtihatlar bağlamında ele alarak, başvuru sahibinin somut uyuşmazlıkta yasal beklentilerin korunması ilkesine dayanamayacağı tespitini içeren dava konusu Temyiz Kurulu kararlarında bir isabetsizlik bulunmadığına kanaat getirmiştir.

Sonuç itibariyle Genel Mahkeme davanın reddine karar vermiştir.

Genel Mahkeme’nin bu kararının ardından yeni tartışmaların fitili ateşlenmiş gibi duruyor. Şöyle ki, bu karar sonrasında, renk kombinasyonu markalarının tescilinin daha zor hale geldiğine ve ne tür bir tarifnamenin yeterli açıklık ve kesinliği sağlayacağına ilişkin tartışmalar AB’deki fikri mülkiyet avukatları camiasında hâlihazırda başladı bile…

Dava tarihinde yürürlükte olan Tüzükte “grafik gösterim” şartının mevcut olduğunu tekrar hatırlatalım. Esasen dava konusu EUIPO Temyiz Kurulu kararları, bir markanın grafik gösteriminin taşıması gereken özellikleri ortaya koyan, ilkesel nitelikteki Adalet Divanı karar ve içtihatlarının (Sieckmann ve Heidelberger kararları) Red Bull’un somut uyuşmazlıktaki mavi/gümüş renk kombinasyonu markaları bağlamında değerlendirilmesini ve uygulanmasını içeriyor. Ortaya çıkan sonuç ise, özetle,  renklerin sadece bir araya getirilmesi suretiyle oluşmuş marka örneği ile buna eşlik eden -sadece ilgili renklerin kodları ile marka örneği içindeki dağılım oranlarına yer veren- tarifnamelerin yeterli açıklık ve kesinliği sağlamadığı yönünde. Belki de, bu tarz marka örnekleri ve tarifnamelerle tescil edilen onlarca marka varken, ve hatta zamanında Red Bull’un davaya konu markaları da bu şekilde tescil edilmişken, hükümsüzlük talebi sonrası ilgili yargı içtihatlarının somut uyuşmazlıkta etraflıca ele alınması ve mevzubahis gösterim ve tarifnamelerin, 4. maddeye atıf yapan 7(1)(a) maddesi hükmüne aykırı olduğuna karar verilmiş olması, mevcut kararın pek çokları için sürpriz ve beklenmedik bir karar olarak algılanmasına yol açmış olabilir.

Genel Mahkeme, söz konusu davada Red Bull’un marka örnekleri ile bunlara eşlik eden tarifnamelerin yeterli açıklık ve kesinlikte olmadığına hükmetmekle birlikte, Mahkeme’nin renk kombinasyonundan oluşan markalar bakımından gerekli açıklık ve kesinliğin ne şekilde, nasıl bir tarifnameyle sağlanabileceği konusunda ise marka sahiplerine pek bir ipucu vermediği de göze çarpıyor.

Kanaatimizce bir diğer önemli husus ise, “grafik gösterim” şartının şu an yürürlükte olan AB Tüzüğünde ve bunu mehaz alan 6769 sayılı SMK’nın 4’üncü maddesinde kaldırılmış olmasının, Genel Mahkeme’nin bu kararının yeni başvurular bakımından bir etkisinin olmayacağı anlamına gelmemesi. Tersine, yazıda da aktardığımız üzere Genel Mahkeme, ilgili madde hükmünün yeni lafzının, hukuki belirliliğe, açıklık ve kesinlik ilkelerine açıkça yer vermek suretiyle, bu konudaki içtihatlara son derece uyumlu olduğuna işaret ediyor. Dolayısıyla yeni mevzuatta “grafik gösterim” şartının kalkmış olması pratikte, renk markaları açısından “sicilde gösterim” koşullarını hafifletmiyor, aksine, sicilde gösterim bakımından, koruma konusunun açıklık ve kesinliğine yapılan vurgu yeni mevzuatla daha da belirgin hale geldiği için, bu koşulların sağlanıp sağlanmadığının her somut olay bazında titizlikle incelenmesini gerekli kılıyor.

Muhtemeldir ki, bu dava eksenindeki tartışmaların ülkemiz uygulamaları açısından da yansımaları söz konusu olabilir. Zira SMK’nın 4. maddesi de “çizimle görüntülenebilme” (grafik gösterim) şartını kaldırarak, mehaz 2015/2424 sayılı AB Marka Tüzüğüyle çok benzer ifadelere yer vererek korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olma şartını getirmiş durumda.  SMK’nın Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin “Marka örneğinin gösterimi” başlıklı 7. maddesinin 4’üncü fıkrasında ise, tek renk veya renk kombinasyonları bakımından ikili bir ayrıma gidilmeksizin başvurunun “renk markası” olarak tescilinin talep edildiği hallerde bunun başvuru formunda açıkça belirtilmesi, işareti oluşturan renk görselinin sunulması ve Kurum tarafından geçerliliği kabul edilen renk kodunun belirtilmesi gerektiği söyleniyor. Ancak, aynı maddenin 8’inci fıkrasına dayanarak Kurum, sunulan gösterimin yeterince açık, kesin ve anlaşılır olmadığına kanaat getirirse veya gerekli gördüğü hallerde başvuru konusu işarete ilişkin her türlü bilgi, belge ve açıklama talep edebilecektir. Dolayısıyla, herhangi bir dış hat sınırı olmaksızın, münhasıran renk kombinasyonundan oluşan markalar bakımından marka örneğinin yanı sıra sadece renklerin kodunun verilmesinin gerekli açıklık ve kesinliği sağlamadığı görüşünün benimsenmesi halinde, başvuru sahiplerince bu koşulları sağlayacak şekilde bir tarifname/açıklama da sunulabilmesi için gerekli yasal dayanak kanaatimizce mevcuttur.

Son olarak, yazının konusunu oluşturan Genel Mahkeme kararına karşı Red Bull tarafından kanun yoluna başvurulduğunu ve davada son sözün son karar mercii sıfatıyla AB Adalet Divanı tarafından söyleneceğini belirtelim. Bu konuda IPR Gezgini olarak takipte olacağız.

Bakalım marka sahiplerinin haklarını savunan ve bilhassa Avrupa’da etkin ve etkili bir kuruluş olan Marques’in de desteğini arkasına alan Red Bull, son aşamada kendi lehine bir karar elde edebilecek mi? Aksi halde, bundan böyle renk kombinasyonlarının marka olarak tescilinin daha zor hale geleceğini söylemek sanırım çok yanlış olmayacak.

 

[1] y.n. “marka örneğinde gördüğün şey, sana sunulmuş olan şeydir” biçiminde Türkçe’ye çevrilebilir.

 

H. Tolga Karadenizli

Nisan 2018, Ankara

karadenizlit@gmail.com

“La Mafia” Kelimesi Restoran İsmi Olarak Kamu Düzenine Aykırı mıdır? Siz Ne Düşünürsünüz? (1)

 

Yeni bir “Siz Ne Düşünürsünüz?” sorusu ile karşınızdayız. Yorumlarını bizimle paylaşacak okuyucularımıza şimdiden teşekkür ederiz.

İspanya menşeili “La Mafia Franchises, SL” firması aşağıda görseline yer verilen markayı 2006 yılında Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUPO  – eski adıyla OHIM)’de tescil ettirir (başvuru tarihi: 30 Kasım 2006, tescil tarihi: 20 Aralık 2007).

 

 

Markadaki kelime unsurlarından “La Mafia” ibaresi “Mafya”, “se sienta a la mesa” ibaresi ise “masada oturur” anlamına gelmektedir. Tescilli markanın kapsamında 25.,35. ve 43. sınıflara dahil mallar ve hizmetler yer almaktadır. Mallar ve hizmetler özet olarak takip eden şekildedir: “Ayak giysileri, giysiler, tişörtler, şapkalar, iş yönetimi ve organizasyonu konusunda danışmanlık hizmetleri, iş yönetimi konusunda asistanlık hizmetleri, iş yönetimi danışmanlığı hizmetleri, franchising alanında ticari yönetim asistanlığı hizmetleri, reklamcılık hizmetleri, yiyecek, içecek ve kafeteryalar alanında franchise oluşturulması hizmetleri, yiyecek ve içecek sağlanması hizmetleri, bar ve kafeterya hizmetleri.” 

Tescilin üzerinden 8 yıl geçtikten sonra İtalya Hükümeti; markada yer alan “Mafia” ibaresinin “kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı” bir adlandırma olduğunu, “mafia” kelimesinin suç örgütlerine verilen bir adlandırma olduğunu, marka sahibinin restoran zincirinde kullanımının İtalyan mutfağının olumlu imajını manipüle edeceğini ve kelimenin olumsuz anlamını önemsizleştireceğini öne sürerek markanın kamu düzenine ve genel ahlaka aykırılık gerekçesiyle hükümsüz kılınması talebiyle EUIPO’ya başvuruda bulunur.

EUIPO İptal Birimi talebi haklı bulur ve markayı hükümsüz kılar. Marka sahibi bu karara karşı itiraz eder, ancak itirazı EUIPO Temyiz Kurulu tarafından reddedilir.

Marka sahibi bunun üzerine hükümsüzlük kararının iptal edilmesi talebiyle Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi‘nde dava açar.

Davacının argümanları aşağıdaki şekildedir:

(i) Mafia veya bunun üyeleri, EUIPO kılavuzunda kamu düzenine aykırılık değerlendirilirken dikkate alınacağı belirtilen Konsey’in Terörle Mücadele Hakkında Özel Önlemler isimli pozisyon dokümanının ekinde yer alan terörist kişiler ve gruplar arasında bulunmamaktadır.

(ii) Marka bütün olarak değerlendirilmelidir. Markada yer alan tüm unsurlar göz önüne alındığında markanın, suç örgütlerini övme veya desteklemediği, “Baba (Godfather)” filmlerine göndermede bulunduğu açıktır.

(iii) Marka kapsamında yer alan mal ve hizmetler iletişimsel hizmetler, yani amacı mesaj iletmek olan hizmetler değildir. Dolayısıyla, marka birilerine hakaret etme, aşağılama veya onlara şok geçirtme amacıyla tescil edilmemiştir. Tersine halkın geneli, markanın bir restoran zincirinin adı olarak tescil edildiğini ve restoran temasının suç örgütleriyle ilgili olmadığını, tersine “Baba” filmlerindeki aile değerleri ve kardeşlik temasına atıf yapıldığını anlayacaktır.

(iv) Marka sahibi son olarak “Mafia” kelimesini içeren çok sayıda tescilli Avrupa Birliği ve İtalyan markası bulunduğunu belirtmektedir. Davacıya göre, EUIPO Temyiz Kurulu’nun 2012 yılında verdiği “Mafia II” ve 2015 yılında verdiği “Contra-Bando” kararları işbu davayla yakın benzerlik içermektedir.

Sorumuz bu noktada geliyor:

Sizce Adalet Divanı Genel Mahkemesi dava hakkında ne gibi bir karar vermiştir?

Yorumlarınızı duymaktan mutlu olacağız. Yanıt ise birkaç gün sonra burada olacak.

PS: Yazının başındaki fotoğraf La Mafia restoranın Alicante şubesinden. EUIPO markayı önceden tescil edip sonra hükümsüz kıldığına göre, geçen 8 sene içinde restoran kalitesini mi bozdu veya restorana giden EUIPO çalışanları yemekleri, servisi veya fiyatları mı beğenmedi acaba? 

Önder Erol ÜNSAL

unsalonderol@gmail.com

Mart 2018

Adalet Divanı Genel Mahkemesi “Metals” Kararı (T-767/16) – Şekil + Tanımlayıcı Kelime Unsuru Kombinasyonunda Şeklin Ayırt Edici Niteliği Değerlendirmesi – Siz Ne Düşünürsünüz (2)?

 

“Siz ne düşünürsünüz?” serimizin son sorusu büyük ilgi çekti ve fazla sayıda yorum IPR Gezgini’nde, IPR Gezgini Facebook hesabında ve LinkedIn hesabında yapıldı. Yorumlarını bizimle paylaşan Mine Güner, Dilek Zeybel, O. Umut Karaca, Murat Dönertaş, Arda Altınok, Suzan Kılıç ve Hüseyin Eren‘e teşekkür ediyoruz.

Öncelikle soruyu hatırlatıyor ve devamında Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin kararını anahatlarıyla paylaşıyoruz.

Aşağıda görseline yer verilen marka tescil başvurusu kabaca, “Sınıf 1: Sınai kimyasallar (özellikle plastik, metal, seramikten mamul veya yarı mamul ürünlerin yüzeylerinin veya ambalajlarının işlenmesi için). Sınıf 2: renklendiriciler, boyalar, metallerin korunması için ürünler. Sınıf 17: Koruyucu bir tabakayla hazırlanan yarı mamul plastik ürünler. Sınıf 40: Yarı mamul ürünlerin kaplanması hizmetleri; metal kaplamalarla metal yüzeylerin kaplanması hizmetleri.”ni kapsamaktadır.

 

 

Başvurunun Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO)’ne yapılmasının ardından, EUIPO inceleme birimi başvuruyu ayırt edici nitelikten yoksunluk ve tanımlayıcılık gerekçeleriyle tümüyle reddediyor. Başvuru sahibi ret kararına karşı yaptığı itirazda, ayırt edici nitelikten yoksunluk ve tanımlayıcılık tespitlerini kabul etmiyor ve başvurudaki şekil unsurunun varlığı nedeniyle de başvurunun reddedilmemesi gerektiğini belirtiyor.

EUIPO Temyiz Kurulu, başvuru sahibinin itirazını reddediyor ve başvuru hakkındaki ret kararını yerinde buluyor. Başvuru sahibi bu karara karşı dava açıyor ve dava Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin önüne geliyor.

Başvuru sahibinin iddiaları özet olarak; başvurunun şekil unsuruyla birlikte ayırt edici olduğu ve tanımlayıcı olmadığı, “metals” kelime unsurunun da ayırt edici olduğu ve tanımlayıcı olmadığı, başvurudaki şekil unsurunun tek başına aynı mal ve hizmetler EUIPO’da marka olarak tescilli olması, aynı markanın aynı mal ve hizmetler için Almanya, A.B.D. gibi ülkelerde tescilli olması ve bu kararının EUIPO’nun genel karar sistematiği ile uyuşmaması argümanlarından oluşuyor.

Sizce Genel Mahkeme bu iddiaları değerlendirdikten sonra nasıl bir karara varmıştır?

Adalet Divanı Genel Mahkemesi, davayı 16 Kasım 2017 tarihli T‑767/16 sayılı kararı ile sonuçlandırmıştır. Karar metninin http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130de9645d8db7e014487a1af892c6859a343.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Pb30Re0?text=&docid=196756&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=49133 bağlantısından görülmesi mümkündür.

Genel Mahkeme kararında öncelikle tanımlayıcılık gerekçeli ret kararını irdeler:

Davacı “metals” kelime unsurunun tanımlayıcı olmadığını iddia etse de, bu kelimenin neden tanımlayıcı içerikte olmadığına dair herhangi bir argüman sunmamış, sadece EUIPO nezdindeki idari süreçlerde öne sürdüğü argümanlara genel bir referans yapmıştır. Genel Mahkeme önündeki süreçlerde, idari süreçlerdeki argümanlara genel referans yapılması yeterli değildir, iddiaların en azından kısaca tanımlanmış olması gerekmektedir. Dolayısıyla, davacının markadaki kelime unsurunun tanımlayıcı olmadığı yönündeki iddiası kabul edilebilir içerikte değildir.

Markadaki şekil unsurlarına gelindiğinde; bu unsurların kelime unsurunun sol tarafında yer alan kırmızı renkteki yay şekli ve kelime unsurunun rengi ve harflerin yazım biçimi olduğu görülmektedir. Bu unsurların, kamunun ilgili kesimi bakımından, markayı bütüncül algı bağlamında kelime unsurunun tanımlayıcılığından uzaklaştırıp uzaklaştırmayacağı Genel Mahkeme tarafından değerlendirilmiştir.

EUIPO Temyiz Kurulu, başvuruda yer alan kırmızı yay şeklinin kolaylıkla hatırlanabilir detaylar veya aykırılık içermediği tespitini yapmış ve bu şeklin sadece bir dekoratif unsur olarak algılanacağı kanaatine ulaşmıştır. Temyiz Kurulu’na göre, kırmızı yay şekli unsuru, tüketicilerin hafızasında kalıcı olarak yer edinecek bütüncül bir mesaj oluşturmayacaktır. Temyiz Kurulu, aynı durumun harflerin rengi ve standart karakterlere çok yakın yazım karakterleri açısından da söz konusu olduğu görüşündedir.

Davacı Temyiz Kurulu’nun tespitlerine kırmızı yay şekli özelinde itiraz etmektedir.

Davacıya göre, kırmızı yay şekli basit bir geometrik şekil değildir. Mahkeme bu iddiaya karşılık olarak, Temyiz Kurulu’nun bu yönde bir tespit yapmadığını belirtmektedir. Ayrıca, basit geometrik şekillerin ayırt edici olmadığı yönündeki genel içtihat, basit geometrik şekil olmayan şekillerin tamamının ayırt edici olduğu anlamına gelmemektedir.

Temyiz Kurulu kararında açık olarak, başvurudaki şekil unsurunun kolaylıkla hatırlanabilir detaylar veya aykırılıklar içermediğini belirtmiştir. Kırmızı yay şeklinin sıradan bir gösterimi olan şekil, Temyiz Kurulu‘na göre tüketicilerin hatırlayabileceği bir mesaj iletmemektedir. Davacı, buna karşılık olarak şeklin sıradan bir şekil olmadığını ve ayırt edici olduğunu şekil hakkındaki uzun bir açıklamayla iddia etmektedir.

Genel Mahkeme’ye göre, şekle ilişkin açıklamalar ne denli detaylı ve ifade biçimi olarak yaratıcı olsa da, bu açıklamalar şeklin kırmızı bir yayın sıradan bir gösterimi olması halini ortadan kaldırmamaktadır. Şekil unsuru bu haliyle, başvuruya konu markanın kelime unsurundan kaynaklanan tanımlayıcı halini ortadan kaldırmamaktadır.

Başvuru sahibi tarafından öne sürülen çeşitli marka tescilleri de bu durumu ortadan kaldırmamaktadır.

Başvuru sahibi şekil unsurunun tek başına tescil edildiği 1271908 sayılı uluslararası tescile dayansa da;

bu marka, davaya konu marka hakkındaki Temyiz Kurulu kararı verildikten 8 gün sonra tescil edilmiştir. Bunun ötesinde içtihada göre, asgari düzeyde ayırt ediciliğe sahip olan ve hatta Avrupa Birliği’nde tescil edilmiş bir şekil markasının varlığı, bu şekli içeren bir diğer markanın ayırt edici niteliğinin değerlendirilmesinde belirleyici olamaz (Mo Industries v OHIM (Splendid), 21 Mayıs 2015, T-203/14).

Genel Mahkeme kararın devamında, EUIPO veya diğer ülkelerdeki tescillerin veya emsal gösterilen diğer markaların hangi nedenlerle bağlayıcı olmadığını bilindik içtihadı çerçevesinde açıklamıştır:

EUIPO, eşit muamele ve düzgün yönetim ilkeleri çerçevesinde benzer markalar hakkında önceden verilmiş kararları dikkate almalı ve aynı yönde karar verip vermeyeceğini dikkatle belirlemelidir. Bununla birlikte, bu ilkelerin ne şekilde uygulanacağı hukukilik ilkesiyle uyumlu olmalıdır. Bunun ötesinde, hukuki belirlilik ve iyi yönetim esasları çerçevesinde, markaların uygun olmayan biçimde tescil edilmesini engellemek amacıyla, her markanın incelenmesi düzgün ve kapsamlı biçimde yapılmalıdır. Buna uygun olarak, inceleme her vaka bazında ayrı olarak gerçekleştirilmelidir. Bir markanın tescil edilmesi, ilgili vakanın kendi şartları kapsamında değerlendirilebilecek ve amacı, inceleme konusu markanın herhangi bir ret gerekçesi kapsamına girip girmediğini belirlemek olan özel kriterlere bağlıdır (Avrupa Birliği Adalet Divanı, Agencja Wydawnicza Technopol v OHIM kararı, C‑51/10, 10 Mart 2011, paragraf 73-77).

İncelenen vakada, Temyiz Kurulu’nun, itirazı reddederken kapsayıcı ve detaylı bir inceleme yaptığı açıktır. Kararın önceki bölümlerinde belirtildiği üzere, Temyiz Kurulu, başvurunun tanımlayıcılık gerekçesiyle reddedilmesi gerektiğini tespit etmiştir ve Mahkeme’ye göre bu tespitler yerindedir. Dolayısıyla, başvuru sahibinin bu sonucu ortadan kaldırmak için EUIPO’nun önceki kararlarına dayanması mümkün değildir.

Davacı, başvurunun A.B.D., Almanya gibi ülkelerde tescilli olduğunu öne sürmüş olsa da, Birlik marka rejimi, kendi amaçları olan otonom bir hukuki sistemdir ve herhangi bir ulusal sistemden bağımsızdır. Bu çerçevede, bir birlik markasının korunabilirliği ya da tescil edilebilirliği yalnızca ilgili birlik mevzuatı çerçevesinde değerlendirilir. Bunun sonucu olarak, ne EUIPO ne de Birlik Mahkemeleri, birlik üyesi bir ülkede veya üçüncü bir ülkede bir markanın ulusal bir marka olarak tescil edilebilirliğine ilişkin olarak alınan kararlarla bağlı değildir.

Yukarıda sayılan nedenlerle Adalet Divanı Genel Mahkemesi, inceleme konusu başvurunun EUIPO Temyiz Kurulu tarafından tanımlayıcılık gerekçesiyle reddedilmesi kararını yerinde bulmuştur. Genel Mahkeme, tanımlayıcılık gerekçeli ret kararı yerinde bulduğundan, ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçeli ret kararının değerlendirilmesine ihtiyaç duymamıştır.

Sonuç olarak, davacının iddiaları ve dava reddedilmiştir.

Sorumuza verilen yanıtların fazlalığı ve birbirlerinden farklılığı, şekil + tanımlayıcı kelime kombinasyonundan oluşan markaların değerlendirilmesinin oldukça kafa karıştırıcı bir alan olduğunu göstermektedir. Bu konuda ek okuma yapmak isteyen okuyucularımıza IPR Gezgini’nde önceden yayınladığımız Ayırt Edici Niteliğe Sahip Olmayan Kelime Unsurları ve Ayırt Edici Niteliğe Sahip Şekil Unsurlarının Kombinasyonundan Oluşan Markaların Değerlendirilmesi Hakkında EUIPO Uygulaması (https://iprgezgini.org/2016/04/28/ayirt-edici-nitelige-sahip-olmayan-kelime-unsurlari-ve-ayirt-edici-nitelige-sahip-sekil-unsurlarinin-kombinasyonundan-olusan-markalarin-degerlendirilmesi-hakkinda-euipo-uygulamasi/) yazısını öneriyoruz.

İncelenen başvuru hakkındaki Temyiz Kurulu ve Genel Mahkeme kararına harfiyen katıldığımızı belirtmek de yerinde olacaktır.

Genel Mahkeme kararı hakkında yorumlarınızı duymak belki verimli bir tartışmanın da kapısını açabilir. Bekliyoruz!

Önder Erol ÜNSAL

Mart 2018

unsalonderol@gmail.com 

Maartje Verhoef’in Vesikalık Fotoğrafı Hakkında EUIPO Temyiz Kurulu Kararı – Siz Ne Düşünürsünüz? (2)

 

“Siz Ne Düşünürsünüz?” serimizde son olarak, “Mavi Gözlü Kadın Fotoğrafı”ndan oluşan bir başvuru hakkında Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Temyiz Kurulu kararının sizce ne yönde olduğu sorusunu okuyucularımıza yöneltmiştim. Soru hakkında yorumlarını bizlerle paylaşan okuyucularımız “birgariphezarfen, Murat Dönertaş ve Muazzez Kılıç”a çok teşekkür ediyorum. Bu ilginç soru hakkında işyerinde ve çeşitli sosyal ortamlarda da çok sayıda geri dönüş aldım, ancak yazılı yorum olmadıkları için onları ayrıca paylaşamıyorum.

Vakayı ve sorumuzu kısaca hatırlatacak olursak:

“Aşağıda görseline yer verilen kadın fotoğrafından oluşan bir marka tescil başvurusu 14 Ekim 2015 tarihinde Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO)’ne yapılır.

 

Başvurunun kapsamında 3., 9., 14., 16., 18., 25. sınıflara dahil mallar ve 35., 41.,42. ve 44. sınıflara dahil hizmetler yer almaktadır. Oldukça uzun mal ve hizmet listesinin tercümesine burada yer vermeyeceğiz, ancak başvurunun kapsamında sayılan sınıflardaki mal ve hizmetlerinin neredeyse tamamının bulunduğunu belirtmek, okuyucularımıza başvurunun kapsamı hakkında fikir verecektir.

EUIPO Marka Birimi, başvuruyu tüm mal ve hizmetler bakımından ayırt edici nitelikten yoksunluk ve tanımlayıcılık gerekçeleriyle reddeder. Uzmanın ret kararında esasen, başvurunun sadece bir kadının portre fotoğrafından oluşması, başvurunun gösteriminin diğer kadınların yüzlerinden esasen farklılaşmaması, bu haliyle başvurunun gösteriminin tüketicilerin bir işletmenin mallarını ve hizmetlerini, diğer işletmelerin mallarından ve hizmetlerinden ayırt etmesi sağlama amacına hizmet etmemesi gerekçe gösterilmiştir. EUIPO uzmanı tanımlayıcılık gerekçeli ret kararını ise, mallar bakımından malların kullanım alanının belirtilmesi (kadınlara yönelik mallar), hizmetler bakımından ise hizmetin ilgili olduğu veya hizmeti sağlayan model veya moda tasarımcısının belirtilmesi gerekçesine dayandırmıştır.

Başvuru sahibi ret kararına karşı itiraz eder ve başvurunun ayırt edici niteliğe sahip olduğunu ve tanımlayıcı olmadığını belirterek ret kararının kaldırılmasını talep eder.

EUIPO Temyiz Kurulu itiraz hakkındaki kararını 16 Kasım 2017 tarihinde verir.

Bu noktada sorumuzu yöneltiyoruz. Sizce EUIPO Temyiz Kurulu itiraz hakkında ne yönde karar vermiştir? Karar sizce; itirazın reddi mi, kabulü mü, yoksa kısmen kabulü mü yönündedir?”

 

EUIPO Temyiz Kurulu, itirazı 16 Kasım 2017 tarihli kararı ile sonuçlandırır ve başvuru hakkındaki ret kararını tümüyle kaldırır.

Karar metninin https://oami.europa.eu/copla/trademark/data/014679351/download/CLW/APL/2017/EN/20171116_R2063_2016-4.pdf?app=caselaw&casenum=R2063/2016-4&trTypeDoc=Human&sourceLang=nl bağlantısından görülmesi mümkündür.

Kanaatimizce, karar tartışmaya açık tespitler içermektedir ve bu aşamada, kararı kendi adıma pek de yerinde bulmadığımı belirtmem yerinde olacaktır.

Temyiz Kurulu kararını, ayırt edici nitelikten yoksunluk değerlendirmesine ilişkin tespitleriyle birlikte aktarmaya başlıyorum:

Temyiz Kurulu, öncelikle ayırt edici niteliğin değerlendirilmesine ilişkin içtihadı ortaya koymuş ve sonrasında bu içtihadı bir kadının vesikalık fotoğrafı bakımından irdelemiştir.

Kurula göre, kişi veya kişilerin fotoğraflarından oluşan işaretlerde ayırt edici niteliğe ilişkin tespit yapmak zor olsa da, bu durum bu tip fotoğrafların ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesiyle reddedilmesi zorunluluğunu yanında getirmemektedir. Yanıtlanması gereken soru, incelemeye konu fotoğrafın, kamunun ilgili kesimince derhal ticari kaynak gösteren bir işaret olarak algılanıp algılanmayacağı, yani başvuru sahibinin mal ve hizmetlerinin diğer işletmelerin mal ve hizmetlerinden ayırt etmesini sağlayıp sağlamayacağıdır. Ayırt edici nitelik değerlendirilirken orijinallik ve bireysellik karşılanması gerekli kriterler olmamakla birlikte, inceleme konusu işaretin bir işletmenin mallarını ve hizmetlerini, diğer işletmelerin mallarından ve hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması gerekmektedir. İşaretin, malların üreticisi veya hizmetlerin sağlayıcısı hakkında tam bilgi vermesi beklenmez, aranılan şart mal ve hizmetlerin, farklı ticari kaynaklardan gelen mal ve hizmetlerden ayırt edilmesinin sağlanmasıdır.

Temyiz Kurulu’na göre, inceleme konusu işaret bu şartları yerine getirmektedir. İnceleme konusu işaret, bir kadının başının normal renklerdeki ve sıradan bir zemin üzerindeki gerçek gösteriminden oluşsa da, bu görünüm başvuru kapsamındaki mal ve hizmetlerin görünümü veya şekli değildir, dolayısıyla inceleme konusu işaret, mal ve hizmetlerin görümüne bağlı bir şekilden oluşmamaktadır.

Bir kişinin vesikalık fotoğrafı, o kişinin fiziksel özelliklerini ortaya koyan benzersiz görünümüdür. Kişinin ismi ve soyadının yanısıra, vesikalık fotoğrafı da o kişiyi tanıtmaya yarayan ve başkalarından ayırt edilmesini sağlayan bir unsurdur. Bu nedenle de Kurula göre, inceleme konusu işaret, markanın asli işlevi olan mal ve hizmetlerin, başka işletmelerin mal ve hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlama asli işlevini yerine getirebilecektir.

Temyiz Kurulu belirtilen açıklamalar çerçevesinde ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçeli ret kararını kaldırmıştır.

Temyiz Kurulu’nun tanımlayıcılık konusunda değerlendirmesi ise anahatlarıyla aşağıdaki şekildedir:

Başvuru bir kadının başının fotoğrafından oluşmaktadır.

Bir işaretin tanımlayıcılık gerekçesiyle reddedilebilmesi için, kamunun ilgili kesiminin işaret ile tescili talep edilen mal ve hizmetler arasında yeteri derecede doğrudan ve özel bir ilişki kurması gereklidir.

Kararı veren uzmana göre; 3.,14.,18. ve 25. sınıflara dahil mallar bakımından bu ilişki mevcuttur, şöyle ki bir kadının yüzünün fotoğrafından oluşan başvuru, malların kimin kullanımına yönelik olduğunu göstermektedir. 16. sınıfa dahil bazı mallar bakımından da malın konusuna ilişkin bilgi verilmektedir. 35., 41., 42. sınıflara dahil hizmetler bakımından ilgili model veya moda tasarımcısı işaret edilmektedir ve 44. sınıftaki bazı hizmetler bakımından hizmetleri veren kişi gösterilmektedir.

Temyiz Kurulu’na göre; bireylerin fotoğraflarının veya şekillerinin yaygın biçimde kullanıldığı ve özellikle de kişisel bakım, giyim, moda sektörleriyle bağlantılı malların ambalajları üzerinde veya hizmetlerin sunum biçiminde yer aldığı bir gerçektir. Bu tip şekiller, özel kişileri gösterse de, çoğunlukla insanların sıradan gösteriminden başka bir şey değildir ve bunun sonucunda bu şekillerin malların veya hizmetlerin genel hedef kitlesini gösterir referanslar olarak değerlendirilmesi olasıdır.

Bununla birlikte incelenen vakadaki şekil, bir bireyin eşsiz yüz hatlarını gösteren vesikalık fotoğraf biçimindeki bir gösterimdir. Bu nedenle Kurula göre, kamunun ilgili kesiminin işaret ile mallar ve hizmetler arasında doğrudan ve özel bir ilişki kurması beklenemez. Bu kadın fotoğrafını görecek kişiler, mal ve hizmetlerin hedef kitlesi ile doğrudan bağlantı kurmayacaktır. Tüm malların veya hizmetlerin erkeklere veya kadınlara yönelik olduğu gerçektir, dolayısıyla bu fotoğraf görüldüğünde 3.,14.,18. ve 25. sınıflara dahil malların kadınlara yönelik olduğu sonucu kesin biçimde ortaya çıkmayacaktır. Kaldı ki, kadın ismiyle ürün sunan markaların (Carolina Herrera) erkek koleksiyonu olduğu gibi, tersi durum da (Giorgio Armani, Ralph Lauren) mevcuttur. 16. sınıfa dahil mallar bakımından verilen ret kararı ise, bu tip ürünlere kullanıcının fotoğrafının sonradan eklemesi nedeniyle yerinde değildir. Ayrıca, hizmetler bakımından verilen ret kararına gerekçe olarak gösterilen “şeklin hizmeti sağlayanı göstereceği” argümanı, şeklin ticari kaynak gösterir biçimde algılanabileceği sonucuna varılmasına yol açmaktadır.

Belirtilen nedenler kapsamında Temyiz Kurulu tanımlayıcılık gerekçeli ret kararını yerinde bulmamıştır.

Bu tespitlerin sonucunda, Temyiz Kurulu başvuru hakkında verilen ret kararını kaldırmıştır.

Kanaatimizce, başvuru hakkında verilen karar tartışmaya oldukça açıktır. Özellikle, 3. sınıfa dahil mallar, devamında 14.,18. ve 25. sınıflara dahil mallar için başvuruya konu fotoğraf bizce de ürünlerin kadınlara yönelik olduğu mesajını açık olarak vermektedir. Hele ki, saç bakım ürünleri, kozmetik malzemeler, şampuanlar gibi ürünler bakımından, kamunun ilgili kesiminin söz konusu doğrudan ve özel bağlantıyı kurması bizce hiç de güç olmayacaktır. Ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesiyle verilebilecek başvurunun tümüyle reddedilmesi kararı ise, kişilerin vesikalık fotoğrafları hakkında genel bir bakışı içerecektir, anlaşılan o ki, EUIPO Temyiz Kurulu, bu tip fotoğrafları ticari kaynak gösterir şekiller olarak görmektedir. Bu husus daha genel bir kabulü onaylamak veya tümden dışlamak anlamındadır ve tartışmalı bir husustur.

Okurlarımızın ne düşündüğünü doğrusu çok merak ediyoruz. Temyiz Kurulu kararı da ortadayken, yorumlarınızı paylaşmanızdan memnuniyet duyacağız.

Bu yazıda bonus olarak ise başvuruyu oluşturan fotoğrafın Hollandalı model Maartje Verhoef‘e ait olduğu bilgisini veriyoruz. Yazıyla çok ilgilenen bazı okurlarımız (onlar kendilerini bilir) fotoğrafın kime ait olduğunu sormuştu, ne mutlu onlara ki, meraklarını da giderdik.

https://www.google.com.tr/search?q=maartje+verhoef&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwizm4O99afZAhUFJVAKHc8tDWAQsAQIMQ&biw=1920&bih=1109

Önder Erol ÜNSAL

unsalonderol@gmail.com

Şubat 2018