Kategori: Tanınmış Markalar

Red Bull’un Boğaları, Dağ Keçilerine Karşı: Tanınmışlık Koruması İçin Karıştırılma İhtimali Şart mıdır?

İngiltere Galler Adalet Yüksek Mahkemesi’nin [2020] EWHC 124 (Ch) sayılı kararına konu bu uyuşmazlık kapsamında RED BULL GMBH firmasının, enerji içeceği ürünlerinde çokça tanınmış “RED BULL” markalarındaki boğa figürleri ve yine markalarında kullanılan renk kombinasyonu ile oldukça benzer olduğunu iddia ettiği “BIG HORN” ibaresini ve dağ keçisi figürlerini taşıyan markanın, enerji içecekleri ve su emtialarındaki kullanımlarının, RED BULL tanınmış markalarından doğan hakları ihlal ettiği iddiasıyla  hem Bighorn isimli Birleşik Krallık firmasına, hem bu firma ile bağlantılı Voltino isimli Bulgar firmasına hem de anılan ürünlerin reklamını yapan internet siteleri ve sosyal medya hesaplarının sahibi olan Bighorn şirket yetkilisi gerçek kişiye karşı dava ikame etmiştir.

Redbull bu iddialarını ortaya koyarken aşağıdaki gibi bir tabloyu mahkemeye sunmuştur.

Davacı taraf iddiaları özetinde 1987 yılında Avusturya’da faaliyetine başlayan RED BULL markasının, o tarihten itibaren oldukça yoğun bir şekilde kullanıldığı ve tanıtımının yapılmakta olduğunu, tüketici nezdinde, tüm dünyada ciddi bir itibar ve bilinirlik kazanmış global bir marka olduğunu vurgulamaktadır. Davacı, RED BULL markasının, özellikle gençler ve sporcular nezdinde ciddi anlamda bilinirliğinin bulunduğunu belirterek bu iddiasını deliller ile de desteklemiş, bu delillere karşı ise davalı yanca bir itirazda bulunulmamıştır. Yine sunulan deliller ile davacı, RED BULL markasının Ocak 2019 yılında Birleşik Krallıkta enerji içeceği pazarının %30’una hakim olduğunu, çokça reklam ve tanıtımını gerçekleştirdiğini iddia etmiş olup RED BULL markasının dünyanın en değerli ve tanınan markalarından biri olduğunun kabul edildiğini belirtmiştir.

Yine davacı iddialarında, 2016 yılında davalılar arasındaki Voltino firmasının, yukarıdaki tablodaki gibi ikili koç şekli ve güneş figürünü içeren bir marka başvurusu gerçekleştirdiği, bu başvuruya karşı itiraz ettiklerini belirtmiştir.  Taraflar arasında o tarihte başlayan bu sürece rağmen, her üç davalının da hem Birleşik Krallık hem de Bulgaristanda, söz konusu marka ile aktif ticari faaliyetlerine başladığını belirtmiştir. Davacıya göre, piyasaya sürülen ürünler kutulu olarak satılmakta olup bu kutuların yapısı ve formu RED BULL markasını taşıyan klasik kutu yapısı ile birebir aynıdır. Ayrıca RED BULL, kendisinin de test amaçlı olarak bu ürünlerden satın aldığını ve satın aldığı  ürünlerin yukarıdaki görseller arasında örneklenen haliyle çift koç ve güneş figürünün yanı sıra ayrıca mavi/ gümüş renk dizaynını da taşıdığını tespit etmiştir.

RED BULL, davalıların bu şekildeki faaliyetlerinin yasanın 9(2)(b) düzenlemesine dayanarak tescilli markalarından doğan haklarını ihlal eder nitelikte olduğunu ileri sürmüştür. Davacıya göre BIG HORN markalı ürünler, ilgili tüketici kitlesini yanıltabileceği ve karıştırılma ihtimaline neden olabileceği gibi aynı zamanda müvekkili markasının tanınmışlığından haksız yarar sağlayacak ve müvekkili markasının şöhretinden yararlanabilecektir. Bununla birlikte davacı, dava konusu markanın, RED BULL tanınmış markasının ayırt edici karakterin zayıflatacağı veya itibarını zedeleyebileceği gerekçelerine dayalı bir iddia ise ileri sürmemiştir.

Mahkeme, davacı yanın ileri sürdüğü bu iddialar ile ilgili değerlendirmelere geçmeden önce uyuşmazlık temelinde genel tespitlerde bulunmuş, öncelikle karıştırılma ihtimali iddialarının makul düzeyde bilgili, dikkatli ve tedbirli tüketici nezdinde değerlendirilmesi gerektiğini ifade ettikten sonra ayrıca ABAD’ın “C-252/12 Specsavers v Asda EU:C:2013:497” dosyasına da atıfta bulunarak,  bir  markanın siyah – beyaz  şekildeki tesciline rağmen, daha sonra fiili kullanımında renk kombinasyonunun değiştirilmesinin, tüketici algısını değiştiren/yönelten sonuçlar doğurabileceğini ve öneki marka ile kullanılan işaret arasında karışıklık veya ilişki olasılığının ortaya çıkarabileceği vurguladıktan sonra iki ayrı nokta üzerinde durmuştur.

  • Buna göre BIG HORN markası ile RED BULL markası arasında asgari bir benzerlik bulunmakta mıdır ve bu benzerlik, benzer emtialarda, mevzuatın 9(2)(b) maddesi uyarınca karıştırılma ihtimaline neden olacak mıdır?
  • Ayrıca işaretler arasında en azından bir benzerlik var ise bu benzerlik, BIG HORN markasının davacı markalarından haksız bir menfaat sağlaması veya markasının şöhretinden yararlanması sonucu 9(2)(c) kapsamında doğuracak mıdır?

Mahkemeye göre BIG HORN markası çok açık bir şekilde RED BULL markası ile aynı değildir. Yukarıda görsellerine yer verilen her üç kullanım biçimi de davacı markaları ile – her ne kadar davalılar bu durumu kabul etmese de – benzerdir.

Bu durum, davalılardan Voltino firması tarafından gerçekleştilen başvuru ile ilgili görülen süreçte, EUIPO Temyiz Kurulu nezdinde de tespit edilmiş ve işaretler arasındaki benzerlik düşük düzeyli ise de bu düşük düzeyli benzerlik, tüketici kitlesinin dikkatinden kaçacak düzeyde asla değildir. Temyiz Kurulu her iki taraf markasının da toynaklı, boynuzlu ve saldırgan pozisyondaki iki hayvan siluetini taşıdığı, bu hayvanların birbirine dönük, kavga pozisyonunda bulunduğu, hayvanların pozisyonları ve ayak yapılarının aynı şekilde konumlandırıldığı ve her iki markada da hayvan görsellerinin tam çarpışma yaşanması hali öncesindeki pozisyona sahip olduğu tespitlerinde bulunmuştur.

Ayrıca yine her iki taraf markasında da hayvan figürleri, yuvarlak bir daire önünde duracak şekilde tasvirlenmişlerdir. Bu daire formu BIG HORN markalarında güneş silueti gibi algılanabilecekken, iki adet boğa figürünü taşıyan şekildeki RED BULL markalarının tanıtım ve reklamlarında da bu daire sarı renkli olarak kullanılmakta olup bu kullanımın da tüketici tarafından güneş şekli olarak algılanması mümkündür.

Mahkemeye göre tüm bu benzerlikler hem görsel hem de kavramsal olarak taraf markalarını benzer kılmaktadır.

Ayrıca BIG HORN un, ürünleri üzerinde mavi/gümüş renkli desen dizaynının kullanımının da RED BULL markalarındaki paralelkenar şeklindeki kullanımı ile de benzerlik taşımaktadır. Her iki taraf kullanımında da hemen hemen aynı renk tonları, hemen hemen benzer dağıtım oranları ile ve köşeli geometrik figürler taşımakta ve merkezlerinde sarı renkli bir daire yer almaktadır.

Yine mahkeme markaların bütünsel görünümlerinin yanı sıra hayvan figürlerinin tekil biçimlerinin dahi birbiri ile benzer olduğunu, her iki markanın da büyük boynuzlu ve toynaklı bir silueti taşıdığı, her iki figürün de kafalarının saldırı/atak pozisyonunda olduğu, ayrıca ön ayaklarının duruşunun da neredeyse aynı olduğunu belirtmiştir.

Mahkeme işaretlerin benzerliği noktasında, birden fazla inceleme kriterini gözetmek suretiyle gerçekleştirdiği bu tespitlerden sonra davalının haksız avantaj elde edip etmeyeceğini tartışmıştır.

Buna göre önceki markanın şöhreti, ayırt edici karakterinin gücü, işaretler arasındaki benzerlik düzeyi ve tartışılan mal ve hizmetlerin ilişkileri göz önüne alınarak bir değerlendirme yapılması zorunludur. Mahkemeye göre işaretler arasındaki benzerlik düzeyi ne kadar yüksekse, haksız yarar sağlama, avantaj elde etme ihtimali de o derece yüksek olacaktır.

Mahkemenin atıfta bulunduğu bir ABAD kararına (C-487/07 L’Oréal v Bellure) göre, tanınmış bir markaya benzer bir işareti kullanarak o markanın şöhretinden, itibarından ve prestijinden yararlanma teşebbüsünde bulunan bir kimse, bu sayede hiçbir mali külfet altına girmeden veya hiçbir çaba sarf etmeden, tanınmış marka sahibinin bu imajı yaratmak ve devam ettirmek için harcadığı çabadan haksız bir şekilde ve kolaylıkla yarar sağladığının kabulü gerekecektir.

Mahkemeye göre, RED BULL markasının global bir tanınmışlığı bulunduğu noktasında bir tartışma yoktur. Ayrıca markanın yüksek ayırt ediciliğinin bulunduğu da yine tartışma konusu değildir. Yukarıda da belirtildiği gibi BIG HORN markasının görsel ve kavramsal olarak RED BULL markaları ile benzerliği ve BIG HORN markasının kullanım sahasının da RED BULL markasının ürünleri ile aynı olduğu da tartışma konusu değildir. Ayrıca BIG HORN un ürünleri aynı kanallarla satılacağı gibi taraf ürünleri bu satış noktalarında da yan yana konumlandırılabilecektir.

Dolayısıyla tüm bu koşullar bir bütün olarak yorumlandığında, davalının kullanımları, 9(2)(c) düzenlemesi kapsamında, RED BULL markasının ayırt ediciliği ve şöhretinden haksız yarar sağlanması sonucunu doğurmaktadır. BIG HORN markasının genel dizaynı da göz önüne alındığında, markanın, çok açık bir şekilde RED BULL’un sahip olduğu bu şöhretten yararlanmayı amaçladığı, RED BULL’un ilgili pazardaki konumu için harcadığı hatırı sayılı çabadan yararlanmayı hedeflediği de açıktır.

Bununla birlikte mahkeme 9(2)(b) maddesi kapsamında değerlendirilen karıştırılma ihtimali çerçevesinde ise taraf markaları arasında, ilgili tüketiciyi yanılgıya düşürebilecek düzeyde  bir benzerlik bulunmadığına kanaat getirmiştir.

Mahkemeye göre her ne kadar ilgili ürünlerin tüketici kitlesinin dikkat düzeyi düşük  ve yine markaların kullanılacağı ürünlerin fiyatları düşük olsalar da ortalama tüketici, işaretler arasındaki mevcut farklılıkları algılayabilecek nitelikte olup BIG HORN ürünlerini,  satın almadan önce(Initial Interest Confusion) de satın aldıktan sonra da (post-sale confusion) RED BULL ürünleri olarak algılamayacak veya ekonomik olarak markalar arasında bir bağlantı bulunduğu yanılgısı oluşmayacaktır.

Bu anlamda mahkemenin vermiş olduğu bu karar doğrultusunda, tanınmışlık temelinde bir koruma elde edilebilmesi için, karşılaştırılan işaretlerin iltibas ihtimaline neden olabilecek mahiyette bir benzerlik taşıması zaruretinin bulunmadığı anlaşılabilmektedir. Nitekim özellikle tanınmış markalardan esinlenilerek yaratılan taklit markalarda, çoğu zaman tüketici, işaretler arasındaki benzerlikleri tespit etse de bu iki markanın aynı iktisadi kaynağa ait markalar oldukları yanılgısına kolay kolay düşmeyecek ve sonraki markayı, tanınmış markanın daha düşük fiyatlı bir taklidi olduğunu düşünebilecektir.

Ülkemizde de Yüksek Mahkemenin verdiği kimi kararlarda tescilli marka ile kullanılan işaret arasında görsel ve sesçil (fonetik) yönden benzerlik bulunmasa, hatta genel görünüş (umumi intiba) açısından ayniyet veya benzerlik bulunmasa dahi, halk bunlar arasında herhangi bir şekilde bir bağlantı kuruyorsa karıştırılma ihtimalinin var olabileceği yönündeki kararların varlığı gözetildiğinde İngiltere Galler Adalet Yüksek Mahkemesi’nin vermiş olduğu karardaki gibi karıştırılma ihtimali ve tanınmışlık korumasının koşulları oluşup oluşmadığının tespiti açısından, bu iki kavramın birbirinden bağımsız olduğunu vurgular mahiyette ayrı ayrı yapılan değerlendirmenin daha isabetli olduğunu düşünmekteyim.

Poyraz DENİZ

Ağustos 2020

poyrazdeniz@hotmail.com

ÇİN BANKASININ ZAFERİ TANINMIŞ MARKA SAHİPLERİ İÇİN KÖTÜ HABER Mİ? – AVRUPA BİRLİĞİ ADALET DİVANINDAN İDDİALI BİR KARAR (C-115/19)

Avrupa Birliği Adalet Divanı (“ABAD”), markaların benzerlik incelemesinde önceki tarihli markanın sahip olduğu ünün dikkate alınıp alınmayacağına dair 11 Haziran 2020 tarihinde önemli bir karar vermiştir[1].

ABAD kararına konu olaydaki taraflar:

– Temyiz eden: China Construction Bank Corp ( “CCB”),

– İlk derecede davalı: Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (“EUIPO”),

– İlk derecede müdahil: Groupement des Cartes Bancaires.

14 Ekim 2014 tarihinde CCB aşağıdaki markanın AB markası olarak 36. sınıftaki “Bankacılık; finansal değerlendirme (sigorta, bankacılık, gayrimenkul); finansman hizmetleri; kredi kartı hizmetleri; antik değerlendirme; komisyonculuk; teminat hizmetleri, yedieminlik ‘ hizmetleri için tescili talebiyle EUIPO nezdinde başvuruda bulunmuştur.

indir (1).png

Müdahil Groupement des Cartes Bancaires, en büyük Fransız bankaları tarafından 1984 yılında Fransa’da kurulmuş bir ekonomik menfaat grubudur ve “CB” kartları ile ödeme sistemini yönetmektedir. Müdahil, 36. sınıfta “Sigorta ve finans hizmetleri, yani sigorta yüklenimi, döviz büroları; seyahat çeki ve akreditif verilmesi; mali işler, parasal işler, bankacılık; … Bankacılık ve para akışının elektronik yöntemlerle yönetilmesi; … Ön ödeme kartları, bankamatik kartları, kredi kartları, nakit para çekme kartları ile ilgili hizmetlerin verilmesi ve bunlarla ilgili hizmetler; elektronik ödeme …; otomatik vezne makineleri aracılığıyla kart sahipleri tarafından yapılan finansal işlemler; kimlik doğrulama; her türlü telekomünikasyon yoluyla finansal bilgi” hizmetleri üzerinde tescilli aşağıda görseline yer verilen AB markasına sahiptir.

indir.png

Groupement des Cartes Bancaires, marka tescilinde nispi ret nedenlerini düzenleyen 207/2009 sayılı Topluluk Marka Tüzüğü’nün[2] 8/1(b) maddesine dayanarak itirazda bulunmuştur.

EUIPO İtiraz Birimi markalar arasında karıştırılma ihtimali olduğuna karar vererek itirazı kabul etmiştir. CCB bu kararı EUIPO Temyiz Kurulu’na taşımış, Kurul da İtiraz Biriminin kararını onaylamıştır. Temyiz Kurulu’nun gerekçeleri kısaca şu şekilde olmuştur:

  • Markalar arasında karıştırılma ihtimalinin olduğuna karar verebilmek için AB’nin bir kısmında bu ihtimalin oluşması yeterlidir.
  • Önceki tarihli markanın kullanımı sonucunda, ilgili Fransız halkı bu markayı “CB” kartlarına işaret edecek şekilde algılamaktadır. Aynı taraflar arasında 2014 yılında görülen bir itirazda da “CB” ibaresinin Fransa’da 36. sınıftaki hizmetler açısından bir üne sahip olduğu tespit edilmiştir. Groupement des Cartes Bancaires tarafından bu itiraz bakımından sunulan deliller de bu ünün devam ettiğini gösterir niteliktedir.
  • Önceki tarihli markası stilize edilmiş karakterlerine rağmen tüketiciler tarafından Fransa’da sahip olduğu ün nedeniyle, bir harf grubu olan “CB” olarak algılanmaktadır. İtiraza konu marka başvurusunda yer alan şekil unsuru ise yalnızca markada yer alan ve baskın unsur olan “CCB” harflerine işaret eder nitelikte olduğu için ikincil niteliktedir. 
  • “CB” ve “CCB” markalarının görsel ve fonetik olarak benzer olması, aynı hizmetleri kapsaması ve de önceki tarihli “CB” markasının Fransa’da ünlü olması dikkate alındığında markalar arasındaki farklılıklar ve ilgili tüketici kesiminin dikkat seviyesinin yüksekliği markalar arasındaki karıştırılma ihtimalini ortadan kaldırmaya yetmemektedir.

CCB, 27.09.2017 tarihinde Temyiz Kurulu’nun bu kararına karşı ABAD Genel Mahkemesi nezdinde itirazda bulunmuştur. İtirazında, Temyiz Kurulu’nun önceki tarihli markanın ayırt edici unsurunu ve de markalar arasındaki benzerliği yanlış değerlendirdiğini; önceki tarihli markanın hangi hizmetler bakımından üne sahip olduğunu doğru bir şekilde tespit edemediğini; Groupement Des Cartes tarafından sunulan delillerin, markanın kapsamındaki hizmetlerin tamamı bakımından üne sahip olduğunu ispatlamadığını iddia etmiştir. Ancak Genel Mahkeme CCB’nin itirazlarını yerinde bulmayarak davayı reddetmiştir.

CCB bu sefer de Genel Mahkeme’nin kararını ABAD’a taşımıştır. CCB’nin iddiaları şu şekilde özetlenebilecektir:

  • Genel Mahkeme karıştırılma ihtimalinin varlığına ilişkin hatalı bir değerlendirme yapmıştır. Zira Mahkeme önceki tarihli markanın sahip olduğu ünü markalar arasındaki benzerlik incelemesi aşamasında dikkate almıştır. Oysaki markalar arasındaki benzerlik özerk bir analiz gerektirmektedir. Önceki tarihli markanın ayırt edici karakteri yalnızca karıştırılma ihtimalinin genel değerlendirmesi bağlamında önemlidir.
  • Genel Mahkeme uyuşmazlığa konu markaların şekli unsurlarını göz ardı etmiş markaları kelime markası gibi değerlendirmiştir.
  • Genel Mahkeme önceki tarihli markanın hangi hizmetler bakımından üne ve dolayısıyla da yüksek bir ayırt ediciliğe sahip olduğunu belirlemede hataya düşmüştür. Genel Mahkeme, önceki tarihli markanın sahip olduğu üne dayanarak, markanın “finans hizmetleri, parasal işler, bankacılık” bakımından yüksek bir ayırt ediciliğe sahip olduğuna karar vermiştir. Ancak Mahkeme, özellikle ödeme kartlarıyla ilgili olan kullanım delillerinin böylesi bir genel sonuca varmada nasıl yeterli olduğuna dair herhangi bir açıklama getirmemiştir.

Tüm iddiaları değerlendiren ABAD uyuşmazlık hakkında özetle şu şekilde karar vermiştir:

  • Önceki tarihli markanın ünü ve ayırt ediciliği, markalar arasında yapılacak olan benzerlik karşılaştırmasının bir parçası değildir. Ün ve ayırt edici karakter faktörleri yalnızca itiraz edenin tescilli markasını ilgilendirir. Bu nedenle ün ve ayırt edicilik bağlamında yapılan inceleme markalar arasındaki benzerlik bağlamında bir sonuç doğuramaz. Önceki tarihli markanın sahip olduğu ün nedeniyle yüksek bir ayırt ediciliğe sahip olduğu durumlarda bile bu husus, markanın sonraki tarihli markaya görsel, fonetik ve kavramsal olarak benzeyip benzemediğine, benziyorsa da ne kadar benzediğine dair bir tespit yapmayı mümkün kılmaz. Bu nedenle de önceki tarihli markanın sahip olduğu ün dikkate alınarak uyuşmazlık konusu markalar arasındaki benzerliği değerlendirmek hukuken yanlıştır.
  • Markalar arasındaki benzerlik değerlendirmesinde Genel Mahkeme, markanın sahip olduğu ünün ve yüksek ayırt edici karakterinin markanın bıraktığı genel izlenimdeki baskın unsurunu belirlemede dikkate alınabileceğini belirtmiştir. Bu nedenle Genel Mahkeme, EUIPO Temyiz Kurulu’nun önceki tarihli markanın sahip olduğu ünü göz önüne alarak ilgili tüketicilerin markayı “CB” olarak algılayacağına karar vermesini doğru bulmuş; bu sebeple de markalar arasındaki karşılaştırmanın yalnızca baskın unsur olan “CB” unsuru üzerinden yapılmasını haklı görmüştür.
  • Ne var ki, markaların karşılaştırılmasında markadaki baskın unsurun tespiti önemli olsa da, markanın sahip olduğu ün ve ayırt edicilik seviyesi, markanın hangi unsurunun tüketiciler tarafından baskın unsur olarak algılandığını belirlemeyi mümkün kılmaz. Bu nedenle de CCB’nin ilk itiraz gerekçesi yerindedir.
  • Genel Mahkeme CCB’nin de doğru bir şekilde iddia ettiği üzere, önceki tarihli markanın “finans hizmetleri, parasal işler, bankacılık” bakımından üne ve ayırt edici karaktere sahip olduğu tespitine yeterli gerekçe göstermemiştir. Genel Mahkeme, sunulan verilerin önceki markanın Fransız ödeme sistemindeki ve Fransa’daki banka kartı işlemlerinin yönlendirilmesindeki ününü ve önemini kanıtlar nitelikte olduğunu belirtse de, bu husus markanın finansal, parasal ve bankacılık hizmetlerinde neden yüksek düzeyde ayırt edici olduğunu açıklar nitelikte değildir. Oysaki önceki tarihli markanın ayırt edicilik değerlendirmesi iki marka arasında ortak olan bu hizmetler bakımından yapılması gerekirken; bu hizmetlerin bir alt kategorisi olan kredi kartı işlem hizmetleri açısından yapılan değerlendirme yetersizdir.

ABAD, söz konusu sebeplerle İtiraz Birimi, Temyiz Kurulu ve son olarak da Genel Mahkeme’nin aksine karar vermiş ve Genel Mahkeme’nin kararını bozmuştur.  Markalar arasındaki benzerlik incelemesinde önceki markanın sahip olduğu ünün dikkate alınmaması gerektiğine hükmeden ABAD’ın bu kararının tanınmış marka ve çatı marka sahipleri açısından ne gibi sonuçlar doğuracağını merakla bekliyor olacağız.

B. Eylül Yalçın

Haziran 2020

eylulyalcin96@gmail.com


[1] ABAD’ın C-115/19, ECLI:EU:C:2020:469 sayılı, 11 Haziran 2020 tarihli China Construction Bank v EUIPO kararı, <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=FD71C43117AF1E8FE0A633B0E64832BF?text=&docid=227292&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5802668>

[2] 26.02.2009 tarih ve 207/2009 sayılı Konsey Tüzüğü

TÜRKPATENT TANINMIŞ MARKA SİCİLİ TUTAMAZ (MI?)!

Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 5 Şubat 2020 tarihinde verdiği bir karar, yıllardır tartışma konusu olan “Tanınmış Marka Sicili” hakkındaki tartışmaları alevlendirecektir. Bu yazıda önce mevcut uygulamanın dayanakları ilgili yargı kararları çerçevesinde açıklanacak, devamında ise bir kırılma olarak görülebilecek Şubat 2020 tarihli karar okuyuculara aktarılacaktır.

Bilindiği gibi Türk Patent ve Marka Kurumu (Kurum) nezdinde tanınmış marka başvuruları incelenmekte ve tanınmışlığına karar verilen markalar ayrı bir sicile kaydedilmektedir. Ancak bu sicillerde güncelleme yapılmadığından bir kez tanınmışlık kaydı alan marka, bu vasfı daha sonra yitirse dahi,teorik olarak sonsuza dek bu kayda sahip olmaktadır. Avrupa’da uygulamasına rastlamadığımız bu kayıt sistemi, açıklanacağı üzere ülkemizde yargı kararları ile benimsenmiş özel bir uygulamanın ürünüdür. Bu yazıda, Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 05/02/2020 tarih ve 2019/2980 E. – 2020/991 K. sayılı konuya ilişkin son kararı inceleme konusu yapılmıştır.Henüz kesinleşmemiş olan bu içtihat, kesinleşmesi durumunda yargı ve Kurum uygulamasını değiştirebilecek nitelikte görülmektedir.

15/07/2018 tarih ve 4 sayılı “Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” ile Kurumun teşkilat yapısı ve görevleri yeniden düzenlenmiştir. Kurumun görevleri arasında “Patentler, faydalı modeller, markalar, coğrafi işaretler, geleneksel ürün adları, tasarımlar ile entegre devre topoğrafyalarının ilgili mevzuat hükümleri uyarınca tescilini ve bu hakların korunması ile ilgili işlemleri yapar” (m. 360/1-a) ve bununla ilişkili olarak Markalar Dairesinin görevleri arasında “İlgili mevzuat hükümlerine göre, belirli nitelikleri haiz işaret ve ibarelerin koruma altına alınması, markaların tanınmışlık düzeyleri ile ilgili esasların belirlenmesi ve uygulamaya konulması işlemlerini” (m. 370/1-ç) yapmak yer almaktadır. Benzer yönde düzenlemeye 5000 sayılı Kanunun mülga 3/1-a ve 13/1-d maddelerinde de yer verilmiştir.

Görüleceği üzere, markaların tescili ve korunması ile ilgili işlemleri yapmak ve bunların korunma altına alınması Kurumun görevleri arasındadır. Bu noktada, markaların tanınmış marka olup olmadığı ayrımı yapılmadığı görülmektedir. Öte yandan markaların tanınmışlık esaslarının belirlenmesi de Kurumun/Dairenin görevleri arasında sayılmıştır.

Mevzuattaki bu düzenlemelerden hareket eden Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, markanın tanınmışlığının tespiti talebi ile ilgili olarak açılan davada, “Bir markanın tanınmışlığının tespitine hangi kurumun karara vereceği uluslararası sözleşmelerde de net bir şekilde ifade edilmemiştir.Ancak, WIPO’nun 34 ncü Yönetim Birliği toplantısında kabul edilen, “ortak kararın” 1 nci maddesindeki tanımlarda tanınmış markalara karar vermeye yetkili otoritelerin, markaların korunmasını sağlayan yetkili kurumlar ve mahkemeler olduğu açıklanmıştır.Ülkemiz açısından da, 554 sayılı KHK.nin 1 ve 10/3, 556 sayılı KHK.nin 7/1-ı ve 8/4 ncü maddeleri ile taraf olduğumuz uluslar arası sözleşme hükümleri dikkate alınarak davalı TPE ile mahkemelerimizin tanınmış marka tespitinde yetkili olduğunun kabulü gerekir.

Öte yandan, tanınmışlık talebi yönünden TPE’ye başvurmadan doğrudan tescil davası yolu ile bu sonuca ulaşılmak istenilmesi markaların tescil sistemine de uygun düşmemektedir. Markanın tanınmışlığı yönünde TPE’ne başvurulup, tescil prosedürü tamamlanmadan, bu yönde nihai bir karar oluşmadan doğrudan açılan tespit davasında hukuki yarar yoktur.”(Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 24/06/2004 tarih ve 2003/12431 E. – 2004/7020 K. sayılı kararı[1]) gerekçesiyle, tanınmış marka tescilinde Kurumun öncelikle görevli olduğuna karar vermiştir.[2] Aynı yönde başka bir davada da Yargıtay tarafından, “Davadan önce davacı tarafça ” … ” markasının tanınmışlığının tespitine karar verilmesi yönünde TPE Başkanlığı’na yapılmış bir başvuru bulunmamaktadır. 5000 sayılı Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’un Markalar Dairesi Başkanlığı’nın görev ve yetkilerine ilişkin 13. maddesinin d bendi, ilgili mevzuat hükümlerine göre belirli nitelikleri haiz işaret ve ibarelerin koruma altına alınması, markaların tanınmışlık düzeyleri ile ilgili esasların belirlenmesi ve uygulamaya konulması işlemlerini düzenlemektedir. Buna göre, bir markanın tanınmış olduğunun tespiti yönündeki istemin, öncelikle kanunen bu konuda yetkili kılınan TPE Başkanlığı’na yapılması gerekmektedir. TPE Başkanlığı’na başvuru koşulu yerine getirilmeden, doğrudan anılan Kurum davalı olarak gösterilmek suretiyle markanın tanınmış olduğunun tespiti davası açılabilmesinin kabul edilmesi, 5000 sayılı Kanun’un Kuruma tanıdığı inceleme yapma ve karar verme hakkının ortadan kaldırılması sonucunu doğuracağından, bu şekilde açılan bir davanın mahkemece dinlenebilmesi mümkün değildir.(Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 17.04.2008 tarih ve 2007/3468 E. – 2008/5173 K. sayılı kararı[3])gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. Bu kapsamda görüleceği üzere, tanınmışlık tespit davasının açılabilmesinin ön şartı olarak Kuruma başvuru yapılması gerektiği, tescil yapılabileceği ve tescile ilişkin yetkinin Kurumda olduğu kabul edilmiştir. Nitekim aynı yönde başka bir davada Yargıtay tarafından, “Oysa, doğrudan doğruya dava açmak suretiyle markanın tanınmışlığının tespitinin sağlanması mümkün değildir.Bir markanın tanınmışlığının tesciline ilişkin yetki TPE’ne aittir. Bunun için de usulüne uygun şekilde anılan kuruma başvurulması ve gerekli prosedürün tamamlanması gerekmektedir.”(Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 22.07.2011 tarih ve 2009/15033 E. – 2011/9297 K. sayılı kararı[4]) gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir[5]. Bu kapsamda, tanınmış marka ile ilgili tescil işlemlerinde görevli ve yetkili merciin Kurum olduğu, öncelikle Kuruma başvuru yapılması gerektiği ve YİDK tarafından nihai olarak başvuru reddedildikten sonra ancak dava açılabileceği kabul edilmiştir.

Tanınmışlığın sabit bir durum olmadığı, bir markanın zaman içerisinde tanınmışlık kazanabileceği gibi yine zaman içerisinde tanınmışlığını kaybedebileceği de yargı kararlarında ifade edilmekte, bu nedenle her somut olayda bu hususun incelenmesi gerektiği ilkesi kabul edilmektedir. Ancak bu kabule karşın, ilgililerin tanınmış marka tescili yaptırmalarında hukuki yararlarının bulunduğu, Yargıtay tarafından, “Bir markanın tanınmışlığının tespit ve tescili ileride yapılacak muhtemel tecavüzleri önleme, karışıklığa, markanın itibarı ve şöhretinden yararlanmaya yönelik tescillere engel olma gibi sonuçlar doğuracağından bu yönde yapılan bir tespitte hak sahibinin hukuki yararı bulunduğunun kabulü gerekmektedir. Bu itibarla marka sahibi markasının tanınmış marka olduğunun tespiti ile tanınmış marka olarak Kurum nezdinde tutulan sicile kaydını isteyebilirse de somut olayda davalı nezdinde yapılmış bir tanınmış marka tescil başvurusu bulunmadan markanın tanınmış olduğunun tespiti doğrudan dava yolu ile istenmektedir. Oysaki Türkiye’de marka tescili konusunda tek yetkili Kurum olan TPE’ye başvuruda bulunmadan doğrudan tescil davası yolu ile bu sonuca ulaşılmak istenilmesi markaların tescili sistemine de uygun düşmemektedir. (Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 25/01/2007 tarih ve 2005/13979 E. – 2007/827K. sayılı kararı) şeklinde ifade edilmiştir[6]. Markanın tanınmışlığının tescilinde hukuki yarar bulunmakla beraber, Kuruma başvuru yapılmadan doğrudan tespit davası açılmasında hukuki yarar olmadığı da kararlarda ifade edilmiştir.

Görüleceği üzere, yargı uygulamalarında, tanınmış marka tespit ve sicil kaydının Kurum tarafından yapılması, bu nedenle de dava açılmadan önce Kuruma başvuruda bulunulması ve tarafların bu tescilde hukuki yararının olduğu kabul edilmektedir. Söz konusu içtihatlardan hareketle uygulama da bu şekilde gelişmiş ve Kurum nezdinde tanınmış markalara ilişkin özel sicil oluşturulmuştur.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 05/02/2020 tarih ve 2019/2980 E. – 2020/991 K. sayılı kararında ise bu yerleşik içtihattan dönüldüğü görülmektedir. İlgili davada, marka sahibi tarafından, markasının tanınmışlığının tespiti için Kuruma başvuru yapılmış, başvuru Kurumun Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu (YİDK) tarafından nihai olarak reddedilmiştir. Bu ret kararına karşı da süresi içerisinde dava açılmıştır. Mahkeme tarafından yapılan incelemede davanın kısmen kabulüne karar verilmiş, karara karşı istinaf talebinde bulunulmuş, ancak talep esastan reddedilmiştir. Bunun üzerine temyiz kanun yoluna gidilmiştir. Bu aşamada Yargıtay tarafından yapılan incelemede, “Dava şartları bir davada yargılamanın her aşamasında mahkemelerce re’sen dikkate alınması zorunlu ön şartlardır. Maddi hukuka ilişkin dava şartları birçok kanun maddesine ayrı ayrı düzenleme konusu olmakla birlikte, usule ilişkin dava şartları 6100 sayılı HMK’nın 114. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre HMK’nın 114/-h maddesinde, “Dava açmakta hukuk yararın bulunması” dava şartlarından sayılmıştır. Hukuki yarara ilişkin dava şartının sonradan tamamlanması da mümkün değildir. Her ne kadar davalı Kurum tarafından Tanınmış Marka Sicili oluşturularak kendisine başvuru halinde başvuru konusu markanın tanınmışlık niteliğine haiz olup olmadığı konusunda inceleme yaparak bu nitelikte gördükleri markalar için sicil oluşturulmuş ise de; davalı Kurumun kanunen böyle bir sicil oluşturma yetkisi olmadığı gibi, tanınmışlık özelliği sabit bir olgu olmadığından, Dairemizin yerleşik kabullerine göre de, herhangi bir davada dayanılan markanın tanınmış olduğunun ileri sürülmesi halinde, her bir somut olayda o markanın tanınmış olup olmadığı ve tanınmışlığını sürdürüp sürdürmediğinin münferiden ispatlanması gerektiği kabul edilmektedir. O halde İlk Derece Mahkemesince, yukarıda yapılan açıklamalar göz önüne alınarak, davacının eldeki somut davayı açmakta hukuki yararının bulunmaması nedeniyle davanın reddine karar verilmesi gerekirken hatalı değerlendirme ile davanın kısmen de olsa kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiş kararın bu sebeple re’sen bozulmasına karar vermek gerekmiştir.” (Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 05/02/2020 tarih ve 2019/2980 E. – 2020/991 K. sayılı kararı) gerekçesi ile kararın bozulmasına, dava dosyasının ilk derece mahkemesine gönderilmesine karar verilmiştir.

Görüleceği üzere söz konusu kararda, önceki içtihatlarından ayrılan Yargıtay, Kurumun tanınmış marka sicili oluşturma gibi bir yetkisinin olmadığını, tanınmışlığın durağan bir kavramı ifade etmediğini bu nedenle de her somut olay için ayrı ayrı incelenmesi gerektiğini ifade etmiştir. Bu kapsamda da aslında, tanınmışlığa dayanan tarafın her davada bunu ispata ilişkin delilleri sunması gerektiği, önceden yapılmış olan tescilin ve tespitin tanınmışlık kabulünde tek başına yeterli olmayacağı kabul edilmiştir. Henüz kesinleşmemiş de olsa, Yargıtay’ın söz konusu kararı ile önceki içtihatlarından tamamen ayrıldığı, Kurumun böyle bir tescil yapma ve özel sicil tutma yetkisinin olmadığına karar verdiği görülmektedir. Yine kararda sadece doğrudan dava açılması durumunda değil, bu konuda Kuruma başvuru yapılmasında ve başvuru yapıldıktan sonra dava açılması durumunda da marka sahibinin hukuki yararının olmadığı kabul edilerek, önceki içtihatlardan farklı yönde bir karar verildiği görülmektedir. Bu noktadan hareketle de aslında Kuruma tanınmışlık tespiti için başvuruda bulunulmasında ve böyle bir tespit yaptırılmasında kişilerin hukuki yararının olmadığı kabul edilmiştir.

Öte yandan tanınmışlığın tespiti için doğrudan dava açılmasında hukuki yarar olup olmadığı kararda irdelenmemiştir. Ancak geneline bakıldığında, her somut olay için ispat arandığından, önceden tespit kararı alınmasında diğer bir ifadeyle doğrudan tespit davası açılmasında da hukuki yarar olmadığının kabul edildiği söylenebilir. Bu içtihadın etkilerinin neler olacağı, kesinleşmesi durumunda hem Kurum hem de yargı uygulamasının nasıl şekilleneceği önümüzdeki dönemde görülecektir.

Av. Gökhan ERGÜL

Nisan 2020

gokhan.ergul60@gmail.com


[1]https://www.lexpera.com.tr/ictihat/yargitay/11-hukuk-dairesi-e-2003-12431-k-2004-7020-t-24-06-2004

[2] Aynı yönde Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 09/10/2006 tarih ve 2005/8700  E. – 2006/9899 K. sayılı kararı (erişim: http://www.kazanci.com.tr)

[3]http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/dsp.php?fn=11hd-2007-3468.htm&kw=`2007/3468`#fm

[4]http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/dsp.php?fn=11hd-2009-15033.htm&kw=`2009/15033`#fm

[5] Aynı yönde kararlar için bkz. Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 24/06/2004 tarih ve 2003/12431E. -2004/7020 K. sayılı kararı; Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 28/12/2004 tarih ve 2004/12794 E. – 2004/12995 K. sayılı kararı; Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 25/01/2007 tarih ve 2005/13979 E. – 2007/827K. sayılı kararı (erişim: http://www.kazanci.com.tr)

[6]Aynı yönde yukarıda bahsi geçen Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 24/06/2004 tarih ve 2003/12431 E. – 2004/7020 K. sayılı karar

CORONA VIRUS vs. CORONA BEER – CORONA VİRÜSÜ VE CORONA BİRA ÖRNEĞİ İLE MARKANIN LEKELENMESİ

Marka, bir işletmenin mal ve/veya hizmetlerini bir başka işletmenin mal ve/veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlayan, türüne göre işletmenin güvenirliğini belirten ve tüketiciyi yönlendiren işarettir.

Marka, ticari unvanın yanında çarpıcı etkisi ile tüketiciyi tüketim faaliyetine yöneltmeyi amaçlamaktadır. Hatta bir deyişle, markanın tüketiciye yöneltilen bir vaat niteliğinde olduğu ifade edilmektedir.

Bilindiği üzere; işletmenin yatırım ve pazarlama gibi faaliyetleri ile marka değeri de artmakta, marka değerinin artması ile ticari kazanç da doğru orantılı olarak artmaktadır.

Peki, marka değeri kavramı nedir ve değer nasıl belirlenmektedir? 

Marka değeri; tüketicinin, o marka ile özleştirdiği ve diğer markalardan farklılaştırdığı ürün değerlerinin bütünüdür. Markaya, işletmenin yaptığı yatırımların sonucunda o markayla özdeşleşmiş olan değerler toplamıdır.

Marka değeri ile marka ve müşterilerin ürün ve ürün performansı hakkındaki hissettikleri ve algıları ortaya çıkmaktadır. Müşterileri ile güçlü ilişki ile kurulmuş olan bir marka; ayırt etme, tercih oluşturma ve prestij sağlama yetisine sahiptir. [1]

Marka değeri kavramı müşteriler açısından olumlu izlenimler nedeniyle ürünün ve işletmenin pazardaki değerini işletmenin aktiflerinden daha kıymetli bir duruma getirmektedir. [2] İşletmelerin, tüketiciler gözündeki güçlü bir marka değeri, tercihleri, satışları, karı ve pazar payını etkilemekte, bu durum da marka değerinin etkilenmesi anlamına gelmektedir. [3]

Marka değeri tek başına oluşan bir kavram değildir. Belli değişkenler sonucu oluşmaktadır. Bu değişkenler marka değerinin oluşmasında aktif rol oynamaktadır. Bu bağlamda, marka değeri boyutları, dört gruba ayrılmaktadır. Bunlar; marka bilinirliği, algılanan kalite, marka çağrışım ve marka bağlılığı şeklinde sıralanmaktadır. Marka bilinirliği, tüketicinin değişik koşullar altında hatırlama ya da tekrar tanıma yeteneğini ifade etmektedir. [4]

İşletmelerin, işbu kavramların önemi konusunda bilinçli olduğu günümüz toplumunda, marka değerinin artması için büyük yatırımlar yapılmakta ve dijitalleşen toplum yönünden her alanda reklam ve tanıtım çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

Global bazı markaların değerlerini ise işbu tablo ile sizlerin dikkatine sunarak; marka değerinin önemini gözler önüne sermekteyiz.

Marka değerinin arz ve talep ile doğru orantılı olduğu göz önüne alındığında, tanınmış markaların yüzleşebileceği de birçok tehlike olduğu da bilinmektedir.

İşbu sebeple; dünya çapında tanınmış markaların, tanınmışlık düzeyi sebebiyle yüzleşebileceği konular da dikkate alınmış ve tanınmış markaların itibarının korunması fikri ve sınai hukuk mevzuatında düzenlenmiştir.

2017/1001 Sayılı Avrupa Birliği Marka Direktifi’nin mehaz olduğu Sınai Mülkiyet Kanun’unda ise 6. madde 5. fıkrada “Tescil edilmiş veya tescil başvurusu daha önceki tarihte yapılmış bir markanın, Türkiye’de ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabileceği, markanın itibarının zarar görebileceği veya ayırt edici karakterinin zedelenebileceği hâllerde, aynı ya da benzer markanın tescil başvurusu, haklı bir sebebe dayanma hâli saklı kalmak kaydıyla, başvurunun aynı, benzer veya farklı mal veya hizmetlerde yapılmış olmasına bakılmaksızın önceki tarihli marka sahibinin itirazı üzerine reddedilir.” ifadesi ile tanınmış markaların koruma kapsamı belirlenmektedir.  

Madde kapsamındaki marka itibarını zedeleyen üç temel zarar çeşidine terminolojide yer verilmektedir. Bunlar, haksız yarar sağlama (unfair advantage), ayırt edici karakterini zedeleme (detriment to distinctiveness), itibarına zarar verme (detriment to repute) olarak üç ana başlık altında toplanmaktadır. [5]

Markanın itibarına zarar verme ise lekeleme (Dilution by tarnishing, tarnishment), yozlaştırma ve itibarsızlaştırma (degradation) gibi markanın değerine ciddi ve doğrudan zararlar veren eylemlerin sonucu olarak ortaya çıkmaktadır.

Birçok global markanın, piyasaya girmek isteyen küçük markaların, kötü yönlerini ortaya çıkararak ya da bazı negatif olaylar ile ilişkilendirerek markalarını daha tanınır hale getirme çabası bilinmektedir. Özellikle, yakın dönemde çıkan organik ürün furyası ve birçok işletmenin ürün satışını desteklemek adına, hazır ürün sektöründeki markalar için itibar azaltıcı beyanlarda bulunması sık görülmektedir. Bunun gibi birçok emsal bulunmaktadır.

Aynı doğrultuda iki büyük markanın da rekabeti bozar nitelikte, rakip marka için itibarsızlaştırıcı beyanlarda bulunmaları veya bunu pazarlama-tanıtım araçları ile de yapmaları görülmektedir. Emsal vermek gerekirse; bir dönem PEPSI VE COCA COLA marka reklamlarının rakip markayı küçültücü reklamlar yaparak kendi markalarını öne çıkardığı reklamlar, tüketim toplumunda fazlaca etki yaratmıştır.

Her ne kadar markanın itibarına zarar verici eylemler bulunmakta ise de değindiğimiz üzere, ülkeler bu eylemlerin önüne geçmek adına kanuni düzenlemeler yapmışlardır. Örneğin; Amerika Birleşik Devletleri’nde Federal Markanın Sulandırılması Yasası yürürlüktedir. Tanınmış markalara, marka hukukunda tescille doğan korumayı aşar nitelikte marka itibarı için güvenli bir alan yaratmaktadır. Tanınmış markaların globalliği de düşünülünce, bu nevi bir korumanın sağlanması pek mühimdir.

Kanun’da yer verilen nokta ise tescil edilmek istenen bir markanın veya halihazırda kullanılan bir markanın varlığıdır.

Peki, markanın itibarına zarar veren ve lekeleyen, başka bir işletmenin, gerçek kişinin veya devletin eylemi değil ise marka nasıl korunacaktır?

İşte bu noktada, gündem maddelerimizden olan Corona virüsü ve Corona Bira/Corona Beer markası arasındaki ilişkilendirme ve markanın lekelenmesi durumu örnek olarak ele alınabilir.

Dünyanın dört bir yanında duyulan ve etkilerinin de geniş çapta görüldüğü virüs, haber gündemlerinden düşmeyerek “Coronavirüs” olarak tanınır hale gelmiştir. Öte yandan Corona Beer markası ise bu virüs ile benzerliğe  sahip olarak, talihsiz bir tesadüf yaşamaktadır.

Corona Beer olarak dünyada tanınır bir marka olan işletmenin, dünya genelinde arama motorlarında kişilerce yapılan araştırmalarda “corona beer virus” “beer virus,” and “beer coronavirus” şeklinde yapılan aramalar ile virüs ile ilişkilendirildiği gözlenmiştir.

Şirket yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, tüketicilerin böyle bir bağlantı olduğunu düşünmeyeceklerini bildikleri ve marka değeri açısından bir lekelenme olmadığı belirtilmiştir.

Ancak yine de görülen o ki; “corona beer virus” olarak yapılan arama dünya genelinde  2,300%, “beer virus” araması 744%, “beer coronavirus” ise 3,233% artmış durumdadır. Arama motorlarının bağlantılı kelimeler ve aramalara ilişkin önerileri öne sürerken, markayı da virüs ile bağlantılı haberler arasında yer vermesi ise yine marka açısından iç açıcı bir gelişme olmamaktadır. [6] Marka ise arama motorunda virüs arandığında sağlık kuruluşlarının öne çıkmasını sağlayarak, bunun önüne geçmeye çalışmaktadır.

Markanın her ne kadar direk virüsle karıştırılması mümkün olmasa da bu benzerlik sübliminal anlamda kötü etkiler yaratabilmektedir. Yine rakip markaların bu etkiyi kullanması ihtimali de muhtemeldir. Ölüme sebep olan virüsün reklam malzemesi yapılmayacağı muhtemel ise de şimdiden internette bazı görüntüler dikkat çekmektedir. Marka piyasasında yapılan değerlendirmeler ise bu olayı “reklamın iyisi kötüsü olmaz” tavrı ile değerlendirmektedir. [7]

Ancak, ABD’de yaşanan benzer olayda ise HIV/AIDS salgının benzer söylenişe sahip diyet şeker olan ‘Ayds’ markasının değerini zarara uğrattığı unutulmamalıdır. [8]

Marka sahiplerinin, lekelenme irade dışı eylemlerden kaynaklansa da konuyu titizlikle ele alması ve markanın oluşumu aşamasıyla geliştirilen marka değerinin azalmasının önüne geçilmesi adına her türlü önlemi alması şarttır.

Özellikle, teknoloji çağında markanın itibarsızlaştırılmasının önüne geçilmesi güçleşmiş iken örneğimizde olduğu gibi bir ilişkilendirme marka sahipleri açısından geri dönülmez sonuçlara yol açabilecektir.

Av. Didem TENEKECİOĞLU

didemtenekecioglu@gmail.com

Şubat 2020


[1] Perry, Alycia ve David Wisnom. Markanın DNA’sı. (çev:Zeynep Yılmaz). İstanbul: MediaCat

Yayımları, 2003.

[2] Cop, R.; Bekmezci, M.; , “Marka ve Bilinirliliği Yüksek Markalı Çamaşır Deterjanı Üzerine Bir Uygulama”, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı:1, 2005, 66-83.

[3] Odabaşı, Y. ve Oyman, M. Pazarlama İletişim Yönetimi, 3.Baskı, Mediacat, İstanbul, 2002

[4] Özgüven, Nihan, Organizasyon Ve Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt 2, Sayı 1, 2010 ISSN: 1309 -8039 (Online)

[5] TÜRKPATENT Sınai Mülkiyet Hakları Eğitim Merkezi, Çarşamba Seminerleri, Tanınmış Markadan Haksız Yarar Sağlanması:Konunun Farklı Yönleriyle İlgili Seçilmiş Örnek Kararlar, 24 Ekim 2018 (https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/resources/temp/6704EAD1-0A40-41BF-8F0F-42598512EDF5.pdf)

[6]https://www.businessinsider.com/corona-beer-virus-wuhan-no-link-trusts-customers-2020-1

https://www.forbes.com/sites/brucelee/2020/01/30/coronavirus-is-not-the-corona-beer-virus-what-people-are-googling/#157b372a5884

https://www.scmp.com/week-asia/health-environment/article/3048286/corona-beer-virus-searches-surge-china-coronavirus

[7] https://www.worldtrademarkreview.com/enforcement-and-litigation/corona-beer-or-coronavirus-how-brand-should-handle-potentially

[8] https://tedium.co/2018/09/20/ayds-candy-branding-problem/

Zamanda Yolculuk: Nueva Cancion Müzik Akımı ve 11 Eylül 1973’te Şili’de Neler Oldu? – Geleceğe Dönüş: Adalet Divanı Genel Mahkemesi “QUILAPAYUN” Kararı

İstisnalar dışında müzik grupları, yıllar içerisinde üyeleri arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle dağılmakta veya bazı üyelerinin gruptan ayrılması neticesinde kadrolarını yeniden oluşturmaktadır. Bir müzik grubunun dağılmasının veya bazı üyelerini kaybetmesinin ardından, grubun isminin kimler tarafından hangi şartlarda kullanılacağı sorunu kimi hallerde mahkemelere yansıyan ihtilaflara neden olmaktadır. Bu yazıda, böyle bir sorunun yanıtını bir Adalet Divanı Genel Mahkemesi kararı bağlamında sizler aktaracağız; ancak, yazı Mahkeme kararıyla sınırlı olmayacak, öncesinde sizi 1970’ler Latin Amerikası’nda Yeni Şarkı müzik akımına, 1973 Şili askeri darbesine götüreceğiz ve zamanda kısa bir yolculuk yapacağız.


Öncüleri Victor Jara, Mercedes Sosa, Violeta Parra, Inti Illimani, Quilapayun gibi müzisyen ve gruplar olan “Nueva Cancion” (Yeni Şarkı) akımı, çoğunlukla folklorik motifli melodiler, yerel çalgıların kullanımı, toplumcu liriklerle kendisini belirginleştiren 1960-70’lerde Latin Amerika ve İspanya’da yaygın biçimde üretilip dinlenen bir müzik türüdür. (Türkiye’nin ünlü müzik gruplarından Yeni Türkü‘nün isminin de Nueva Cancion akımından etkilenilerek seçildiği söylenmektedir.)

Türü bilmeyen veya daha önceden dinlemeyen okuyucularımızın Nueva Cancion akımı hakkında fikir edinmesi için yazı boyunca birkaç şarkı paylaşacağım.

Akım, sol muhalefet ve toplumcu görüşlerle özdeşleşmiştir ve akım içindeki sanatçıların çoğunluğu aynı zamanda, bu görüşlerin aktif savunuculuğunu yapmıştır.

Bu yazıda Nueva Cancion akımının önemli gruplarından birisi olan Quilapayun ile ilgili bir marka ihtilafını ve bu ihtilaf hakkında Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi tarafından verilmiş kararı sizlerle paylaşacağım, ama öncesinde bir anlığına 1973 yılına Şili’ye döneceğiz.


Bugün 11 Eylül 2019.

Bundan tam 46 yıl önce bugün Şili’de, dünyada demokratik seçim yoluyla iktidara gelen ilk Marksist devlet başkanı olan Salvador Allende, General Augusto Pinochet liderliğinde gerçekleştirilen askeri darbe sonucu devrildi. 11 Eylül 1973 günü Şili’nin başkenti Santiago’daki La Moneda Başkanlık Sarayı’nın uçaklarca bombalanmasının ardından, saray darbeci askerler tarafından kuşatıldı; bu esnada Allende, darbeye sonuna kadar direnmeye kadar verdi ve silahıyla Başkanlık Sarayı savunmasında yerini aldı. Darbecilerin ağır silahlarına karşı, hafif silahlarla direnen Allende taraftarlarının başarı şansı yoktu ve direniş kısa sürede kırıldı.

Allende’nin son fotoğrafı
Başkanlık Sarayı saldırı altında

Salvador Allende, darbe günü hayatını kaybetti, kimi söylentiler onun darbeciler tarafından öldürüldüğünü, kimi görüşler ise kendi silahıyla intihar ettiğini ileri sürüyordu. 2011 yılında Şili yargısı kararıyla, Allende’nin mezarı açıldı, uluslararası uzmanların da katıldığı bir heyet cesedini inceledi ve Allende’nin intihar ettiği sonucuna varıldı.

Dış destekli askeri darbe sonucu iktidara gelen Augusto Pinochet rejimi sırasında çok sayıda kişi kaçırıldı, tutuklandı, işkence gördü ve öldürüldü. Binlerce kişi de yurtdışına kaçtı-sürgüne gönderildi ve yıllarca Şili’ye dönemedi.

Darbe sonrası görüntüler

11 Eylül 1973 günü ve sonrasında gerçekleşen en trajik ölümlerden biri, Nueva Cancion akımının en bilinen isimlerinden birisi olan dünyaca ünlü müzisyen Victor Jara’nın katledilmesiydi. Santiago’daki Şili Stadyumu’na binlerce diğer tutukluyla birlikte kapatılan Victor Jara, darbeci askerler tarafından tanınmış, onların isteklerini yerine getirmeyerek ve söylemini değiştirmeyerek duruşunu korumuş ve bunun devamında da elleri kırılarak, dövülerek, çeşitli işkenceler görerek ve sonunda kurşunlanarak hayatını kaybetmiştir. (O gün Şili Stadyumu’nda neler olduğunu ve halen devam eden hukuk mücadelesini merak eden okurlarımız Netflix’te “Murder at the Stadium” belgeselini izleyebilirler.)

Victor Jara’nın mezarı – Hasta la Victoria = Zafere Kadar

Nueva Cancion akımının diğer önde gelen isimlerinden Inti Illimani grubu 11 Eylül 1973 günü Avrupa’da turnededir, grup üyeleri yıllarca Şili’ye dönememiş, İtalya’da hayatlarına devam etmiştir. Akımın bir diğer önemli temsilcisi Quilapayun’un üyeleri ise Fransa’ya sürgün olarak gitmişler ve 15 yıl boyunca Şili’ye dönememişlerdir. Her iki grup da, Şili’ye dönüşlerine izin verilen 1998 yılında dek, müzikal yaşamlarını Avrupa’da sürdürmüştür.


1965 yılında Eduardo Carrasco, Julio Carrasco ve Julio Numhauser tarafından Quilapayun grubunun adı, Şili’nin yerli halkı Mapuche’lerin dilinde “Sakallı Üç Adam” anlamına gelmektedir. Grubun kadrosu geçen yıllar içinde kalabalıklaşmış ve 7-8 kişilik kadrolar oluşmuştur.

Grup; Şili’ye dönüşün mümkün olmasının ardından, Eduardo Carrasco liderliğinde faaliyetlerine Şili’de devam eden bir ekip ve Rodolfo Parada koordinasyonunda müzik yaşamına Fransa’da devam eden bir diğer ekip halini alır.

Gruba 1969 yılında katılan Rodolfo Parada, grubun bir diğer üyesi olan Patricio Wang ile birlikte “Quilapayun” kelimesini grubun diğer üyelerine bilgi vermeksizin 1998 yılında Fransa’da marka olarak tescil ettirir. Eduardo Carrasco önderliğinde faaliyetlerine devam eden grubun diğer üyeleri bu girişimden elbette memnun olmazlar ve markanın hükümsüzlüğü talebiyle Fransa’da dava açarlar.

Eduardo Carrasco ve grubun 7 diğer üyesi adına “Quilapayun” markasını Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’nde (EUIPO) tescil ettirmek için 16 Eylül 2010 tarihinde bir başvuru yapılır. Başvurunun kapsamında 9.,16. ve 41. sınıflara dahil mal ve hizmetler bulunmaktadır.

Bu başvurunun ilanına karşı, Fransa’da yerleşik JT firması (Parada ve Wang) Fransa’da tescilli, Madrid sistemi çerçevesinde uluslararası marka olarak tescilli ve Paris Sözleşmesi hükümlerine göre tanınmış marka olduğu iddia edilen “Quilapayun” markalarını gerekçe göstererek itiraz eder.

EUIPO yayıma itiraz birimi, Paris Sözleşmesi uyarınca tanınmışlık gerekçeli itirazı kısmen kabul eder ve başvuruyu “Manyetik kayıt taşıyıcılar, kayıt diskleri, spor, kültür ve eğlence hizmetleri” bakımından reddeder. İtiraz birimine göre, itiraz sahibinin tescilli olmayan markası, bir müzik grubunun ismi olarak bilinmektedir ve AB’nde, özellikle de İspanya’da kesintisiz kullanıma konudur. Markaların aynılığı ve mal ve hizmetlerin aynılığı – benzerliği dikkate alınarak itiraz kısmen kabul edilmiştir.

Başvuru sahibi karara karşı itiraz eder ve itiraz EUIPO Temyiz Kurulu’nca incelenir. Temyiz Kurulu, yayıma itiraz biriminin kararını iptal eder ve yayıma itirazı bütünüyle reddeder. Kurul’un iptal kararının gerekçesi, yayıma itiraz sahibinin tescilsiz markanın gerçek sahibi olduğunu ispatlayamaması, tersine her iki tarafından da hak sahipliği iddiasının bulunması, Birlik Marka Tüzüğü’nün EUIPO’ya tanınmış markanın sahibinin belirlenmesi konusunda yetki vermemesi, bu yetkinin ulusal mahkemelere ait olmasıdır.

Yayıma itirazı reddedilen JT firması, bu karara karşı Adalet Divanı Genel Mahkemesi nezdinde dava açar. Dava, Genel Mahkeme tarafından 11 Aralık 2017 tarihinde görülür ve T‑249/15 sayılı kararla sonuçlandırılır. Kararın tüm metninin http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=585DDC95226B46D0CD9F40F4BD81BA5E?text=&docid=197618&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=12258830 bağlantısından görülmesi mümkündür.

Davacı Talep ve İddiası

Davacının talebi, EUIPO Temyiz Kurulu kararının iptal edilmesi ve başvurunun Paris Sözleşmesi kapsamında tanınmışlık gerekçesiyle 9., 41. sınıflardaki mal ve hizmetler bakımından reddedilmesidir.

Davacı, incelenen vakada EUIPO’daki marka tescil başvurusunun sahibi olan davalıların Quilapayun müzik grubunu terk ettiklerini, ancak aynı isimli bir müzik grubunu 2003 yılında yeniden oluşturduklarını, bu yeni grup oluşturulana dek marka başvurusu sahiplerinin grup ismiyle düzenli bir üretim ve birlikteliğinin bulunmadığını, sadece çeşitli konserlerde bir araya geldiklerini, dünyanın farklı ülkelerinde yaşadıklarını ve müzikle profesyonel anlamda ilgiyi kestiklerini belirtmektedir. Davacı buna karşın kendisinin Quilapayun ismiyle kesintisiz biçimde müzikal faaliyete devam ettiğini, 1998-2003 yılları arasında üç albüm, iki derleme albüm piyasaya sürdüğünü, bütün faaliyetlerini Quilapayun ismiyle sürdürdüğünü, sunduğu delillerin Avrupa’da, en azında İspanya’da markanın tanınmışlığını gösterdiğini öne sürmektedir. Marka başvurusu sahipleri ise 1998-2003 yılları arasında grubun üyesi değillerdir. Davacı, Quilapayun markasını 1998 yılında Fransa’da marka olarak tescil ettirmiş, bu markaya dayalı olarak Madrid sistemi çerçevesinde uluslararası tescil elde etmiştir. Fransa’daki marka, işbu davadaki davalıların talebi üzerine Fransa’da 2003 yılında iptal edilmiş, bu markaya bağlı uluslararası tescil de dolayısıyla hükümden düşmüştür. Davacı, tüm bunlara ilaveten, markanın kendi adına tescil edilmesinin kabul edilmediği İspanya, Şili marka ofisi ve Şili telif hakkı ofisi kararlarını öne sürerek, Qiulapayun ibaresinin hem davacı hem davalılara ait olduğunu, ibarenin EUIPO’da sadece davalılar adına tescil edilemeyeceğini belirtmektedir.

Netice olarak davacı, EUIPO Temyiz Kurulu kararının iptal edilmesini talep etmektedir.

EUIPO Talep ve İddiası

EUIPO’nun davaya ilişkin olarak sunduğu görüşe göre, Paris Sözleşmesi kapsamında tanınmışlık gerekçeli ret gerekçesinin uygulanabilmesi için iddia sahibi sadece tanınmışlığı değil, aynı zamanda ibare üzerindeki hak sahipliğini ispatlamalıdır. İncelenen vakada, Quilapayun markasının tanınmışlığı davalı tarafından sorgulanmamaktadır. Davanın asli konusu, davacının veya davalının Quilapayun ibaresi üzerindeki münhasır hak sahipliğidir.

EUIPO’ya ne davacı ne de davalı Quilapayun ibaresinin münhasır hak sahibi değillerdir. Sunulan kanıtlar (ulusal ofis kararları ve mahkeme kararları) davacının ibareye ilişkin münhasır haklar öne süremeyeceğini göstermektedir. Ayrıca, davacı kanıtları, davalıların ibare üzerinde davacının münhasır haklar oluşturmasına onay verdiklerini ispatlamamaktadır. İlaveten, davacının kesintisiz ticari ve artistik faaliyeti de markanın münhasır sahibi olduğunu göstermemektedir. Markanın ortak hak sahipliği iddiası ise EUIPO önündeki prosedürlerde öne sürülmediğinden, Mahkeme tarafından dinlenmemelidir.

Son olarak EUIPO’ya göre, marka başvurusu sahipleri markaları tescil ettirmeden de kullanabilirler, dolayısıyla markanın ortak kullanımı iddiasının vakayla ilgisi bulunmamaktadır. Temyiz Kurulu’nun yanıtlaması gereken soru itiraz sahibini, marka tescil başvurusuna itiraz etmeye yetkili kılan münhasır haklarının bulunup bulunmadığıdır. Eğer böyle bir hak yoksa itiraz reddedilmelidir. EUIPO’ya göre, marka sahibinin statüsüne ve bir Birlik markasını tescil ettirmeye hakkı bulunup bulunmadığına sadece mahkemeler karar verebilir. EUIPO belirtilen nedenlerle Temyiz Kurulu kararının yerinde olduğunu ve davanın reddedilmesi gerektiğini savunmaktadır.

Genel Mahkeme’nin Değerlendirmesi

Genel Mahkeme sunulan iddia ve kanıtlar çerçevesinde davayı sonuçlandırmıştır.

Avrupa Birliği Marka Tüzüğü ve Tüzüğün Uygulamasına dair Yönetmelik hükümlerine göre, Paris Sözleşmesi kapsamında tanınmışlık gerekçesiyle ret hükmünün uygulanabilmesi için itiraz gerekçesi markanın Birlik üyesi bir ülkede Paris Sözleşmesi’nin ilgili hükmü uyarınca tanınmış olduğunun ve itiraz sahibinin tanınmış markanın sahibi olduğunun ispatlanması gereklidir. Bu şartlardan birinin ispatlanamaması halinde, itiraz temelsiz olduğu gerekçesiyle reddedilecektir.

İncelenen vakada, EUIPO İlana İtiraz Birimi, başvuruyu Paris Sözleşmesi kapsamında tanınmışlık gerekçesiyle kısmen reddetmiş ve dolayısıyla ilana itiraz sahibinin (davacının) tanınmışlık iddiasını kabul etmiştir. Marka başvurusu sahiplerinin (davalıların) bu tespite karşı itirazı bulunmamaktadır ve EUIPO Temyiz Kurulu da tanınmışlık yönündeki değerlendirmeyi onamıştır.

EUIPO Temyiz Kurulu kararında yapılan değerlendirmenin esas konusu, ilana itiraz sahibinin (davacının), tanınmış markanın sahibi olup olmadığına, dolayısıyla başvurunun ilanına karşı itiraz etmeye yetkili olup olmadığına ilişkindir. Temyiz Kurulu kararında, ilana itiraz sahibinin markanın gerçek sahibi olduğunu ispatlayamadığını ve marka başvurusu sahiplerinin de markanın sahibi oldukları yönünde beyanda bulunduklarını belirtmektedir. Kısaca, Temyiz Kurulu’na göre, ilana itiraz sahibi markanın münhasır sahibi olduğunu ispatlayamamaktadır.

Tescilsiz bir marka üzerindeki hak sahipliğini gösterebilmek için farklı ülkelerdeki başvuru veya tescil belgeleri öne sürülebilir ve bunların kullanımı yoluyla ilgili kişinin marka üzerinde hak elde ettiği iddia edilebilir. İncelenen vakada, davacı taraf bu yönde bir kanıt sunamamaktadır, ancak tanınmış markayı kullandığını gösteren kanıtların ışığında, markayla kendisi arasında bir bağlantı kurulabileceğini öne sürmektedir.

Temyiz Kurulu kararında, ilana itiraz sahibi (davacı) tarafından sunulan kullanıma ilişkin kanıtlar incelenmemiş; sadece ilana itiraz sahibinin markanın sahibi olduğunu gösterir kanıtların sunulmadığı ve marka başvurusu sahibinin (davalı) de markanın sahibi olduğunu iddia ettiği tespit edilmiştir. Bu tespitler ışığında Temyiz Kurulu, ilana itiraz sahibinin itiraz etmeye yetkisinin bulunmadığını belirterek, başvuru hakkındaki kısmi ret kararını kaldırmıştır.

Buna karşın, 207/2009 sayılı Birlik Marka Tüzüğü’nün Paris Sözleşmesi kapsamındaki tanınmışlık nedeniyle ret halini düzenleyen 8(2)(c) maddesinde, ilana itiraz sahibinin, ilana itiraz edebilmek için tescilsiz tanınmış markanın münhasır sahibi olduğunu ispatlaması gerektiğini açıkça belirten bir düzenleme bulunmamaktadır. Aynı Tüzüğün 41. maddesi ve 2868/95 sayılı Tüzüğün 19. ve 20. maddeleri esas alındığında, Tüzük madde 8(2)(c) uyarınca markanın sahibi olarak kabul edilebilmek için itiraz sahibinin tescilsiz tanınmış markaya ilişkin yeterli hak elde ettiğini ispatlaması gerektiği anlaşılmaktadır. Bu hususun ispat koşulları arasında markanın münhasır sahibi olunduğunun ortaya konulması gibi bir şart bulunmamaktadır.

Kaldı ki, 2868/95 sayılı Tüzüğün 15. maddesi, önceki tarihli bir markanın veya hakkın birden fazla sahibi varsa, ilana itirazın bu sahiplerin herhangi birisi veya tamamı tarafından yapılabileceğini düzenlemektedir. İlana itiraz edebilmek için markanın münhasıran sahibi olmak gibi bir düzenleme olsaydı, 3. bir tarafın yapacağı “Quilapayun” ibareli bir başvuruya karşı davalı veya davacı tek başlarına itiraz edemeyeceklerdi, böyle bir itirazı yapabilmek için tek opsiyonları birlikte itiraz etmek olacaktı.

İncelenen vakada, ilana itiraz sahibinin (davacının) önceki tarihli tescilsiz markaya ilişkin çeşitli haklar elde etmesi, marka başvurusunun sahiplerinin (davalıların) aynı markanın kullanımından kaynaklı haklar elde etmiş olmalarından bağımsız olarak, davacıya başvurunun ilanına karşı itiraz etme hakkı verecektir.

Bu çerçevede EUIPO Temyiz Kurulu kararında; ilana itiraz sahibi (davacı) tarafından sunulan kanıtların, onun markanın ortak sahibi olarak görülmesini sağlayabilecek yeterlilikte olup olmadığı hususu incelenmeksizin, ilana itiraz edebilmek için markanın münhasır sahibi olma şartının aranması suretiyle hukuki hata yapılmıştır.

EUIPO, davacı tarafın markanın ortak sahibi olduğu iddiasını, Temyiz Kurulu önünde öne sürmediğini, ilk kez Mahkeme önünde öne sürdüğünü, dolayısıyla bu iddianın incelenemeyeceğini öne sürmektedir. Davacı taraf, EUIPO Temyiz Kurulu önündeki süreçte 2868 sayılı Tüzük madde 15’e dayanmamış olsa da, önceki tarihli markanın birden fazla ortak sahibinin bulunması olasılığı ortadadır. Davacının, EUIPO önünde ileri sürdüğü, iki grubun birbirlerine paralel olarak faaliyet gösterdiği ve her ikisinin de Quilapayun kelimesini kullandığı argümanları aynı etkiye sahiptir. Dolayısıyla; EUIPO’nun, markanın ortak sahipliği iddiasının Temyiz Kurulu önünde öne sürülmediği yönündeki iddiası kabul edilmemiştir.

Yukarıda sayılan nedenlerle, dava kabul edilmiş ve EUIPO Temyiz Kurulu kararı iptal edilmiştir. Buna karşılık davacının, marka tescil başvurusunun 9. ve 41. sınıflara dahil mal ve hizmetler bakımından Mahkeme tarafından reddedilmesi yönündeki talebi kabul edilmemiştir, şöyle ki EUIPO Temyiz Kurulu vakayı esas yönünden incelememiş ve sadece ilana itiraz yetkisi bakımından değerlendirme yapmıştır. Dolayısıyla, EUIPO Temyiz Kurulu tarafından henüz incelenmemiş bir hususta, Genel Mahkeme’nin esasa ilişkin inceleme yapıp kararı değiştirmesi mümkün değildir.

EUIPO Temyiz Kurulu kararının yukarıda belirtilen gerekçeyle iptal edilmesinin sonucu, Kurul’un mahkeme kararını dikkate alarak vakayı yeni bir kararla sonuçlandırması olacaktır. Genel Mahkeme kararı 11 Aralık 2017 tarihinde verilmesine karşın, EUIPO Temyiz Kurulu, bu yazının hazırlandığı tarih itibarıyla başvuru hakkındaki incelemesini henüz sonuçlandırmamıştır.

Bu yazının birbirleriyle doğrudan bağlantısı olmayan konulardan bahsettiğim eklektik bir yazı oldu farkındayım. T-249/15 sayılı Genel Mahkeme kararını ilk okuduğumda, Yeni Şarkı akımı ve Salvador Allende’den de bahseden (kendisini anan) bir yazı yazmak, yayımı için de özellikle 11 Eylül tarihini beklemek istemiştim, bu yapabilmek 11 Eylül 2019 tarihine kısmet oldu. Umarım okurken keyif almışsınızdır ve de bir yorumunuz varsa duymaktan memnun olurum.

Önder Erol ÜNSAL

Eylül 2019

unsalonderol@gmail.com

Frank Sinatra, Franks Anatra Sosis Büfesine Karşı – USPTO Temyiz Kurulu Kararı

Frank Sinatra (1915-1998), Amerikan Rüyasının simgelerinden birisidir. Orta halli bir ailede doğmuş, iyi bir eğitim almamış, düşük ücretli işlerle çalışma hayatına başlamış, kendi yeteneği ve çabası ile müzikte zirveye çıkmış, dünyanın en tanınmış şarkıcı ve aktörlerinden birisi olmuş, dünyanın en tanınmış insanlarıyla dost olmuş, çok zengin ve dünyaca ünlü bir insan olarak hayata veda etmiştir. Detaylı bilgi vermemiş olsak da Amerikan Rüyası değil mi?

Frank Sinatra’nın hayatı sadece başarı basamaklarını tırmanmaktan ve kariyerden ibaret değildir; mafyayla sıkı fıkı ilişkileri vardır, özel yaşamında çok sayıda sevgilisi ve evliliği olmuştur, şiddet ve öfke eğilimi mevcuttur, uzun yıllar Demokratları desteklemiş olsa da, hayatının son döneminde Cumhuriyetçilerin, özellikle de Reagan’ın yanında yer almıştır.

Her şey bir yana, ölümünün üzerinden 20 yıldan fazla zaman geçmiş olsa da, Frank Sinatra halen dünyanın en bilinen şarkıcılarından birisidir, ilk pop yıldızı olarak kabul edilmektedir ve birçok şarkısı halen dillerdedir.


Bu yazıda Frank Sinatra’yı çağrıştırdığı iddia edilen bir marka tescil başvurusuna karşı yapılan itiraz sonucu verilen bir USPTO Temyiz Kurulu kararını sizlere aktaracağım.

Başvuru sahibi BILL LOIZON, standart karakterlerde yazılı “FRANKS ANATRA” markasını 43. sınıfta “Yiyecek ve içecek katering hizmetleri” için tescil ettirmek amacıyla USPTO’ya başvuruda bulunur.

Başvuru sahibi seyyar bir sosisli sandviç büfesi işletmektedir ve markayı kullanımına ilişkin numune aşağıdaki şekildedir:

Şarkıcı Frank Sinatra’nın haklarını elinde bulunduran “FRANK SINATRA ENTERPRISES, LLC”, başvurunun ilanına karşı itiraz eder. İtiraz gerekçeleri, FRANK SINATRA’yla yanlış bir bağlantı kurulması, karıştırılma olasılığı ve tanınmış markanın sulandırılmasıdır.

Karıştırılma olasılığı iddiasına gerekçe gösterilen itiraz sahibi markaları ve kapsamları aşağıda yer almaktadır:

  • 41. sınıfta bulunan “Eğlence hizmetleri, yani bir şarkıcı tarafından sunulan müzikal performanslar hizmetleri”ni kapsayan standart karakterlerde yazılı “FRANK SINATRA” ve “SINATRA” kelime markaları.
  • 30. sınıfta bulunan “Hazır soslar” mallarını kapsayan, yanda görseline yer verilmiş stilize “FRANK SINATRA” markası .

İtiraz, USPTO Temyiz Kurulu’nca 12 Eylül 2012 tarihinde incelenir. Takip eden satırlarda temyiz Kurulu kararına yer vereceğiz, merak eden okuyucularımız kararın tamamını
http://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/ttabvue-91198282-OPP-16.pdf bağlantısından görebilirler.

Temyiz Kurulu, ilk olarak itiraz sahibi tarafından sunulan ve FRANK SINATRA’nın ünlü bir kişi olduğunu ispatladığı iddia edilen dokümanları incelemiştir. Detaylarına girmeye hiç gerek duymuyoruz, Kurul sunulan kanıtların FRANK SINATRA’nın ünlü bir kişi olduğunu ispatladığını kabul etmiştir.

Kurulca değerlendirilen ilk itiraz gerekçesi “yanlış bağlantı kurulması” iddiasıdır. A.B.D. Marka Kanunu’na göre, yaşayan veya ölü bir kişiyle yanlış biçimde bağlantı kurulmasını sağlayacak markalar reddedilecektir. Bu halin ortaya çıkıp çıkmadığı incelenirken 4 sorulu bir test uygulanmaktadır:

  • Başvuru, başka bir kişi tarafından önceden kullanılan adın veya kimliğin aynısından veya yakın benzerinden mi oluşmaktadır?
  • Başvuru, sadece ve açıkça başka bir kişiyi işaret eder biçimde mi algılanacaktır?
  • Başvurunun işaret ettiği kişinin, başvuru sahibinin markasıyla gerçekleştirdiği faaliyetlerle bağlantısı var mıdır?
  • Diğer kişinin adının veya kimliğinin ünü ve bilinirliği, başvurunun başvuru sahibinin malları üzerinde kullanımı halinde, onunla bağlantı kurulacağı varsayımına ulaşmak için yeterli midir?

Temyiz Kurulu, “FRANKS ANATRA” başvurusunu bu test bağlamında değerlendirmiştir:

  • Temyiz Kurulu’na göre “FRANKS ANATRA” ibaresi “FRANK SINATRA” isminin yakın benzeridir; ibareler arasında bulunan oldukça güçlü düzeydeki işitsel benzerlik, görsel benzerliği yönelik algıyı da kuvvetlendirmektedir. Başvuru sahibi, “FRANKS” kelimesinin “frankfurter tipi sosisleri” için kullanıldığını, “ANATRA” kelimesinin ise İtalyanca’da “ördek” anlamına geldiğini belirtse de, Kurul tüketicilerde oluşacak ticari algının “FRANK SINATRA” ismi üzerinde oynamadan başka bir şey olmayacağı kanaatindedir.
  • Başvuru sahibi, yukarıda belirtildiği gibi “FRANKS” kelimesinin frankfurter tipi sosisleri çağrıştıracağı, ilaveten “ANATRA” kelimesinin “hayali bir ada devletinin adı” olduğu, tezgahında bu ada devletinin simgesinin bulunduğu, markasının ürünlerinin tüketicileri tarafından bütün olarak hayali bir sosis devletinin adı olarak değerlendirildiği görüşündedir. Temyiz Kurulu bu görüşe katılmamaktadır. Buna ilaveten Kurula göre, ünlü kişiler ve ünlü markaların sahipleri, isim veya markalarını kendi faaliyet alanlarının dışındaki sektörlerde de lisans verilmesi suretiyle veya farklı yollarla kullanmakta, bu şekilde ürün çeşitliliğini artırarak ticari kazanç sağlamaktadır. Bu kullanım yöntemiyle sıklıkla karşılaşılmaktadır. Kurul, “FRANKS ANATRA” markasının katering hizmetleri alanında kullanımı ile karşılaşacak tüketicilerin, markayı tanınmış “FRANK SINATRA” kişisiyle bağdaştıracağı görüşündedir.
  • “FRANK SINATRA”nın başvuru sahibi ve faaliyetleriyle hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır.
  • Kurula göre, “FRANK SINATRA”nın ününün derecesi, başvurunun başvuru sahibinin malları üzerinde kullanımı halinde, kendisiyle bağlantı kurulabileceği varsayımına ulaşılması için yeterlidir.

Temyiz Kurulu yukarıda belirtilen nedenlerle, “FRANKS ANATRA” ibaresinin, “FRANKS SINATRA” kişisiyle yanlış bağlantı kurulmasını sağlayacağı yönündeki itirazı haklı bulmuştur.

Temyiz Kurulu, kararın devamında karıştırılma olasılığı gerekçeli itirazı irdelemiştir.

Kurul, yukarıda açıklanan nedenlerle, “FRANKS ANATRA” – “FRANKS SINATRA” ibarelerini işitsel, görsel ve bütüncül ticari algı bakımlarından benzer markalar olarak değerlendirmektedir. İtiraz gerekçesi “FRANK SINATRA” markasının eğlence hizmetleri alanında üne sahip markalar olduğu da Kurulun bir diğer tespitidir.

Malların ve hizmetlerin benzerliği hususunda ise ilgi çekici değerlendirmeler yer almaktadır.

Başvuru “Yiyecek ve içecek katering hizmetlerini” kapsarken, itiraz gerekçesi markaların kapsamında “Eğlence hizmetleri, yani bir şarkıcı tarafından sunulan müzikal performanslar hizmetleri” ve “Hazır soslar” malları bulunmaktadır. Kurul, bu mal ve hizmetlerin açıkça farklı olduğu konusunda nettir. Bununla birlikte, karıştırılma olasılığının varlığı sonucuna ulaşmak için malların ve hizmetlerin benzer veya birbirleriyle rekabet halinde olması şart değildir; zarar göreceğini iddia eden tarafın malların ve hizmetlerin bir şekilde bağlantılı olduğunu ve/veya ilgili mal ve hizmetlerin piyasasına ilişkin hal ve koşullar dahilinde, bu mal veya hizmetlerle karşılaşacak aynı kişilerin, kullanılan markaların benzerliği çerçevesinde, mal ve hizmetlerin aynı veya bağlantılı üreticiden kaynaklandığı varsayımına ulaşabileceğini göstermesi yeterlidir.

Kararın önceki bölümlerinde belirtildiği üzere, ünlü kişilerin isimleri veya ünlü markalar, lisans ve diğer yollarla farklı mal ve hizmetler için yaygın biçimde kullanılmaktadır. Dolayısıyla, “FRANK SINATRA” markası eğlence hizmetleriyle benzerliği bulunmayan katering hizmetleri için de kullanılabilecektir. Bu nedenle Kurul, başvuru sahibi hizmetleri ile itiraz gerekçesi markaların kapsadığı hizmetlerin bağlantılı olduğu, aynı tüketicilerin, markaların benzerliği göz önüne alındığında, mal ve hizmetlerin aynı veya bağlantılı üreticiden kaynaklandığı yanlış inancına kapılabileceği kanaatindedir.

Belirtilen hususların tamamını bir arada dikkate alan Kurul; “Yiyecek ve içecek katering hizmetlerini” kapsayan “FRANKS ANATRA” başvurusu ile
“Eğlence hizmetleri, yani bir şarkıcı tarafından sunulan müzikal performanslar hizmetleri” ve “Hazır soslar”ı kapsayan “FRANKS SINATRA” markaları arasında karıştırılma ihtimalinin de ortaya çıkabileceği görüşüne ulaşmıştır.

Sayılan nedenlerle, itiraz haklı bulunmuş ve başvuru USPTO Temyiz Kurulu’nca reddedilmiştir.

Ana hatlarıyla aktardığım karar, umarım okuyucuların da ilgisini çekmiştir.

Önder Erol ÜNSAL

Mayıs 2019

unsalonderol@gmail.com

Radikal Bir Düzenleme Geliyor: Çin Marka Ofisi Kötü Niyetli Marka Başvuruları Hakkında Taslak Yönetmeliği Görüşe Açtı

Kötü niyetli marka tescil başvurularının en yaygın olarak karşılaşılan hali; yurtdışında başka kişiler adına tescilli, belirli düzeyde bilinirlik kazanmış son derece orijinal markaların aynılarını (çoğunlukla şekil – stilize unsurları da aynı olacak şekilde), aynı veya benzer mal veya hizmetler için başka bir ülkede izinsiz ve yetkisiz biçimde tescil ettirmeye yönelik başvurular yapılmasıdır.

Bu tip başvuruları, Türkiye de dahil olmak üzere çeşitli ülkelerde sistematik olarak yapan kişiler olduğu gibi, onları bu tip başvurulara yönelten marka vekillerinin olduğu da şüphesizdir. Ve hatta kanaatimizce bu tip başvuruların bir kısmı bazı marka vekilleri tarafından özel olarak bu işe yöneltilen kişiler tarafından yapılmaktadır. Meselenin bu yönü hakkında fazlaca yorum yapmamayı -şu an için- tercih ediyoruz. 

Kötü niyetli marka tescil başvurularını önemsememe şeklinde bir yaklaşımla zaman zaman karşılaşılmaktadır. Bu yaklaşım genellikle birkaç temele dayandırılmaktadır: (i) Gerçek hak sahibi olduğunu öne süren yabancı kişi, markası bu denli önemli ise Türkiye’de neden önceden başvuru yapmamıştır? (ii) Markanın yurtdışındaki gerçek hak sahibi Türkiye’yi pazar olarak görseydi, başvurusunu yapardı, ancak yapmamış ve fakat bir Türk bu başvuruyu yapıyor, bu kişi de markayı iç pazarda kullanarak ekonomiye yerli katkı sağlayacak, bunun önünde durulmaması gerekmektedir. (iii) Taklit ürün piyasası zaten çok büyük ve apaçık bir tablodur ki, marka tescilini kabul edip etmemenin bu meselenin çözümüne bir faydası yoktur. (iv) Kötü niyetli başvurunun varlığı yönünde yapılacak bir tespit çok subjektif ve risklidir.

Üçüncü argümandan başlanacak olursa; taklit ürün piyasası, bir tescilin varlığından veya yokluğundan bağımsız biçimde kendi farklı dinamikleriyle işleyen bir yapıdır. Marka tesciliyle elde edilen hak esasen bir üretim izni değildir, tersine markayı veya benzerini izinsiz olarak kullanan üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilecek bir haktır. Bir diğer deyişle, taklit ürün üretenlerin veya piyasaya sürenlerin bir tescil belgesine ihtiyacı esasen bulunmamaktadır. Kaldı ki, piyasaya taklidi sürülen ürünlerin çoğunluğu halihazırda Türkiye’de gerçek hak sahipleri adına aynı veya benzer mal ve hizmetler için tescilli durumdadır. Kötü niyetle yapıldıklarını varsaydığımız marka tescil başvuruları ise çoğunlukla yurtdışında tescil edilmiş, Türkiye’de henüz tescil başvurusu yapılmamış ve Türkiye’de nispeten daha az tanınan markalara yönelik olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu tip başvuruları yapan kişilerin ana hareket motifi ise kanaatimize göre bu markalarla Türkiye’de üretim yapmak değil, tescil ettirdikleri markaları gerçek hak sahiplerine yüksek meblağlar karşılığında devretmektir. Son tahlilde, taklit ürün piyasasında karşımıza çıkan ürünler üzerinde kullanılan markalarla, kötü niyetli marka tescil başvurularının konusu olan markalar çoğunlukla birbirlerinden farklıdır ve kötü niyetli marka tescil başvurularının ana hareket motifi, taklit ürünlerin kullanımını yasal hale getirmek değil, gerçek hak sahiplerine kendi markalarının Türkiye’deki tescilini satarak haksız maddi kazanç elde etmektir.

Yurtdışındaki gerçek hak sahibinin markasını Türkiye’de önceden tescil ettirmemiş olmasına dayananlar ise, aynı markayı Türkiye’de tescil ettirmek isteyen -kötü niyetli başvuruyu yaptıkları iddia edilen- üçüncü kişilerdir. Bu argüman genellikle itiraza karşı görüş dilekçelerinde dile getirilmektedir ve başvuru sahibinin Türkiye’de ekonomik bir değer yaratma amacında olduğu temeline dayandırılmaktadır. İtiraz sahibi yabancı kişinin Türkiye’de ilgili mal ve hizmetler için önceden markasını tescil ettirmemiş olması, başvuru sahibine göre yabancı kişinin Türkiye’yle ilgili yatırım niyetinin bulunmadığının göstergesidir. Argüman genellikle yerli yatırımcının korunması, devletin yerli yatırımcıyı desteklemesi gerekliliği gibi duygulara hitap eden ifadelerle sonuçlandırılmaktadır. Bu argüman bir marka başvurusu yapmanın  yaklaşık 200 TL’na mal olması ve bunun da Türkiye için bir yatırım anlamına gelmemesi anlamında temelsizdir. Buna ilaveten çok sayıda marka tesciline sahip olan bu tip başvuru sahiplerinin, hangi markalarını gerçekten kullanıp kullanmadıkları belirsizdir ve Türk Patent ve Marka Kurumu ve mahkemeler bu yönde bir inceleme yapmamaktadır.

Kötü niyetli başvuruların reddedilmesi yetkisi kanunen Türk Patent ve Marka Kurumu’na verildiğinden, Kuruma düşen görev bu kategoriye girebilecek başvuruları itiraz üzerine incelemek ve gerektiğinde ret kararını vermektir. Kötü niyetli başvurunun tespiti nispeten zor bir değerlendirme gerektirse de, incelemenin objektif koşulları karar kılavuzunda ve çok sayıda mahkeme kararında belirtildiğinden, incelemenin subjektif ve riskli olduğu yönündeki argümanlar -değerlendirme gerçekten zor olsa da- kanaatimizce yerinde değildir.

Kötü niyetli marka tescil başvuruları hakkında fazlaca irdelenmeyen bir konu ise, çok sayıda markaya sahip olan kişilerin ticari anlamda bu kadar fazla markayı kullanıp kullanmadıkları, dahası kullanım yeterliliğine sahip olup olmadıklarıdır. Dahası, başvuru sahibinin tescilli marka sayısı nispeten az olsa da, benzeri bir değerlendirmenin, marka tescil belgesindeki yer alan mal ve hizmetlerin sayısının fazlalığı ve birbirleriyle bağlantısızlığı (aynı sınıf içinde yer alsa da örneğin gözlük ve yazılım mallarının veya araba lastiği ve helikopter mallarının birbirleriyle hiçbir bağlantısının bulunmaması) anlamında da yapılması mümkündür. Bu tip markaların kötü niyetli başvuru olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği yönünde farklı görüşler mevcuttur ve aşağıda okuyacağınız taslak Çin Marka Ofisi değerlendirmesi esasen bu hususa yöneliktir.  


Yazının giriş bölümünde kötü niyetli marka tescil başvuruları için tabloyu Türkiye açısından çizmiş olsak da, bu mesele sadece ülkemize özgü bir sorun değildir. Çin Halk Cumhuriyeti de kötü niyetli başvurular bakımından aynı sorunları yaşamaktadır. Çin bakımından sorun o denli büyük boyuttadır ki, kötü niyetli marka tescil başvuruları için ayrı bir yönetmelik hazırlanması gündeme gelmiş ve hazırlanan taslak düzenleme ilan edilerek sistem kullanıcılarının görüşlerine açılmıştır.

Çince bilmediğim için taslak yönetmeliği ana dilinden inceleyip okuyuculara aktarmam mümkün değil. Bununla birlikte, taslak yönetmelik hakkında detaylı bir tanıtım ünlü fikri mülkiyet bloglarından IP Watchdog‘ta Paolo Benoncini tarafından yapılmıştır (https://www.ipwatchdog.com/2019/03/07/china-trademark-office-attempts-curb-bad-faith-filings/id=107062/). Taslak yönetmelik hakkında yaralanabilecek bir diğer kaynak olarak ise http://www.cms-lawnow.com/ealerts/2019/03/bad-faith-trademark-applications-to-be-regulated-by-new-provisions-in-china adresindeki yazıyı önerebiliriz.

Takip eden satırlarda yukarıda bağlantısını verdiğimiz yazıyı temel alarak, Çin Marka Ofisi’nin kötü niyetli marka tescil başvuruları hakkındaki taslak yönetmeliğinin ana hatlarını aktarmaya çalışacağım.


Çin Marka Ofisi, 12 Şubat 2019 tarihinde “Marka Tescil Başvurularının Düzenlenmesine İlişkin Birkaç Hüküm” isimli taslak bir yönetmeliği kamuoyunun görüşüne açmıştır. Bu taslak Paolo Benoncini’ye göre, kötü niyetli kişilerce yapılan hile içeren başvuruları tespit ederek reddetmek ve kötü niyetli başvuru sahiplerini ve onların vekillerini bu tip fiilleri nedeniyle cezalandırmak amacıyla oluşturulacak bir tespit sisteminin ilk adımıdır.

Çin marka tescil sisteminde, tıpkı Türkiye’de olduğu gibi, başvurularla birlikte kullanım beyanında bulunulmamaktadır ve sistem ilk gelen alır ilkesi üzerine kuruludur. Bu sistemin kaçınılmaz sonucu olarak da, gene tıpkı Türkiye’de olduğu gibi, çok sayıda gerçek veya tüzel kişi aslında kullanmayacakları veya kullanma niyetlerini bulunmayan markaları kendi adlarına önceden tescil ettirmektedir. Bu tip tescillerin bir bölümü kötü niyetli yapılan marka başvurularından kaynaklanmaktadır ve markaların gerçek hak sahiplerini tehdit edecek silahlara dönüşebilmektedir. Çin piyasasına girmeye niyetlenen gerçek hak sahipleri, başka kişilerce kötü niyetle tescil edilmiş kendi markalarını satın almak zorunda bırakılmakta veya mallarının Çin pazarına girişi engellenebilmektedir. Gerçek hak sahiplerinin Çin pazarına girişte karşılaştıkları bu güçlükler şikayet konusu olmaktadır ve Çin devleti bu konuda daha yapıcı tedbirler almaya planlayarak aşağıdaki düzenlemeleri içeren bir taslak yönetmelik hazırlamıştır.

Çin Marka Ofisi ve Fikri Mülkiyet Mahkemeleri bir süredir başvuru ve tescil modellerini “açıklanamayacak derecede çok sayıda başvuru yapma, tescilli markaların kullanılmaması, kullanım olmadan markanın satışı” gibi eğilimler bakımından takip etmektedir ve bu tip hususları itiraz ve hükümsüzlük süreçlerinde kötü niyetin göstergesi olarak kabul etmektedir. Ancak, bu hususları düzenleyen bir mevzuat bulunmadığı gibi, ilk inceleme aşamasında da bu değerlendirme yapılmamaktadır.

Hazırlanan taslak, ilk incelemeyi yapan marka uzmanlarına yeni başvuruların kanundışı bir başvuru yapma eğilimine dahil olup olmadığını belirleme yetkisini verecek hükümler içermektedir. Bu hükümler kullanılarak, kötü niyetle yapıldığı ilk aşamada tespit edilecek başvurular incelemenin başlangıcında uzman tarafından reddedilecek ve gerçek hak sahipleri ve ofis zaman ve iş gücünden tasarruf edecektir.

Peki bu değerlendirme nasıl yapılacaktır?

Taslakta yer alan hükümlerin yönetmeliğe dönüşmesi durumunda Çin Marka Ofisi uzmanları, başvuru sahiplerinin, başvuru sayıları ve Çin’de bilinen başkalarına ait markaların tesciline yönelik başvurularda bulunup bulunmadıkları gibi veriler başta olmak üzere, başvuru yapma eğilimlerini gösteren verileri  inceleyerek, anormal başvuru eğilimlerini tespit edecektir. Anormal başvuru eğilimi tespit edilirken; (i) Başvuru sahibinin kısa sürede yaptığı çok sayıda başvurunun, başvuru sahibinin ticari ihtiyaçlarının ötesinde olup olmadığı, (ii) Başvuru sahibinin markalarını kullanım niyetinin bulunup bulunmaması  ve başvuru konusu mal ve hizmetler için münhasır marka haklarına sahip olması yönünde fiili bir gereklilik olup olmadığı hususları özellikle dikkate alınacaktır. Bu bağlamda, uzmanın talebi üzerine başvuru sahipleri fiilen faaliyette bulunan bir ticari işletmeleri olduğunu ve marka tescili için ticari ihtiyaçları bulunduğunu ispatlamak zorunda kalacaktır. Başvuru sahibinin gerekli kanıt veya meşru gerekçeleri sunmaması halinde başvuru reddedilecek ve açıklama gönderilmemesi kötü niyeti gösterir bir kanıt olarak kabul edilecektir.

Taslak yönetmeliğin dikkat çekici bir diğer hükmü, bu tip başvuruların yapılmasına aracılık eden marka vekillerinin kara listeye alınması ve ciddi hallerde vekillik yetkilerinin askıya alınması yönündedir. Diğer bir hüküm, bu tip anormal başvurular hakkında bilgi sahibi olan vekillerin, iyi niyetle hareket etmesi ve bu başvuruları yapmaması içeriklidir. Vekil bu yükümlülüğe uymazsa, gerçekleştirdiği fiili düzeltme yükümlülüğüne tabii olacaktır ve bunu gerçekleştirmezse disiplin cezalarıyla yüzleşebilecektir.

Başvuru sahipleri yönünden getirilen yaptırım ise; bu tip başvuruları yapan başvuru sahiplerinin devlet teşviklerinden veya ödüllendirmelerinden yararlanamaması, eğer halihazırda yararlandıkları bir teşvik veya ödül varsa bunun iptal edilmesi ve daha da etkilisi, ciddi hallerde cezai sorumluluklarla karşılaşabilmeleridir.

Üçüncü kişiler, anormal başvurular hakkında Çin Marka Ofisi’ne bildirimde bulunarak, işlem başlatılmasını talep edebilecektir. Ofis, bu tip bir bildirim alması halinde vakayı mevzuat uyarınca derhal incelemekle yükümlü olacaktır.


Çin Marka Ofisi’nin gerçek kullanım niyetiyle yapılmayan başvuruları da kötü niyetli başvurular olarak kabul edeceğini gösteren taslak yönetmelik, son dönemlerde marka hukuku alanında gördüğümüz en radikal düzenlemedir. Çin Ofisi de tıpkı Türk dengi gibi, çok sayıda başvurudan kaynaklanan iş yükü altında kalmıştır ve bu başvuruların bir kısmı kullanım niyeti bulunmayan markaların tescil edilmesi amacıyla yapılmaktadır.

Kullanım niyeti bulunmaması hali, geniş mal ve hizmet listeleriyle başvuru yapılması pratiği benimsenen Türkiye özelinde, mal ve hizmetler esasında kullanım niyeti araştırılacak olursa çok daha önemli bir sorundur; çünkü Çin’de, bildiğimiz kadarıyla 15 adetten fazla mal veya hizmetin tescilinin talep edilmesi halinde ek ücretler ödenmektedir. Türkiye’de ise sınıf bazında ücretlendirme yapılmaktadır ve aynı sınıf içindeki tüm mal veya hizmetler için tek bir ücret ödenmektedir. Bunun sonucu olarak da; Türkiye’de örneğin, otomobil lastiği yaması üretenler, aynı sınıfta yer alan helikopter veya uçakların tescili amacıyla da başvuruda bulunmaktadır ve başvuru sahipleri ve vekilleri cephesinde bu anlamsız başvuru pratiğine son verme anlamında bir niyet veya çaba sezinlenmemektedir.  Böyle bir çaba veya niyetin yokluğunda, Çin’de olduğu gibi radikal düzenlemelere gidilip gidilmeyeceği tarafımızca bilinmemekle birlikte, Çin Marka Ofisi’nin yukarıda kısaca aktardığımız cesur adımının, kötü niyetli başvuru sahiplerinin ve onları yönlendiren bazı marka vekillerinin çekineceği bir hamle olacağı açıktır.

Önder Erol ÜNSAL

Mart 2019

unsalonderol@gmail.com

Elma ile armudun karşılaştırılması: Apple’ın ısırılmış elması, armuda karşı!

Görsel: https://pixabay.com/tr/natürmort-elma-armut-meyve-gıda-876296

İnsan beslenmesi ve gıda sektörü açısından sıklıkla yan yana gelebilen ve birlikte anılan elma ve armut meyveleri, diğer konularda ise tam tersine, zıtlıkları ifade etmek için kullanılan kavramlar haline gelir. Hatta bu durum günlük konuşma dilindeki söz ve deyişlere de yansımıştır. Örneğin, birbiriyle gerçekte farklı olan ve mukayese edilebilir olmayan konular, sanki benzer konularmış gibi düşünülüp aynı kefeye konulmak istendiği zaman “elmayla armudu birbirine karıştırma” sözünü çoğumuz işitmişizdir. Ya da okulda bir matematik problemi çözerken aynı nitelikte olmayan iki kavramı toplamaya kalkan bir öğrencinin öğretmeninden “elmalarla armutlar birbiriyle toplanmaz” uyarısını aldığına şahit olmuşuzdur. Ancak söz konusu olan marka hukuku olduğunda elma ve armut, kelimenin tam anlamıyla karşılaştırma konusu edilebilir. Bu karşılaştırmanın sonucu ne olur derseniz, diğer faktör ve koşullara göre değişebilir. Kimi zaman ise ulaşılan sonuç şaşırtıcı olabilir.  

Kısa bir süre önce, Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi (GCEU) bu tarz bir karşılaştırmayı gerektiren bir davayı inceledi ve 31.01.2019 tarih ve T-215/17 sayı ile görülen davada kararını verdi.

Öncelikle dava konusu olayın geçmişini aktarmakla başlayalım.

25 Temmuz 2014 tarihinde Çin merkezli Pear Technologies Ltd. şiketi (başvuru sahibi) AB Fikri Mülkiyet Ofisine (EUIPO) aşağıdaki markanın tescili için başvuruda bulunur:

Başvurunun eşya listesinde 9, 35 ve 42. Sınıflarda yer alan çeşitli mal ve hizmetler bulunmaktadır. Bu mal hizmetler arasında kişisel bilgisayarlar, dizüstü bilgisayarlar, tablet mobil dijital elektronik araçlar, ses ve görüntünün kaydı, nakli, reprodüksiyonu için cihazlar, bilgisayar programları, yazılım ve donanımları; dijital pazarlama alanında danışmanlık sağlanması hizmetleri, yazılım güncelleme, ağ hizmetleri, web sitesi tasarımı, teknik danışmanlık, alan adı yönetimi gibi mal ve hizmetler mevcuttur.

Başvurun ilan edilmesi üzerine Apple Inc. (kısaca Apple olarak anılacaktır) şirketi tarafından itirazda bulunulur. İtirazda diğerlerinin yanı sıra, aşağıda görseline yer verilen AB markası gerekçe olarak gösterilir:

Bu markanın kapsamında da 9, 35 ve 42. Sınıflarda yer alan çeşitli mal ve hizmetler bulunmaktadır. Apple, itirazında AB Marka Tüzüğü’nün (EUTMR) karıştırılma ihtimali [m. 8(1)(b)] ve itiraz gerekçesi markanın tanınmışlığından haksız yarar sağlanmasına ilişkin [m. 8(5)] mevzuat maddelerini ileri sürer.

EUIPO İtirazlar Birimi, m. 8(5) kapsamındaki itirazı haklı bulur ve başvurunun tüm mal hizmetler yönünden reddine karar verir. Başvuru sahibi bu karara karşı itiraz eder ancak bu itiraz EUIPO Temyiz Kurulu tarafından reddedilir. Temyiz Kurulu kararında, markaların görsel olarak düşük düzeyde de olsa benzer olduğu, zira her iki markanın da pürüzsüz ve yuvarlak meyve siluetlerini içerdiği, kavramsal olarak ise elma ve armudun iki ayrı meyve olmasına rağmen, bunların biyolojik açıdan (köken, büyüklük, renkler, doku) birbiriyle yakından ilişkili olduğu; önceki markanın özgün niteliği ve yüksek bilinirlik düzeyi ile başvuruya konu markadaki armut görselinin imalı ve bir nebze alaycı bir şekilde resmedilmiş olması nedeniyle tüketicilerin markalar arasında düşünsel bir bağlantı kuracakları yönünde tespit ve değerlendirmelerde bulunur. Sonuç olarak Temyiz Kurulu, Apple şekil markasının sahip olduğu yüksek bilinirlik düzeyi, tüketicilerin zihninde markalar arasında bağlantı kuracak olması, ilgili sektörde bir meyve şeklinin kullanımının alışılmadık ve ayırt ediciliğinin çok yüksek olması, mal ve hizmetlerin aynılığı/benzerliği ile başvuru konusu markanın, önceki markayı taklit eder ve aynı zamanda alaya alır tarzda olduğu düşüncesi gibi hususları göz önüne alarak, Apple’a ait şekil markasına ilişkin özelliklerin başvuru konusu markaya transfer edilebileceği ve bu suretle markanın tanınmışlığından haksız bir yarar sağlanması riski bulunduğu sonucuna ulaşır.

Başvuru sahibi EUIPO Temyiz Kurulunun kararının iptali talebiyle dava açar ve davada EUTMR’nin 8(5) maddesi hükmünün hukuka aykırı şekilde değerlendirilmiş olduğunu ileri sürer ve dava Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin önüne gelir.

Olayın arka planını bu şekilde özetledikten sonra, dileyen okurların Genel Mahkeme tarafından 31/01/2019 tarihinde verilen kararın İngilizce ve Fransızca dillerindeki tam metinlerine http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=T-215/17&td=ALL bağlantısından erişim sağlayabileceklerini belirterek, yazının geri kalan kısmında Mahkeme kararında değinilen hususları ve mahkemenin yapmış olduğu tespit ve değerlendirmeleri özetlemeye çalışalım.

Mahkeme ilk olarak tanınmış markalara daha geniş bir koruma sağlayan EUTMR 8(5) maddesi kapsamındaki tescil engelinin varlığı için sağlanması gereken koşulları, yerleşik hale gelmiş içtihatları doğrultusunda sıralamıştır. Bu koşullar;

  1. Tanınmışlığı talep edilen önceki tarihli markanın tescil edilmiş olması
  2. Başvurusu yapılan marka ile önceki tarihli (itiraz gerekçesi) markanın aynı veya benzer olması
  3. Önceki tarihli markanın AB markası olması durumunda markanın Avrupa Birliğinde; bir AB üye devletinde tescilli ulusal bir marka olması halinde ise ilgili üye devlette bilinirliğe / tanınmışlığa sahip olması
  4. Başvuru konusu markanın herhangi bir haklı sebep bulunmaksızın kullanımının, önceki markanın tanınmışlığından haksız yarar sağlayabilecek veya markanın itibarına zarar verebilecek veya markanın ayırt edici karakterini zedeleyebilecek olması

Belirtilen koşullar kümülatif olduğundan, bunlardan bir tanesinin sağlanmaması, söz konusu hükmü uygulanamaz hale getirecektir. (22/03/2007, Sigla v. OHIM – Elleni Holding (VIPS), T-215/03, EU:T:2007:93, paragraf 34).

Genel Mahkeme, yukarıda 4. koşulda sayılan üç tür olumsuz durumdan herhangi birisi şayet mevcutsa, bunun markalar arasındaki belirli düzeydeki bir benzerliğin sonucu olarak ortaya çıkacağı ve bu bağlamda ilgili tüketici kesiminin markaları birbiriyle karıştırmasa dahi, markalar arasında bağlantı kurmasının, ilgili madde hükmünün uygulanabilirliği için üstü örtülü gerekli ön koşul olduğu yönündeki içtihadını da hatırlatmıştır. (02/10/2015, The Tea Board v. OHIM- Delta Lingerie (DARJEELING collection de lingerie), T-626/13, EU:T:2015:741, paragraf 68) İlaveten, gerek m. 8(5) gerekse m. 8(1)(b) bendinin uygulanabilir olması için markalar arasında belli bir düzeyde benzerlik bulunması şart olmakla birlikte, m. 8(5) kapsamındaki koruma için ayrıca karıştırılma ihtimalinin de varlığının muhakkak gerekli bir koşul olmadığı, zira m. 8(5)’de sayılan koşulların, markalar arasındaki daha düşük düzeydeki bir benzerlikten de kaynaklanabileceği; gerek m. 8(1)(b) gerekse m. 8(5) hükümleri bağlamında markalar arasındaki benzerlik aynı yöntemle incelenecek olmakla birlikte söz konusu hükümlerde sayılan tescil engellerinin varlığı için aranan benzerlik derecesinin birbirinden farklı olabileceği belirtilmiştir. (24/03/2011, Ferrero v. OHIM, C-552/09, EU:C:2011:177, paragraf 52-54)

İlgili içtihatlara dair bu bilgilerin ardından Genel Mahkeme m. 8(5) kapsamındaki analizine ilk olarak çekişme konusu markaların görsel olarak karşılaştırılmasıyla başlamıştır. Genel Mahkeme kararının 24 ila 54. paragrafları arası sadece görsel karşılaştırmaya ilişkin olup, kararın bu bölümlerinde markalar arasındaki görsel benzerlik, dava konusu Temyiz Kurulu kararındaki tespit ve değerlendirmeler ile tarafların iddia ve argümanları da dikkate alınmak suretiyle oldukça detaylı şekilde ele alınmıştır. Ancak, okuma kolaylığı açısından burada çok fazla detaya girmeden, Mahkemenin tespit ve değerlendirmelerine ana hatlarıyla ve özet olarak aşağıda maddeler halinde yer vermekle yetinelim:

  • Mahkemeye göre başvuru konusu markanın kelime unsuru, markanın halkın zihninde tutacağı imajın belirlenmesine önemli ölçüde katı yapmakta olup, bu unsur markaların görsel düzeyde karşılaştırılmasında göz ardı edilebilir nitelikte değildir.
  • Önceki marka ilgili tüketicilerce, bir bütün olarak, tepe kısmında bir yaprak bulunan, bir ısırık alınmış elmayı temsil eder biçiminde algılanacaktır.
  •  Başvuru konusu marka katı siluete sahip bir armudu resmetmektedir. Ancak, söz konusu marka, farklı ebatlarda çok sayıda kareden oluşmakta olup, bu kareler bir araya geldiğinde bir armut şekli ve dış hatları dolaylı olarak ortaya çıkmaktadır.
  • Çekişme konusu markaların resmettiği meyvelerin şekli birbirinden farklı olduğu gibi, önceki marka içe doğru oyuk, bir kısmı ısırılmış bir meyveyi resmederken, başvuru konusu marka tüm bir meyveyi resmetmekte olup bu markada, başvuru konusu markadaki gibi oyuk ve ısırık izi bulunmamaktadır.
  • Temyiz Kurulu’nun markaları görsel olarak karşılaştırırken önceki markanın bilinirliğini dikkate aldığı ve halkın iki marka arasında bağlantı kuracağı düşüncesinden esinlendiği görülmektedir. Eğer durum bu şekildeyse, önceki markanın tanınmışlığının, markaların benzerliğine ilişkin değerlendirmeyle değil, halkın zihninde markalar arasında kurulacak bağlantının varlığına ilişkin değerlendirmeyle ilgili bir faktör olduğu dikkate alınmalıdır. İlaveten, halkın zihninde markalar arasında bağlantı bulunup bulunmadığını belirlemek için yapılan genel değerlendirme, ancak markalar arasında belli düzeyde benzerlik bulunması durumunda gerekli olacaktır.
  • Markalar derhâl farklı meyveleri resmeder biçimde algılanacaktır. Bir bütün olarak figüratif unsurların şekilleri ve resmettikleri meyveler birbirine benzer değildir. Başvuru konusu markadaki armut, dış sınırı bulunmaksızın farklı ebatlardaki çeşitli sayıda karelerle çizilmiştir. Buna karşılık, önceki markadaki elma katı (solid) bir görünümdedir. Başvuru konusu markada, önceki markadaki gibi bir ısırık izi mevcut değildir. Son olarak başvuru konusu markada yer alan “pear” kelime unsurunun, önceki markada bir karşılığı, eşdeğeri mevcut değildir.
  • Belirtilen farklılıklar karşısında, çekişme konusu markaların her biri bir bütün olarak düşünüldüğünde, görsel düzeyde birbiriyle benzer olmayan bir genel görünüme yol açmaktadır. Dolayısıyla, Temyiz Kurulu’nun markalar arasında düşük düzeyde görsel benzerlik bulunduğu yönündeki değerlendirmesi hatalıdır.

Genel Mahkeme, görsel düzeydeki karşılaştırmanın ardından, kararın 55-79 numaralı paragrafları arasında, kavramsal düzeydeki karşılaştırmayı da detaylı şekilde ele almıştır.[1] Bu hususla ilgili olarak Mahkemece yapılan başlıca tespit ve değerlendirmeler de özetle şunlardır:

  • Öncelikle çekişme konusu markaların ilettiği kavramlar arasında açık farklılıkların altı çizilmelidir. İlk olarak, markalar aynı nesneyi değil, iki ayrı nesneyi, yani bir elma ve armudu resmeden görüntüler içermektedir. İkinci olarak, markalar “bir ısırık alınmış meyve” konseptini ortak olarak paylaşmamaktadır, çünkü soyut stilizasyonuna rağmen başvuru konusu marka bütün bir armut fikrini uyandırmaktadır. Üçüncü olarak, elma ve armut görsellerinin üst bölümünde konumlandırılmış figüratif unsurlar (elmada yaprak, armutta sap) nedeniyle de markalar birbirinden farklı şekilde algılanmaktadır.
  • Devamında markaların kavramsal düzeyde ortak noktaları bulunup bulunmadığı incelenmelidir. Başvuru sahibinin iddiasının aksine, markaların farklı nesnelere ait görseller kullanmış olması, tek başına, bu markaların, diğer faktörlere bağlı olarak en azından kısmen, benzer semantik içeriğe sahip olmasa engel teşkil etmemektedir. Bu hususta Temyiz Kurulu kararında, markaların sadece birer meyve görseli içermeleri bakımında değil,  aynı zamanda gerçek hayatta çeşitli faktörler nedeniyle oldukça benzer iki meyvenin görselini içermeleri nedeniyle ortak noktaları bulunduğuna dayanılmıştır. Ancak sadece çekişme konusu markaların anlamsal içeriğini tanımlarken kullanılan terimleri içeren bir jenerik terimin bulunuyor olması, kavramsal karşılaştırmada ilgili bir faktör değildir.
  • Markaların benzerliğinde çekişme konusu markalar başvuruya veya tescile konu edildikleri haliyle dikkate alınmalıdır. Somut olayda markalar “meyve” kavramını sadece dolaylı bir şekilde akla getirmektedir. Markalar, tanımlanamayan iki meyve olarak değil, aksine (i) bir ısırık alınmış, yaprağa sahip bir elma ve (ii) sapıyla birlikte bir armut şeklinde algılanmaktadır. Dolayısıyla, çekişme konusu malların hitap ettiği yüksek dikkat düzeyine sahip ilgili tüketicilerin, çekişme konusu markalardan “armut” veya “elma” yerine, “meyve” terimini kullanarak bahsetmesi akla yatkın değildir. Bu iki meyvenin gerçek hayattaki özellikleri, biyolojik özellikleri gibi hususlar, çekişme konusu markaların kendisinde yer alan hususlar olmayıp, bunlar tüketici açısından soyut bir analiz ve ön bilgi gerektirmektedir. Her halükarda elma ve armudun gerçek hayattaki bazı özelliklerinin benzeşmesi, çekişme konusu markalar arasındaki kavramsal açıdan açık farklılıkları dengelemeye yeterli değildir.

Belirtilen tespit ve değerlendirmeler çerçevesinde Genel Mahkeme, markalar arasındaki kavramsal düzeydeki açık ve belirgin farklılıkları da dikkate alarak çekişme konusu markaların bir bütün olarak kavramsal düzeyde de benzer olmadığı kanaatine varmıştır.

Sonuç itibarıyla, EUIPO Temyiz Kurulu’nun markalar arasında görsel ve kavramsal açısından düşük düzeyde benzerlik bulunduğuna dair değerlendirmesi ve buna bağlı olarak m. 8(5) kapsamında tescil engelinin uygulanabilir olduğuna yönelik kararı hatalı bulunmuştur. Markalar arasındaki benzerlik, tanınmış markalara ilişkin m. 8(5) bendinin uygulanabilir olması için gerekli koşullardan birisi olduğundan ve Mahkemece markalar arasında benzerlik bulunmadığı sonucuna ulaşılmış olduğundan, madde hükmünde yer alan diğer koşulların varlığına yönelik bir inceleme yapılmasına gerek kalmaksızın Temyiz Kurulu kararının iptaline hükmedilmiştir.

Genel Mahkemenin bu kararına karşı EUIPO tarafından temyiz yolu açık olduğundan ve dava açma süresi bu yazının yayımlandığı tarihte henüz sona ermemiş olduğundan karar henüz kesinleşmiş değildir. Son tahlilde, kararın temyiz edilmesi ve en üst karar organı sıfatıyla Adalet Divanı tarafından Genel Mahkeme’nin aksi yönde bir karar çıkması halinde, bu kararı da IPR Gezgininde paylaşmak istediğimizi ifade edelim.

Genel Mahkeme tarafından verilen karar, markaların benzerliğinin bu derece detaylı olarak analiz edilmesi ve markaların benzerliği (dikkat: karıştırılma ihtimali değil) incelenirken önceki markanın tanınmışlığının dikkate alınan bir faktör olmadığını teyit etmesi bakımından önemli ve kayda değer bir karar olmakla birlikte, kararın sonucunu kendi adıma biraz beklenmedik bulduğumu belirtmeliyim. Mahkeme somut olayda markalar arasında görsel veya kavramsal yönden düşük düzeyde bir benzerliğin varlığını dahi kabul etmiş olsaydı, m. 8(5) de yer alan diğer koşulların da incelenmesi gerekecek ve belki de Temyiz Kurulu’nun kararı onanacaktı.  Ancak, markalar arasında benzerlik bulunmadığı (dissimilar) sonucuna ulaşılmasıyla somut olayda 8(5) maddesinin uygulama alanı da ortadan kalkmış oldu. Başvuru konusu markada yer alan armut şeklinin tertip tarzının Apple’a ait markadan belirgin farklılıklar içermesi, bu kararda ulaşılan sonuca oldukça tesir etmiş gibi görünüyor. Başka bir tertip tarzında, örneğin ısırılmış bir armut görselinde, ulaşılan sonuç muhtemelen farklı olacaktı. Ancak, neticeten, Adalet Divanı Genel Mahkemesi, “elmalarla armutları birbirine karıştırmamış” diyerek yazıyı noktalayalım.

H. Tolga Karadenizli

Şubat 2019, Ankara

karadenizlit@gmail.com


[1] Yazarın notu:  önceki tarihli markada herhangi bir kelime unsuru bulunmadığından markaların işitsel düzeyde karşılaştırılması mümkün olmamaktadır.

Tanınmış markadan haksız yarar sağlanabilecek olması koşulunun ispatına ilişkin deliller: Coca-Cola, Master markasına karşı

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun (SMK) 6(5) maddesi, tanınmış markaların belirli koşullar dâhilinde, markanın tanınmışlığa sahip olduğu mallardan farklı türdeki mal veya hizmetler için de korunmasına imkân tanıyan bir yasal düzenlemedir ve bu düzenleme içerik itibarıyla AB Marka Tüzüğü (EUTMR)’nün 8(5) maddesiyle çok büyük benzerlik göstermektedir. Diğer bir ifadeyle, ilgili kanun maddesi, aynı konuya ilişkin AB düzenlemesi mehaz alınarak hazırlanmış desek herhalde yanlış olmaz.    

Bugünkü yazımızın konusu tanınmış markalara diğer markalardan daha geniş çaplı bir koruma sağlanmasına imkân tanıyan bu yasal düzenlemenin uygulamasına ilişkin olacak. Süreç içinde AB Adalet Divanı’na iki kere giden, dolayısıyla iki Adalet Divanı kararı ve toplamda üç ayrı EUIPO Temyiz Kurulu kararıyla neticelenen bu uyuşmazlık, konunun bilhassa ispata yönelik deliller bakımından olmak üzere farklı yönleriyle ele alınması bakımından kanaatimce önemli bir karar.

Yazının başlığını görünce, Coca-Cola ve Master markasının ne gibi bir benzerliği olabilir diyebilirsiniz. Ancak, yazıyı okuyunca bu soru yanıt bulacaktır diye tahmin ediyorum.

Olay şu şekilde cereyan ediyor;

10 Mayıs 2010 tarihinde Suriye’de yerleşik Modern Industrial & Trading Invesment firması (MITICO), AB Fikri Mülkiyet Ofisi EUIPO’ya aşağıdaki markanın tescili için başvuruda bulunur:

Başvuru kapsamında 29, 30 ve 32. sınıflarda yer alan çeşitli gıda ürünleri, su, maden suyu, meyve suları ve diğer alkolsüz içecekler gibi çeşitli mallar bulunmaktadır.

Başvurunun ilan edilmesi üzerine, Coca-Cola firması, karıştırılma ihtimali ve tanınmışlık gerekçelerine dayalı olarak itirazda bulunur. İtirazına dayanak olarak aşağıda görsellerine yer verilen AB nezdinde tescilli markalarını gösterir:

Coca-Cola, itiraz sürecinde, markasından haksız yarar sağlanabileceğini göstermek maksadıyla, MITICO’nun, Master markasını ticari olarak ve www.mastercola.com internet sitesinde, Coca-Cola markasını andıracak biçimde kullandığını öne sürer ve buna ilişkin bazı delilleri dosyaya sunar:

EUIPO İtirazlar Birimi ve devamında EUIPO Temyiz Kurulu itirazı reddeder. Temyiz Kurulu kararında, markaların benzer olmadığı ve bu nedenle markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunmadığı gerekçesine yer verir. Temyiz Kurulu, Coca-Cola markasının tanınmışlığını kabul etmekle birlikte, markaların benzer olmaması nedeniyle, tüketicilerin markalar arasında bağlantı kurmayacağı sonucuna ulaşır. Ayrıca, haksız yarar sağlamaya ilişkin olarak, Coca-Cola tarafından sunulan kanıtların başvuru konusu markaya ilişkin olmaması nedeniyle bunları olayla alakalı görmez ve bu delillere itibar etmez.

Coca-Cola, Temyiz Kurulu kararına karşı dava açar. Davada Coca-Cola, Temyiz Kurulu’nun 8(5) maddesine ilişkin değerlendirmesinin hukuka aykırı olduğu gerekçesine dayanır. Bu hususla ilgili olarak, başvuru sahibinin Coca-Cola markasının tanınmışlığından haksız yarar sağlamaya yönelik niyetini göstermek amacıyla, Master markasının ticari kullanıma ilişkin olarak sundukları delillere EUIPO tarafından itibar edilmediğini öne sürer. Kararın karıştırılma ihtimaline yönelik kısmını ise dava konusu yapmaz.

Davayı gören AB Adalet Divanı Genel Mahkemesi, 11 Aralık 2014 tarih ve T-480/12 sayılı kararında özetle aşağıdaki tespit ve değerlendirmelerde bulunur:

  • Markalar arasında görsel benzerlik unsurları mevcuttur. Bu, sadece markaların ilk harfleri olan C ve M harflerinin, bir imza tarzında, kuyruklu olarak yazılmış olmasından değil, ayrıca ticari hayatta yaygın olarak kullanılmayan bir yazım fontunun (Spenserian script) da ortak olarak kullanılmış olmasından kaynaklanmaktadır.
  • Benzerlik düzeyi düşük olmasına rağmen bu benzerlik, tüketicilerin markalar arasında bağlantı kurması için yeterlidir. Bu nedenle, EUIPO’nun 8(5) maddesinde sayılan diğer koşullar bakımından bir inceleme yapması gerekirdi.
  • EUIPO, 8(5) maddesi kapsamındaki itirazla ilgili olarak, Coca-Cola tarafından sunulan belgeleri dikkate almayarak hata yapmıştır.

Bu hususlar çerçevesinde Adalet Divanı, EUIPO Temyiz Kurulu kararının iptaline karar verir ve mahkeme kararı ekseninde Temyiz Kurulu itirazı tekrar inceler ve yeni bir karar verir. Ancak, karar yine itirazın reddi yönündedir. Temyiz Kurulu kararında bu defa aşağıdaki gerekçelere dayanır:

  • Coca-Cola tarafından sunulan delillerin hiçbirisi AB’ye ilişkin değildir. Şöyle ki, Master Cola markalı ürünler Suriye ve Orta Doğu ülkelerinde satılmaktadır. Başvuru sahibi firmanın web sitesinde AB pazarına yönelik herhangi bir bilgi mevcut değildir. Ürünlerin, web sitesi üzerinden sipariş edilerek AB’ye gönderilebileceğine dair bir emare de yoktur.
  • Sadece AB markası başvurusu yapılmış olması, başvuru sahibinin markayı Avrupa’da da aynı şekilde kullanacağına işaret etmez.
  • Sunulan deliller, 29, 30 ve 32. sınıflara dâhil mallarda Coca-Cola markasından haksız yarar sağlanması riskinin bulunduğunu göstermemektedir.

Coca-Cola firması, Temyiz Kurulu’nun bu kararına karşı da dava açar. Coca-Cola davada, EUIPO’nun, sunulan delillerin olayla bağıntısını dikkate almamakla hatalı bir değerlendirme yapmış olduğunu ve EUIPO’nun mahkeme kararına uymadığını veya kararı doğru şekilde uygulamadığını ileri sürer.

Davayı gören AB Adalet Divanı Genel Mahkemesi, 7 Aralık 2017 tarih ve T-61/16 sayılı kararında özetle aşağıdaki tespit ve değerlendirmelerde bulunur:

  • Mahkeme kararına uyulmadığı iddiası haklı değildir.
  • EUIPO’nun, Master markasının AB dışındaki ticari kullanımını, işaretin gelecekte AB’deki kullanımının Coca-Cola markasından haksız yarar sağlama riski bulunup bulunmadığını belirlemek açısından dikkate alması gerekir.
  • İlke olarak, bir AB marka tescil başvurusundan hareketle, başvuru sahibinin mallarını AB pazarına sürme niyetinde olduğu, mantıksal olarak çıkarılabilir.
  • Markanın AB dışındaki kullanım biçimi, Coca-Cola markasından AB’de haksız yarar sağlanabileceği riskine işaret edebilir. Zira MITICO, AB’deki muhtemel ticari niyetlerinin Suriye ve Orta Doğu’dakinden farklı olacağına dair bir delil sunmamıştır.
  • EUIPO, Master markasının, AB dışındaki ticari kullanımına dair delillere yönelik değerlendirmesinde, Coca-Cola markasının AB’de haksız yarar sağlanması riski bulunduğu sonucuna ulaştırabilecek mantıksal çıkarımları ve ihtimal analizlerini göz ardı etmekle hata yapmıştır.

Sonuç olarak, AB Adalet Divanı Genel Mahkemesi, Temyiz Kurulu’nun ikinci kararının da iptaline karar verir ve dosya üçüncü defa Temyiz Kurulu’nun önüne gelir.

Buraya kadar aktarılanlardan, AB Adalet Divanı’nın EUIPO Temyiz Kurulu kararlarının hukuka uygunluğunu incelediği, ancak Temyiz Kurulu’nun tam bir inceleme ve değerlendirme yapmadığı bir konuda kendisi esastan inceleme yaparak ve uyuşmazlığı kendisi sonlandıracak şekilde nihai bir karar vermediği anlaşılmaktadır. Bu yönüyle, EUIPO Temyiz Kurulu kararlarının iptali istemiyle açılan davalarda AB yargı süreci ve işleyişinin, ülkemizde TÜRKPATENT YİDK kararlarının iptali talebiyle açılan davalardan bazı farklılıklar gösterdiği söylenebilir. Ancak, yazımızın konusu bu olmadığından, belirtilen hususlara sadece bir parantez açmak maksadıyla değinmekle yetinelim.

Olaya dönecek olursak, AB Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin bozma kararı doğrultusunda, EUIPO Temyiz Kurulu, yakın bir zaman önce, 4 Ekim 2018 tarihinde uyuşmazlık hakkında üçüncü kez karar vermiştir. (R/ 693/2018-5 sayılı karar)

Kararda, ilk olarak olayın safahatı özetlendikten sonra, markalar arasında bağlantı bulunduğunun Mahkemece hâlihazırda teyit edilmiş olması ve itiraz gerekçesi markaların tanınmışlığı konusunda da bir çekişme bulunmaması nedeniyle, Temyiz Kurulu tarafından değerlendirilecek tek koşulun, başvuru konusu markanın, önceki markanın tanınmışlığından haksız yarar sağlama veya ayırt edici karakterine ya da ününe zarar verme riski bulunduğu hususunun itiraz sahibince ispatlanıp ispatlanamadığı olduğu belirtilmiştir.

Yerleşik içtihatlara göre, önceki markanın sahibi fiili ve mevcut zararı göstermek zorunda olmasa da, gelecekte böyle bir zararın meydana gelebileceğine dair ciddi risk bulunduğunu kanıtlamak zorundadır. Tanınmış markadan haksız yarar sağlanması riski bulunduğuna, sadece farazi (tahmine, varsayıma dayalı) olmamak koşuluyla, olasılık analizinden doğan mantıksal çıkarımlara dayalı olarak, ilgili ticari sektörün yaygın pratikleri ve olayın diğer özellikleri göz önüne alınmak suretiyle karar verilebilir.

Genel Mahkeme kararında da ortaya konduğu üzere, marka hukukundaki ülkesellik prensibi, AB başvurusuna konu markanın AB dışındaki ticari kullanımına dair delil sunulması; gelecekte AB’de gerçekleşebilecek muhtemelen kullanımın önceki markanın tanınmışlığından haksız yarar sağlama riski bulunduğunu ortaya koymak için yapılacak mantıksal çıkarıma dayanak teşkil etmesine herhangi bir biçimde engel olmamaktadır. Aslında, dünyanın herhangi bir yerindeki fiili kullanıma dair deliller, aynı markanın AB’de gerçekleşmesi muhtemel kullanıma yönelik bir gösterge olabilir ve haksız yarar sağlanması riski bulunduğuna karar vermede yardımcı olabilir. (07/12/2017, T-61/16, EU:T:2017:877, § 94)

Bu bağlamda, www.mastercola.com internet sitesinin statik olmadığına ve örneğin, bir veya daha fazla AB resmi dilinin site içeriğine eklenmesi suretiyle sitenin AB tüketicilerini de hedefleyecek şekilde değiştirilebileceği belirtilmelidir.  

İspat yükü açısından, başvuru sahibinin AB’deki ticari niyetinin farklı olacağını kanıtlaması, itiraz sahibinin AB’deki muhtemel ticari niyetinin, AB dışındaki fiili ticari pratiğiyle benzer olacağını kanıtlamasından daha kolay olacaktır. Ancak, başvuru sahibi, AB’deki muhtemel ticari niyetlerinin, üçüncü ülkelerdekinden farklı olacağına dair herhangi bir özel bilgi sunmamıştır.  Dolayısıyla, Kurul, Genel Mahkeme tarafından belirtildiği üzere, gelecekte AB’de haksız yararlanmasına dair “farazi olmayan” risk bulunduğu sonucuna ulaşabilmek için “Master” markasının mevcut kullanım biçiminin dikkate alınmasının uygun olduğu kanaatine varmıştır. Bu, somut olayda olduğu gibi, fiili kullanım delillerine konu markanın, başvurusu yapılan markanın kabul edilebilir bir varyasyonu olması halinde de geçerlidir.

Markanın tanınmışlığından haksız yarar sağlanması koşulunda, tanınmış markadan bir imaj transferi söz konusu olduğundan, öncelik tanınmış markanın sahip olduğu imajın ortaya konulması gerekmektedir.  Bu hususlarla ilgili olarak Temyiz Kurulu, Coca-Cola tarafından dosya kapsamında sunulmuş olan deliller arasında, markanın imajını ortaya koyan bilgi ve belgelere de kararında atıf yapmıştır.

Bu çerçevede, yukarıda belirtilen hususlar, sunulan deliller ve Genel Mahkeme’nin uyuşmazlığa ilişkin yol gösterici tespit ve değerlendirmeleri ışığında Temyiz Kurulu, başvuru konusu markanın, Coca-Cola markasının alkolsüz içecekler sektöründeki öne çıkan konumu, ciddi yatırımlar, pazarlama çabaları ve dünya çapında pazardaki uzun süreli varlığı sonucu elde ettiği bilinirlikten haksız yarar sağlama riski bulunduğu sonucuna ulaşmıştır. Dolayısıyla, AB Marka Tüzüğü 8(5) maddesi kapsamındaki itiraz haklı bulunmuş ve başvuru konusu markanın reddine karar verilmiştir.

Suriyeli firmanın Suriye’deki iç savaş patlak vermeden önce AB’de yaptığı marka başvurusuna yapılan itirazla başlayan hukuki süreç, aradan geçen 8 yıldan uzun sürenin ardından ancak neticelenmiş görünüyor.

Kanaatimce, uyuşmazlıkta Genel Mahkemenin tanınmış markadan haksız yarar sağlanması riski bulunduğu hususunun ispatına ilişkin deliller hakkındaki değerlendirmeleri oldukça önemli ve dikkate değer nitelikte. Muhtemeldir ki, Mahkeme kararındaki önemli yorum ve değerlendirmeler, EUIPO’nun tanınmış markalara ilişkin uygulama kılavuzlarının güncel versiyonlarında kendine yer bulacaktır ve bundan sonra, EUIPO nezdindeki benzer uyuşmazlıklarda da Genel Mahkeme’nin Master / Coca-Cola kararına sıklıkla atıflar yapılacaktır.

H. Tolga Karadenizli

Ocak 2019, Ankara

karadenizlit@gmail.com

“Kanun Bu Kadar Şizofrenik Değildir” – A.B.D. Federal Temyiz Mahkemesi Karıştırılma Olasılığı Değerlendirmesinde Tanınmış Markanın Rolünü Açıklığa Kavuşturuyor (Play Doh – Fundough Kararı)

 

Şizofreni en basit ve oldukça eksik tanımıyla, kişinin gerçeği değerlendirme yetisini bozan ağır bir psikolojik hastalıktır.

Peki, bir kanunun uygulaması bir mahkeme tarafından nasıl şizofrenik olarak değerlendirebilir? Bu yazıda bu hususu sizlere bir A.B.D. Federal Temyiz Mahkemesi kararı özelinde aktarmaya gayret edeceğim.

Tanınmış bir marka, kimilerine göre, diğer markalardan çok daha kolaylıkla ayırt edilebilir ve dolayısıyla tanınmışlık, karıştırılma olasılığı incelemesinde tanınmış markanın sahibine avantaj değil dezavantaj sağlar.

Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) ve Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) içtihat ve kılavuzunda, yorum tam tersi yöndedir. Tanınmışlık, karıştırılma olasılığı incelemesinde, tanınmış markayla karıştırılma olasılığını artıran bir faktördür ve tanınmış marka sahibinin lehine yorumlanması gerekir.

Atlantik’in karşı tarafında belirtilen hususun nasıl değerlendirildiğini aktarmak, bu yazının konusunu oluşturmaktadır.

A.B.D. Patent ve Marka Ofisi’nin (USPTO) bu konuda referansta bulunduğu başlıca karar, A.B.D. Federal Temyiz Mahkemesi’nin 1992 tarihli Kenner Parker Toys Inc. v. Rose Art Indus. Inc. kararıdır [963 F.2d 350, 22 USPQ2d 1453, 1456 (Fed. Cir. 1992)].

Yazı boyunca 1992 yılına ait bu ilke kararını özetleyerek sizlere aktarmaya gayret edeceğiz:

Davacı Kenner Parker Toys Inc. firması hepimizin bildiği “Play-Doh” markalarının sahibidir ve bu markaların kapsamında Türkiye’de “oyun hamuru” olarak tabir ettiğimiz mallar bulunmaktadır.

Davalı Rose Art Indus Inc. aynı nitelikteki mallar için “Fundough” markasının tescil edilmesi için USPTO’ya başvuruda bulunur.

Kenner Parker bu başvuruya karşı itiraz eder, ancak itirazı USPTO Temyiz Kurulu tarafından reddedilir. Kenner Parker bu karara karşı dava açar ve dava A.B.D. Federal Temyiz Mahkemesi tarafından 15 Nisan 1992 tarihinde karara bağlanır. Temel bir karar niteliğindeki Temyiz Mahkemesi değerlendirmesinin https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F2/963/350/243488/ bağlantısından görülebilir.

Temyiz Mahkemesi kararına önceki tarihli itiraz gerekçesi markanın tanınmışlığı hususunun değerlendirilmesine ilişkin detaylı bir analizle başlar:

Önceki tarihli markanın ünü, güçlü veya ünlü bir markanın dahil olduğu vakalarda baskın bir role sahiptir. Ünlü veya güçlü markalar daha geniş bir hukuki korumadan yararlanır. İçtihada göre, bir taraf kendiliğinden zayıf bir markayı seçerse, güçlü markaların sahiplerine sağlanan geniş korumadan yararlanamaz. Kamu tarafından yoğun bilinirliğe ve üne sahip markalar, bilinmeyen veya zayıf markalara kıyasla daha geniş hukuki korumayı hak ederler.

Sayısız işaretin kamunun dikkatini çekmek için karmaşa içerisinde bulunduğu piyasada bir markanın ün kazanması, genellikle çok ayırt edici bir marka, büyük reklam harcamaları ve istikrarlı değere sahip bir ürün gerektirir. Bir marka ün kazandıktan sonra sadece sahibine kazanç sağlamaz, aynı zamanda tercih edilen ürünü tanımak için işarete güvenen tüketicilere de kazanç sağlar. Bununla birlikte markanın ünü ve tüketicilerin bu işarete güveni, bedavacıların (free riders) sömürüsüne konu olmaktadır.

Ticari rakipler, yerleşik bir piyasada reklam gideri olmaksızın benzer bir ürünü satmanın ekonomik avantajlarını kısa sürede hesaplayabilir. Bu güdüler, rakipleri ünlü bir markaya mümkün olduğunca sokulma konusunda cesaretlendirir. Bedavacıların ünlü markalara karşı oluşturduğu tehdidin farkında olan mahkeme, ticari rakiplerin zayıf markalara yaklaşmasına izin vermiştir. Buna karşın, güçlü bir marka ticari rakiplerin uzak durması gereken uzun bir gölgeye sahiptir.

Bu çerçevede, Marka Kanununun (Lanham Act) yarışan markalar arasındaki benzerlik hakkındaki toleransı, önceki tarihli markanın ününe bağlı olarak ters yönde değişmektedir. Markanın ünü arttıkça, kanunun yarışan markalar arasındaki benzerlik hakkındaki toleransı azalmaktadır. Bu çerçevede; itiraz sahibinin markasının güçlü, ünlü bir marka olması halinde, bu durum her zaman önem arz eder. Bir markanın ünü, tüketicilerin ünlü bir isme sahip bir ürünü satın alırken daha az dikkat gösterecek olmaları nedeniyle, tüketicilerin karıştırma olasılığına düşmeleri durumunu tetikleyebilir. Bu ilkeler ışığında Mahkemeye göre; ticari bir rakibin tanınmış markasına yaklaşmanın hiçbir bahanesi olamaz ve karıştırmanın, alımda hata veya yanılgının olası olup olmadığına ilişkin her kuşku, özellikle önceki markanın üne sahip olması halinde, yeni tarihli markanın aleyhine değerlendirilecektir.  

İncelenen vakada Temyiz Kurulu Kenner Parker’ın önceki tarihli markasının oyun hamurlarına ilişkin ününü kabul etmiştir ve Rose Art da bu ünü kabul etmektedir. Buna karşın, tüketicilerin ünlü bir markayla farklılıkları daha kolaylıkla algılayacağı yaklaşımından hareket eden Kurul; Kenner’ın ünlü markasının benzer markalar için daha az değil, daha fazla yasal tolerans sağlayacağı sonucuna varmıştır.

Akademisyenler, ünün markalar arasındaki farklılıkların algılanması hususunda kamunun algısını yükselttiği veya azalttığı hakkında önermeler sunarak konuyu tartışıyor olsalar da, yasal önerme tartışma götürmeyecek derecede açıktır. Marka Kanununun gerekçe ve kökenleri, Mahkemeler tarafından da istikrarlı biçimde uygulanan “ünlü markaların karıştırılmaya karşı daha fazla korunmasını” hususunu gerektirmektedir.

En eski içtihatlarda dahi, markaların fonksiyonu, hem markalarına itibarlarını ve sermayelerini yatıran üreticileri, hem de bu işaretlere güvenen tüketicileri korumaktır. Tüketicilerin ürünlerin kaynağını tanımasını sağlayacak markalar, tüketicileri ürünleri güvenilir bir üreticiden satın almaya geri götürecek ve bu yolla mükemmeliyet için ekonomik bir ödül yaratacaklardır. Dolayısıyla, markalar kaliteli ürünleri teşvik edecek ve tüketicilerin piyasa araştırması için maliyetlerini azaltacaktır. Buna ilaveten markalar, hak sahiplerinin yatırımlarını koruyacak ve emek ve sermaye sağlayanların hak ettikleri uygun getirilerini garanti altına alacaktır.

Marka Kanununun yukarıda bahsedilen çeşitli amaç ve faydaları; güçlü ve ayırt edilebilen bir markaya yapılan yatırımlar için, mutlak bir yasal koruma sağlanması ödülünün getirilmesi halinde işlerlik kazanacaktır.

Yatırımcıların yararlandığı yasal korumanın derecesi, markanın ününün artmasıyla düşerse, kanun markalara yapılan yatırımları engelleyici bir hali teşvik edecektir. Kanun bu kadar şizofrenik değildir. Marka korumasının amaçları ve kaynakları ile uyumlu olarak, Marka Kanunu markanın ünü arttıkça daha geniş kapsamlı bir koruma sağlar.

Mahkeme bu tespitlerin ardından, incelenen vakada markaların karşılaştırmasına geçer. Bu yazıda detaylarına girmeyecek olsak da, en basit haliyle, “PLAY” ve “FUN” kelimelerinin kavramsal yakınlığı ve “DOH” ve “DOUGH” ibarelerinin işitsel benzerliğini dikkate alarak markalar arasında belirli düzeyde benzerlik bulunduğu kanaatine ulaşır. Buna ilaveten, itiraz gerekçesi “PLAY-DOH” markasının ününün belirtilen benzerliğin önemini arttırması gerekirken, Kurul’un bu hususu yanlış değerlendirdiğini belirtir. Malların aynı olması, satış kanallarının aynı olması ve malların tüketici grubunun genel anlamda halk olması hususlarını da dikkate alarak Mahkeme, markalar arasında karıştırılma ihtimalinin bulunduğu kanaatine ulaşır ve aksi yöndeki USPTO Temyiz Kurulu kararını iptal eder.

Kararda yer verilen “Kanun bu kadar şizofrenik değildir.” ifadesi, Temyiz Mahkemesi’nin “tanınmış markalar diğer markalardan daha kolay ayırt edilir ve karıştırılmaz” biçiminde özetlenebilecek temelsiz argümandan artık sıkıldığını ortaya koymaktadır.

Önceki tarihli markanın tanınmışlığı halinde karıştırılma ihtimalinin güçleneceği Türkiye’de mahkemeler ve Kurum nezdinde de kabul görmüş bir ilkedir. Bununla birlikte aksi yöndeki yorumlarla, yani “Tanınmış marka çok daha kolay ayırt edilir ve benzerleriyle piyasada karıştırılmaz.” argümanıyla da halen sıklıkla karşılaşılmaktadır. Hukuki dayanağı bulunmayan ve neye göre ölçümlenip – iddia edildiği belli olmayan bu argümanın bu denli kolaylıkla dile getirilmesi şahsımca da ilginç bulunmakla birlikte, A.B.D. değerlendirmesinin de Türkiye’de genel kabule konu olan şekilde gerçekleştirildiği bu yazıda Kenner Parker kararı özelinde ortaya konulmuştur.

Okuyucularımızın faydalanacağını umuyoruz.

Önder Erol ÜNSAL

unsalonderol@gmail.com

Kasım 2018

 

 

PRADA Tanınmışlık İddiasıyla RICH PRADA Markasına Karşı – Adalet Divanı Genel Mahkemesi, EUIPO Temyiz Kurulu Kararını Onadı (T-111/16)

 

5 Haziran 2018’de Avrupa Adalet Divanı Genel Mahkemesi, tanınmış marka ve tanınmış marka ile ilişkilendirilme hususlarına yeni bir bakış açısı getirerek oldukça ilgi çekici bir karara imza atmıştır.

Öncelikle belirtmek isteriz ki; bu yazıda kullanılan TANINMIŞ MARKA terimi, aslında AB Tüzüğü 8(2)(c)  maddesi çerçevesinde yer verilen Tanınmış Markalara değil, Tüzüğün 8(5) maddesinde yerini bulan, AB sınırlarında tescilli ÜNE SAHİP MARKALARA işaret etmektedir. Ne var ki, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu çerçevesinde 6(4) ve 6(5) maddeleri altında iki farklı biçimde düzenlenmiş olmakla birlikte, Tüzük’te yer aldığı şekilde bir ayırım yapılmadan, her iki madde altında da TANINMIŞ MARKA terimi kullanılması nedeniyle bu yazımızda biz de TANINMIŞ MARKA terimini kullanmayı tercih ettik. Söz konusu maddelerde yer alan ayrıma ve kavramsal farklılıklara ilişkin ayrıntılı yazıyı https://iprgezgini.org/2018/06/25/paris-sozlesmesi-birinci-mukerrer-6nci-madde-baglaminda-taninmis-markalar-adalet-divani-genel-mahkemesi-massi-karari-t-2-17/ adresinde bulabilirsiniz.

Karara konu uyuşmazlık, Endonezya menşeili “RICH PRADA INTERNATIONAL PY” firmasının “RICH PRADA” ibareli markanın 30., 32., 35., 36. 37. 41. ve 43. Nice Sınıfları kapsamındaki mal ve hizmetlerin tescili için 30 Ağustos 2011 tarihinde AB Fikri Mülkiyet Ofisi (o tarihte “OHIM”)’ne başvurması ile başlar. Elbette ki, moda sektörünün ünlü firması PRADA SA, bu başvuruya Almanya, Fransa, İtalya ve Birleşik Krallık’ta 18 ve 25. sınıflarda, Birleşik Krallık’ta ayrıca 35. sınıfta tescilli ve ciddi kullanımda olan PRADA markalarını gerekçe göstererek itiraz eder. İtiraz gerekçeleri Birlik Marka Tüzüğünün 8(1) ve 8(5) maddelerine dayandırılır.

OHIM (EUIPO) İtirazlar Birimi, 16 Ekim 2014’te verdiği karar ile, itirazın kısmen kabulüne ve başvurunun aşağıdaki hizmetler yönünden reddine karar verir:

35. sınıf: Perakende alan yönetimi; şampuan, sabun kolonya, diş macunu gibi bakım ürünleri, kozmetik malzemeleri, parfümler, mücevherat, gözlere takılan ürünler, giysiler, ayak giysileri, baş giysileri, çantalar, bavullar, deri ürünler, anahtarlıklar, kırtasiye, rozetler, kupalar, posterler, şemsiyeler, tekstil ürünleri, oyuncak ve oyunlar, yiyecek ve içecek, tütün içenlere mahsus malzemeler, basılı yayınlara ilişkin perakendecilik hizmetleri; Ticari amaçlı gösterilerin ve fuarların ayarlanması, düzenlenmesi ve organize edilmesi hizmetleri; Ticari sergilerin organizasyonu, düzenlenmesi ve organize edilmesi hizmetleri; bu hizmetlere ilişkin bilgi sağlanması, tavsiye ve danışmanlık hizmetleri; Açık arttırma hizmetleri.

41. sınıf: Eğitim ve öğretim hizmetleri; eğlence hizmetleri; sportif ve kültürel etkinlikler hizmeti; konferans, seminer, sempozyum, sergi, kurs ve kongre ayarlanması, düzenlemesi ve organize edilmesi hizmetleri; organizasyonların ayarlanması, düzenlemesi ve organize edilmesi hizmetleri; gece kulübü hizmetleri; bu hizmetlere ilişkin bilgi sağlanması, tavsiye ve danışmanlık hizmetleri. 

43. sınıf: Yiyecek ve içecek sağlanması hizmetleri; Geçici konaklama hizmetleri; Otel rezervasyon hizmetleri; Otel konaklamalarının düzenlenmesi hizmetleri; Otel yerlerinin sağlanması hizmetleri; Otel tesislerinin sağlanması hizmetleri; Konuk ağırlama hizmetleri; Otel hizmetleri; Restoran hizmetleri, Bar hizmetleri; Bekleme salonu hizmetleri; Catering hizmetleri; Yiyecek ve içecek sunan bar hizmetleri (şarap barı hizmetleri); bu hizmetlere ilişkin bilgi sağlanması, tavsiye ve danışmanlık hizmetleri.       

44. sınıf: İnsanlar ve hayvanlar için hijyen ve güzellik bakımı hizmetleri; güzellik ve spa hizmetleri; Güzellik salonu ve kuaför hizmetleri; Spa hizmetleri; Güzellik tedavisi hizmetleri; Masaj hizmetleri; bu hizmetlere ilişkin bilgi sağlanması, tavsiye ve danışmanlık hizmetleri.

Karara karşı hem başvuru sahibi, hem de PRADA itiraz eder. Her iki itiraz dosyasını birleştiren EUIPO Temyiz Kurulu, 14 Mart 2017 tarihinde:

  • İtiraz Birimi’nin kararını başvuru sahibi lehine bozarak Tüzüğün 8(5) maddesi uyarınca başvurunun 35. sınıfta yer alan “Perakende alan yönetimi; oyuncak ve oyunlar, kupa bardaklar, kırtasiye malzemelerinin perakende satışı; açık arttırma hizmetleri” ile 41. sınıf kapsamında yer alan “Eğitim ve öğretim hizmetleri; eğlence hizmetleri; sportif ve kültürel etkinlikler hizmeti; konferans, seminer, sempozyum, sergi, kurs ve kongre ayarlanması, düzenlemesi ve organize edilmesi hizmetleri” yönünden ret kararının kaldırılmasına,
  • Yine Tüzüğün 8(1) maddesi uyarınca başvuru sahibinin itirazlarının 35. sınıfta yer alan “yiyecek ve içeceklerin perakende satışı” yönünden kabulü ile marka başvurusunun bu hizmetler yönünden ret kararının kaldırılmasına,
  • Başvuru sahibinin itirazlarının kalan mal ve hizmetler açısından, PRADA’nın itirazlarının ise tümüyle reddedilmesine

karar verir.

Sonuç olarak Temyiz Kurulu’nun kararına göre, başvuru yalnızca aşağıda yer alan hizmetler açısından reddedilir:

35. sınıf: Şampuan, sabun kolonya, diş macunu gibi bakım ürünleri, kozmetik malzemeleri, parfümler, mücevherat, gözlere takılan ürünler, giysiler, ayak giysileri, baş giysileri, çantalar, bavullar, deri ürünler, anahtarlıklar, rozetler, posterler, şemsiyeler, tekstil ürünleri, tütün içenlere mahsus malzemeler, basılı yayınlara ilişkin perakendecilik hizmetleri; Ticari amaçlı gösterilerin ve fuarların ayarlanması, düzenlenmesi ve organize edilmesi hizmetleri; Ticari sergilerin organizasyonu, düzenlenmesi ve organize edilmesi hizmetleri; bu hizmetlere ilişkin bilgi sağlanması, tavsiye ve danışmanlık hizmetleri; Açık arttırma hizmetleri.

41. sınıf: Eğlence hizmetleri; kültürel aktiviteler; sergi ayarlanması, düzenlemesi ve organize edilmesi hizmetleri; etkinliklerin ayarlanması, düzenlemesi ve organize edilmesi hizmetleri; gece kulübü hizmetleri; bu hizmetlere ilişkin bilgi sağlanması, tavsiye ve danışmanlık hizmetleri.  

43. sınıf: Yiyecek ve içecek sağlanması hizmetleri; Geçici konaklama hizmetleri; Otel rezervasyon hizmetleri; Otel konaklamalarının düzenlenmesi hizmetleri; Otel yerlerinin sağlanması hizmetleri; Otel tesislerinin sağlanması hizmetleri; Konuk ağırlama hizmetleri; Otel hizmetleri; Restoran hizmetleri, Bar hizmetleri; Bekleme salonu hizmetleri; Katering hizmetleri; Yiyecek ve içecek sunan bar hizmetleri (şarap barı hizmetleri); bu hizmetlere ilişkin bilgi sağlanması, tavsiye ve danışmanlık hizmetleri.       

44. sınıf: İnsanlar ve hayvanlar için hijyen ve güzellik bakımı hizmetleri; güzellik ve spa hizmetleri; Güzellik salonu ve kuaför hizmetleri; Spa hizmetleri; Güzellik tedavisi hizmetleri; Masaj hizmetleri; bu hizmetlere ilişkin bilgi sağlanması, tavsiye ve danışmanlık hizmetleri.

Temyiz Kurulu, kararını aşağıdaki gerekçelere dayandırmıştır:

8(5) YÖNÜNDEN:

  • Markalar benzerdir. “PRADA” ibaresi tamamen ayırt edicidir ve ilgili toplum nezdinde bir anlam taşımamaktadır. Söz konusu ibare, başvurulan markanın içinde bütünüyle yer almaktadır ve toplumun ilgili kesimi nezdinde önceki markalardan türetildiği izlenimi yaratmaktadır. Bununla birlikte başvuruya konu markada yer alan diğer ibare “THE RICH (ZENGİN)”, İngilizce konuşan toplum nezdinde markayı över bir biçimde değiştirmekte, ancak PRADA ibaresinin gücünü ve ayırt edici karakterini zayıflatmamaktadır.
  • Önceki markalar 18. ve 25. sınıflarda yer alan mallar açısından ilgili bölgede çarpıcı bir üne sahiptir.
  • Marka başvurusunun önceki markanın itibarına zarar verme riski konusunda yapılan incelemenin sonucuna göre, öncelikle önceki markaların kapsamındaki mallar ile başvuruya konu markanın kapsamında yer alan mal ve hizmetler (örneğin 37. snıfta yer alan araba yıkama ya da madencilik hizmetleri gibi) arasındaki bariz farklılık, tüketicinin markalar arasında olumlu ya da olumsuz önemli bir bağlantı kurmasına neden olmayacaktır. Bağlantının kurulabilmesi için markaların yüksek derecede benzer, hatta belki birebir aynı olması gerekecektir. Böyle bir durumda 36. sınıfta yer alan finansal hizmetler ya da 44. sınıfta yer alan tıbbi hizmetler açısından önceki markaların itibarına zarar verebilecektir. Ancak her durumda, eğer inceleme konusu markalar arasında bir bağlantı kurulmuş olsaydı bile, bu bağlantı zararın varlığının kabulü açısından yeterli değildir.
  • Marka başvurusunun önceki markaların ayırt ediciliğinden veya tanınmışlığından haksız yararlanması riski açısından Temyiz Kurulu, inceleme konusu markalarda ortak “prada” kelimesinin çağrıştırdığı cazibe,  kalite ve prestij gibi pozitif değerlerin, önceki markaları bilen ilgili tüketici nezdinde başvurulan markanın kapsamındaki mal ve hizmetlere geçtiğini kabul etmektedir. Ancak, imaj transferi sadece moda sektörü ve prestij ve lüks tüketim gibi ortak imajlar barındıran, moda sektörü ile çok güçlü bir şekilde ilişkilendirilebilecek ikram ve konaklama hizmetleri sektörü gibi mal ve hizmetler açısından mümkündür.
  • Toplumun moda sektörü ile ilgisi olmayan ürün ve hizmetler açısından markaları karıştırması için, çok yüksek, hatta neredeyse aynılık derecesinde benzerlik gerekmektedir.
  • Bu nedenle lüks ve moda sektörü ile ilişki kurulamayacak, 35. sınıftaki perakende alanların yönetimi, açık arttırma hizmetleri; 41. sınıftaki eğitim ve spor aktiviteleri, 43. sınıftaki toplantı odalarının temini, 44. sınıftaki tıbbi hizmetler ve çiçek aranjmanı, 45. sınıftaki bebek bakıcılığı hizmetleri gibi, 35., 36., 37., 41., 43., 44. ve 45. sınıflarda yer alan bazı hizmetlerin ilgili toplum nezdinde ilişkilendirilmeyeceğine karar verilmiştir.
  • Sonuç olarak Temyiz Kurulu, normal şartlarda “göz kamaştırıcı/cazibeli” olarak tabir edilemeyecek hizmetler açısından başvurunun kullanımının, muterizin ticari faaliyetlerinden haksız yararlanacağına ilişkin ikna edici bir sebep ya da delil olmadığına hükmetmiştir.

8(1) YÖNÜNDEN:

  • Temyiz Kurulu, mal ve hizmetlerin farklı olduğu markalar açısından 8(1) anlamında karıştırılma ihtimali olmadığına karar vermiştir. Bununla birlikte İtiraz Birimi’nin 35. sınıfta yer alan “yiyecek ve içeceklerin perakende satışı” hizmetleri yönünden karıştırılma ihtimali oluşturduğuna karar vermiş olmasını “belirgin bir hata” şeklinde tanımlayarak, Prada S.A.’nın itirazını bu hizmetler yönünden de reddetmiştir.

Prada S.A., her ne kadar söz konusu kararı Genel Mahkeme nezdine taşımışsa da, Genel Mahkeme 5 Haziran 2018 tarihinde verdiği T-111/16 sayılı kararı ile davacı Prada’nın argümanlarının yalnızca markalar ve söz konusu mal ve hizmetler açısından bağlantının varlığına dayandığını, ancak bu bağlantıyı kanıtlamak için ortalama tüketici nezdinde bir davranış değişikliği oluşacağını gösteren bir argüman ya da delil sunamadığını belirterek, Temyiz Kurulu’nun kararını 8/5 ve 8/1 yönünden onamıştır.

Genel Mahkeme, Temyiz Kurulu kararını onadığı için Mahkeme değerlendirmesi yerine Temyiz Kurulu kararındaki argümanları aktarmayı yerinde bulduk, ancak Genel Mahkeme’nin gerekçelerini detaylı incelemek için kararın tümüne http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=202541&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=302645 adresinden ulaşabilirsiniz.

Ahu GÜNEYLİ

ahuguneyli@gmail.com

Kasım 2018

 

Tanınmış Markaya Tecavüzde Parodi İstisnası – A.B.D.’nden “Louis Vuitton v. My Other Bag” Davası; Güçlü Her Zaman Kazanmaz!

 

Tanınmış markaya tecavüzün parodi yapılması halinde ortaya çıkıp çıkmadığı, marka hukukunda önemli bir tartışma alanı oluşturmaktadır. Tartışmayı, A.B.D. yargısının ses getiren Louis Vuitton v. My Other Bag kararı çerçevesinde aktarmaya başlamadan önce, parodi istisnasının tanımlanması yerinde olacaktır.

Parodi, marka tecavüzü iddialarına karşı bir savunmadır. Altında yatan teori, parodinin ciddiye alınmayacağı, dolayısıyla karıştırılma olasılığının ortaya çıkmayacağıdır. Parodi bir taraftan orijinal markayı akla getirirken, diğer taraftan ürünün orijinal veya orijinalle bağlantılı olmadığını, orijinalin alaycı bir taklidi olduğunu gösterecek derecede zekice olmalıdır. (Leslie J. Lott – Trademark Parody, http://lottfischer.com/general.php?category=Resources&headline=Trademark+Parody&subhead=Articles )

Ülkemizde günlük yaşamda parodi kullanımına sıklıkla araba camlarına yapıştırılan çıkartmalarda (Nispeten düşük fiyatlı bir arabanın camına yapıştırılan “Diğer arabam bir Ferrari” çıkartması) veya tişörtlerin üzerine yazılmış ünlü bir markayı veya sloganını çağrıştıran mesajlarda rastlamaktayız.

 

 

Parodiyle verilen mesajın doğrudan tanınmış bir markayı çağrıştıracak şekil, kelime veya sloganların kullanımı suretiyle verilmesi, tanınmış marka sahiplerini rahatsız etmektedir ve bu rahatsızlıklar kimi zaman dava konusu edilerek mahkemelere taşınmaktadır.

Bu yazı kapsamında yer vereceğimiz ihtilaf, parodinin marka hakkına tecavüzde istisna teşkil edip etmediği hususunda A.B.D. yargısının en önemli kararlarından birisini teşkil etmektedir.

Tarafları davacı “Louis Vuitton Malletier S.A.” ve davalı “My Other Bag, INC.” olan dava, ilk olarak A.B.D. New York Bölge Mahkemesi tarafından 6 Ocak 2016 tarihinde karara bağlanmıştır. İlk derece mahkemesinin kararına karşı yapılan temyiz talebi önce A.B.D. Temyiz Mahkemesi sonrasında da Yüksek Mahkeme tarafından reddedilmiştir. Dolayısıyla, bu yazıda onanan A.B.D. New York Bölge Mahkemesi kararına yer vererek, okuyucularımızın parodi markaları ve parodi istisnası hakkında detaylı biçimde fikir sahibi olmasına gayret edeceğiz.

Davalı “My Other Bag, INC (bundan sonra MOB olarak anılacaktır)”, kanvastan yapılmış alışveriş çantaları satan bir firmadır. Çantaların bir yüzünde “My Other Bag (diğer çantam)” ifadesi yazılıyken, çantanın diğer yüzünde pahalı çanta üreticilerinin (Louis Vuitton, Chanel, Fendi, vd.) ikonik markalarını akla getiren şekiller yer almaktadır.

 

 

Davacı “Louis Vuitton Malletier S.A. (bundan sonra LV olarak anılacaktır)”, okuyucularımızın tamamının bildiği gibi, dünyaca ünlü “Louis Vuitton” markasının sahibidir. Louis Vuitton markalı ürünler oldukça pahalıdır, prestijlidir ve lüks ürün segmentinde yer almaktadır. Louis Vuitton’un amiral gemisi ürünlerinden birisi de çantalardır.

LV, MOB’un çantalarında kendi markasını ve ürünlerini doğrudan çağrıştıran şekillerin kullanımından duyduğu rahatsızlık neticesinde; MOB aleyhine marka sulandırılması (trademark dilution) ve telif hakkına tecavüz gerekçeli dava açar.

Dava, New York Bölge Mahkemesi’nde 156 F. Supp.3d 425 sayıyla görülür ve 6 Ocak 2016 tarihinde karara bağlanır. Karar metninin https://www.leagle.com/decision/inadvfdco161104000031 bağlantısından görülmesi mümkündür.

Mahkeme ilk olarak, LV’nin dünyaca ünlü ve pahalı markaların sahibi olduğunu ve bu ürünler arasında çantaların da yer aldığı tespitini yapar. Mahkeme’ye göre, LV’nin en tanınmış markalarından birisi tuval monogram şekli olarak anılan “birbirinin içine geçmiş stilize L, V harflerini, stilize üç çiçek şeklini içeren ve tekrar eden desen”dir. LV’nin kelime ve şekil markaları, yukarıda tarif edilen tuval monogram şekli de dahil olmak üzere tescil edilmiştir ve LV markalarını taklitlere karşı agresif biçimde korumaktadır.

Davalı MOB tarafından satılan çantalardan bir kısmında, LV’nin şekil markalarını andıran figürler bulunmaktadır, ancak bu şekillerde birbirinin içine geçmiş L ve V harfleri veya “Louis Vuitton” ibaresi yerine, M,O, B harfleri veya “My Other Bag” ibaresi yer almaktadır.

MOB çantalarını “Sevdiğimiz tasarımcı çantalarını şakacı biçimde parodileştiren doğa dostu, dayanıklı, günlük yaşama uygun alışveriş çantaları” ifadesiyle pazarlamaktadır. LV’nin çantaları yüzlerce dolarlık fiyata sahipken, MOB çantalarının fiyatı 30-55 dolar arasındadır.

Mahkeme, bu tespitlerin ardından ilk olarak tanınmış markanın sulandırılması iddiasını değerlendirir:

A.B.D. yargısı içtihadına göre; markanın sulandırılması durumu, tanınmış markanın izinsiz kullanımı suretiyle, halkın tanınmış markanın benzersiz, müstesna ve özel bir şeyleri simgelediğine dair algısında düşüş olması halinde ortaya çıkmaktadır. Bulandırma yoluyla sulandırma (dilution by blurring) haline verilen örnekler özellikle tanınmış markayla birlikte kullanılan ilgisiz ürünler durumudur: Dupont ayakkabıları, Buick tabletleri, Kodak piyanoları, Harry Potter kuru temizleme gibi. Bu tip durumlarda, markanın yeni kullanımıyla karşılaşacak tüketiciler, davacı markasıyla yeni ve farklı bir bağlantı kuracak ve bu şekilde tanınmış markanın değeri sulanacaktır.

Sulandırma iddiasında başarılı olabilmek davacı tarafın ilk olarak markasının gerçekten ayırt edici olduğunu ispatlaması ve ardından bulandırma yoluyla sulandırmanın olası olduğunu ortaya koyması gerekmektedir.

Federal kanun uyarınca bulandırma yoluyla sulandırma halinin varlığı araştırılırken aşağıda sayılan altı faktör araştırılmalıdır: (i) tanınmış markayla dava konusu marka arasındaki benzerliğin derecesi, (ii) tanınmış markanın ayırt edici gücünün derecesi, (iii) tanınmış marka sahibinin markasının münhasıran kullanımı için verdiği çabanın boyutu, (iv) tanınmış markanın tanınmışlığının derecesi, (v) dava konusu markanın kullanımı suretiyle tanınmış markayla bağlantı kurulması niyetinin varlığı, (vi) dava konusu markayla tanınmış marka arasında fiilen bağlantı kurulu kurulmadığı. Sayılan faktörler değerlendirilirken ana odak noktası, inceleme konusu markalar arasındaki benzerlik nedeniyle kurulacak bağlantının, tanınmış markanın ayırt ediciliğine zarar verip vermediği olmalıdır.

Federal kanun, bazı hallerin bulandırma yoluyla sulandırmanın konusu olamayacağını belirtmektedir, bunlardan birisi de: “Tanınmış markanın başka birisi tarafından, kendi mal ve hizmetlerinin kaynak işareti olacak şekilde değil, adil biçimde kullanımı (fair use); örneğin, tanınmış marka sahibini veya onun mal ve hizmetlerini tanımlayan, parodisini yapan, eleştiren veya yorumlayan kullanımı” halidir.

Kanun, “parodi”yi tanımlamasa da, mahkemelere göre parodi “Marka sahibinin yarattığı idealize edilmiş imajı, saygısız bir görünümle harmanlama suretiyle oluşturulan basit bir eğlence biçimi”dir. Parodi, eş zamanlı ve birbirine ters iki mesajı aynı anda vermelidir: Orijinal budur ve bu orijinal değildir ve parodidir. İkinci mesajın hiciv, saçmalık, şaka veya eğlence içeren bir unsuru iletmesi gerekmektedir.

Yukarıda yer verilen hususları incelenen vakaya uygulayan Mahkeme, MOB’un kullanımının, LV’nin markalarının parodisi olduğu, bu nedenle de adil kullanım kapsamında korunması gerektiği kanaatindedir. Başarılı bir parodinin tüketicilere üretici firmanın farklı olduğu ve marka sahibiyle bağlantısının bulunmadığı mesajını vermesi ve bu mesajı verirken markayla veya sahibinin politikasıyla alay etmesi gereklidir. MOB’un çantalarının yaptığı tam olarak da budur. “My other bag (diğer çantam)” ifadesi şaka yoluyla taşıyanın diğer çantasını işaret etmektedir ve taşınan çantanın Louis Vuitton olmadığını göstermektedir. Bu şaka, çantaların üzerinde Louis Vuitton’u andıran şekillerle birleştirildiğinde, MOB’un ucuz çantalarıyla, LV’nin lüks statüsü çantaları arasında eğlenceli bir karşılaştırma yapılmaktadır.

Mahkeme, MOB’un kullanımın adil kullanım teşkil ettiğinde kanaatinde olmakla birlikte, bir an için bu hususu bir tarafa bırakarak, MOB’un kullanımın LV markalarının bulandırma yoluyla sulandırılması halini oluşturmadığını da belirtmektedir.

Mahkeme’ye göre, MOB’un çantalarının LV’nin markalarının ayırt ediciliğine zarar verme riski bulunmamaktadır. İçtihada göre, bulandırma yoluyla sulandırmanın varlığı için bağlantı kurulması şart olsa da, bağlantı kurulması tek başına bulandırma yoluyla sulandırma anlamına gelmemektedir. Aynı zamanda ünlü markanın ayırt ediciliğinin zarar görmesi gereklidir.

Yazının önceki bölümlerinde yer verilen bulandırma yoluyla sulandırma halinin varlığına ilişkin altı faktörlük test, incelenen vakaya uyarlandığında, (i) tanınmış markayla dava konusu marka arasındaki benzerliğin derecesi, (v) dava konusu markanın kullanımı suretiyle tanınmış markayla bağlantı kurulması niyetinin varlığı, (vi) dava konusu markayla tanınmış marka arasında fiilen bağlantı kurulu kurulmadığı hususları bakımından yanıtlar sulandırmanın varlığı sonucuna varmak için yeterli olmamaktadır. Özellikle, “my other bag (diğer çantam)” ifadesiyle, MOB’un çantalarının LV markalı çantalardan farklı olduğu mesajı verilmektedir. Bu çerçevede, Mahkeme’ye göre incelenen vakada, bulandırma yoluyla sulandırma halinin varlığından söz edilmesi mümkün değildir.

Mahkeme bir sonraki aşamada marka hakkına tecavüzün varlığı hususunu irdelemiştir.

İçtihada göre marka hakkına tecavüzün varlığı incelenirken sekiz faktörden oluşan Polaroid testi uygulanmalıdır: (i) Markanın gücü, (ii) Markaların benzerliği, (iii) Ürünleri yakınlığı ve rekabet edebilirliği, (iv) Marka sahibinin davalı ürünlerine benzer ürünleri piyasaya sürerek boşluğu kapatabileceğine yönelik kanıt, (v) Fiili karıştırmaya ilişkin kanıt, (vi) Taklit olduğu öne sürülen markanın kötü niyetle kullanıldığına ilişkin kanıt, (vii) Ürünlerin kendine özgü kalitesi, (viii) İlgili piyasadaki kullanıcıların bilgi düzeyi.

Polaroid testini incelenen vakaya uygulayan Mahkeme, davacıyı bir kez daha haksız bulmuştur. Davacının marka hakkına tecavüz iddialarının haksız bulunmasının temel nedeni de, davalı kullanımının parodi mahiyetindeki kullanım olmasıdır. Esasen Mahkeme, davalının MOB çantalarını kullanımının tüketicilerce açık olarak parodi mahiyetinde anlaşılacağı kanaatinden hareketle, Polaroid faktörlerini uygulamasının sonucunda da davacı iddialarını yerinde görmemiştir. Faktörlerin detaylı değerlendirmesinin kararda görülmesi mümkündür.

Mahkeme son olarak, davacının telif hakkına tecavüz iddiasını değerlendirmiştir. Bu iddia da, davalı kullanımının parodi mahiyetinde olması, dolayısıyla adil kullanım olması gerekçeleriyle kabul edilmemiştir. “Telif hakkına konu bir eserin adil kullanımı telif hakkının ihlali değildir. Yorum veya eleştirinin diğer biçimleri gibi parodi de, dönüştürücü değere ilişkin açık bir istem niteliğindedir ve bu çerçevede Telif Hakkı Yasası çerçevesinde adil kullanımdır.

MOB’un kullanımının telif hakkı bağlamında adil kullanım teşkil edip etmediği belirlenirken aşağıdaki faktörler değerlendirilmelidir: (i) Kullanımın amacı ve niteliği (ticari kullanım mı yoksa eğitim maçlı kar gözetilmeyen kullanım mı), (ii) Telif hakkına konu eserin niteliği, (iii) Telif hakkına konu eserin bütünlüğü göz önüne alındığında, kullanılan kısmın miktarı ve oranı, (iv) Kullanımın potansiyel piyasadaki etkisi veya telif hakkına konu eserin değeri.

MOB’un kullanımı ticari kullanım olsa da, ticari kazanç amacıyla yapılan parodi de adil kullanım teşkil edebilir. Kararın önceki bölümlerinde açıklandığı üzere MOB’un çantalarında “my other bag (diğer çantam)” ifadesinin kullanılıyor olması, çantaların LV markalı çantalar veya onların ikameleri olmadığı mesajını makul tüketicilere vermektedir. İçtihatta belirtildiği üzere, adil kullanım savunmasını anlamlı kılan husus, eserin makul kullanıcılar tarafından ne şekilde değerlendirileceğidir. İncelenen vakada, Mahkeme’ye göre makul kullanıcılar, MOB’un çantalarının LV markalı çantalar veya onların ikamesi olduğunu değerlendirmeyecektir.

Mahkeme yukarıda yer verilen gerekçelerin tümünün sonucu olarak davayı reddeder. Mahkeme’nin kararın sonuç bölümünde yer verdiği ifadeler özellikle dikkat çekicidir: “Louis Vuitton marka haklarının etkin ve aktif biçimde korumaktadır. Bununla birlikte bazı hallerde, parodi yoluyla ima edilen övgüyü kabul etmek ve dava açmak yerine gülümsemek veya gülmek daha iyidir. Bu davada da durum öyledir. MOB’un LV’nin markalarını kullanımı açıkça mizahi niteliktedir ve LV’nin markalarıyla karıştırılmaya veya onların ayırt ediciliğini bulandırma yoluyla sulandırmaya yol açmayacaktır.”

New York Bölge Mahkemesi’nin kararına karşı davacı temyiz yolunu kullanmış, ancak talebi Temyiz Mahkemesi tarafından reddedilmiştir. Bunun üzerine davacı, davayı Yüksek Mahkeme’ye taşımış, ancak dava Yüksek Mahkeme tarafından da reddedilmiştir.

Marka hakkına tecavüz iddialarında, A.B.D.’nde uygulama alanı bulan parodi istisnasına önemli bir örnek teşkil eden “My Other Bag” davasına ilişkin yazının okuyucularımız tarafından da ilgiyle karşılandığını umuyoruz.

Önder Erol ÜNSAL

Ekim 2018

unsalonderol@gmail.com

Adalet Divanı “Puma” Kararında Tanınmışlığın İspatı ve Önceki Tarihli Ofis Kararlarının Bağlayıcılığı Konusunu Değerlendiriyor (C-564/16)

 

Marka yayıma itiraz süreçlerinde en sık dayanılan itiraz gerekçelerinden birisi, önceki tarihli tescilli itiraz gerekçesi markanın tanınmışlığı veya bilinirliğidir. İtiraz gerekçesi markanın tanınmışlığı veya bilinirliği öne sürülmüşse, bu hususu yeterli ve objektif kanıtlarla ispatlama yükümlülüğü itiraz sahibine aittir. İnceleme otoritesinin itiraz sahibinin yerine geçerek veya onun sunmadığı kanıtlara dayanarak, itiraz gerekçesi markanın tanınmışlığına veya bilinirliğine kanaat getirmesi ve bu tespite dayanarak karar tesis etmesi mümkün değildir.

Yayıma itiraz sahiplerinin, tanınmışlık iddialarına dayanak gösterdiği önemli kanıtlardan birisi de inceleme otoritesinin önceki tarihli kararlarıdır. Ofisin geçmişte aynı marka gerekçe gösterilerek yapılan itirazlarda, itiraz gerekçesi markanın tanınmışlığına kanaat getirmiş olması halinde verdiği kararlar, itiraz sahiplerince sonraki itirazlarında referans gösterilmekte ve bu tip kararlardaki tespitlerin esas alınması talep edilmektedir.

İnceleme ofisi bakımından problem bu noktada çıkmaktadır:

1- Tanınmışlık iddiasının başarıyla sonuçlandığı önceki tarihli Ofis kararında, itiraz sahibince sunulmuş kanıtlar veya yeni itirazın başarıyla sonuçlanmasını sağlayacak yeterli derecede kanıt, inceleme konusu itiraz için sunulmamış olabilir.

2- Önceki tarihli başarılı itiraz, itiraz gerekçesi markanın tanınmışlığı tespitine dayanmış olsa da, önceki tarihli karar nispeten eski tarihlidir veya tanınmışlık aradan geçen süre içerisinde kaybedilmiş olabilir; dolayısıyla yeni tarihli kanıtların sunulması beklenir.

3- Önceki tarihli itirazın konusu marka ve inceleme konusu markanın, itiraz gerekçesi marka ile benzerlik derecesi farklı olabilir.

4- Önceki tarihli itirazın konusu markanın kapsadığı mal veya hizmetlerin, itiraz gerekçesi markanın tanınmış olduğu sektörle benzerlik derecesi, inceleme konusu markanın kapsadığı mal veya hizmetlerin, itiraz gerekçesi markanın tanınmış olduğu sektörle benzerlik derecesinden daha yüksek olabilir.

5- Tanınmışlık tespitine varılmasını sağlayan delillerin geçerliliği ortadan kalkmış veya önem derecesi Ofis’in yeni uygulamasında azalmış olabilir.

Yukarıda sayılan nedenlerle inceleme otoriteleri, tanınmışlığın ispatı noktasında kendilerine ait önceki tarihli kararları bağlayıcı kanıtlar olarak kabul etmeme eğilimindedir ve bunun en net yansıması EUIPO karar kılavuzunda görülmektedir (https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_manual/WP_2_2017/Part-C/05-part_c_opposition_section_5_trade_marks_with_reputation_article_8_5_eutmr/part_c_opposition_section_5_trade_marks_with_reputation_article_8_5_eutmr_en.pdf ; EUIPO İtiraz Kılavuzu, Bölüm C, sayfa 31, erişim: 29/07/2018):

 

 

Yukarıdaki metinde özet olarak, EUIPO’nun tanınmışlığın ispatlanmış sayıldığı önceki tarihli kararlarıyla bağlı olmadığı, her vakanın kendi özel şartlarıyla inceleneceği ve önceki tarihli kararda tanınmışlık iddiası kabul edilmiş olsa da, bu tespitin farklı taraflar arasındaki, hukuki ve olgusal hususları farklı başka bir vakaya uygulanamayacağı belirtilmektedir. Kılavuza göre, EUIPO’nun bu konudaki önceki tarihli kararları göreceli ispat gücüne sahiptir ve diğer kanıtlarla birlikte değerlendirilmelidir. Bununla birlikte tarafların aynı olduğu hallerde durum farklı olacaktır.

EUIPO’nun yukarıda yer verilen yaklaşımı, inceleme otoritesi perspektifinden yerinde ve objektif gözükse de, tanınmış marka sahipleri bakımından durum aynı değildir. Şöyle ki, aynı ofisin tanınmışlığın ispatı konusunda verdiği önceki bir kararla kendisini bağlı saymaması ve önceki kararını ikincil derecede önemli bir kanıt olarak kabul etmesi, tanınmışlığın ispatını her vaka bazında ayrıca gerçekleştirilmesi gereken, külfetli bir prosedür haline getirmektedir.

Aşağıda yer vereceğimiz 28 Haziran 2018 tarihli C-564/16 sayılı Avrupa Birliği Adalet Divanı kararı, yukarıda özetlediğimiz tabloyu değerlendirmekte ve konu hakkında Adalet Divanı’nın yaklaşımı ortaya koymaktadır.

GEMMA GROUP aşağıda görseline yer verdiğimiz şekil markasının tescili için EUIPO’ya başvuruda bulunur. Başvurunun kapsamında 7. sınıfa dahil “Ağaç, alüminyum ve PVC işleme makineleri.” yer almaktadır.

 

 

“Puma” spor giyim markasının sahibi “PUMA SE”, diğerlerinin yanısıra aşağıdaki görsele sahip markasını gerekçe göstererek başvurunun ilanına karşı itiraz eder. İtiraz gerekçesi markaların kapsamında esasen giyim eşyaları, çantalar, spor malzemeleri gibi mallar bulunmaktadır ve yukarıda yer verdiğimiz 7. sınıfa dahil mallarla aynı veya benzer mal ve hizmetler, itiraz gerekçesi markaların kapsamında bulunmamaktadır.

 

 

EUIPO itiraz birimi ve Temyiz Kurulu, işaretler arasında belirli derecede benzerlik bulunsa da, markaların kapsadıkları malların aynı veya benzer olmaması gerekçesiyle karıştırılma olasılığı gerekçeli itirazı reddeder. Tanınmışlık gerekçeli itiraz ise, işaretler arasında belirli derecede benzerlik bulunsa da, sunulan kanıtlar bağlamında tanınmışlığın ispatlanamaması gerekçesiyle reddedilir ve tanınmışlık ispatlanmış olsaydı dahi madde 8/5’te sayılan şartların (tanınmış markanın itibarından haksız avantaj sağlama, ayırt edici karakterini zedeleme, itibarını zedeleme) ispatlanamadığı belirtilir.

“PUMA SE” bu karara karşı dava açar ve dava Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nce görülerek T-159/15 sayıyla karara bağlanır. Genel Mahkeme kararında, “PUMA SE”yi haklı bularak ve EUIPO Temyiz Kurulu kararını iptal eder. Mahkeme kararında esasen aşağıda sayılan argümanlara dayanmaktadır:

Davacı tarafın temel argümanı, EUIPO’nun itiraz gerekçesi markaların tanınmışlığına yönelik olarak sunulan kanıtları kabul etmemesi ve tanınmışlığın ispatlanmadığına karar vermesidir. Davacı, EUIPO’nun aynı markaların tanınmışlığına yönelik olarak verdiği 20 Ağustos 2010, 30 Ağustos 2010 ve 30 Mayıs 2011 sayılı üç kararı kanıt olarak sunmuş ve EUIPO’nun yasal belirlilik ve iyi yönetim ilkelerinden saptığını öne sürmüştür. Bu kararlar davacı tarafından EUIPO’ya sunulmuş olsa da, Temyiz Kurulu kararında bu kararlar incelenmemiş ve onlardan bahsedilmemiştir. Temyiz Kurulu kararında sadece EUIPO’nun önceki kararlarıyla bağlı olmadığı belirtilmiştir. EUIPO savunmasında ise bu kararların itiraz gerekçesi markaların tanınmışlığına ilişkin kanıtlarla desteklenmediği ve bu nedenle de söz konusu kararların dikkate alınmadığına yer verilmiştir.

Genel Mahkeme kararında ilk olarak, EUIPO’nun benzer başvurular hakkında önceden verdiği kararları özel dikkatle incelemesi ve aynı yönde karar verip vermeyeceğine özenle karar vermesi gerektiğini belirtmiştir. İncelenen vakada, EUIPO önceki kararlarının aksi yönde karar vermiş olsa da, önceki kararlarında ulaştığı tanınmışlık tespitinden hangi olgusal nedenlerle vazgeçtiğine ilişkin herhangi bir açıklamada bulunmamıştır. Genel Mahkeme, dava konusu kararın belirtilen nedenle, iyi yönetim ilkesine aykırılık teşkil ettiği tespitiyle Temyiz Kurulu kararını iptal etmiştir.

EUIPO bu kararı Adalet Divanı nezdinde temyiz etmiş ve Adalet Divanı 28 Haziran 2018 tarihli C-564/16 sayılı kararıyla davayı neticelendirmiştir.

EUIPO’ya göre, tanınmışlık bir kez tespit edildikten sonra herkese karşı öne sürülebilir haklar yaratan bir olgu değildir, tersine inceleme konusu vakanın tarafları ve o vakanın kendisiyle sınırlı bir husustur. Bunun sonucu olarak da bir vakada ulaşılan tanınmışlık tespitinin sonraki vakalar için delil teşkil etmesi mümkün değildir. EUIPO buna ilaveten, önceki kararların çok taraflı işlemlerde EUIPO tarafından dikkate alınmasının silahların eşitliği ilkesine aykırı olduğunu öne sürmektedir.

Adalet Divanı, EUIPO’nun argümanları ve PUMA SE’nin karşı argümanları çerçevesinde vakayı detaylı olarak değerlendirmiştir. Bu değerlendirmeye detaylarıyla yer vermek yazının amacını aşacağından, Adalet Divanı’nın kararına temel gerekçeleriyle yer vermek daha isabetli olacaktır.

Adalet Divanı, EUIPO’nun argüman ve taleplerini aşağıdaki gerekçelerle reddederek, Genel Mahkeme’nin kararını onamıştır:

1- EUIPO’nun benzer başvurular hakkında önceden verdiği kararları özel dikkatle incelemesi ve aynı yönde karar verip vermeyeceğine özenle karar vermesi hususu tek taraflı işlemlerle sınırlı değildir, çok taraflı işlemlerde, yani nispi ret nedenleri incelemesinde de aynı ilke geçerlidir.

2- İyi yönetim ilkesi, idarenin kararlarında gerekçeye yer vermesi zorunluluğunu kapsar, bu husus da Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı’ndan kaynaklanmaktadır.

3- Bu bağlamda, bir Birlik markasının yayımına itiraz eden itiraz sahibinin, EUIPO’nun itiraz gerekçesi markanın tanınmışlığını tespit ettiği önceki tarihli kararları kanıt olarak sunması halinde, EUIPO birimlerinin bu kararları dikkate alması ve aynı yönde karar verip vermeyeceklerine özenle karar vermesi bir zorunluluktur. EUIPO birimleri, önceki kararlarından farklı yönde karar vermeleri gerektiği görüşüne ulaşırsa, önceki karardan hangi nedenle farklı sonuca vardıklarına yönelik olarak kararda açık bir beyanda bulunmalıdır.

4- Belirtilen ilkeler incelenen vakaya uyarlandığında, “PUMA SE”nin itirazında, itiraz gerekçesi markaların tanınmışlığının tespit edildiği önceki tarihli 3 EUIPO kararına dayandığı görülmektedir. Temyiz Kurulu’nun bu iddiaya karşılık olarak, sadece EUIPO’nun önceki kararlarıyla bağlı olmadığını belirtmesi iyi yönetim ve eşit muamele ilkelerinin ihlalidir.

5- EUIPO birimleri, önceki kararlarıyla otomatikman bağlı değildir; bunun nedeni de, uygun olmayan tescillerin önüne geçilmesi maksadıyla, her markanın incelemesinin tam ve sıkı biçimde yapılmasıdır. Dolayısıyla, tanınmışlığın varlığına yönelik inceleme de her vakanın kendi olgusal faktörleri dikkate alınarak yapılmalıdır. Bununla birlikte belirtilen husus, EUIPO organlarının iyi yönetim ve eşit muamele ilkelerinden doğan yükümlülüklerini, gerekçe belirtme zorunluluğu da dahil olmak üzere ortadan kaldırmaz. EUIPO’nun önceki kararlarıyla değil, Birlik marka mevzuatıyla bağlı olduğunu belirtmek, kararda gerekçeye yer verme zorunluluğunu ortadan kaldıran bir husus değildir.

6- İncelenen vakada, EUIPO Temyiz Kurulu, önceki tarihli 3 EUIPO kararını itiraz gerekçesi markaların olası tanınmışlığı konusunda içerikleri veya ispatlayıcı değerleri bakımından değerlendirmemiştir.

7- Belirtilen nedenlerle, EUIPO Temyiz Kurulu kararı iyi yönetim ilkesi çerçevesine uygun değildir, kararlarda gerekçe belirtme zorunluluğu göz ardı edilmiştir ve dolayısıyla da Temyiz Kurulu kararı hukuka uygun değildir. Sonuç olarak EUIPO’nun Genel Mahkeme kararına karşı yaptığı itiraz, Adalet Divanı tarafından reddedilmiştir.

Yazı boyunca ana hatlarına yer verdiğimiz Adalet Divanı kararı; idarenin marka incelemesinde tutarlı karar vermesi gerektiğini, önceki kararlarının tersi yönde karar vermesi halinde ise mevzuata genel bir atıf yapmak yerine, meselenin esasına girerek kararını hangi somut nedenle önceki kararlarından farklılaştırdığını açıklamak zorunda olduğunu belirtmesi bakımından oldukça önemlidir.

Karar kılavuzunu Adalet Divanı kararlarına yaptığı atıflarla sürekli güncelleyen EUIPO’nun, karar kılavuzunun yeni versiyonunda bu karara da atıf yaparak, kılavuz ve uygulamasını değiştireceği kanaatimizce açıktır.

Önder Erol ÜNSAL

Temmuz 2018

unsalonderol@gmail.com 

 

 

 

 

Paris Sözleşmesi Birinci Mükerrer 6ncı Madde Bağlamında Tanınmış Markalar – Adalet Divanı Genel Mahkemesi “MASSI” Kararı (T-2/17)

 

Paris Sözleşmesi’nin birinci mükerrer 6ncı maddesi bağlamındaki tanınmış markalarla aynılık veya benzerlik, 207/2009 sayılı AB Marka Tüzüğü madde 8(2)(c) uyarınca bir nispi ret nedeni ve aynı zamanda bir hükümsüzlük gerekçesidir.

Bu yazıda, 207/2009 sayılı AB Marka Tüzüğü madde 8(2)(c) uyarınca bir nispi ret nedeni olan Paris Sözleşmesi’nin birinci mükerrer 6ncı maddesi bağlamındaki tanınmış markalar (well known in a Member State, in the sense in which the words ‘well known’ are used in Article 6bis of the Paris Convention)[1] ile aynı tüzüğün 8(5) maddesinde yer alan Birlik’te üne sahip markalar (trade mark has a reputation in the Union) arasındaki kavramsal ve uygulamaya dair farklılıkları Avrupa Birliği Adalet Divanı kararları çerçevesinde açıklamaya çalışacağız.

Paris Sözleşmesi’nin birinci mükerrer 6ncı maddesini, Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı’nın eski Genel Müdürlerinden Prof. G.H.C. Bodenhausen’in yorumları çerçevesinde aktardığımız “Paris Sözleşmesi Birinci Mükerrer Altıncı Maddesi Anlamında Tanınmış Markalar – “Sınai Mülkiyetin Korunması Hakkında Paris Sözleşmesi’nin Uygulamasına ilişkin Rehber”de Maddenin Analizi” başlıklı detaylı bir yazı için https://iprgezgini.org/2013/12/16/paris-sozlesmesi-birinci-mukerrer-altinci-maddesi-anlaminda-taninmis-markalar-sinai-mulkiyetin-korunmasi-hakkinda-paris-sozlesmesinin-uygulamasina-iliskin-rehberde/ bağlantısının incelenmesi yerinde olacaktır.

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) madde 6’da -207/2009 sayılı AB Marka Tüzüğü’nün tersine- tanınmış marka ile üne sahip marka gibi farklı kavramlara yer verilmemiş olsa da, yukarıda belirtilen iki durum da ayrı birer nispi ret gerekçesi olarak düzenlenmiştir:

“(4) Paris Sözleşmesinin 1 inci mükerrer 6 ncı maddesi bağlamındaki tanınmış markalar ile aynı veya benzer nitelikteki marka başvuruları, aynı veya benzer mal veya hizmetler bakımından itiraz üzerine reddedilir.

(5) Tescil edilmiş veya tescil başvurusu daha önceki tarihte yapılmış bir markanın, Türkiye’de ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabileceği, markanın itibarının zarar görebileceği veya ayırt edici karakterinin zedelenebileceği hâllerde, aynı ya da benzer markanın tescil başvurusu, haklı bir sebebe dayanma hâli saklı kalmak kaydıyla, başvurunun aynı, benzer veya farklı mal veya hizmetlerde yapılmış olmasına bakılmaksızın önceki tarihli marka sahibinin itirazı üzerine reddedilir.”

SMK’da iki ayrı kavramın kullanılmamış olmasının gerekçesini tam olarak bilmemekle birlikte, yazı kapsamında yer vereceğimiz Adalet Divanı değerlendirmelerinin konu hakkındaki AB yargısı yaklaşımının daha net biçimde algılanmasına yardımcı olacağını umut ediyoruz.

Yazı kapsamında ele alacağımız karar, Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin 3 Mayıs 2018 tarihli T-2/17 sayılı “MASSI” kararı olacak, bu karar tanınmış markalarla ilgili önceki içtihada çok sayıda atıf içerdiğinden, yazı boyunca bu atıflara da yer vereceğiz.

Dava konusunu çok kısa biçimde aktaracak olursak:

“J-M.-E.V. E HIJOS, SRL” firması “MASSI” kelime markasını 9.,12 ve 28. sınıflardaki çok sayıda mal ve hizmet için EUIPO’da tescil ettirir. Markanın kapsamında 12. sınıfa dahil bisikletler ve çok sayıda bisiklet aksesuarı ve parçası malları da bulunmaktadır.

“ALBERTO MASI” tescilli markanın hükümsüzlüğü istemiyle EUIPO’ya talepte bulunur. Hükümsüzlük talebinin gerekçesi –diğerlerinin yanısıra- tescilli olmayan “MASI” markasının Paris Sözleşmesi’nin birinci mükerrer 6ncı maddesi bağlamındaki tanınmışlığıdır.

EUIPO İptal Birimi hükümsüzlük talebini reddetmiş olsa da, EUIPO Temyiz Kurulu talebi kısmen kabul eder ve markayı 12. sınıfa dahil bisikletler ve bisiklet aksesuar ve parçaları malları bakımından kısmen hükümsüz kılar. Hükümsüzlük kararının gerekçesi, tescilsiz “MASI” markasının yukarıda sayılan mallar bakımından İtalya’da Paris Sözleşmesi’nin birinci mükerrer 6ncı maddesi bağlamında tanınmış bir marka olmasıdır.

“J-M.-E.V. E HIJOS, SRL”, Temyiz Kurulu kararına karşı dava açar ve dava Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nce 3 Mayıs 2018 tarihli T-2/17 sayılı kararla sonuçlandırılır. Kararın tam metnini okuyucularımız http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dde130ad0709d74164bb4fef622f99203f.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyNchz0?text=&docid=201699&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1197057  bağlantısında görebilirler.

Mahkeme kararında, Paris Sözleşmesi’nin birinci mükerrer 6ncı maddesi bağlamındaki tanınmış marka hususu aşağıdaki biçimde açıklanır:

Paris Sözleşmesi’nin birinci mükerrer 6ncı maddesi bağlamındaki tanınmış markalar; tescile gerek olmaksızın, ilgili coğrafi bölgedeki ünlerine dayalı olarak, karıştırılma olasılığına karşı korumadan yararlanan markalardır. (Mülhens v OHIM — Minoronzoni (TOSCA BLU), T‑150/04, paragraf 51)

Bu noktada, yukarıda atıfta bulunulan T-150/04 sayılı karara dönüldüğünde, maddeler 8(2)(c) ve 8(5) arasında aşağıdaki farklılıkların tespit edildiğini görmekteyiz:

Madde 8(5) bağlamında üne sahip markanın korunabilmesinin ön şartı, üne sahip markanın EUIPO’da tescilli olmasıdır. Madde 8(5) kapsamında sağlanan koruma, benzer olmayan mal ve hizmetler için de geçerlidir.

Buna karşılık, 8(2)(c) kapsamında sağlanan koruma Paris Sözleşmesi birinci mükerrer 6ncı maddesi bağlamındadır ve önceki markanın tescilli olması şartı bulunmamaktadır. Buna karşılık koruma yalnızca aynı veya benzer mallara yöneliktir ve Paris Sözleşmesi’nin ilgili maddesi yalnızca mallar bakımından (Hizmetler açısından değil; bununla birlikte TRIPS madde 15/3 Paris Sözleşmesi’nin (1967) 6ncı mükerrer maddesinin, gerekli değişiklikler yapılmış olarak, hizmetlere de uygulanacağı hükmünü içermektedir. Y.N.) koruma öngörmektedir.

Paris Sözleşmesi’nin birinci mükerrer 6ncı maddesi bağlamındaki tanınmışlığın ispatlanması için bu konu hakkında hazırlanmış WIPO Ortak Tavsiye Kararı’nın incelenmesi gerekmektedir.

Ortak Tavsiye Kararı’nın ikinci maddesine göre, bir markanın tanınmışlığına ilişkin her faktör yetkili otorite tarafından dikkate alınmalıdır. Bu faktörlerin başlıcaları; markanın kamunun ilgili kısmındaki bilinirliğinin ve tanınırlığının derecesi, markanın kullanımının süresi, kapsamı ve coğrafi yayılımı, markanın tanıtımının süresi, kapsamı ve coğrafi yayılımı, marka tescillerinin süresi ve coğrafi yayılımı, markadan kaynaklanan hakların başarılı şekilde hukuki korumasına ilişkin kayıtlar, özellikle de yetkili diğer makamların tanınmışlığa ilişkin kararları, markanın değeridir. (BoomerangTV, T‑420/03, paragraf 80).

Ortak Tavsiye Kararı’nın 2(1)(c) maddesine göre, yukarıda sayılan faktörler, markanın tanınmışlığının tespiti konusunda yetkili otoriteye yardım amacıyla hazırlanmış bir rehber olarak değerlendirilmelidir ve tanınmışlık tespitine varılabilmesi için zorunlu ön koşullar değildir. Buna ilaveten, aynı maddeye göre her vaka kendine özgü şartlarına göre incelenmelidir. Bir vakada sayılan tüm faktörler vakaya uygulanabilecekken, bir diğer vakada sayılan faktörlerin hiçbirisi uygulanamayabilir ve bu listede sayılmamış ek faktörler dikkate alınarak karara varılabilir.

Adalet Divanı’nın 22 Kasım 2007 tarihli C-328/06 sayılı Nieto Nuro kararı paragraf 17’ye göre, tanınmış marka kavramı, üne sahip marka kavramına akraba bir kavramdır. Yukarıda belirtildiği üzere, üne sahip marka kavramı 207/009 sayılı Tüzük madde 8(5)’te ve Birlik Marka Direktifi madde 5(3)’te yer almaktadır.

Adalet Divanı’nın 14 Eylül 1999 tarihli C-375/97 sayılı General Motors kararına göre, Tüzük madde 8(5) hükmünün metni veya ruhu, tanınmışlık için bir markanın kamunun ilgili kesiminin belirli bir yüzdesi tarafından bilinmesi gerektiğini söylememektedir. Bir markanın tanınmış veya üne sahip olup olmadığı değerlendirilirken, inceleme konusu vakayla ilgili tüm durumlar; özellikle de markanın pazardaki payı, markanın kullanımının yoğunluğu, coğrafi yaygınlığı ve süresi, markanın tanıtımı için yapılan harcamaların büyüklüğü dikkate alınmalıdır. Buna ilaveten, Tüzük madde 8(5) anlamında bölgesellik şartı markanın üye ülkede üne sahip olması durumunda yerine getirilmiş sayılır. Üye ülkede tanınmışlık şartına ilişkin bir tanımlama olmadığından, bir markanın ilgili üye ülkenin bütününde tanınmış veya üne sahip olması şartı aranamaz; tanınmışlık veya üne sahip olmanın üye ülkenin azımsanamayacak (hatırı sayılır, önemli) bir kısmında ortaya çıkması yeterlidir.

Tanınmış bir marka için aranacak halkın markayı tanıma derecesi, üne sahip bir marka için aranacak tanınma derecesinden yüksektir; bunun sonucu olarak Paris Sözleşmesi’nin birinci mükerrer 6ncı maddesi bağlamında bir markayı tanınmış marka olarak kabul etmek için aranacak kanıtların standardı, Tüzük madde 8(5) anlamında üne sahip markalar için aranacak kanıt standardından daha yüksek olacaktır. Paris Sözleşmesi’nin birinci mükerrer 6ncı maddesinin amacı tanınmış markaların tescilli olmadıkları ülkelerde istismar edilmelerinin engellenmesidir. Bu bağlamda, istisnai korumadan yararlanacak markalar için görece yüksek bir tanınmışlık standardı öngörülmesi sürpriz olmamalıdır. (BoomerangTV, T‑420/03, paragraf 110; Hukuk Sözcüsü Jacobs’un General Motors, C‑375/97 davasındaki görüşü, paragraflar 32 ve 33).

Adalet Divanı Genel Mahkemesi, içtihada ilişkin açıklamaların ardından, hükümsüzlük kararının gerekçesi “MASI” markasının Paris Sözleşmesi’nin birinci mükerrer 6ncı maddesi bağlamında tanınmış bir marka olarak kabul edilebilmesi için sunulmuş kanıtların tanınmışlık hususunu açık, ikna edici ve etkin biçimde ispatlayamadığını belirtir. Elbette, Genel Mahkeme bu tespite delilleri inceleyerek karar verir, ancak bu yazının asıl amacı AB yargısının tanınmış marka hususuna yaklaşımı açıklamak olduğundan, delillerin hangi nedenle yetersiz bulunduğu hususunda açıklama yapmayacağız. Detayların yazının başında yer verdiğimiz karar bağlantısından görülmesi mümkündür.

Sonuç olarak, Genel Mahkeme, EUIPO Temyiz Kurulu’nun Paris Sözleşmesi’nin birinci mükerrer 6ncı maddesi bağlamında tanınmışlığı gerekçe göstererek verdiği kısmi hükümsüzlük kararını yerinde bulmaz ve Temyiz Kurulu’nun hükümsüzlük kararını iptal eder.

AB yargısının içtihat ve genel yaklaşımını Türk uygulamasıyla karşılaştırdığımızda kanaatimizce birkaç noktanın altının çizilmesi gerekmektedir:

  • Öncelikle, gerek 556 sayılı KHK gerekse de 6769 sayılı SMK, sadece tanınmış marka kavramını kullanmışken; Avrupa Birliği’nde Paris Sözleşmesi birinci mükerrer 6ncı madde kapsamında korunacak markalar için “tanınmış marka”, Tüzük madde 8(5) kapsamında korunacak markalar içinse “üne sahip marka” kavramları kullanılmıştır.

Bu yaklaşım, yani farklı kavramların kullanımı kanaatimizce, hükümlerin ruhunun ve birbirlerinden farklarının daha kolaylıkla anlaşılmasını sağlamaktadır.

Kavramsal bir farklılık bulunmamasının Türkiye’de yol açtığı sonuç, tanınmış marka tespit eşiğinin yüksek tutulması halinde, bu korumadan yararlanacak markaların sayısının çok sınırlı kalması, eşiğin düşürülmesi halinde ise üne sahip neredeyse her markanın tanınmış marka olarak kabul edilmesi riskinin (Risk kendisini aşağıda eleştirilecek Tanınmış Marka Listesine kayıt başvuruları bağlamında göstermektedir.) ortaya çıkmasıdır.

Oysa ki, üne sahip marka olmakla, Paris Sözleşmesi bağlamında tanınmış marka olarak kabul edilmek için aranacak kanıt standardı, Adalet Divanı içtihadında da belirtildiği üzere birbirleriyle aynı olmamalıdır.

  • Türkiye’de tanınmış marka olma hususu, Tanınmış Marka Listesi adı verilen bir listenin oluşturulması ve bu listeye dahil olmak için yapılan başvuruların incelenmesi suretiyle 20 küsur yıldır tuhaf bir hale bürünmüştür. Bu listeye dahil olmasa da birçok markanın üne sahip marka olarak kabul edilmesi mümkündür ve yayıma itiraz incelemesi sırasında sunulacak deliller, her vaka bazında incelenerek itirazların sonuçlandırılması mümkündür. Kısaca, tanınmış marka listesine dahil olmasa da, markaların tanınmış marka olarak değerlendirilmesi mümkündür ve bu hususun ispatı yükümlülüğü iddia sahibine aittir.

Buna ilaveten, Paris Sözleşmesi’nin birinci mükerrer 6ncı maddesi bağlamında tanınmış marka koruması tescilli olmayan markalara yönelik olduğundan, tescilli dahi olmayan bir markanın tanınmış marka listesinde bulunması beklentisi hiç anlamlı değildir. Bu çerçevede, tanınmış marka listesine dahil olmanın, Paris Sözleşmesi’nin birinci mükerrer 6ncı maddesi bağlamında tanınmış marka olmakla da kanaatimizce hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır.

Bu bağlamda kanaatimizce, Türk uygulamasındaki tanınmış marka listesinin anlamı ve etkisi, gerçeklik düzeyinde hiçlikle eşit olmalıdır.

  • Tanınmış veya üne sahip marka iddiasını ispatlamak, iddia sahibinin sorumluluğudur. Bir dönem tanınmış veya üne sahip bir markanın, yıllar sonra bu özelliğini yitirmesi mümkündür. Dolayısıyla, süresiz olarak düzenlenen tanınmış marka listesi veya koruması bu anlamda da haksız sonuçlara yol açmaktadır.
  • Türk uygulamasına ilişkin sorunların çoğunluğu, kaynak düzenlemelerin ve mevzuatın ruhu özümsenmeden ve/veya anlaşılmadan, günü kurtarmak maksadıyla geliştirilen uygulamaların zamanla kalıcı hale gelmesinden kaynaklanmaktadır. Tanınmış marka koruması bağlamında karşılaşılan sorunların nedeni de kanaatimizce bu ruh halinin ortadan kalkmamış olmasıdır.

Konuya yorumlarıyla katkı sağlamak isteyen okuyucularımızın değerlendirmelerini memnuniyetle karşılayacağız.

Önder Erol ÜNSAL

Haziran 2018

unsalonderol@gmail.com

[1] Paris Sözleşmesi’nin 1 inci mükerrer 6 ncı madde: (1) Birlik ülkeleri, tescilin yapıldığı ülkenin yetkili makamınca söz konusu ülkede bu sözleşmeden yararlanacağı kabul olunan bir kişiye ait olduğu, aynı veya benzeri mallar için kullanıldığı iyi bilinen tanınmış bir markanın herhangi bir karışıklığa yol açabilecek bir şekilde yeniden reprodüksiyonunu, taklit edilmesini veya aslına yakın bir şekilde değiştirilmesini içeren bir markanın kullanılmasını gerek mevzuat izin verdiği takdirde re’sen gerekse ilgilinin isteği üzerine yasaklamayı ve tescilini reddetmeyi veya iptal etmeyi taahhüt ederler. Markanın elzem bir bölümünün tanınmış bir markanın reprodüksiyonundan oluşması veya bu tanınmış markayla karıştırılabilecek bir taklitten ibaret olması durumunda da, bu hükümler geçerli olacaktır.

Adalet Divanı Genel Mahkemesi STARBUCKS – COFFEE ROCKS Kararı (T‑398/16)

 

Yapılan bir araştırmada 2017 yılı için tescilli marka sahiplerinin %74’ünün markadan doğan haklarının ihlal edildiğini iddia ettiği/düşündüğü, bu ihlallerden yargı önüne taşınan uyuşmazlıklarda ise %55 oranında mahkemelerce tecavüz eyleminin varlığının tespit edildiği sonucuna varılmıştır.

Özellikle tanınmış markalar yönünden şüphesiz ki bu taklit/esinlenme eylemleri çok daha yaygın olup ticaret hayatında başarıya çabuk ulaşmak isteyenlerin sıklıkla tanınmış markalardan, logolardan, şekil ve sözcük unsurlarından “faydalanarak” ticari faaliyetlerini  gerçekleştirdiği  bilinen bir gerçektir. Bu mahiyetteki eylemlerin en somut göstergesi kanaatimizce önceden bilinen markalardaki şekli unsurların birebir veyahut değiştirilmek suretiyle kullanılmasıdır.

Genel Mahkeme’nin 16.01.2018 tarihli ve T‑398/16 sayılı kararına konu uyuşmazlıkta dünyaca tanınmış kahve dükkanları zinciri “STARBUCKS” ile Belçika’da “ROCKS COFFEE” adı altında faaliyet gösteren bir kahve dükkanı arasında görülen uyuşmazlıkta, aşağıda yer verilen başvuru konusu logo yönünden mahkeme başvurunun STARBUCKS’a ait tanınmış logo ile benzerlik ve iltibas yaratabileceğine hükmederek başvurunun reddine karar verilmesi gerektiğini ifade etmiştir.

Başvuru konusu logo: 

Davacı yana ait logo: 

Mahkeme kararı incelendiğinde, mahkemenin gerekçelerini üç ana başlık altında topladığı görülmektedir.

Buna göre Mahkemece, taraf markaları bir bütün olarak ele alındıklarında, genel kompozisyonlarının aynı olduğu yorumunda bulunulmuştur. Her iki markanın da yuvarlak formda ve iç içe geçmiş iki daireden oluştuğundan ve her iki markada da orta kısımda figüratif bir unsurun mevcut olduğundan bahsedilmiştir. Buna göre davacı yanın önceki tarihli markasında bir denizkızı figürü yer alırken, başvuru konusu markada ise müzik notası şekli yer almaktadır. Her iki markada da yer alan bu figüratif unsurun etrafında beyaz renkli bir daire bulunduğu gibi yine en dış çeperde de iki beyaz renkli çember arasında siyah renk bulunan bir çember daha yer almaktadır. Markaların her ikisinde de iki sözcük unsuru aynı düzende kullanılmış olup bir sözcük figüratif unsurun üst tarafında, diğeri ise alt tarafında olacak şekilde konumlandırılmıştır. Bunun yanı sıra yine önceki markadaki orta kenarlarda iki yıldız figürü varken, dava konusu markada da iki adet nota figürü aynı noktalara denk gelecek şekilde karşılıklı olarak kullanılmıştır. Bu durumda markaların genel kompozisyonları mahkemece aynı olarak yorumlanmıştır.

İkinci olarak Mahkemeye göre her iki markada da aynı renk kombinasyonunun kullanılmış olması işaretler arasındaki görsel benzerliği de arttırmaktadır. Her iki markada da siyah ve beyaz renklerden oluşan kombinasyonların kullanımı, ortadaki figüratif unsurun öne çıkmasına/vurgulanmasına neden olmaktadır. Bunun yanı sıra markaları oluşturan sözcük unsurları da aynı harf karakterleri ile yazılmıştır. Dolayısıyla bir önceki paragrafta belirtilen unsurlar ile birlikte bu hususlar da bir arada değerlendirildiğinde, işaretlerin aynı işletmesel kökene dayandığı gibi bir algı ortaya çıkmaktadır.

Başvuru sahibinin markayı siyah beyaz olacak şekilde gerçekleştirmesi, herhangi bir renk sınırlaması ile markanın sınırlandırılmamış olması demektir. Buna göre başvuru sahibinin, markayı davacı tarafın  asli kullanımı olan  markasında olduğu gibi yeşil, beyaz ve siyah renk kombinasyonu ile kullanması ihtimali vardır. Dolayısıyla herhangi bir renk kombinasyonuna özgülenmeyen markanın tüm renk kombinasyonlarında kullanımının mümkün olduğu kabul edilebilir.( judgement of 18 June 2009, LIBRO v OHIM — Causley (LiBRO), T‑418/07, not published, EU:T:2009:208, paragraph 65))

Üçüncü olarak ise her iki markanın da ortak olarak “coffee” ibaresini içerdiği, önceki markada bu kullanımın “starbucks” ve şekil unsurunun alt kısmında kalacak şekilde, dava konusu markada ise “rocks” ve şekil unsurunun üst kısmında kalacak şekilde konumlandırıldığına işaret edilmiştir. Her ne kadar “coffee” ibaresi markaların ortak emtiaları olan 43. Sınıftaki “içecek sağlama hizmetleri” açısından tanımlayıcı olsa dahi bu durumun benzerlik değerlendirmesinde göz ardı edilmemesi gerekmektedir. Tanımlayıcı ibareler iltibas değerlendirmesinde önemli bir rol oynamasalar da işaretlerin bütün olarak bıraktıkları intibada göz ardı edilmeleri de mümkün değildir.

Bunun yanı sıra Genel Mahkemeye göre işaretler arasında bir takım farklılıklar mevcuttur. Öncelikle her iki markanın merkezinde yer alan figüratif unsurlar birbirlerinden farklıdırlar. Yine dış çemberler arasında kullanılan unsurlar da birbirleri ile birebir aynı değildir.

Buna rağmen Temyiz Kurulu kararında ifade edildiği üzere bu unsurlardaki farklılıklar iki işaret arasındaki benzerliği ortadan kaldırmaya yeterli değildir.

Son olarak Genel Mahkemeye göre her ne kadar markalardaki sözcük unsurları, şekil unsurlarına göre daha ayırt edici iseler de ve ortalama tüketicinin sözcüklere yüklediği anlam figüratif unsurlardan daha fazla ise de somut uyuşmazlıkta bu durumun bir etkisi mevcut değildir. Uyuşmazlık konusu taraf markaları genel kompozisyonları itibariyle aynı, benzer yaradılış düzenine sahip ve ortak olarak “coffee” ibaresine haizdir.

“Starbucks Coffee” ve “Coffee Rocks” ibareleri arasında bütünsel anlamda fonetik olarak en ufak bir benzerlik dahi bulunmamaktadır. Markalarda ortak olarak “coffee” ibarelerinin yer alıyor olması ve “starbucks” ile “rocks” ibarelerinin benzer işitsel sonlara sahip oluşu da bu durumu değiştirmemektedir.

Bununla birlikte işaretlerin görsel olarak asgari düzeyde dahi benzer olmadığı yönündeki Temyiz Kurulu kararı ise daha önceki paragraflarda belirtilen tespitler nedeniyle yerinde değildir.

Genel Mahkeme benzerlik değerlendirmelerine ilişkin bu tespitleri sonrasında markaları meydana getiren işaretler arasında, önceki markanın tanınmışlık ve ayırt ediciliğini de göz önüne alarak iltibas ihtimalinin varlığını kabul etmiştir.

Görüleceği üzere bu mahiyetteki uyuşmazlıklarda temel çıkış noktası önceki şeklin ayırt edici vasfı ve sonraki kullanımın ne oranda önceki markaya ait şekil unsurundan yararlanmak suretiyle menfaat elde ediyor oluşudur. Zira şeklin ayırt ediciliği ve bilinirliği arttıkça genel görüş olan “sözcük unsurunun, şekil unsuruna nazaran daha ön planda” olması ilkesinin, bu mahiyetteki marka kompozisyonlarında terk edilme eğilimi daha kuvvetlidir.

Nitekim benzer uyuşmazlıklarla ilgili farklı mahkeme kararlarında da benzer sonuçlara varıldığı görülmektedir. Örneğin görülen bir uyuşmazlıkta 30.09.2015 tarihinde alınan T-364/13 sayılı başka bir kararda Fransız LACOSTE firmasına ait timsah logosunun özellikle giyim, çanta ve ayakkabı sektöründeki tanınmışlığına da atıfta bulunularak Polonya menşeli “Mocek and Wenta” firması tarafından yapılan “CAYMAN + ŞEKİL”  ibareli marka başvurusunun, önceki davacı markaları ile benzer olduğu ve bu benzerliğin iltibasa neden olabileceği kabul edilmiştir.

Başka bir kararda ise  markası ile   şeklindeki marka arasında Hamburg Yerel Mahkemesi nezdinde Case No: 312 O 394/08 görülen davada farklı sözcüksel unsurlar ve hatta görsel anlamda da farklı bir hayvan figürü içermesine rağmen bütünsel anlamda bıraktıkları izlenimin ortalama tüketici algısında çağrıştırmaya sebebiyet vereceği ve bu durumun ise sonraki markanın, önceki markanın ayırt edici karakteri ve tanınmış markasında yer alan mizanpajdan yararlanarak kendisi adına bir avantaj sağladığını vurgunlamıştır.

Kanaatimce somut uyuşmazlık açısından davacı yanın işletmelerinde bilfiil kullandığı yeşil/siyah renk kombinasyonunu doğrudan içermeyen başvuru konusu işaret yönünden, bu denli geniş bir yorumlamada bulunarak iltibas ihtimalinin gerçekten de bir ihtimal üzerinden yürütülmüş olması ve ortalama tüketici kriterinin iyice düşürülmüş olması halinin davacı markasına biraz fazla koruma sağlamış olduğunu düşünüyorum. Markadaki ana çerçeve formuna hakim unsurlar dışında, herhangi bir detayda benzeşmeyen markalar açısından tüketicinin yanılgıya düşme ihtimali veyahut söz konusu markayı davacı yanın tanınmış markaları ile ilişkilendirme ihtimali için gerçekten de ortalama tüketici kavramının yeniden ele alınması gerektiğini düşünmekteyim.

Poyraz DENİZ

poyrazdeniz@hotmail.com

Ocak 2018

Tanınmış markaların korunmasına ilişkin nispi ret nedeninde başvuru/itiraz konusu markanın haklı sebebe dayanması hali

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun “Marka tescilinde nispi ret nedenleri” başlıklı 6. maddesinin 5. fıkrası “Tescil edilmiş veya tescil başvurusu daha önceki tarihte yapılmış bir markanın, Türkiye’de ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabileceği, markanın itibarının zarar görebileceği veya ayırt edici karakterinin zedelenebileceği hâllerde, aynı ya da benzer markanın tescil başvurusu, haklı bir sebebe dayanma hâli saklı kalmak kaydıyla, başvurunun aynı, benzer veya farklı mal veya hizmetlerde yapılmış olmasına bakılmaksızın önceki tarihli marka sahibinin itirazı üzerine reddedilir.” hükmünü ihtiva etmektedir.

Belirtilen düzenleme, tanınmış markaların farklı mal/hizmetler için yapılmış sonraki tarihli benzer marka başvurularına karşı korunmasına imkân tanıyan bir düzenleme olup, bu düzenleme esas itibariyle 556 sayılı KHK’nın 8/4 maddesinin yeni kanuna aktarılmış halidir. Ancak Kanunla getirilen düzenlemeyle, 556 sayılı KHK’nın 8/4 maddesinden farklı olarak, (itiraza konu) başvurunun haklı bir sebebe dayanması durumunun bir istisna olarak eski düzenlemeye eklendiği görülmektedir. Bu yeni düzenlenmenin dayanağı, mehaz AB Marka Tüzüğü’nün (EUTMR) 8(5) maddesidir.[1]

6769 sayılı Kanunla birlikte, tanınmış markaların korunmasına ilişkin nispi ret nedeni düzenlemesi AB mevzuatı ile hemen hemen aynı olacak şekilde, tam uyumlu hale getirilmiştir.

Ancak göze çarpan bir nüans, mehaz AB Tüzüğünün 8(5) maddesinin ilgili kısmında başvuruya konu markanın kullanımının haklı sebebe dayanmasından bahsedilirken (… and where the use without due cause of the trademark applied for … ), 6769 sayılı Kanunun 6(5) maddesinde “kullanım” kelimesine açıkça yer verilmemiş, bunun yerine “… tescil başvurusu, haklı bir sebebe dayanma hali saklı kalmak kaydıyla, …reddedilir.”  şeklinde bir ifade kullanılmıştır. Bu küçük farklılığın, ilgili nispi ret nedeninin uygulanmasında AB ve Türkiye arasında bir herhangi bir farklılığa yol açıp açmayacağını söylemek için henüz erken olup, önümüzdeki yıllarda bu konuda verilecek TÜRKPATENT YİDK ve yargı kararları bu soruya bir yanıt verebilmek açısından yol gösterici olacaktır.

Bu yazıda, AB marka hukukunda haklı sebebe dayanma hususunun EUIPO ve Adalet Divanı tarafından ne şekilde yorumlandığı konuyla ilgili çeşitli örnek kararlar ekseninde EUIPO marka kılavuzunun ilgili bölümünden aktarılacaktır.

EUTMR 8(5) maddesinin uygulanması için son koşul, başvurusu yapılan markanın kullanımının haklı bir sebebe dayanmamasıdır. Ancak, eğer madde hükmünde sayılan üç tür zarardan hiçbirisinin mevcut olmadığına kanaat getirilmişse, bu durumda başvuruya konu markanın kullanımında haklı sebebin varlığı veya yokluğu mevzu dışı olduğundan, başvuruya konu markanın tescili ve kullanımı engellenemez. (22/03/2007, T-215/03, Vips, EU:T:2007:93, § 60; 07/07/2010, T-124/09, Carlo Roncato, EU:T:2010:290, § 51).

Başvurusu yapılan markanın kullanımını haklı kılacak bir nedenin varlığı başvuru sahibi tarafından ileri sürülebilecek bir savunmadır. Dolayısıyla, başvuruya konu markanın kullanımında haklı neden bulunduğunu göstermek başvuru sahibinin tercihine bağlıdır. Bu, “müddei iddiasını ispatla mükelleftir” şeklindeki genel kuralın bir uygulaması niteliğindedir. (01/03/2004, R 145/2003-2 – T Card Olympics (fig.) / OLYMPIC, § 23). Dava hukuku tarafından açıkça ortaya konulduğu üzere, önceki marka sahibinin, markasına verilen fiili ve mevcut zararı göstermesi veya bunu gösterememişse, gelecekte böyle bir zararın ortaya çıkabileceğine dair ciddi bir risk bulunduğunu göstermesi halinde, (sonraki) markanın kullanımında haklı bir neden bulunduğunu gösterme yükü sonraki marka sahibindedir. (06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 67 ve kıyas yoluyla 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 39).

Başvuru sahibinin itiraza konu markayı kullanımını açıkça haklı gösterecek emarelerin yokluğunda, haklı yararın bulunmadığı genel karine olarak kabul edilmektedir. (bu yönde bkz. 29/03/2012, T-369/10, Beatle, EU:T:2012:177, § 76). Ancak, başvuru sahibi markayı kullanmasını haklı çıkaracak gerekçelendirme yapmak suretiyle bu karineyi çürütme olasılığından faydalanabilir.

Örnek olarak, eğer başvuru sahibi işareti, önceki tarihli markanın başvurusundan daha önce, ilgili coğrafi alanda farklı mallarda kullanıyorsa veya bilinirlik kazanmışsa, özellikle markaların bu şekilde birlikte var olmasının önceki markanın ayırt ediciliğini ve ününü hiçbir şekilde etkilememesi gibi bir durum öngörülebilir.

89/104 sayılı Direktif’in 5(2) maddesinin yorumunda (hukuki içeriği esas itibariyle EUTMR 8(5) maddesiyle aynıdır) Adalet Divanı, bu madde kapsamında “haklı sebep” kavramına binaen, şayet benzer bir markanın tanınmışlığa sahip markadan daha önceye dayalı olarak kullanılmakta olduğu ve aynı ürünle ilgili olarak söz konusu markanın kullanımının iyi niyetli olduğu ispatlanmışsa, tanınmışlığa sahip markanın sahibinin, markasının tescil edildiği mallar ile aynı ürünlerle ilgili olarak benzer bir markanın üçüncü kişiler tarafından kullanılmasına müsamaha göstermek mecburiyetinde kalabileceğine hükmetmiştir. (06/02/2014, C-65/12, Leidseplein Beheer and de Vries, EU:C:2014:49, § 60).  Mahkeme önceki kullanım nedeniyle haklı sebebin değerlendirilmesinde dikkate alınabilecek başka faktörler hakkında da yorumda bulunmuştur.

Aşağıda örneklerine yer verilen AB dava hukuku,  başvuru sahibinin markayı kullanmaktan kaçınmasının makul surette beklenemeyeceğini kanıtlaması (örneğin, işaretin kullanımının mal ve hizmetlerin türünü göstermek bakımından jenerik bir kullanım olması) veya ilgili mal ve hizmetlerde markayı kullanmak için özel bir hakkının bulunması (örneğin, işaretin kullanımına izin veren birlikte var olma sözleşmesine dayanması) durumunda haklı sebebin kabul edilebileceğini göstermektedir.

Ancak, sadece (a) işaretin üzerinde kullanıldığı malları teşhis etmeye bilhassa uygun olması, (b) başvuru sahibinin işareti halihazırda aynı veya benzer mallar için AB sınırları dahilinde ve/veya AB sınırları dışında kullanıyor olması, veya (c) başvuru sahibinin, itiraz sahibine ait markanın başvurusunun önüne geçen bir başvurunun ardından gelen başvuruya dayalı olarak bir hak ileri sürmüş olması hususlarına bağlı olarak haklı sebep koşulunun sağlandığı kabul edilemez. (diğerlerinin yanı sıra, bkz. 23/11/2010, R 240/2004-2, Waterford Stellenbosch (fig.) / Waterford; 15/06/2009, R 1142/2005-2, (fig.) marie claire / marie claire et al.). Sadece işaretin kullanımı yeterli değildir, ispatlanması gereken bu kullanımı haklı çıkaracak geçerli bir nedendir.

 

Haklı sebebin varlığının kabul edildiği örnekler

Vaka/dava numarası

Yorum

 

 

 

EUIPO Temyiz Kurulu, 02/06/2010, R 1000/2009-1, GigaFlex / FLEX (fig.) et al., § 72

 

 

Temyiz Kurulu, başvuru sahibinin EUTMR 8(5) maddesi anlamında, FLEX terimini başvuru konusu markaya yerleştirmesinde haklı sebebi bulunduğunu onamıştır. Kararda, bu terimin AB’deki pek çok dilde yatak ve şiltelerin esnek (flexible) olduğunu göstermek için uygun bir kısaltma olduğu ve bu ibare üzerinde kimsenin tekel hakkı bulunmadığı ifade edilmiştir.

 

 

 

EUIPO Temyiz Kurulu, 26/02/2008, R 320/2007-2, GULLON Mini O2 (3D) / GALLETA (3D)

 

Temyiz Kurulu, başvuru sahibinin, başvuruya konu üç boyutlu markada sandviç biçimli bisküvi görsellerine yer vermesinin, ilgili İspanyol mevzuatında tanımlandığı üzere, tüketicilere söz konusu bisküvilerin türünü gösterme amacı taşıdığına ve bunun haklı sebep teşkil ettiğine karar vermiştir.

 

 

EUIPO Temyiz Kurulu, 30/07/2007, R 1244/2006-1, MARTINI fratelli (fig.) / MARTINI

 

Temyiz Kurulu, başvuru sahibinin markasında MARTINI ibaresinin kullanmasında iki iyi nedeni bulunduğuna karar vermiştir: (i) MARTINI ibaresinin, başvuru sahibi şirketin kurucusunun soyadı olması ve  (ii) 1990 yılına dayanan birlikte var olma sözleşmesinin varlığı.

 

 

 

 

EUIPO Temyiz Kurulu, 20/04/2007, R 710/2006-2, SPA et al. / CAL SPAS

 

Temyiz Kurulu, başvuru sahibinin SPAS ibaresini kullanmasında haklı sebebin bulunduğuna karar vermiştir. Şöyle ki, bu ifade, AB Adalet Divanı İlk Derece Mahkemesinin 19/06/2008, T-93/06, Mineral Spa, EU:T:2008:215 sayılı kararında belirtildiği üzere, “spa” teriminin jenerik kullanımlarından birine karşılık gelmektedir.

 

 

 

EUIPO Temyiz Kurulu, 23/01/2009, R 237/2008 ve R 263/2008-1, CARLO RONCATO/ RONCATO et al.

 

Roncato ailesinin, valiz ve bavul sektöründe iki tarafın da RONCATO ismini kullanma hakkı bulunduğunu gösterir nitelikteki ticari ilişkileri, RONCATO isminin başvuru konusu markada kullanımı için haklı sebep teşkil eden bir husus olarak değerlendirilmiştir.

 

 

 

EUIPO İtiraz Birimi, 25/08/2011, B 1 708 398 Posten AB v. Ceska posta s.p.

 

 

Başvuru sahibinin posta borusu şeklindeki figüratif unsuru kullanmasının haklı sebebe dayandığına karar verilmiştir. Şöyle ki, posta borusu figüratif unsuru, posta hizmetlerinde uzun zamandır yaygın şekilde kullanılan ve tarihi bir semboldür. (marka tescilleri ve 29 Avrupa ülkesinde posta hizmetlerinde posta borusunun sembol olarak kullanıldığı gösterir internet kanıtları sunulmuştur).

 

 

Haklı sebebin varlığının kabul edilmediği örnekler

 

Vaka/dava numarası

Yorum

 

 

 

 

 

AB Adalet Divanı Genel Mahkemesi, 06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare

 

 

Genel Mahkeme, haklı sebepten söz edebilmek için, itiraza konu markanın tek başına kullanımının yeterli olmadığını, markanın kullanımını haklı gösteren bir nedenin arandığını ifade etmiştir. Dava konusu olayda, başvuru sahibi sadece itiraza konu markanın geçmişte nasıl ve hangi ürünler için kullanıldığının ispatlandığını öne sürmektedir. Ancak, bu hususun olayla ilgili olduğu varsayılsa dahi, başvuru sahibi ilave herhangi bir bilgi veya açıklama sunmamıştır. Dolayısıyla Mahkeme, başvuru sahibinin, bu kullanım için haklı sebebi bulunduğunu kanıtlayamadığına karar vermiştir.

 

 

 

AB Adalet Divanı Genel Mahkemesi, 25/03/2009, T-21/07, Spaline

 

 

Genel Mahkeme haklı sebep bulunmadığına karar vermiştir, zira “spa” kelimesinin, kozmetik ürünlerinin pazarlanmasında, başvuru sahibinin bu ibareyi markasında kullanmaktan kaçınmasını makul surette beklenemeyecek hale getirecek kadar gerekli olduğu ispatlanmamıştır. Spa kelimesinin kozmetik ürünleri açısından tanımlayıcı ve jenerik karakterde bir ibare olduğu argümanı kabul edilmemiş, çünkü bu karakter kozmetik ürünlerine kadar uzanmayıp sadece kullanım şekillerinden birisi açısından veya malın istikameti/gideceği yer açısından söz konusudur.

 

 

 

 

 

AB Adalet Divanı Genel Mahkemesi, 16/04/2008, T-181/05, Citi

 

 

 

Genel Mahkeme, “Citi” markasının, sadece bir AB üye ülkesinde (İspanya) kullanılmasının haklı sebep teşkil etmeyeceğine karar vermiştir. Çünkü ilk olarak, ulusal markanın coğrafi korumasının kapsamı, başvuru konusu markanın korumasının talep edildiği coğrafi alana genişletilemez; ikinci olarak ise, ulusal markanın geçerliliği ulusal mahkemeler nezdinde uyuşmazlık konusu haline gelmiştir. İlaveten, “citi.es” alan adının sahipliği de olayla alakasız bulunmuştur.

 

 

 

AB Adalet Divanı Genel Mahkemesi, 10/05/2007, T-47/06, Nasdaq, Adalet Divanının C-327/07 P. sayılı kararıyla onanmıştır.

 

 

 

Mahkeme, EUIPO Temyiz Kurulu tarafından haklı sebebe ilişkin olarak öne sürülen tek argümanı (Nasdaq kelimesinin “Nuovi Articoli Sportivi Di Alta Qualita” ibaresinin kısaltması olması nedeniyle seçilmesi), edatların (y.n: burada “di” ibaresi) genellikle kısaltmalara dâhil edilmemesi hususunu göz önüne alarak ikna edici bulmamıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUIPO Temyiz Kurulu, 23/11/2010, R 240/2004-2, WATERFORD STELLENBOSCH (fig.) / WATERFORD

 

 

Başvuru sahibinin, WATERFORD kelimesinin isimlerde ve markalarda çok yaygın olmasından ötürü haklı sebep bulunduğu yönündeki argümanının aksine, Kurul, başvuru sahibinin WATERFORD markalarının pazarda birlikte var olduğunu gösterir herhangi bir kanıt sunamadığı gibi ilgili genel tüketici kesiminin (Birleşik Krallıktaki) Waterford ibaresini yaygın bir coğrafi yer adı olarak göreceği yönünde bir çıkarımı mümkün kılacak herhangi bir delil de sunmamış olduğuna kanaat getirmiştir.

İlgili tüketicilerin çekişme konusu işaretler arasında gerekli bağlantıyı kurabilmesi bakımından işaretin özgünlüğünün (tekliğinin) değerlendirilmesinde bu argümanlar bir rol oynamakla birlikte, eğer işaretin özgünlüğünü / tekliği ortaya konmuşsa, bu tarz argümanlar haklı sebep teşkil etmeyecektir.

İlaveten Kurul, sadece, (a) işaretin üzerinde kullanıldığı malları teşhis etmeye bilhassa uygun olması, (b) başvuru sahibinin işareti halihazırda aynı veya benzer mallar için AB sınırları dahilinde ve/veya AB sınırları dışında kullanıyor olması, veya (c) başvuru sahibinin, itiraz sahibine ait markanın başvurusunun önüne geçen bir başvurunun ardından gelen başvuruya dayalı olarak bir hak ileri sürmüş olması hususlarına bağlı olarak haklı sebep koşulunun sağlandığının kabul edilemeyeceğini belirtmiştir.

 

 

 

AB Adalet Divanı Genel Mahkemesi, 22/01/2015, T-322/13, KENZO

 

 

 

 

Mahkemeye göre, başvuru sahibinin ilk isminin Kenzo olması gerçeği, EUTMR 8(5) maddesi bağlamında haklı sebep teşkil etmek bakımından yeterli değildir.

 

EUIPO Temyiz Kurulu, 06/10/2006, R 428/2005-2, TISSOT / TISSOT

 

 

 

Kurul, TISSOT ibaresinin 1970’lerin başından beri başvuru sahibiyle ilişkili bir ticari şirketin isminden türetildiği yönündeki (herhangi bir delile dayanmayan) iddianın, bir an için kanıtlandığı kabul edilse dahi, tek başına, EUTMR 8(5) maddesi anlamında haklı sebep teşkil etmeyeceğine karar vermiştir. Tanınmış bir marka ile çakışan bir soyada sahip kişiler, bu ismi, söz konusu tanınmış markanın sahibinin gayretleri ile inşa edilmiş ünden haksız yarar sağlayabilecek bir şekilde ticaret alanında kullanmaya hakkı olduklarını varsaymamalıdırlar.

 

 

 

EUIPO Temyiz Kurulu, 18/08/2005, R 1062/2000-4, GRAMMY

 

 

Başvuru sahibi, GRAMMY ibaresinin, soyadlarının (Grammatikopoulos) uluslararası alanda kolay ve kulağa hoş gelen kısaltması olduğunu ileri sürmüştür. Kurul, bu argümanı, EUTMR 8(5) maddesinin uygulanmasını engelleyecek bir haklı sebep teşkil etmesi bakımından yeterli görmemiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUIPO Temyiz Kurulu, 15/06/2006, R 1142/2005-2, (fig.) marie claire / MARIE CLAIRE et al.

 

 

EUTMR 8(5) maddesi bağlamında haklı sebep, önceki markanın ayırt edici karakterine zarar verilmesine veya ününden haksız bir yarar sağlanmasına rağmen, eğer başvuru sahibinin markayı kullanmaktan kaçınmasının makul surette beklenemeyecek olması veya başvuru sahibinin, markayı kullanmak için itiraza gerekçe gösterilen markadan daha önceye dayalı özel bir hakkının bulunması halinde, başvuruya konu markanın, başvuru kapsamındaki mallar için tescilinin ve kullanımının haklı görülebilmesi anlamına gelmektedir. Özellikle, sadece, (a) işaretin üzerinde kullanıldığı malları teşhis etmeye bilhassa uygun olması, (b) başvuru sahibinin işareti halihazırda aynı veya benzer mallar için AB sınırları dâhilinde ve/veya AB sınırları dışında kullanıyor olması, veya (c) başvuru sahibinin, itiraza dayanak markadan daha önceki tarihli bir markayı ileri sürmüş olması hususlarına bağlı olarak haklı sebep koşulunun sağlandığı kabul edilemez. (25/04/2001, R 283/1999-3, HOLLYWOOD).

Önceki marka sahibinin müsamahasıyla ilgili olarak Kurul, bu müsamahanın sadece dergiler için olduğunu, ancak kendi sektörüne yakın olan (yani tekstil) mallar için olmadığını belirtmiştir. İç hukuk, her bir tarafın kendi iştigal alanında koruma elde etmesine rağmen, bir tarafın diğer tarafın iştigal alanına yaklaşarak onun haklarına tecavüz edebilecek olması durumunda korumanın genişletilmesinin reddedilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır.

Bu faktörler ışığında Kurul, birlikte var olmanın, başvurunun tesciline izin veren haklı bir sebep teşkil etmediği sonucuna ulaşmıştır.

 

 

 

 

 

 

AB Adalet Divanı Genel Mahkemesi, 26/09/2012, T-301/09, Citigate, § 116, 125 ve 126.

 

 

 

 

Başvuru sahibinin, tescili talep olunan mal ve hizmetlerle ilgili olarak Citigate ibareli / ibaresini içeren çeşitli markaları kullanmış olması nedeniyle başvuruya konu Citigate markasını kullanmakta haklı sebebi bulunduğu argümanına karşılık Mahkeme şunları söylemiştir: Başvuru sahibi tarafından sunulan belgeler sadece ticari işletme adı Citigate kelimesini içeren çeşitli şirketlerin ve yine bu kelimeyi içeren bazı alan adlarının bulunduğunu göstermektedir. Bu kanıt haklı sebep bulunduğunu söylemek için yeterli değildir, çünkü bunlar Citigate markasının fiili kullanımını göstermemektedir.

Başvuru sahibinin, müdahillerin Citigate ibaresinin başvuru kapsamındaki mal ve hizmetlerle ilgili olarak kullanılmasına ses çıkarmaması nedeniyle markayı kullanmakta haklı sebebi bulunduğu yönündeki argümanı hakkında ise Mahkeme, belirli durumlarda, önceki markaların pazarda birlikte var olmasının (…) 8(5) maddesi bağlamında iki marka arasında bağlantı kurulması riskini azaltabileceği ihtimalinin de hesaba katılması gerektiğini ifade etmiştir. Somut olayda, birlikte var olma (coextistence) kanıtlanmamıştır.

 

Avrupa Birliği hukukunda itiraz/dava konusu olmuş yukarıda yer verilen gerçek örneklerden anlaşılacağı üzere, markanın kullanımında haklı sebep bulunduğu argümanı, ancak bazı istisnai şartlar altında haklı görülmektedir. AB marka hukukunda haklı sebebe ilişkin olarak, başvuru sahipleri tarafından en çok ileri sürülen argümanların, ibarenin fiili kullanımı ve ibarenin başvuru sahibinin adı veya soyadında yer alması gibi argümanlar olduğu söylenebilir.

6769 sayılı Kanun yürürlüğe girdikten sonra yapılan başvurular hakkında, Kanunun 6(5) maddesi çerçevesinde tanınmış marka gerekçe gösterilerek yapılacak itirazlarda, başvuru sahiplerinin ne sıklıkla “haklı sebebe dayanma” savunmasını kullanacakları, bu kapsamda çoğunlukla hangi argümanları ileri sürecekleri ve “haklı sebep” kavramının TÜRKPATENT ve mahkemeler tarafından somut uyuşmazlıklarda ne şekilde yorumlanıp uygulanacağını kuşkusuz ilerleyen yıllar içinde tecrübe edeceğiz.

 

H. Tolga Karadenizli

Şubat 2017, Ankara

karadenizlit@gmail.com

Kaynak: EUIPO, Current Trademark Practice, Part C: Opposition, Section 5: Trade marks with reputation, (Article 8(5) EUTMR, p. 65-69, Version 1.0, 01/08/2016)

[1] Upon opposition by the proprietor of a registered earlier trade mark within the meaning of paragraph 2, the trade mark applied for shall not be registered where it is identical with, or similar to, an earlier trade mark, irrespective of whether the goods or services for which it is applied are identical with, similar to or not similar to those for which the earlier trade mark is registered, where, in the case of an earlier EU trade mark, the trade mark has a reputation in the Union or, in the case of an earlier national trade mark, the trade mark has a reputation in the Member State concerned, and where the use without due cause of the trade mark applied for would take unfair advantage of, or be detrimental to, the distinctive character or the repute of the earlier trade mark.

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun 6(5) maddesi anlamında markaların benzerliği konusunun mehaz AB Tüzüğü’nün ilgili maddesine dair AB Adalet Divanı içtihatları ve EUIPO uygulaması kapsamında değerlendirilmesi: “markalar arasındaki bağlantı”

10.01.2017 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunan 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun “Marka tescilinde nispi ret nedenleri” başlıklı 6’ncı maddesinin 5’inci fıkrası, tanınmış markaların farklı mal/hizmetler için yapılmış sonraki tarihli benzer marka başvurularına karşı korunmasına imkân tanıyan bir düzenleme olup, bu düzenleme esas itibariyle 556 s. KHK’nın 8(4) maddesinin yeni kanuna aktarılmış halidir.

Mülga 556 s. KHK’nın 8(4) bendi ile 6769 sayılı Kanunun 6(5) bendi arasındaki belirgin tek farklılığı, sonraki tarihli başvurunun haklı bir sebebe dayanması istinası oluşturmaktadır. Haklı sebebe dayanma hususunun yeni Kanunun ilgili maddesi hükmüne eklenmesiyle, söz konusu hüküm mehaz EUTMR 8(5) maddesiyle tam uyumlu hale getirilmiştir. Ancak, yeni Kanun ile birlikte gelen “haklı sebebe dayanma” kavramı farklı bir yazıda ele alınacak olup, bu yazıda ilgili madde hükmü bağlamında markaların benzerliği hususu, mehaz AB Tüzüğü’nün (EUTMR) ilgili maddesi hakkındaki AB Adalet Divanı içtihatları ve EUIPO uygulamaları çerçevesinde ele alınacaktır.

IPR Gezgininde daha önce, “556 s. KHK m. 8/1-(b)’ye göre benzerlik kavramı ile m. 8/4’e göre benzerlik kavramının mukayesesi” konusunu ele almıştık. Bu yazıyı okumamış olanlar veya hatırlamak isteyenler https://iprgezgini.org/2016/07/27/556-sayili-khk-m-81-bye-gore-benzerlik-kavrami-ile-m-84e-gore-benzerlik-kavraminin-mukayesesi/ bağlantısından yazıya erişebilirler.

Söz konusu yazıda da ifade edildiği üzere, markaların benzerliği hem karıştırılma ihtimali [mülga 556 s. KHK m. 8/1-(b), EUTMR m. 8(1)(b)], hem de tanınmışlık [mülga 556 s. KHK m. 8/4, EUTMR m. 8(5)] gerekçeli itirazların kabulü için varlığı zorunlu bir ön koşuldur.

AB Adalet Divanı içtihatlarına göre, markaların benzerliği değerlendirmesi, her iki madde açısından da görsel, işitsel ve kavramsal benzerlik unsurlarını ve tüketicilerin işaretleri bir bütün olarak algılaması, nadiren farklı markalar arasında direkt bir karşılaştırma yapma şansı olması, çoğunlukla markalar hakkında zihninde kalan net olmayan resme itimat etmek zorunda olması  gibi genel ilkeler göz önüne alarak yapılmaktadır. Ancak, EUTMR 8(1)(b) ve 8(5) maddesi hükümleri, aranan benzerliğin düzeyi bakımından farklılaşmaktadır. Şöyle ki, çekişme konusu markalar arasında benzerlik bulunması durumunda, EUTMR 8(1)(b) maddesi kapsamındaki koruma, halkın ilgili kesimi açısından bu markalar arasında bir karıştırılma ihtimali bulunması koşuluna bağlı iken; EUTMR 8(5) maddesi kapsamında sağlanacak koruma için böyle bir ihtimalin varlığı gerekli değildir. Dolayısıyla, EUTMR 8(5) maddesinde sayılan zarar çeşitleri, halkın ilgili kesiminin söz konusu markalar arasında bir bağlantı kurmasının (to establish a link between them) yeterli olması koşuluyla, çekişme konusu markalar arasında daha düşük düzeydeki bir benzerlikten kaynaklanabilmektedir. (AB Adalet Divanı, 23.10.2003, C-408/01, ‘Adidas-Salomon and Adidas Benelux’, para 27, 29, 31; 27.11.2008, C-252/07, ‘Intel Corporation’, para. 57, 58, 66).

Adalet Divanı, itiraz konusu markanın, önceki markadan haksız yarar sağlama, ayırt edici karakterine veya ününe zarar verme ihtimali bulunup bulunmadığını değerlendirirken, -şayet markalar benzer bulunmuşsa-, ilgili tüketicilerin zihninde, markalar arasında bir bağlantı (link) kurulup kurulmayacağı hususunun incelenmesi gerektiğini açıklığa kavuşturmuştur. Adalet Divanı içtihadına göre, bu analiz, tanınmış markaya zarar verilmesi riskinin varlığına dair nihai değerlendirmeden önce yapılmalıdır.

Markalar arasındaki bağlantı kavramına ilk olarak, Adalet Divanı’nın 27/11/2008 tarih ve C-252/07 sayılı ‘Intel’ kararında (para. 30) aşağıdaki şekilde değinilmiştir:

Direktifin ilgili maddesinde sayılan zarar türleri, eğer mevcutsa, halkın ilgili kesiminin iki marka arasında bağlantı kurması, bir başka deyişle, markaları karıştırmamasına rağmen onlar arasında bir bağlantı kurması vasıtasıyla, çekişme konusu markalar arasında belli düzeyde benzerliğin bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır.

Bağlantı (link) tabiri EUIPO uygulamasında ve dava hukukunda sıklıkla “ilişki” (association) olarak da anılmakta olup bu iki terim zaman zaman birbirinin yerine geçecek şekilde kullanılmaktadır.

Adalet Divanı, sadece çekişme konusu markaların benzer olması hususunun, onlar arasında bağlantı bulunduğu sonucuna ulaşmak için yeterli olmadığını belirtmektedir. Bilakis, markalar arasında bağlantı bulunup bulunmadığı, somut olaya özgü tüm ilgili faktörlerin dikkate alınması suretiyle genel olarak değerlendirilmelidir.

Intel kararı uyarınca (para. 42), böyle bir bağlantının bulunup bulunmadığının değerlendirilmesinde, aşağıdakiler ilgili faktörler olabilir:

  • Markalar arasındaki benzerliğin düzeyi. Markalar ne kadar benzerse, sonraki markanın, tüketicilerin zihnine önceki tarihli tanınmış markayı getirmesi o kadar olasıdır. (AB Adalet Divanı Genel Mahkemesi, 06/07/2012, T-60/10, ‘Royal Shakespeare’, para. 26 ve kıyas yoluyla AB Adalet Divanı, 27/11/2008, C-252/07, ‘Intel’ ön yorum kararı, para. 44)
  • Önceki markanın bilinir olduğu mal veya hizmetler ile sonraki tarihli markanın başvuru kapsamındaki mal veya hizmetlerin niteliği ve halkın ilgili kesimi. Mal veya hizmetler o kadar farklı olabilir ki, sonraki markanın halkın zihnine önceki markayı getirmesi o kadar olasılık dışı olur. (Intel, para. 49)
  • Önceki markanın tanınmışlığının gücü
  • Önceki markanın, kendiliğinden veya kullanım yoluyla elde edilmiş ayırt edici niteliğinin düzeyi. Önceki marka kendiliğinden ne kadar ayırt edici nitelikteyse, tüketicilerin sonraki tarihli aynı veya benzer bir markaya rastlamaları halinde, önceki markayı akıllarına getirmesi o kadar olası olacaktır.
  • Halkın ilgili kesiminde karıştırılma ihtimalinin varlığı

Bu liste sınırlayıcı değildir. Çekişme konusu markalar arasında bağlantı, bu kriterlerin sadece bazılarına bağlı olarak kurulabilir veya kurulmayabilir.

Halkın ilgili kesiminin, markalar arasında bağlantı kurup kurmayacağı konusu bir maddi mesele (question of fact) olup, bu soru her bir olayın kendi vakıa ve koşulları bağlamında yanıtlanmalıdır.

Bağlantı bulunup bulunmadığı, daha sonra dengelenmesi gereken tüm ilgili faktörleri göz önüne alarak değerlendirilmelidir. Dolayısıyla, (belki de markalar arasında EUTMR m. 8(1)(b)’ye göre karıştırılma ihtimali bulunduğu sonucuna ulaşabilmek için yeterli olmayacak ölçüde) zayıf veya uzak bir benzerlik düzeyi dahi, tüm ilgili faktörleri değerlendirmek suretiyle, halkın ilgili kesiminin markalar arasında bağlantı kurma ihtimali bulunduğu sonucunu haklı çıkarabilir. Bu bağlamda, Adalet Divanı, 24/03/2011 tarih, C-552/09 P sayılı ‘Timi Kinderjoghurt’ kararının 65 ve 66. Paragraflarında aşağıdaki hususları ifade etmiştir:

Genel değerlendirme, ilgili faktörlerin karşılıklı bağımlılığına ve markalar arasındaki düşük düzeydeki benzerliğin, önceki markanın güçlü ayırt edici niteliğiyle telafi edilebileceğine işaret etmesine rağmen… şayet çekişme konusu markalar arasında hiç benzerlik yoksa, önceki markanın ünü veya tanınırlığı ve çekişme konusu mal / hizmetlerin aynı veya benzer olması, halkın markalar arasında bağlantı kurması bakımından yeterli değildir…

… Ancak ve ancak çekişme konusu markalar arasında, zayıf da olsa bir benzerlik mevcutsa,  Genel Mahkeme, düşük düzeyde benzerliğe karşın önceki markanın tanınmışlığı gibi diğer ilgili faktörleri dikkate almak suretiyle, halkın ilgili kesimi açısından markalar arasında karıştırılma ihtimali veya markalar arasında bağlantı bulunup bulunmadığı hususunda bir genel değerlendirme yapmak zorundadır.

Mahkeme içtihatları, markalar arasındaki bağlantının, tek başına, EUTMR m. 8(5)’de sayılan zarar çeşitlerinden (mülga 556 s. KHK m. 8/4 ve 6769 sayılı Kanun m. 6(5)’de sayılan koşullar) birinin bulunduğu sonucuna ulaşmak açısından yeterli olmadığına da açıklık getirmiştir. (26/09/2012, T-301/09, ‘Citigate’, para. 96) Ancak, önceki markaya zarar verilmesi veya haksız yarar sağlanmasının olası olup olmadığını belirlemeden önce, markalar arasında bağlantının (veya ilişkinin) varlığı zorunludur.

Markalar arasında bağlantı bulunduğu yönünde karar verilen örnekler:

Aşağıdaki örneklerde, markalar arasındaki benzerlik düzeyi (diğer ilave faktörlerle beraber), tüketicilerin markalar arasında bağlantı kuracağı sonucuna ulaşmak için yeterli bulunmuştur.

Önceki tarihli tanınmış marka Sonraki tarihli başvuru Vaka/dava numarası

BOTOX

BOTOLYST / BOTOCYL

T-345/08 ve T-357/08 (birleşmiş davalar) (C-100/11P sayılı kararla onanmıştır)

BOTOX markası, kırışıklık tedavisi için farmasötik preparatlar açısından, 3. sınıfa dahil çeşitli malları kapsayan sonraki tarihli markanın başvuru tarihi itibariyle Birleşik Krallık’ta tanınmışlığa sahiptir. Önceki markanın kapsamındaki kırışıklık tedavisi için farmasötik preparatlar ile sonraki tarihli markanın kapsamındaki kozmetik kremler arasında düşük düzeyde benzerlik bulunmuştur. Ancak, parfümler, güneşlenme sütleri, şampuanlar, banyo tuzları, vb. mallar ile önceki markanın kapsamındaki malların benzer olmadığı kanaatine varılmıştır. Buna rağmen, çekişme konusu mallar bağlantılı sektörlere ilişkindir. İlgili tüketiciler (hem uzmanlaşmış tüketiciler hem de halkın geneli) sonraki tarihli markaların, BOTO- ibaresi ile başladığını farkedecektir ki, bu ibare halk nezdinde tanınmışlığa sahip BOTOX markasının neredeyse bütününü teşkil etmektedir. Ayrıca, BOTO- hem eczacılık hem de kozmetik alanında tanımlayıcı bir anlamı bulunmayan ve yaygın olmayan bir ön ektir. BOTOX ibaresi, “botulinum” için “bo” ve “toxin” için “tox” şeklinde bölünebilse dahi, bu ibarenin en azından Birleşik Krallık’ta, kendiliğinden veya kullanıma bağlı arttırılmış ayırt edici niteliği bulunmaktadır. Tüm ilgili faktörlerin ışığında, tüketiciler BOTOLYST ve BOTOCYL markaları ile tanınmış BOTOX markası arasında bağlantı kuracaklardır. (para. 65-79)

 

 

Önceki tarihli tanınmış marka Sonraki tarihli başvuru Vaka/dava numarası
 

RED BULL

 red-dog

R 70/2009-1

 

Temyiz Kurulu; (i) markaların bazı ortak unsurları içermesi, (ii) çekişme konusu malların (32-33. sınıflara dahil) aynı olması, (iii) RED BULL markasının tanınmış olması, (iv) RED BULL markasının kullanım sonucu güçlü bir ayırt edici nitelik kazanmış olması, (v) karıştırılma ihtimali bulunması nedenleriyle markalar arasında bağlantı bulunduğu kanaatine ulaşmıştır. (para. 19) Tanınmış RED BULL markasını bilen ortalama içecek tüketicisinin, aynı tür içecekler üzerinde RED DOG markasını görmesi halinde derhal önceki markayı anımsayacağını varsaymak makul olacaktır. Intel kararına göre, bu markalar arasında bağlantı bulunduğu anlamına gelmektedir. (para. 24)

 

 

Önceki tarihli tanınmış marka Sonraki tarihli başvuru Vaka/dava numarası

VIAGRA

VIAGUARA

T-332/10

 

Markalar bir bütün olarak yüksek düzeyde benzerdir. Görsel olarak, önceki markada bulunan tüm harfler, sonraki tarihli markada mevcut olup, ilk 4 harf ve son 2 harf aynı dizilimdedir. Halkın, kelimelerin başlangıç kısmına daha çok dikkat etmesi nedeniyle markalar arasında görsel benzerlik bulunmaktadır. İlk ve son hecelerin aynılığı, orta hecelerde ortak ses bulunmasıyla birlikte, yüksek düzeyde işitsel benzerlik bulunduğu sonucunu doğurmaktadır. Her iki ibarenin de bir anlamı yoktur, bu nedenle halk kavramsal olarak iki markayı birbirinden ayıramayacaktır.

 

Önceki marka, 5. sınıfta yer alan, ereksiyon bozukluğu tedavisi için ilaçları; sonraki marka ise 32 ve 33. sınıflarda yer alan, alkolsüz ve alkollü içecekleri kapsamaktadır. Önceki tarihli markanın belirtilen mallar için tanınmışlığı konusunda ihtilaf bulunmamaktadır. Genel Mahkeme, çekişme konusu markaların kapsamındaki malların farklı olması nedeniyle bu mallar arasında doğrudan bir bağlantı bulunmamasına rağmen, markalar arasındaki yüksek benzerlik düzeyini ve önceki markanın güçlü tanınmışlık düzeyini dikkate alarak önceki markalarla ilişki / bağlantı kurulabileceği sonucuna ulaşmıştır. (para. 52)

 

 

Markalar arasında bağlantı bulunmadığı yönünde karar verilen örnekler:

Aşağıdaki örneklerde, tüm ilgili faktörlerin değerlendirilmesi neticesinde, markalar arasında bağlantı kurulması ihtimali bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Önceki tarihli tanınmış marka Sonraki tarihli başvuru Vaka/dava numarası

repsol

resol R 724/2009-4
 

Markalar arasında sadece belli düzeyde görsel ve işitsel benzerlik bulunmaktadır. Temyiz Kurulu, önceki markanın sadece enerji dağıtımı hizmetleri bakımından tanınmışlığının kanıtlandığı sonucuna ulaşmıştır. Bu hizmetler, başvuru konusu markanın kapsamındaki 18, 20, 24 ve 27. sınıflardaki mallardan tamamen farklıdır. Gerek önceki markanın tanınmışlığın kanıtlandığı enerji dağıtımı hizmetleri, gerekse başvuru kapsamındaki mallar, makul düzeyde gözlemci ve dikkatli olduğu kabul edilen ortalama tüketicilere hitap etmektedir. Çekişme konusu markaların kapsamındaki mal ve hizmetlerin hitap ettiği halkın ilgili kesimi ortak olsa dahi, bu mal ve hizmetler o kadar farklıdır ki, sonraki markanın, halkın zihnine önceki markayı getirmesi olası gözükmemektedir. Söz konusu mal ve hizmetlerin kullanımındaki büyük farklılıklar, EUTMR 8(5) hükmünün uygulanabilmesi ve önceki markanın ününden veya ayırt edici karakterinden haksız yarar sağlanabilmesi için gerekli olan, halkın çekişme konusu markalar arasında bağlantı kurması koşulunu oldukça olasılık dışı hale getirmektedir.

Bir çanta veya mobilya ürünü satın alma niyetindeyken, tüketicilerin, bu malları, enerji sektöründeki hizmetler bakımından çok tanınmış bir markayla ilişkilendirmesi de olası gözükmemektedir. (para. 69-79)

 

Önceki tarihli tanınmış marka Sonraki tarihli başvuru Vaka/dava numarası

ONLY

only-givenchy

R 1556/2009-2

(T-586/10 sayılı kararla           onanmıştır)

3. sınıftaki mallar aynıdır ve aynı tüketiciye hitap etmektedir. Çekişme konusu markalar arasında hafif düzeyde görsel ve kavramsal benzerlik ile orta düzeyde işitsel benzerlik bulunmaktadır. Önceki marka tanınmışlığa sahip olmasına rağmen, markalar arasında, özellikle “only” ve ayırt edici baskın unsur olan “givenchy” ibarelerinin birleşimiyle oluşan kavramsal bütün nedeniyle oluşan farklılıklar halkın markalar arasında bağlantı kurmaması için yeterli olacaktır. Dolayısıyla Temyiz Kurulu’nun, EUTMR 8(5) hükmünün uygulanması için gerekli koşullardan birisi olan, markaların halkın aralarında bağlantı kurmasına yetecek düzeyde benzer olması koşulunun sağlanmadığı yönündeki tespiti yerindedir. (para. 65, 66)

 

Özetle, somut bir olayda markalar arasındaki benzerlik düzeyi, diğer ilgili faktörlerle birlikte değerlendirildiğinde, markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunduğu sonucuna ulaşmak için yeterli olmayabilecek iken aynı benzerlik düzeyi, yine olaya özgü tüm faktörlerle birlikte, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun 6(5) maddesi (mülga 556 s. KHK m. 8/4) bakımından, halkın markalar arasında bağlantı kurmasına yeterli olabilir. Ancak, markalar arasındaki bağlantının varlığı, ilgili maddede sayılan diğer koşulların da varlığı açısından bir karine teşkil etmemektedir. Dolayısıyla, tüketicilerin, markalar arasında bağlantı kuracağı tespit edilmişse, ilgili maddede sayılan koşullardan herhangi birisinin (tanınmış markanın ününden haksız yarar sağlanması, markanın itibarının zarar görmesi, ayırt edici karakterin zedelenmesi) somut olayda gerçekleşme ihtimali bulunup bulunmadığı hususu da ayrıca değerlendirmelidir.

 

H. Tolga Karadenizli

Ocak 2017, Ankara

karadenizlit@gmail.com

Kaynak: EUIPO, Current Trademark Practice, Part C: Opposition, Section 5: Trade marks with reputation, (Article 8(5) EUTMR, p. 37-42, Version 1.0, 01/08/2016)

556 sayılı KHK m. 8/1-(b)’ye göre “benzerlik” kavramı ile m. 8/4’e göre “benzerlik” kavramının mukayesesi

556 s. KHK’daki nispi ret nedenlerinden birisi olan karıştırılma ihtimaline ilişkin 8/1-(b) bendi ile tanınmış markalara daha geniş bir koruma sağlayan KHK’nın 8/4 bendinin uygulanabilmesi için gerekli öncelikli şartlardan birisi önceki tarihli, yani itiraza dayanak olan marka ile itiraz edilen başvuruya konu marka arasında benzerlik bulunmasıdır.

Söz konusu madde hükümlerine aşağıda yer verilmektedir.

556 s. KHK m. 8/1:

Tescil edilmiş veya tescil için başvuru yapılmış bir markanın sahibi tarafından itiraz yapılması durumunda, aşağıdaki hallerde marka tescil edilemez:

b. Tescil için başvurusu yapılan marka, tescil edilmiş veya tescil için daha önce başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya benzer ise ve tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış bir markanın kapsadığı mal veya hizmetlerle aynı veya benzer ise, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış markanın halk tarafından karıştırılma ihtimali varsa ve bu karıştırılma ihtimali tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile ilişkili olduğu ihtimalini de kapsıyorsa.”

556 s. KHK m. 8/4 :

Marka, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu daha önce yapılmış bir markanın aynı veya benzeri olmakla birlikte, farklı mallar veya hizmetlerde kullanılabilir. Ancak, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış markanın, toplumda ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabileceği, markanın itibarına zarar verebileceği veya tescil için başvurusu yapılmış markanın ayırt edici karakterini zedeleyici sonuçlar doğurabileceği durumda, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu daha önce yapılmış bir marka sahibinin itirazı üzerine, farklı mal veya hizmetlerde kullanılacak olsa bile, sonraki markanın tescil başvurusu red edilir”.

Her iki madde hükmünde de markaların benzer olması koşuluna açıkça yer verilmekle birlikte, uygulamada zaman zaman söz konusu benzerliğin ne şekilde yorumlanması gerektiği konusunda belirsizlik oluşabilmektedir. Örneğin, 8/4 kapsamında aranan benzerlik, 8/1-(b) kapsamında aranan benzerliğe göre daha düşük bir benzerlik midir, ya da 8/1-(b) ye göre benzer olmayan iki markanın, 8/4’e göre benzer bulunması söz konusu olabilir mi?

Ülkemizde bu tartışmanın derinlemesine yapıldığı bir Mahkeme kararına ulaşamamış olmakla birlikte, AB hukukunda bu konulara açıklık getiren AB Adalet Divanı tarafından verilmiş çeşitli yargı kararları bulunmakta olup, tüm Avrupa Birliği üye ülkelerinde geçerli bölgesel bir hak doğuran AB markalarının tescil makamı olan EUIPO (eski adıyla OHIM) da söz konusu yargı kararları ekseninde şekillenmiş uygulama kılavuzlarında bu konuya da değinmiştir.

Bu yazıda, söz konusu mesele AB Adalet Divanı kararları ve EUIPO uygulaması referans alınarak açıklanmaya çalışılacaktır. Zira, 556 s. KHK’da yer verilen söz konusu hükümler, Avrupa Birliği Marka Tüzüğü’nün (EUTMR) ilgili maddelerinden (m. 8(1)(b) ve 8(5)) büyük ölçüde yararlanılmak suretiyle mevzuatımıza aktarılmıştır.

(556 s. KHK’daki 8/4 bendinin,  AB Marka Tüzüğündeki karşılığı olan) EUTMR 8(5) maddesi kapsamında yapılmış bir itirazın başarılı olabilmesi için işaretler arasında belli düzeyde benzerlik bulunması zorunludur.  (AB Adalet Divanı, 24.03.2011, C-552/09 P, ‘TiMi Kinderjoghurt’, para. 53). Eğer markalar tümden farklı bulunmuşsa, itiraz başarılı olamayacağından, EUTMR (5) maddesi kapsamındaki diğer koşulların varlığına ilişkin inceleme yapılmamalıdır.

EUTMR’nin 8(5) maddesi anlamındaki “benzerlik” terimi ile 8(1)(b) maddesinde yer alan aynı ifadenin anlamı arasındaki ilişki bazı belirsizliklere konu olmaktadır. Her iki hükmün lafzından açıkça anlaşılacağı üzere, işaretler/markalar  arasındaki benzerlik (veya aynılık), hem 8(1)(b) maddesinin, hem de 8(5) maddesinin uygulanması için bir ön şarttır. Her iki hükümde de aynı terimin kullanılması, bu terimin aynı şekilde yorumlanması ihtiyacını destekleyen bir argüman olup, dava hukuku da bunu teyit etmektedir.

Bu bağlamda, EUTMR 8(5) maddesine göre benzerlik değerlendirmesi, EUTMR 8(1)(b) maddesi bağlamında uygulanan kriterler ile aynı şekilde, yani görsel,  işitsel ve kavramsal benzerlik unsurlarını göz önüne alarak yapılmalıdır. (AB Adalet Divanı, 23.10.2003, C-408/01, ‘Adidas’, para. 28; 24.03.2011, C-552/09 P, ‘TiMi Kinderjoghurt’, para. 52)

EUTMR 8(1)(b) maddesi bağlamında markaları değerlendirirken uygulanan;
örneğin tüketicilerin işareti bir bütün olarak algılaması ve oldukça nadiren farklı markalar arasında direkt bir karşılaştırma yapma şansı olması ve markalar hakkında zihninde kalan net olmayan resme itimat etmek zorunda olması gibi genel kurallar,  8(5) maddesi bağlamında da geçerlidir.

EUTMR’nin 8(1)(b) ve 8(5) maddeleri bağlamında işaretlerin benzerliği için aynı kriterler uygulanmakla birlikte, söz konusu maddelerin temeldeki amacı farklıdır: EUTMR 8(1)(b) maddesinin amacı, kullanılması halinde, ilgili tüketicileri mal veya hizmetlerin ticari kaynağı konusunda karıştırabilecek sonraki tarihli markanın tescilini engellemek olup; EUTMR 8(5) maddesinin amacı ise, kullanılması halinde, önceki tarihli tanınmış markadan haksız yarar sağlayabilecek veya markanın ününe veya ayırt edici karakterine zarar verebilecek sonraki tarihli bir markanın tescilini engellemektir.

İlgili iki madde hükmü bağlamında “benzerlik” kavramı arasındaki ilişki, Adalet Divanı tarafından Timi Kinderjoghurt kararında ele alınmıştır: “Öncelikle ifade edilmelidir ki … önceki tarihli marka ile itiraz edilen marka arasındaki benzerliğin varlığı, hem EUTMR 8(1)(b) hem de 8(5) maddesinin uygulanması için bir ön koşuldur.” (para. 51)

Gerek EUTMR 8(1)(b) gerekse 8(5) maddesi bağlamında, çekişme konusu markalar arasında benzerlik bulunduğuna dair tespit, özellikle, görsel, işitsel veya kavramsal benzerlik unsurlarının varlığını gerektirmektedir.  (AB Adalet Divanı, 23.10.2003, C-408/01, ‘Adidas-Salomon and Adidas Benelux’, para. 28).

Ancak, söz konusu hükümler, aranan benzerliğin düzeyi bakımından farklılaşmaktadır. Çekişme konusu markalar arasında benzerlik bulunması durumunda, EUTMR 8(1)(b) maddesi kapsamındaki koruma, halkın ilgili kesimi açısından bu markalar arasında bir karıştırılma ihtimali bulunması koşuluna bağlı iken; EUTMR 8(5) maddesi kapsamında sağlanacak koruma için böyle bir ihtimalin varlığı gerekli değildir. Dolayısıyla, EUTMR 8(5) maddesinde sayılan zarar çeşitleri[1] halkın ilgili kesiminin söz konusu markalar arasında bir bağlantı kurmasının (to establish a link between them) yeterli olması koşuluyla, çekişme konusu markalar arasında daha düşük düzeydeki bir benzerlikten kaynaklanabilir. (AB Adalet Divanı, 23.10.2003, C-408/01, ‘Adidas-Salomon and Adidas Benelux’, para 27, 29, 31; 27.11.2008, C-252/07, ‘Intel Corporation’, para. 57, 58, 66).

Bununla birlikte,  gerek ilgili madde hükümlerinin lafzı gerekse de dava hukuku, çekişme konusu markalar arasındaki benzerliğin EUTMR’nin 8(1)(b) veya 8(5) maddelerine göre farklı bir şekilde değerlendirilmesi gerektiği yönünde bir sonuca ulaşmak açısından belirgin değildir.

Özetlemek gerekirse, EUTMR’nin hem 8(1)(b) hem de 8(5) maddelerinin uygulanması, işaretler arasında benzerlik bulunmasını gerektirmektedir. Dolayısıyla, 8(1)(b) maddesi kapsamındaki incelemede işaretler farklı (dissimilar) bulunmuşsa, 8(5) maddesine dayalı itiraz da muhakkak başarısız olacaktır.

Ancak, eğer işaretler benzer bulunmuşsa, 8(1)(b) veya 8(5) maddelerinden hangisi ile ilgili olduğuna bağlı olarak, uzman, ilgili hükmün uygulanması için var olan benzerlik düzeyinin yeterli olup olmadığını bağımsız olarak (ve ilgili diğer faktörlerle karşılıklı ilişki içinde) değerlendirecektir.

Dolayısıyla, ilgili tüm faktörlerin genel değerlendirilmesi neticesinde, markalar arasında EUTMR 8(1)(b) maddesine göre karıştırılma ihtimali bulunduğu sonucuna götürecek bir benzerlik düzeyi, 8(5) maddesi bağlamında, örneğin ilgili sektörlerin tamamen farklı olması nedeniyle, işaretler arasında bir bağlantı kurulmasına yol açmayabilir.  Her durumda tam bir analiz yapılmalıdır. Şöyle ki, işaretler arasındaki benzerlik, böyle bir bağlantının bulunup bulunmadığını değerlendirirken göz önüne alınacak faktörlerden yalnızca bir tanesidir.

Vakaya göre, aşağıdaki senaryolar olasıdır:

  • Markalar farklı (dissimilar) olduğu için EUTMR 8(1)(b) maddesine dayalı itiraz başarısız olur — aynı sonucun geçerli olması nedeniyle 8(5) maddesi de aynı şekilde başarısız olur.
  • EUTMR 8(1)(b) maddesine göre karıştırılma ihtimali yoktur (örneğin mal ve hizmetlerin farklı veya çok düşük düzeyde benzer olması nedeniyle), ancak markalar benzerdir — EUTMR 8(5) maddesine göre inceleme yapılmalıdır. (bkz. AB Adalet Divanı Genel Mahkemesi, T-143/11, ‘Chianti Classico’, para. 66-71).
  • Diğer ilgili faktörlerle birlikte markalar arasındaki benzerlik, 8(1)(b) maddesine göre karıştırılma ihtimali bulunmadığı sonucuna götürebilir, ancak markalar arasındaki benzerlik, diğer ilgili faktörler de göz önüne alındığında, 8(5) maddesine göre markalar arasında bağlantı (link) kurulmasına yeterli olabilir.[2]

556 s. KHK’nın 8/1-(b) ve 8/4 maddelerinin, markalarının benzerliği koşuluna ilişkin lafzı, AB Marka Tüzüğünden aynen alındığından kanaatimizce, aynı yaklaşım 556 s. KHK’nın 8/1-(b) ve 8/4 bentleri bakımından da geçerli olmalıdır. Bu nedenle, özellikle her iki nispi ret nedenine dayalı olarak yapılan itirazlarda markalar arasındaki benzerlik değerlendirmesinin görsel, işitsel ve kavramsal benzerlik faktörlerinin tümünü göz önüne alınarak dikkatli bir şekilde yapılması önem arz etmektedir. Bu noktada, markaların benzer olmaması (farklı olması) ile markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunmaması kavramları arasındaki ilişkiye dikkat edilmesi gerekir. Şöyle ki, markaların benzer olmaması, markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunmaması tespitine bağlı olarak ortaya çıkan bir sonuç kesinlikle değildir. Diğer bir ifade ile, 8/1-(b) bendine dayalı inceleme yapılırken, sondan başa doğru, yani önce markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunup bulunmadığına karar verip, bu sonuca göre markaların benzer olmadığına karar vermek hatalı bir yaklaşım olacaktır. Böyle bir durumda, 8/4 bendine dayalı itirazın da başarılı olma şansı peşinen ortadan kalkmış hale gelecektir.

Şu halde, 8/1-(b) bendine dayalı bir itirazda öncelikle markaların benzerliği değerlendirilmeli, eğer benzerlik mevcutsa, 8/1-(b) bendine göre markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunup bulunmadığına, diğer ilgili faktörler (mal/hizmetlerin benzerliği, önceki markanın ayırt edici niteliği, ilgili tüketici kesiminin dikkat düzeyi, vb. ) göz önüne alınarak yapılacak genel bir değerlendirme sonucunda karar verilmelidir.

Toparlamak gerekirse, markaların belli düzeyde benzer olması, markalar arasında mutlak surette karıştırılma ihtimali de bulunduğu anlamına gelmemektedir. Ancak, markaların farklı olması hem karıştırılma ihtimalini ortadan kaldırmakta, hem de 8/4’e dayalı bir itirazın da başarısız olması sonucuna götürmekte olduğundan, “markaların benzerliği” ve “karıştırılma ihtimali” kavramlarının her somut olayda ayrıca değerlendirilmesi, şayet markalar benzer ise (bu benzerliğin karıştırılma ihtimaline yol açıp açmadığından bağımsız olarak), 8/4 bendine dayalı incelemenin, ilgili maddenin kendi koşul ve dinamiklerine göre ayrıca irdelenmesi yerinde bir yaklaşım olacaktır.

 

Tolga Karadenizli

Temmuz 2016, Ankara

karadenizlit@gmail.com

 

[1] Yazarın notu: tanınmış markadan haksız yarar sağlama, tanınmış markanın itibarına veya ayırt edici karakterine zarar verme

[2] EUTMR 8(5) maddesine göre markalar (işaretler) arasındaki bağlantı (link) konusu ayrı bir yazıda ele alınacaktır.

Kaynak:

European Union Intellectual Property Office (EUIPO), Guidelines for Examination of European Union Trade Marks, Part C, Opposition, Section5, Trade Marks with Reputation- Article 8(5) EUTMR, version 1.0, 01/08/2016, s. 36-37

MARKALAR DA TÜKENİR! BURN-OUT/ TÜKENMİŞ MARKA SENDROMU

resim_1

Geçen haftalarda Alman Welt gazetesinde markalarla ilgili çıkan bir haberi kısaca okuyucularımızla paylaşmak istedim. Ülkemizde herkesin bir magazin haberi ile, Meryem Uzerli’nin aniden Muhteşem Yüzyıl dizisini terk etmesiyle haberdar olduğu “born-out/ tükenmişlik sendromunun”, marka dünyasına da sirayet etmesini öğrenmek benim için enterasan oldu.

Anlaşılan, nasıl ki Marka Hukuku literatüründe “tanınmış marka”, “markanın çekici gücü”, “markanın sulandırılması” ve buna benzer birçok terminolojiyi kullanıyorsak, ufukta; itiraz, dava veya cevap dilekçelerinde “born-out/tükenmiş marka” terminolojisi üzerinden iddia veya savunma kurma ihtimali de beliriyor.

Habere http://www.welt.de/finanzen/verbraucher/article153690088/Die-neue-Treulosigkeit-der-deutschen-Verbraucher.html bağlantısından ulaşılabilir.

Haberin özü; büyük markaların tüketici güveninin azalmasıyla karşı karşıya olduğu tespitine dayanıyor. Son zamanlarda tüketiciler çok fazla seçeneğin sunulduğu raflardan, her zaman bildikleri tanıdıkları markalar yerine yeni ürünleri seçerek denemek istiyorlar. Tüketiciler artık bir markaya bağımlı kalma eğilimden vazgeçmektedirler. “Yenilik” sloganlı bu eğilim, sadece gıda sektöründe değil araba, ev aletleri ve mobilyalar için de görülmektedir. Tüm bu tespitlerin ardından, bir marka danışmanının verdiği bilgiye göre marka ve tüketici arasındaki bağın sonuna gelindiği iddia edilmektedir. Bu durum da, tanınmış markanın born out sendromu olarak adlandırılmış ve bu sendromu yaşayan büyük markaların oranında artış olduğu bildirilmiştir.

Haberin devamında bu eğilimin nedenlerine bilimsel açından bakılmaya çalışılmış. Nürnberg Tüketici Araştırmalar Enstitüsünden (GfK) uzmana göre markalar, “şampiyonlar”, “istikralılar” ve “burn out” yaşayanlar olarak ayrılmaktadır. Burn-out yaşayanların oranı 2009-2015 yılları arasında %37’den %45’e ulaşmıştır. Diğer bir deyişle, tüketicilerin güvendiği marka oranlarında düşüş söz konusudur.

GfK uzmanına göre burn-out sendromuna giren bir marka, öncelikle fiyat düşürmeye başlıyor. Ancak bu durumda daha çok müşteri kaybetmeye devam ediyor. Çünkü tüketiciler halen yüksek fiyatın kalite ile doğru orantılı olduğunu düşünmektedir. Uzman bu duruma en iyi örnek olarak Apple ve BMW markalarını örnek göstermektedir.

Bazen de tüketiciler bu durumda daha uygun ücretli ama kalitesinde sürpriz yaşamayacakları orta segmentte yer alan ancak net bir profili olmayan ürün tercih etmektedirler. Bu markalar genellikle yüksek tanınmışlık düzeyine, ancak nispeten ortalama çekicilik düzeyine sahiptir. Uzmana göre bu kategoriden çıkmak pek kolay değildir. Ancak paketleme tarzı, yaratıcı içerik ve zeki reklamlar ile bunu başarabilen markalar da mevcuttur.

Habere göre, sloganların eskisi kadar tüketiciler üzerinde etkili olmadığı, onları ikna etmenin artık o kadar kolay olmadığı da görülmektedir. Nielsen Piyasa Araştırmaları şirketinin verilerine göre Alman tüketicilerin %60’ı yeni rakip ürün deneme konusunda, diğer endüstrileşmiş ülkelere göre daha fazla oranda istekli oldukları sonucu çıkmıştır.

Bu “yenilik” talebi nereden gelmektedir diye sorguladıklarında; Hedilberger Sinus Enstitüsü’nden bir uzmana göre değişen dünya gerçeklerine göre tüketicilerin güven endeksi de değişiklik göstermektedir. Bu noktada tüketicilerin sadece mantıksal değil, duygusal güven arayışında oldukları tespitinde bulunmuşlardır.

Haberde yüksek kalite ve hizmet vaadinin her zaman tüketicilerin güvenini kazanmaya yetmediği iddia edilmiştir. Yüzlerce markası olan Nestle yetkilisine göre markanın inandırıcılığı artık, daha duygusal boyutta vaat ettiği değerler ve bu değerlerin tüketicilere ulaşılabilirliği üzerinden değerlendirilmeye başlanmıştır. Yetkiliye göre marka, “tüketicinin nasıl yaşamak istediğinin bir ifadesidir”.

Bir markayı çekici kılmak için stratejiler oldukça çeşitli. Üretiminde çocuk işçiliğinin olmadığını garanti eden tekstil ürünleri, gezen tavuk yumurtaları, vejetaryenler için etsiz sosisler ve elektrikli arabalar gibi stratejiler firmanın imajını ve tüketicilerinin yaşam isteklerini olumlu etkilemektedir. Bununla birlikte, yüksek vaatler yerine getirilmediğinde de tüketiciler aynı hızla markayı terk etmektedir ki şu sıralar bunun en bilindik örneği olarak Volkswagen markası olarak gösterilmiştir.

Haberde markalara karşı güven kaybının en derin nedenlerinden biri olarak, gündelik hayatın dijitalleşmesi olarak gösterilmiştir. Her an internete ulaşım imkânı; fazlasıyla şeffaflık ve eski müşteri bağlılığı ve reklam baskısına karşı sayısız olanaklar sunmaktadır. Madalyonun ters tarafında ise, sayısız seçim olanağı tüketicilerin yönünün belirlenmesi ihtiyacını artan bir hızla doğurmaktadır. Bu ihtiyaç, memleket, estetik, iyilik, doğruluk arayışına yönlendirmektedir. Bu duruma örnek olarak da “Made in Germany” etiketli ürünlere yönelik talep artışı gösterilmektedir.

Son olarak Heidelberger Sinus Enstitüsü’nden bir uzmana göre “başarılı markalar tüketicilerin hayatlarını kolaylaştıran markalardır“. Ancak bu tespit, tüm tüketici grupları için aynı sonuca götürmemektedir çünkü tüketici davranışları da her grup için farklılıklar göstermektedir. Keyif ve performans odaklı genç tüketiciler, uyum kabiliyeti ve pragmatizm odaklı daha yaşlı tüketicilere göre daha az marka sadakati göstermektedir.

Marka Hukukunu, Sosyoloji, Psikoloji ve ilgili diğer bilim dallarındaki kavramlardan bağımsız düşünmek, markanın anlamı ve doğası gereği mümkün değil. Bu bilim dallarında zamanın koşullarına göre değişen veya yeni eklenen kavramlar, Marka Hukukunun da paralel olarak bu değişiklik ve yeniliklere uyum sağlanmasına neden olacağı kanaatindeyim.

Gülcan Tutkun Berk

Nisan, 2016

gulcan@gulcantutkun.av.tr

 

 

 

 

 

“JAWS” Tekrar Sahnede! USPTO Temyiz Kurulu “JAWS” Başvurusunu Filmin Tanınmışlığı Bağlamında Değerlendirdi

jaws2

 

“JAWS” film serisinin filmlerinden birisini izlemeyen bir okuyucumuz olduğunu sanmıyorum. Özellikle de benim gibi tek kanal izleyerek ve video kaset kiralayarak büyüyen kuşak için unutulmaz bir seridir “JAWS” film serisi. Hatırlamak isteyenler için köpekbalığı saldırısını unutulmaz köpekbalığı saldırılarından birisini, John Williams’ın unutulmaz tema müziğiyle birlikte aşağıya kopyalıyorum.

 

 

“JAWS” serisinin ilk filmi 1975 yılında çekilmiş, yani film 41 yaşında olsa da, seri unutulmazlar arasında yerini almış olduğundan bilinirliği halen kaybetmemiştir. Amerika Birleşik Devletleri Marka ve Patent Ofisi (USPTO) Temyiz Kurulu tarafından 18 Mart 2016 tarihinde verilen oldukça yeni karar da filmin ününü ve unutulmamış olduğunu bir kez daha tescillemiştir.

A.B.D. menşeili “Mr. Recipe LLC” firması “JAWS” ve “JAWS DEVOUR YOUR HUNGER” kelime markalarını “Sınıf 38: Yemek pişirmeyle ilgili programların gösterildiği bir internet kanalı aracılığıyla işitsel ve görsel içeriğin yayınlanması hizmetleri.” için tescil ettirmek amacıyla 16 Ağustos 2013 tarihinde USPTO’ya başvuruda bulunur.

JAWS

 

JAWS DEVOUR YOUR HUNGER

 

USPTO uzmanı başvuruları, önceden “Sınıf 9: Sinema filmlerini içeren her formatta video kayıtları.” malları için önceden tescil edilmiş “JAWS” kelime markasıyla karıştırılma ihtimali gerekçesiyle reddeder. Başvuru sahibi ret kararlarına karşı itiraz eder ve itirazlar USPTO Temyiz Kurulu tarafından incelenir. 16 Ağustos 2013 tarihinde itirazların reddedilmesiyle sonuçlanan incelemeye ilişkin kararın tam metnine http://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/ttabvue-86040643-EXA-13.pdf bağlantısından erişilmesi mümkündür. Temyiz Kurulu itirazlara konu başvuruların ve kararların çok benzer olması nedeniyle her iki başvuru hakkında da aynı kararı vermiştir.

Temyiz Kurulu kararı aşağıdaki tespitleri içermektedir:

Karıştırılma olasılığı incelemesinde dikkate alan unsurlardan ikisi temel öneme sahiptir: Markaların benzerliği ve Mallar ve/veya hizmetler arasındaki benzerlik. Bunların yanısıra önceki tarihli markanın sahip olduğu ün (bilinirlik – tanınmışlık) de incelemede dikkate alınmalıdır. İncelemede ilk olarak önceki tarihli ret gerekçesi markanın sahip olduğu ün ve sonrasında diğer hususlar değerlendirilecektir.

A.B.D.’nde karıştırılma olasılığı incelemesinde dikkate alınan faktörlere, ünlü du Pont davasından hareketle, du Pont faktörleri adı verilmiştir. Du Pont faktörlerinden birisi olan “ün”, ret gerekçesi önceki tarihli marka bakımından değerlendirmeye alınır. Önceki tarihli markanın ünü, ünlü markaların daha geniş bir koruma kapsamından yararlanması nedeniyle karıştırılma olasılığı analizinde önemli bir rol oynar. Ünlü markaların kamu nezdinde bilirliği ve şöhreti olmalıdır. Markanın sahip olduğu ün; satış miktarı ve reklam harcamaları, yaygın eleştirilerin değerlendirilmesi, markaların ilişkin olduğu mallara veya hizmetlere ilişkin bağımsız kaynaklardan elde edilen bilgi, malların veya hizmetlerin genel itibarı dikkate alınarak doğrudan olmayan biçimde ölçülebilir. Bir markanın üne sahip olduğunu ispatlamak için gerekli kanıtların niteliği dikkate alındığında, Temyiz Kurulu tek taraflı işlemlerde (ex parte) marka uzmanlarının markanın ününe ilişkin kanıt sunmasını beklememektedir. Ve genellikle de bu tip kanıtlar inceleme uzmanı tarafından sunulmamaktadır. Bunun sonucunda tek taraflı işlemlerde “markanın ünü” faktörü genellikle nötr kabul edilmektedir, şöyle ki inceleme raporunda genellikle üne ilişkin bir kanıt bulunmamaktadır. Bununla birlikte, incelenen vakada inceleme uzmanı önceden tescilli “JAWS” markasının iyi bilinen bir sinema filmi olduğunu gösteren çok sayıda kanıt sunmuştur. Bu kanıtlar arasında film hakkında bilgi veren internet sitelerinden alınan çıktılar, JAWS filmini megahit – fenomen olarak nitelendiren TV Rehberleri, filmi kalıcı bir klasik olarak niteleyen yazılar, filmi tüm zamanların en iyi 67. veya 72. en iyi filmi olarak sıralayan sinema sitesi listeleri bulunmaktadır.

Temyiz Kurulu, farklı kaynaklardan gelen ve farklı kaynakların tamamında filmin ününü gösteren kanıtları potansiyel olarak kabul edilebilir nitelikte bulmuştur. Başvuru sahibi de bu kanıtların yanlışlığını veya hata içerdiğini öne sürmemiştir.

Başvuru sahibi bu kanıtların filmin 40 sene önce ne kadar popüler olduğunu gösterdiğini belirtmektedir. Bununla birlikte, inceleme uzmanının ortaya  koyduğu kanıtlar ve listeler, filmin günümüzde de devam eden etkisini göstermektedir. Buna karşın Temyiz Kurulu’nun tespit etmesi husus yalnızca markanın üne sahip olduğu değil, bu ünün tescil edilmiş “JAWS” markasının kapsadığı “Sinema filmlerini içeren her formatta video kayıtları.” mallarına ilişkin olup olmadığıdır. Temyiz Kurulu’na göre, inceleme uzmanının sunduğu kanıtlar arasında yer alan “Turner Classic Movie (TCM)” web sitesi çıktısı JAWS film serisi filmlerinin satışını göstermektedir. Bu bağlamda, JAWS sadece bir filmin ismi değildir, bir film serisinin ismidir ve bu husus “JAWS” isminin “Sinema filmlerini içeren her formatta video kayıtları.” mallarına ilişkin olarak ünlü sahip bir kaynak gösterici adlandırma haline geldiğini ispatlamaktadır.

Belirtilen değerlendirme ışığında USPTO Temyiz Kurulu, önceki tarihli “JAWS” markasının üne sahip bir marka olduğu yönündeki inceleme uzmanı değerlendirmesini yerinde bulmuştur.

Temyiz Kurulu’nun incelediği ikinci husus değerlendirme konusu markanın benzer mallar ve hizmetler üzerinde kullanım sayısı ve bu kullanımın niteliğidir.

Başvuru sahibine göre “JAW” ibaresini içeren çeşitli markalar görsel-işitsel materyaller için herhangi bir sorun olmaksızın tescil edilmiştir. Temyiz Kurulu’na göre bu argüman yersizdir, şöyle ki tek bir markanın tescil edilmiş olması, “JAWS” ibaresinin, markanın gücünün değerlendirilmesi bağlamında sulandırılmış olduğu anlamına gelmez. İkincisi, üçüncü kişi markasının ticari kullanımının miktarı veya kamunun buna aşina olup olmadığı gösterilmeden, üçüncü kişi tescilinin kanıtlayıcı gücü son derece sınırlı olacaktır.

Bu değerlendirmenin ardından Temyiz Kurulu, başvuru konusu markalarla “JAWS” markasının benzerliğini değerlendirmiştir.

Markaların benzerliği değerlendirmesi, markaların görünümleri, telaffuzları, anlamları ve yarattıkları ticari izlenim esas alınarak yapılmıştır. Yerleşik içtihat çerçevesinde, markaların benzerliği incelemesinde uygulanacak test, markaların yanyana konularak karşılaştırılması değil, markaların yarattıkları ticari izlenim anlamında yeterince benzer olup olmadıklarıdır. Odaklanılacak husus, markalara ilişkin spesifik değil genel bir izlenim edinen ortalama tüketicilerin belleğidir. Karşılaştırma konusu mallar ve hizmetler, “Yemek pişirmeyle ilgili programların gösterildiği bir internet kanalı aracılığıyla işitsel ve görsel içeriğin yayınlanması hizmetleri.” ve “Sinema filmlerini içeren her formatta video kayıtları.” olduğundan ilgili tüketici kesiminin yemek pişirmeye ilgi duyan ortalama tüketiciler olduğu kabul edilmelidir.

Başvuru sahibinin markalarından “JAWS” markasının önceden tescilli “JAWS” markası ile aynı olduğu açıktır.

Başvuru sahibinin “JAWS DEVOUR YOUR HUNGER” başvurusu, Temyiz Kurulu’na göre önceden tescilli “JAWS” markasıyla benzerdir, şöyle ki bu başvuruda “JAWS” ibaresi baskın unsur konumundadır ve “açlığını yiyip bitirir (yok eder)” anlamına gelen “DEVOUR YOUR HUNGER” ibaresi açıklayıcı bir slogan niteliğindedir.

Temyiz Kurulu’nun markaların benzerliğini değerlendirirken genel pratiği markaları çeşitli bileşenlere bölerek, markaların benzer veya benzemez olduğuna karar vermek değildir. Benzerliğe ilişkin karar markaların bir kısmına değil, bütününe bakılarak verilmelidir. Bununla birlikte, incelemede akılcı nedenlerle, markanın belirli bir bileşenine daha az veya fazla önem vermenin yanlış bir yönü yoktur, şu şartla ki nihai sonuç markaların bütün olarak ortaya çıkardıkları izlenime dayalı olsun. Ayrıca, “JAWS DEVOUR YOUR HUNGER” başvurusu standart karakterlerde yapılmıştır ve bu markanın gösteriminin herhangi bir görsel biçimle sınırlanamayacağı anlamına gelir. Dolayısıyla başvuru sahibinin markayı aşağıdaki gösterimle kullanımı da mümkündür:

jaws.devour1

Tescilli bir marka (JAWS), sonraki tarihli bir başvuruda aynen kullanıldığında (JAWS DEVOUR YOUR HUNGER), markaların benzer olarak kabul edilmesi gerektiği yönünde bir kural bulunmamaktadır. Bununla birlikte, tescilli bir marka sonraki tarihli bir başvuruda aynen kullanıldığında markalar arasındaki benzerlik artar. İncelenen vakada “açlığını yiyip bitirir (yok eder)” anlamına gelen “DEVOUR YOUR HUNGER” ibaresinin “JAWS” kelimesinden sonra eklenmiş olması, sloganın anlamı itibarıyla “JAWS” filmindeki herşeyi yiyen köpekbalığını hatırlatması nedeniyle markaları daha da benzer hale getirmektedir. Buna karşın, başvuru sahibine göre “JAWS DEVOUR YOUR HUNGER” sloganı markayla yiyecekler arasında açık bir bağlantı kurmaktadır ve ret gerekçesi markanın kullanım kapsamının yiyeceklerle herhangi bir ilgi veya bağlantısı bulunmamaktadır.

Temyiz Kurulu, başvuru sahibinin görüşünü paylaşmamaktadır. Temyiz Kurulu’na göre, ret gerekçesi “JAWS” markasının ünü filmdeki köpekbalığının doymak bilmez iştahından kaynaklanmaktadır ve başvuru sahibinin standart karakterlerdeki markası tescilli markanın simgelediği köpekbalığının doymasının sağlanmasıyla bağlantılı ticari bir algı yaratacaktır. Bu husus da dikkate alınarak, “JAWS” ile “JAWS DEVOUR YOUR HUNGER” markaları Temyiz Kurulu tarafından görsel, işitsel, kavramsal ve yaratılan ticari algı bakımlarından benzer markalar olarak değerlendirilmiştir.

Temyiz Kurulu takiben, başvuruların kapsamında yer alan hizmetlerle ret gerekçesi markanın kapsamında bulunan malların benzerliğini değerlendirmiştir.

Yazının başında da belirtildiği üzere, başvuru konusu markalar “Yemek pişirmeyle ilgili programların gösterildiği bir internet kanalı aracılığıyla işitsel ve görsel içeriğin yayınlanması hizmetleri.”ni, ret gerekçesi markaysa “Sinema filmlerini içeren her formatta video kayıtları.” mallarını kapsamaktadır. Yerleşik içtihada göre, karıştırılma olasılığının varlığı sonucuna varmak için tarafların mallarının ve hizmetlerinin aynı veya birbirleriyle rekabet eder nitelikte olması veya aynı ticari kanallarla piyasaya sürülüyor olması şart değildir. Bu sonuca varabilmek için tarafların mallarının ve/veya hizmetlerinin bir şekilde bağlantılı olması ve/veya bu malların piyasaya sürülmesine ilişkin koşullar nedeniyle mallarla karşılaşacak aynı kişilerin markaların benzerliği nedeniyle, malların ve hizmetlerin aynı ticari kaynaktan geldiği yanlış inancına kapılması yeterlidir. Mesele, alıcıların malları veya hizmetleri karıştırması değil, malların veya hizmetlerin ticari kaynağına ilişkin olarak karıştırılma olasılığının ortaya çıkmasıdır.

Başvuru sahibinin hizmet listesindeki tanımlama “Yemek pişirmeyle ilgili programların gösterildiği bir internet kanalı aracılığıyla işitsel ve görsel içeriğin yayınlanması hizmetleri.”dir. Bundan başvuru sahibinin yemek pişirme konusunda görsel-işitsel materyal yayınlama hizmeti vereceği anlaşılmaktadır. Buna karşılık önceden tescilli markanın mal listesini oluşturan “Sinema filmlerini içeren her formatta video kayıtları.” malları sinema filmlerinin niteliğine ilişkin herhangi bir sınırlama içermemektedir. Dolayısıyla, önceki tescil sahibinin sinema filmlerinin yemek pişirmeyle ilgili olması mümkündür.

İnceleme uzmanının malların ve hizmetlerin benzerliğine ilişkin sunduğu kanıtlardan bir diğeri video kayıtları mallarını ve video yayıncılığı hizmetlerini bir arada içeren 41 adet üçüncü taraf tescilli markasıdır. Temyiz Kurulu’na göre bu tip bir kanıt, inceleme konusu malların ve hizmetlerin aynı ticaret kaynaktan gelebileceğini gösterme anlamında bir ölçüde kanıtlayıcı değere sahiptir.

Başvuru sahibine göre, bir sinema filminin yemek pişirme programlarıyla ilgili olması imkan dahilindedir, ancak yemek pişirme programları yayıncılığı ile sinema filmleri ayrı ve birbirine uzaktır. Bununla birlikte başvuru sahibi, yukarıda belirtilen argümanını veya yazıldıkları haliyle birbirleriyle çakışabilecek mal ve hizmet tanımlarının birbirleriyle bağlantısı bulunmadığını iddiasını ispatlayan hiçbir kanıt sunmamıştır. Buna ilaveten, kamunun ilgili kesimi filmlerin video kayıtlarının internette yayınlanabilecek bir formata dönüştürülebileceğini de bilmektedir. İçeriklerin sunum biçiminde (internet sitesinde yayın, sinema filminin video kaydı) farklılık bulunsa da, önceki tarihli markanın sahip olduğu ün, bu farklılıkları telafi ederek koruma kapsamını genişletebilecek niteliktedir.

Belirtilen nedenlerle Temyiz Kurulu, “Yemek pişirmeyle ilgili programların gösterildiği bir internet kanalı aracılığıyla işitsel ve görsel içeriğin yayınlanması hizmetleri.” ile “Sinema filmlerini içeren her formatta video kayıtları.” mallarını birbiriyle ilişkili mallar ve hizmetler olarak değerlendirmiştir.

Temyiz Kurulu son olarak, yukarıda sayılan tüm faktörleri birlikte değerlendirmiştir.

Yerleşik içtihatta, bir taraftan “Bir rakibin tanınmış markasına yaklaşmanın bile hiçbir bahanesi olamaz.” denilirken, diğer taraftan da tescilli bir markanın ünlü olması kendiliğinden karıştırılma olasılığının var olduğu anlamına gelmez denilmektedir.

İncelenen vakada, önceki tarihli tescilli markanın mal listesi herhangi bir kısıtlama içermemektedir, dolayısıyla bu markanın mal listesinde yer alan video kayıtlarının yemek pişirmeyle ilgili olarak kullanımı da mümkündür. Temyiz Kurulu karar içeriğinde belirtilen tüm hususları bir arada dikkate aldığında, önceki tarihli tescilli markanın ünlü bir marka olduğu, malların ve hizmetlerin ilişkili olduğu, markalardan birisinin önceden tescilli markayla aynı diğerinin ise benzer olduğu, bütün bunların sonucunda markalar arasında karıştırılma ihtimalinin bulunduğu neticesine ulaşmıştır. Temyiz Kurulu, kararda yer verdiği bir dipnotla önceden tescilli marka tanınmış olmasaydı dahi, diğer du Pont faktörleri ışığında markalar arasında karıştırılma olasılığının bulunduğu sonucuna varacağı belirtmiştir.

USPTO Temyiz Kurulu son olarak, başvuru sahibinin ret gerekçesi markaya mal listesi bağlamında oldukça geniş koruma sağlandığı yönündeki eleştirisini anlayışla karşıladığını, ancak bunun kanuni bir zorunluluk olduğunu, başvuru sahibinin önceki tescilin sahibinden “muvafakatname” alma ve mal listesinin kısıtlanması sağlama gibi yolları kullanarak ret kararının kaldırılmasını sağlayabileceğini belirtmiştir.

Geçmiş yıllarda Pazar gecesi klasiği film izlemekti ve o gecelerin birisinde muhtemelen hepimiz “JAWS” serisinin filmlerinden birisini izlemişizdir. Benim Pazar gecesi klasiğim artık IPR Gezgini için yazdığım haftalık yazıyı tamamlamak ve yayınlamak oldu. Ardından elbette bir film izleyerek, Pazar gecesi standardından vazgeçmeyeceğim.

“JAWS” filmini de bize tekrar hatırlatan bu ilginç kararı, yazının sonunda Temyiz Kurulu’nun verdiği “hiçbir şey yapamıyorsunuz önceki tescil sahibinden muvafakatname alın” tavsiyesini hatırlatarak ve bu tavsiyenin eğer Sınai Mülkiyet Kanun Tasarısı kanunlaşırsa Türkiye için de gerçeklik haline geleceğini belirterek bilgilerinize sunuyorum.

Önder Erol Ünsal

Mart 2016

unsalonderol@gmail.com

 

Adalet Divanı tanınmış markanın sulandırılması iddiasının ispatını tartışıyor: ‘WOLF ’ kararı

Bilindiği gibi 556 s. KHK’nın 8/4 bendi, tanınmış markalar ile benzer başvuruların belli koşullar altında tanınmış markanın kapsadığı mal/hizmetlerden farklı mal/hizmetler için tescil edilemeyeceğini düzenleyen ve önceki hak sahibinin itirazı üzerine incelenen bir nispi ret nedenidir.

KHK’nın ilgili hükmü şu şekildedir: “Marka, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu daha önce yapılmış bir markanın aynı veya benzeri olmakla birlikte, farklı mallar veya hizmetlerde kullanılabilir. Ancak, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış markanın, toplumda ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabileceği, markanın itibarına zarar verebileceği veya tescil için başvurusu yapılmış markanın ayırt edici karakterini zedeleyici sonuçlar doğurabileceği durumda, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu daha önce yapılmış bir marka sahibinin itirazı üzerine, farklı mal veya hizmetlerde kullanılacak olsa bile, sonraki markanın tescil başvurusu reddedilir.”

Hükümden de anlaşılacağı üzere, 556 Sayılı KHK’nın 8/4 maddesi, bir markanın toplumda ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle başka bir markanın tesciline engel teşkil edebilmesini, bu tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabilmesi, markanın itibarına zarar verilebilmesi veya söz konusu markanın ayırt edici karakterini zedeleyici sonuçlar doğurabilmesi ihtimallerine dayandırmaktadır. Dolayısıyla, bir markanın tanınmışlığa sahip olması, aynı ya da benzer başka bir markanın farklı mallar üzerinde tesciline engel oluşturabilmesi için yeterli olmayıp, aynı zamanda yukarıda belirtilen şartlardan herhangi birisinin oluşması gerekmektedir.

KHK’da yer alan bu hüküm Topluluk Marka Tüzüğü’nün (CTMR) 8(5) bendi kapsamındaki nispi ret nedeni ile büyük oranda benzeşmektedir.

Bu ret nedeni kapsamında “haksız yarar sağlama” (free-riding) (riding on the coattails), “ayırt edici karaktere zarar verme” (detriment to the distinctiveness), “sulandırma” (dilution), “bulandırma” (blurring), “zayıflatma” (debilitating), “yontma/azaltma” (whittling away), “üne zarar verme” (detriment to the repute), “zedeleme, aşındırma yoluyla sulandırma” (dilution by tarnishment, degradation) gibi bazı terimler sıklıkla kullanılmaktadır.

Yazının konusunu oluşturan kararında Adalet Divanı, tanınmış markanın sulandırılması kavramı ve bu iddianın ispatına yönelik önemli değerlendirmelerde bulunmuştur. 14 Kasım 2013 tarih ve C-383/12P sayılı kararının orijinal İngilizce metnine http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30ddd5b9d8d64002451cbd0aaa1804cc49af.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuRc3n0?text=&docid=144485&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=869006 bağlantısından erişilebilir.

Karara konu olan olayın safahatı şu şekildedir:

9 Mart 2006 tarihinde Environmental Manufacturing LLP (başvuru sahibi) aşağıdaki figüratif markanın tescili için OHIM’e başvuruda bulunmuştur.

wolf's head

Başvurunun eşya listesinde şu mallar bulunmaktadır:

Sınıf 7: tahta ve yeşil atıkların profesyonel ve sınai işlenmesi için makineler; profesyonel ve sınai ağaç öğütücüler.

Başvuru 18 Eylül 2006 tarihli Topluluk Marka Bülteninde ilan edilmiştir.

18 Aralık 2006 tarihinde, Societe Elmar Wolf (muteriz) başvurunun ilanına karşı itirazda bulunmuştur.

Karıştırılma ihtimali (CTMR m. 8(1)(b)) gerekçeli itiraza aşağıdaki markalar dayanak gösterilmiştir:

  • Fransa’da 8 Nisan 1999 tarihinde 99 786 007 sayı ile tescil edilmiş “WOLF Jardin” ibareli figüratif marka:

 

wolf jardin

Sınıf 7: motorlu çim biçme makineleri, bunların parçaları ve aksesuarları, yani toprak işleme eklentileri ve bahçe ve tarımsal amaçlar için adapte edilebilir diğer fonksiyonlar; çim biçme, bahçe işleri ve bahçıvanlıkla ilgili mekanik araç ve aletler; zirai makine ve araçlar (el ile kumanda edilenler hariç); takım tezgâhları; motorlar

Sınıf 8: çim biçme aletleri; el ile idare edilen araç ve aletler

Sınıf 12: el arabaları; yük vagonları

  • Fransa’da 22 Eylül 1948 tarihinde 1 480 873 sayı ile tescil edilmiş ve Madrid Anlaşması yoluyla İspanya ve Portekiz’e de genişletilerek tescil edilmiş “Outils WOLF” ibareli figüratif marka:

outils wolf

Sınıf 7 ve 8: zirai aletler, bahçecilik ve toprak işleme aletleri

  • Yukarıda belirtilen figüratif markayla aynı marka örneğini haiz, 20 Ocak 1969 tarihinde 352 686 sayı ile tescil edilmiş uluslararası markanın İspanya’ya genişletilmesi yoluyla tescil edilmiş olan “Outils WOLF” markası:

Sınıf 7: motorlu çim biçme makineleri, çim kırpma makineleri, bunların parçaları ve aksesuarları; toprak işleme aletleri, çim, bahçecilik ve bahçıvanlıkla ilgili alet ve aksesuarlar, ve genel olarak toprak işleme aletleri ve zirai aletler; makineler, takım tezgahları, motorlar

Sınıf 8: her tür biçme makineleri, bunların parçaları ve aksesuarları, çim, bahçecilik ve bahçıvanlıkla ilgili alet ve aksesuarlar, ve genel olarak toprak işleme aletleri ve zirai aletler

Sınıf 12: el arabaları ve yük vagonları; bahçe hortumu arabaları ve genel olarak, araçlar; kara, deniz, hava araçları ve raylı araçlar

Sınıf 21: metal süpürgeler; çim sulama, bahçecilik ve zirai amaçlı püskürtücüler, çiçek sulama kapları, özellikle bahçe hortumları ve elektrik kabloları için makaralar

 

Muteriz ayrıca Fransa’da tescilli markalarının “motorlu çim biçme makineleri; çim biçme, bahçe işleri ve bahçıvanlıkla ilgili mekanik araçlar ve aletler; el ile kumanda edilen araçlar ve aletler” ve “zirai aletler, bahçecilik ve toprak işleme aletleri” için tanınmışlığa sahip olduğu gerekçesiyle CTMR 8(5) maddesini de itiraz gerekçesi olarak öne sürmüştür.

OHIM İtirazlar Birimi, mallar aynı olmasına rağmen markaların görsel ve işitsel yönden farklı olduğu, kavramsal açıdan ise sadece sınırlı düzeyde benzerlik olduğu gerekçesiyle markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunmadığı sonucuna ulaşmış; ayrıca muteriz tarafından CTMR 8(5) kapsamındaki koşulların gerçekleşebileceğine dair herhangi bir argüman ileri sürülmediğinden bu kapsamdaki itirazı da haklı bulmamış ve 25 Ocak 2010 tarihli kararı ile itirazın reddine karar vermiştir.

Muteriz bu karara itiraz etmiş, karara itiraz üzerine OHIM 2. Temyiz Kurulu 6 Ekim 2010 tarih, R425/2012-2 sayılı kararı ile İtirazlar Birimi’nin kararını bozmuş ve CTMR 8(5) maddesine dayalı itirazı kabul etmiştir. Kararda, önceki markaların Fransa, İspanya ve Portekiz’de tanınmışlığa sahip olduğu, çekişme konusu markaların belli düzeyde benzer oldukları, çekişme konusu malların aynı olduğu, muterizin itiraz gerekçesini desteklemek için yeni argümanlar ileri sürdüğünü ve bunların sadece ilk itirazda dayanılan gerekçeyi netleştirme amacı taşıdığı için kabul edilebilir nitelikte olduğu, başvuru konusu markada yer alan kurt kafası şeklinin önceki markaların ayırt edici ve akılda kalıcı unsurunu akla getireceği ve tüketicilerin markaları birbiriyle ilişkilendirebileceği, sonuç itibariyle başvuru sahibine ait markanın muterizin emeğinden haksız yarar sağlayabileceği; başvuru konusu markada kurt kafasının kullanımının, önceki markaların özgün, özel imajını sulandırabileceği görüşüne varılmış, CTMR 8(1)(b) kapsamında bir inceleme yapmaya gerek kalmaksızın itiraz 8(5) maddesi uyarınca haklı bulunmuş ve başvurunun reddine karar verilmiştir.

Bu karara karşı başvuru sahibi tarafından dava açılmıştır. Davaya bakan AB Adalet Divanı Genel Mahkemesi 22 Mayıs 2012 tarih ve T-570/10 sayılı kararı ile davanın reddine karar vermiştir. Genel Mahkeme, OHIM Temyiz Kurulu’nun CTMR 8(5) maddesini, önceki markanın ayırt edici karakterine zarar verilmesi hakkındaki değerlendirme (the risk of dilution) bakımından doğru şekilde uyguladığı kanaatine varmıştır.

Genel Mahkeme, önceki marka sahibinin, sonraki markanın kullanımının tanınmış (önceki) markanın ayırt edici karakterine zarar verilebileceğine dair kanıtlar ileri sürmek zorunda olduğunu, ancak ne CTMR 8(5) maddesinin, ne de Adalet Divanı’nın C-252/07 sayılı ‘Intel’ kararının, buna ilave bir etkiyi, yani sonraki markanın, önceki markanın kapsamındaki malların tüketicilerinin iktisadi davranışlarında değişikliğe yol açacağını da göstermeyi şart koşmadığını ifade etmiştir. Diğer bir ifade ile Genel Mahkeme, muterizin, başvuru konusu markanın önceki markanın kapsamındaki mallarla ilgili olarak piyasadaki kullanımının “ortalama tüketicilerin iktisadi davranışlarında değişime” neden olacağını göstermek zorunda olmadığına; eğer önceki markanın ilgili mal/hizmetleri teşhis etme kabiliyeti, sonraki markanın kullanımının, önceki markanın kimliğinde dağılıma (dispersion) yol açması nedeniyle zayıflıyorsa, tüketicilerin iktisadi davranışlarında değişiklik bulunduğu sonucuna ulaşılacağına hükmetmiştir.

Başvuru sahibi bu kararı temyiz etmiş ve dava AB Adalet Divanı tarafından görülmüştür. Adalet Divanı’nın bu davadaki önemli tespit ve değerlendirmeleri aşağıda özetlenmiştir:

  • Genel Mahkeme’nin, sulandırmanın bir koşulu olarak, tüketicilerin iktisadi davranışlarında bir değişiklik (veya değişiklik riski) bulunup bulunmadığını incelemesi gerekirdi.
  • OHIM’in görüşüne göre, tüketicilerin iktisadi davranışlarındaki değişiklik, tanınmış markanın imaj ve kimliğinin dağılmasından dolayı meydana gelmektedir. Bu da, ilk koşulun, ikinciye dayalı olarak otonom, müstakil olmadığı sonucunu doğurmaktadır. Bunlar bir elmanın iki yarısıdır. (para. 29-30)
  • Ancak, Adalet Divanı’na göre iktisadi davranıştaki değişimin ispatı şartı otonomdur. (para. 35) Böyle bir değişimi ispatlar kanıtlar sunulmadan sulandırma (yani önceki markanın ayırt edici karakterinin zarar görmesi veya zarar görmesi riski) sonucuna varılamaz. (para. 36)
  • Halkın algısında tanınmış markanın imaj ve kimliğinin dağılması sübjektif bir koşuldur. Ancak, halkın iktisadi davranışındaki değişim objektif bir koşuldur:
    • Tüketicilerin yeni işareti, önceki marka sahibinden kaynaklanan bir marka olarak ve önceki markanın ayırt etme kabiliyetini zayıflatabilecek bir işaret olarak görmesi, tek başına, bu koşulun gerçekleşmiş olduğu sonucunu doğurmamaktadır. (para. 37-39)
  • CTMR m. 8(5) anlamında sulandırma sonucuna ulaşabilmek için aranan ispat standardı daha yüksektir.
  • Genel Mahkeme’nin, iktisadi davranışta gerçekte bir değişiklik meydana gelip gelmediğini, veya olasılıkların analizini ve ilgili sektördeki olağan uygulamaları temel alarak bu yönde bir riskin ortaya çıkmasının muhtemel olup olmadığını incelemesi gerekirdi. (para. 43)

Bu değerlendirmelere bağlı olarak Adalet Divanı 11 Kasım 2013 tarih ve C-383/12P sayılı kararı ile, Genel Mahkeme’nin CTMR 8(5) maddesini hatalı uyguladığı sonucuna ulaşarak Genel Mahkeme kararını bozmuş ve dava tekrar Genel Mahkeme’nin önüne gelmiştir.

Sürecin devamında Genel Mahkeme, 5 Şubat 2015 tarihli yeni kararı ile OHIM 2. Temyiz Kurulu’nun kararının iptaline karar vermiştir. İptal gerekçelerinden ilki, başvuru konusu markanın kullanımının tüketicilerin iktisadi davranışında değişikliğe yol açıp açmadığını analiz etmeksizin sulandırma riski bulunduğu sonucuna ulaşılması; ikincisi de önceki markalarla ilişkilendirilen belirli bir kalitenin, başvuru konusu markanın kapsamındaki mallara transfer edilebilir olup olmadığı hususu incelenmeksizin başvuru konusu markanın kullanımının önceki markadan haksız yarar sağladığı (risk of free-riding) sonucuna ulaşılmasıdır.

Genel Mahkeme’nin bozma kararı üzerine, OHIM Temyiz Kurulu Başkanlığı, 23 Haziran 2015 tarihli kararı ile dosyayı OHIM 1. Temyiz Kurulu’na havale etmiştir.

İtirazı tekrar inceleyen OHIM 1. Temyiz Kurulu, 3 Eylül 2015 tarih ve R 1252/2015-1 sayılı kararı ile, CTMR 8(1)(b) maddesi hükmü uyarınca markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunduğu sonucuna ulaşmış ve itirazı bu defa söz konusu gerekçe yönünden kabul ederek aksi yöndeki OHIM İtirazlar Birimi kararını iptal etmiştir.  Markalar arasındaki karıştırılma ihtimali başvurunun tümden reddini gerektirdiğinden, OHIM Temyiz Kurulu, diğer itiraz gerekçesi olan (ve Adalet Divanı’na kadar giden ilk kararın da dayanağı olan) CTMR 8(5) maddesine göre tekrar inceleme yapmaya gerek görmemiştir.

Toparlamak gerekirse, yazıda yer verilen Adalet Divanı’nın ‘WOLF’ kararından çıkarılan sonuç ve yorumlar ise şu şekildedir:

  • Adalet Divanı, CTMR 8(5) anlamında “sulandırma” sonucuna ulaşabilmek için sunulması gereken delillerin standardının yüksek olduğunu ifade etmektedir.
  • CTMR 8(5) maddesi uyarınca sulandırma (dilution) iddiasına dayanan itiraz sahipleri (veya hükümsüzlük talebi sahipleri) iki şeyi kanıtlamak zorundadır:
    • Markalarının (imaj ve kimliğinin) dağılması (dispersion), ve
    • İlgili tüketici kesiminin (yani önceki markanın hitap ettiği tüketici kesimi) iktisadi davranışındaki değişiklik (change in the economic behaviour)
  • İtiraz sahibinin fiili zararı gösterir kanıt sunması şart değildir, ancak markasına verilecek zarara dair gelecekteki ciddi riskle ilgili – ve sadece varsayımsal olmayan- kanıtlarla Ofis’i ikna etmelidir.
  • İtiraz sahibi, olasılıkların analizine ve ilgili ticari sektördeki olağan uygulamalar ile somut olayın tüm koşullarına dayalı mantıksal çıkarımları temel alarak, markasına zarar verilme ihtimali bulunduğunu kanıtlayan deliller sunmalıdır. (C-383/12P, para. 42-43)
  • OHIM, sulandırmaya dair tespiti sadece varsayımlara, tahminlere dayandıramaz (para. 43) ve CTMR m. 76(1)’e göre bu yöndeki vakıa ve argümanların eksikliğini telafi edemez.

Adalet Divanı’nın tanınmış markanın ayırt edici karakterinin zedelenmesi (sulandırma) iddiasının kabulü için aradığı ispat standardı bu derece yüksek iken, aynı maddenin uygulanma eşiğinin ülkemizde çok daha düşük olduğu söylenebilir. Şöyle ki, geçmiş yıllarda, şayet önceki marka tanınmışsa, KHK 8/4’de belirtilen koşullara ilişkin herhangi bir inceleme veya analiz yapılmaksızın, bu koşulların otomatikman gerçekleşeceği kabulüyle sonraki başvurunun (tanınmış markanın kapsamındaki mallardan) farklı mallar için reddi yönünde çeşitli yargı kararları mevcuttu. Son dönemde ise, bu koşullara ilişkin bir değerlendirme yapılmakla birlikte, bu değerlendirme büyük ölçüde sadece teorik argümanlara, varsayımlara ve çıkarımlara göre yapılmakta, tanınmış marka sahibinin sulandırma riskini veya m. 8/4’deki diğer koşulların gerçekleşebileceğini gösterir ciddi deliller sunmasına pek gerek kalmamaktadır. Bu yönüyle, ülkemizde tanınmış markalara sağlanan korumanın AB’ye göre daha fazla olduğu gibi bu koruma için aranan ispat eşiğinin ise daha düşük olduğu söylenebilir.

H. Tolga KARADENİZLİ

Kasım 2015

karadenizlit@gmail.com

ADALET DİVANI GENEL MAHKEMESİNİN 24 EYLÜL 2015 TARİHLİ “DELL / LEXDELL” KARARI, (T 641/14)

resim_dell

Geçtiğimiz hafta  DELL Inc. şirketinin, yine büyük bir teknoloji şirketi olan EMC’yi rekor denebilecek bir meblağ ile satın alması teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırdı. Zaten tanınmış bir marka olan DELL markasının çekiciliğinin, bu satın alma işlemi sonrasında teknoloji dünyasında edindiği yerin büyümesi ile daha da artacağı kesin. DELL markasının çok konuşulduğu bu hafta, DELL ile ilgili çok yeni bir kararı sizlerle paylaşmak istedim. Bu yazı konusu olan 24 Eylül 2015 tarihli kararı ile Adalet Divanı Genel Mahkemesi, markalar arasındaki benzerlik değerlendirmesi yanında DELL markasının tanınmışlığına da işaret ederek hüküm kurmuştur.

Kararın İngilizce orijinal metnine http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=168569&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=82573 adresinden ulaşabilirsiniz.

Öncelikle olayın tarihçesi şu şekilde gelişmiştir:

  • 19 Şubat 2009 tarihinde Bayan Alexandra Dellmeier,

LEXDELL

kelime markasının, topluluk markası olarak tescili için başvuruda bulunmuştur.

  • Başvuru, Nice Sınıflandırmasının 16, 25, 41 ve 45. sınıflarında yer alan “kağıt, karton ve bunlardan mamul ürünler; çıktı ürünleri; öğretici materyaller; gazeteler, periyodik yayınlar; giysiler, ayak ve baş giysileri, ayakkabılar, spor giysileri, spor ayakkabıları, iç giysileri; özellikle yasal konularda eğitim, seminer, organizasyon hizmetleri, kültürel aktiviteler, forum hizmetlerinin organizasyonu, kitap kiralama, film yapım, kiralama hizmetleri, şov ve menajerlik hizmetleri, halkla ilişkiler hizmetleri, yayım hizmetleri, çeviri ve tercüme hizmetleri, marka, tasarım, faydalı model, patent vb. tescil hizmetleri, özellikle fikri ve sınai haklar alanında yasal koruma hizmetleri” için yapılmıştır.
  • 21 Temmuz 2010 tarihinde ABD menşeli Dell, Inc., başvuruya itiraz dosyalamıştır. İtiraza dayanak olarak 9, 16, 25, 35, 36, 37, 38, 40, 41 ve 42. sınıflarda daha önceden tescilli topluluk markası

resim_dell

gösterilmiştir. İtirazın gerekçesi, 207/2009 sayılı Tüzüğün 8/1 (b) maddesindeki benzerliğe ve 8/5 maddesindeki tanınmışlığa dayalı itiraz sebepleridir.

  • 28 Mart 2013 tarihinde OHIM İtiraz Bölümü itirazı, 41. sınıfta yer alan  “kültürel aktiviteler, kitap kiralama, film yapım, film kiralama, şov hizmetleri, çeviri ve tercüme hizmetleri basın konferansı düzenleme ve diğer halkla ilişkiler hizmetleri” dışındaki hizmetler için kabul etmiştir.
  • Başvuru sahibi reddedilen mallar ve hizmetler için itirazın kaldırılması talebiyle OHIM Temyiz Kuruluna başvurmuştur. Ancak Temyiz Kurulu 4 Haziran 2014 tarihinde Başvurucunun itirazını reddetmiştir. Temyiz Kuruluna göre;
    • Her ne kadar başvurusu yapılan markanın baş kısmında fazladan bir “lex” hecesi yer alsa da ve önceki markanın “e” harfi karakterize edilmiş olsa da, itiraz konusu iki marka arasında “belirgin” düzeyde görsel benzerlik mevcuttur.
    • İşitsel benzerlik düzeyi düşüktür.
    • Kavramsal açıdan ise, her iki markada da İngilizce “küçük, ağaçlı vadi” anlamına gelen “dell” kelimesi ortak olduğundan kısmi benzerlik mevcuttur.
    • Önceki tescilli marka 9, 37, 40 ve 42. sınıfta yer alan mallar ve hizmetler için tanınmıştır. Bu nedenle 207/2009 sayılı Tüzüğün 8/5. maddesine göre başvurusu yapılan marka 41 ve 45. sınıfta yer alan hizmetler için, önceki tanımış markanın tanınmışlığından haksız fayda sağlayacaktır.
    • Çıkartılan mallar ve hizmetler açısından Tüzüğün 8/1 (b) maddesi anlamında karıştırılma ihtimali mevcuttur.

Temyiz Kurulunun kararı üzerine, tescil başvuru sahibi Bayan Alexandra Dellmeier Adalet Divanı Genel Mahkemesinde dava açmıştır.

Davacı Bayan Dellmeier’a göre dava konusu markalar, farklı sayıda harf ihtiva etmesi ve önceki tescilli markanın karakterize edilmiş yazım stili nedeniyle bir bütün olarak benzer değildir. Tüketicilerin özellikle “dell” kelimesine odaklanacakları sonucunun çıkarılması için haklı neden bulunmamaktadır. Keza başvurusu yapılan markanın ilk hecesi farklı şekilde “lex” ibaresinden oluşmaktayken, başvurunun ikinci kısmına dikkat edecekleri sonucuna varılması doğru değildir.

Mahkemeye göre Tüzüğün 8/5 maddesine göre bir ihlalden söz edebilmek için öncelikle ilgili tüketiciler nezdinde iki marka arasında, birbiri ile karıştırılmasalar bile, bir bağlantı olduğu izlenimi oluşmasına neden olan belirgin düzeyde bir benzerlik bulunması gerekmektedir.[1]

Mahkemeye göre her ne kadar başvurusu yapılan markanın ilk hecesinde “lex” ibaresi yer alsa da, iki markada ortak olarak yer alan “dell” kelimesinin yarattığı görsel benzerlik görmezlikten gelinemez. Bu nedenle OHIM’in markalar arası belirgin görsel benzerlik olduğu tespiti yerindedir. Mahkemeye göre başvurusu yapılan markanın ilk hecesine tüketicilerin “kanun” anlamını yükleyip yüklemediklerinin tartışılması anlamsızdır. Zira tüketiciler bu heceye bir anlam vermese, hatta bu heceyi ayırt edici özgün bir şekilde algılasa dahi, bütünsel görsel benzerlik değerlendirmesinde ortak “dell” kelimesinin dikkate alınmaması düşünülemez.

OHIM’in işitsel benzerlik düzeyinin düşük olduğu yönündeki tespiti Davacı tarafından ihtilaf konusu yapılmadığından, Mahkeme bu yönden detaylı inceleme yapmamış ve bu tespitin yerinde olduğu sonucuna varmıştır.

Kavramsal benzerlik değerlendirmesi açısından ise; Davacı her ne kadar OHIM’in kısmi kavramsal benzerlik değerlendirmesine açıkça itiraz etmese de, Mahkeme yine de başvurusu yapılan markadaki “lex” ibaresinin “kanun” anlamına geldiği iddiası açısından şu tespiti hatırlatmıştır: Karşılaştırmaya konu markalardan birinin, ilgili tüketiciler açısından açıkça ve özgün bir anlam ifade etmesi halinde, bu anlam farkı görsel ve işitsel benzerlikleri bertaraf edebilmekte ve o markayı hitap ettiği tüketiciler nezdinde kolaylıkla ayırt edici hale getirebilmektedir.[2] Somut olayda ise “lex” hecesinin ilgili tüketiciler açısından görsel ve işitsel benzerliği bertaraf edecek yapıda bir anlama sahip olduğu kabul edilemeyeceğinden, OHIM’ın ortak “dell” kelimesinin anlamını göze alarak vardığı kısmi kavramsal benzerlik tespiti Mahkemece de yerindedir.

Mahkeme bir sonraki aşamada Davacının, “dell” kelimesinin ortak olmasından dolayı benzer olduğu sonucuna varılacaksa, ikinci hecesi “dell” olan pek çok markanın da aynı şekilde benzer olduğu sonucuna varılması gerektiği yönündeki iddiasını incelemiştir. Mahkemeye göre her somut olay münhasır şekilde incelenerek ve bütünsel değerlendirme yapılarak sonuca varılmakta olduğundan, bu iddia dava açısından dikkate alınamaz.

Davacının bir diğer iddiası; her ne kadar önceki tescilli marka 9. sınıfta yer alan bilgisayar donanımları için tanınmış olsa da, bu tanınmışlığın 37, 40, 42. sınıflardaki hizmetlere sirayet etmesinin kabul edilmesine yetecek delil mevcut değildir. Ancak Mahkemeye göre OHIM önceki tescilli markanın 37, 40 ve 42. sınıflardaki hizmetler için tanınmışlığını, marka sahibi tarafından sunulan tüm somut detaylı delillere dayanarak vermiştir.

Davacının, önceki markadan dolayı haksız yarar sağlanmadığına yönelik itirazı konusunda da Mahkeme inceleme yapmıştır. Mahkemeye göre OHIM, başvurusu yapılan markanın önceki markanın tanınmışlığından dolayı 41 ve 45. sınıftaki hizmetler için reddi noktasında, başvurulan markanın içerdiği mallar ve hizmetler ile önceki markanın tanınmış olduğu mallar ve hizmetlerin birbirine yakınlık derecesine odaklanmıştır. OHIM’e göre “lex” ibaresi, Davacının itiraz etmediği anlamı itibari ile yasal hizmetler için sıklıkla kullanılan bir ibare olduğundan, başvurunun aynı türdeki hizmetler için bu ibareyi kullanması halinde tüketiciler nezdinde sanki tanınmış önceki marka ile başvuru arasında bir bağlantı olduğu izlenimi uyanabilecektir. Bu bağlantı kapsamında tüketiciler bu hizmetlerin, başvurusu yapılan marka altında tanınmış önceki marka sahibi tarafından sunulduğunu ya da lisans verildiğini anlayabilecektir. Mahkemeye göre OHIM tarafından yapılan bu tespit yerindedir.

Son olarak Davacının başvurusu yapılan markanın kullanımının, 2001 yılında Almanya’da yapılan tescile ve kendisinin soyadı olmasına dayanmasından dolayı haklı olduğu iddiası incelenmiştir. Mahkemeye göre üye devletlerden herhangi birinde alınan bir tescil, söz konusu markanın Tüzüğün 8/5 maddesini aşarak tüm Birlik bölgesindeki tescilini haklı gösteremez. Diğer yandan da Davacı soyadını aynen kullanmamış, sadece bir kısmını kullanarak tescil etmek istemiştir. Kaldı ki, tanınmış marka sahibinin dosyaya sunduğu üzere Hamburg Bölge Yüksek Mahkemesi 30 Mayıs 2012 tarihinde verdiği kararla, Davacının soyadını bu şekilde ayırarak kullanmasını yasaklamıştır. Bu nedenle, Davacı bu argümana dayanamayacağından bu iddiası da reddedilmiştir.

Sonuç olarak Mahkeme, OHIM kararını yerinde bulduğundan davayı reddetmiştir.

Gülcan Tutkun Berk

Ekim, 2015

gulcan@gulcantutkun.av.tr

 

 

Dipnotlar:

[1] 12 Mart 2009 tarihli Antartica v OHIM, C‑320/07 kararı

[2] 23 Kasım 2010 tarihli Codorniu Napa v OHIM — Bodegas Ontañon (ARTESA NAPA VALLEY), T‑35/08 kararı

 

AVRUPA ADALET DİVANI GENEL MAHKEMESİ TANINMIŞLIK DEĞERLENDİRMESİ YAPIYOR/SPA KARARI, T 131/12

spa resim

Son yazımızın konusu olan “Swatch” kararında, benzerlik konusunun yanı sıra tanınmışlık konusuna da değinmiştik. Tanınmışlık konusunun okuyucularımızdan gördüğü ilgi üzerine, Divan’ın tanınmışlığın içeriği ile ilgili güncel bir diğer somut değerlendirmesini de paylaşmak istedik. Bu nedenle, bu yazıya konu olarak 5 Mayıs 2015 tarihli yeni bir kararı seçtik. Bu kararda Divan, ülkemizde 556 sayılı KHK’nın 8/4 maddesinde düzenlenen tanınmışlık nedeniyle itirazdan yola çıkarak önüne gelen dosyada; tanınmışlığın tespiti, sirayeti, “free riding” (bir başvurunun önceki tescilli markanın tanımışlığından ve ayırt ediciliğinden haksız yarar sağlaması durumu) gibi konulara ilişkin değerlendirmeler yapmıştır.

Kararın orijinal metni için http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:62012TJ0131&qid=1433419098374&from=EN bağlantısını kullanabilirsiniz.

Dosya, Divan’ın önüne gelene kadar  şu aşamalardan geçmiştir.

  • 11 Şubat 2004 tarihinde Kaliforniya ABD merkezli şirket Orly International, Inc., topluluk markası olarak tescil edilmesi için

SPARITUAL

markasının tescili için başvuruda bulunmuştur. Başvuru Nice Sınıflandırması’nın 3. sınıfında yer alan ‘tırnak bakım ürünleri ve vücut bakım losyonları” için yapılmıştır.

  • Başvuru 29 Kasım 2004 tarihinde Topluluk Marka Bülteni’nde ilan edilmiştir.
  • 25 Şubat 2005 tarihinde Belçika’da kurulmuş şirket Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV, başvuruya karşı itiraz dosyalamıştır. İtiraza dayanak olarak:

Benelüks ülkelerinde 3. sınıfta yer alan “ağartma ve temizlik amaçlı ürünler, sabunlar, parfümler, kozmetik ürünleri” ve 32. sınıfta yer alan “maden suları, gazlı içecekler, alkolsüz içecekler ve şuruplar” için tescilli kelime markaları olarak

SPA

Almanya’da 3. sınıfta yer alan “parfüm, vücut ve güzellik bakım ürünleri” için tescilli kelime markası

SPA     

Benelüks ülkelerinde 32. sınıfta yer alan” biralar, maden sunları, gazlı içevekler, meyce suları ve şuruplar” için tescilli figüratif marka

spa 2

Benelüks ülkelerinde 42. sınıfta yer alan “kaplıca hizmetleri” için tescilli kelime markası

LES THERMES DE SPA

gösterilmiştir.

  • İtiraza gerekçe olarak o tarihte yürürlükte olan 40/94 sayılı Tüzüğün 8/1 (b) ve 5. maddeleri (daha sonra yürürlüğe 207/2009 Tüzüğün yine aynı maddelerine tekabül etmektedir) gösterilmiştir.
  • OHIM İtiraz Bölümü, Spa Monopole firmasının itirazını, marka olarak kullanıldığı tespit edilmeyen Alman SPA markası ile başvuru arasında bir karıştırılma ihtimali olmadığı gerekçesiyle reddetmiştir.
  • 21 Ocak 2009 tarihinde OHIM Temyiz Kurulu, İtiraz Bölümü’nün kararını iptal etmiştir. Temyiz Kurulu’na göre İtiraz Bölümünün değerlendirmesine dayanak yaptığı Alman kelime markası SPA, söz konusu karardan sonra ile ayırt edici karakteri olmadığından iptal edilmiştir. Kurul’a göre bu markanın dayanak olacağı bir itiraz geçerli olamaz. Dosya, İtiraz Bölümü’ne itiraz dayanağı olarak gösterilen Alman kelime markası SPA dışındaki diğer markalara göre tekrar değerlendirilmek üzere iade edilmiştir.
  • OHIM İtiraz Bölümü tekrar yaptığı inceleme üzerine 8 Ekim 2010 tarihinde Spa Monopole firmasının itirazını kabul etmiştir. Karara göre başvurusu yapılan marka, 207/2009 sayılı Tüzüğün 8/5. maddesine göre 32. sınıf için daha önce tescilli kelime markası SPA markasının tanınmışlığından haksız bir yarar sağlayacaktır.
  • Bu sefer başvuru sahibi firma, Orly İnternational Inc, 2 Aralık 2010 tarihinde OHIM Temyiz Kurulu’nda karara karşı itiraz etmiştir.
  • OHIM Temyiz Kurulu 9 Ocak 2012 tarihinde İtiraz Bölümü’nün son tarihli kararını yine iptal etmiştir.  Kurul’a göre (i) Spa Monopol firması, Tüzüğün 42/2[1] maddesine göre 3. sınıf için SPA kelime markasının markasal kullanımını ispat edememiştir; (ii) sınıfta tescilli SPA kelime markasına dayanarak Tüzüğün 8/5 maddesine göre düzenlenen itiraz kabul şartları mevcut değildir. Zira Spa Monopole markasının tanınmış olduğunu ve başvurusu yapılan markanın bu tanınmışlıktan haksız yarar sağlayacağını veya önceki markanın ayırt ediciliğine ve tanınmışlığına zarar vereceğini kanıtlayamamıştır; (iii) dayanak olarak gösterilen 42. sınıfta tescilli LES THERMES DE SPA kelime markası açısından ise, markanın 8/5 maddesine göre tanınmışlığı ispatlanamadığı gibi Tüzüğün 42/2. maddesine göre de markasal kullanımı da inandırıcı değildir. Spa Monopole firmasının sunduğu belgelerden anlaşıldığı üzere dayanak marka, içerdiği hizmetler için bir marka olarak kullanılmaktan ziyade Belçika’da spa hizmetleri için bir “jenerik işaret” olarak kullanılmıştır.

Spa Monople firması, Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nde dava açmıştır. Zira Spa Monopole firmasına göre, OHIM Temyiz Kurulu dava konusu kararında SPA markasının 32. sınıftaki tanınmışlığı ve başvurusu yapılan markanın benzerlikten dolayı önceki markanın tanınmışlığından haksız yarar sağlayacağı hususlarının tespitinde hataya düşmüştür.

Mahkeme’nin ilk tespitine göre bir Benelüks markasının tanınmışlığının tespiti değerlendirmesinde tüm Benelüks bölgesinin dikkate alınması gerekmez. Üye ülkelerin herhangi birinde tanınmışlığın yeterli olduğu şeklindeki Birlik kuralından hareketle, dava konusu markanın Benelüks bölgesinin bir ülkesinde tanınmış olması yeterlidir.

207/2009 sayılı Tüzüğün 8/5. maddesine göre bir markanın tanımışlık dolayısıyla daha geniş bir korumadan yararlanması için birçok koşulun bir arada olması gerekmektedir. Öncelikle tanınmışlığı iddia edilen önceki marka tescilli olmalıdır. İkinci olarak; tanınmış marka ve başvurusu yapılan aynı veya benzer olmalıdır. Üçüncü olarak; topluluk markası ise Avrupa Birliğinde, ulusal marka ise ilgili üye devlette tanınmış olmalıdır. Dördüncü olarak; başvurusu yapılan markanın kullanılması halinde, önceki tanınmış markanın tanınmışlığından veya ayırt ediciliğinden haksız yarar sağlanması veya önceki markanın ayırt ediciliğine ve tanınmışlığına zarar verilmesi riski bulunmalıdır. Tüm bu koşullar kümülatif olup, bir bütün olarak değerlendirilmelidir ve birinin eksikliği halinde ilgili madde uygulanmayacaktır.[2]

Yukarıda belirtilen koşullar altında bulunan son koşulun somutlaştırılması için üç belirgin ve alternatif riskin değerlendirilmesi gereklidir: 1) Başvurusu yapılan markanın kullanılması önceki markanın ayırt edici karakterini olumsuz etkilemeli; 2) Önceki markanın tanınmışlığına zarar vermeli; 3) Önceki markanın tanınmışlığından ve ayırt ediciliğinden haksız yarar sağlanmalı.  İlk risk türünde, önceki markanın tescil edildiği veya kullanıldığı mallar için uyandırdığı ani çağrışım tehlike altındadır. Bu durumda önceki markanın kimliğinin ve halkın zihnindeki yerinin dağılması suretiyle “sulandırılması/dilution” durumu mevcuttur. İkinci risk türünde ise, başvurusu yapılan markanın içerdiği mallar ve hizmetlerde kullanılması halinde halk nezdinde önceki markanın “çekim gücünün” azaldığı yönünde bir algılama mevcuttur. Üçüncü risk türünde önceki markanın tanınmışlık ve ayırt edicilik nedeniyle sahip olduğu imajın, başvurusu yapılan markanın içerdiği mallara transfer olması sonucunda, bu mallar önceki markanın tanınmışlığını yarattığı çağrışımdan dolayı daha kolay satılacaktır. Mahkeme bu son risk için “free riding” terimini kullanmaktadır.  Tüm bu risk koşulları açısından mahkemenin önceki kararlarına göre önemle altını çizmek gerekir ki, markalar arasında bir benzerlik olması şart olmayıp, ilgili tüketiciler nezdinde bir karıştırılma ihtimali dahi aranmaksızın sadece bir bağlantı/ilinti kurulması yeterlidir.

Tüzüğün 8/5. maddesindeki risklerin daha iyi tanımlanması için markanın ana fonksiyonu bir kez daha hatırlatılmıştır. Bir markanın ana fonksiyonunun menşei gösterme olduğu her türlü tereddütten uzaktır. Bunun yanı sıra bir marka, içerdiği malların ve hizmetlerin kalitesini, belli özelliklerini belirtir veya içinde lükse, yaşam tarzına, ayrıcalığa, maceraya, gençliğe vb. ilişkin mesajlar/algılar taşır. Bu nedenle bir marka kendi içinde, içerdiği mallar ve hizmetlerin niteliğinden bağımsız ve ayrı olarak bir ekonomik değer barındırır. Markanın içerdiği tanınmış mesaj veya çağrışım nedeniyle kazandığı bu önemli değer, korunması gereken bir değerdir. Zira bu korumanın konusunu teşkil eden tanınmışlık, marka sahibi tarafından yapılan büyük ölçüde yatırım ve çabanın bir sonucudur. Sonuç olarak, Tüzüğün 8/5. maddesi, aynı ve benzer mallar ve hizmetler içermese dahi aynı veya benzer şekilde tescil edilmek istenen bir başvuru karşısında tescilli tanınmış markanın sahip olduğu bu değerleri korumayı temin etme amacıyla uygulanmaktadır.

Somut olayda, OHIM Temyiz Kurulu’na göre SPA kelime markasının 32. sınıftaki mallar için tanınmış olduğunun ispatlanamadığını tespit etmiştir. Davacı, Spa Monopole, sunduğu belgeler ile sadece palyaçolu figüratif SPA markasının tanınmış olduğunu göstermektedir. Kurul daha önceki kararları işaret ederek figuratif SPA markasının tanınmışlığının 31. sınıftaki SPA kelime markasına sirayet etmeyeceğini belirtmiştir.[3], Temyiz Kurulu dava konusu kararında, İtiraz Bölümü’nün aksine, sunulan belgelerde spa kelimesinin palyaço figüratifi ile birlikte kullanıldığını ve bu figüratif elementin markanın ayırt ediciliği ve dolayısıyla tanınmışlığı üzerinde önemli bir etkisi olduğunu tespit etmiştir. Yine Temyiz Kurulu’na göre Davacı Spa Monoole, başvurusu yapılan markanın tescili halinde, 32. sınıfta önceki tescilli SPA kelime markasının ayırt ediciliğine ve tanınmışlığına zarar vereceğini veya bu tanınmışlıktan haksız yarar sağlayacağı olgusunu da ispat edememiştir.

Mahkeme’ye göre ise, Temyiz Kurulu’nun aksine bazı durumlarda bir markanın bir başka markanın parçası olarak kullanılması halinde, o markanın kazandığı ayırt edicilik kullanıldığı diğer markada da görülebilmektedir.[4] Bu durumlarda, yani ilk markanın diğer markanın bir parçası olması nedeniyle sahip olduğu ayırt ediciliği diğer markaya da taşıması halinde, tüketiciler nezdinde bu markaların içerdiği malların aynı işletme tarafından sunulduğu algısı oluşmaktadır.[5]

Bu nedenle Mahkeme, farklı yöndeki daha önceki içtihatlarına dayanarak Temyiz Kurulu’nun figüratif SPA markasının tanınmışlığının kelime SPA markasına sirayet etmeyeceği yönündeki tespitini hatalı bulmuştur. Zira mevcut olayda,  32. sınıftaki SPA kelime markasının, tanınmışlığı tespit edilen SPA figüratif markasının görsel olarak hemen fark edilen ana parçalarından biri olması nedeniyle aynı derecede ayırt edicilikten ve tanınmışlıktan faydalanacağına karar verilmiştir.

Mahkeme daha sonra figüratif SPA markasının bir parçası olarak yer alan SPA kelime markasının, tek başına kullanılması halinde tüketiciler nezdinde bu markanın aynı işletme tarafından sunulduğu algısının oluşup oluşmayacağı tespitine geçmiştir. Mahkeme bu noktada, Davacının, daha önce adına açılan DENTAL SPA davasına referansını da göz önüne almıştır O davadaki, Temyiz Kurulu’nun palyaço figürünün dava konusu markanın bir tamamlayıcı, yardımcı unsuru olduğu şeklindeki tespitine değinilmiştir.

Mahkeme’ye göre ise, figüratif SPA markasındaki spa kelimesi markanın belirgin ana unsurudur. Zira palyaço figürü açık mavi transparan spa kelimesinin arka planında yer almaktayken, spa kelimesi beyaz zemin üzerinde tam ortada, bitişik, koyu mavi ve belirgin karakterlerle yazılarak ana pozisyona sahiptir. Bununla birlikte sunulan belgelerden görüldüğü kadarıyla markanın figüratif unsuru şişeler üzerindeki etiketlerde Mahkeme tarafından tespit edilememiştir.  Sunulan belgelerdeki şişe resimlerinde, etiketlerde spa kelimesi tek başına görülmüştür. Bun göre palyaço figürünün esasen mevcut markanın sadece reklamına hizmet amaçlı olarak tamamlayıcı şekilde kullanıldığı tespit edilmiştir.  Dolayısıyla palyaço figürü ile birlikte kullanılıp kullanılmasının, tüketiciler nezdinde  Spa markası altındaki ürünlerin ilgili işletme tarafından sunulduğu algısına etki etmediği sonucuna varılmıştır.

Ayrıca sunulan belgelerden Davacı’nın, spa kelimesini 32. sınıftaki diğer markaları ile birlikte kullandığı da açıkça tespit edilmiştir. Örneğin;

–       7 Mart 2003 tarihli De Financieel-Economische Tijd  Belçika gazetesinde “Spa ülkemizin en tanınan kaynak suyudur” şeklinde ifadeler yer almıştır.

–        22 Mart 2000 tarihli La Libre Belgique  Belçika gazetesinde çıkan, etiketinde spa kelimesinin yer aldığı şişe resimleri ve “tüm rakiplere rağmen Belçikalı maden suyu Spa halen Belçika’nın en popüler madensuyu” ifadelerinin yer aldığı örnek sunulmuştur.

–        Belçikalı yazar Jacques Mercier’a ait  Le grand livre de l’EAU, Histoire Traditions Environnement kitabındaki “Belçika maden suyu sektöründeki %23.6 ile spa en büyük paya sahiptir” ifadelerinin yer aldığı örnek sunulmuştur.

–        Belçikalı gazete La dernière Heure’da yer alan 13 Mart 2003 tarihli makalede 27 Ocak-7 Şubat 2003 tarihleri arasında 17800 tane Belçikalı tüketici arasında 33 farklı kategoride yapılan ankette, SPA markasının maden suyu markası olarak seçildiği belirtilmiştir.

Tüm sunulan bu belgelere göre Mahkeme, OHIM Temyiz Kurulu’nun dava konusu kararında yer alan (i) 32 sınıf için SPA kelime markasının tanınmışlığının ispat edilemediğine ve (ii) bu belgelerin sadece spa kelimesinin yer aldığı figüratif diğer markanın tanınmışlığını ispata yaradığına ilişkin tespitlerini yerinde bulmamıştır. Mahkeme’ye göre Davacı 32.sınıf için SPA kelime markasının Benelüks ülkelerindeki tanınmışlığını ispat etmiştir.

Kaldı ki Mahkeme’nin 19 Temmuz 2008 tarihli Mülhens OHIM — Spa Monopole (MINERAL SPA), T‑93/06 sayılı daha önceki kararında, 32. sınıf için SPA kelime markasının tanınmışlığı zaten tespit edilmiştir.  Bu kararda; SPA markasının uzun yıllardır Benelüks ülkelerinde kullanıldığı, maden suyu sektöründe % 23,6 ile lider paya sahip olduğu, yaygın dağıtım ağına sahip olduğu, önemli ölçüde reklam harcamalarının yapıldığı, birçok spor organizasyonlarına sponsorluk yapıldığı tespitlerine dayanılarak Benelüks ülkelerinde bu markanın tanımış olduğuna karar verilmiştir. OHIM tespitinin aksine, 1924 yılından beri markanın palyaço figürü ile birlikte satılması hususu, tek başına SPA kelime markasının 32 sınıf için tanınmışlığına engel teşkil etmemektedir.

Mahkeme bir sonraki aşamada başvurusu yapılan markanın, önceki tecilli tanınmış markanın tanınmış ve ayırt ediciliğinden haksız yarar sağlayacağı veya önceki markanın tanınmışlık ve ayırt ediciliğine zarar verildiği konusuna ilişkin değerlendirmelere geçmiştir.  Tüzüğün 8/5. maddesindeki bu risk yukarıda da belirtildiği gibi, sadece markaların birbirine benzer olması durumunda değil, karıştırılma ihtimali olmasa dahi tüketiciler nezdinde aralarında bir bağlantı kurulması halinde de söz konusu olabilmektedir.  Bu bağlantının varlığının tespitinde ise, olaya ilişkin tüm faktörler yani benzerliğin derecesi, mallar ve hizmetlerin niteliği, markaların sunuluş itibari ile birbirine yakınlığı veya uzaklığı, tüketici kitlesinin niteliği, önceki markanın tanınmışlık düzeyi, tüketiciler nezdinde karıştırılma ihtimali gibi tüm unsurlar bir arada değerlendirilmelidir.[6]

OHIM İtiraz Bölümü dava konusu itirazı incelerken yaptığı tespite göre, 32. sınıftaki maden suları için tanınmışlığı ispat edilen SPA markası “saflık, sağlık,güzellik” imajı taşımaktadır. İtiraz Bölümü’ne göre itiraz konusu markalar birbirine benzemektedir; zira başvurusu yapılan kelime markası ‘SPARITUAL’, önceki tescilli “SPA” kelime markasını içermektedir. Bu nedenle Benelüks ülkelerindeki tüketicilerin iki marka arasında bağlantı kurması ihtimali mevcuttur. Ayrıca İtiraz Bölümü şu tespitte bulunmuştur: başvurusu yapılan markanın içerdiği kozmetik ürünleri ile önceki tescilli markanın içerdiği maden suları arasında da -ki kozmetik ürünleri maden suları içermektedir ve maden suları ile birlikte kullanılabilmektedir- bir bağlantı söz konusu olup, bu noktada “saflık, sağlık ve güzellik” imajının bir markadan diğerine transfer olması ihtimali mümkündür. OHIM Temyiz Kurulu ise, İtiraz Bölümü’nün bu tespitlerinin aksi yönde tespitlerde bulunmuştur.

Mahkeme ise somut olaya ilişkin yaptığı incelemede, SPA kelime markasının 32. sınıftaki tanınmışlığı göz önüne alındığında başvurusu yapılan markanın önceki tescilli markanın tanınmışlık ve ayırt ediciliğinden haksız bir yarar sağlayacağı “free riding” kolaylıkla göz ardı edilebilecek bir konu değildir. Mahkeme’ye göre Davacı markasının yüksek derecedeki tanınmışlığını da ispat ettiğinden OHIM Temyiz Kurulu’nun kararını yerinde bulmamıştır. Mahkeme’ye göre OHIM Temyiz Kurulu, başvurusu yapılan markanın haksız yarar sağlayacağı riskinin analizinde hataya düşmüştür.

Sonuç olarak Mahkeme, önceki tescilli markanın tanınmışlık koşullarını taşımadığına ve başvurusu yapılan markanın Davacı’nın markasının tanınmışlığından ve ayırt ediciliğinden haksız yarar sağlayacağı riskinin olmadığına ilişkin tespitlerde hataya düşüldüğünden OHIM Temyiz Kurulu’nun kararını iptal etmiştir.

Ülkemizde ister TPE aşamasındaki itirazlarda, ister mahkemelerdeki dava aşamalarında tanınmışlık iddialarının, bu konuda inandırıcı ve yeterli bilgi ve belge sunulmadan yapıldığı görülmektedir. 207/2009 sayılı Tüzük ile paralel şekilde 556 sayılı KHK kapsamında tanınmış markaya sağlanan korumanın özel ve geniş bir koruma olduğu unutulmamalıdır. Bu korumanın altında yatan mantık, markanın büyük ölçüde yapılan reklam yatırımları nedeniyle kazandığı imajın, ayırt ediciliğin, başka mal ve hizmet sınıflar söz konusu olsa dahi korunmasıdır. Yukarıdaki karardan da açıkça anlaşılacağı üzere, tanınmışlığı yaratan işte bu zahmetli, uzun ve masraflı sürecin iyi belgelenmesi gerekmektedir ki bu özel korumadan yararlanma imkânı doğabilsin. Sadece satış cirolarının yüksekliğini gösteren birkaç fatura veya üzerinde tarih dahi gözükmeyen birkaç katalog ile yapılacak tanınmışlık iddiası, ilgili düzenlemenin amacının kapsamından çok uzaktır. Bu nedenle, tescilli bir marka sahibi olan bir işletmenin markasına yaptığı tüm reklam yatırımlarını, bu yatırımların kapsamını, tarihini, reklamın tüketiciler nezdinde oluşturduğu etkileri ve bunun çeşitli mecralardaki yankılarını belgelemesi, yani markasıyla ilgili her türlü bilgi ve belgeyi kapsayan bir arşiv tutması, gelecekte olası bir tanınmışlık iddiasının temelini oluşturacaktır.

Gülcan Tutkun Berk

Haziran 2015

gulcan@gulcantutkun.av.tr

Dipnotlar:

[1] Tüzüğün 42/2. maddesi şu şekildedir: “If the applicant so requests, the proprietor of an earlier Community trade mark who has given notice of opposition shall furnish proof that, during the period of five years preceding the date of publication of the Community trade mark application, the earlier Community trade mark has been put to genuine use in the Community in connection with the goods or services in respect of which it is registered and which he cites as justification for his opposition, or that there are proper reasons for non-use, provided the earlier Community trade mark has at that date been registered for not less than five years. In the absence of proof to this effect, the opposition shall be rejected. If the earlier Community trade mark has been used in relation to part only of the goods or services for which it is registered it shall, for the purposes of the examination of the opposition, be deemed to be registered in respect only of that part of the goods or services.”

[2] 22 Mart 2007 tarihli Sigla OHIM — Elleni Holding (VIPS) kararı, T‑215/03, 11 Temmuz 2007 tarihli Mülhens OHIM — Minoronzoni (TOSCA BLU) kararı, T‑150/04

[3] 13 Eylül 2007 tarihli Il Ponte Finanziaria v OHIM kararı, C‑234/06 P

[4] 17 Temmuz 2008 tarihli L & D OHIM kararı, C‑488/06 P

[5] 7 Temmuz 2005 tarihli Nestlé kararı C‑353/039

[6] 27 Ekim 2008 tarihli Intel Corporation kararı, C‑252/07

Tanınmış Marka Olmak Her Zaman Yeterli Değildir! Adalet Divanı’nın “SWATCH/SWATCHBALL” Kararı (T-71/14)

HP-T2-2-swatch-630x420

Bloğumuzu takip eden okuyucularımızla yine çok güncel/yeni olan, Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin 19 Mayıs 2015 tarihli kararını paylaşmak istiyoruz. Karar, tanınmış “Swatch” markasının, “Swatchball” marka tescil başvurusuna karşı yaptığı itirazlar neticesinde veriliyor. Tahminimce konuyla ilgilenen birçok okuyucumuz markalar arasındaki benzerlikten dolayı tanınmış “Swatch” markası lehine karar verildiğini düşünecektir. Ancak karar sonucu tahminlerden farklı olmuştur. Okuyucularımız kararın orijinal metnine http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=164307&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=118956 bağlantısından ulaşabilirler.

Mahkeme kararı öncesi olayın aşamaları şu şekilde olmuştur:

  • Panavision Europe Ltd, 24 Aralık 2007 tarihinde topluluk marka tescil başvurusunda bulunmuştur. Başvurusu yapılan kelime markası aşağıdaki gibidir:

SWATCHBALL

  • Başvuru Nice Sınıflandırmasının 9. (sinema/görsel sanatlarla ilgili yazılımlar, alet ve araçlar, yayımlar), 35. (sinema/görsel sanatlarla ilgili ürünlerin, araç ve aletlerin satış hizmeti), 41. (sinema/görsel sanatlarla, ürünlerle ilgili online yayın hizmetleri) ve 42. (sinema/görsel sanatlarla ve ürünlerle ilgili danışmanlık hizmetleri) sınıfları için yapılmıştır.
  • Başvuru 16 Haziran 2008 tarihli Topluluk Marka Bülteni’nde yayınlanmıştır.
  • 5 Eylül 2008 tarihinde İsviçre kökenli Swatch AG, başvuruya itiraz etmiştir. Başvuruya dayanak olarak Swatch AG adına daha önce tescilli

SWATCH  

Swatch

       markaları gösterilmiştir.

  • İtiraza, o tarihte yürürlükte olan 40/94 sayılı Tüzüğün 8/1 (b) ve 8/5 maddeleri (daha sonra yürürlüğe giren 207/2009 sayılı Tüzüğün aynı maddeleri) gerekçe gösterilmiştir.
  • OHIM İtiraz Bölümü, itirazı 13 Ocak 2012 tarihinde reddetmiştir.
  • Swatch AG, 9 Mart 2012 tarihinde OHIM Temyiz Kurulu’nda bu karara itiraz etmiştir.
  • OHIM Temyiz Kurulu 11 Kasım 2013 tarihinde verdiği kararda, Swatch AG’nin yaptığı itirazı yine reddetmiştir. OHIM, Başvurucu Swatch AG’nin Tüzüğün 8/1 (b) maddesi anlamında karıştırılma ihtimali olduğu iddiasını, markaların içerdiği mal ve hizmetler farklı olduğundan yerinde bulmamıştır. OHIM, Tüzüğün 8/5 maddesi açısından yaptığı değerlendirmede ise şu tespitlerde bulunmuştur: (i) itiraza dayanak olarak gösterilen markalar, 14. sınıfta yer alan “saatler ve zaman ölçme cihazları” için Fransa, Almanya ve İspanya’da tanınmıştır; (ii) markaların içerdikleri mallar ve hizmetler çok farklı olduğundan, ilgili tüketicilerin zihninde önceki tescilli marka çağırım yapmayacaktır veya markaların birbiri ile ilintili olduğu ihtimali bulunmamaktadır; (iii) Swatch AG, ilgili tüketici kitlesinin “Swatchball” başvurusunun içerdiği mallar ve hizmetler için de “Swatch” markasının kullanıldığını düşünebileceklerinden, “Swatch” markasının “sulandırılacağı/dilution”, bu suretle markasının ayırt edici karakterinin zedeleneceği ve tanınmışlığından haksız yarar sağlanacağı iddiasını ispatlayamamıştır.
  • Swatch AG, OHIM Temyiz Kurulu’nun kararının yürürlüğe giren 207/2009 sayılı Tüzüğü 8/5 maddesine aykırı olduğu iddiası ile Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nde dava açmıştır.

Açılan davada Swatch AG OHIM’in, “Swatch” markasının tanınmış olduğunu açıkça kabul etmesine ve başvurusu yapılan markanın içinde tanınmış markanın bir bütün olarak yer almasına rağmen, benzerlik değerlendirmesinde hataya düştüğünü iddia etmiştir. Keza başvurusu yapılan markanın içerdiği mallar ve hizmetlerin hitap ettiği kitlesinin uzmanlar olmasına rağmen, uzmanlar açısından karıştırılma ihtimali değerlendirilmesinin dikkate alınmadığı iddia edilmiştir. Ayrıca, dava konusu markaların içerdikleri malların ve hizmetlerin doğası itibari ile çok farklı olmadıklarından büyük marketlerde birbirine yakın şekilde sunulacaklarını; başvurusu yapılan markanın içerdiği malların OHIM’ın tespit ettiğinin aksine konularında uzman kişiler dışında daha geniş bir kitleye hitap edebileceğini belirtmiştir. Son olarak Swatch AG, sinema/görsel sanatı ile ilgili yazılım ve araçların her zaman zamanlama mekanizması içerdiğini, bu nedenle bu malların tüketicilerinin Swatch AG’nin başvuru konusu markanın alanına yönelik ticari faaliyetini genişlettiğini düşüneceklerini iddia etmiştir. Swatch AG’ye göre başvurusu yapılan marka, tanınmış “Swatch” markasının tanınmışlığından yararlanmak suretiyle haksız bir yarar sağlamak isteyen “asalak” bir markadır ve bu durum tanınmış markanın özel karakterine zarar vermektedir.

OHIM ise bu iddialara karşı çıkmıştır.

Mahkeme tarafların iddialarının ardından değerlendirme aşamasına geçmiştir. Tüzüğün 8/5 maddesi metninden açıkça anlaşılan koşullar şunlardır: (i) dava konusu markalar aynı veya benzer olmalı; (ii) önceki tescilli marka tanınmış olmalı; (iii) başvuru konusu olan markanın kullanılması halinde, başvuru sahibi haksız bir yarar sağlamalı veya tanınmış markanın ayırt edici karakterine zarar vermelidir. Bu maddeye göre verilecek red kararı işte bu koşulların tümünün bir arada mevcut olması halinde sözkonusu olabilmektedir. Koşulların bir tanesinin eksik olması, maddenin uygulanmaması için yeterli bir neden teşkil etmektedir.[1]

Ayrıca Mahkeme’ye göre Tüzüğün 8/5 maddesinde belirtilen ve tanınmış marka aleyhine oluşan riskler, ilgili tüketicilerin her ne kadar iki markayı birbiri ile karıştırmasa da markalar arasındaki belirgin derecedeki benzerlikten dolayı iki marka arasında bağlantı/ilinti kurulması halinde de sözkonusu olabilmektedir.

Bu bağlantıya/ilintiye ilişkin oluşan içtihatlardan yola çıkarak söylenebilir ki, markalar arasındaki benzerlik ne kadar fazlaysa, sonraki marka tüketicilere önceki tanınmış markayı daha çok çağrıştırmaktadır. Bununla birlikte, sadece markaların benzer olması tespiti, bu markalar arasında bağlantı/ilinti kurulduğu sonucuna varmak için de tek başına yeterli bir neden değildir.[2]

Belirtildiği gibi bir bağlantının/ilintinin varlığının tespiti için, söz konusu olayın tüm açılardan ele alınacak değerlendirilmesi yapılmalıdır. Markalar arasındaki benzerliğin derecesi, markaların içerdikleri mal ve hizmetlerin türü, birbirine yakınlığı ve/veya farklılığı, hitap edilen tüketici kitlesi, önceki markanın tanınmışlık düzeyi, önceki markanın ayırt ediciliğini kendiliğinden mi yoksa kullanım dolayısıyla mı edindiği ve markalar arasındaki karıştırılma ihtimalinin mevcut olup olmadığı gibi tüm unsurların bir arada ele alınması gerekmektedir.[3]

Tüketiciler nezdinde markalar arasında bir bağlantı/ilinti kurulmadığı durumlarda, yani sonraki marka kullanımı ile haksız bir yarar sağlanmayacaksa ya da önceki markanın tanınmışlığına veya ayırt edici karakterine zarar gelmeyecekse, Tüzüğün 8/5 maddesinde tanınmış markalar için öngörülen özel koruma ile amaçlanan ihlal durumunun varlığı sonucuna varılamaz.

Yukarıda tespitler ışığında söz konusu davada, ilk olarak 8/5 maddesinin ilk iki koşulu mevcuttur.   Yani öncelikle iki marka arasında benzerlik mevcuttur ki başvurulan marka, önceki markanın kelime unsurunu bir bütün olarak ilk hecesinde içermektedir. Bu itibarla dava konusu markalar, görsel olarak orta derecede, işitsel olarak ise sonraki markanın ek olarak “ball” kelimesini içermesinden dolayı düşük veya orta düzeyde benzemektedir. Kavramsal olarak ise; iki markanın da swatch kelimesini ortak içermesinden dolayı İngilizce konuşan kesimde aynı şekilde anlaşılacağından benzerdir. Bir bütün olarak iki markanın orta derecede benzer olduğu sonucuna varılmıştır. İkinci koşul olarak; önceki markanın yüksek düzeyde tanınmış marka olduğu taraflarca kabul edilmiştir ve taraflar arasında ihtilaf dışındadır.

Değerlendirmenin kilit noktası, 8/5 maddesinin uygulanması için gereken üçüncü koşuldur. Buna göre, ilgili tüketiciler nezdinde iki marka arasında, önceki tanınmış markanın Tüzüğün 8/5. maddesine göre koruma altında olan menfaatlerini zedeleyen şekilde bir bağlantı/ilinti kurulup kurulmadığının tespiti gerekmektedir.

Mahkeme, yukarıda da belirtildiği gibi iki markanın birbirine benzer olmasının, iki marka arasında bağlantı/ilinti kurulduğu sonucuna varmak için yeterli olduğu anlamına gelmediğinin altı çizmiştir. Markalar arasındaki bağlantının/ilintinin varlığı için somut olaydaki ilgili tüm unsurların birlikte ele alınması gerekecektir. Bu anlamda somut olayda bağlantının/ilintinin varlığı için gerekli koşullardan; markalar arasındaki benzerlik ve önceki markanın tanınmışlık düzeyinin yüksek olduğu sabittir. Ancak bu koşulların aksine somut olayda: (i) markaların içerdikleri mallar ve hizmetlerin türünün birbirinden farklı olduğu, farklı dağıtım kanallarının kullanıldığı, birbiri ile değiştirilebilir ve rekabet halinde olmadıkları, çok farklı amaçlara yönelik oldukları, aynı pazarlama segmentinde yer almadıkları ve (ii) hitap ettikleri tüketici kitlesinin farklı oldukları tespit edilmiştir. Zira Mahkeme’ye göre, OHIM tespiti ile paralel olarak, tescil başvurusu sahibi olan Panavision Euro Ltd şirketinin hedefi olan tüketici kitlesi, önceki markanın hitap ettiği ortalama düzeydeki tüketici kitlesinden farklı olarak konusunda uzman kişilerdir. Buna göre tescil başvurusunun içerdiği malların ve hizmetlerin hitap ettiği bu uzmanların, önceki tescilden haberdar olmakla birlikte iki marka arasında bir bağlantı/ilinti kurmayacakları sonucuna varılmıştır. Zira bu uzmanların dava konusu iki markanın içerdikleri ürünleri aynı satış yerinde görmeleri ya da birinin içerdiği malların diğer marka altında da sunulacağını düşünmeleri muhtemel değildir.

Mahkeme sonuç değerlendirmesinde her ne kadar önceki markanın yüksek tanınmışlık düzeyi olduğunu ve dava konusu markalar arasında benzerlik olduğunu kabul etse de, markaların içerdiği mallar ve hizmetler ile hitap ettikleri tüketici kitlelerinin farklı olmasından dolayı Tüzüğün 8/5 maddesinde aranan markalar arasındaki “bağlantı/ilinti” ihtimalinin olmadığını tespit etmiştir. Varılan bu sonuç itibari ile, yani markalar arasında bağlantı/ilinti olmadığının tespitinden sonra, Mahkeme artık Tüzüğün 8/5 maddesinde öngörülen risklerin oluşup oluşmadığının tespiti aşamasına geçilmesine gerek kalmadığını belirtmiştir.

Mahkeme tüm bu değerlendirmelerden sonra Swatch AG’nin açtığı davanın reddine karar vermiştir.

Ülkemizde 556 sayılı KHK’nın 8/4 maddesine tekabül eden tanınmış markalara bahşedilen özel korumanın kapsamı düşünüldüğünde, aynı dava Türkiye’de görülecek olsaydı, Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin “Swatch/Swatchball” davasında vardığı sonuçtan farklı bir sonuca varılacağı kanaatindeyim. Zira ülkemizde, -şayet önceki markanın tanınmışlığı tespit edilmişse-, tanınmış marka ile başvurusu yapılan marka arasındaki benzerliğin tespiti tek başına başvurunun reddedilmesi için yeterli bir neden olarak görülmektedir. Bu noktadan sonra, ayrıca markaların içerdikleri mallar ve hizmetlerin benzerliği veya hitap ettikleri tüketici kitlelerinin düzey ve yakınlığı gibi konularda ayrıca bir inceleme aranmamaktadır. Esasen bu geniş koruma yaklaşımı, kanaatimce, ilgili paragraf lafzına daha uygun düşmektedir ki, bu “özel” koruma zaten “farklı mallar ve hizmetlerde” başvuru olması ihtimaline ilişkin olarak düzenlemiştir.

Gülcan Tutkun Berk

Mayıs 2015

gulcan@gulcantutkun.av.tr

Dipnotlar:

[1] 25 Mayıs 2005 tarihli Spa Monopole OHIM — Spa-Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS)kararı, T‑67/04

[2] 25 Ocak 2012 tarihli Viaguara OHIM — Pfizer (VIAGUARA) kararı, T‑332/10

[3] 12 Mart 2009 tarihli Antartica OHIM kararı, C‑320/07 P, 27 Kasım 2008 tarihli Intel Corporation kararı, C‑252/07

Tanınmış Markanın Ününden Haksız Fayda Sağlanması Kavramı Ne Şekilde Değerlendirilmelidir? Adalet Divanı Genel Mahkemesi “KENZO” Kararı (T-322/13)

 

kenzo

 

Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi 22/01/2015 tarihinde verdiği T-322/13 sayılı “KENZO” kararı ile tanınmış markalara sağlanan korumanın kapsamı konusunu bir kez daha irdelemiştir.

“KENZO TSUJIMOTO” ismindeki bir gerçek kişi 20/11/2009 tarihinde “KENZO” kelime markasının tescil edilmesi amacıyla İç Pazarda Uyumlaştırma Ofisi (OHIM)’ne başvuruda bulunur.

KENZO

Başvurunun kapsamında takip eden hizmetler yer almaktadır: “Sınıf 35: Şarap hakkında pazarlama araştırmaları hizmetleri; şarap satışıyla ilgili bilgi sağlanması hizmetleri; şarap pazarlama ve tanıtma hizmetleri; şarap için ithalat ve ihracat hizmetleri; şarap için perakende ve toptan satış hizmetleri. Sınıf 41: Şarap hakkında elektronik yayıncılık hizmetleri; şarap servisi sertifikaları hakkında elektronik yayıncılık hizmetleri; şarap hakkında kitap yayıncılığı hizmetleri; şarap servisi sertifikaları hakkında kitap yayıncılığı hizmetleri; şarap hakkında eğitim imkanları sağlanması hizmetleri; şarap servisi sertifikaları hakkında eğitim imkanları sağlanması hizmetleri. Sınıf 43: Yiyecek ve içecek sağlanması hizmetleri; geçici konaklama sağlanması hizmetleri.”

Başvurunun OHIM tarafından ilan edilmesinin ardından, “KENZO” firması başvurunun ilanına karşı itiraz eder. İlana itiraz gerekçesi “KENZO” kelime markasının kapsamında 3., 18. ve 25. sınıflara dahil, parfümeri ve kozmetik ürünleri, çantalar, cüzdanlar, giysiler, ayak giysileri ve baş giysileri başta olmak üzere, çeşitli mallar yer almaktadır. İtiraz sahibinin dayandığı gerekçe 207/2009 sayılı Topluluk Marka Tüzüğünün tanınmışlıkla ilgili ret gerekçesi olan 8(5) maddesidir. Maddenin içeriği takip eden şekildedir: “… önceki markalardan birinin sahibince yapılacak itiraz üzerine, başvurunun önceki markayla aynı veya benzer olması, ancak başvurunun önceki markanın kapsadığı mallarla / hizmetlerle benzer olmayan malları / hizmetleri kapsaması halinde, eğer önceki marka bir Topluluk Markası ise, önceki marka toplulukta üne sahipse veya eğer önceki marka ulusal bir marka ise, önceki marka üye ülkede üne sahipse ve eğer başvurusu yapılan markanın haklı bir gerekçe olmaksızın kullanımı, önceki markanın ayırt edici karakterinden veya ününden haksız fayda sağlanmasına yol açıyorsa veya önceki markanın ayırt edici karakterine veya ününe zarar veriyorsa, marka başvurusu reddedilecektir.”

OHIM İtiraz Biriminin ilana itirazı reddetmesi üzerine, “KENZO” itirazını yineler ve itiraz bu kez OHIM Temyiz Kurulu tarafından incelenir.

OHIM Temyiz Kurulu 25/03/2013 tarihinde verdiği kararla itirazı kabul eder ve başvuruyu Topluluk Marka Tüzüğü madde 8(5) kapsamında reddeder. Temyiz Kurulu’na göre, belirtilen maddede sayılı üç şart incelenen itiraz bakımından gerçekleşmiş durumdadır: (i) Markalar aynıdır, (ii) İtiraz sahibi önceki tarihli markasının üne sahip olduğunu göstermiş durumdadır, (iii) Başvuru sahibi kullanım için haklı bir gerekçe göstermemiştir. Kurul’a göre başvuru sahibinin markayı kullanımı, önceki markanın ününden, çekiciliğinden ve prestijinden yarar sağlanmasına ve finansal karşılık ödenmeksizin önceki markanın ününün sömürülmesine yol açacaktır ve bu bağlamda önceki markanın ününden haksız avantaj sağlanması hali ortaya çıkacaktır. Belirtilen nedenlerle, Topluluk Marka Tüzüğü madde 8(5)’te belirtilen ret hali oluşmuştur ve Temyiz Kurulu, bu gerekçeye dayanarak itirazı kabul ederek, başvuruyu reddetmiştir.

Başvuru sahibi ret kararına karşı dava açar ve dava Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nce görülür. Genel Mahkeme’nin 22/01/2015 tarihli, T-322/13 sayılı kararı ile dava reddedilir, karar aşağıda detaylı biçimde açıklanacaktır. Karar metnini incelemek isteyenler http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130ded8d3ad0ba5ca467d96859f1ae449cf25.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4ObhyTe0?text=&docid=161614&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6628 bağlantısını kullanabilir.

(Başvuru sahibi “KENZO” ibaresinden müteşekkil 33. sınıfa dahil “Şaraplar; meyve içeren alkollü içecekler; batı tipi likörler.” mallarını kapsayan bir diğer markanın başvurusunu da eşzamanlı biçimde yapmış, anılan başvuru aynı gerekçeyle reddedilmiş ve bu karara karşı da dava açılmıştır. Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nce bu dava hakkında verilen T-393/12 sayılı karar, bu yazı kapsamında yer verilen T-322/12 sayılı kararla aynı nitelikte olduğundan, yazı içeriğinde yalnızca T-322/12 sayılı karar açıklanmaktadır.)

Davacının (başvuru sahibinin), OHIM Temyiz Kurulu kararına karşı iki temel argümanı bulunmaktadır.

Bu argümanlardan ilki, geç sunulan delillerin dikkate alınması suretiyle karar verilmesidir. Genel Mahkeme bu argümanı yerinde bulmaz ve reddeder. Bu yöndeki kararın gerekçesi, yazı kapsamında detaylarıyla irdelenmeyecektir.

Başvuru sahibinin diğer argümanı, yani Topluluk Marka Tüzüğü madde 8(5)’in yanlış yorumlandığı savı hakkında, Genel Mahkeme tarafından yapılan değerlendirme aşağıda detaylarıyla yer almaktadır:

Başvuru sahibinin Topluluk Marka Tüzüğü madde 8(5)’in yanlış yorumlandığı savı üç dayanak içermektedir: (i) Ret gerekçesi markanın üne sahip olduğunu gösteren deliller bulunmamaktadır iddiası. (ii) Önceki markanın tescilinden haksız avantaj sağlanmayacaktır iddiası. (iii) Başvuruyu oluşturan markanın kullanımı için haklı neden mevcuttur iddiası.

Ret gerekçesi markanın üne sahip olduğunu gösteren deliller bulunmamaktadır iddiasına yönelik olarak, Genel Mahkeme, itiraz sahibi tarafından sunulan delillerin Temyiz Kurulu’nca gerektiği biçimde incelendiği ve önceki markanın, itirazın yapıldığı tarihte Avrupa Birliği’nin önemli bir bölümünde üne sahip olduğunun ispatlanmış olduğu yorumunu yapmıştır. Bu çerçevede, davacının ret gerekçesi markanın üne sahip olduğunu gösteren deliller bulunmadığı yönündeki argümanı kabul edilmemiştir.

Davacı, önceki markanın tescilinden haksız avantaj sağlanmayacaktır iddiasını temellendirirken, Temyiz Kurulu kararında önceki marka kapsamında bulunan 3., 18. ve 25. sınıflara dahil mallarla, başvuru kapsamında yer alan 35., 41. ve 43. sınıflara dahil hizmetler arasında ne şekilde bağlantı kurulacağının belirtilmemiş olduğunu, sayılan hizmetler ve malların nitelik olarak oldukça farklı olduklarını ve farklı sektörlere ait olduklarını öne sürmekte ve ret gerekçesi markanın kapsadığı parfümeri, kozmetikler ve giysilere mallarıyla, başvuru kapsamında bulunan şarapçılık ve gastronomiyle ilgili hizmetlerin bağlantısının bulunmadığını ifade etmektedir. Bu haliyle davacıya göre, başvuru kapsamında bulunan hizmetlerin kullanımı suretiyle önceki markadan haksız avantaj sağlanması mümkün olmayacaktır.

Genel Mahkeme öncelikli olarak, Topluluk Marka Tüzüğü madde 8(5) hakkında Adalet Divanı tarafından önceden verilen kararlar çerçevesinde oluşan genel içtihadı ortaya koymuştur.

Bir markanın kullanımının, önceden tescilli bir markanın ününden haksız avantaj sağlayacağının belirlenebilmesi için, kamunun ilgili kesiminin inceleme konusu işaretlerle, işaretlerin kapsadığı mallar arasında bir bağlantı kurması gereklidir. İnceleme konusu işaretlerin aynı olması, tek başına, bu yönde bir bağlantının ortaya çıktığı sonucuna varılabilmesi için yeterli değildir (Adalet Divanı C-252/07 sayılı karar, Intel Corporation, paragraf 45). Bu yönde bir bağlantının varlığının tespit edilebilmesi için incelenen vakayla ilgili tüm faktörlerin dikkate alındığı bütüncül bir değerlendirme yapılması gereklidir, incelenecek faktörler arasına, önceki markanın ayırt edici gücü, önceki markanın bilinirliğinin derecesi, inceleme konusu markaların benzerlik derecesi ve ilgili malların ve/veya hizmetlerin niteliği ve birbirlerine yakınlığının derecesi de dahildir (Adalet Divanı C-252/07 sayılı karar, Intel Corporation, paragraf 41, 42).

Bununla birlikte, böyle bir bağlantının varlığı, kendiliğinden, sonraki markanın kullanımı yoluyla, önceki markanın ününden haksız kazanç sağlanması riskinin ortaya çıktığı anlamına gelmeyecektir (Adalet Divanı C-136/08 sayılı karar, Japan Tobacco v OHIM, paragraf 37).

Bir markanın, haklı bir neden olmadan  kullanımı suretiyle, önceki markanın ününden haksız fayda sağlanması kavramı, yerleşik içtihada göre, ünlü markanın sahip olduğu imajın veya taşıdığı özelliklerin, yeni yapılan başvurunun kapsadığı mallara yansıması ve bu yolla, üne sahip markayla bağlantı kurulması suretiyle sonraki markanın kapsadığı malların pazarlamasının daha kolay yapılması durumundan oluşmaktadır (Adalet Divanı Genel Mahkemesi T-21/07 sayılı karar, L’oreal v OHIM, Spa Monopole (Spaline), paragraf 19).

Üne sahip bir markayla benzer bir markanın kullanımı suretiyle üçüncü bir tarafça sağlanacak haksız fayda, önceki markanın çekim gücünden, ününden ve itibarından haksız biçimde faydalanılması ve üne sahip markanın sahibinin, markasının imajını yaratmak ve sürdürmek için sarf ettiği pazarlama çabasının mali karşılık ödenmeksizin üçüncü bir tarafça sömürülmesidir (Adalet Divanı C-487/07 sayılı karar, L’oreal and others, paragraf 50).

Sonraki markanın kullanımının, önceki tarihli üne sahip markanın ününden haksız fayda sağlanmasına yol açacağını kabul etmek için, sonraki tarihli markanın, önceki tarihli markanın olumlu özellikleriyle bağdaştırıldığının, bu yolla olumlu özelliklerden hiçbir çaba sarf edilmeden fayda sağlandığının gösterilmesi gerekir (Adalet Divanı Genel Mahkemesi T-128/06 sayılı karar, Japan Tobacco v OHIM – Torrefacçao Camelo, paragraf 65).

Markaların kapsamında yer alan malların ve hizmetlerin yakınlık derecesi OHIM Temyiz Kurulu tespitleri çerçevesinde değerlendirildiğinde, davaya konu başvurunun şaraplara ilişkin perakendecilik hizmetleri, bununla bağlantılı pazarlama, reklamcılık, ithalat – ihracat, şarap konusunda eğitim ve öğretim, şarap hakkında kitap basımı, şarap sunumu, şarap eğitimi için mekan sağlanması (Temyiz Kurulu’na göre bu hizmet geçici konaklama sağlanması hizmetleri kapsamındadır) gibi hizmetleri içerdiği görülmektedir. Davacı tarafından sunulan kanıtlar, önceki markanın kapsadığı malların, lüks ürünler piyasasındaki malların tüketicisi olan sofistike tüketicilere yönelik olduğunu gösterirken, başvuru sahibi tarafından sunulan hizmetler, diğerlerinin yanısıra şarap uzmanlarına yöneliktir. Temyiz Kurulu’na göre, parfümler, moda giysiler ve kaliteli şaraplar gibi lüks mallar, cazibe, başarı göstergesi ve sosyal statü gibi imajları çağrıştırmaktadır. Ayrıca, reklamlarda şampanya içen veya parfüm deneyen kişiler kaçınılmaz biçimde modaya uygun biçimde giydirilmişlerdir ve tüm bu mallar, başarılı ve yakışıklı – güzel (genellikle genç) erkek veya kadınların genel ikonik imajıyla bağlantılıdır.

Bu çerçevede, davacının iddia ettiğinin aksine, Temyiz Kurulu, ret gerekçesi markanın kapsadığı mallar ve başvurunun kapsadığı hizmetler arasında kurulabilecek bağlantıyı açıklamış durumdadır.

Buna ilaveten Genel Mahkeme, Temyiz Kurulu’nca mallar ve hizmetler arasında ortaya konan bağlantının yerinde olduğu görüşündedir. Şarap sektörüne dahil hizmetler, parfümler, giysiler ve kozmetikler gibi lüks ürünler sektörünün parçası olabilir. Ek olarak, kozmetik markalarının sahiplerinin, aynı zamanda alkollü içecekler sektöründe faaliyette olması da mümkündür. Örneğin, Davidoff markasının sahibi markasını hem erkek kozmetikleri hem de konyaklar için kullanmaktadır (bkz. Adalet Divanı C-292/00 sayılı karar, paragraf 6).

Temyiz Kurulu, önceki ve sonraki markanın kapsadığı mallar ve hizmetler arasında bağlantının varlığı, önceki markanın ünü, inceleme konusu markaların aynılığı ve önceki markanın taşıdığı sofistike ve ikonik imajı göz önüne alarak; başvuruya konu markanın, önceki tarihli üne sahip markanın çekim gücünden, ününden ve prestijinden fayda sağlayabileceği ve ünlü markanın sahibinin, markasının imajını yaratmak ve sürdürmek için sarf ettiği pazarlama çabasının, mali karşılık ödenmeksizin başvuru sahibince sömürülmesi halinin ortaya çıkabileceği sonuçlarına ulaşmıştır.

Bu çerçevede, Genel Mahkeme’ye göre, davacının, Temyiz Kurulu kararında yalnızca, markaların aynı olması ve önceki markanın ünü faktörlerine dayanıldığı yönündeki değerlendirmesi yanlıştır. Dolayısıyla, davacının başvurunun, önceki markanın tescilinden haksız avantaj sağlamayacağı yönündeki argümanı da reddedilmiştir.

Genel Mahkeme, son olarak, davacının “markanın kullanımı için haklı neden mevcuttur” argümanını değerlendirmiştir.

Davacıya (başvuru sahibine) göre, başvuruya konu “KENZO” markası, başvuru sahibinin kendi isminden oluşmaktadır ve bu nedenle başvuruya konu edilmiştir. Bu çerçevede, davacıya göre markanın kullanımı için haklı neden mevcuttur. Buna karşın, söz konusu durum Temyiz Kurulu’nca göz ardı edilerek karar verilmiştir, dolayısıyla ret kararı madde 8(5)’in ihlali niteliğindedir.

Temyiz Kurulu, bu iddiaya karşılık olarak, haklı nedenin varlığının gösterilmediği yanıtını vermiştir. Genel Mahkeme’ye göre, bu yanıt kısa ve öz olsa da yeterlidir. 207/2009 sayılı Topluluk Marka Tüzüğü, bir soyismini marka olarak tescil ettirmek için koşulsuz bir hak sağlamamaktadır (Adalet Divanı Genel Mahkemesi T-397/09 sayılı karar, Prinz Von Hannover v OHIM, paragraf 29) ve aynı durum isimler için de geçerlidir. Dolayısıyla, başvuru sahibinin isminin “KENZO” olması hususunun, Topluluk Marka Tüzüğü madde 8(5) değerlendirmesi anlamında, haklı neden (due cause) teşkil etmesi mümkün değildir. Bu çerçevede, davacının bu yöndeki argümanı da reddedilmiştir.

Genel Mahkeme yukarıda detaylı biçimde açıklanan nedenlerle, davacının tüm argümanları reddetmiş ve “KENZO” ibareli başvurunun, önceden tescilli üne sahip aynı markanın ününden haksız avantaj sağlanması gerekçesiyle reddedilmesi yönündeki OHIM Temyiz Kurulu kararını onamıştır.

207/2009 sayılı Topluluk Marka Tüzüğü madde 8(5)’in, 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’deki karşılığı KHK madde 8/4’tür. Söz konusu fıkra “Marka, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu daha önce yapılmış bir markanın aynı veya benzeri olmakla birlikte, farklı mallar veya hizmetlerde kullanılabilir. Ancak, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış markanın, toplumda ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabileceği, markanın itibarına zarar verebileceği veya tescil için başvurusu yapılmış markanın ayırt edici karakterini zedeleyici sonuçlar doğurabileceği durumda, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu daha önce yapılmış bir marka sahibinin itirazı üzerine, farklı mal veya hizmetlerde kullanılacak olsa bile, sonraki markanın tescil başvurusu red edilir.” hükmünü içermektedir. Belirtilen fıkra, Topluluk Marka Tüzüğü’nden farklı olarak, “haklı nedenin varlığı (due cause)” durumunu hükmün uygulanmasını engelleyen bir durum olarak saymamakta ve bu anlamda Topluluk Marka Tüzüğü’nden farklılaşmaktadır. Konuyla ilgilenenlerin daha detaylı bir değerlendirme için sitede önceden yayınladığım “Tanınmış Markanın Üçüncü Kişilerce Kullanımında “Haklı Neden” Kavramı – Adalet Divanı “Leidseplein Beheer v. Red Bull” Ön Yorum Kararı (C-65/12)” başlıklı yazıyı (http://iprgezgini.org/2014/03/27/taninmis-markanin-ucuncu-kisilerce-kullaniminda-hakli-neden-kavrami-adalet-divani-leidseplein-beheer-v-red-bull-on-yorum-karari-c-6512/) incelemesi mümkündür. Haklı neden kavramının varlığından bağımsız olarak, 556 sayılı KHK madde 8/4’te yer alan hallerin, hangi durumlarda ortaya çıkacağı vaka bazında detaylı bir incelemeyi gerekli kılmaktadır. Aksi durum, tanınmışlığın ve markaların benzerliğinin derecesine bakılmaksızın ve ilaveten mallar ve/veya hizmetler arasındaki yakınlığın derecesi ve önceki markanın ayırt edici gücü göz önünde bulundurulmaksızın, şablon kararlar alınmasına yol açacaktır ki, maalesef ülkemizde bu durumla pratikte sıklıkla karşılaşılmaktadır.

Bu yazı kapsamında detaylıca açıkladığımız üzere, Adalet Divanı ve OHIM, Topluluk Marka Tüzüğü madde 8(5)’i (556 sayılı KHK madde 8/4’ün eşdeğeri) değerlendirirken, “önceki markanın ayırt edici gücü, önceki markanın bilinirliğinin derecesi, inceleme konusu markaların benzerlik derecesi ve ilgili malların ve/veya hizmetlerin niteliği ve birbirlerine yakınlığının derecesi”ni vaka bazında incelemekte ve ardından sonuca ulaşmaktadır. Bir diğer deyişle, bir markanın üne sahip veya tanınmış olması; Adalet Divanı’na göre, tanınmışlığın derecesi, önceki markanın ve yeni markanın benzerliğinin derecesi, önceki markanın ayırt edici gücü, malların ve/veya hizmetlerin niteliği ve yakınlığının derecesi gibi faktörler tamamen göz ardı edilerek, tanınmış markaya benzer her başvurunun reddedilmesini gerektirmemektedir. Bu hususların ülkemizde de daha dikkatli biçimde değerlendirilmesi, bu satırların yazarının geleceğe yönelik temennisidir.

Önder Erol Ünsal

Şubat 2015

unsalonderol@gmail.com

Kişi İsim ve Soyisimlerinden Oluşan Markalarda Karıştırılma Olasılığı İncelemesinin Esasları – Avrupa Birliği Adalet Divanı “Barbara Becker” Kararı (C-51/09)

Barbara_Becker

 

Kişi isim ve soyisimlerinden oluşan bileşke markalar incelenirken karşılaşılan temel zorluklardan birisi, tek başına aynı soyisimden oluşan bir üçüncü kişi markasının varlığı ve bu markanın bileşke markayla karıştırılması olasılığının öne sürülmesidir. Kanaatimizce, bu incelemenin tek bir kurala bağlı ve kolay olduğundan bahsedilmesi mümkün değildir.

 

Belirtilen zorluk, yalnızca Türkiye’ye özgü değildir, yurtdışında çoğu ofiste benzer durumlarda bileşke markayı oluşturan isim ve soyismin niteliği dikkate alınarak karar verilmekte, dolayısıyla isim ve soyisimlerden oluşan markalar hakkındaki kararlar, isim ve soyismin niteliğine göre farklılık gösterebilmektedir.

 

Bu yazıda, Avrupa Birliği Adalet Divanının 24/06/2010 tarihinde verdiği C-51/09 sayılı “Barbara Becker” kararının ve kararda yer verilen genel ilkelerin aktarılması suretiyle, isim ve soyisminden oluşan bileşke markaların önceden tescilli markalarla karıştırılması olasılığı hakkındaki Avrupa Birliği uygulamasının ana hatları açıklanmaya çalışılacaktır.

 

Alman giysi tasarımcısı ve model (aynı zamanda ünlü tenisçi Boris becker’in eski eşi) “Barbara Becker” kendi isminden ve soyisminden oluşan “Barbara Becker” markasının tescil edilmesi amacıyla 2002 yılında Topluluk Marka Ofisine (OHIM) başvuruda bulunur. Başvuru kapsamında 9. sınıfa dahil “Bilimsel, denizcilikle ilgili, haritacılıkla ilgili, fotografik, sinematografik, optik, tartma ve ölçümle ilgili, sinyalizasyonla ilgili, kontrolle (denetim) ilgili, can kurtarıcı ve eğitsel cihazlar ve aletler; ses veya görüntünün kaydı, iletimi veya yeniden üretimi için cihazlar; manyetik veri taşıyıcılar, kayıt diskleri; otomatik satış makineleri ve madeni para ile çalışan cihazlar için mekanizmalar; yazar kasalar, hesap makineleri, veri işleme donanımları, bilgisayarlar.”malları bulunmaktadır.

 

barbarabecker

 

OHIM’in başvuruyu ilan etmesinin ardından, 2004 yılında “Harman International Industries Inc.”, OHIM’de aynı mallar için önceden tescil edilmiş “Becker” ve “Becker Online Pro” markalarını gerekçe göstererek, başvurunun ilanına karşı itiraz eder.

 

OHIM İlana İtiraz Birimi, itirazı haklı bulur ve itiraz gerekçesi markalarla karıştırılma olasılığı gerekçesiyle başvuruyu reddeder. “Barbara Becker” başvurunun reddedilmesi kararına karşı itiraz eder. İtirazı inceleyen OHIM Temyiz Kurulu, “Barbara Becker” başvurusunu oluşturan kelimelerden “Becker” ibaresinin Almanya’da çok yaygın biçimde kullanılan bir soyismi olması, başvuru sahibi “Barbara Becker”in ünlü bir kişi olması, “Barbara Becker” ibaresin toplumun ilgili kesimi tarafından parçalara bölünerek değerlendirilmeyeceği, tersine bütün olarak algılanacağı gerekçeleriyle markalar arasındaki belirgin farkların karıştırılma olasılığını ortadan kaldıracağı sonucuna ulaşır ve başvuru hakkında verilen ret kararını kaldırır.

 

“Harman International Industries Inc.”, OHIM Temyiz Kurulu kararına karşı 2007 yılı Haziran ayında dava açar ve dava ilk olarak, Adalet Divanı Genel Mahkemesince görülür. Genel Mahkeme’ye göre, Temyiz Kurulu, markayı oluşturan unsurlardan “Becker” kelimesinin “Barbara” kelimesine kıyasla görece baskın niteliğini göz ardı ederek karar vermiştir, şöyle ki, soyismi konumundaki “Becker” kelimesi, isim konumundaki “Barbara” kelimesine nispeten daha güçlü bir ayırt edici niteliğe sahiptir. Ayrıca, Genel Mahkeme’ye göre, başvuru sahibi “Barbara Becker”in ünlü bir kişi olması, markaların kavramsal olarak benzer olmadıkları anlamına gelmemektedir. Buna ilaveten, Genel Mahkeme, “Becker” kelimesinin başvuruda görsel olarak baskın konumda olmasa da, soyadı olarak algılanacağı, bu haliyle markada bağımsız ayırt edici niteliğe sahip olduğunu ifade etmiştir. Sayılan hususlara ilaveten, markaların aynı ve benzer malları kapsamaları da göz önüne alındığında, Genel Mahkeme’ye göre, markalar arasında karıştırılma ihtimali ortaya çıkacaktır. Sayılan nedenlerle, Genel Mahkeme OHIM Temyiz Kurulu kararını iptal eder.

 

Başvuru sahibi “Barbara Becker”, Genel Mahkeme kararını Adalet Divanı nezdinde temyiz eder ve uyuşmazlık hakkında Adalet Divanı 24/06/2010 tarihinde C-51/09 sayılı kararı verir.

 

Adalet Divanı, davaya ilişkin değerlendirmesinde ilk olarak, karıştırılma olasılığına ilişkin bazı tespitleri sıralamıştır:

 

Yerleşik içtihada göre, halkın malların veya hizmetlerin aynı işletmeden veya ticari olarak bağlantılı bir işletmeden geldiğine inanması riski karıştırılma olasılığını ortaya çıkartır. Halkın bir bölümünde ortaya çıkacak karıştırılma olasılığı, inceleme konusu ihtilafa ilişkin tüm faktörler dikkate alınarak, bütüncül olarak değerlendirilmelidir.

 

Karıştırılma olasılığına ilişkin bütüncül değerlendirme yapılırken, ihtilafın konusu markaların görsel, işitsel veya kavramsal benzerliği, işaretlerin bütün olarak oluşturdukları izlenim esasında incelenmelidir, ancak bu yapılırken işaretlerin ayırt edici ve baskın unsurları özellikle dikkate alınmalıdır. Karıştırılma olasılığına ilişkin genel değerlendirmede, malların veya hizmetlerin ortalama tüketicisinin markalara ilişkin algısı belirleyici etkiye sahiptir. Bu bağlamda, ortalama tüketiciler markayı genellikle bütün olarak algılar ve markanın çeşitli detaylarına ilişkin kapsamlı bir analize girişmez.

 

Ortalama tüketicilerin markayı bütün olarak algıladıkları olağan duruma karşın, bazı hallerde, önceden tescilli bir markanın, bir bileşke markada üçüncü bir tarafça kullanımı, bu unsur markanın baskın unsurunu teşkil etmese de, bileşke markada bağımsız ayırt edici niteliğe sahip olabilir. Böyle hallerde, bileşke markanın oluşturduğu bütünsel algı, halkın malların ve hizmetlerin en azından ticari olarak bağlantılı firmalardan geldiğine inanması haline yol açabilir ki, bu durumda karıştırılma olasılığının ortaya çıktığı kabul edilmelidir.

 

Adalet Divanına göre, incelenen vakada Genel Mahkeme, (1) AB’nin bir bölümünde tüketicilerin soyisimlerine, isimlere kıyasla daha büyük oranda ayırt edici nitelik atfettiklerini, dolayısıyla incelenen markada “Becker” kelime unsurunun “Barbara” kelime unsuruna göre daha güçlü bir ayırt edici niteliğe sahip olduğunu, (2) “Barbara” kelimesinin bir ön isim olması, buna karşın markaların aynı soyismini içermeleri nedeniyle “Barbara Becker” ibaresinin ünlü bir kişi ismi-soyismi olmasının markaların benzerliğini etkilemeyeceğini, (3) “Becker” ibaresinin soyismi olarak algılanacağı, bu nedenle başvuruda bağımsız ayırt edici niteliğe sahip olduğunu, öne sürerek markaların benzer olduğunu belirlemiştir.

 

Buna karşın, Adalet Divanı aşağıdaki tespitleri yapmıştır:

 

“Avrupa Birliğinin bir bölümünde, kural olarak soyisimlerinin, isimlere göre daha ayırt edici olduğunu kabul etmek mümkün olsa da, her vaka kendi özel şartları çerçevesinde değerlendirilmelidir ve özellikle, ayırt edici karakter incelenirken, ilgili soyisminin sıradışı veya tersine yaygın kullanıma konu olup olmadığı dikkate alınmalıdır. İncelenen vakada, “Becker” soyismi, Temyiz Kurulunca tespit edildiği gibi yaygın kullanılır niteliktedir.

 

Buna ilaveten, ismini ve soyismini bir arada tescil ettirmek isteyen kişinin ünlü bir kişi olup olmadığı da dikkate alınmalıdır, şöyle ki, bu husus açıkça, kamunun ilgili kesiminin markayı algılayış biçimini etkileyecektir.

 

Ayrıca, bileşke bir markada, soyisminin her vaka özelinde, sadece soyismi olarak algılanacağı gerekçesiyle bağımsız ayırt edici role sahip olduğunun kabul edilmesi mümkün değildir. Bağımsız ayırt edici role ilişkin tespit her vakaya ilişkin özel şartların incelenmesine dayanabilir.

 

Aksi yöndeki değerlendirme, ilgili soyismi çok yaygın kullanılsa da veya ön ismin eklenmesi kamunun ilgili kesiminin kavramsal algısını değiştirse de, önceden tescilli bir soyismine dayanılarak, isim ve aynı soyisimden oluşan başvurulara ilişkin olarak yapılan her itirazın kabul edilmesi gerektiği sonucuna yol açacaktır.”

 

Sayılan tüm nedenler ışığında, Adalet Divanı, Genel Mahkeme kararının incelenen vakaya ilişkin tüm özel şartlar değerlendirilmeden alındığı, dolayısıyla hukuken hatalı olduğu sonucuna ulaşmıştır. Bu çerçevede, Genel Mahkeme kararı iptal edilmiş ve dava yeniden incelenmek üzere Genel Mahkemeye iade edilmiştir.

 

“Barbara Becker” kararında, isim ve soyisminden oluşan başvurulara karşı önceden tescilli aynı soyismi gerekçe gösterilerek yapılan itirazlarda, itirazın vakanın diğer şartları incelenmeden kabul edilmemesi gerektiğinin altı çizilmiştir. Adalet Divanı, bazı AB ülkelerinde, kural olarak soyisimlerinin, isimlere göre daha ayırt edici olduğunu kabul edilmesinin mümkün olduğunu belirtse de, her durumda vakanın diğer şartları da incelenmelidir. Vakanın diğer şartları ile kast edilen ise özellikle, ilgili soyisminin yaygın veya nadir kullanıma konu olmasına ve isim ve soyisminin bütün olarak ünlü – bilinen bir kişinin ismi olmasına ilişkin incelemedir. Adalet Divanına göre, ünlü – bilinen kişilerin isim ve soyisimleri söz konusu olduğunda, kamunun ilgili kesiminin algısı açıkça bu husustan etkilenecektir. Ayrıca, ilgili soyisminin yaygın kullanıma konu olması veya sıradışı nitelikte olması da markanın ayırt edici niteliğini etkileyecektir.

 

Dikkatli okuyucular aynı konuda, çok benzer içerikteki düzenlemenin TPE Marka İnceleme Kılavuzunda bulunduğunu fark etmiştir (http://www.turkpatent.gov.tr/dosyalar/haber/Marka_Karar_Kriteri_TR.pdf, s.94): Bir marka isim ve soy isminden oluşuyorsa, genellikle soy ismin ayırt edici niteliği isme göre daha yüksektir. Bu nedenle Avrupa Toplulukları Adalet Divanı Genel Mahkemesi içtihadında soy ismi genellikle baskın unsur olarak kabul edilir. (Avrupa Toplulukları Adalet Divanı Genel Mahkemesi, T-11-09, p.34, James Jones – Jack & Jones; Avrupa Toplulukları Adalet Divanı Genel Mahkemesi, T-259-06, p.34, Manso de Velasco – Velasco; Avrupa Toplulukları Adalet Divanı Genel Mahkemesi, T-40-03, p.63-65, Julian Murua Entrena – Murua). Bununla birlikte değerlendirmede; soy isminin yaygınlığı, alışılmışlığı, sıradanlığı gibi hususlar dikkate alınmalıdır. Ayrıca, isim-soy ismi kombinasyonunun işaret ettiği kişinin toplumdaki bilinirliği de, bu husus toplum algısını açık biçimde etkileyeceğinden, göz önünde bulundurulmalıdır.” Dolayısıyla, mevcut haliyle Türk uygulamasının en azından teorik olarak Adalet Divanı yaklaşımıyla paralellik içerdiğinin dile getirilmesi yanlış olmayacaktır.

 

“Barbara Becker” kararı, marka incelemesinde şabloncu ve indirgemeci yaklaşımlardan kaçınılması gerektiğini bir kez daha tekrar etmiştir. Marka incelemesini şablonlara – matematik formüllere indirgemeye çalışan ve maalesef ülkemizde hayli sıklıkla karşılaşılan düşünce sistematiğine karşı şanslıyız ki, marka incelemesi sadece Türkiye’de yapılmıyor ve iyi ki, Adalet Divanı kararları var ve onları okuyup algılayabilecek durumdayız.

 

Önder Erol Ünsal

Haziran 2014

unsalonderol@gmail.com

 

 

Tanınmış Markanın Üçüncü Kişilerce Kullanımında “Haklı Neden” Kavramı – Adalet Divanı “Leidseplein Beheer v. Red Bull” Ön Yorum Kararı (C-65/12)

bulldog

 

Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) 06/02/2014 tarihinde verdiği C-65/12 sayılı “Leidseplein Beheer v. Red Bull” ön yorum kararı ile, bilinir markanın ününden haksız avantaj sağlama gerekçeli ret nedeninin istisnasını teşkil eden “haklı sebep (due cause)” kavramı ve haklı sebebin uygulama alanı hakkında açıklamalar getirmiştir.

Karar hakkındaki açıklamalara geçmeden önce,2008/95 sayılı Topluluk Marka Direktifinin 5. maddesinin 2. fıkrasının “Tescilli marka sahibi, kendisince verilen bir izin olmaksızın, tescilli markayla aynı veya benzer bir işaretin ticaret esnasında kullanımını, sonraki işaret, tescilli markanın kapsadığı mallarla benzer olmayan mallar veya hizmetler için kullanılsa da, tescilli markanın üye ülkede üne sahip olması ve işaretin haklı bir neden olmaksızın kullanımının tescilli markanın ayırt edici karakterinden veya ününden haksız fayda sağlanmasına yol açması veya önceki markanın ayırt edici karakterine veya ününe zarar vermesi durumlarında engelleyebilecektir.” hükmünü içerdiği belirtilmelidir.

Buna karşılık bu maddenin Türk marka mevzuatındaki karşılığı olan 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname madde 9/1-(c) “Tescilli marka ile aynı veya benzer olan ve tescilli markanın kapsamına giren mal ve/veya hizmetlerle benzer olmayan, ancak Türkiye’de ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle tescilli markanın itibarından dolayı haksız bir yarar elde edecek veya tescilli markanın itibarına zarar verecek veya tescilli markanın ayırt edici karakterini zedeleyecek nitelikteki herhangi bir işaretin kullanılması.” hükmünü içermektedir ve hükümden görüleceği üzere, hükmün içeriğinde “haklı neden” şeklinde bir kavram veya istisna belirtilmemiş durumdadır. Bu bağlamda, belirtilen madde kaynak Avrupa Birliği (AB) mevzuatından aktarılırken, paralel maddede “haklı neden (due cause)” kavramına yer verilmediği (veya atlandığı) anlaşılmaktadır. Bu çerçevede, bu yazı kapsamında yer verilecek “haklı neden (due cause)” kavramına, kaynak AB mevzuatında gerek nispi ret nedenleri ile ilgili madde 4(3) kapsamında gerekse de tescilli markanın sahibine sağladığı haklarla ilgili madde 5(2) kapsamında yer verilmiş olsa da, belirtilen maddelere paralel olarak hazırlanan Türk marka mevzuatı madde 8(4) ve 9(1)(c) kapsamlarında “haklı neden (due cause)” kavramına rastlanmamaktadır. Dolayısıyla, C-65/12 sayılı kararı veya bu yazıyı okuduktan sonra kararın Türk marka mevzuatının uygulamasındaki yansımasının ne şekilde olması gerektiği düşüneceklerin karşısına açık biçimde ifade edilmiş kavramların çıkmayacağı öncelikle belirtilmelidir.
C-65/12 sayılı ön yorum kararına konu soru, aşağıda özetlenen ihtilafın sonucunda ortaya çıkmıştır:

Davacı “RED BULL” Benelüks Ofisi’nde 11/07/1983 tarihinde “alkolsüz içecekler” için tescil edilmiş “Red Bull Krating-Daeng” başta olmak üzere çok sayıda markanın sahibidir.

Davalı bay “de Vries” ise Benelüks ülkelerinde 32. Sınıfa dahil “içecekleri” kapsayan “The Bulldog” (14/07/1983, 23/12/1999) ve “The Bulldog Energy Drink” (15/06/2000) markalarına sahiptir.

“Red Bull”un 1983 yılında markasını tescil ettirmesinden önce, bay “de Vries” , “The Bulldog” markasını içeceklerin satışı dahil olmak üzere otel, restoran ve kafe hizmetleri için ticari işletme ismi olarak kullandığı kabul edilmektedir. Aynı şekilde, davacının “Red Bull Krating-Daeng” markasının Benelüks ülkelerinde üne sahip olduğu kabul edilmektedir.

Bay de Vries’in “The Bulldog” markasının “bull” kelimesini içermesi, bu nedenle tanınmış “Red Bull Krating-Daeng” markasını olumsuz olarak etkilemesi gerekçesiyle “Red Bull” firması, “The Bulldog” markalı enerji içeceklerinin üretim ve pazarlamasının durdurulması talebiyle, 2005 yılında “Amsterdam Bölge Mahkemesi”nde bay de Vries aleyhine bir dava açar.

Bay de Vries karşı bir dava açar ve Red Bull’un “Red Bull Krating-Daeng” markasının Benelüks ülkelerinde hükümsüz kılınmasını talep eder.

2007 yılında verdiği kararla Amsterdam Bölge Mahkemesi her iki tarafın taleplerini de reddeder.

2010 yılında temyiz talebini karara bağlayan “Amsterdam Bölgesel Temyiz Mahkemesi”, Red Bull’un taleplerini büyük ölçüde kabul eder. Amsterdam Bölgesel Temyiz Mahkemesi’ne göre, kamunun ilgili kesimi markaları karıştırmayacak olsa da, “Red Bull Krating-Daeng” markasının Benelüks ülkelerinde sahip olduğu ün ve markaların “bull” kelimesini ortak olarak içermeleri anlamındaki benzerlik göz önüne alındığında, markalar arasında bağlantı kuracaktır. Bu çerçevede, Amsterdam Bölgesel Temyiz Mahkemesi, “The Bulldog” ibaresinin “Red Bull Krating-Daeng” markasıyla benzer olduğu ve üne sahip markanın kuyruğunda dolaşarak (İngilizce orijinal kararda, ride on the coattail = başarılı birisiyle bağ oluşturarak o başarıdan kişisel olarak faydalanmak anlamındaki deyim kullanılmıştır.), üne sahip markanın ününden fayda sağladığı görüşünü belirtmiştir. Mahkeme, bay de Vries tarafından öne sürülen, “The Bulldog” markasının kullanımının, 1983’ten önce aynı işaretin, ticarette ve otel, restoran ve kafe hizmetleriyle ilgili olarak kullanımının devamı olduğu ve dolayısıyla bu işaretin kullanımına yönelik olarak “haklı neden (due cause)” oluşturduğu yönündeki iddiasını kabul etmemiştir.

Bu karara karşı bay de Vries Yüksek Mahkeme’ye başvurmuştur. Bay de Vries, temyiz talebinde, Amsterdam Bölgesel Temyiz Mahkemesi’nin “haklı neden (due cause)” kavramını dar yorumladığını, incelenen vakada, “The Bulldog” işaretinin kendisi tarafından, “Red Bull Krating-Daeng” markasından önce, iyi niyetli biçimde ticari isim (unvan, işletme adı, vb.) olarak kullanımının, “haklı neden (due cause)” oluşturduğunu öne sürmektedir.

Yüksek Mahkeme, davayı incelerken, “haklı neden (due cause)” kavramının içeriği konusunda Avrupa Birliği Adalet Divanına danışılması gerektiği kararını vermiş ve takip eden soruyu sorarak Adalet Divanından ön yorum kararı verilmesini talep etmiştir:

“Üne sahip bir markayla aynı veya benzer bir işaretin, üçüncü bir kişi tarafından iyi niyetle, üne sahip markanın tescil başvurusunun yapılmasından önce kullanılıyor olması, Topluluk Marka Direktifi madde 5(2) çerçevesinde haklı nedenin ortaya çıkmış olduğu şeklinde yorumlanabilir mi?”

Adalet Divanı, öncelikli olarak, Direktif madde 5(2), tescilli marka ile kullanıma konu işaretin aynı veya benzer olduğu ve işaretin kullanıldığı mal ve hizmetlerin, üne sahip tescilli markanın kapsadığı mal ve hizmetlerden farklı olduğu duruma referansta bulunsa da, bu kapsamdaki korumanın, evleviyetle, işaretin kullanıldığı mal ve hizmetlerle, tescilli markanın kapsadığı mal ve hizmetlerin aynı veya benzer olduğu durumları da kapsadığını belirtmiştir (bkz. Adalet Divanı Interflora kararı, C-323/09, paragraf 68). Bu çerçevede, “Red Bull Krating-Daeng” markasının üne sahip olması ve davacının üretiminin ve pazarlanmasının durdurulmasını talep ettiği malların, tescilli markanın kapsamında bulunması dikkate alındığında, madde 5(2) incelenen vaka bakımından uygulanabilir bir hüküm halini almaktadır. Buna karşın, taraflar arasındaki anlaşmazlığın esasen , “haklı neden (due cause)” kavramının yorumlanmasına yönelik olduğu görülmektedir. Bay de Vries, üne sahip markanın tescil başvurusunun yapılmasından önce başlayan iyi niyetli üçüncü kişi kullanımının, “haklı neden (due cause)” teşkil ettiğini öne sürerken, Red Bull, bu kavramın yalnızca objektif biçimde ortaya çıkan yorum gerektirmeyen halleri kapsadığını ifade etmektedir.

Adalet Divanına göre, “haklı neden (due cause)” gerekçesinin ortaya çıkıp çıkmadığı değerlendirilirken iki temel faktör dikkate alınmalıdır. Bunlardan ilki, kullanıma konu işaretin, kamunun ilgili kesimi tarafından ne derecede benimsendiğinin ve belirtilen kesim nezdinde ne denli ünlü olduğunun belirlenmesidir. İncelenen vakada, “The Bulldog” işaretinin 1983 yılı ve öncesinden bu yana, bay de Vries tarafından kullanıldığı gösterilmiştir. Buna karşılık, bay de Vries’in hangi tarihten bu yana enerji içeceklerini satışa sunduğu gösterilmemiştir. İkinci olarak, işareti kullanan kişinin niyetinin incelenmesi gereklidir. Bu bağlamda, üne sahip markayla benzer işaretin kullanımının iyi niyetli olup olmadığı belirlenirken, kullanıma konu mallar ve hizmetlerle, üne sahip tescilli markanın kapsadığı mallar ve hizmetlerin yakınlık derecesi, tescilli markanın kapsadığı mallarla aynı mallar için kullanım mevcutsa işaretin bu nitelikteki mallar bakımından ne zaman kullanıldığı ve tescilli markanın ne zaman ün kazandığı incelenmelidir.

Eğer, işaret üne sahip markanın tescil edilmesinden önce kullanılmışsa ve bu kullanım, sonradan tescil edilen üne sahip markanın tescili kapsamındaki mallarla bağlantılı mallara veya hizmetlere ilişkinse, işareti kullanan kişinin, sonraki tarihlerde üne sahip markanın kapsadığı mallara ilişkin kullanım gerçekleştirmesi, kamunun ilgili kesimi bakımından mallarının veya hizmetlerin doğal biçimde genişlemesi olarak kabul edilebilir.

Adalet Divanı yukarıda yer verilen açıklamalar ve karar kapsamında görülmesi mümkün olan diğer faktörler ışığında, Hollanda Yüksek Mahkemesinin talep ettiği ön yorum kararını takip eden biçimde oluşturmuştur:

“Topluluk Marka Direktifi madde 5(2), üne sahip bir markanın sahibi, bu madde kapsamında yer alan “haklı neden” kavramı çerçevesinde, eğer benzer bir işaretin, üne sahip markanın tescil başvurusunun yapılmasından önceki bir tarihte kullanıldığı ve işaretin üne sahip markanın kapsadığı mallarla aynı mallara ilişkin kullanımının iyi niyetli olduğu gösterilmişse, tescilli markasının kapsadığı mallarla aynı mallar bakımından üçüncü bir kişinin benzer bir işareti kullanmasına tolerans göstermelidir, anlamına gelmektedir biçiminde yorumlanmalıdır. Bu hususlar tespit edilirken, ulusal mahkemeler özellikle aşağıda hususları dikkate almalıdır:

– İşaretin, kamunun ilgili kesimince ne derecede benimsendiği ve belirtilen kesim nezdinde ne denli ünlü olduğu;

– İşaretin başlangıçta kullanıldığı mallar ve hizmetlerle ve üne sahip markanın tescil edildiği ürün arasındaki yakınlık derecesi;

– Tescilli markayla benzer işaretin, üne sahip markanın tescil edildiği ürün bakımından kullanımının ekonomik ve ticari açılardan önemi.”

 
Yukarıdaki anahatlarıyla açıklanmaya çalışılan vaka, sorulan soru ve Adalet Divanı önyorum kararının gösterdiği temel sonuç, Adalet Divanı tarafından sayılan ilkeler dikkate alınarak, “haklı neden (due cause)” kavramının her uyuşmazlığın kendi özel şartları çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğidir. “Haklı neden (due cause)” kavramının varlığına sonucuna varılabilmesi için detaylı bir inceleme gerekecektir ve işaretin önceki tarihlerde kullanılması her durumda haklı nedenin varlığını işaret etmeyecektir. Buna karşın, haklı nedeninin varlığının, ancak istisnai koşullarda oluşması gibi bir durum da söz konusu değildir.

“Haklı neden (due cause)” kavramının bir ölçüde açıklığa kavuşturulması, hiç şüphesiz AB üyesi ülke ofislerinin ve mahkemelerinin, kavramı daha net ve uyumlu biçimde değerlendirmesinin önünü açacaktır. Buna karşın, bu açıklamaların paralel mevzuata sahip Türkiye bakımından ne derece işe yarayacağı açık değildir. Şöyle ki, ulusal mevzuatımız oluşturulurken, AB mevzuatındaki paralel hükümlerde yer alan “haklı neden (due cause)” kavramına her nedense, ulusal paralel hükümler olan 556 sayılı KHK madde 8(4) ve 9(1) kapsamında yer verilmemiştir. Bu durum, kaynak AB mevzuatında bulunmayan ilkel kavramlara (ayırt edilemeyecek derecede benzerlik, aynı tür mal / hizmet, esas unsur, vb.) ulusal mevzuatta yer verilmesi ve kaynak AB mevzuatında bulunan önemli kavramlara ulusal mevzuatta yer verilmemesi pratiği anlamında, 556 sayılı KHK’nın genel yapısı ile uyuşsa da, modern mevzuatın, uygulamanın ve yurtdışı pratiklerin takip edilmesi anlamında, kanaatimizce uygulayıcılar ve yargı bakımından sorun teşkil etmektedir.

 
Önder Erol Ünsal
Mart 2014
unsalonderol@gmail.com

Tanınmış Tescilli Markanın Kullanımı v. İfade Özgürlüğü Çatışması – LEGO Markasının Kullanımı ile ilgili bir Örnek Olay

legoblackpearl

Yazdığım konuların oldukça teknik ve çoğunlukla da sıkıcı olduğu yönünde çevremden kimi zaman eleştiriler alıyorum. Bu eleştiriler yazdığım konulara yabancı olanlar bakımından büyük oranda doğru olmakla birlikte, çalışma alanımın teknik yönü dikkate alındığında, yazdıklarımı daha ilginç veya eğlenceli hale getirmek için elimden maalesef çok şey gelmiyor.

Gene de, internette bazen rastladığım marka veya genel hatlarıyla fikri ve sınai haklar konularıyla ilgili ilginç haberler, konunun yabancılarına da ilginç gelebilecek özellikler içeriyor. Bana çok dikkat çekici gelen, ama okuyucular için ne denli ilginç olacağını tahmin edemediğim aşağıdaki haberi de sizlerle paylaşmak istedim.

Çocuk sahibi olsaydım, çocuğuma alacağım, ama daha çok kendi oyuncağım olarak kullanacağım başlıca ürünler  “LEGO” markalı oyuncak yapı blokları olurdu. Küçük yaşlardan bu yana hayranlıkla takip ettiğim ve özellikle son yıllardaki “Star Wars” serilerini hayranlıkla vitrinlerden izlediğim “LEGO” ürünleri benim için bir oyuncaktan fazla anlama geliyor.

“LEGO” hayranlarının sadece birkaç kişiyle sınırlı olmadığının farkında olan kişiler içinse “LEGO” markasının kullanımı kimi zaman kişisel reklam aracı olabiliyor. Aşağıda aktaracağım ihtilaf, gerek “LEGO” markasını gerekse de “marka hakkına tecavüz iddiasını” içerdiği için benim için özellikle dikkat çekici oldu. İhtilafı anahatlarıyla, World Trademark Review dergisinin internet sitesinde 05/02/2014 tarihinde John van der Luit-Drummond tarafından yayınlanan haberden (www.worldtrademarkreview.com) ve yabancı gazetelerin internet sayfalarından aktardığımı öncelikle belirterek, konuya giriyorum.

Yıldızı son yıllarda parlayan bir porno film oyuncusu olan “Christy Mack” kişisel twitter hesabından 23 Ocak 2014 tarihinde takip eden duyuruyu yapar: “Lego’ları kullanarak beni en iyi biçimde oluşturacak kişiye blow job yapacağım.”; “Yarışma 1 Mart’ta sona erecektir.” (Blow job’un anlamını bilmeyenler internetten araştırabilir.) Söz konusu iki tweet’in ekran çıktıları aşağıda yer almaktadır (anlaşılabilir nedenlerle Christy Mack’in profil resmini keserek yayınlıyorum. bkz. http://elitedaily.com/news/world/porn-star-christy-mack-announces-shell-give-a-to-whoever-makes-best-lego-creation-for-her/mack

Christy Mack’in popüler gündemde kalmak amacıyla yapıldığı aşikar olan yarışmasından haberdar olan LEGO hukuk departmanı derhal harekete geçer. LEGO hukuk departmanı Mack’le iletişime geçer ve LEGO markasının kullanımından vazgeçilmesini talep eder. Mack, LEGO’dan gelen uyarı üzerine yarışmaya ilişkin tweet’ini kaldırır ve 28 Ocak 2014 tarihinde takip eden tweeti yayınlar: “Blow job yarışması, avukatların twitter içeriğimi beğenmemesi nedeniyle iptal edilmiştir. Bana kalırsa bunun nedeni yarışmayı kazanamamış olmalarıdır.”

 mack

World Trademark Review dergisinin görüştüğü Frank Jorgensen isminde bir avukata göre, Christy Mack ve LEGO arasındaki ihtilaf, fikri haklarla – ifade özgürlüğü arasında ortaya çıkan çatışmanın belirgin bir örneğidir. Jorgensen’e göre; “Christy Mack bir porno yıldızıdır ve ifade özgürlüğünü kullandığı öne sürülebilir. Faaliyeti kendi açısından yarışma yoluyla halkın ilgisini çekme anlamında bir pazarlama başarısı olmakla birlikte, (tartışmaya açık olarak) LEGO markasından haksız avantaj sağlamaktadır.”

Jorgensen, yarışma bir birey tarafından başlatılmış olsa da, Christy Mack’in kendisinin de bir marka olduğunu, yarışmanın ticari yönünün bulunduğunun kabul edilebileceğini, bunun ise hizmetlerin değişimi olarak adlandırılabileceğini belirtmektedir. Bunun ötesinde, Mack, ürünlerin genel ismi olarak kabul edilebilecek “yapı blokları” terimini kullanmak yerine açık olarak “LEGO” markasını kullanmıştır. Ürünün ismi olan “yapı blokları” teriminin yerine dünyaca ünlü “LEGO” markasının kullanılması daha fazla dikkat çekecektir ve bu tanınmış “LEGO” markasının ayırt edici karakterinden veya ününden haksız fayda sağlanması anlamına gelecektir. Bu yolla, tanınmış markanın cazibesinden, ününden ve prestijinden hiçbir çaba sarf edilemeden faydalanılacak ve finansal karşılığı ödenmeden,  LEGO’nun markasını yaratmak ve geliştirmek için sarf ettiği emek sömürülecektir.

Christy Mack’in, LEGO hukuk biriminin uyarısı üzerine yarışmayı iptal etmesi ve LEGO markasının “kullanımına” son vermesi taraflar arasındaki ihtilafın mahkeme önüne taşınması engellemiştir. Bir marka profesyoneli olarak, işin doğrusu, bu tip bir davanın sonucunu görmeyi ve mahkemenin yorumunu öğrenmeyi tercih ederdim. Bu tip bir davanın sonucunun, sosyal medyada marka haklarının korunması, ifade özgürlüğü karşısında sınai mülkiyet haklarının durumu ve tanınmış markanın itibarından haksız fayda sağlanması gibi birbirinden bağımsız konuların bir arada değerlendirilmesi anlamında dikkat çekici olacağı muhakkaktır.

Umarım bu kez sıkıcı olmayan bir konuda yazmayı başarabilmişimdir. Kendi adıma yazarken çok eğlendim.

Önder Erol Ünsal

Şubat 2014   

Avrupa Birliği Marka Rejimi Değişiyor mu?

heraklit(Görsel http://www.zazzle.ca/heraclitus_no_man_ever_steps_in_the_same_river_mousepad-144909047183491390 adresinden alınmıştır.)

Avrupa Birliği Marka Rejimi Değişiyor mu?

Avrupa Birliği Komisyonu’nun Taslak Direktif ve Tüzük Metinleri ve Değerlendirmesi (1)

Uzun süren bekleyiş sona erdi ve Avrupa Birliği Komisyonu, 2008/95 (eski 89/104) sayılı Topluluk Marka Direktifi (bundan sonra Direktif olarak anılacaktır) ve 2007/2009 (eski 40/94) sayılı Topluluk Marka Tüzüğünde (bundan sonra Tüzük olarak anılacaktır) önemli değişiklikler öngören Taslak Direktif ve Tüzüğü, 27 Mart 2013 tarihinde kamuoyunun bilgisine sundu.

Taslak Direktif ve Tüzük, mevcut mevzuattan önemli farklılıklar içerdiğinden, taslaktaki halleriyle kabul edilmeleri durumunda, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin ve Topluluk Marka Ofisinin uygulamalarında önemli değişiklikler meydana geleceği şüphesizdir.

Taslak Direktif ve Tüzüğün, Avrupa Birliği Parlamentosu ve Konsey tarafından kabulü için öngörülen takvim 2014 ilkbaharıdır. Birlik üyesi ülkelere kabul edilen yeni hükümleri ulusal mevzuatlarına veya uygulamalarına aktarıp yürürlüğe sokmaları için 2 yıllık uyum süresi verilecektir. Bununla birlikte, Tüzükte yapılacak değişiklikler, taslak Tüzüğün kabul edilmesiyle birlikte yürürlüğe girecektir. Taslak Direktif ve Tüzükle birlikte kamuoyunun bilgisine sunulan Ücret Tüzüğü ise farklı bir yöntemle kabul edilecektir. Ücret Tüzüğü, AB Komisyonu tarafından bir uygulama kanunu olarak kabul edildikten sonra, OHIM ücretleri konusunda yetkilendirilmiş Komitenin onayına sunulacak ve Komite tarafından onaylanması durumunda yürürlüğe girecektir. Taslak Ücret Tüzüğünün, 2013 yılı bitmeden yürürlüğe girmesi öngörülmektedir.

Bu yazı kapsamında, taslak Direktifte öngörülen değişikliklerin marka tanımına, mutlak ve nispi ret nedenlerine ilişkin olanları ve bunların Birlik üyesi ülkeler mevzuatlarındaki olası yansımaları açıklanmaya çalışılacaktır.

Taslak Direktif kapsamında öngörülen diğer değişiklikler, Taslak Tüzük kapsamında OHIM’ce incelenen Topluluk Markası (CTM) rejiminde öngörülen değişiklikler ve Taslak Ücret Tüzüğüyle getirilmesi planlanan değişiklikler ise başka yazılar kapsamında değerlendirilecektir.

AB Komisyonu tarafından oluşturulan taslaklara aşağıdaki linklerden ulaşmak mümkündür (her iki taslak da geçici metinler oldukları, nihai taslakların yakında yayınlanacağı notuyla yayınlanmıştır):

Taslak Direktif için:

http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/tm/130327_trademark-revision-proposal-directive_en.pdf

Taslak Tüzük için:

http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/tm/130327_trademark-revision-proposal-regulation_en.pdf

(Yazı içerisinde yer alan tüm çeviriler tarafıma aittir ve bunların herhangi bir resmi niteliği bulunmamaktadır.)

A-Taslak Direktifle Getirilmesi Planlanan Marka Tanımına, Mutlak ve Nispi Ret Nedenlerine İlişkin Değişiklikler

1-Marka tanımında yapılan değişiklik:

Mevcut Direktifteki marka tanımı, işaretlerin marka olarak tescil edilebilmesi için grafik gösterimin sunulmasını ön şart olarak belirlemiştir. Buna karşılık, taslak Direktifte marka tanımından grafik gösterim şartı çıkartılmış durumdadır.  Taslak Direktifin 3. maddesinde marka tanımı aşağıdaki biçimde yapılmıştır:

“Bir marka;

(i) Bir işletmenin mallarını veya hizmetlerini diğer işletmelerinkinden ayırt edilmesini sağlama,

(ii) Yetkili otoritelerin ve kamunun, marka sahibine tanınan korumanın kesin konusunu belirlemelerine sağlayabilecek biçimde gösterilme,

şartlarını yerine getirmiş her işaretten, özellikle kişi adları dahil olmak üzere kelimeler, şekiller, harfler, sayılar, renkler, malların biçimleri veya ambalajları veya seslerden, oluşabilir.”

Grafik gösterim şartını marka tanımından çıkartan ve onun yerine koruma konusunu belirlemeye imkan verebilecek biçimde gösterimin sağlanması koşulunu getiren yeni tanım, özellikle geleneksel olmayan marka türlerinde karşılaşılan grafik gösterimin sağlanması sorununu ortadan kaldırmak amacıyla oluşturulmuştur. Yeni tanım aracılığıyla, koruma konusunun gösterimini mümkün kılabilecek yeni teknolojik yollarının da kullanılmasının sağlanması amaçlanmaktadır. Bir diğer amaç ise, grafik gösterim şartından kaynaklanan hukuki belirsizliklerin ortadan kaldırılmasıdır.

 2- Mutlak Ret Nedenleri ile İlgili Maddede Yapılan Değişiklikler

Direktifin, mutlak ret nedenlerini düzenleyen maddesinde de değişiklikler söz konusudur. İlk olarak, iki yeni mutlak ret gerekçesinin taslak direktife eklendiği belirtilmelidir:

 “(1) Aşağıdakiler tescil edilmeyecek veya tescil edilmişlerse hükümsüz kılınabilecektir:

(a)…..

(i)Menşe işaretlerine veya coğrafi işaretlere koruma sağlayan Birlik mevzuatına veya Birliğin taraf olduğu uluslararası anlaşmalara göre tescili mümkün olmayan veya kullanımına devam edilemeyecek markalar.

(j) Şaraplar için geleneksel terimlere ve koruma altındaki geleneksel ürünlere koruma sağlayan Birlik mevzuatına veya Birliğin taraf olduğu uluslararası anlaşmalara göre tescili mümkün olmayan markalar.”

Mutlak ret nedenleri ile ilgili maddenin 2. paragrafı takip eden biçimde düzenlenmiştir:

“(2) 1. paragraf hükümleri, tescil edilemezlik (-işaretin tescil edilmesini engelleyen gerekçelerin- Ç.N.) gerekçelerinin aşağıdaki biçimde ortaya çıkmasına bağlı kalmaksızın uygulanacaktır:

(a)  (Tescil edilemezlik gerekçelerinin) Tescil başvurusunun yapıldığı üye ülkeden başka bir üye ülkede ortaya çıkması.

(b)  Yabancı dildeki bir markanın, Birlik üyesi ülkelerin kullandığı bir alfabeye veya Birlik üyelerinin resmi dillerine çevirisinin veya harf çevirisinin yapılmış olması.”

Yukarıdaki değişikliğin, ulusal mevzuatlara veya inceleme pratiğine yansıması, Birlik üyesi ülkelerce kullanılan dillerin herhangi birisinde ortaya çıkan ret nedenlerinin, tüm Birlik üyesi ülkelerce mutlak ret nedeni olarak kabul edilmesi şeklinde olacaktır. Bu haliyle, taslaktaki bu maddenin, kabul ettiği takdirde, üye ülkeler uygulamasında önemli değişikliğe yol açacağı şüphesizdir. Kanaatimce bu madde, taslak içerisinde en yoğun tartışmalara yol açabilecek maddelerden birisidir.

Mutlak ret nedenleri ile ilgili maddenin 3. paragrafı takip eden biçimde düzenlenmiştir:

“(3) Marka başvurusu, başvuru sahibi tarafından kötü niyetle yapılmış ise marka hükümsüz kılınmaya tabi olacaktır. Her üye ülke bu tip bir markanın tescil edilemeyeceği yönünde düzenleme de yapabilir.”

Taslak Direktife eklenen bu madde, önceki Direktifte “may” kalıbı ile birlikte kullanılan, yani üye ülkelerin takdirine bırakılmış, kötü niyetli başvuru durumundaki hükümsüzlük halini, “shall” kalıbına, yani tüm üye ülkeler bakımından zorunlu bir hükümsüzlük haline getirmiştir. Ayrıca, her üye ülkeye kötü niyetli başvuruları bir tescil engeli olarak da kabul etme imkanı sunulmuştur. Bu şekilde, kötü niyetli başvuruların tescillerinin engellenmesine (seçimlik olarak), tescil edilmişlerse hükümsüz kılınmalarına (zorunlu olarak) ilişkin mekanizmalar, üye ülkeler bakımından oluşturulmaya çalışılmaktadır.

Kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik istisnasını düzenleyen paragrafa ilişkin taslak ise aşağıdaki biçimdedir:

“(5) Bir marka, tescil başvurusundan önce veya tescil tarihinden sonra ve kullanımına bağlı olarak, ayırt edici nitelik kazanmış ise, paragraf (1)(b),(c) veya (d) bentleri uyarınca tescili reddedilemez veya hükümsüz kılınamaz.

(6)Her üye ülke, paragraf (5) hükümlerinin, ayırt edici karakterin başvuru tarihinden sonra ve tescil tarihinden önce kazanılmış olması durumunda da uygulanabileceği yönünde düzenleme yapabilir.”

Kanaatimce, kullanım sonucu kazanılmış ayırt ediciliğin, tescil tarihi sonrasında da elde edilebileceği yönündeki düzenleme ile tescil edildikten sonra kullanımla ayırt edici nitelik kazanan markaların hükümsüz kılınmasının engellenmesi amaçlanmaktadır.

3- Nispi Ret Nedenleri ile İlgili Maddede Yapılan Değişiklikler

Direktifin nispi ret nedenleri ile ilgili maddesi kapsamında da taslakla önemli değişiklikler yapılmıştır. Bu değişikliklerin başlıcaları takip eden içeriktedir.

“(3) Bir marka aşağıdaki durumlarda tescil edilmeyecek veya tescil edilmişse hükümsüz kılınacaktır:

(a)….

(b) Bir markanın sahibinin vekili veya temsilcisi, marka sahibinin izni olmaksızın, markanın kendi adına tescil edilmesi için başvuruda bulunursa ve vekil veya temsilci bu fiilin haklılığını gösteremezse.

(c)Marka Birlik dışında korunan önceki bir markayla karıştırılabilir nitelikteyse ve önceki marka, başvuru tarihinde gerçek kullanıma konu ise ve başvuru sahibi kötü niyetle hareket ediyorsa.

(d) Menşe işaretlerine veya coğrafi işaretlere koruma sağlayan Birlik mevzuatına veya Birliğin taraf olduğu uluslararası anlaşmalara göre tescili mümkün değilse veya kullanımına devam edilemeyecekse.”

Aynı paragrafın (a) maddesinde yapılan değişiklikle, Birlik üyesi bir ülkede üne sahip olan veya söz konusu olan bir CTM ise Birlikte üne sahip olan önceden bir markanın itibarından haksız avantaj sağlayacak, ayırt edici karakterine veya ününe zarar verecek sonraki aynı veya benzer markaların reddedilmesine ilişkin hüküm, benzer olmayan mallar veya hizmetler terimi ile sınırlı tutulmamış, aynı veya benzer mallar veya hizmetlerde hükmün yeni halinde özel olarak belirtilmiştir. Bu şekilde, yukarıda sayılan ihtimallerin, yalnızca malların veya hizmetlerin benzer olmadığı durumlara ilişkin olduğu yönündeki algının ortadan kaldırılması hedeflenmiştir.

Paragraf (3)’ün diğer bentlerinde yapılan değişikliklerden özellikle (c) bendi dikkat çekicidir, çünkü taslak Direktifte öngörülen düzenleme, kötü niyetli başvuruların nispi ret nedeni olarak kabul edilmesini Birlik üyesi tüm ülkeler bakımından zorunlu hale getirmektedir. Direktifin önceki halinde, bu düzenleme, bilindiği üzere, “may” kalıbı ile kullanılan ve üye ülkelerin seçimine bırakılmış bir düzenleme niteliğindeydi.

Taslakta nispi ret nedenlerine ilişkin bir diğer düzenleme ise mevcut Direktifte bulunan madde (4) paragraf (4) (d) ila (g) bentlerinin silinmesidir.

4- Resen İnceleme ile İlgili Olarak Öngörülen Düzenleme

Taslak Direktife eklenen 41. madde “resen inceleme” başlığını taşımaktadır. Bu hüküm kapsamında getirilen düzenleme takip eden şekildedir:

“(Birlik üyesi ülke) Ofisler(i), resen yaptıkları incelemeyi, markanın madde 4’te düzenlenmiş mutlak ret nedenlerine uygunluğu hususuyla sınırlandıracaktır.”

Bilindiği üzere, (Türk mevzuatındaki yanlış kavram seti bir tarafa bırakılacak olursa), mutlak ret nedenleri markanın kendisinden kaynaklanan ret nedenleridir ve mutlak ret nedenlerinin önceden tescilli aynı veya benzer markalarla ilgisi bulunmamaktadır (önceki markalar dahil olmak üzere önceki haklarla çatışma durumunda ortaya çıkan ret nedenleri nispi ret nedenleridir). Taslak Direktifte öngörülen düzenleme, önceki markalarla aynılık veya benzerlik halinde ortaya çıkacak ret kararlarının Ofisler tarafından resen verilemeyeceği yönündedir. Taslak hükmün kabul edilmesi halinde, tüm AB üyesi ülke marka ofisleri, tıpkı OHIM gibi, resen incelemelerini mutlak ret nedenleri ile sınırlı tutacak, nispi ret nedenlerini, yani önceki markalarla aynılık veya benzerlikten kaynaklanacak ret nedenlerini ise resen inceleyemeyecektir.

Direktifte öngörülen düzenlemelerin sadece birkaç maddesi ile başladığım taslak metinlerin değerlendirmesi muhtemelen birkaç yazı boyunca sürecektir. Yukarıda yer verilen birkaç madde kapsamındaki değişiklikler bile, öngörülen düzenlemelerin kabulü halinde AB üyesi ülkelerin marka mevzuatlarının ve CTM rejiminin radikal biçimde değişeceğini göstermektedir. AB adayı bir ülke olan Türkiye bakımından da değişikliklerin aktif biçimde takip edilmesi oldukça yerinde olacaktır. Taslak metinler için öngörülen kabul takvimi 2014 ilkbaharı olduğundan ve bürokraside öngörülen takvimler, genellikle gecikmeli olarak reel hale geldiğinden ve bunun ötesinde üye ülkeler bakımından bile uyum amacıyla 2 yıllık bir süre öngörüldüğünden, Türkiye’nin taslak metinleri esas alarak bir değişikliğe gitmesi, şu anda, kanaatimce mümkün değildir. Bununla birlikte, taslak metinlerin yayınlanmasının, Türk sınai mülkiyet mevzuatında değişiklikler içeren kanun tasarısıyla neredeyse eşzamanlı olarak gündeme gelmesi talihsizlik olarak kabul edilmelidir. Netice itibarıyla, Avrupa Birliği tarafında, herşeyin planladıkları gibi gitmesi halinde, yeni marka mevzuatına 2014 yılında kavuşacak, Türkiye de muhtemelen kısa süre içerisinde, mevzuatını AB’nin yeni marka mevzuatına uyumlu hale getirmek için çalışmalara başlayacak ve 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, bu kez baştan aşağı değişecektir.

Serinin devam yazısında tasarılarla öngörülen diğer değişiklikleri açıklamaya çalışacağım, tekrar görüşmek üzere.

Önder Erol Ünsal

Nisan 2013

Sabel v. Puma ; Canon v. MGM ; Lloyd Schuhfabrik Meyer v. Klijsen Handel ; Marca Mode v. Adidas Davaları ve Karıştırılma Olasılığı Değerlendirmesinin Temel İlkeleri

untitled2

Avrupa Birliği’nde geçerliliğe sahip topluluk markalarının tescilinden sorumlu İç Pazarda Harmonizasyon Ofisi (OHIM) tarafından yayınlanan marka karar rehberi OHIM inceleme kriterlerini değerlendirmek için kolaylıkla ulaşılabilir bir kaynak niteliğindedir. Karar rehberinin karıştırılma olasılığı ile ilgili bölümünün başlangıcında konu hakkındaki 4 önemli Avrupa Birliği Adalet Divanı kararına yer verilmekte ve karıştırılma olasılığı değerlendirmesinin bu 4 temel kararda yer verilen prensipler esas alınarak gerçekleştirilmesi gerektiği belirtilmektedir. Rehberin ilgili bölümü http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/CTM/legalReferences/partc_generalremarks.pdf adresindeki dokümanın 3-6. sayfalarında yer almaktadır.

 

Dokümanda, Adalet Divanının Sabel v. Puma (C-251/95), Canon v. MGM (C-39/97), Lloyd Schuhfabrik Meyer v. Klijsen Handel (C-342/97) ve Marca Mode v. Adidas (C-425/98) davaları hakkındaki kararlarının önemli paragrafları ve kararlarla getirilen genel ilkeler belirtilmektedir.

 

Dokümanın yukarıda belirtilen bölümünü 2010 yılı sonunda farklı bir amaçla Türkçe’ye çevirmiştim. Marka literatüründe sıklıkla atıfta bulunulan, OHIM, Adalet Divanı, AB üyesi ülke ofis ve mahkemelerinin karıştırılma olasılığı değerlendirmesinin ana hatlarını çizen bu kararlarının önemli paragraflarının Türkçe çevirisine sitemde de bulunmasının yerinde olacağını düşündüm. Önemli bir not olarak, çevirilerin tarafıma ait olduğunu, çevirilerin resmi niteliğinin bulunmadığını, dolayısıyla olası çeviri hatalarının da tarafıma ait olduğunu belirtmek isterim. Bu nota yer vermemin nedeni ise, internette yer alan her yazılı veriye kamu malı muamelesi yapılarak, kopyala – yapıştır kolaycılığı ile bu verilerin her yerde kullanılmasıdır. Sitede yer alan herhangi bir yazıdan alıntı yapacak kullanıcıların tarafıma ve siteye atıfta bulunacaklarından ise şüphem bulunmamaktadır.

 

i- Sabel v. Puma davası (C-251/95):

a-     Karıştırılma olasılığı, incelenen vakayla ilgili tüm faktörler dikkate alınarak, genel (bütünsel) olarak değerlendirilmelidir (paragraf 22).

b-     Karıştırılma olasılığı değerlendirmesi, markanın piyasadaki bilinirliği, halkın markalar arasında kuracağı bağlantı, markalar arasındaki benzerliğin derecesi ve mallar / hizmetler arasındaki benzerliğin derecesi başta olmak üzere, çok sayıda unsura bağlıdır (paragraf 22).

c-      İnceleme konusu markaların görsel, işitsel veya kavramsal benzerliğine ilişkin değerlendirme, markaların ayırt edici ve baskın unsurlarını dikkate alarak, markaların bıraktığı bütünsel izlenime dayanmalıdır (paragraf 23).

Bu paragraf OHIM inceleme rehberinde aşağıdaki şekilde açıklanmaktadır: “Markaların benzerliği değerlendirmesi, yalnızca markaları oluşturan elemanların ayrı ayrı benzerliği üzerine değil, karşılaştırma konusu işaretlerin her ikisinin bıraktığı bütünsel izlenime dayanmalıdır. Markaların benzerliğinin değerlendirilmesinde, markaların ayırt edici ve baskın unsurları özellikle önemlidir.

d-     Ortalama tüketici, markayı bütün olarak algılar ve markayı detaylarını değerlendirmeye girişmez (paragraf 23).

e-      Önceki markanın ayırt ediciliği artıkça, karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkma olasılığı artar (paragraf 24).

f-       İki markada benzer kavramlara tekabül eden şekiller kullanılmasından kaynaklanan kavramsal benzerlik, önceki markanın (kendiliğinden sahip olduğu veya halk nezdindeki tanınmışlıktan kaynaklanan)  yüksek ayırt ediciliğe sahip olması durumunda,  karıştırılma olasılığının ortaya çıkmasına imkan verebilir (paragraf 24).

g-     Bununla birlikte, önceki markanın halk tarafından bilinen bir marka olmaması ve yaratıcı içeriği zayıf olan (fazlasıyla hayalgücü içermeyen ) bir şekilden oluşması hallerinde, her iki markanın kavramsal olarak benzer olması, tek başına, markalar arasında karıştırılma olasılığının ortaya çıkmasına imkan vermez (paragraf 25).

h-    Çağrıştırma olasılığı, karıştırılma olasılığına alternatif değildir, karıştırılma olasılığının kapsamının tanımlanması amacına hizmet eder(paragraf 18).

i-       Markalarda benzer kavramlara tekabül eden şekiller kullanılması nedeniyle halkın iki markanın birbirini çağrıştırdığını düşünmesi, tek başına, karıştırılma olasılığının varlığı sonucuna ulaşılmasını sağlamaz (paragraf 26).

 

ii- Canon v. MGM davası (C-39/97):

a-     Halkın, inceleme konusu malların veya hizmetlerin aynı firmadan veya ekonomik olarak bağlantılı firmalardan geldiğine inanması tehlikesi, karıştırılma olasılığını ortaya çıkartır (paragraf 29).

b-     Aksine, halkın malların aynı firmadan veya ekonomik olarak bağlantılı firmalardan geldiğini düşünmemesi durumunda, karıştırılma ortaya çıkmayabilir (paragraf 29, 30).

c-      Malların ve hizmetlerin benzerliği değerlendirilirken, inceleme konusu mallara veya hizmetlere ilişkin tüm faktörler dikkate alınmalıdır (paragraf 23).

d-     Bu faktörler, diğerlerinin yanı sıra, malların veya hizmetlerin niteliğini, kullanım amaçlarını, kullanım biçimlerini ve birbirleriyle bağlantılı veya tamamlayıcı olup olmadıklarını içerir (paragraf 23).

e-     Karıştırılma olasılığına ilişkin genel bir değerlendirme, markalar ve bunların malları veya hizmetleri arasındaki benzerlik başta olmak üzere, ilgili çeşitli faktörlerin karşılıklı bağımlılığını içerir. Mallar arasındaki benzerlik derecesinin düşüklüğü, markalar arasındaki benzerlik derecesinin yüksekliği (veya tam tersi) ile telafi edilebilir (paragraf 17).

f-        Kendiliğinden veya piyasada sahip oldukları tanınmışlık nedeniyle yüksek ayırt ediciliğe sahip olan markalar, ayırt edici gücü düşük olan markalardan daha geniş koruma elde ederler (paragraf 18).

g-     Marka tescil başvurusu, markaların çok benzer olması ve önceki markanın, özellikle tanınmışlığı nedeniyle, yüksek ayırt ediciliğe sahip olması durumunda, mallar veya hizmetler arasında düşük derecede benzerlik bulunsa da reddedilebilmelidir (paragraf 19).

h-    Markalar arasındaki benzerliğin karıştırılma olasılığına imkan verip vermeyeceği değerlendirilirken, önceki markanın ayırt edici karakteri ve özellikle tanınmışlığı dikkate alınmalıdır (paragraf 24).

i-       Halk malların farklı üretim yerlerine sahip olduklarını düşünse de karıştırılma ortaya çıkabilir (paragraf 30).

 

iii- Lloyd Schuhfabrik Meyer v. Klijsen Handel davası (C-342/97):

a-     Makul derecede iyi bilgilenmiş, makul derecede gözlemci ve ihtiyatlı olduğu varsayılan ortalama tüketicinin dikkat seviyesi, inceleme konusu malların ve hizmetlerin niteliğine göre değişir (paragraf 26).

b-     Bununla birlikte, ortalama tüketicinin markaları doğrudan karşılaştırma imkanının bulunmadığı, markaların karşılaştırmasını zihninde muhafaza ettiği tam (eksiksiz) olmayan imaja göre yaptığı dikkate alınmalıdır (paragraf 26).

c-      Görsel, işitsel veya kavramsal benzerliğin derecesi değerlendirilirken, değerlendirmeyi malların niteliğini ve malların piyasaya sunum yöntemlerini dikkate alarak yapmak yerinde olacaktır (paragraf 27).

d-     İşitsel benzerliğin tek başına karıştırılma ihtimaline yol açması mümkündür (paragraf 28).

e-     Bir markanın ayırt edici karakterini ve bu ayırt ediciliğin yüksek olup olmadığını değerlendirirken; markanın, tescile konu malları veya hizmetleri belirli bir firmadan gelen mallar veya hizmetler olarak gösterebilme yeterliliğinin bütünsel olarak incelenmesi gerekmektedir (paragraf 22).

f-       Bu değerlendirme yapılırken, markanın tescili talep edilen mallar veya hizmetler bakımından tanımlayıcı unsurlar içerip içermemesi, markanın sahip olduğu pazar payı, markanın kullanımının yoğunluğu, coğrafi alan bakımından yaygınlığı ve süresi, markanın tanıtımı için yapılan yatırımların miktarı, işareti bir şirketten gelen malları veya hizmetleri belirten bir marka olarak algılayan tüketicilerin oranı, ticaret ve sanayi odalarından veya diğer profesyonel ticari örgütlerden alınacak beyanlar gibi markanın kendisinden kaynaklanan özellikleri dikkate alınacaktır (paragraf 23).

g-     Markanın güçlü bir ayırt edici karaktere sahip olması halini kesin şartlara bağlamak (örneğin, halkın markayı tanıması oranını kesin yüzdelerle ifade etmek gibi) mümkün değildir (paragraf 24).

 

iv- Marca Mode v. Adidas davası (C-425/98):

Özet: Malların aynılığı, yüksek düzeyde tanınmışlık ve çağrıştırma olasılığı bulunsa da karıştırılmanın ortaya çıkacağı her durumda varsayılamaz. Karıştırılma olasılığına yönelik pozitif bir bulgu ortaya çıkmalıdır. Çağrıştırma ihtimali dar anlamda, hiçbir şekilde karıştırılma ihtimalinin karinesi olarak değerlendirilemez.

 

Önder Erol Ünsal

Mart 2012

 

“Tosca Blu” ve “El Corte Ingles” Kararları ve Tanınmış Markaların Adalet Divanına göre Değerlendirmesi

 

Avrupa Birliği Adalet Divanı İlk Derece Mahkemesi tarafından verilen 11/07/2007 tarihli  T-150/04 sayılı “Tosca blu” kararı Paris Sözleşmesinin birinci mükerrer 6ncı maddesi kapsamındaki tanınmış markalara sağlanacak korumanın kapsamı ve niteliği konusunda Avrupa birliği yargısının yaklaşımını net biçimde ortaya koymakta ve bu hükmün Topluluk Marka Tüzüğü madde 8(5)’ten farklılaştığı hususun altını çizmektedir. Bu karara ilaveten aynı mahkeme tarafından verilen 17/06/2008 tarihli T-420/03 sayılı “El Corte Ingles v. OHIM” kararı da Paris Sözleşmesinin birinci mükerrer 6ncı maddesi kapsamında öngörülen korumanın hangi şartlarda sağlanabileceği konusunda açıklamalar içermektedir.

 

Paris Sözleşmesinin birinci mükerrer 6ncı maddesi takip eden hükmü içermektedir: “Birlik ülkeleri, tescilin yapıldığı ülkenin yetkili makamınca söz konusu ülkede bu sözleşmeden yararlanacağı kabul olunan bir kişiye ait olduğu, aynı veya benzeri mallar için kullanıldığı iyi bilinen tanınmış bir markanın herhangi bir karışıklığa yol açabilecek bir şekilde yeniden reprodüksiyonunu, taklit edilmesini veya aslına yakın bir şekilde değiştirilmesini içeren bir markanın kullanılmasını gerek mevzuat izin verdiği takdirde re’sen gerekse ilgilinin isteği üzerine yasaklamayı ve tescilini reddetmeyi veya iptal etmeyi taahhüt ederler.”.

 

Topluluk Marka Tüzüğü madde 8(5) ise, “(aynı madde) Paragraf 2’de belirtilen önceki markalardan birinin sahibince yapılacak itiraz üzerine, başvurunun önceki markayla aynı veya benzer olması, başvurunun önceki markanın kapsadığı mallarla / hizmetlerle benzer olmayan malları / hizmetleri kapsaması, önceki markanın bir Topluluk Markası olması halinde önceki markanın toplulukta üne sahip olması, önceki markanın ulusal bir marka olması halinde önceki markanın üye ülkede üne sahip olması ve başvurusu yapılan markanın haklı bir gerekçe olmaksızın kullanımının önceki markanın ayırt edici karakterinden veya ününden haksız fayda sağlanmasına yol açması veya önceki markanın ayırt edici karakterine veya ününe zarar vermesi durumunda, marka başvurusu reddedilecektir.” hükmünü içermektedir.

 

 

Adalet Divanı İlk Derece Mahkemesi Paris Sözleşmesinin birinci mükerrer 6ncı maddesini, “Tosca blu” kararının 51. paragrafında: “Bu madde anlamındaki tanınmış markaların, ilgili ülkesel alandaki ünlerinden dolayı, tescile ilişkin kanıta ihtiyaç duyulmaksızın, karıştırılma olasılığına karşı korundukları hükme göre açıktır.” biçiminde açıklamaktadır. Kararın bu ve ilgili diğer paragraflarına göre, Paris Sözleşmesinin birinci mükerrer 6ncı maddesi anlamındaki tanınmış markaların, bu madde kapsamındaki korumadan yararlanması için ilgili ülkede tescilli olmalarına gerek yoktur, ancak korumanın kapsamı aynı veya benzer mallarla sınırlı olacaktır.

 

Topluluk Marka Tüzüğü madde 8(2)(c)’de Paris Sözleşmesinin birinci mükerrer 6ncı maddesi anlamındaki tanınmış markalar, bir üye ülkede tanınmış olmaları durumunda madde 8(1) çerçevesinde bir topluluk markası başvurusunun reddedilmesine imkan verebilecek önceki haklar çerçevesinde sayılmıştır. Dolayısıyla, bir topluluk markası başvurusunun ilanına itiraz eden tarafın itirazı, markaların aynı / benzer olması, itiraz gerekçesi markanın bir üye ülkede tanınmış olduğunun ispatlanması, malların – hizmetlerin aynı / benzer olması hallerinde kabul edilebilecektir.

 

Adalet Divanı İlk Derece Mahkemesi aynı kararda Topluluk Marka Tüzüğü madde 8(5)’te öngörülen “üne sahip markalar” için farklı mallar / hizmetler bakımından korumanın ise yalnızca önceden tescilli markalar gerekçe gösterilerek yapılan itirazlarda söz konusu olacağını açık olarak belirtmiştir. Bir diğer deyişle, madde Topluluk Marka Tüzüğü madde 8(5)’te öngörülen korumanın sağlanması için itiraz gerekçesi markanın topluluk markası veya üye bir ülkede ulusal bir marka olarak tescilli olması gerekmektedir. Ret halinin ortaya çıkması için her iki durumda da önceki markanın “üne sahip olması” şartı bulunmaktadır. Adalet Divanı tarafından 2003 yılında verilen C-408/01 sayılı kararda (Adidas-Salomon & Adidas Benelux), Topluluk Marka Tüzüğü madde 8(5) çerçevesinde sağlanacak korumanın, aslen önceki markanın kapsadığı mallarla / hizmetlerle  sonraki markanın kapsadığı malların / hizmetlerin benzer olmaması haline ilişkin olduğu belirtilmiş, ancak bu maddede öngörülen korumanın  önceki markanın kapsadığı mallarla / hizmetlerle  sonraki markanın kapsadığı malların / hizmetlerin aynı veya benzer olması durumunda da uygulanabileceği belirtilmiştir.

 

Adalet Divanı İlk Derece Mahkemesi, “Tosca Blu” kararında nihai olarak, davacının Topluluk Marka Tüzüğü madde 8(5)’in uygulanması için itiraz gerekçesi markanın tescilli olması şartının bulunmadığı, bu şartın bir ifade hatasından kaynaklandığı yönündeki iddiasını reddetmiştir. Mahkeme kararında, Alman mevzuatının tescilli olmayan tanınmış markalara daha kapsamlı koruma sağlamasının, Topluluk Marka Tüzüğü madde 8(5)’e ilişkin uygulamayı değiştirmesinin mümkün olmadığı da belirtilmiş ve Topluluk Markası Sisteminin herhangi bir ulusal sistemden bağımsız otonom bir sistem olduğunun altı çizilmiştir.

 

Avrupa Birliği Adalet Divanı İlk Derece Mahkemesi tarafından verilen T-420/03 sayılı “El Corte Ingles v. OHIM” kararı ise Paris Sözleşmesinin birinci mükerrer 6ncı maddesi kapsamında öngörülen korumanın hangi şartlarda sağlanabileceği konusunda açıklama içermektedir.

 

Mahkeme, “El Corte Ingles v. OHIM” kararında takip eden önemli tespitleri yapmıştır:

 

  • Topluluk Marka Tüzüğü madde 8(5) anlamında üne sahip marka halinin ispatlanması için gerekli tanınmışlık derecesi, Paris Sözleşmesinin birinci mükerrer 6ncı maddesi kapsamına giren markaların tanınmışlık derecesi kadar yüksek değildir (paragraf 110).

 

  • Paris Sözleşmesi Birliği ve WIPO Genel Kurulu tarafından kabul edilen tanınmış markaların korunmasıyla ilgili Ortak Tavsiye Kararının 2. maddesine göre, Paris Sözleşmesinin ilgili maddesi anlamında bir markanın tanınmış olup olmadığı değerlendirilirken, yetkili otorite markanın tanınmışlığı sonucuna varılmasını sağlayabilecek tüm delilleri dikkate alabilir. Bunların arasında, toplumun ilgili kesiminin markayı bilme ve tanıma derecesi, markanın kullanımına ilişkin süre, kapsam ve coğrafi alan, markanın kullanılacağı malların / hizmetlerin fuarlarda veya sergilerdeki reklamı, tanıtımı ve sunumu dahil olmak üzere markanın tanıtımına ilişkin süre, kapsam ve coğrafi alan, markanın kullanımını veya bilinirliğini yansıtmaları koşuluyla markanın tesciline veya tescil için başvurusuna dair süre ve coğrafi alan verileri, markanın yetkili otoritelerce tanındığı göstermesi koşuluyla markadan doğan hakların başarılı biçimde uygulandığını gösteren kayıtlar, markanın değeri gibi hususlar yer almaktadır (paragraf 80).

 

  • İncelenen vakada, davacının İspanya, İrlanda, Yunanistan ve Birleşik Krallık’taki önceki tanınmış markalarının varlığını ispatlamak için, İtiraz Birimine, “Boomerang” markasının spor giysiler, aksesuarlar ve malzemeler için kullanıldığını gösteren katalog örnekleri, “Boomerang” ibaresinin bir spor etkinliği sırasında iki zeplin benzeri balon üzerinde kullanıldığını gösteren bir fotoğraf ve davacı tarafından sponsor olunan “Boomerang Interviu” isimli bir kapalı saha futbol takımına ilişkin İspanyol gazetelerinden alınan çeşitli haberleri sunduğu dava dosyasından görülmektedir (paragraf 81).

 

  • … Bu belgeler itiraz gerekçesi markanın İrlanda, Yunanistan ve Birleşik Krallık’ta kullanıldığını, bilindiğini veya tanındığını göstermemektedir. Bu belgelerden bazıları markanın İspanya’da davacı tarafından kullanıldığını gösterse de, bu belgeler kullanımın süresine veya kapsamına dair, markanın İspanya’daki bilinirlik veya tanınırlık derecesine ilişkin veya markanın İspanya’da veya İspanya’nın herhangi bir bölgesinde tanınmış olduğu sonucuna varılmasını sağlayacak içerikte hiçbir bilgi içermemektedir (paragraf 82).

 

  • Dolayısıyla, Temyiz Kurulu’nun, İtiraz Biriminin Topluluk Marka Tüzüğü madde 8(2)(c)’de belirtilen koşulların gerçekleşmediği yönündeki kararını (itiraz gerekçesi markanın tanınmış bir marka olmadığı yönündeki kararı) onayarak hukuki bakımdan hata yapmamıştır (paragraf 83).

 

Karar ilk okunduğunda refleksif olarak o kadar az sayıda ve önemsiz belgeyle tanınmış marka hususu elbette ispatlanamaz denilmekle birlikte, kararı Türkiye’de tanınmış markalar konusunda verilen bazı mahkeme kararlarını dikkate alarak okumak, konu hakkında ülkemizdeki uygulamadan farklılaşan Adalet Divanı ve Avrupa pratiğinin anlaşılması bakımından karara önem kazandırmaktadır. Bu tartışmaya bu yazı kapsamında girilmeyecek olmakla birlikte karar okunurken zihin egzersizi olarak şu soru da akılda bulundurulmalıdır:

 

  • Paris Sözleşmesi birinci mükerrer 6ncı maddesi açık olarak ilgili ülkeye atıf yapmışken ve Adalet Divanı İlk Derece Mahkemesi Topluluk Marka Tüzüğü’ndeki tanınmışlığı yukarıda yer verilen kararda görüldüğü üzere açık olarak ilgili ülkedeki kullanım ve tanınmışlık olarak yorumlamışken, tanınmışlık için tescil talep edilen ülkedeki tanınmışlık düzeyini ve kullanımı esas almamak ve yurtdışındaki kullanıma ve tanınmışlığa atıf yaparak karar vermek ne derece doğrudur?

 

Önder Erol ÜNSAL

Ocak 2012

 

Paris Sözleşmesi Birinci Mükerrer Altıncı Maddesi Anlamında Tanınmış Markalar – “Sınai Mülkiyetin Korunması Hakkında Paris Sözleşmesi’nin Uygulamasına ilişkin Rehber”de Maddenin Analizi

books

(Görsel http://books.google.ch/books/about/Guide_to_the_application_of_the_Paris_Co.html?id=EDfuIoT5rxQC&redir_esc=y sitesinden alınmıştır.)

Paris Sözleşmesi’nin tanınmış markaların korunması hakkında hükümler içeren birinci mükerrer altıncı maddesinin hangi içerikte bir düzenlemeyi öngördüğü konusu ülkemizde çok sayıda çalışmada irdelenmiş ve hüküm hakkında farklı yorumlar yapılmıştır. Yorumlardaki belirgin farklılık; birinci mükerrer altıncı madde anlamındaki tanınmışlık için menşe ülkedeki tanınmışlığın yeterli olduğunu öne süren görüş ile hüküm kapsamında işaret edilen tanınmışlığın tescile konu ülkedeki tanınmışlık olduğunu öne süren görüş arasındaki farktır.

 

Birinci görüşe göre, Paris Sözleşmesi tarafı herhangi bir ülkede tanınmış olan bir marka, sözleşme tarafı Türkiye’de de (veya sözleşme tarafı diğer ülkelerde) kendiliğinden tanınmış bir marka olarak kabul edilmelidir, bu markanın Türk tüketicileri tarafından tanınması ilgili hükme göre gerekli değildir. Diğer görüş ise hüküm kapsamında getirilen düzenlemenin korumanın talep edildiği ülkede tescilli olmayan, ancak bu ülkede tanınmış olan markalara koruma sağladığını öne sürmektedir. Bir diğer deyişle, ilk görüş tanınmışlık için menşe ülkedeki tanınmışlığın yeterli olduğunu ve bu tanınmışlığın sözleşme tarafı tüm ülkelerde tanınmışlık anlamına geldiğini öne sürerken, ikinci görüş tanınmışlığın koruma talep edilen her ülke bakımından ayrı ayrı değerlendirilmesi gerektiğini ve menşe ülke dahil diğer ülkelerdeki tanınmışlığın koruma talep edilen ülkede otomatikman tanınmışlık anlamına gelmediğini savunmaktadır.

 

Bu yazı kapsamında, Paris Sözleşmesi birinci mükerrer altıncı maddesinin getirdiği korumanın ne yönde olduğu, Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (o dönemdeki ismiyle BIRPI) tarafından yayınlanan “Sınai Mülkiyetin Korunması Hakkında Paris Sözleşmesi’nin Uygulamasına ilişkin Rehber” (Prof. G.H.C. Bodenhausen – Sınai Mülkiyetin Korunması için Uluslararası Büro (BIRPI), ilk basım 1969 – WIPO reprinted 1991, 2004, 2007) adlı eserdeki yoruma yer verilerek aktarılmaya çalışılacaktır. Bu kitabın Paris Sözleşmesi’nin yorumlanması konusunda WIPO’nun temel referans kaynağı olduğu ayrıca belirtilmelidir.

 

Yoruma geçmeden önce, Paris Sözleşmesi birinci mükerrer altıncı maddesinin, bize göre doğru olan yorumlanma biçiminin yukarıda yer verdiğimiz ikinci yorum biçimi olduğu, yani koruma kapsamının tescilsiz ama tanınmış markalar için öngörüldüğü, tanınmışlığın ilgili (korumanın talep edildiği) ülkedeki tanınmışlık olarak yorumlanması gerektiği belirtilmelidir.

 

Bodenhausen yorumuna geçmeden önce, ilgili hükmün Türkçe çevirisine yer vereceğiz. Paris Sözleşmesinin birinci mükerrer altıncı maddesinin resmi Türkçe çevirisi aşağıdaki biçimdedir:

 

“Markalar: Tanınmış Markalar

(1) Birlik ülkeleri, tescilin yapıldığı ülkenin yetkili makamınca söz konusu ülkede bu sözleşmeden yararlanacağı kabul olunan bir kişiye ait olduğu, aynı veya benzeri mallar için kullanıldığı iyi bilinen tanınmış bir markanın herhangi bir karışıklığa yol açabilecek bir şekilde yeniden reprodüksiyonunu, taklit edilmesini veya aslına yakın bir şekilde değiştirilmesini içeren bir markanın kullanılmasını gerek mevzuat izin verdiği takdirde re’sen gerekse ilgilinin isteği üzerine yasaklamayı ve tescilini reddetmeyi veya iptal etmeyi taahhüt ederler. Markanın elzem bir bölümünün tanınmış bir markanın reprodüksiyonundan oluşması veya bu tanınmış markayla karıştırılabilecek bir taklitten ibaret olması durumunda da, bu hükümler geçerli olacaktır.

(2) Böyle bir markanın iptalinin istenmesi için tescil tarihinden itibaren en az beş yıllık bir sürenin tanınması gerekecektir. Birlik ülkeleri, kullanmanın yasaklanması talebinin yapılması için gerekli süreyi tanıyabilirler.

(3) Kötü niyetli tescil edilen veya kullanılan markaların kullanımının yasaklanmasını veya iptalini istemek için süre tespit edilmeyecektir.”

 

Çevirinin marka terminolojisinden uzak ve başarısız ortadadır. Dolayısıyla, yoruma yönelik okumalarda sözleşmenin eşzamanlı olarak İngilizce veya Fransızca asıllarından okunması da yerinde olacaktır.

 

Bodenhausen, Paris Sözleşmesinin birinci mükerrer altıncı maddesinin yorumuna hükmün tarihçesiyle başlamaktadır. Yazının bundan sonraki kısmını, aksini belirtmediğimiz sürece, Bodenhausen’in yukarıda yer verilen kitabı s.89-93’ten aktaracağız.

 

Birinci mükerrer altıncı madde sözleşmeye 1925 yılında Hague’da yapılan Revizyon Konferansında eklenmiş ve 1934 ve 1958 yıllarında sırasıyla Londra ve Lizbon’da yapılan revizyon konferanslarında değiştirilmiştir. 1958’de yapılan değişiklik yoğun biçimde tartışılmış ve önceden sadece tescilin reddi veya iptali ile ilgili olan hükmün kapsamı kullanımın engellenmesine de yayılmıştır.

 

Hüküm, Paris Sözleşmesinin diğer birçok hükmünden farklı bir dilde yazılmıştır. Bu yazım biçimi, uluslararası anlaşmalara, kendiliğinden uygulanabilir (self-executive) geçerlilik sağlayan ülkelerin idari ve yargı makamlarına, (ayrı bir ulusal düzenlemeye gerek olmaksızın) hükmü doğrudan uygulama yükümlülüğü getirmektedir.

 

Hükmün uygulaması sadece ticari markalar yani malları kapsayan markalar bakımından geçerlidir, hizmet markaları yani hizmetleri kapsayan markalar hüküm kapsamına girmemektedir. Üye ülkeler hükmün gerekliliklerini hizmet markaları bakımından uygulamakla yükümlü olmamakla birlikte, hükmü benzer durumlar için, hizmet markaları bakımından da uygulamalarının önünde engel bulunmamaktadır.

 

Hükmün amacı, tescile veya kullanıma konu ülkede tanınmış olan bir markayla karıştırılabilecek bir markanın tescilini veya kullanımını engellemektir. Tescile veya kullanıma konu ülkede tanınmış olan markanın ilgili ülkede tescilli olması gerekli değildir, zaten böyle bir durumda karışıklığa yol açan markanın tescili veya kullanımı zaten engellenebilecektir. Tanınmış markalara sağlanan istisnai nitelikteki bu koruma, bu tip markalarla karışıklığa yol açabilecek markaların tescilinin veya kullanımının çoğu durumda haksız rekabete yol açması ve markalar konusunda yanılan kişilerin çıkarlarının zarar görmesi hususlarıyla açıklanmaktadır. Bir markanın tanınmış bir markayla karışıklık yaratıp yaratmayacağı sorusunun yanıtını ilgili ülkenin yetkili makamları verecektir ve ilgili makam bu soruyu markanın kullanıldığı malların tüketicilerinin bakış açısını dikkate alarak yanıtlayacaktır. Hüküm, karışıklığın, sonraki markanın, tanınmış markanın reprodüksiyonu (özdeş baskısı), taklidi veya çevirisi (resmi çeviride aslına yakın bir şekilde değiştirilmesi şeklinde yer almaktadır) olması veya sonraki markanın asli kısmının (resmi çeviride elzem bir bölümünün şeklinde yer almaktadır) tanınmış markanın reprodüksiyonu veya karıştırılabilecek kopyası olması hallerinde ortaya çıkabileceğini belirtmektedir.

 

Bir marka bir ülkede tescil edilmesinden önce, tanınmış hale gelebilir. Tanınmışlığın ilgili ülkede kullanım gerçekleşmeden, diğer ülkelerdeki reklamların yol açtığı etkiyle ortaya çıkması da mümkündür. Tanınmışlığın bir ülkede ortaya çıkıp çıkmadığı o ülkenin yetkili idari veya yargı organlarınca saptanacaktır. 1958 yılında Lizbon’da toplanan revizyon konferansında, birinci mükerrer altıncı madde kapsamında koruma için ilgili ülkede kullanımın gerekli olmadığı yönünde düzenleme yapılması yönündeki bir öneri kabul edilmemiştir. Bu çerçevede, üye ülkeler, kendi ülke sınırları dahilinde kullanılmayan markaları -bahsedilen üye ülkede- tanınmış olsalar da korumak zorunda değillerdir, ancak bu içerikte koruma sağlamalarının önünde engel bulunmamaktadır.

 

Tanınmış bir marka, bu maddede öngörülen korumadan, sahibinin bu sözleşme hükümlerinden faydalanma hakkı olan gerçek veya tüzel bir kişi olması durumunda yararlanabilecektir. Birinci mükerrer altıncı madde hükmü, bu genel ilkeden bir adım daha öte giderek, koruma için, tanınmış markanın ilgili ülkede o kişiye ait bir marka olarak algılanması gerektiğini belirtmektedir (…söz konusu ülkede bu sözleşmeden yararlanacağı kabul olunan bir kişiye ait olduğu…… bilinen…).

 

İnceleme konusu hüküm çerçevesinde tanınmış markalara sağlanan koruma, yalnızca aynı veya benzer mallar için tescil edilen, başvurusu yapılan, kullanılan markalar bakımından geçerli olacaktır. Bu şartın gerçekleşip gerçekleşmediği korumanın talep edildiği ülkenin yetkili idari veya yargı otoritelerince belirlenecektir.

 

Karışıklığa yol açabilecek bir markanın tesciline tanınmış markanın sahibince reaksiyon gösterebilmesi için, tanınmış markanın sahibine tescilin iptal edilmesi talebinin sunulmasına yönelik olarak en az 5 yıllık süre tanınacaktır. 5 yıllık süre tescil tarihinden itibaren başlayacaktır. Önceden 3 yıl olan bu süre, Lizbon Revizyon Konferansında uzatılmıştır. Üye ülkelerin, karışıklığa yol açabilecek bir markanın kullanımının engellenmesi taleplerinin sunulması için süre limiti belirlemesi mümkün olmakla birlikte, bu süreye ilişkin sınır hüküm kapsamında belirtilmemiştir.

 

Tanınmış bir markanın tescilinin talep edildiği ülkenin idari veya yargı otoriteleri, karışıklığa yol açacak markanın kötü niyetle tescil edildiğini veya kullanıldığını tespit edecektir. Kötü niyetle tescil veya kullanım durumunda, kullanımın yasaklanması veya tescilin iptal edilmesi için bir süre limiti olmayacaktır. Normal şartlarda, kötü niyetin, karışıklığa yol açan markayı tescil ettiren, ettirmek isteyen veya kullanan kişinin tanınmış markayı bildiği ve tanınmış markayla kendi tescil ettirdiği veya kullandığı marka arasında ortaya çıkacak olası karışıklıktan fayda sağlamak niyetinin varlığı (anlaşılması) durumlarında ortaya çıkacaktır.

 

Yukarıda yer verdiğimiz açıklamalar WIPO’nun Paris Sözleşmesini yorumunun esasını oluşturan görüşlerdir. Metnin herhangi bir kısmında, farklı ülkelerde (menşe ülke dahil) tescilli ve tanınmış olan markaların, tescilin talep edildiği ülkede de tanınmış markalar olarak kabul edilmesi gerektiği yönünde bir yorum veya böyle bir yoruma yol açabilecek bir ima dahi bulunmamaktadır. Paris Sözleşmesi’nin birinci mükerrer altıncı maddesinin kendisinde ve Türkçe tercümesinde de bu yönde bir çıkarsamaya yol açabilecek bir ifade yer almamaktadır. O halde, Türkiye’de bu yönde bir yorumun ne şekilde ortaya çıktığının ve bir kısım alan profesyonelince hangi nedenle kabul edildiğinin anlaşılması gerekmektedir. Bu yöndeki yorum,  o denli fantastik ve kelimenin doğru anlamıyla o denli akıldışıdır ki, Paris Sözleşmesi üyesi olma şartını yerine getiren ülkelerdeki tüm tanınmış markaların Türkiye’de de kendiliğinden tanınmış marka olarak kabul edilmeleri sonucuna yol açmaktadır. Bu akıldışı yoruma göre, örneğin, Paris Sözleşmesi tarafı Pasifik okyanusundaki bir ada ülkesinde tanınmış olan bir kraker markası, bu markayı Türkiye’de kimse bilmese de (ve hatta adını dahi duymamış olsa da), Türkiye’de tanınmış marka olarak kabul edilmelidir ve birinci mükerrer altıncı maddesi anlamında korumadan yararlanmalıdır. Elbette, Paris Sözleşmesi’nin bu içerikte bir yorumuna (Türkiye dışında) dünyanın herhangi bir yerinde rastlanması mümkün değildir ve ilgili ülkede bilinmeyen – tanınmayan bir Türk markasının, Türkiye’de tanınmış olması nedeniyle ilgili ülkede de tanınmış marka olarak kabul edilmesi yönündeki bir talep muhtemelen tebessümle karşılanacaktır.

 

Menşe ülkedeki tanınmışlığın sözleşme tarafı her ülkede tanınmışlık anlamına geldiği yönündeki yorum sahiplerinin atıfta bulundukları İsviçre Federal Mahkemesi, BGE 120 II 144 sayılı “Yeni Rakı” kararında, “yeni rakı” markasının tanınmışlığın değerlendirilmesi konusunda, İsviçre’de yaşayan Türk kökenli kişilere (ki İsviçre’de toplam nüfus içerisindeki Türk kökenli vatandaşlar dikkate alınabilir bir kesim oluşturabilir) göndermede bulunulmuş ve Paris Sözleşmesi birinci mükerrer altıncı maddesi anlamındaki tanınmışlık için İsviçre’de kullanım şart olmasa da, İsviçre’de tanınmışlığın gerekli olduğu belirtilmiştir. Mahkemeye göre, marka Türk kökenli tüketicilere yönelik olduğundan, İsviçre’deki tanınmışlık İsviçre’de yaşayan Türk kökenli kişilere yönelik olarak tespit edilmelidir. Bir diğer deyişle, farklı bir ülkede tescilli ve tanınmış olan bir markanın, tescilin talep edildiği ülkede de tanınmış bir marka olarak kabul edilmesi gerektiği yönünde bir yorum İsviçre Federal Mahkemesi’nin Yeni Rakı kararında yer almamaktadır. Kaldı ki, bu içerikte bir yorum herhangi bir ülkenin mahkeme kararında yer alsa dahi, Paris Sözleşmesi bu içerikte bir düzenleme getirmediğinden, bu yöndeki yorumun yanlış bir değerlendirme olarak kabul edilmesi gerekmektedir.

 

Kısaca, Türkiye’de akademide, yargıda ve profesyonel kesimde yaygın kabul gördüğü söylenebilecek olan ve bu kesimlerce Paris Sözleşmesi’nin birinci mükerrer altıncı maddesine dayandırılan “Paris Sözleşmesi birinci mükerrer altıncı madde anlamındaki tanınmışlıkla kast edilen menşe ülkedeki tanınmışlıktır, ilgili markanın korumanın talep edildiği ülkede (Türkiye’de) tanınmış olması gerekli değildir” görüşü, ilgili hüküm kapsamında böyle bir yoruma imkan sağlayacak herhangi bir unsurun bulunmaması (bu yazı kapsamında ayrıntılı olarak yer verdiğimiz WIPO rehberi de bu yönde bir yoruma olanak vermemektedir) nedeniyle, kanaatimizce yanlıştır. Yanlış yorumun ve yanlış yoruma dayandırılan yanlış uygulamaların değişmesi ise bir zorunluluk olarak ortadadır.

 

Önder Erol Ünsal

Nisan 2012