Bilindiği gibi 556 s. KHK’nın 8/4 bendi, tanınmış markalar ile benzer başvuruların belli koşullar altında tanınmış markanın kapsadığı mal/hizmetlerden farklı mal/hizmetler için tescil edilemeyeceğini düzenleyen ve önceki hak sahibinin itirazı üzerine incelenen bir nispi ret nedenidir.

KHK’nın ilgili hükmü şu şekildedir: “Marka, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu daha önce yapılmış bir markanın aynı veya benzeri olmakla birlikte, farklı mallar veya hizmetlerde kullanılabilir. Ancak, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış markanın, toplumda ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabileceği, markanın itibarına zarar verebileceği veya tescil için başvurusu yapılmış markanın ayırt edici karakterini zedeleyici sonuçlar doğurabileceği durumda, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu daha önce yapılmış bir marka sahibinin itirazı üzerine, farklı mal veya hizmetlerde kullanılacak olsa bile, sonraki markanın tescil başvurusu reddedilir.”

Hükümden de anlaşılacağı üzere, 556 Sayılı KHK’nın 8/4 maddesi, bir markanın toplumda ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle başka bir markanın tesciline engel teşkil edebilmesini, bu tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabilmesi, markanın itibarına zarar verilebilmesi veya söz konusu markanın ayırt edici karakterini zedeleyici sonuçlar doğurabilmesi ihtimallerine dayandırmaktadır. Dolayısıyla, bir markanın tanınmışlığa sahip olması, aynı ya da benzer başka bir markanın farklı mallar üzerinde tesciline engel oluşturabilmesi için yeterli olmayıp, aynı zamanda yukarıda belirtilen şartlardan herhangi birisinin oluşması gerekmektedir.

KHK’da yer alan bu hüküm Topluluk Marka Tüzüğü’nün (CTMR) 8(5) bendi kapsamındaki nispi ret nedeni ile büyük oranda benzeşmektedir.

Bu ret nedeni kapsamında “haksız yarar sağlama” (free-riding) (riding on the coattails), “ayırt edici karaktere zarar verme” (detriment to the distinctiveness), “sulandırma” (dilution), “bulandırma” (blurring), “zayıflatma” (debilitating), “yontma/azaltma” (whittling away), “üne zarar verme” (detriment to the repute), “zedeleme, aşındırma yoluyla sulandırma” (dilution by tarnishment, degradation) gibi bazı terimler sıklıkla kullanılmaktadır.

Yazının konusunu oluşturan kararında Adalet Divanı, tanınmış markanın sulandırılması kavramı ve bu iddianın ispatına yönelik önemli değerlendirmelerde bulunmuştur. 14 Kasım 2013 tarih ve C-383/12P sayılı kararının orijinal İngilizce metnine http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30ddd5b9d8d64002451cbd0aaa1804cc49af.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuRc3n0?text=&docid=144485&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=869006 bağlantısından erişilebilir.

Karara konu olan olayın safahatı şu şekildedir:

9 Mart 2006 tarihinde Environmental Manufacturing LLP (başvuru sahibi) aşağıdaki figüratif markanın tescili için OHIM’e başvuruda bulunmuştur.

Başvurunun eşya listesinde şu mallar bulunmaktadır:

Sınıf 7: tahta ve yeşil atıkların profesyonel ve sınai işlenmesi için makineler; profesyonel ve sınai ağaç öğütücüler.

Başvuru 18 Eylül 2006 tarihli Topluluk Marka Bülteninde ilan edilmiştir.

18 Aralık 2006 tarihinde, Societe Elmar Wolf (muteriz) başvurunun ilanına karşı itirazda bulunmuştur.

Karıştırılma ihtimali (CTMR m. 8(1)(b)) gerekçeli itiraza aşağıdaki markalar dayanak gösterilmiştir:

• Fransa’da 8 Nisan 1999 tarihinde 99 786 007 sayı ile tescil edilmiş “WOLF Jardin” ibareli figüratif marka:

 

Sınıf 7: motorlu çim biçme makineleri, bunların parçaları ve aksesuarları, yani toprak işleme eklentileri ve bahçe ve tarımsal amaçlar için adapte edilebilir diğer fonksiyonlar; çim biçme, bahçe işleri ve bahçıvanlıkla ilgili mekanik araç ve aletler; zirai makine ve araçlar (el ile kumanda edilenler hariç); takım tezgâhları; motorlar

Sınıf 8: çim biçme aletleri; el ile idare edilen araç ve aletler

Sınıf 12: el arabaları; yük vagonları

• Fransa’da 22 Eylül 1948 tarihinde 1 480 873 sayı ile tescil edilmiş ve Madrid Anlaşması yoluyla İspanya ve Portekiz’e de genişletilerek tescil edilmiş “Outils WOLF” ibareli figüratif marka:

Sınıf 7 ve 8: zirai aletler, bahçecilik ve toprak işleme aletleri

• Yukarıda belirtilen figüratif markayla aynı marka örneğini haiz, 20 Ocak 1969 tarihinde 352 686 sayı ile tescil edilmiş uluslararası markanın İspanya’ya genişletilmesi yoluyla tescil edilmiş olan “Outils WOLF” markası:

Sınıf 7: motorlu çim biçme makineleri, çim kırpma makineleri, bunların parçaları ve aksesuarları; toprak işleme aletleri, çim, bahçecilik ve bahçıvanlıkla ilgili alet ve aksesuarlar, ve genel olarak toprak işleme aletleri ve zirai aletler; makineler, takım tezgahları, motorlar

Sınıf 8: her tür biçme makineleri, bunların parçaları ve aksesuarları, çim, bahçecilik ve bahçıvanlıkla ilgili alet ve aksesuarlar, ve genel olarak toprak işleme aletleri ve zirai aletler

Sınıf 12: el arabaları ve yük vagonları; bahçe hortumu arabaları ve genel olarak, araçlar; kara, deniz, hava araçları ve raylı araçlar

Sınıf 21: metal süpürgeler; çim sulama, bahçecilik ve zirai amaçlı püskürtücüler, çiçek sulama kapları, özellikle bahçe hortumları ve elektrik kabloları için makaralar

 

Muteriz ayrıca Fransa’da tescilli markalarının “motorlu çim biçme makineleri; çim biçme, bahçe işleri ve bahçıvanlıkla ilgili mekanik araçlar ve aletler; el ile kumanda edilen araçlar ve aletler” ve “zirai aletler, bahçecilik ve toprak işleme aletleri” için tanınmışlığa sahip olduğu gerekçesiyle CTMR 8(5) maddesini de itiraz gerekçesi olarak öne sürmüştür.

OHIM İtirazlar Birimi, mallar aynı olmasına rağmen markaların görsel ve işitsel yönden farklı olduğu, kavramsal açıdan ise sadece sınırlı düzeyde benzerlik olduğu gerekçesiyle markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunmadığı sonucuna ulaşmış; ayrıca muteriz tarafından CTMR 8(5) kapsamındaki koşulların gerçekleşebileceğine dair herhangi bir argüman ileri sürülmediğinden bu kapsamdaki itirazı da haklı bulmamış ve 25 Ocak 2010 tarihli kararı ile itirazın reddine karar vermiştir.

Muteriz bu karara itiraz etmiş, karara itiraz üzerine OHIM 2. Temyiz Kurulu 6 Ekim 2010 tarih, R425/2012-2 sayılı kararı ile İtirazlar Birimi’nin kararını bozmuş ve CTMR 8(5) maddesine dayalı itirazı kabul etmiştir. Kararda, önceki markaların Fransa, İspanya ve Portekiz’de tanınmışlığa sahip olduğu, çekişme konusu markaların belli düzeyde benzer oldukları, çekişme konusu malların aynı olduğu, muterizin itiraz gerekçesini desteklemek için yeni argümanlar ileri sürdüğünü ve bunların sadece ilk itirazda dayanılan gerekçeyi netleştirme amacı taşıdığı için kabul edilebilir nitelikte olduğu, başvuru konusu markada yer alan kurt kafası şeklinin önceki markaların ayırt edici ve akılda kalıcı unsurunu akla getireceği ve tüketicilerin markaları birbiriyle ilişkilendirebileceği, sonuç itibariyle başvuru sahibine ait markanın muterizin emeğinden haksız yarar sağlayabileceği; başvuru konusu markada kurt kafasının kullanımının, önceki markaların özgün, özel imajını sulandırabileceği görüşüne varılmış, CTMR 8(1)(b) kapsamında bir inceleme yapmaya gerek kalmaksızın itiraz 8(5) maddesi uyarınca haklı bulunmuş ve başvurunun reddine karar verilmiştir.

Bu karara karşı başvuru sahibi tarafından dava açılmıştır. Davaya bakan AB Adalet Divanı Genel Mahkemesi 22 Mayıs 2012 tarih ve T-570/10 sayılı kararı ile davanın reddine karar vermiştir. Genel Mahkeme, OHIM Temyiz Kurulu’nun CTMR 8(5) maddesini, önceki markanın ayırt edici karakterine zarar verilmesi hakkındaki değerlendirme (the risk of dilution) bakımından doğru şekilde uyguladığı kanaatine varmıştır.

Genel Mahkeme, önceki marka sahibinin, sonraki markanın kullanımının tanınmış (önceki) markanın ayırt edici karakterine zarar verilebileceğine dair kanıtlar ileri sürmek zorunda olduğunu, ancak ne CTMR 8(5) maddesinin, ne de Adalet Divanı’nın C-252/07 sayılı ‘Intel’ kararının, buna ilave bir etkiyi, yani sonraki markanın, önceki markanın kapsamındaki malların tüketicilerinin iktisadi davranışlarında değişikliğe yol açacağını da göstermeyi şart koşmadığını ifade etmiştir. Diğer bir ifade ile Genel Mahkeme, muterizin, başvuru konusu markanın önceki markanın kapsamındaki mallarla ilgili olarak piyasadaki kullanımının “ortalama tüketicilerin iktisadi davranışlarında değişime” neden olacağını göstermek zorunda olmadığına; eğer önceki markanın ilgili mal/hizmetleri teşhis etme kabiliyeti, sonraki markanın kullanımının, önceki markanın kimliğinde dağılıma (dispersion) yol açması nedeniyle zayıflıyorsa, tüketicilerin iktisadi davranışlarında değişiklik bulunduğu sonucuna ulaşılacağına hükmetmiştir.

Başvuru sahibi bu kararı temyiz etmiş ve dava AB Adalet Divanı tarafından görülmüştür. Adalet Divanı’nın bu davadaki önemli tespit ve değerlendirmeleri aşağıda özetlenmiştir:

• Genel Mahkeme’nin, sulandırmanın bir koşulu olarak, tüketicilerin iktisadi davranışlarında bir değişiklik (veya değişiklik riski) bulunup bulunmadığını incelemesi gerekirdi.
• OHIM’in görüşüne göre, tüketicilerin iktisadi davranışlarındaki değişiklik, tanınmış markanın imaj ve kimliğinin dağılmasından dolayı meydana gelmektedir. Bu da, ilk koşulun, ikinciye dayalı olarak otonom, müstakil olmadığı sonucunu doğurmaktadır. Bunlar bir elmanın iki yarısıdır. (para. 29-30)
• Ancak, Adalet Divanı’na göre iktisadi davranıştaki değişimin ispatı şartı otonomdur. (para. 35) Böyle bir değişimi ispatlar kanıtlar sunulmadan sulandırma (yani önceki markanın ayırt edici karakterinin zarar görmesi veya zarar görmesi riski) sonucuna varılamaz. (para. 36)
• Halkın algısında tanınmış markanın imaj ve kimliğinin dağılması sübjektif bir koşuldur. Ancak, halkın iktisadi davranışındaki değişim objektif bir koşuldur:
  • Tüketicilerin yeni işareti, önceki marka sahibinden kaynaklanan bir marka olarak ve önceki markanın ayırt etme kabiliyetini zayıflatabilecek bir işaret olarak görmesi, tek başına, bu koşulun gerçekleşmiş olduğu sonucunu doğurmamaktadır. (para. 37-39)
• CTMR m. 8(5) anlamında sulandırma sonucuna ulaşabilmek için aranan ispat standardı daha yüksektir.
• Genel Mahkeme’nin, iktisadi davranışta gerçekte bir değişiklik meydana gelip gelmediğini, veya olasılıkların analizini ve ilgili sektördeki olağan uygulamaları temel alarak bu yönde bir riskin ortaya çıkmasının muhtemel olup olmadığını incelemesi gerekirdi. (para. 43)

Bu değerlendirmelere bağlı olarak Adalet Divanı 11 Kasım 2013 tarih ve C-383/12P sayılı kararı ile, Genel Mahkeme’nin CTMR 8(5) maddesini hatalı uyguladığı sonucuna ulaşarak Genel Mahkeme kararını bozmuş ve dava tekrar Genel Mahkeme’nin önüne gelmiştir.

Sürecin devamında Genel Mahkeme, 5 Şubat 2015 tarihli yeni kararı ile OHIM 2. Temyiz Kurulu’nun kararının iptaline karar vermiştir. İptal gerekçelerinden ilki, başvuru konusu markanın kullanımının tüketicilerin iktisadi davranışında değişikliğe yol açıp açmadığını analiz etmeksizin sulandırma riski bulunduğu sonucuna ulaşılması; ikincisi de önceki markalarla ilişkilendirilen belirli bir kalitenin, başvuru konusu markanın kapsamındaki mallara transfer edilebilir olup olmadığı hususu incelenmeksizin başvuru konusu markanın kullanımının önceki markadan haksız yarar sağladığı (risk of free-riding) sonucuna ulaşılmasıdır.

Genel Mahkeme’nin bozma kararı üzerine, OHIM Temyiz Kurulu Başkanlığı, 23 Haziran 2015 tarihli kararı ile dosyayı OHIM 1. Temyiz Kurulu’na havale etmiştir.

İtirazı tekrar inceleyen OHIM 1. Temyiz Kurulu, 3 Eylül 2015 tarih ve R 1252/2015-1 sayılı kararı ile, CTMR 8(1)(b) maddesi hükmü uyarınca markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunduğu sonucuna ulaşmış ve itirazı bu defa söz konusu gerekçe yönünden kabul ederek aksi yöndeki OHIM İtirazlar Birimi kararını iptal etmiştir.  Markalar arasındaki karıştırılma ihtimali başvurunun tümden reddini gerektirdiğinden, OHIM Temyiz Kurulu, diğer itiraz gerekçesi olan (ve Adalet Divanı’na kadar giden ilk kararın da dayanağı olan) CTMR 8(5) maddesine göre tekrar inceleme yapmaya gerek görmemiştir.

Toparlamak gerekirse, yazıda yer verilen Adalet Divanı’nın ‘WOLF’ kararından çıkarılan sonuç ve yorumlar ise şu şekildedir:

• Adalet Divanı, CTMR 8(5) anlamında “sulandırma” sonucuna ulaşabilmek için sunulması gereken delillerin standardının yüksek olduğunu ifade etmektedir.
• CTMR 8(5) maddesi uyarınca sulandırma (dilution) iddiasına dayanan itiraz sahipleri (veya hükümsüzlük talebi sahipleri) iki şeyi kanıtlamak zorundadır:
  • Markalarının (imaj ve kimliğinin) dağılması (dispersion), ve
  • İlgili tüketici kesiminin (yani önceki markanın hitap ettiği tüketici kesimi) iktisadi davranışındaki değişiklik (change in the economic behaviour)
• İtiraz sahibinin fiili zararı gösterir kanıt sunması şart değildir, ancak markasına verilecek zarara dair gelecekteki ciddi riskle ilgili – ve sadece varsayımsal olmayan- kanıtlarla Ofis’i ikna etmelidir.
• İtiraz sahibi, olasılıkların analizine ve ilgili ticari sektördeki olağan uygulamalar ile somut olayın tüm koşullarına dayalı mantıksal çıkarımları temel alarak, markasına zarar verilme ihtimali bulunduğunu kanıtlayan deliller sunmalıdır. (C-383/12P, para. 42-43)
• OHIM, sulandırmaya dair tespiti sadece varsayımlara, tahminlere dayandıramaz (para. 43) ve CTMR m. 76(1)’e göre bu yöndeki vakıa ve argümanların eksikliğini telafi edemez.

Adalet Divanı’nın tanınmış markanın ayırt edici karakterinin zedelenmesi (sulandırma) iddiasının kabulü için aradığı ispat standardı bu derece yüksek iken, aynı maddenin uygulanma eşiğinin ülkemizde çok daha düşük olduğu söylenebilir. Şöyle ki, geçmiş yıllarda, şayet önceki marka tanınmışsa, KHK 8/4’de belirtilen koşullara ilişkin herhangi bir inceleme veya analiz yapılmaksızın, bu koşulların otomatikman gerçekleşeceği kabulüyle sonraki başvurunun (tanınmış markanın kapsamındaki mallardan) farklı mallar için reddi yönünde çeşitli yargı kararları mevcuttu. Son dönemde ise, bu koşullara ilişkin bir değerlendirme yapılmakla birlikte, bu değerlendirme büyük ölçüde sadece teorik argümanlara, varsayımlara ve çıkarımlara göre yapılmakta, tanınmış marka sahibinin sulandırma riskini veya m. 8/4’deki diğer koşulların gerçekleşebileceğini gösterir ciddi deliller sunmasına pek gerek kalmamaktadır. Bu yönüyle, ülkemizde tanınmış markalara sağlanan korumanın AB’ye göre daha fazla olduğu gibi bu koruma için aranan ispat eşiğinin ise daha düşük olduğu söylenebilir.

H. Tolga KARADENİZLİ

Kasım 2015

karadenizlit@gmail.com