Ay: Şubat 2015

A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Kararları ve Uygulaması, Marka Mutlak Ret Nedenleri

Organizasyon veya Etkinlik İsminden Oluşan Markaların Tescil Edilebilirliği Hakkında Güncel Bir USPTO Temyiz Kurulu Kararı – “International Air and Space Program” Markası

 

airandspace2

 

Sanat, kültür, spor, eğlence, eğitim veya ticaret amaçlı organizasyonların veya etkinliklerin isimlerinden oluşan marka başvurularının tescil edilebilirliği meselesi, uygulamada sıklıkla tartışmaya yol açan bir konu niteliğindedir.

Ek bir ayırt edici unsur olmaksızın münhasıran bir organizasyonun veya etkinliğin adından oluşan markalar, organizasyonu düzenleyenlere göre marka olarak tescil edilebilir nitelikte olsa da, marka inceleme ofislerinin bu tip markalar hakkındaki değerlendirmesi genellikle aynı yönde olmamaktadır. Bu yazı kapsamında Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Temyiz Kurulu’nun bir organizasyonunun adından oluşan bir marka başvurusu hakkında verdiği güncel bir kararı kısaca aktarmaya çalışacağız.

“Aexa Aerospace LLC” firması, standart karakterlerde yazılı “INTERNATIONAL AIR AND SPACE PROGRAM” kelime markasını 41. sınıfa dahil “Havacılık ve uzay alanında konferans ve sempozyum düzenlenmesi hizmetleri.” için tescil ettirmek amacıyla, 31/01/2014 tarihinde USPTO’ya marka tescil başvurusunda bulunur.

airandspace

 

Bu aşamada, başvuruyu oluşturan “INTERNATIONAL AIR AND SPACE PROGRAM” ibaresinin Türkçe karşılığının “ULUSLARARASI HAVA VE UZAY PROGRAMI” olduğu belirtilmelidir. Başvuru sahibi, başvuru aşamasında markada yer alan “AIR AND SPACE PROGRAM” ibaresi için disclaimer (feragat) yolunu kullanmış ve belirtilen ibare üzerinde münhasır haklar talep etmeyeceğini belirtmiştir.

Başka bir yazıda daha detaylı açıklama niyetinde olmakla birlikte, A.B.D. marka hukuku çerçevesinde disclaimer (feragat) kavramı kısaca takip eden biçimde açıklanabilir:

Markadaki belirli unsurlardan feragat (disclaimer) uygulamasının amacı, kapsadıkları bazı unsurlar tek başlarına tescil edilebilir nitelikte olmayan, ancak bütün olarak tescil edilebilir nitelikte olan markaların tesciline -markada yer alan ve tek başlarına tescil edilebilir nitelikte olmayan unsurların sağlayacağı haklar hakkında yanlış izlenim oluşmasına izin verilmeden- imkan sağlamaktır. (Horlick’s Malted Milk Co. v. Borden Co., 295 F. 232, 234 (D.C. Cir. 1924) Bileşke markalarda, markayı oluşturan unsurlardan birisinin sağlayacağı haklardan feragat edilmesi yönündeki bildirim şu anlama gelmektedir: Feragat edilen unsura dayanarak marka hakları ileri sürülemeyecektir, tescilli markadan kaynaklanan haklar bileşke markanın bütününe ilişkindir ve ilgili tescil yalnızca bileşke markanın kullanımından kaynaklanacak hakları içermektedir. (Sprague Electric Co. v. Erie Resistor Corp., 101 USPQ 486, 486-87 (Comm’r Pats. 1954)) Markayı oluşturan unsurlardan birisinden feragat prosedürü, sadece belirli sınıflara ve belirli mallara veya hizmetlere ilişkin olabilir.

USPTO uzmanı, disclaimer talebi içerse de, başvuruyu A.B.D. Marka Kanunu’nun (2)(e)(1) paragrafı uyarınca, tanımlayıcılık gerekçesiyle reddeder. Uzmana göre, başvuruyu oluşturan “INTERNATIONAL AIR AND SPACE PROGRAM” ibaresi başvuru kapsamında bulunan hizmetleri doğrudan tanımlar niteliktedir.

Başvuru sahibi ret kararına karşı itiraz eder ve itiraz USPTO Temyiz Kurulu’nca değerlendirilerek 19/02/2015 tarihinde karara bağlanır. Temyiz Kurulu’nun oldukça kısa sayılabilecek kararı aşağıda anahatlarıyla bilgilerinize sunulmaktadır.

Temyiz Kurulu kararında ilk olarak, tanımlayıcı markalar konusundaki içtihada yer vermiştir:

Bir terim, malların ve hizmetlerin kalitesine, niteliğine, amacına veya özelliklerine ilişkin olarak doğrudan doğruya bilgi iletiyorsa tanımlayıcı niteliktedir. (In re Chamber of Commerce of the U.S., 675 F.3d 1297, 102 USPQ2d 1217, 1219 (Fed. Cir. 2012); In re Gyulay, 820 F.2d 1216, 3 USPQ2d 1009, 1009 (Fed. Cir. 1987)) Bir markanın tanımlayıcı niteliği, başvuru kapsamında bulunan mallar veya hizmetler, markanın kullanım biçimi ve markanın fiili veya niyet edilen kullanım biçiminin ortalama tüketiciler üzerinde yaratacağı olası etki dikkate alınarak değerlendirilir. (In re Chamber of Commerce of the U.S., 102 USPQ2d at 1219) Markanın tanımlayıcı niteliği soyut olarak değerlendirilmez. (In re Bayer Aktiengesellschaft, 488 F.3d 960, 82 USPQ2d 828, 1831 (Fed. Cir. 2007)) Bir diğer deyişle, malların ve hizmetlerin ne olduğunu bilen kişilerin, markayı kendileri için, mallar ve hizmetler hakkında doğrudan bilgi ileten bir terim olarak algılayıp algılamadığını değerlendirmekteyiz. (In reMBNA America Bank N.A., 340 F.3d 1328, 67 USPQ2d 1778, 1780 (Fed. Cir. 2003))

Başvuru sahibi, markada yer alan “AIR AND SPACE PROGRAM” ibaresinin tanımlayıcı olduğunu kabul etmekte, ancak bu ibareden disclaimer yoluyla feragat ettiğini ve başvuruda “INTERNATIONAL” ibaresinin de yer aldığını belirterek, markanın bütüncül olarak tanımlayıcı olmadığını iddia etmektedir. Başvuru sahibine göre, “INTERNATIONAL” kelimesinin çeşitli anlamları bulunmaktadır ve bu kelimeyi başvuru kapsamında bulunan hizmetlerle bağdaştırabilmek için belirli düzeyde hayalgücü gerekmektedir, bu bağlamda başvuru sahibi, markanın bütün olarak doğrudan tanımlayıcı nitelikte olmadığı görüşündedir.

Temyiz Kurulu, başvuru sahibinin argümanlarını ikna edici bulmamaktadır. Kurul’un önceki içtihadında belirtildiği üzere: “Cevaplanması gereken soru, markayla karşılaşacak kişilerin, malların ve hizmetlerin ne olduğunu tahmin etmesi değildir. Bunun ötesinde, cevaplanması gereken soru, malların veya hizmetlerin neler olduğunu bilen kişilerin, markanın mallar veya hizmetler hakkında bilgi ilettiğini düşünüp düşünmeyeceğidir. (re Tower Tech Inc ., 64 USPQ2d 1314, 1316-17 (TTAB 2002)

Başvuru sahibinin itiraz dilekçesinde sunduğu kanıtlar, markanın “öğrenciler için bir uluslararası program” için kullanıldığını göstermektedir. Bu husus da göz önüne alındığında, Temyiz Kurulu, markadaki “international (uluslararası)” kelimesini gören bu hizmetlere aşina tüketicilerin, başvuru sahibinin sağladığı hizmetlerin uluslararası nitelikte olduğunu düşüneceği görüşündedir. Kurul, inceleme uzmanının bu yöndeki tespitine katılmaktadır.

Daha da ötesinde, Temyiz Kurulu, “international (uluslararası)” kelimesini içeren markalar hakkında, tanımlayıcılık gerekçeli çok sayıda ret kararı vermiştir (Örneğin, “International Banking Institute” markası, bankacılar için seminer düzenleme hizmetleri bakımından; “BILLFISH INTERNATIONAL CORP ve şekil” markası, deniz turnası (billfish) için uluslararası düzeyde dernek hizmetleri bakımından; “INTERNATIONAL TRAVELERS CHEQUE” markası ise, uluslararası düzeyde finansal danışmanlık hizmetleri bakımından doğrudan tanımlayıcı nitelikte bulunmuştur.).

Ayrıca, yerleşik içtihada göre, bileşke bir markayı oluşturan her unsur doğrudan tanımlayıcı nitelikte ise, bunların bileşkesi de doğrudan tanımlayıcı nitelikte olacaktır. (re Oppedahl & Larson LLP, 373 F.3d 1171, 71 USPQ2d 1370, 1372 (Fed. Cir. 2004))

Belirtilen nedenlerle USPTO Temyiz Kurulu, “INTERNATIONAL AIR AND SPACE PROGRAM” markasının, başvuru kapsamında bulunan hizmetler bakımından tüketicilere derhal ve doğrudan bilgi verdiği ve bu anlamda da tanımlayıcı nitelikte olduğu sonucuna ulaşmıştır. Dolayısıyla, Temyiz Kurulu başvuru hakkında verilen ret kararını onamıştır.

Yazının başında da belirttiğimiz üzere, sanat, kültür, spor, eğlence, eğitim veya ticaret amaçlı organizasyonların veya etkinliklerin isimlerinden oluşan marka başvurularının tescil edilebilirliği meselesi, sıklıkla tartışma konusu edilmektedir. Bileşke marka niteliğindeki tanımlayıcı terimler hakkındaki USPTO uygulaması, bu karardan da anlaşılacağı üzere, markayı oluşturan unsurların tek tek tescil edilebilirliğinin test edilmesi ve ardından bu unsurların oluşturduğu bütünün tescil edilebilirliği testine dayanmaktadır. Genel içtihat ise, “Bileşke bir markayı oluşturan her bir unsur doğrudan tanımlayıcı nitelikte ise, bunların bileşkesi de tanımlayıcı nitelikte olacaktır.” yönündedir. Bu haliyle USPTO uygulamasında, bileşke markayı oluşturan unsurların her biri tanımlayıcı nitelikte ise, bunların bileşkesinin de tanımlayıcı bir marka olarak değerlendirildiğini ifade etmek ve organizasyon veya etkinlik isimlerinden oluşan markaların da aynı muameleye tabi olduğunu belirtmek yanlış olmayacaktır.

Önder Erol Ünsal

Şubat 2015

unsalonderol@gmail.com

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Nispi Ret Nedenleri, Tanınmış Markalar

Tanınmış Markanın Ününden Haksız Fayda Sağlanması Kavramı Ne Şekilde Değerlendirilmelidir? Adalet Divanı Genel Mahkemesi “KENZO” Kararı (T-322/13)

 

kenzo

 

Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi 22/01/2015 tarihinde verdiği T-322/13 sayılı “KENZO” kararı ile tanınmış markalara sağlanan korumanın kapsamı konusunu bir kez daha irdelemiştir.

“KENZO TSUJIMOTO” ismindeki bir gerçek kişi 20/11/2009 tarihinde “KENZO” kelime markasının tescil edilmesi amacıyla İç Pazarda Uyumlaştırma Ofisi (OHIM)’ne başvuruda bulunur.

KENZO

Başvurunun kapsamında takip eden hizmetler yer almaktadır: “Sınıf 35: Şarap hakkında pazarlama araştırmaları hizmetleri; şarap satışıyla ilgili bilgi sağlanması hizmetleri; şarap pazarlama ve tanıtma hizmetleri; şarap için ithalat ve ihracat hizmetleri; şarap için perakende ve toptan satış hizmetleri. Sınıf 41: Şarap hakkında elektronik yayıncılık hizmetleri; şarap servisi sertifikaları hakkında elektronik yayıncılık hizmetleri; şarap hakkında kitap yayıncılığı hizmetleri; şarap servisi sertifikaları hakkında kitap yayıncılığı hizmetleri; şarap hakkında eğitim imkanları sağlanması hizmetleri; şarap servisi sertifikaları hakkında eğitim imkanları sağlanması hizmetleri. Sınıf 43: Yiyecek ve içecek sağlanması hizmetleri; geçici konaklama sağlanması hizmetleri.”

Başvurunun OHIM tarafından ilan edilmesinin ardından, “KENZO” firması başvurunun ilanına karşı itiraz eder. İlana itiraz gerekçesi “KENZO” kelime markasının kapsamında 3., 18. ve 25. sınıflara dahil, parfümeri ve kozmetik ürünleri, çantalar, cüzdanlar, giysiler, ayak giysileri ve baş giysileri başta olmak üzere, çeşitli mallar yer almaktadır. İtiraz sahibinin dayandığı gerekçe 207/2009 sayılı Topluluk Marka Tüzüğünün tanınmışlıkla ilgili ret gerekçesi olan 8(5) maddesidir. Maddenin içeriği takip eden şekildedir: “… önceki markalardan birinin sahibince yapılacak itiraz üzerine, başvurunun önceki markayla aynı veya benzer olması, ancak başvurunun önceki markanın kapsadığı mallarla / hizmetlerle benzer olmayan malları / hizmetleri kapsaması halinde, eğer önceki marka bir Topluluk Markası ise, önceki marka toplulukta üne sahipse veya eğer önceki marka ulusal bir marka ise, önceki marka üye ülkede üne sahipse ve eğer başvurusu yapılan markanın haklı bir gerekçe olmaksızın kullanımı, önceki markanın ayırt edici karakterinden veya ününden haksız fayda sağlanmasına yol açıyorsa veya önceki markanın ayırt edici karakterine veya ününe zarar veriyorsa, marka başvurusu reddedilecektir.”

OHIM İtiraz Biriminin ilana itirazı reddetmesi üzerine, “KENZO” itirazını yineler ve itiraz bu kez OHIM Temyiz Kurulu tarafından incelenir.

OHIM Temyiz Kurulu 25/03/2013 tarihinde verdiği kararla itirazı kabul eder ve başvuruyu Topluluk Marka Tüzüğü madde 8(5) kapsamında reddeder. Temyiz Kurulu’na göre, belirtilen maddede sayılı üç şart incelenen itiraz bakımından gerçekleşmiş durumdadır: (i) Markalar aynıdır, (ii) İtiraz sahibi önceki tarihli markasının üne sahip olduğunu göstermiş durumdadır, (iii) Başvuru sahibi kullanım için haklı bir gerekçe göstermemiştir. Kurul’a göre başvuru sahibinin markayı kullanımı, önceki markanın ününden, çekiciliğinden ve prestijinden yarar sağlanmasına ve finansal karşılık ödenmeksizin önceki markanın ününün sömürülmesine yol açacaktır ve bu bağlamda önceki markanın ününden haksız avantaj sağlanması hali ortaya çıkacaktır. Belirtilen nedenlerle, Topluluk Marka Tüzüğü madde 8(5)’te belirtilen ret hali oluşmuştur ve Temyiz Kurulu, bu gerekçeye dayanarak itirazı kabul ederek, başvuruyu reddetmiştir.

Başvuru sahibi ret kararına karşı dava açar ve dava Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nce görülür. Genel Mahkeme’nin 22/01/2015 tarihli, T-322/13 sayılı kararı ile dava reddedilir, karar aşağıda detaylı biçimde açıklanacaktır. Karar metnini incelemek isteyenler http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130ded8d3ad0ba5ca467d96859f1ae449cf25.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4ObhyTe0?text=&docid=161614&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6628 bağlantısını kullanabilir.

(Başvuru sahibi “KENZO” ibaresinden müteşekkil 33. sınıfa dahil “Şaraplar; meyve içeren alkollü içecekler; batı tipi likörler.” mallarını kapsayan bir diğer markanın başvurusunu da eşzamanlı biçimde yapmış, anılan başvuru aynı gerekçeyle reddedilmiş ve bu karara karşı da dava açılmıştır. Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nce bu dava hakkında verilen T-393/12 sayılı karar, bu yazı kapsamında yer verilen T-322/12 sayılı kararla aynı nitelikte olduğundan, yazı içeriğinde yalnızca T-322/12 sayılı karar açıklanmaktadır.)

Davacının (başvuru sahibinin), OHIM Temyiz Kurulu kararına karşı iki temel argümanı bulunmaktadır.

Bu argümanlardan ilki, geç sunulan delillerin dikkate alınması suretiyle karar verilmesidir. Genel Mahkeme bu argümanı yerinde bulmaz ve reddeder. Bu yöndeki kararın gerekçesi, yazı kapsamında detaylarıyla irdelenmeyecektir.

Başvuru sahibinin diğer argümanı, yani Topluluk Marka Tüzüğü madde 8(5)’in yanlış yorumlandığı savı hakkında, Genel Mahkeme tarafından yapılan değerlendirme aşağıda detaylarıyla yer almaktadır:

Başvuru sahibinin Topluluk Marka Tüzüğü madde 8(5)’in yanlış yorumlandığı savı üç dayanak içermektedir: (i) Ret gerekçesi markanın üne sahip olduğunu gösteren deliller bulunmamaktadır iddiası. (ii) Önceki markanın tescilinden haksız avantaj sağlanmayacaktır iddiası. (iii) Başvuruyu oluşturan markanın kullanımı için haklı neden mevcuttur iddiası.

Ret gerekçesi markanın üne sahip olduğunu gösteren deliller bulunmamaktadır iddiasına yönelik olarak, Genel Mahkeme, itiraz sahibi tarafından sunulan delillerin Temyiz Kurulu’nca gerektiği biçimde incelendiği ve önceki markanın, itirazın yapıldığı tarihte Avrupa Birliği’nin önemli bir bölümünde üne sahip olduğunun ispatlanmış olduğu yorumunu yapmıştır. Bu çerçevede, davacının ret gerekçesi markanın üne sahip olduğunu gösteren deliller bulunmadığı yönündeki argümanı kabul edilmemiştir.

Davacı, önceki markanın tescilinden haksız avantaj sağlanmayacaktır iddiasını temellendirirken, Temyiz Kurulu kararında önceki marka kapsamında bulunan 3., 18. ve 25. sınıflara dahil mallarla, başvuru kapsamında yer alan 35., 41. ve 43. sınıflara dahil hizmetler arasında ne şekilde bağlantı kurulacağının belirtilmemiş olduğunu, sayılan hizmetler ve malların nitelik olarak oldukça farklı olduklarını ve farklı sektörlere ait olduklarını öne sürmekte ve ret gerekçesi markanın kapsadığı parfümeri, kozmetikler ve giysilere mallarıyla, başvuru kapsamında bulunan şarapçılık ve gastronomiyle ilgili hizmetlerin bağlantısının bulunmadığını ifade etmektedir. Bu haliyle davacıya göre, başvuru kapsamında bulunan hizmetlerin kullanımı suretiyle önceki markadan haksız avantaj sağlanması mümkün olmayacaktır.

Genel Mahkeme öncelikli olarak, Topluluk Marka Tüzüğü madde 8(5) hakkında Adalet Divanı tarafından önceden verilen kararlar çerçevesinde oluşan genel içtihadı ortaya koymuştur.

Bir markanın kullanımının, önceden tescilli bir markanın ününden haksız avantaj sağlayacağının belirlenebilmesi için, kamunun ilgili kesiminin inceleme konusu işaretlerle, işaretlerin kapsadığı mallar arasında bir bağlantı kurması gereklidir. İnceleme konusu işaretlerin aynı olması, tek başına, bu yönde bir bağlantının ortaya çıktığı sonucuna varılabilmesi için yeterli değildir (Adalet Divanı C-252/07 sayılı karar, Intel Corporation, paragraf 45). Bu yönde bir bağlantının varlığının tespit edilebilmesi için incelenen vakayla ilgili tüm faktörlerin dikkate alındığı bütüncül bir değerlendirme yapılması gereklidir, incelenecek faktörler arasına, önceki markanın ayırt edici gücü, önceki markanın bilinirliğinin derecesi, inceleme konusu markaların benzerlik derecesi ve ilgili malların ve/veya hizmetlerin niteliği ve birbirlerine yakınlığının derecesi de dahildir (Adalet Divanı C-252/07 sayılı karar, Intel Corporation, paragraf 41, 42).

Bununla birlikte, böyle bir bağlantının varlığı, kendiliğinden, sonraki markanın kullanımı yoluyla, önceki markanın ününden haksız kazanç sağlanması riskinin ortaya çıktığı anlamına gelmeyecektir (Adalet Divanı C-136/08 sayılı karar, Japan Tobacco v OHIM, paragraf 37).

Bir markanın, haklı bir neden olmadan  kullanımı suretiyle, önceki markanın ününden haksız fayda sağlanması kavramı, yerleşik içtihada göre, ünlü markanın sahip olduğu imajın veya taşıdığı özelliklerin, yeni yapılan başvurunun kapsadığı mallara yansıması ve bu yolla, üne sahip markayla bağlantı kurulması suretiyle sonraki markanın kapsadığı malların pazarlamasının daha kolay yapılması durumundan oluşmaktadır (Adalet Divanı Genel Mahkemesi T-21/07 sayılı karar, L’oreal v OHIM, Spa Monopole (Spaline), paragraf 19).

Üne sahip bir markayla benzer bir markanın kullanımı suretiyle üçüncü bir tarafça sağlanacak haksız fayda, önceki markanın çekim gücünden, ününden ve itibarından haksız biçimde faydalanılması ve üne sahip markanın sahibinin, markasının imajını yaratmak ve sürdürmek için sarf ettiği pazarlama çabasının mali karşılık ödenmeksizin üçüncü bir tarafça sömürülmesidir (Adalet Divanı C-487/07 sayılı karar, L’oreal and others, paragraf 50).

Sonraki markanın kullanımının, önceki tarihli üne sahip markanın ününden haksız fayda sağlanmasına yol açacağını kabul etmek için, sonraki tarihli markanın, önceki tarihli markanın olumlu özellikleriyle bağdaştırıldığının, bu yolla olumlu özelliklerden hiçbir çaba sarf edilmeden fayda sağlandığının gösterilmesi gerekir (Adalet Divanı Genel Mahkemesi T-128/06 sayılı karar, Japan Tobacco v OHIM – Torrefacçao Camelo, paragraf 65).

Markaların kapsamında yer alan malların ve hizmetlerin yakınlık derecesi OHIM Temyiz Kurulu tespitleri çerçevesinde değerlendirildiğinde, davaya konu başvurunun şaraplara ilişkin perakendecilik hizmetleri, bununla bağlantılı pazarlama, reklamcılık, ithalat – ihracat, şarap konusunda eğitim ve öğretim, şarap hakkında kitap basımı, şarap sunumu, şarap eğitimi için mekan sağlanması (Temyiz Kurulu’na göre bu hizmet geçici konaklama sağlanması hizmetleri kapsamındadır) gibi hizmetleri içerdiği görülmektedir. Davacı tarafından sunulan kanıtlar, önceki markanın kapsadığı malların, lüks ürünler piyasasındaki malların tüketicisi olan sofistike tüketicilere yönelik olduğunu gösterirken, başvuru sahibi tarafından sunulan hizmetler, diğerlerinin yanısıra şarap uzmanlarına yöneliktir. Temyiz Kurulu’na göre, parfümler, moda giysiler ve kaliteli şaraplar gibi lüks mallar, cazibe, başarı göstergesi ve sosyal statü gibi imajları çağrıştırmaktadır. Ayrıca, reklamlarda şampanya içen veya parfüm deneyen kişiler kaçınılmaz biçimde modaya uygun biçimde giydirilmişlerdir ve tüm bu mallar, başarılı ve yakışıklı – güzel (genellikle genç) erkek veya kadınların genel ikonik imajıyla bağlantılıdır.

Bu çerçevede, davacının iddia ettiğinin aksine, Temyiz Kurulu, ret gerekçesi markanın kapsadığı mallar ve başvurunun kapsadığı hizmetler arasında kurulabilecek bağlantıyı açıklamış durumdadır.

Buna ilaveten Genel Mahkeme, Temyiz Kurulu’nca mallar ve hizmetler arasında ortaya konan bağlantının yerinde olduğu görüşündedir. Şarap sektörüne dahil hizmetler, parfümler, giysiler ve kozmetikler gibi lüks ürünler sektörünün parçası olabilir. Ek olarak, kozmetik markalarının sahiplerinin, aynı zamanda alkollü içecekler sektöründe faaliyette olması da mümkündür. Örneğin, Davidoff markasının sahibi markasını hem erkek kozmetikleri hem de konyaklar için kullanmaktadır (bkz. Adalet Divanı C-292/00 sayılı karar, paragraf 6).

Temyiz Kurulu, önceki ve sonraki markanın kapsadığı mallar ve hizmetler arasında bağlantının varlığı, önceki markanın ünü, inceleme konusu markaların aynılığı ve önceki markanın taşıdığı sofistike ve ikonik imajı göz önüne alarak; başvuruya konu markanın, önceki tarihli üne sahip markanın çekim gücünden, ününden ve prestijinden fayda sağlayabileceği ve ünlü markanın sahibinin, markasının imajını yaratmak ve sürdürmek için sarf ettiği pazarlama çabasının, mali karşılık ödenmeksizin başvuru sahibince sömürülmesi halinin ortaya çıkabileceği sonuçlarına ulaşmıştır.

Bu çerçevede, Genel Mahkeme’ye göre, davacının, Temyiz Kurulu kararında yalnızca, markaların aynı olması ve önceki markanın ünü faktörlerine dayanıldığı yönündeki değerlendirmesi yanlıştır. Dolayısıyla, davacının başvurunun, önceki markanın tescilinden haksız avantaj sağlamayacağı yönündeki argümanı da reddedilmiştir.

Genel Mahkeme, son olarak, davacının “markanın kullanımı için haklı neden mevcuttur” argümanını değerlendirmiştir.

Davacıya (başvuru sahibine) göre, başvuruya konu “KENZO” markası, başvuru sahibinin kendi isminden oluşmaktadır ve bu nedenle başvuruya konu edilmiştir. Bu çerçevede, davacıya göre markanın kullanımı için haklı neden mevcuttur. Buna karşın, söz konusu durum Temyiz Kurulu’nca göz ardı edilerek karar verilmiştir, dolayısıyla ret kararı madde 8(5)’in ihlali niteliğindedir.

Temyiz Kurulu, bu iddiaya karşılık olarak, haklı nedenin varlığının gösterilmediği yanıtını vermiştir. Genel Mahkeme’ye göre, bu yanıt kısa ve öz olsa da yeterlidir. 207/2009 sayılı Topluluk Marka Tüzüğü, bir soyismini marka olarak tescil ettirmek için koşulsuz bir hak sağlamamaktadır (Adalet Divanı Genel Mahkemesi T-397/09 sayılı karar, Prinz Von Hannover v OHIM, paragraf 29) ve aynı durum isimler için de geçerlidir. Dolayısıyla, başvuru sahibinin isminin “KENZO” olması hususunun, Topluluk Marka Tüzüğü madde 8(5) değerlendirmesi anlamında, haklı neden (due cause) teşkil etmesi mümkün değildir. Bu çerçevede, davacının bu yöndeki argümanı da reddedilmiştir.

Genel Mahkeme yukarıda detaylı biçimde açıklanan nedenlerle, davacının tüm argümanları reddetmiş ve “KENZO” ibareli başvurunun, önceden tescilli üne sahip aynı markanın ününden haksız avantaj sağlanması gerekçesiyle reddedilmesi yönündeki OHIM Temyiz Kurulu kararını onamıştır.

207/2009 sayılı Topluluk Marka Tüzüğü madde 8(5)’in, 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’deki karşılığı KHK madde 8/4’tür. Söz konusu fıkra “Marka, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu daha önce yapılmış bir markanın aynı veya benzeri olmakla birlikte, farklı mallar veya hizmetlerde kullanılabilir. Ancak, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış markanın, toplumda ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabileceği, markanın itibarına zarar verebileceği veya tescil için başvurusu yapılmış markanın ayırt edici karakterini zedeleyici sonuçlar doğurabileceği durumda, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu daha önce yapılmış bir marka sahibinin itirazı üzerine, farklı mal veya hizmetlerde kullanılacak olsa bile, sonraki markanın tescil başvurusu red edilir.” hükmünü içermektedir. Belirtilen fıkra, Topluluk Marka Tüzüğü’nden farklı olarak, “haklı nedenin varlığı (due cause)” durumunu hükmün uygulanmasını engelleyen bir durum olarak saymamakta ve bu anlamda Topluluk Marka Tüzüğü’nden farklılaşmaktadır. Konuyla ilgilenenlerin daha detaylı bir değerlendirme için sitede önceden yayınladığım “Tanınmış Markanın Üçüncü Kişilerce Kullanımında “Haklı Neden” Kavramı – Adalet Divanı “Leidseplein Beheer v. Red Bull” Ön Yorum Kararı (C-65/12)” başlıklı yazıyı (http://iprgezgini.org/2014/03/27/taninmis-markanin-ucuncu-kisilerce-kullaniminda-hakli-neden-kavrami-adalet-divani-leidseplein-beheer-v-red-bull-on-yorum-karari-c-6512/) incelemesi mümkündür. Haklı neden kavramının varlığından bağımsız olarak, 556 sayılı KHK madde 8/4’te yer alan hallerin, hangi durumlarda ortaya çıkacağı vaka bazında detaylı bir incelemeyi gerekli kılmaktadır. Aksi durum, tanınmışlığın ve markaların benzerliğinin derecesine bakılmaksızın ve ilaveten mallar ve/veya hizmetler arasındaki yakınlığın derecesi ve önceki markanın ayırt edici gücü göz önünde bulundurulmaksızın, şablon kararlar alınmasına yol açacaktır ki, maalesef ülkemizde bu durumla pratikte sıklıkla karşılaşılmaktadır.

Bu yazı kapsamında detaylıca açıkladığımız üzere, Adalet Divanı ve OHIM, Topluluk Marka Tüzüğü madde 8(5)’i (556 sayılı KHK madde 8/4’ün eşdeğeri) değerlendirirken, “önceki markanın ayırt edici gücü, önceki markanın bilinirliğinin derecesi, inceleme konusu markaların benzerlik derecesi ve ilgili malların ve/veya hizmetlerin niteliği ve birbirlerine yakınlığının derecesi”ni vaka bazında incelemekte ve ardından sonuca ulaşmaktadır. Bir diğer deyişle, bir markanın üne sahip veya tanınmış olması; Adalet Divanı’na göre, tanınmışlığın derecesi, önceki markanın ve yeni markanın benzerliğinin derecesi, önceki markanın ayırt edici gücü, malların ve/veya hizmetlerin niteliği ve yakınlığının derecesi gibi faktörler tamamen göz ardı edilerek, tanınmış markaya benzer her başvurunun reddedilmesini gerektirmemektedir. Bu hususların ülkemizde de daha dikkatli biçimde değerlendirilmesi, bu satırların yazarının geleceğe yönelik temennisidir.

Önder Erol Ünsal

Şubat 2015

unsalonderol@gmail.com

Haberler ve Gündem, Marka Mutlak Ret Nedenleri

“I ❤ Paris” Sloganı Ayırt Edici Niteliğe Sahip midir? Fransa’dan Dikkat Çekici Bir Mahkeme Kararı

iloveparislogoÜniversite yıllarında ilgimin üzerinde yoğunlaştığı başlıca konu Fransız Devrimi’ydi ve devrim hakkında o kadar fazla okumuştum ki, 1789–1794 arası dönemde Fransa’da olup bitenleri neredeyse günü gününe anlatabilecek konumdaydım. Bu kadar okumanın doğal sonucu ise, devrimin merkezi Paris’i –görmeden- mahalle, sokak düzeyinde öğrenmek oldu. Görmeden tanışıklığın gerekçesi elbette Fransız Devrimi tarihi ile sınırlı değildi, “Sefiller”, “Üç Silahşörler” ve “Pardayanlar” başta olmak üzere romanlar, sonrasında varoluşçular ve yaşamları, Paris Komünü okumaları ve gene çok sevdiğim II. Dünya Savaşı Fransız Direnişi romanları ve filmleri, Paris bilgisi ve merakını iyice artırdı. O kadar ki, yıllar sonra Paris’i ilk kez gördüğümde, içinde yaşadığım ancak uzun süredir gitmediğim bir şehre dönmüş gibi hissettim.

2014 yılında dünyanın en fazla turist çeken üçüncü şehri olan Paris’i, sadece belirtilen yılda 15.570.000 turist ziyaret etmiştir. Bu bağlamda, Paris tutkusu aynı zamanda popüler bir turistik destinasyonun ziyareti olarak da ortaya çıkmaktadır ve turizm şehri kalkındıran ana damar niteliğindedir.

Son yıllarda çoğu şehir kendisi için türetilen özel slogan veya sembollerle dünyaya tanıtılmakta ve sempati puanını artırmaya çalışmaktadır. Bu tip sloganların en popülerlerinden birisi “I LOVE XXX” veya “I ❤ XXX” olarak ortaya çıkan, “XXX’İ (şehrini) SEVİYORUM” sloganıdır.

1977 yılında New York için oluşturan “I LOVE NEW YORK” (I ❤ NY)” sloganı ve aşağıda yer alan logo, bu kullanımın sanırım ilk örneğidir. Marka olarak da tescil edilen bu logonun sahibi kamu yararına hareket eden “New York Empire State Development” şirketidir. (bkz. http://en.wikipedia.org/wiki/I_Love_New_York)

iloveny

Slogan ve logo o kadar popüler olmuştur ki, çok sayıda taklitçi ortaya çıkmış ve New York şehri taklitçilere karşı binlere dava açmıştır (daha detaylı bilgi için https://www.techdirt.com/articles/20130531/02201223267/new-york-continues-its-trademark-bullying-ways-threatens-coffee-shop-with-bogus-threats.shtml, http://observer.com/2011/09/new-york-loves-i-love-new-york-logo/ bağlantıları incelenebilir.).

Elbette sloganın ünü New York’la sınırlı kalmamıştır, dünya üzerinde çok sayıda şehirde bu slogan kullanılmakta ve sloganın üzerinde kullanıldığı turistik ürünler satılmaktadır.

iloveamsterdamilovelondonilovemunichiloverome

Ve hatta, -ben dahil- kimilerine komik gelecek olsa da:

iloveankara

Yukarıda verilen örneklerden görüldüğü üzere, “I ❤ XXX” şeklinde sembolize edilen “I LOVE XXX” sloganı, değişken niteliğindeki farklı şehir isimleri ile birlikte kullanılan, turistik şehirlerin promosyon ürünlerinde sıklıkla görülen ve ticari kaynak gösterme vasfı oldukça tartışmalı bir slogan durumundadır.

Bu noktada, tekrar Paris’e dönerek, bu yazının asıl konusunu oluşturan Fransız Yargıtay’ının güncel bir kararını sizlere aktarmak istiyorum. Yazının konusu mahkeme kararı hakkındaki bilgiler, https://www.marques.org/Class46/ sitesinde 06/02/2015 tarihinde yayınlanmış ve Yvonne Onomor tarafından yazılmış “I love Paris, no more” başlıklı yazıdan alınmıştır. Fransızca bilenlerin konuyla ilgili olarak Le Figaro gazetesinde yayınlanan ve takip eden bağlantıdan erişilebilecek, http://www.lefigaro.fr/societes/2015/01/08/20005-20150108ARTFIG00105-j-aime-paris-un-slogan-tombe-dans-le-domaine-public.php yazısını incelemeleri de mümkündür.

“Laurent Zilberberg”, 1980 yılında “J’❤ PARIS” sloganını marka olarak tescil ettirir ve sonrasında “I ❤ PARIS” markasının tescilini de yaptırır (J’ ❤ Paris = J’adore Paris = I ❤ Paris = I Love Paris = Paris’i seviyorum).

Zilberberg markaların lisansını “France Trading” firmasına verir ve 30 yılı aşkın süre boyunca, “J’❤ Paris”, “I ❤ Paris” gibi markaların münhasır haklarına sahip olarak gelir elde eder. Tescil sahibi bununla da yetinmeyerek, “J’ ❤ Deauville”, “J’❤ Monaco” vb. gibi markalara karşı itiraz eder. Class 46 yazarı “Yvonne Onomor”a göre, “J’❤ Paris”, “I ❤ Paris” markaları, ilk olarak 1977 yılında New York şehrine ilişkin olarak ortaya çıkan “I ❤ NY” markasından esinlenilerek oluşturulmuştur. Markaların Fransa’daki tesciliyle yetinmeyen Zilberberg, Madrid Protokolü yoluyla markaların uluslararası tescilini de yaptırır.

“I ❤ La Tour Eiffel” ve “Paris je t’❤” markalarını tescil ettirmek için başvuruda bulunan “PARIS WEAR DIFFUSION” firması da Zilberberg’in itirazlarından nasibini alır. Bununla birlikte, “PARIS WEAR DIFFUSION” firmasının itirazlara tepkisi daha farklı olur ve firma, Zilberberg’in “J’❤ Paris”, “I ❤ Paris” markalarının ayırt edici nitelikte olmamaları gerekçeleriyle hükümsüzlüğü yönünde dava açar. Kısmen hükümsüzlük istemli davalar, 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 33, 34 ve 35. sınıflara dahil mallar ve hizmetler bakımından, “J’❤ Paris”, “I ❤ Paris” markalarının hükümsüzlüğü içeriklidir.

Zilberberg markalarının ayırt edici nitelikte olduklarını iddia eder ve bu hususu kanıtladığını düşündüğü delilleri de sunar. Davayı gören Paris Yüksek Mahkemesi hükümsüzlük taleplerini haklı bulur ve davalının “J’❤ Paris”, “I ❤ Paris” gibi markalarını yukarıda belirtilen mallar ve hizmetler bakımından kısmen hükümsüz kılar. Mahkemeye göre, markalar ayırt edici nitelikte değildir ve davalı tarafından sunulan kanıtlar kamuoyu anketi içermediğinden aksi durumu ispatlar içerikte değildir.

Davalı bu kararı temyiz eder ve dava bu kez Temyiz Mahkemesi’nde görülür. Temyiz Mahkemesi ilk derece mahkemesinin kararını yerinde bulunca, davalı bu kez Yargıtay nezdinde kararı temyiz eder. Zilberberg’e göre, mahkemeler, hükümsüzlük talebinin konusu markaları, markaların kapsadığı mallar ve hizmetler bakımından değil, marka sahibinin ticari faaliyetinin niteliği ile bağlantılı olarak incelemişlerdir ve karar bu nedenle yerinde değildir.

Fransız Yargıtayı, Şubat 2015’de verdiği kararla kısmi hükümsüzlük kararlarını onar. Yargıtay’a göre, “J’❤ Paris”, “I ❤ Paris” markalarında açık olarak Paris şehrine ilişkin bir mesaj verilmektedir. Ayrıca, inceleme konusu malların – hizmetlerin ortalama tüketicisi, Paris ziyaretinde şehre ilişkin hediyelik eşya almak isteyen yeteri derecede gözlemci ve dikkatli turistlerdir. Bu tüketiciler, inceleme konusu “J’❤ Paris”, “I ❤ Paris” markalarını –marka sahibinin ismi etikette yazılı olsa da-, ticari kaynak bildiren bir işaret olarak algılamayacaklar, dekoratif bir unsur olarak değerlendireceklerdir. “J’❤ Paris”, “I ❤ Paris” işaretlerinin anlamı neredeyse herkes tarafından anlaşılabilir niteliktedir, çünkü ❤ sembolü aşık olmak, sevmek fiilinin karşılığı olarak yaygın biçimde kullanılmaktadır. Bu markalar, bir tişört veya yukarıda sayılan sınıflara dahil mallar üzerinde kullanıldığında, malların ticari kaynağını gösteren bir marka olmaktan ziyade, kullanıcının Paris’i ziyaret ettiğini veya oradan hediye aldığını gösteren ve üzerinde bir şehrin ismini taşıyan bir obje olarak algılanacaktır. Dolayısıyla, “J’❤ Paris”, “I ❤ Paris” markalarının ticari kaynak gösterme işlevini yerine getiren ayırt edici niteliğe sahip işaretler olarak değerlendirilmeleri mümkün değildir. Sonuç olarak Yargıtay hükümsüzlük kararlarını onar.

Bu karar kanaatimizce Paris’teki hediyelik eşya satıcılarına rahat bir nefes aldırmıştır, şöyle ki yukarıda gösterdiğimiz üzere “J’❤ XXX”, “I ❤ XXX” işaretleri son derece popülerdir ve turistler gerek kendileri gerekse de ülkelerindeki yakınları için sıklıkla bu işaretleri taşıyan ürünleri tercih etmektedir. Kanaatimizce, bu tip markaların kullanım biçimleri esas alındığında, ayırt edici nitelikte olmayan slogan veya dekoratif unsurlar oldukları sonucuna ulaşmak çok zor değildir. Benzer nitelikte örnekler çoğaltılabilir ve turistik sloganlardan veya turistlere yönelik dekoratif unsurlardan oluşan markaların tescil edilmesi talepleri hakkında daha detaylı bir değerlendirme yapılması yerinde olacaktır.

Önder Erol Ünsal

Şubat 2015

unsalonderol@gmail.com

A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Kararları ve Uygulaması, Marka Nispi Ret Nedenleri, Nice Sınıflandırması - Malların ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırması

“Sandviçler” ve “Sebze Salataları” Bağlantılı Mallar mıdır? USPTO Temyiz Kurulu “THE LAFAYETTE” Kararı

salad+sandwich

“Ülkemizde yürürlükte bulunan marka mevzuatı ile çerçevesi çizilen marka incelemesi sistemi içerisindeki en olumsuz nokta nedir?” sorusuna benim vereceğim yanıt, fazla tereddüt etmeksizin “aynı tür mal / hizmet” kavramı ve bu kavramın nasıl uygulanacağını düzenleyen “Mal – Hizmet Tebliği” olur. Hangi sistemden etkilenilerek yürürlüğe konulduğunu anlamanın mümkün olmadığı tebliğ yapısı, aynı tür veya benzer mal / hizmet tespitini aynı sınıf içerisinde yer alan aynı gruplara indirgeme riskini yanında getirmektedir ve çoğu durumda bu risk realize olmaktadır. Nicé sınıflandırması, malların ve hizmetlerin benzerliği ve bu benzerliğin ne şekilde incelenmesi gerektiği hakkında sitede önceden yazdığım çok sayıda yazı bulunduğundan, aynı tespitleri bir kez daha tekrar etmekten kaçınacağım, bununla birlikte konuyla ilgilenenlerin http://iprgezgini.org/category/nice-siniflandirmasi-mallarin-ve-hizmetlerin-uluslararasi-siniflandirmasi/ bağlantısından erişilebilecek yazıları incelemeleri mümkündür.

Bu yazı kapsamında inceleyeceğimiz konu, Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Temyiz Kurulu tarafından 03/02/2015 tarihinde verilen “THE LAFAYETTE” kararı çerçevesinde incelenen “sandviçler” ve “sebze salataları” mallarının birbiriyle bağlantısıdır. Karar metninin http://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/ttabvue-85862485-EXA-8.pdf bağlantısından incelenmesi mümkündür.

“The Express Cafe & Bakery, LLC dba Goose Feathers” firması 28/02/2013 tarihinde, standart karakterlerde yazılı “THE LAFAYETTE” kelime markasını “sandviçler” malı için tescil ettirmek amacıyla USPTO’ya başvuruda bulunur.

USPTO uzmanı, başvuruyu “sebze salataları” mallarını kapsayan “LAFAYETTE” markası ile karıştırılma olasılığı gerekçesiyle reddeder. Başvuru sahibi bu karara karşı itiraz eder ve itiraz USPTO Temyiz Kurulu tarafından incelenir.

Açıklamalara geçmeden önce; USPTO’nun da tıpkı TPE gibi benzer markalar bakımından resen ret incelemesi yaptığı (yani 7/1-(b) bendinin eşdeğeri bir incelemeyi ilana itiraz olmaksızın resen yaptığı), ancak malların ve/veya hizmetlerin benzerliği konusunda Tebliğ veya benzeri bir listeyle bağlı karar vermediği, malların ve hizmetlerin benzerliğini vaka bazında incelediği ve Nicé sınıflandırmasına göre “sebze salataları”nın 29. sınıfta, “sandviçler”in ise 30. sınıfta yer aldığı belirtilmelidir. Bu açıklamalardan kolaylıkla anlaşılacağı üzere, TPE önüne aynı vaka gelmiş olsaydı, malların farklı sınıflarda yer alması gerekçesiyle, malların aynı tür, benzer veya bağlantılı olmadıkları kararını peşinen verecek ve başvuruyu ilan edecekti. Buna karşın, USPTO uzmanı, malların sınıfları farklı olsa da malları bağlantılı mallar olarak değerlendirmiş ve başvuruyu reddetmiştir. USPTO Temyiz Kurulu’nun karar hakkındaki değerlendirmesi ise aşağıda yer almaktadır.

Temyiz Kurulu, ilk olarak markaların benzerliği hususunu değerlendirmiştir. Kurul’a göre, başvuruda yer alan “THE” ibaresinin, ticari kaynak gösterme gücü bulunmamaktadır ve dolayısıyla “THE LAFAYETTE” markasının “LAFAYETTE” markasından ticari kaynak gösterme kapasitesi bakımından farkı bulunmamaktadır. Bu bağlamda, markaların birbirleriyle görsel olarak neredeyse aynı olduklarını kabul etmek gerekmektedir.

Malların benzerliği değerlendirmesine geçmeden önce; markalar arasındaki benzerlik derecesi yükseldikçe, karıştırılma olasılığının varlığı sonucuna ulaşabilmek için, malların benzerlik derecesinin yüksekliğine olan ihtiyacın azaldığı ilkesinin hatırlatılması gerekmektedir.

“Bu vakada olduğu gibi, başvuru sahibinin markası önceki tescil sahibinin markası ile neredeyse aynı ise, karıştırılma olasılığının varlığı sonucuna ulaşmak için, mallar arasında yalnızca kabul edilebilir (tutarlı) bir bağlantının bulunması yeterli olacaktır.” (Re Thor Tech Inc. 90 USPQ2d, 1636 – The Wave – Wave kararı).

Buna ilaveten, karıştırılma olasılığının varlığı sonucuna ulaşabilmek için başvuru ve önceki tescil sahibinin mallarının aynı veya rekabet eder nitelikte mallar olmasının şart olmadığı da belirtilmelidir. Bu sonuca varabilmek için, malların ve/veya hizmetlerin bir şekilde bağlantı olması veya pazarlanmalarına ilişkin şartlar nedeniyle aralarında, aynı ticari veya bağlantılı ticari kaynaklardan geldikleri yanlış inancına yol açabilecek bir ilişki kurulması yeterlidir.

USPTO uzmanının, “sandviçler” ve “sebze salataları” malları arasında bağlantı kurarken dayandığı kanıtlardan birisi, her iki malı da bünyesinde birlikte barındıran 5 adet üçüncü taraf tescilinin varlığıdır. Temyiz Kurulu içtihadına göre, malları bir arada barındıran ve ticarette kullanıma dayanan üçüncü kişi tescillerinin varlığı, malların veya hizmetlerin aynı ticari kaynaktan gelebileceğini gösterme amacına hizmet edebilir.

Kanaatimizce, Türkiye’de neredeyse her başvuru Tebliğ’in ilgili sınıfındaki tüm malların veya hizmetlerin kopyalanıp yapıştırılmasından ibaret olduğundan ve Enstitü sicili kullanılmayan mallar ve hizmetlerle dolu bir depoya dönüşmüş olduğundan, üçüncü kişi tescillerinin varlığının Türkiye’de ciddi bir delil teşkil etmesi mümkün olmayacaktır. Ancak, belirtildiği üzere bu durum A.B.D.’nde ciddi bir delil niteliğindedir. Temyiz Kurulu, uzmanca gösterilen ve inceleme konusu malları birlikte içeren üçüncü kişi tescillerinin varlığı hususunu, sandviçler ve sebze salataları mallarının tek bir ticari kaynaktan geldiğine delil teşkil edebilecek nitelikte bir durum olarak değerlendirmektedir.

Başvuru sahibi, sebze salataları ve sandviçler mallarının farklılıklarını ortaya koyarak, malların benzer veya bağlantılı olmadığını savunmuştur. Başvuru sahibine göre, sandviçler ekmek içeren ve ana yemek niteliğindeki mallar iken, sebze salataları genellikle yan yemek (meze) niteliğindedir. Buna karşın, Temyiz Kurulu’na göre, karıştırılma olasılığının varlığı sonucuna varabilmek için malların aynı veya rekabet eder nitelikte mallar olması şart değildir. Kaldı ki, inceleme uzmanı sebze salatalarının ana yemekler gibi pazarlandığını gösterir kanıtlar da sunmuştur.

Önceden paketlenmiş sandviçler veya salatalar marketlerde de satışa sunulabilir, yani bu tip ürünlerin mutlak surette restoranlarda sunumu zorunlu değildir. Başvuru sahibi bu durumu kabul etmekle birlikte, ürünlerin marketlerin farklı bölümlerinde satışa sunulduğunu öne sürmektedir. Bununla birlikte, Temyiz Kurulu başvuru sahibinin bu görüşünün gerçekçi olmadığı kanaatindedir, şöyle ki bu ürünlerin hangi nedenle aynı soğutucu dolapta satışa sunulmadığını gösteren kanıtlar bulunmamaktadır.

Temyiz Kurulu, sayılan tüm nedenlerle “sandviçler” ve “salatalar” mallarının bağlantılı mallar oldukları yönündeki tespitin yerinde olduğu görüşündedir.

Kurul’a göre, gerek sandviçler gerekse de salatalar ucuz ürünlerdir ve tek bir öğünü oluşturmaları nedeniyle, kimi zaman birbirlerinin yerine de tüketilebilmektedir. Bunun sonucu olarak, bir soğutucu dolaptan önceden paketlenmiş sandviç veya salata alırken tüketicilerden, markaları dikkatlice incelemelerini beklemek yerinde olmayacaktır. Hele ki, inceleme konusu markaların neredeyse aynı olmaları hususu göz önüne alındığında, tüketicilerin alışveriş esnasında, markaların birisinde ek olarak “THE” ibaresinin yer almasından kaynaklanan farklılığı algılayamamaları çok olası olacaktır.

Başvuru sahibi, “CAFE LAFAYETTE” ibareli bir markanın “Yiyecek ve içecek sağlanması hizmetleri.” için üçüncü bir taraf adına tescilli olmasından ve bu hizmetlerin sebze salataları mallarına, sandviçlerden daha yakın olduğundan hareketle, bu markanın tescil edilmiş olmasının, başvuru ile ret gerekçesi marka arasındaki karıştırılma ihtimali tespitinin yerindeliğini ortadan kaldırdığını öne sürmektedir. Temyiz Kurulu, söz konusu üçüncü kişi markası tescil edilirken uzmanın hangi görüşten hareket ettiğini bilmemektedir, şöyle ki belirtilen marka inceleme konusu vakada değerlendirmeye konu değildir. Bununla birlikte Kurul’a göre, “LAFAYETTE” ibareli bir markanın tescil edilmiş olması, Ofis’in benzer markalar hakkında aynı kararı vereceği yönünde bir politikanın varlığını gösterir nitelikte bir husus değildir. Dolayısıyla, başvuru sahibinin bu yöndeki itirazı da haklı görülmemiştir.

Temyiz Kurulu yukarıda sayılan tüm nedenler çerçevesinde, başvuru hakkında verilen ret kararını yerinde bulmuş ve başvuru sahibinin itirazını reddetmiştir.

USPTO Temyiz Kurulu’nun “LAFAYETTE” kararı, daha önceden de çok kez belirttiğimiz üzere, USPTO’nun malların ve/veya hizmetlerin benzerliği konusunda Nicé sınıflandırmasında aynı sınıf içerisinde bulunma gibi bir ön şartla bağlı olarak karar vermediğini ve bu yorumun resen benzerlik incelemesi aşamasında da geçerli olduğunu bir kez daha göstermektedir. Türk marka incelemesi sistemini şablonlara indirgeyen ve incelemeye “yorum –  uzman katkısı” unsurunun katılmasını sınırlayan en önemli unsur konumundaki, Mal – Hizmet Tebliği ile belirlenen alt gruplar çerçevesinde aynı tür hatta benzer mal ve hizmetleri tespit etme uygulaması devam ettiği sürece, kanaatimizce incelemeden her zaman gerçekçi sonuçlar beklemek yerinde olmayacaktır.

Önder Erol Ünsal

Şubat 2015

unsalonderol@gmail.com

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Nispi Ret Nedenleri

OHIM Temyiz Kurulu Kararı Yeteri Derecede Gerekçeli Olmazsa Ne Olur? Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin T-605/13 Sayılı Kararı

sottoilsole2

 

İç Pazarda Uyumlaştırma Ofisi (OHIM) Temyiz Kurulu kararlarını inceleyenler, bu kararların genellikle oldukça uzun ve detaylı gerekçelendirmeler içerdiğinin farkındadır. OHIM Temyiz Kurulu’nun bize oldukça uzun gelen gerekçeleri, kimi zaman karar taraflarına yeterince kapsayıcı gelmediğinden olsa gerek, dava konusu olabilmektedir.
Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi, 25 Eylül 2014 tarihinde verdiği T-605/13 sayılı kararında bir OHIM Temyiz Kurulu kararını, kararın gerekçelendirilmemiş olması nedeniyle bozmuştur. Dikkat çekici tespitler içeren karara ilişkin detaylar takip eden şekildedir:
“Alma- The Soul of Italian Wine LLLP” firması 4 Mart 2011 tarihinde aşağıda görseline yer verilen “Sotto il Sole Italiano” markasının tescil edilmesi talebiyle OHIM’e başvuruda bulunur. Başvuru “Sınıf 33: Şaraplar.” malını kapsamaktadır.

sottoilsole

Başvuru OHIM tarafından incelenir ve ilan edilir. Başvurunun ilanına karşı “Miguel Torres, SA”, OHIM’de tescilli “VINA SOL”, “SOL” kelime markalarını gerekçe göstererek itiraz eder. İtiraz gerekçesi markalar “Sınıf 33: Alkollü içecekler (biralar hariç).” mallarını kapsamaktadır.
OHIM İtiraz Birimi, “SOL” ibareli topluluk markasını referans alarak, markalar arasında karıştırılma olasılığının bulunduğuna hükmeder ve itirazı kabul ederek başvuruyu reddeder. Başvuru sahibi bu karara itiraz eder ve itiraz OHIM Temyiz Kurulu tarafından incelenir.
OHIM Temyiz Kurulu, 10 Eylül 2013 tarihinde verdiği kararla itirazı reddeder. Temyiz Kurulu, “VINA SOL” markasını referans alarak verdiği kararında, markalar arasında benzerlik bulunması, malların aynı olması ve “VINA SOL” markasının şaraplara ilişkin olarak Avrupa Birliği’nde ünlü bir marka olması gerekçeleriyle başvurunun üne sahip markanın ayırt edici karakterini zedeleyebileceği, bu anlamda Topluluk Marka Tüzüğü madde 8(5) bağlamındaki ret durumunun ortaya çıktığı sonucuna ulaşır. Dolayısıyla, başvuru sahibince yapılan itiraz reddedilir.
Başvuru sahibi OHIM Temyiz Kurulu’nun kararına karşı dava açar. Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nce görülen dava T-605/13 sayılı kararla sonuçlandırılır.
Başvuru sahibi davada dört gerekçeye dayanmaktadır. Bu gerekçelerin sonuncusu 207/2009 sayılı Topluluk Marka Tüzüğü madde 75 ve 76(1)’in ihlalidir.
Adalet Divanı Genel Mahkemesi, yukarıda belirtilen dördüncü gerekçeyi ele alarak davayı değerlendirir.
Başvuru sahibine göre, OHIM Temyiz Kurulu, başvuru sahibi tarafından gönderilen kanıtları incelememiş ve dolayısıyla itirazın reddedilmesi yönündeki kararında gerekçe belirtmeyerek görevini ihlal etmiştir.
Başvuru sahibince incelenmediği iddia edilen kanıtlar, “sol”, “sole”, “soleil”, “sun” kelimelerini ve güneş şekillerini içeren markaları taşıyan çeşitli şarap markalarını barındıran internet çıktıları ve yukarıda belirtilen unsurları içeren 33. sınıf için tescil edilmiş topluluk markalarının örnekleridir.
Başvuru sahibine göre yukarıda yer verilen kanıtlar, “sol”, “sole”, “soleil”, “sun” kelimelerinin ve güneş şeklinin şarap sektöründe oldukça zayıf nitelikte markalar olduğunu göstermektedir ve bu nedenle Avrupa Birliği’nde yerleşik tüketicilerin bu unsurları içeren markalara alışkın olduğunu ispatlamaktadır. Temyiz Kurulu, bu kanıtları herhangi bir gerekçe göstermeden incelememek suretiyle yukarıda belirtilen hususları göz ardı etmiştir.
OHIM’e göre, Temyiz Kurulu dava konusu kararında “… başvuru sahibinin iddialarının aksine sol kelimesi inceleme konusu mallar bakımından tanımlayıcı nitelikte olmadığından, bu mallarla doğrudan ilişkisi bulunmamaktadır.” ifadesini kullanarak, belirtilen kanıtları üstü kapalı olarak değerlendirmeye almıştır. OHIM’e göre, Temyiz Kurulu’nun kısa ve öz gerekçelendirmesi, başvuru sahibince sunulan kanıtların Kurul’u , “sol”, “sole”, “soleil”, “sun” kelimelerinin ve güneş şeklinin oldukça zayıf ayırt edici niteliği konusunda ikna etmediğini zımnen ima etmektedir.
207/2009 sayılı Topluluk Marka Tüzüğü madde 75’in birinci cümlesine göre, OHIM kararları dayandıkları gerekçeleri belirtmek zorundadır. OHIM’in kararlarının gerekçelerini belirtmesi yükümlülüğü iki amaca yöneliktir: (i) İlgili kişilerin yaptırımın nedenini tam olarak bilerek haklarını savunmalarını sağlamak ve (ii) Avrupa Birliği mahkemelerinin kararların yasallığını denetleme yetkilerini kullanmalarını mümkün kılacak yeterli materyali sağlamak.
OHIM’ce de öne sürüldüğü gibi, Temyiz Kurulu’nun taraflarca öne sürülen tüm gerekçeleri tek tek ve etraflıca incelediği bir rapor sunmasını şart koşulamaz. Bu nedenle gerekçelendirme, ilgili kişilerin Temyiz Kurulu kararlarının nedenlerini anlamalarına imkan verilmesi ve yetkili mahkemelerin kararların yasallığını denetmelerini mümkün kılacak içeriğin sağlanması koşullarıyla zımni biçimde yapılabilir.
Bununla birlikte incelenen vakada durum bu içerikte değildir. Şöyle ki, ne OHIM İtiraz Birimi ne de OHIM Temyiz Kurulu, başvuru sahibi tarafından sunulan kanıtlardan bahsetmektedir ve Temyiz Kurulu’nun markaların benzerliğine ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede bu kanıtlara hiçbir referans yapılmamıştır. İnceleme konusu kararda, “sol”, “sole”, “soleil”, “sun” kelimelerinin ve güneş şeklinin şarap sektöründeki zayıf ayırt edici niteliği hakkındaki başvuru sahibi argümanlarına yönelik olarak Temyiz Kurulu’nun zımni şekilde de olsa yanıt verdiğinden bahsetmek mümkün değildir.
Temyiz Kurulu’nun kararında “sol” kelimesinin tanımlayıcı nitelikte olmadığını belirtmesi, OHIM değerlendirmesinin tersine, “sol”, “sole”, “soleil”, “sun” kelimelerinin ve güneş şeklinin şarap sektöründeki yaygın kullanımına bağlı olarak ayırt edici niteliğinin bulunmadığı içerikli kanıtların dikkate alınmış olduğu varsayımının kabul edilebileceği anlamına gelmemektedir.
İnceleme konusu kararda, başvuru sahibince sunulan kanıtların Temyiz Kurulu’nca dikkate alınıp alınmadığının belirlenmesini mümkün kılacak veya bu kanıtların hangi gerekçeyle konuyla bağlantısız bulunduğunun anlaşılmasını sağlayacak hiçbir detay bulunmamaktadır.
Bu çerçevede, kararda gerekçelerin açıklanmasının sağlanmaması ve kanıtların markalardaki “sol” ve “sole” ibarelerinin zayıf ayırt edici niteliklerinin gösterilmesi amacına yönelik olmaları dikkate alındığında, Temyiz Kurulu’nun, markaların baskın unsurunun ve bunun sonucunda benzerliğinin tespitine yönelik değerlendirmesinde, bu kanıtları dikkate alıp almadığını belirlemek mümkün değildir.
Dolayısıyla, Genel Mahkeme, kararda gerekçe belirtme görevinin ihlal edilmesi içerikli başvuru sahibi iddiasının kabul edilmesi gerektiği sonucuna ulaşmış ve başvuru sahibinin bu yöndeki iddiası doğrultusunda Temyiz Kurulu kararını iptal etmiştir. Başvuru sahibinin bu yöndeki iddiası doğrultusunda Temyiz Kurulu kararı iptal edilmiş olduğundan, başvuru sahibinin kararın iptali amaçlı diğer üç iddiası ayrıca incelenmemiştir.
OHIM Temyiz Kurulu başta olmak üzere neredeyse tüm OHIM kararlarının oldukça detaylı ve gerekçeli olması göz önüne alındığında, bir OHIM Temyiz Kurulu kararının bu yöndeki eksiklik nedeniyle iptal edilmiş olması sık rastlanılmayan bir durum niteliğindedir. Kararın bu açıdan okuyucuların dikkatini çekeceğini kanaatindeyim.
Bu noktada yazarın geleceğe yönelik beklentisi, (i) İlgili kişilerin yaptırımın nedenini tam olarak bilerek haklarını savunmalarını sağlamak ve (ii) Mahkemelerin kararların yasallığını denetleme yetkilerini kullanmalarını mümkün kılacak yeterli materyali sağlamak amaçlarına yönelik olarak ülkemizde de yeteri derecede gerekçeli kararların daha yüksek oranda verilmesidir.

 

Önder Erol Ünsal
Şubat 2015

unsalonderol@gmail.com