Etiket: malların ve hizmetlerin benzerliği

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Nice Sınıflandırması - Malların ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırması 5 Aralık 2022

ALKOLLÜ ve ALKOLSÜZ İÇECEKLER GERÇEKTEN BENZER MALLAR DEĞİLLER Mİ?

Bildiğiniz gibi, 18 Ağustos 2021 tarihinde Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından güncellenmiş Marka İnceleme Kılavuzu yayımlanmıştır. 2019 yılında yayımlanan bir önceki kılavuza ek olarak, güncellenen kılavuzda marka başvurularının incelenmesine ilişkin nispi ret gerekçelerinin ilki olan “Karıştırılma İhtimali Değerlendirmesine” ilişkin ilkeler ele alınmıştır.

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun marka tescilinde nispi ret nedenleri başlıklı bölümünün 6/1. maddesinde “Tescil başvurusu yapılan bir markanın, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile aynılığı ya da benzerliği ve kapsadığı mal veya hizmetlerin aynılığı ya da benzerliği nedeniyle, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile halk tarafından ilişkilendirilme ihtimali de dâhil karıştırılma ihtimali varsa itiraz üzerine başvuru reddedilir.” denilmektedir. Dolayısıyla, karıştırılma olasılığı değerlendirmesinde söz konusu üç bağlı koşul göz önünde bulundurulmaktadır.

Güncellenen Marka İnceleme Kılavuzu’nun 6769 SAYILI SMK 6/1 İNCELEME KILAVUZU başlıklı bölümünde malların ve hizmetlerin karşılaştırılmasına ve mal ve hizmet benzerliği örneklerine yer verildiği görülmektedir. Bu yazının konusu, alkollü içecekler ile alkolsüz içecekler arasında yapılan benzerlik değerlendirmesi olacaktır.

TÜRKPATENT tarafından 2017 yılında yayımlanan ve halen geçerli olan Mal ve Hizmet Sınıflandırma Listesi’ne göre 32. ve 33. sınıflara ait emtia listeleri aşağıdaki gibidir:

32. sınıf	33. sınıf
Biralar; bira yapımında kullanılan preparatlar. Maden suları, kaynak suları, sofra suları, sodalar. Sebze ve meyve suları, bunların konsantreleri ve özleri, meşrubatlar. Enerji içecekleri (alkolsüz); proteinle zenginleştirilmiş sporcu içecekleri.	Alkollü içecekler (biralar hariç): Şaraplar, rakılar, viskiler, likörler, alkol içeren kokteyller

Güncellenen Marka İnceleme Kılavuzu’nda, 32. sınıfa dahil emtialar ile 33. sınıfa dahil emtiaların benzerliklerinin değerlendirildiği bölüm şöyledir:

2.4.10 Alkollü içecekler (33. Sınıf) ile alkolsüz içecekler (32. Sınıf)

Uygulamada karşılaşılan bir diğer mal benzerliği incelemesi de 32’nci sınıfta yer alan alkolsüz içecekler ile 33’üncü sınıfa dâhil alkollü içecekler arasındaki karşılaştırmasıdır. 32’nci sınıfta yer alan “Maden suları, kaynak suları, sofra suları, sodalar; sebze ve meyve suları, bunların konsantreleri ve özleri, meşrubatlar; enerji içecekleri (alkolsüz); proteinle zenginleştirilmiş sporcu içecekleri” ile 33’üncü sınıfta yer alan “Alkollü içecekler (biralar hariç): şaraplar, rakılar, viskiler, likörler, alkol içeren kokteyller” yapıldıkları maddeler farklı olduğu için doğaları farklıdır. Tamamlayıcı veya rekabet halinde olmayan söz konusu mallar, marketlerde birlikte satılıyor olmalarına rağmen alkollü içecekler düzenleme gereği ayrı bir reyonda satılması zorunlu olması nedeniyle dağıtım kanallarında benzerlikten söz edilemeyecektir. İlgili tüketici kesimi ortak olan alkolsüz içecekler ve alkollü içecekler mallarının, üreticileri ise farklılaşmaktadır. Sayılan gerekçelerle “Maden suları, kaynak suları, sofra suları, sodalar; sebze ve meyve suları, bunların konsantreleri ve özleri, meşrubatlar; enerji içecekleri (alkolsüz); proteinle zenginleştirilmiş sporcu içecekleri” ile 33’üncü sınıfta yer alan “alkollü içecekler” arasında benzerlik bulunmadığı kabul edilir.

…

Benzer şekilde, 31 Mart 2021 tarihinde EUIPO tarafından yayımlanan güncellenmiş Marka İnceleme Kılavuzu’nun 32. sınıfa dahil emtialar ile 33. sınıfa dahil emtiaların benzerlik değerlendirmesi bölümünde FLÜGEL kararına atıfta bulunularak, özetle alkollü içecekler ile alkolsüz içeceklerin çoğunluğunun doğalarının, kullanım amaçlarının farklı olduğu ve içeriklerinde alkol olup olmamasının malları farklılaştırdığına değinilmiş ve çoğu alkollü içeceğin çoğu alkolsüz içeceğe benzer olmadığı belirtilmiştir.

Başta ICEBERG ve FLÜGEL kararları olmak üzere, incelenen ve burada yazıyı çok fazla uzatmamak adına yer verilemeyen kararlara ve kılavuzlara bakıldığında genel olarak 32. sınıfa dahil malların çoğunluğu ile 33. sınıfa dahil malların çoğunluğunun benzer bulunmama gerekçeleri şöyle sıralanmaktadır:

Alkollü içecekler ile alkolsüz içeceklerin farklı üretim metotlarına sahip olmaları; alkollü içeceklerin damıtma, yıllandırma, mayalama gibi süreçlerden geçmesi;
Alkollü içeceklerin lisansa tabi olması;
Alkollü içecekler ile alkolsüz içeceklerin farklı yaş gruplarına hitap etmesi;
Alkollü içecekler ile alkolsüz içeceklerin ücretleri arasındaki farklar;
Alkolsüz içeceklerin hitap ettiği kitle ortalama tüketici olarak kabul ediliyorken, alkollü içeceklerin hitap ettiği tüketici kitlesinin bilinçli tüketici olarak kabul edilmesi;
Alkollü içecekler üreten firmaların alkolsüz içecekler üretmemeleri.

…

Katı olan her şeyin buharlaşmakta olduğu günümüzde, içecek sektörünün değişen trendlerini (karışım içecekler ya da NoLo olarak anılan alkolsüz ya da düşük alkollü içecek trendleri) ve sektörel yenilikleri düşündüğümüzde, alkolsüz içecekler ile alkollü içecekler arasında yapılan benzerlik değerlendirmesinin ticaretin gerekliliklerini göz ardı eden bir bakış açısıyla yapılmakta olduğunu söyleyebilir miyiz?

Güncel Marka İnceleme Kılavuzu, uluslararası ve ulusal örnek kararlar göz önüne alındığında, bu durum bizi içecek sektörü ile ilgili koruma kapsamının ya da benzerlik değerlendirmesinin çok da yerinde olmadığı sonucuna ulaştırmaz mı? Bu noktada aklıma gelen birkaç soruya öncelikli olarak yer vermek isterim.

Kararlarda görülen gerekçelerden biri de alkollü içecekler üreten firmaların alkolsüz içecekler üretmedikleridir. Bugün alkollü içecekler üreten firmaların, yarın alkolsüz içecekler de üretmeleri mümkün olamaz mı? (Kısa bir araştırma dahi içecek sektöründe faaliyet gösteren bazı firmaların alkollü ve alkolsüz içeceklerin karışımlarını piyasaya sürmeye başladıklarını göstermektedir.)

Marka yaratma stratejileri ve güncel sektör gereklilikleri düşünüldüğünde firmalar içecek sektöründe faaliyet göstereceklerse mal ve hizmet listesi açısından karar aşamasında daha geniş kapsamlı ve ileriye dönük bir karar mı vermelidirler?

Gerçekten, bir tüketicinin, aynı menüde/ masada gördüğü veya birlikte tükettiği aynı markalı şarap ile meyve suyunun ya da rakı ile şalgamın farklı şirketlere ait olabileceğini düşünmesi hayatın olağan akışına uygun mudur?

Sayısını çoğaltabileceğimiz soruları düşündüğümde, çoğu alkollü içeceğin, çoğu alkolsüz içeceğe benzer bulunması gerektiği sonucuna varıyor ve kılavuzda yer alan ilgili değerlendirmenin yeniden tartışmayı hak ettiğini düşünüyorum.

Yukarıdaki sorulara vereceğim kişisel yanıtları yeniden değerlendirirken yazıyı burada bitiriyor ve Önder Bey’in marka ve patent vekilliği sınavları hakkında yazdığı yazının son cümlesinden ilhamla, ben de tehlikesiz sulara dönüyorum. Tanınmış markaların durumu ne zaman netleşir? 🙂

Esen TEKİN

Aralık 2022

esentekin@gmx.de

6769 sayılı sınai mülkiyet kanunu, A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Kararları ve Uygulaması, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Nispi Ret Nedenleri 20 Eylül 2022

KARIŞTIRILMA İHTİMALİ İNCELEMESİNDE MAL/HİZMET BENZERLİĞİ İŞARET BENZERLİĞİNDEN VEYA DİĞER FAKTÖRLERDEN ETKİLENİR Mİ? — EUIPO, USPTO VE TÜRKPATENT YAKLAŞIMI —

Marka hukuku çalışan herkesin aşina olduğu üzere karıştırılma ihtimali müessesesi 6769 s. SMK’nın nispi ret gerekçeleri başlıklı 6ncı maddesinin birinci fıkrasında “Tescil başvurusu yapılan bir markanın, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile aynılığı ya da benzerliği ve kapsadığı mal veya hizmetlerin aynılığı ya da benzerliği nedeniyle, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile halk tarafından ilişkilendirilme ihtimali de dâhil karıştırılma ihtimali varsa itiraz üzerine başvuru reddedilir.” şeklinde düzenlenmiştir. Kanunun lafzında açıkça belirtildiği gibi karıştırılma ihtimali gerekçeli itirazın kabul edilebilmesi için “mal veya hizmetlerin aynılığı ya da benzerliği” sağlanması gereken şartlardan birisi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Türk marka hukuku uygulamalarında mal/hizmet benzerliği hususu, karıştırılma ihtimali değerlendirmesinde belirleyici olan temel üç faktörden birisi olmasına rağmen bu zamana kadar üzerinde fazla durulmayan, detaylı incelemeye konu olmamış bir başlık olarak kalmıştır. Üstelik mal / hizmet benzerliği değerlendirmesinin uygulama alanı sadece karıştırılma ihtimali incelemesi ile de sınırlı değildir; diğer nispi ret gerekçeleri olan eskiye dayalı kullanımların incelendiği 6/3 bendi (eskiye dayalı kullanıma konu olan mallar/hizmetler ile aynı veya benzer mallar/hizmetler için ret uygulanır), Paris Sözleşmesi kapsamında tanınmış markalar kapsamında yapılan itirazların incelendiği 6/4 bendi (madde metninde ret kapsamının aynı ve benzer mallar/hizmetler için uygulanacağı belirtilmiştir), ortak ve garanti markalara istinaden yapılan itirazların incelendiği 6/7 bendi (madde metninde ret kapsamının aynı ve benzer mallar/hizmetler için uygulanacağı belirtilmiştir) ve tescilli markanın koruma süresinin dolmasından sonra 6/8 bendi (madde metninde ret kapsamının aynı ve benzer mallar/hizmetler için uygulanacağı belirtilmiştir) kapsamında yapılan itirazlarda da mal / hizmet benzerliği değerlendirmesi yapılması gerekmekte, mal/hizmet benzerliğinin düzeyi koruma kapsamına doğrudan etki etmektedir. Dahası tanınmış markalara istinaden 6/5 kapsamında yapılan itirazlarda da malların/hizmetlerin benzerliği yanında malların/hizmetlerin yakınlığı ya da uzaklığı değerlendirmesinde de mal/hizmet karşılaştırması gerekliliği bulunmaktadır.

Mal/hizmet benzerliği hususunun tescil edilen markaların koruma kapsamına doğrudan etki eden önemli bir faktör olmasına rağmen Türkiye’de yeterli incelemeye konu olmaması oldukça ilginçtir. Bu yazı kapsamında mal/hizmet benzerliği değerlendirmesinin esasına ilişkin detaylı açıklamaya yer verilmeyecek, karıştırılma ihtimali incelemesinde tartışılması gereken temel konulardan biri olan karıştırılma ihtimali incelemesinde mal/hizmet benzerliği değerlendirmesinin işaret benzerliği değerlendirmesinden veya diğer faktörlerden bağımsız olup olmadığı hususuna ilişkin olarak Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO), Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Marka Ofisi (USPTO) ve Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT)’nun yaklaşımları üzerinde durulacaktır.

Karıştırılma ihtimali (likelihood of confusion) terim olarak çoğu ülkede aynen kullanılsa da incelemede farklı yaklaşımlara konu olabilmektedir.

EUIPO’nun karıştırılma ihtimali değerlendirmesinde dikkate aldığı temel faktörler sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, malların/hizmetlerin benzerliği ve bu benzerliğin düzeyi, işaretlerin benzerliği ve bu benzerliğin düzeyi, önceki markanın ayırt edici gücü, çekişme konusu malların hitap ettikleri tüketici kesimi ve bu tüketici kesiminin dikkat seviyesidir. EUIPO’ya göre karıştırılma ihtimali incelemesinde dikkate alınan bu faktörler birbirleriyle etkileşim halinde bulunur ve nihayetinde bütün faktörler ayrı ayrı göz önünde tutulmak suretiyle bir sonuca gidilir. Örneğin, malların/hizmetlerin düşük düzeyde benzerliği işaretlerin aynılığı veya yüksek düzeyde benzerliği ile telafi edilebilmekte (veya tam tersi) ve karıştırmanın ortaya çıkacağı veya önceki markanın ayırt ediciliği arttığı durumlarda düşük düzeyde benzer nitelikte olan mallar/hizmetler için de karıştırmanın söz konusu olabileceği kabul edilebilmektedir.

EUIPO tarafından yapılan karıştırılma ihtimali incelemesinde, mal/hizmet benzerliği bağımsız bir faktör olarak değerlendirilmekte ve kendi içerisinde bir takım kıstaslara göre benzerlik incelemesine tabi tutulmaktadır. Bu benzerliğin incelenebilmesi için içtihat hukuku çerçevesinde, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere şu kriterler dikkate alınmaktadır:

Doğası (niteliği),
Kullanım amaçları,
Kullanım şekilleri/yöntemleri,
Birbirlerinin ikamesi olup olmadığı,
Tamamlayıcısı nitelikte olup olmadıkları,
Dağıtım kanalları,
Hitap ettikleri tüketici kesimi,
Ticari kaynakları.

Görüldüğü üzere, mal/hizmet benzerliği kendi içerisinde değerlendirmeye tabi tutulduğundan çok detaylı ve farklı kıstaslar belirlenmiş durumdadır ve mal/hizmet benzerliği incelemesi bu faktörler üzerinden gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, EUIPO mal/hizmet benzerliğine ilişkin detaylı bir inceleme kılavuzu hazırlamış ve bu kılavuzda karşılaştırmanın ne şekilde yapılması gerektiği, uygulamada sık rastlanan mal/hizmet çiftlerinin karşılaştırılması sonuçlarına yer vermiştir.[1] Ayrıca, içerisinde kullanıcıların daha önce mallar ve hizmetlere ilişkin yapılan karşılaştırma sonuçlarına (EUIPO itiraz birimi, Temyiz Kurulu ve mahkeme kararları) ulaşabildikleri “similarity tool”[2] adında bir aracı da kullanıcıların hizmetine sunmuştur. Dikkat edilirse bütün bu karşılaştırmalarda işaret benzerliğine ilişkin bir sonuca yer verilmemiş, incelemede sonuca etki eder nitelikte bulunmamıştır. Oldukça faydalı bir araç olan “similarity tool-benzerlik aracında” daha önce karşılaştırılan mal/hizmet çiftlerinin benzer olup olmadıkları, benzer olarak değerlendirilirler ise benzerlik derecesi ve hangi faktörlerden dolayı benzer olduklarına ilişkin açıklamalar yer almakta, bu örnek karşılaştırmalarda işaret benzerliği dikkate alınmamaktadır.

Karıştırılma ihtimali incelemesine ilişkin ABD Patent ve Marka Ofisi’ni (USPTO) yaklaşımında ise “duPont faktörleri” denilen faktörler dikkate alınarak değerlendirme yapılmaktadır. Bu faktörlerden kısaca aşağıda bahsedilecek olursa:

İşaretlerin görsel, işitsel, anlamsal ve ticari izlenim bakımlarından bütünsel benzerliği veya farklılığı,
Başvuru veya tescilde tanımlanan malların ve / veya hizmetlerin alakası, ilişkisi,
Yerleşik ve devamlılık göstereceği düşünülen ticaret kanalların benzerliği veya farklılığı,
Satışların gerçekleştirildiği koşullar- alıcıların karar biçimi – örneğin tüketiciler satın alma kararını ani mi yoksa dikkatli ve bilgili bir şekil mi gerçekleştiriyor,
Benzer mallar üzerinde kullanılan benzer markaların sayısı ve mahiyeti,
Önceki markanın satış rakamlarının yüksekliği, reklam veya kullanım yoğunluğundan kaynaklanan ünü (bilinirliği),
Eğer varsa, fiili karıştırmanın niteliği ve kapsamı,
Fiili karıştırma olmaksızın eş zamanlı gerçekleşen kullanımın süresi ve bu kullanımın gerçekleştiği şartlar,
Kullanıma konu olan veya olmayan malların çeşitliliği,
Başvuru sahibinin ve önceki marka sahibinin piyasadaki kesişim noktası,
Başvuru sahibinin malları üzerinde markasını kullanımı hakkında diğer kişileri engelleme hakkının bulunup bulunmadığı,
Olası karıştırmanın kapsamı (Karıştırmanın sonuçları önemsiz mi olacaktır yoksa karıştırma esasa ilişkin önemli sorunlara mı yol açacaktır?).
Karıştırılma iddiasını destekler nitelikteki diğer unsurlar.

USPTO inceleme kılavuzuna göre karıştırılma ihtimalinin varlığı incelenirken, faktörlerin değişen oranlarda öneme sahip olmasına rağmen bu faktörlerden en üstte yer alan iki tanesinin belirleyici ana faktörler olduğu, ancak incelenen olayın özelliğine göre bazı faktörlerin diğerlerine göre daha belirleyici nitelikte olabileceği belirtilmiştir. Ayrıca sayılan her faktörün somut olayda bulunmasının veya incelenmesinin gerekli olmadığı da söylenmiştir.[3] Karıştırılma ihtimaline ilişkin Amerikan yaklaşımında işaretlerin benzerliği ya da malların benzerliği gibi faktörleri ayrı ayrı bölmek yerine incelemenin tek seferde ve bütüncül bir yaklaşımla yapıldığı görülmektedir. Buna göre, mallar/hizmetler için bağımsız ve ayrı bir karşılaştırma yapılmamakta, durumun özelliğine göre karıştırma tespit edilmektedir. Zira incelemede malların hizmetlerin benzerliği terimi yerine “ilintililiği – ilişkisi” (relatedness of goods and services) terimi kullanılmaktadır. Bu terim daha belirsiz bir tanımlama olduğundan tüketicilerin herhangi bir şekilde markalar arasında bağlantı kurmasıyla (mallar/hizmetler benzer olmasa dahi) karıştırılma ihtimali bulunduğu sonucuna ulaşılabilmektedir. USPTO İnceleme Kriterine göre örneğin, yerleşik pazarlama uygulamaları yüzünden benzer ya da ilişkili olmayan mallar/hizmetler için dahi karıştırılma ihtimali oluşabileceği belirtilmiştir.[4] EUIPO ve TÜRKPATENT uygulamalarında malların benzerliği karıştırılma ihtimalinin bulunması için varlığı zorunlu bir koşul olmasından dolayı benzer olmayan mallar/hizmetler için karıştırılma ihtimali gerekçesiyle ret uygulanamazken USPTO uygulamasında böyle bir durum söz konusu değildir.

Karıştırılma ihtimaline ilişkin olarak Türk Patent ve Marka Kurumu’nun yaklaşımı ise, mevzuatların da uyumlu olmasının doğal bir sonucu olarak EUIPO uygulaması ile büyük bir paralellik arz etmektedir. TÜRKPATENT’in karıştırılma ihtimalinde dikkate aldığı temel faktörler sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, malların/hizmetlerin benzerliği ve bu benzerliğin düzeyi, işaretlerin benzerliği ve bu benzerliğin düzeyi, önceki markanın ayırt edici gücü, çekişme konusu malların hitap ettikleri tüketici kesimi ve bu tüketici kesiminin dikkat seviyesidir. Yine mal/hizmet benzerliğinde kullanılan kriterler EUIPO’nun belirlemiş olduğu kriterler ile aynıdır. Son olarak, karıştırılma ihtimali incelemesinde Kurum, mal/hizmet benzerliğini işaret benzerliğinden etkilenmeyen bağımsız bir faktör olarak görmüş ve bunu da Marka İnceleme Kılavuzu 2021 sayfa 384’de açıkça şu şekilde belirtmiştir:[5]

“Malların ve hizmetlerin benzerliği, karşılaştırmaya konu işaretlerin benzerlik düzeyi ve önceki markanın ayırt edici gücünden bağımsız olarak değerlendirilir. Diğer bir ifade ile malların/hizmetlerin benzerliği ve bu benzerliğin düzeyi her bir mal/hizmet karşılaştırması için aynıdır ve işaretlerin benzerlik düzeyi ile önceki markanın ayırt edici gücünden etkilenmez.”

Görüldüğü üzere, EUIPO ve TÜRKPATENT yaklaşımı mal/hizmet benzerliğini bağımsız ayrı bir faktör olarak ele alırken, USPTO yaklaşımı mal/hizmet benzerliğini işaretten bağımsız düşünmez ve bütüncül bir yaklaşımla incelemeye tabi tutar. USPTO kılavuzda bu yaklaşımı “kendi başına kuralının olmaması-no per se rule” ile açıklar ve malların hizmetlerin tek başlarına alakalı-ilişkili olması ve benzer markaların karşılaştırıldığı her durumda karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkacağı gibi bir kuralın olamayacağını kabul eder. İncelemeye ilişkin bu temel ayrım bizi mal/hizmet benzerliği incelemesinin kendi içerisinde yapılması gereken bir benzerlik değerlendirmesi olup olmadığı noktasına götürür. Daha açık bir ifadeyle, mal çiftleri (örn, güneş gözlüğü ile çantalar) için yapılan mal/hizmet benzerliği değerlendirmesi her incelemede aynı benzerlik düzeyine mi karşılık gelmelidir yoksa karşılaştırılan işaretlerin karakteristik özelliklerine ve benzerlik düzeylerine göre bazen benzer bazen de benzemez olarak mı değerlendirilmelidir? Bu sorunun cevabı Avrupa ve Türk yaklaşımında karıştırılma ihtimalinin sonucu açısından önem arz eder, zira mallar ve hizmetler arasında benzerlik bulunmadığı sonucuna ulaşılması durumunda karıştırılma ihtimali incelemesi kesilir ve karıştırılmanın ortaya çıkmayacağı sonucuna ulaşılır. Başka bir anlatımla, Türk ve Avrupa yaklaşımında mal/hizmet benzerliği bağımsız bir inceleme olduğundan ve bir kere mallar benzer olarak bulunmadığında karıştırılma ihtimali gerekçeli ret uygulanamaz olacağından koruma kapsamı sınırlanacak ve benzer olmayan mallar/hizmetler için üçüncü kişilerin tesciline markalar aynı da olsa müsaade edilecektir (diğer nispi ret gerekçeleri kapsamında tabii ki ret uygulanabilir). Amerikan yaklaşımında ise mal/hizmet benzerliği karıştırılma ihtimali incelemesinin sadece bir faktörü olduğundan, diğer faktörlerle de etkileşim içerisinde olduğundan ve malların alakalı olması karıştırılma ihtimalinin oluşması için şart olmadığından bu kadar kritik öneme sahip değildir.

Yaklaşımlar arasındaki farklılık aynı zamanda karıştırılma ihtimali incelemesinde karar veren otoritelerin kararlarının önceden bilinebilir veya en azından belli ölçüde öngörülebilir olması açısından da önem taşır. Aynı mal çiftinin bazen benzer bulunarak redde konu edilmesi bazen de benzer bulunmayarak redde konu edilmemesi piyasada belirsizliğe sebep olabilecektir. Yine karar verici konumunda olan inceleme otoriteleri veya mahkemeler için de aynı durumda olan örnekler için uygulama farklılıklarına sebep olabilmektedir.

Bu yazı kapsamında hangi yaklaşımın daha iyi veya daha doğru olduğu konusunda bir yorum yapılmayacak olsa da Avrupa ve Türk sisteminin sahip olduğu mukayeseli üstünlükten bahsetmek gerekir. Karıştırılma ihtimali incelemesi kendi içerisinde soyut bir ihtimal değerlendirmesinden ibaret olduğundan, doğası gereği yoruma açık olmakta ve pratikte benzer durumda olan markalar için farklı kararlar suretiyle belirsizliğe neden olabilmektedir. Avrupa ve Türk yaklaşımının kullandığı mal ve hizmet benzerliğinin karıştırılma ihtimali incelemesinde diğer faktörlerden etkilenmemesi durumunun, yani bağımsız bir faktör olarak ortaya çıkmasının ve her karşılaştırmada aynı sonucu vermesinin, incelemede öngörülebilirliği ve tutarlılığı arttırdığının, daha tahmin edilebilir, öngörülebilir kararlar verilmesinin önünü açtığını söylemek yanlış olmayacaktır. Örneğin, bu yaklaşımda başvuru sahibi önceki markanın tescil kapsamında yer alan mallar ile benzer görülmeyen mallar ve hizmetler için bir başvuru yaptığında karıştırılma ihtimali gerekçesiyle ret kararı almayacağını önceden bilebilmektir. Benzer şekilde, daha önce benzer görülen mallar için benzer marka mesnet gösterilerek itiraz edildiğinde, muteriz itirazının kabul edileceğini öngörebilmektedir. Amerikan yaklaşımında bütüncül bir değerlendirme söz konusu olduğundan ve malların/hizmetlerin benzer olmaması durumunda dahi karıştırmanın söz konusu olabildiği göz önüne alındığında öngörülebilirliğin daha düşük seviyede kaldığını söylemek mümkündür.

Erman VATANSEVER

Eylül 2022

vatanseverman@yahoo.com

[1] Kılavuzu incelemek isteyenler için: https://guidelines.euipo.europa.eu/1935303/1788568/trade-mark-guidelines/chapter-2-comparison-of-goods-and-services

[2] Benzerlik aracına ulaşmak için: http://euipo.europa.eu/sim/

[3] Kılavuzu daha detaylı incelemek isteyenler için: https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/current#/current/TMEP-1200d1e5036.html

[4] TMEP Trademark Manuel of Examining Procedure 1207.01 (a) Relatedness of the Goods and Services https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/current#/current/TMEP-1200d1e5044.html

[5] İlgili kılavuza ulaşmak için Marka İnceleme Kılavuzu 2021: https://www.turkpatent.gov.tr/marka

Marka Nispi Ret Nedenleri 12 Ağustos 2022

KARIŞTIRILMA OLASILIĞI İNCELEMESİNDE KARŞILIKLI BAĞIMLILIK İLKESİ

Markalar arasındaki karıştırılma olasılığı incelemesi başta olmak üzere, bir markaya ilişkin herhangi bir husustan dolayı inceleme yapıldığında, tüm unsurların ve etkenlerin birlikte dikkate alınması, bu bağlamda bütüncül bir inceleme yapılması evrensel marka hukuku ilkelerinin temelini oluşturmaktadır. Kimi durumlarda baskın unsur, kimi durumlarda mal/hizmetler arasındaki benzerlik seviyesi, kimi durumlarda işaretler arasındaki benzerlik düzeyi, kimi durumlarda tüketici kitlesinin dikkat seviyesi , kimi durumlarda ise somut delillerin varlığı daha ağırlıklı olarak değerlendirilse de, temel prensip bütün unsurların -en azından bir seviyeye kadar- birlikte göz önünde bulundurulmasıdır.

Bunu en güzel pekiştiren prensiplerden biri de markalar arasında yapılacak karıştırılma olasılığı değerlendirmesinde dikkate alınan unsurların birbirleriyle etkileşim içinde olduğuna işaret eden ve mehaz mevzuatta “interdependence principal” olarak ifade edilen, Türkçe’ye ise “karşılıklı bağımlılık ilkesi” olarak çevrilen ilkedir.

6769 Sınai Mülkiyet Kanunu’nda -son derece doğal olarak- kendine açık bir şekilde yer bulamayan bu ilke, Türk Patent ve Marka Kurumu (“TÜRKPATENT”) tarafından 2021 yılında yayımlanan Marka İnceleme Kılavuzu (“Kılavuz”) içinde kendine özel bir başlık elde etmiştir. “Karıştırılma ihtimali değerlendirmesinde işaretlerin aynılığı veya benzerliği ile mal ve hizmetlerin aynılığı veya benzerliğine ilişkin unsurların karşılıklı bir bağımlılık ve dengelenme ilişkisi içinde olduğu (…)” şeklinde ifade edilen ilke; -her ne kadar bazı temel objektif kriterler söz konusu olsa da- bir noktada sübjektif niteliği de bulunan markalar arasındaki karıştırılma ihtimalinin değerlendirilmesinde özellikle önem arz etmektedir. Nitekim bizatihi TÜRKPATENT tarafından Kılavuz’da belirtildiği üzere, “(…) markaların ayniyeti veya benzerliği ile mal ve hizmetlerin ayniyeti veya benzerliğine ilişkin unsurların karşılıklı bir bağımlılık ve dengeleme ilişkisi içinde olduğu gözden uzak tutulmamalıdır. Çünkü kimi zaman karşılaştırılan mal ve hizmetler arasındaki düşük düzeyli benzerlik, markalar (işaretler) arasında var olan yüksek düzeyde benzerlik ile ikame edilebilir.” Alıntılanan örnekte de görüldüğü üzere, hem markalar hem de mal/hizmetler arasında belirli bir derecede benzerlik bulunduğu, ancak ikisinin de aynı seviyede olmadığı ve hatta aksine biri daha yüksek seviyede iken birinin daha düşük seviyede olduğu durumlarda karşılıklı bağımlılık ilkesi önem kazanmaktadır. Dolayısıyla bu unsurlar arasında temel bir benzerlik zaten hukuki bir gereksinim olduğu gibi, benzerliğin olmadığı bir durumda bu ilkenin de uygulanabilirliği söz konusu olmayacaktır.

Karşılıklı bağımlılık ilkesi kanaatimce en çok da tüketici kitlesinin bilinç düzeyinin yüksek kabul edildiği ve dolayısıyla markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunma oranının görece daha düşük olduğu mallar bakımından önem arz etmektedir. Kılavuz’da değinildiği üzere, “Yüksek dikkat düzeyi karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkma ihtimalini düşüren bir husus olmasına rağmen her durumda karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkmayacağı şeklinde bir sonuç doğurmayacaktır. Karşılıklı bağımlılık ilkesi gereğince ilgili diğer tüm faktörlerin göz önünde bulundurulması gerekir. Örneğin, işaretlerin aynılığı ya da yüksek düzeyde benzerliği ve malların aynılığı gibi diğer faktörlerden dolayı ortaya çıkan güçlü bir karıştırılma ihtimali durumunda, ilgili tüketici kesiminin dikkat düzeyi tek başına karıştırılma ihtimalini ortadan kaldıran bir husus olarak görülemeyecektir.” Prensip bu olmakla birlikte, -tüketici kitlesinin daha bilinçli kabul edildiği- 5. sınıftaki ilaç cinsi malları kapsayan markalar arasında, diğer yönlerden çok güçlü olan unsurların göz ardı edilerek, tek ses farkına dayalı olarak karıştırılma ihtimali olmadığı yönünde değerlendirme yapılabildiği de uygulamada çokça görülmektedir.

Tabii ki unutmamak gerekir ki, karşılıklı bağımlılık ilkesi dengeleme ilkesini de beraberinde getirmektedir; zira, “(…) değerlendirilen faktörlerden birinin düşük seviyede olması durumunda karıştırılma ihtimali bulunduğu sonucuna ulaşabilmek için diğer faktörlerin bu düşüklüğü bertaraf edecek düzeyde olması gereklidir.” Ancak konu 5. sınıftaki ilaç cinsi malları kapsayan markalar olduğunda; bu ilkenin -karıştırılma ihtimalinin varlığı yönünde- ne kadar göz önünde bulundurulduğu kanaatimce hala yoruma açıklığını korumaktadır.

Karşılıklı bağımlılık ilkesi Avrupa Birliği (AB) mevzuatından ulusal mevzuatımıza aktarılmış ve dolayısıyla Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (“EUIPO”) ve AB mahkemeleri tarafından verilen kararlarda da kendini göstermiştir. Örneğin ülkemizde yaygın olarak bilinen “Canon” (C-39/97) kararı gibi, Avrupa Birliği Adalet Divanı ya da Avrupa Birliği Genel Mahkemesi tarafından verilen pek çok emsal karar bulunmaktadır. Markalar arasındaki değerlendirmenin, unsurlar arasındaki karşılıklı bağımlılık dikkate alınarak yapılması gerektiğine değinen “Out Door” (T-224/16) kararında; yerleşik içtihatlara göre markalar arasındaki karıştırılma ihtimalinin, ilgili kamuoyunun söz konusu markalar ve mal/hizmetler ile ilgili algısı ile başta ilgili markalar ve mal/hizmetler arasındaki karşılıklı bağımlılık ilkesi olmak üzere, somut olayın kendi şartlarıyla ilgili tüm hususlar dikkate alınarak bütüncül seviyede değerlendirilmesi gerektiği belirtilmiştir.[1] Karşılıklı bağımlılık ilkesi ise daha sonra aynı kararda şu şekilde açıklanmıştır: “(…)karıştırılma ihtimali, ilgili kamuoyunun söz konusu işaretler, mallar veya hizmetler hakkındaki algısına göre ve olayın koşullarıyla ilgili tüm faktörler dikkate alınarak bütüncül olarak değerlendirilmelidir. Karıştırma ihtimalinin bütüncül değerlendirmesi, dikkate alınan faktörler arasında ve özellikle markaların benzerliği ile markaların kapsadığı mal veya hizmetlerin benzerliği arasında bir miktar karşılıklı bağımlılık anlamına gelmektedir. Buna göre, bu mallar veya hizmetler arasındaki düşük dereceli benzerlik, markalar arasındaki yüksek dereceli benzerlik ile dengelenebilmektedir ve bunun tersi de geçerlidir.”

Dengeleme prensibi ise karşılıklı bağımlılık ilkesi ile birlikte, EUIPO tarafından yayımlanan kılavuzda şu şekilde dile getirilmektedir: “İncelemenin sonucu, her bir olayın kendi özelliklerine bağlı olmakla birlikte, genel bir kural olarak söylenebilir ki; işaretler ve mal/hizmetler arasında ortalama seviyede bir benzerlik olduğunda, ilgili halk kitlesinin dikkat düzeyi ortalama seviyedeyse ve önceki tarihli marka normal bir ayırt ediciliğe sahipse, karıştırılma ihtimali ortaya çıkacaktır. Bununla birlikte, herhangi bir unsurun etki derecesi ne kadar düşükse, (halkın artan dikkat seviyesinin ters yönde etki ettiği de göz önünde bulundurularak) karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkması için diğer faktörlerin -sonuca- etki etme derecesi yüksek olmalıdır. Bu nedenle, önceki markanın ayırt edicilik seviyesinin ve halkın dikkat seviyesinin ortalama düzeyde olduğu durumda, işaretlerin aynı/yüksek derecede benzer olması, mal/hizmetler arasındaki düşük seviyede benzerliğe rağmen karıştırılma ihtimalinin kabul edilmesini haklı çıkarabilecektir.”

Görüldüğü üzere karşılıklı bağımlılık ilkesine Türk ve Avrupa mevzuatındaki yaklaşım neredeyse birebir paralel durumdadır. Her iki mevzuat da, karıştırılma ihtimaline yönelik temel değerlendirmede bütünsel anlamda bir inceleme yapılmasını, bu sırada ilgili tüm unsurların -somut olayın gerektirdiği bir oranda- dikkate alınmasını, bu süreçte kimi yüksek seviyedeki etkilerin daha düşük seviyedeki etkileri kompanse etmeye yeter bulunabileceğini öngörmektedir.

Temel yaklaşım bu olmakla birlikte, özellikle tüketicinin bilinç seviyesinin yüksek kabul edildiği mal/hizmetleri kapsayan markalar söz konusu olduğunda, bu yaklaşımın çok fazla uygulama bulmadığı; zira uygulamada çoğunlukla mal/hizmetler arasında ayniyet ile birlikte markalar arasındaki ayniyet ya da ayniyet derecesine varan bir benzerlik arandığı -ki bu durumda zaten bu ilke söz konusu olmaksızın da karıştırılma ihtimalinin var olabileceği-, dolayısıyla da bu ilkenin 5. sınıftaki ilaç cinsi mallar bakımından henüz beklenildiği kadar uygulama alanı bulmadığı görülmektedir. Bu durum ise 5. sınıftaki ilaç cinsi mallar bakımından yapılan karıştırılma ihtimali değerlendirmesini kanaatimce bütüncül incelemeden uzaklaştırmakta ve değerlendirme sırasında göz önünde bulundurulacak kriterler arasındaki dengeyi tüketici kitlesinin bilinç seviyesi lehine çokça bozmaktadır.

Karşılıklı bağımlılık ilkesinin hem EUIPO hem de TÜRKPATENT tarafından kabul edilen ve ilgili kılavuzlarda da kendine yer bulan bir ilke olduğunu nazara aldığımızda, bu ilkenin bizatihi karar mercileri tarafından kimi mallar söz konusu olduğunda göz ardı edilmesi ya da bilinçli olmaksızın dikkate alınmaması, aslında karıştırılma ihtimalinin değerlendirilmesine yönelik kriterler arasında bir bütünlük olmasının da önüne geçmektedir. Kaldı ki, ülkemizde tüm ilaçların reçeteli satılmadığı, eczanelerin kayda değer bir kısmında eczacılar yerine eczacı kalfalarının bulunduğu, -ülkemiz gerçeği- hemen hemen pek çok evde minik bir eczane açmaya yetecek kadar ilaç olduğu ve bunların hane halkı tarafından kendi kendine kullanıldığı, yanlış ilaç kullanımından ya da temininden kaynaklı ürün sorumluluğu davalarının hatırı sayılır bir miktarda olduğu bilinen gerçeklerdir. Tüm bu gerçeklere rağmen, sırf ilaç niteliğindeki ürünlerin yadsınamaz ehemmiyetine istinaden, ideal bir dünyaya uygun kriterlerin -bugünün gerçek dünyası göz ardı edilerek ve üstelik de bizatihi TÜRKPATENT tarafından kabul edilmiş karşılıklı bağımlılık ilkesi ile dikkate alınmaksızın- uygulanmaya devam etmesi sanırım ki bir süre daha soru işaretlerinin varlığının korumasına sebep olabilecektir.

Büşra BIÇAKCI

Ağustos 2022

busrasbicakci@gmail.com

[1] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62016TJ0224&qid=1658585167375

A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Kararları ve Uygulaması, Marka Nispi Ret Nedenleri 19 Ekim 2020

Malların Benzerliği Değerlendirmesi ve Toplumsal Tüketim Alışkanlıkları

USPTO Elma Şarabı ile Kahvenin Benzerliğini Değerlendirdi

Gıda ve içecek sektörlerine ait malların ve hizmetlerinin benzerliği değerlendirmesi, inceleme konusu ürünler aynı olsa da, toplumsal tüketim alışkanlıklarına göre değişik coğrafyaların tescil ofislerinde farklılık gösterebilmektedir. Örneğin; Türkiye’de kahvaltıda yaygın biçimde tüketilen zeytinin, bir diğer Türk ana kahvaltı ürünü olan peynirle benzerliği Türkiye’de güçlü biçimde savunulabilecekken, aynı argüman çok muhtemelen diğer birçok ülkede anlamlı olmayacaktır.

Bu yazıda aktaracağımız A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Temyiz Kurulu kararı, kanaatimizce Türkiye’de benzer olarak değerlendirilmesi mümkün olmayan mallara ilişkin olduğundan, yukarıda yer verilen iddiamızın somutlaştığı bir örnek olarak değerlendirilebilir.

Cooper Moon Coffee LLC (başvuru sahibi), “BEAN BLOSSOM” kelime markasını 30. sınıfa dahil “Alkollü içecekleri içermeyen kahve” için tescil ettirmek amacıyla USPTO’ya başvuruda bulunur.

BEAN BLOSSOM

USPTO, başvuruyu 33. sınıfa dahil “Elma şarabı (hard cider)” mallarını kapsayan önceden tescilli “BEANBLOSSOM” markasıyla karıştırılma olasılığı gerekçesiyle reddeder.

BEANBLOSSOM

Başvuru sahibi, kararın iptali için itiraz eder ve itiraz USPTO Temyiz Kurulu’nca incelenir. Temyiz Kurulu kararına okuyucularımız bu bağlantıdan erişebilirler.

Başvuru sahibi karara itirazında esasen; markaların aynı ve malların benzer olmadığı iddialarını öne sürmüştür.

Başvuru “BEAN BLOSSOM” ile ret gerekçesi marka “BEANBLOSSOM” Temyiz Kurulu’nca da neredeyse aynı işaretler olarak değerlendirilmiş ve buna ilaveten ret gerekçesi “BEANBLOSSOM” markasının ayırt ediciliği yüksek bir marka olduğu kanaatine varılmıştır.

Kararın devamında, başvuru sahibinin asıl iddiası yani, malların (kahve – elma şarabı) benzer olmadığı yönündeki argüman değerlendirilmiştir.

Temyiz Kurulu’nun bu hususa ilişkin değerlendirilmesi, ilgili içtihatı aktarmakla başlamıştır:

“Bu vakada olduğu gibi neredeyse aynı markalar incelenirken, karıştırılma olasılığı sonucuna varmak için mallar arasında aranacak benzerliğin derecesi azalır. Mallar veya hizmetler birbirleriyle rekabet eder veya doğaları gereği bağlantılı olmasa da aynı markaların kullanımı halinde ticari kaynağın aynı olduğu yönünde bir varsayım ortaya çıkabilir. Neredeyse aynı markalar söz konusu ise karıştırılma olasılığının sonucuna ulaşmak için mallar arasında tutarlı bir ilişkinin varlığı yeterlidir. Malların veya bunların pazarlanması yollarının bir şekilde bağlantılı olması yeterlidir…”

Kurul, sonraki safhada “kahve – elma şarabı” mallarının benzerliği / ilişkisi bakımından detaylı değerlendirmeye geçmiştir.

Başvuru sahibi; karşılaştırma konusu malların doğalarının farklı olduğunu sürmektedir. Kurulun bu iddiaya yönelik tespitleri aşağıdaki gibidir:

Elma şarabı, etanol içeren alkollü bir içecektir ve etanol yatıştırıcı etkiye sahiptir; buna karşın kahve yüksek oranda kafein içermektedir, kafein dünyanın en yaygın kullanıma sahip psikoaktif maddesidir ve uyarıcı işlevine sahiptir. Alkollü içeceklerin kullanımı yasal olarak sadece yetişkinlerle sınırlıdır, buna karşın yüksek kafein içeren kahvelerin sadece yetişkinlerce kullanımı konusunda Amerika Pediatri Akademisi’nin tavsiyesi bulunmaktadır. Her iki içecek de tarihsel ve dini açıdan kısıtlamaların konusu olmuştur. Uyarıcı veya yatıştırıcı maddeler içermeyen diğer içeceklerin tersine, bu tip maddeleri içeren elma şarabı ve kahve arasında belirtilen nedenle bir bağlantı bulunmaktadır ve bu bağlantı karıştırılma olasılığının varlığı bulgusunu desteklemektedir.

Bu hususa ilaveten, USPTO marka sicilinde “kahve – elma şarabı” mallarını bir arada içeren dört adet tescilli markanın varlığı da tespit edilmiştir. Karşılaştırma konusu malları bir arada içeren üçüncü kişi tescillerinin varlığı, inceleme konusu markaların ticari ölçekte bir arada kullanıldığının veya kamunun onlara aşina olduğunun kanıtı olmasa da, değerlendirilen mal veya hizmetlerin tek bir ticari kaynaktan gelebileceğini gösterme amacına hizmet eden belirli ölçüde ispat değeri bulunan bir unsurdur.

Ayrıca, inceleme sırasında kahvenin, elma şarabının bir bileşeni olarak kullanıldığı durumlara da rastlanmıştır.

Başvuru sahibi USPTO sicilinden çeşitli örnekler çerçevesinde, aynılık düzeyindeki markaların sicilde farklı firmalar adına tescilli olduğunu öne sürse de, Temyiz Kurulu sunulan örneklerin “elma şarabı ile biraların” bir arada tesciline ilişkin olduğunu, oysa ki incelenen vakada karşılaştırılan malların “elma şarabı ile kahveler” olduğunu belirterek bu yöndeki argümanı kabul etmemiştir.

Temyiz Kurulu, bu hususlara ilaveten karşılaştırma konusu malların, aynı tüketici grubuna (genel anlamda yetişkinler) hitap ettiğini de belirlemiştir.

Belirtilen tüm gerekçelerin ışığında Temyiz Kurulu; elma şarapları ve kahvenin yatıştırıcı ve sakinleştirici etkileri bağlamında benzer kategoride bulunmaları, her ikisinin de yetişkin tüketicilere hitap etmeleri, kahvenin elma şarabının bir bileşeni olarak kullanılabilmesi, her iki ürünü de içeren önceki tescillerin bulunması ve malların çakışan ticari dağıtım kanallarının ve alıcılarının bulunması nedenleriyle, malların ilişkisinin karıştırılma olasılığının varlığını desteklediği sonucuna ulaşmıştır.

Sayılan tüm nedenlerle; inceleme konusu markalar arasında karıştırılma olasılığının bulunduğu neticesine varılmış ve başvuru hakkındaki ret kararı Temyiz Kurulu’nca onanmıştır.

Başa dönecek olursak; elma şarapları ve kahve mallarının benzer veya ilişkili mallar olarak değerlendirilmesi olasılığı, kanaatimizce Türkiye bakımından mevcut değildir. A.B.D. tüketicileri bakımından USPTO malların bağlantı olduğu neticesine varmış olsa da, farklı coğrafyalardaki tüketici grupları esas alınarak yapılacak incelemelerin tersi yönde sonuçlara varması çok olasıdır. Bu bağlamda, malların veya hizmetlerin benzerliği veya ilişkisi incelenirken, kendi ülkesindeki tüketim alışkanlıklarını esas alarak inceleme yapan bir ülke ofisinin değerlendirmesinin, her durumda diğer ülke tescil otoritelerine ışık tutamayacağını kabul etmek gerekmektedir.

Önder Erol ÜNSAL

Ekim 2020

unsalonderol@gmail.com

Marka Mutlak Ret Nedenleri, Nice Sınıflandırması - Malların ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırması 2 Ekim 2016

Cinsel Fantezi Dünyasından Karıştırılma Olasılığına Giden Uzun ve Dolambaçlı Yol – Kırbaçlar ile Parfümeri Ürünleri Benzer Mallar mıdır?

Türk marka inceleme sistemi; başvuru sahipleri, vekiller, idare, bilirkişiler ve yargıyı da kapsayacak biçimde bütün olarak düşünüldüğünde, kanaatimizce sistemin en sorunlu ayaklarından birisi bilirkişilik müessesi olarak ortaya çıkmaktadır. Bilirkişilerin marka hukukuna ve sistemin yapıtaşlarına hakimiyet derecesi ve bilgi düzeyleri bazı raporlarda tartışmalı değerlendirmelere yol açmakta ve bilirkişilik sisteminin ortaya çıkardığı sonuçlar müessesenin güvenilirliğini tartışma konusu yapmaktadır.

İhtisas mahkemeleri hakimleri, bilirkişi raporları ile bağlı olmasa da Yargıtay’ın bilirkişi raporu alınmamış olması nedeniyle bozduğu kararların varlığı ve mahkemelerin ağır işyükü gibi gerekçeler, sistemin bilirkişi incelemesine bağımlılığını artırmaktadır. Buna ilaveten, Türk Patent Enstitüsü (TPE) Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu (YİDK)’nun kararlarına karşı açılan davalarda, Enstitü savunmalarının bilirkişi raporlarına detaylı itirazları içerecek biçimde yapılamaması (ağır işyükü nedeniyle) ve kurum içinde kararı veren kişilerin savunmanın da bir parçası olabileceği iç mekanizmaların (gene işyükü nedeniyle) sağlıklı biçimde işletilememesi, son tahlilde Türk marka inceleme sistemini bilirkişilerin ilginç raporları kolaylıkla yazabildiği bir alan haline getirmiştir.

Hiç şüphesiz raporlarda yer alan maddi yanlışların veya belirgin hatalı yorumların itiraz yoluyla ortaya konulması raporlara en azından düzen verilmesini sağlayacaktır. Buna karşın, inceleme sistemindeki mevcut durumun, bilirkişi raporlarıyla -en azından şu an için- daha iyiye gitmediği, tersine marka incelemesine ilginç yorumların getirildiği kanaatimizce ortadadır.

Mevcut tecrübemiz bize bilirkişi raporlarının en sorunlu olduğu alanların; malların ve/veya hizmetlerin benzerliği hakkında getirilen yorumlar, Enstitü kararlarına karşı açılan iptal davalarında Enstitü’ye sunulmamış ancak dava aşamasında öne sürülen delilleri de dikkate alarak yazılan raporlar (ki Enstitü’ye sunulmamış delilleri esas alarak tanınmışlık, kötü niyet, kullanım sonucu kazanılmış ayırt ediciliğin varlığı sonuçlarına vararak Enstitü kararının iptalinin gerekliliği yorumunu yapmak kanaatimizce yerinde değildir) ve tanınmışlık yorumlarında esas alınan delillerin niteliği olduğunu göstermektedir.

Enstitü kararlarına karşı açılan davaların sonuçlarına ilişkin olarak kimi dönemlerde yapılan taramalarda, ilginç yorumlarla karşılaşıp dava dosyasının içeriğini incelendiğinde, bu ilginç yorumların ana dayanağının bilirkişi raporları olduğu gerçeğiyle karşılaşılmaktadır. Özellikle detaylı yorumlar içeren kararların (evet Enstitü bazen detaylı analizler içeren kararlar veriyor), bilirkişilerin ilginç yorumları esas alınarak iptal edilmesi hiç şüphesiz karar verenleri de etkilemektedir. Bu yazıda, bize göre en ilginç yorumlardan birisini içeren bir raporu, marka numarası, marka, karar numarası ve herhangi bir isim belirtmeden sadece tespitleri çerçevesinde değerlendirmeye çalışacağız.

Rapor konusu davanın özet içeriği aşağıdaki şekildedir:

Enstitü’ye yapılan marka başvurusu 18. sınıfa dahil “İşlenmiş veya işlenmemiş deriler ve postlar, yapay deriler, köseleler, astarlık deriler. Derilerden, deri taklitlerinden veya diğer malzemelerden mamul taşıma amaçlı başka sınıflarda yer almayan eşyalar(Çantalar, deri veya kösele kutular ve sandıklar, anahtarlıklar dahil). Şemsiyeler, güneş şemsiyeleri, güneşlikler, bastonlar. Kırbaçlar, koşum takımları, eyerler, üzengi ve eyer kayışları.” mallarını ve 35. sınıfa dahil “Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için çeşitli malların bir araya getirilmesi hizmetleri ( belirtilen hizmetler perakende, toptan satış mağazaları, elektronik ortamlar, katalog ve benzeri diğer yöntemler ile sağlanabilir ).” hizmetlerini içermektedir. Buna karşın itiraz gerekçesi markanın kapsamında 3. sınıfa dahil “Temizlik malzemeleri ve çamaşır yıkamada kullanım için diğer maddeler; temizlik, parlatma, ağartma ve aşındırma müstahzarları; sabunlar; parfümeri, esans yağları, kozmetikler, saç losyonları; diş macunları.” malları bulunmaktadır.

Başvuru konusu marka İngilizce anlamı bulunan, bu anlamı çok sofistike olmayan, Türk tüketicilerce anlamı kolaylıkla anlaşılabilecek ve Türkçe karşılığıyla neredeyse aynı kelime yapısına sahip bir ibaredir. Başvuru bu haliyle Türk başvuru sahiplerince de kolaylıkla marka olarak seçilebilecek içeriktedir ve –kanaatimizce- her duyulduğunda sadece itiraz sahibi firmayı refleksif olarak çağrıştırabilecek bir yapıya sahip değildir. İtiraz gerekçesi marka da aynı ibareden oluşmaktadır.

Başvurunun yayınına karşı yapılan itiraz TPE Markalar Dairesi Başkanlığı tarafından reddedilir ve bir kez daha yapılan itiraz üzerine dosya YİDK nezdinde incelenir. YİDK, markalar benzer olsa da, kapsadıkları mal ve hizmetlerin benzer olmadığı, dolayısıyla karıştırılma ihtimalinin bulunmadığı, itiraz gerekçesi markanın tanınmışlığının itiraz ekinde sunulan dokümanlarla ispatlanmadığı, kötü niyet iddiasının ispatlanmadığı gibi gerekçeleri ayrıntılı biçimde açıklayarak itirazı reddeder.

İtirazın reddedilmesi kararına karşı YİDK kararının iptali talebiyle dava açılır ve dosya bilirkişiye tevdi edilir.

Bilirkişi heyeti, dava hakkında düzenlediği ilk raporda başvurunun kapsadığı 18 ve 35. sınıflara dahil mal ve hizmetlerle, itiraz gerekçesi markanın kapsadığı 3. sınıfa dahil malları benzer mallar ve hizmetler olarak değerlendirir ve tanınmışlık iddiasının da kabul edilmesi gerektiğini belirterek, belirtilen tespitleri içeren bir rapor sunar.

Mahkeme bilirkişi raporunu kısmen tatmin edici bulmaz ve “Sınıf 18: Kırbaçlar, koşum takımları, eyerler, üzengi ve eyer kayışları.” malları ile davacının 3. sınıfa dahil mallarının neden benzer olduğunun, 18. sınıfa dahil belirtilen malların modayla ilişkisinin ne olduğunun heyet tarafından yeniden irdelenmesi gerektiği tespitiyle ek rapor talep eder.

Bilirkişi heyeti uzun bir giriş yaptıktan sonra can alıcı gerekçesini açıklar ve “Sınıf 18: Kırbaçlar, koşum takımları, eyerler, üzengi ve eyer kayışları.” malları ile davacının 3. sınıfa dahil mallarının benzerliği yönündeki tespitindeki neden ısrarcı olduğunu belirtir:

“… kök raporda yer alan değerlendirmelerde, davaya konu marka başvurusunda yer alan “kırbaçlar, koşum takımları, eyerler, üzengi ve eyer kayışları.” emtiaları da benzerlik kapsamında değerlendirilmiştir. Her ne kadar, genel olarak az önce bahsedilen emtialar; sadece at, koşu ve takımları kapsamında düşünülmekte ise de, bu ve benzeri ürünlerin; farklı talepler kapsamında ve fantazi ürünler yelpazesinde; yine moda sektörü kapsamında, tüketiciye sunulmakta olduğu bir realitedir. Örneğin, Harvey Nichols markası altında yer alan ve yurtdışında oldukça bilinen Agent Provocateur markası; bahse konu emtiaları, tüketiciye, moda sektörü kapsamında arz etmektedir. Bahse konu markanın Türkiye’de (İstanbul Kanyon alışveriş merkezi) dahi bir şubesi bulunmaktadır.

Bu noktada takdiri Mahkemenize ait olmak üzere, ilk raporda 18. sınıf içerisinde yer alan “kırbaçlar, koşum takımları, eyerler, üzengi ve eyer kayışları.” emtialarının da moda ile ilişkili olduğu yönündeki görüşlerimizde herhangi bir değişiklik olmadığı belirtilmelidir.”

(Bu aşamada, Agent Provocateur markasının rapora konu ihtilafla hiçbir ilgisinin bulunmadığı ve raporda sadece örnek mahiyetinde kullanıldığı özellikle belirtilmelidir. Ayrıca, rapordan yapılan alıntıdaki koyu renkli vurgular yazara aittir.)

Bilirkişi heyeti, ek raporda bu hususa ilaveten tanınmışlığa ilişkin tespiti bir kez daha yapmaktadır.

Yazı içeriğinde tartışacağımız konu “kırbaçlar, koşum takımları, eyerler, üzengi ve eyer kayışları.” mallarının moda sektörü ile ilişkisi, dolayısıyla parfüm ve kozmetik gibi ürünlerle bağlantısı kurulurken kullanılan argüman ve tespitlerin yerindeliği olacaktır. Tanınmışlık yönündeki tespitlere ve başvuru kapsamındaki diğer malların ve hizmetlerin 3. sınıftaki mallarla benzerliğinin kurulması için kullanılan argümanlara ise fazlasıyla değinilmeyecektir.

Ek raporun içeriğinde kullanılan “fantezi ürünler yelpazesi” terimi, açıkça ifade edilmemiş olsa da muhtemelen “kırbaçlar”ın cinsel yaşamda fantezi bir ürün olarak da kullanıldığı kabulüne dayanmaktadır. Şöyle ki inceleme konusu diğer malların yani “koşum takımları, eyerler, üzengi ve eyer kayışları.” mallarının nasıl birer cinsel fantezi ürünü olabileceği hususu zihnimizde canlanmamaktadır. (Canlandıran varsa tebrik ederiz.)

Cinsel yaşamda kullanılan fantezi ürünleri uzmanlık alanıma girmese de, fantezi ürün olarak kullanılabilecek kırbaçların, hayvanlar üzerinde kullanılan 18. sınıftaki bildiğimiz kırbaçlar olmadığı, seks oyuncağı mahiyetinde ürünler olduğu veya 18. sınıftaki kırbaçlar olsa dahi bunların genel moda sektörüyle bir bağlantısının kurulamayacağı görüşündeyim. (Bu tip kırbaçların modası varsa ve bu moda parfümeri, kozmetik kullanıcısı ortalama Türk tüketiciler tarafından takip ediliyorsa yazı için peşinen özür dilerim.)

Bir an için Nicé sınıflandırmasına bakılacak olursa “seks oyuncaklarının” 18. sınıfta değil, 10. sınıfta yer aldığı kolaylıkla görülebilir (bkz. https://webaccess.wipo.int/mgs/?lang=en , aranacak terim sex toys). Fantezi ürün mahiyetindeki kırbaçların Nicé sınıflandırmasının 10. mu yoksa 18. sınıfında mı sınıflandırılması gerektiği ayrı bir tartışma konusu olsa da, kanaatimizce tartışma konusu olmaması gereken konu, bu ürünlerin genel moda sektörüyle bağlantısının kurulmasının ve buna dayanarak parfüm ve kozmetiklerle benzer ürünler olarak değerlendirilmesinin yerinde olmadığıdır.

Bilirkişi heyeti bu noktada “Harvey Nichols markası altında yer alan ve yurtdışında oldukça bilinen Agent Provocateur markası”nı örnek göstermiş olsa da, her iki alanda (parfümeri ve kırbaç) birden faaliyet gösteren tek bir markanın varlığı, söz konusu ürünlerin genel moda sektörüyle bağlantılı olduğunu göstermek için yeterli olmayacaktır. Bunun ötesinde, malların ve hizmetlerin benzerliğinin içinde bulunulan zaman ve coğrafya da esas alınarak değerlendirilmesi gerekirken, Türkiye’de hangi tüketici grubunun parfüm ve kırbaçları birbirleriyle benzer veya ilişkili ürün olarak değerlendirebileceği, dahası kırbaçları cinsel fantezi ürünü olarak değerlendirip, moda sektörü kapsamında düşünebileceği, sonrasında da kırbaç markasını, parfüm markasıyla ilişkilendirebileceği hususu raporda elbette ki hiç belirtilmemiştir. Heyetin İstanbul Kanyon’da bir Agent Provocateur mağazasının bulunduğunu belirtmesi, kanaatimizce böylesine iddialı bir genellemenin yapılması için tek başına yeterli olmayacaktır.

Aslına bakılırsa bilirkişi heyeti, kanaatimizce kök rapordaki 3. ve 18. sınıftaki mallar esasen moda sektörüne dahil olduğundan, “kırbaçlar, koşum takımları, eyerler, üzengi ve eyer kayışları.” malları da dahil olmak üzere birbirleriyle benzerdir içeriğindeki kolaycı – kestirmeci görüşünden ek raporda vazgeçmemek için, fantezi ürünler sektörüne uzanan zorlama bir gerekçe yazmayı tercih etmiştir.

Belirtilen gerekçe bize göre zorlama olsa da mahkemeyi tatmin etmiş olsa gerek ki, mahkeme kararında “farklı talepler kapsamında ve fantezi ürünler yelpazesinde, yine moda sektöründe” ifadesi aynen kullanılarak ve de ilişki bu şekilde kurulmuşken ilgili tüketici kesimi “orta seviyede bilgi ve dikkate sahip kişiler” olarak tayin edilerek, mallar birbirleriyle benzer bulunmuş ve markalar arasında 556 s. KHK 8/1-(b) bendi bağlamında karıştırılma ihtimalinin bulunduğu kanaatine varılmıştır. (Bu durumda ortalama Türk tüketicisi kırbaç gördüğünde farklı şeyler düşünüyor demektir. Hipodrom, at çiftliği, binicilik tesisleri gibi ortamlardan uzak durmanızı öneririm.)

Mahkeme buna ilaveten tanınmışlık gerekçeli iddiayı da haklı bulmuş ve o iddia bakımından da davayı kabul etmiştir. Bu değerlendirmenin yerindeliği sonucuna varmak kanaatimizce de mümkün olduğundan (mevcut delillerle tersi de mümkün olsa da), tanınmışlık değerlendirmesi hakkında yapacağımız bir yorum bulunmamaktadır.

8/1-(b) bağlamındaki karıştırılma ihtimali sonucu, “kırbaçlar, koşum takımları, eyerler, üzengi ve eyer kayışları.” malları özelinde öne sürülen gerekçe ve değerlendirme bakımından kanaatimizce enteresan olsa da, farklı bir yol takip edildiğinde, hele de itiraz gerekçesi marka tanınmış veya bilinir bir marka olarak değerlendirilmişken, aynı sonuca varılabilmesi bizce mümkündür.

Şöyle ki, Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın Canon ve Sabel-Puma davalarında ortaya koyduğu ilkeler ortadayken, yani “Mal ve hizmetlerin benzerlik derecesinin düşüklüğü, markaların benzerlik derecesinin yüksekliğiyle telafi edilebilir veya tam tersi geçerli olabilir. Divanın yerleşmiş uygulamasına göre de, önceki markanın ayırt edici gücünün yüksek olması durumunda karıştırılma riski artmaktadır. (Avrupa Adalet Divanı, Sabel – Puma davası) Dolayısıyla, ayırt edici gücü yüksek markaların korunma derecesi, ayırt ediciliği zayıf markalara göre daha fazladır. Bu nedenle Avrupa Adalet Divanına göre; Direktifin 4(1)(b) maddesinin (karıştırılma ihtimali ile ilgili ret gerekçesi) yorumlanması, mal ve hizmetler arasındaki benzerlik düşük derecede olsa da, markaların çok benzer ve önceki markanın ayırt edici gücünün yüksek olduğu durumlarda tescil talebinin reddedilmesi yönünde olacaktır.” ilkeleri bağlamında, markalar kapsamındaki malların düşük derecede benzerliği sonucuna varmak mümkün olacaktır.

Nasıl mı? Aşağıdaki şekilde:

3. sınıfta genel olarak temizlik ve parlatma ürünlerinin bulunduğunun, bunlar arasında deriden ürünler için özel temizlik malzemelerinin, cilaların ve hayvanlar için temizlik ürünlerinin de bulunduğunun altının çizilmesi ve bu malların itiraz gerekçesi markanın kapsamında kullanılan genel ifadeler kapsamına girdiğinin belirtilmesi suretiyle; bu tip malların “kırbaçlar, koşum takımları, eyerler, üzengi ve eyer kayışları.” malları ile oldukça düşük derecede de olsa benzerliğinin bulunduğunun iddia edilmesi, buna ilaveten markaların ayniyet derecesindeki benzerliği, itiraz gerekçesi markanın tanınmışlığı nedeniyle artırılmış ayırt edici gücünün varlığı ve bunların sonucunda yukarıda belirtilen Canon ilkeleri kapsamında markalar arasında karıştırılma ihtimalinin, en azından malların aynı veya bağlantılı ticari işletmelerden kaynaklanması anlamında ilişkilendirme ihtimalinin bulunduğunun öne sürülmesi, kanaatimizce daha kabul edilebilir ve daha az zorlama içeren bir gerekçelendirme olacaktır.

Buna karşın incelenen davada, bilirkişi heyetinin Canon kriterleri gibi ilkeleri hiç kullanmadan, kırbacı cinsel fantezi ürünü olarak değerlendirerek, cinsel fantezi ürünlerini de moda sektörüne dahil ürünler olarak kabul ederek ve sonrasında da sadece bu nedenle parfüm gibi mallarla kırbacı benzer bularak, önce malların benzerliği sonra karıştırma ihtimalinin varlığı sonucuna ulaşması, kanaatimizce oldukça zorlama bir tespittir.

Elbette bütün bunları yazarken, Enstitü tarafından ortaya çıkartılan alt grup sisteminin ve buna dayalı mal / hizmet benzerliği incelemesinin, Türk marka inceleme sisteminin gelişimini engelleyen başlıca husus olduğu yönünde yıllardır öne sürdüğümüz tespitimizi bir kez daha tekrar etmekte fayda bulunmaktadır.

IPR Gezgini, bu sonbahardan itibaren sadece yabancı ofis veya mahkeme kararları hakkında değil, kesinleşmiş kararlar olması şartıyla ulusal yargı kararları hakkında da değerlendirmelerde bulunmayı planlamaktadır. Okuduğunuz yazı bu niyetin ilk ürünüdür.

Her ne kadar kırbacın cinsel fantezi ürünü olup olmadığı, Türk tüketicilerce moda sektörüne dahil bir ürün olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği ve sonrasında parfümlerle ilişkilendirilip ilişkilendirilmeyeceği hakkında sayfalarca yazmak ağır bir işsizlik göstergesi olarak algılanabilse de, gene de ilginç bulduğunuz karar ve değerlendirmeleri yazmamız için bize iletirseniz mutlu oluruz.

Önder Erol Ünsal

Ekim 2016

unsalonderol@gmail.com

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Nispi Ret Nedenleri, Nice Sınıflandırması - Malların ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırması 2 Kasım 2015

Adalet Divanı Genel Mahkemesi “KARIS” Kararı – Malların ve Hizmetlerin Benzerliğinde Nicé Sınıflarının Etkisi (T-720/13)

Malların ve/veya hizmetlerin benzerliğini değerlendirmek kanaatimizce, markaların benzerliğini değerlendirmekten daha zor ve daha üst düzey teknik bilgi gerektirir bir husustur. Türkiye’de bu değerlendirme yapılırken kullanılan birkaç temel araç bulunmaktadır. Bahsedilen temel araçlardan ilki Türk Patent Enstitüsü (TPE) tarafından yayınlanan Sınıflandırma Tebliği’dir (http://www.tpe.gov.tr/TurkPatentEnstitusu/resources/temp/8977CC5D-0053-40F7-BF7A-B588FED46BC9.pdf). Sınıflandırma tebliği ile oluşturulan alt grupların birbirlerine benzeyen mal veya hizmetleri kapsadıkları kabul edilmekte ve markaların birbirleri ile aynı veya benzer bulunması halinde aynı alt grupta yer alan mallar ve hizmetler farklı kişiler adına tescil edilmemektedir.

Sınıflandırma tebliğ ve alt grup sistemi IPR Gezgini’nde yayınlanmış birkaç yazıda eleştirilmiş ve bu sistemin marka incelemesi amacına tam olarak hizmet edemeyeceği belirtilmiştir. (http://iprgezgini.org/2013/12/16/nice-siniflandirmasinin-genel-yapisi-etkisi-ve-siniflandirma-ilkeleri/)

Malların ve hizmetlerin benzerliği değerlendirilirken kullanılan bir diğer araç ise Nicé Sınıflandırması’dır. Sınıflandırmayı kuran anlaşma, malların ve hizmetlerin benzerliği konusunda ofislerin yapacağı değerlendirmeyi etkileyebilecek herhangi bir hüküm içermemektedir. Tersine, anlaşmada sınıflandırmanın etkisinin taraf her ülke tarafından ona tanınan etki olacağı belirtilmiş, ofisler sınıflandırmayı esas veya yardımcı sistem olarak kullanmakta serbest bırakılmış ve ofislere sadece yapacakları yayınlarda ve düzenledikleri belgelerde sınıf numarasını belirtme zorunluluğu getirilmiştir. Buna karşın, Türkiye’de sınıflandırmanın aynı sınıfında yer alan tüm malların veya hizmetlerin birbirlerine benzer olduğunu savunan bir anlayış hakimdir.

Avrupa Birliği İç Pazarda Uyumlaştırma Ofisi (OHIM) marka incelemesi yaparken, malların ve hizmetlerin benzerliğini Türkiye’de olduğu gibi standart listeleri esas alarak değerlendirmemekte, tersine malları ve/veya hizmetleri birbirleriyle karşılaştırarak, bunların birbirine benzer veya benzemez olduğuna karar verilmektedir.

Bununla birlikte OHIM tarafından 2013 yılında oluşturulan “aşamalı tasnif (taxonomy)” yapısının, TPE’ndeki alt grup sistemine benzer bir uygulama getirdiği ve malların ve hizmetlerin benzerliğinin değerlendirilmesinde kullanılabileceği şeklinde bir yanlış algılama ortaya çıkmıştır.

“Aşamalı tasnif (taxonomy)”, sınıflandırılamayacak derecede genel veya kapsamı çok geniş içerikli tabirlerle karşılaşıldığı sürece, bunları sınıflandırılabilir ve kapsamı belli terimlere bölerek, basamaklı – hiyerarşik bir yapı oluşturmak olarak tanımlanabilir. Yapı çerçevesinde, sınıflandırılamayacak derecede geniş kapsamlı ifadeler, bir alt kategoride kapsamı daha belirgin bir ifadelere indirgenecek ve sınıflandırmaya uygun kapsayıcı terimlerle karşılaşıldığı sürece alt basamaklara inilmeyecektir. Sınıflandırmaya uygun kapsayıcı terimlerden oluşan üst veya alt kategori terimlerin bütün olarak meydana getirecekleri grup başlıkları, ilgili sınıfta yer alan malların veya hizmetlerin tümünü tek seferde ifade eden yeni sınıf kapsamlarını oluşturacaktır. Konu hakkında daha detaylı bilginin IPR Gezgini’nde önceden yayınladığımız http://iprgezgini.org/2013/12/17/ip-translator-iv-sinif-kapsamlari-calismasi-avrupa-birliginde-sinif-basliklarinin-revizyonu-projesi/ yazısından edinilmesi mümkündür.

Yazıya bu denli bir uzun giriş yapmamızın nedeni, yazı içeriğinde aktaracağımız Adalet Divanı Genel Mahkemesi kararının esasen malların ve hizmetlerin benzerliğinin değerlendirilmesinde kullanılan araçlara yönelik olmasıdır. Bu aşamada söyleyeceklerimizi, yazının sonuç kısmına bırakarak dava hakkında bilgi vermeye başlamamız yerinde olacaktır.

Avusturya menşeili “GAT Microencapsulation GmbH” (bundan sonra “GAT” olarak anılacaktır), “KARIS” kelime markasının tescil edilmesi için 2011 yılında OHIM’e başvuruda bulunur. Başvuru kapsamında 1.,5. ve 35. sınıflara dahil bazı mallar ve hizmetler yer almaktadır.

KARIS

Başvurunun ilan edilmesinin ardından Alman menşeili “BASF SE” (bundan sonra “BASF” olarak anılacaktır) firması ilana karşı itiraz eder. İtirazın gerekçesi, itiraz sahibi adına OHIM ve çeşitli AB üyesi ülkelerde “Sınıf 1: Bitki gelişimi düzenleme müstahzarları. Sınıf 5: Fungisitler.” malları için tescil edilmiş “CARYX” ve “Sınıf 5: Herbisitler.” için tescil edilmiş “AKRIS” markalarıdır.

CARYX

İtiraz sonrası başvuru sahibi mal listesinde kısıtlama yapar ve 1. sınıfa dahil malları takip eden şekilde düzenler: “Gübreler, bitkiler ve gübreler için büyüme düzenleyicileri hariç olmak üzere sanayi, bilim, fotoğrafçılıkta ve bunun yanında tarım, bahçecilik ve ormancılıkta kullanılan kimyasallar;…. gübreler, bitkiler ve gübreler için büyüme düzenleyicileri hariç olmak üzere bitki koruma ve bakım müstahzarları; …….”. Başvuru sahibi diğer sınıflarda da benzer içerikli kısıtlamalar yapar.

BASF, başvuru sahibi tarafından yapılan kısıtlamanın, malların ve hizmetlerin benzerliğini ortadan kaldırmadığı görüşündedir ve ilana itirazını geri çekmez.

OHIM itiraz birimi, başvuru ile itiraz sahibinin “CARYX” markası arasında karıştırılma olasılığının ortaya çıkabileceği tespiti doğrultusunda itirazı kısmen haklı bulur ve başvuruyu 1.,5. sınıflara dahil bazı mallar bakımından reddeder. Ret kararı kapsamında bulunan mallar İngilizce olarak aşağıya kopyalanmıştır: “Sınıf 1: Chemicals used in industry, science, as well as in agriculture, horticulture and forestry excluding manures, growth regulator for plants and fertilizers; plant preservation and care preparations, excluding manures, growth regulator for plants and fertilizers; all the aforesaid goods not relating to dietetic substances adapted for medical use, food supplements for medical purposes, food supplement substances; dietetic food for medical purposes; dietetic beverages adapted for medical purposes. Sınıf 5: Chemical and veterinary products; sanitary preparations for medical purposes; disinfectants; preparations for destroying vermin; phytosanitary products, excluding fungicides and herbicides; plant protection preparations; capsules and micro capsules for medicines and active ingredients; all the aforesaid goods not relating to dietetic substances adapted for medical use, food supplements for medical purposes, food supplement substances.”

“GAT” bu karara karşı itiraz eder, itirazı kısmen kabul edilir, ancak sadece 5. sınıfa dahil “ilaçlar için mikro kapsüller ve kapsüller, tıbbi amaçlı hijyenik müstahzarlar ve veterinerlik müstahzarları” ret kararının kapsamından çıkartılır ve kalan mallar için ret kararı OHIM Temyiz Kurulu tarafından onanır.

“GAT”, Temyiz Kurulu kararını yerinde bulmadığından ve markalar arasında karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkmayacağı görüşünde olduğundan, karara karşı dava açar.

Dava , Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nde görülür ve 30 Eylül 2015 tarihinde T-720/13 sayılı kararla sonuçlandırılır. Kararın tam metnine http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d5db6942aa57a14d7e9e86a11a0ac84d46.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Oc34Le0?text=&docid=168883&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=855070 bağlantısından erişilmesi mümkündür.

Davada değerlendirilen konu, başvuruya konu “KARIS” markası ile ilana itiraz sahibinin “Sınıf 1: Bitki gelişimi düzenleme müstahzarları. Sınıf 5: Fungisitler.” malları için tescilli “CARYX” markası arasında, kısmi ret kararı kapsamındaki “Sınıf 1: Gübreler, bitkiler ve gübreler için büyüme düzenleyicileri hariç olmak üzere sanayi, bilimde ve bunun yanında tarım, bahçecilik ve ormancılıkta kullanılan kimyasallar; gübreler, bitkiler ve gübreler için büyüme düzenleyicileri hariç olmak üzere bitki koruma ve bakım müstahzarları. Sınıf 5: Kimyasal ürünler; dezenfektanlar; zararlı haşaratı yok etmek için müstahzarlar; fungisitler ve herbisitler hariç olmak üzere bitki sağlığı ürünleri; bitki koruma müstahzarları; aktif bileşenler için kapsüller ve mikro kapsüller.” malları bakımından karıştırılma olasılığının ortaya çıkıp çıkmayacağıdır.

Genel Mahkeme’nin malların ve hizmetlerin benzerliğine ilişkin olarak karar içeriğinde yer verdiği genel ilkelerin aktarılması, bu yazının hazırlanmasının asıl amacını oluşturmaktadır. Dolayısıyla, belirtilen genel ilkeler mahkeme kararında yer aldıkları şekliyle aşağıda okurların bilgisine sunulmaktadır:

Yerleşik içtihada göre, malların benzerliği değerlendirilirken ilgili mallara ilişkin tüm faktörler dikkate alınmalıdır. Bu faktörler arasında, diğerlerinin yanısıra, malların niteliği, amacı, kullanım biçimleri, malların birbirleriyle rekabet eder veya tamamlayıcı nitelikte olmaları yer almaktadır. Bunun yanında ilgili malların dağıtım kanalları gibi faktörler de dikkate alınabilir.

Kısmi ret kararı kapsamında, “Sınıf 1: Gübreler, bitkiler ve gübreler için büyüme düzenleyicileri hariç olmak üzere sanayi, bilimde ve bunun yanında tarım, bahçecilik ve ormancılıkta kullanılan kimyasallar; gübreler, bitkiler ve gübreler için büyüme düzenleyicileri hariç olmak üzere bitki koruma ve bakım müstahzarları.” malları bulunmaktadır. Başvuru sahibi, “bitkiler ve gübreler için büyüme düzenleyicileri” mallarını başvuru kapsamından mal kısıtlaması yaparak çıkartmış olsa da, “Sınıf 1: Sanayi, bilimde ve bunun yanında tarım, bahçecilik ve ormancılıkta kullanılan kimyasallar.” tabiri oldukça geniş kapsamlıdır ve mallar aynı olmasa da, malların aynı amaca (bitki bakımı) hizmet edebilmesi, kullanım biçimleri, aynı ticari kanallarla dağıtımlarının yapılması ve aynı firmalarca üretilebilmeleri gibi faktörler dikkate alındığında, mallar arasında benzerlik bulunmaktadır.

Başvuru sahibinin öne sürdüğünün aksine, başvuruda “sanayi” ve “bilim” ifadelerinin yer alması benzerliği ortadan kaldırmamaktadır. Şöyle ki, bitki bakımı da bilim teriminin kapsamına girmektedir ve sanayi terimi tarımla ilgili faaliyetleri de (genetiği değiştirilmiş kültürler endüstrisi, agro-sanayi faaliyetleri, vb.) kapsamaktadır. Bu tespit de Genel Mahkeme’ye göre malların birbirine benzer olduğunu göstermektedir.

Başvuru sahibinin malların birbirine benzer olmadığı argümanını desteklemek için kullandığı bir diğer araç, OHIM’in TMclass adındaki mal ve hizmet sınıflandırması veritabanıdır.

Buna karşılık, OHIM Temyiz Kurulu’nca da belirtildiği üzere, TMclass veritabanı, Nicé sınıflandırma sisteminin parçası değildir ve marka incelemesiyle, malların ve hizmetlerin benzerliği değerlendirmesi üzerinde hukuki hiçbir etkisi bulunmamaktadır. Buna ilaveten, Nicé anlaşması ile oluşturulan mal ve hizmet sınıflandırması sadece idari amaçlara hizmet etmektedir. Bütün bu hususlar ışığında, bir terime sağlanan korumanın kapsamı, o terimin taksomoni yapısında nerede yer aldığına göre değil, terimin anlamına göre belirlenir. Nicé sınıflandırmasının tek amacı, sınıfların saptanması ve mal ve hizmet kategorilerinin sınıflarının oluşturulması yollarıyla, marka başvurusu hazırlanmasının ve başvuruların incelenmesinin kolaylaştırılmasıdır. Sınıf başlıklarının gösterdiği malların veya hizmetlerin bir sınıfta veya kategoride yer alması, aynı mal veya hizmetlerin başka bir sınıf veya kategori kapsamına girmesini engellememektedir.

Başvuru sahibi, OHIM’in mallar arasında benzerlik bulmasını eleştirmiş olsa da, kendi malları ile BASF’ın mallarının niteliğinin veya amacının neden farklılaştığını ortaya koyamamıştır.

Bilindiği üzere, malların ve hizmetlerin benzerliği değerlendirilirken, inceleme piyasada fiilen satışa sunulan mallar ve hizmetler göz önüne alınarak değil, markaların mal ve hizmet listeleri dikkate alınarak yapılmalıdır. Bu çerçevede, GAT’ın kendi markasıyla fiilen satılan ürünlerin böcek öldürücüler olduğu, buna karşın BASF’ın fiilen satılan ürünlerinin mantar önleyiciler olduğu yönündeki iddiası incelemenin esasına etki etmemiştir.

Başvuru sahibinin bir diğer iddiası, itiraz sahibinin yalnızca “Sınıf 1: Bitki gelişimi düzenleme müstahzarları.” mallarını tescil ettirerek, tarımda kullanılan tüm kimyasalların tescil edilmesini bloke edemeyeceği argümanıdır. Genel Mahkeme’ye göre, marka incelemesinin amacı, bir markanın tescil edilmesini bloke etmek değil, basitçe malların benzer olup olmadığını araştırmaktır. Buna ilaveten, oldukça geniş kapsamlı tabirler kullanmak suretiyle geniş kapsamlı koruma talep eden ve dolayısıyla, BASF’ın markasının kapsadığı mallarla kendi başvurusunun kapsadığı malların benzerliği ihtimalini güçlendiren başvuru sahibinin kendisidir.

Son olarak, Nicé sınıflandırmasının yalnızca idari amaçlara hizmet ettiği dikkate alındığında, OHIM Temyiz Kurulu’nun malların benzerliği incelemesini hangi gerekçeyle sadece 1. sınıftaki malların karşılaştırmasıyla sınırlı tuttuğunun bir açıklaması bulunmamaktadır. Şöyle ki, BASF’ın markasının 5. sınıfında yer alan “fungisitler” malının kelime anlamı esas alındığında, söz konusu malın, GAT’ın markasının 1. sınıfında bulunan “Sanayi, bilimde ve bunun yanında tarım, bahçecilik ve ormancılıkta kullanılan kimyasallar.” mallarıyla aynı kapsama girdiği, dolayısıyla belirtilen malların aynı olduğu ortadadır. “Fungisitler” malının sınıflandırmanın 5. sınıfında yer alması, buna karşılık “Sanayi, bilimde ve bunun yanında tarım, bahçecilik ve ormancılıkta kullanılan kimyasallar.” mallarının 1. sınıfta bulunması tamamen idari bir konudur ve malların farklı sınıfta yer alması malların aynılığı halini ortadan kaldırmamaktadır.

Genel Mahkeme, yukarıda yer alan tespitlerin ardından başvuru kapsamında bulunan mallarla ret gerekçesi marka kapsamında bulunan malların benzerliği hususunu tek tek ele almıştır. Yazı kapsamında bu detaylı değerlendirmeye yer verilmeyecek olmakla birlikte merak eden okuyucuların, detaylı değerlendirmeyi kararın 52.-81. paragraflarından okuması mümkündür. Bununla birlikte, mahkemenin söz konusu paragraflarda yer verdiği birkaç önemli saptama okuyucularımızı da aktarılacaktır.

Başvuru sahibi, BASF’ın markasında yer alan “fungisitler” ile kendi markasında yer alan “fungisitler ve herbisitler hariç bitki sağlığı ürünleri” arasında karıştırılma olasılığı bulunmadığını, malların birbirleriyle karıştırılmasının söz konusu olmadığını öne sürmektedir. Mahkeme’ye göre, birbirleriyle karıştırılmayacağı açık olan iki malın dahi, birbirleriyle benzer olması mümkündür. Şöyle ki, iki malın birbiriyle benzer olarak kabul edilmesi için, her iki malın da aynı sınıfa veya kategoriye dahil olması veya birbirleriyle karıştırılabilir nitelikte olması şart değildir.

Başvuru sahibi, BASF’ın markasında yer alan “fungisitler” ile kendi markasında yer alan “fungisitler ve herbisitler hariç bitki sağlığı ürünleri”nin amacının farklı olduğunu, fungisitlerin mantara karşı koruma amaçlı, kendi ürünlerinin ise haşarata karşı koruma amaçlı olduğunu iddia etmekte ve bu nedenle malların benzer olmadığını öne sürmektedir. Genel Mahkeme’ye göre malların ait olduğu alt kategorilerin spesifik amaçları farklı olsa da, bu husus malları benzerliğini tek başına ortadan kaldırmamaktadır, şöyle ki ürünler arasında bitki koruma amaçlı ürünler olunması bağlamında genel bir amaç benzerliği bulunmaktadır ve bu tip ürünler genellikle benzer şekilde kullanılmakta, aynı firmalarca üretilmekte ve benzer ticari kanallarla satışa sunulmaktadır.

Genel Mahkeme, kararın 52.-81. paragraflarında yaptığı detaylı değerlendirmeler çerçevesinde kısmi ret konusu mallarla, ilana itiraz sahibi markasının kapsadığı malları benzer mallar olarak değerlendirmiştir. Mahkeme, akabinde “KARIS” ve “CARYX” markalarının benzerliği hususunu incelemiştir.

Mahkeme’ye göre, “KARIS” ve “CARYX” ibareleri arasında her iki kelimenin de “A” ve “R” harfleri içermesi bağlamında sınırlı görsel benzerlik mevcuttur. Buna karşın, kelimeler telaffuz edildikleri ortaya çıkan sesçil benzerlik neredeyse aynılık derecesindedir. Dolayısıyla, Genel Mahkeme, OHIM Temyiz Kurulu’nun markaların benzer olduğu yönündeki tespitini paylaşmaktadır.

Markaların piyasada birlikte var olması (coexistence) hususu başvuru sahibince öne sürülmüş bir diğer gerekçedir.

OHIM Temyiz Kurulu, belirtilen iddiayı, başvuru sahibince ileri sürülen kanıtların yalnızca iki ülkeyi kapsaması ve kanıtların coğrafi kapsam anlamındaki yetersizliği nedeniyle reddetmiştir. Temyiz Kurulu’na göre, sunulan kanıtlar tüketicilerin her iki markayla aynı pazarda, aynı anda, aynı mallara ilişkin olarak karşılaşabileceğini gösterme yeterliliğine sahip değildir.

Yerleşik içtihat, bazı durumlarda, markaların piyasada birlikte var olmasının karıştırılmanın ortaya çıkması ihtimalini azaltabileceğini kabul etmektedir veya daha doğru bir tabirle bu olasılığı tamamen dışlamamaktadır. Bu durumun dikkate alınabilmesi için başvuru sahibinin OHIM nezdinde, başvuru ve itiraz gerekçesi markalarla aynı olan markaların, ilgili tüketici grubu tarafından karıştırılma ihtimali olmaksızın birlikte var olabildiklerini ispatlaması gerekmektedir.

Başvuru sahibi bu iddiasını ispatlamak için birkaç doküman sunmuş olmakla birlikte, bu kanıtlar piyasada bir arada kullanımı ve bu kullanım biçimleri arasında karıştırılma ihtimalinin bulunmadığını ispatlar nitelikte değildir. Dolayısıyla, OHIM Temyiz Kurulu’nun birlikte var olma iddiasını reddetmiş olması Genel Mahkeme’ye göre yerindedir.

Sayılan tüm hususlar ışığında, Genel Mahkeme, markalar arasında kısmi ret kararı kapsamındaki mallar bakımından karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkabileceği görüşüne ulaşır ve davayı reddeder.

“KARIS” kararı kanaatimizce, marka incelemesinin malların ve hizmetlerin benzerliği değerlendirmesi ayağı bakımından önemli değerlendirmeler içermektedir. Bu değerlendirmelerin en önemlisi, malların ve hizmetlerin benzerliğini, Nicé sınıflandırmasının sınıf numaralarına (veya bizdeki haliyle alt grup şablonlarına) veya sınıflandırma araçlarına (TMclass veya bizdeki Tebliğ sistemi) indirgeyen anlayışın karar içerisinde yanlışlanmasıdır. Genel Mahkeme, kararda açık olarak mal tanımlamalarının kapsamları itibarıyla birden fazla Nicé sınıfına dahil olabileceğini ve bir malın bir sınıfa ait olmasının diğer sınıflardaki mallarla benzerliği ortadan kaldırmayacağını belirterek tersi yöndeki davacı iddialarını reddetmiştir. Türk marka incelemesi sisteminin başına gelen en büyük talihsizliğin tebliğ ile oluşturulan alt grup sistemi, buna bağlı olarak gelişen kopyala-yapıştır başvurular ve tahlilden yoksun mal / hizmet benzerliği değerlendirmesi olduğu görüşünde olan bu satırların yazarı, “KARIS” kararını memnuniyetle karşılamıştır. Gelecek yıllarda tebliğ sisteminden kurtulmak şimdilik pek olası gözükmese de, bu konuda dünyada ne olup bittiğini takip etmek, en azından gözlerimizin açık kalmasını sağlayacaktır.

Önder Erol Ünsal

Kasım 2015

unsalonderol@gmail.com

A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Kararları ve Uygulaması, Marka Nispi Ret Nedenleri, Nice Sınıflandırması - Malların ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırması 17 Haziran 2015

Marka İncelemesinde Malların ve/veya Hizmetlerin İlişkisinin Tespitine Yönelik İlkeler – USPTO Değerlendirmesi

Malların veya hizmetlerin aynı olmaması halinde, bunların birbirleriyle benzerliğinin ve ilişkisinin olup olmadığı sorusunun yanıtı önem kazanmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Marka Ofisi (USPTO), malların ve/veya hizmetlerin birbirleriyle benzerliğini incelerken, ilişkili olma (relatedness) tabirini kullanmakta ve incelemesini bu terim bağlamında yapmaktadır. USPTO incelemesi bakımından önemli olan husus malların ve/veya hizmetlerin birbirleriyle karıştırılıp karıştırılmayacağı değil, halkın bunların ticari kaynağına ilişkin olarak markalar arasında bağlantı kurup kurmayacağıdır. Dolayısıyla, malların ve/veya hizmetlerin benzerliği incelemesi, yalnızca bunların özelliklerinin karşılaştırılması bağlamında yapılmamakta, daha üst düzey bir sorunun yani piyasanın ve tüketicinin davranış biçiminin değerlendirilmesi çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Takip eden satırlarda, USPTO’nun malların ve/veya hizmetlerin ilişkisini değerlendirirken temel aldığı ana ilkeler aktarılacaktır.

USPTO, oldukça detaylı ve profesyonelce hazırlanmış bir marka inceleme kılavuzuna sahiptir. Düzenli biçimde güncellenen kılavuzun son versiyonuna (Ocak 2015), http://tmep.uspto.gov/RDMS/detail/manual/TMEP/current/d1e2.xml#/manual/TMEP/current/TMEP-1200d1e5130.xml bağlantısından erişim mümkündür. Okumakta olduğunuz yazı, USPTO marka inceleme kılavuzunda, malların ve/veya hizmetlerin ilişkisi konusunda yer verilen genel ilkeleri IPR Gezgini okuyucularına aktarmak amacıyla hazırlanmıştır.

Malların ve/veya Hizmetlerin İlişkisi

Malların ve/veya hizmetlerin ilişkisi değerlendirilirken, markaların benzerlik derecesi arttıkça, karıştırılma olasılığı sonucuna varabilmek için malların veya hizmetlerin benzerliğine duyulan ihtiyaç azalır. Taraf markaları aynı veya neredeyse aynı ise karıştırılma olasılığının varlığı sonucuna ulaşmak için malların veya hizmetlerin ilişkisine duyulan ihtiyaç, markalar arasındaki farklılık olduğu durumlardaki denli yüksek olmayacaktır.

Bazı durumlarda, yerleşik piyasa alışkanlıkları nedeniyle, aynı markaların görünürde ilişkisiz mallar ve hizmetler için kullanımı, karıştırılma ihtimaline yol açabilir. (Ünlü kişilerin isimlerine veya portrelerine ilişkin olarak çeşitli mallar veya hizmetler için lisans verilmesi yaygın bir kullanım biçimidir. Ticari markaların, markanın asıl kullanım alanıyla hiçbir ilişkisi bulunmayan kişisel ürünler üzerinde kullanım amacıyla lisansının verilmesi, son yıllarda yaygın bir uygulama haline gelmiştir.)

Malların veya Hizmetlerin Aynı Olması Şart Değildir

Karıştırılma olasılığı incelemesi esnasında, karıştırılma ihtimalinin varlığı sonucuna ulaşmak için malların ve/veya hizmetlerin aynı veya birbirleriyle rekabet edebilir nitelikte olması şart değildir. Yanıtı aranan soru, malların ve/veya hizmetlerin birbirleriyle karıştırılıp karıştırılmayacağı değil, halkın bunların ticari kaynağına ilişkin olarak yanılıp yanılmayacağıdır. Mallar birbirinden farklı ve bu nedenle ilişkisiz olsa da, aynı mallar tüketici kitlesinin zihninde ticari kaynaklarına ilişkin olarak birbirleriyle ilişkilendirilebilir. Karıştırılma olasılığı analizinde önem arz eden ilişki biçimi bu yöndeki ilişkidir. Başvuru sahibi ile tescil sahibinin mallarının ve/veya hizmetlerinin bir şekilde ilişkili olması veya bunların pazarlamasına ilişkin şartlar nedeniyle mallarla veya hizmetlerle karşılaşacak tüketicilerin bunların aynı ticari kaynaktan geldikleri yanlış inancına kapılması yeterlidir. Bunun tersine, mallar ve/veya hizmetler birbirleriyle ilişkili değilse veya bunların pazarlamasına ilişkin şartlar nedeniyle mallarla veya hizmetlerle karşılaşacak tüketicilerin bunların aynı ticari kaynaktan geldikleri yanlış inancına kapılması mümkün değilse, markalar aynı olsa da, karıştırılma ihtimali ortaya çıkmayacaktır.

Mallar Hizmetlerle İlişkili Olabilir

Aynı veya benzer markaların, bir tarafça mallar üzerinde kullanılırken, diğer tarafça bu malları içeren hizmetler için kullanılması halinde, karıştırılma olasılığının ortaya çıkabileceği yerleşik bir kabuldür.

Yiyecek ve İçecek Ürünleri ile Restoran Hizmetlerinin İlişkisine Yönelik Değerlendirme

Yiyecek ve içecek ürünleri için kullanılan bir marka ile restoran hizmetleri için kullanılan bir diğer markanın benzer markalar olması halinde, genellikle karıştırılma olasılığının varlığı yönünde karar verilse de, bu sonuca varılması sağlayan müstakil bir kural yoktur. Dolayısıyla, bu tip malların ve hizmetlerin ilişkili olduğu otomatik olarak varsayılamaz, bu sonuca varabilmek için, belgelere dayalı kanıtların, aynı veya benzer markaların yiyecek ürünleri ve restoran hizmetleri için kullanıldığından “daha fazla bir şeyi” göstermesi gerekmektedir.

Aşağıdaki örneklerde, “daha fazla bir şey” şartının gerçekleştiği kabul edilmiştir:

“Yiyecek ve içecek sağlanması hizmetleri” için başvurusu yapılan “COLOMBIANO COFFEE HOUSE” markasının “kahveler” için tescilli bir sertifika markası olan “COLOMBIAN” markasıyla karıştırılma ihtimaline yol açabileceği karar verilmiştir. Şöyle ki, başvuruda “COFFEE HOUSE” ibaresi yer almaktadır, restoran hizmetleri ve kahve malını bir arada içeren çok sayıda üçüncü kişi tescili vardır ve “kahve evleri”, kahveli içeceklerde uzmanlaşmıştır.

“OPUS ONE” markasının “şaraplar” ve “restoran hizmetleri” için kullanımı halinde karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkabileceği kararına varılmıştır. Şöyle ki, “OPUS ONE” güçlü ve rastlantısal bir markadır, birçok restoran kendi ismini taşıyan özel şaraplarını müşterilerine sunar ve tescil sahibinin şarapları, başvuru sahibinin restoranında sunulmaktadır.

“AMAZON” markasının restoran hizmetleri ve “chili ve biber sosları” için kullanımı halinde karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkabileceği kararına varılmıştır. Şöyle ki, restoran hizmetleri ve soslar mallarını bir arada içeren çok sayıda üçüncü kişi tescili vardır ve soslar, diğer gıda ürünlerine kıyasla restoranlarca pazarlanması en olası mallardır.

“AZTECA MEXICAN RESTAURANT” ve “AZTECA” markalarının restoran hizmetleri ve “Meksika yemekleri” için kullanımı halinde karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkabileceği kararına varılmıştır. Şöyle ki, inceleme konusu mallar Meksika restoranlarında satılan mallardır ve ilgili restoranlarda Meksika yemekleri sunulmaktadır.

Malların ve Hizmetlerin Tescil veya Başvuru Listesinde Tanımlandıkları Hallerini Esas Alma

Taraflara ait malların veya hizmetlerin niteliği veya kapsamı, malların veya hizmetlerin başvuru veya tescilde yer aldıkları halleri esas alınarak tespit edilmelidir.

İnceleme konusu tescilli marka, malları veya hizmetleri geniş bir ifadeyle tanımlıyorsa ve bunların niteliğine, cinsine, ticari kanallara veya alıcıların niteliğine ilişkin sınırlandırma içermiyorsa, malların veya hizmetlerin tanım kapsamına giren tüm malları veya hizmetleri içerdiği, ilgili ticari kanallar yoluyla sunulduğu ve her tip alıcıya hitap ettiği kabul edilir. Dolayısıyla, eğer önceki tescilli marka, mallara veya hizmetlere ilişkin olarak geniş kapsamlı bir tanımlama içeriyorsa, yeni başvuru sahibinin bu tanım kapsamına giren malların veya hizmetlerin kapsamını sınırlandırarak karıştırılma olasılığını ortadan kaldırması mümkün değildir.

Benzer şekilde, başvuru sahibinin yeni başvurusunda malları ve hizmetleri çok geniş bir tanımlamayla ifade etmesi ve bunun sonucunda, bu tanımın benzer bir marka için önceden tescil edilmiş malları ve hizmetleri kapsaması durumunda da karıştırılma olasılığı ortaya çıkacaktır.

Başvuru sahipleri, başvuruları veya tescilli marka kapsamında yer alan malları veya hizmetleri, dışsal parametrelere dayalı argümanlar veya kanıtlar yoluyla (örneğin, malların kalitesi veya fiyatıyla ilgili argümanlar) sınırlayamaz.

Müstakil Kurallar Konulamaz

Her vakanın şartları özeldir ve vakaların değişik şartlarına göre karıştırılma olasılığına ilişkin her faktöre verilen ağırlık vaka bazında değişebilir. Bu nedenle, belirli malların ve/veya hizmetlerin birbirleriyle ilişkili olduğu, dolayısıyla bunlara ilişkin olarak benzer markaların kullanımı halinde karıştırılma olasılığının ortaya çıkacağı yönünde müstakil kurallar konulamaz.

Ticaretin Yayılması Doktrini

Ticaretin yayılması doktrini, çok taraflı prosedürlerde, ilana itiraz sahibinin markasından kaynaklanan öncelik hakkının, başvuru sahibi markasında yer alan mallara ve hizmetlere yayılması gerektiği, çünkü bu malların ve hizmetlerin, ilana itiraz sahibi markasının kapsadığı malların ve hizmetlerin doğal genişleme alanına girdiği iddiası değerlendirilirken uygulama alanı bulmaktadır.

Buna karşılık tek taraflı işlemlerde (ofis tarafından resen gerçekleştirilen benzerlik incelemesinde) normal ilişkilendirme analizi (başvuru ve tescil listesinin ilişkisini esas alan analiz) uygulanmaktadır.

Malların ve Hizmetlerin İlişkisini Gösteren Kanıtlar

İnceleme uzmanı, karıştırılma olasılığının varlığı sonucuna ulaşırken, malların ve/veya hizmetlerin ilişkisini gösteren kanıtlar sunmak zorundadır.

Malların ve/veya hizmetlerin ilişkisini gösteren kanıtlar arasında, malların ve/veya hizmetlerin birlikte veya aynı alıcılarca kullanıldığını gösteren haberler, makaleler veya bilgisayar veritabanlarından kanıtlar, malların ve/veya hizmetlerin reklamının birlikte yapıldığını veya aynı üretici tarafından satıldıklarını gösterir kanıtlar veya başvuru ve tescilli marka kapsamında yer alan mallara ve/veya hizmetlere birlikte yer veren üçüncü kişi tescilli markaları yer alabilir.

USPTO, malların veya hizmetlerin aynı olmadığı hallerde, yukarıda yer verilen ilkeleri esas alarak, malların ve/veya hizmetlerin ilişkisini değerlendirmekte ve bu değerlendirmeyi esas alarak karıştırılma olasılığı incelemesine yön vermektedir.

Sayılan ilkelerden Müstakil Kurallar Konulamaz ilkesi kanaatimizce özel öneme sahiptir ve dikkate alınmalıdır. “Her vakanın şartları özeldir ve vakaların değişik şartlarına göre karıştırılma olasılığına ilişkin her faktöre verilen ağırlık vaka bazında değişebilir. Bu nedenle, belirli malların ve/veya hizmetlerin birbirleriyle ilişkili olduğu, dolayısıyla bunlara ilişkin olarak benzer markaların kullanımı halinde karıştırılma olasılığının ortaya çıkacağı yönünde müstakil kurallar konulamaz.” değerlendirmesini içeren bu ilke, ülkemizde uygulanan ve malların veya hizmetlerin benzerliğini alt gruplar bazında düzenleyip, aynı alt grupta yer alan tüm mal veya hizmetlerin benzer olduklarını (istisnai durumlar dışında) kabul eden Tebliğ sistemine tamamen terstir. Bu satırların yazarı, Tebliğ ile tayin edilmiş mal ve hizmet benzerliği değerlendirmesinin Türk marka inceleme sistemini olumsuz yönde etkilediği, sistemin doğru yönde ilerlemesini çoğunlukla engellediği ve Tebliğ sisteminin gözden geçirilmesi gerektiği görüşündedir.

USPTO’nun malların ve/veya hizmetlerin ilişkisine dair ilkelerinin okuyucularımızca da ilgi çekici bulunduğunu umuyoruz.

Önder Erol Ünsal

Haziran 2015

unsalonderol@gmail.com

A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Kararları ve Uygulaması, Marka Nispi Ret Nedenleri 19 Mayıs 2015

USPTO Temyiz Kurulu “MASTERBAITER” Kararı – Mallar Aynı veya Benzerken, Malların Fiili Kullanımının Farklılığı Karıştırılma Olasılığı Değerlendirmesini Etkiler mi?

Karıştırılma olasılığı gerekçeli itirazların incelenmesi esnasında, başvuru sahiplerinin itirazlara karşı öne sürdüğü argümanlarından birisi de, markaların fiili kullanım alanlarının farklı olduğu iddiasıdır. Belirtilen iddiayı öne süren başvuru sahiplerine göre, itiraz gerekçesi markaların kapsadığı mallar veya hizmetlerle, başvurunun kapsadığı mallar veya hizmetler, aynı veya benzer olsa da, markaların pazarda fiilen kullanıldıkları alanlar farklıdır ve dolayısıyla karıştırılma ihtimali fiilen ortaya çıkmayacaktır. Tescilli markaların kapsadıkları malların veya hizmetlerin değerlendirilmesinden ziyade piyasadaki fiili kullanımı esas alan ve değerlendirmeyi bir anlamda sahada yapmayı hedefleyen bu anlayışa, gelişmiş ülke yargı istemleri ve marka tescil ofisleri tarafından itibar edilmemektedir.

Amerika Birleşik Devletleri (A.B.D.) Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Temyiz Kurulu tarafından 13 Mayıs 2015 tarihinde verilen “MASTERBAITER” kararı kapsamında bu konu bir kez daha değerlendirilmiş ve karıştırılma olasılığı gerekçeli ret kararına karşı fiili kullanım alanlarının farklılığı iddiasına da dayandırılan itiraz reddedilmiştir. İlgilenen okuyucularımızın karar metninin tamamını http://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/ttabvue-85955911-EXA-8.pdf bağlantısı aracılığıyla incelemesi mümkündür.

Başvuru sahibi “PACKED HOUSE PUBLICATIONS, LLC”, standart karakterlerde yazılı “MASTERBAITER” markasını 25. sınıfa dahil mallar için tescil ettirmek amacıyla USPTO’ya başvuruda bulunur. Başvuru kapsamında “Dansçılar için giysiler, yani tişörtler, sweatshirtler, pantolonlar, legging tipi pantolonlar, şortlar ve ceketler; spor giysileri, yani gömlekler, pantolonlar, ceketler, ayak giysileri, şapkalar ve kepler, spor amaçlı üniformalar; beyzbol kepleri ve şapkaları; güzellik salonlarında ve berberlerde kullanım amaçlı pelerinler; şef şapkaları …” başta olmak üzere çok sayıda farklı tipte giysi, ayak giysisi ve baş giysisi yer almaktadır.

USPTO uzmanı, başvuruyu 25. sınıfa dahil “spor giysileri, yani giysiler, pantolonlar, ceketler, ayak giysileri, şapkalar ve kepler, spor amaçlı üniformalar; kepler; ayak giysileri; baş giysileri; kravatlar; üst giysiler” ve 28. sınıfa dahil “Suni balıkçılık yemleri; balıkların ilgisini çekici malzemeler, balıkçılık takımları” mallarını kapsayan aşağıda görseline yer verilen “MASTERBAIT” markasıyla karıştırılma olasılığı gerekçesiyle reddeder.

Başvuru sahibi bu karara karşı itiraz eder ve itiraz USPTO Temyiz Kurulu tarafından incelenir.

USPTO Temyiz Kurulu incelemeye, malların benzerliğine yönelik başvuru sahibi iddialarını değerlendirerek başlar.

Başvuru ve ret gerekçesi markanın kapsadığı malların bir kısmı aynı terimlerle ifade edilmiştir, buna ilaveten başvurunun kapsadığı malların bir kısmının da, ret gerekçesi marka kapsamında yer alan ayak giysileri ve baş giysileri ifadeleri kapsamına girdiği görülmektedir.

Başvuru sahibi, başvuru ve ret gerekçesi markanın kapsadığı malların birbirleriyle bağlantısız olduğunu öne sürmektedir. Başvuru sahibine göre, kendi markası mizah içeren tişörtler ve giysiler için kullanılırken, ret gerekçesi marka yalnızca balıkçılıkta kullanım amaçlıdır. Bu çerçevede, başvuru ve ret gerekçesi markanın kapsadığı mallar, fiili kullanımları göz önüne alındığında, başvuru sahibine göre benzer veya bağlantılı değildir.

Temyiz Kurulu, bu iddiayı yerleşik içtihadı ortaya koyarak reddetmiştir.

Başvuru ve ret gerekçesi marka kapsamında bulunan malların, mal listelerinde ifade edildikleri halleriyle karşılaştırılmaları gerektiği ve piyasadaki fiili kullanımın karşılaştırmaya esas olamayacağı yerleşik içtihat niteliğindedir (Stone Lion Capital Partners, L.P. v. Lion Capital LLP, 746 F.3d 1317, 110 USPQ2d 1157, 1162 (Fed. Cir. 2014) (“başvuru sahibi markasının tescil edilebilirliğine, başvuruda yer alan mal tanımlamaları temel alınarak karar verilmelidir”); Octocom Sys., Inc. v. Houston Comps. Servs. Inc., 918 F.2d 937, 16 USPQ2d 1783, 1787 (Fed. Cir. 1990)); In re Thor Tech Inc., 90 USPQ2d 1634, 1637-38 (TTAB 2009) (“malların benzerliğine veya benzemezliğine ve malların niteliğine yönelik analizimizi, malların başvuruda ve tescilde yer alan tanımlamalarını esas alarak yapmak zorundayız… dışsal kanıtları esas alarak, tescil kapsamında yer alan malları sınırlayamaz veya kısıtlayamayız”). Buna ilaveten, ret gerekçesi marka sahibinin web sitesinden erişilen bilgiler, ret gerekçesi markanın yalnızca balık tutarken giyilen giysiler için kullanıldığı yönündeki başvuru sahibi argümanını desteklememektedir. Bu çerçevede, markaların kapsadığı malların kısmen aynı olduğu kanaatine varılmış ve bu hususun karıştırılma olasılığını güçlü biçimde destekleyen bir faktör olduğu kabul edilmiştir.

Başvuru ve ret gerekçesi markanın kapsadığı malların kısmen aynı olması nedeniyle, malların pazarlandığı ticari kanalların ve alıcıların tipinin aynı olduğu kabul edilmelidir. (In re Yawata Iron & Steel Co., 403 F.2d 752, 159 USPQ 721, 723 (CCPA 1968) (hukuken aynı oldukları kabul edilen mallar söz konusu olduğunda, malların pazarlandığı ticari kanalların ve alıcı tipinin aynı olduğu kabul edilir); American Lebanese Syrian Associated Charities Inc. v. Child Health Research Institute, 101 USPQ2d 1022, 1028 (TTAB 2011); In re Viterra Inc., 671 F.3d 1358, 101 USPQ2d 1905, 1908 (Fed. Cir. 2012) (malların pazarlandığı ticari kanallara ve alıcı tipine ilişkin hiçbir kanıt bulunmasa da, karıştırılma olasılığı incelemesinde Temyiz Kurulu belirtilen hukuki varsayıma dayanmaya yetkilidir.)

Tüm bunlara ilaveten, karşılaştırma konusu mallar, sıradan tüketicilere yönelik hiçbir sofistike özellik içermeyen temel ürünler niteliğindedir. Ayrıca, ürünlerin ucuz ürünler olduğu da belirtilmelidir. “Ürünler görece düşük fiyatlı ve ani alım kararına konu olabilecek nitelikteyse, bu ürünlerin alıcılarının alışverişte daha düşük dikkat göstermesi nedeniyle karıştırılma olasılığı riskinin arttığı kabul edilir.” (Recot, Inc. v. Becton, 214 F.3d 1322, 1329, 54 USPQ2d 1894, 1899 (Fed. Cir. 2000); Midwestern Pet Foods, Inc. v. Societe des Produits Nestle S.A., 685 F.3d 1046, 1053, 103 USPQ2d 1435, 1440 (Fed. Cir. 2012)

Temyiz Kurulu devamında markaların benzerliği hususunu değerlendirmiştir.

İncelenen vakada olduğu gibi mallar veya hizmetler aynıysa, karıştırılma olasılığının varlığı tespitine ulaşabilmek için markaların benzerlik derecesinin yüksekliğine duyulan ihtiyaç, malların veya hizmetlerin aynı olmadığı duruma göre daha düşük olacaktır (re Viterra Inc., 671 F.3d 1358, 1362, 101 USPQ2d 1905, 1908 (Fed. Cir. 2012); Palm Bay, 73 USPQ2d at 1692). Markaların benzerliği değerlendirirken uygulanacak test, markaların yanyana konulması suretiyle birbirlerinden ayırt edilip edilmediklerinin değerlendirilmesi değil, markaların oluşturdukları ticari izlenim anlamında yeterince benzer olup olmadıklarının değerlendirilmesidir. Markaların oluşturdukları ticari izlenim anlamında yeterince benzer olup olmadıkları sorusunun işaret ettiği durum, markalarla karşılaşacak kişilerin marka sahipleri arasında bağlantı kurup kurmayacaklarının değerlendirilmesidir (Coach Servs., Inc. v. Triumph Learning LLC, 668 F.3d 1356, 101 USPQ2d 1713, 1721 (Fed. Cir. 2012)). Bu değerlendirmede, markaların spesifik değil genel özelliklerini hatırlayan ortalama tüketicinin bakış açısı esas alınır (Inter IKEA Sys. B.V. v. Akea, LLC, 110 USPQ2d 1734, 1740 (TTAB 2014)).

Ret gerekçesi marka şekil unsurunun yanısıra “MASTERBAIT” kelime unsurundan oluşmaktadır. Buna karşın, başvuru yalnızca “MASTERBAITER” kelime unsurunu içermektedir. “MASTERBAIT” ve “MASTERBAITER” kelimeleri, genellikle “masturbate” ve “masturbator” kelimelerinin yanlış yazımı olarak kabul edilmektedir. Bu çerçevede, her iki markanın da aynı anlamı çağrıştırdığı kabul edilmelidir.

Buna ilaveten, “MASTERBAIT” ve “MASTERBAITER” markaları görsel ve işitsel açılardan da benzerdir. Başvuru sahibi, ret gerekçesi markada yer alan şekil unsurunun markanın baskın unsuru olduğunu ve bu nedenle, başvuru ile ret gerekçesi markanın birbirlerinden kolaylıkla ayırt edilebildiğini öne sürmektedir.

Yerleşik içtihada göre; markaların benzerliği veya benzemezliği analizi, markaların bütün olarak değerlendirilmesi çerçevesinde yapılmalı, markaların çeşitli bileşenlerine bölünerek incelenmesi yoluyla yapılmamalıdır (Nat’l Data Corp., 753 F.2d 1056, 224 USPQ 749, 751 (Fed. Cir. 1985)). Bununla birlikte, sonucun markaların bütünsel değerlendirilmesine bağlı olması kaydıyla, markanın belirli bir unsuruna incelemede daha çok veya daha az önem verilebilir. Kelime ve şekilleri birlikte içeren bileşke markalarda, kelime unsuru genellikle markanın baskın unsurudur, şöyle ki kelime unsurunun tüketicilerin hafızasında yer edinmesi daha olasıdır ve kelimeler ürünleri sipariş ederken kullanılır (Joel Gott Wines, LLC v. Rehoboth Von Gott, Inc., 107 USPQ2d 1424, 1431 (TTAB 2013) (citing In re Dakin’s Miniatures, Inc., 59 USPQ2d 1593, 1596 (TTAB 1999)); TMEP §1207.01(c)(ii); In re Viterra Inc., 671 F.3d 1358, 1362, 101 USPQ2d 1905, 1908, 1911 (Fed. Cir. 2012) (citing CBS Inc. v. Morrow, 708 F. 2d 1579, 1581-82, 218 USPQ 198, 200 (Fed. Cir 1983)).

Ret gerekçesi markada, “MASTERBAIT” kelime unsuru markanın büyük kısmını oluşturmaktadır ve kelimenin altında çizili eğriler kelime unsurunu vurgulamaktadır. “Bait = balık yemi” ibaresi balığa vurgu yaptığından, markanın balık yemi için olduğu algısını yaratmaktadır, bu nedenle de markadaki balık şekli incelemedeki önemi görece yitirmektedir. Bu çerçevede, “MASTERBAIT” kelime unsuru, markanın oluşturduğu bütünsel algıda baskın konumdadır.

Belirtilen gerekçeler doğrultunda Temyiz Kurulu, başvuru ve ret gerekçesi markayı benzer markalar olarak değerlendirmiştir.

Başvuru sahibinin bir diğer iddiası, ret gerekçesi markanın ayırt edici gücünün zayıf olduğu yönündedir, “master” veya “bait” ibarelerinin farklı kelimelerle birlikte üçüncü kişiler adına tescil edilmiş olması iddiasına dayalı bu argüman, Kurul tarafından kabul edilmemiştir.

Bütün bunların sonucunda, Temyiz Kurulu başvuru ile ret gerekçesi marka arasında karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkabileceği kanaatine ulaşmış ve aynı tespite dayalı USPTO uzmanı kararını yerinde bularak itirazı reddetmiştir.

Ülkemiz sosyal bilimlerin her alanında olduğu gibi, muhtemelen marka hukuku ve uygulaması alanında da oldukça ilginç bir laboratuvar işlevi görebilir. Şöyle ki, kuralları ve uygulama biçimi birçok gelişmiş ülkede yerleşik hale gelmiş karıştırılma olasılığı kavramına ve buna bağlı alt kavramlara yönelik olarak, ülkemizde sürekli biçimde yeni (ve uluslararası literatüre zıt) değerlendirmeler oluşturma arayışı gözlemlenmektedir. Bu yazı kapsamında detayına girilmeyecek olsa da, bu tip mesnetsiz ve zararlı arayışlardan uzak kalmak ve uluslararası düzeyde yerleşik hale gelmiş değerlendirme kriterlerini –gerektiğinde ülkemize uyarlayarak- uygulamak, bu satırların yazarına göre takip edilmesi gereken yoldur.

Karıştırılma olasılığı incelemesinde esas olan, başvuru ve önceki tarihli markanın kapsadığı mallar ve/veya hizmetler ve bunların birbirleriyle olan aynılığı, benzerliği ve bağlantısıdır. Markaların kapsadığı mallar ve/veya hizmetler birbirleriyle aynı veya benzer ise, USPTO pratiğine ve A.B.D. yargı içtihadına göre, inceleme bu husus esas alınarak yapılacaktır. Markaların piyasadaki fiili kullanım alanlarının farklı olması ise karıştırılma olasılığı değerlendirmesini etkileyen bir husus değildir.

Değerlendirme konusu karar, basit ve detaysız bir karar gibi gözükse de, USPTO’nun karıştırılma olasılığına ilişkin değerlendirmesinin iyi bir özeti niteliğindedir. Bu haliyle kararın okuyucularımızın ilgisi çekeceğini düşünüyoruz.

Önder Erol Ünsal

Mayıs 2015

unsalonderol@gmail.com

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Marka Nispi Ret Nedenleri, Nice Sınıflandırması - Malların ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırması 8 Haziran 201411 Haziran 2014

“Giysiler” ile “Giysilerin Perakendeciliği Hizmetleri”nin Benzerliği – Adalet Divanı Genel Mahkemesi “ENI v. EMI” Kararı (T-599/11) ve Konu Hakkında OHIM Karar Kılavuzu Değerlendirmesi

Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi tarafından 21 Mayıs 2014 tarihinde verilen T-599/11 sayılı “ENI SPA v. EMI (IP) LTD” kararı, kararda “giyim eşyaları” ile “giyim eşyalarının perakendeciliği hizmetleri”nin benzerliğinin değerlendirilmesi bakımından ilgi çekici niteliktedir. Okumakta olduğunuz yazıda, T-599/11 sayılı Genel Mahkeme kararı, yukarıda belirtilen konu hakkındaki değerlendirmeleri bağlamında sizlere kısaca aktarılacaktır.

“ENI SPA” 2007 yılında, “ENI” kelime markasının tescil edilmesi için OHIM’e başvuruda bulunur.

Başvuru kapsamında çeşitli sınıflara dahil malların ve hizmetlerin yanısıra, 25. sınıfa dahil “Giysiler, ayak giysileri, baş giysileri.” malları yer almaktadır.

İtiraz sahibi, “EMI (IP) LTD”, OHIM’de 2006 yılından bu yana, diğer mal ve hizmetlerin yanısıra 35. sınıfa dahil hizmetleri de içerecek biçimde tescilli “EMI” markasının sahibidir.

2008 yılında “EMI (IP) LTD” şirketi, “EMI” markasını gerekçe göstererek, “ENI” markasının ilanına karşı itiraz eder.

OHIM İlana İtiraz Birimi, itiraz gerekçesi markanın, 35. sınıfı kapsamında “Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için giysiler, ayak giysileri, baş giysilerinin bir araya getirilmesi hizmetleri.”nin bulunduğunu tespit eder. Bunun ardından başvuru kapsamında bulunan 25. sınıfa dahil mallar bakımından, başvuru ile itiraz gerekçesi marka arasında karıştırılma olasılığının ortaya çıkabileceği değerlendirmesiyle, itirazı 25. sınıfa dahil mallar bakımından kabul eder.

Başvuru sahibi bu karara karşı itiraz eder ve itiraz OHIM Temyiz Kurulu tarafından incelenir. OHIM Temyiz Kurulu, markaların benzer olmasından ve kısmi ret kararı kapsamındaki mallarla, itiraz gerekçesi marka kapsamındaki hizmetlerin benzerliğinden kaynaklanan karıştırılma olasılığının mevcudiyeti gerekçesiyle, kısmi ret kararını yerinde bulur ve itirazı reddeder.

Başvuru sahibi “ENI SPA” bu karara karşı dava açar ve dava Adalet Divanı Genel Mahkemesi tarafından görülür. Genel Mahkeme’nin dava hakkında, 21 Mayıs 2014 tarihinde verdiği T-599/11 sayılı karar, bu yazının konusunu oluşturmaktadır. Yazı boyunca, Genel Mahkeme’nin, dava konusu markaların kapsadığı mallar ile hizmetlerin benzerliği konusunda yaptığı yorumlar ve konu hakkında şu anda uygulamada olan haliyle OHIM Marka İnceleme Kılavuzu’nda yer alan değerlendirmeler aktarılmaya çalışılacaktır.

Davacı (başvuru sahibi) “ENI SPA”ya göre, başvuru kapsamından çıkartılan 25. sınıfa dahil “Giysiler, ayak giysileri, baş giysileri.” malları ile itiraz gerekçesi marka kapsamında bulunan hizmetlerin benzerliği bulunmamaktadır.

OHIM Temyiz Kurulu, 25. sınıfa dahil “Giysiler, ayak giysileri, baş giysileri.” malları ile 35. sınıfa dahil “Giysiler, ayak giysileri, baş giysileri mallarının perakendeciliğine yönelik hizmetler” arasında benzerlik bulunduğunu tespit ederken, Genel Mahkeme’nin aynı konuda verdiği 2008 tarihli T-116/06 sayılı “O Store” kararına dayanmıştır. “O Store” kararında, 25. sınıfa dahil giyim eşyaları, ayak giysileri, baş giysileri malları ile 35. sınıfta yer alan bu malların perakendeciliği hizmetlerinin aynı niteliğe, amaca ve kullanım biçimine sahip olmadıkları belirtilmiş olmakla birlikte, belirtilen mallar ile hizmetlerin birbirlerini tamamlayıcı niteliği ve genellikle aynı yerlerde kullanıcıları sunulmaları nedenleriyle, aralarında benzerlikler bulunduğu tespiti yapılmıştır. Bu bağlamda, Genel Mahkeme’ye göre, 25. sınıfa dahil giyim eşyaları, ayak giysileri, baş giysileri malları ile aynı malların perakendeciliği hizmetleri belirli derecede benzerlik içermektedir ve bu nedenle, OHIM Temyiz Kurulu’nun mallar ile hizmetlerin benzer olduğu yönündeki tespiti yerindedir.

Bu noktada, Genel Mahkeme’nin dayanak olarak aldığı T-116/06 sayılı “O Store” kararına dönülecek olursa, bu kararda, inceleme konusu mallar bakımından, mallarla – malların perakendeciliği arasında, tamamlayıcılık ve aynı yerde tüketicilere sunulma anlamında bağlantı kurulduğu görülecektir. Bir diğer deyişle, “O Store” kararında yapılan tespit “giyim eşyaları” ile “giyim eşyalarının perakendeciliği hizmetleri”nin benzerliğine yönelik bir tespit niteliğindedir.

Okuyucuların bilgilendirilmesi bağlamında, aynı konu hakkında, OHIM Marka Kılavuzunda, 2014 yılında yapılan daha kapsayıcı nitelikte bir tespite yer verilmesi yerinde olacaktır: “Belirli malların perakendeciliğine yönelik hizmetler, söz konusu mallarla (düşük derecede) benzer niteliktedir (bkz. Adalet Divanı Genel Mahkemesi, “Rosalia de Castro” kararı, T-421/10, 05/10/2011, paragraf 33). Belirtilen malların ve hizmetlerin nitelikleri, amaçları ve kullanım yöntemleri aynı olmasa da, söz konusu mallar ile hizmetler arasında, birbirlerini tamamlayıcı nitelikte olmaları ve hizmetlerin sunulduğu yerin genellikle, malların satışa sunulduğu yerle aynı olması nedenleriyle benzerlikler bulunmaktadır. Bunun ötesinde, halkın aynı kesimine yöneliklerdir. Belirli mallara yönelik perakendecilik hizmetleri ile diğer marka kapsamında bulunan malların benzerliğinden bahsedebilmek için söz konusu malların aynı olması veya kapsayıcı bir ifade kullanılmışsa, malların kapsayıcı ifadenin doğal ve genel anlamı kapsamına girmesi gerekmektedir (Örneğin, “güneş gözlüğü perakendeciliği hizmetleri ve güneş gözlükleri” veya “optik araçların perakendeciliği hizmetleri ve güneş gözlükleri”.) (bkz. Ofiste Kullanım için Kılavuz, Bölüm C, İlana İtiraz, s.48 – https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/trade_marks/Guidelines/09_part_c_opposition_section_2_identity_and_likelihood_of_confusion_chapter_2_comparison_of_goods_and_services_en.pdf)

Buna karşın, OHIM İnceleme Kılavuzuna göre, genel biçimde ifade edilmiş ve hangi malın veya malların perakendeciliğine yönelik olduğu özel olarak belirtilmemiş olan perakendecilik hizmetleri, hiçbir malla (söz konusu edilen hizmetler ile malların benzerliğidir) benzer değildir. Bu durumda, mallarla – hizmetlerin niteliklerinin farklı olmasının yanısıra, hizmetler soyutken, malların somut olması, farklı ihtiyaçlara hitap etmeleri söz konusudur. Bunun ötesinde, malların ve hizmetlerin kullanım biçimi farklıdır ve birbirleriyle rekabet eder veya birbirlerini tamamlayıcı nitelikte değillerdir (bkz. aynı kılavuz, s.48).

OHIM İnceleme Kılavuzunun ilgili bölümünden kısaca bahsettikten sonra, incelediğimiz karara dönülecek olursa; Genel Mahkeme, OHIM Temyiz Kurulu’nun mallar ile hizmetlerin benzer olduğu yönündeki tespitini haklı bulmasının ardından, Kurul’un markaların görsel ve işitsel açılardan benzer olduğu yönündeki değerlendirmesini de yerinde bulur. Takibinde, Genel Mahkeme, dava konusu markalar arasında karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkabileceği sonucuna ulaşır ve aynı yöndeki OHIM Temyiz Kurulu kararını onayarak, davayı reddeder.

Mallar ile hizmetlerin birbirleriyle benzerliği hususu, tespiti genellikle kolay olmayan ve farklı değerlendirmelerin ortaya çıktığı bir konudur. Bu zorluk ortadayken, belirli mallar ile o malların perakendeciliği hizmetlerinin benzerliğinin değerlendirilmesi, bir diğer zorluk olarak ortaya çıkmaktadır. İncelenen davada, Adalet Divanı Genel Mahkemesi, “Giysiler, ayak giysileri, baş giysileri.” malları ile 35. sınıfa dahil “Giysilerin, ayak giysilerinin, baş giysilerinin perakendeciliği hizmetleri” arasında, belirtilen mallar ile hizmetlerin birbirlerini tamamlayıcı niteliği ve genellikle aynı yerlerde kullanıcılara sunulmaları nedenleriyle benzerlik bulunduğunu tespit etmiştir. Bunun yanısıra, yazı içerisinde yaptığımız atıftan görüleceği üzere, OHIM Marka Karar Kılavuzu’nda, “Belirli malların perakendeciliğine yönelik hizmetler, söz konusu mallarla (düşük derecede) benzer niteliktedir.” ifadesi kullanılarak, mallarla – aynı malların perakendeciliği hizmetlerinin (birbirlerini tamamlayıcı niteliği ve aynı noktalarda tüketicilere ulaştırılmaları ilkelerinden hareketle), birbirlerine düşük derecede benzer oldukları tespitine ulaşılmıştır. Bu haliyle, OHIM’in, karar kılavuzunun Haziran 2014’te geçerli olduğu haliyle (kılavuzda yer alan ilkelerin zaman içerisinde değişebileceği göz ardı edilmemelidir), problem hakkında pratik bir çözümü tercih ettiği, mallar arasında ayrım yapmaksızın, mallarla – aynı malların perakendeciliği arasında düşük derecede benzerlik bulunduğunu kabul ettiği anlaşılmaktadır. Buna karşın, “giyim eşyaları” ile “giyim eşyalarının perakendeciliği hizmetleri”nin benzerliğine yönelik değerlendirmenin, “tıbbi amaçlı röntgen cihazları” ile “tıbbi amaçlı röntgen cihazlarının perakendeciliği hizmetleri”nin benzerliğine yönelik değerlendirmeden, ilgili tüketici grubu, bu grubun davranış ve alım biçimi, ilgili malların niteliği, satış kanalları, vb. birçok açıdan farklılık göstermesi gerektiği, dolayısıyla OHIM Karar Kılavuzu’nda yer alan genellemenin her durumda geçerli olmadığı kolaylıkla öne sürülebilir. Bu aşamada, son derece profesyonel olduğu genel kabul gören OHIM’in karar kılavuzunda yer verdiği “mallar ile aynı malların perakendeciliği hizmetleri (düşük derecede) benzer niteliktedir” tespiti ortadayken, bu benzerliği, her mal ile ilgili malın perakendeciliğinin benzerliği özelinde, ayrı ayrı araştırmak anlamlı mıdır sorusunun yanıtı önem kazanmaktadır. Bu soruya yönelik olarak, kendi adıma, OHIM yaklaşımını daha pratik ve uygulanabilir nitelikte bulduğumu belirtmem yerinde olacaktır. Okuyucuların farklı değerlendirmelerde bulunabileceği ise şüphesizdir.

Önder Erol Ünsal

Haziran 2014

unsalonderol@gmail.com

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, IP Translator Davası, Marka Nispi Ret Nedenleri, Nice Sınıflandırması - Malların ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırması 1 Nisan 201410 Mayıs 2014

Adalet Divanı Genel Mahkemesi “Vogue” Kararı – Kapsamı Belirsiz Terimler Bakımından Malların veya Hizmetlerin Benzerliğinin Değerlendirilmesi (T-229/12)

Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesinin T-229/12 sayılı 27/02/2014 tarihli “Vogue” kararı kapsamı belirsiz mallar bakımından karıştırılma olasılığı değerlendirilmesinin ne şekilde yapılması gerektiği hakkında mahkemenin yaklaşımını ortaya koymaktadır.

Davanın detaylarına girmeden önce kapsamı “belirsiz” (İngilizce “vague” kelimesinin karşılığı olarak kullanılmıştır) mal terimiyle ne kast edildiğinin açıklanması yerinde olacaktır.

Topluluk Marka Tüzüğü Yönetmeliğine göre, marka tescil başvurularının mal ve hizmet listelerinde yer alan mallar veya hizmetler, ilgili malların veya hizmetlerin mahiyetlerinin açık olarak anlaşılmasını sağlayacak biçimde belirtilmiş olmalıdır. Malların veya hizmetlerin başvuru sahibi tarafından yeteri derecede açık ve kesin terimlerle ifade edilmesi suretiyle, Topluluk Marka Ofisinin (OHIM) ve diğer ilgililerin, korumanın kapsamını saptayabilmesi sağlanacaktır. Malların veya hizmetlerin başvuru sahibi tarafından yeteri derecede açık ve kesin terimlerle ifade edilmemesi durumunda ise, kapsamı belirsiz terimlerle (vague) karşılaşılmaktadır. Bu konuya ilişkin olarak Avrupa Birliği Adalet Divanı tarafından 2012 yılında verilen ünlü “IP Translator” kararı, OHIM uygulamasını büyük ölçüde değiştirmiş ve bazı AB üyesi ülkeler bakımından malların ve hizmetlerin ifade edilmesi biçimi konusunda radikal değişiklikler getirmiştir. “IP Translator” konusunda detaylı değerlendirmeler önceki yazılarımızda yapılmıştır, bu yazılar kapsamında konuyu daha detaylı olarak irdelemek isteyenlerin, ana sayfada “kategoriler” bölümünde “IP Translator Davası” kategorisi (http://iprgezgini.org/category/ip-translator-davasi ) altında yer alan yazıları incelemesi mümkündür.

Bu yazının konusunu oluşturan vakada, kapsamı belirsiz olmasına rağmen OHIM tarafından kabul edilmiş bir terimi içeren bir başvurunun ilanına karşı itiraz edilmesi söz konusudur. Davanın içeriği ve seyri aşağıda kısaca özetlenmiştir:

“Advance Magazine Publishers, Inc.” 2004 yılında “Vogue” markasının tescil ettirilmesi amacıyla OHIM’e başvuruda bulunur. Başvuru kapsamında diğerlerinin yanısıra “Sınıf 18: ………, şemsiyeler; güneş şemsiyeleri; aksesuarlar; ………….” malları yer almaktadır.

Başvurunun 2007 yılında ilan edilmesini takiben aynı yıl içerisinde İspanyol “Eduardo Lopez Cabre” başvurunun ilanına karşı itiraz eder. İtiraz gerekçesi 3 marka da “Vogue” kelimesinden oluşmaktadır ve birisi Topluluk, ikisi ulusal İspanyol markası olan 3 markanın kapsamında da “şemsiyeler” malı yer almaktadır.

OHIM İlana İtiraz Birimi 2011 yılında verdiği bir kararla itirazı önceden tescilli “Vogue” ibareli topluluk markasıyla karıştırılma ihtimali nedeniyle kısmen kabul eder ve başvuru kapsamındaki “şemsiyeler; güneş şemsiyeleri; aksesuarlar” mallarını reddeder. Başvuru sahibi bu karara karşı itiraz eder, ancak itirazı OHIM Temyiz Kurulunun2012 yılında verdiği kararla reddedilir ve başvuru hakkında “şemsiyeler; güneş şemsiyeleri; aksesuarlar” malları bakımından verilen ret kararı yerinde görülür.

Başvuru sahibi (davacı) bu karara karşı Adalet Divanı Genel Mahkemesi nezdinde dava açar.

Davacının talebi ret kararının tamamen kaldırılması, bu mümkün değilse ret kararının kapsamının “şemsiyeler; güneş şemsiyeleri; şemsiyeler ve güneş şemsiyeleri için aksesuarlar” şeklinde sınırlandırılmasıdır.

Mahkeme, davaya ilişkin olarak öncelikle başvuru ile ret gerekçesi markanın kapsadığı mallara ilişkin karşılaştırma yapmıştır. Her iki markada da “şemsiyeler” malı yer aldığından, belirtilen mallar bakımından aynılık mevcuttur. Buna karşın, mahkemeye göre, “güneş şemsiyeleri” ile “şemsiyeler” malı arasında çalışma mekanizmaları ve amaçları bakımından benzerlik bulunmakla, bu ürünlerin son kullanıcıları, kullanım biçimleri ve dağıtım kanalları aynı değildir. Bu çerçevede, mahkemeye göre Temyiz Kurulunun, “şemsiyeler” ile “güneş şemsiyeleri” arasındaki “düşük derecede benzerlik” bulunduğu sonucuna ulaşması gerekirken, belirtilen mallar arasında “benzerlik” bulunduğu sonucuna ulaşmış olması yerinde değildir.

Mahkeme, son olarak, “aksesuarlar” ile “şemsiyeler” malı arasındaki benzerlik ilişkisini değerlendirmiştir. Bu hususta öncelikle, başvuru sahibinin, “aksesuarlar” malından ne anlaşılması gerektiğini (aksesuarların neyin aksesuarı olduğunu) başvurusunda belirtmemiş olduğu ifade edilmelidir. İçtihatta yer aldığı üzere (bkz. Adalet Divanı Genel Mahkemesinin T-39/10 sayılı kararı, paragraf 30) “aksesuarlar” terimi kapsamı belirsiz bir tabirdir ve mal listesinin kapsamının tespit edilebilmesi için aksesuarların neye ilişkin olduğunun belirtilmesi gerekmektedir. Daha önce de belirtildiği üzere, Topluluk Marka Tüzüğü Yönetmeliğine göre, marka tescil başvurularının mal ve hizmet listelerinde yer alan mallar veya hizmetler, ilgili malların veya hizmetlerin mahiyetlerinin açık olarak anlaşılmasını sağlayacak biçimde belirtilmiş olmalıdır. Malların veya hizmetlerin başvuru sahibi tarafından yeteri derecede açık ve kesin terimlerle ifade edilmesi suretiyle, Topluluk Marka Ofisinin (OHIM) ve diğer ilgililerin, korumanın kapsamını saptayabilmesi sağlanabilecektir.

Mallar veya hizmetler başvuru sahibi tarafından yeteri derecede açık ve kesin terimlerle ifade edilmişse, ilana itiraza ilişkin işlemlerde OHIM İlana İtiraz Birimi veya OHIM Temyiz Kurulu, inceleme konusu mallar veya hizmetler arasındaki benzerlik derecesini inceleyebilecektir. İncelenen vakada kullanılan “aksesuar” terimi ve yer verildiği sınıf bağlamında örnek verilecek olursa, 18. sınıfta yer alan malların bir bölümünün “giysi aksesuarı” mahiyetinde olması, bir kısmının “seyahat aksesuarı” olarak değerlendirilmesi, bir kısmının ise “hayvanlar için aksesuar” olması mümkündür ve bunlar genel nitelikleri ve kullanım amaçları itibarıyla birbirleriyle benzer nitelikte değildir.

Bu çerçevede, “aksesuarlar” malına ilişkin olarak, bu malın neye ilişkin aksesuarları kapsadığı belirtilmediği sürece, Temyiz Kurulunun, hukuki ve gerekçelendirme anlamında bir hata yapmadan, “şemsiyeler” ile “aksesuarlar” mallarının ortak nitelikleri, ortak fonksiyonları, tamamlayıcı nitelikleri, nihai kullanıcıları ve dağıtım kanalları bakımından benzer mallar olduğu sonucuna ulaşması mümkün değildir.

Buna ilaveten, başvuru dosyasında, “aksesuarlar” malının, “şemsiyeler ve güneş şemsiyeleri için aksesuarlar” şeklinde sınırlandırılması şeklinde bir talep bulunmadığı belirtilmelidir. Bilindiği üzere, Genel Mahkemenin yetkisi, OHIM Temyiz Kurulu önüne getirilen hususlar ve yasal çerçeveyle sınırlıdır. Dolayısıyla, davacının itirazın yalnızca yukarıda belirtilen mallar bakımından kabul edilmiş olması gerektiği iddiasıyla, böyle bir sınırlandırmayı mümkün kılmak için OHIM Temyiz Kurulunun ret kararına dayanması makul değildir.

Belirtilen nedenlerle, Genel Mahkeme, malların karşılaştırılmasına ilişki olarak takip eden sonuçlara ulaşmıştır: Başvuru ile ret gerekçesi marka arasında “şemsiyeler” malı bakımından aynılık, “şemsiyeler” ile “güneş şemsiyeleri” malları bakımından düşük derecede benzerlik mevcuttur. Buna karşılık, “aksesuarlar” malının yeterince açık bir tabir olmaması nedeniyle, “şemsiyeler” ile “aksesuarlar” malları arasındaki benzerlik derecesinin Temyiz Kurulu tarafından tespit edilebilmesi mümkün değildir.

Mahkeme bunun ardından, markaları karşılaştırmış ve markaların görsel açıdan benzerliğini ve işitsel açıdan aynı olduğunu tespit etmiştir.

Davacının, başvurunun dergilere ilişkin ünü nedeniyle güçlü ayırt edici niteliğe sahip olduğu yönündeki iddiasına, sonraki markanın ününün karıştırılma olasılığı incelemesinde dikkate alınmasının mümkün olmaması nedeniyle itibar edilmemiş ve OHIM’in önceki kararlarının emsal gösterildiği argüman da, önceki OHIM kararlarının, inceleme konusu kararın yasallığını etkilemesinin mümkün olmaması nedeniyle kabul edilmemiştir.

Sayılan tüm hususların birlikte dikkate alınması (markalar arasındaki üst düzeydeki benzerliğin, mallar arasındaki düşük düzeydeki benzerliği telafi etmesi neticesinde karıştırılma olasılığı sonucuna varılmasının mümkün olması hususu dahil olmak üzere) neticesinde, Genel Mahkeme takip eden sonuçlara ulaşmıştır:

– “Şemsiyeler ve güneş şemsiyeleri” bakımından başvuru ile ret gerekçesi marka arasında karıştırılma olasılığının ortaya çıkması mümkündür. Dolayısıyla, belirtilen mallar bakımından OHIM Temyiz Kurulunun ret kararı yerindedir.
– OHIM Temyiz Kurulu tarafından “aksesuarlar” malı bakımından verilen ret kararı, belirtilen malın neyi kapsadığının başvuru sahibi tarafından açık olarak belirtilmemiş olması, bu bağlamda, “şemsiyeler” ile “aksesuarlar” mallarının benzer olduğu neticesine varılamaması, dolayısıyla “aksesuarlar” malı bakımından başvuru ile ret gerekçesi marka arasında karıştırılma olasılığının ortaya çıkabileceği sonucuna ulaşılmasının mümkün olmaması nedenleriyle yerinde değildir.

Bu çerçevede, Genel Mahkeme, OHIM Temyiz Kurulunun ret kararını “şemsiyeler ve güneş şemsiyeleri” bakımından onamış, buna karşın “aksesuarlar” bakımından verilen ret kararını iptal etmiştir. Dolayısıyla, “aksesuarlar” bakımından verilen ret kararı, işbu mahkeme kararında yer verilen değerlendirmeler ışığında OHIM tarafından yeniden incelenecektir.

Ulusal uygulamamızda da, kapsamı belirsiz terimlerle ilana itiraz süreçlerinde veya resen benzerlik incelemesi aşamalarında karşılaşılmaktadır. Belirtilen durumlarda malların veya hizmetlerin benzerliğine ilişkin olarak takip edilmesi gereken yolların net biçimde tespit edilmesi gerektiği açıktır. “IP Translator” kararı sonrası Avrupa’da sıklıkla bu tarz ihtilaflarla veya davalarla karşılaşılacağını şimdiden öngörmek kanaatimizce kahinlik olmayacaktır.

Önder Erol Ünsal
Nisan 2014
onderolunsal@gmail.com

A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Kararları ve Uygulaması, Marka Nispi Ret Nedenleri, Nice Sınıflandırması - Malların ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırması 18 Aralık 2013

Malların ve/veya Hizmetlerin Benzerliğine İlişkin USPTO İnceleme Esasları

(Görsel http://www.businesspundit.com/25-least-trustworthy-brands-of-the-past-decade/head-in-hands-2/ adresinden alınmıştır.)

Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Marka Ofisi (USPTO)’nin marka incelemesi konusundaki uygulamaları ülkemizde Avrupa Birliği Marka Tescil Ofisi (OHIM) uygulamalarına oranla daha az bilinmekte ve yakından takip edilmemektedir. Türk marka mevzuatının büyük ölçüde AB mevzuatından aktarılmış olması ve Türkiye ile AB üyesi ülkeler ve OHIM arasında daha yakın bir işbirliği olması, bu durumun temel nedenleri olarak gösterebilir. Bununla birlikte, USPTO’nun markaların benzerliğine ilişkin incelemeyi Enstitü gibi resen gerçekleştiriyor olması ve inceleme esasları hakkında detaylı kılavuzlara sahip olması, USPTO yaklaşımlarının ülkemizde de değerlendirilmesini kanaatimizce zorunlu kılmaktadır.

Bloğumda önceden yayınladığım birkaç yazıda USPTO inceleme kriterlerine yönelik bazı aktarımlarda ve değerlendirmelerde bulunmuştum. Okumakta olduğunuz yazıda, USPTO’nun marka başvurularına yönelik incelemesinde malların / hizmetlerin benzerliğini hangi temel esaslar çerçevesinde değerlendirdiğini aktarmaya gayret edeceğim. Aktarımda kullandığım kaynak USPTO internet sitesinde yayınlanan marka inceleme kılavuzu (bölüm 1207.01(a)’dan başlayacak şekilde) olacaktır. Kılavuzun http://tess2.uspto.gov/tmdb/tmep/1200.htm#_T120903g adresinden incelenmesi mümkündür.

A.B.D. marka mevzuatında, karıştırılma olasılığı gerekçeli ret gerekçesi Marka Kanununun 2(d) sayılı maddesinde düzenleniştir. Hüküm, “Patent ve Marka Ofisinde tescil edilmiş ve hükümden düşmemiş bir markadan oluşan veya tescil edilmiş ve hükümden düşmemiş bir markayla benzerlik gösteren, … ve başvuru sahibinin malları üzerinde veya bunlarla bağlantılı olarak kullanıldığında, (tescilli markayla) karışmaya, yanılgıya veya aldanmaya yol açması muhtemel markaların” tescil taleplerinin reddedileceği hükmünü içermektedir. [Consists of or comprises a mark which so resembles a mark registered in the Patent and Trademark Office, or a mark or trade name previously used in the United States by another and not abandoned, as to be likely, when used on or in connection with the goods of the applicant, to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive].

Hükmün yazım dili ve kullanılan İngilizce kavramlar Topluluk Marka mevzuatının (ve dolayısıyla, oradan çevrildiği haliyle Türk marka mevzuatının) yazım dilinden oldukça farklıdır (similar trademarks yerine resemble fiilinin kullanılması, identical or similar goods ifadesi yerine used on or in connection with the goods of the applicant ifadesinin kullanılması, vb.). Yazım dili farklı olmakla birlikte, ret gerekçesini düzenleyen hükmün işaret ettiği kavram, yani temel ret gerekçesi, Avrupa Birliğinde olduğu gibi, Amerika Birleşik Devletleri’nde de karıştırılma olasılığı kavramıdır.

A.B.D. mevzuatı markaların benzerliğine ilişkin incelemede kullanılacak benzerlik kavramını ayırt edilemeyecek derecede benzerlik – benzerlik şeklinde kategorilere bölmemiştir. Türk marka mevzuatında, resen benzerlik incelemesinde kullanılacak kavram setinin, itiraz üzerine yapılacak incelemede kullanılacak kavram setinden farklılaştırılması (ayırt edilemeyecek derecede benzerlik, benzerlik) biçiminde karşımıza çıkan, kavram çokluğu (karmaşası), A.B.D. bakımından söz konusu değildir. (Topluluk Marka Direktifi veya Tüzüğünde de Türkiye’deki farklılaştırılmış kavramlara dayanak bir ayırım yer almamaktadır, bu konudaki ayrıntılı değerlendirmelerim bloğumda önceden yayınlanan yazılarımda incelenebilir.)

USPTO marka kılavuzunun, markaların benzerliği ile ilgili kısmı bu yazı kapsamında ele alınmayacak ve yazı içeriğinde malların / hizmetlerin benzerliği ile ilgili kısımlar üzerinde yoğunlaşılacaktır.

Yazının önceki paragraflarında yer verildiği üzere, A.B.D. marka mevzuatında ve USPTO marka inceleme kılavuzunda benzer mal / hizmet şeklinde bir kavram kullanılmamıştır. Bunun yerine mevzuatta tercih edilen kavram “bağlantılı (in connection with) mal” kavramı, kılavuzda tercih edilen terim ise “malların / hizmetlerin ilintili (ilişkili) olması (relatedness of the goods or services)” terimidir.

Kılavuza göre; madde 2(d) kapsamında yapılan incelemede, karıştırılma olasılığı sonucuna varmak için, malların ve/veya hizmetlerin aynı veya birbirlerini tamamlayıcı olması şart değildir. (In re Iolo Techs., LLC, 95 USPQ2d 1498, 1499 (TTAB 2010); In re G.B.I. Tile & Stone, Inc., 92 USPQ2d 1366, 1368 (TTAB 2009)) Önemli olan husus, malların ve/veya hizmetlerin birbirleriyle karıştırılması değil, halkın (ilgili tüketici kesiminin) bunların kaynağına ilişkin olarak yanılgıya düşüp düşmeyeceğidir. (Recot Inc. v. M.C. Becton, 214 F.3d 1322, 1329, 54 USPQ2d 1894, 1898 (Fed. Cir. 2000)) İnceleme konusu mallar, türlerine ilişkin olarak birbirlerinden farklı ve bu nedenle ilişkili olmasa da, aynı mallar ilgili tüketici grubunun zihninde malların kaynağına ilişkin olarak, bağlantılı olabilirler. Karıştırılma olasılığı analizinde dikkate alınması gereken ilişki budur. (In re Shell Oil Co., 992 F.2d 1204, 1207, 26 USPQ2d 1687, 1689 (Fed. Cir. 1993); Safety-Kleen Corp. v. Dresser Indus., Inc., 518 F.2d 1399, 1403-04, 186 USPQ 476, 480 (C.C.P.A. 1975); In re Ass’n of the U.S. Army, 85 USPQ2d 1264, 1270 (TTAB 2007)) Başvuru sahibinin ve tescil sahibinin mallarının ve/veya hizmetlerinin bir şekilde bağlantılı olması veya malların ve/veya hizmetlerin pazarlamalarını etkileyen koşulların, kullanılan markalar dikkate alınarak, malların ve/veya hizmetlerin aynı kaynaktan geldiklerine dair yanlış bir kanıya yol açması, yeterlidir. (On-line Careline Inc. v. America Online Inc., 229 F.3d 1080, 56 USPQ2d 1471 (Fed. Cir. 2000) (“internet bağlantı hizmetleri” için ON-LINE TODAY markası ile “elektronik yayıncılık” için ONLINE TODAY markası arasında karıştırılma ihtimalinin varlığı sonucuna varılmıştır; In re Martin’s Famous Pastry Shoppe, Inc., 748 F.2d 1565, 223 USPQ 1289 (Fed. Cir. 1984) (“buğday kepeği ve ballı ekmek” için MARTIN’S markası ile “peynir” için MARTIN’S markası arasında karıştırılma ihtimalinin varlığı sonucuna varılmıştır; In re Toshiba Med. Sys. Corp., 91 USPQ2d 1266 (TTAB 2009) (“MRI teşhis cihazları” için VANTAGE TITAN markası ile “tıbbi ultrason cihazları” için TITAN markası arasında karıştırılma ihtimalinin varlığı sonucuna varılmıştır; L.C. Licensing, Inc. v. Berman, 86 USPQ2d 1883 (TTAB 2008) (“sipariş üzerine üretilen otomobil aksesuarları” için ENYCE markası ile “çeşitli şehir tarzı giysiler ve aksesuarlar” için ENYCE markası arasında karıştırılma ihtimalinin varlığı sonucuna varılmıştır; In re Corning Glass Works, 229 USPQ 65 (TTAB 1985) (“kan gazı analiz cihazlarında önceden belirlenmiş çözülmüş gaz değerlerini dengelemek için tamponlayıcı çözeltiler” için CONFIRM markası ile “laboratuvarda kullanım için tanılayıcı kan reaktif maddeleri” için CONFIRMCELLS markası arasında karıştırılma ihtimalinin varlığı sonucuna varılmıştır.)

Buna karşılık, mallar veya hizmetler bağlantılı değilse veya markalar aynı olsa da, mallar veya hizmetler, aynı kaynaktan geldikleri izlenimini doğurmayacak şekilde pazarlanıyorsa, karıştırılma ortaya çıkmayacaktır. (Shen Mfg.Co. v. Ritz Hotel Ltd., 393 F.3d 1238, 1244-45, 73 USPQ2d 1350, 1356 (Fed. Cir. 2004) (Temyiz kurulunun “pişirme ve şarap seçimi dersleri” için RITZ markası ile “mutfak testilleri” için RITZ markası arasında karıştırılma olasılığı bulunduğu yönündeki kararı, ilgili malların ve hizmetlerin ilişkisi somut kanıtlarla ispatlanmadığı için mahkeme tarafından bozulmuştur; Local Trademarks, Inc. v. Handy Boys Inc., 16 USPQ2d 1156, 1158 (TTAB 1990) (“sıvı boru açıcılar” ve “tesisat konusunda reklamcılık hizmetleri” çok farklı olduğundan, mallar ve hizmetler aynı markalarla sunulsa da, markalar arasında karıştırılmanın ortaya çıkmayacağı sonucuna varılmıştır; Quartz Radiation Corp. v. Comm/Scope Co., 1 USPQ2d 1668, 1669 (TTAB 1986) (“koaksiyel kablolar” için QR markası ile “fotokopi, çizim, ozalit baskı cihazları” için QR markası arasında malların niteliği, amacı, promosyon yöntemi, alıcı kitlesi gibi farklılıklar nedeniyle karıştırılma ihtimalinin oluşmayacağı sonucuna varılmıştır.)

Malların ve/veya hizmetlerin ilişkisi değerlendirilirken, inceleme konusu markaların benzerliği yüksekse, karıştırılma olasılığını destekleyecek bir bulguya erişmek için malların veya hizmetlerin benzerliğinin yüksekliğine ihtiyaç azalacaktır. (In re Shell Oil Co., 992 F.2d 1204, 1207, 26 USPQ2d 1687, 1689 (Fed. Cir. 1993); In re Iolo Techs., LLC, 95 USPQ2d 1498, 1499 (TTAB 2010); In re Opus One Inc., 60 USPQ2d 1812, 1815 (TTAB 2001)) Markalar aynı veya esas olarak aynıysa, karıştırılma olasılığının varlığı tespitine ulaşmak için malların ve/veya hizmetlerin ilişkinin, markalar arasında farklılıklar olduğu hallerdekine yakın olması gerekli değildir. (Shell Oil, 992 F.2d at 1207, 26 USPQ2d at 1689; In re Davey Prods. Pty Ltd., 92 USPQ2d 1198, 1202 (TTAB 2009); In re Thor Tech, Inc., 90 USPQ2d 1634, 1636 (TTAB 2009)) Bazı hallerde, yerleşmiş piyasa alışkanlıkları nedeniyle, aynı markaların birbirleriyle ilişkili olmayan mallar veya hizmetleri için kullanımı karıştırılma olasılığına yol açabilir.

USPTO marka inceleme kılavuzunun, başlık 1207.01(a)(ii)’ye göre inceleme sırasında mallar ve hizmetler arasında ilişki kurulabilir. Aynı veya benzer markalar arasında, markaların biri malları, diğeri o malları kapsayan hizmetleri içerdiğinde karıştırılmanın ortaya çıkabileceği bilinmektedir.

Benzer markalar arasında, markalar biri yiyecek ve içecek ürünlerini diğeri restoran hizmetlerini kapsarken sıklıkla karıştırılma olasılığı tespit edilirken, bu sonucu doğurur içerikte genel bir kural yoktur. Bu çerçevede, bu tip malların ve hizmetlerin ilişkili oldukları varsayım olarak kabul edilmemeli ve kantılar, benzer, hatta aynı markaların gıda ürünleri ve restoran hizmetleri için kullanıldığının ötesinde “daha fazla” (something more) bağlantı sunmalıdır. Gıda – içecek ürünleri ve restoran hizmetleri arasında aranan “daha fazla” (something more) bağlantının ne olabileceğine ilişkin bilginin, USPTO marka inceleme kılavuzunun 1207.01(a)(ii)(A) numaralı başlığından detaylı olarak incelenmesi mümkündür.

Taraflardan birinin mallarının veya hizmetlerinin niteliği ve kapsamı başvuru veya tescilde sayılan mallar veya hizmetler esas alınarak değerlendirilmelidir.

Tescil kapsamında mallar veya hizmetler geniş olarak tarif edildiyse ve malların / hizmetlerin niteliklerine, türlerine, ticari kanallarına veya alıcı kesimine yönelik olarak bir sınırlandırma yoksa, tescilin tarif edilen tür kapsamına giren tüm malları veya hizmetleri kapsadığı, normal ticari kanallardan sunulduğu ve tüm alıcı kitlelerine hitap ettiği kabul edilir. (re Thor Tech, Inc., 90 USPQ2d 1634, 1638 (TTAB 2009) “Tescil sahibinin mal tanımlasına kısıtlama veya sınırlandırma getirme yetkimiz bulunmamaktadır.”; re Jump Designs, LLC, 80 USPQ2d 1370, 1374 (TTAB 2006). “Benzer bulunan tescilli marka geniş bir mal veya hizmet tanımlaması içerirken, başvuru sahibinin mallarını daha dar biçimde belirtmesi tek başına karıştırılma ihtimalini ortadan kaldırmaz.”; re Linkvest S.A., 24 USPQ2d 1716 (TTAB 1992) “Tescilli marka sahibinin mallarının “manyetik disklere kaydedilmiş bilgisayar programları” olarak programların türüne veya kullanım alanına ilişkin kısıtlama yapılmadan belirtildiği dikkate alındığında, tescil sahibinin mallarının, ticari kanalların aynı olması ve bu malların tüm tüketicilerine hitap edilmesi gerekçeleriyle, başvuru sahibince piyasaya sürülen programlar dahil olmak üzere, tüm bilgisayar programlarını kapsadığı kabul edilmelidir.”; re Diet Ctr., Inc., 4 USPQ2d 1975 (TTAB 1987) “Başvuru sahibi malların yalnızca kilo verme hizmetleri sunan franchise outletler tarafından satıldığını belirterek listesini sınırlandırmış olsa da, karşı gösterilen tescil ticari kanallara, tüketici sınıfına ilişkin bir sınırlandırma içermediğinden, tescilli marka sahibinin mallarının ticaretin olağan kanalları aracılığıyla sunulduğu kabul edilmelidir.”; re Uncle Sam Chem. Co., 229 USPQ 233 (TTAB 1986) “Başvuru sahibinin temizlik müstahzarları ve yağ sökücüleri endüstriyel ve kurumsal kullanıma yönelik olarak sınırlandırılmış olsa da, tescil sahibinin ahşap ve mobilya temizliği için sıvı müstahzarlar malları, belirli bir ticari kanalla veya alıcı sınıfıyla sınırlandırılmamış olduğundan, bu malların endüstriyel ve kurumsal amaçla da kullanılabilecekleri varsayılabilir.”)

Benzer şekilde, başvuru sahibinin mallarını veya hizmetlerini geniş biçimde tanımlaması ve bu tanımlamanın tescil edilmiş benzer bir markanın kapsadığı malları veya hizmetleri içermesi durumunda da karıştırılma olasılığı ortaya çıkabilir. (re Fiesta Palms LLC, 85 USPQ2d 1360 (TTAB 2007) (“casino hizmetleri” için CLUB PALMS MVP markası ile “seçilmiş müşterilere özel tanıtım kartları aracılığıyla sunulan casino hizmetleri” için MVP markası karıştırılma olasılığına yol açabilir içerikte değerlendirilmiştir); re Equitable Bancorporation, 229 USPQ 709 (TTAB 1986) (“bankacılık hizmetleri” için RESPONSE markası ile “24 saat açık vezne makineleri aracılığıyla sağlanan bankacılık hizmetleri” için RESPONSE CARD markası karıştırılma olasılığına yol açabilir içerikte değerlendirilmiştir.)

USPTO marka inceleme kılavuzunun malların ve hizmetlerin benzerliği ile ilgili kısmında 1207.01(a)(iv) numaralı başlık enstitü uygulaması ile kıyas bakımından özellikle önemlidir. -No “per se” rule- başlığının “her duruma uygulanabilir kurallar yoktur” şeklinde kabaca Türkçeye çevrilmesi mümkündür. (per se rule: a generalized rule applied without consideration for specific circumstances. http://research.lawyers.com/glossary/per-se-rule.html)

-No “per se” rule- uygulamasına göre; her vakayı oluşturan şartlar birbirinden farklıdır ve her vakanın şartlarına göre ilgili du Pont faktörlerine verilecek ağırlık farklı olabilir. Bu nedenle, belirli malların veya hizmetlerin her durumda ilişkili olduğu, bunları kapsayan benzer markaların kullanımından dolayı karıştırılma olasılığının ortaya çıkmasının zorunlu olduğu biçiminde bir kural olması mümkün değildir. (re White Rock Distilleries Inc., 92 USPQ2d 1282, 1285 (TTAB 2009) (alkollü içeceklere ilişkin); Info. Res. Inc. v. X*Press Info. Servs., 6 USPQ2d 1034, 1038 (TTAB 1988) (bilgisayar yazılım ve donanımına ilişkin); Hi-Country Foods Corp. v. Hi Country Beef Jerky, 4 USPQ2d 1169, 1171-72 (TTAB 1987) (gıda maddelerine ilişkin); re Quadram Corp., 228 USPQ 863, 865 (TTAB 1985) (bilgisayar yazılım ve donanımına ilişkin); In re British Bulldog, Ltd., 224 USPQ 854, 855-56 (TTAB 1984) (giysilere ilişkin); M2 Software, Inc. v. M2 Commc’ns, Inc., 450 F.3d 1378, 1383, 78 USPQ2d 1944, 1947-48 (Fed. Cir. 2006) (Yazılım bağlantılı mallar, sadece aynı medya formatında sunuldukları için ilişkili olarak kabul edilemezler, bunun yerine ana konu (amaç) içerikli bir analiz daha uygundur.)

“Ticaretin genişlemesi doktrini (expansion of trade)” USPTO tarafından resen yapılacak benzerlik incelemesinde sınırlı uygulama alanı bulacaktır. “Tek taraflı işlemlerde Ofisin, başvuruya karşı gösterilen tescilli markanın mallarını veya hizmetlerini genişlettiğini veya genişleteceğini göstermesi gerekli değildir.” (re 1st USA Realty Prof’ls, Inc., 84 USPQ2d 1581, 1584 & n.4 (TTAB 2007); re Kysela Pere et Fils, Ltd., 98 USPQ2d 1261, 1266 (TTAB 2011)) “Ticaretin genişlemesi doktrini”, genellikle taraflar arası işlemlerde, itiraz eden önceki marka sahibinin, markası kapsamında yer alan malların veya hizmetlerin kullanımından kaynaklanan önceliğinin, yeni başvurunun kapsadığı malları veya hizmetlerin itiraz sahibinin genişlemesinin doğal kapsamında yer alması nedeniyle, söz konusu malları veya hizmetleri de içerecek biçimde genişletilmesini talep ettiği durumlarda uygulanır.

İnceleme uzmanı, karıştırılma olasılığı tespitini desteklemek için malların ve/veya hizmetlerin ilişkili olduğunu gösteren deliller sunmak zorundadır. Malların ve/veya hizmetlerin ilişkili olduğunu gösteren kanıtlar, gazete haberleri veya ilgili malların ve/veya hizmetlerin birlikte veya aynı tüketici grubunca kullanıldığını bilgisayar çıktıları, malların ve/veya hizmetlerin reklamının birlikte yapıldığını veya malların ve/veya hizmetlerin aynı satıcı tarafından birlikte satıldığını gösteren reklamlar veya hem başvuru sahibinin hem de önceki marka sahibinin mallarını / hizmetlerini içeren aynı markanın önceki kullanıma dayalı tescillerinin kopyaları olabilir.

Yazı boyunca gösterilemeye çalışıldığı üzere, malların ve/veya hizmetlerin benzerliği USPTO’da, önceden belirlenmiş benzer mal / hizmet listelerinin kullanımı veya sınıf esaslı benzerlik incelemesi yöntemleriyle değil, mal veya hizmet listelerinin kapsamlarının detaylı olarak değerlendirilmesi yoluyla yapılmaktadır. Türk marka inceleme sistemine paralel biçimde markaların benzerliğini resen inceleyen A.B.D. sisteminde, malların ve/veya hizmetlerin benzerliğinin –Türk inceleme sisteminin tersine- şablonculuktan uzak gerçekçi biçimde yapılması şüphesiz ideal durumdur. Buna karşılık, USPTO’nun aldığı başvuruları oluşturan mal veya hizmet listelerinin genellikle birkaç maldan veya hizmetten oluşuyor olmasına karşılık, Enstitü pratiğinde karşılaşılan başvuruların büyük çoğunluğunun ilgili sınıflardaki tüm malları veya hizmetleri kapsama (sınıf kapatma olarak ifade edilen yöntem) amacıyla yapılması gerçeği, malların ve/veya hizmetlerin benzerliğine ilişkin değerlendirmenin USPTO gibi bir sistemle yapılması olasılığını, Enstitü için kanaatimizce ortadan kaldırmaktadır. Gelecek yıllarda başvuru sahiplerinin ve marka vekillerinin, kopyala – yapıştır usulü başvuru yapma yöntemini terk etmeleri, marka inceleme sisteminin daha sağlıklı işlemesini sağlayacak ve Enstitü kararlarının kalitesini artıracaktır.

Önder Erol Ünsal

Eylül 2012

IPR Gezgini

Etiket: malların ve hizmetlerin benzerliği

ALKOLLÜ ve ALKOLSÜZ İÇECEKLER GERÇEKTEN BENZER MALLAR DEĞİLLER Mİ?

Bunu beğen:

KARIŞTIRILMA İHTİMALİ İNCELEMESİNDE MAL/HİZMET BENZERLİĞİ İŞARET BENZERLİĞİNDEN VEYA DİĞER FAKTÖRLERDEN ETKİLENİR Mİ? — EUIPO, USPTO VE TÜRKPATENT YAKLAŞIMI —

Bunu beğen:

KARIŞTIRILMA OLASILIĞI İNCELEMESİNDE KARŞILIKLI BAĞIMLILIK İLKESİ

Bunu beğen:

Malların Benzerliği Değerlendirmesi ve Toplumsal Tüketim Alışkanlıkları

USPTO Elma Şarabı ile Kahvenin Benzerliğini Değerlendirdi

BEAN BLOSSOM

BEANBLOSSOM

Bunu beğen:

Cinsel Fantezi Dünyasından Karıştırılma Olasılığına Giden Uzun ve Dolambaçlı Yol – Kırbaçlar ile Parfümeri Ürünleri Benzer Mallar mıdır?

Bunu beğen:

Adalet Divanı Genel Mahkemesi “KARIS” Kararı – Malların ve Hizmetlerin Benzerliğinde Nicé Sınıflarının Etkisi (T-720/13)

KARIS

CARYX

Bunu beğen:

Marka İncelemesinde Malların ve/veya Hizmetlerin İlişkisinin Tespitine Yönelik İlkeler – USPTO Değerlendirmesi

Bunu beğen:

USPTO Temyiz Kurulu “MASTERBAITER” Kararı – Mallar Aynı veya Benzerken, Malların Fiili Kullanımının Farklılığı Karıştırılma Olasılığı Değerlendirmesini Etkiler mi?

Bunu beğen:

“Giysiler” ile “Giysilerin Perakendeciliği Hizmetleri”nin Benzerliği – Adalet Divanı Genel Mahkemesi “ENI v. EMI” Kararı (T-599/11) ve Konu Hakkında OHIM Karar Kılavuzu Değerlendirmesi

Bunu beğen:

Adalet Divanı Genel Mahkemesi “Vogue” Kararı – Kapsamı Belirsiz Terimler Bakımından Malların veya Hizmetlerin Benzerliğinin Değerlendirilmesi (T-229/12)

Bunu beğen:

Malların ve/veya Hizmetlerin Benzerliğine İlişkin USPTO İnceleme Esasları

Bunu beğen:

Fikri Mülkiyet Hakları Bilgi Bankanız

Paylaş:

Bunu beğen:

Paylaş:

Bunu beğen:

Paylaş:

Bunu beğen:

USPTO Elma Şarabı ile Kahvenin Benzerliğini Değerlendirdi

BEAN BLOSSOM

BEANBLOSSOM

Paylaş:

Bunu beğen:

Paylaş:

Bunu beğen:

KARIS

CARYX

Paylaş:

Bunu beğen:

Paylaş:

Bunu beğen:

Paylaş:

Bunu beğen:

Paylaş:

Bunu beğen:

Paylaş:

Bunu beğen:

Paylaş:

Bunu beğen:

Fikri Mülkiyet Hakları Bilgi Bankanız