Etiket: erman vatansever

MARKASINI KULLANMAYANA ARTIK KAZANILMIŞ HAK KAPSAMINDA YENİ MARKA HAKKI YOK

MARKA HUKUKUNDA KAZANILMIŞ HAKKA İLİŞKİN MAHKEMELERDEN YENİ BİR YAKLAŞIM MI?

Marka Hukukunda kazanılmış hak (müktesep hak) müessesesi Türkiye’de çok fazla uygulama alanı olan ve aynı zamanda çok da tartışmalı alanlardan birisi konumunda bulunmaktadır. Kazanılmış hak uygulamasıyla özellikle çok taraflı işlemlerde, tescilli marka sahiplerine yeni yaptıkları başvurularla, üçüncü kişilerin haklı itirazlarına rağmen marka haklarını genişletme imkânı tanınmakta, karıştırılabilecek nitelikteki yeni markaların tesciline cevaz verilmektedir. Bu yazı kapsamında kazanılmış hak uygulamasında kullanılan ilkeler kısaca açıklandıktan sonra, son zamanlarda Mahkeme kararlarından anladığımız kadarıyla uygulama değişikliği olduğunu düşündüğümüz güncel kararlara ilişkin değerlendirmelere yer verilecektir.

Marka alanında kazanılmış hak kavramı “tescilli bir markadan doğan hakların sonradan getirilen bir düzenleme ya da uygulama ile sınırlanamayacağı veya ortadan kaldırılamayacağı” şeklinde dar olarak yorumlanmaktan ziyade geniş anlamda yorumlanmıştır. Bu kapsamda kazanılmış hak uygulaması ile tescilli markada yer alan marka örneğinin yeni yapılan başvurularla sınırsız şekilde çoğaltılabilmesine imkân tanınmıştır. Nitekim bu uygulamanın gerekçesini Yargıtay 14.11.2008 tarih 2007/11505 Esas, 2008/12839 Karar sayılı ilamında şu şekilde açıklamıştır:

“bir işletme tarafından uzun süredir kullanılan markanın asli unsuru muhafaza edilerek, markanın bir işletme ile bağlantısı ve tüketici nezdinde yarattığı izlenim korunmak suretiyle, önceki markanın kapsadığı ürünlerin veya bir ürün çeşidinin tüketiciye yenilenmiş bir marka imajıyla sunulması ve bu yolla marka sahibi işletmenin piyasaya arz ettiği ürünlerinin de işletmesel köken olarak öncekilerle bağlantılı olduğu mesajını veren yeni markalar yaratmak amacıyla önceki markada yer alan asıl unsurun yanına başkaca asli ve/veya tali unsurlar ekleyerek oluşturduğu markaların seri marka olarak kabulü olanaklıdır.”

Kazanılmış hakka ilişkin uygulamaların dayanağını esas itibarıyla emsal iki mahkeme kararı oluşturmaktadır. Bunlar sırasıyla, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 19.09.2008 gün ve 2007/7547 Esas, 2008/10251 Karar sayılı “Ece Lady/Ece Toff” ile 14.11.2008 gün ve 2007/11505 Esas, 2008/12839 Karar sayılı “Ülker DONUT” kararlarıdır.

Bu kararlarda belirlenen ilkeler daha sonraki mahkeme kararlarında emsal alınarak içtihat olarak yerleşmiştir. Kazanılmış hak uygulamasına ilişkin olarak Yargıtay’ın belirlemiş olduğu ilkeler özetle şu şekilde sıralanabilir:

  • Müktesep hakka mesnet markanın uzun süreden beri tescilli olması,
  • Müktesep hakka mesnet markanın ilgili piyasada ciddi biçimde kullanılıyor olması,
  • Önceki markada yer alan asli unsur/genel izlenim muhafaza edilerek marka sahibi ile bağlantısı ve tüketici nezdinde yarattığı izlenimde korunması suretiyle yeni markanın oluşturulması,
  • Çekişme konusu diğer markaya yakınlaştırma, benzetme vb. şekilde karıştırılma ihtimaline yol açılmaması,
  • Önceki markanın kapsadığı mal/hizmet ile aynı mal/hizmet ile sınırlı olarak verilmesi,
  • Taraflar arasında müktesep hakka mesnet markaya dayalı hukuki çekişmenin bulunmaması.

Yargıtay tarafından belirlenen ilkeler, müktesep incelemesinin yapıldığı hemen her Mahkeme kararında sayılmış olmasına rağmen gerek esas unsurun muhafazası incelemesinde gerek diğer markaya yaklaşma değerlendirmesinde gerekse de önceki markanın mallarının/hizmetlerinin kapsamı hususlarında oldukça farklı uygulamalara konu olmuştur. İlkelerin somut olaya farklı şekillerde uygulanması marka alanında karşılaşılan olağan problemlerden olduğundan yazı kapsamında bu hususlara değinilmeyecektir. Yazının esas yazılma amacını teşkil eden husus ise kazanılmış hak uygulamasına ilişkin olarak Yargıtay’ın belirlemiş olduğu ilkelerden olan “kazanılmış hakka mesnet olarak gösterilen markanın kullanılıyor olması” şartına ilişkin getirilen yaklaşım değişikliğidir.

Her ne kadar “kazanılmış hakka mesnet olarak gösterilen markanın kullanılıyor olması” şartı bütün kararlarda zikredilse de kazanılmış hak değerlendirmesinde müktesebin kabul edilebilmesi için kullanımın esastan incelendiği mahkeme kararlarına neredeyse hiç rastlanmıyordu. Kararlarda bu şart belirtilmesine rağmen sicilde tescil şartını sağladığından bahisle diğer ilkelerin değerlendirmesine geçiliyordu. Son zamanlarda Bölge Adliye Mahkemelerinden gelen ve Yargıtay tarafından onanan kararlarda, kazanılmış hakkın kabul edilebilmesi için piyasada uzun süredir ciddi şekilde kullanıldığının ispat edilmesi gerektiği belirtilerek kullanımın arandığı ve esastan incelendiği görülmektedir. Örneğin, aşağıda yer verilen örnekte müktesep iddiasında bulunan taraf, markasını ciddi biçimde kullandığını ispat edemediğinden kazanılmış haktan yararlanamamıştır.

Ayrıca, önceki mahkeme kararlarında kullanım esastan incelenmediğinden, bu incelemenin yapılabilmesi için İstinaf aşamasında ilgili taraftan kullanım delillerinin yazışma ile talep edildiği de görülmektedir.

Konuya ilişkin yakın tarihli bir Bölge Adliye Mahkemesi’nin tespitleri şu şekildedir:

“Müktesep haktan söz edilebilmesi için gerekli bir diğer şart ise uzun süreli kullanımdır. Bu yönden Dairemizin … tarihli ve .. sayılı ara kararı ile davacıya, markalarını başvuru kapsamından çıkartılan … emtiası üzerinde kullandığına ilişkin delillerini sunmak üzere iki haftalık kesin süre verilmiştir. Davacı vekilince deliller dosyaya sunulmuştur. Anılan deliller sunulduktan sonra dosya üzerinde yaptırılan bilirkişi incelemesi sonucunda, içinde iki inşaat bilirkişisinin de bulunduğu bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan raporunda, sunulan delillerle davacının, başvuru kapsamında çıkartılan mallar yönünden markasını uzun süredir ciddi biçimde kullandığını ispat edemediği açıklanmış, Dairemizce ayrıntılı ve gerekçeli açıklamalar içeren bilirkişi raporuna itibar edilerek, rapor hükme esas alınmıştır.

Sonuç olarak, dava konusu başvuru ile davacı şirkete ait redde mesnet markalar arasında, 556 s. KHK 8/1(b) maddesi anlamında benzerlik ve iltibas tehlikesinin bulunduğu, davacının çıkartılan mallar yönünden, başvuru konusu ibare üzerinde müktesep hakkının bulunmadığı ve iptali istenen YİDK kararının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.“

Kararda bir diğer önemli konu ise kazanılmış hak değerlendirmesinde kullanım aranması uygulamasının SMK ile getirilen yeni bir husus olmadığıdır. Aynı kararda konuya ilişkin değerlendirme şu şekilde ifade edilmiştir:

“Her ne kadar davacı tarafça, dava konusu başvurunun 556 s. KHK’nın yürürlükte olduğu dönemde yapıldığı ve anılan KHK hükümlerine göre kullanım şartının bulunmadığı, şirketin iştigal sahasının, dava konusu başvuru kapsamından çıkartılan malların üretimi ve satışı olduğu ve davacı şirketin ticari defterlerinin incelenmesi gerektiği belirtilerek bilirkişi raporuna itiraz edilmişse de müktesep hak koşullarının Yargıtay kararları ile belirlendiği ve bu kararlarda açıkça uzun süreli kullanımın arandığı, davacı şirketin ticaret sicilindeki faaliyet konularının, işbu uyuşmazlığa etkisinin bulunmadığı ve somut olayda uzun süreli, ciddi markasal kullanımın gerektiği, bunun ise davacı yanca düzenlenen ticari defterle yapılamayacağı gözetildiğinde, davacı tarafın bilirkişi raporuna yaptığı itirazlara itibar edilmemiştir.”

Son kararlardan da anlaşıldığı üzere müktesep hak uygulamasının en önemli kısmını artık, kazanılmış hakka mesnet olacak önceki markanın uzun süre tescilli olması değil, “kullanılıyor” olması durumu teşkil edecektir. Kullanıma bakılmaksızın sadece sicilde bulunan tescile dayanarak yeni bir marka hakkının tesis edilmesinin hakkaniyetle bağdaşmayacağı açık olduğundan Mahkemelerin getirmiş olduğu yeni uygulamanın kanaatimizce son derece olumlu olduğu söylenebilir. Markaların piyasada kullanılmasının esas olduğu hususu da göz önüne alındığında, Mahkemelerin getirdiği son yorum, müktesep hak uygulamasını ciddi kullanıma konu mallar/hizmetler ile sınırlandırmakta ve bu sayede tarafların haklar dengesinde daha adaletli bir yaklaşım getirmektedir.

Erman VATANSEVER

Eylül 2021

vatanseverman@yahoo.com

Kitap Tanıtımı – “SINAİ MÜLKİYET HAKLARI UYGULAMALARI SERİSİ” (Mevzuat; Patent, Faydalı Model ve Entegre Devre Topoğrafyası; Marka; Tasarım; Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı)



Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip ASAN, Kurum uzmanlarından Gülsevi Esra BAL, Gonca ILICALI, Dr. Ayben Işılay ÖZDOĞAN, Erman VATANSEVER ve uzun yıllar Kurum’da uzman olarak görev yapmasının ardından kariyerine özel sektörde devam etmekte olan Önder Erol ÜNSAL tarafından yazılan ve beş ayrı kitaptan oluşan “SINAİ MÜLKİYET HAKLARI UYGULAMALARI SERİSİ” başlıklı eser Eylül 2021’de Lykeion Yayıncılık tarafından yayımlanarak ön satışa sunuldu.

Eserin, beş kitabın tamamından oluşan komple bir set veya birbirlerinden ayrı bağımsız kitaplar olarak satın alımı mümkündür. Serinin indirimli ön satışının bir hafta süreceği notuyla birlikte, aşağıda seri ve kitaplar hakkında detaylı bilgi ve bağlantıları sunuyoruz.



SINAİ MÜLKİYET HAKLARI UYGULAMALARI SERİSİ (KOMPLE SET)

https://lykeion.com.tr/kitaplik/fikri-mulkiyet-hukuku/sinai-mulkiyet-haklari-uygulamalari-serisi-kitap/



MEVZUAT

Serinin “Mevzuat” başlıklı birinci kitabı tüm yazarlar tarafından derlenmiş ve kitapta sınai mülkiyet ile ilgili tüm ulusal ve uluslararası mevzuat bir araya getirilmiştir.

https://lykeion.com.tr/kitaplik/fikri-mulkiyet-hukuku/sinai-mulkiyet-hukuku-ile-ilgili-mevzuat-sinai-mulkiyet-haklari-uygulamalari-serisi-kitap-1/



PATENT, FAYDALI MODEL ve ENTEGRE DEVRE TOPOĞRAFYASI

İkinci kitap: “Patent, Faydalı Model ve Entegre Devre Topoğrafyası” – Prof. Dr. Habip ASAN, Dr. Ayben Işılay ÖZDOĞAN

https://lykeion.com.tr/kitaplik/fikri-mulkiyet-hukuku/patent-faydali-model-ve-entegre-devre-topografyasi-sinai-mulkiyet-haklari-uygulamalari-serisi-kitap-2/

Sınai Mülkiyet Hakları Uygulamaları Serisinin bu kitabı; ekonomik kalkınmanın en önemli göstergelerinden olan patent, faydalı model ve entegre devre topoğrafyası ile ilgilidir. Bu alanlarda yapılacak başvurularda, güçlü bir koruma elde edilebilmesi için iyi bir strateji oluşturulmalı ve başvuru öncesinde detaylı çalışmalar yapılmalıdır.

Kitapta, başvurular için gerekli ön bilgilerden ve başvuru süreçlerinden bahsedilmiştir. Aynı zamanda, salt patent hukukunu içeren kitaplardan farklı olarak pratikte yararlanılabilecek bilgiler de verilmiş ve hâlihazırda var olan başvurulardan örnekler sunulmuştur. Ayrıca kitapta, uluslararası ofis uygulamaları ve mahkeme kararlarını içeren bilimsel örneklere de yer verilmiştir. Bu alanda çalışan, kariyer hedefleyen veya konuya ilgi duyan herkesin yararlanabileceği bir kaynak oluşturulmuştur.



MARKA

Üçüncü kitap: “Marka” – Prof. Dr. Habip ASAN, Önder Erol ÜNSAL, Erman VATANSEVER

https://lykeion.com.tr/kitaplik/fikri-mulkiyet-hukuku/marka-sinai-mulkiyet-haklari-uygulamalari-serisi-kitap-3/

Sınai mülkiyet haklarından başvuru ve tescil sayısı en yüksek olan ve en fazla sayıda ihtilafa konu olan markaya ilişkindir. Marka hakkıyla ilgili gündemin Türkiye’deki yoğunluğu ve dinamizmi, konu hakkında canlı ve gelişen bir literatür oluşmasına sebep olmuştur. Marka alanında yapılan çalışmalar genel olarak incelendiğinde, alanın hukuki ve kavramsal boyutu yoğun olarak tartışılsa da literatürde Türk Patent ve Marka Kurumu ve uluslararası ofis uygulamaları ile ilgili önemli bir eksiklik olduğu düşünülmektedir. Bu kitap, anılan boşluğu doldurma amacıyla kaleme alınmış ve teori ile uygulamanın kesişim noktasında konumlandırılmıştır.

Marka kitabının, marka tescil sürecinin başarılı biçimde yürütülebilmesine katkı sağlamasının yanında, marka hukukuna ilişkin olarak teori kısmını bilip konunun ofis uygulamalarına yansımalarını öğrenmek isteyenler, marka alanındaki uluslararası antlaşmalar ve uygulamalar konusunda bilgilerini derinleştirmek arzusunda olanlar ve konuya ilgi duyan herkes bakımından faydalı olacağı düşünülmektedir.



TASARIM

Dördüncü kitap: “Tasarım” – Prof. Dr. Habip ASAN, Gülsevi Esra BAL

https://lykeion.com.tr/kitaplik/fikri-mulkiyet-hukuku/tasarim-sinai-mulkiyet-haklari-uygulamalari-serisi-kitap-4/

Tasarıma ilişkin kavramlar bile henüz tartışmalıyken, sınai mülkiyet hakkı olarak tasarımların kaynaklarda genellikle hukuki yönden ele alındığı ve farklı alanlardan uygulayıcılara hitap edemediği görülmektedir. Son yıllarda artan başvurular sebebiyle, sağlıklı ve yeterli bir biçimde inceleme yapılabilmesinin yanı sıra, başvuru sahiplerine de yol gösterici kılavuzlara ihtiyaç duyulduğu açıktır. Bu sayede başvuruların eksiksiz ilerlemesi sağlanabilecek ve tescil belgesi süreci de hızlandırılmış olacaktır.

Mevcut ihtiyaçlar ve eksiklikler gözetilerek, mevzuattan başlanarak oluşturulan bu serinin 4. Kitabı olan “Tasarım” cildinde yalnızca tasarım başvurusunda uyulması veya yapılması gerekenler değil, aynı zamanda oluşabilecek hatalara ilişkin olarak öngörüler de paylaşılarak, başvuru sahiplerine rehberlik etmek ve sürecin akıcı bir biçimde ilerlemesi amaçlanmıştır. İşbu çalışma çerçevesinde, mehaz düzenlemelerle ortaya çıkan farklılıklara da değinilmiş ve Kurum uygulamaları çerçevesinde okuyucuya katkı sağlayabilecek öneri ve değerlendirmelerde bulunulmuştur.



COĞRAFİ İŞARET ve GELENEKSEL ÜRÜN ADI

Beşinci kitap: “Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı” – Prof. Dr. Habip ASAN, Gonca ILICALI

https://lykeion.com.tr/kitaplik/fikri-mulkiyet-hukuku/cografi-isaret-ve-geleneksel-urun-adi-sinai-mulkiyet-haklari-uygulamalari-serisi-kitap-5/

Sınai Mülkiyet Hakları Uygulamaları Serisinin bu kitabı; sınai mülkiyet haklarından olan ve üretimi, belirli bir coğrafi alanla sınırlandırılan ürünleri gösteren coğrafi işaret ile, sınai mülkiyet haklarından olmayan ve üretimi bakımından belirli bir coğrafya ile sınırlandırılmayan ürünleri gösteren geleneksel ürün adı konularına yöneliktir.

Türk Patent ve Marka Kurumuna tescil ettirilmek suretiyle korunan coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı; tescil kapsamlarındaki tüm hususlara uygun üretim yapmaları kaydıyla ilgili ürünün tüm üreticilerinin tescilli adı kullanım hakkının bulunması ve bu kapsamda da sadece tescil ettirene münhasır hak olmaması; ayrıca tescile konu ürünlerin üretimlerinin, tescilden sonra denetlenmesine ilişkin yasal zorunluluk bulunması nedenleriyle diğer sınai mülkiyet haklarından farklı yapıya sahiptirler. Dolayısıyla başvurunun hazırlık aşamasında başlayıp tescilden sonra da devam eden sürecin titizlikle takip edilmesi gerekmektedir.

Coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı koruması sürecinin başarılı biçimde yürütülebilmesine katkı sağlamak amacıyla yazılan kitabın ana hedefleri; konu hakkında okuryazarlık kazandırılması ve farklı disiplinlerdeki bilgilerden faydalanılarak stratejik hedefler belirlenmesi için yol göstermektir.



Yazarları çalışmalarından dolayı tebrik ediyor, kitap yazarlarından Önder Erol ÜNSAL ve Gonca ILICALI’nın aynı zamanda IPR Gezgini yazarlarından olmalarından dolayı ayrıca memnuniyet duyduğumuzu belirtiyor ve çalışmanın konuyla ilgili tüm kesimlere faydalı olmasını diliyoruz.

IPR Gezgini

Eylül 2021

iprgezgini@gmail.com

ÜÇ BOYUTLU MARKALARIN KORUNMASINDA GÖMBÖC KARARININ BİZE ANLATTIKLARI

Bilindiği üzere Avrupa Adalet Divanı 23 Nisan 2020 tarih ve C-237/19 sayılı ön yorum kararında üç boyutlu markaların “teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu bir şekilden oluşup oluşmadığı” ve üç boyutlu şeklin “mala asli değerini verip vermediği” hususunun değerlendirilmesinde yeni yorumlarda bulunmuştur. Bu yazı kapsamında, Adalet Divanının üç boyutlu marka başvurularının “teknik bir sonucu elde etmek amacıyla zorunlu olan” ya da “mala asli değerini veren” şekillerden oluşup oluşmadığının tespit edilmesinde bu zamana kadarki yaklaşımının ne olduğu ve ön yorum kararında önceki değerlendirmelere ilave olarak ne gibi kriterler getirdiği analiz edilmeye çalışılacaktır.

Ön yorum kararın İngilizce tam metni için:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=225524&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=17784215

Kararın Banu Eylül Yalçın tarafından yazılan ve IPR Gezgini’nde yayımlanan Türkçe değerlendirmesi için:

Yazıya öncelikle başvuruya konu işaretin ve ön yorum kararına konu anlaşmazlığın özetini yaparak başlayacağız. Ön yorum kararına konu üç boyutlu “Gömböc” isimli eşya esasında bir matematik keşfinin simgesi durumundadır ve hangi konumda bırakılırsa bırakılsın, kendi temel duruş konumuna geri gelmektedir. Bunu da biri kararlı biri kararsız iki denge noktasına sahip olması sayesinde yapabilmektedir.

Şekil-1-Ön yorum kararına konu Gömböc başvurusunun marka örneği

Adalet Divanı’nın ön yorumuna konu olan kararın en önemli detayı kanaatimizce Gömböc şeklinin 28’inci sınıfta yer alan “oyuncaklar” emtiası için şeklin teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu bir şekil olduğu gerekçesiyle reddedilmiş olması; başvuruya konu diğer emtialar olan 14. Sınıfa dahil “dekoratif eşyalar” ile 21. Sınıfa dahil “porselenden ve kristalden yapılmış dekoratif eşyalar” için Gömböc şeklinin mala asli değerini verdiği gerekçesiyle reddedilmiş olmasıdır. Diğer bir ifadeyle, evlerde dekor/süs amacıyla kullanılan aksesuar olarak nitelendirilebilecek emtialar için şeklin albenisi olması nedeniyle mala asli değerini verdiği değerlendirilmiştir. Oyuncaklar emtiası için ise Gömböc’ün kendi kendine temel pozisyonuna gelmesinin özellik arz etmesi ve şeklin kendisinin de bunu sağlaması nedeniyle “teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu şekil” olarak değerlendirilmiştir. Mehaz AB hukukunda bu ret gerekçeleri ayrı bentler olarak düzenlenmiş olmasına rağmen 6769 s. SMK’nın 5/1 (e) bendinde hepsi bir arada, ayrıma gidilmeksizin, yer verilmiş durumdadır. Kanaatimizce bu ayrımın farkına varmak, verilen kararın ve yapılan değerlendirmelerin daha anlaşılır olmasını kolaylaştırılacaktır.

Mahkemeye yöneltilen ilk soruyla esas itibarıyla başvuruya konu işaretin yalnızca ürünün kendi şeklinden oluştuğu durumlarda “şeklin teknik bir sonucu elde etmek amacıyla zorunlu olan şekilden” oluşup oluşmadığının değerlendirilmesinde başvuruya/tescile konu marka örneği ile sınırlı bir değerlendirme mi yapılmalıdır yoksa ürünün hitap ettiği tüketici kesiminin şekli algılayış biçimi de dikkate alınabilir midir sorusunun cevabı aranmaktadır.

Hükümsüzlüğe konu Rubik Küp başvurusu

“Şeklin teknik bir sonucu elde etmek amacıyla zorunlu olan şekilden” oluşup oluşmadığının değerlendirilmesinde tescile veya başvuruya konu olmuş marka örneği ile sınırlı bir değerlendirme mi yapılacağına ilişkin Divan’ın vermiş olduğu olumsuz yanıt esas itibarıyla hiç de sürpriz değildir. Zira Rubik küp kararında[1] Adalet Divanı, AB Genel Mahkemesi’nin “Rubik küplerinin, yatay ve dikey parçalarının dönme özelliği, başvuruya konu şekilde gösterildiği üzere siyah çizgilerden veya parçalı yapısından kaynaklanmamakta olduğu, dönme özelliğine yol açan etkenin küplerin içinde mevcut bir mekanizmadan kaynaklandığı ve bu mekanizma markanın grafik gösteriminde görülebilir nitelikte değildir.” şeklinde değerlendirmesinin 5/1 (e) (ii) bendi ile korunmak istenen kamu çıkarının çok dar anlamda yorumu olduğunu, bu şekilde bir tescil ile tescil sahibine teknik bir çözümü elde etmek için zorunlu olan şekil ile birlikte dönme kapasitesi olsun ya da olmasın benzer şekillerin de tescilini veya kullanımın engelleme yetkisinin bahşedildiğini, böyle bir yaklaşımın ise 5/1 (e) (ii) bendinin amacına uygun düşmeyeceğini belirterek AB Genel Mahkemesi’nin kararını bozmuş ve 28. Sınıfta “üç boyutlu bulmacalar” emtiaları için tescilli markanın teknik bir sonucu elde etmek için gerekli şekli içerdiği gerekçesiyle 5/1 (e) (ii) bendi gereğince hükümsüzlüğüne karar vermiştir.

8. ve 21. Sınıfa dahil çatal, bıçak takımları ile mutfak eşyaları için tescilli marka

Yine yukarıda tescile konu görseli bulunan marka için Adalet Divanı 11.05.2017 tarih ve C-421/15P sayılı Yoshida kararında[2], EUIPO Temyiz Kurulu’nun marka örneğinde siyah noktalar olarak temsil edilen girintilerin çatal, kaşık, bıçak saplarında kullanıldığı, bu sayede kullanıcıların rahat kavramasını sağladığı ve çatal, kaşık ve bıçağın kullanımı sırasında da kaymasını önleme işlevini gördüğünü belirterek 8. ve 21. Sınıflarda tescilli başvurunun EUTMR 7/1 (e) (ii) bendi uyarınca hükümsüzlüğüne yönündeki kararını onamıştır. Burada da görüleceği üzere, tescile konu şekilde ne çatal ne bıçak ne de başka bir mutfak aleti olmasına rağmen başvuruya konu şeklin gerçek hayatta ürünlerin üzerine uygulanmış hali göz önüne alınarak bir değerlendirilmede bulunulmuştur.

Bu soru anlamında, kararda yeni olarak değerlendirilebilecek tek husus “şeklin teknik bir sonucu elde etmek amacıyla zorunlu olan şekilden” oluşup oluşmadığının değerlendirilmesinde marka örneği dışına çıkılan hallerde sadece güvenilir kaynakların esas alınması gerektiği belirtilmiştir ki bu da kanaatimizce çok aydınlatıcı/yol gösterici nitelikte değildir. Zira karar alıcılar zaten böyle bir değerlendirme yaparlarken kararını desteklemek adına azami dikkat göstererek güvenilir kaynaklardan bilgi sağlayacaklardır. Adalet Divanı daha önceki Lego kararında[3] da bu husus patent korumasına konu belgelerin işlevin ne olduğunu anlamak için kullanılabileceğine cevaz vermiştir.

Ön yorum kararına konu değerlendirmelerden bir diğeri de marka başvurusuna konu şeklin aynı zamanda tasarım tesciline konu olması durumunda, şeklin doğrudan mala asli değerini vermesi durumunun söz konusu olup olamayacağına ilişkin değerlendirmedir. Esas itibarıyla, Adalet Divanı’nın bu soruya vermiş olduğu “hayır” cevabı da tarafımızca sürpriz olarak değerlendirilmemektedir. Zira bunun aksi bir değerlendirme, tasarım tesciline konu olan her şeklin marka olarak tesciline müsaade edilmemesi anlamına gelecektir. Mala asli değerini verme hususunun mutlak ret olarak düzenlenmesindeki amacının sınai mülkiyet sisteminde sınırlı koruma süresi öngörülen patent ve tasarım haklarının sınırlı süreli korumaya tabi olmayan marka koruması alınarak koruma süresinin haksız olarak uzatılmasının önüne geçmek olduğu hususu göz önüne alındığında tescil için ret gerekçesi ancak tasarımın koruma süresinin dolması sonrası herkesin bu şekli özgürce kullanabiliyor olması durumunda söz konusu olabilecektir. Zira öz itibarıyla koruma konusu şeklin aynı anda hem tasarım korumasına konu olması hem de marka tesciline konu olmasında herhangi bir beis bulunmaz ama tasarım koruması sonlandıktan sonra kamuya mal olması gereken şeklin marka olarak ilanihaye korunması hakkaniyet ile bağdaşmayacaktır.

Yazının son bölümünde, Adalet Divanı’nın belki de bu kararda en önemli değerlendirmesinin bulunduğu “mala asli değerini verme” hususunun nasıl belirleneceği ve bu hususta ilgili tüketici kesiminin algısının dikkate alınıp alınamayacağına ilişkin soruya verdiği cevap incelenecektir.

Adalet Divanı, ilgili kamu kesiminin algısının ancak şekle ilişkin temel karakteristik özelliklerin belirlenmesi aşamasında dikkate alınabileceğini belirtmiştir. “Mala asli değerini verme” ret gerekçesinin ise ancak tüketicilerin mala ilişkin satın alma kararlarının öncelikli sebebinin bu şekilden kaynaklanıyor olduğunun güvenilir kanıtlarla desteklendiği durumlarda uygulanması gerektiği değerlendirmesinde bulunmuştur. Kararda bu güvenilir kanıtlara ilişkin açıklama veya detay belirtilmemiş olsa da bizim kişisel görüşümüz bu ret gerekçesinin işletilebilmesi için en azından bağımsız araştırma firmaları tarafından yapılmış güvenilir kamuoyu araştırmaları gibi enstrümanlarla malın öncelikli satın alınma sebebinin malın kendi şeklinin olduğunun ortaya konulması beklenmektedir.

SONUÇ

Adalet Divanı kararının üç boyutlu markaların korunmasında “mala asli değerini verme” ve “teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu” olan şekillerin değerlendirilmesine ilişkin uygulamada yaşanan sorunların giderilmesine ilişkin getirmiş olduğu açıklamalar yeterli olmasa da bu yönde bir çabanın varlığını ortaya koymaktadır. Adalet Divanı’nın tüketicilerin öncelikli satın alma saiklerinin ürünün görünümünden mi yoksa ürünün sahip olduğu özelliklerinden mi kaynaklandığının tespiti için önermiş olduğu “güvenilir kaynaklarla ispat” çözümü bir ilerleme olarak kabul edilebilir.

Son olarak, kanaatimizce “mala asli değerini verme” ret gerekçesinin uygulanmasında, başarılı tasarımların, çok başarılı olmaları durumunda bedel ödemeleri gibi bir durumla karşılaşmaları söz konusu olmaktadır. “Mala asli değerini verme” ret gerekçesinin tasarım süresinin dolmasından sonra uygulanmasında herhangi bir beis yoktur zira haksız bir süre uzatımı söz konusu olmaktadır. Ancak üç boyutlu şekil hiç tasarım korumasına konu edilmeden doğrudan marka korumasına konu edilmesi durumunda değerlendirme nasıl olacaktır? Tasarımcılar görünüm için tasarım koruması aldıklarında koruma süresi sonunda şeklin kamuya mal olacağını kabul ederek bu korumadan yararlanmaktadır, öte yandan daha ilk baştan, örneğin şirketlerin fikri mülkiyet politikası olarak patent koruması yerine ticari sır olarak korumayı tercih etmesi benzeri bir stratejiyle, görünüm için tasarım tescili almak yerine marka olarak tescil almaları durumunda değerlendirme nasıl olacaktır? Konunun tartışmaya değer olduğunu düşünüyor ve bundan sonraki değerlendirmeyi okuyucuya bırakıyoruz.

Konuyu ilgi çekici bulanlar ve 6769 s. SMK 5/1 (e) bendi kapsamında “teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu şekil” ile “mala asli değerini veren şekillerin” incelemesinin ne şekilde yapılması gerektiği ve uygulamada karşılaşılan sorunlar hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenler, yazmış olduğum Terazi Hukuk Dergisi’nin 152. “Fikri Mülkiyet Özel” sayısında çıkan “6769 s. SMK’nın 5/1 (e) bendi Uyarınca Teknik Bir Sonucu Elde Etmek İçin Zorunlu Olan veya Mala Asli Değerini Veren Şeklî ya da Başka Bir Özelliğini Münhasıran İçeren İşaretlerin İncelenmesi ve Karşılaşılan Sorunlar” (https://www.jurix.com.tr/article/18826 ) başlıklı makalemize göz atabilirler.

Erman Vatansever

vatanseverman@yahoo.com

Aralık 2020



[1] Avrupa Adalet Divanı, 10.11.2016 tarih ve C 30/15P sayılı Rubik küp kararı, Simba Toys GmbH & Co. KG v EUIPO http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=730E926699B016825EBA1122238B223F?text=&docid=185244&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=18308591

[2] Kararın tam metni için: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=190588&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=18309095

Davanın safahatı ve karar hakkında daha detaylı Türkçe bilgi için: https://www.jurix.com.tr/article/18826

[3] Avrupa Birliği Adalet Divanı, 14.09.2010 tarih ve C-48/09 P sayılı Lego kararı

ÜÇ BOYUTLU ŞEKİL MARKANIZI ÖN PLANA ÇIKARARAK REKLAM YAPMANIZ MARKANIZI KAYBETMENİZE SEBEP OLABİLİR…

Kafatası şeklinde tasarlanmış bir şişe, votkalar için malın cazibesini/albenisi ve dolayısıyla değerini önemli ölçüde arttırarak tüketici tercihlerini kuvvetli biçimde etkileyebilir mi? Özgün şişe şeklini ön plana çıkaracak şekilde tanıtım stratejisi geliştirmek üç boyutlu şekilden oluşan markanın başına istenmeyen olayların gelmesine sebep olabilir mi? Bu yazı kapsamında, EUIPO İptal Birimi tarafından yakın zamanda alınan bir karar eşliğinde mutlak ret gerekçeleri arasında sayılan mala asli değerini verme hususunda AB Fikri Mülkiyet Ofisinin yaklaşımı ve bu yaklaşımda dikkate alınan faktörler yakından incelenerek bu sorulara cevap verilmeye çalışılacaktır.

İnceleme konusu örnek olayda, Globefill Inc. firması aşağıda görseli bulunan üç boyutlu şişe şeklini Ağustos 2016’da Avrupa Birliği nezdinde 32. sınıfa dahil “alkollü ve alkolsüz biralar; meyve suları ve meyveli içecekler; şişe sular; alkolsüz gazlı içecekler; 32. sınıfa dahil sayılan emtiaların yapımında kullanılan müstahzarlar” ile 33. sınıfa dahil “votkalar; kanyaklar; hazır alkollü kokteyller; şaraplar; cin; rom; sake; tekila; vermut; viski; damıtılmış alkollü likör bazlı iştah açıcı içecekler; anasonlu içecekler; alman içkisi; uzo; şeri ve kirş” emtiaları için tescil ettirmiştir.

Üç boyutlu marka şeffaf bir camdan yapılmış, kafatası şeklinin üst kısmında boru şeklinde şişe ağzı bulunan ve alt kısmı düz bir zeminden oluşan bir şekilden oluşmaktadır. Globefill Inc. firması aynı zamanda bu şeklin telif haklarını ve tescilli tasarım haklarını da elinde bulundurmaktadır.

fotoğraf, farklı, duvar, nesne içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

Tescile konu olmuş üç boyutlu şeklin ayırt edici nitelikten yoksun olduğu (EUTMR 7/1-b) ve mala asli değerini veren şekilden (EUTMR 7/1-e-iii) oluştuğu gerekçeleriyle SKULLDUGGERY RUM LIMITED firması tarafından AB Marka Tüzüğü’nün (EUTMR) 59’uncu maddesi uyarınca EUIPO’ya hükümsüzlük başvurusu yapılarak sicilden terkini talep edilmiştir.

Bu yazının ana konusu, mala asli değerini veren şekiller olduğundan, kararda ayırt ediciliğe ilişkin yapılan değerlendirmelere ayrıca yer verilmeyecektir. Kısaca, kararda ayırt edici nitelikten yoksunluğa ilişkin olarak yapılan değerlendirmede şeklin sektörün gelenek ve normlarından yeterli ölçüde uzaklaştığından bahisle ayırt edici nitelikte olduğu belirtilmiştir.

Daha detaylı değerlendirmeler ve kararın İngilizce tam metni için : https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/015736622

AB Marka Tüzüğü’nün 7/1 (e) (iii) bendi (Bu düzenleme 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununda mehaz AB Hukukundan farklı olarak ayrı bentler halinde yazılmamış, “malın doğası gereği ortaya çıkan şeklini ya da başka bir özelliğini”, “teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu olan şeklini ya da başka bir özelliğini” ve “mala asli değerini veren şekli ya da başka bir özelliğini” içerme durumları tek bir bentte toplanarak 5/1 (e) bendinde düzenlenmiştir.) uyarınca mala asli değerini veren şekli ya da başka bir özelliğini münhasıran içeren işaretler marka olarak tescil edilemezler veya tescil edildikleri takdirde ise hükümsüz kılınırlar.

Hükümsüzlük başvurusu sahibi SKULLDUGGERY RUM LIMITED firması, 7/1 (e) (iii) bendinin teknik veya pratik işlev görmeyen, ancak malların albenisini fazlasıyla arttıran ve tüketici tercihlerini önemli ölçüde etkileyen malların dış görünümlerinin tekelleşmesini önlemek adına oluşturulduğunu belirtmiştir. SKULLDUGGERY firması, Globefill Inc. adına tescilli marka sicilde kaldığı sürece tescilin sağlamış olduğu koruma sayesinde, üçüncü kişilerin kafatası şeklinden oluşan şişe oluşturma fikirlerinin Globefill Inc. tarafından engellenebilir durumda olduğunu, bu sayede Globefill Inc. firmasının piyasada haksız bir yarar elde etmesi durumunun söz konusu olacağını ileri sürmüştür.

SKULLDUGGERY firması, tescil sahibinin içecek sektöründe kafatası şeklinin kullanılmasını engellemek adına tasarım olarak tescil ettirdiği şekli aynı zamanda marka olarak tescil ettirerek haksız şekilde korumayı daimi olarak uzatmak istediğini, 7/1 (e) (iii) bendinin ise tam da bu amaçla hareket edenlerle mücadele etmek amacıyla ihdas edildiğini ileri sürmüştür. Hükümsüzlük başvurusu sahibi, ayrıca ortalama tüketicilerin kafatası şeklinden oluşan şişe şeklini estetik ve sanatsal açıdan fark edeceklerini ve buna bir değer atfedeceklerini bu nedenle de marka tesciline konu şeklin ve tasarımın mevzubahis mallara asli değerini verdiğini ileri sürmüştür.

SKULLDUGGERY firması ayrıca tescil sahibinin markasını şişenin estetik özelliklerini ön plana çıkartarak tanıtım faaliyetleri yürüttüğünü de iddia etmiştir. Buna örnek olarak da, internet sitelerinde yer alan yorumları ve röportajları delil olarak göstermiştir. Bunlardan birisi, tescil sahibi firmanın kurucularından olan Dan Aykroyd’un www.drinkspirits.com sitesinde yer alan röportajından alınan bir kısımdır. Bu kısımda kendisine “Kristal Kafa Votkası (tescile konu şekil)” ürününde karşılaştığınız en önemli zorluk neydi sorusuna, “İnsanların şişeyi açması. Çoğu zaman insanların votkayı şişesi için aldığını duyuyorum, bu harika ama lütfen kafatasını kırın ve açın” şeklinde vermiş olduğu cevabı göstermiştir. Bir diğeri ise Whiskey Goldmine web sitesinde yer alan bir makalede yer alan şu ifadelerdir: “Şeffaf cam kafatası votka şişesi kesinlikle raftaki en benzersiz ve en göz alıcı votka şişesi, bu şişe satış dinamiklerini ve heyecanı körüklüyor.”

Marka tescil sahibi ise, Birleşik Krallık’ta ürününün tavsiye edilen perakende satış fiyatından daha düşük fiyata satıldığını, dolayısıyla bu hakikatin bile tek başına şeklin mala fazladan değer katmadığı hususunu ispatladığını belirtmiştir. Ayrıca, bir şeklin bu bent kapsamında redde konu olabilmesi için şeklin malların albenisini arttırması ve tüketicilerin tercihlerini önemli ölçüde etkilemesi gerektiğinden bahisle, tescil sahibi, mallarının lüks votka sektöründe ortalama fiyattan satıldığını ve şeklin ürünün albenisini az da olsa arttırsa dahi lüks votka sektöründe şeklin öncelikli olarak satın alma tercihlerini değiştirmediğini, bu yüzden ürünün şeklinin değil de ürünün kendisi olan votkanın pazar başarısını belirlediğini ifade etmiştir.

Kararda tarafların iddiaları bu şekilde özetlendikten sonra İptal Birimi şu değerlendirmelerde bulunarak hükümsüzlük talebi hakkında kararını vermiştir.

İptal Birimi, öncelikle aynı şeklin hem tasarım hem de marka olarak korunmasının kural olarak mümkün olduğunu, Tüzüğün 7/1(e) (iii) bendinin sadece mala asli değerini veren şekiller için uygulanabileceğini belirtmiştir.

Daha sonra, 7/1(e) (iii) bendinde geçen “değer” kavramının; ekonomik anlamda ticari değer dışında, estetik değer olarak da algılanması gerektiğini belirtmiştir. “Mala asli değerini veren şekil” ifadesi ile kastedilenin aslında malın satın alınma ihtimalinin öncelikle sahip olduğu görünümden veya şekilden kaynaklanıyor olması durumunun kastedildiğini, ürününün sadece görünümünün hoş veya çekici olmasının şeklin 7/1(e) (iii) bendi kapsamında redde konu olması için yeterli olmadığına değinmiştir.

Şeklin mallara asli değerini vermesinin belirlenmesinde, ilgili tüketici kesiminin algısı, ilgili mal kategorisinin doğası/niteliği, inceleme konusu şeklin ya da bir başka özelliğin sanatsal değeri, şeklin ilgili piyasada yaygın biçimde kullanılan diğer şekillerden farklılığı, benzer mallarla karşılaştırıldığında önemli derecedeki fiyat farkı olup olmadığı, inceleme konusu ürünün estetik özelliklerinin vurgulanmasına yönelik bir tanıtım stratejisinin geliştirilmiş olup olmadığı gibi faktörler dikkate alınır. (AB Adalet Divanı, 18/09/2014 tarih ve C-205/13 sayılı Tripp-Trapp kararı, § 35)

İptal Birimi, “Loudspeaker” davasını takiben (T-508/08) hükümsüzlüğü talep edilen şeklin Marka Tüzüğünün 7/1(e) (iii) bendi kapsamında redde konu olabilmesi için tamamının olumlu olarak cevaplanması gereken 5 soru belirlemiştir:

1) Tescile konu tasarım tüketicilerin tercihlerinde önemli bir unsur mudur?

2) Tescile konu tasarım oldukça özellikli bir tasarım mıdır?

3) Tescile konu tasarım tescil sahibinin markalaşma stratejisinin temel unsuru mudur ve bu tasarım ürünün çekiciliğini (değerini) artırmakta mıdır?

4) Tescile konu tasarımın estetik özellikleri tescil sahibinin ürünün tanıtımını yaparken öncelikli olarak vurgulanıyor mu?

5) Tescile konu tasarım saf ve ebedi bir heykel olarak algılanıyor mu?

İptal Birimi, hükümsüzlük talebi sahibi olan SKULLDUGGERY RUM LIMITED firmasının, tescile konu kafatası şeklinin sahibi tarafından ürünün tanıtımında tasarımın estetik özelliklerinin vurguladığını veya ön plana çıkardığını ispat edemediğine karar vermiştir. Yani İptal Birimine göre kolaylıkla ispatlanabilecek bir husus olan tescil sahibinin web sitesinde veya reklamlarında şişenin tasarımına vurgu yapan düzenli tanıtım kampanyası yürütüldüğüne dair kanıtlar sunulmamış durumdadır. Bunun yerine, sunulan dokümanlar şişenin estetik değeri üzerine yoğunlaşan düzenli pazarlama kampanyası delili olarak değerlendirmeyecek nitelikte olan etkinliklerde veya röportajlarda verilen açıklamalardır.

İptal Birimi, tescil sahibi firmanın kurucularından olan Dan Aykroyd’un www.drinkspirits.com sitesinde yer alan röportajında vermiş olduğu cevabın aslında şirket sahibinin şişe görünümü üzerinden tanıtım yapılması konusunda isteksiz olduğunu, şişeyi açarak votkayı tatmaları konusunda görüş belirttiğini, bunun da iptal başvurusu sahibinin iddiasının aksine şişe görünümünün tanıtımını değil içindeki votkanın tanıtımını sağladığını değerlendirmiştir.

İptal Birimi, tescilli şeklin hükümsüzlüğünü talep eden SKULLDUGGERY RUM LIMITED firmasının kanıtlarıyla sadece şişe şeklinin görünümünü seven insanların olduğunu gösterdiğini ancak tescil sahibinin markalaşma stratejisinin temeli olacak şekilde şişenin görünümünün ve estetiğinin tanıtımını yaptığını ve ürünün çekiciliğini ve dolayısıyla ürünün değerini arttırdığı hususlarını ispatlayamadığını belirtmiştir.

İptal Birimi, bunlara ek olarak, tescil sahibi iptal talebine karşı belirtmiş olduğu görüşünde, şişe görünümünün öncelikli niyeti lüks votka almak olan tüketicilerin tercihlerine önemli ölçüde etki etmediğini, gözler kapalı şekilde tadım testi yapılan bir yarışmada ödül kazanmak gibi ikna edici kanıtlarla bunu ispatladığını belirtmiştir. Bu yüzden, İptal Birimi, hükümsüzlük talebi sahibi tescile konu tasarımın sahibinin ürünlerinin değerini arttıran markalaşma stratejisinin temel unsuru olduğu yönündeki iddiasını ispat edemediği sonucuna vararak, hükümsüzlük talebini reddetmiştir.

Öncelikle, bu kararın iptale/hükümsüzlüğe ilişkin taleplerin incelendiği EUIPO’nun ilk inceleme birimi olan İptal Birimi tarafından alındığı, daha sonrasında EUIPO Temyiz Kurulu ve AB Genel Mahkemesi kararlarına konu olabileceği, değerlendirme ve yorumların bu yüzden değişebileceği belirtilmelidir.

Kararda da vurgulandığı üzere “Mala asli değerini veren şekil” ifadesi ile kastedilenin, aslında malın satın alınma ihtimalinin öncelikle, sahip olduğu görünümden veya şekilden kaynaklanıyor olması durumu kastedilmektedir. Diğer bir ifadeyle, mala asli değerinin verme durumunun söz konusu olabilmesi için ürünün sadece görünümünün hoş veya çekici olmasının yeterli olmadığı, gerekli olan tüketicilerin malı öncelikle, sahip olduğu görünüm/şekil sebebiyle satın alması şartının sağlanması olduğu belirtilmiştir. Her ne kadar AB Adalet Divanı ve Genel Mahkemesi, mala asli değer katmadan ne anlaşılması gerektiğine ilişkin birtakım kıstaslar getirmiş olsa da mala asli değer katma değerlendirmesinin kanaatimizce yine de belirsizlik içerdiğinin kabul edilmesi gerekir. Zira bu kapsamda değerlendirilen şekillerin belirli bir tasarımı veya görsel unsurları içerdiği, tasarım veya görsel unsurların tabiatı gereği albenisinin olması açısından ve tüketici tercihlerini olumlu yönde etkilemek adına belirli formlarda tüketiciye sunulduğu gerçeğiyle bu şekillerin de belirli ölçüde mala değer kattığının kabul edilmesi gerektiği düşünülmektedir. Kaldı ki, tüketicilerin öncelikli satın alma saikinin görünümden mi ürünün kendisinden mi kaynaklandığının tespiti de oldukça zor ve tartışmalıdır.

Şöyle ki, inceleme konusu yukarıda bahsettiğimiz kararda emsal olarak bahsedilen ve aşağıda görseli bulunan marka için verilen “Loudspeaker” kararında, EUIPO ve Mahkeme, başvuruya konu şeklin ilgili sektördeki hoparlör şekillerinden önemli ölçüde farklı olduğunu kabul etmekle birlikte, bu şeklin tescile konu mallara asli değerini veren bir şekil olduğu gerekçesiyle başvurunun AB düzenlemesi Direktif m. 3/1(e)(iii) gereğince reddine karar vermiştir.[1] Ancak burada tartışmaya değer husus malın satın alınma ihtimalinin öncelikle, sahip olduğu görünümden veya şekilden kaynaklanıyor olması durumu kastedildiğine göre hoparlör alımı gerçekleştirecek tüketiciler için öncelikli satın alım kıstasının, hoparlörün sahip olduğu ses kalitesi vs. gibi teknik özellikleri mi daha ön planda olacaktır yoksa sahip olduğu fiziki görünümü mü ön planda olacaktır? Kanaatimizce, elbette ilgili ürünü salt dekoratif görünümü nedeniyle tercih edecek tüketiciler de olacaktır; ancak ses kalitesi ve teknik özellikleri nedeniyle tercih edilmesinin beklenilmesinin daha olasılıklı olduğu düşünüldüğünde, bu bent kapsamında verilen ret kararlarının tartışmaya açık olduğu belirtilmelidir.

Mala asli değerini verme değerlendirmesine ilişkin olarak dikkati çeken bir diğer husus ise şayet tescil sahibi firma reklam kampanyasında veya stratejisinde üç boyutlu şişe şeklini ön plana çıkarmış olsaydı bu durum kendi markasının hükümsüzlüğüne sebep olabilecek bir davranış olarak değerlendirilecekti. Bu anlamda, başarılı ve alımlı bir tasarıma sahip şekillerin ön plana çıkarılarak reklamının yapılması markanın geçerliliğini tehlikeye atan bir durum olarak ortaya çıktığı görülmektedir. Ayrıca, kararda mala asli değeri verme durumunun ortaya çıkıp çıkmadığının tespitinde, ürünün kendisinin de önemli olduğu ve ürünün şekil ile karşılaştırıldığı da görülmektedir. Buna göre, ürünün kendisi ile şişenin tasarımının yarıştığı dahi değerlendirilebilir zira kararda ürünün votka tadım testinde başarılı olduğundan bahisle ürünün satışlarının salt şekille açıklanamayacağı hususuna da yer verilmiştir.

Avrupa Birliği nezdinde son zamanlarda verilen kararlardan görüldüğü üzere, “şekillerin veya başka bir özelliğin” mala asli değerini vermesi hususu üzerine uzun ve detaylı analizlerin/tartışmaların halen yapılmaya devam etmekte olduğu ve bu tartışmaların seyrine bakılırsa konunun bir süre daha fikri mülkiyet dünyasının gündemini işgal eden popüler konulardan biri olmaya devam edeceği düşünülmektedir. Konu ile alakalı ilgi çekici diğer kararların ve bu karar özelinde olursa temyiz taleplerinin takipçisi olacağımızı belirtmek isteriz.

Erman VATANSEVER

vatanseverman@yahoo.com

Aralık 2019


[1] AB Genel Mahkemesi, 06.10.2011, T-508/08, paragraf 73-76.