Etiket: Marka Nispi Ret Nedenleri

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Tanınmış Markalar

ESTRELLA GALICIA v. ESTRELLA CASTILLA KARARI: BİRALAR İÇİN TANINMIŞLIK, SONRAKİ MARKANIN ŞARKÜTERİ ÜRÜNLERİNDE TESCİLİNE ENGEL SAYILABİLİR!

Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi (“Genel Mahkeme”), 25 Ekim 2023 tarihli T-384/22 sayılı kararında, 32. sınıfta yer alan “biralar” için belirli bir tanınmış seviyesine ulaşmış “Estrella Galicia” markası ile 29 ve 35. sınıflarda “jambon, et, şarküteri ürünleri ve bunların satışa sunumuna ilişkin hizmetleri” kapsayan “Estrella de Castilla” markası arasında ortalama tüketici nezdinde bağlantı kurulabileceğine hükmetmiş ve temyiz taleplerini reddetmiştir.

TARAFLAR:

Productos Ibéricos Calderon y Ramos, S.L. (“Başvuru Sahibi”)

Hijos de Rivera, S.A. (“İtiraz Eden”)

GENEL MAHKEME KARARINA KONU OLAN İTİRAZ SÜRECİ:

28 Kasım 2018 tarihinde İspanya’da Productos Ibéricos Calderon y Ramos, S.L. tarafından 29 ve 35. sınıflarda yer alan mallar ve hizmetler için tescil edilmek üzere, aşağıda marka başvurusunda bulunulmuştur (“Marka Başvurusu”):

Bahsi geçen sınıflar kapsamındaki mallar ve hizmetler aşağıda yer almaktadır:

29.  sınıf: “Jambon, et ve şarküteri ürünleri”

35. sınıf: “Jambon, et ve  ve şarküteri ürünlerinin toptan ve perakende satışa sunumu hizmetleri”

Hijos de Rivera, S.A. şirketi, 3 Aralık 2013 tescil tarihli 11 852 449 sayılı   32. ve 43. sınıflarda tescilli aşağıdaki markaya dayanarak (“Önceki Marka”), Marka Başvurusu’na itiraz etmiştir:

Önceki marka kapsamındaki ürün ve hizmetler aşağıda yer almaktadır:

32. sınıf: Biralar; mineral ve gazlı sular ve diğer alkolsüz içecekler; meyveli içecekler ve meyve suları, meşrubatlar; meşrubat üretimi için kullanılan şuruplar ve konsantreler.

43. sınıf: Restoran hizmetleri.

EUIPO İtiraz Biriminin, itirazı haklı bulunması üzerine, Başvuru Sahibi 14 Eylül 2021 tarihinde EUIPO Temyiz Kurulu nezdinde karara karşı itiraz etmiştir.

Yapılan incelemede ilk olarak, Önceki Marka’nın İspanya’da ‘bira’ markaları arasında yüksek seviyede tanınmışlığa sahip olduğu ve biraların 32. sınıf kapsamında ürünler olduğu göz önünde bulundurulmuştur. Ayrıca markaların şekil unsurları arasında göz ardı edilemeyecek seviyede bir benzerlik görülmüş, bu benzerliğe ek olarak “ESTRELLA GALICIA” markasının ayırt ediciliğinin yüksek olması ve faaliyet gösterdiği sektörde sahip olduğu tanınmışlık derecesi düşünüldüğünde Marka Başvurusu’nun kullanımının Önceki Marka’nın itibarına zarar verme riski bulunduğu ve Önceki Marka’dan haksız yararlanmanın oluşacağı sonucuna varılmıştır. Belirtilen gerekçelerle, Temyiz Kurulu’nun da ret kararını yerinde bulması üzerine Başvuru Sahibi tarafından Genel Mahkeme’ye başvurulmuştur.

GENEL MAHKEME KARARI:

Genel Mahkeme, aşağıda yer alan değerlendirmelerde bulunmuştur:

2017/1001 sayılı Tüzük m.8(5) kapsamında önceki tarihli markaya sağlanan korumanın şartları;

1) Markanın tescil edilmiş olması,

2) İtiraza konu başvuru ile benzer ya da aynı olmaları,

3) İtiraza konu markanın kullanımının önceki tarihli markadan haksız yararlanmaya yol açacak olmasıdır.

Genel Mahkeme bu noktada ayrıca Marka Başvurusu’nun, Önceki Marka’yla aynı ya da benzer olması ve daha önceki markayı çağrıştırması gerektiğini ve de markanın tanınmışlık şartının yerine getirilebilmesi için kapsadığı mal veya hizmetlerle ilgili kamuoyunun önemli bir kısmı tarafından tanınıyor olması gerektiğini (ilgili içtihatlara değinmek suretiyle) vurgulamıştır. Buna göre özellikle tanınmışlık değerlendirmesinde önceki tarihli markanın sahip olduğu pazar payı, kullanımının yoğunluğu, coğrafi kapsamı, süresi ve teşebbüs tarafından bu markayı tanıtmak için yapılan yatırımın ölçeği dikkate alınmalıdır. Markanın bu şekilde halkın belirli bir yüzdesi tarafından bilinmesine veya tanınmışlığının ilgili bölgenin tamamına yayılmasına gerek olmaksızın, söz konusu bölgenin önemli bir kısmında mevcut olması yeterlidir.

Başvuru Sahibi tarafından “ESTRELLA” kelimesinin köken itibariyle Orta Çağ’a kadar uzanmakta olduğu ve ”ESTRELLA” ibaresinin markalardaki ayırt edici unsur olamayacağı iddia edilmiştir. Yine, Başvuru Sahibi’ne göre, Marka Başvurusu’nun ortasında bulunan ‘de’ ibaresi de yalnızca sahiplik ya da köken belirtmede kullanılan bir edat olmakla kalmayıp farklı anlamlara sahiptir.

Genel Mahkeme, görsel, işitsel ve kavramsal benzerliğin belirlenmesinde, markaların ayırt edici ve baskın özelliklerinin ve bu özelliklerin yarattığı genel izlenimin asli olarak incelenmesi gerektiğini belirtmiştir.  Mahkeme, Önceki Marka’da yer alan “ESTRELLA” ve “GALICIA” kelime unsurlarının markanın yarattığı genel izlenime hâkim olarak kabul edilmesi gerektiğini belirtmiştir. Önceki Marka’da yer alan  “GALICIA” ve Marka Başvurusu’ndaki “CASTILLA” kelimelerinin coğrafi atıflar oldukları, halk arasında yaratılan izlenimde ürünlerin menşeine yönelik nitelikler taşıdıklarına dair izlenimler yarattıkları dolayısıyla zayıf ayırt ediciliğe sahip oldukları ayrıca belirtilmiştir. Marka Başvurusu’nda yer alan “de” kelime unsurunun sahiplik belirttiği ve herhangi bir ayırt edici niteliğinin olmadığı mahkeme tarafından kabul edilmiştir.

Başvuru Sahibi “ESTRELLA” ibaresi açısından, Orta Çağ’da “yıldızın usta biracıların tanımlayıcı işareti” olduğunu ve bu nedenle gıda sektöründe, özellikle bira için “ESTRELLA” ibaresinin yaygın olarak kullanılan bir isim olduğunu iddia etse de, Genel Mahkeme bu iddiaların yeterli derecede kanıtlanmadığına hükmetmiştir. Dosyada ”ESTRELLA” kelimesi gören tüketici, bunun bira sektörüne ilişkin bir atıf olarak anlamayacak, marka olarak algılayacaktır.  Sonuç olarak, Başvuru Sahibi’nin, “ESTRELLA” kelimesinin kökeni ve Orta Çağ’dan bu yana bira sektöründe kullanılması nedeniyle ayırt edici niteliğinin az olduğu yönündeki iddiası da reddedilmiştir.

Başvuru Sahibi, “ESTRELLA” kelimesinin ayırt edici karakterinin halihazırda sulandırıldığını belirtmiştir ve bu iddiaya gerekçe olarak, “ESTRELLA” ibaresini içeren ve 32. sınıfta tescilli birçok markanın piyasada bir arada bulunduğunu belirtmiştir. Ancak Genel Mahkeme, Başvuru Sahibi’nin bu yöndeki iddiasını yerinde bulmamıştır. Bu iddianın desteklenmesi yönünde  sunulan tek kanıtın,  “ESTRELLA” kelimesini içeren markaların listesi olduğu ve listenin logoların resimlerinden oluştuğu, ancak kamuoyu açısından markaların ne kadar bilindiklerine dair herhangi bir gösterge olmaksızın, sadece markaların listelenmesinin kamuoyunun zihninde “ESTRELLA” kelimesi ile biralar arasında bir ilişki olduğu sonucuna varılmasını mümkün kılmayacağı belirtilmiştir. Ayrıca “biraları” kapsayan 32. sınıfta tescilli “ESTRELLA” unsurundan oluşan birkaç markanın piyasada bir arada bulunduğu iddiasının, ortalama tüketici tarafından bilinebilecek veya genel olarak erişilebilir kaynaklardan öğrenilebilecek bir bilgi olmadığı da eklenmiştir.

Önceki Marka’nın kompozisyonunda, “ESTRELLA” kelimesi en üstte yer almakla birlikte aynı zamanda, devamında gelen “GALICIA” ibaresinden de daha uzundur. Bu itibarla, Genel Mahkeme “ESTRELLA” ibaresinin, özellikle işaretteki konumu veya büyüklüğü nedeniyle kamuoyunun algısında baskın unsur teşkil edeceğini belirtmiştir.  Bu markanın ikinci kelime unsuru olan “GALICIA”nın ise, bir yer adı olduğu ve markanın faaliyet konusu biraların menşeine işaret ettiği şeklinde algılanması mümkündür. Dolayısıyla Genel Mahkeme, “GALICIA” kelime unsurunu, bahsi geçen ürünler açısından tanımlayıcı nitelikte bulmuş ve çok düşük seviyede bir ayırt ediciliğe haiz olduğuna hükmetmiştir.

Temyiz Kurulu’nun kararında yıldız şekil unsurunun halk tarafından bir kalite işareti olarak algılanabileceğine dair tespit, Genel Mahkemece de haklı bulmuştur. Marka Başvurusu’nun logosu, büyük harflerle temsil edilen ve yarım daire şeklinde düzenlenmiş “ESTRELLA”, “DE” ve “CASTILLA” kelime unsurları ve merkezde yer alan beş köşeli bir yıldızı temsil eden şekil unsurundan oluşmaktadır. Logodaki konumları ve büyüklükleri göz önünde bulundurulduğunda, tüm bu unsurların birlikte baskın olduklarının düşünülmesi de Mahkeme tarafından yerinde bulunmuştur.

İki markada da yer alan ayırt edici unsur ve ilk kelime olan “ESTRELLA”nın telaffuzunun aynı olduğu, sonra gelen kelimelerdeki farklılaşmanın markaların taşıdığı yüksek derecede işitsel benzerliği azaltmaya önemli bir etkisi olmadığı belirtilmiştir. Temyiz Kurulu’nun bu yöndeki tespiti de yapılan incelemede haklı bulunmuştur.

İki markada da aynı olan unsur “ESTRELLA” kelimesi İspanyolca’da “yıldız” anlamına gelmektedir. Mahkemenin değerlendirmesi, kelimenin markaların logolarında ve isimlerinde görüldüğünde de halk arasında yıldız anlamına atıf yapılmış olarak anlaşılacağı yönündedir. Bu iki markanın yıldız kelimesi ile birlikte yer adlarına atıf yapan ibarelerle oluşturulmalarının kamuoyu nezdinde markalar arasında bir ilişki ve yakınlık bulunduğu düşünülmesine sebep olacağı vurgulanmıştır.

Mahkeme, Önceki Marka’nın, İspanya’da 32. sınıf ta bulunan “biralar” açısından uzun süreli ve yoğun kullanıma ve yüksek seviyede tanınmışlığa sahip olduğunu onaylamıştır. Ayrıca ,“biralar” ile  Marka Başvurusu’nun tescil edilmek istendiği 29. ve 35. sınıf gıda sektörüne ait/bağlantılı mal/hizmetlerinin  kişisel tüketimine yönelik ürünler/hizmetler olmaları ve gıda sektörüyle ilgili olmalarından dolayı, aralarında ticari yakınlık olduğunu belirtmekle birlikte, Önceki Marka’nın tanınmışlığını tüm gıda sektörüne yönelik değerlendirmemiştir. 29. sınıf ile 32. sınıfın içeriği benzer olarak görülüp bu ürünlerin aynı restoranlarda tüketilip aynı raflarda ve marketlerde satışa sunulabileceğini, iki markanın da aynı ticari sektörü ve aynı kitleyi hedeflediği dolayısıyla markaların mal ve hizmetleri arasında benzerlik olduğu ve aralarında bağlantı kurulabileceğini belirtmiştir. Ortalama dikkat düzeyine sahip tüketici nezdinde bu iki markanın ürünlerinin karıştırılma ihtimali yüksek bulunmuştur.

SONUÇ:

Genel Mahkeme’nin Önceki Marka’nın tanınmışlığını ve markalar arasındaki benzerliği titizlikle değerlendirerek, farklı sınıflarda yer alan mal ve hizmetler açısından bağlantı kurulması ihtimaline ilişkin güçlü tespitler içeren kararı kanaatimizce de son derece isabetlidir.

Genel Mahkeme, Önceki Marka ve Marka Başvurusu arasındaki görsel, işitsel ve kavramsal benzerlik değerlendirmesinde markaların ayırt edici ve baskın özelliklerinin incelenmesi gerektiğini belirtmiş ve Önceki Marka’daki “ESTRELLA” ve “GALICIA” kelime unsurlarının genel izlenimde hakim olduğunu belirtmiştir. Söz konusu markaların mal ve hizmetlerinin yakın olması, Önceki Marka’nın yüksek tanınmışlığı ve bunun markaya getirdiği yüksek ayırt ediciliği nedeniyle tüketici tarafından ihtilaflı markalar arasında bir bağlantı kurulabileceği iddiasının haklı olduğu sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak Marka Başvurusu’nun, Önceki Marka’nın  ayırt edici karakterine ve marka itibarına zarar verip, markanın ayırt edici karakterinden veya itibarından haksız yararlanma sağlayacağı ve Marka Başvurusu’nun kullanımı için haklı bir neden gösterilmediği kararına varılmıştır.

Mine GÜNER

Ocak 2024

mine.guner@gmail.com

Marka Nispi Ret Nedenleri, Markanın Kullanımı

MARKASINI KULLANMAYANA ARTIK KAZANILMIŞ HAK KAPSAMINDA YENİ MARKA HAKKI YOK

MARKA HUKUKUNDA KAZANILMIŞ HAKKA İLİŞKİN MAHKEMELERDEN YENİ BİR YAKLAŞIM MI?

Marka Hukukunda kazanılmış hak (müktesep hak) müessesesi Türkiye’de çok fazla uygulama alanı olan ve aynı zamanda çok da tartışmalı alanlardan birisi konumunda bulunmaktadır. Kazanılmış hak uygulamasıyla özellikle çok taraflı işlemlerde, tescilli marka sahiplerine yeni yaptıkları başvurularla, üçüncü kişilerin haklı itirazlarına rağmen marka haklarını genişletme imkânı tanınmakta, karıştırılabilecek nitelikteki yeni markaların tesciline cevaz verilmektedir. Bu yazı kapsamında kazanılmış hak uygulamasında kullanılan ilkeler kısaca açıklandıktan sonra, son zamanlarda Mahkeme kararlarından anladığımız kadarıyla uygulama değişikliği olduğunu düşündüğümüz güncel kararlara ilişkin değerlendirmelere yer verilecektir.

Marka alanında kazanılmış hak kavramı “tescilli bir markadan doğan hakların sonradan getirilen bir düzenleme ya da uygulama ile sınırlanamayacağı veya ortadan kaldırılamayacağı” şeklinde dar olarak yorumlanmaktan ziyade geniş anlamda yorumlanmıştır. Bu kapsamda kazanılmış hak uygulaması ile tescilli markada yer alan marka örneğinin yeni yapılan başvurularla sınırsız şekilde çoğaltılabilmesine imkân tanınmıştır. Nitekim bu uygulamanın gerekçesini Yargıtay 14.11.2008 tarih 2007/11505 Esas, 2008/12839 Karar sayılı ilamında şu şekilde açıklamıştır:

“bir işletme tarafından uzun süredir kullanılan markanın asli unsuru muhafaza edilerek, markanın bir işletme ile bağlantısı ve tüketici nezdinde yarattığı izlenim korunmak suretiyle, önceki markanın kapsadığı ürünlerin veya bir ürün çeşidinin tüketiciye yenilenmiş bir marka imajıyla sunulması ve bu yolla marka sahibi işletmenin piyasaya arz ettiği ürünlerinin de işletmesel köken olarak öncekilerle bağlantılı olduğu mesajını veren yeni markalar yaratmak amacıyla önceki markada yer alan asıl unsurun yanına başkaca asli ve/veya tali unsurlar ekleyerek oluşturduğu markaların seri marka olarak kabulü olanaklıdır.”

Kazanılmış hakka ilişkin uygulamaların dayanağını esas itibarıyla emsal iki mahkeme kararı oluşturmaktadır. Bunlar sırasıyla, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 19.09.2008 gün ve 2007/7547 Esas, 2008/10251 Karar sayılı “Ece Lady/Ece Toff” ile 14.11.2008 gün ve 2007/11505 Esas, 2008/12839 Karar sayılı “Ülker DONUT” kararlarıdır.

Bu kararlarda belirlenen ilkeler daha sonraki mahkeme kararlarında emsal alınarak içtihat olarak yerleşmiştir. Kazanılmış hak uygulamasına ilişkin olarak Yargıtay’ın belirlemiş olduğu ilkeler özetle şu şekilde sıralanabilir:

  • Müktesep hakka mesnet markanın uzun süreden beri tescilli olması,
  • Müktesep hakka mesnet markanın ilgili piyasada ciddi biçimde kullanılıyor olması,
  • Önceki markada yer alan asli unsur/genel izlenim muhafaza edilerek marka sahibi ile bağlantısı ve tüketici nezdinde yarattığı izlenimde korunması suretiyle yeni markanın oluşturulması,
  • Çekişme konusu diğer markaya yakınlaştırma, benzetme vb. şekilde karıştırılma ihtimaline yol açılmaması,
  • Önceki markanın kapsadığı mal/hizmet ile aynı mal/hizmet ile sınırlı olarak verilmesi,
  • Taraflar arasında müktesep hakka mesnet markaya dayalı hukuki çekişmenin bulunmaması.

Yargıtay tarafından belirlenen ilkeler, müktesep incelemesinin yapıldığı hemen her Mahkeme kararında sayılmış olmasına rağmen gerek esas unsurun muhafazası incelemesinde gerek diğer markaya yaklaşma değerlendirmesinde gerekse de önceki markanın mallarının/hizmetlerinin kapsamı hususlarında oldukça farklı uygulamalara konu olmuştur. İlkelerin somut olaya farklı şekillerde uygulanması marka alanında karşılaşılan olağan problemlerden olduğundan yazı kapsamında bu hususlara değinilmeyecektir. Yazının esas yazılma amacını teşkil eden husus ise kazanılmış hak uygulamasına ilişkin olarak Yargıtay’ın belirlemiş olduğu ilkelerden olan “kazanılmış hakka mesnet olarak gösterilen markanın kullanılıyor olması” şartına ilişkin getirilen yaklaşım değişikliğidir.

Her ne kadar “kazanılmış hakka mesnet olarak gösterilen markanın kullanılıyor olması” şartı bütün kararlarda zikredilse de kazanılmış hak değerlendirmesinde müktesebin kabul edilebilmesi için kullanımın esastan incelendiği mahkeme kararlarına neredeyse hiç rastlanmıyordu. Kararlarda bu şart belirtilmesine rağmen sicilde tescil şartını sağladığından bahisle diğer ilkelerin değerlendirmesine geçiliyordu. Son zamanlarda Bölge Adliye Mahkemelerinden gelen ve Yargıtay tarafından onanan kararlarda, kazanılmış hakkın kabul edilebilmesi için piyasada uzun süredir ciddi şekilde kullanıldığının ispat edilmesi gerektiği belirtilerek kullanımın arandığı ve esastan incelendiği görülmektedir. Örneğin, aşağıda yer verilen örnekte müktesep iddiasında bulunan taraf, markasını ciddi biçimde kullandığını ispat edemediğinden kazanılmış haktan yararlanamamıştır.

Ayrıca, önceki mahkeme kararlarında kullanım esastan incelenmediğinden, bu incelemenin yapılabilmesi için İstinaf aşamasında ilgili taraftan kullanım delillerinin yazışma ile talep edildiği de görülmektedir.

Konuya ilişkin yakın tarihli bir Bölge Adliye Mahkemesi’nin tespitleri şu şekildedir:

“Müktesep haktan söz edilebilmesi için gerekli bir diğer şart ise uzun süreli kullanımdır. Bu yönden Dairemizin … tarihli ve .. sayılı ara kararı ile davacıya, markalarını başvuru kapsamından çıkartılan … emtiası üzerinde kullandığına ilişkin delillerini sunmak üzere iki haftalık kesin süre verilmiştir. Davacı vekilince deliller dosyaya sunulmuştur. Anılan deliller sunulduktan sonra dosya üzerinde yaptırılan bilirkişi incelemesi sonucunda, içinde iki inşaat bilirkişisinin de bulunduğu bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan raporunda, sunulan delillerle davacının, başvuru kapsamında çıkartılan mallar yönünden markasını uzun süredir ciddi biçimde kullandığını ispat edemediği açıklanmış, Dairemizce ayrıntılı ve gerekçeli açıklamalar içeren bilirkişi raporuna itibar edilerek, rapor hükme esas alınmıştır.

…

Sonuç olarak, dava konusu başvuru ile davacı şirkete ait redde mesnet markalar arasında, 556 s. KHK 8/1(b) maddesi anlamında benzerlik ve iltibas tehlikesinin bulunduğu, davacının çıkartılan mallar yönünden, başvuru konusu ibare üzerinde müktesep hakkının bulunmadığı ve iptali istenen YİDK kararının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.“

Kararda bir diğer önemli konu ise kazanılmış hak değerlendirmesinde kullanım aranması uygulamasının SMK ile getirilen yeni bir husus olmadığıdır. Aynı kararda konuya ilişkin değerlendirme şu şekilde ifade edilmiştir:

“Her ne kadar davacı tarafça, dava konusu başvurunun 556 s. KHK’nın yürürlükte olduğu dönemde yapıldığı ve anılan KHK hükümlerine göre kullanım şartının bulunmadığı, şirketin iştigal sahasının, dava konusu başvuru kapsamından çıkartılan malların üretimi ve satışı olduğu ve davacı şirketin ticari defterlerinin incelenmesi gerektiği belirtilerek bilirkişi raporuna itiraz edilmişse de müktesep hak koşullarının Yargıtay kararları ile belirlendiği ve bu kararlarda açıkça uzun süreli kullanımın arandığı, davacı şirketin ticaret sicilindeki faaliyet konularının, işbu uyuşmazlığa etkisinin bulunmadığı ve somut olayda uzun süreli, ciddi markasal kullanımın gerektiği, bunun ise davacı yanca düzenlenen ticari defterle yapılamayacağı gözetildiğinde, davacı tarafın bilirkişi raporuna yaptığı itirazlara itibar edilmemiştir.”

Son kararlardan da anlaşıldığı üzere müktesep hak uygulamasının en önemli kısmını artık, kazanılmış hakka mesnet olacak önceki markanın uzun süre tescilli olması değil, “kullanılıyor” olması durumu teşkil edecektir. Kullanıma bakılmaksızın sadece sicilde bulunan tescile dayanarak yeni bir marka hakkının tesis edilmesinin hakkaniyetle bağdaşmayacağı açık olduğundan Mahkemelerin getirmiş olduğu yeni uygulamanın kanaatimizce son derece olumlu olduğu söylenebilir. Markaların piyasada kullanılmasının esas olduğu hususu da göz önüne alındığında, Mahkemelerin getirdiği son yorum, müktesep hak uygulamasını ciddi kullanıma konu mallar/hizmetler ile sınırlandırmakta ve bu sayede tarafların haklar dengesinde daha adaletli bir yaklaşım getirmektedir.

Erman VATANSEVER

Eylül 2021

vatanseverman@yahoo.com

Birleşik Krallık Fikri Mülkiyet Ofisi Kararları ve Uygulaması, Marka Nispi Ret Nedenleri

GLEISSNER YİNE SAHNEDE! BİRLEŞİK KRALLIK’TAN MANGO v. YANGO KARARI

 

Hepinizin geçmiş bayramı kutlu olsun, umarım tatilde güzelce dinlenebilmişsinizdir. Beni sorarsanız, tatilde durup dururken aklıma şöyle sorular düştü: “Michael Gleissner nerelerde? Hiç sesi soluğu çıkmıyor, acaba gene hangi Marka-Patent Kurumları nezdinde kimlerle düello içinde?”  

Eve dönüp araştırma yapınca gördüm ki kendisine bağlı şirketlerden biri yakın zamanlarda İngiltere’de yine bir karara konu olmuş, ancak bu anlatacağım meselede son gülen Gleissner olmuş.

Michael Gleissner kimdi diyenlere ufak bir hatırlatma, kendisi hakkında Şubat ayında bir yazı yazmıştım:  https://iprgezgini.org/2018/02/01/yetenekli-bay-ripley-catch-me-if-you-can-bu-yazida-gecen-isimleri-aklinizda-tutun-cunku-bir-gun-sizin-de-karsiniza-cikabilir-sonra-ozlem-soylememisti-bilmiyordum-demeyin/  Malum, Gleissner birkaç yıldır Fikri Mülkiyet camiasında “meşhur” olmuş bir kişi.

Şimdi anlatacağım ihtilafta olaylar şöyle:

I– İngiltere’de YANGO International Limited isimli şirket Birleşik Krallık Marka ve Patent Ofisi’ne (UKIPO),  YANGO kelime markasının 03,14,16,25,26,38 ve 41. Sınıflarda tescili için başvuru yapıyor. Başvuru incelemeyi sorunsuz geçip ilana çıkıyor.

II– İlan üzerine  MANGO markalarının sahibi Consolidated Artists B.V. şirketi itiraz ediyor. Dayandığı markalar şunlar:   

 1. Marka: EUIPO nezdindeki 9850785 numaralı 

 

2. Marka: EUIPO nezdindeki 13453576 numaralı 

3. Marka: Önceden tescilli olmayan MANGO kelime markası. İtiraz eden bu tescilsiz markayı 01/01/2000 tarihinden beri Birleşik Krallık’da 09,14,18,25. sınıflara giren mallar ve bunların perakende satışa sunumu hizmetleri için kullandığını, markasının meşhur olduğunu ileri sürüyor.

İtiraz edene göre YANGO kendi markalarına benziyor, tüketiciyi karıştırma yoluyla yanıltacak ve itiraz edenin markasına da zarar verecek.

Başvuru sahibi verdiği cevapta sadece iddiaların hiçbirini kabul etmediğini söylüyor. İtiraz sahibi dosyaya delil sunarken, başvuru sahibi hiçbir delil sunmuyor.  

Netice: İtiraz reddediliyor! Ret kararını veren uzman şöyle diyor:

– Bence tüketiciler bu markaları, markaları taşıyan mal/hizmetlerin kaynağını karıştırmaz ve  bunları birbiriyle bağlantılı görmez. Evet MANGO ve YANGO kelimeleri beşer harften oluşuyor ve bunlardaki dört harf (ANGO) ortak, fakat baştaki ilk harflerin farklı olması işaretleri görüntüsel, okunuş ve kavramsal açılardan farklılaştırıyor. 

– YANGO yaratılmış bir kelime. Ancak MANGO’nun bilinen bir anlamı var; tropikal bir meyve/ağaç. İtiraz edenin 3. markası düz halde yazılmış bir kelime markası ve bu marka 1.ve 2. Markalara göre YANGO markasına daha çok benziyor (yazılış-görünüm olarak). Fakat MANGO-YANGO arasında ki bu anlam/konsept farklılığı karşısında ileri sürülen iddiaları kabul etmek mümkün değil.

İtiraz edenin 2. markasındaki MAN kelimesi yüzünden ben incelemeyi itiraz edenin 1. markası üstünden yapacağım çünkü 1. marka YANGO’ya daha benzer duruyor.


 

ile YANGO karşılaştırıldığında: 

a- Genel görünüm olarak YANGO yaratılmış (uydurma) bir kelime. İtiraz edenin markasının ise sözlüklerde yer alan bir anlamı var + tabii ki aslolan kelimenin kendisi ama yazılışta harflerdeki kesikler biçiminde boşluklar bulunması göz ardı edilecek bir unsur değil ve genel görünümü etkiliyor, itiraz edenin markası figüratif.

 b- Görünüş olarak ben markaları en fazla orta derecede benzer buluyorum. Tüketiciler markanın sonundan çok başına dikkat eder ve burada da başlangıç harfleri farklı.

 c- Sesçil/okunuş değerlendirmesinde de ben en fazla orta derecede benzerlik olduğu görüşündeyim çünkü başlangıçtaki M ve Y harflerinin okunuşu duyuluşu değiştiriyor.

 d-Kavramsal benzerlik açısından; ortalama tüketici MANGO kelimesinin bir meyvenin (ve ağacın) adı olduğunu bilir. YANGO’nun ise bir anlamı yok, yaratılmış bir kelime. Markalar kavramsal açıdan benzer değil.

MANGO kelimesi, tescilli olduğu mal/hizmetler açısından,  doğası gereği makul derecede bir ayırt edici karaktere sahip. Kullanım açısından ise güçlenmiş ayırt ediciliği var, özellikle giysiler ve bunların perakende satışı yönünden ayırt ediciliği yüksek.  

Uzman şöyle devam eder: Taraf markalarındaki bazı mallar aynı (mesela giysiler), itiraz edenin 1. markası giysiler ve bunların satışı için yüksek ayırt ediciliğe sahip. Bunlar itiraz edenin lehine faktörler. Bu malların ortalama tüketicisi daha çok görünüme bakarak karar verir ama okunuş/duyuluşun da karar mekanizmasında rolü vardır. Taraf markaları arasında görünüm ve duyuluş açısından belli bir benzerlik olduğunu kabul ediyorum. Fakat ortada kavramsal benzerliğin olmadığını da söyledim yukarıda; eğer karşılaştırılan iki işaretten en az birinin açık ve belli bir anlamı varsa, tüketici bunu derhal algılar ve bu durum görünüm ile okunuş/duyuluştaki benzerliğin önüne geçer. Bütün bu faktörleri birlikte değerlendirdiğimde ben ortada bir karıştırma ihtimali olduğunu düşünmüyorum. 

– Bahsi geçen malların tüketicisi genel tüketicilerdir. Hizmetlerin müşterisi ise tüketiciler olabileceği gibi bu sektörde çalışan iş sahipleri de olabilir. Ancak her halükarda başvuruya konu mal/hizmetlerin muhatabının çok seçici ve yüksek dikkat seviyesine sahip olacağını düşünmüyorum, belki hizmetler için bir parça daha dikkatli bir alıcı kitlesinden söz edebiliriz.

Sayılan tüm tespitlerin neticesinde uzman itiraz reddeder.  

Mango kararı Temyiz ediyor ve diyor ki:

1- Görünüm karşılaştırması yapılırken uzman hata yaptı, çünkü kelime markası tescilleri o kelimenin mümkün olan her font ve şekilde yazılışını da kapsar.

2- Kavramsal karşılaştırmanın en önemli faktör olduğu yönünde değerlendirme yapıldı ve bu hatalıdır.

3- Mal – hizmet karşılaştırmasında da uzman hata yaptı, çünkü burada yer alan bazı mallar içinde fiyatı son derece düşük olanlar da var ve bunlar için ortalama tüketicinin dikkat seviyesi (daha) düşüktür.

4- Biz itirazda bulunurken başvuru sahibinin Michael Gleissner ile bağlantısı olduğunu, Gleissner’in şirketlerinin UKIPO önünde sayısız ihtilafa taraf olduğunu ve bu durumun analizlerde göz önüne alınması gerektiğini belirttik, ancak uzman bu noktayı hiç dikkate almadı, hatta kararında bundan hiç bahsetmedi/tartışmadı.

Queen’s Counsel Kararı;

1- Dosyayı inceleyen Queen’s Counsel ilk önce Gleissner ile ilgili meseleye değiniyor ve diyor ki; ben uzmanın karar verirken bu meseleye değinmemekle hata yaptığını düşünmüyorum. Temyiz duruşmasına  katılan itiraz eden vekilinin de kabul ettiği gibi, böyle bir noktanın temyizin esası yönünden dikkate alınabilirliği yoktur, dikkate alınmak zorunda da değildir. Bu durumda ben artık bu husus hakkında daha fazla bir şey söylemeye gerek duymuyorum.

2- Doğru, bir kelime markası tescil edildiğinde farklı font ve biçimlerde kullanılabilir, prensip olarak. Ama unutmamak lazım ki uzman önce 1. marka ile genel görünüm karşılaştırması yapmış, 1. marka ise düz harflerle yazılmış MANGO kelimesi değil ve kelimenin yazılış biçiminin (görünümünün) dikkate alınmış olması da doğru. YANGO ise düz harflerle yazılmış ve hiçbir grafik görünümü yok, ayrıca yaratılmış bir kelime halbuki MANGO’nun—işaret edildiği gibi—bir anlamı var. Bana göre markalar görünüm olarak orta derecede benzerlik taşıyor ve bence de ilk harfler fark yaratıyor.

Ayrıca uzman net  biçimde karıştırma ihtimali için göz önüne alınacak faktörleri doğru biçimde belirtmiş ve uygulamış.

3- Bu durumda bence yapılan incelemede bir hata yok. Uzman dosyayı incelerken önceki Mahkeme kararlarına ve genel prensiplere uygun davranmış.

Gördüğünüz gibi bu sefer ibre Gleissner’dan yana dönmüş. Tatil bitti, gene takipteyiz!

Özlem FÜTMAN

ofutman@gmail.com

Eylül 2018

 

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Marka Nispi Ret Nedenleri, Tanınmış Markalar

Adalet Divanı Genel Mahkemesi STARBUCKS – COFFEE ROCKS Kararı (T‑398/16)

 

Yapılan bir araştırmada 2017 yılı için tescilli marka sahiplerinin %74’ünün markadan doğan haklarının ihlal edildiğini iddia ettiği/düşündüğü, bu ihlallerden yargı önüne taşınan uyuşmazlıklarda ise %55 oranında mahkemelerce tecavüz eyleminin varlığının tespit edildiği sonucuna varılmıştır.

Özellikle tanınmış markalar yönünden şüphesiz ki bu taklit/esinlenme eylemleri çok daha yaygın olup ticaret hayatında başarıya çabuk ulaşmak isteyenlerin sıklıkla tanınmış markalardan, logolardan, şekil ve sözcük unsurlarından “faydalanarak” ticari faaliyetlerini  gerçekleştirdiği  bilinen bir gerçektir. Bu mahiyetteki eylemlerin en somut göstergesi kanaatimizce önceden bilinen markalardaki şekli unsurların birebir veyahut değiştirilmek suretiyle kullanılmasıdır.

Genel Mahkeme’nin 16.01.2018 tarihli ve T‑398/16 sayılı kararına konu uyuşmazlıkta dünyaca tanınmış kahve dükkanları zinciri “STARBUCKS” ile Belçika’da “ROCKS COFFEE” adı altında faaliyet gösteren bir kahve dükkanı arasında görülen uyuşmazlıkta, aşağıda yer verilen başvuru konusu logo yönünden mahkeme başvurunun STARBUCKS’a ait tanınmış logo ile benzerlik ve iltibas yaratabileceğine hükmederek başvurunun reddine karar verilmesi gerektiğini ifade etmiştir.

Başvuru konusu logo: 

Davacı yana ait logo: 

Mahkeme kararı incelendiğinde, mahkemenin gerekçelerini üç ana başlık altında topladığı görülmektedir.

Buna göre Mahkemece, taraf markaları bir bütün olarak ele alındıklarında, genel kompozisyonlarının aynı olduğu yorumunda bulunulmuştur. Her iki markanın da yuvarlak formda ve iç içe geçmiş iki daireden oluştuğundan ve her iki markada da orta kısımda figüratif bir unsurun mevcut olduğundan bahsedilmiştir. Buna göre davacı yanın önceki tarihli markasında bir denizkızı figürü yer alırken, başvuru konusu markada ise müzik notası şekli yer almaktadır. Her iki markada da yer alan bu figüratif unsurun etrafında beyaz renkli bir daire bulunduğu gibi yine en dış çeperde de iki beyaz renkli çember arasında siyah renk bulunan bir çember daha yer almaktadır. Markaların her ikisinde de iki sözcük unsuru aynı düzende kullanılmış olup bir sözcük figüratif unsurun üst tarafında, diğeri ise alt tarafında olacak şekilde konumlandırılmıştır. Bunun yanı sıra yine önceki markadaki orta kenarlarda iki yıldız figürü varken, dava konusu markada da iki adet nota figürü aynı noktalara denk gelecek şekilde karşılıklı olarak kullanılmıştır. Bu durumda markaların genel kompozisyonları mahkemece aynı olarak yorumlanmıştır.

İkinci olarak Mahkemeye göre her iki markada da aynı renk kombinasyonunun kullanılmış olması işaretler arasındaki görsel benzerliği de arttırmaktadır. Her iki markada da siyah ve beyaz renklerden oluşan kombinasyonların kullanımı, ortadaki figüratif unsurun öne çıkmasına/vurgulanmasına neden olmaktadır. Bunun yanı sıra markaları oluşturan sözcük unsurları da aynı harf karakterleri ile yazılmıştır. Dolayısıyla bir önceki paragrafta belirtilen unsurlar ile birlikte bu hususlar da bir arada değerlendirildiğinde, işaretlerin aynı işletmesel kökene dayandığı gibi bir algı ortaya çıkmaktadır.

Başvuru sahibinin markayı siyah beyaz olacak şekilde gerçekleştirmesi, herhangi bir renk sınırlaması ile markanın sınırlandırılmamış olması demektir. Buna göre başvuru sahibinin, markayı davacı tarafın  asli kullanımı olan  markasında olduğu gibi yeşil, beyaz ve siyah renk kombinasyonu ile kullanması ihtimali vardır. Dolayısıyla herhangi bir renk kombinasyonuna özgülenmeyen markanın tüm renk kombinasyonlarında kullanımının mümkün olduğu kabul edilebilir.( judgement of 18 June 2009, LIBRO v OHIM — Causley (LiBRO), T‑418/07, not published, EU:T:2009:208, paragraph 65))

Üçüncü olarak ise her iki markanın da ortak olarak “coffee” ibaresini içerdiği, önceki markada bu kullanımın “starbucks” ve şekil unsurunun alt kısmında kalacak şekilde, dava konusu markada ise “rocks” ve şekil unsurunun üst kısmında kalacak şekilde konumlandırıldığına işaret edilmiştir. Her ne kadar “coffee” ibaresi markaların ortak emtiaları olan 43. Sınıftaki “içecek sağlama hizmetleri” açısından tanımlayıcı olsa dahi bu durumun benzerlik değerlendirmesinde göz ardı edilmemesi gerekmektedir. Tanımlayıcı ibareler iltibas değerlendirmesinde önemli bir rol oynamasalar da işaretlerin bütün olarak bıraktıkları intibada göz ardı edilmeleri de mümkün değildir.

Bunun yanı sıra Genel Mahkemeye göre işaretler arasında bir takım farklılıklar mevcuttur. Öncelikle her iki markanın merkezinde yer alan figüratif unsurlar birbirlerinden farklıdırlar. Yine dış çemberler arasında kullanılan unsurlar da birbirleri ile birebir aynı değildir.

Buna rağmen Temyiz Kurulu kararında ifade edildiği üzere bu unsurlardaki farklılıklar iki işaret arasındaki benzerliği ortadan kaldırmaya yeterli değildir.

Son olarak Genel Mahkemeye göre her ne kadar markalardaki sözcük unsurları, şekil unsurlarına göre daha ayırt edici iseler de ve ortalama tüketicinin sözcüklere yüklediği anlam figüratif unsurlardan daha fazla ise de somut uyuşmazlıkta bu durumun bir etkisi mevcut değildir. Uyuşmazlık konusu taraf markaları genel kompozisyonları itibariyle aynı, benzer yaradılış düzenine sahip ve ortak olarak “coffee” ibaresine haizdir.

“Starbucks Coffee” ve “Coffee Rocks” ibareleri arasında bütünsel anlamda fonetik olarak en ufak bir benzerlik dahi bulunmamaktadır. Markalarda ortak olarak “coffee” ibarelerinin yer alıyor olması ve “starbucks” ile “rocks” ibarelerinin benzer işitsel sonlara sahip oluşu da bu durumu değiştirmemektedir.

Bununla birlikte işaretlerin görsel olarak asgari düzeyde dahi benzer olmadığı yönündeki Temyiz Kurulu kararı ise daha önceki paragraflarda belirtilen tespitler nedeniyle yerinde değildir.

Genel Mahkeme benzerlik değerlendirmelerine ilişkin bu tespitleri sonrasında markaları meydana getiren işaretler arasında, önceki markanın tanınmışlık ve ayırt ediciliğini de göz önüne alarak iltibas ihtimalinin varlığını kabul etmiştir.

Görüleceği üzere bu mahiyetteki uyuşmazlıklarda temel çıkış noktası önceki şeklin ayırt edici vasfı ve sonraki kullanımın ne oranda önceki markaya ait şekil unsurundan yararlanmak suretiyle menfaat elde ediyor oluşudur. Zira şeklin ayırt ediciliği ve bilinirliği arttıkça genel görüş olan “sözcük unsurunun, şekil unsuruna nazaran daha ön planda” olması ilkesinin, bu mahiyetteki marka kompozisyonlarında terk edilme eğilimi daha kuvvetlidir.

Nitekim benzer uyuşmazlıklarla ilgili farklı mahkeme kararlarında da benzer sonuçlara varıldığı görülmektedir. Örneğin görülen bir uyuşmazlıkta 30.09.2015 tarihinde alınan T-364/13 sayılı başka bir kararda Fransız LACOSTE firmasına ait timsah logosunun özellikle giyim, çanta ve ayakkabı sektöründeki tanınmışlığına da atıfta bulunularak Polonya menşeli “Mocek and Wenta” firması tarafından yapılan “CAYMAN + ŞEKİL”  ibareli marka başvurusunun, önceki davacı markaları ile benzer olduğu ve bu benzerliğin iltibasa neden olabileceği kabul edilmiştir.

Başka bir kararda ise  markası ile   şeklindeki marka arasında Hamburg Yerel Mahkemesi nezdinde Case No: 312 O 394/08 görülen davada farklı sözcüksel unsurlar ve hatta görsel anlamda da farklı bir hayvan figürü içermesine rağmen bütünsel anlamda bıraktıkları izlenimin ortalama tüketici algısında çağrıştırmaya sebebiyet vereceği ve bu durumun ise sonraki markanın, önceki markanın ayırt edici karakteri ve tanınmış markasında yer alan mizanpajdan yararlanarak kendisi adına bir avantaj sağladığını vurgunlamıştır.

Kanaatimce somut uyuşmazlık açısından davacı yanın işletmelerinde bilfiil kullandığı yeşil/siyah renk kombinasyonunu doğrudan içermeyen başvuru konusu işaret yönünden, bu denli geniş bir yorumlamada bulunarak iltibas ihtimalinin gerçekten de bir ihtimal üzerinden yürütülmüş olması ve ortalama tüketici kriterinin iyice düşürülmüş olması halinin davacı markasına biraz fazla koruma sağlamış olduğunu düşünüyorum. Markadaki ana çerçeve formuna hakim unsurlar dışında, herhangi bir detayda benzeşmeyen markalar açısından tüketicinin yanılgıya düşme ihtimali veyahut söz konusu markayı davacı yanın tanınmış markaları ile ilişkilendirme ihtimali için gerçekten de ortalama tüketici kavramının yeniden ele alınması gerektiğini düşünmekteyim.

Poyraz DENİZ

poyrazdeniz@hotmail.com

Ocak 2018