Ay: Ekim 2014

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, IP Translator Davası, Markanın Kullanımı, Nice Sınıflandırması - Malların ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırması

“Lambretta” Kararı (T-51/12) – Adalet Divanı Genel Mahkemesi “IP Translator” Kararının Uygulama Alanını Açıklığa Kavuşturmaya Devam Ediyor

lambretta

 

Avrupa Birliği Adalet Divanı tarafından 2012 yılında verilen “IP Translator” kararı, mal ve hizmet listeleri Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarından oluşan başvuruların kapsamının ne şekilde değerlendirilmesi gerektiği konusuna ışık tutmuştur. Adalet Divanı’na göre sınıf başlıklarını oluşturan terimler yeteri derecede açık ve kesin olduğu sürece sınıflandırmanın sınıf başlıklarının kullanımı mümkündür.

Kararın ardından, 21/06/2012 tarihinde İç Pazarda Uyumlaştırma Ofisi (OHIM) tarafından 2/12 sayılı bir Başkanlık Genelgesi yayınlamıştır. Bu genelgeyle, 16 Haziran 2003 tarihli 4/03 sayılı Başkanlık Genelgesi yürürlükten kalkmıştır. Yeni genelgeyle, 4/03 sayılı genelgede belirtilen, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarını oluşturan terimlerin kullanıldığı markaların, ilgili sınıflara dahil tüm malları veya hizmetleri kapsadığı yönündeki yorum ortadan kalkmış ve terimlerin kelime anlamları kapsamına giren malları ve hizmetleri kapsadıkları kabul edilmeye başlanmıştır.

2/12 sayılı genelgeye göre, genelgenin yürürlüğe girmesinden, yani 21/06/2012 tarihinden önce, OHIM’de Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıkları kullanılarak tescil edilmiş veya tescil başvurusu yapılmış markalarda başvuru sahiplerinin, sınıflandırmanın alfabetik listesinde yer alan ve ilgili sınıflar kapsamında bulunan tüm malları veya hizmetleri kapsama niyetinde oldukları kabul edilecektir. Bu bağlamda, 2/12 sayılı genelgenin eski tarihli markaların koruma kapsamının da belirlenmesi endişesi gözetilerek hazırlandığı açıktır.

Hayat tecrübesinin çoğumuza gösterdiği gibi detaylı olarak hazırlanan planlarda bile atlanan hususlar olmaktadır. Bu bağlamda, 2/12 sayılı genelgenin açıkça düzenlemediği bir husus Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nce 30/09/2014 tarihinde verilen T-51/12 sayılı “Lambretta” kararı ile açıklığa kavuşturulmuştur. “Lambretta” kararı, “IP Translator” sonrası oluşan çeşitli gri alanları aydınlatan kararlardan birisidir ve 2/12 sayılı OHIM Başkanlık Genelgesi’nin mahkemelerce ne şekilde değerlendirildiği göstermesi bakımından da kanaatimizce dikkate alınması gereken önemli bir karar niteliğindedir.

Karara konu davanın detayları açıklanacak olursa:

“Scooters India Ltd.” firması 07/02/2000 yılında yaptığı başvuruyla “Lambretta” markasını 3.,12.,14.,18. ve 25. sınıflara dahil mallar bakımından OHIM’de tescil ettirir. Başvurunun mal listesinin kapsamı yukarıda belirtilen sınıflara ilişkin olarak Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarından oluşmaktadır.

2007 yılında “Brandconcern BV” firması, “Lambretta” markasının 3.,12. ve 18. sınıflara dahil mallar bakımından kullanılmaması nedeniyle kısmen iptal talebiyle OHIM’e başvuruda bulunur.

OHIM İptal Birimi talebi inceler ve talebi kısmen haklı bularak, markayı 12. ve 18. sınıflara dahil tüm mallar ve “parfümeri, esans yağları, kozmetikler, saç losyonları” malları dışında kalan 3. sınıfa dahil tüm mallar bakımından kullanılmama gerekçesiyle iptal eder. “Scooters India Ltd.” bu karara karşı itiraz eder ve OHIM Temyiz Kurulu iptal kararını “sabunlar” malı bakımından kaldırır, ancak diğer tüm mallar bakımından iptal kararını yerinde bulur.

“Scooters India Ltd.”, OHIM Temyiz Kurulu kararına karşı Adalet Divanı Genel Mahkemesi nezdinde dava açar. Dava, Genel Mahkeme tarafından T-51/12 karar sayısıyla 30/09/2014 tarihinde sonuçlandırılır. Yazının takip eden bölümlerinde, Genel Mahkeme kararı anahatlarıyla açıklanacaktır.

Davacı “Scooters India Ltd.”, OHIM’in 12. sınıfa dahil bazı mallar bakımından incelemede hatalı karar verdiğini iddia etmektedir.

Davacıya göre, OHIM’in başvuru tarihindeki uygulaması, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarından oluşan başvuruların ilgili sınıftaki tüm malları veya hizmetleri kapsadığının kabulü yönündedir. Dolayısıyla, başvurunun 2000 yılında yapılması ve mal listesinin sınıflandırmanın genel başlıklarından oluşması hususları dikkate alınarak karar verilmelidir. Bir diğer deyişle, başvuru tarihi esas alındığında, başvurunun mal listesi kapsamının, 2/12 sayılı OHIM Başkanlık Genelgesi doğrultusunda mal listesini oluşturan terimlerin gerçek anlamıyla sınırlı olarak değerlendirilmesi yerinde değildir. Tersine, başvuru tarihi esas alınarak 4/03 sayılı Başkanlık Genelgesi’yle getirilen yorum göz önünde bulundurulmalı ve Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarını oluşturan terimlerin kullanıldığı markaların, ilgili sınıflara dahil tüm malları veya hizmetleri kapsadığı ilkesi temel alınarak karar verilmelidir. Bu bağlamda, davacıya göre, markanın 12. sınıfa dahil “scooter yedek parçaları” için kullanımı ispatlanmış olduğundan, iptal kararı belirtilen mallar bakımından yerinde değildir. Buna karşılık OHIM kararın yerinde olduğunu savunmaktadır.

Genel Mahkeme, ilk olarak, “scooter yedek parçaları” malının 12. sınıfın genel başlığı kapsamına giren bir terim olarak başvuru kapsamında bulunan bir mal olarak değerlendirilip değerlendirilmemesi gerektiği, dolayısıyla bu malın kullanımının dikkate alınıp alınamayacağı sorusunun yanıtını irdelemiştir.

12. sınıfın sınıf başlığı bilindiği üzere “Taşıtlar; kara, hava ve su yoluyla hareket için aletler.” terimlerinden oluşmaktadır. OHIM’de 2000 yılında başvurusu yapılmış “Lambretta” markasının 12. sınıfı da aynı şekilde düzenlenmiştir. Bu durumda, yanıtlanması gereken soru, bu ifadenin 12. sınıftaki tüm malları kapsayan bir terim olup olmadığıdır.

Adalet Divanı, 2012 yılında verdiği “IP Translator” kararı ile sınıf başlıklarını oluşturan terimlerin gerçek kelime anlamları değerlendirilerek mal listeleri kapsamlarının belirlenebileceğini belirtmiştir. Bu kararın hemen ardından OHIM tarafından yayınlanan 2/12 sayılı Başkanlık Genelgesi’yle, genelgenin yürürlüğe girmesinden, yani 21/06/2012 tarihinden önce, OHIM’de Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıkları kullanılarak tescil edilmiş veya tescil başvurusu yapılmış markalarda, başvuru sahiplerinin, sınıflandırmanın alfabetik listesinde yer alan ve ilgili sınıflar kapsamında bulunan tüm malları veya hizmetleri kapsama niyetinde olduklarının kabul edileceği belirtilmiştir. 2/12 sayılı genelgenin ilgili bölümünde (V. maddesinde), yürürlükten kaldırılan 16 Haziran 2003 tarihli 4/03 sayılı Başkanlık Genelgesi’nden bahsedilmiş ve “2/12 tarihli genelgenin yürürlüğe girmesinden önce, belirli bir sınıfın sınıf başlıklarını oluşturan terimler kullanılarak yapılan başvurulara ilişkin olarak, Ofis, 4/03 sayılı önceki genelgenin içeriği göz önüne alındığında, başvuru sahiplerinin niyetinin, başvuru tarihinde ilgili sınıfa ilişkin olarak alfabetik listede yer alan tüm malları veya hizmetleri kapsayıcı bir başvuru yapmak olduğunu düşünmektedir.” (https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/communications_president/co2-12_en.pdf) ifadesi kullanılmıştır.

2/12 sayılı genelgenin belirtilen bölümünü ve genel kapsamını göz önüne alan Genel Mahkeme, genelgenin yürürlük tarihinden önce tescil edilmiş markalar konusunda düzenleme yapılması suretiyle hukuki belirlilik sağlandığı ve bu durumun marka sahiplerinin ve sicile danışacak kişilerin lehine olduğu görüşündedir.

4/03 sayılı genelgenin IV. maddesi, “Mallara ilişkin 34 sınıf ve hizmetlere ilişkin 11 sınıf tüm malları ve hizmetlerin bütününü oluşturur. Bunun sonucunda, belirli bir sınıfa ait sınıf başlığında yer alan terimlerin tamamının kullanımı, o sınıf kapsamına giren tüm mallar veya hizmetler için talepte bulunulduğu anlamına gelecektir.” (https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/communications_president_ARCHIVE/4-03_en.htm) hükmünü içermektedir.

İncelenen vakada OHIM, “Lambretta” markasının başvurusunun 16 Haziran 2003 tarihli 4/03 sayılı Başkanlık Genelgesi’nden önce yapılmış olmasından hareketle, bu markanın 4/03 sayılı genelge kapsamında değerlendirilemeyeceği görüşündedir. Bir diğer deyişle, davalı OHIM’e göre, markanın başvurusunun 16 Haziran 2003 tarihinden önce yapılmış olması nedeniyle, başvuruda 12. sınıfın sınıf başlığı kullanılmış olsa da, bu durum 12. sınıf kapsamındaki tüm mallara yönelik olarak başvuru yapıldığı anlamına gelmeyecektir.

Genel Mahkeme, OHIM yaklaşımının yerinde olmadığı ve kabul edilemeyeceği kanaatindedir. Şöyle ki, 2/12 genelgenin ilgili (V.) maddesi, 4/03 sayılı genelgenin yürürlüğe girişinden önce ve sonra tescil edilmiş markalar şeklinde bir ayırım yapmamıştır. Buna ilaveten, 4/03 sayılı genelgenin amacı, genelgenin kendisinde, “OHIM uygulamasını açıklamak ve netleştirmek” olarak ifade edilmiş ve genelgede yer verilen kuralların “çeşitli işlemlerde uygulanmaya devam edeceği” belirtilmiştir. Bu çerçevede, 4/03 sayılı genelgeyle yeni bir uygulama ortaya konulmamış, sadece OHIM’in o dönemdeki uygulaması açıklanmış ve netleştirilmiştir. Buna ilaveten, 4/03 sayılı genelgede açıklanan yaklaşım, Genel Mahkeme’nin o dönemdeki içtihadıyla paraleldir. 2004 yılında verilen T-186/02 sayılı kararında Genel Mahkeme, 11.,19.,20. ve 21. sınıfların genel başlıklarından oluşan mal listesine sahip bir markanın ilgili sınıflardaki tüm malları kapsadığı yönünde karar vermiştir. Ayrıca, Genel Mahkeme, 2013 yılında verdiği T/66-11 sayılı “babilu” kararının 50. paragrafında, 2/12 sayılı genelgenin yürürlüğe giriş tarihinden önce yapılan ve bir sınıfın sınıf başlığını oluşturan terimlerin hepsini içeren markaların ilgili sınıftaki tüm malları kapsama niyetiyle yapıldığının hukuki kesinlik ilkesi doğrultusunda kabul edilmesi gerektiğini belirtmiştir. Dolayısıyla, Genel Mahkeme’ye göre, incelenen vakada, hukuki kesinlik ilkesinin uygulaması, “Lambretta” markasının başvurusunun, 4/03 sayılı genelgenin yürürlüğe giriş tarihinden önce mi sonra mı yapıldığı sorusunun yanıtına bağlı bir husus değildir.

Sonuç olarak, Genel Mahkeme’ye göre, davacı “Scooters India Ltd.” şirketinin, 2000 yılında “Lambretta” markasının başvurusunu, 12. sınıfın sınıf başlığını oluşturan “Taşıtlar; kara, hava ve su yoluyla hareket için aletler.” terimlerini kullanarak yapması, markasını 12. sınıfa dahil alfabetik listedeki tüm malları tescil ettirme niyetiyle yaptığı anlamında yorumlanmalıdır. Kaldı ki, davacı, mahkemeye sunduğu yazılı beyanlarda başvuruda bu niyeti gözettiğini ifade etmektedir.

“Scooter yedek parçaları”, 12. sınıfa dahil bir mal olmakla birlikte, 12. sınıfın alfabetik listesinde ismen geçen bir mal değildir. Bununla birlikte, davacı tarafından da gösterildiği üzere çok sayıda taşıt parçası 12. sınıfın alfabetik listesinde yer almaktadır. Buna karşılık davalı, davacının kullandığı scooter parçalarının 12. sınıfta değil, 6. ve 7. sınıflarda yer aldığını iddia etmektedir. Mahkeme’ye göre bazı scooter parçaları 12. sınıfta yer aldığından davalı iddiası haklı değildir. Bu çerçevede, Genel Mahkeme, scooterlar için bazı parçaların 12. sınıfta yer almasını dikkate alarak, OHIM Temyiz Kurulu’nun “Lambretta” markasının “scooter yedek parçaları” için gerçek kullanımının bulunup bulunmadığını incelemesi gerektiğine karar vermiştir.

OHIM Temyiz Kurulu, “Lambretta” markasının 12. sınıftaki mallar için kullanılmama gerekçesiyle iptalini yerinde bulmuş olmakla birlikte, bu tespite ulaşırken markanın “scooter yedek parçaları” bakımından kullanımını incelememiş olduğundan, davacı iddiası haklı bulunmuş ve Temyiz Kurulu kararının iptal edilmesi gerekmiştir.

Davacının bir diğer iddiası, davacının markayı scooter yedek parçaları için kullanımı nedeniyle, davacının markasını bu parçalarla ayrılmaz bir bütün olarak kullanılan scooterlar için de kullanmış sayılması gerektiği yönündedir. Temyiz Kurulu kararı “scooter yedek parçaları” bakımından kullanımın incelenmemiş olması gerekçesiyle bozulmuş olduğundan, Genel Mahkeme davacının diğer iddiası için şu anda karar vermenin maddi şartlarının oluşmadığını belirtmiş ve davacının bu iddiasını değerlendirmeye almamıştır.

Sonuç olarak, 2000 yılında başvurusu yapılmış ve 2001 yılında tescil edilmiş “Lambretta” markası, 4/03 sayılı OHIM Başkanlık Genelgesi’nin yürürlük tarihinden önce tescil edilmiş bir marka olsa da, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıkları kullanılarak mal listesi düzenlenmiş bu marka, Genel Mahkeme’ye göre, 4/03 sayılı genelgede yer alan hükümler çerçevesinde değerlendirilmelidir. Şöyle ki, bu marka, “IP Translator” kararı sonrası 2012 yılında yayınlanan 2/12 sayılı OHIM Başkanlık Genelgesi öncesi dönem markalarla aynı uygulamaya tabi olmalıdır. Bu tespitlerden hareketle ve Temyiz Kurulu’nun davacı kullanımını “scooter yedek parçaları” bakımından incelememiş olması nedeniyle, Genel Mahkeme, davayı haklı bulmuş ve OHIM Temyiz Kurulu kararını iptal etmiştir.

“Lambretta” kararı kanaatimizce “IP Translator” sonrası oluşan gri alanlardan birisini daha ortadan kaldırmıştır. Adalet Divanı, Adalet Divanı Genel Mahkemesi ve OHIM tarafından verilen kararlar, “IP Translator” sonrası dönemi büyük bir karmaşa ve belirsizlik alanı olarak ortada bırakmamış ve genel hatlarıyla istikrarlı bir uygulama alanı tayin etmiştir. Bu bağlamda, “Lambretta” kararının 2/12 sayılı OHIM Başkanlık Genelgesi’nin uygulama alanını açıklığa kavuşturan bir karar olarak okunması yerinde olacaktır.

Önder Erol Ünsal

Ekim 2014

unsalonderol@gmail.com

Haberler ve Gündem

Isis Markasının Seçim ve Terk Edilme Hikayesi – Uluslararası Terör Bir Çikolata Markasını Nasıl Etkileyebilir?

libeert

Ülkemizin yanıbaşında tüyler ürperten cinayetler işleyen radikal terör örgütü IŞİD, yurtdışında ISIS (isis) kısa ismiyle bilinmektedir. Yabancı dillerdeki yazım biçimiyle Isis (isis) terimi, eskiden bulmacalarda karşımıza sıklıkla Mısır mitolojisinde bir Tanrı isminin karşılığı olarak çıkarken, son aylarda doğrudan ve refleksif olarak korkunç cinayetler işleyen uluslararası bir terör örgütünün karşılığı olarak hafızalarımızda yer edinmiştir.

Isis kelimesinin bu yıl itibarıyla yurtdışında birçok ülkede yaptığı çağrışım, sadece radikal terör örgütünün ismi haline dönüşmüş ve bu nedenle, bazı firmalar markalarını değiştirmek zorunda kalmıştır. Aşağıda okuyacağınız yazı bu içerikte bir marka değişikliği hikayesini aktarmaktadır.

1923 yılında kurulan ve her yıl yaklaşık 5000 ton çikolata üreten Belçika menşeili “Libeert” firması çikolatalarını geçmişte “Italo Suisse” markasıyla piyasaya sürerken, geçtiğimiz yıl markasını “isis” olarak değiştirmiştir. Firma kurucusu, çikolata yapma sanatını İtalya ve İsviçre’de öğrenmiş olduğundan, bu ülkeleri onore etme amacıyla başlangıçta “Italo Suisse” markasını seçmiştir. Belirtilen bağlantı sonradan ortadan kalkmış olduğundan, “Libeert” firması geçtiğimiz yıl markasını “isis” olarak değiştirme kararını almıştır.

“Libeert” firmasının geçtiğimiz yıl yaptığı değişiklikle çikolatalarına “isis” markasını vermesinin hemen ardından, ISIS (IŞİD) terör örgütü özellikle bu yaz yükselişe geçmeye ve tüm dünyanın nefretini kazanmaya başlamıştır. Terör örgütünün yükselişe geçmesiyle paralel olarak, “Libeert” firması çikolata satışlarında büyük düşüşler yaşamaya başlamış ve aynı zamanda tüketicilerden negatif reaksiyon almıştır.

Brüksel merkezli “Libeert” firması; bahsedilen negatif tepkiler, alıcıların “isis” kelimesini bir marka olarak görmekten ziyade sadece uluslararası bir terör örgütünü simgeleyen bir isim olarak algılamaya başlaması ve satışlardaki düşüş üzerine, tüketicilerin ürünle olumsuz bir ilişki sağlamasına gerekçe olan “isis” markasını değiştirme kararı almıştır. Firmanın pazarlama müdürü “Desiree Libeert”, Reuters’e yaptığı “Pralinlerimiz ve tabletlerimiz “isis” markalı olduğu için çikolatalarımız için de “isis” ismini marka olarak seçmiştik. Eğer, aynı isimde bir terörist örgütün varlığından haberdar olsaydık bu ismi asla seçmezdik. Uluslararası müşterilerimiz, tüketicilerin markayla yalnızca negatif bağlantılar kurduklarını ifade ettiler ve bu nedenle ürünlerimizi stoklarına almak istemediler.” açıklamasıyla, firmanın markasını bir kez daha değiştirmek istemesinin (zorunda kalmasının) gerekçesini ortaya koymuştur (http://www.reuters.com/article/2014/10/23/us-belgium-chocolate-isis-idUSKCN0IC11G20141023).

Belirtilen açıklama doğrultusunda, “Libeert” firması ürünlerini bundan sonra kendi şirket ismini marka olarak kullanarak piyasaya sürme kararı almış ve “isis” markasını terk etmiştir.

“Libeert” firmasının “isis” markasını seçme ve ardından hızla terk etme hikayesi, şüphesiz tarihin en talihsiz marka seçimlerinden birisini işaret etmektedir. Yurtdışında insanların “isis” markasıyla tamamen negatif bağlantılar kurarak, terörle hiçbir bağlantısı bulunmayan bir firmayı bile markasından vazgeçmek zorunda bırakması kanaatimizce insani hassasiyetler bakımından iyi bir haber niteliğindedir. “Libeert” firması ise muhtemelen dramatik bir marka seçimi hikayesiyle ders kitaplarında ve konferanslarda uzun yıllar boyunca yerini garanti altına almıştır.

Önder Erol Ünsal

Ekim 2014

unsalonderol@gmail.com

A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Kararları ve Uygulaması, Marka Nispi Ret Nedenleri, Nice Sınıflandırması - Malların ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırması

Ayak Giysileri ile Parfümler Bağlantı Mallar mıdır? Malların Benzerliği Konusunda İlgi Çekici Bir USPTO Temyiz Kurulu Kararı

rebelicious

Marka incelemesine aşina olanlar muhtemelen üzerinde uzlaşacaktır: Nicé sınıflandırmasının farklı sınıflarında yer alan malların ve/veya hizmetlerin birbirleriyle benzerliğini tespit etmek, çoğu kez markaların benzerliğine ilişkin karar vermekten daha güçtür. Belirtilen zorluk, çeşitli nedenlerle aralarında bağlantı kurulabilen, ancak aralarında amaç veya fonksiyon bakımından benzerlik bulunmayan malların ve / veya hizmetlerin ilişkisi kurulurken özellikle ortaya çıkmaktadır. Aşağıda okuyacağınız yazıda, aralarında belirgin farklılıklar bulunan “ayak giysileri” ve “parfümler” mallarının, Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Temyiz Kurulu tarafından hangi nedenlerle bağlantılı mallar olarak değerlendirildiği açıklanmaya çalışılacaktır.

USPTO Temyiz Kurulu, 9 Ekim 2014 tarihinde 85724988 sayılı kararıyla “Rocky Brands Wholesale LLC” firmasınca yapılan ve USPTO tarafından reddedilen “REBELICIOUS” markasına ilişkin itirazı değerlendirmiştir. Karara ilişkin detaylar aşağıdadır:

“Rocky Brands Wholesale LLC” firması standart karakterlerde yazılı “REBELICIOUS” markasının “ayak giysileri” için tescil edilmesi amacıyla 10 Eylül 2012 tarihinde USPTO’ya başvuruda bulunur. Başvuru, USPTO uzmanı tarafından aynı markanın önceden “Kişisel kullanım amaçlı kokular, parfümler” malları için tescilli olması ve bu nedenle başvuru ile belirtilen marka arasında karıştırılmanın ortaya çıkabileceği gerekçesiyle reddedilir. Bu noktada, okuyucuların bir kısmında ortaya çıkabilecek kafa karışıklığının giderilmesi amacıyla, USPTO’nun markaların benzerliği nedeniyle ortaya çıkabilecek nispi ret nedenlerini resen (ilana itirazın beklenmesi gibi bir zorunluluk olmaksızın) incelediği ve bu incelemeyi gerçekleştiren uzmanların markaların aynı Nicé sınıfına dahil malları veya hizmetleri içermesi gibi bir şartla bağlı olmadığı belirtilmelidir. Başvuru sahibinin ret kararına karşı itiraz etmesi üzerine, itiraz USPTO Temyiz Kurulu tarafından incelemeye alınır.

USPTO Temyiz Kurulu, itiraz hakkındaki kararını 9 Ekim 2014 tarihinde verir, kararda, ihtilaf karıştırılma olasılığına ilişkin genel tespitlere yer verilerek değerlendirilir:

Karıştırılma olasılığına ilişkin değerlendirmede dikkate alınması zorunlu iki ana faktör, markaların aynılığı veya benzerliği ve malların ve/veya hizmetlerin aynılığı veya benzerliğidir. İncelenen ihtilafta markalar aynıdır. Bu nedenle, bu faktör, yalnızca karıştırılma olasılığının tespit edilmesi ihtimalini artırmakla kalmaz, aynı zamanda karıştırılma olasılığının varlığı tespitine ulaşabilmek için gerekli olan malların benzerliğinin derecesini düşürür. Karıştırılma olasılığının varlığı sonucuna varabilmek için malların veya bunların satışa sunulduğu ticari kanalların aynı veya birbirleriyle rekabet eder nitelikte olması şart değildir. Malların bir şekilde birbirleriyle bağlantılı olması veya malların pazarlanması aşamasında, başvuru ve önceki tescil sahibinin mallarıyla karşılaşacak kişilerde bunların aynı veya bağlantılı ticari kaynaktan geldikleri kanaatinin ortaya çıkması yeterlidir. Önemli olan alıcıların malları karıştırması değil, bunun ötesinde malları ticari kaynağına ilişkin karıştırılma ihtimalinin bulunup bulunmadığıdır.

İncelenen vakada, başvuru sahibinin “ayak giysileri” ile önceki tescil sahibinin “parfümleri” arasında, her iki ürünün de insan vücuduna uygulanması (giyilmesi veya sürülmesi) hususu dışında, derhal ortaya çıkan açık bir benzerlik veya bağlantı bulunmamaktadır. Tersine, tescil sahibi insanların kokusuyla ilgili genellikle sıvı olan bir ürün sunarken, başvuru sahibi müşterilerin ayağını koruma veya süsleme amaçlı ürünler sunma niyetindedir. Başvuru sahibinin de belirttiği gibi bu mallar ne birbirinin ikamesidir ne birbirinin tamamlayıcısıdır ne de birbirleriyle rekabet eder niteliktedir.

Bununla birlikte, inceleme uzmanının da belirttiği üzere, karıştırılma olasılığının varlığı sonucuna varmak için bunların hiçbirisi şart değildir. Çeşitli mahkeme kararlarında belirtildiği üzere, inceleme konusu mallar birbirinden farklı olsa da ve türleriyle itibarıyla birbirleriyle bağlantılı olmasa da, bu mallar tüketici kitlesinin zihninde aynı ticari kaynaktan gelen mallarmış gibi değerlendirilebilir. İncelenen vakada, USPTO uzmanı, başvuru sahibi ve önceki tescil sahibinin markalarının kapsadığı malların bazı firmalar tarafından aynı markayla sunulduğunu, yani tek bir kaynaktan gelen ürünlermiş gibi değerlendirilebileceğini gösteren kanıtları sunmuş durumdadır.

Bu kanıtlardan ilki, uzmanın raporunda yer verdiği, ayak giysilerinin ve parfümlerin, aynı markayla aynı firma adına tescilli olduğunu gösteren (örneğin, WILBY, LIZ LUXE, PYLO, PINK EYELASH, ROCKERS IT’S DANGEROUS, TRUE RELIGION, HOUSE OF MRYSE, BUCKLE) delillerdir. USPTO uygulamasında göre; birbirinden farklı nitelikteki malları ve hizmetleri içeren ticaret sırasında kullanıma dayanan üçüncü kişilere ait tescilli markalar, bu markaların kullanımda olduğuna veya halkın bunlara aşina olduğuna dair kanıt oluşturmasa da, belirli bir dereceye kadar bu malların veya hizmetlerin tek bir ticari kaynaktan gelebileceğini gösteren delil teşkil edebilir.

Uzmanın sunduğu diğer kanıtlar ise, piyasada ayak giysilerinin ve parfümlerin aynı marka altında tek bir ticari kaynak tarafından aynı ticari kanalla (online satış sitesi) piyasaya sürüldüğünü gösteren (örneğin, POLO, TOMMY HILFIGER, HUGO BOSS, LACOSTE, CALVIN KLEIN, PERRY ELLIS, GUCCI, DIESEL, ED HARDY, NAUTICA, KENNETH COLE) delillerdir.

Bu kanıtlar parfüm ve ayak giysileri ürünlerinin belirgin farklılıklarını ortadan kaldırmamakla birlikte, en az 21 ticari kaynağın aynı markayla hem ayak giysisi hem de parfüm sunduğunu göstermektedir. Başvuru sahibi bu örneklerin çoğunun ünlü markalar olduğunu, yani tüketicilerin bu markalardan hem ayak giysisi hem de parfüm beklemeyi normal karşılayacağını öne sürmekte haklı olsa da, uzman tarafından tespit edilen örneklerin bir kısmı ünlü markalar değildir ve bu durum aynı markanın hem ayak giysileri hem de parfümler için kullanılmasının, sadece ünlü tasarımcılara ve ünlü markalara özgü olmadığını göstermektedir.

Bütün bu hususlar dikkate alındığında, uzmanın öne sürdüğü deliller, incelenen vakanın şartları göz önüne alındığında, Temyiz Kurulu’nun mallar arasında bağlantı bulunduğunu kabul etmesi için yeterlidir.

Temyiz Kurulu, belirli malların birbiriyle bağlantılı olduğunu gösteren müstakil kuralların olmadığını kabul etmekle birlikte, giyim eşyalarının kozmetikler ve parfümlerle bağlantılı mallar olarak kabul edildiğini gösteren çok sayıda kararın varlığını da belirtmektedir.

“…. kozmetikler ve kadın moda sektörüne dahil giyim eşyaları arasındaki yakından hissedilen bağlantı dikkate alındığında, bahsedilen malların yüksek derecede ilişki içerdiği ve aynı veya çok benzer markalarla satıldıklarında, tek bir ticari kaynaktan geldikleri çağrışımı yaratacakları (veya en azından bu doğrultuda karışıklığa yol açacakları) düşünülmektedir.” (Barbizon International, Inc., 217 USPQ 735, 737 (TTAB 1983); “Elbiseler ve sabunlar, kolonyalar dahil olmak üzere kişisel bakım ürünleri ile erkek gömleklerini, bu mallar üzerinde aynı veya benzer markanın eşzamanlı kullanımı halinde ticari kaynak bakımından karışıklığa yol açabilecek derecede bağlantılı mallar olarak kabul ediyoruz.” (re Christian Dior, S.A., 225 USPQ 533 (TTAB 1985); “Aynı markanın giysiler ve güzellik ürünleri veya kozmetikler için kullanımı halinde karıştırılma, yanılgı veya aldanmanın ortaya çıkacağı birçok kez belirtilmiştir. (re Arthur Holland, Inc., 192 USPQ 494 (TTAB 1976).

İncelenen vakada da kanıtlar benzer bir durumu işaret etmektedir. Kokuların ve ayak giysilerinin aynı marka altında satılması olağandışı bir durum değildir, buna bağlı olarak bu duruma aşina tüketiciler aynı markayla satılan parfümlerin varlığında ayak giysilerinin ticari kaynağı konusunda yanılgıya düşebilirler. Bu durum da, karıştırılma olasılığının varlığını kuvvetlendiren bir etkendir.

Buna ilaveten, başvuru sahibinin ve önceki tescil sahibinin malları herhangi bir kısıtlama içermemektedir ve ilgili kavramlar (ayak giysileri, parfümler) kapsamına girebilecek tüm malları içermektedir. Ayrıca, bu ürünlerin tüm ticari kanallar içerisinde hareket edebileceği ve her tip tüketiciye hitap edebileceği düşünülmektedir. İncelenen vakada, kanıtlar hem ayak giysilerinin hem de parfümlerin normal ticari kanallarda satışa sunulduğunu (mağazalar, online satış siteleri veya firmaların kendi web siteleri) göstermektedir. Dolayısıyla, taraflarının mallarının satışa sunulduğu ticari kanalların çakıştığı da görülmektedir. Ticari kanalların çakışması da karıştırılma olasılığının varlığını kuvvetlendiren bir etken niteliğindedir.

Belirtilen tüm hususlar ışığında, USPTO Temyiz Kurulu; markaların aynı, malların ve ticari sunum kanallarının bağlantılı olmaları gerekçeleriyle, markalar arasında karıştırılma olasılığının bulunduğu kanaatine ulaşmış ve başvuru hakkındaki ret kararını yerinde bulmuştur.

Ayak giysileri ve parfümlerin benzerliğinin ve bağlantısının tartışıldığı bu vaka kuşkusuz ilgi çekici niteliktedir. USPTO ve A.B.D. mahkemelerinin malların benzerliği veya ilişkisi konusundaki yaklaşımının malların fiziksel veya amaca ilişkin benzerliğinin veya malların karıştırılıp karıştırılmayacağının araştırılmasının ötesinde, mallar arasında ticari yaşamda bağlantı kurulup kurulmayacağı değerlendirmesine dayandığı açıktır. Marka incelemesi kimi zaman bizleri inceleme konusu malları didikleyerek aralarındaki farklılıkları ortaya çıkartma gayretkeşliğine yöneltse de, incelemenin asıl amacının “aralarındaki 7 farkı bulun oyunu” olmadığı, tersine, mallar arasında ortalama tüketicilerce ticari kaynak bakımından karıştırılma olasılığının ortaya çıkıp çıkmayacağını tespit etme yükümlülüğü olduğu unutulmamalıdır. Ülkemizde alt grup uygulaması ve mal / hizmet tebliğleri ile şablonlara indirgenmiş durumda olan ve marka incelemesi uygulayıcılarının ufkunu daralttığı kadar, hak sahiplerinin haklarının etkin biçimde korunmasının önündeki (kanaatimizce) en büyük engellerden birisini teşkil eden malların ve/veya hizmetlerin benzerliği konusundaki kalıpların yıkılması, kendi adıma geleceğe yönelik en önemli beklentilerimden birisidir.

 

Önder Erol Ünsal

Ekim 2014

unsalonderol@gmail.com

A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Kararları ve Uygulaması, Haberler ve Gündem, Markanın Kullanımı

Sert Kovboy John Wayne, Duke Üniversitesi’nin Hakkından Gelebilecek mi?

johnwayne4

 

Bloğumu oluşturmakla başlıca amacım, Avrupa Birliği Adalet Divanı ve İç Pazarda Uyumlaştırma Ofisi (OHIM) kararlarını aktarmak ve yorumlamaktı. Aylar geçtikçe A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) ve A.B.D. mahkeme kararlarını takip etmek bana daha ilginç gelmeye başladı ve içeriği bu yönde de geliştirmeye başladım. Birleşik Devletler’de olup bitenlerin bana ilginç gelmesinin başlıca iki nedeni var; (i) İhtilafların bir kısmı Türkiye’de karşılaşılan inceleme problemleri ile benzerlik gösteriyor, (ii) Ünlülerle veya ünlü filmlerle, müzik eserleriyle ilgili çok sayıda ihtilaf mevcut. Belirttiğim iki temel neden, beni Birleşik Devletler’de karşılaşılan ihtilaflarla ilgili daha fazla yazmaya teşvik ediyor ve doğrusunu söylemek gerekirse, Birleşik Devletler’de olup bitenler bana şu anda Avrupa’dan daha ilginç geliyor.

Bu girişten ve başlıktan da tahmin etmiş olduğunuz üzere, okumakta olduğunuz yazı gene bir ünlü ile bağlantılı ve bu ünlü efsanevi kovboy “John Wayne”.

“Duke (Dük)” lakabıyla da bilinen “John Wayne” , 1979’da ölmüş olmasına rağmen, kendim dahil olmak üzere 35-40 yaş üzeri Türk insanının zihnine kahraman bir kovboy, silahşör veya süvari subayı imajıyla kazılı durumda. Wayne’in hafızalarımızda bu denli yer etmesi muhtemelen tek kanal dönemi ve pazar sabahlarının vazgeçilmez western filmleri kuşağıyla da ilintili olsa gerek. Kendi adıma, babamın mesleği nedeniyle Türkiye’nin farklı yerlerinde taşrada geçen ve bu nedenle film izlemek için tek fırsatımın televizyon olduğu çocukluğuma dair en net hatırladığım ve özlemle andığım anlardan birisinin, ailecek izlediğimiz pazar sabahı western kuşağı olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim.

“John Wayne” çocukluğumun güzel hatıralarıyla birlikte ve özellikle süvari subayı rolleriyle zihnimde “iyilerin” tarafında bir yer edinmiş olsa da, bu yazı için hazırlık yaparken hakkında okuduğum birkaç metin, kendisiyle ilgili olumlu düşüncelerimi bir hayli değiştirdi. Bunların ilki kendisinin sıkı bir Cumhuriyetçi Parti yandaşı, Vietnam Savaşı yanlısı ve anti-komünist olması ki, bunlar çok sayıda insanda mevcut olan anlaşılabilir özellikler, dolayısıyla tek başlarına bir insanı kötü bir insan yapmaları mümkün değil. Bununla birlikte, aşağıda okuyacağınız ve John Wayne’in Mayıs 1971’de Playboy dergisine verdiği röportajda yer alan ifadeler, bir insana yönelik sempatinin kaybolması için tek başına yeterli olabilir: “Siyahlar belirli bir sorumluluk noktasına ulaşana dek eğitilene kadar, beyazların üstünlüğüne inanıyorum. Sorumsuz insanlara liderlik ve hüküm verme yetkisinin ve otoritesinin verilmesinin yerinde olmadığına inanıyorum… Bu büyük ülkeyi Amerikan yerlilerinden alarak yanlış yaptığımıza inanmıyorum… Bu ülkeyi onlardan sözde çalmış olmamız bir varoluş meselesidir. Yeni topraklara ihtiyacı olan çok sayıda insan vardı ve yerliler bu toprakları bencilce sadece kendileri için saklamak istiyordu.” Türkiye’nin içinde bulunduğu kaotik ve ırkçılığın tavan yaptığı şu günlerde, ırkçılığa göz kırpan ve belirli ırkların üstünlüğü savunan görüşleri duymak ve okumak beni rahatsız ediyor. Dolayısıyla da, bu yazıya hazırlık yaparken John Wayne’e ait bu sözleri okumak beni oldukça mutsuz etti.

Yazmak veya daha kapsayıcı bir ifadeyle üretmek, bana Türkiye’nin genel kaotik atmosferinin dışında olma hissi verdiğinden ve kendimi özgür hissetmemi sağladığından önceki paragrafı bir tarafa koyarak, yazının sınai mülkiyet haklarıyla ilgili bölümüne konsantre olmak sanırım daha yerinde olacak.

Yukarıda da belirttiğim üzere John Wayne, “The Duke” veya kısaca “Duke” lakabıyla da bilinmektedir. Bu lakabın gençlik yıllarında sahip olduğu bir köpeğin isminden kaynaklandığı söylenmektedir. John Wayne’in ailesi aktörün ölümünden sonra, Kaliforniya’da “John Wayne Enterprises” isminde bir şirket kurmuş ve aktörün lakabıyla, yani “Duke” markasıyla viski başta olmak üzere çeşitli alkollü içkileri üretmeye ve pazarlamaya başlamıştır.

dukejohnwayne2

Uyuşmazlığın diğer tarafında ise özellikle kolej basketbolu (NCAA) severlerin yakından tanıdığı “Duke Üniversitesi” yer almaktadır. North Carolina eyaletinde bulunan “Duke Üniversitesi” A.B.D.’nin seçkin ve bilinen üniversitelerinden birisidir ve özellikle basketbol takımı nedeniyle dünyanın diğer ülkelerinde de oldukça tanınmaktadır.

dukeuni

Geçtiğimiz yıl “John Wayne Enterprises” firması, “The Duke”, “Duke John Wayne” gibi markaları viskiler ve alkollü içecekler için marka olarak tescil ettirmek amacıyla A.B.D. Patent ve Marka Ofisi’ne başvuruda bulunmuştur. Firmanın önceden tescilli “Duke” markasının da bulunduğu ayrıca belirtilmelidir. Yeni başvuruların ilanına karşı “Duke Üniversitesi” itirazda bulunmuş ve tescilli markanın da iptal edilmesini talep etmiştir.

“Duke Üniversitesi”nin iddiası, “The Duke”, “Duke John Wayne” markalarının kendisiyle bağlantılı markalar olduğu izlenimine yol açması ve bu durumun tüketicileri yanıltacağı argümanıdır. Üniversite kendi politikasına uygun olarak ve “Duke Üniversitesi” markasının itibarının zedelenmesini engellemek amacıyla kendi markasıyla benzer markaların, kalitesi belirsiz ve/veya kalitesi üniversite tarafından denetlenmeyen mallara veya hizmetlere ilişkin kullanımına izin vermemektedir.

Buna karşı “John Wayne Enterprises”, “Duke Üniversitesi”nin alkollü içecekler sektörüyle bağlantısının bulunmadığını ve üniversitenin “Duke (Dük)” kelimesinin tüm mallara veya hizmetlere yönelik olarak tek sahibi olmadığını iddia etmektedir. “The Duke”, “Duke John Wayne” markalarına karşı yapılan itiraz ve hükümsüzlük talebi henüz USPTO tarafından incelenmemiştir ve talepler USPTO Temyiz Kurulu tarafından değerlendirilecektir.

USPTO itirazları henüz değerlendirmemiş olmakla birlikte, “John Wayne Enterprises” elini çabuk tutmuş ve Kaliforniya eyaletinin Santa Ana şehrindeki federal mahkemeye başvurmuştur.

“John Wayne Enterprises” mahkemede, “Duke Üniversitesi”nin marka başvurularına ve tescilli markalarına karşı harekete geçmesinin ileride kendi faaliyetlerine karşı harekete geçileceğinin sinyalini verdiğini belirtmiş ve mahkemeden kendi markalarının, “Duke Üniversitesi”nin markasına tecavüz içermediği yönünde karar vermesini talep etmiştir.

Santa Ana Mahkemesi davanın reddine karar vermiş ve ilanına itiraz edilen ve hükümsüzlüğü talep edilen markalarla ilgili kararın kendisi tarafından değil, USPTO Temyiz Kurulu tarafından verileceğini belirtmiştir. Mahkemeye göre, davacının ileride bana karşı dava açabilirler şeklinde sübjektif bir görüşü olmakla birlikte, ortada gerçek bir tehdit (dava) olmadığı sürece, USPTO’nun bu tip ihtilaflar hakkında vereceği karar yeterli olacaktır. Bu çerçevede, Santa Ana Mahkemesi, görev ve saha bakımından kendisinin yetkisiz olduğuna karar vererek davayı reddetmiştir.

Santa Ana Mahkemesi’nin yetkisizlik kararı elbette ihtilafın sona erdiği anlamına gelmemektedir ve USPTO Temyiz Kurulu’nun ilerleyen aylarda vereceği kararın beklenmesi gerekmektedir. Temyiz Kurulu’nun vereceği karar hiç şüphesiz oldukça zor bir karar olacaktır. Bir tarafta “Duke” ismiyle özdeşleşmiş “Duke Üniversitesi”, diğer tarafta birçok A.B.D. vatandaşının “Duke (Dük)” lakabıyla andığı ve hatırladığı “John Wayne” kültü. Bununla birlikte, kanaatimce “Duke Üniversitesi” alkollü içecekler ile kendi kurumsal kimliği arasında ortalama tüketicilerce ne gibi bir bağlantı kurulacağını gösteremediği sürece, üniversitenin ret ve iptal taleplerinin kabul edilmemesi olasılığı güçlenmektedir. Tabii ki, elimizde taraflarca sunulan argümanlar ve kanıtlar bulunmadığı sürece tahminlerde bulunmak pek anlamlı gözükmemektedir. Dolayısıyla, ilk etapta USPTO Temyiz Kurulu kararını beklemek yerinde olacaktır.

Temyiz Kurulu kararından haberdar olduğum anda, karara burada yer vererek, bu ilgi çekici ihtilafın sonucu sizlerle de paylaşacağım.

Önder Erol Ünsal

Ekim 2014

unsalonderol@gmail.com