Aylar: Mart 2017

İzlanda Devleti İzlanda Süpermarkete Karşı – Ülke İsimlerinin Markalarda Kullanımı Sorunu WIPO Önüne Taşındı

 

Tescilli marka sahipleri, markalarını koruma endişesiyle yeni başvurulara karşı itiraz ederken kimi zaman kendi markalarının geleceğini de tehlikeye atabilirler. Agresif marka koruma stratejisi olarak da adlandırabileceğimiz ilana itiraz endeksli koruma çabası, Birleşik Krallık menşeli süpermarket zinciri “Iceland Foods Ltd.” şirketinin başına hiç de tahmin etmediği bir bela açmış gibi gözüküyor.

Birleşik Krallık’ta 800’ün üzerinde, çeşitli ülkelerde (İspanya, Çek Cumhuriyeti, İrlanda, Malta dahil 9 ülkede) ise 50’ye yakın mağazanın sahibi olan “Iceland Foods Ltd.” gıda perakendeciliği alanında “ICELAND” markasıyla faaliyet göstermektedir ve Birleşik Krallık gıda piyasasının %2,2’sini elinde tutmaktadır. (bkz. https://en.wikipedia.org/wiki/Iceland_(supermarket))

“Iceland Foods Ltd.” firması, “Iceland” kelime markasını Birleşik Krallık’ta tescil ettirmiş, ardından aynı markayı (2002 yılında yaptığı başvurunun sonucunda) 002673374 sayıyla 2014 yılında Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO)’nde de kelime markası olarak tescil ettirmiştir. Aşağıda görebileceğiniz 2014 yılı tescilinin kapsamında 8 sınıf bulunmaktadır ve bunlara 29-32. sınıflarda yer alan gıdalar, tarım ürünleri, içecekler ve 35. sınıftaki perakendecilik hizmetleri dahildir.

ICELAND

 

Bu noktada, Iceland kelimesinin Türkçe’de İzlanda olarak anılan Kuzeybatı Avrupa’daki bir ada ülkesinin İngilizce ismi olduğu da belirtilmelidir.

“Iceland” markasının sorunsuz öyküsü, marka sahibinin, İzlanda Devleti’nin resmi tanıtım markası olan “Inspired by Iceland” başvurusunun ilanına karşı itiraz ettiği anda sekteye uğrar.

İzlanda Devleti, Türkiye dahil birçok ülkenin yaptığı gibi resmi bir tanıtım markası oluşturmuştur ve bu marka “Inspired by Iceland” ibaresinden oluşmaktadır. İzlanda Devleti, “Inspired by Iceland” markasının tescili için EUIPO’ya başvuruda bulunur ve agresif “Iceland Foods Ltd.” firması bu başvurunun reddedilmesi talebiyle başvuruya karşı itiraz eder. İpler bu noktada kopar ve İzlanda Devleti konuyu WIPO Markalar, Endüstriyel Tasarımlar ve Coğrafi İşaretler Daimi Komitesi (SCT) önüne getirecek derecede büyük bir karşı atağa geçer.

Aşağıda, İzlanda Devleti’nin tanıtım ajansı olan “Islandsstofa” adına yapılmış başvurunun örneği görülebilir. 014350094 numaralı başvuru; 29,30,31,32,33. sınıflara dahil malları ve 43. sınıfa dahil hizmetleri kapsamaktadır.

 

 

“Iceland Foods Ltd.”nin ilana itirazının ardından İzlanda Devleti Dışişleri Bakanlığı, SA-Business Iceland ve Promote Iceland birlikte, “Iceland Foods Ltd.”nin “Iceland” kelime markasının hükümsüzlüğü için EUIPO’ya başvuruda bulunur. Hükümsüzlük talebinin gerekçesi, Iceland (İzlanda) kelimesinin coğrafi kaynak bildiren bir sözcük olması, bu nedenle de doğrudan tanımlayıcı nitelikte olup, ayırt edici niteliğe sahip olmamasıdır. Bu talep halen EUIPO nezdinde incelenmektedir.

İzlanda Devleti bununla da yetinmez.

Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) Markalar, Endüstriyel Tasarımlar ve Coğrafi İşaretler Daimi Komitesi (SCT), Cenevre’de düzenli olarak her yıl en az bir kez toplanan ve Teşkilat üyesi ülkelerin önceden belirlenen konulardaki gündemlerini tartışan önemli bir komitedir. Komite, bir süredir ülke isimlerinin veya bu isimleri içeren işaretlerin, ülke isimlerini kullanmaya yetkili olmayan kişilerce tescil ettirilmesi ve üye ülkelerin buna karşı alabilecekleri tedbirler konularını da tartışmaktadır. Yıllar önce Jamaika delegasyonu tarafından gündeme taşınan bu konu, komite önünde üye ülkelerce sunulan görüşler çerçevesinde detaylı biçimde görüşülmektedir.

Jamaika, okuyucularımızın birçoğunun bildiği üzere, Bob Marley ve yetenekli atletlerinin katkılarıyla müzik, eğlence, sempatik insanlar, güzel yaşam, rahatlık gibi kavramlarla özdeşleştirilmiş bir ülkedir. Dolayısıyla, gerek Jamaika bayrağı, bu bayrağın renkleri gerekse de Jamaika kelimesi farklı ülkelerin vatandaşı olan birçok insanın gözünde olumlu bir imaja sahiptir. Bu olumlu imajdan faydalanmak isteyen şirketlerin Jamaika ismi, bayrağı ve bunları çağrıştıracak işaretlerle marka tescil talebinde bulunması Jamaika Devleti’ni rahatsız etmiş ve konu Jamaika’nın önerisiyle SCT önünde tartışılmaya başlanmıştır. Meseleyi detaylarıyla incelemek isteyen okuyucularımız SCT dokümanlarına http://www.wipo.int/meetings/en/topic.jsp?group_id=63 bağlantısından erişebilir.

SCT’nin 27-30 Mart 2017 tarihlerinde Cenevre’de toplanacak 37. Oturumu öncesinde İzlanda Devleti WIPO’ya bir nota gönderir ve yukarıda detaylarını aktardığımız Iceland ihtilafını aktaran dokümanı SCT gündemine sokar. İzlanda delegasyonunun bilgi notunun  http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_37/sct_37_6.pdf bağlantısından görülmesi mümkündür.

İzlanda SCT’ye sunduğu notada, olayı aktarımının ardından takip eden görüşlere yer vermektedir:

“Ülke isimlerinin ortak kullanıma açık kalması ve hiçbir gerçek veya tüzel kişinin ülke isimlerine ilişkin olarak münhasır haklar elde etmemesi kamu yararıyla ilgili bir husustur. Şirketler de dahil olmak üzere genel anlamda kamunun, ülkelerinin isimlerine kimlik veya markalama kaynağı olarak erişebilmesi ve kullanabilmesi ilkesel bir konudur. Bunun ötesinde, ülke isimleri güçlü mesajlar iletir ve ulus markalarının öne çıkan tanıtıcı bölümleridir. Ülke isimleri menşe göstererek veya malların ve hizmetlerin kaynak, kalite veya diğer özelliklerine işaret ederek, tüketici tercihlerini çeşitli yollarla etkileyebilir. Ülke isimlerinin tescil edilmesine izin vermek, inceleme konusu malların coğrafi kaynağı ve kalitesi konularında kolaylıkla yanıltıcılığa yol açabilir. İzlanda vakasının gösterdiği üzere, ülke isimlerine yeterli derecede koruma sağlanmadığı düşünülmektedir. Mevcut marka sistemi, ülke isimlerinin kelime markası olarak tescil edilmesine karşı bazı önlemler içerse de, bu önlemler aracılığıyla koruma tutarlı ve tahmin edilebilir biçimde sağlanamamaktadır. Bunun ötesinde, ülke isimlerini içeren markalara karşı ilana itiraz veya hükümsüzlük yollarını kullanarak tüm dünyada işlem yapmak, küçük ülkelerin vergi ödeyicilerine görece ağır bir yük getirmektedir. Dolayısıyla, ülke isimlerinin kelime markası olarak tesciline karşı önlemleri güçlendirmek önemlidir. Marka inceleme kılavuzlarıyla bilinci yükseltici ve açık talimatlar vermek yeterli değildir; ülke isimlerinin kelime markaları olarak tesciline karşı tam olarak kestirebilir ve tutarlı bir koruma, ancak bağlayıcı normlar oluşturulmasıyla sağlanabilir.”

Özet olarak ve kabaca çevirmeye çalıştığımız notadan anlaşılacağı üzere, İzlanda ülke isimlerinin kelime markası olarak tescil edilmesine karşı savaş açmış durumdadır ve tutarlı bir sonuca ancak bağlayıcı normlar oluşturulmasıyla varılabileceğini söylemektedir.

SCT’de konunun daha kaç yıl görüşüleceğini ve nasıl bir sonucun ortaya çıkacağını şu anda kestirmek mümkün değildir ve bunun yanında EUIPO’nun “Iceland” kelime markasının hükümsüzlüğü talebi hakkında ne kadar sürede karar vereceği de şu anda belirsizdir.

Kendi adıma her iki konuyu da merakla izliyor olacağım.

PS: Ben İzlanda Devleti’nin tarafındayım ve sesimi duyup davet ederlerse Kuzey Işıklarını ölmeden yerinde görmek istiyorum :))

 

Önder Erol Ünsal

Mart 2017

unsalonderol@gmail.com

 

® sembolü bir ibareyi marka haline getirir mi? AB Adalet Divanı Genel Mahkemesi ‘Limbic® Sales’ kararı

AB Adalet Divanı Genel Mahkemesi T-517/15 sayılı kararında “Limbic® Sales” kelime markasının tescil edilebilirliği konusunda karar vermiştir. Almanca ve Fransızca dillerinde mevcut olan kararın ilgili dillerdeki tam metinlerine http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&jur=C,T,F&num=T-517/15&td=ALL bağlantısından erişim mümkündür.

Başvuru sahibi söz konusu ibarenin 16, 35 ve 41. Sınıflarda yer alan “basılı evrak”, iş danışmanlığı” ve “marka geliştirme konusunda eğitim ve eğitim kursları sağlanması hizmetleri” nde Avrupa Birliği Markası olarak tescili için başvuruda bulunmuştur. Hem inceleme uzmanı hem de EUIPO Temyiz Kurulu başvuruyu, mal ve hizmetlerin özelliğini belirttiği gerekçesiyle AB Marka Tüzüğü (EUTMR)’nün 7(1)(c) maddesine aykırılık nedeniyle reddetmiştir.

Temyiz Kurulu, kararında markanın üç unsurdan oluştuğunu belirtmiştir : (1)  beynin, diğer işlevlerin yanı sıra, dış uyaranlara karşı otomatik ve duygusal tepkilerinden sorumlu bölümü olan limbik sisteme işaret eden “limbic” kelimesi, (2) tescilli bir markayı gösteren sembol olan ® sembolü ve (3) satış, satışlar anlamına gelen ‘sales’ kelimesi.

Temyiz Kuruluna göre, “limbic sales” ifadesi, yöneticilerden oluşan ilgili tüketici kesimi tarafından, inceleme konusu malların limbik sistemle bağlantılı mallar olduğu şeklinde anlaşılacaktır. Daha belirgin olarak, Kurul, mal ve hizmetlerin, reklam ve satış stratejilerini geliştirmek için limbik sistem yoluyla tüketici davranışlarını ne şekilde etkileyebileceği konusunda bilgi verdiği gerekçesine dayanmaktadır. Temyiz Kurulu kararına karşı başvuru sahibi şirket tarafından dava açılmıştır.

Davaya bakan AB Adalet Divanı Genel Mahkemesi, Temyiz Kurulu’nun kararına katılmamış ve kararı bozmuştur. Mahkeme’nin görüşüne göre, ilgili tüketicilerin “Limbic® Sales” ibaresi ile başvuruya konu mal ve hizmetler arasında derhal ve ilave bir zihni çaba gerektirmeksizin, doğrudan bir bağlantı kuracağını gösterir herhangi bir delil mevcut değildir. T-208/10 sayılı ‘TRUEWHITE’ kararına atıf yapan Mahkeme, “Limbic® Sales” ifadesinin, bu ifadeyi oluşturan parçaların ötesine geçen bir algı oluşturduğu kanaatine ulaşmıştır. İlk olarak, “limbic” kelimesinin kendi başına açık bir anlamı yoktur, çünkü bu kelime çoğunlukla “system” terimi ile bağlantılı olarak kullanılmaktadır. İkinci olarak, başvuru sahibi, “limbic” kelimesiyle ® sembolünü ve “sales” kelimesini bir araya getirmek suretiyle, İngilizce’de yaygın ve alışılmış olmayan bir yapı oluşturmuştur.

İlaveten Mahkeme, “limbic” kelimesinin nörobiyoloji alanıda kullanılan tıbbi bir terim olduğunu belirtmiştir. Dolayısıyla, tıp alanındaki uzman kişilerden oluşmayan ilgili tüketici kesimi, “Limbic® Sales” ibaresini anında limbik sistemle bağlantılı mal ve hizmetlere işaret eder biçimde algılamayacaktır. Ürünler, limbik sistem yoluyla tüketici davranışını etkileme hedefinde olsa dahi, bu tespit, “Limbic® Sales” ibaresini tanımlayıcı bulmak için yeterli değildir.  Her durumda ilgili tüketicinin, markanın anlamını, özellikle de , “limbic” kelime unsurunun anlamını düşünmek için belli bir zamana ihtiyacı olacaktır. Mahkemeye göre bu husus tanımlayıcılık sonucuna ulaşmaya engel olmaktadır.

 Kararda Mahkemenin, başvuruya konu markanın “®” sembolünü içermesi hususunu vurgulama biçimi dikkat çekicidir. Bu bağlamda, başvuru sahibinin EUIPO nezdinde halihazırda “limbic” kelime markasının sahibi olduğu da belirtilmedir, zira bu husus başvuru konusu markada “®” unsuruna yer verilmesini açıklayan bir neden olabilir.

AB dava hukukuna göre, “®” sembolü, markanın asli işlevini (ayırt edicilik işlevi) yerine getirmeye elverişli bir işaret değildir.  AB Adalet Divanı C-37/03 P sayılı ‘BioID’ kararında, bir markaya eklenen “®” sembolünün, “tüketicilerin, başvuru kapsamındaki mal ve hizmetleri, bir başka kaynağa sahip mal ve hizmetlerden ayırt etmesini sağlamadığını” ifade etmiştir. “®” sembolünün bir markanın EUTMR 7(1)(b) maddesi anlamında ayırt edici karakterinin belirlenmesinde esasen ilgisiz olması göz önüne alındığında, aynı durumun EUTMR 7(1)(c) maddesinin amacı açısından da geçerli olması beklenebilir.

Ancak, sürpriz bir şekilde, Genel Mahkeme’nin söz konusu kararında geçen bazı kısımlar, tartışmaya açık bir şekilde, “®” sembolünün “Limbic® Sales” ibaresinin olağan dışı yapısının oluşmasına yardımcı olduğunu ima etmektedir. Eğer, başvuru sahibi marka örneğinde “®” sembolüne yer vermeden başvuruda bulunsaydı Mahkeme “Limbic Sales” ibaresinin yine yaygın ve alışıldık olmayan bir yapısı olduğu yönünde bir sonuca ulaşır mıydı, kuşkusuz bu da ayrı bir merak konusu… (ayrıca bkz. T-513/15, ‘Limbic® Map’ ve T-516/15, ‘Limbic® Types’).

Diğer taraftan, davaya konu olan kararında EUIPO Temyiz Kurulu, EUTMR (7)(1)(b) maddesi anlamında ibarenin ayırt edici niteliği konusunda herhangi bir değerlendirme yapmamıştır. Genel Mahkeme de, EUIPO Temyiz Kurulu tarafından incelenmemiş bu hususu ilk kez kendisinin incelemesinin hukuken mümkün olmadığını belirtmiş ve bu hususa dair bir inceleme yapmamıştır. Bozma sonucu dosya tekrar EUIPO Temyiz Kurulu’na gönderilmiş olduğundan, EUIPO Temyiz Kurulu, Genel Mahkeme’nin gerekçesini dikkate almak suretiyle, bu defa ibareyi ayırt edici nitelik açısından da inceleyecektir.

Dolayısıyla, gelinen aşamada, tanımlayıcılık gerekçesiyle verilen ret kararı Genel Mahkeme tarafından bozulmuş olmakla birlikte, EUIPO Temyiz Kurulu bozma sonucu önüne gelen dosyada vereceği yeni kararda bu kez ibarenin ayırt edici niteliğini de ayrıca değerlendireceğinden, henüz ibarenin marka olarak tescile uygun olup olmadığını söylemek için erkendir.

 

H. Tolga Karadenizli

Mart 2017, Ankara

karadenizlit@gmail.com

 

Kaynak: https://www.marques.org/class46

Ülke Bayraklarının Benzetimini İçeren Markaların Tescil Edilebilirliği – USPTO Temyiz Kurulu Cedar Park Kararı

 

Marka tescil başvurularında ülke bayraklarına veya onları çağrıştıran şekil unsurlarına yer vermek kimi zaman karşılaşılan bir başvuru pratiğidir. Başvuru sahipleri, bu yolla tüketicilerde olumlu izlenim yaratacağı düşünülen veya kalite sembolü bir ülkeyi çağrıştıran bir işareti tescil ettirmeyi, bunun sonucunda da ilgili ülkenin yarattığı olumlu imajı kendi lehlerine ticari bir avantaja dönüştürmeyi amaçlamaktadır. Aynı durumun ülke isimleri için de geçerli olduğunu söylemek mümkündür.

Bu yazıda ele alacağımız 14 Mart 2017 tarihli A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Temyiz Kurulu kararının konusunu, bir ülke bayrağını çağrıştıran bir işaretin tescili talebinin reddi ve buna karşı yapılan itirazın incelenmesi oluşturmaktadır. (Kararın tamamı için bkz. http://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/ttabvue-86709923-EXA-13.pdf)

A.B.D. menşeili “Family Emergency Room LLC” firması aşağıda yer verilen işaretin 44. sınıfa dahil hizmetler için tescil edilmesi talebiyle USPTO’ya başvuruda bulunur:

 

 

USPTO uzmanı başvuruyu, madde 2(b)’ye aykırılık gerekçesiyle reddeder. Uzmana göre, başvuruda diğer unsurlarla birlikte yer alan şekil unsuru, İsviçre bayrağının benzetimidir (simulation).

A.B.D. marka kanunu madde 2(b) takip eden hükmü içermektedir:  “Birleşik Devletlerin, herhangi bir eyaletinin veya belediyesinin veya yabancı bir milletin bayrağından, hanedanlık armasından veya alametinden veya onların benzetiminden oluşan veya onları içeren (işaretler tescil edilmeyecektir).”

Başvuru sahibi, tescili talep edilen markanın bir eşkenar dörtgen veya mücevher şekliyle birlikte, dörtgenin yanındaki bir çizgi serisinden oluşan bir şekli içerdiğini, İsviçre bayrağından bazı unsurları ödünç almış olsa da, madde 2(b) kapsamına girmediğini belirtmektedir. Başvuru sahibi, markanın tescil edilebilirliği iddiasını desteklemek için önceki iki kurul kararını ve diğer başvuruları öne sürmektedir.

Temyiz Kurulu incelemesinde ilk olarak, kanunda yer alan benzetim (simulation) teriminden ne anlaşılması gerektiğini tanımlar. Buna göre, “benzetim (simulation) terimi, kendi olağan ve anlaşılır anlamıyla kullanılmaktadır ve orijinal bir unsurun görünümünü veya etkisini veren veya onun özelliklerini içeren bir diğer unsuru tanımlamak için kullanılmaktadır.” Dolayısıyla, bir marka başvurusunun yabancı bir milletin bayrağının gerçek bir örneğini veya benzetimini içermesi durumunda, başvuru madde 2(b) uyarınca reddedilecektir.

Kurula göre, incelenecek örneğin, bir bayrağın benzetimi olup olmadığı, örnek ile bayrağın görsel karşılaştırması sonucunda tayin edilecektir. Standart inceleme prosedüründe dikkat edilecek husus, başvuruda yer alan şeklin kamunun ilgili kesimince bayrak veya benzetimi olarak algılanıp algılanmayacağıdır, başvuruda şekille birlikte başka unsurların yer alıp almasının herhangi bir önemi bulunmamaktadır. Başvuruda yer alan şeklin kamunun ilgili kesimince bayrak veya benzetimi olarak algılanacağı kanaatine varılması halinde başvuru reddedilecektir. Bayrakların unsurlarını stilize veya tamamlanmamış biçimde içeren markalar reddedilmeyecektir. Analizin odak noktasını, ilgili tüketici kesiminin bayrak hakkında “dikkatli bir analiz veya yanyana karşılaştırma olmaksızın” genel olarak anımsayacağı unsurlar oluşturacaktır.

İncelenen vakada, ilgili tüketici kesimi, hastane hizmetlerinin kullanıcıları yani genel anlamda halktır.

Başvuruya konu markada yer alan bayrağın İsviçre bayrağının benzetimi olduğu belirtilerek başvuru reddedilmiştir. Dolayısıyla, dikkat İsviçre bayrağı üzerinde yoğunlaştırılmalıdır. İsviçre bayrağı, kırmızı renkte bir karenin üzerine dik biçimde yerleştirilmiş beyaz renkte eşit kenarlı bir haçtan oluşmaktadır. Uzmanların bir başvuruda yer alan şeklin İsviçre bayrağının benzetimi olup olmadığına karar verirken aşağıdaki hususlara dikkat etmesi gerekmektedir:

  • Eğer varsa, inceleme konusu unsurda yer alan renkler,
  • İnceleme konusu unsurun tertip tarzı ve başvuruda yer alan diğer unsurlarla ilişkisi,
  • Başvuruda yer alan diğer kelime unsurlarının veya şekillerin, inceleme konusu unsurun İsviçre bayrağı olduğu algısını yaratıp yaratmadığı veya bu algıyı güçlendirip güçlendirmediği,
  • Eğer numune sunulduysa, markanın numune üzerindeki gösterim ve kullanım biçimi.

Belirtilen hususları birlikte değerlendirecek uzmanlar, başvurunun bir kare veya dikdörtgen üzerine dik biçimde yerleştirilmiş eşit kenarlı bir haç şekli içermesi ve bu şeklin dikkate değer biçimde stilize edilmemiş, değiştirilmemiş veya markadaki diğer unsurlarla birleştirilmemiş olması durumunda başvuruyu madde 2(b) uyarınca reddedecektir. Buna karşın,  başvuru bir kare veya dikdörtgen üzerine dik biçimde yerleştirilmiş eşit kenarlı bir haç şekli içerse de, bu şeklin yeteri derecede stilize edilmesi, değiştirilmesi veya markadaki diğer unsurlarla birleştirilmesi, bu yolla da ayrı bir ticari algı yaratması halinde, başvuru madde 2(b) uyarınca reddedilmeyecektir.

Bu ilkeler ışığında, inceleme konusu vaka değerlendirilecek olursa, ilk olarak İsviçre bayrağı ile başvuruya konu işaretin USPTO uzmanı tarafından bayrağın benzetimi olarak görülen kısmı birlikte değerlendirilmelidir:

Kırmızı zemin üzerindeki beyaz haç şeklini içeren başvuruya konu şekil ve İsviçre bayrağı birlikte değerlendirildiğinde, Temyiz Kurulu şekilleri yüksek derecede benzer bulmuştur. Başvuruya konu şekilde, şeklin sol kısmına her ne kadar çizgiler eklenmiş ve şekil hafifçe yana yatırılmış olsa da, bu farklılıklar, Kurul’a göre, şeklin oluşturacağı ticari algı bakımından önemsizdir. Başvuruya konu şeklin zemini teknik olarak bir kare olmasa da, bir kare şeklinin farklı açıdan bir görünümü olarak algılanacaktır. Şeklin, İsviçre bayrağı ile yakın benzerliği göz önüne alındığında, tüketicilerin çoğunluğunun hafif yana yatırılmayı ve kırmızı zeminin sağ açılarının yokluğunu fark etmeyeceklerini varsaymak temelsiz olmayacaktır. Buna ilaveten, başvuruya “CEDAR PARK FAMILY EMERGENCY ROOM” kelime unsurlarının eklenmiş olması da, şeklin İsviçre bayrağının benzetimi olarak değerlendirilmesi yönündeki algıyı değiştirmeyecektir. Basitçe ifade edilecek olursa, başvuruya konu markadaki şekil, İsviçre bayrağı benzetimi olarak algılamanın ötesine geçebilecek düzeyde stilize edilmemiş, değiştirilmemiş veya markadaki diğer unsurlarla birleştirilmemiş, dolayısıyla da ayrı bir ticari algı yaratacak hale getirilmemiştir. Başvuruyla karşılaşacak, halkın geneline mensup ortalama tüketiciler, başvurudaki şekil unsuruyla İsviçre bayrağı arasında bağlantı kuracaktır. Dolayısıyla, başvurunun İsviçre bayrağının benzetimi olması gerekçesiyle madde 2(b) uyarınca reddedilmesi yerinde bulunmuştur.

Temyiz Kurulu, bu tespitlere ilaveten, başvuru sahibince emsal olarak gösterilen diğer iki markanın hangi nedenlerle başvuru ile aynı düzlemde değerlendirilmemesi gerektiğini de açıklamıştır.

Yazının başlangıç bölümünde belirtildiği üzere, özellikle kalite, güvenilirlik statüsü haline gelmiş ülkeleri çağrıştıracak şekil veya unsurların kullanımı suretiyle ticari avantaj sağlama çabası yaygın biçimde karşılaşılan bir ticari pratiktir. Bu pratik karşımıza kimi zaman o ülkelerin dillerine ait isimlerin marka olarak seçilmesi (İtalyan malı ayakkabı izlenimi vermek için İtalyan isim ve soyisimlerinden oluşan markaların seçimi), o ülkelere ait coğrafi yerleri çağrıştıracak isimlerin marka olarak seçimi (otomobil parçaları için Almanya’da bir yer isminin marka olarak seçimi) veya o ülkelerin bayrak veya hükümranlık alametlerini çağrıştıracak şekillere markalarda yer verilmesi (İsviçre malı saat izlenimi vermek için İsviçre bayrağını çağrıştıracak bir şekil kullanılması) olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu tip başvuruların bir kısmı tescil için herhangi bir engel içermemekle birlikte, özellikle ülkelerin bayrak ve isimlerini çağrıştıran adlandırma ve şekillerin daha dikkatli biçimde incelenmesi gerekmektedir.

Yazı boyunca incelenen karar, ülke bayraklarının benzetimi olan şekiller konusuna eğilmiş olsa da, uluslararası marka camiası bir süredir, ülke isimlerini içeren veya bir ülkenin ismiyle doğrudan bağlantı kurulmasını sağlayan kelimelerin marka olarak tescil edilebilirliği konusunu tartışmaktadır. WIPO Markalar Daimi Komitesi’nde uzun süredir tartışılan konu, Iceland (izlanda) markasının Avrupa Birliği’nde tescilli bir marka olması üzerinden güncel tartışmalarla devam etmektedir. İzlanda’nın bu konu hakkında WIPO Markalar Daimi Komitesi’ne gönderdiği resmi ülke görüşünün http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_37/sct_37_6.pdf bağlantısından görülmesi mümkündür. IPR Gezgini’nde kısa süre içerisinde bu ihtilaf anahatlarıyla açıklanacaktır.

Son olarak, A.B.D. marka mevzuatı madde 2(b) çerçevesinde; ülke, eyalet, belediye bayraklarından, simgelerinden veya bunların benzetimlerinden oluşan veya bunları içeren işaretlerin marka olarak tescil edilmeyeceği hükmünün, ünlü marka akademisyeni J. Thomas McCarthy tarafından nasıl açıklandığına bakılacak olursa: “Madde 2(b) çerçevesinde getirilen mutlak engel, ulusal bayrak veya mühür gibi devlet sembollerinin, ticari mallara veya hizmetlere ilişkin kaynak gösterir semboller olarak tescil edilmemesi gerekliliği düşüncesine dayanmaktadır. Yani, bu tip devlet alametlerinin sadece devleti simgeleyecek biçimde korunması gerekmektedir ve devlet alametlerinin, ticari semboller olarak kullanımı suretiyle bu sembollerin itibarı düşürülmemeli veya lekelenmemelidir.” (J. Thomas McCarthy, McCarthy onTrademarks and Unfair Competition, § 19:79 (4. Baskı Aralık 2016).)

Profesör McCarthy’ye katılmamak mümkün değil diyerek yazıyı sonuçlandırmak, konu hakkında kendi görüşümüzün belirtilmesi gerekliliğini sanırım ortadan kaldıracaktır.

Önder Erol Ünsal

Mart 2017

unsalonderol@gmail.com

 

Kullanmama Savunması 5 – Pelikan Kararı ve Ulusal Uygulama

Geçtiğimiz hafta sonu (12/03/2017) yayımlanan “Kullanmama Savunması 4 – Aynı Markanın Tescil Talebinin Yinelenmesi Hangi Durumlarda Kötü Niyeti Gösterebilir? Adalet Divanı Genel Mahkemesi “Pelikan” Kararı (T‑136/11)” başlıklı yazının ardından okuyucularımızdan bazı sorular aldık. Soruların genel içeriği,  belirtilen kararda yer verilen Adalet Divanı Genel Mahkemesi değerlendirmesinin ve karara atıflar içeren EUIPO Marka Kılavuzu’nun Türk uygulamasına aynen aktarımının mümkün olup olmadığına yönelikti. Bu kısa yazı, belirtilen sorulara yönelik değerlendirmede bulunmak amacıyla kaleme alınmıştır.

“Pelikan” kararını, davayı ve EIPO karar kılavuzuna yansımasını, önceki yazımızda detaylı biçimde aktarmış olduğumuzdan, bu yazıda tekrardan kaçınacağız. Kararı hatırlamak isteyen okuyucularımızın yazıya https://iprgezgini.org/2017/03/12/kullanmama-savunmasi-4-ayni-markanin-tescil-talebinin-yinelenmesi-hangi-durumlarda-kotu-niyeti-gosterebilir-adalet-divani-genel-mahkemesi-pelikan-karari-t%e2%80%9113611/ bağlantısından erişimi mümkündür.

Kararda yer verilen Adalet Divanı Genel Mahkemesi değerlendirmesinin ve karara atıflar içeren EUIPO Marka Kılavuzu’nun Türk uygulamasına aynen aktarımının mümkün olup olmadığı sorusuna gelecek olursak; öncelikle aşağıdaki temel hususları hatırlamamız gerekmektedir:

  1. Adalet Divanı, dolayısıyla Avrupa Birliği marka içtihadında ve EUIPO uygulamasında, kötü niyet değerlendirmesi, kötü niyetli iddia edilen başvuru veya tescilin başvurusunun yapıldığı tarihteki niyet esas alınarak yapılmaktadır.
  2. Kötü niyet, EUIPO mevzuatında, marka tescil başvurularına ilişkin bir ret gerekçesi değildir.
  3. Kötü niyet, EUIPO mevzuatında, tescili markalara ilişkin bir hükümsüzlük nedenidir. (Tüzük madde 52/1-(b): “Başvuru sahibinin marka başvurusunu yaptığı anda kötü niyetle hareket etmiş olması halinde AB markası hükümsüz kılınacaktır.”)
  4. Tescilli bir markanın kötü niyet gerekçesiyle hükümsüzlüğü iddiası incelenirken, EUIPO tescilli markanın başvurusunun yapıldığı tarihe dek geri giderek, başvuru tarihindeki niyeti tespit etmeye çalışmaktadır. Genellikle, markanın kötü niyet gerekçesiyle hükümsüzlüğünün talep edildiği tarihle, markanın tescil başvurusunun yapıldığı tarih arasında yıllar geçmiş olduğundan, bu tespitin yapılması çok kolay olmamaktadır. (Pelikan davasında, EUIPO’ya yapılan hükümsüzlük talebinin tarihi 2008, hükümsüzlüğü talep edilen başvurusunun yapıldığı tarih 2003, Genel Mahkeme’nin karar tarihi ise 2012’dir. Yani, EUIPO, 5 yıl önceki tescil talebinin kötü niyetli olup olmadığını araştırmaktadır ve mahkeme için söz konusu fark 9 yıldır.)
  5. 5 ya da 9 yıl önceki bir talebin kötü niyetle yapılıp yapılmadığını belirlemek, üstelik bu talebi münhasır haklar doğuran tescilli bir marka bakımından yapmak çok güç ve büyük hak kayıpları doğurabilecek içeriktedir.
  6. Türk marka mevzuatında, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu hükümleri çerçevesinde, kötü niyet, tescilli markalara ilişkin hükümsüzlük nedeni olmasının yanısıra aynı zamanda marka başvurularına ilişkin bir ret nedenidir.
  7. Türkiye’de bir marka başvurunun yapıldığı tarihle, ilana itiraz incelemesinin ve hatta Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu kararının verilmesi arasındaki süre genellikle 1-1,5 yıl kadardır. Türk Patent ve Marka Kurumu’nun yaptığı inceleme, başvurulara ilişkin olduğundan, kötü niyet incelemesi safhasında tescilli bir markadan ve bu markanın doğurmuş olduğu münhasır haklardan bahsetmek mümkün değildir.
  8. Bu haliyle, özellikle başvuru ve inceleme tarihi arasındaki sürenin nispeten kısa olması nedeniyle, başvuru tarihindeki kötü niyetin tespitine yönelik değerlendirme Kurum bakımından şüphesiz daha sınırlı ve belirli noktalara yoğunlamış iddia – savunmalar çerçevesinde yapılacaktır.
  9. EUIPO Marka İnceleme Kılavuzu’nun 14. sayfasında Pelikan davasına atıfta bulunularak (https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_manual/WP_1_2017/Part-D/02-part_d_cancellation_section_2_substantive_provisions/TC/part_d%20cancellation_section_2_substantive_provisions_tc_en.pdf): “AB markası sahibinin kötü niyetle hareket edip etmediğinin tespitinde dikkate alınabilecek faktörlerden birisinin, marka sahibinin kullanma için tanınan yasal süreyi suni biçimde uzatmaya çalışması hali, örneğin kullanmama nedeniyle ortaya çıkabilecek hak kayıplarını ortadan kaldırmak için aynı AB markasının başvurusunu yinelemesi olduğu” belirtilmiştir. Bununla birlikte, aynı davaya atıfta bulunularak: “Bu durumun, AB markası sahibinin olağan ticari pratikler çerçevesinde hareket ederek, işaretinin farklı varyasyonlarını koruması isteğinden, örneğin bir logonun değiştirilmesinden farklı tutulması gerektiği” de ifade edilmiştir.
  10. Türk uygulamasında, bu tip yineleme başvuruları ile sıklıkta karşılaşılmaktadır ve SMK ile getirilen kullanmama savunması uygulaması göz önüne alındığında, yineleme başvurularının daha da artacağı tahmin edilmektedir.
  11. EUIPO, bir yineleme başvurusunun kötü niyetli bir başvuru olup olmadığını, sadece hükümsüzlük nedeni olarak başvuru tarihinden yıllar sonra ve başvuru tarihine geri dönerek inceleyecekken; Türk Patent ve Marka Kurumu, bu değerlendirmeyi başvurunun yapıldığı tarihten aylar sonra ilana itiraz nedeni olarak inceleyecektir.
  12. Sonuç olarak, kötü niyetin incelenmesi bakımından, Türk Patent ve Marka Kurumu ve EUIPO uygulamasına dayanak hükümler ve karşılaşılabilecek olası durumlar arasında farklılıklar bulunmaktadır. Bu farklılıklar da ulusal uygulamanın kendi öznel şartları göz önüne alınarak belirlenmesini zorunlu kılmaktadır.

Yukarıda belirtilen tüm açıklamalar çerçevesinde, okuyucumuzca yöneltilen soruya yanıtımız aşağıdaki gibi olacaktır:

Pelikan kararının veya daha genel olarak Adalet Divanı’nın kötü niyet konusundaki kararlarının, ulusal uygulamamıza yansıması kanaatimizce Türk mevzuatının çizdiği çerçeve ve farklılıklar dikkate alınarak tespit edilmelidir. Bir diğer deyişle, kötü niyetin Türkiye’de sadece hükümsüzlük nedeni değil, aynı zamanda bir başvuru ret gerekçesi olması ve Türkiye’nin kendine özgü diğer koşulları göz önüne alınarak uygulama tayin edilmelidir.

Önder Erol Ünsal

Mart 2017

unsalonderol@gmail.com

Kullanmama Savunması 4 – Aynı Markanın Tescil Talebinin Yinelenmesi Hangi Durumlarda Kötü Niyeti Gösterebilir? Adalet Divanı Genel Mahkemesi “Pelikan” Kararı (T‑136/11)

 

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) mevzuatında, kötü niyet hususu AB marka başvurularına ilişkin bir ret nedeni olarak değil, tescilli AB markalarına ilişkin bir hükümsüzlük nedeni olarak düzenlenmiştir. Dolayısıyla, AB marka başvurularının mutlak veya nispi ret nedenlerine ilişkin incelemesinde, kötü niyet gerekçeli ret kararları verilmesi mümkün değildir. Buna karşın, tescilli AB markalarının Birlik Marka Tüzüğü madde 52/1-(b) hüküm uyarınca kötü niyet gerekçesiyle hükümsüz kılınması mümkündür.

EUIPO uygulamasında, tescilli bir AB markasının kötü niyet gerekçesiyle hükümsüzlüğünün talep edilmesi durumunda, inceleme ve değerlendirme EUIPO İptal Birimi tarafından da yapılabilmektedir. Tüzük madde 52/1-(b) takip eden hükmü içermektedir: “Başvuru sahibinin marka başvurusunu yaptığı anda kötü niyetle hareket etmiş olması halinde AB markası hükümsüz kılınacaktır.”

İlgili hüküm sadece yukarı içerikten oluştuğundan, uygulamanın ne şekilde yapıldığına ilişkin detayları EUIPO Marka Kılavuzu’ndan ve bu kılavuzun oluşturulmasına dayanak Birlik Mahkemesi kararlarından görmek mümkündür.

IPR Gezgini’nde daha önce yayımladığımız birkaç yazıda Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın kötü niyet hususunu ne şekilde değerlendirdiğini belirtmiştik. Konu hakkındaki önceki yazılarımızın site ana sayfasındaki arama alanına “kötü niyet” teriminin yazılmasıyla suretiyle incelenmesi mümkündür. Bu yazıda ele alacağımız tek konu, kullanmama yaptırımlarının getireceği sonuçlardan kaçınmak amacıyla, tescilli bir markanın aynısının tescili talebinin yeniden yapılması halinin kötü niyet kapsamında değerlendirilip değerlendirilmediğidir.

Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nce 13 Aralık 2012 tarihinde verilen T‑136/11 sayılı “Pelikan” kararı, kullanmama nedeniyle iptal tehdidinin getireceği sonuçlardan kaçınmak amacıyla tescilli bir markanın aynısının tescil talebinin yeniden yapılması halinin kötü niyet kapsamına girip girmediği sorusunun yanıtının arandığı en önemli karardır. Kararın tüm metninin okuyucularımızca http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=131826&doclang=EN bağlantısından görülmesi mümkündür.

Öncelikle davaya konu vakadan kısaca bahsedilecek olursa:

Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG firması 35. ve 39. sınıflara dahil hizmetleri de kapsayacak biçimde 1996 yılında tescil edilmiş aşağıdaki birlik markasının sahibidir.

Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG firması (bundan sonra Pelikan1 olarak anılacaktır) yukarıda markaya ilaveten 35. ve 39. sınıflara dahil hizmetler için 2003 yılında aşağıdaki markayı da tescil ettirmiştir:

 

(Dikkatli okuyucularımız aynı sahibe ait markalar arasındaki görsel farklılıkları belki görebilmiştir. İlk markada iki yavru, ikinci markada tek yavru vardır, ikinci markada pelikan şekli biraz daha farklıdır ve Pelikan kelime unsuru her iki markada farklı karakterlerle yazılmıştır.)

Uyuşmazlığın diğer tarafı olan Pelicantravel.com s.r.o. firması (bundan sonra Pelican2 olarak anılacaktır) 2008 yılında, Pelikan1’e ait 2003 yılı markasının hükümsüzlüğü için EUIPO’ya talepte bulunur. Pelican2, Pelikan1’e ait 2003 yılı markasının kötü niyetle tescil edildiğini dolayısıyla markanın hükümsüz kılınması gerektiğini öne sürmektedir.

Pelican2’nin kötü niyetli tescil iddiası, EUIPO İptal Birimi ve Temyiz Kurulu tarafından reddedilir ve Pelican2 iddialarını Adalet Divanı Genel Mahkemesi önüne taşır.

Kötü niyet iddiası, EUIPO nezdinde incelenirken, Pelican2, Pelikan1’e ait 1996 yılı tescilli markasının da kullanılmama nedeniyle iptali için talepte bulunur, bu talep EUIPO İptal Birimi tarafından 35. ve 39. sınıflara dahil hizmetler bakımından kabul edilir ve Pelikan1’e ait 1996 yılı tescili kısmen iptal edilir. Pelikan1 bu karara karşı itiraz etmez ve karar kesinleşir.

Bu noktada, belirtilmesi gereken önemli bir husus da, Pelikan1’in 1996 yılı tescilinin 35. ve 39. sınıflara dahil hizmetler bakımından ilgili sınıfların sınıf başlıklarından oluşması, 2003 yılı markasında ise 35. ve 39. sınıflara dahil hizmetlerin daha detaylı biçimde spesifik hizmetler olarak belirtilmiş olduğudur.

Aktarılan akışın neticesinde, Pelican2’nin, Pelikan1’e ait 2003 yılı tescilli markasının kötü niyetli bir tescil olduğu yönündeki iddiası Genel Mahkeme’nin önüne getirilmiştir. Genel Mahkeme bu iddiayı inceler ve 13 Aralık 2012 tarihinde verilen T‑136/11 sayılı kararı ile sonuçlandırır.

Pelican2’nin hükümsüzlük talebinin tek dayanağı kötü niyetli tescil iddiasıdır ve bu iddiayı takip eden argümanlarla gerekçelendirilmiştir:

Hükümsüzlük talebinin konusu 2003 yılı tescili, esasen aynı firmaya ait 1996 yılı tescilinin aynısıdır ve her iki marka da 35. ve 39. sınıflara dahil hizmetleri içermektedir. 1996 yılı tescili belirtilen hizmetler bakımından kullanılmama nedeniyle iptal edilmiş ve 2003 yılı tescili de kullanılmayan hizmetler hak kayıplarının ortaya çıkmasını engellemek için aynı markanın yeniden tescil edilmesi amacıyla yapılmıştır. Dolayısıyla, Pelikan1’in aynı markayı bir kez daha tescil ettirme yönündeki başvurusu, başvuru anında kötü niyetli bir talep niteliğindedir ve marka kötü niyet nedeniyle hükümsüz kılınmalıdır.

Pelican2’nin diğer iddiası, Pelikan1’in 1996 yılı tescilinde yer alan 35. ve 39. sınıflara dahil hizmetleri hiç kullanmamış olması, dolayısıyla bu hizmetlerin yeniden tesciliyle sonuçlanmış 2003 yılı markasının Pelikan1 tarafından gerçek kullanım niyetiyle yapılmış olduğunun kabul edilemeyeceğidir. Dolayısıyla, Pelican2’ye göre, Pelikan1’in tescili başvuru aşamasında bu nedenle de kötü niyetlidir.

Pelican2’in son iddiası, Pelikan1’in “Pelikan” markasını 35. ve 39. sınıflara dahil hizmetler bakımından kullanım amacıyla değil, diğer işletmelerin bu markayı kullanımlarının önüne geçmek amacıyla tescil ettirmiş olmasıdır. Şöyle ki, Pelikan sözcüğü, birçok firma tarafından kullanılmaktadır ve Pelikan1’in anılan hizmetler bakımından markayı tescil ettirmesi, engelleme, spekülasyon markası yaratılması sonucuna yol açmaktadır.

Adalet Divanı Genel Mahkemesi bu iddiaları detaylı olarak değerlendirir ve aşağıda özetine yer verilecek değerlendirmelere ulaşır:

  • Pelican2’nin birinci iddiası bakımından değerlendirme:

Genel Mahkeme’ye göre, iptal edilmiş bir markanın aynı hizmetler bakımından tescilinin yinelenmesinin kötü niyetli olarak değerlendirilmesi olanak dahilindedir. Bununla birlikte her vaka kendi koşulları dahilinde değerlendirilmelidir. İncelenen vakada, Pelikan1’in sonraki tarihli markasıyla, önceki tarihli markası arasındaki farklar oldukça önemsiz olsa da ve hatta bu markalar aynı gibi algılanacak olsa da, kötü niyete ilişkin yeterli derecede kanıt yoktur ve marka sahiplerinin önceden tescil ettirdikleri markalarının modernleştirilmiş versiyonlarını, incelenen vakada olduğu gibi, tescil ettirmeleri mümkündür. Pelikan1, sonraki tarihli markasını tescil ettirdiğinde şirketin 125. kuruluş yıldönümü kutlanmaktadır ve markanın modernleştirilmiş versiyonunun bunun sonucunda tescil ettirilmesine karar verilmiştir. Buna ilaveten, sonraki tarihli Pelikan1 markasının hizmet listesi kapsamının, önceki tarihli markasına göre daha dar olduğunun da altı çizilmiştir. Belirtilen nedenlerle, Genel Mahkeme, Pelican2’nin birinci iddiasını kabul etmemiştir.

  • Genel Mahkeme, “Pelican2’nin diğer iddiası, Pelikan1’in 1996 yılı tescilinde yer alan 35. ve 39. sınıflara dahil hizmetleri hiç kullanmamış olması, dolayısıyla bu hizmetlerin yeniden tesciliyle sonuçlanmış 2003 yılı markasının Pelikan1 tarafından gerçek kullanım niyetiyle yapılmış olduğunun kabul edilemeyeceğidir. Dolayısıyla, Pelican2’ye göre, Pelikan1’in tescili başvuru aşamasında bu nedenle de kötü niyetlidir.” yönündeki ikinci iddiasını aşağıdaki şekilde değerlendirmiştir:

Genel Mahkeme’ye göre kullanım kötü niyetin varlığını incelenirken değerlendirmeye alınabilecek bir faktördür. Bununla birlikte, kötü niyet bakımından değerlendirilmesi gereken konu, başvuru sahibinin başvuru tarihindeki niyetidir, birlik markasının başvuru tarihinden sonra kullanılıp kullanılmadığı ayrı bir konudur. İncelenen vakada, Pelikan1’in tescil tarihinde markayı kullanım niyetinde olmadığını gösteren yeterli kanıt yoktur. Pelikan1’in önceki tarihli tescilinin 35. ve 39. sınıflara dahil hizmetler bakımından iptal edilmesi, tek başına Pelikan1’in başvuru tarihindeki niyeti hakkında sonuçlara varmak için yeterli değildir. (Bu noktada, Pelikan1’in sonraki tarihli başvurusunu yaptığında, önceki tarihli markası hakkında kullanmama nedeniyle iptal talebi olmadığının okuyucularımıza hatırlatılması gerekmektedir.)

Buna ilaveten, Pelikan1’in 35. ve 39. sınıflara dahil hizmetler bakımından tescil talebinin kapsamının çok geniş olması, etik davranış, dürüst ticari faaliyet ilkelerinden uzaklaşılmış olduğu anlamına gelmemektedir. Çok fazla mal ve hizmet için başvuruda bulunulması, birlik markası tescili taleplerinde sıklıkla görülmektedir; kural olarak bir işletmenin sadece başvuru tarihinde pazarladığı mal ve hizmetler için değil, gelecekte pazarlama niyetinde olduğu mal ve hizmetler açısından da başvuruda bulunması meşrudur. Dahası, Tüzük ve içtihatta mal ve hizmet listesinin uzunluğuna bakarak kötü niyetli başvuru sonucuna varılmasını sağlayabilecek herhangi bir dayanak bulunmamaktadır.

Belirtilen nedenler çerçevesinde Genel Mahkeme, Pelican2’nin ikinci argümanını da kabul etmemiştir.

  • Genel Mahkeme, son olarak Pelican2’nin, “Pelikan1, “Pelikan” markasını 35. ve 39. sınıflara dahil hizmetler bakımından kullanım amacıyla değil, diğer işletmelerin bu markayı kullanımlarının önüne geçmek amacıyla tescil ettirmiştir. Şöyle ki, Pelikan sözcüğü, birçok firma tarafından kullanılmaktadır ve Pelikan1’in anılan hizmetler bakımından markayı tescil ettirmesi, engelleme, spekülasyon markası yaratılması sonucuna yol açmaktadır.” yönündeki üçüncü ve son argümanını değerlendirmiştir.

Pelican2’nin bu iddiasını desteklemek için ortaya koyduğu delil; Pelikan1’in, Pelican2’nin Slovakya tescil ettirdiği markaları hükümsüz kılmak için talepte bulunmuş olmasıdır.

Genel Mahkeme, Pelican2’nin bu yöndeki iddiasını da kabul etmez. Mahkeme’ye göre, Pelikan1, tescilli markanın kendisine sağladığı yasal hakları kullanmaktadır ve bu durumun Pelikan1’in marka tescil başvurusunu yaparken kötü niyetle hareket ettiğini ispatlaması mümkün değildir. Kötü niyet iddiasını bu açıdan destekleyen başka kanıtların yokluğunda, bu iddianın kabul edilmesi de mümkün değildir.

Genel Mahkeme, Pelican2’nin iddialarının tümünü yukarıda açıklanan gerekçelerle reddetmiş ve Pelikan1’nin sonraki tarihli markasının tescil talebinin kötü niyetle yapıldığı yönündeki davayı kabul etmemiştir.

Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin Pelikan kararı, EUIPO Marka İnceleme Kılavuzu’na da yansımıştır.  https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_manual/WP_1_2017/Part-D/02-part_d_cancellation_section_2_substantive_provisions/TC/part_d%20cancellation_section_2_substantive_provisions_tc_en.pdf bağlantısından ilgili kısmına erişilebilecek kılavuzun 14. sayfasında Pelikan davasına atıfta bulunularak: “AB markası sahibinin kötü niyetle hareket edip etmediğinin tespitinde dikkate alınabilecek faktörlerden birisinin, marka sahibinin kullanma için tanınan yasal süreyi suni biçimde uzatmaya çalışması hali, örneğin kullanmama nedeniyle ortaya çıkabilecek hak kayıplarını ortadan kaldırmak için aynı AB markasının başvurusunu yinelemesi olduğu” belirtilmiştir.  Bununla birlikte, aynı davaya atıfta bulunularak: “Bu durumun, AB markası sahibinin olağan ticari pratikler çerçevesinde hareket ederek, işaretinin farklı varyasyonlarını koruması isteğinden, örneğin bir logonun değiştirilmesinden farklı tutulması gerektiği de belirtilmiştir.”

Bunlara ilaveten, Kılavuzun 15. ve 16. sayfalarında Pelikan davasına atıfta bulunularak aşağıdaki tespitlere de yer verilmiştir:

“Önceki tarihli çok benzer bir AB markasının bazı mal ve hizmetler için iptal edilmiş olması, tek başına, AB markası sahibinin aynı mal ve hizmetler için başka bir AB markasının başvurusunu yaptığı andaki niyetine ilişkin sonuca varılması için yeterli değildir.

Hükümsüzlüğü talep edilen AB markasının başvurusunun, önceki tarihli AB markasının kullanıma ilişkin yasal süresinin dolmasından üç ay önce yapılmış olması, AB markası sahibinin niyetinin, güncellenmiş bir hizmet listesini içeren modernleştirilmiş (logosu değiştirilmiş) bir markayı tescil ettirmek olduğunu gösteren faktörleri etkisiz hale getirmez.

Hükümsüzlük talebi sahibinin markalarına karşı AB markasının sahibince iptal-hükümsüzlük gibi taleplerde bulunulmuş olması, AB markası sahibinin yasal haklarının kullanımıdır ve bu husus tek başına dürüst olmayan niyetin varlığını göstermez.

Aynı sahibe ait önceki ve sonraki tarihli AB markaları arasındaki farkların çok önemsiz ve ortalama tüketicilerce fark edilemeyecek derecede küçük olması, tek başına, hükümsüzlüğü talep edilen AB markasının, yinelenmiş bir başvuru sonucu kötü niyetle tescil edilmiş bir marka olduğunu göstermez. Bir markanın grafik gösterimi olarak tasarlanmış bir logonun zaman içerisinde değişmesi olağan bir ticari pratiktir.”

Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin Pelikan kararı, özellikle kullanmama nedeniyle iptal tehdidi altında olan bir markanın başvurusunun yinelenmesi halinde, sonraki tarihli markanın başvuru tarihinde kötü niyetli bir marka talebi olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hususunda önemli tespitler içermektedir.

Karar içeriğinde yer verilen değerlendirmeler, bu tespitin hiç de kolay olmayacağını ve değerlendirmenin sadece tarihlere bakılarak mekanik biçimde yapılamayacağını göstermektedir. Önceki tarihli ve sonraki marka arasındaki görsel farklılıklar, sonraki tarihli markanın hangi amaçla yapılmış olduğu, mal – hizmet listesinin içeriğinde yapılan değişiklikler, vb. birçok faktör, sonraki tarihli markanın başvurusunun yapıldığı andaki niyetin kötü niyet olup olmadığını değerlendirilirken dikkate alınacaktır.

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun marka alanında getirdiği yeniliklerden belki de en önemlisi olan, kullanmama savunmasının uygulamasının ne şekilde gelişeceğini zaman gösterecektir. Buna karşın, kullanmama savunmasından zarar görmek istemeyen marka sahiplerinin 5 yıllık yasal süre içerisinde kullanmadıklarını markalarının başvurularını yineleyerek kullanmama savunmasının kendileri için getireceği olumsuzluklardan kaçınmak isteyecekleri yönünde güçlü bir gösterge bulunmaktadır. Dolayısıyla, cevabı merakla beklenen soru, bu tip yineleme başvurularının kötü niyetli sayılıp sayılmayacağıdır. Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin bu yazıda yer verdiğimiz Pelikan kararı, bu sorunun yanıtını açık olarak vermese de, en azından dikkate alınması gereken faktörlerin neler olabileceği konusunda fikir vermektedir.

Kararın okuyucularımızca da ilgiyle değerlendirileceğini tahmin ediyoruz.

Önder Erol Ünsal

Mart 2017

unsalonderol@gmail.com