Kategori: 6769 sayılı sınai mülkiyet kanunu

SINAİ MÜLKİYET MEVZUATINDA 08.07.2019 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN DEĞİŞİKLİKLER VE BU DEĞİŞİKLİKLERİN MUHTEMEL ETKİLERİ

Dün akşam geç saatlerde yayımlanan 08.07.2019 tarihli ve 30825 1. Mükerrer sayılı Resmi Gazete ile birçok hukuki düzenlemenin yanında; 24.04.2017 tarihli ve 30047 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik (SMKY) ile 30.12.2004 tarihli ve 25686 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında  Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik (EDTY) hükümlerinde değişiklikler içeren düzenlemelere de yer verilmiştir.

SMKY’de daha önce yapılan ilk ve tek değişiklik, 27.10.2017 tarihli ve 30223 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik m.1 hükmüyle gerçekleştirilmişti.[1] Anılan değişiklik ile SMKY m.131 hükmüne üçüncü fıkradan sonra gelmek üzere, “Çevrim içi yolla yapılan başvuru veya diğer talepler 3/9/2016 tarihli ve 29820 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan E-Devlet Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında kimlik doğrulama işlemi yapılarak e-Devlet Kapısı üzerinden de gerçekleştirilebilir. Bu yolla gerçekleştirilen başvuru veya taleplerde, işlemi yapan başvuru veya talep sahibi, gerçeğe aykırı beyanda bulunması veya belge sunması halinde her türlü hukuki ve cezai sorumluluğu üstlenir.” ifadelerini içeren dördüncü fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar değişikliğe göre teselsül ettirilmişti. Bu değişiklikle kişilerin e-Devlet Şifreleri ile sınai mülkiyet haklarına ilişkin işlemleri gerçekleştirilmesinin hukuki altyapısı oluşturulmuştu.

SMKY’deki ikinci değişiklik ise 08.07.2019 tarihli ve 30825 1. Mükerrersayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (SMKYD) ile gerçekleştirilmiştir. SMKY’de yapılan değişiklikler ve bu değişikliklerin muhtemel etkilerine ilişkin değerlendirmelerimiz ile değişikliklere ilişkin inceleme tablosu[2] aşağıda yer almaktadır:

  • SMKY m.19/2,ç ve m.19/2,d hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. Anılan değişiklikle; markanın, kapsamında yer alan bir kısım mallar ve hizmetler bakımından yenilenebilmesi için talepte bulunan başvuru sahibinin gerçek kişi olması durumunda, noter onaylı imza beyannamesinin veya söz konusu beyannamenin noter onaylı örneğinin sunulması ile talepte bulunan başvuru sahibinin tüzel kişi olması durumunda noter onaylı imza sirkülerinin veya söz konusu sirkülerin noter onaylı örneğinin sunulması zorunluluğu kaldırılmıştır.
  • SMKY m.22/2,ç ve m.22/2,d hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. Anılan değişiklikle;başvuru sahibinin, markanın tescil edilmesinden önce başvurusunu kısmen veya tamamen geri çekebilmesi için talepte bulunan başvuru sahibinin gerçek kişi olması durumunda, noter onaylı imza beyannamesinin veya söz konusu beyannamenin noter onaylı örneğinin sunulması ile talepte bulunan başvuru sahibinin tüzel kişi olması durumunda noter onaylı imza sirkülerinin veya söz konusu sirkülerin noter onaylı örneğinin sunulması zorunluluğu kaldırılmıştır.
  • SMKY m.23/2,ç ve m.23/2,d hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. Anılan değişiklikle;marka sahibinin, markanın tescil kapsamındaki mal veya hizmetlerin tamamından veya bir kısmından vazgeçebilmesi için, talepte bulunan marka sahibinin gerçek kişi olması durumunda, noter onaylı imza beyannamesinin veya söz konusu beyannamenin noter onaylı örneğinin sunulması ile talepte bulun marka sahibinin tüzel kişi olması durumunda noter onaylı imza sirkülerinin veya söz konusu sirkülerin noter onaylı örneğinin sunulması zorunluluğu kaldırılmıştır.
  • SMKY m.33/2,c ve m.33/2,ç hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. Anılan değişiklikle;marka başvurusunun yayımına veya marka başvurusu hakkında verilen karara itirazın, itiraz hakkında karar verilinceye kadar geri çekilebilmesi için, talepte bulunan itiraz sahibinin gerçek kişi olması durumunda, noter onaylı imza beyannamesinin veya söz konusu beyannamenin noter onaylı örneğinin sunulması ile talepte bulunanın itiraz sahibinin tüzel kişi olması durumunda noter onaylı imza sirkülerinin veya söz konusu sirkülerin noter onaylı örneğinin sunulması zorunluluğu kaldırılmıştır.
  • SMKY m.46/1,c hükmü yürürlükten kaldırılmıştır. Anılan değişiklikle; coğrafi işaret veya geleneksel ürün adını tescil ettirenin, tescilin sağladığı haklarından ve kullanımın denetimiyle ilgili sorumluluklarından vazgeçebilmesi için,tescil ettirenin gerçek kişi olması durumunda, noter onaylı imza beyannamesinin veya söz konusu beyannamenin noter onaylı örneğinin sunulması, tescil ettirenin tüzel kişi olması durumunda noter onaylı imza sirkülerinin veya söz konusu sirkülerin noter onaylı örneğinin sunulması ile tescil ettirenin kamu kurum ve kuruluşları veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları olması durumunda vazgeçme yetkisini gösterir belgenin aslının veya aslına uygun örneğinin sunulması zorunluluğu kaldırılmıştır.
  • SMKY m.66/2,c ve m.66/2,ç hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. Anılan değişiklikle;tasarım tescilinin yayımına veya tasarım tescil başvurusu hakkında verilen ret veya kısmi ret kararına itirazın, Kurum tarafından itiraz hakkında karar verilmeden önce geri çekilebilmesi için, talepte bulunan itiraz sahibinin gerçek kişi olması durumunda, noter onaylı imza beyannamesinin veya söz konusu beyannamenin noter onaylı örneğinin sunulması ile talepte bulunanın itiraz sahibinin tüzel kişi olması durumunda noter onaylı imza sirkülerinin veya söz konusu sirkülerin noter onaylı örneğinin sunulması zorunluluğu kaldırılmıştır.
  • SMKY m.67/3,ç ve m.67/3,d hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. Anılan değişiklikle; koruma süresi sona eren çoklu tasarım başvurularında kısmi yenileme işlemi yapılabilmesi için, talepte bulunan başvuru sahibinin gerçek kişi olması durumunda, noter onaylı imza beyannamesinin veya söz konusu beyannamenin noter onaylı örneğinin sunulması ile talepte bulunanın başvuru sahibinin tüzel kişi olması durumunda noter onaylı imza sirkülerinin veya söz konusu sirkülerin noter onaylı örneğinin sunulması zorunluluğu kaldırılmıştır.
  • SMKY m.70/2,ç ve m.70/2,d hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. Anılan değişiklikle; tasarım sahibinin, başvurudan veya tescilden doğan tasarım hakkından kısmen veya tamamen vazgeçebilmesi için, talepte bulunan tasarım sahibinin gerçek kişi olması durumunda, noter onaylı imza beyannamesinin veya söz konusu beyannamenin noter onaylı örneğinin sunulması ile talepte bulunanın tasarım sahibinin tüzel kişi olması durumunda noter onaylı imza sirkülerinin veya söz konusu sirkülerin noter onaylı örneğinin sunulması zorunluluğu kaldırılmıştır.
  • SMKY m.110/2 hükmü yürürlükten kaldırılmıştır. Anılan değişiklikle; patent başvurusunun geri çekilmesi veya patent hakkından vazgeçilmesi talebinin işleme alınabilmesi için; başvuru veya patent sahibinin tüzel kişi olması durumunda talebi yapan tüzel kişiliğe ait imza sirkülerinin sunulması zorunluluğu kaldırılmıştır.

SINAİ MÜLKİYET KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK’TE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN TABLO

Kısmi yenileme
MADDE 19 –
(2) Kısmi yenileme için aşağıdaki bilgi ve belgelerin verilmesi zorunludur:

ç) Talep eden başvuru sahibi gerçek kişi ise noter onaylı imza beyannamesi veya söz konusu beyannamenin noter onaylı örneği.
d) Talep eden başvuru sahibi tüzel kişi ise noter onaylı imza sirküleri veya söz konusu sirkülerin noter onaylı örneği.  
Başvurunun geri çekilmesi
MADDE 22 – 
(2) Başvurunun geri çekilmesi için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur:

ç) Talep eden başvuru sahibi tüzel kişi ise noter onaylı imza sirküleri veya söz konusu sirkülerin noter onaylı örneği.
d) Talep eden başvuru sahibi gerçek kişi ise noter onaylı imza beyannamesi veya söz konusu beyannamenin noter onaylı örneği.  
Marka hakkından vazgeçme
MADDE 23 –  …
(2) Marka hakkından vazgeçilmesi için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur:

ç) Talep eden marka sahibi tüzel kişi ise noter onaylı imza sirküleri veya söz konusu sirkülerin noter onaylı örneği.
d) Talep eden marka sahibi gerçek kişi ise noter onaylı imza beyannamesi veya söz konusu beyannamenin noter onaylı örneği.  
İtirazın geri çekilmesi
MADDE 33 –  …
(2) İtirazın geri çekilebilmesi için aşağıdaki belgelerin Kuruma sunulması zorunludur:

c) Talep eden itiraz sahibi tüzel kişi ise noter onaylı imza sirküleri veya söz konusu sirkülerin noter onaylı örneği.
ç) Talep eden itiraz sahibi gerçek kişi ise noter onaylı imza beyannamesi veya söz konusu beyannamenin noter onaylı örneği.  
Tescilin sağladığı hak ve sorumluluktan vazgeçme
MADDE 46 – (1) Coğrafi işaret veya geleneksel ürün adını tescil ettiren, tescilin sağladığı haklarından ve kullanımın denetimiyle ilgili sorumluluklarından vazgeçebilir. Vazgeçme talebi imzalı form ile Kuruma yazılı olarak yapılır. Vazgeçme talebi için aşağıdaki bilgi ve belgelerin verilmesi zorunludur:

c) Tescil ettiren tüzel kişi ise noter onaylı imza sirküleri veya söz konusu sirkülerin noter onaylı örneği, gerçek kişi ise noter onaylı imza beyannamesi veya söz konusu beyannamenin noter onaylı örneği, kamu kurum ve kuruluşları veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ise vazgeçme yetkisini gösterir belgenin aslı veya aslına uygun örneği.  
İtirazın geri çekilmesi
MADDE 66 –  …
(2) İtirazın geri çekilebilmesi için aşağıdaki belgelerin Kuruma sunulması zorunludur:

c) Talep eden itiraz sahibi tüzel kişi ise noter onaylı imza sirküleri veya söz konusu sirkülerin noter onaylı örneği.
ç) Talep eden itiraz sahibi gerçek kişi ise noter onaylı imza beyannamesi veya söz konusu beyannamenin noter onaylı örneği.  
Yenileme
MADDE 67 –  …
(3) Çoklu başvurularda kısmi yenileme işlemi yapılabilir. Kısmi yenileme için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur:

ç) Talep eden başvuru sahibi tüzel kişi ise noter onaylı imza sirküleri veya söz konusu sirkülerin noter onaylı örneği.
d) Talep eden başvuru sahibi gerçek kişi ise noter onaylı imza beyannamesi veya söz konusu beyannamenin noter onaylı örneği.  
Vazgeçme
MADDE 70 –  …
(2) Tasarım hakkından vazgeçilmesi için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur:

ç) Talep eden tasarım sahibi tüzel kişi ise noter onaylı imza sirküleri veya söz konusu sirkülerin noter onaylı örneği.
d) Talep eden tasarım sahibi gerçek kişi ise noter onaylı imza beyannamesinin aslı veya noterden onaylı sureti.  
Patent başvurusunun geri çekilmesi veya patent hakkından vazgeçilmesi
MADDE 110 – 
(2) Başvuru veya patent sahibinin tüzel kişi olması durumunda bu tüzel kişi tarafından yapılan patent başvurusunun geri çekilmesi veya patent hakkından vazgeçilmesi talebinin işleme alınabilmesi için talebi yapan tüzel kişiliğe ait imza sirkülerinin sunulması gerekir.  

Sınai mülkiyet mevzuatında dün akşam gerçekleştirilen bir diğer değişiklik ise hemen hemen hiç uygulaması bulunmayan bir sınai mülkiyet hakkı olan entegre devre topoğrafyalarına ilişkindir. 08.07.2019 tarihli ve 30825 1. Mükerrersayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması HakkındaKanunun Uygulama Şeklini Gösterir YönetmelikteDeğişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile EDTY’nin bir kısım hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. EDTY’de yapılan değişiklikler ve bu değişikliklerin muhtemel etkilerine ilişkin değerlendirmelerimiz ile değişikliklere ilişkin inceleme tablosu[3] aşağıda yer almaktadır:

  • EDTY m.14/1,b, m.14/4,ç ve m.14/6,ç hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. Anılan değişiklikle; bir entegre devre topoğrafyası başvuru veya entegre devre topoğrafyası hakkı sahibinin adresinin, unvanının veya nev’inin değişmesi halinde bu değişiklikler ile ticaret şirketlerindeki birleşme, bölünme gibi yapısal değişiklik işlemleri ile ayni sermaye konulması veya ticari işletmelerin devralınması sonucunda hak sahibinde meydana gelecek değişiklik işlemlerinin Sicile kaydedilmesi için, ilgili talep vekil aracılığıyla yapılmışsa vekâletname sunulması zorunluluğu kaldırılmıştır.
  • EDTY m.15/2,e hükmü yürürlükten kaldırılmıştır. Anılan değişiklikle;entegre devre topoğrafyası başvurusundan veya tescilinden doğan hakların başkasına devrinin Sicile kaydedilebilmesi ve Bültende yayımlanabilmesi için, talep vekil tarafından yapılıyorsa vekâletname sunulması zorunluluğu kaldırılmıştır.
  • EDTY m.16/1,d hükmü yürürlükten kaldırılmıştır. Anılan değişiklikle;entegre devre topoğrafyası başvurusundan veya tescilinden doğan hakların miras yoluyla intikal etmesi halinde bu durumun Sicile kaydedilebilmesi ve Bültende yayımlanabilmesi için, talep vekil tarafından yapılıyorsa vekâletname sunulması zorunluluğu kaldırılmıştır.
  • EDTY m.17/2,e hükmü yürürlükten kaldırılmıştır. Anılan değişiklikle;entegre devre topoğrafyası başvurusundan veya tescilinden doğan haklar ile ilgili olarak kullanma yetkisinin ulusal sınırların bütünü içinde veya bir kısmında geçerli olacak şekilde lisans sözleşmesine konu edilmesi halinde lisansın Sicile kaydedilebilmesi ve Bültende yayımlanabilmesi için, talep vekil tarafından yapılıyorsa vekâletname sunulması zorunluluğu kaldırılmıştır.
  • EDTY m.18/1,e hükmü yürürlükten kaldırılmıştır. Anılan değişiklikle;entegre devre topoğrafyası başvurusundan veya tescilinden doğan hakların rehne konu olması halinde  bu durumun Sicile kaydedilebilmesi ve Bültende yayımlanabilmesi için, talep vekil tarafından yapılıyorsa vekâletname sunulması zorunluluğu kaldırılmıştır.
  • EDTY m.21/2,c hükmü yürürlükten kaldırılmıştır. Anılan değişiklikle; entegre devre topoğrafyası hak sahibinin vekilinin talebi ile tescil belgesi sureti verilebilmesi için vekâletname sunulması zorunluluğu kaldırılmıştır.
  • EDTY m.24/2,b ve m.24/2,c hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. Anılan değişiklikle; entegre devre topoğrafyası koruma hakkı sahibinin başvuru veya tescilden doğan hakkından vazgeçmesinin Sicile kaydedilebilmesi için, talep eden hak sahibinin tüzel kişi olması durumunda imza sirkülerinin, talep eden hak sahibinin gerçek kişi olması durumunda imza beyannamesininsunulması zorunluluğu kaldırılmıştır.

ENTEGRE DEVRE TOPOĞRAFYALARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK’TE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN TABLO

Adres, unvan, nev’i değişiklikleri ve hak sahipliğindeki değişiklikler
Madde 14 – Bir entegre devre topoğrafyası başvuru veya entegre devre topoğrafyası hakkı sahibinin adresinin değişmesi halinde bu değişikliğin Sicile kaydedilmesi için aşağıda sayılan belgelerle birlikte Enstitüye başvuruda bulunulması gerekir.

b) Talep vekil aracılığıyla yapılmışsa vekaletname.

Bir entegre devre topoğrafyası başvuru veya entegre devre topoğrafyası hakkı sahibinin unvanının veya nev’inin değişmesi halinde bu değişikliğin Sicile kaydedilmesi için aşağıda sayılan belgelerle birlikte Enstitüye başvuruda bulunulması gerekir.

ç) Talep vekil aracılığıyla yapılmışsa vekaletname.

Ticaret şirketlerindeki birleşme, bölünme gibi yapısal değişiklik işlemleri ile ayni sermaye konulması veya ticari işletmelerin devralınması sonucunda hak sahibinde meydana gelecek değişiklik işlemlerinin Sicile kaydedilmesi için aşağıda sayılanlarla başvuruda bulunulması gerekir.

ç) Talep vekil aracılığıyla yapılmışsa vekaletname.  
Devir
Madde 15 —  …
Devrin Sicile kaydedilebilmesi ve Bültende yayımlanabilmesi için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur.

e) Talep vekil tarafından yapılıyor ise vekaletname.    
İntikal
Madde 16 — 
Entegre devre topoğrafyası başvurusu veya tescilinden doğan hakların miras yoluyla intikal etmesi halinde bu durumun Sicile kaydedilebilmesi ve Bültende yayımlanabilmesi için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur.

d) Talep vekil tarafından yapılıyor ise vekaletname.  
Lisans
Madde 17 — 
Lisansın Sicile kaydedilebilmesi ve Bültende yayımlanabilmesi için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur.

e) Talep vekil tarafından yapılıyor ise vekaletname.  
Rehin
Madde 18 — 
Entegre devre topoğrafyası başvurusu veya  tescilinden doğan haklar rehne konu olabilir. Rehnin Sicile kaydedilebilmesi ve Bültende yayımlanabilmesi için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur.

e) Talep vekil tarafından yapılıyor ise vekaletname.  
Tescil Belgesi Sureti
Madde 21 —  …
Tescil belgesi suretinin verilebilmesi için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur.

c) Talep vekil tarafından yapılıyor ise vekaletname.  
Vazgeçme
Madde 24 —  …
Vazgeçme isteğinin yazılı olarak Enstitüye bildirilmesi gerekir. Vazgeçmenin Sicile kaydedilebilmesi için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur.

b) Talep eden hak sahibi tüzel kişi ise imza sirküleri,
c) Talep eden hak sahibi gerçek kişi ise imza beyannamesi,  

Osman Umut KARACA

osmanumutkaraca@hotmail.com

Temmuz 2019


[1]Değişiklik için bkz; http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171027-5.htm, (08.07.2019)

[2] Değişiklik ile SMKY metninden çıkarılan bölümler üstü çizili olarak gösterilmiştir.

[3] Değişiklik ile EDTY metninden çıkarılan bölümler üstü çizili olarak gösterilmiştir.

GÜMRÜK MEVZUATI BAĞLAMINDA SINAİ MÜLKİYET HAKLARINA İLİŞKİN GÜNCEL GELİŞMELER

 

Sınai mülkiyet haklarının ihlalinin görünüm şekilleri arasında malların ithalatı ve belli durumlarda ihracatı da yer almaktadır.  İhlalin belirtilen şekilde gerçekleşmesi halinde özellikle ihlale konu eşyanın muhafazası sınai mülkiyet mevzuatının yanında gümrük mevzuatının da konusunu oluşturmaktadır. Okumakta olduğunuz yazının konusu da belirtilen duruma ilişkindir. 28.11.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 1 Seri No.lu Kaçak Eşya ve Kaçak Eşya Naklinde Kullanılan Taşıtlara İlişkin İşlemler hakkında Tasfiye Genel Tebliği[1] (Tebliğ) m.9 hükmünde fikrî ve sınai mülkiyet haklarını ihlal eder nitelikteki eşyaya ilişkin işlemler düzenlenmektedir.

Tebliğ m.9/1 hükmünde; 21.03.2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda (KMK) tanımlanan suçların konusunu oluşturan ve aynı zamanda fikrî ve sınai mülkiyet haklarını ihlal eder nitelikte olduğundan şüphe edilen eşyanın, bir gümrük işlemi ile bağlantılı olması halinde gümrük idaresine ait ambarlara alınacağı belirtilmiştir.

Tebliğ m.9/2 hükmünde; yurt içinde fikrî ve sınai mülkiyet haklarını ihlal ettiği şüphesi ile elkonulan eşyanın gümrük işlemleri ile bağlantısının kurulamaması halinde bu tür eşyanın, 22.12.2016 tarihli ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) m.163 hükmüne göre hızlı imha prosedürüne tabi tutulması gerektiğinden bahisle gümrük idaresince teslim alınmaksızın milli emlak birimlerine teslim edileceği belirtilmiş, KMK kapsamında dava açılması halinde bu tür eşya gümrük ambarlarına alınabileceği gibi eşyanın tasfiyesine ilişkin işlemlerin yerinde de gerçekleştirilebileceği ifade edilmiştir.

Tebliğ m.9/3 hükmünde KMK kapsamında yurt içinde el konulan ve aynı zamanda SMK kapsamında olduğu değerlendirilerek gümrük idaresine teslim edilen eşya ile ilgili olarak SMK kapsamında dava açılması ve mahkemesince imhası yönünde karar verilmesi halinde, eşyanın depolanması, imhası ve yapılan diğer masrafların yükümlüsünden tahsil edileceği belirtilmiştir.

Tebliğ hükümleri incelendiğinde; Tebliğ m.9/2 hükmünün yalnız marka hakkına ilişkin olduğu ve marka hakkına tecavüz suçuyla sınırlı olduğu sonucuna varmak mümkündür. Bu çıkarımı yapmamızın nedeni, anılan hükmün SMK m.163 hükmünde düzenlenen hızlı imha prosedürüne atıf yapmasıdır. SMK m.163 hükmü, her ne kadar SMK’nin Ortak Hükümler başlığı altında yer alsa da doğası gereği yalnız markalara uygulanabilecek niteliktedir. Zira SMK m.163 hükmü SMK’de düzenlenen suçlara ilişkindir ve SMK’de yer alan tek suç, SMK m.30 hükmünde düzenlenen marka hakkına tecavüz suçudur. Bununla birlikte Tebliğ m.9/1 ve m.9/3 hükümleri tüm sınai mülkiyet haklarına uygulanabilecek niteliktedir. Zira anılan hükümlerde sınai mülkiyet hakkının ihlalinden söz edilmekte ve bu ihlal halinin suç niteliğinde olması koşulu aranmamaktadır.

Tebliğ’in sınai mülkiyet hakkına ilişkin bölümü üzerinde yapılacak genel bir değerlendirmede, KMK’de tanımlanan suçların konusunu oluşturan eşyanın aynı zamanda fikrî ve sınai mülkiyet haklarını ihlal eder nitelikte olduğundan şüphe edilmesi ve bir gümrük işlemi ile bağlantısının bulunması halinde gümrük idaresine ait ambarlara alınabileceği, ancak bu eşya hakkında SMK kapsamında dava açılarak imha kararı verilmesi halinde, eşyanın depolanması ve imhasına ilişkin masraflar ile yapılan diğer masrafların yükümlüsünden tahsil edileceği sonucuna varılmaktadır. Tebliğ m.9/2 hükmüne göre; yurt içinde fikrî ve sınai mülkiyet haklarını ihlal ettiği şüphesi ile el konulan eşyanın, gümrük işlemleri ile bağlantısının kurulamaması halinde, gümrük idaresince teslim alınmaksızın milli emlak birimlerine teslim edileceği; ancak bu tür eşya hakkında KMK kapsamında dava açılması halinde ise söz konusu eşyanın gümrük idaresine ait ambarlara alınabileceği veya eşyanın tasfiyesine ilişkin işlemlerin eşyanın bulunduğu yerde de gerçekleştirilebileceği sonucuna varılmaktadır.

[1] Bkz; http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/11/20181128.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/11/20181128.htm

 

Osman Umut KARACA

osmanumutkaraca@hotmail.com

Kasım 2018

 

 

HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ZORUNLU ARABULUCULUĞUN KAPSAMI GENİŞLİYOR: FİKRÎ MÜLKİYET MEVZUATINDA ÖNGÖRÜLEN DAVALARDA ZORUNLU ARABULUCULUK SÜRECİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER


Zorunlu arabuluculuk sürecinin kapsamının genişletilmesine ilişkin uzun süredir devam eden ve bir bölümünde bizim de yer aldığımız çalışmalar tamamlanarak;  bu çalışmalar sonucunda hazırlanan metin; 13 Kasım 2018 tarihli ve E.2/1286 sayılı “Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun Teklifi (Kanun Teklifi)” olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulmuştur. [1]

Kanun Teklifi’nin başlığı her ne kadar zorunlu arabuluculuk sürecine ilişkin ifadeler içermese de Kanun Teklifi’nin Çerçeve m.20-23 hükümleri, zorunlu arabuluculuk müessesesine hasredilmiştir. Kanun Teklifi Çerçeve m.20 hükmü ile 13.01.2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na (TTK) m.5/A hükmü eklenmesi öngörülmüştür. TTK’ye eklenmesi öngörülen m.5/A hükmüne göre; Kanunun 4 üncü maddesinde belirtilen davalardan, konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri hakkında dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartı olarak düzenlenmiştir. Anılan hüküm, ilk bakışta yalnız ticari davalar için öngörülmüş bir düzenleme gibi görünse de fikrî mülkiyet mevzuatında öngörülen davalar da kapsamda yer almaktadır. Zira TTK m.4/1,e hükmüne göre; tarafların tacir olup olmadıklarına bakılmaksızın fikrî mülkiyet hukukuna dair mevzuatta öngörülen hususlardan doğan hukuk davaları ticari dava sayılmaktadır. Bu noktada dikkat edilmesi gereken husus; yalnız fikrî mülkiyet hukukuna dair mevzuatta açıkça belirtilen davaların değil; açıkça belirtilmese de söz konusu mevzuatta öngörülen hususlardan doğan tüm hukuk davalarının ticari dava niteliğinde olduğudur.

TTK m.4/1,e hükmünün kapsamına; 22.12.2016 tarihli ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nda (SMK), 22.04.2004 tarihli ve 5147 sayılı Entegre devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanun’da ve bir ticari işletmeyi ilgilendirmesi koşuluyla 05.12.1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda (FSEK) öngörülen davalar girmektedir. Kanun Tasarısı Çerçeve m.20 hükmü ile söz konusu davalardan konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat davalarında, dava açılmadan önde arabulucuya başvurulmuş olması dava şartı olarak öngörülmektedir.

Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanun’dan ve FSEK’ten kaynaklanan davalar bir kenara bırakılacak olursa, Kanun Tasarısı’nın bu haliyle yürürlüğe girmesi durumunda, SMK’de öngörülen hususlardan doğan ve konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepli davaların tümü bakımından dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartı olacaktır. Sınırlı sayıda olmamak üzere aşağıda yer alan davalar bu kapsamda yer almaktadır:

  • SMK m.27/4 hükmüne göre; markanın hükümsüzlüğü ve iptali kararından önce kurulmuş sözleşmeler uyarınca ödenmiş bedelin iadesine ilişkin davalar.
  • SMK m.51/3 hükmüne göre; coğrafi işaretin ve geleneksel ürün adının hükümsüzlüğü kararından önce kurulmuş sözleşmeler uyarınca ödenmiş bedelin iadesine ilişkin davalar.
  • SMK m.74 hükmüne göre çalışanlar tarafından yapılan tasarımlara ilişkin hak talebinde bedelin belirlenmesine ilişkin davalar.
  • SMK m.79/3 hükmüne göre; tasarımın hükümsüzlüğü kararından önce kurulmuş sözleşmeler uyarınca ödenmiş bedelin iadesine ilişkin davalar.
  • SMK m.88 hükmüne göre; kanuni tekel kapsamında patent sahibinin devrettiği haklar nedeniyle talep edebileceği bedele ilişkin davalar.
  • SMK m.124/6 hükmüne göre; gizli patent nedeniyle patent başvuru sahibinin Devlet’e karşı açacağı tazminat davaları.
  • SMK m.127 hükmüne göre; patent hakkının devrinden veya lisans verilmesinden kaynaklı sorumluluk nedeniyle açılacak tazminat davaları.
  • SMK m.133 hükmüne göre; zorunlu lisans bedelinin belirlenmesine ve talebine ilişkin davalar.
  • SMK m.134 hükmüne göre; ek patentte zorunlu lisans bedelinin belirlenmesine ve talebine ilişkin davalar.
  • SMK m.136/1 hükmüne göre; zorunlu lisans bedelinde değişiklik yapılmasına ilişkin davalar.
  • SMK m.136/2 hükmüne göre; patente ilişkin zorunlu lisansın iptali nedeniyle açılacak tazminat davaları.
  • SMK m.139/2 hükmüne göre; patent sahibinin ağır ihmali veya kötüniyetli olarak hareket etmesinden dolayı patentin hükümsüz kılınması halinde zarar görenlerin açacağı tazminat davaları.
  • SMK m.139/3 hükmüne göre; patentin hükümsüzlüğü kararından önce kurulmuş sözleşmeler uyarınca ödenmiş bedelin iadesine ilişkin davalar.
  • SMK m.148/3 hükmüne göre; önalım hakkının kullanılmasına ilişkin davalar.
  • SMK m.149/1,ç; m.150 ve n.151 hükümlerine göre; sınai mülkiyet hakkına yönelik tecavüz nedeniyle uğranılan maddi ve manevi zararın tazmini istemiyle açılan davalar.

Kanun Tasarısı’nın yasalaşarak yürürlüğe girmesi halinde yukarıda belirtilen davalarda, dava açılmadan önce arabulucuya başvurulması dava şartı haline gelecektir. İnceleme konumuzu oluşturan zorunlu arabuluculuk sürecinin, fikrî mülkiyet haklarına ilişkin uyuşmazlıkların çözümünde ve muhtemel uyuşmazlıkların önlenmesinde olumlu sonuçlar vereceği değerlendirilmektedir. Kanun Tasarısı’nın hazırlık sürecinde edindiğimiz izlenimlere göre; fikrî mülkiyet ve tüketici mevzuatında öngörülenler başta olmak üzere, hukuk uyuşmazlıklarında zorunlu arabuluculuğun kapsamı genişletilecektir.

[1] Bkz; http://www2.tbmm.gov.tr/d27/2/2-1286.pdf

Osman Umut KARACA

osmanumutkaraca@hotmail.com

Kasım 2018

PATENT İNCELEME SÜRECİNİN YİDD NEZDİNDE İDARİ DENETİME TABİ OLUP OLAMAYACAĞI SORUNU

 

Bir işlemin hukuka uygunluğunun denetlenmesi; işlemin, bizzat işlemi tesis eden veya işlemi tesis edenle aynı hukuki statüdeki başka bir yapı tarafından gözden geçirilmesi şeklinde gerçekleştirilebileceği gibi bir üst denetim merci tarafından irdelenmesi şeklinde de karşımıza çıkabilmektedir. Söz konusu işlemin hukuka uygunluğunun denetimi; belirtilen yöntemlerin birinin ya da birkaçının kullanılması yoluyla gerçekleştirilebilir.

Denetime ilişkin normların oluşturulması aşamasında, denetim silsilesinin nerede son bulması gerektiği, yapılan nihai incelemenin de denetime muhtaç olup olmadığı tartışma konusu olmaktadır. Lisans eğitimimin keyifli ve verimli bir bölümünü oluşturan Anayasa Hukuku dersinde, Saygıdeğer Hocam Prof. Dr. Erdal ONAR, söz konusu silsilenin bir noktada kesilmesi gerektiğini belirterek, kaynağı antik çağlarda bulunan Bekçileri kim bekleyecek?” (quis custodiet ipsos custodes) özdeyişini hatırlatmıştı. Binlerce yıldır siyaset ve hukuk yazınında sorulagelen bu soru, ilk kez Şair Decimus Junius Juvernalis’in“Satires VI.” adlı eserinde sorulmuştur.[1] Şair tarafından kadın erkek ilişkilerinin kırılganlığı üzerine geliştirilen bu metafor, Platon’un “Devlet (The Republic)” adlı eserinde ise siyasi iktidarın denetlenmesi bağlamında tartışılmıştır. [2] Özetlemek gerekirse metaforda, “bekçi” sözcüğü ile somutlaştırılan denetleme mekanizmalarının da denetlenmeye muhtaç olduğu, ancak bu denetleme silsilesinin de bir sınırının olması gerektiği ifade edilmektedir.

 

 

Sınai mülkiyet haklarının tescili sürecinde çeşitli inceleme ve karar mercileri karşımıza çıkmaktadır. Çalışma konumuzun temelini; patent başvurularının incelenmesi, bu incelemenin Patent Dairesi tarafından kaç kez tekrarlanabileceği ve Patent Dairesinin vermiş olduğu nihai kararın, Türk Patent ve Marka Kurumunun (TÜRKPATENT) son karar organı olan Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Dairesinin (YİDD) idari denetimine tabi olup olmadığı hususları oluşturmaktadır. Hemen belirtmek gerekir ki Patent Dairesinin, bir patent başvurusu hakkında yapmış olduğu değerlendirmeler üzerine, başvuru sahibinin başvuruda yapacağı değişiklikler ve sunacağı görüşler doğrultusunda başvuruyu tekrar değerlendirmesi, önceki kararın denetimi niteliğinde olmayıp, sunulan görüşler ve yapılan değişiklikler dikkate alınarak yeni bir inceleme yapılması olarak değerlendirilmelidir. Zira bu noktada, verilmiş bir kararın, kararın verildiği andaki bilgiler ışığında incelenmesi değil, yeni bilgiler doğrultusunda yeni bir karar tesis edilmesi söz konusudur.

22.12.2016 tarihli ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu  (SMK) m.98/3 hükmünde yer alan “Ancak bu kapsamda yapılacak bildirimlerin sayısı üçten fazla olamaz.” ifadesinden; bir patent başvurusuna ilişkin olarak Patent Dairesi tarafından en fazla üç kez inceleme yapılabileceği sonucuna varılmaktadır. 24.06.1995 tarihli ve 551 sayılı Mülga Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (551 sayılı KHK) m.62 hükmünde, Patent Dairesinin, patent başvurusu hakkında yapacağı incelemenin sayısal sınırına ilişkin açık bir düzenleme olmamakla birlikte; 551 sayılı KHK m.62/5, 9 ve 11 hükümlerinde düzenlenen süreç birlikte değerlendirildiğinde, tıpkı SMK m.98 hükmünde olduğu gibi incelemenin en fazla üç kez yapılabileceği sonucuna varılmaktadır.

Patent Dairesinin, patent başvuruları üzerinde yapacağı incelemenin sayısal sınırı konusunda bir ihtilaf bulunmamakla birlikte, söz konusu incelemelere ilişkin bir dikey denetimin mümkün olup olmadığı, bir başka ifadeyle Patent Dairesi tarafından tamamlanan inceleme sürecinin, YİDD nezdinde de incelemeye tabi tutulup tutulamayacağı tartışma konusudur.

Patent Dairesinin, patent başvurusuna ilişkin vermiş olduğu karar, 551 sayılı KHK m.62/11 hükmünde, “Enstitünün kesin kararı” olarak ifade edilmektedir. 551 sayılı KHK m.62/11 hükmünde “Enstitü” sözcüğü; patent başvurusuna ilişkin olarak, Patent Dairesi tarafından verilen karara karşı, YİDD nezdinde itirazda bulunulup bulunulamayacağı konusunda duraksamaya yol açmaktadır. Zira verilen kararın, TÜRKPATENT’in kesin kararı olduğu yönünde bir yorum yapılması halinde, bu karara karşı YİDD nezdinde itirazda bulunulması mümkün olmayacak ve karara karşı doğrudan dava açılabilecektir. 551 sayılı KHK’nin “Tanımlar” başlıklı m.3 hükmünde “Enstitü” ibaresinin, “Türk Patent Enstitüsünü” ifade ettiği belirtilmiş olsa da 551 sayılı KHK hükümleri incelendiğinde “Enstitü” ibaresinin hem Türk Patent Enstitüsü yerine hem de Patent Dairesi yerine kullanıldığı anlaşılmaktadır. Gerçekten 551 sayılı KHK’nin “Başvurunun Şekli Şartlara Uygunluğunun İncelenmesi” başlıklı m.54/1 hükmünde “Başvuru tarihinin kesinleşmesinden sonra, Enstitü başvurunun 42 inci ila 52 inci maddelerde belirtilen ve Yönetmelikte öngörülen şekli şartlara uygunluğunu inceler.” ifadeleri, 551 sayılı KHK m.54/5 hükmünde ise “Başvuru konusunun patent ile korunabilir bir buluş olmadığı kararına başvuru sahibinin itirazının Enstitü tarafından kabul edilmemesi veya mevcut eksikliğin, Yönetmelikte öngörülen şekil ve şartlara uygun olarak giderilmediğinin tespit edilmesi ile Enstitü, istem veya istemler itibariyle başvuruyu kısmen veya tamamen reddeder.” ifadeleri yer almaktadır. Örnek niteliğindeki hükümlerde, “Enstitü” sözcüğü, Patent Dairesini ifade edecek şekilde kullanılmıştır. SMK m.98 hükmünde, 551 sayılı m.62/11 hükmündeki gibi kesinlik bildiren bir ifade yer almamaktadır. Bununla birlikte; SMK m.98/8 hükmünde, Patent Dairesi tarafından verilen kararın, 551 sayılı KHK m.62/11 hükmüne benzer şekilde, ilgili Dairenin değil, “Kurumun kararı” olarak ifade edildiği görülmektedir. SMK’nin “Tanımlar” başlıklı m.2/1,e hükmünde “Kurum” sözcüğünün “Türk Patent ve Marka Kurumunu” ifade ettiği belirtilmiştir. Ancak, SMK hükümleri incelendiğinde, tıpkı 551 sayılı KHK’de olduğu gibi, “Kurum” sözcüğünün hem Türk Patent ve Marka Kurumunu ifade edecek şekilde hem de SMK’nin bölümlerine göre ilgili daireyi ifade edecek şekilde kullanıldığı görülmektedir. Örneğin; SMK m.98/2 hükmüne göre,  Kurum, başvuru sahibinin inceleme talebi üzerine başvurunun ve buna ilişkin buluşun, bu Kanun hükümlerine uygunluğunu inceler.” Belirtilen hükümde geçen “Kurum” sözcüğü, Patent Dairesini ifade edecek şekilde kullanılmıştır. Gerek 551 sayılı KHK m.62 gerek ise SMK m.98 hükmünde geçen ve tartışma yaratan sözcüklerle Patent Dairesinin mi, yoksa Türk Patent Enstitüsünün mü veya Türk Patent ve Marka Kurumunun mu ifade edildiğinin saptanabilmesi için konuya ilişkili mevzuatın diğer hükümlerinin de incelenmesi gerekmektedir. İlgili düzenlemeler aşağıdaki gibidir:

  • Mülga Türk Patent Enstitüsü Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu Yönetmeliği (Kurul Yönetmeliği) m.1 hükmüne göre; Yönetmeliğin amacı, sınai mülkiyet haklarının tescil işlemleri ile ilgili olarak Türk Patent Enstitüsü tarafından verilmiş kararlara yapılacak itirazları incelemek ve nihai karara bağlamakla görevli Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulunun teşkili ile çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.
  • 11.2003 tarihli ve 5000 sayılı Patent ve Marka Vekilliği ile Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun (5000 sayılı Kanun) m.15/C/3 hükmüne göre; YİDD, sınai mülkiyet hakları ve geleneksel ürün adları ile ilgili işlemlere ilişkin ilgili dairenin nihai olarak almış olduğu kararlara karşı, kararın bildirim tarihinden itibaren iki ay içinde işlemlerin tarafı olan ve karar nedeniyle menfaati etkilenen kişiler tarafından yapılacak itirazların incelenmesi ve değerlendirilmesi işlemlerini doğrudan Kurum Başkanına bağlı olarak yürütür. 5000 sayılı Kanun m.15/C/3 hükmüne göre; YİDD’nin kararları Kurumun nihai kararlarıdır. Bu kararlara karşı, kararın bildirim tarihinden itibaren iki ay içinde Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinde dava açılabilir.
  • Türk Patent ve Marka Kurumu Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Dairesi Kurulları Yönetmeliği (YİDD Yönetmeliği) m.1 hükmüne göre; Yönetmeliğin amacı, sınai mülkiyet haklarının ve geleneksel ürün adlarının tescil işlemleri ile ilgili olarak Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından verilmiş kararlara yapılacak itirazları incelemek ve nihai karara bağlamakla görevli, Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı bünyesinde yer alan Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurullarının teşkili ile çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

551 sayılı KHK’nin yürürlükte olduğu dönemde uygulanan Kurul Yönetmeliği ile 5000 sayılı Kanun m.15/C/3 hükmü ve YİDD Yönetmeliği hükümleri incelendiğinde; ilgili daireler tarafından verilen kararların “Kurum kararı” olarak ifade edildiği, bir başka ifadeyle “Kurum” sözcüğünün ilgili daireleri ifade edecek şekilde kullanıldığı, bu kararlara karşı YİDD nezdinde itirazda bulunulabileceği ve Kurumun nihai kararının YİDD tarafından verileceği açıkça ifade edilmiştir. YİDD’nin çalışma usul ve esaslarına ilişkin düzenlemeler ile 551 sayılı KHK m.62/11 ve SMK m.98/8 hükümleri birlikte değerlendirildiğinde “Enstitünün kesin kararı” ve “Kurumun kararı” ifadelerinden patent başvurularına ilişkin olarak, Patent Dairesi tarafından verilen nihai kararların ifade edildiği anlaşılmaktadır.

Patent Dairesi tarafından, patent başvurularına ilişkin olarak yapılacak inceleme sayısı, SMK m.98 ve 551 sayılı KHK m.62 hükümlerine göre üçten fazla olamaz. Bu noktada Patent Dairesi tarafından yapılacak incelemeler neticesinde verilen nihai kararın, YİDD nezdinde denetime tabi tutulmasının; dördüncü bir inceleme olarak nitelendirilip nitelendirilmeyeceği, bir başka ifadeyle SMK m.98 ve 551 sayılı KHK m.62 hükmünde hukuki dayanağını bulan en fazla üç defa inceleme yapılabileceğine ilişkin düzenlemelere aykırılık oluşturup oluşturmayacağı noktasında duraksama yaşanabilir. Kanaatimizce Patent Dairesinin, patent başvurusuna ilişkin vermiş olduğu nihai karara karşı, YİDD tarafından yapılan idari nitelikteki denetim, dördüncü bir inceleme olarak nitelendirilemez ve 551 sayılı KHK m.62 veya SMK m.98 hükümlerine aykırılık oluşturmaz. Bununla birlikte YİDD nezdinde yapılacak itirazda; yeni bir vakıanın ileri sürülmesi, yeni delil niteliğinde bilgi ve belgelerin yer alması mümkün değildir. Zira yapılacak inceleme, başvurunun yeniden incelenmesi değil, ilgili Daire tarafından yapılan incelemenin tekrar değerlendirilmesi niteliğindedir. YİDD nezdinde yapılacak itirazda, başvurunun yeniden incelenmesini gerektirecek nitelikte genel bir itirazdan ziyade, itiraza konu incelemenin hatalı yapıldığına ilişkin iddiaların somutlaştırılması gerekmektedir. YİDD; genel nitelikteki, somutlaştırılmamış itirazları incelemeksizin reddetmeli, yeni vakıalar ile yeni delil niteliğindeki bilgi ve belgeleri değerlendirmeye esas almamalıdır. YİDD, Patent Dairesi tarafından yapılan üçüncü incelemenin hukuka uygunluğunun değerlendirilmesiyle sınırlı olmak üzere, incelemeyi, üçüncü incelemenin yapıldığı andaki durum ve koşullara göre gerçekleştirmelidir.

“Bekçileri kim bekleyecek?” sorusuna dönecek olursak, kanaatimizce, bu sorunun patent inceleme süreci bakımından cevabı YİDD’dir. YİDD patent incelemeleri konusunda idari anlamda nihai karar merciidir. İdari sürecin yargısal denetimi ise şüphesiz mahkemeler tarafından gerçekleştirilecektir.

Osman Umut KARACA

osmanumutkaraca@hotmail.com

Ekim 2018

[1] Anılan eserin bir metni için bkz.: http://www.tertullian.org/fathers/juvenal_satires_06.htm ( 01.10.2018)

[2] Suat BABATAN; Bekçileri Kim Bekleyecek?, http://www.gazetebilkent.com/2016/03/22/bekcileri-kim-bekleyecek/ (01.10.2018).

Paris Sözleşmesi Birinci Mükerrer 6ncı Madde Bağlamında Tanınmış Markalar – Adalet Divanı Genel Mahkemesi “MASSI” Kararı (T-2/17)

 

Paris Sözleşmesi’nin birinci mükerrer 6ncı maddesi bağlamındaki tanınmış markalarla aynılık veya benzerlik, 207/2009 sayılı AB Marka Tüzüğü madde 8(2)(c) uyarınca bir nispi ret nedeni ve aynı zamanda bir hükümsüzlük gerekçesidir.

Bu yazıda, 207/2009 sayılı AB Marka Tüzüğü madde 8(2)(c) uyarınca bir nispi ret nedeni olan Paris Sözleşmesi’nin birinci mükerrer 6ncı maddesi bağlamındaki tanınmış markalar (well known in a Member State, in the sense in which the words ‘well known’ are used in Article 6bis of the Paris Convention)[1] ile aynı tüzüğün 8(5) maddesinde yer alan Birlik’te üne sahip markalar (trade mark has a reputation in the Union) arasındaki kavramsal ve uygulamaya dair farklılıkları Avrupa Birliği Adalet Divanı kararları çerçevesinde açıklamaya çalışacağız.

Paris Sözleşmesi’nin birinci mükerrer 6ncı maddesini, Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı’nın eski Genel Müdürlerinden Prof. G.H.C. Bodenhausen’in yorumları çerçevesinde aktardığımız “Paris Sözleşmesi Birinci Mükerrer Altıncı Maddesi Anlamında Tanınmış Markalar – “Sınai Mülkiyetin Korunması Hakkında Paris Sözleşmesi’nin Uygulamasına ilişkin Rehber”de Maddenin Analizi” başlıklı detaylı bir yazı için https://iprgezgini.org/2013/12/16/paris-sozlesmesi-birinci-mukerrer-altinci-maddesi-anlaminda-taninmis-markalar-sinai-mulkiyetin-korunmasi-hakkinda-paris-sozlesmesinin-uygulamasina-iliskin-rehberde/ bağlantısının incelenmesi yerinde olacaktır.

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) madde 6’da -207/2009 sayılı AB Marka Tüzüğü’nün tersine- tanınmış marka ile üne sahip marka gibi farklı kavramlara yer verilmemiş olsa da, yukarıda belirtilen iki durum da ayrı birer nispi ret gerekçesi olarak düzenlenmiştir:

“(4) Paris Sözleşmesinin 1 inci mükerrer 6 ncı maddesi bağlamındaki tanınmış markalar ile aynı veya benzer nitelikteki marka başvuruları, aynı veya benzer mal veya hizmetler bakımından itiraz üzerine reddedilir.

(5) Tescil edilmiş veya tescil başvurusu daha önceki tarihte yapılmış bir markanın, Türkiye’de ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabileceği, markanın itibarının zarar görebileceği veya ayırt edici karakterinin zedelenebileceği hâllerde, aynı ya da benzer markanın tescil başvurusu, haklı bir sebebe dayanma hâli saklı kalmak kaydıyla, başvurunun aynı, benzer veya farklı mal veya hizmetlerde yapılmış olmasına bakılmaksızın önceki tarihli marka sahibinin itirazı üzerine reddedilir.”

SMK’da iki ayrı kavramın kullanılmamış olmasının gerekçesini tam olarak bilmemekle birlikte, yazı kapsamında yer vereceğimiz Adalet Divanı değerlendirmelerinin konu hakkındaki AB yargısı yaklaşımının daha net biçimde algılanmasına yardımcı olacağını umut ediyoruz.

Yazı kapsamında ele alacağımız karar, Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin 3 Mayıs 2018 tarihli T-2/17 sayılı “MASSI” kararı olacak, bu karar tanınmış markalarla ilgili önceki içtihada çok sayıda atıf içerdiğinden, yazı boyunca bu atıflara da yer vereceğiz.

Dava konusunu çok kısa biçimde aktaracak olursak:

“J-M.-E.V. E HIJOS, SRL” firması “MASSI” kelime markasını 9.,12 ve 28. sınıflardaki çok sayıda mal ve hizmet için EUIPO’da tescil ettirir. Markanın kapsamında 12. sınıfa dahil bisikletler ve çok sayıda bisiklet aksesuarı ve parçası malları da bulunmaktadır.

“ALBERTO MASI” tescilli markanın hükümsüzlüğü istemiyle EUIPO’ya talepte bulunur. Hükümsüzlük talebinin gerekçesi –diğerlerinin yanısıra- tescilli olmayan “MASI” markasının Paris Sözleşmesi’nin birinci mükerrer 6ncı maddesi bağlamındaki tanınmışlığıdır.

EUIPO İptal Birimi hükümsüzlük talebini reddetmiş olsa da, EUIPO Temyiz Kurulu talebi kısmen kabul eder ve markayı 12. sınıfa dahil bisikletler ve bisiklet aksesuar ve parçaları malları bakımından kısmen hükümsüz kılar. Hükümsüzlük kararının gerekçesi, tescilsiz “MASI” markasının yukarıda sayılan mallar bakımından İtalya’da Paris Sözleşmesi’nin birinci mükerrer 6ncı maddesi bağlamında tanınmış bir marka olmasıdır.

“J-M.-E.V. E HIJOS, SRL”, Temyiz Kurulu kararına karşı dava açar ve dava Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nce 3 Mayıs 2018 tarihli T-2/17 sayılı kararla sonuçlandırılır. Kararın tam metnini okuyucularımız http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dde130ad0709d74164bb4fef622f99203f.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyNchz0?text=&docid=201699&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1197057  bağlantısında görebilirler.

Mahkeme kararında, Paris Sözleşmesi’nin birinci mükerrer 6ncı maddesi bağlamındaki tanınmış marka hususu aşağıdaki biçimde açıklanır:

Paris Sözleşmesi’nin birinci mükerrer 6ncı maddesi bağlamındaki tanınmış markalar; tescile gerek olmaksızın, ilgili coğrafi bölgedeki ünlerine dayalı olarak, karıştırılma olasılığına karşı korumadan yararlanan markalardır. (Mülhens v OHIM — Minoronzoni (TOSCA BLU), T‑150/04, paragraf 51)

Bu noktada, yukarıda atıfta bulunulan T-150/04 sayılı karara dönüldüğünde, maddeler 8(2)(c) ve 8(5) arasında aşağıdaki farklılıkların tespit edildiğini görmekteyiz:

Madde 8(5) bağlamında üne sahip markanın korunabilmesinin ön şartı, üne sahip markanın EUIPO’da tescilli olmasıdır. Madde 8(5) kapsamında sağlanan koruma, benzer olmayan mal ve hizmetler için de geçerlidir.

Buna karşılık, 8(2)(c) kapsamında sağlanan koruma Paris Sözleşmesi birinci mükerrer 6ncı maddesi bağlamındadır ve önceki markanın tescilli olması şartı bulunmamaktadır. Buna karşılık koruma yalnızca aynı veya benzer mallara yöneliktir ve Paris Sözleşmesi’nin ilgili maddesi yalnızca mallar bakımından (Hizmetler açısından değil; bununla birlikte TRIPS madde 15/3 Paris Sözleşmesi’nin (1967) 6ncı mükerrer maddesinin, gerekli değişiklikler yapılmış olarak, hizmetlere de uygulanacağı hükmünü içermektedir. Y.N.) koruma öngörmektedir.

Paris Sözleşmesi’nin birinci mükerrer 6ncı maddesi bağlamındaki tanınmışlığın ispatlanması için bu konu hakkında hazırlanmış WIPO Ortak Tavsiye Kararı’nın incelenmesi gerekmektedir.

Ortak Tavsiye Kararı’nın ikinci maddesine göre, bir markanın tanınmışlığına ilişkin her faktör yetkili otorite tarafından dikkate alınmalıdır. Bu faktörlerin başlıcaları; markanın kamunun ilgili kısmındaki bilinirliğinin ve tanınırlığının derecesi, markanın kullanımının süresi, kapsamı ve coğrafi yayılımı, markanın tanıtımının süresi, kapsamı ve coğrafi yayılımı, marka tescillerinin süresi ve coğrafi yayılımı, markadan kaynaklanan hakların başarılı şekilde hukuki korumasına ilişkin kayıtlar, özellikle de yetkili diğer makamların tanınmışlığa ilişkin kararları, markanın değeridir. (BoomerangTV, T‑420/03, paragraf 80).

Ortak Tavsiye Kararı’nın 2(1)(c) maddesine göre, yukarıda sayılan faktörler, markanın tanınmışlığının tespiti konusunda yetkili otoriteye yardım amacıyla hazırlanmış bir rehber olarak değerlendirilmelidir ve tanınmışlık tespitine varılabilmesi için zorunlu ön koşullar değildir. Buna ilaveten, aynı maddeye göre her vaka kendine özgü şartlarına göre incelenmelidir. Bir vakada sayılan tüm faktörler vakaya uygulanabilecekken, bir diğer vakada sayılan faktörlerin hiçbirisi uygulanamayabilir ve bu listede sayılmamış ek faktörler dikkate alınarak karara varılabilir.

Adalet Divanı’nın 22 Kasım 2007 tarihli C-328/06 sayılı Nieto Nuro kararı paragraf 17’ye göre, tanınmış marka kavramı, üne sahip marka kavramına akraba bir kavramdır. Yukarıda belirtildiği üzere, üne sahip marka kavramı 207/009 sayılı Tüzük madde 8(5)’te ve Birlik Marka Direktifi madde 5(3)’te yer almaktadır.

Adalet Divanı’nın 14 Eylül 1999 tarihli C-375/97 sayılı General Motors kararına göre, Tüzük madde 8(5) hükmünün metni veya ruhu, tanınmışlık için bir markanın kamunun ilgili kesiminin belirli bir yüzdesi tarafından bilinmesi gerektiğini söylememektedir. Bir markanın tanınmış veya üne sahip olup olmadığı değerlendirilirken, inceleme konusu vakayla ilgili tüm durumlar; özellikle de markanın pazardaki payı, markanın kullanımının yoğunluğu, coğrafi yaygınlığı ve süresi, markanın tanıtımı için yapılan harcamaların büyüklüğü dikkate alınmalıdır. Buna ilaveten, Tüzük madde 8(5) anlamında bölgesellik şartı markanın üye ülkede üne sahip olması durumunda yerine getirilmiş sayılır. Üye ülkede tanınmışlık şartına ilişkin bir tanımlama olmadığından, bir markanın ilgili üye ülkenin bütününde tanınmış veya üne sahip olması şartı aranamaz; tanınmışlık veya üne sahip olmanın üye ülkenin azımsanamayacak (hatırı sayılır, önemli) bir kısmında ortaya çıkması yeterlidir.

Tanınmış bir marka için aranacak halkın markayı tanıma derecesi, üne sahip bir marka için aranacak tanınma derecesinden yüksektir; bunun sonucu olarak Paris Sözleşmesi’nin birinci mükerrer 6ncı maddesi bağlamında bir markayı tanınmış marka olarak kabul etmek için aranacak kanıtların standardı, Tüzük madde 8(5) anlamında üne sahip markalar için aranacak kanıt standardından daha yüksek olacaktır. Paris Sözleşmesi’nin birinci mükerrer 6ncı maddesinin amacı tanınmış markaların tescilli olmadıkları ülkelerde istismar edilmelerinin engellenmesidir. Bu bağlamda, istisnai korumadan yararlanacak markalar için görece yüksek bir tanınmışlık standardı öngörülmesi sürpriz olmamalıdır. (BoomerangTV, T‑420/03, paragraf 110; Hukuk Sözcüsü Jacobs’un General Motors, C‑375/97 davasındaki görüşü, paragraflar 32 ve 33).

Adalet Divanı Genel Mahkemesi, içtihada ilişkin açıklamaların ardından, hükümsüzlük kararının gerekçesi “MASI” markasının Paris Sözleşmesi’nin birinci mükerrer 6ncı maddesi bağlamında tanınmış bir marka olarak kabul edilebilmesi için sunulmuş kanıtların tanınmışlık hususunu açık, ikna edici ve etkin biçimde ispatlayamadığını belirtir. Elbette, Genel Mahkeme bu tespite delilleri inceleyerek karar verir, ancak bu yazının asıl amacı AB yargısının tanınmış marka hususuna yaklaşımı açıklamak olduğundan, delillerin hangi nedenle yetersiz bulunduğu hususunda açıklama yapmayacağız. Detayların yazının başında yer verdiğimiz karar bağlantısından görülmesi mümkündür.

Sonuç olarak, Genel Mahkeme, EUIPO Temyiz Kurulu’nun Paris Sözleşmesi’nin birinci mükerrer 6ncı maddesi bağlamında tanınmışlığı gerekçe göstererek verdiği kısmi hükümsüzlük kararını yerinde bulmaz ve Temyiz Kurulu’nun hükümsüzlük kararını iptal eder.

AB yargısının içtihat ve genel yaklaşımını Türk uygulamasıyla karşılaştırdığımızda kanaatimizce birkaç noktanın altının çizilmesi gerekmektedir:

  • Öncelikle, gerek 556 sayılı KHK gerekse de 6769 sayılı SMK, sadece tanınmış marka kavramını kullanmışken; Avrupa Birliği’nde Paris Sözleşmesi birinci mükerrer 6ncı madde kapsamında korunacak markalar için “tanınmış marka”, Tüzük madde 8(5) kapsamında korunacak markalar içinse “üne sahip marka” kavramları kullanılmıştır.

Bu yaklaşım, yani farklı kavramların kullanımı kanaatimizce, hükümlerin ruhunun ve birbirlerinden farklarının daha kolaylıkla anlaşılmasını sağlamaktadır.

Kavramsal bir farklılık bulunmamasının Türkiye’de yol açtığı sonuç, tanınmış marka tespit eşiğinin yüksek tutulması halinde, bu korumadan yararlanacak markaların sayısının çok sınırlı kalması, eşiğin düşürülmesi halinde ise üne sahip neredeyse her markanın tanınmış marka olarak kabul edilmesi riskinin (Risk kendisini aşağıda eleştirilecek Tanınmış Marka Listesine kayıt başvuruları bağlamında göstermektedir.) ortaya çıkmasıdır.

Oysa ki, üne sahip marka olmakla, Paris Sözleşmesi bağlamında tanınmış marka olarak kabul edilmek için aranacak kanıt standardı, Adalet Divanı içtihadında da belirtildiği üzere birbirleriyle aynı olmamalıdır.

  • Türkiye’de tanınmış marka olma hususu, Tanınmış Marka Listesi adı verilen bir listenin oluşturulması ve bu listeye dahil olmak için yapılan başvuruların incelenmesi suretiyle 20 küsur yıldır tuhaf bir hale bürünmüştür. Bu listeye dahil olmasa da birçok markanın üne sahip marka olarak kabul edilmesi mümkündür ve yayıma itiraz incelemesi sırasında sunulacak deliller, her vaka bazında incelenerek itirazların sonuçlandırılması mümkündür. Kısaca, tanınmış marka listesine dahil olmasa da, markaların tanınmış marka olarak değerlendirilmesi mümkündür ve bu hususun ispatı yükümlülüğü iddia sahibine aittir.

Buna ilaveten, Paris Sözleşmesi’nin birinci mükerrer 6ncı maddesi bağlamında tanınmış marka koruması tescilli olmayan markalara yönelik olduğundan, tescilli dahi olmayan bir markanın tanınmış marka listesinde bulunması beklentisi hiç anlamlı değildir. Bu çerçevede, tanınmış marka listesine dahil olmanın, Paris Sözleşmesi’nin birinci mükerrer 6ncı maddesi bağlamında tanınmış marka olmakla da kanaatimizce hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır.

Bu bağlamda kanaatimizce, Türk uygulamasındaki tanınmış marka listesinin anlamı ve etkisi, gerçeklik düzeyinde hiçlikle eşit olmalıdır.

  • Tanınmış veya üne sahip marka iddiasını ispatlamak, iddia sahibinin sorumluluğudur. Bir dönem tanınmış veya üne sahip bir markanın, yıllar sonra bu özelliğini yitirmesi mümkündür. Dolayısıyla, süresiz olarak düzenlenen tanınmış marka listesi veya koruması bu anlamda da haksız sonuçlara yol açmaktadır.
  • Türk uygulamasına ilişkin sorunların çoğunluğu, kaynak düzenlemelerin ve mevzuatın ruhu özümsenmeden ve/veya anlaşılmadan, günü kurtarmak maksadıyla geliştirilen uygulamaların zamanla kalıcı hale gelmesinden kaynaklanmaktadır. Tanınmış marka koruması bağlamında karşılaşılan sorunların nedeni de kanaatimizce bu ruh halinin ortadan kalkmamış olmasıdır.

Konuya yorumlarıyla katkı sağlamak isteyen okuyucularımızın değerlendirmelerini memnuniyetle karşılayacağız.

Önder Erol ÜNSAL

Haziran 2018

unsalonderol@gmail.com

[1] Paris Sözleşmesi’nin 1 inci mükerrer 6 ncı madde: (1) Birlik ülkeleri, tescilin yapıldığı ülkenin yetkili makamınca söz konusu ülkede bu sözleşmeden yararlanacağı kabul olunan bir kişiye ait olduğu, aynı veya benzeri mallar için kullanıldığı iyi bilinen tanınmış bir markanın herhangi bir karışıklığa yol açabilecek bir şekilde yeniden reprodüksiyonunu, taklit edilmesini veya aslına yakın bir şekilde değiştirilmesini içeren bir markanın kullanılmasını gerek mevzuat izin verdiği takdirde re’sen gerekse ilgilinin isteği üzerine yasaklamayı ve tescilini reddetmeyi veya iptal etmeyi taahhüt ederler. Markanın elzem bir bölümünün tanınmış bir markanın reprodüksiyonundan oluşması veya bu tanınmış markayla karıştırılabilecek bir taklitten ibaret olması durumunda da, bu hükümler geçerli olacaktır.