6769 s. Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 10.01.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmesinin ardından sınai mülkiyet haklarına ilişkin mevzuat nihayet bir çatı altına toplanmış oldu.

Kanunun, “Ortak ve Diğer Hükümler” başlıklı 5. Kitap,  Birinci Kısım’da sınai mülkiyet haklarına ilişkin “Ortak Hükümler” düzenlenmiş olup yeni düzenleme ile birlikte yürürlüğe giren maddelerden birisi de “önceki tarihli hakların etkisi” başlığı altında düzenlenmiş olan 155. Maddedir.

“MADDE 155- (1) Marka, patent veya tasarım hakkı sahibi, kendi hakkından daha önceki rüçhan veya başvuru tarihine sahip hak sahiplerinin açmış olduğu tecavüz davasında, sahip olduğu sınai mülkiyet hakkını savunma gerekçesi olarak ileri süremez.”

Madde gerekçesine bakıldığında, maddeyle “başkasının sınai mülkiyet hakkına tecavüz ettikleri tespit edilen kişilerin, o sınai mülkiyet hakkından daha sonraki bir tarihte kendi adlarına yapılan tescile dayanmalarının önü kapatılmıştır. Sonraki tarihli tescil, bir hukuka uygunluk nedeni olarak kabul edilmemiştir.  Böylece aradaki kullanımların şartları gerçekleşmişse hakka tecavüz oluşturacağı ve her ne kadar davalı taraf adına tescil mevcut olsa da bu dönemdeki kullanım için de şartları varsa tazminat sorumluluğunun doğacağı kabul edilmiştir.” şeklindeki gerekçelere dayanıldığı görülmektedir.

Söz konusu madde metni incelendiğinde, önceki hak sahibinin tescilli bir hakka dayalı olarak açtığı ihlal davalarında, ihlal suçunu işleyen ve fakat marka, patent veya tasarım başvurusu/tesciline sahip sonraki hak sahibinin, salt söz konusu başvuruya/tescile dayalı olarak kullanımını gerçekleştirdiği ve bu kullanımlarının hukuka uygun olduğu şeklindeki savunmanın bir defi olarak ileri sürülemeyeceği düzenlemiştir. İşbu düzenleme kanunda yeni bir madde olarak yer almakla birlikte aslında uzunca bir süredir doktrin ve yargı makamları nezdinde de tartışma konusu olan ve nihayetinde bu tartışmalar neticesinde şekillenmiş bir düzenlemedir.

Hızlıca geçmiş uygulamaya bir göz atarsak yukarıda bahsi geçen madde aslında 551 s. KHK’da zaten var olan bir düzenlemeydi. Zira 551 Sayılı KHK’nın 78. Maddesinde düzenlenen “önceki tarihli patentlerin etkisi” başlıklı maddede “Patent sahibi patentini kendi patentinden daha önceki rüçhan tarihine sahip olan patent sahiplerinin açmış olduğu patente tecavüz davasında bir savunma gerekçesi olarak ileri süremez.” Hükmünü amirken aynı KHK’nın 79. maddesi “Patent konusu buluşun kullanılması, önceki tarihli bir patentle korunan buluşun kullanılması ile mümkün olması halinde bu husus patentin geçerliğine hiç bir engel teşkil etmez. Böyle bir durumda, ne önceki tarihli patent sahibi, sonraki tarihli patenti onun geçerli olduğu süre içinde sahibinin izni olmaksızın kullanabilir, ne de sonraki tarihli patent sahibi önceki tarihli patentin geçerliliği süresince, sahibinin izni olmaksızın patent konusunu kullanabilir. Ancak, sonraki tarihli patent sahibi, önceki tarihli patent sahibinin iznini almış veya o patent üzerinde zorunlu lisans elde etmişse, önceki tarihli patenti de kullanabilir” hükmünü amirdi. Dolayısıyla 551 sayılı KHK açıkça tescilli bir patent/faydalı model hakkının kendinden önce tescil edilmiş bir patent/faydalı modelden doğan hakka tecavüz edebileceğini ifade etmektedir.

Bununla birlikte 551 sayılı KHK’nın 78. Maddesinde yer alanla benzer bir düzenlemeye ne 556 s. KHK’da ne de 554 s. KHK’da yer verilmemişti. Hatta öyle ki Yüksek Mahkeme uygulamalarına bakıldığında, Yargıtay, tescilli bir hakkın kullanımının hukuka uygun bir kullanım olduğu ilkesini uzunca bir süre herhangi bir istisna dahi tanımaksızın mutlak bir şekilde uygulamış ve tescile dayalı hak hukuken ortadan kalkmadığı sürece, bu süreçteki kullanım nedeniyle tecavüzün varlığını asla kabul etmemiştir. (HGK, 16,7,2008 tarih, E. 2008/11-501, K. 2008/507, Yargıtay 11 HD 09.06.2008 T. 2007/5812E, 2008/7630 K sayılı kararları)

Bununla birlikte öncelikle endüstriyel tasarımlar yönünden daha sonralar ise markalar yönünden de önceki KHK’lar döneminde, yargı makamları önünde sonraki tescilli hakka rağmen, önceki tescilli bir hakkın ihlali halinde somut uyuşmazlığın koşulları çerçevesinde ihlal ve tazminat yükümlülüğünü doğabileceği tartışmalara neden olmuştur.

Örneğin 554 sayılı KHK’nın 17. Maddesinde açıkça belirtildiği üzere, “Tescil edilmiş bir tasarımın kullanılması hak ve yetkileri münhasıran tasarım hakkı sahibinindir.” Bu itibarla “Üçüncü kişiler, tasarım hakkı sahibinin izni olmadan koruma kapsamındaki tasarlanan veya tasarımın uygulandığı bir ürünü üretemez, piyasaya sunamaz, satamaz, sözleşme yapmak için icapta bulunamaz.” hükmü yer almakta idi.

Buradaki üçüncü kişiler kavramının içerisine, önceki tasarıma tecavüz teşkil eder nitelikteki sonraki tescilli tasarım sahiplerinin de girip girmeyeceği mahkemeler nezdinde de tartışılmıştır. Nitekim Ankara 3. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 2012/42E ve 2012/120 K sayılı ilamında, 554 s. KHK’nın mehazını oluşturan AB Topluluk Tasarım Tüzüğüne ve Adalet Divanı’nın benzer bir uyuşmazlık ile ilgili verdiği 16.06.2012 tarih, C-488/10 sayılı bir kararına da atıfta bulunarak;

“…bunun aksinin açıkça yasal düzenlemede yer almadığı, esasen bu sonucun incelemesiz ve hızlı tescil sisteminin geçerli olduğu Topluluk Tasarımları bakımından hukuki bir gereklilik olduğu, hatta ilk tescil sahibinin ikinci tasarımın hükümsüzlüğünü istemeden tecavüz davası açabileceği, bunun sisteme aykırı düşmediği gibi sonraki tasarım sahibinin tescil sırasında kötüniyetli olup olmamasının dahi bu sonucu değiştirmeyeceğini karar altına aldığı”

gerekçesiyle 554 s. KHK’nın mehazını oluşturan AB Tasarım Tüzüğü’nün yorumuna dair verilen bu kararın aynı sistemi benimseyen 554 s. KHK’nın yorumu için de geçerli olacağından bahisle sonraki tarihte tescil edilmiş olan bir tasarımın, tescilin varlığına rağmen önceki tarihli tescilli tasarımdan doğan hakları ihlal etmesi halinde tecavüz edebileceğini hüküm altına almıştır.

554 s. KHK’da bu düzenlemeye paralel olarak ise 556 s. KHK’da “Marka tescilinden doğan hakların kapsamı” kenar başlığını taşıyan Madde 9 hükmünün 1.fıkrası ise aynen şöyleydi: “Marka tescilinden doğan haklar münhasıran marka sahibine aittir. Marka sahibi aşağıda belirtilen fiillerin önlenmesini talep edebilir.” düzenlemesi yer almaktaydı.

Bu hususta da yine Ankara 2. FSHHM’nin 29.09.2011 gün ve E.2010/218, K.2011/183 sayılı hükmünde yine önceki sınai hakka dayalı olarak açılan bir ihlal davasında, ihlal eylemi gerçekleştiren tarafın tescil başvurusu bulunduğuna ilişkin savunması ile ilgili olarak aynen aşağıdaki gibi hüküm kurulmuş idi;

“Davalı vekili müvekkilinin yargılama konusu kullanımı içeren iki adet marka tescil başvurusu bulunduğunu bildirmiştir. Bir marka tescil başvurusunda bulunmak, başvuru sahibine markasal anlamda işareti kullanma ve koruma hakkı sağlamaz. Şayet, bu süre içerisinde işaret kullanılır ve bu da bir başkasının tescilli markası ile iltibasa sebebiyet verirse hak sahibinin talebi üzerine ihlâlin önlenmesi kararı verilebilir. Bu sebeple eylem, başvuruların varlığına rağmen hukuka aykırı kabul edilmiştir. Kaldı ki hâlen bir tescil yoktur. Bir an için tescilin gerçekleştiği kabul edilse de sonuç değişmeyecektir. Çünkü davalının kullandığı işaretin davacının tescilli sınai haklarına tecavüz ettiği bir mahkeme kararı ile tespit edilmiştir. Yargısal yetkisi bulunmayan TPE’deki marka uzmanı ve benzeri sıfatlı görevlilerin -tescile yönelik- tasarrufu mahkeme kararının hukuka uygunluğunu ortadan kaldıramayacak ve yargılamanın uyuşmazlığı sona erdiren kararının akıbetini değiştiremeyecektir. Aksi hâlde yargılama makamlarının kararlarının mukadderatı, idarî kurumların şu veya bu saikle verdiği kararların sonucuna bağlanmış olur ki bu kabul edilemez. Bu nedenle, davalının başvurularının, kendi eylemlerine bir hukuka uygunluk kazandırması olanaksızdır.”

Ve fakat söz konusu hüküm Yüksek Mahkeme incelemesi neticesinde bozulmuş, bu defa yerel mahkemece önceki kararda aşağıdaki gerekçeler ile 2013/106 E, 2013/164K sayılı dosya kapsamında direnilmiş idi;

“Gerçek hak sahibinin önceki tarihli tescili ile sonraki tescilin birlikte mevcut olduğu ve önceki hak sahibinin sonraki tescil sahibinin kullanımının durdurulmasını istediği hallerde, hangi tescile öncelik verileceği; bu durumda marka hakkına tecavüzün önlenmesine karar verilip verilemeyeceği konusu, 556 sayılı KHK’nın mehazı olan düzenlemelere sahip Avrupa Birliği ülkelerinde de tartışılmıştır.

Orijinal metni ve Türkçe tercümesi dosyaya eklenen Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) 21.02.2013 gün ve C-561-11 sayılı kararıyla böyle bir durumda, önceki tescil sahibinin marka tescilinden doğan haklarını, sonraki marka sahibine karşı ileri sürebileceğini, bunun için sonraki markanın tescilinin hükümsüz kılınmasının gerekmediğini ve hatta sonraki tescil sahibinin kötüniyetli olmasının da icap etmediğini içtihat etmiştir. ABAD aynı ilkeye ilk olarak, tasarımlarla ilgili olarak tesis ettiği kararında işaret etmiştir. (ABAD’ın 16.02.2012 gün ve C-488-10 sayılı kararı). Zaten ABAD son kararında ilk kararına referans vermiştir.” (C-561/11 sayılı ABAD kararı hakkında IPR Gezgini’nde -Avrupa Birliği Adalet Divanı “FCI” Ön Yorum Kararı- başlıklı yazı Şubat 2013 yayımlanmıştır. bkz. http://wp.me/p43tJx-7D)

Görüleceği üzere Ankara 2 FSHHM’nin Adalet Divanı kararına da atıfta bulunmak suretiyle önceki tescil sahibinin, sonraki markayı hükümsüz dahi kıldırmadan, ihlal talebinde bulunmasının mümkün olduğu yönünde direnme kararında bulunduğu görülmüştür.

Yüksek Mahkemenin 2013/17104 E.  ve 2014/14018 K. sayılı başka bir içtihadında ise sonraki markanın kötü niyetli tescil nedeniyle hükümsüzlüğü halinde, tescilinin mevcut olduğu süre boyunca ki kullanımlarının dahi hukuka uygun bir kullanım olarak kabul edilmemesi gerektiği kabul edilmiş idi;

“Somut uyuşmazlıkta da taraflar arasında uzun yıllardır devam eden ticari ilişkinin bozulması sonrasında davalının davacının ticari faaliyetlerinde kullandığı ve ticaret unvanının da esaslı unsurunu oluşturan ANTEO ibaresini adına marka olarak tescil ettirdiği, bu tescilin davacının açtığı dava sonucu mahkeme kararıyla markanın hükümsüz kılındığı ve söz konusu hükümsüzlük kararında davalının tescilde kötü niyetli olduğunun da tespit edilmiştir. Bu durumda, davalının kötü niyetli marka tescili nedeniyle davacının uğradığı maddi zararın tazmine ilişkin olarak açılan işbu davada davacı isteminin, gerek hükümsüzlük kararında dayanılan gerekçeler ve gerekse yukarıda anılan Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararında belirtilen ve bu davaya konu uyuşmazlık için de geçerli bulunan esaslar ile taraflar arasındaki hukuki ilişkininde de göz önüne alınarak değerlendirilmesi gerekirken, yazılı gerekçeyle davanın reddine karar verilmesi doğru olmamış, kararın bu nedenle davacı yararına bozulması gerekmiştir.”

Sonuç olarak özellikle ABAD’ın Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) tarafından verilen 16.06.2012 gün ve C-488/10 sayılı karar sonrasında ülkemizde de gerek yerel mahkemelerce verilen kararlar ve gerekse de nihayetinde Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun tasarımlarla ilgili olarak 27.03.2013 gün ve E.2013/11-209, K.2013/399 sayılı kararları neticesinde kanaatimce 6769 sayılı kanunun 155. maddesinin de ortaya çıkışına yol açan içtihatlar oluşmuştur.

Her ne kadar kanun maddesinde “kötü niyet” kavramı ile ilgili hiçbir açıklama yer almamakta ise de uygulamada, özellikle markalar yönünden, yargı makamlarının 155. maddeyi nasıl yorumlayacağını ve içtihatların ne şekilde oluşacağını hep birlikte göreceğiz.

Av. Poyraz DENİZ

Ocak 2017