Etiket: müktesep hak

Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi “Aris” Kararı – Marka Sahibinin Önceki Tarihli Aynı Markalarının İncelemeye Etkisi (T-247/12)

Wrong-Right

 

IPR Gezgini’nde geçtiğimiz aylarda yayınladığım birkaç yazıda, marka hukukunda müktesep hak meselesi hakkında A.B.D. Patent ve Marka Ofisi uygulaması ve A.B.D. mahkeme kararları hakkında bilgi vermiştim.

 

Konu hakkındaki; “A.B.D. Uygulamasında Marka Sahibinin Önceki Tarihli Aynı Markalarının İncelemeye Etkisi Nedir? – veya – A.B.D. Uygulamasında Müktesep Haktan Bahsetmek Mümkün müdür?”, “Morehouse Savunması – A.B.D. Uygulamasında Çok Taraflı İşlemlerde Marka Sahibinin Önceki Tarihli Aynı Markalarının İncelemeye Etkisi Nedir? – veya – A.B.D. Uygulamasında Müktesep Haktan Bahsetmek Mümkün müdür? (2)”, “USPTO Temyiz Kurulu “SpiderGraph” Kararı – Başvuru Sahibinin Önceki Tarihli Tescilli Markasının Yeni Başvuruların İncelenmesine Etkisi” başlıklı yazılara sırasıyla http://wp.me/p43tJx-b3, http://wp.me/p43tJx-b7, http://wp.me/p43tJx-c3 bağlantılarından erişilmesi mümkündür.

 

Okumakta olduğunuz yazı, Avrupa Birliği Adalet Divanının Genel Mahkemesi’nin aynı konu hakkında değerlendirmelerde bulunduğu oldukça yeni bir kararı içermektedir. Yazımda algıda kolaylık amacıyla kısaca “müktesep hak” olarak andığım konu, ne Avrupa Birliği ne de A.B.D. mevzuatında veya uygulamasında, bu veya buna benzer bir başlık altında değerlendirilmiştir. Meselenin özünü, marka başvurusu sahibinin, yeni yaptığı başvuruyla, aynı veya çok benzer ve aynı veya benzer malları veya hizmetleri kapsayan önceki tarihli bir markaya sahip olması durumunda, yeni başvurunun reddedilip reddedilemeyeceği sorusu oluşturmaktadır.

 

Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi tarafından 20 Mayıs 2014 tarihinde verilen T-247/12 sayılı kararda, bu konuda bazı değerlendirmeler yer almaktadır ve aşağıda bu kararı anahatlarıyla paylaşmaya gayret edeceğim.

 

2008 yılında stilize biçimde yazılı “aris” markasının 36. sınıfa dahil “Sigortacılık hizmetleri” başta olmak üzere, anılan sınıftaki bazı hizmetler için tescil edilmesi amacıyla İç Pazarda Uyumlaştırma Ofisi (OHIM)’ne başvuruda bulunulur.

aris1

 

Başvuruda bulunan “Art Risk Insurance and Information Services Corp.” markalarını sonradan “Argo Group International Holdings Ltd.”ye devrettiğinden ve dava devralan firma tarafından açıldığından, yazı boyunca başvuru sahibi olarak anılacak firma “Argo Group International Holdings Ltd.” olacaktır.

 

Başvuru sahibi aynı zamanda OHIM’de 2005 yılında tescil edilmiş “aris” kelime markasının da sahibidir. Başvuru sahibi adına önceden tescilli “aris” markasının kapsamında 36. sınıfa dahil Sanat müzeleri, sanat kurumları, kültürel kurumlar, özel koleksiyoncular, sanatçılar ve sanat simsarları dahil olmak üzere sanat endüstrisi için risk yönetimi hizmetleri; güzel sanatlar, tarihi eserler, eski yapıtlar ve sanat endüstrisi için mülkiyet ve kaza sigortası hizmetleri.” bulunmaktadır.

 

Başvurunun yayınlanmasının ardından 1996 yılından bu yana Topluluk Markası (CTM) olarak tescilli “Arisa” markasına dayanan “Arisa Assurances SA” başvurunun ilanına karşı itiraz eder.

arisa1

 

İtiraz gerekçesi “arisa” markasının kapsamında 36. sınıfa dahil “Sigortacılık ve reasürans hizmetleri.” bulunmaktadır.

 

OHIM ilana itiraz birimi, inceleme sonucunda, başvuru ile itiraz gerekçesi marka arasında karıştırılma olasılığının ortaya çıkabileceği yönündeki tespitle itirazı kabul eder ve başvuru reddedilir. Başvuru sahibi bu karara karşı itiraz eder ve itiraz OHIM Temyiz Kurulu tarafından incelenir. OHIM Temyiz Kurulu, markalar arasında karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkabileceği yönündeki tespiti paylaşır ve aynı zamanda, başvuru sahibinin her iki markanın Avrupa Birliği’nde fiilen bir arada var olduğu yönündeki iddiasını haklı bulmaz. Bu çerçevede, başvurunun reddedilmesi yönündeki karar, OHIM Temyiz Kurulu’nca onanır.

 

Başvuru sahibi bu karara karşı dava açar ve dava, Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi tarafından görülür. Genel Mahkeme, dava hakkında 20/05/2014 tarihinde T-247/12 sayılı kararı verir. Karar içeriğinde yer alan dikkat çekici tespitler aşağıdaki şekildedir:

 

Genel Mahkeme, öncelikli olarak, davalının, davanın kabul edilmemesi gerektiği yönündeki iddiasını reddeder ve ardından davacının, Temyiz Kurulu’nun markaların benzer olduğu yönündeki tespitinin yerinde olmadığı argümanlarını inceler. Genel Mahkeme, inceleme sonucunda, markaların benzer olduğu yönündeki tespiti hukuken hatalı bulmaz ve davacının bu yöndeki iddiasını kabul etmez. Markaların benzerliğine yönelik değerlendirme bu yazının konusunu teşkil etmediğinden, bu konu hakkındaki detaylara girilmeyecektir.

 

Bu yazı kapsamında detayları verilecek değerlendirme, davacının markalar arasında karıştırılma olasılığının ortaya çıkmayacağı iddiasının dayanaklarından birisini teşkil eden davacının önceden tescilli markasının varlığı ve markaların piyasada fiilen birlikte var oldukları iddialarıdır.

 

Davacı, “aris” markasının kendisi adına önceden tescilli olmasından hareketle başvurusunun reddedilemeyeceğini öne sürmekte ve A.B.D.’nde kabul gören “Morehouse savunması” ilkesinin kendi markası için uygulanmasını talep etmektedir (Morehouse savunması hakkında detaylı bilgi için okuyucuların http://wp.me/p43tJx-b7 bağlantısını incelemesi mümkündür.). Davacıya göre, bu ilke çerçevesinde, başvuru sahibinin yeni yaptığı başvuruyla, aynı veya esasen benzer bir marka, kendisi (başvuru sahibi) adına, aynı veya esasen benzer mallar ve hizmetler için önceden tescil edilmişse, yeni yapılan başvurunun ilanına karşı itiraz eden üçüncü bir tarafın –önceden tescilli markanın varlığı nedeniyle- yeni başvurudan zarar görmesi mümkün olmayacaktır.

 

Genel Mahkeme, bu iddiaya ilişkin olarak, öncelikle, Topluluk Markası sisteminin otonom, kendi kuralları, amaçları olan, diğer ulusal sistemlerden bağımsız işleyen bir sistem olduğunu ve OHIM Temyiz Kurulu kararlarının yasallığının, Topluluk Mahkemelerince yorumlandığı haliyle Topluluk Marka Tüzüğü’ne göre değerlendirildiğini belirtmiştir.

 

Genel Mahkeme’ye göre, ihtilafa konu markaların piyasada önceden birlikte var olmasının, bazı durumlarda karıştırılma ihtimalini azaltabileceği göz ardı edilmemelidir. Bununla birlikte, bu iddia, yalnızca OHIM’in nispi ret nedenleri incelemesi aşamasında, başvuru sahibinin, kendisinin ve itiraz sahibinin önceki markalarının birlikte var olmalarının kamunun ilgili kesimi nezdinde karıştırılmaya yol açmadığını usulüne uygun biçimde göstermesi ve birlikte var olmaya konu markalarla, başvuru ve itiraza konu markaların aynı olması durumlarında dikkate alınabilir. (Bu konunun değerlendirildiği önceki bir karar için bkz. Adalet Divanı Genel Mahkemesi, Grupo Sada kararı, T-31/03.)

 

Genel Mahkeme, incelenen vakada bu durumun söz konusu oluşmadığı görüşündedir, şöyle ki, önceden tescil edilmiş “aris” kelime markasının kullanımına ilişkin olarak sunulan kanıtlarda yer alan marka, inceleme konusu başvuruyu oluşturan “aris” markasından farklıdır ve kullanılan “aris” markası, yeni başvuruyla aynı değildir. Buna ilaveten, başvuruya konu işaretin web sayfasında ve bir makalede kullanımını gösteren kanıtlar, markanın Avrupa Birliği piyasasında varlığını ve kamunun ilgili kesiminin piyasada markalarla karşılaştığını gösterir nitelikte değildir.

 

Buna ilaveten, başvuru sahibi tarafında sunulan kanıtlar, incelemeye konu markalarla aynı markaların birlikte var olduğunu ve bunun ötesinde, bu markaların birlikte var olmasının markalar arasındaki karıştırılma olasılığını azaltacağını ispatlar nitelikte kanıtlar değildir. Bu çerçevede, davacının “Morehouse savunması” ilkesine dayandırdığı iddia da kabul edilmemiştir.

 

Netice olarak, Genel Mahkeme, OHIM Temyiz Kurulu’nun markalar arasında karıştırılma olasılığının bulunduğu yönündeki tespitini yerinde bulmuş, Temyiz Kurulu kararı onamış ve davayı reddetmiştir.

 

Karar içeriğinde atıfta bulunulan Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin T-31/03 sayılı Grupo Sada kararının 86. paragrafına dönülecek olursa, aşağıdaki içerik karşımıza çıkmaktadır: “Elbette, bazı durumlarda, önceki markaların piyasada birlikte var olmaları, İtiraz Birimi ve Temyiz Kurulu’nun ihtilaf konusu iki marka arasında tespit ettiği karıştırılma ihtimalini azaltabilir. Bununla birlikte, bu ihtimal, sadece, OHIM’de gerçekleştirilen nispi ret nedenleri incelemesi sırasında, Topluluk Markası başvurusu sahibinin, kendi dayandığı önceki markaları ile itiraz sahibinin itiraza gerekçe gösterdiği önceki markası arasında, kamunun ilgili kesimi bakımından karıştırılma olasılığının bulunmadığını usulüne uygun biçimde göstermesi durumunda ve inceleme konusu markaların, ispata konu markalarla aynı olması şartıyla dikkate alınabilir.”

 

Yazı kapsamında incelediğimiz “Aris” kararı ve yukarıda alıntıladığımız haliyle “Grupo Sada” kararlarından çıkartılabilecek sonuç, kanaatimizce, başvuru sahibinin önceki tarihli markalarının karıştırılma olasılığına etkisinin Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nce yok sayılmadığı, ancak sıkı şartlara bağlandığıdır. Tespitlerimizi maddeler halinde sıralayacak olursak:

 

  • Başvuru sahibinin önceki tarihli markalarının varlığı, tek başına, başvuru sahibinin yeni yaptığı bir başvurunun üçüncü kişi markalarıyla karıştırılması olasılığını ortadan kaldırmaz.
  • Başvuru sahibinin belirtilen gerekçeyi öne sürerek yaptığı savunmanın başarılı olabilmesi için, başvuru sahibinin OHIM nezdinde, önceki markaları ile itiraz gerekçesi markanın piyasada önceden birlikte var olduğunu ve bu markaların kamunun ilgili kesimi bakımından karıştırılma olasılığına yol açmadığını usulüne uygun biçimde ispatlaması gerekir.
  • Buna ilaveten, inceleme konusu markalarla (yani başvuru ve itiraz gerekçesi markalarla), piyasada önceden birlikte var oldukları gösterilen markaların aynı olması şarttır.
  • Bu koşulların ispatlanması halinde, piyasada önceden birlikte var olma karıştırılma olasılığını azaltabilir.
  • Belirtilen şartlar ve bunların ispatlanması mükellefiyeti birlikte dikkate alındığında, Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin, başvuru sahibinin önceki tarihli markalarının varlığını karıştırılma olasılığını ortadan kaldıran bir faktör olarak kabul etmediği, bir diğer deyişle marka siciline dayanarak yapılacak “karıştırılma olasılığı mevcut değildir” tespitini yerinde bulmadığı anlaşılmaktadır.
  • Buna karşın, Genel Mahkeme’nin, piyasada aynı markaların karıştırılmadığının ispatlanması halinde, markaların aynı olması koşuluyla, başvuru sahibinin önceki tarihli markası nedeniyle karıştırılma olasılığının azalacağını da kabul etmektedir.
  • Dolayısıyla, Genel Mahkeme’nin, başvuru sahibinin önceki tarihli markalarının varlığı durumunda, başvuru ile başvuru sahibinin önceki markası aynı olsa da, piyasadaki fiili durumu esas alarak hareket etmeyi tercih ettiğini ve markaların piyasada fiilen karıştırılmadığını ispatlama mükellefiyetini ise başvuru sahibine bıraktığını söylemek yerinde olacaktır.

 

Yazı boyunca açıklamaya çalıştığımız “aris” ve “grupo sada” kararları, Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nce belirlenen ilkeler doğrultusunda, başvuru sahibinin önceki tarihli markalarının, ancak çok sınırlı ve katı koşullara bağlı hallerde, yeni tarihli başvurular için avantaj sağlayabileceğini göstermektedir. Bu haliyle, Türk uygulamasında, başvuru sahiplerinin benzer durumlarda, gerek idare gerekse de mahkemeler nezdinde daha avantajlı olduğunu söylemek yerinde olacaktır. Bununla birlikte, belirtilen avantajlı durumun yerindeliği tartışmaya açık niteliktedir ve bu tartışmanın başka bir yazıda yapılması daha yerinde olacaktır.

 

Önder Erol Ünsal

Haziran 2014

unsalonderol@gmail.com

USPTO Temyiz Kurulu “SpiderGraph” Kararı – Başvuru Sahibinin Önceki Tarihli Tescilli Markasının Yeni Başvuruların İncelenmesine Etkisi

spidergraph

 

Önceden tescil edilmiş bir markanın aynısının, aynı mallar veya hizmetler için bir kez daha tescil başvurusunun yapılması halinde, bu işaretin marka olamayacağı gerekçesiyle mutlak ret nedenleri kapsamında reddedilip edilemeyeceği, Türkiye’de tartışılagelen bir konudur. Tescilli markanın sahipleri bu konuda, inceleme ofisinin önceden tescil ettiği markayı halihazırda incelemiş olduğunu, kamu otoritesinin işlemlerinde süreklilik ve istikrarın esas olduğunu, kanunlar değişmediği sürece önceden tescil edilmiş marka hakkında ret kararı verilmesinin mümkün olmadığını, marka sahibinin müktesep hakkının ortaya çıktığını öne sürmekte ve bu tip başvuruların reddedilmemesi gerektiğini öne sürmektedir. Buna karşın, inceleme ofisinin bu konudaki bakış açısı genellikle, önceki incelemede tespit edilemeyen hususların yeni incelemede tespit edilmesinin mümkün olması nedeniyle bu tip başvuruların reddedilebileceği yönündedir.

 

Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Temyiz Kurulu, 20 Mayıs 2014 tarihinde verdiği yeni bir kararda bu konuda açık tespitlere yer vermiştir.

 

“SpiderGraph” kelimesinin tescil edilmesi talebiyle 2011 yılında yapılan başvurunun mal listesi kapsamında 16. sınıfa dahil “Basılı malzemeler, yani karar verme süreçlerinde alternatiflerin karşılaştırmasında ve analizinde kullanım amaçlı basılı grafikler ve tablolar.” malı yer almaktadır. USPTO uzmanı başvuruyu tanımlayıcılık gerekçesiyle reddeder. Ret kararının gerekçesi, uzmanın “spidergraph” ibaresinin anlamını takip eden şekilde belirlemesidir: “Radar grafiği şeklinde de bilinen “spider graph” terimi, verileri seri halindeki çubuklar ya da radyanlar halinde gösteren (her çubuk ölçümü istenen bir bileşeni simgelemektedir)bir tür özel grafik anlamına gelmektedir.” Uzman, bu anlam ve benzer içerikteki diğer tespitler ışığında, “spider graph” teriminin başvuru kapsamındaki “Basılı malzemeler, yani karar verme süreçlerinde alternatiflerin karşılaştırmasında ve analizinde kullanım amaçlı basılı grafikler ve tablolar.” malı bakımından doğrudan tanımlayıcı olduğu görüşündedir.

 

Başvuru sahibi bu karara karşı itiraz eder ve itiraz USPTO Temyiz Kurulu tarafından incelenir. Başvuru sahibi, itirazında diğer gerekçelerin yanısıra “spidergraph” markasının aynısının kendisi adına aynı mallar için 2003 yılında USPTO tarafından tescil edilmiş olduğunu öne sürmektedir. 2003 yılında tescil edilen marka, 2009 yılında kullanıma ilişkin beyanın gerçekleştirilmemesi nedeniyle iptal edilmiş olsa da, bu durum aynı markanın USPTO tarafından aynı mallar için tescil edilmiş olması durumunu değiştirmemektedir.

 

USPTO Temyiz Kurulu, başvuru sahibinin önceden tescil edilmiş markasına dayalı itirazını kabul etmez, Temyiz Kurulunun konu hakkındaki gerekçeleri takip eden biçimdedir:

 

“Bir terim başlangıçta veya kabul edildiği anda başvuru kapsamındaki mallar veya hizmetler bakımından tanımlayıcı anlamı bulunmayan veya sadece çağrıştırıcı nitelikte olabilir, bununla birlikte sonradan başlayan ve süregelen tanımlayıcı kullanım nedeniyle, terim ayırt edici ve ticari kaynak belirten özelliklerini kaybedebilir ve bunun sonucunda kamunun ilgili kesimi tarafından kullanıma konu mallar bakımından ayırt edici olmayan ve tanımlayıcı bir işaret olarak algılanır hale gelebilir (bkz. Digital Research, Inc. 4 USPQ2d 1242, 1243 (TTAB 1987), Int’l Spike, Inc. 190 USPQ 505, 507 (TTAB 1976)). Bunun ötesinde Kurul, inceleme uzmanlarının önceki kararlarıyla bağlı değildir. Daha önceden çok kez her vakanın kendi özel şartları çerçevesinde karara bağlanması gerektiği belirtilmiştir. Önceki tescillerin başvuruyla benzer özellikleri bulunsa da, USPTO’nun önceki markaları kabul etmesi Temyiz Kurulunu veya mahkemeyi bağlamayacaktır (Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Inc., 828 F.2d 1567, 4 USPQ2d 1141, 1142 (Fed. Cir. 1987) Bütün bunların ışığında, başvuru sahibinin markasının tescil edilebilirliğinin, diğer tescilli markaların varlığına dayalı olarak değil, incelenen başvuruya ilişkin kayıtlara dayalı olarak, markanın kendi şartları çerçevesinde değerlendirilmesi gerekmektedir. İptal edilen tescil edilmiş marka, yalnızca markanın tescil edilmiş olduğunu gösteren bir kanıt niteliğindedir ve başvuru sahibine Marka Kanunu çerçevesinde herhangi bir yasal hak sağlamamaktadır (Anderson, Clayton and Co. v. Krier., 478 F.2d 1246, 178 USPQ 46, 47 (CCPA 1973)). Tescilli markanın sağladığı yasal haklar tescilli marka iptal edildiğinde ortadan kalkar (Brown-Forman Corp., 81 USPQ2d 1284, 1286 n.3 (TTAB ‘006); Phillips-Van Heusen Corp., 63 USPQ2d 1047, 1048 n.2 (TTAB 2002)).”

 

USPTO Temyiz Kurulu, yukarıda yer verilen içtihat ve tespitleri esas alarak, başvuru sahibinin markasının, USPTO tarafından aynı mallar için önceden tescil edilmiş olması gerekçesine dayalı itirazı reddeder. Takiben, tanımlayıcılık gerekçeli ret kararının yerindeliği değerlendirilir ve uzmanın tanımlayıcılık gerekçeli ret kararının başvuru kapsamındaki mallar bakımından yerinde olduğu kanaatine varılması nedeniyle, başvuru sahibinin bu yöndeki itirazı da reddedilir.

 

Karar içeriğinde son olarak değerlendirilen husus, başvuru sahibinin itiraz dilekçesinde inceleme uzmanına yönelttiği kişisel saldırı niteliğindeki ifadelerdir. Aynı konu hakkında USPTO Temyiz Kurulunun değerlendirmesini daha önce “İtiraz Dilekçesinde İnceleme Uzmanına Kişisel Saldırıda Bulunulması ve Ahlaka Aykırı Markaların Değerlendirilmesi – USPTO Temyiz Kurulu “FOK’N HURTS” Kararı – http://wp.me/p43tJx-bB)” yazımızda aktarmıştık. USPTO, belirtilen kararda yer verdiği tespitleri bu kararda da tekrarlamıştır:

 

“… Bununla birlikte açık olarak belirtmek gerekirse, başvuru sahibinin yorumları itiraza ilişkin incelememizde herhangi bir etkiye sahip olmamıştır. Başvuru sahibinin Kurul incelemesi esnasında kullandığı ifadelerin çoğunluğu, uzmanın bilgisine ve teknik konuları anlama kapasitesine yönelik saldırılardır. Bu saldırıların çoğunluğuna itiraz dilekçesinde de rastlanılmıştır. Bu aşamada, başvuru sahibinin ifadelerinin başvurunun esasa ilişkin değerlendirmesini etkilemediğini söylemek yeterli olacaktır. USPTO ve Temyiz Kurulu, vekil tarafından temsil edilen veya işlemlerini kendi adına yürüten tarafların tümünün işlemlerini terbiyeli ve nezakete uygun biçimde sürdürmesini şart koşmaktadır. Başvuru sahibi USPTO’yla gelecekte gerçekleşecek her tür iletişiminde, USPTO personeline yönelik şahsi saldırılardan kaçınmalıdır.

 

Sitede daha önce yayınladığımız “A.B.D. Uygulamasında Marka Sahibinin Önceki Tarihli Aynı Markalarının İncelemeye Etkisi Nedir? – veya – A.B.D. Uygulamasında Müktesep Haktan Bahsetmek Mümkün müdür? – http://wp.me/p43tJx-b3”; “Morehouse Savunması – A.B.D. Uygulamasında Çok Taraflı İşlemlerde Marka Sahibinin Önceki Tarihli Aynı Markalarının İncelemeye Etkisi – http://wp.me/p43tJx-b7 başlıklı yazılarda, USPTO uygulamasında başvuru sahibinin önceki tarihli markalarının yeni başvuruların incelenmesine etkisi hususundaki düzenlemeleri detaylı olarak aktarmaya gayret etmiştik. Bu kısa yazıda yer verdiğimiz yeni tarihli “Spidergraph” kararı ise, konu hakkındaki yeni tarihli bir kararı ve USPTO Temyiz Kurulu değerlendirmesini aktarmaktadır. Başvuru sahibinin önceki tarihli tescilli markalarının yeni başvuruların incelenmesine etkisi hususu, Türkiye’de de sıklıkla tartışılan bir konu olduğundan, konu hakkında yurtdışındaki değerlendirmelerin ve yeni tarihli kararların okuyucuların dikkatine sunulması kanaatimizce önem arz etmektedir.

 

Önder Erol Ünsal

Mayıs 2014

unsalonderol@gmail.com

Morehouse Savunması – A.B.D. Uygulamasında Çok Taraflı İşlemlerde Marka Sahibinin Önceki Tarihli Aynı Markalarının İncelemeye Etkisi Nedir? – veya – A.B.D. Uygulamasında Müktesep Haktan Bahsetmek Mümkün müdür? (2)

parry

 

Geçtiğimiz gün bu sitede yayınladığım (http://wp.me/p43tJx-b3 linkinden görülebilecek) yazı “A.B.D. Uygulamasında Marka Sahibinin Önceki Tarihli Aynı Markalarının İncelemeye Etkisi Nedir? – veya – A.B.D. Uygulamasında Müktesep Haktan Bahsetmek Mümkün müdür?” başlığını taşımaktaydı. Belirtilen yazıda Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Marka Ofisi (USPTO)’nde, marka başvurusu sahibinin, aynı markayı önceden tescil ettirmiş olması durumunda, önceki tescillerin yeni başvuru için hak sağlayıp sağlamayacağı konusu hakkında açıklamalarda bulunulmuştu. Bahsi geçen açıklamalar USPTO’nun tek taraflı (ex parte) işlemlerinde uygulayacağı ilkeleri genel olarak belirtmekteydi. Buna karşın şu anda okumakta olduğunuz yazı, A.B.D.’nde marka başvurusu sahibinin yeni başvurusunun geçerliliğine karşı yöneltilen iddialara karşı önceki tescillerini öne sürerek yapabileceği savunma hakkında bilgi verecektir. Belirtilen savunma “Morehouse Savunması (Morehouse Defence)” olarak adlandırılmaktadır.

 

Morehouse savunması esasen, başvuru sahibinin (davalının) önceden tescilli ihtilaf konusu olmayan markalarının varlığı nedeniyle, iddia sahibinin (davacının), ihtilaflı markadan zarar görmeyeceği yorumunu içermektedir.

 

Morehouse savunmasının geçerli olabilmesi için, önceden tescilli ihtilaf konusu olmayan markaların, ihtilaf konusu markayla aynı (veya esasen aynı) olması ve aynı (veya esasen benzer) malları veya hizmetleri içermesi gereklidir.

 

USPTO Temyiz kuruluna göre, Morehouse savunmasının tek taraflı (ex parte) işlemler bakımından uygulanması mümkün değildir. Bu husus, savunmasının USPTO’nun resen yaptığı incelemede kendiliğinden dikkate alınmayacağı, ancak başvuru sahibinin itiraza konu yeni başvurusunun itiraz sonucu reddedilmemesi amacıyla bir savunma argümanı olarak öne sürülebileceği anlamına gelmektedir. (USPTO’nun başvuru sahibinin önceki tescillerini tek taraflı (ex parte) işlemlerde ne şekilde dikkate aldığı konusunda bkz. http://wp.me/p43tJx-b3)

Morehouse savunması, 1969 yılında görülen “Morehouse Mfg. Corp. v. J. Strickland Co., 160 USPQ 715, 717” davasında kavramsallaştırılmıştır. Takip eden dönemlerde mahkemeler ve USPTO Temyiz Kurulu tarafından verilen kararlar Morehouse savunmasının uygulama alanını ve anahatlarını netleştirmiştir.

 

Morehouse savunmasında kullanılabilecek önceden tescil edilmiş markaların federal düzeyde tescil edilmiş ve halen hükmünü sürdüren markalar olması gereklidir. Hükümden düşmüş bir marka, önceden başvuru sahibi adına tescilli olsa da Morehouse savunmasına esas teşkil edemez.

 

Savunmanın uygulama alanı bulabilmesi için, itiraz sahibinin önceden tescilli marka nedeniyle uğradığı veya uğrayabileceği zararın, yeni markanın tescil edilmesiyle suretiyle artmasının olası olmaması gerekmektedir. İtiraz sahibinin yeni markanın tescili halinde (önceden tescilli markanın varlığına kıyasla) ek zarar görüp görmeyeceği hususu, başvuru sahibinin önceki tescilinin ve sonraki markasının benzerliğini görsel, işitsel, kavramsal veya yarattığı ticari algı açılarından karşılaştırma suretiyle belirlenebilir.

 

Sonradan başvurusu yapılan markanın, önceden tescil edilmiş markadan farklı malları veya hizmetleri içermesi durumunda Morehouse savunması geçerliliğin kaybeder. Bu bağlamda, savunmanın geçerli olabilmesi için sonraki markanın, önceden tescil edilmiş markayla aynı veya esasen aynı malları veya hizmetleri içermesi şartı aranacaktır.

 

Benzer şekilde, sonradan başvurusu yapılan markanın, önceden tescil edilmiş markadan görsel, işitsel, kavramsal veya yarattığı ticari algı açılarından farklı olması halinde Morehouse savunmasının uygulanması mümkün değildir. Savunmanın uygulanabilmesi için önceki tescilli markanın ve sonraki markanın aynı veya esasen aynı olması gerekmektedir. Önceki ve sonraki marka arasında aynılıktan ziyade benzerliğin bulunduğu hallerde Morehouse savunması uygulama alanı bulmayacaktır.

 

Aşağıda bazı örnekler ve açıklamalar verilerek Morehouse savunmasının uygulama alanı daha net biçimde tarif edilmeye çalışılacaktır:

 

USPTO Temyiz Kurulu 2013 yılında verdiği “Citadel Federal Credit Union v. KCG IP Holdings LLC” kararında Morehouse savunmasına dayandırılan iddiayı kabul etmemiştir.

 

“KCG IP Holdings LLC” firmasının standart karakterlerdeki “CITADEL” markasını “finansal hizmetler” için tescil ettirmesinin ardından “Citadel Federal Credit Union” bu markanın iptali için başvuruda bulunur. Talep, USPTO Temyiz Kurulu tarafından incelenirken, “KCG IP Holdings LLC” firması aynı hizmetler için önceden tescil edilmiş aşağıda görseline yer verilen “Citadel + şekil” markasını gerekçe göstererek Morehouse savunmasını öne sürer.

 

citadel

 

“Citadel + şekil” markasının geçerliliği sorgulanamaz (incontestable) statüsü kazanmış bir marka olduğu özellikle belirtilmelidir (geçerliliği sorgulanamaz (incontestable) statüsü hakkında bkz. http://wp.me/p43tJx-b3).

 

“KCG IP Holdings LLC” firmasına göre, yukarıda görseline yer verilen önceden tescilli marka ve marka sahibinin yalnızca standart karakterlerde yazılı “CITADEL” ibaresinden oluşan kelime markası aynı şekilde telaffuz edilmektedir, aynı anlama sahiptir ve baskın unsurun “CITADEL” kelimesi olması, şekil unsurunun önemli etkiye sahip olmaması nedeniyle aynı ticari etkiyi yaratmaktadır. Buna karşın iptal talebinin sahibi, Morehouse savunmasının uygulama alanı bulabilmesi için uygulanması gereken testin, aynılık veya esasen aynılığın tespitine yönelik olması gerektiği, bu anlamda “KCG IP Holdings LLC” firmasının markaların benzerliğine ilişkin bir test uygulayarak Morehouse savunmasının sınırlarını aştığı görüşündedir.

 

USPTO Temyiz Kurulu, iptal talebi sahibiyle aynı görüştedir. Temyiz Kuruluna göre, standart karakterle yazılı markada yer almayan, mazgallı şekil unsuru, markanın önemli bir bölümünü oluşturmaktadır ve dikkat çeken (göze çarpan) bir algı yaratmaktadır. Markadaki şekil unsuru, fark edilmesi için dikkatli bir bakış gerektiren küçük bir ayrıntı konumunda değildir. Temyiz Kuruluna göre, şekil unsuru, bir arka plan niteliğinde veya kelime markasının stilize biçimde yazılmasından da ibaret değildir. Bu çerçevede, Kurul, inceleme konusu vakada, Morehouse savunmasının uygulama alanı bulamayacağı kanaatine ulaşmış ve “KCG IP Holdings LLC” firmasının bu yöndeki argümanını kabul etmemiştir.

 

Morehouse savunmasının kabul edilmediği bir örnekte, başvuru sahibinin yeni markası “vitamilk” iken önceden tescil ettirdiği markası “vitamilk” ibaresinin Çince karakterlerle yazılmış halidir. USPTO Temyiz Kurulu, görünümleri itibarıyla son derece farklı olan markaların esasen aynı markalar tanımı kapsamına giremeyeceğini, bu nedenle Morehouse savunmasının belirtilen ihtilafta uygulama alanı bulunmadığını ifade etmiştir.

 

USPTO Temyiz Kurulu bir diğer ilana itiraz incelemesinde, başvuru sahibi, geçerliliği sorgulanamaz statüsü kazanmış “MAGNUM MAX” markasının “elle kullanılır taşınır spot lambaları” için önceden tescil ettirmiş durumdadır. Başvuru sahibinin yeni markası ise “elde kullanılır taşınır ışıklar, yani el fenerleri ve spot lambaları” mallarını kapsayan “MAGNUM MAXFIRE” markasıdır. İlana itiraz sahibi ünlü “MAG” marka serisine dahil çok sayıda markayı ve “el feneri lambaları” için tescilli “MAG-NUM STAR” markasını gerekçe göstererek “MAGNUM MAXFIRE” markasına karşı itiraz eder.

 

Başvuru sahibi, ilana itiraza karşı önceden tescilli “MAGNUM MAX” markasını gerekçe göstererek Morehouse savunmasını öne sürer. Başvuru sahibine göre, yeni başvurusu olan “MAGNUM MAXFIRE” markası, önceden tescilli “MAGNUM MAX” markasıyla esasen aynıdır, el fenerleri ile spot lambaları aynı mallardır ve itiraz sahibinin benzerlik savı markaların “MAGNUM / MAX” kısımlarına yönelik olduğundan, yeni başvuruda yer alan “FIRE” kelime unsuru ihtilafın esasıyla ilgili değildir.

 

Buna karşın USPTO Temyiz Kuruluna göre, başvuru sahibinin “MAGNUM MAXFIRE” markası ile önceden tescilli “MAGNUM MAX” markası esasen aynı markalar değildir ve “elde taşınır spot lambaları” ile “el fenerleri” nitelikleri itibarıyla çok benzer mallar olsa da, farklı kategoride aydınlatma ürünleridir ve esasen aynı nitelikte mallar olarak kabul edilemezler. Bu bağlamda, USPTO Temyiz Kurulu, başvuru sahibinin Morehouse savunması esasına dayanan argümanını kabul etmemiştir.

 

Yazı içeriğinde yer verilen açıklamalar ve örneklerden anlaşılacağı üzere, USPTO, Morehouse savunmasının kabul edilebilmesi için oldukça sıkı şartların karşılanmış olmasını beklemektedir ve belirtilen sıkı şartlar, markaların ve malların veya hizmetlerin aynılığını veya neredeyse aynılığını gerektirmektedir. Dolayısıyla, Morehouse savunmasının geçerli olabilmesi kanaatimizce ancak son derece sınırlı hallerde mevcut olabilecektir ve bu sıkı şartlar, Türk uygulamasının veya yargı kararlarının işaret ettiği anlamındaki müktesep hak uygulaması ile büyük ölçüde farklılaşmaktadır. Sıkı şartlar çerçevesinde müktesep halin ortaya çıkabileceği hallerin sınırlandırılmasının, incelemeyi ve karar verme prosedürlerini rahatlatacağı, ancak bunun karşılığında, yeni markalarında belirgin görsel, işitsel farklılıklar yaratmalarına rağmen, bu markalarında önceden tescil edilmiş bir kelime unsurunu da yer vermeleri nedeniyle, her markalarını (varsayılan)müktesep haklarına dayanarak tescil ettirmek isteyen hak sahiplerini mutlu etmeyeceği şüphesizdir.

 

Önder Erol Ünsal

Nisan 2014

unsalonderol@gmail.com

A.B.D. Uygulamasında Marka Sahibinin Önceki Tarihli Aynı Markalarının İncelemeye Etkisi Nedir? – veya – A.B.D. Uygulamasında Müktesep Haktan Bahsetmek Mümkün müdür?

uspto

 

Ulusal marka uygulamamızın en önemli sorunlu alanlarından birisini, marka başvurusu sahibinin, yeni yaptığı başvuruyla, aynı veya çok benzer ve aynı ve aynı tür malları veya hizmetleri kapsayan önceki tarihli bir markaya sahip olması durumunda, yeni başvurunun reddedilip reddedilemeyeceği sorusu oluşturmaktadır. Bu sorun bilinen adıyla müktesep hak meselesi olarak isimlendirilmiştir ve hangi durumların müktesep hak kapsamında değerlendirilmesi gerektiği konusunda açık bir karmaşa yaşanmaktadır. Müktesep hak veya benzer içerikte bir kavram ulusal marka mevzuatımızda tanımlanmamıştır ve mahkemelerin konu hakkında yaptığı birkaç genelleme bulunmakla birlikte, kavramın genel kabul görmüş bir tanımından veya uygulamasından söz edilmesi mümkün değildir.

 

Müktesep hak kavramının Türk marka inceleme sisteminin esasları dikkate alınarak tanımlanması ve uygulamasında fayda bulunmaktadır. Şöyle ki, Türk marka inceleme sistemi, resen gerçekleştirilen inceleme açısından 7/1-(b) bendi kapsamında resen gerçekleştirilen benzerlik incelemesini de içermektedir ve dolayısıyla müktesep hak kavramının benzerlik açısından yalnızca ilana itiraz aşamalarında dikkate alınması mümkün değildir. Bunun yanısıra, mutlak ret nedenlerinin resen incelenmesi bakımından da müktesep hak kavramı kapsamına girebilecek markalarla karşılaşılması mümkündür ve bu nedenle müktesep hak kavramına kapsamına girebilecek hallerin belirtilen ret gerekçeleri bakımından da tanımlanması gerekmektedir.

 

Müktesep hak kavramının, ülkemize benzer bir inceleme sistemine sahip olan ülkeler bakımından ne şekilde değerlendirildiği sorusu özellikle önemlidir. Türkiye gibi resen benzerlik incelemesi yapan, başvuruları resen mutlak ret nedenleri bakımından da inceleyen ve ilaveten ilana itiraz üzerine de önceki markalarla karıştırılma ihtimali hususunu inceleyen Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Marka Ofisi (USPTO)’nun konu hakkındaki uygulaması kanaatimizce öncelikle dikkate alınmalıdır.

 

USPTO marka inceleme kılavuzunda konu hakkında bazı açıklamalar yer almaktadır. Konu USPTO tarafından “başvuru sahibinin önceki tescillerinin etkisi (effect of applicant’s prior registrations)” olarak adlandırılmıştır. Yazı boyunca, USPTO marka inceleme kılavuzunda konu hakkında yapılan açıklamalar aktarılacaktır. Buna ilaveten konunun bir diğer boyutunu oluşturan, önceki tesciller iddiasının başvuru sahibi tarafından bir savunma olarak öne sürülmesi durumunda ortaya çıkan “Morehouse savunması (Morehouse defence)” kavramı ve uygulama alanı ise bu yazıyı takiben yazılacak ikinci bir yazıda açıklanacaktır. Yazının USPTO incelemesiyle ilgili “başvuru sahibinin önceki tescillerinin etkisi” kısmının USPTO marka inceleme kılavuzu kaynak alınarak yazıldığı öncelikle belirtilmelidir.

 

USPTO marka inceleme kılavuzunun 1216 numaralı başlığı “başvuru sahibinin önceki tescillerinin etkisi (effect of applicant’s prior registrations)” şeklindedir. Bu başlık kendi içerisinde iki alt başlığa ayrılmıştır. 1216.01 numaralı birinci alt başlıkta konuyla ilgili kısa açıklama ve konu hakkındaki başlıca kararlar sıralanmıştır. 1216.02 numaralı ikinci alt başlık ise “geçerliliği sorgulanamazlık kazanma halinin tek taraflı incelemede etkisi (effect of incontestability in ex parte examination)” şeklindedir.

 

I – Başvuru sahibinin önceki tescillerinin etkisi (effect of applicant’s prior registrations):

 

İnceleme kılavuzuna göre, marka hakları durağan değildir ve tescil için uygunluk, tescil talebinin yapıldığı anda ortaya çıkan faktörler ve kanıtlar dikkate alınarak belirlenmelidir. Her vaka kendi şartları çerçevesinde değerlendirilmelidir. USPTO, başvuru sahibinin önceki tescillerini farklı belgeler esasında inceleyen önceki uzmanlarının kararları ile bağlı değildir.

 

Belirtilen açıklamaların ardından karar kılavuzunda konu hakkındaki önemli kararlardan kısa alıntılar yapılmıştır. Bu alıntılardan önemli gördüklerimize burada kısaca aktarmakla yetineceğiz, detaylar için karar kılavuzunun ilgili kısmının incelenmesi yerinde olacaktır.

 

1987 yılında alınan bir mahkeme kararına göre, “CASH MANAGEMENT ACCOUNT” markasının önceden kredi kartı hizmetleri için tescil edilmiş olması, başvuru sahibine aynı markayı daha geniş kapsamdaki finansal hizmetler tescil ettirme hakkı vermemektedir; 1985 yılında alınan bir mahkeme kararına göre, “DURANGO” markası önceden “purolar” için tescil edilmiş olsa da, bu tescil uzmanın aynı markayı “çiğneme tütünleri” için coğrafi kaynak bakımından yanıltıcı tanımlayıcılık nedeniyle reddetmesini engellemeyecektir; 2001 yılında alınan bir mahkeme kararına göre, “BEST!” markası aynı hizmetler için önceden tescilli olsa da, bu durum uzmanın “BEST! SUPPORTPLUS” ve “BEST! SUPPORTPLUS PREMIER” markalarındaki “BEST” ibaresinin münhasır hak sağlamayacağı yönünde kayıt düşmesine engel teşkil etmeyecektir; 1994 yılında alınan bir USPTO Temyiz Kurulu kararına göre, “ULTRA” markasının önceden “motor yağı, otomobil yakıtı olarak kullanım için gazolin” malları için tescil edilmiş olması, uzmanın aynı markayı “motor yağı, gazolin, otomobil yağı, makine yağı, dişli yağı” malları bakımından reddetmesini engellemeyecektir; 1991 yılında alınan bir USPTO Temyiz Kurulu kararına göre, başvuru sahibinin “taze turunç meyvesi” için tescil edilmiş ancak yenilenmemiş “EL GALLO” markasının sahibi olması, aynı markanın aynı mallar için yapılmış yeni başvurusunun “ROOSTER” markasıyla karıştırılma olasılığı gerekçesiyle reddedilmesini engellemeyecektir; 1986 yılında alınan bir USPTO Temyiz Kurulu kararına göre, “LEAN” markasının farklı mallar ve hizmetler için önceden tescil edilmiş olması, aynı markanın “düşük kalorili yiyecekler” bakımından reddedilmesini engellemeyecektir; 1984 yılında alınan bir USPTO Temyiz Kurulu kararına göre, başvuru sahibinin “LAW & BUSINESS” markasını önceden ek sicilde (supplemental register) “kitaplar, broşürler” için tescil ettirmiş olması, aynı markanın “iş hukuku alanında seminer düzenlenmesi hizmetleri” bakımından ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesiyle reddedilmesini engellemeyecektir; 1983 yılında alınan bir USPTO Temyiz Kurulu kararına göre, “WHEN IT’S TIME TO ACT” markasının önceden “reklamcılık hizmetleri” için tescil edilmiş olması aynı markanın aynı hizmetler bakımından reddedilmesini engellemeyecektir; vd.

 

II- Geçerliliği sorgulanamazlık kazanma halinin tek taraflı incelemede etkisi (effect of incontestability in ex parte examination):

 

A.B.D. Marka Kanunu kısım 15 kapsamında tanımlanan bir prosedür uyarınca, tescilli marka sahibi tescil tarihinden başlayan 5 yıl boyunca markanın ticarette kesintisiz biçimde kullanıldığı yönünde bir beyanda bulunursa veya bu yönde yeminli beyan verirse, tescilli markayı ticarette tescil kapsamındaki mallar veya hizmetler bakımından kullanabilmek için “geçerliliği sorgulanamazlık (incontestability )” hali kazanır. Eğer markayı kullanma hakkı belirtilen prosedür kullanılarak “geçerliliği sorgulanamaz” hale getirilmişse, tescil, belirli istisnalar hariç olmak üzere, tescilli markanın geçerliliğine ve tescil sahibinin hak sahipliğine ve tescilli markayı ticarette münhasıran kullanma hakkına yönelik nihai kanıt teşkil eder. Belirtilen prosedür ve kapsamı bu yazı kapsamında irdelenmeyecektir, konu hakkında daha fazla bilgi talep edenlerin, USPTO marka inceleme kılavuzunun ilgili bölümlerini incelemesi yerinde olacaktır.

 

Yazı boyunca “tek taraflı inceleme” olarak çevirdiğimiz “ex parte examination” ise birden fazla taraf arasında geçen (inter partes) inceleme işlemleri kapsamına girmeyen, tek tarafı ilgilendiren işlemlere karşılık gelmektedir.

 

1985 yılında verilen bir A.B.D. Yüksek Mahkemesi kararına göre, tescilli marka sahibi tecavüz iddiasını ortadan kaldırmak için markanın “geçerliliği sorgulanamaz” hale geldiği savına dayanabilir ve bu bağlamda geçerliliği sorgulanamaz hale gelmiş bir markanın tanımlayıcı iddiasına dayanılamaz.

 

1986 yılında alınan bir USPTO Temyiz Kurulu kararına göre, “TALL SHIPS” ibareli “geçerliliği sorgulanamaz” statüsü kazanmış bir marka mevcutken, aynı marka sahibinin aynı hizmetler için “RETURN OF THE TALL SHIPS” markasının tescilini talep ettiği durumda, inceleme uzmanının “TALL SHIPS” ibaresi bakımından markanın münhasır hak sağlamayacağı yönünde kayıt düşmek istemesi, “geçerliliği sorgulanamaz” statüsü kazanmış önceki markanın geçerliliğinin sorgulanması anlamına gelecektir. Böyle bir durumdan bahsedilebilmesi için malların ve hizmetlerin aynı olması ve başvuruya konu markanın önceki markayla aynı kısmının jenerik nitelikte olmaması gerekir. Temyiz Kurulu, belirtilen vakada, münhasır hak sağlamayacağı yönünde uzmanca kayıt düşülen kısmın başvuru sahibinin geçerliliği sorgulanamaz statüsü kazanmış markasıyla aynı olduğunu ve hizmetlerin de aynı olduğunu tespit etmiştir.

 

2010 yılında alınan bir USPTO Temyiz Kurulu kararına göre, karıştırılma olasılığı incelenirken itiraz sahibinin federal düzeyde tescilli markasının geçerliliği sorgulanamaz statüsü kazanmış olması, bu markanın geçerliliğine yönelik nihai kanıt teşkil eder, ancak markayı güçlü hale getirmez.

 

2001 yılında alınan bir mahkeme kararına göre, geçerliliği sorgulanamaz statüsü kazanmış bir markanın varlığı başvuru sahibine, aynı markayı, söz konusu mallar veya hizmetler önceki markanın kapsadığı mallarla veya hizmetlerle yakından ilişkili mallar olsa da, farklı mallar veya hizmetler için tescil ettirme hakkı sağlamaz; 2001 yılında alınan bir mahkeme kararına göre, “SAVE VENICE” kelime markasının geçerliliği sorgulanamaz statüsü kazanmış olması, “THE VENICE COLLECTION” ile “SAVE VENICE INC.” kelime ve ilaveten şekil unsurundan oluşan ve farklı malları kapsayan sonraki markanın reddedilmesini engellemez (tescilli bir marka yalnızca tescil edildiği biçimde ve kapsamında yer alan mallar veya hizmetler için geçerliliği sorgulanamaz statüsü kazanır); 1986 yılında alınan bir USPTO Temyiz Kurulu kararına göre, “BANK OF AMERICA” kelime markasının geçerliliği sorgulanamaz statüsü kazanmış olması, aynı markanın bağlantılı hizmetler için reddedilmesini engellemez.

 

Yazı içerisinde yer verilen açıklamalardan anlaşılacağı üzere, USPTO uygulamasında genel ilke, marka haklarının durağan olmadığı ve tescil için uygunluğun, tescil talebinin yapıldığı anda ortaya çıkan faktörler ve kanıtlar dikkate alınarak incelenmesi gerektiği yönündedir. Dolayısıyla, marka sahibinin önceki tescilleri nedeniyle hak kazanacağı hallerle oldukça sınırlı kapsamda karşılaşılmaktadır ve bu hallerden bahsedebilmek için önceki markanın “geçerliliği sorgulanamaz” statüsü kazanmış olması, sonraki markayla – önceki tescilli markanın aynı (veya esasen aynı) olması, sonraki markayla – önceki tescilli markanın aynı malları veya hizmetleri kapsaması gerekmektedir.

 

Ulusal mevzuatımızda bir markanın “geçerliliği sorgulanamaz” statüsü kazanması gibi bir durum mevcut olmamakla birlikte, bu statünün A.B.D.’nde tescil tarihinden itibaren 5 yıl içerisinde kazanılması hali, ulusal uygulamamızda mahkemeler tarafından genel kabul görmüş tescil tarihinden sonra 5 yıl süreyle sessiz kalma durumunda ortaya çıkacak hak kaybı müessesesini anımsatmaktadır. Bu haliyle, kimi mahkeme kararlarında karşılaşılan 5 yıllık hükümsüzlüğü talep etme süresi dolmadığı sürece önceki marka hükümsüz kılınma yönünde saldırıya açıktır, bu bakımdan müktesep hak sağlaması mümkün değildir yorumunun esası itibarıyla, A.B.D. mevzuat ve uygulamasındaki süre sınırıyla ve bu sınırın altyapısı oluşturan hukuki mantıkla örtüştüğünün belirtilmesi gerekmektedir.

 

Bu yazının devamını oluşturacak ikinci yazının, önceki tesciller iddiasının başvuru sahibi tarafından bir savunma olarak öne sürülmesi durumunda ortaya çıkan “Morehouse savunması (Morehouse defence)” kavramı ve uygulama alanı ilgili olacağının şimdiden belirtilmesi yerinde olacaktır.

 

Önder Erol Ünsal

Nisan 2014

unsalonderol@gmail.com

PHOTOS.COM Kararı – Adalet Divanı Genel Mahkemesinin Ayırt Edici Olmayan ve Tanımlayıcı Nitelikteki İnternet Alan Adlarından Oluşan Markalara Yönelik Değerlendirmesi

images.photos(Görsel http://ch.photos.com/ adresinden alınmıştır.)

Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesince 21/11/2012 tarihinde verilen T/338-11 sayılı “photos.com” kararında, internet alan adlarında kullanılan “.com” son ekinin (teknik dildeki karşılığıyla top level domain (en üst düzey etki alanı) isimlerinin), ayırt edici niteliğe sahip olmayan ve tanımlayıcı olan kelime unsurlarıyla birlikte bir markada yer alması halinde, markanın tescil edilebilirliğini sağlayıp sağlamayacağı hususu değerlendirilmiştir. Aynı kararda tartışılan bir diğer husus ise reddedilen bir markanın aynısının (aynı mallar / hizmetler için) OHIM’de önceden tescil edilmiş olması halinde mutlak ret nedenleri kapsamında ret kararı verilmesinin yerindeliği konusudur. Belirtilen her iki konu da Türkiye’de sıklıkla karşılaşılan ve tartışılan meseleler olduğundan “photos.com” kararının ana hatlarıyla açıklanması yerinde olacaktır.

Kararın aslının http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=130163&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=751097 adresinden incelenmesi mümkündür.

A.B.D. menşeili “Getty Images (US), Inc.” firması “photos.com” markasını tescil ettirmek için 2009 yılında Topluluk Marka Tescil Ofisi (OHIM)’ne başvuruda bulunur. Başvuru kapsamında, 9., 42. ve 45. sınıflara dahil çeşitli mallar ve hizmetler (bilgisayar yazılımları, elektronik indirilebilir veriler, elektronik yayınlar, kayıt taşıyıcılar, bilgisayar yazılımlarının bakımı ve kurulumu, görüntü ve görüntü kayıtlarının lisanslanması) yer almaktadır.

Başvuru, OHIM uzmanı tarafından tanımlayıcılık ve ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçeleriyle reddedilir ve karara karşı yapılan itiraz OHIM Temyiz Kurulu tarafından kabul edilmez.

OHIM ret kararının temel gerekçeleri, başvuruyu oluşturan “photos.com” alan adında, ikinci düzey etki alanı konumunda yer alan, “photos” kelimesinin tüketicileri mal ve hizmetlerin fotoğrafçılıkla ilgili olduğu konusunda doğrudan bilgilendiren bir kelime olması ve diğer kelime unsuru olan “.com” ibaresinin, internet alan adlarında en üst düzey etki alanı olarak kullanılan ve ilgili tüketici kesimince internet alan adını belirten bir unsur olarak algılanacak olmasıdır. Bu haliyle, “photos.com” ibaresi tanımlayıcı bir kelime markası olarak değerlendirilmiştir. Bunun ötesinde, OHIM Temyiz Kurulu, tanımlayıcı bir işarete “.com” unsurunun eklenmesinin Topluluk Markası (CTM) olarak tescil için yeterliliği sağlamayacağını da belirtmiştir.

OHIM Temyiz Kurulu, ikinci olarak, ek ayırt edici unsurların yokluğunda, “photos.com” başvurusunun, malların ve hizmetlerin veya bunlara ilişkin bilginin on-line olarak “photos.com” web sitesinden elde edilebileceğini bildirdiği, ancak malların ve hizmetlerin ticari kaynağının anlaşılmasını sağlamadığı görüşündedir. Kurula göre, başvuru sahibinin, başvuruyu oluşturan alan adına karşılık gelen web sitesinin sahibi olması CTM olarak tescil için herhangi bir hak sağlamamaktadır. Kurul, son olarak, başvuru sahibinin kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik yönündeki iddialarını destekler nitelikte sunulan kanıtların, yalnızca kullanımı gösterdiğini, buna karşın tüketicilerin başvuruyu marka olarak algıladığını gösterir kanıtların sunulmamış olduğunu belirtmiştir.

Başvuru sahibi Kurul kararına karşı yargı yoluna gitmiş ve dava Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesince sonuçlandırılmıştır. Mahkeme kararında takip eden değerlendirmeler yapılmıştır:

Mahkeme ilk olarak, davacının markasının ayırt edici niteliğe sahip olduğu yönündeki iddiasını değerlendirmiştir. Davacı, markasının alan adı olarak tescil edilmiş olduğunu belirtmekte, kullanımı münhasır olan alan adlarının, bir marka kapsamında yer alan malların ve hizmetlerin kaynağını açık biçimde gösterebileceğini iddia etmekte ve bu çerçevede ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesiyle verilen ret kararının yerinde olmadığını öne sürmektedir.

Mahkemeye göre, “photos” kelimesi OHIM Temyiz Kurulu kararında da belirtildiği üzere, “photograph – -photographie” sözcüklerinin resmi olmayan kısaltması niteliğindedir ve “.com” kelime unsuru da alan adı uzantısı niteliğinde jenerik bir kelimedir. İnceleme konusu marka, bir alan adının karakteristik özelliklerini taşımaktadır ve kamunun ilgili kesimi tarafından da böyle anlaşılacaktır. Markayı oluşturan iki kelime, ayrı olarak değerlendirildiklerinde ayırt edici niteliğe sahip değillerdir. Mahkeme, “photos” kelime unsurunun tüketicileri, başvuru kapsamında yer alan malların ve hizmetlerin fotoğrafçılıkla ilgili oldukları konusunda doğrudan bilgilendiren bir unsur olduğu yönündeki Temyiz Kurulu değerlendirmesini yerinde bulmaktadır. Dolayısıyla, bu kelime yönünden yapılan ayırt edici nitelikten yoksunluk değerlendirmesi yerindedir. “.com” kelime unsurunun ilgili tüketiciler tarafından bir web sitesini işaret eden unsur olarak değerlendirileceği ortadadır. “.com” kelime unsuru, ticari bir web sitesi adresinin normal yapısında kullanımı gerekli olan teknik ve jenerik bir unsurdur. Bunun ötesinde, “.com” kelimesi, başvuruda yer alan malların ve hizmetlerin çevrimiçi biçimde alınabileceğini veya görülebileceğini veya internetle ilgili olduğunu da bildirebilir. Bu çerçevede, “.com” kelimesi de başvuru kapsamındaki mallar ve hizmetler bakımından ayırt edici nitelikten yoksun bir kelime olarak değerlendirilmelidir.

Yukarıda belirtilenlerden anlaşıldığı üzere, mahkemeye göre, “photos.com” markası ayrı olarak ayırt edici niteliğe sahip olmayan kelimelerin birlikte kullanılmasından oluşturulmuş bir marka niteliğindedir. Başvuru sahibinin iddiası, iki ayrı kelimenin kullanılması suretiyle oluşturulan başvurunun alan adı olması nedeniyle, kelimelerin ayrı anlamlarından belirgin biçimde farklılaştığı yönündedir.

“.com” kelimesinin, ayırt edici nitelikte olmayan ve tanımlayıcı olan “photos” kelimesine eklenmesi, markayı bütün olarak ayırt edici hale getirmemektedir. Temyiz Kurulunca belirtildiği üzere, bir alan adının ayırt edici kısmı jenerik nitelikte olan top level domain (en üst düzey etki alanı) değil, ikinci derece alan adıdır, ki incelenen vakada, bu unsur ayırt edici nitelikten yoksun durumdadır.

Bir kelimenin CTM olarak tescil edilebilmesi için, belirli düzeyde dilsel veya artistik yaratıcılık veya hayal gücü içermesi gibi bir zorunluluk olmamakla birlikte, alışılmış ve alelade nitelikteki “photos” ve “.com” kelimelerinin kombinasyonundan oluşturulmuş başvurunun, kapsadığı mallara ve hizmetlere ilişkin olarak kamunun ilgili kısmının nezdinde tipik olmayan, hayali veya kendi anlamına sahip bir işaret olarak değerlendirilmesi sonucunu destekleyebilecek herhangi bir ek unsur bulunmamaktadır.

Dolayısıyla, inceleme konusu vakada özel karakteristik unsurların yokluğunda, kamunun ilgili kısmının işarete ilişkin algısı, kombinasyonda yer alan iki kelimeye ilişkin algısından farklı olmayacaktır. Bu çerçevede, OHIM Temyiz Kurulunun, kamunun ilgili kısmının başvuru kapsamında yer alan malları ve hizmetleri, başka bir ticari işletmenin mallarından ve hizmetlerinden ayırt edemeyeceği yönündeki tespiti yerindedir. Sonuç olarak, marka ayırt edici nitelikten yoksundur.

Ayırt edici nitelikten yoksunluk yönündeki tespit, başvuru sahibinin internete ve alan adlarına yönelik argümanları (alan adları münhası kullanıma mahsustur, bir alan adı kullanıcılarının malları ve hizmetleri ayırt etmesini sağlayabilir) nedeniyle ortadan kaldırılamaz. Bir işaretin, geleneksel anlamdaki ayırt edicilikten farklı biçimde marka işlevlerini yerine getirebilmesi, kapsadığı malların ve hizmetlerin ticari kökenini derhal (doğrudan) gösterebilmesi ve bu yolla, kamunun ilgili kesiminin malların ve hizmetlerin ticari kökenini diğer işletmelerin mallarından ve hizmetlerinden ayırt etmesini sağlamasıyla mümkündür.

İncelenen vakada, başvuruyu oluşturan marka bir alan adını işaret etse de, işaretin karakteristik özellikleri (yapısı, bileşenlerinin ayırt edici niteliği, kelime markası olması) dikkate alındığında, kamunun ilgili kesiminin işareti, fotoğrafların indirilebileceği bir internet sitesi olarak algılayacağı, malların ve hizmetlerin ticari kaynağını belirtir biçimde değerlendirmeyeceği düşünülmektedir. Bu tespit, ortalama tüketicinin, işaretin malların ve hizmetlerin ticari kaynağını doğrudan belirtmediği, sadece tanıtıcı, soyut bilgi verdiği hallerde, makul olandan daha yüksek derecede dikkatli olmayacağı ve işaretin olası işlevlerini düşünmek veya onu marka olarak değerlendirmek için zaman kaybetmeyeceği yönündeki gerçeklikle de desteklenmektedir.  

İlaveten, bir alan adının, alan adı olarak tescil edilmesiyle elde edilen haklarla, bir işaretin CTM olarak tescil edilmesiyle elde edilen haklar arasındaki ayrımın altı çizilmelidir. Bu çerçevede, davacının “photos.com” alan adının sahibi olması, bu ismin topluluk markası olarak tescil edilmesi gerektiği sonucunu doğurmaz.  Bunun mümkün olabilmesi için, Topluluk Marka Direktifinde sayılan tüm şartların (marka olarak tescil edilebilirlik şartları) yerine getirilmesi gerekir.

Davacının, tüketicilerin web sitesine ve dolayısıyla mallarına ve hizmetlerine ulaşmak için, başvuruyu oluşturan işareti herhangi bir web tarayıcısına yazmalarının yeterli olduğu ve işaretin malların ve hizmetlerin ticari kaynağını gösterdiğinin bu şekilde kanıtlandığı yönündeki iddiası temelsiz bulunmuştur. Bir alan adından oluşan markaların ayırt edici niteliği, bir internet kullanıcısı tarafından mallara ve hizmetlere erişmek için takip edilecek adımlar esas alınarak değil, tescilin talep edildiği mallar ve hizmetler ve kamunun ilgili kesiminin algısı esas alınarak değerlendirilir. Ek olarak, davacının bu iddiası, Temyiz Kurulunun işaretin malların ve hizmetlerin ticari kaynağını belirtmediği, kamunun ilgili kesiminin işareti fotoğrafçılığa ait mallara ilişkin olarak internet üzerinden ulaşılabilen  bir bilgi kaynağı olarak algılayacağı yönündeki değerlendirmesini, geçersiz kılmamaktadır.

Yukarıda belirtilen tüm nedenlerle, mahkeme “photos.com” markasının, başvuru kapsamındaki mallar ve hizmetler bakımından, ayırt edici niteliğe sahip olmadığı yönündeki OHIM Temyiz Kurulu kararını yerinde bulmuştur.  

Mahkeme, bir topluluk markası başvurusunun reddedilmesi için Topluluk Marka Tüzüğünde yer alan mutlak ret gerekçelerinden birisinin yeterli olduğu hususunu ve incelenen başvuru hakkında ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesiyle verilen ret kararının yerinde bulunmasını dikkate alarak, tanımlayıcılık gerekçesiyle verilen ret kararına karşı öne sürülen argümanları ve bu yöndeki ret kararını değerlendirmemiştir. Ayrıca, başvuru sahibinin kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik yönündeki iddiasının OHIM Temyiz Kurulu tarafından reddedilmesi yönündeki karar, sunulan kanıtların kullanımı göstermesi, ancak kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik hususunu ortaya koymaması nedeniyle yerinde bulunmuştur. Mahkemenin, sunulan kanıtların niteliğine ve ispat gücüne yönelik oldukça detaylı değerlendirmesi kararda yer almaktadır. Bu değerlendirmenin kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilikle ilgili başka bir yazıda aktarılması yerinde olacaktır.

“photos.com” kararında dikkat çeken bir diğer değerlendirme, davacının, aynı markanın benzer mallar ve hizmetler için kendi adına önceden OHIM tarafından iki kez tescil edilmiş olmasını belirterek öne sürdüğü, eşit değerlendirme ve meşru beklentilerin karşılanması içerikli argümanlara karşı mahkeme tarafından verilen yanıttır.

Davacı, “photos.com” markasının benzer mallar ve hizmetler için kendi adına önceden OHIM tarafından iki kez tescil edilmiş olduğunu belirterek, eşit muamele ilkesinin ihlal edilmiş olduğunu ve meşru beklentilerin korunması gerektiğini öne sürmektedir. Başvuru sahibine göre, önceden tescil edilmiş markalar, yeni başvurunun da tescil edilmesi gerektiği beklentisini ortaya çıkartmaktadır; davacının ticari rakiplerinden hiçbirisinin önceki tescillerin geçerliliğine ilişkin işlem (hükümsüzlük, vb.) başlatmamış olması da, bu beklentiyi desteklemektedir. Ayrıca, bu tescillerin hiçbirisi kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik istisnası çerçevesinde elde edilmemiştir.

Mahkemeye göre, OHIM yetkilerini Birlik mevzuatının genel ilkeleri çerçevesinde kullanmakla yükümlüdür. Eşit muamele ve düzgün yönetim ilkeleri çerçevesinde OHIM benzer markalar hakkında önceden verilmiş kararları dikkate almalı ve aynı yönde karar verip vermeyeceğini dikkatle belirlemelidir. Bununla birlikte, bu ilkelerin ne şekilde uygulanacağı hukukilik ilkesiyle uyumlu olmalıdır. Bu çerçevede, bir markayı tescil ettirmek isteyen kişi, kendi lehine aynı kararın verilmesi talebiyle başka bir kişi adına gerçekleştirilmiş kanuni olmayan bir işleme dayanamaz. Bunun ötesinde, hukuki belirlilik ve iyi yönetim esasları çerçevesinde, markaların uygun olmayan biçimde tescil edilmesini engellemek amacıyla, her markanın incelenmesi düzgün ve kapsamlı biçimde yapılmalıdır. Buna uygun olarak, inceleme her vaka bazında ayrı olarak yapılmalıdır. Bir markanın tescil edilmesi, ilgili markanın kendi olguları kapsamında değerlendirilebilecek ve amacı, inceleme konusu markanın herhangi bir ret gerekçesi kapsamına girip girmediğini belirlemek olan özel kriterlere bağlıdır.

Sayılan hususlar ışığında, mahkeme, OHIM Temyiz Kurulunun, başvurunun reddedilmesi yönündeki kararı bakımından haklı olduğunu belirtmiş ve buna bağlı olarak, davacının, önceki OHIM kararlarını emsal göstererek öne sürdüğü, eşit muamele ve meşru beklentilerin karşılanması ilkeleri çerçevesinde ret kararının yerinde olmadığı yönündeki argümanı kabul etmemiştir.

Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesinin “photos.com” kararı, kanaatimizce, internet alan adından oluşan ve asli unsuru ayırt edici nitelikte olmayan (veya tanımlayıcı olan) kelime markaları bakımından uygulanması gereken ilkeleri açık olarak belirtmesi nedeniyle son derece önemlidir. Bu tip kelimelerden oluşan başvuruların fazlalığı dikkate alındığında, başvurular hakkında uygulanan ayırt edici nitelikten yoksunluk ve tanımlayıcılık gerekçeli ret pratiğinin, Adalet Divanı kararıyla da tasdik edilmesi konu hakkındaki soru işaretlerini – şimdilik – büyük ölçüde ortadan kaldırıcı niteliktedir.  

“photos.com” kararının dikkat çekici bir diğer yönü ise, aynı marka, benzer mallar / hizmetler bakımından önceden tescil edilmiş olsa bile, OHIM’in sorumluluğunu ret incelemesini her başvurunun kendi şartları kapsamında ayrı biçimde yapmak olarak ortaya koyması, bu çerçevede hukukilik ilkesini ön plana çıkartarak, bu ilkeye uygun olmayan hallerde eşit muamele ve meşru beklentiler ilkelerinin uygulanmaması gerektiğini belirtmiş olmasıdır. Belirtilen saptamaların, mutlak ret nedenleri kapsamında reddedilen markalar bakımından öne sürülen kazanılmış hak iddialarının değerlendirilmesi noktasında, Türkiye’de de dikkate alınabileceği öne sürülebilir.

Önder Erol Ünsal

Aralık 2012

 

 

“Streamserve” kararı – Aynı Markanın Farklı Ülkelerde Önceden Tescil Edilmesi Hususunun ve İnceleme Ofisinin Önceki Kararlarının Marka İncelemesine Etkisi –

EqualTreatment_000

(Görsel http://www.iaapa.org/europe/en/EqualTreatment.asp adresinden alınmıştır.)

Avrupa Toplulukları Adalet Divanı İlk Derece Mahkemesi tarafından 27 Şubat 2002 tarihinde verilen T-106/00 sayılı “streamserve” kararında, Topluluk üyesi diğer ülkelerde tescilli olan bir markanın “Topluluk Marka Ofisi” (OHIM)’nde de mutlak ret nedenlerine takılmadan tescil edilmesinin gerekip gerekmediği ve aynı veya benzer markanın OHIM tarafından önceden tescil edilmiş olmasının yeni başvurunun da tescil edilmesini sağlayıp sağlamayacağı hususlarında önemli tespitler yer almaktadır.

Kararın içeriğini aktarmaya girmeden önce, yazı kapsamında cevabı aranacak soruların netleştirilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, yanıtı aranacak ilk soru, Topluluk üyesi ülkelerin bir kısmında mutlak ret nedenleri kapsamında reddedilmeden tescil edilmiş olan markaların, diğer Topluluk üyesi ülkelerde veya OHIM’de mutlak ret nedenleri incelemesi sonucu reddedilmesi hakkında Adalet Divanı değerlendirmesinin ne yönde olduğudur. Yanıtlanacak diğer soru ise, tescili talep edilen başvuru ile aynı veya benzer bir marka, eğer OHIM tarafından önceden mutlak ret nedenleri kapsamında reddedilmemişse, bu durum sonraki başvurunun da reddedilmemesi gerektiği sonucunu yanında getirecek midir sorusudur.

Soruların yanıtları tescil incelemesi bakımından kritik önemdedir. Şöyle ki, özellikle yabancı ülkelerden yapılan başvuruların Enstitü tarafından mutlak ret nedenleri (kast edilen ret nedenleri ayırt edici nitelikten yoksunluk, tanımlayıcılık, yanıltıcılık, vb. ret nedenleridir, önceki haklarla ihtilaf kapsamında aslı itibarıyla nispi bir ret nedeni olan 7/1-(b) bendi kast edilmemektedir) kapsamında reddedilmesine kararlarına karşı yapılan itirazların vazgeçilmez gerekçelerden birisi aynı markanın bazı ülkelerde tescil edilmiş olması hususuna yapılan atıftır. Diğer ülkelerdeki tescil iddiası genellikle iki ayrı başlık kapsamında sunulmaktadır. Bu iddialardan ilki Paris Sözleşmesi’nin dördüncü mükerrer altıncı maddesi kapsamında menşe ülkesinde tescilli olan markaların reddedilemeyeceği görüşü, diğeri ise aynı mevzuata sahip ülkelerce reddedilmeyen bir markanın Enstitü tarafından da reddedilmemesi gerektiği görüşüdür. İddialardan ilkinin Paris Sözleşmesi’nin yanlış yorumlanmasına dayandığını http://wp.me/p43tJx-42 adresinden görebileceğiniz yazıda göstermeye çalışmıştık. Dolayısıyla, bu yazı kapsamında bazı ülkelerde tescil edilmiş markaların Türkiye’de tescil zorunluluğu getirip getirmediği sorusunun yanıtını Adalet Divanı İlk Derece Mahkemesi’nin “streamserve” kararı kapsamında yapılan değerlendirmeler ışığında açıklamaya çalışacağız.

Açıklamalara başlamadan önce Enstitü’nün bazı durumlarda, aslında mutlak ret nedenleri kapsamında değerlendirilmemesi gereken bazı sözcüklere dolaylı anlamlar yükleyerek ret kararları verdiği, bu durumun özellikle yabancı dillerdeki sözcüklerin değerlendirilmesi aşamasında ortaya çıkabildiği ve bu tip kararların değerlendirmeye yönelik hata içermeleri nedeniyle yerinde olmadığı belirtilmelidir. Bu çerçevede, itirazda ispatlanması gereken husus, değerlendirmenin yanlışlığının gösterilmesidir ve bu husus ispatlanırken aynı markanın yurtdışında tescilli olması hususunun öne sürülmesi son derece mantıklıdır.

Bununla birlikte, bu yazı kapsamında tartışılacak husus, değerlendirme yanlışlığı içermeyen ret kararlarının, aynı markanın yurtdışında başka tescil sistemleri kapsamında tescilli olmasının tek başına ret kararının kaldırılması sonucuna yol açıp açmayacağıdır.

“Streamserve” markasının 09. ve 16. sınıflara dahil bazı mallar bakımından tescil edilmesi talebiyle OHIM’e yapılan başvuru kelimenin tescili talep edilen mallar bakımından ayırt edici nitelikte bulunmaması ve tanımlayıcı içerikte görülmesi nedeniyle reddedilmiştir. Uzman “streamserve” kelimesinin bilgisayar teknolojisi alanında anlamı ve kullanımı bulunan bir sözcük olduğunu tespit etmiş ve ret kararını bu hususa dayandırmıştır. Aynı yaklaşım Temyiz Kurulu tarafından da benimsenmiş ve ret kararı yerinde bulunarak başvuru sahibi tarafından yapılan itiraz reddedilmiştir. Bunun üzerine başvuru sahibi Temyiz Kurulu kararına karşı dava açmış ve dava Avrupa Toplulukları Adalet Divanı İlk Derece Mahkemesi tarafından görülmüştür.

Başvuru sahibi itirazında, öncelikli olarak “streamserve” kelimesine ilişkin değerlendirmenin yerinde olmadığını belirtmiş, ardından aynı markanın aynı mallar için aynı mevzuatı uygulayan Birleşik Krallık, İsveç, Almanya, Benelüks, Norveç, Fransa gibi ülkelerin ofislerince mutlak ret nedenleri incelemesi kapsamında değerlendirilip kabul edilmiş olduğunu belirtmiş ve markanın bu ülkelerden bir kısmı tarafından tescil edilmiş olduğunu öne sürmüştür. Bu iddia kapsamında sayılan ülkelerden bir kısmının ana dilinin İngilizce olduğu, bir kısmının İngilizce kelimeler bakımından ana dilleriyle eşdeğer inceleme yaptığının altı çizilmiştir. Başvuru sahibi son olarak, OHIM Temyiz Kurulu’nun “streamserve” ibaresiyle  anlam ve içerik olarak çok benzer “imagestream” markası hakkındaki ret kararını kısmen kaldırmış olduğunu, dolayısıyla bu başvuruya ilişkin olarak aynı kararın verilmemesinin yerinde olmadığını, istikrarsızlık ve eşitsizlik olduğunu belirtmekte ve ret kararının bu nedenle de kaldırılması gerektiğini öne sürmektedir.

İlk Derece Mahkemesi kararında, öncelikli olarak “streamserve” kelimesinin tanımlayıcılığı hususunu değerlendirmiştir. Yazımızın konusu bu husus olmadığından bu değerlendirmenin sonucunu belirtmek bizim için yeterli olacaktır. Değerlendirme sonucunda, mahkeme “streamserve” ibaresinin başvuru kapsamında yer alan mallardan “rehberler ve yayınlar” gibi mallar bakımından tanımlayıcı nitelikte olmadığı ve ayırt edici olduğu sonucuna ulaşmış ve ret kararını bu mallar bakımından yerinde bulmamıştır. Bununla birlikte, 9. Sınıfa dahil mallar bakımından ayırt edici nitelikten yoksunluk ve tanımlayıcılık gerekçeleriyle verilen ret kararı yerinde görülmüştür.

Kararın devamında yazımızın konusunu oluşturan hususlar irdelenmiştir. Kararın 47. – 48. paragrafları diğer ülkelerdeki tescil hususunun OHIM (veya yeni başvuruya konu ülkelerdeki) etkisini tartışmaktadır. Belirtilen paragraflarda yer verilen değerlendirmelerin birebir çevirisine aşağıda yer verilmiştir:

“47.  Başvuru sahibince öne sürülen ulusal kararlara ilişkin olarak, içtihattan açık olarak anlaşılacağı üzere (bkz. T-32/00 sayılı dava, Messe München v OHIM (electronica) [2000] ECR II-3289, paragraph 47), Topluluk markası sisteminin, kendine yeterli ve herhangi bir ulusal sistemden bağımsız işleyen, kendi amaçları ve özellikleri bulunan otonom bir sistem olduğu akılda bulundurulmalıdır. Bunun sonucunda, bir işaretin Topluluk markası olarak tescil edilebilirliği yalnızca ilgili Topluluk mevzuatı hükümleri dikkate alınarak değerlendirilmelidir. Bu çerçevede, Ofis (OHIM) ve Topluluk yargısı, ihtilaf konusu işaretin üye bir ülkede veya üçüncü bir ülkede ulusal bir marka olarak tescil edilebilirliği hususunda verilmiş olan önceki bir kararla bağlı değildir. Bu kararın Topluluk Marka Direktifiyle uyumlu bir ulusal mevzuat kapsamında alınmış olması veya kararın, ihtilaf konusu kelimenin kaynak dilsel bölgesine (ilgili kelimenin ait olduğu dilin anadil olduğu, ç.n.) ait, bir ülke tarafından verilmiş olması durumlarında dahi değerlendirme aynı şekilde olacaktır.

48. Bunun sonucu olarak, başvuru sahibinin, “streamserve” kelimesinin ulusal marka olarak tescil edilebilirliğine ilişkin ulusal kararların varlığı ve özellikle bu kararlardan birisinin Birleşik Krallık’ta verilmiş olması gerekçeli argümanı mevzu dışıdır (kabul edilebilir içerikte değildir). Daha ötesi, başvuru sahibi bu kararlardan sonuca ulaşılmasına sağlayacak esasa ilişkin hiçbir argüman sunmamaktadır.”

Yukarıda yer verilen paragraflardan açık olarak anlaşılacağı üzere, Avrupa Toplulukları Adalet Divanı İlk Derece Mahkemesi’ne göre aynı markanın aynı mevzuata sahip başka bir ülke tarafından tescil edilmiş olması, markayı oluşturan kelime tescile konu ülkenin ana dili olsa da, diğer ülkelere veya OHIM’e aynı markayı tescil etme konusunda bir yükümlülük getirmemektedir.

Karar o denli açıktır ki, bu kararın ne anlama geldiğini veya kararda ne denilmek istediğini uzun uzadıya tartışamaya gerek bulunmamaktadır. Uygulamaya ilişkin sonuç olarak belki ise, takip eden değerlendirmenin yapılması yeterli olacaktır:

Mutlak ret nedenlerine göre reddedilmiş markalara ilişkin itiraz dilekçelerinde ispatlanması gereken husus, markanın hangi nedenle ilgili ret gerekçesi kapsamında değerlendirilemeyeceğidir. Aynı markanın, aynı mevzuat hükmüne sahip olsalar da diğer ülkelerde tescil edilmiş olması, ret kararını kendiliğinden yanlış hale getirmez. Başvuruyu oluşturan kelime yabancı dilde olsa da ve marka o dilin anadil olarak konuşulduğu ülkede tescil edilmiş olsa da sonuç aynıdır, ispatlanması gereken diğer ülkelerdeki tescil hususu değil, kararın veya değerlendirmenin yanlışlığıdır.

Bir markanın, mutlak ret nedenleri kapsamına girse de, bir ülkede kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik istisnası kapsamında tescil edilmiş olması olasılığı ve bazı ülke ofislerinin neredeyse hiç inceleme yapmadan markaları tescil etmesi ve tescilin geçerliliğinin hükümsüzlük davaları ile mahkemelerce değerlendirilmesi gibi farklı inceleme gelenekleri dikkate alındığında, farklı ülkelerdeki tescilleri incelemeye esas alma argümanı mantıken de anlam içeren nitelik sunmamaktadır.

Başvuru sahibinin mahkemede öne sürdüğü iddialardan bir diğeri ise, OHIM Temyiz Kurulu’nun aynı malları içeren benzer nitelikteki bir marka (imagestream) hakkındaki ret kararını kısmen kaldırılmış olmasıdır. Başvuru sahibi aynı değerlendirmenin “streamserve” markası hakkında yapılmamış olmasını istikrarsızlık olarak nitelendirme ve “streamserve” markası için eşit muamele talep etmektedir.

Mahkeme, bu talep hakkında kararın 66. – 68. paragraflarında takip eden değerlendirmeleri yapmıştır:

“66. … Temyiz Kurulu’nun kararlarının hukuka uygunluğu, Kurul’un önceki karar verme pratikleri esasına göre değil, sadece – Topluluk yargısınca yorumlandığı haliyle –  Topluluk marka tüzüğü esasına göre değerlendirilmelidir.

67. Bu bağlamda iki hipotez ortaya çıkmaktadır. Eğer, önceki bir vakada, Temyiz Kurulu bir işaretin Topluluk markası olarak tescil edilebilirliğine karar vererek, Tüzüğün ilgili maddelerini doğru biçimde uygulamışken, ilk vakayla kıyaslanabilecek sonraki bir vakada Kurul aksi yönde bir karar aldıysa, Topluluk yargısının tüzüğün ilgili maddelerine aykırılık nedeniyle sonraki kararı iptal etmesi gerekecektir. Bu ilk hipotez çerçevesinde, (incelenen vakada öne sürülen, ç.n.) ayrım yapılmaması (eşit muamele, ç.n.) ilkesine aykırılık iddiası başarısız olmuştur. Diğer taraftan, bir işaretin tescil edilebilirliğine karar vererek Temyiz Kurulu hukuki bir hata yapmışsa ve ilk vakayla kıyaslanabilir sonraki bir vakada, Kurul aksi yönde bir karar almışsa, ilk karar sonraki kararın iptal edilmesini sağlamak için bir gerekçe olamaz. Adalet mahkemesi içtihadına göre (bkz. 134/84 Williams v Court of Auditors [1985] ECR 2225, paragraf 14, ve 188/83 Witte v Parliament [1984] ECR 3465, paragraf 15), eşit muamele ilkesi, hiç kimsenin talebini desteklemek için başkası lehine önceden gerçekleşmiş kanun dışı fiillere dayanamayacağı prensibini içeren kanunilik ilkesi ışığında uygulanmalıdır. Belirtilen ikinci hipoteze göre de, (incelenen vakada öne sürülen, ç.n.) ayrım yapılmaması (eşit muamele, ç.n.) ilkesine aykırılık iddiası başarısız olmuştur.

68. Belirtilen hususlar bağlamında, ayrım yapılmaması (eşit muamele, ç.n.) ilkesine aykırılık iddiası başarısız olmuştur.”  

“Streamserve” kararının yukarıda yer verilen bölümü, son derece önemlidir. Buna göre, önceden yanlışlıkla verildiği açık olan tescil kararlarının sonraki kararlara esas olması biçiminde bir pratik kabul edilmesi Adalet Divanı İlk Derece Mahkemesi’ne göre mümkün değildir. Aksi yöndeki yorum, kanunilik ilkesi ile çelişmektedir ve eşitlik ilkesini uygulamak için kanunilik ilkesini yok saymak yerinde olmayacaktır.

Uygulama pratiği bakımından karşımıza çıkan tablo oldukça nettir. Hatalı karar emsal karar kabul edilmez ve hatalı tescil sonraki tesciller için kazanılmış hak sağlamayacaktır şeklinde inceleme diline çevrilmesi mümkün olan mahkeme kararını mutlak ret nedenleri bakımından uygulamak son derece kolaydır. Nispi ret nedenleri bakımından uygulamanın ne şekilde yapılması gerektiği veya bu ilkenin aynı şekilde uygulanıp uygulanamayacağı ise ayrı bir tartışma oluşturabilir içeriktedir. Bu tartışma bu yazı kapsamında yapılmayacak olmakla birlikte, Türk marka tescil sisteminin en muğlak alanlarından birisini oluşturan kazanılmış hak konusunun nispi ret nedenleri bakımından açıklığa kavuşturulması önemli beklentilerden birisini oluşturmaktadır.

Önder Erol Ünsal

Nisan 2012