Aylar: Ekim 2015

“SO…?” ÖN EKLİ SERİ MARKASINA İLİŞKİN AB ADALET DİVANININ 15 EKİM 2015 TARİHLİ TEMYİZ KARARI, (C‑270/14 P)

resim_so

Portekiz merkezli Debonair Trading Internacional Lda (“Debonair”) tarafından “SÔ:UNIC” marka  başvurusuna yapılan itirazın reddi üzerine verilen Adalet Divanı Genel Mahkemesinin T‑356/12 sayılı kararı, temyiz yargılamasına konu olmuştur. Bu temyiz incelemesinde Divan, “SÔ:” ile Debonair’e ait seri marka ailesinin ortak ayırt edici unsurunu oluşturan “SO…?” ön ekinin, karıştırılma ihtimaline ilişkin Genel Mahkemenin değerlendirmesinin temyiz incelemesini yapmıştır. Divan, temyiz incelemesi neticesinde Genel Mahkemenin tespitini yerinde bulmuştur.

Kararın orijinal metnine http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=169830&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=928184 bağlantısından ulaşabilirsiniz.

Davanın tarihçesi şu şekildedir:

  • 3 Nisan 2009 tarihinde Ibercosmetica SA de CV (Ibercosmetica) OHIM nezdinde

SÔ:UNIC

kelime markasının topluluk markası olarak tescili için başvuruda bulunmuştur.

  • Başvuru Nice Sınıflandırmasının 3. sınıfında yer alan “ağartıcı maddeler, kuru temizleme kimyasalları, temizleme parlatma karışımları, sabunlar, parfümler, esans yağları, kozmetik ürünleri, saç losyonları” için yapılmıştır.
  • 4 Eylül 2009 tarihinde Debonair söz konusu başvuruya daha önceden adına Nice Sınıflandırmasının 3. sınıfındaki mallar için tescilli

SO…?

SO…? ONE

SO…? CHIC

markaları dayanak gösterilerek itiraz etmiştir.

  • Debonair, itiraza dayanak topluluk markası olarak tescilli bu markalar yanında, “parfümeri ürünleri” için tescilsiz olarak AB içinde korunan “SO” ve “SO….?” ibarelerini içeren birçok markasını da göstermiştir.
  • İtiraz gerekçesi olarak, 40/94 sayılı Tüzüğün (sonradan 207/2009 sayılı Tüzük olmuştur) 8/1(b) maddesindeki benzerlik ve karıştırılma ihtimalini ve 8/4 maddesindeki tanınmışlık dolayısıyla reddi düzenleyen maddeler gösterilmiştir.
  • 24 Mart 2011 tarihinde OHIM İtiraz Bölümü itirazı reddetmiştir.
  • Debonair OHIM Temyiz Kuruluna tekrar itiraz etmiştir. Temyiz Kurulu da, benzerlik bulunmadığından ve karıştırılma ihtimali olmadığından itirazı reddetmiştir. Temyiz Kuruluna göre itiraz konusu markalar görsel ve işitsel olarak düşük derece benzerdir, kavramsal açıdan da farklıdır.  Başvurusu yapılan markanın ilk kısmı, itiraza dayanak markalardakinin aksine ‘so…?’ ibaresini içermediğinden, itiraz sahibinin önceki markalarının oluşturduğu “seri marka” ailesi içinde değerlendirilemez.
  • Debonair OHIM sürecinin ardından 6 Ağustos 2012 tarihinde Adalet Divanı Genel Mahkemesine başvurmuştur. Genel Mahkeme, Davacı Debonair’in başvurusu yapılan markanın seri marka içinde yer aldığı şeklinde bir izlenim uyandırarak karıştırılma ihtimali yarattığı iddiasını incelemiş ve “(i) ayırt edici unsur olarak bir ana markaya ait aynı ilk veya son ekleri taşıyan markaların oluşturduğu marka ailesinin “seri marka” olarak kabul edildiğine;(ii) somut olayda OHIM’in ilgili tüketiciler açısından başvurusu yapılan markanın itiraza dayanak seri marka ailesinin bir parçası olarak algılanmayacağından karıştırılma ihtimalinin mevcut olmadığına; (iii) zira önceki seri markalardaki ortak “SO… ?” ibaresinin başvurudaki “sô :” ibaresi ile aynı olmadığına” karar vermiştir. Sonuç olarak Genel Mahkeme davayı reddetmiştir.
  • Debonair, Genel Mahkeme kararını temyiz etmiştir.

Davacı Debonair, temyiz konusu kararda Genel Mahkemenin Tüzüğün 8/1 (b) anlamında dayanak seri markalar ile başvurusu yapılan marka arasındaki karıştırılma ihtimali değerlendirmesini doğru yapmadığını iddia etmiştir.

Temyiz Mahkemesi öncelikle Genel Mahkeme gibi, ortak aynı karakteristik unsuru taşıyan markaların oluşturduğu marka ailesini “seri marka” olarak tanımlandığına ve bir markanın bu aileye dâhil olduğu ya da bu marka altındaki ürünün de seri marka sahibi işletmeden kaynaklandığı yönünde tüketiciler nezdinde bir algı oluşması halinde bir karıştırılma ihtimalinde söz edileceğine işaret etmiştir. Bu kapsamda yapılacak karıştırılma ihtimali değerlendirmesinde somut olayın tüm unsurlarının göz önüne alınarak karar verilmesi gerekecektir.[1]

Somut olayda da Divana göre Genel Mahkeme önceki içtihatlarla oluşan kriterlere göre hüküm kurmuştur. Genel Mahkeme değerlendirmesini; “şayet başvurusu yapılan marka, seri markanın içerdiği unsuru içeriyorsa tüketiciler nezdinde aynı marka ailesine ait olduğu algısı oluşacaktır ve bu suretle karıştırılma ihtimali mevcut olacaktır” yaklaşımı üzerine kurmuştur. Temyiz Mahkemesine göre de bu yaklaşım, başvurusu yapılan markanın (i) dava konusu marka ailesinin yeni bir üyesi olup olmadığı ya da (ii) seri markalarla bir bağlantı kurup kurmadığı hususlarının, tüm unsurlar göz önüne alınarak doğru şekilde tespit edilmesi şartıyla yanlış bir yaklaşım değildir.  Bu yaklaşımdan yola çıkarak gerek OHIM gerekse Genel Mahkeme, başvurusu yapılan markada yer alan ‘sô:’ ibaresi ile itiraza dayanak seri markalardaki ‘so…?’ ibaresinin birbiri ile benzemediği; markalar arasında bağlantı kuracak başkaca ortak bir unsur olmadığı; bu nedenle de karıştırılma ihtimalinden söz edilemeyeceği sonucuna ulaşmıştır.

Genel Mahkeme bu sonuca ulaşırken dava konusu markalar arasındaki görsel, işitsel ve kavramsal açıdan benzerlik değerlendirmesini yapmıştır. Mahkemeye göre başvurusu yapılan markadaki “O”nun şapkası ve onu iki nokta üst üste noktalama işaretinin takip etmesi; diğer yandan başvurunun ikinci unsuru olan “unic” ibaresinin, seri markalardaki “so…? ibaresini takip eden kelimeler gibi İngilizce bir kelime olmaması başvuruyu söz konusu marka ailesine dâhil olmayan özgün yapıya kavuşturmuştur. Neticede başvurusu yapılan markanın, seri markalardan yapısal farklılığı olduğunu, “unic” ibaresini de içeren başvurunun tüketicilerde farklı bir etki bıraktığını tespit etmiştir.

Divana göre, somut olayda her ne kadar Genel Mahkemenin yukarıdaki karıştırılma ihtimaline ilişkin tespitini yaparken dava konusu markaların içerdikleri malların kısmen aynı olduğu unsurunu dikkate almamış olması bir hata olsa da, bu unsuru göze almış olsaydı dahi başvurusu yapılan markanın yapısal farklılığından dolayı seri marka ailesine dâhil olmadığı sonucu değişmeyecektir. Tüm bu nedenlerle Divan temyiz başvurusunu reddetmiştir.

Gülcan Tutkun Berk

Ekim, 2015

gulcan@gulcantutkun.av.tr

 

Dipnotlar:

[1] Union Investment Privatfonds v UniCredito Italiano, C‑317/10 P sayılı karar

ADALET DİVANI GENEL MAHKEMESİNİN 24 EYLÜL 2015 TARİHLİ “DELL / LEXDELL” KARARI, (T 641/14)

resim_dell

Geçtiğimiz hafta  DELL Inc. şirketinin, yine büyük bir teknoloji şirketi olan EMC’yi rekor denebilecek bir meblağ ile satın alması teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırdı. Zaten tanınmış bir marka olan DELL markasının çekiciliğinin, bu satın alma işlemi sonrasında teknoloji dünyasında edindiği yerin büyümesi ile daha da artacağı kesin. DELL markasının çok konuşulduğu bu hafta, DELL ile ilgili çok yeni bir kararı sizlerle paylaşmak istedim. Bu yazı konusu olan 24 Eylül 2015 tarihli kararı ile Adalet Divanı Genel Mahkemesi, markalar arasındaki benzerlik değerlendirmesi yanında DELL markasının tanınmışlığına da işaret ederek hüküm kurmuştur.

Kararın İngilizce orijinal metnine http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=168569&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=82573 adresinden ulaşabilirsiniz.

Öncelikle olayın tarihçesi şu şekilde gelişmiştir:

  • 19 Şubat 2009 tarihinde Bayan Alexandra Dellmeier,

LEXDELL

kelime markasının, topluluk markası olarak tescili için başvuruda bulunmuştur.

  • Başvuru, Nice Sınıflandırmasının 16, 25, 41 ve 45. sınıflarında yer alan “kağıt, karton ve bunlardan mamul ürünler; çıktı ürünleri; öğretici materyaller; gazeteler, periyodik yayınlar; giysiler, ayak ve baş giysileri, ayakkabılar, spor giysileri, spor ayakkabıları, iç giysileri; özellikle yasal konularda eğitim, seminer, organizasyon hizmetleri, kültürel aktiviteler, forum hizmetlerinin organizasyonu, kitap kiralama, film yapım, kiralama hizmetleri, şov ve menajerlik hizmetleri, halkla ilişkiler hizmetleri, yayım hizmetleri, çeviri ve tercüme hizmetleri, marka, tasarım, faydalı model, patent vb. tescil hizmetleri, özellikle fikri ve sınai haklar alanında yasal koruma hizmetleri” için yapılmıştır.
  • 21 Temmuz 2010 tarihinde ABD menşeli Dell, Inc., başvuruya itiraz dosyalamıştır. İtiraza dayanak olarak 9, 16, 25, 35, 36, 37, 38, 40, 41 ve 42. sınıflarda daha önceden tescilli topluluk markası

resim_dell

gösterilmiştir. İtirazın gerekçesi, 207/2009 sayılı Tüzüğün 8/1 (b) maddesindeki benzerliğe ve 8/5 maddesindeki tanınmışlığa dayalı itiraz sebepleridir.

  • 28 Mart 2013 tarihinde OHIM İtiraz Bölümü itirazı, 41. sınıfta yer alan  “kültürel aktiviteler, kitap kiralama, film yapım, film kiralama, şov hizmetleri, çeviri ve tercüme hizmetleri basın konferansı düzenleme ve diğer halkla ilişkiler hizmetleri” dışındaki hizmetler için kabul etmiştir.
  • Başvuru sahibi reddedilen mallar ve hizmetler için itirazın kaldırılması talebiyle OHIM Temyiz Kuruluna başvurmuştur. Ancak Temyiz Kurulu 4 Haziran 2014 tarihinde Başvurucunun itirazını reddetmiştir. Temyiz Kuruluna göre;
    • Her ne kadar başvurusu yapılan markanın baş kısmında fazladan bir “lex” hecesi yer alsa da ve önceki markanın “e” harfi karakterize edilmiş olsa da, itiraz konusu iki marka arasında “belirgin” düzeyde görsel benzerlik mevcuttur.
    • İşitsel benzerlik düzeyi düşüktür.
    • Kavramsal açıdan ise, her iki markada da İngilizce “küçük, ağaçlı vadi” anlamına gelen “dell” kelimesi ortak olduğundan kısmi benzerlik mevcuttur.
    • Önceki tescilli marka 9, 37, 40 ve 42. sınıfta yer alan mallar ve hizmetler için tanınmıştır. Bu nedenle 207/2009 sayılı Tüzüğün 8/5. maddesine göre başvurusu yapılan marka 41 ve 45. sınıfta yer alan hizmetler için, önceki tanımış markanın tanınmışlığından haksız fayda sağlayacaktır.
    • Çıkartılan mallar ve hizmetler açısından Tüzüğün 8/1 (b) maddesi anlamında karıştırılma ihtimali mevcuttur.

Temyiz Kurulunun kararı üzerine, tescil başvuru sahibi Bayan Alexandra Dellmeier Adalet Divanı Genel Mahkemesinde dava açmıştır.

Davacı Bayan Dellmeier’a göre dava konusu markalar, farklı sayıda harf ihtiva etmesi ve önceki tescilli markanın karakterize edilmiş yazım stili nedeniyle bir bütün olarak benzer değildir. Tüketicilerin özellikle “dell” kelimesine odaklanacakları sonucunun çıkarılması için haklı neden bulunmamaktadır. Keza başvurusu yapılan markanın ilk hecesi farklı şekilde “lex” ibaresinden oluşmaktayken, başvurunun ikinci kısmına dikkat edecekleri sonucuna varılması doğru değildir.

Mahkemeye göre Tüzüğün 8/5 maddesine göre bir ihlalden söz edebilmek için öncelikle ilgili tüketiciler nezdinde iki marka arasında, birbiri ile karıştırılmasalar bile, bir bağlantı olduğu izlenimi oluşmasına neden olan belirgin düzeyde bir benzerlik bulunması gerekmektedir.[1]

Mahkemeye göre her ne kadar başvurusu yapılan markanın ilk hecesinde “lex” ibaresi yer alsa da, iki markada ortak olarak yer alan “dell” kelimesinin yarattığı görsel benzerlik görmezlikten gelinemez. Bu nedenle OHIM’in markalar arası belirgin görsel benzerlik olduğu tespiti yerindedir. Mahkemeye göre başvurusu yapılan markanın ilk hecesine tüketicilerin “kanun” anlamını yükleyip yüklemediklerinin tartışılması anlamsızdır. Zira tüketiciler bu heceye bir anlam vermese, hatta bu heceyi ayırt edici özgün bir şekilde algılasa dahi, bütünsel görsel benzerlik değerlendirmesinde ortak “dell” kelimesinin dikkate alınmaması düşünülemez.

OHIM’in işitsel benzerlik düzeyinin düşük olduğu yönündeki tespiti Davacı tarafından ihtilaf konusu yapılmadığından, Mahkeme bu yönden detaylı inceleme yapmamış ve bu tespitin yerinde olduğu sonucuna varmıştır.

Kavramsal benzerlik değerlendirmesi açısından ise; Davacı her ne kadar OHIM’in kısmi kavramsal benzerlik değerlendirmesine açıkça itiraz etmese de, Mahkeme yine de başvurusu yapılan markadaki “lex” ibaresinin “kanun” anlamına geldiği iddiası açısından şu tespiti hatırlatmıştır: Karşılaştırmaya konu markalardan birinin, ilgili tüketiciler açısından açıkça ve özgün bir anlam ifade etmesi halinde, bu anlam farkı görsel ve işitsel benzerlikleri bertaraf edebilmekte ve o markayı hitap ettiği tüketiciler nezdinde kolaylıkla ayırt edici hale getirebilmektedir.[2] Somut olayda ise “lex” hecesinin ilgili tüketiciler açısından görsel ve işitsel benzerliği bertaraf edecek yapıda bir anlama sahip olduğu kabul edilemeyeceğinden, OHIM’ın ortak “dell” kelimesinin anlamını göze alarak vardığı kısmi kavramsal benzerlik tespiti Mahkemece de yerindedir.

Mahkeme bir sonraki aşamada Davacının, “dell” kelimesinin ortak olmasından dolayı benzer olduğu sonucuna varılacaksa, ikinci hecesi “dell” olan pek çok markanın da aynı şekilde benzer olduğu sonucuna varılması gerektiği yönündeki iddiasını incelemiştir. Mahkemeye göre her somut olay münhasır şekilde incelenerek ve bütünsel değerlendirme yapılarak sonuca varılmakta olduğundan, bu iddia dava açısından dikkate alınamaz.

Davacının bir diğer iddiası; her ne kadar önceki tescilli marka 9. sınıfta yer alan bilgisayar donanımları için tanınmış olsa da, bu tanınmışlığın 37, 40, 42. sınıflardaki hizmetlere sirayet etmesinin kabul edilmesine yetecek delil mevcut değildir. Ancak Mahkemeye göre OHIM önceki tescilli markanın 37, 40 ve 42. sınıflardaki hizmetler için tanınmışlığını, marka sahibi tarafından sunulan tüm somut detaylı delillere dayanarak vermiştir.

Davacının, önceki markadan dolayı haksız yarar sağlanmadığına yönelik itirazı konusunda da Mahkeme inceleme yapmıştır. Mahkemeye göre OHIM, başvurusu yapılan markanın önceki markanın tanınmışlığından dolayı 41 ve 45. sınıftaki hizmetler için reddi noktasında, başvurulan markanın içerdiği mallar ve hizmetler ile önceki markanın tanınmış olduğu mallar ve hizmetlerin birbirine yakınlık derecesine odaklanmıştır. OHIM’e göre “lex” ibaresi, Davacının itiraz etmediği anlamı itibari ile yasal hizmetler için sıklıkla kullanılan bir ibare olduğundan, başvurunun aynı türdeki hizmetler için bu ibareyi kullanması halinde tüketiciler nezdinde sanki tanınmış önceki marka ile başvuru arasında bir bağlantı olduğu izlenimi uyanabilecektir. Bu bağlantı kapsamında tüketiciler bu hizmetlerin, başvurusu yapılan marka altında tanınmış önceki marka sahibi tarafından sunulduğunu ya da lisans verildiğini anlayabilecektir. Mahkemeye göre OHIM tarafından yapılan bu tespit yerindedir.

Son olarak Davacının başvurusu yapılan markanın kullanımının, 2001 yılında Almanya’da yapılan tescile ve kendisinin soyadı olmasına dayanmasından dolayı haklı olduğu iddiası incelenmiştir. Mahkemeye göre üye devletlerden herhangi birinde alınan bir tescil, söz konusu markanın Tüzüğün 8/5 maddesini aşarak tüm Birlik bölgesindeki tescilini haklı gösteremez. Diğer yandan da Davacı soyadını aynen kullanmamış, sadece bir kısmını kullanarak tescil etmek istemiştir. Kaldı ki, tanınmış marka sahibinin dosyaya sunduğu üzere Hamburg Bölge Yüksek Mahkemesi 30 Mayıs 2012 tarihinde verdiği kararla, Davacının soyadını bu şekilde ayırarak kullanmasını yasaklamıştır. Bu nedenle, Davacı bu argümana dayanamayacağından bu iddiası da reddedilmiştir.

Sonuç olarak Mahkeme, OHIM kararını yerinde bulduğundan davayı reddetmiştir.

Gülcan Tutkun Berk

Ekim, 2015

gulcan@gulcantutkun.av.tr

 

 

Dipnotlar:

[1] 12 Mart 2009 tarihli Antartica v OHIM, C‑320/07 kararı

[2] 23 Kasım 2010 tarihli Codorniu Napa v OHIM — Bodegas Ontañon (ARTESA NAPA VALLEY), T‑35/08 kararı

 

Video Paylaşımında “Adil Kullanım İlkesi”nin Uygulanması – “Dancing Baby” Davası

LetsGoCrazy

 

İçinde bulunduğumuz günlerin moral bozucu ve hazmetmesi zor gelişmeleri, hepimizin günlük yaşamını olduğu kadar, IPR Gezgini’nin üretim ve paylaşım düzenini de etkiledi. Yıllardır belirli bir düzende yazıp paylaşmaya çalışan bu satırların yazarı, son haftalarda elini klavyeye sürecek enerjiyi bulmakta doğrusu güçlük çekiyor. Biz durduğumuz yerde dönüp dolaşıp aynı kısır politik tartışmaları yaşar ve çok değerli canlarımızı kaybederken, yurtdışında IPR evreninde gelişmeler hız kesmeksizin devam ediyor ve dünyada çok farklı konular tartışılıyor. Yazacak konular o kadar birikti ki, yılgınlığa son vermek artık zorunlu hale geldi. Gelecek ayların ülkemize barış ve huzur getirmesi dileğiyle, kendimi biraz zorlayarak yazdığım, A.B.D.’ndeki oldukça önemli ve yakın tarihli “Dancing Baby (Dans Eden Bebek)” davasını paylaşmak istiyorum.

A.B.D.’nde “adil kullanım (fair use) doktrini” telif hakkı sahibinin eserini kullanımı üzerindeki en önemli kısıtlamayı oluşturmaktadır. Wikipedia’daki en basit tanımı ödünç alacak olursak, “adil kullanım”, A.B.D. Telif Hakları Yasası’nda bulunan, telif hakkına konu eserlerin, telif hakkı sahibinden izin istenmeden, kısıtlı olarak kullanılmasına imkan veren bir doktrin olarak tanımlanmaktadır.

Adil kullanım ilkesinin oluşturulmasının nedeni, sınırsız bir koruma sağlanması halinde, fikri haklar korumasının amacını aşacağı ve toplumsal gelişimin önünde engel teşkil edebileceğidir.

Elektronik iletişimin gelişimi ve internet, adil kullanım kapsamında değerlendirilebilecek kullanım biçimlerinin tanımlanmasını güçleştirmiştir. Son yıllarda, A.B.D.’nde çeşitli elektronik iletişim biçimlerinin ve medya paylaşım ortamlarının adil kullanım ilkesi kapsamına girip girmediği sıklıkla dava konusu olmakta ve bu yolla adil kullanım ilkesinin kapsamı netleştirilmeye çalışılmaktadır.

14 Eylül 2015 tarihinde San Francisco Temyiz Mahkemesi tarafından verilen oldukça yeni bir karar, adil kullanım ilkesini ifade özgürlüğüyle ilintili bir hak olarak değerlendiren kullanıcıları sevindirici niteliktedir. Tam metnine http://cdn.ca9.uscourts.gov/datastore/opinions/2015/09/14/13-16106.pdf bağlantısından erişebileceğiniz karar, Youtube’da paylaşılan bir amatör videonun arka planında çalan şarkı nedeniyle telif hakkı ihlalinin oluşup oluşmadığı konusu ile ilgilidir.

Youtube, muhtemelen hepimizin bildiği, içeriği kullanıcılar tarafından yüklenilen, videolardan oluşan ve herkesin kullanımına açık bir internet sitesidir.

7 Şubat 2007’de, davalı Stephanie Lenz, Youtube’a iki çocuğunun evinin mutfağında dans etmelerini gösteren 29 saniyelik amatör bir ev videosu yükler. Çocuklar dans ederken arka planda Prince isimli A.B.D.’li şarkıcının “Let’s Go Crazy” isimli şarkısı çalmaktadır. Dava konusu videoyu aşağıda izlemeniz mümkündür:

Videonun yayınlanmasının ardından Prince’in o dönemdeki temsilcisi “Universal Music Group”, Youtube’a “Dijital Milenyum Telif Hakkı Yasası (Digital Millennium Copyright Act – bundan sonra DCMA olarak anılacaktır)” kapsamında bir uyarı gönderir ve Lenz’in Youtube’da yayınlanan amatör videosunun, Price’in “Let’s Go Crazy” şarkısından kaynaklanan haklarını ihlal ettiğini iddia eder.

Youtube uyarı mektubunu almasının ardından Lenz’in videosunu yayından kaldırır ve 5 Haziran 2007 tarihinde, Lenz’e durumu açıklayan bir e-posta gönderir. Lenz, buna karşılık olarak 7 Haziran 2007 tarihinde gönderdiği bir e-postayla videonun tekrar yüklenmesini talep eder. Bu talep, Youtube tarafından Universal Music Group’a iletilir. Universal, videonun yeniden yüklenmesine karşı protesto çeker ve videonun telif hakkına tecavüz içerdiğini tekrar eder. Lenz, buna karşı bir kez daha karşı bildirimde bulunur ve tüm bunların sonucunda video Temmuz 2007 ortasında Youtube’da yeniden yayınlanır.

Sonrasında Lenz, “Electronic Frontier Foundation (Elektronik Hudutlar Vakfı – bundan sonra EFF olarak anılacaktır)”ın desteği ile Universal’a karşı “hukuka uygun nitelikteki adil kullanımın engellenmeye çalışılması” gerekçesi ile dava açar. “Dancing Baby (Dans Eden Bebek)” adıyla anılan dava büyük yankı getirir ve kamuoyunca yakından takip edilir. Davanın ilerleyen aşamalarında, Temyiz Mahkemesi “Telif hakkı sahipleri, DMCA kapsamında kendilerine tanınan yayından kaldırtma prosedürünü kullanırken, ilk olarak tecavüz içerdiği iddia edilen kullanımın adil kullanım olup olmadığını değerlendirmezlerse, bu durumun hakkın kötüye kullanımı sayılıp sayılamayacağı” sorusunu davanın ana çerçevesini oluşturacak şekilde irdeler. Bu noktada, taraflar arasındaki anlaşmazlığın asıl noktasının adil kullanımın bir hak teşkil edip etmediği, DMCA’nın bu tip kullanıma yetki verip vermediği noktasında düğümlendiği ortaya çıkmaktadır.

“Universal Music Group” adil kullanımın kanunca tanınan bir yetki olmadığını, tersine tecavüz iddiasına karşı bir savunma olduğunu öne sürmektedir. Buna karşılık, gerek Bölge Mahkemesi gerekse de Temyiz Mahkemesi, DMCA’nın adil kullanımın kanunen tanınan bir yetki olduğu görüşüne ulaşmıştır: “Adil kullanım kanunda sadece istisna olarak tanımlanmamıştır, kanunen tanınmış bir yetkidir… Telif hakkına konu bir eserin adil kullanımı tecavüz teşkil eden bir kullanım biçimi değildir.”

Temyiz Mahkemesi bundan sonra; “Adil kullanımın kanunen tanınmış bir yetki olması nedeniyle, telif hakkı sahibinin yayından kaldırma uyarısı göndermeden önce kullanımın adil kullanım olup olmadığını değerlendirmeye alması gerektiğini” belirtmiştir.

“Universal Music Group” gibi birkaç büyük firma çok sayıda eser sahibini temsil etmekte ve bu kişilere ait eserleri içeren videoları gelişmiş algoritmalar içeren bilgisayar yazılımlarını kullanmak suretiyle tespit etmektedir. Buna karşın, tespit edilen videolardaki kullanım biçiminin adil kullanım kapsamına girip girmediğini incelemeksizin,  paylaşımı yapan internet kullanıcılarına otomatik yayından kaldırma bildirimleri gönderilmektedir. “Dancing Baby” davasının sonucu, bu tip otomatik yayından kaldırma bildirimi yapan büyük firmalar bakımından kötü bir haberdir, şöyle ki, otomatik bildirim gönderme yönteminin mevcut hali “Dancing Baby” kararı sonrası, A.B.D.’nde ortadan kalkacaktır. Bundan böyle, telif hakkına tecavüz iddiasında bulunan hak sahipleri, yayından kaldırma bildirimi göndermeden önce her vakayı tek tek inceleyecek ve kullanımın “adil kullanım” kapsamına girip girmediğini değerlendirecektir.

EFF Hukuk Direktörü karar sonrası yaptığı açıklamada, “Bugünkü karar, meşru ifade biçimlerinin, telif hakkı kanunu kullanılarak düşüncesizce sansürlenemeyeceği yönünde güçlü bir mesaj vermiştir. Mahkemenin, adil kullanım hakkının göz ardı edilmesi halinde doğacak zararlardan telif hakkı sahiplerinin sorumlu olacağını kabul etmesinden memnuniyet duyuyoruz.” ifadelerini kullanmış ve “Dancing Baby” davasını ifade özgürlüğü ile bağdaştırarak sansüre karşı bir zafer olarak ilan etmiştir. https://www.eff.org/tr/press/releases/important-win-fair-use-dancing-baby-lawsuit

Buna karşılık, Amerika Plak Sanayi Derneği (RIAA) sözcüsü, “Mahkemenin DMCA hakkında yaptığı yoruma ve yayından kaldırma bildirimi öncesi tüm sorumluluğun telif hakkı sahiplerine bırakılmasına katılmıyoruz.” açıklamasını yapmıştır. http://www.nytimes.com/2015/09/15/business/media/youtube-dancing-baby-copyright-ruling-sets-fair-use-guideline.html?_r=2

Karar sonrası kafa karıştıran noktalardan birisi de, telif hakkına tecavüz iddiasına konu videoların adil kullanım kapsamına girip girmediğinin tespitinde, bundan böyle bilgisayar yazılımlarının kullanımının mümkün olup olmayacağıdır. Mahkeme, DMCA kapsamında tanımlanan adil kullanımının tespitinde bilgisayar yazılımlarının kullanılabileceği görüşündedir, mahkemeye göre, çok fazla sayıdaki içeriğin denetlenmesinde, DMCA’daki adil kullanım şartlarını takip edebilecek bilgisayar algoritmaları geçerli ve iyi niyete dayalı orta bir yol oluşturabilir. Mahkeme örnek olarak, yayından kaldırma bildirimi gönderilmesi öncesi kullanılabilecek bir algoritmaya ilişkin üç şart saymıştır: (i) Videonun, içerik sahibine ait olan ve telif hakkıyla korunan bir videoyla eşleşmesi, (ii) Ses kaydının, telif hakkına konu aynı eserin ses kaydıyla eşleşmesi, (iii) Videonun neredeyse tamamının telif hakkına konu tek bir eserden oluşması.

“Dancing Baby” davasının sonuçlarının video paylaşanlar bakımından bir zafer olduğu kanaatimizce de açıktır. Öyle gözüküyor ki bundan sonra, A.B.D.’nde hak sahipleri yayından kaldırma bildirimi göndermeden önce, adil kullanımın olup olmadığını tespit edebilmek için bir hayli zaman harcayacaklar. Kendimize dönecek olursak, normalleşmiş bir ülkede, bu tip tartışmaları derinlemesine yapabilmenin umudunu halen taşıyoruz.

Önder Erol Ünsal

Ekim 2015

unsalonderol@gmail.com

 

“XPRESSO” ve “ENERGY” KELİMELERİ KARIŞTIRILMA İHTİMALİNE NEDEN OLMAZ. ADALET DİVANI GENEL MAHKEMESİNİN 6 EKİM 2015 TARİHLİ KARARI, (T 61/14)

resim_xpresso

Kahve esaslı enerji içeceği ürününde kullanılan bu yazı konusu markanın başvurusu için, ilk aşamada OHIM sonrasında ise Adalet Divanı Genel Mahkemesi 556 sayılı KHK’nın aynı maddesine denk gelen 207/2009 sayılı Tüzüğün 8/1 (b) maddesine göre benzerlik ve karıştırılma ihtimali değerlendirmesi yapmaktadır.  Mahkeme kararında, daha önceki içtihatları doğrultusunda yerleşmiş genel ilkelerin bir çoğundan faydalanarak sonuca ulaşmış ve hüküm tesis etmiştir. Bu anlamda bu kararın, benzerlik ve karıştırılma ihtimali değerlendirmesine ilişkin  bu genel ilkelerin hatırlanması mahiyetinde okuyucularımıza faydalı olacağını düşünüyorum.

Kararın orijinal İngilizce metnine http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dd0407e74a0aeb446082ecb9a3faa05ffe.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuRbhf0?text=&docid=169164&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=385516 bağlantısından ulaşabilirsiniz.

Dava konusu olay şu şekilde gelişmiştir:

  • 9 Mayıs 2011 tarihinde İspanya’da ikamet eden Bay Luis Yus Balaguer,

resim_xpresso

marka kompozisyonun topluluk markası olarak tescili için başvuruda bulunmuştur.

  • Başvuru Nice Sınıflandırmasının 9, 30, 32 ve 35. sınıflarındaki “içecek otomatları; kahve, kakao, çikolata ve çay esaslı içecekler; buzlu çay; alkollü ve alkolsüz içecek yapımında kullanılan kahve ve kakao karışımları, buzlar; alkolsüz içecekler, enerji içecekleri, kefir, izotonik içecekler; biralar, maden suyu ve sodalar, meyve suları ve içecekleri; şuruplar ve içecek yapımında kullanılan diğer karışımlar; bu içeceklerin ve otomat makinelerinin perakende ve online satışı hizmetleri” için yapılmıştır.
  • 9 Eylül 2011 tarihinde OHIM uzmanı, Tüzüğün 7/1 (g)[1] ve 7/2[2] maddelerine göre başvuruyu kısmen reddetmiştir. Buna göre başvuru “çay, kakao ve çikolata esaslı içecekler, alkollü ve alkolsüz içeceklerin yapımında kullanılan kakao karışımları, meyveli içecekler ve meyve suları” dışındaki mallar için 2 Ocak 2012 tarihli Bültende ilan edilmiştir.
  • 30 Mart 2012 tarihinde ABD menşeli Monster Energy Company ilan edilen başvuruya itiraz dosyalamıştır. İtiraza dayanak olarak daha önceden adına tescilli topluluk kelime markaları

X-PRESSO MONSTER

HAMMER M X-PRESSO MONSTER ESPRESSO + ENERGY

MIDNIGHT M X-PRESSO MONSTER ESPRESSO + ENERGY

gösterilmiştir. İtiraza dayanak gösterilen markalar, 5. ve 32. sınıfta yer alan ‘gıda takviyeleri; kolay bozulan meyve suları ve soyalı içecekler haricindeki kahveli ve vitaminlerle, besinlerle, amino asitlerle ve bitkilerle zenginleştirilmiş içecekler de dahil alkolsüz içecekler” için tescillidir. İtiraza gerekçe olarak, benzerlikten dolayı karıştırılma ihtimalini düzenleyen 207/2009 sayılı Tüzüğün 8/1 (b) maddesindeki nispi ret sebebi gösterilmiştir.

  • 11 Mart 2013 tarihinde OHIM İtiraz Bölümü itirazı reddetmiştir.
  • 30 Nisan 2013 tarihinde Monster Energy Company, OHIM Temyiz Kuruluna başvurmuştur. Temyiz Kurulu da 15 Kasım 2013 tarihinde itirazı reddetmiştir. Temyiz Kurulu kararında itiraz konusu markaların hitap ettiği tüketici kitlesini AB içinde yaşayan orta düzeyde bilgilendirilmiş, orta seviyede dikkatli tüketiciler olarak belirlemiştir. Temyiz Kuruluna göre;
    • İtiraza dayanak markalarda yer alan “expresso”, “x-presso”, “espresso” ve “coffee” kelimeleri ile “espresso energy” ve “energy coffee” kelimeleri markaların içerdikleri bazı mal ve hizmetler için tanımlayıcı niteliği haizdir. Bu nedenle bu kelimelerin ayırt edicilikleri düşüktür ve tüketicilerin dikkatini çekemezler.
    • İtiraz konu markalar arasında görsel benzerlik bulunmadığından, benzerlik düzeyi çok düşüktür.
    • İtiraza konu markalar arasında işitsel benzerlik düzeyi çok düşüktür.
    • Kavramsal benzerlik düzeyi konusunda ise itiraza konu markalar, tüketicilerin bir kısmı açısından espresso tarzında kahve içerikli enerji içeceği çağırışımı yapmakta iken, diğer bir kısım için bu kelimeler bir anlam ifade etmediğinden markalar kavramsal açıdan nötr bir etki bırakmaktadır.
    • İtiraza konu markalar arasında benzerlik düzeyi düşük olduğundan ve markalardaki ortak kelimelerin tanımlayıcı nitelikleri gereği ayırt edicilikleri düşük olduğundan, markaların içerdikleri mallar ve hizmetler aynı olsa bile markalar arasında karıştırılma ihtimali mevcut değildir.
  • Monster Energy Company, OHIM sürecinin ardından konuyu Adalet Divanı Genel Mahkemesine taşımıştır. Davacıya göre Temyiz Kurulu (i) başvurusu yapılan markanın esas ve ayırt edici unsurlarının tespitinde; (ii) markalar arasındaki benzerliğin analizinde ve (iii) karıştırılma ihtimalinin tespitinde hataya düşmüştür.

Mahkeme, Davacının iddiaları açısından dosyayı incelemeye ilk olarak başvurusu yapılan markanın esas ve ayırt edici unsurlarının tartışılmasıyla başlamıştır. Davacıya göre başvuru yapılan marka kompozisyonundaki siyah beyaz renklerden oluşan metalik bir boru görüntüsünden oluşan logo, markanın içerdiği kelime unsurlarının yanında fark edilmeyecek niteliktedir ve ayırt edici değildir. Kaldı ki marka kompozisyonu içinde yer alan kelimeler, şekillere nazaran genellikle tüketicilerin zihninde daha çok yer etmektedir ve hatırlanmaktadır. Dolayısıyla başvurusu yapılan markadaki kelimeler ve “+” işareti tüketicilerin dikkatini daha çok çektiğinden, bunlar ayırt edici niteliği haizdir ve bu açıdan benzerlik daha önceki markalarla benzerlik değerlendirmesi yapılmalıdır.

Mahkeme öncelikle, görsel benzerlik değerlendirmesinin, kelime ve şekil markaları arasında yapılmasına engel bir durum olmadığını hatırlatmıştır.[3]  Bu değerlendirmede önemli olan, karşılaştırma konusu markaların bir bütün olarak ilgili tüketicilerde bıraktığı izlenimdir ve bu izlenimin bir karıştırılma ihtimaline yol açıp açmadığı konusudur.[4] Bütünsel değerlendirmede markaların “esas ve ayırt edici unsurlarının” oluşturduğu görsel, işitsel ve kavramsal açıdan bir bütün olarak ilgili tüketicilerde bıraktığı izlenim dikkate alınarak karar verilmelidir. Ortalama tüketicilerin algısı bu değerlendirmede kilit nokta olup, bu tüketicilerin markaları bir bütün olarak algıladığı ve markayı oluşturan unsurları teker teker analiz etmediği kabul edilmektedir.[5] Bu bütünsel benzerlik değerlendirmesinde markaların bir bütün olarak ele alınması gerekmekle birlikte, bazı hallerde bütünsel benzerliğe markayı oluşturan bir ya da birkaç esas unsurun yol açabileceği de gözden kaçırılmaması gereken bir noktadır. Bu hallerde bu unsur, bütünsel açıdan markanın diğer tali unsurlarının yanında esas unsur olarak öne çıkmaktadır.

Somut olayda başvurusu yapılan markanın arka fonunun siyah ve beyaz renkten oluştuğu konusunda bir ihtilaf yoktur. Ancak bu renkler iddia edildiği gibi herhangi bir şekli göstermemekle beraber, markanın esas unsuru olarak kabul edilen kelime unsurlarının yanında ayırt edici karaktere sahip olmadığı şeklinde bir tespit de ortaya konulamaz.  Her ne kadar daha önceki içtihatlarda kelimelerin şekillere nazaran daha çok dikkat çektiği hususu yer alsa da, bu tespit marka kompozisyonlarında şekil unsurunun tamamen göz ardı edilerek kelime unsurlarının otomatik olarak esas unsur şeklinde kabul edileceği anlamına gelmez. Bazı hallerde, şekiller de esas unsur olarak kelime ile aynı oranda etkiye sahip olabilmektedir.[6] Somut olayda da markanın şekil unsuru, optik etkisi itibariyle ilgili tüketiciler açısından metalik bir boru izlenimi uyandırmaktadır. Mahkeme, Temyiz Kurulunun özgün olan bu şeklin tüketicilerin dikkatini çekeceği tespitini yerinde bulmuştur. Sonuç olarak Mahkeme, Temyiz Kurulunun marka kompozisyonundaki esas ve ayırt edici unsurların tespitinde yanılgıya düşmediğini belirlemiştir.

Mahkeme başvurusu yapılan markanın daha önceki tarihli markalardan farklı olduğunu belirlemiştir. Şöyle ki; öncelikle başvuru yapılan marka kompozisyonunda “midnight”, “hammer”, “m” ve “monster” gibi kelimeler bulunmamaktadır. İkinci olarak, daha önceki markalarda bağımsız şekilde yer alan ve açıkça okunabilen “xpresso” kelimesi, başvurusu yapılan markada “icexpresso” içinde geçmektedir ve ayrı şekilde okunamamaktadır. Son olarak da başvurusu yapılan marka, daha önceki tarihli markalarda olmayan ve tüketicilerin görsel olarak dikkatini çeken arka planda bir şekil unsuru içermektedir.

Diğer yandan dava konusu tüm markalarda “x” harfinin ve “presso” kelimesi ortak olarak ya bir tire ile bağlı şekilde ya da bir başka kelimenin devamı şeklinde görülmektedir. Yine önceki iki marka açısından, başvurusu yapılan marka ile “+” işareti ve “energy” kelimesi ortaktır. Mahkemeye göre daha önceki yerleşmiş içtihatlar doğrultusunda tüketiciler kelime markalarında kelimenin ilk kısmına sonuna nazaran daha çok dikkate etmektedirler.[7] Bu nedenle, görsel benzerlik değerlendirmesi için bu kelimelerin marka içinde pozisyonlarının tespitine ayrıca dikkat etmek gerekecektir.  Söz konusu ortak kelimelerin, önceki markalar ve başvurusu yapılan markadaki pozisyonlarının tek tek ele alınması neticesinde Mahkeme, Temyiz Kurulunun itiraza dayanak iki marka açısından farklılık olduğu, bir marka açısından ise düşük düzeyde görsel benzerlik olduğu tespitini yerinde bulmuştur.

Temyiz Kurulu itiraza konu markalar arasında düşük işitsel benzerlik olduğuna karar vermiştir. Davacı ise aksi iddia bulunarak; ortak “+” işaretinin “plus” olarak telaffuz edilmesi ve markalardaki diğer ortak kelimelerin hece sayısının aynı olması nedeniyle işitsel benzerlik olduğunu iddia etmiştir.

Mahkeme yaptığı işitsel benzerlik değerlendirmesinde, öncelikle başvurusu yapılan marka ile itiraza dayanak markalar arasındaki ortak kelimelerin aynı sıralama ile marka kompozisyonlarında yer almadığını belirlemiştir. İkinci olarak, dava konusu markaların farklı sayıda kelime, hece ve harflerden oluştuğunu belirtmiştir. Bu nedenle markalar işitsel açıdan farklı ritim ve tonlama yaratmaktadır.  Sonuç olarak Mahkeme açısında da işitsel benzerlik, düşük düzeyde bulunmuştur.

Mahkeme markaların kavramsal açıdan benzerlik konusunu irdelerken, öncelikle bir kez daha tüketicilerin markayı bir bütün olarak algıladıklarına işaret etmekle beraber, genellikle tüketicilerin kendileri için somut anlam ifade eden kelimeyi hatırladıklarını ve markanın ilk kısmına daha çok dikkat ettikleri yönündeki içtihatlarına da değinmiştir. Somut olayda da dava konusu markalar arasındaki ortak kelimelerin, makul seviyede bilgilendirilmiş, dikkatli tüketicilerin büyük kesimi için anlamları ve ifade ettikleri kavramsal içerik benzerdir. Bu konuda taraflar arasında bir ihtilaf da zaten bulunmamaktadır. Mahkemeye göre, Davacının iddia ettiği gibi ortak “+” işareti kavramsal benzerlik düzeyini daha “yüksek” düzeye taşımamaktadır, zira bu işaret markaların ilk kısımlarında yer alan kelime unsurları kadar tüketicilerin dikkatini çeken bir unsur olmadığından mevcut kavramsal benzerlik düzeyine etki etmemektedir. Sonuç olarak Mahkeme, Temyiz Kurulunun markalar arasında “belirgin” düzeyde kavramsal benzerlik olduğu tespitini yerinde bulmuştur.

Mahkeme bir sonraki aşamada tespit edilen benzerliklerin bütünsel etkisine geçerek, her ne kadar markalar arasında ortak kelimeler olsa da, (i) başvurusu yapılan markanın “ice” kelimesini ve şekil unsuru içermesi; (ii) daha önceki markaların farklı “hammer”, “midnight” ve “monster” kelimelerini içermesi ve (iii) bu kelimelerin marka kompozisyonu içindeki yerleri dikkate alındığında, markalar birbirinden belirgin düzeyde farklıdır. Dolayısıyla Temyiz Kurulunun markaların bütünsel benzerlik düzeyinin düşük olduğu yönündeki kararı yerindendir.

Mahkeme en son aşamada karıştırılma ihtimali değerlendirmesine geçmiştir. Bu noktada da Mahkeme öncelikle bilindik önemli bir ilkeyi hatırlatmıştır. Bazen markaların bir bütün olarak benzerlik düzeyi düşük olsa da, içerdikleri malların ve hizmetlerin yüksek benzerlik düzeyi dikkate alındığında karıştırılma ihtimaline farklı bir etki yapabilmektedir. Markalar arasındaki yüksek derecedeki bütünsel benzerlik, mallar ve hizmetler arasındaki düşük düzeydeki benzerliği bertaraf edebilirken, tersi durumlar da söz konusu olabilmektedir.[8]

Somut olayda markaların içerdikleri mallar ve hizmetler aynıdır. Ancak bu aynılık, markalar arasındaki benzerliğin sadece tali, tanımlayıcı ve ayırt edici olmayan kelimelere (yani “x-presso” ve “energy” ) tekabül ettiğinden dengelenmektedir. Zira bu kelimeler, ayırt edici niteliği zayıf kelimelerdir. Söz konusu ortak kelimelerin bu niteliklerinden dolayı ilgili tüketici kitlesinin zihninde yer etmeyeceğinden Mahkeme, Temyiz Kurulunun markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunmadığı yönündeki tespitini yerinde bulmuştur.

Mahkeme yaptığı tüm değerlendirmeler sonucuna göre OHIM kararında bir yanılgı olmadığını tespit ettiğinden, Monster Energy Company tarafından açılan davayı reddetmiştir.

Gülcan Tutkun Berk

Ekim, 2015

gulcan@gulcantutkun.av.tr

 

Dipnotlar:

[1]trade marks which are of such a nature as to deceive the public, for instance as to the nature, quality or geographical origin of the goods or service;

[2]Paragraph 1 shall apply notwithstanding that the grounds of non-registrability obtain in only part of the Community.”

[3] 4 Mayıs 2005 tarihli Chum OHIM — Star TV (STAR TV), T‑359/02 kararı

[4] 11 Kasım 1997 tarihli SABEL, C‑251/95 ve 22 Haziran 1999 tarihli Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97 kararları

[5] 12 Haziran 2007 tarihli OHIM Shaker, C‑334 /05 P kararı

[6] 13 Aralık 2012 tarihli Natura Selection OHIM — Ména rd (natura), T‑461/11 kararı

[7] 21 Şubat 2013 tarihli Esge OHIM — De’Longhi Benelux (KMIX), T‑444/10, 19 Nisan 2013 tarihli Hultafors Group OHIM — Società Italiana Calzature (Snickers), T‑537/11, kararları

[8] 29 Eylül 1998 tarihli Canon, C‑39/97, 14 Aralık 2006 tarihli Mast-Jägermeister v OHIM — Licorera Zacapaneca (VENADO with frame and others), T‑81/03 kararları

 

 

 

Adalet Divanı “Nestlé Kit Kat”ın Çikolata Şekli Hakkında Ön Görüş Bildiriyor.

 

resim_kit

Sınai Haklar konusunda İngiltere İhtisas Mahkemesi, Société des Produits Nestlé SA’nın (“Nestlé”) yaptığı Kit Kat çikolata şekil başvurusu

 

kitkat resim_1

ile ilgili olarak öne gelen dosyada, Avrupa Birliğinin 2008/95 sayılı Birlik Üyesi Ülkelerin Marka Mevzuatlarının Uyumlulaştırılmasına İlişkin Tüzüğün davayla ilgili maddelerinin yorumu hakkında AB Adalet Divanından ön görüş istemiştir.

Adalet Divanının 16 Eylül 2015 tarihli C‑215/14 kararının orijinal metnine http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=167821&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=746595+ bağlantısından ulaşabilirsiniz.

Öncelikle İngiltere İhtisas Mahkemesinin ön görüş istediği 2008/95 sayılı Tüzüğün konuyla ilgili maddelerinden yazının başında bahsetmekte fayda görüyorum. Birliğin 2008/95 sayılı Tüzüğünün 2. maddesi şayet bir marka, bir işletmenin ürünlerini diğer bir işletmenin ürünlerinden ayırt edebiliyorsa şekillerden de oluşabilir düzenlemesini içermektedir. Aynı Tüzüğün 3/1 (b) maddesine göre bir marka ayırt edici karaktere sahip değilse ve (e) fıkrasına göre de bir marka (i) içerdiği malın özgün doğal şeklini, (ii) teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu şekli ve (iii) mala asli değerini veren şeklini içeriyorsa tescil başvurusu reddedilir. Yine aynı Tüzüğün 3/3 maddesine göre bir marka, başvuru tarihinden önce kullanım sonucu ayırt edici karakter kazanmışsa 3/1 (b), (c) ve (d) maddelerine göre tescili reddedilemez.

Ön Görüş istenilen olayın tarihçesi kısaca:

  • Dava konusu ürün ilk olarak 1935 yılında İngiltere’de Rownree&Co Ltd. tarafından “Rowntree’s Chocolate Crisp” adı altında piyasaya çıkmıştır. 1937 yılında ise adı “Chocolate Crisp Kit Kat” olarak değiştirilmiş ve “Kit Kat” olarak kısaltılmıştır. 1988 yılında Rowntree plc şirketi Nestlé tarafından satın alınmıştır.
  • Uzun süre ürün 2 kat halinde, iç kaplamada gümüş renkli folyo, dış kabında ise kırmızı ve beyaz logolu “Kit Kat” kelimesinin yer aldığı kâğıt ile paketlenerek satılmıştır. Ancak şu anda aynı logonun yer aldığı tek kat paketleme ile satılmaktadır.  Logonun her ne kadar zamanla değişime uğradığı gözükse de, büyük değişim söz konusu olmamıştır.
  • Ürün şekli de 1935’den beri hemen hemen hiç değişikliğe uğramadan kalmıştır. Ürünün şekli ve paketi halen şu şekildedir:

kitkat_resim_2          Her bir parmak üzerine, ‘Kit Kat’ kelimesi basılmıştır.

  • 8 Temmuz 2010 yılında Nestlé İngiltere’de aşağıdaki üç boyutlu şekil markasının tescili için başvuruda bulunmuştur.

kitkat resim_1

  •  Başvuru, ürünün şu anda üzerine basılı “Kit Kat” kelimesi içermeden yapılmıştır.
  •  Başvuru Nice Sınıflandırması’nın 30. sınıfında yer alan “çikolata ve çikolata ürünleri, pastacılık ürünleri, bisküviler, kekler…” için yapılmıştır.
  •  İngiltere Sınai Haklar Ofisi başvuruyu kabul etmiştir ve ilana çıkarmıştır.
  •  28 Ocak 2011 tarihinde Cadbury UK Ltd. şirketi, başvuruya 2008/95 sayılı Tüzüğün 3(1)(b), 3(1)(e)(i) ve (ii), 3(3) maddelerine göre itiraz etmiştir.
  •  20 Temmuz 2013 tarihinde İngiltere Sınai Haklar Ofisi uzmanı başvuruyu ayırt edici karakteri olmadığından ve kullanım sonucu da ayırt ediciliği kazanmadığından dolayı reddetmiştir. Uzmana göre başvurunun içerdiği “temel kare dilim şekli” kek ve pastalar için malın özgün doğal şeklini göstermektedir. Yine uzmana göre, 4 tane dilimin yan yana gelmek için içerdikleri uzunluk ve derinlikler ise teknik zorunluluk sonucu ortaya çıkmıştır.
  • 18 Temmuz 2013 tarihinde Nestlé söz konusu karara karşı, İngiltere İhtisas Mahkemesinde itiraz dosyalamıştır. Nestlé karardaki, kullanım sonucu ayırt edicilik kazanmadığı tespiti ile başvurunun malın özgün doğal şeklini ve teknik sonucu elde etmek için zorunlu şekil olduğu tespitlerinin yerinde olmadığını iddia etmiştir.
  • İngiltere İhtisas Mahkemesi önüne gelen olayda, Tüzüğün ilgili maddelerinin uzman tarafından doğru şekilde değerlendirilip değerlendirilmediğinin tespiti için ön görüş almak üzere dosyayı Birlik Adalet Divanı’na göndermiştir.

Mahkeme öncelikle 2008/95 sayılı Tüzüğün 3/1 (b) maddesine göre üç boyutlu şekillerin tescil şartını ve 3/1 (e) maddesindeki tescil yasağı kapsamını tekrarladıktan sonra, Tüzüğün 3/1 (e) maddesine göre tescil yasağı kapsamına giren bir şekil için aynı maddenin 3/3 maddesine göre kullanım sonucu ayırt edicilik kazandığının ileri sürülemeyeceğini tespit etmiştir. [1] Mahkemeye göre, Yerel Mahkemenin cevaplanması istediği sorulardan bir tanesinin cevabı şudur: Şayet bir işaret/şekil Tüzüğün 3/1 (e) maddesine göre tescil yasağı kapsamına giriyorsa, söz konusu işaretin kullanım sonucu ayırt edicilik kazanıp kazanmadığını analiz etmeden o işaretin tescilinin reddedilmesi önünde herhangi bir engel bulunmamaktadır. 

Mahkeme ilk sorunun cevabının ardından, Yerel Mahkemenin ön görüş talebi kapsamında Tüzüğün 3/1 (e) maddesindeki tescil yasaklarının yorumuna geçmiştir. Mahkemeye göre Tüzüğün 3/1 (e) maddesi, kamu yararı gözetilmesi neticesinde, yasak kapsamındaki bir işaretin/şeklin marka olarak kullanılması suretiyle bir işletmenin rakipler karşısında tekel yaratmasının engellenmesi için düzenlenmiştir. Tüzüğün bu fıkrasında düzenlenen her yasak, birbirinden bağımsız olarak ele alınmalı; somut işaret her biri açıdan ayrı ayrı değerlendirilmelidir. Buna göre Mahkeme, maddedeki yasaklardan birinin mevcut olduğuna dair yeterli neden varsa, o işaretin marka olarak tescil edilemeyeceğini tespit etmiştir. Bazı hallerde bir işaret maddedeki tüm yasakları aynı anda barındırabilmekteyken, bazı hallerde ise sadece tek neden red sebebi olabilmektedir. Dolayısıyla Mahkemeye göre Yerel Mahkemenin bu maddenin yorumu ile ilgili sorduğu soruya cevaben, söz konusu işaret en az bir engeli tam olarak içeriyorsa tescili reddedilebilecektir.

Mahkeme son olarak Yerel Mahkemenin Tüzüğün 3/1 (e) (ii) maddesinde yer alan “teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu olan şekil” düzenlemesinin yorumuna ilişkin sorusunu incelemeye geçmiştir. Yerel Mahkeme bu maddeye göre “teknik sonuç” tescil yasağının, o malın işlevi ile ilgili konulara mı yoksa üretimi ile ilgili konulara mı uygulanacağını sormuştur. Mahkeme madde lafzının sadece “teknik sonuca” işaret ettiğini, malın üretilmesi sürecinden bahsetmediğini belirtmiştir. Eğer madde lafzına göre yorumlanacaksa tescil yasağının malın işlevi ile ilgili konular göz önüne alınarak verilmesi gerecektir. Keza, maddenin düzenlenişinin altında yatan kamu yararı açısından da ilgili mal için tekelin önlenmesi istendiğinden ve tüketiciler teknik sonuç ile ortaya çıkan son ürünü gördüklerinden, maddenin yorumlanmasında son tüketicilerin göremediği söz konusu malın üretim süreci değil, işleviyle ilgili konular dikkate alınmalıdır. Dolayısıyla Yerel Mahkemenin maddede yer alan “teknik sonuç” teriminin uygulama alanının yorumu için sorduğu sorunun cevabında Mahkeme; malın üretim sürecinin değil, malın işleviyle ilgili konuların dikkate alınacağını belirtmiştir.

Mahkeme birinci soruyla ilgili verdiği cevaba ek olarak şu şekilde bir tespitte bulunmuştur: Bir işaretin Tüzüğün 3/3 maddesine göre kullanım sonucu marka olarak ayırt ediciliğinin tespitinde; markanın geleneksel ana işlevini yerine getirip getirmediği yani hitap ettiği tüketiciler açısından hangi işletmeden kaynaklandığını gösterip göstermediği değerlendirmesi yapılmalıdır. İşaretin/şeklin marka olarak kullanım sonucu ayırt ediciliği, tescilli bir markanın bir unsuru olarak kullanılarak kazanılabileceği gibi, tescilli marka ile bağlantılı olarak bağımsız kullanım sonucu da kazanılabilir. Her iki halde de önemli olan, başvurusu yapılan işaretin/şeklin hitap ettiği tüketici kitlesi açısından içerdiği malın hangi işletmeden kaynaklandığını belirtme işlevini kazanıp kazanmadığıdır. Somut olayda Mahkeme tarafından,  dava konusu şeklin hitap ettiği tüketiciler için ister tescilli bir markanın bir parçası olarak, ister tescilli marka ile bağlantılı olarak “kullanım sonucu ayırt edicilik” kazanıp kazanmadığı hususunun başvuru sahibi tarafından ispatı gerektiğine işaret edilmiştir.

İngiltere İhtisas Mahkemesine iletilen bu ön görüşten ben özetle şunu anladım: Genel Mahkeme İngiltere Mahkemesine başvurusu yapılan şekli, malın üretim sürecini hesaba katmaksızın sadece tüketiciye sunulan son ürün açısından ele almasını ve bu şeklin Tüzüğün 3/1 (e)/(i),(ii),(iii) maddesindeki tescil yasakları kapsamına girip girmediğine bakmasını istiyor. Değerlendirme sonucuna göre;

  • Eğer bu kapsama giriyorsa, ilk cevabında belirttiği gibi artık kullanım sonucu ayırt edicilik kazanıp kazanmadığının tespiti aşamasına geçmesi hiç gerekmeyecek. Zira bu kapsamdaki bir şekil, kamu yararı nedeniyle kullanım sonucu ayırt edicilik kazanamaz.
  • Ancak son ürün şekli açısından tescil yasağı yoksa başvurusu yapılan şekil, Tüzüğün 3/1 (b) maddesi anlamında “ayırt edici karakterden yoksun” kategorisine girecek ki bu ikinci aşamaya geçilmesi yani Tüzüğün 3/3 maddesine göre red nedenini bertaraf eden “kullanım sonucu ayırt edicilik” kazanıp kazanmadığının tespitine bakılması anlamına geliyor. Bu noktada da ön görüşe göre başvuru sahibinden şeklin, tüketiciler nezdinde kullanım sonucu ayırt edicilik kazanıp kazanmadığının ispatı konusunda bilgi ve belge sunması beklenmektedir.

Çikolata dünyasının merakla beklediği kararlardan bir tanesi olan bu kararı, bizler de takip edeceğiz ve ön görüş doğrultusunda çıkan karardan sizleri haberdar edeceğiz.

Gülcan  Tutkun Berk,

Ekim, 2015

gulcan@gulcantutkun.av.tr

 

Dipnotlar:

[1] Philips, C‑299/99 ve Linde and Others, C‑53/01, C‑55/01 kararları.