Etiket: kötü niyetli marka başvurusu

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması

Eski Bir Markayı Canlandırmak: Saygı Gösterme Şekli Mi, Yoksa Kötüniyet Belirtisi Mi?

Tek bir cümle: “Kötüniyetle yapılan marka başvuruları itiraz üzerine reddedilir.”. Eminiz ki, bu cümle marka hukuku alanında çalışan herkesin yoluna çıkmıştır. Hatta varlığını kanıtlatmak için ne makaleler ne kararlar inceletmiştir!

Kötüniyet kimi zaman siyahla beyaz kadar net, kimi zaman ise marka hukukunun en gri alanlarından biri. Bu yazımız ile ele aldığımız 6 Temmuz 2022 tarihli Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin T-250/21, EU:T:2022:430, Ladislav Zdút / EUIPO – Isabel Nehera, Jean-Henri Nehera et Natacha Sehnal (NEHERA) kararı da kötüniyetin gri derinliklerine dalarak konuyu ilginç bir açıdan mercek altına alıyor.

Olayın Geçmişi

Her şey 2013 yılında Ladislav Zdút’un “Nehera” markasının Avrupa Birliği Markası olarak tescili için 18, 24 ve 25. sınıflarda başvuru yapmasıyla ve markanın 2014 yılında tescil edilmesiyle başlamıştır.

2019 yılında, Jan Nehera’nın torunları tarafından markanın kapsamındaki tüm mallar bakımından hükümsüzlüğü talep edilmiştir. Hükümsüzlük talebi başvurunun kötüniyetli olarak yapılmasına dayandırılarak, Jan Nehera’nın “Nehera” markasını Çekoslovakya’da 1930’lu yıllarda kullanmaya başladığı, Çekoslovakya’da tescil ettirdiği ve markayı giyim/moda sektöründe tanınmış hale getirdiği iddia edilmiştir.

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (“EUIPO”) İptal Birimi hükümsüzlük talebini reddederken, EUIPO Temyiz Kurulu (“Kurul”), Jan Nehera tarafından Çekoslovakya’da tescil edilen “Nehera” markasının tanınmış olduğunu ve 1930’larda ciddi olarak kullanıldığını tespit etmiştir. Ayrıca Kurul, başvurucu Ladislav Zdút’un hem Jan Nehera’dan hem de belli bir tanınmışlığa ulaşan markasından haber olduğuna dikkat çekerek, Ladislav Zdút’un Jan Nehera ve Çekoslovakya’da tescil ettirdiği “Nehera” markası arasında bir bağlantı kurmaya çalıştığına ve hem Jan Nehera’nın hem de markasının tanınmışlığından haksız bir yarar sağlama amacı (“free-riding”) güttüğüne kanaat getirerek, başvurunun kötüniyetli olması sebebiyle hükümsüzlük talebini kabul etmiştir. 

Bu karar üzerine Ladislav Zdút, başvuruyu yaptığı tarihte Jan Nehera’nın Çekoslovakya’daki markasının hala tescilli ve kullanımda olduğunun ispat edilmediğini, Jan Nehera’nın ve markasının hala tanınmış olduğunun ispat edilmediğini belirterek başvurusunun kötüniyetli kabul edilemeyeceğini iddia etmiştir ve konuyu Genel Mahkeme’nin (“Mahkeme”) önüne getirmiştir.

Genel Mahkeme’nin İncelemesi

Mahkeme, somut olaya özgü koşullara geçmeden önce, yerleşmiş içtihatlara dayanarak kötüniyetin varlığını değerlendirmek için dört maddeden oluşan bir listeye yer vermiştir:

  • Kötü niyet, dürüst olmayan düşünce veya niyetin varlığını gerektirir.
  • Her ne kadar kötüniyet başvurucunun subjektif niyetine atıfta bulunsa da somut olayın tüm koşulları dikkate alınarak objektif bir değerlendirme yapılmalıdır.
  • Başvurucunun kötüniyetinin önceki bir markanın tanınmışlığından haksız yarar sağlama amacına dayandırıldığı durumlarda, önceki markanın tanınmışlığı ve sağlanan haksız yararı değerlendirmek için, markanın hitap ettiği tüketici kesimi dikkate alınmalıdır.
  • Kötüniyetin varlığının kabulü için şartların oluştuğunu ispatlama yükümlülüğü, iddia eden tarafa aittir.

Mahkeme, yukarıda kısaca özetlediğimiz kriterlerden sonra Kurul kararının gerekçesini hatırlatmış ve tartışılması gereken konunun özünü ortaya koymuştur:

Ladislav Zdút, marka başvurusunu yaparken, Jan Nehera ve Çekoslovakya’da tescil ettirdiği Nehera markasının tanınmışlığından haksız fayda sağlama amacı (“free-riding”) gütmüş müdür?

Mahkeme, bu soruya cevap vermek için somut olaya özgü vakıaların; olayın tarihsel boyutunun; Jan Nehera’nın ve Çekoslovakya’da tescil ettirdiği Nehera markasının hukuki koruma, tanınmışlık ve gerçek kullanım derecesinin ve başvuru sahibinin tüm bu faktörler hususundaki bilgi seviyesinin dikkate alınması gerektiğini belirtmiştir. Bu faktörleri tek tek değerlendirmeden önce ise ilgili tüketici kesiminin Avrupa Birliği (“AB”) genel kamuoyu olduğunu belirtmiştir.

Gelelim Genel Mahkeme’nin bu faktörler için yaptığı değerlendirmelere:

Vakıalar ve Tarihsel Boyut

Jan Nehera’nın moda sektöründe faaliyet gösteren bir iş adamı olup, 1930’ların başında soyadına atfen Nehera markasını kurmuştur. Nehera markası, Çekoslovakya ve dışında başarılı olmuştur.  Ancak 2. Dünya Savaşı sırasında Alman işgalinden sonra “Nehera” markası altında sürdürülen faaliyetler Çekoslovak Hükümeti’ne devredilince, markaya ilişkin faaliyetler durdurulmuştur.

Jan Nehera, Çekoslovakya nezdinde, 1936 yılında “Nehera” markasını tescil ettirmiştir. Jan Nehera bu markayı 1930-40’larda Çekoslovakya ve dışında ve ayrıca göç ettiği Fas’ta sürdürdüğü faaliyetlerinde 1950’lere kadar kullanmıştır.

2006 yılında, reklam ve pazarlama alanında faaliyet gösteren ve Nehera ailesiyle hiçbir bağı bulunmayan Slovak iş adamı Ladislav Zdút, öncelikle Çek Cumhuriyeti’nde “Nehera” markasını tescil ettirdikten sonra, 2013 yılında AB marka başvurusunda bulunmuştur ve markayı tescil ettirmiştir.

  • Jan Nehera’nın adı ve Çekoslovakya’da tescil ettirdiği markasının hukuki koruma kapsamı

Ladislav Zdút AB marka başvurusunu yaptığı sırada, Jan Nehera’nın Çekoslovakya nezdinde tescil ettirdiği markasının hala tescilli olduğu bilgisine yer verilmemiştir. Aksine, EUIPO Jan Nehera’nın markasının 1946 yılında korumasının düştüğünü kabul etmiştir. Jan Nehera’nın adının başvuru yapıldığı sırada özel bir hukuki korumaya sahip olduğuna yönelik de bir bilgi ve iddia bulunmamaktadır.

  • Jan Nehera’nın adı ve Çekoslovakya’da tescil ettirdiği markasının kullanımı

Jan Nehera’nın Çekoslovakya nezdinde tescil ettirdiği markasının ve adının, Ladislav Zdút AB marka başvurusunu yaptığı sırada (2013) kullanılmaya devam ettiğine yönelik bir bilgi ve iddia bulunmamaktadır.

  • Jan Nehera’nın adı ve Çekoslovakya’da tescil ettirdiği markasının tanınmışlığı

Kurul, Jan Nehera’nın “ünlü biri” olduğunu ve Çekoslovakya’da tescil ettirdiği markasının hala belli bir tanınmışlığa sahip olduğunu, tarihsel bir değeri bulunduğunu kabul etmiştir. Taraflar, Jan Nehera’nın adı ve Çekoslovakya’da tescil ettirdiği markasının 1930-40’lı yıllarda en azından belli bir derecede tanınmış olduğu konusunda hemfikirdir. Ancak, önemli olan bu tanınmışlığın Ladislav Zdút’un başvuru yaptığı zamanda da devam edip etmediğidir. Jan Nehera’nın adı ve markasının tanınmışlığının 2013 yılında sürüyor olduğu ispatlanamamıştır. Dolayısıyla Kurul’un değerlendirmesi hatalıdır.

  • Ladislav Zdút’un Jan Nehera’nın adı ve Çekoslovakya’da tescil ettirdiği markasının varlığı ve tanınmışlığı hakkındaki bilgi seviyesi

Ladislav Zdút’un kadın giyim sektöründe kullanmak üzere eski, kullanılmayan ve unutulmuş bir marka arayışında olduğu, nihayetinde Çekoslovak tekstil sektörünün 1930’lardaki başarılı günlerine ve özellikle bu başarılı günlerin bir sembolü olarak Jan Nehera’ya saygılarını sunmak adına “Nehera” adında karar kıldığı anlaşılmaktadır.

Genel değerlendirme

Önceki markanın tanınmışlığından haksız yararlanma (“free-riding”) durumunun ortaya çıkması için, önceki markanın tanınmışlığının devam ediyor olması gerekir. Ladislav Zdút başvuru yaptığı sırada Jan Nehera’nın adı ve Çekoslovakya’da tescil ettirdiği markasının tanınmışlığının devam etmediği açık olduğundan, Zdút’un başvurusu haksız yararlanma faaliyeti kapsamında değerlendirilemez. Zdút’, Jan Nehera’nın geçmişte aynı sektörde faaliyet gösterdiğini ve “Nehera” markasını kullandığının bilincinde olsa da, bu durum tek başına Zdút’un kötüniyetini ortaya koymak için yeterli değildir.

Her ne kadar Zdút, pazarlama stratejisi kapsamında Jan Nehera’ya ve markasına yer verse de, bu markanın “yeniden canlandırıldığı”, “diriltildiği” açıkça belirtilmiştir. Kaldı ki, başvurunun yapıldığı 2013 yılında Jan Nehera ve markası ilgili tüketici kesimi tarafından tamamen unutulmuştur. Zdút, Nehera markasını canlandırmak için göz ardı edilemeyecek efor, zaman ve para harcamıştır. Zdút’un bu faaliyetleri dürüstlük kuralına aykırı değildir.

Zdút, Jan Nehera ile aile bağı bulunduğunu ve onun halefi konumunda bulunduğunu hiçbir zaman iddia etmemiştir. Aksine, 1930’lardan sonra kaybolan markayı canlandırdığını belirterek, Jan Nehera ve kendi faaliyetleri arasında bir devamlılık olmadığını ortaya koymuştur.

Kaldı ki, Jan Nehera adı ve markası Zdút başvuruyu yaptığı esnada hiçbir hukuki korumaya sahip değildir. Bu nedenle Jan Nehera’nın haleflerine ait hakların gasp edilmesi gibi bir sonuç da ortaya çıkamayacaktır.

Tüm bu hususlar dikkate alındığında, Zdút’un başvuruyu yaparken dürüst olmayan saikle hareket ettiği, Jan Nehera’nın ve markasının tanınmışlığından haksız fayda sağlamak amacı taşıdığı ispat edilemediğinden, Zdút’un başvurusunun kabulü ile Kurul kararının iptali gerekmektedir. 

Yorum

Yukarıda özetlediğimiz “Nehera” kararı ile “Free-riding” olarak adlandırılan haksız fayda sağlama ve geçmiş markalarının başarılarına referans gösterme kavramları arasında çok ince bir çizgi bulunduğunu görüyoruz. “Bağlantı kurma” halinin illaki kötüniyet göstergesi olmayacağını ve kötü niyet taşımadan da eskiden tanınmış markalara selam verip yeni bir marka kurmanın mümkün olduğunu anlıyoruz. Bu karar ayrıca kötüniyetin etraflıca değerlendirilmesi gereken bir kavram olduğunu ve geniş yorumlanmaması gerektiğini bir kez daha ortaya koyuyor.

Güldeniz DOĞAN ALKAN

guldenizdogan@hotmail.com

Ayşenur ÇITAK BOZDAĞ

aysenurcitak@gmail.com

Eylül 2022

6769 sayılı sınai mülkiyet kanunu, Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Nispi Ret Nedenleri

TİCARİ TEMSİLCİ TARAFINDAN YAPILAN BAŞVURUNUN REDDEDİLEBİLMESİ İÇİN MARKALARIN AYNI OLMASI ZORUNLU MUDUR?

ADALET DİVANI MINERAL MAGIC KARARI (C‑809/18 P)

Amazon.com : Jerome Alexander Magic Minerals (3pc) - Medium : Beauty

Müvekkillerimizden, özellikle distribütörlük ve benzeri şekillerde hizmet veren müvekkillerimizden zaman zaman satışını, dağıtımını üstlendikleri markalar için kendi adlarına marka tescil başvurusu yapılması yönünde talepler alıyoruz. Bu taleple karşılaştığımızda ilk sorumuz “Markanın asıl sahibinin izni var mı?” oluyor. Kimileri kimi zaman bu soruyu tepkiyle bile karşılayabiliyor. Çünkü özellikle markanın asıl sahibinin yurtdışında olması ve Türkiye’yi belki de henüz kendisi için geniş bir pazar gibi görmemesi nedeniyle, bu müvekkiller -kendilerine göre- tamamen iyi niyetle hareket ediyor ve dağıtımını üstlendikleri pazarda markanın korumasını sağlamayı hedefliyorlar. Ancak bu tür durumlarda da mutlaka yine de asıl marka sahibinden öncelikle markayı Türkiye’de de kendi adına korumasını talep etmelerini ve olumlu yanıt alamadıklarında yazılı izin talep etmelerini, bunu da alamadıklarında gerekli görüyorlarsa marka sahibiyle yapacakları bir mutabakat çerçevesinde harekete geçmelerini öneriyoruz. Neden mi?

Şimdi paylaşacağımız davadaki gibi süreçlerle karşılaşmamaları ve karşılaşırlarsa da “tümüyle kötü niyetli” görülmemeleri için.

İşte niyetini doğrudan öngöremeyeceğimiz John Mills Ltd de MINERAL MAGIC kelime markasının Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO)’nde tescil edilmesi için 18 Eylül 2013 tarihinde bir başvuru gerçekleştiriyor.

Başvuru kapsamında aşağıdaki mallar yer alıyor:

Sınıf 3: Saç losyonları; aşındırıcı müstahzarlar; sabunlar; parfümeri; uçucu yağlar; makyaj malzemeleri; cilt, saç derisi ve saç temizliği ve bakımı için müstahzarlar; kişisel kullanım için deodorantlar.

Başvurunun yayımı aşamasında ise Jerome Alexander Consulting tarafından itiraz ediliyor ve itiraza gerekçe gösterilen markalar, aşağıda görselleri yer alan sırasıyla A.B.D.’nde “mineral katkı içeren yüz pudrası” için tescilli marka ve “kozmetikler” için kullanılan tescilsiz marka:

İtiraza gerekçe gösterilen ve sonrasında birim, kurul ve mahkemeleri birbirinden farklı kararlar vermeye ve farklı yorumlamalara, dolayısıyla tartışmaya yol açan hüküm ise Birlik Marka Tüzüğünün 8 (3) numaralı maddesi:

“Bir marka için, marka sahibinin izni olmadan ticari vekil veya temsilcisinin* kendi adına yaptığı başvuru, ilgili vekil veya temsilcisi eylemini haklı gösteremediği taktirde marka sahibinin itirazı üzerine reddedilir.”

 (*Metnin sonraki kısımlarında yalnızca ‘temsilci’ olarak anılacaktır.)

Türkiye için ise bu maddenin karşılığı ise şu şekilde;

SMK- 6 (2) Ticari vekil veya temsilcinin, marka sahibinin izni olmaksızın ve haklı bir sebebe dayanmaksızın markanın aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerinin kendi adına tescili için yaptığı başvuru, marka sahibinin itirazı üzerine reddedilir.

Bu bağlantıdan detaylarına erişebileceğiniz Adalet Divanı kararına ilişkin önceki süreci kısaca özetleyecek olursak:

–  İlk olarak EUIPO İtiraz Birimi yayıma itirazı reddeder.

–  İtiraz Birimi’nin bu kararı temyize taşınır ve Temyiz Kurulu ise kararı iptal ederek, başvuruyu reddeder.

–  Başvuru sahibi, Temyiz Kurulu’nun kararına karşı Genel Mahkeme nezdinde dava açar ve dava sonucunda bu kez de Temyiz Kurulu kararı iptal edilir.

–  EUIPO bu kararı temyize götürür ve Adalet Divanı tarafından Temyiz Kurulu haklı bulunarak sonuçlanacak inceleme konusu karar verilir.

Tüm bu süreçte, ilgili madde kapsamında dikkate alınan ve maddenin yorumlanması açısından farklı görüşlere yol açan hususları ana başlıkları ile şu şekilde ele almak isteriz:

1- Temsilci tarafından izinsiz olarak tesciline başvurulan markanın AYNI veya BENZER olması

Bu hususta tartışılan nokta; ilgili maddenin uygulanabilirliğinin yalnızca “aynı” marka kapsamında mı ele alınması gerektiği, yoksa hükmün kapsamının “benzer” markaları da içerip içermediğidir.

Öngörülebileceği üzere, başvuru sahibi “benzer” markalar için bu maddenin geçerli olamayacağını iddia etmektedir. Şu açıdan doğrudur ki, Tüzüğün 8(3) maddesine ve Tüzük üye ülkeler tarafından farklı yorumlandığında esas alınacağı taahhüt edilen Paris Sözleşmesi’nin 6. maddesindeki ilgili Fransızca hükme bakıldığında da “aynı” veya “benzer” gibi ifadelerin açıkça yer almadığı, yalnızca “cette marque” (bu marka) ifadesinin yer aldığı görülmektedir. Dolayısıyla da bu hüküm benzer markaları hariç tutuyor gibi anlaşılabilmektedir.

Temyiz Kurulu ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi ise burada önemli bir noktayı ele alıyor ve bu maddenin yanlış yorumlandığına, daha doğrusu “yalnızca aynı markalar için” kısıtlanacak şekilde yorumlanır ise yanlış olacağına kanaat getiriyor. Çünkü, bahsi geçen maddenin asıl amacının “markanın temsilcisi tarafından kötü niyetli girişimlerin engellenmesi” olduğu hususuna da odaklanmak gerektiğini savunuyorlar. Bu yönde bir değerlendirmenin yapılabilmesi için markaların esas unsurlarının çakışmasının da yeterli olacağı; üstelik bu durumun da diğer bileşenler ile birlikte değerlendirilmesi gerektiğine kanaat getiriliyor. Çünkü EUIPO Temyiz Kurulu’na göre yine hükmün izlediği amaç göz önünde bulundurulduğunda, bu hükmün ekonomik veya ticari açıdan uygulanmasına yönelik kriter, analiz edilen markaların bütünlüğüyle eşdeğerliğidir.

Hatta burada önceki kararda Genel Mahkeme’nin ilgili maddenin esas amacını dikkate almamış olması da eleştiriliyor. Bu eleştiriye yol açan durum ise şöyle ki; Paris Sözleşmesi’nin de 6. maddesine karşılık gelen bu maddedeki lafzın belirsizliği Genel Mahkeme sürecinde detaylıca irdelenmiyor. Konunun mevcut davada netleştirilmesi için ise Sözleşme’nin revizyonu aşamasında yapılan taslak çalışmalar inceleniyor. Her ne kadar o dönemlerde söz konusu hükmün lafzına ‘benzer işaretler’ kelimelerinin eklenmesi ile ilgili birkaç önerinin Çalışma Grubu tarafından reddedildiği görülse de Genel Mahkeme’nin sadece bu gerçeğe dayanarak, AB yasalarının bu hükmün uygulanmasını yalnızca aynı markalarla sınırlandırma niyetinde olduğu sonucuna varması hatalı bulunuyor. Çünkü, ‘aynılık’ kavramı da bu hükmün ifadesinde yer almamaktadır ve asıl amaç doğrultusunda yukarıda da belirtildiği gibi yalnızca temsilcinin asıl markayı taklit edip etmediği veya kötüye kullanıp kullanmadığına odaklanmak mümkündür. Dolayısıyla da markalar için herhangi bir aynılık veya benzerlik gerekliliğini göz ardı etmenin de mümkün olduğuna kanaat getiriliyor. Konu Paris Sözleşmesi’ndeki ilgili hükmün lafzının irdelenmesi aşamasında Lizbon Konferansı Bildirileri’nin incelenmesine dek gidiyor ve bu bildirilerde de hükmün “markaların benzer olması halinde” de uygulanabilirliğine dair atıflar ortaya konuyor. Kaldı ki yerleşik içtihata göre, “AB hukukunun bir hükmünün yorumlanmasının, sadece lafzından değil, aynı zamanda bağlamından ve bir parçasını oluşturduğu eylemin izlediği amaç ve amacın da dikkate alınmasını gerektirdiği hatırlanmalıdır” deniyor ve ekleniyor; “AB hukukunun bir hükmünün yasama geçmişi, yorumlanmasıyla ilgili unsurları da ortaya çıkarabilir.”

Önceki kararda Genel Mahkeme’nin, kötüye kullanımın olması için işaretlerin aynı olması gerektiğini düşünerek marka mevzuatının temel taşlarından biriyle çelişmekte olduğu da vurgulanıyor. Buna göre, iki işaret arasında yalnızca aynılık durumu değil, davanın diğer tüm koşulları da dikkate alınarak, çeşitli derecelerde benzerlik ile bir bağlantı kurulabileceği yineleniyor.  

EUIPO, Genel Mahkeme’nin yaklaşımının bir marka sahibini, kendi markasını temsilcisinin farklı yollarla kötüye kullanma girişiminde bulunabileceği noktada durdurabilmesi için gerekli olan esnekliği sağlamayacağını öne sürüyor. Aksi düşünüldüğünde; önceki marka sahibini tarafından yetkilendirilmeden temsilcisi tarafından tescil başvurusu yapılması durumunda, marka sahibi başvuruyu iptal ettirebilmek için tescili beklemek zorunda bırakılacaktır ki mevzuat bağlamında esasen bu konuda mümkün olan en kısa sürede harekete geçilmesi gerektiği açıktır ve bu zemin başvuru aşamasında da sağlanmalıdır.  Aynı şekilde ilgili maddenin sadece aynı markalar için geçerli olması gerektiği şeklinde yorumlanması halinde de Tüzüğün genel şemasının sorgulanmasına neden olacaktır. Zira bu durumda, önceki marka sahibinin benzer bir markanın temsilcisi adına tescil edilmesine karşı çıkma hakkından mahrum bırakılmasına neden olacaktır. Yani bir de şöyle vurgulanıyor ki “Avrupa Birliği TRIPS Anlaşmasına taraf olduğu için, marka mevzuatını mümkün olduğunca bu anlaşmanın lafzına ve amacına göre yorumlamakla yükümlüdür.”

Yine de benzerlik değerlendirmesine dönüldüğünde; açıkça görülüyor ki temsilci, önceki markadan yalnızca üreticinin adını çıkarıyor ve ‘MINERAL MAGIC’ kelimelerini ters çevirerek başvuruda bulunuyor. Bu durumda, zaten markanın Avrupa Birliği’ndeki ilgili tüketici tarafından iki bileşenden oluşan bir işaret olarak algılanmasının muhtemel olduğuna kanaat getiriliyor. Yani, “Jerome Alexander” bileşeni büyük olasılıkla “house-mark “olarak, diğer bir deyişle “üründen sorumlu kuruluşu” tanımlayan bileşen olarak görülecek ve “magic minerals” bileşeni ise ürünü veya ürün hattının bir kimliği gibi algılanacak. Böylelikle Temyiz Kurulu da ilk olarak başvuruya konu markanın kelime unsurları arasındaki çarpıcı benzerliğe dikkat çekiyor. Bunun üzerine başvuru sahibi konuyu her ne kadar Temyiz Kurulu’nun karıştırılma ihtimalinin değerlendirilmesine ilişkin kriterlere (ilgili ülkenin tüketicisinin algısına göre değerlendirilmesi vb) yöneltmeye çalışsa da mevcut davada markaların esas unsurlarının çakışması itibariyle benzerlik tespiti yeterli görülüyor. Nitekim, mevcut davada ilgili madde kapsamında bu husus karıştırılma ihtimalinin varlığı temelinde zaten başka bir madde kapsamında yer aldığından dolayı değerlendirilemeyecek ve değerlendirilse de çok etkilemeyecekti.

Nihayetinde, ilgili başvuru ve önceki Genel Mahkeme kararı özellikle en çok bu çerçevede detaylıca değerlendirilerek iptal ediliyor.

Diğer tartışılan konular ile devam edecek olursak;

2-  Temsilci tarafından izinsiz olarak tesciline başvurulan markanın kapsadığı mal/hizmetlerin AYNI veya BENZER olması

Yukarıdaki konu kadar detaylı olmasa da başvuruya konu malların da aynı olması gerekliliği veya benzer olmasının da dikkate alınması gerekliliği ayrıca tartışılıyor. Temyiz Kurulu bu noktada, ilgili maddenin yine mal veya hizmetlerin yalnızca “aynı” olduğu durumlarda değil, “benzer” olduğu durumlarla da ilişkili olduğuna işaret ediyor.

Zaten mevcut davada, söz konusu markaların kapsadığı malların aynı olduğu kaydediliyor. Önceki markanın kapsadığı “mineral katkı içeren yüz pudrası” ile başvuruya konu edilen markanın kapsadığı “kozmetikler” ile “cilt bakımı için müstahzarlar” açısından aynı görülüyor. Bilindiği üzere yerleşik içtihada göre, mal veya hizmetlerin benzerliği değerlendirilirken, bu mal veya hizmetlere ilişkin tüm ilgili faktörler dikkate alınmalıdır. Bu faktörler de özellikle malların veya hizmetlerin doğalarını, amaçlarını, kullanım yöntemlerini ve birbirleriyle rekabet halinde veya tamamlayıcı olup olmadıklarını kapsamaktadır.  Mevcut davada da bu faktörler dikkate alınarak değerlendiriliyor ve Temyiz Kurulu’nun da belirttiği gibi ilgili ürünlerin aynı içerikleri barındırabileceği gerçeğinden yola çıkılarak, genellikle aynı şirketler tarafından üretileceği ve aynı eczaneler veya aynı perakende mağaza reyonlarında birlikte sunulacağı hususu ekleniyor.  

Nihayetinde malların aynı olduğuna kanaat getiriliyor ve başvuru tümü için reddediliyor.

3-  “Temsilci” kavramının doğru yorumlanması ve tespiti

Başvuru sahibi, kendisini “temsilci” olarak tespit aşamasında Temyiz Kurulu’nun hatalı davrandığını ve dolayısıyla ilgili maddeye göre başvurusunun iptal edilemeyeceğini de öne sürüyor.

Oysa ki Temyiz Kurulu bu noktada “temsilci” kavramının geniş yorumlanması, doğru tespit edilmesi gerektiğini belirtmiştir ve detaylıca değerlendirme yapmıştır.

Temyiz Kurulu, taraflar arasındaki distribütörlük anlaşmasının, John Mills’in Avrupa Birliği içinde Jerome Alexander Consulting’in mallarının dağıtımından sorumlu olmasını şart koştuğunu tespit etmiştir. Ayrıca anlaşmada; anlaşmanın münhasırlığına, rekabet etmeme hükmüne ve Jerome Alexander Consulting’in fikri mülkiyet haklarına ilişkin konulara dair hükümlerin bulunduğunu da kaydetmiştir. Nihayetinde, Mahkeme Jerome Alexander Consulting tarafından sunulan ve itiraz edilen marka başvurusunun yapıldığı tarihten iki ay önceki bir tarihi taşıyan satın alma siparişlerinin, basit bir tedarikçi / distribütör ilişkisinin ötesinde önemli bir ticari ilişkinin varlığını gösterdiğine karar vermiştir. Bu nedenle Temyiz Kurulu, marka başvurusunun yapıldığı sırada, taraflar arasında genel bir güven ve sadakat görevine yol açan fiili, devam eden ve geçici olmayan bir iş ilişkisinin mevcut olduğuna ve dolayısıyla John Mills’in ilgili madde çerçevesinde bir ‘temsilci’ olarak değerlendirilebileceğine kanaat getirmesi doğrudur.

Ayrıca, yine ilgili maddenin amacı göz önüne alındığında esas amaç; ilgili markanın veya benzerinin temsilcisi tarafından kötüye kullanılmasını önlemektir. Çünkü temsilcisi, marka sahibi ile iş ilişkisi sırasında bilgi ve deneyim edinir ve bunu da istismar edebilir. Böylelikle marka sahibinin çabası ve yatırımından uygunsuz şekilde faydalanabilir. Hem temsilcinin doğru tespit edilmesi hem de bir üstte bahsettiğimiz noktada bu nedenle, EUIPO’ya göre temsilci tarafından bu tür bir bilginin izinsiz şekilde kullanılması, aynı markanın tescili ve kullanımı ile sınırlandırılamaz ve kötü niyete de işaret edebilir. Çünkü mevcut davada temsilci aynı zamanda önceki markanın temel bileşenlerini de başvuruya konu etmiştir ve bu durum kötüye kullanma niyetinde olduğu şeklinde de yorumlanabilir.

Özetle Temyiz Kurulu, taraflardan birinin diğerinin çıkarlarını temsil ettiği sözleşmeye dayalı bir anlaşmaya dayalı olarak bu kavramların her türlü ilişkiyi kapsayacak şekilde yorumlanması gerektiğini belirterek ve buna göre değerlendirme yaparak da doğru bir karar vermiştir. Bu hükmün uygulanması açısından, taraflar arasında, başvurana açıkça veya zımnen dayatma yoluyla güvene dayalı bir ilişki doğuran türden bir anlaşma veya ticari iş birliği bulunması yeterlidir ve bu kapsamda önceki marka sahibinin çıkarlarına ilişkin genel bir güven ve sadakat görevinin de temsilci tarafından yerine getirilmesi beklenir.

Bu dava ve detayları özelinde söylemek ve de olası durumlar için genellemek gerekir ise, değerlendirmeye esas bu madde özelinde aşağıdaki hususlar Temyiz Kurulu tarafından sırasıyla doğru şekilde tespit edilmiştir:

–  Karşı taraf, önceki markanın sahibi olmalıdır.

–  Başvuru sahibini, markanın esas sahibinin temsilcisi veya ticari vekili olmalıdır.

– Başvuru, marka sahibinin izni olmadan ve söz konusu vekilin veya temsilcisinin eylemini haklı gösterecek meşru nedenler olmaksızın söz konusu vekil veya temsilci adına yapılmış olmalıdır.

– Başvuru aynı veya benzer işaret ve mallarla ilgili olmalıdır.

Yazıda ele aldığımız Adalet Divanı kararında tespit edilen en önemli husus; Birlik Marka Tüzüğü’nde yer bulan “Bir marka için, marka sahibinin izni olmadan ticari vekil veya temsilcisinin* kendi adına yaptığı başvuru, ilgili vekil veya temsilcisi eylemini haklı gösteremediği taktirde marka sahibinin itirazı üzerine reddedilir.” hükmünün uygulama alanının “aynı” markalarla sınırlı olmadığı, “benzer” markaların da aynı hüküm kapsamında reddedilebileceğidir. Ve hatta, 6769 sayılı SMK madde 6(2)’de yer alan paralel hükmün kapsamının “aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer markalarla” sınırlandırılmış olması da gelecek yıllarda Türk ve AB uygulamaları arasındaki yeni bir farklılık olarak değerlendirilip yeni tartışmalara yol açabilecektir.

Karardan aldığımız bir diğer önemli mesaj ise; tartışma konusu mevzuat hükümlerindeki tanımların muğlak ve yoruma açık görünmesi halinde, esasen o hükmün amacına göre hareket edilmesi gerekliliğidir. Sizlere aktardığımız davada, Adalet Divanı bunu Paris Sözleşmesi ve revizyonu konferanslarının tutanaklarına kadar giderek yapmıştır. Peki biz 6769 sayılı SMK madde 6(2)’nin kapsamının hangi nedenle “aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer markalarla” sınırlı tutulduğunu kimden ve nasıl öğrenebiliriz sizce? Sorunun yanıtı kanunun gerekçesine bakmak derseniz, peşinen söyleyelim bu yeterli değil; çünkü gerekçe “Mevcut düzenlemeden farklı olarak itiraz edilen başvuru ile itiraza konu marka arasındaki benzerlik derecesini belirlemek adına madde metnine bu belirliliği sağlayacak şekilde bir ekleme yapılmıştır.” demekte ve bu ifade “benzer markaların” neden hükmün kapsamı dışında bırakıldığını açıklamaktan yoksun.

Aslı BAŞPINAR

Ocak 2021

asli.baspinar86@gmail.com

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Kötü Niyetle Yapılan Marka Tescil Başvuruları

Kötü Niyetle Gerçekleştirilen Marka Tescilleri Bir Kez Daha ABAD Önüne Geldi -TARGET VENTURES Kararı (T-273/19)

Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi 28 Ekim 2020 tarihli T-273/19 sayılı kararında kötü niyetle yapılan marka başvuruları hususunu bir kez daha değerlendirmiştir.

“TARGET VENTURES” kararı olarak anacağımız bu kararda; marka sahibinin marka tescil başvurusunu yaptığı andaki niyeti tespit edilirken, üçüncü kişilerin önceki kullanımlarını bilmesi veya bilmesi gerekliliği hususuna ilişkin önemli saptamalar yapılmıştır. Genel Mahkeme bu saptamalarında, EUIPO Temyiz Kurulu’nun sınırlayıcı yaklaşımını yerinde bulmamış, üçüncü kişilerin önceki kullanımlarını bilme veya bilme gerekliliği hususunu dikkate alınması gereken faktörlerden sadece birisi olarak belirtmiş ve markayı işlevlerine uygun biçimde kullanma niyetinin var olup olmamasını ön plana çıkartmıştır.

Tespitleri bakımından son derece önemli gördüğümüz bu kararı, bu yazı boyunca sizlere aktarmaya çalışacağız. 

İhtilafın Arka Planı

Almanya’da kurulu “TARGET PARTNERS GMBH” girişim sermayesi fonu olarak faaliyet göstermektedir. Firma 2002 yılından bu yana “targetventures.com”, 2009 yılından bu yana ise “targetventures.de” alan adlarının sahibidir, ancak bu alan adları yalnızca firmanın “www.targetpartners.de” alan adlı resmi web sitesine yönlendirmedir ve içerikleri anılan siteyi göstermektedir.

İngiliz Virjin Adaları’nda kurulu “TARGET VENTURES GROUP” da bir girişim sermayesi fonudur. Bu firma “Target Ventures” markasıyla Rus girişim sermayesi pazarında 2012 yılından bu yana, Avrupa Birliği’nde ise ilk olarak 8 Mart 2013 tarihinden başlayarak faaliyette bulunduğunu iddia etmektedir. TARGET VENTURES GROUP, 23 Aralık 2013 – 18 Aralık 2014 tarihleri arasında markasıyla AB’nde beş şirkete finansal ve parasal hizmetler sağladığını, bunun karşılığında kendi yatırımcıları adına bu şirketlerde hisse sahibi olduğunu belirtmektedir. Bu yatırımların alanda faaliyet gösteren uzmanlık internet sitelerinde ve yatırım yapılan işletmelerin web sitelerinde onaylı olarak görülebileceği de iddia edilmiştir. 

Kasım 2014’te her iki firmanın temsilcileri Londra’da finans alanında dünyaca ünlü bir konferansa katılmışlardır; bu konferansa katılan bir start-up temsilcisi, her iki firmanın temsilcilerinin @targetpartners.de, @targetventures.ru eklentileriyle biten e-posta adreslerinin yer aldığı iki e-postayı alıcılar beraber olacak şekilde göndermiştir.

Ocak 2015’te “TARGET PARTNERS GMBH”, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO)’ne başvuruda bulunarak “TARGET VENTURES” kelime markasının tescilini talep etmiştir. Mayıs 2015’te tescil edilen markanın kapsamında “Sınıf 35: Reklamcılık, iş yönetimi, iş idaresi, ticari danışmanlık, büro işleri hizmetleri. Sınıf 36: Finansal işlemler, ödeme sistemleri ve ödemelerle veya para temini ile ilgili elektronik iletişim sistemleri hariç olmak üzere parasal işlemler hizmetleri.” yer almaktadır.     

Temmuz 2015’te Berlin’de promosyon etkinliği düzenleyen bir müşterisinden firmaları karıştırdığı yönünde bir e-posta aldığını ileri süren “TARGET PARTNERS GMBH”, “TARGET VENTURES GROUP”a ihtarname gönderir.

“TARGET VENTURES GROUP” bunun üzerine EUIPO’ya başvuruda bulunarak “TARGET VENTURES” markasının kötü niyetle tescil edildiğini, bu gerekçeyle hükümsüz kılınmasını talep eder.  

EUIPO Temyiz Kurulu Kararı

EUIPO İptal Birimi ve Temyiz Kurulu hükümsüzlük talebini reddeder.

EUIPO Temyiz Kurulu talebin reddedilmesinde esasen aşağıdaki gerekçelere dayanmaktadır:

  1. Hükümsüzlüğü talep edilen markanın sahibinin, hükümsüzlük talebi sahibinin Avrupa Birliği’nde “TARGET VENTURES” işaretiyle gösterdiği faaliyetler hakkında bilgi sahibi olduğu ispatlanamamıştır. Şöyle ki, hükümsüzlük talebi sahibinin “TARGET VENTURES” işaretiyle AB’nde sağladığı hizmetler yaygın değildir ve yaygın hizmet sağlanmaması halinde, marka sahibinin tescil başvurusunu yaptığı anda, kullanıma konu işaretin ilgili tüketiciler veya rakipler tarafından bilinir veya tanınır hale gelmiş olduğu varsayılamaz.
  2. “TARGET VENTURES” işareti, başvuru tarihinden (Ocak 2015) önce AB’nde kısa süre kullanılmıştır ve yüksek yoğunlukta kullanım veya geniş medya tanıtımı da mevcut değildir. Bu bağlamda, marka sahibinin başvuru tarihinden önce, hükümsüzlük talebi sahibinin ticari faaliyetlerinden haberdar olduğu veya olması gerektiği beklenemez.
  3. Marka sahibinin başvuru tarihinden önce, hükümsüzlük talebi sahibinin ticari faaliyetlerinden haberdar olduğu veya olması gerektiği ispatlanmış olsaydı bile, marka sahibinin markayı kullanım niyetinin bulunmadığı, markayı hükümsüzlük talebi sahibinin Avrupa pazarına girişini engellemek amacıyla tescil ettirdiği ispatlanamamıştır. Tersine, marka sahibi tescil ettirmekte meşru bir ticari faydası bulunduğunu kanıtlarıyla göstermiştir.
  4. Sonuç olarak Temyiz Kurulu’na göre; hükümsüzlük talebinin konusu marka, “TARGET” ayırt edici unsurunu “TARGET PARTNERS” şeklinde kullanan marka sahibinin, tali bir unsur olan “VENTURES” ibaresiyle de birlikte kullanmak istemesi, bu yolla da müşterilerinde oluşabilecek olası karıştırma hallerini engelleme amacını gütmesi nedenleriyle tescil ettirilmiş olabilir ve bu yönüyle de ticari ve meşru bir mantık söz konusudur.

Genel Mahkeme Kararı

“TARGET VENTURES GROUP” bu karara karşı dava açar. Dava, Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nce görülür ve 28 Ekim 2020 tarihli T-273/19 sayılı kararla sonuçlandırılır. Yazının devamında Genel Mahkeme kararı okuyuculara aktarılacaktır.

Davacının temel iddiaları iki ayrı kısımdan oluşmaktadır:

  1. Tescil başvurusunun yapıldığı tarihte marka sahibinin, davacının söz konusu işaretle Avrupa Birliği’ndeki ticari faaliyetlerini bilip bilmemesi hususu Temyiz Kurulu’nca yanlış değerlendirilmiştir. Şöyle ki, marka sahibi, davacının ilgili işaretle varlığını / faaliyet gösterdiğini içeren iki e-posta almıştır ve davacı ilgili işareti AB dışında yoğun olarak uzun süredir, AB içinde ise başvuru tarihinden bir yıl önceye dayanacak şekilde girişim sermayesi hizmetleri için kullanmaktadır. Davacının iddiası, “TARGET VENTURES” işaretiyle girişim sermayesi sektöründe büyük bir aktör olarak bilindiğidir.
  2. Davacının ikinci temel iddiası, marka sahibinin tescil ettirdiği markayı hiç kullanmadığı ve kullanım niyetinin bulunmadığıdır. Marka sahibi, başvuru tarihinden 13 yıl önce “targetventures.de” alan adını kaydettirmiş olsa da, bu alan adı gerçekte hiç kullanılmamıştır ve marka sahibinin “www.targetparners.de” sitesine yönlendirme işlevi görmektedir. Bu yönlendirme çok zorlama biçimde “bir miktar kullanım” olarak kabul edilebilir. Marka sahibi, markasını “TARGET PARTNERS” markasının korumasını güçlendirmek ve başkalarının, özellikle de davacının “TARGET VENTURES” markasının kullanımını engellemek için tescil ettirmiştir. Buna ilaveten Temyiz Kurulu olayların kronolojisini de doğru biçimde değerlendirmemiştir. Sonuç olarak, markanın başvurusunun yapıldığı anda marka sahibinin kötü niyetle hareket etmediği sonucuna varan Temyiz Kurulu kararı hatalıdır.

EUIPO ve marka sahibi, davacının iddialarına karşı çıkmaktadır ve özellikle AB markasının tescil edilmesinden önce, marka sahibinin ilgili işareti kullanmasını meşru bir ticari yararın varlığını gösteren bir hal olarak kabul etmektedir. 

Genel Mahkeme, belirtilen iddialar ve karşı argümanlar çerçevesinde incelemesini gerçekleştirir.

AB markaları bakımından kötü niyet bir hükümsüzlük gerekçesidir. Kötü niyet halinin varlığından bahsedebilmek için, AB markasının sahibinin tescil başvurusunu; rekabete adil biçimde katılmak amacıyla değil, üçüncü kişilerin çıkarlarının aleyhine dürüst olmayan biçimde veya özel bir üçüncü kişiyi gözetmeksizin, bir markayı işlevlerine uygun olmayacak şekilde kullanma niyetiyle elde etme amacıyla yapması gerekmektedir.

İncelenen vakada Temyiz Kurulu kötü niyet kavramını çok kısıtlayıcı yorumlamıştır. Oysa ki yukarıda da bahsedildiği üzere, belirli bir üçüncü kişiyi gözetmeksizin, bir markayı işlevlerine, özellikle de kaynak gösterme işlevine, uygun biçimde kullanma niyeti olmaksızın elde etme hali, marka tescil başvurusunun kötü niyetle yapıldığı sonucuna varmak için yeterlidir.

Kötü niyet olarak kategorize etmek için marka sahibinin belirli bir üçüncü kişiyi hedef alması şart olmasa da, bu tip hallerde marka sahibinin üçüncü bir tarafın ihtilaf konusu markayı kullanımı hakkında bilgi sahibi olduğu gösterilmelidir. Bu bağlamda, marka sahibinin bu konuda bilgisi varsa, başvuru kaçınılmaz biçimde bahsedilen üçüncü kişiyi hedef alacaktır.

Bu çerçevede; marka sahibinin, işaretin davacı tarafından önceki kullanımına ilişkin fiili veya varsayılabilecek düzeyde bilgi sahibi olduğunu gösterir kanıtlar sunulmaması tespitinin, hükümsüzlük talebini reddetmek için yeterli olduğunu bildiren Temyiz Kurulu kararı hatalıdır. Marka sahibinin, işaretin üçüncü bir kişi tarafından önceki kullanımını bilmesi veya bilmesi gerekliliği, kötü niyet incelemesinde dikkate alınması gereken hususlardan sadece birisidir. İncelenen vakada, Temyiz Kurulu incelenen vakaya ilişkin diğer halleri dikkate almamıştır.

İnceleme konusu ihtilafta, marka sahibinin tescil başvurusunu yaptığı andaki niyetinin markayı işlevlerine uygun biçimde kullanma sokmak olmadığı objektif, ilgili ve istikrarlı göstergeler çerçevesinde açıktır.

Temyiz Kurulu kararında, “TARGET” ayırt edici unsurunu “TARGET PARTNERS” şeklinde kullanan marka sahibinin, ayırt edici unsuru tali bir unsur olan “VENTURES” ibaresiyle de birlikte kullanmak istemesinin, bu yolla da müşterilerinde oluşabilecek olası karıştırma hallerini engelleme amacını gütmesinin ticari ve meşru bir mantık olabileceği belirtilmiştir.

Ancak, bu durum Genel Mahkeme’ye göre, markanın işlevleri ve özellikle kaynak gösterme işlevi ile bağlantısızdır ve hükümsüzlüğü talep edilen marka tescil edilmeden önce veya tescil edildikten sonra marka sahibi tarafından hizmetleri için kullanılan tek marka olan “TARGET PARTNERS” markasının güçlendirilmesi ve korunması amacına hizmet etmektedir. Marka sahibinin “www.targetventures.de” ve “www.targetventures.com” web sitelerinin sadece ana web sitesi olan “www.targetpartners.de” sitesine yönlendirme amacına hizmet etmesi de, ana markanın güçlendirmesi amacının göstergesidir ve bu husus duruşmada da marka sahibi tarafından dile getirilmiştir.

Belirtilen tüm hususlar ışığında ve marka sahibinin “TARGET VENTURES” ibaresini kullanım biçiminin markanın tescil edilmesinden önce veya sonra değişmemesi de dikkate alınarak, marka sahibinin ihtilaf konusu markayı ticarette adil biçimde kullanmak amacıyla değil, özel bir üçüncü kişiyi hedef alınmasa da, markanın kaynak gösterme işlevi başta olmak üzere, markanın işlevleri arasında yer almayan bir amaca yönelik münhasır haklar elde etme amacıyla tescil ettirdiği anlaşılmaktadır.

Marka sahibinin “TARGET” ayırt edici unsuruna ilave edeceği “VENTURES” gibi tali unsurlarla kullanımını genişletme niyeti anlaşılır olsa da; marka tescil edilmeden önce veya sonra bu yönde hiç kullanım olmaması, duruşmada marka sahibinin tescile yönelik amacını ana markanın güçlendirilmesi olarak beyan etmesi ve marka sahibinin tüketicilerin zihinlerinde yalnızca “TARGET PARTNERS” markasıyla yerleştiğinden emin olması hususları, bu niyetle çelişmektedir.

Temmuz 2015’te Berlin’de promosyon etkinliği düzenleyen bir müşterisinden firmaları karıştırdığı yönünde bir e-posta aldığını bildiren marka sahibi, bu e-postaya verdiği yanıtta kendisinin de “TARGET VENTURES” markasını kullandığı yönünde beyanda bulunmamıştır. Sunulan kanıtlar ve beyanlar açık olarak marka sahibinin “TARGET VENTURES” markasını hiç kullanmadığını, kullandığı markanın “TARGET PARTNERS” olduğunu göstermektedir.

Bu çerçevede Temyiz Kurulu kararı, marka sahibinin tescil başvurusunun yapılmasının altındaki niyetin, kullanımı “TARGET VENTURES” ibaresine genişletmek olabileceği öngörüsüne (ön kabulüne) dayanması bakımından da hatalıdır.

Önceden de belirtildiği üzere; marka sahibinin, işaretin üçüncü bir kişi tarafından önceki kullanımını bilmesi veya bilmesi gerekliliği, kötü niyet incelemesinde dikkate alınması gereken hususlardan sadece birisidir. Bu nedenle inceleme konusu olaydaki vakaların kronolojik olarak incelenmesi de şart değildir. Ancak, incelenen ihtilafta Temyiz Kurulu, bilme veya bilme gerekliliğini bir koşul olarak ortaya koymuştur. Dolayısıyla da, bunu yapmışsa, vakada olayların kronolojik akışını incelemiş olmalıydı. Bu incelemede, davacının markasının ilk olarak Avrupa Birliği sınırları dışındaki kullanımının ve devamında da olayların kronolojisinin incelenmesini gerektirirdi.

Adalet Divanı’nın C-104/18 sayılı Koton kararı çerçevesinde, marka sahibinin üçüncü bir kişinin markayı önceki kullanımı hakkında bilgi sahibi olması için, önceki kullanımın Avrupa Birliği sınırları dahilinde gerçekleşmesi şart değildir. Hatta, C-529/07 sayılı Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli kararında belirtildiği üzere kötü niyetli marka başvurusunun varlığından bahsetmek için üçüncü bir kişinin Birlik pazarında önceki kullanımı da şart değildir. Bunların ışığında incelenen vakada, Temyiz Kurulu “TARGET VENTURES” markasının üçüncü kişilerce kullanımından kaynaklanacak bilme veya bilme gerekliliği halini Avrupa Birliği sınırlarına özgüleyerek, incelemeyi eksik biçimde yapmıştır. Buna ilaveten, Temyiz Kurulu incelenen ihtilafta olayların kronolojisini de dikkate almamıştır. Temyiz Kurulu kararı bu yönüyle de hatalıdır.

Bahsedilen tüm nedenlerle, Genel Mahkeme, Temyiz Kurulu kararını iptal etmiştir.

Sonuç

“TARGET VENTURES” kararı ışığında Adalet Divanı’nın kötü niyetli başvuruların tespiti hususunda sınırlayıcı yaklaşımı kabul etmediğini, tek bir faktörün eksikliğinde kötü niyetin ortaya çıkmayacağı yönündeki yaklaşımdan uzakta durduğunu, marka sahibinin kullanım niyetinin olmamasına, yani markanın temel işlevlerine aykırı bir yaklaşıma öncelikle önem verdiğini, inceleme konusu vakalar özelinde detaylı değerlendirme yapılması gerektiğini işaret ettiğini, üçüncü kişilerin önceki kullanımlarının incelenmesi hususunu sadece Avrupa Birliği sınırları ile kısıtlı tutmadığını, olayların kronolojik akışının da dikkate alınması gerekliliğini işaret ettiğini söyleyebiliriz.

“TARGET VENTURES” kararı bu yönleriyle kötü niyetli marka tescili hakkındaki önemli kararlardan birisi olarak içtihatta yerini almıştır ve kanaatimizce ilerleyen zamanlarda atıf yapılan temel kararlardan birisi olarak sıklıkla karşımıza çıkacaktır.

Önder Erol ÜNSAL

Aralık 2020

unsalonderol@gmail.com

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Marka Mutlak Ret Nedenleri

Adalet Divanı “Sky v. SkyKick” Yorum Kararını Verdi ve Tescilli Marka Sahipleri Derin Bir Nefes Aldı (C-371/18)

Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) merakla beklenen C-371/18 sayılı “Sky v. SkyKick” yorum kararını 29 Ocak 2020 tarihinde verdi.

Yorum kararına temel olan sorular ve Adalet Divanı Hukuk Sözcüsünün getirdiği yorum, tescilli marka sahiplerinin haklarına ilişkin geleceğe yönelik potansiyel tehlikeler içerdiğinden, ABAD kararının marka sahiplerine derin bir nefes aldırdığını şimdilik söyleyebiliriz.

Yorum kararına dayanak vakayı, Divana yöneltilen soruları ve Hukuk Sözcüsünün yorumunu 23 Ekim 2019 tarihinde IPR Gezgini’nde yazmıştık. O yazıyı temel alarak öncelikle konuyu ve Hukuk Sözcüsünün görüşünü hatırlatacağız ve ardından Divanın kararına geçeceğiz.

Türkiye’de olduğu gibi Avrupa’da da oldukça agresif bir marka koruma politikası izleyen televizyon yayıncısı SKY PLC, bulut teknolojileri alanında faaliyet gösteren bir start-up firması olan SKYKICK INC firmasının “Skykick” markasını kullanarak “Sky” markalarına tecavüz ettiği iddiasıyla dava açar. SKYKICK firması tecavüz iddialarını reddeder ve bununla yetinmeyerek, tecavüz iddiasının gerekçesi “Sky” markalarının tescillerinin geçersiz olduğunu iddia eder. SKYKICK’e göre, “Sky” markalarının mal ve hizmet listelerindeki tabirlerin bir kısmı açıklık ve kesinlik şartlarını yerine getirmemektedir ve bu markaların tescil başvuruları kötü niyetle yapılmıştır.

Bu iddiaları değerlendiren Birleşik Krallık Adalet Yüksek Mahkemesi, bir noktada yargılamayı durdurur ve aşağıda temel noktalarına yer vereceğimiz soruları (soruları kelimesi kelimesine çevirmeyerek, asıl noktalarını belirteceğim), Adalet Divanı’na yönelterek yorum kararı talep eder:

I- Tescilli bir AB markası veya üye bir ülkede tescil edilmiş ulusal bir marka, mal ve hizmet listesinde yer alan tabirlerin açıklık ve kesinlik şartlarını yerine getirmemesi nedeniyle kısmen veya tamamen hükümsüz kılınabilir mi?

II- Eğer birinci soruya olumlu yanıt verilirse, “bilgisayar yazılımı” gibi bir tabir çok genel midir ve açıklık ve kesinlik şartını yerine getirmekte midir?

III- Bir markayı kapsadığı mal ve hizmetleri kullanım niyeti olmaksızın tescil ettirmek kötü niyet teşkil eder mi?

IV- Eğer üçüncü soruya olumlu yanıt verilirse, tescil başvurusunun malların ve hizmetlerin kullanım niyeti olan kısmı için iyi niyetle, kullanım niyeti olmayan kısmı içinse kötü niyetle yaptığı sonucuna varılabilir mi?

V- Bu soru Birleşik Krallık marka mevzuatının bir maddesinin AB Marka Direktifine uygunluğunu sorgulamaktadır. Yer vermiyoruz.

ABAD kararından önce Ekim 2019’da Adalet Divanı Hukuk Sözcüsü Tanchev detaylarına girmeyeceğimiz uzun bir değerlendirmenin ardından sorulara aşağıdaki yanıtları vermiştir:

I- Tescilli bir AB markası veya üye bir ülkede tescil edilmiş ulusal bir marka, mal ve hizmet listesinde yer alan tabirlerin açıklık ve kesinlik şartlarını yerine getirmemesi nedeniyle kısmen veya tamamen hükümsüz kılınamaz. Bununla birlikte, malların ve hizmetlerin açıklık ve kesinlik şartını yerine getirmemeleri, bu tip tescilli markalara sağlanan korumanın kapsamı değerlendirilirken dikkate alınabilir.

II- Bununla birlikte, malların ve hizmetlerin açıklık ve kesinlik şartını yerine getirememesi hali, Direktif’te ve Birlik Marka Tüzüğü’nde yer alan kamu düzenine aykırılık içerikli ret ve hükümsüzlük nedeni kapsamına girebilir, bir markanın “bilgisayar yazılımı” için tescil edilmesi de haksız ve kamu menfaatine aykırıdır . “Bilgisayar yazılımı” gibi bir tabir çok geneldir ve açıklık ve kesinlik şartını yerine getirmemektedir.

III- Bir markayı kapsadığı mal ve hizmetleri kullanım niyeti olmaksızın tescil ettirmek için yapılan başvuru bazı hallerde kötü niyeti gösteren bir husus olabilir, bu hal özellikle başvuru sahibinin tek amacının üçüncü bir tarafın piyasaya girişini engellemek olması ve bu tip istismarcı başvuru stratejisini gösteren delillerin bulunması durumunda oluşacaktır, bunu saptayacak olan da ulusal mahkemelerdir.

IV- Hükümsüzlük halinin tescil kapsamındaki mal ve hizmetlerin yalnızca bir kısmı bakımından ortaya çıkması halinde, yalnızca söz konusu mal ve hizmetler hükümsüz kılınabilir.

V- Bu yanıt Birleşik Krallık marka mevzuatının bir hükmü ile ilgili olduğundan yanıtı belirtmiyoruz.

Tanchev’in yanıtları; özellikle açık ve kesinlik şartını yerine getirmeyen mal ve hizmetlerin kamu düzenine aykırılık gerekçesiyle hükümsüz kılınabileceğinin belirtilmesi, bunun yanısıra “bilgisayar yazılımı” gibi bir tabirin açıklık ve kesinlik şartını yerine getirmediğinin öne sürülmesi (davaya görüş sunan Macaristan, Fransa, Polonya ve Slovakya hükümetleri bu tabirin çok genel olmadığını belirtmişlerdir) ve kullanım niyeti bulunmayan mal ve hizmetler için yapılan tescillerin belirli hallerde kötü niyetli olarak değerlendirilebileceğinin belirtilmesi gibi yönleriyle tartışmalara yol açmış ve Adalet Divanının sorulara getireceği yorum merakla beklenmeye başlamıştır.

ABAD dava hakkındaki yorumunu 29 Ocak 2020 tarihinde yaptı, kararın http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=09EBAD943C28F8B0AA4A323281B28341?text=&docid=222824&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4048612 bağlantısından görülmesi mümkündür.

ABAD kararında, ilk iki soru birlikte değerlendirilmiş ve ilk iki soruya yönelik olarak aşağıdaki yanıt verilmiştir:

Birlik Marka Direktifi ve Marka Tüzüğünün ilgili maddeleri, tescilli bir AB markası veya üye bir ülkede tescil edilmiş ulusal bir marka, mal ve hizmet listesinde yer alan tabirlerin açıklık ve kesinlik şartlarını yerine getirmemesi nedeniyle kısmen veya tamamen hükümsüz kılınamaz şeklinde yorumlanmalıdır.

Daha açık bir deyişle ABAD’a göre, mal ve hizmet listelerinde yer alan tabirlerin açıklık ve kesinlik şartını yerine getirmemeleri, Direktif veya Tüzük’te sayılan hükümsüzlük nedenleri arasında bulunmamaktadır ve bu nedenle de tesciller bu nedenle hükümsüz kılınamaz.

ABAD yorumu bu noktaya kadar, Hukuk Sözcüsü yorumu ile aynıdır; ancak Hukuk Sözcüsü görüşü yukarıda da belirttiğimiz gibi “malların ve hizmetlerin açıklık ve kesinlik şartını yerine getirememesi hali, Direktif’te ve Birlik Marka Tüzüğü’nde yer alan kamu düzenine aykırılık içerikli ret ve hükümsüzlük nedeni kapsamına girebilir, bir markanın “bilgisayar yazılımı” için tescil edilmesi de haksız ve kamu menfaatine aykırıdır . “Bilgisayar yazılımı” gibi bir tabir çok geneldir ve açıklık ve kesinlik şartını yerine getirmemektedir.” değerlendirmesini içermektedir.

ABAD, bu konuda Hukuk Sözcüsü ile aynı görüşte değildir. ABAD’a göre; kamu düzenine aykırılık içerikli ret gerekçesi, tescil edilmesi talep edilen işaretin özelliklerinden soyutlanarak, malların ve hizmetlerin açıklığı ve kesinliği gibi başvuruya ilişkin özellikler açısından değerlendirilemez. Bu bağlamda, tescili talep edilen mal ve hizmetlerin açıklık ve kesinlik şartını yerine getirmemeleri kamu düzenine aykırı bir durum olarak kabul edilemez.

Bu yorumun tescilli marka sahiplerine derin bir nefes aldırdığı konusunda şüphemiz bulunmamaktadır.

ABAD, ilk soruyu bu şekilde yanıtladıktan sonra, “bilgisayar yazılımı (software)” gibi terimlerin açıklık ve kesinlik şartını yerine getirip getirmediğini ayrıca tartışmamıştır. ABAD yorumu, bu noktada da Hukuk Sözcüsü görüşünden ayrılmaktadır.

ABAD, kararın devamında üçüncü ve dördüncü soruları birlikte değerlendirmiş ve esasen Hukuk sözcüsü ile benzer yorumu getirmiştir.

Birlik Marka Direktifi ve Marka Tüzüğünün ilgili maddeleri, bir markayı kapsadığı mal ve hizmetleri kullanım niyeti olmaksızın tescil ettirmek için yapılan başvuru, başvuru sahibinin üçüncü kişilerin çıkarlarını dürüst teamüllere uygun olmayan biçimde baltalamak veya üçüncü bir kişiyi hedef almaksızın markanın işlevlerine uygun olmayan münhasır haklar elde etmek niyetinde olması halinde, kötü niyetli bir başvuru teşkil eder şeklinde yorumlanmalıdır. Bir markayı esas işlevlerine uygun olarak kullanma niyetinin bulunmaması, tescil başvurusunda yer alan mal ve hizmetlerin sadece bir bölümüne ilişkin ise, tescil başvurusu sadece o mal ve hizmetlere ilişkin olarak kötü niyetli bir başvuru olacaktır.

Divanın üçüncü ve dördüncü sorulara ilişkin yukarıdaki yorumunun EUIPO, ulusal ofisler ve mahkemeler tarafından ne şekilde değerlendirilip uygulanacağını zaman içerisinde göreceğiz. Ancak şu ortadadır ki, kötü niyetli başvuruların tespitine ilişkin kriterler Avrupa Birliği’nde gün geçtikçe netleşmektedir ve bu kriterler kötü niyetin tespitine ilişkin marjı daraltmamakta tersine genişletmektedir.

Divanın beşinci soruya ilişkin yanıtına, tıpkı soruda olduğu gibi, sorunun Birleşik Krallık uygulamasına özgü olması nedeniyle yer vermiyoruz.

Merakla beklenen “Sky v. SkyKick” davasına Adalet Divanının getirdiği yorum, marka sahipleri açısından yıkıcı sonuçlara yol açacak gibi gözükmediğinden, Avrupa Birliği’nde marka sahiplerinin şimdilik derin bir nefes alıp beklemeye geçtiğini düşünmekteyiz.

Önder Erol ÜNSAL

Şubat 2020

unsalonderol@gmail.com

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Kötü Niyetle Yapılan Marka Tescil Başvuruları

Kötüniyetli Marka Başvurusu Hakkında Güncel Bir ABAD Kararı: KOTON/EUIPO – NADAL ESTEBAN

ABAD, 12.09.2019 tarih C‑104/18 P sayılı kararında “hangi şartların varlığı halinde kötüniyetli marka başvurusundan bahsedilebileceğini” hükme bağlamıştır.

ABAD kararına konu olan olaydaki taraflar:

– Temyiz eden: “KOTON Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ” (Bu yazı kapsamında “KOTON” olarak geçecektir).

– İlk derecede davalı: Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO)

– İlk derecede müdahil: Joaquín Nadal Esteban (Bu yazı kapsamında “Nadal Esteban” olarak geçecektir).

Nadal Esteban, 25.04.2011 tarihinde aşağıdaki markanın tescili için EUIPO’ya başvuruda bulunmuştur.

Başvuru, “Markaların Tescili Amacıyla Mal ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırılmasına İlişkin Nis Anlaşması”nın 25., 35. ve 39. sınıfları için yapılmıştır. Söz konusu bu sınıflara ait mal ve hizmetlerin içerikleri kısaca şu şekilde özetlenebilir:

– 25. Sınıf: İç-dış giysiler, ayak giysileri, baş giysileri.

– 35. Sınıf: Reklamcılık, iş yönetimi, iş idaresi, büro hizmetleri.

– 39. Sınıf: Taşımacılık ve malların paketlenmesi ve depolanması hizmetleri; tur düzenleme, seyahat için yer ayarlama hizmetleri.

KOTON ise elbise, ayakkabı ve aksesuarlar üretip satmaktadır. KOTON’a ait aşağıdaki marka Nis Anlaşması’nın 25. ve 35. sınıfları kapsamında tecil edilmiştir:

KOTON’a ait bir başka marka ise Nis Anlaşması’nın 18., 25. ve 35. sınıfları kapsamında tescil edilmiştir:

KOTON, marka tescilinde nispi ret nedenlerini düzenleyen 207/2009 sayılı Topluluk Marka Tüzüğü’nün 8/I. maddesine dayanarak itirazda bulunmuştur.

EUIPO, KOTON’nun yaptığı itirazı 25. ve 35. sınıflar bakımından kabul etmiş; 39. sınıf bakımından ise itirazı reddetmiştir. Bu karar, EUIPO’nun Dördüncü Temyiz Kurulu tarafından da onaylanmıştır. Bunun üzerine Nadal Esteban tarafından tescil başvurusunda bulunulan marka, Nis Anlaşması’nın 39. sınıfı kapsamında tescil edilmiştir.

KOTON, tescili yapılan bu markanın Topluluk Marka Tüzüğü’nün mutlak hükümsüzlük nedenlerinden kötüniyetli marka tescilini düzenleyen 52. maddenin 1. fıkrasının b) bendine göre hükümsüz sayılmasını talep etmiştir.

EUIPO İptal Birimi, Nadal Esteban’nın kötüniyetinin ispatlanamaması sebebi ile KOTON’un yaptığı bu itirazı reddetmiştir.

KOTON, verilen bu karara karşı EUIPO’nun İkinci Temyiz Kurulu nezdinde itiraz etmiştir. Ancak KOTON’nun itirazını değerlendiren EUIPO’nun İkinci Temyiz Kurulu da KOTON’nun itirazını reddetmiştir. İkinci Temyiz Kurulu’na göre, uyuşmazlığın konusu olan markaların birbirleri ile olan benzerlikleri ve Nadal Esteban’ın KOTON’a ait tescilli markadan haber olup olmadığı, somut olayda kötüniyetin tespiti bakımından karar verici role sahip değildir. Zira uyuşmazlık konusu KOTON’a ait 18., 25. ve 35. sınıfları kapsamında tescil edilmiş markalar ile Nadal Esteban adına Nis Anlaşması’nın 39. sınıfı kapsamında tescil edilmiş markanın kapsadığı mal veya hizmetler, aynılık ya da benzerlik arz etmemektedir. Bu sebeple Topluluk Marka Tüzük’ünün 52/I-b maddesi kapsamında kötüniyetten bahsedilemez.

KOTON, 23.09.2016 tarihinde EUIPO’nun İkinci Temyiz Kurulu’nun bu kararına karşı Avrupa Birliği Genel Mahkemesi nezdinde itirazda bulunmuştur. KOTON, yaptığı itirazda Topluluk Marka Tüzük’ünün 52/I-b maddesi kapsamında kötüniyetin varlığının kabulü için uyuşmazlık konusu markaların aynı mal ve hizmetleri kapsamasının gerekli olmadığını; bunun aksinin ne Topluluk Marka Tüzük’ünden ne de ABAD kararlarından çıkarılabileceğini ileri sürmüştür. Ancak Avrupa Birliği Genel Mahkemesi de 30.11.2017 tarihli kararında Nadal Esteban adına tescil edilmiş markanın KOTON’a ait markalarla aynı mal ve hizmet sınıfına dahil olmadığına ve bu sebeple kötüniyetin var olmadığına hükmetmiştir. Zira kötüniyetli marka tescilinden bahsedilebilmesi için sonraki tarihli markanın önceki tarihli marka ile aynılık veya benzerlik arz etmesi ve aynı veya karıştırılabilecek derecede benzeri bir mal veya hizmet kapsamında tescil edilmesi gereklidir. Nadal Esteban’nın KOTON’a ait markadan sadece haberdar olması, onun kötüniyetli olduğuna ilişkin yeterli bir sebep değildir. Ayrıca Nadal Esteban’nın daha önce tescil edilmiş olan KOTON markalarının kullanımını engelleme amacı ve kötüniyeti de KOTON tarafından ispat edilememiştir.

KOTON, Avrupa Birliği Genel Mahkemesi’nin vermiş olduğu bu kararı ABAD’da taşımıştır. ABAD, uyuşmazlık hakkında özetle şu kararı vermiştir:

Topluluk Marka Tüzük’ünde “kötüniyet” kavramı tanımlanmamıştır. Kötüniyet kavramının anlamı, hangi kapsam içinde kullanıldığına ve bu Tüzük’ün amacına bakılarak tespit edilmelidir. Marka hukuku kapsamında kötüniyet, ticari hayatta doğruluğa ve dürüstlüğe aykırı olan anlayışın ve amacın varlığını ifade etmektedir. Topluluk markasına ilişkin kuralların amacı, özellikle Avrupa Birlik’i içinde dürüst ve bozulmamış rekabeti sağlamaktır. Bu rekabet teşebbüslerin mal ve hizmetlerinin kalitesi ile müşterilerini kendilerine bağlayabilmeleri ile gerçekleşebilecektir. Söz konusu bu amaç teşebbüslerin mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden karıştırma tehlikesi olmaksızın ayırt edilmesini sağlayacak markaları tescil edebilme imkanına sahip olmakla mümkün olacaktır.

Topluluk Marka Tüzük’ünün 52/I-b maddesi kapsamında mutlak hükümsüzlükten bahsedilebilmesi için topluluk markası sahibinin marka başvurusu yapmaktaki amacı,

– Dürüst bir şekilde rekabet etmek olmamalı;

– Ticari teamüllerle ters düşecek şekilde üçüncü kişilerin menfaatlerine zarar vermek veya markanın sağladığı faydaları haksız bir şekilde elde etmek olmalı ve bu durum inandırıcı ve birbiri ile uyumlu delillerle ispat edilebilmelidir.

Marka başvurusunda bulunan kişinin sübjektif nitelik taşıyan bu amacı, yetkili makamlar tarafından objektif kriterler kullanılarak tespit edilmelidir. Bu tespit, her somut olaydaki tüm veriler dikkate alınarak yapılmalıdır.

ABAD, Topluluk Marka Tüzük’ünün 52/I-b’deki “kötüniyetli marka başvurusu” ile Topluluk Marka Tüzük’ünün 53/I-a’daki nispi hükümsüzlük nedenlerinden “karıştırma tehlikesi”, birbirinden farklı müesseseler olduğunu belirtmiştir. Topluluk Marka Tüzük’ü 52/I-b maddesi, 53/I-a’dan farklı olarak, hükümsüzlük talebinde bulunan kişinin kullandığı markanın hükümsüzlüğü talep edilen marka ile aynı veya benzer ürünler için tescil edilmiş olmasını şart koşmamakta ve karıştırma tehlikesinin varlığını da aramamaktadır.

ABAD’a göre kötüniyetli marka başvurusundan bahsedilebilmesi için uyuşmazlık konusu sonraki tarihli marka ile üçüncü bir kişi tarafından kullanılan önceki tarihli marka arasında karıştırma tehlikesinin bulunması veya söz konusu markaların aynı veya benzer olmaları şart olmayıp; diğer inandırıcı ve birbiri ile uyumlu delillerin varlığı halinde de marka tescil başvurusunda bulunan kişinin kötüniyetinden bahsedilebilecektir.

ABAD’a göre kötüniyet, sadece aynı veya benzer işaretin aynı veya benzer ürünler için kullanılması durumunda söz konusu değildir. Zira kötüniyetin varlığının sadece aynı veya benzeri işaretlerin aynı mal ve hizmetler için kullanılması durumu ile sınırlandırılması, Topluluk Marka Tüzük’ünün 52/I-b maddesinin kapsamını daraltacaktır.  

ABAD, başvuru sahibinin kötüniyeti tespit edilirken dikkate alınacak etkenlerin özellikle tescil başvurusunun yapıldığı zamanki etkenler olduğunu hükme bağlamıştır. Ancak AB Genel Mahkemesi, tescil için başvurusunun yapıldığı zamanki tüm etkenleri, somut olay bakımından önem arz etmesine rağmen dikkate almamıştır. Bu etkenler özellikle şunlardır:

– Nadal Esteban, şekillendirilmiş bir şekilde yazılan “KOTON” kelimesini sadece Nis Anlaşması’nın 39. sınıfındaki hizmetler için değil ayrıca Nis Anlaşması’nın 25. ve 35. sınıflarına ait olan mal ve hizmetler için de tescil ettirmiştir. AB Genel Mahkemesi’nin karar verirken tartışmasız olan ve KOTON tarafından da ileri sürülen bu durumu, dikkate alması gereklidir.

– Topluluk Marka Tüzük’ünün 52/III. maddesine göre “hükümsüzlük sebepleri”, tescil edilen ürün veya hizmet sınıflarının tümü için ileri sürülebileceği gibi, sadece bir kısmı için de ileri sürülebilir. Somut olayda KOTON, kısmi hükümsüzlük talebinde bulunmayıp; tüm ürün ve hizmet sınıfları için marka tescilinin hükümsüzlüğünü talep etmiştir. KOTON, tekstil ürünleri için kullandığı markanın Nadal Esteban tarafından tekstil ürünleri de dahil olmak üzere birden çok mal ve hizmetler için tescil ettirilmek istendiğini ileri sürmüştür. KOTON, bu kapsamda Nadal Esteban’ın tescil başvurusu yaptığı sıradaki amacının ve dolayısıyla kötüniyetin varlığının incelenmesini talep etmiştir.

– KOTON ve Nadal Esteban, önceden ticari bir ilişki içerisinde bulunmuşlar ve bu ticari ilişki KOTON tarafından sona erdirilmiştir. AB Genel Mahkemesi, vermiş olduğu kararda taraflar arasındaki KOTON tarafından sona erdirilmiş olan bu ticari ilişkiyi ikinci derecede ele almıştır. AB Genel Mahkemesi, şekillendirilmiş bir şekilde yazılan “KOTON” kelimesini içeren ve Nis Anlaşması’nın 25., 35. ve 39. sınıflarına ait olan mal ve hizmetler için yapılan marka başvurusunun Nadal Esteban’ın ekonomik faaliyetleri dikkate alındığında ticari mantığa ne kadar uygun olduğunu incelememiştir.

– AB Genel Mahkemesi, verdiği kararda “marka başvurusundaki ticari mantığın” veya “marka başvurusundaki aşamalardaki kronolojinin” uyuşmazlığın çözümünde önemli bir yere sahip olduğundan bahsetse de bu unsurları, verdiği kararda tartışmamıştır.

ABAD, söz konusu sebeplerle AB Genel Mahkemesi’nin verdiği kararı bozmuştur.

Dr. Öğr. Üyesi Salih POLATER

Ekim 2019

salihpolater@gmail.com

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Kötü Niyetle Yapılan Marka Tescil Başvuruları, Marka Nispi Ret Nedenleri

NEYMAR Kararı – Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nden Kötü Niyetli Markalara İlişkin Değerlendirme (T-795/17)

Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin 14 Mayıs 2019 tarihli güncel bir kararı, ünlü Brezilyalı futbolcu Neymar’ın ismi ve kötü niyetli marka tescili hususlarıyla ilgili olması nedenleriyle oldukça dikkat çekicidir. Bu yazıda T-795/17 sayılı Genel Mahkeme kararını sizlere aktarmaya gayret edeceğiz.

“Neymar da Silva Santos Junior” veya hepimizin bildiği kısa adıyla “Neymar”, dünyanın en ünlü ve pahalı futbolcularından birisidir. Brezilyalı Neymar, futbol yaşamına ülkesinde başlamış, Santos kulübünde parlamış, 2013 yılında Barcelona, 2017 yılında ise Paris Saint Germain (PSG) takımlarına transfer olmuştur, halen de PSG’de spor yaşamına devam etmektedir. Neymar, bu takımlara ilaveten Brezilya milli futbol takımında da görev yapmaktadır. Neymar’ın ülkemiz dahil tüm dünyada oldukça bilinen bir futbol yıldızı olduğu kanaatimizce tartışmasızdır.

Portekiz vatandaşı “Carlos Moreira”, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’ne (EUIPO), 17 Aralık 2012 tarihinde “Neymar” kelime markasının 25. sınıfa dahil “Giysiler, ayak giysileri, baş giysileri” malları için tescil edilmesi talebiyle bir başvuru yapar.

Başvuru ilan edilir ve ilanına karşı itiraz edilmeden 12 Nisan 2013 tarihinde tescil edilir.

Brezilyalı futbolcu Neymar da Silva Santos Junior, tescilli markanın kötü niyet gerekçesiyle hükümsüz kılınması istemiyle EUIPO İptal Birimine talepte bulunur. Talep kabul edilir, marka hükümsüz kılınır, marka sahibi Carlos Moreira bu karara karşı itiraz eder ve EUIPO Temyiz Kurulu 6 Eylül 2017 tarihli kararıyla hükümsüzlük kararını onar.

Carlos Moreira, Temyiz Kurulu kararına karşı dava açar. Adalet Divanı Genel Mahkemesi 14 Mayıs 2019 tarihinde T-795/17 sayıyla kararla davayı sonuçlandırır. Karar metninin http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=7F6CB6BA5607D6F96F3BE69E06AFA047?text=&docid=214045&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5336319  bağlantısından görülmesi mümkündür.  

Yazının devamında, marka hukukunda kötü niyetin değerlendirilmesine ilişkin önemli tespitler içeren bu kararı ana hatlarıyla okuyucularımıza aktaracağız.

Bu noktada Temyiz Kurulu kararında; Neymar’ın başvuru tarihinden sonra, 2013 yılında Avrupa’ya transfer olmasına rağmen, umut vadeden bir oyuncu olarak Avrupa’da bilinmesinin ve buna ilaveten başvuru sahibinin aynı tarihli başka bir başvurusunun da ünlü bir futbolcu olan “IKER CASILLAS”ın isminin tesciline yönelik olmasının, başvuru sahibinin dünya futbolu hakkında bilgisinin olduğunu gösterdiği tespitlerinin yer aldığı belirtilmelidir.

Davacı Carlos Moreira, davada kötü niyetin yanlış yorumlanması ana gerekçesine dayanmaktadır. Davacıya göre, marka tescil başvurusunun yapıldığı andaki, yani 17 Aralık 2012 tarihindeki niyet araştırılmalıdır. Belirtilen tarihte, Neymar Avrupa’da bilinen bir futbolcu olmadığından ve ayrıca “IKER CASILLAS” isminin tesciline yönelik başvurusu, inceleme konusu “Neymar” markasının değerlendirilmesine etkide bulunmayacağından, davacıya göre hükümsüzlük kararı yerinde değildir.

AB içtihadı, marka başvurusunun yapıldığı tarihteki niyetin değerlendirilmesi gerektiği konusunda açıktır ve dolayısıyla, davacının marka başvurusunu yaptığı tarihte kötü niyetli olup olmadığı araştırılmalıdır. Başvuru tarihinde başvuru sahibinin niyeti subjektif bir faktör olsa da, inceleme vakanın objektif koşullarına atıf yapılarak, vaka bazında gerçekleştirilmelidir. Bu bağlamda kötü niyet, marka başvurusu sahibinin öznel motivasyonuyla, yani dürüst olmayan veya kötü niyetli güdüleriyle ilgilidir. Kötü niyet, kabul görmüş etik davranış ilkelerinden veya dürüst ticari ve iş pratiklerinden uzaklaşmayı kapsar. Kötü niyeti gösterdiği kabul edilebilecek objektif hususlar, iddiayı öne süren tarafından ortaya konulmalıdır.

Genel Mahkeme incelemesi bu hususlar çerçevesinde yapılmıştır:

Neymar, Avrupa’ya 2013 yılında transfer edilmiş olsa da, 2013 yılı öncesinde de Avrupa’nın en büyük futbol kulüplerinin dikkatini çekmiş ünlü bir oyuncudur ve dahası 2013’ten birkaç yıl öncesinden başlayarak Brezilya futbol milli takımında oynamaktadır. Hükümsüzlük talebi sahibi, bu hususları özellikle Fransa, İspanya ve Birleşik Krallığa ilişkin çok sayıda delille ortaya koymuştur.  Dolayıyla, marka sahibinin Neymar’ın başvurunun yapıldığı tarihte Avrupa’da tanınmadığı yönündeki argümanı yanlıştır. Buna ilaveten, marka başvurusunun yapıldığı gün, marka sahibi dünyaca ünlü bir diğer futbolcunun ismi olan “IKER CASILLAS” ibaresinin de kendisi adına tescili amacıyla başvuruda bulunmuştur ve bu husus marka sahibinin dünya futbolu hakkında bilgi sahibi olduğunun bir göstergesidir.

Davacı, başvuruyu yaptığı tarihte Neymar’ın Avrupa’ya transfer olmadığını, olası transferi halinde bile bu futbolcunun Avrupa’da başarılı olup olmayacağının tahmin edilmesinin mümkün olmadığını, dolayısıyla başvuru tarihinde kötü niyetten bahsedilemeyeceğini öne sürmektedir. Mahkeme bu konuda da Temyiz Kurulu’na katılmaktadır, şöyle ki başvurunun yapıldığı tarihte Neymar, yetenekleri uluslararası düzeyde kabul görmüş profesyonel bir futbolcudur ve başvuru sahibinin bu durumdan haberdar olmadığının kabul edilmesi mümkün değildir.

Marka sahibinin bir diğer argümanı, inceleme konusu markanın tescili yoluyla Neymar’ın ününden haksız biçimde kazanç sağlanması niyetine ilişkin Temyiz Kurulu tespitinin yanlışlığıdır. Bu iddiasına yönelik olarak, davacı takip eden argümanları öne sürmektedir: “Neymar kelimesinin seçilmesinin nedeni, sadece ve sadece kelimenin fonetik yapısıdır, tesadüfidir ve marka sahibi futbolcu Neymar’ın imajından yararlanmayı hiçbir şekilde düşünmemiştir; marka sahibi markayı tescil ettirerek futbolcu Neymar’a karşı kullanmayı hiçbir zaman düşünmemiştir; futbolcu Neymar başvurunun yayımına karşı itiraz etmemiştir, dolayısıyla başvurunun tescil işlemlerine devam edilmiştir, itiraz edilmiş olsaydı ve buna rağmen başvuru sahibi başvuruyu geri çekmemiş olsaydı kötü niyetten bahsedilebilirdi, ancak incelenen vakada durum öyle değildir; başvurunun yapıldığı tarihte Neymar ibaresi marka olarak tescilli olmadığı gibi, marka olarak da kullanılmamaktadır; Temyiz Kurulu kararında marka sahibinin futbolcu Neymar’ın ününden haksız kazanç sağlayacağını gösteren hiçbir belge veya kanıt bulunmamaktadır.”

Mahkeme davacının yukarıda sayılan argümanlarını takip eden biçimde değerlendirmiştir:

Kararın önceki bölümlerinde, futbolcu Neymar’ın başvuru tarihinde dünyadaki bilinirliğinden ve marka sahibinin “IKER CASILLAS” başvurusunun da bulunması nedeniyle futbol dünyası hakkında bilgi sahibi olduğu tespitinden bahsedilmiştir. Dolayısıyla, Neymar ibaresinin tesadüfi biçimde marka olarak seçildiği yönündeki argümanın kabul edilmesi mümkün değildir.

Marka sahibine göre; Temyiz Kurulu sadece Neymar isminde bir futbolcunun varlığına dayanarak, marka tescilinin futbolcunun ününden finansal haksız çıkar sağlama niyetinde olduğu yönünde çıkarsamalar yapmıştır, bu sadece spekülasyondur ve hiçbir kanıta dayanmamaktadır.

Mahkeme, marka sahibiyle aynı görüşte değildir. Temyiz Kurulu, objektif kanıtlara dayanarak Neymar’ın dünyaca bilinen bir futbolcu olduğunu ortaya koymuştur, ilaveten marka sahibinin “IKER CASILLAS” başvurusu da marka sahibinin futbol dünyası hakkında bilgi sahibi olduğunu gösteren bir diğer objektif unsurdur. Dolayısıyla, marka sahibinin Temyiz Kurulu’nun hiçbir delil veya belgeye dayanmadığı yönündeki argümanı yerinde değildir. Temyiz Kurulu son derece yerinde olarak, marka sahibinin markanın tescili için başvuruda bulunduğu aşamadaki ticari amacının, futbolcu Neymar’ın ününden hiçbir çaba sarf etmeden yararlanmak olduğunu ortaya koymuştur. Temyiz Kurulu kararını vakaya özgü faktörleri değerlendirerek vermiştir ve kararın hiçbir yerinde, bir kişinin ününün, o kişinin isminden oluşan bir markanın otomatik olarak kötü niyetli sayılacağı yönünde genel bir varsayımda bulunmamıştır.  

Marka sahibinin “marka sahibi markayı tescil ettirerek futbolcu Neymar’a karşı kullanmayı hiçbir zaman düşünmemiştir; futbolcu Neymar başvurunun yayımına karşı itiraz etmemiştir, dolayısıyla başvurunun tescil işlemlerine devam edilmiştir, itiraz edilmiş olsaydı ve buna rağmen başvuru sahibi başvuruyu geri çekmemiş olsaydı kötü niyetten bahsedilebilirdi, ancak incelenen vakada durum öyle değildir; başvurunun yapıldığı tarihte Neymar ibaresi marka olarak tescilli olmadığı gibi, marka olarak da kullanılmamaktadır” gibi argümanları kararın esasını etkiler mahiyette değildir. Şöyle ki; Temyiz Kurulu kararı, marka tescil başvurusunun yapıldığı tarihte başvuru sahibinin niyetinin, futbolcu Neymar’la bağlantı kurulmasını sağlayarak, onun ününden haksız avantaj sağlamak olduğu tespitine dayanmaktadır. Yukarıda belirtilen marka sahibi argümanlarının hiçbirisi bu tespitin haklılığını ortadan kaldırmamaktadır, dolayısıyla da kararın yerindeliğiyle hiçbir bağlantı içermemektedir.

Sayılan tüm nedenlerle Genel Mahkeme, vakanın objektif hallerinin marka tescili için başvurunun yapıldığı tarihte marka sahibinin kötü niyetli olduğunu gösterdiğini kabul etmiş ve aynı yöndeki EUIPO Temyiz Kurulu kararını onamıştır.

Neymar kararı kanaatimizce Türkiye’de aynı konudaki incelemelerde kullanılabilecek önemli tespitler içermektedir.

Türkiye’de kötü niyetli marka iddialı itiraz ve davalarla sıklıkla karşılaşılmaktadır ve bu iddiaya karşı yapılan savunmalarda sıklıkla “marka sahibinin markayı kulağa fonetik olarak hoş geldiği için tesadüfi biçimde seçtiği, marka sahibinin diğer markalarının tek bir markaya karşı yapılan itirazla (açılan davayla) bağlantısının bulunmadığı, gerçek hak sahibi olduğunu iddia eden kişinin başvuruya karşı itiraz etmemesi nedeniyle markanın tescil edildiği, bunun da davacının haksızlığını gösterdiği, markanın gerçek hak sahibi olduğunu iddia eden kişi tarafından Türkiye’de kullanılmadığı” yönünde argümanlar öne sürülmektedir.

Genel Mahkeme’nin Neymar kararında, vakanın objektif şartlarının önemli olduğunun altını çizmiş, objektif şartlar çerçevesinde fonetik olarak kulağa hoş gelme nedeniyle tesadüfi seçim argümanını kabul etmemiş ve marka sahibinin diğer markalarının incelemedeki önemini tespit etmiştir. Buna ilaveten, kötü niyetli bulunan marka sahibinin, başvurunun ilanına karşı itiraz edilmemesi, markanın kullanılmaması gibi argümanlarının, kötü niyetin varlığına ilişkin objektif hallere dayalı tespitleri ortadan kaldıramayacağını da belirtmiştir. Bu bağlamda, aynı argümanlarla Türkiye’de sıklıkla karşılaşan uygulayıcılar olarak, kanaatimizce Neymar kararını dikkatlice incelememizde fayda bulunmaktadır.

Önder Erol ÜNSAL

Mayıs 2019

unsalonderol@gmail.com      

Haberler ve Gündem, Kötü Niyetle Yapılan Marka Tescil Başvuruları, Markanın Kullanımı, Tanınmış Markalar

Radikal Bir Düzenleme Geliyor: Çin Marka Ofisi Kötü Niyetli Marka Başvuruları Hakkında Taslak Yönetmeliği Görüşe Açtı

Kötü niyetli marka tescil başvurularının en yaygın olarak karşılaşılan hali; yurtdışında başka kişiler adına tescilli, belirli düzeyde bilinirlik kazanmış son derece orijinal markaların aynılarını (çoğunlukla şekil – stilize unsurları da aynı olacak şekilde), aynı veya benzer mal veya hizmetler için başka bir ülkede izinsiz ve yetkisiz biçimde tescil ettirmeye yönelik başvurular yapılmasıdır.

Bu tip başvuruları, Türkiye de dahil olmak üzere çeşitli ülkelerde sistematik olarak yapan kişiler olduğu gibi, onları bu tip başvurulara yönelten marka vekillerinin olduğu da şüphesizdir. Ve hatta kanaatimizce bu tip başvuruların bir kısmı bazı marka vekilleri tarafından özel olarak bu işe yöneltilen kişiler tarafından yapılmaktadır. Meselenin bu yönü hakkında fazlaca yorum yapmamayı -şu an için- tercih ediyoruz. 

Kötü niyetli marka tescil başvurularını önemsememe şeklinde bir yaklaşımla zaman zaman karşılaşılmaktadır. Bu yaklaşım genellikle birkaç temele dayandırılmaktadır: (i) Gerçek hak sahibi olduğunu öne süren yabancı kişi, markası bu denli önemli ise Türkiye’de neden önceden başvuru yapmamıştır? (ii) Markanın yurtdışındaki gerçek hak sahibi Türkiye’yi pazar olarak görseydi, başvurusunu yapardı, ancak yapmamış ve fakat bir Türk bu başvuruyu yapıyor, bu kişi de markayı iç pazarda kullanarak ekonomiye yerli katkı sağlayacak, bunun önünde durulmaması gerekmektedir. (iii) Taklit ürün piyasası zaten çok büyük ve apaçık bir tablodur ki, marka tescilini kabul edip etmemenin bu meselenin çözümüne bir faydası yoktur. (iv) Kötü niyetli başvurunun varlığı yönünde yapılacak bir tespit çok subjektif ve risklidir.

Üçüncü argümandan başlanacak olursa; taklit ürün piyasası, bir tescilin varlığından veya yokluğundan bağımsız biçimde kendi farklı dinamikleriyle işleyen bir yapıdır. Marka tesciliyle elde edilen hak esasen bir üretim izni değildir, tersine markayı veya benzerini izinsiz olarak kullanan üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilecek bir haktır. Bir diğer deyişle, taklit ürün üretenlerin veya piyasaya sürenlerin bir tescil belgesine ihtiyacı esasen bulunmamaktadır. Kaldı ki, piyasaya taklidi sürülen ürünlerin çoğunluğu halihazırda Türkiye’de gerçek hak sahipleri adına aynı veya benzer mal ve hizmetler için tescilli durumdadır. Kötü niyetle yapıldıklarını varsaydığımız marka tescil başvuruları ise çoğunlukla yurtdışında tescil edilmiş, Türkiye’de henüz tescil başvurusu yapılmamış ve Türkiye’de nispeten daha az tanınan markalara yönelik olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu tip başvuruları yapan kişilerin ana hareket motifi ise kanaatimize göre bu markalarla Türkiye’de üretim yapmak değil, tescil ettirdikleri markaları gerçek hak sahiplerine yüksek meblağlar karşılığında devretmektir. Son tahlilde, taklit ürün piyasasında karşımıza çıkan ürünler üzerinde kullanılan markalarla, kötü niyetli marka tescil başvurularının konusu olan markalar çoğunlukla birbirlerinden farklıdır ve kötü niyetli marka tescil başvurularının ana hareket motifi, taklit ürünlerin kullanımını yasal hale getirmek değil, gerçek hak sahiplerine kendi markalarının Türkiye’deki tescilini satarak haksız maddi kazanç elde etmektir.

Yurtdışındaki gerçek hak sahibinin markasını Türkiye’de önceden tescil ettirmemiş olmasına dayananlar ise, aynı markayı Türkiye’de tescil ettirmek isteyen -kötü niyetli başvuruyu yaptıkları iddia edilen- üçüncü kişilerdir. Bu argüman genellikle itiraza karşı görüş dilekçelerinde dile getirilmektedir ve başvuru sahibinin Türkiye’de ekonomik bir değer yaratma amacında olduğu temeline dayandırılmaktadır. İtiraz sahibi yabancı kişinin Türkiye’de ilgili mal ve hizmetler için önceden markasını tescil ettirmemiş olması, başvuru sahibine göre yabancı kişinin Türkiye’yle ilgili yatırım niyetinin bulunmadığının göstergesidir. Argüman genellikle yerli yatırımcının korunması, devletin yerli yatırımcıyı desteklemesi gerekliliği gibi duygulara hitap eden ifadelerle sonuçlandırılmaktadır. Bu argüman bir marka başvurusu yapmanın  yaklaşık 200 TL’na mal olması ve bunun da Türkiye için bir yatırım anlamına gelmemesi anlamında temelsizdir. Buna ilaveten çok sayıda marka tesciline sahip olan bu tip başvuru sahiplerinin, hangi markalarını gerçekten kullanıp kullanmadıkları belirsizdir ve Türk Patent ve Marka Kurumu ve mahkemeler bu yönde bir inceleme yapmamaktadır.

Kötü niyetli başvuruların reddedilmesi yetkisi kanunen Türk Patent ve Marka Kurumu’na verildiğinden, Kuruma düşen görev bu kategoriye girebilecek başvuruları itiraz üzerine incelemek ve gerektiğinde ret kararını vermektir. Kötü niyetli başvurunun tespiti nispeten zor bir değerlendirme gerektirse de, incelemenin objektif koşulları karar kılavuzunda ve çok sayıda mahkeme kararında belirtildiğinden, incelemenin subjektif ve riskli olduğu yönündeki argümanlar -değerlendirme gerçekten zor olsa da- kanaatimizce yerinde değildir.

Kötü niyetli marka tescil başvuruları hakkında fazlaca irdelenmeyen bir konu ise, çok sayıda markaya sahip olan kişilerin ticari anlamda bu kadar fazla markayı kullanıp kullanmadıkları, dahası kullanım yeterliliğine sahip olup olmadıklarıdır. Dahası, başvuru sahibinin tescilli marka sayısı nispeten az olsa da, benzeri bir değerlendirmenin, marka tescil belgesindeki yer alan mal ve hizmetlerin sayısının fazlalığı ve birbirleriyle bağlantısızlığı (aynı sınıf içinde yer alsa da örneğin gözlük ve yazılım mallarının veya araba lastiği ve helikopter mallarının birbirleriyle hiçbir bağlantısının bulunmaması) anlamında da yapılması mümkündür. Bu tip markaların kötü niyetli başvuru olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği yönünde farklı görüşler mevcuttur ve aşağıda okuyacağınız taslak Çin Marka Ofisi değerlendirmesi esasen bu hususa yöneliktir.  

Yazının giriş bölümünde kötü niyetli marka tescil başvuruları için tabloyu Türkiye açısından çizmiş olsak da, bu mesele sadece ülkemize özgü bir sorun değildir. Çin Halk Cumhuriyeti de kötü niyetli başvurular bakımından aynı sorunları yaşamaktadır. Çin bakımından sorun o denli büyük boyuttadır ki, kötü niyetli marka tescil başvuruları için ayrı bir yönetmelik hazırlanması gündeme gelmiş ve hazırlanan taslak düzenleme ilan edilerek sistem kullanıcılarının görüşlerine açılmıştır.

Çince bilmediğim için taslak yönetmeliği ana dilinden inceleyip okuyuculara aktarmam mümkün değil. Bununla birlikte, taslak yönetmelik hakkında detaylı bir tanıtım ünlü fikri mülkiyet bloglarından IP Watchdog‘ta Paolo Benoncini tarafından yapılmıştır (https://www.ipwatchdog.com/2019/03/07/china-trademark-office-attempts-curb-bad-faith-filings/id=107062/). Taslak yönetmelik hakkında yaralanabilecek bir diğer kaynak olarak ise http://www.cms-lawnow.com/ealerts/2019/03/bad-faith-trademark-applications-to-be-regulated-by-new-provisions-in-china adresindeki yazıyı önerebiliriz.

Takip eden satırlarda yukarıda bağlantısını verdiğimiz yazıyı temel alarak, Çin Marka Ofisi’nin kötü niyetli marka tescil başvuruları hakkındaki taslak yönetmeliğinin ana hatlarını aktarmaya çalışacağım.

Çin Marka Ofisi, 12 Şubat 2019 tarihinde “Marka Tescil Başvurularının Düzenlenmesine İlişkin Birkaç Hüküm” isimli taslak bir yönetmeliği kamuoyunun görüşüne açmıştır. Bu taslak Paolo Benoncini’ye göre, kötü niyetli kişilerce yapılan hile içeren başvuruları tespit ederek reddetmek ve kötü niyetli başvuru sahiplerini ve onların vekillerini bu tip fiilleri nedeniyle cezalandırmak amacıyla oluşturulacak bir tespit sisteminin ilk adımıdır.

Çin marka tescil sisteminde, tıpkı Türkiye’de olduğu gibi, başvurularla birlikte kullanım beyanında bulunulmamaktadır ve sistem ilk gelen alır ilkesi üzerine kuruludur. Bu sistemin kaçınılmaz sonucu olarak da, gene tıpkı Türkiye’de olduğu gibi, çok sayıda gerçek veya tüzel kişi aslında kullanmayacakları veya kullanma niyetlerini bulunmayan markaları kendi adlarına önceden tescil ettirmektedir. Bu tip tescillerin bir bölümü kötü niyetli yapılan marka başvurularından kaynaklanmaktadır ve markaların gerçek hak sahiplerini tehdit edecek silahlara dönüşebilmektedir. Çin piyasasına girmeye niyetlenen gerçek hak sahipleri, başka kişilerce kötü niyetle tescil edilmiş kendi markalarını satın almak zorunda bırakılmakta veya mallarının Çin pazarına girişi engellenebilmektedir. Gerçek hak sahiplerinin Çin pazarına girişte karşılaştıkları bu güçlükler şikayet konusu olmaktadır ve Çin devleti bu konuda daha yapıcı tedbirler almaya planlayarak aşağıdaki düzenlemeleri içeren bir taslak yönetmelik hazırlamıştır.

Çin Marka Ofisi ve Fikri Mülkiyet Mahkemeleri bir süredir başvuru ve tescil modellerini “açıklanamayacak derecede çok sayıda başvuru yapma, tescilli markaların kullanılmaması, kullanım olmadan markanın satışı” gibi eğilimler bakımından takip etmektedir ve bu tip hususları itiraz ve hükümsüzlük süreçlerinde kötü niyetin göstergesi olarak kabul etmektedir. Ancak, bu hususları düzenleyen bir mevzuat bulunmadığı gibi, ilk inceleme aşamasında da bu değerlendirme yapılmamaktadır.

Hazırlanan taslak, ilk incelemeyi yapan marka uzmanlarına yeni başvuruların kanundışı bir başvuru yapma eğilimine dahil olup olmadığını belirleme yetkisini verecek hükümler içermektedir. Bu hükümler kullanılarak, kötü niyetle yapıldığı ilk aşamada tespit edilecek başvurular incelemenin başlangıcında uzman tarafından reddedilecek ve gerçek hak sahipleri ve ofis zaman ve iş gücünden tasarruf edecektir.

Peki bu değerlendirme nasıl yapılacaktır?

Taslakta yer alan hükümlerin yönetmeliğe dönüşmesi durumunda Çin Marka Ofisi uzmanları, başvuru sahiplerinin, başvuru sayıları ve Çin’de bilinen başkalarına ait markaların tesciline yönelik başvurularda bulunup bulunmadıkları gibi veriler başta olmak üzere, başvuru yapma eğilimlerini gösteren verileri  inceleyerek, anormal başvuru eğilimlerini tespit edecektir. Anormal başvuru eğilimi tespit edilirken; (i) Başvuru sahibinin kısa sürede yaptığı çok sayıda başvurunun, başvuru sahibinin ticari ihtiyaçlarının ötesinde olup olmadığı, (ii) Başvuru sahibinin markalarını kullanım niyetinin bulunup bulunmaması  ve başvuru konusu mal ve hizmetler için münhasır marka haklarına sahip olması yönünde fiili bir gereklilik olup olmadığı hususları özellikle dikkate alınacaktır. Bu bağlamda, uzmanın talebi üzerine başvuru sahipleri fiilen faaliyette bulunan bir ticari işletmeleri olduğunu ve marka tescili için ticari ihtiyaçları bulunduğunu ispatlamak zorunda kalacaktır. Başvuru sahibinin gerekli kanıt veya meşru gerekçeleri sunmaması halinde başvuru reddedilecek ve açıklama gönderilmemesi kötü niyeti gösterir bir kanıt olarak kabul edilecektir.

Taslak yönetmeliğin dikkat çekici bir diğer hükmü, bu tip başvuruların yapılmasına aracılık eden marka vekillerinin kara listeye alınması ve ciddi hallerde vekillik yetkilerinin askıya alınması yönündedir. Diğer bir hüküm, bu tip anormal başvurular hakkında bilgi sahibi olan vekillerin, iyi niyetle hareket etmesi ve bu başvuruları yapmaması içeriklidir. Vekil bu yükümlülüğe uymazsa, gerçekleştirdiği fiili düzeltme yükümlülüğüne tabii olacaktır ve bunu gerçekleştirmezse disiplin cezalarıyla yüzleşebilecektir.

Başvuru sahipleri yönünden getirilen yaptırım ise; bu tip başvuruları yapan başvuru sahiplerinin devlet teşviklerinden veya ödüllendirmelerinden yararlanamaması, eğer halihazırda yararlandıkları bir teşvik veya ödül varsa bunun iptal edilmesi ve daha da etkilisi, ciddi hallerde cezai sorumluluklarla karşılaşabilmeleridir.

Üçüncü kişiler, anormal başvurular hakkında Çin Marka Ofisi’ne bildirimde bulunarak, işlem başlatılmasını talep edebilecektir. Ofis, bu tip bir bildirim alması halinde vakayı mevzuat uyarınca derhal incelemekle yükümlü olacaktır.

Çin Marka Ofisi’nin gerçek kullanım niyetiyle yapılmayan başvuruları da kötü niyetli başvurular olarak kabul edeceğini gösteren taslak yönetmelik, son dönemlerde marka hukuku alanında gördüğümüz en radikal düzenlemedir. Çin Ofisi de tıpkı Türk dengi gibi, çok sayıda başvurudan kaynaklanan iş yükü altında kalmıştır ve bu başvuruların bir kısmı kullanım niyeti bulunmayan markaların tescil edilmesi amacıyla yapılmaktadır.

Kullanım niyeti bulunmaması hali, geniş mal ve hizmet listeleriyle başvuru yapılması pratiği benimsenen Türkiye özelinde, mal ve hizmetler esasında kullanım niyeti araştırılacak olursa çok daha önemli bir sorundur; çünkü Çin’de, bildiğimiz kadarıyla 15 adetten fazla mal veya hizmetin tescilinin talep edilmesi halinde ek ücretler ödenmektedir. Türkiye’de ise sınıf bazında ücretlendirme yapılmaktadır ve aynı sınıf içindeki tüm mal veya hizmetler için tek bir ücret ödenmektedir. Bunun sonucu olarak da; Türkiye’de örneğin, otomobil lastiği yaması üretenler, aynı sınıfta yer alan helikopter veya uçakların tescili amacıyla da başvuruda bulunmaktadır ve başvuru sahipleri ve vekilleri cephesinde bu anlamsız başvuru pratiğine son verme anlamında bir niyet veya çaba sezinlenmemektedir.  Böyle bir çaba veya niyetin yokluğunda, Çin’de olduğu gibi radikal düzenlemelere gidilip gidilmeyeceği tarafımızca bilinmemekle birlikte, Çin Marka Ofisi’nin yukarıda kısaca aktardığımız cesur adımının, kötü niyetli başvuru sahiplerinin ve onları yönlendiren bazı marka vekillerinin çekineceği bir hamle olacağı açıktır.

Önder Erol ÜNSAL

Mart 2019

unsalonderol@gmail.com

Birleşik Krallık Fikri Mülkiyet Ofisi Kararları ve Uygulaması, Haberler ve Gündem, Kötü Niyetle Yapılan Marka Tescil Başvuruları

YETENEKLİ BAY RIPLEY; CATCH ME IF YOU CAN! BU YAZIDA GEÇEN İSİMLERİ AKLINIZDA TUTUN, ÇÜNKÜ BİR GÜN SİZİN DE KARŞINIZA ÇIKABİLİR, SONRA “ÖZLEM SÖYLEMEMİŞTİ, BİLMİYORDUM” DEMEYİN!

 

Nedense MICHAEL GLEISSNER adını duyduğumda bugünlerde aklıma 2 kişi geliyor. Birisi, büyük hayranı olduğum, psikolojik gerilimin kraliçesi ve insanoğlunun ahlaki inanışlarını tersyüz eden romanların yazarı Patricia Highsmith’in yarattığı “Yetenekli Bay Ripley” (The Talented Mr. Ripley) karakteri. Diğeri ise, “Catch Me If You Can” (Sıkıysa Yakala) filminde Leonardo DiCaprio’nun canlandırdığı, gerçek olaylara dayanan, filmdeki Frank Abagnale J.R. karakteri.

 

 

Biri gerçek diğeri hayali bu karakterlerin her ikisi de insan psikolojisini çok iyi analiz eden üst düzey dolandırıcılardır.

Yetenekli olduğu kadar yakışıklı da olan Bay Ripley, menfaatleri gerektiriyorsa,  had safhada tehlikeli birine dönüşebilmektedir. (hayali bir kahramandır ama Highsmith’in kaleminde nasılda ete kemiğe bürünür, ışıltılı kötülüğü ve sarsıcı karanlığıyla sizi içine çeker; adeta gerçektir!)

Bir süreden beri MICHAEL GLEISSNER adı IP dünyasında fırtınalar koparıyor ve marka sahiplerinin tüylerinin diken diken olmasına sebep oluyor.

Kendisinin son “marifetlerinden” biri  İngiltere’de bir ihtilafa konu oldu. Bu yazıda hukuki analizlere değil,  itiraz edenin sunduğu delillerdeki  vak’alara ve dosyada yapılan bazı tespitlere  yer vereceğim, çünkü asıl bilgilenmemiz gereken kısım orası bence. Bazı yerlerde parantez içinde göreceğiniz cümleler/ifadeler benim kişisel yorumlarımdır.   

Bakalım bizim Ripley neler yapmış!

Hollanda menşeili CKL HOLDINGS NV şirketi İngiltere Marka ve Patent Ofisi (UK IPO) nezdinde 18,20 ve 25. Sınıflarda ALEXANDER ibaresi  için başvuruda bulunmuş, ama sonuçta başvuruyu 20. Sınıfta aynalar ve resim çerçeveleriyle sınırlamış. Paper Stacked Solutions Limited şirketi de buna itiraz etmiş, itirazı kabul edilmiş ve konu marka reddedilmiş. İtirazın kabul gerekçesi çok kısa; kötü niyetle yapılmış tescil başvuruları reddedilir. 

Paper Stacked itirazında kısaca demiş ki;

“Bu şirketin bu markayı kullanma niyeti yok, başvuru kullanma niyetiyle yapılmamış. Başvuru sahibi bir çok ülkede yüzlerce başvuru yapmış ve bunların bir çoğu isimlerden (ilk isimlerden) oluşuyor. Burada tek bir amaç var o da tescil ettirdiği markalara dayanarak 3. Kişilerin piyasaya girmesine engel olmak. Başvuru sahibinin bu yaptığı etik ilkelerine ve dürüst ticari uygulamalara aykırı. ALEXANDER birçok tasarımcının veya üreticinin ilk adı ve şirket de bu başvuruyla onları engellemeyi hedefliyor”.

Bunun üzerine CKL sunduğu karşı beyanda sadece demiş ki “markayı kullanıp kullanmadığım ancak tescilden beş yıl geçtikten sonra sorgulanabilir, siz şimdi markayı kullanıp kullanmayacağımı tartışamazsınız. Yasal olarak başvuru yapma hakkım var, yaptım. Markam hukukun aradığı ayırt edicilik koşullarını da taşıyor. İddialarınızın hiçbirini kabul etmiyorum.”

UK IPO tarafından, itiraz üzerine, başvurusu reddedilen CKL kararı Hearing Officer seviyesine taşımış, ancak lehine karar alamamış.

Bunun üzerine Hearing Officer’in kararını Atanmış Kişi olan Queen’s Counsel Geoffrey Hobbs nezdinde temyiz etmiş. (ne de olsa, kavgada yumruk sayılmaz!). Dikkat ederseniz burada klasik bir dava prosedüründen bahsetmiyoruz, bu İngiltere’nin kendi içindeki ayrı bir ihtilaf çözüm süreci. Bilgim dahilinde olduğu kadarıyla Queens’s Counsel’in kararı kesin, yani temyiz için başka bir merci yok.

İtirazı yapan Paper Stacked’in dosyaya sunduğu delillere ve dosyada yapılan tespitlere göre durum özetle şöyle;

1- Başvuru sahibi CKL Hollanda’da kurulmuş ve faaliyet alanı “film, video ve televizyon programları ile ilgili aktiviteler” Şirketin önceki adı Bigfoot Properties ve tek yöneticisi de bay MICHAEL GLEISSNER.

2- MICHAEL GLEISSNER İngiltere’de kurulmuş 1200 den fazla şirketin yöneticisi (evet tam 1.200!) Bu şirketler arasında unvanı Trump Interton Ltd ve EUIPO International gibi şirketlerde var. (EUIPO kelimesini bir yerden hatırlıyor musunuz acaba?!)

3- Wikipedia’ya göre, GLEISSNER bir “GİRİŞİMCİ” (!) ; Telebuch adında bir  e-ticaret platformu kurmuş ve daha sonra bunu Amazon’a satmış. (“Yetenekli” Bay Ripley demiştim size ama, değil mi!?). 2002 senesinde Amerikan marketi için finans, film yapımı, belgesel ve reality şov yapımı için Bigfoot şirketini kurmuş . Ayrıca 2010’da Fashion One TV adında uluslararası yayın yapan bir televizyon kanalının da kurucu ortağı olmuş.

4- CKL şirketi İngiltere’de sadece 8 markanın tescilini almışsa da, ABD, Benelüx ve dünyanın başka yerlerinde yüzlerce başka  tescili var. Bu tesciller çoğunlukla ANNA, JULIA, ALAN gibi ön isimlerden  ya da BLUE, EMERALD gibi renk isimlerinden oluşuyor. İngiltere’de ki 8 başvurudan 6 tanesine karşı 3. Kişiler itiraz etmiş.

Ama konu burada bitmiyor, başvuru sahibi EUIPO ve TESLA gibi markaları Benelüx’ de tescil ettirmiş.(EUIPO?  Benelüks’te tescil edilmiş?. Terzi kendi söküğünü dikemiyor mu acaba?)

WIPO nezdinde BAIDU diye tescili var, halbuki BAIDU Çin kaynaklı en büyük web servis şirketi.

EUIPO’da BAIDU için yapılan tescil ise gerçek marka sahibinin talebi üzerine kötü niyet gerekçesiyle iptal edilmiş. EUIPO kararında demiş ki “çok tanınmış Çin markasını biliyordun, ayrıca kendi web sayfanda demişsin ki “karşı taraf bana yaklaştığında markayı Çinli şirkete satabileceğimizi ummuştum”, senin bu markayı kullanmak gibi bir derdin yok” (web sayfasına böyle beyanlar koymak nasıl bir pervasızlık acaba?)

GLEISSNER kontrolündeki bazı şirketler yine tanınmış olduğu çok belli THE HOME DEPOT,ENRON, THE LEARNING CHANNEL ve PAN AM gibi markaları tescil ettirmek için başvurmuşlar (GLEISSNER’in şirketi  PAN AM’ı tescil ettirmeye çalışıyor, Frank Abagnale J.R’da  PAN AM’ın pilotuyum deyip dolandırıcılık yapıyordu. Nedir bu PAN AM şirketinin dolandırıcılardan çektiği?)

5- Google araştırması tescil edilen markaların kullanıldığına dair hiçbir veri göstermiyor.

6- CKL, ALEXANDER markasına dayanarak , EUIPO nezdinde ALEXANDER SMITH ve ALEXANDER BENNETT başvurularına itiraz etmiş.

7- MICHAEL GLEISSNER’in üç başka şirketi Apple Inc’in 68 tane markasının kullanılmadığı gerekçesiyle iptalini talep etmiş İngiltere’de. Bu dosyalara da huzurdaki ihtilafı gören Queen’s Counsel Hobbs bakmış ve talepleri sistemin sömürülmesine dayalı olduğu gerekçesiyle reddetmiş!

8- Dosyaya sunulan deliler arasında  World Trademark Review,IPKAT gibi yerlerde MICHAEL GLEISSNER ‘in  hukuka aykırı eylemlerini ve niyetini ifşa eden makalelerden örnekler var. Bu yazılardan birinde, ki bu yazıyı ben de çok iyi hatırlıyorum, GLEISSNER’in  domain name ticareti yapıyor olduğu söyleniyor.

9- Sadece Marka Tescil Ofisleri değil, WIPO UDRP paneli de GLEISSNER’den çok çekiyor, çünkü WIPO’da da kendisi aleyhine yapılmış bir çok şikayet var. Mesela www.vtp.com diye tescil ettirdiği bir domain name var , VTP Meksika’da bir havayolunun markası. GLEISSNER alan adını tescil ettirip sonrada havayolu şirketinin rakiplerinin linklerini verdiği bir web sayfasında kullanmış. Web sayfasında ki linklerden biri tıklandığında ise isteyene bu alan adının 148.000-Dolara satılabileceğini belirten bir yazı çıkıyor!

Ya da mesela yakın zamanda Bigfoot Ventures LLC şirketi (tabi Gleissner’e ait!) UDRP’ye başvurmuş ve kendisinin SLIZED markasının tescil sahibi olduğunu, markasının global bazda tanınmış olduğunu iddia edip SLIZED kelimesinin geçtiği alan adının kendisine devrini talep etmiş. Bunları talep etmiş ama iddiasını destekleyen hiçbir delil yok ortada. Tabi UDRP panelistleri talebi reddetmişler.

Bunun gibi başka olaylar da var.

10- Bence işin şahikası şu delil; www.worldtrademarkreview.com‘da 18 Kasım 2016 tarihinde yer alan bir habere göre, Gleissner’in şirketlerinden Bigfoot’un yöneticilerinden  olan MARCO NOTARCIOLA isimli kişi LinkedIn profilinde iş tanımı  içinde şöyle ifadelere yer vermiş  “ALAN ADLARININ, UDRP VASITASIYLA, TERSİNE ELE GEÇİRİLMESİ İÇİN MARKALARI MANİPÜLE ETMEK.AYDA  20 CİVARINDA (MARKA) BAŞVURUSU YAPMAK, TAKİP ETMEK, İTİRAZ ETMEK, KULLANMAMA DAVASI  VE HÜKÜMSÜZLÜK DAVALARIYLA İLGİLİ PROSEDÜRLERİ TAKİP ETMEK. PARİS SÖZLEŞMESİNE ÜYE ÜLKELERDE RÜÇHAN ZİNCİRİ GİBİ HUKUKİ MEKANİZMALARI İSTİSMAR ETMEK”

Nasıl, şaka gibi değil mi? Ama maalesef şaka değil, komik hiç değil. Sonradan bu ifadeleri LinkedIn hesabından kaldırmış ama orijinalleri Mahkeme dosyasına sunulmuş artık bir kere, geçmiş olsun.

Hearing Officer temyize konu kararında şu tespitleri de yapmış;

1- CKL’nin tek yöneticisi olan Bay GLEISSNER çok geniş bir uluslararası şirketler ağının sahibi ve bu şirketler vasıtasıyla geniş bir marka portfolyosunu elinde tutuyor.

2- Bu elde tutulan markaların sadece başkalarının markalarına itiraz etmek yada  onları iptal ettirmek veya alan adlarını alma hallerinde kullanıldığını görüyoruz.  Yani bunlardan başka bir yerde bu markaların kullanılıyor olduğuna dair bir emare yok.

3- Tescil edilen markaların çoğu sık rastlanır kelimeleri içeriyor ve yüksek oranda 3. Kişilerin markalarıyla çatışma doğurma potansiyeli taşıyor.

4- Bu markalar çok büyük ve kapsamlı bir stratejinin parçası; sayısız ülkede sayısız marka ve şirket tescil ettiriliyor, böylece aynı veya benzer markalara sahip 3. Kişilerin kullanımları, ticari menfaat sağlayacak biçimde, bloke ediliyor veya ticari değere sahip alan adları tescil ettiriliyor.

5- Kısaca; bu davada tartışılan başvuru, marka tescil sisteminin sistematik olarak suiistimal edilmesine dayalı yapının bir parçası.

6- Paper Stacked, davaya konu markanın da bir bloklama stratejisinin parçası  olduğunu göstermiştir. Bu bloklama sisteminde amaç 3. Kişilerden halihazırda kullandıkları veya ileride kullanmayı isteyecekleri -şirket isimleri dahil—işaretler üzerinden maddi çıkar sağlamaktır.

7- Paper Stacked’in sunduğu delillere bakıldığında görülen diğer durumlar şöyle

–İngiltere’de yapılan tescillerin hiçbiri kullanılmıyor,

—başvuru sahibinin ve/veya GLEISSNER’in diğer şirketlerinin başvuru biçiminde bir ticari mantık yok,

—GLEISSNER’in kontrol ettiği şirketler hukuki sistemi sömürüyor,

—CKL, Paper Stacked’ın sunduğu delillere ve beyanlara karşı ne aksi yönde beyan ne de delil sunmuş,

—30 Kasım 2017 tarihi itibariyle MICHAEL GLEISSNER’in yöneticisi olduğu ve aynı email adresinden iletişim kuran birçok şirket UK IPO  nezdinde ihtilaflı 97 aktif dosyada  taraf konumundadır, ki bu da UK IPO’daki işler haldeki ihtilaflı dosyaların yaklaşık  %5’ine tekabül eder.

—CKL dahil olmak üzere, GLEISSNER’in yönettiği şirketlerin hepsi aynı email adresinden iletişim sağlamaktadır.

—Son aylarda GLEISSNER’in şirketlerinin dahil olduğu uyuşmazlıklarda bir düşüş gözlenmektedir ancak geçmişte öyle bir noktaya gelinmiştir ki, bu şirketler İngiltere’de ki BÜTÜN marka ihtilaflarının %8’inde taraf olmuştur.

–UK IPO nezdinde taraf oldukları ihtilaflarda GLEISSNER’in şirketleri kendileri lehine delil sunmuyorlar, beyanda bulunmuyorlar ama dosyaların çok büyük bir bölümünde geri adımda atmıyorlar. Yani bir itiraz yada iptal talebiyle karşılaştıklarında bu şirketler kendi lehlerine delil sunmuyor, çoğunlukla cevap vermiyorlar; ancak bir yandan da hukuki prosedürün son aşamasına kadar gidiyorlar ve geri adım atıp mesela soruna sebep olan marka başvurusunu/tescilini kendiliklerinden iptal etmiyorlar. Kasım 2017’de UK IPO ihtilaflı 42 dosyayı karar bağlamış; bu dosyaların tarafı olan şirketlerin  %20’si CKL ile aynı email adresini kullanıyor (yani GLEISSNER’in şirketlerine ait ihtilaflar bunlar)

Ezcümle,  Hearing Officer demiş ki ; Organize İşler Bunlar!

Durum böyle olsa da,  bir ihtilafı inceleyen ve karar verecek olan (atanmış) kişi hukuki açıdan meseleye her katmanda ve iki taraf açısından bakmak durumunda.  O yüzden temyiz konusunda karar

verecek olan Queen’s Counsel Hobbs önce evrensel kuralı hatırlatıyor; aksi ispat edilene kadar iyi niyet karinesi geçerlidir.

Hobbs’a göre, Paper Stacked Limited’in sunduğu deliller aslında tam olarak doğrudan bu marka başvurusu özelinde açık bir kötü niyeti ispat edemiyor. CKL’nin İngiltere’de 8 tescili var ama bir ülkede 8 tescil yaptırmak etiğe ya da ticari teamüllere aykırı bir hareket değil; olsa olsa marka sahibinin o ülkede markalarını korumak istediğini gösterir. Kaldı ki İngiliz Hukuku’na göre bir markanın sahibi 5 yıllık kullanma süresi geçmeden markasını kullandığını ispatla mükellef değil.

Kötü niyet için başvurunun yapıldığı tarihteki durum  önemli  ama bazı durumlarda başvurudan sonraki döneme de bakılabilir. AB Marka sistemi “ilk başvuru yapan tescili alır” temeline dayanmaktaysa da marka eğer kötü niyetle tescil edildiyse hükümsüz kılınabilir.

Kötü niyet, başvuru sahibinin, dürüst olmayan niyetine bağlı sübjektif bir motivasyonla ilgilidir. ABAD kararları açık biçimde bir ihtilafın çözümünde ilgili bütün faktörlerin göz önüne alınacağına işaret eder. Bunun bir parçası olarak başvuru sahibinin başvuru esnasındaki niyetine de bakılır; yani objektif hal ve durumlara bakarak sübjektif bir faktör tespit edilmeye çalışılır. İngiliz Yüksek Mahkemesi’nin belirttiği gibi; her ne kadar dürüst olmayan düşünüş biçimi sübjektif bir durumsa da, bunun dürüst olmadığını tespite yarayan hukuk kuralları objektiftir.

Hobbs, bütün bu yukarıda sayılan noktaları saydıktan sonra diyor ki ben Hearing Officer’in yaptığı değerlendirmeleri doğru buldum, ortada hukuk sistemini suistimal ve bloke etmeye dayalı sistematik bir taarruz var. Dolayısıyla temyiz talebini reddediyorum.

Bence GLEISSNER’in hikayesi de bir gün film yapılmayı hak ediyor!

GLEISSNER’in yaptıklarına ve işin boyutuna bakıldığında IP tarihinin şu ana kadar ki en büyük dolandırıcısı ile karşı karşıya olduğumuz ortada. Hukuki sistemi bloke ederek, sömürerek GLEISSNER bugüne değin bazı hedeflerine ulaşmış görünüyor ama bakalım bu işin sonu nasıl bitecek çünkü gördüğünüz gibi artık herkes olaya uyanmış durumda.

GLESISSNER önce kolayca ihtilafa konu olacak markaları, alan adlarını, şirket isimlerini tescil ettiriyor; sonra ya kendisi başkalarına itiraz ederek veya iptal/hükümsüzlük davası açarak arının yuvasına çomak sokuyor, amiyane deyimle, ya da zaten ihtilaf bir şekilde ortaya çıkıyor (mesela sonraki başvuru GLEISSNER’in tescili yüzünden reddediliyor vs) . İşte bu noktadan sonra başlayan savaşta GLEISSNER rakibi yorarak yıpratma taktiğiyle elindeki tescili satıyor ve para kazanıyor.

GLEISSNER’in şirketlerinin bu yaptığı “ikircikli” işler sizce Türkiye’ye kadar uzanmış mıdır? Ben bilmem, TPMK kayıtlarına bakın!

https://drive.google.com/file/d/0B0fe9golkty1LURrbGNMWVlSdEdIaWNUNVBUdDdKZWJJZXFF/view

Özlem FÜTMAN

ofutman@gmail.com

Ocak 2018

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Kötü Niyetle Yapılan Marka Tescil Başvuruları, Marka Nispi Ret Nedenleri

Marka Sahibinin Diğer Başvuruları Kötü Niyetli Marka Başvurusu Tespitine Karine Teşkil Eder mi? OHIM Temyiz Kurulu “ALEXANDER WANG” kararı

alexanderwang2

 

Marka tescil başvurularının kötü niyetle yapıldığına dair itirazlar incelenirken yapılan değerlendirme objektif delil ve tespitlere dayanmalıdır. Başvuru sahibinin başvuru anındaki kötü niyetinin ispatlayacak delillerin sunulması itiraz sahipleri için genellikle hiç kolay olmamaktadır. Şöyle ki, kötü niyeti ispatlayacak delillerin toparlanması ve somut biçimde sunulması zorlu bir süreçtir.

Başvuru veya marka sahibine ait diğer marka tescil başvurularının veya tescilli markaların, kötü niyet değerlendirmesinde dikkate alınıp alınamayacağı önemli bir tartışma konusudur. Marka uzmanları arasında da tartışmalı olan konunun taraflarından birisi, her markanın ayrı bir somut vaka olduğunu ve kendi koşulları çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini, dolayısıyla aynı sahibe ait diğer başvuruların veya markaların kötü niyet tespitine karine teşkil etmeyeceğini iddia etmektedir. Buna karşın tartışmanın diğer tarafına göre, kötü niyetli başvuruyu gösterebilecek önemli kanıtlardan birisi, başvuru veya marka sahibinin diğer marka başvurularıdır ve bu markalar, diğer kanıtların da varlığında kötü niyet tespitine karine teşkil edecektir.

İhtisas mahkemelerinin konu hakkındaki bazı kararlarını da dikkate alarak hazırlanan Türk Patent Enstitüsü Marka İnceleme Kılavuzu’nda; “Başvuru sahibinin yurtdışında ya da yurt içinde tescilli bulunan ve bilinirlik düzeyi yüksek olan markalar için sistematik bir biçimde marka tescil başvurusunda bulunması” kötü niyetli başvuru durumunu gösteren haller arasında sayılmış ve Enstitü konu hakkındaki pozisyonunu net olarak belirlemiştir (bkz. http://www.tpe.gov.tr/TurkPatentEnstitusu/resources/temp/F9E4CFAF-A7AE-4FEA-8BCC-DA8B5C7DAB00.pdf s.156-157). Buna karşılık konu hakkındaki tartışma taraflar arasında entelektüel düzeyde halen devam etmektedir. Tartışmalar içerisinde tarafımızın, aynı sahibe ait diğer başvuruların veya markaların kötü niyet tespitine karine teşkil edebileceği yönünde olduğunu belirterek, aktaracağımız karar hakkındaki detaylara geçebiliriz.

OHIM Temyiz Kurulu tarafından 12 Ocak 2016 tarihinde verilen R-3135 2014/2 sayılı “ALEXANDER WANG” kararı, konu hakkındaki OHIM yaklaşımını yansıtması bakımından önemli ve güncel bir karardır. Yazı boyunca aktaracağımız “ALEXANDER WANG” kararının Türkiye’de konu hakkında sürdürülen tartışmalara da katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Karar metninin tümünü okumak isteyen okuyucularımızın karara bağlantısından erişimi mümkündür.

Britanya Virgin Adaları’nda yerleşik “ETINCELLE PARIS INTERNATIONAL GROUP LIMITED” firması 30 Aralık 2011 tarihinde “ALEXANDER WANG” kelime markasının tescil edilmesi talebiyle İç Pazarda Harmonizasyon Ofisi (OHIM)’ne başvuruda bulunur.

alexwang

Başvurunun kapsamında Nicé sınıflandırmasının 3. sınıfına dahil “Çamaşır yıkamada kullanım için ağartma müstahzarları ve diğer maddeler; temizleme, parlatma, ovarak yıkama ve aşındırma müstahzarları; sabunlar; parfümeri; esans yağları; kozmetikler; saç losyonları; diş macunları.” malları yer almaktadır.

Başvuru OHIM tarafından ilan edilir ve ilanına karşı itiraz edilmeden tescil edilir.

3 Ekim 2013 tarihinde “ALEXANDER WANG” isimli gerçek kişi markanın hükümsüz kılınması talebiyle OHIM’e başvuruda bulunur ve hükümsüzlük talebi OHIM İptal Birimi tarafından incelenir.

Hükümsüzlük talebi sahibi, talebini iki ana argümana dayandırmaktadır: (i) Hükümsüzlüğü talep edilen markanın başvurusu kötü niyetle yapılmıştır ve (ii) Talep sahibinin isminden kaynaklanan hakları Alman ve İtalyan ulusal mevzuatlarınca korunmaktadır.

Hükümsüzlük talebi sahibine göre; “ALEXANDER WANG” talep sahibinin adı ve soyadıdır ve talep sahibi dünyaca ünlü bir modacı olarak ismiyle yaygın biçimde bilinmektedir. Bu çerçevede, tescil sahibi markasının başvurusunu kötü niyetle yapmıştır. Bu iddiaları kanıtlamak için çok sayıda doküman, talep ekinde sunulmuştur.

OHIM İptal Birimi, 15 Ekim 2014 tarihinde verdiği kararla kötü niyetli başvuru gerekçeli hükümsüzlük talebini haklı bulur ve markayı hükümsüz kılar. Hükümsüzlük kararında yer verilen gerekçeler takip eden şekildedir: Topluluk markası (CTM) sahibi, marka olarak seçilebilecek birçok isim mevcutken ünlü bir moda tasarımcısının kendine mahsus ismi için başvuru yapmayı seçmiştir, tescili talep edilebilecek onbinlerce mal ve hizmet varken, CTM sahibi, ünlü bir moda tasarımcısının ismiyle kolaylıkla özdeşleştirilip ticari kazanca konu olabilecek kozmetik ve parfümeri gibi ürünleri seçmiştir, CTM sahibi moda sektöründe üne sahip “ISABEL MARANT”, “PIERRE HARDY”, “PHILIPP PLEIN”, “GUISEPPE ZANOTTI” gibi markaların 3. sınıfa dahil mallar için tescili için de başvuru da bulunmuştur. CTM sahibi bu durumu tesadüf olarak nitelemenin dışında hiçbir açıklama sunmamıştır, hükümsüzlük talebi sahibince sunulan delillerin incelenmesi, talep sahibi modacının isminin başvuru tarihi öncesinde Avrupa Birliği’nde moda sektöründe iyi bilindiğini göstermektedir. Sayılan tüm hususlar ışığında İptal Birimi hükümsüzlüğü talep edilen markanın başvurusunun kötü niyetle yapıldığı sonucuna ulaşmıştır. Kötü niyetli başvuru gerekçeli hükümsüzlük talebi haklı bulunduğundan, talep sahibinin isim hakkına dayalı diğer argümanı incelenmemiştir.

Marka sahibi “ETINCELLE PARIS INTERNATIONAL GROUP LIMITED” firması hükümsüzlük kararına karşı itiraz eder ve itiraz OHIM Temyiz Kurulu’nca incelenir.

Marka sahibi itirazında; taraflar arasında ilişki bulunduğunu veya marka sahibinin ticari çıkar sağladığını gösterir herhangi bir kanıt bulunmadığını, talep sahibince sunulan kanıtların kötü niyetli başvuru tespitine varılması için yeterli olmadığını, marka sahibinin önceden başvurusu yapılan üç CTM’inin bulunduğunu, bunların hiçbirisinin “ISABEL MARANT”, “PIERRE HARDY”, “PHILIPP PLEIN”, “GUISEPPE ZANOTTI” ibareli olmadığını ve Avrupa Birliği’nde tescil için başvurusu yapılmamış markaların OHIM tarafından değerlendirilmesinin anlaşılabilir olmadığını belirterek, hükümsüzlük kararının kaldırılmasını talep etmektedir.

OHIM Temyiz Kurulu incelemesinde ilk olarak kötü niyet hakkındaki Adalet Divanı içtihadından birkaç ilkeyi ortaya koymuştur. Önceki yazılarımızda yer alan çevirilerimizle söz konusu ilkeleri özetleyecek olursak:

Kötü niyetli başvuruların tespitinde, başvuru sahibinin, markanın tescil edilmesi için başvuruyu yaptığı tarihteki niyeti dikkate alınmalıdır. (Adalet Divanı, 11/06/2009 tarihli C-529/07 sayılı karar)

Başvuru sahibinin, başvuruyu yaptığı tarihteki niyeti, incelenen vakanın nesnel şartları dikkate alınarak tespit edilebilecek bir husustur. (Adalet Divanı, 11/06/2009 tarihli C-529/07 sayılı karar)

Başvuru sahibinin kötü niyetle hareket ettiği tespit edilirken, incelenen vakaya ilişkin olarak, topluluk markası başvurusunun yapıldığı anda mevcut olan tüm faktörler dikkate alınmalıdır. Bu faktörlerden özellikle; başvuru sahibinin, aynı veya benzer işaretin, aynı veya benzer ürünler için üçüncü tarafça en az bir üye ülkede gerçekleşen kullanımını bildiği veya bilmesi gerektiği hususu, başvuru sahibinin üçüncü bir tarafın süregelen kullanımını engelleme niyeti hususu ve üçüncü taraf işaretinin ve tescili talep edilen işaretin yararlandığı hukuki koruma derecesi hususu göz önünde bulundurulmalıdır. (Adalet Divanı, 11/06/2009 tarihli C-529/07 sayılı karar)

OHIM Temyiz Kurulu, mevcut vakayı yukarıda sayılan ilkeler çerçevesinde değerlendirmiştir. Değerlendirmenin bir kısmını kanıtların kabul edilebilirliğine ilişki şekli itiraz oluşturmaktadır, ancak bu şekli itiraz yazının konusunu oluşturmadığından, sadece bu yöndeki itirazın kabul edilmediği belirtilmelidir.

Hükümsüzlük talebi sahibince sunulan kanıtlar, “ALEXANDER WANG” isminin A.B.D.’li bir moda tasarımcısının ismi olduğunu, bu ismin moda sektöründe sadece A.B.D.’nde değil Avrupa Birliği’nde de bilindiğini göstermektedir. Moda tasarımcısının isminin bilinirliğine ilişkin kanıtlar 2008-2011 dönemini göstermektedir ve bu tarih aralığı hükümsüz kılınan markanın başvurusunun yapıldığı tarihten önceki bir zaman aralığıdır.

Dosyada bulunan kanıtlar, hükümsüz kılınan markanın sahibiyle “ALEXANDER WANG” isimli modacı arasında doğrudan veya dolaylı bir ticari bulunduğunu göstermese de, olgular ve sunulan kanıtlar Kurul’un, marka sahibinin başvuru tarihinde, ismin önceki kullanımından haberdar olduğu şeklinde bir varsayıma ulaşmasını sağlamıştır. “ALEXANDER WANG” isminin başvuru tarihinden önce moda sektöründe uzun süreli kullanımı, ilgili sektördeki genel bilgi düzeyi ve moda ile parfümeri sektörlerinin yakın bağlantısı gibi hususlar, marka sahibinin önceki kullanımdan haberdar olması hususunu bir varsayımdan öte büyük bir olasılık olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte, CTM sahibinin aynı markanın önceki kullanımını bilmesi veya bilmesi gerekliliği, tek başına kötü niyetli başvuru hususunu ispatlamak için yeterli değildir; bu husus incelenen vakaya ait diğer nesnel şartlarla birlikte değerlendirilmelidir.

Bu çerçevede, hükümsüz kılınan “ALEXANDER WANG” markasının önceki kullanıma konu işaretle aynı olduğu açıktır.

OHIM Temyiz Kurulu, hükümsüz kılınan markanın kapsamında yer alan ve “parfümeri, kozmetikler, esans yağlarını” da kapsayan 3. sınıfa dahil mallarla, önceki kullanıma konu giysilerin ilişkili sektörlere ait olduğunu belirtmektedir. Belirtilen mallar, “Canon” kriterleri esas alındığında benzer mallar olarak kabul edilmese de, bu malların bir kişinin imaj ve çekiciliğini artırma anlamında yakın bağlantı içerdiği tartışmasızdır. Bu bağlantı, ünlü bir moda tasarımcısının ismi söz konusu olduğunda, ilgili tüketiciler bakımından daha olası hale gelir, şöyle ki moda tasarımcılarının genel davranış biçimi, belirli bir zaman sonrasında ürünlerini kozmetik ve parfümeri sektörüne genişletmektir. Modacı “ALEXANDER WANG” da bu durumun bir örneğidir, çünkü giysilerle başlayan ürünlerini, sonradan çantalara, gözlüklere ve sınırlı çeşitte olsa da mücevherata yaymıştır.

Bu çerçevede, hükümsüz kılınan “ALEXANDER WANG” markasının tescil başvurusunun yapılmasının altındaki ticari mantık, olayların kronolojisi de dikkate alındığında, yukarıda sayılan ürün genişletme olgusu olarak ortaya çıkabilir.

Hükümsüz kılınan markanın sahibi “ALEXANDER WANG” ibaresinin yaygın kullanımı bulunan bir ibare olduğunu öne sürmüş olsa da, Temyiz Kurulu bu iddiaya katılmamaktadır. Temyiz Kurulu’na göre, “ALEXANDER” ve “WANG” ibarelerinin ayrı ayrı yaygın kullanımı olsa da, bunların bileşkesi iki farklı kültürel ve coğrafi kökten kaynaklanan iki terimin sıradışı ve kendine özgü kombinasyonu niteliğindedir. Tescilli marka sahibinin “ALEXANDER” ibaresini “WANG” ibaresiyle birleştirmesi, Temyiz Kurulu’nu olayın basit bir tesadüf olmadığına, marka sahibinin önceki kullanıma konu markayı bildiğine ve niyetinin bu markadan fayda sağlamak olduğuna inandırmaktadır.

Temyiz Kurulu’na göre incelenen vakada dikkate alınması gereken bir diğer önemli husus; hükümsüz kılınan markanın sahibinin günümüzün iyi bilinen moda tasarımcılarının isimleri ve markaları için çok sayıda marka tescil başvurusunda bulunduğu yönündeki iddiadır. Bu hususu ispatlamak için hükümsüzlük talebi sahibi, “Çin Patent ve Marka Ofisi”nin veritabanından alınmış bir raporu sunmuştur. Bu rapora göre hükümsüz kılınan markanın sahibi aşağıda sayılan işaretlerin tescili için Çin ofisine ve sonda belirtilen 2 markanın tescili için de OHIM’e başvuruda bulunmuştur:

alexwang2

Hükümsüz kılınan markanın sahibinin bu başvuruları yapmış olması, tek başına inceleme konusu başvurunun kötü niyetle yapıldığını ispatlamayacak olsa da; şüpheli veya diğer tacirlerin itibarını kötüye kullanma halinin ortaya çıkabileceği durumlarda bu tip başvuruların yapılmış olması, başvuru sahibinin niyetine ilişkin güçlü bir gösterge teşkil edebilir.

Hükümsüz kılınan başvurunun sahibinin, diğer ofislerde de ünlü moda tasarımcılarının isimlerinden ve farklı menşeili (A.B.D., İtalya, Britanya, Fransa, Almanya, Kore) markalardan oluşan ibareleri tescil ettirmek için başvuruda bulunmuş olması, deliller değerlendirilirken dikkate alınması gereken bir husustur.

Marka sahibi, bu başvuruları ne gerekçeyle yaptığını (örneğin yetkilendirilmiş lisans sahibi) açıklayabilir. Bununla birlikte incelenen vakada, marka sahibi bu markaların başvurusunu yaptığını inkar etmemekte, ancak bu başvuruların hangi makul gerekçeyle yapıldığını açıklamamaktadır.

Marka sahibinin OHIM’e yaptığı diğer iki tescil başvurusundan “METROCITY” reddedilmiştir ve “THOMAS WLYDE”  ise 3. sınıfta tescillidir. İnceleme konusu markayla aynı gün başvurusu yapılmış “THOMAS WLYDE” markası da ünlü bir A.B.D.’li modacının isminden oluşmaktadır. Bu husus da Temyiz Kurulu’na göre dikkate değer bir noktadır.

Temyiz Kurulu’na göre, kötü niyet belirli bir coğrafyayla sınırlanabilecek bir husus değildir. Kötü niyet, etik davranış biçiminin veya dürüst ticaretin genel kabul görmüş ilkelerinden uzaklaşmış davranışlarla ilgilidir. Bu çerçevede, fiillerin Avrupa Birliği dışında gerçekleşmesi, yani incelenen vakada Avrupa Birliği dışında tescil edilmiş markaların varlığı nedeniyle, kötü niyet değerlendirmesi bölgesel anlamda sınırlandırılamaz.

Bu çerçevede Temyiz Kurulu, günümüzün iyi bilinen moda tasarımcılarının isimlerinden veya markalarından oluşan 13 ibarenin, giyim sektörüyle bağlantılı mallar için Çin’de tescil ettirilmesinin, marka sahibinin dürüst olmayan ticari niyetlerle hareket ettiğinin kuvvetli bir göstergesi olduğu görüşündedir.

Temyiz Kurulu, kararın devamında marka sahibinin diğer argümanlarını da haksız bulmuş ve yukarıda sayılan tüm nedenlerle, “ALEXANDER WANG” markasının kötü niyetle tescil ettirilmiş sonucuna ulaşmış ve aynı tespit doğrultusunda OHIM İptal Birimi’nce verilen hükümsüzlük kararını onamıştır.

Kötü niyetli başvuru hususunun OHIM ve Avrupa Birliği yargısı tarafından ne şekilde değerlendirildiğini daha iyi anlamamıza sağlayan çeşitli kararları IPR Gezgini’nde önceden yayınlamıştık. Ocak 2016 dönemine ait oldukça yeni “ALEXANDER WANG” kararı, marka sahibe ait diğer markaların kötü niyet tespitine karine teşkil edebileceği noktasında önemli tespitler içermekte ve OHIM değerlendirmesini açık biçimde önümüze koymaktadır. Karardan açıkça görülmektedir ki, OHIM kendi sicilinde değil, başka sicillerde (inceleme konusu kararda Çin Marka Ofisi) markaları dahi kötü niyetin tespitinde dikkate alabilmekte ve bu markaların varlığının kötü niyete karine teşkil edebileceğini kabul etmektedir.

Ülkemizde yabancılara ait markaları tescil ettirerek, bundan ticari kazanç sağlama pratiği maalesef oldukça yaygındır ve daha da üzücüsü, bu pratiği ticari zeka, ticari özgürlük veya girişimci ruh olarak adlandırarak meşrulaştıran sürreal bir zihin yapısı da mevcuttur. Bu konu tartışılırken OHIM argümanı da sıklıkla öne sürülmekte ve OHIM’in kötü niyetli başvuru konusunu Türk yargısı veya TPE inceleme kılavuzu ilkeleri nispetinde “katı” şekilde yorumlamadığı ve “bırakınız yapsınlar bırakınız geçsinler” tarzı bir yaklaşıma sahip olduğu iddia edilmektedir. Bununla birlikte bu yazıda aktardığımız “ALEXANDER WANG” kararı ve karar içerisinde atıfta bulunulan diğer kararlar, OHIM yaklaşımının “bırakınız yapsınlar bırakınız geçsinler” düzeyinde olmadığını, tersine Çin Marka Ofisi sicilini dahi dikkate alabilecek derecede “katı” olduğunu veya en azından bu yöne doğru evrildiğini göstermektedir.

OHIM Temyiz Kurulu’nun “ALEXANDER WANG” kararını aktardığım bu yazıyla, ülkemizde sürdürülen kötü niyetli marka tescil başvurularının değerlendirilmesi tartışmalarına ufak bir katkı yaptığımı umuyorum.

Önder Erol Ünsal

Ocak 2016

unsalonderol@gmail.com      

 

 

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Kötü Niyetle Yapılan Marka Tescil Başvuruları, Marka Nispi Ret Nedenleri

Meşhur “Paskalya Tavşanı” Kararı – Adalet Divanı “Lindt Goldhase” Tescilindeki Kötü Niyet İddiasını Tartışıyor (C-529/07)

badfaith

Bu hafta okuyucularımızla Adalet Divanı’nın “kötü niyet” kavramına bakış açısını paylaşmak istedik. Bu konuda yaptığımız araştırmada sıklıkla aşağıdaki karara atıf yapıldığını gördük. Bu karar, daha doğrusu görüş, Avusturya Mahkemeleri önündeki Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG ve Franz Hauswirth GmbH firmaları arasında 2004 yılında başlayan “Goldhase” davası kapsamında, Avusturya Temyiz Mahkemesi’nin talebiyle oluşturulmuştur.

Avusturya Temyiz Mahkemesi 2 Kasım 2007 tarihinde verdiği ara karar ile Adalet Divanı’ndan o zaman yürürlükte bulunan 40/94 sayılı Tüzüğün 51/1 (b) maddesinde düzenlenen kötü niyet kavramının yorumu için görüş istemiştir. Divan 11 Haziran 2009 tarihinde bu yazı konusu görüşünü içeren kararı vermiştir. Kararın orijinal metnine http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130de82a924c22530499d93e78b4cb43d23b4.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4ObxqOe0?text=&docid=74488&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=170618 bağlantısından ulaşabilirsiniz.

Özetle; İsviçre’de faaliyet Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (‘Lindt & Sprüngli’), Avusturya’da faaliyet gösteren Franz Hauswirth GmbH (‘Franz Hauswirth’) şirketine karşı, kendi adına topluluk markası “Lindt Goldhase” olarak tescilli üç boyutlu çikolata tavşana çok benzer şekilde ürünü, Avrupa Birliği içinde ürettiği/pazarladığı ve bu durumun karıştırılma ihtimali doğurduğunu iddia ederek, bu kullanımın önlenmesi için Avusturya’da dava açmıştır. Dava konusu markalar aşağıdaki gibidir:

tavşan1   tavşan2

Franz Hauswirth, dosya kapsamında yaptığı savunmada, Lindt&Sprüngli’nin başvuruyu yaptığı sırada kötü niyetli olduğunu, bu nedenle o tarihte yürürlükte olan 40/94 sayılı Tüzüğün 51/1(b) maddesi uyarınca (13 Nisan 2009 tarihinde yürürlüğe giren 207/2009 sayılı Tüzüğün 52/1 (b) maddesidir) marka hükümsüzlüğüne karar verilmesi gerektiğini iddia etmiştir.

O tarihte yürürlükte olan 40/94 sayılı Tüzüğün 51/1 (b) maddesi (207/2009 sayılı Tüzük 52/1 (b) maddesi) markanın hükümsüzlüğü için mutlak nedenler başlığı taşımakta olup lâfzı şu şekildedir:

‘A Community trade mark shall be declared invalid on application to the Office or on the basis of a counterclaim in infringement proceedings,

(b) where the applicant was acting in bad faith when he filed the application for the trade mark.’[1]

Paralel şekilde Avusturya Marka Koruma Kanunu’nun (Markenschutzgesetz, BGBl. 260/1970) 34/1. maddesi de şu şekildedir:

‘Any person can apply for a trade mark to be cancelled if the applicant was acting in bad faith at the time of application.’[2]

Dava konusu çikolata tavşanlar, halk arasında bilinen adıyla “Paskalya Tavşanları” 1930 yılından beri çeşitli boy ve renklerde piyasada bulunmaktadır. Bu çikolata tavşanların şekli, elle üretildiği zamanlarda birbirinden oldukça farklı olmasına rağmen üretimde ve paketlemedeki otomasyonun başlaması ile birlikte tavşanlar birbirine benzemeye başlamıştır.

Lindt & Sprüngli 1950’den beri dava konusu çikolata tavşanı, tescilli üç boyutlu markasında olduğu gibi üretmektedir. 1994’den bu yana bu ürün Lindt & Sprüngli tarafından Avusturya’da satılmaktadır. Lindt & Sprüngli, 2000 yılında üç boyutlu altın tavşan figüründen oluşan:

tavşan1

markasını “Lindt GOLDHASE” adıyla tescil ettirerek koruma altına almıştır. Marka çikolata ve çikolata ürünleri için Nice Sınıflandırması’nın 30. sınıfında tescil edilmiştir.

Franz Hauswirth ise dava konusu olan:

tavşan2

çikolata tavşanını 1962 yılından beri satışa sunmaktadır.

Üç boyutlu markasının tescilinden önce Lindt & Sprüngli, benzer ürünü üreten üreticiler için ulusal haksız rekabet ve sınai haklar mevzuatına göre gerekli yasal işlemleri yapmıştır. Tescilden sonra da benzer olduğu tespit edilen ürünler için karıştırılma ihtimali iddiası ile yine yasal işlemlere devam etmiştir ki bu davalardan biri de Avusturya’da Franz Hauswirth’e karşı açılmış olan davadır.

Bu davada Avusturya Temyiz Mahkemesi, davalı Franz Hauswirth’in, tescil sırasında Lindt & Sprüngli’nin kötü niyetli olduğundan karşı dava konusu “Lindt Goldhase” markasının 40/94 sayılı Tüzüğün 51/1 (b) maddesine göre hükümsüzlüğüne karar verilmesi talebi nedeniyle, yargılamaya bekletici sorun yaparak ara vermiş ve dosyayı görüş bildirmesi için Adalet Divanı’na göndermiştir. Avusturya Temyiz Mahkemesi’nin Adalet Divanı’ndan kendisine kılavuzluk ederek görüş bildirmesini beklediği sorular şunlardır:

  1. Şayet bir topluluk markası başvurucusu başvuru sırasında, rakibin en az bir üye ülkede kendi markası ile karıştırılmaya müsait aynı veya benzer işareti aynı veya benzer mallar veya hizmetler için kullandığını biliyorsa ve sözkonusu tescil başvurusunu rakibin bu işareti kullanmasını engellemek yapıyorsa, bu durum 40/94 sayılı Tüzüğün 51/1 (b) maddesi anlamında başvurucunun kötü niyeti olarak değerlendirilebilir mi?
  2. Şayet yukarıdaki sorunun cevabı “olumsuz” ise: başvurucunun başvuruyu yaptığı sırada aynı veya benzer mallar veya hizmetler için başvuru konusu marka ile karıştırılmaya müsait aynı veya benzer işaret üzerinde rakibin “kazanılmış hak/valuable right/wertwollen Besitzstand” sahibi olduğunu biliyorsa veya bilmesi gerekiyorsa ve rakibin sözkonusu işareti kullanmasını engellemek için başvuruyu yapmışsa, bu durum ilgili madde anlamında kötü niyet teşkil eder mi?
  3. Birinci veya ikinci sorunun cevabı “olumlu” ise: başvurucunun markası halk arasında tanınmışsa ve bu nedenle zaten haksız rekabet hükümlerine göre hâlihazırda koruma altındaysa, bu durum kötü niyeti bertaraf eder mi?

Lindt & Sprüngli sözkonusu iddia karşısında, piyasadaki rakiplerden haberdar olma ve onların piyasaya girişlerini engellemeye çalışmanın Tüzüğün ilgili maddesi anlamında kötü niyet oluşturmayacağını dile getirmiştir. Ona göre bu durum en fazla “dürüstlüğe veya iş ahlakına aykırı bir davranış” olarak değerlendirebilir ki bu davada da böyle davrandığı zaten ispatlanamamıştır. Kaldı ki; dava konusu üç boyutlu marka, tescilden önce sektörde tanınmış ve ayırt ediciliğe sahip bir marka olup, bu nedenle birçok üye devlette ya haksız rekabet ya da marka mevzuatına göre koruma altındaydı. Ayrıca bu marka tescilden önce de çok uzun süre bir marka olarak kullanılmış ve büyük reklam yatırımları neticesinde tanınmışlık kazanmıştır. Sonuç olarak, dava konusu işaret, zaten bir “ticari bir değer” olarak taklitlerine karşı koruma altındaydı.

Diğer yandan, Lindt& Sprüngli’ye göre şayet OHIM tescilden sonra kullanılmayan bir işareti marka olarak tescil ettiyse, üçüncü kişiler tescilden itibaren 5 yıl bitmeden önce, başvurucunun Tüzüğün 51/1 (b) maddesi anlamında başvuru sırasında kötü niyetli olduğunu ileri sürerek sözkonusu tescilin hükümsüzlüğünü talep edebilirler.

Franz Hauswirth’e göre ise Tüzüğün 51/1 (b) maddesi, bir markanın hükümsüzlüğü için mutlak veya nisbi red sebeplerin olmadığı veya ileri sürülemediği haller için öngörülmüş durumlar için bir yaptırım sağlamaktadır. Franz Hauswirth’e göre başvurucunun aynı veya benzer mallar veya hizmetler için, rakibinin en az bir üye devlette kazanılmış hak sahibi olduğunu bildiği bir işaret ile aynı veya benzer bir marka için, sırf rakibini o işareti kullanmaktan men etmek amacıyla topluluk markası başvurusu yapması bir kötü niyettir. Bu anlamda, Lindt & Sprüngli’nin dava konusu topluluk markasını tescil ettirmesinin arkasında da tüm rakiplerini engelleme niyeti yatmaktadır. Franz Hauswirth’e göre, 1960 yılından beri piyasada olması ve 1997 yılından beri de dava konusu çikolata tavşan şeklini kullanması suretiyle elde ettiği kazanılmış hakkı, Lindt & Sprüngli’nin dava konusu kötü niyetli tescili nedeniyle tehdit edilmemelidir.

Franz Hauswirth ayrıca Tüzüğün 51/1 (b) maddesi lafzından, tescilden önce tanınmış olan markanın tescili halinde kötü niyetin bertaraf olacağına ilişkin bir sonucun çıkarılamayacağını, bu nedenle mevcut davada da dava konusu üç boyutlu markanın tescil öncesi kazandığı tanınmışlığından bahisle başvurucunun kötü niyetli olmadığı sonucuna ulaşılamayacağını belirtmiştir.

Divan, kendisinden görüş sorulan sorularla ilgili yaptığı incelemede şu tespitlerde bulunmuştur:

  • Tüzüğün 51/1 (b) maddesinde düzenlenen kötü niyet mutlak bir hükümsüzlük nedenidir. Bu neden ya OHIM nezdinde ya da bir ihlal davasında karşı dava olarak ileri sürülebilir.
  • Bu maddede ifade edilen kötü niyetin mevcudiyetinin aranacağı zaman; açıkça başvuru sırasındaki zamandır. Başvurucunun başvuru sırasındaki kötü niyeti sorgulanmalıdır.
  • Mevcut davada, başvurucunun başvuruyu dosyaladığı sırada pek çok üretici, aynı veya benzer mallar için başvuru konusu işaret ile karıştırılmaya müsait aynı veya bezer işareti piyasada kullandığı anlaşılmaktadır.
  • Görüş istenilen sorularda yer alan, başvurucunun aynı veya benzer mallar için başvuru konusu işaret ile karıştırılmaya müsait aynı veya benzer işaretlerin sektörde varlığını “bilmesi gerekmesi” ifadesi; ilgili piyasaya ilişkin bir “genel bilgi karinesini” işaret etmekte olup, bu karine markanın kullanılma süresi ile bağlantılıdır. Bir markanın kullanılma süresi ne kadar uzunsa, başvurucunun başvuru sırasında sektörle ilgili o kadar çok genel bilgiye sahip olduğu varsayılmaktadır.
  • Başvurucunun başvuruyu yaptığı sırada, üçüncü bir kişinin en az bir üye devlette başvuru konusu işaret ile karıştırılmaya müsait aynı ve benzer bir işareti kullandığını bilmesi veya bilmesi gerekmesi olgusu, tek başına başvurucunun kötü niyetli davrandığı sonucuna varılması için yeterli değildir.
  • Kötü niyetin varlığının tespiti için başvurucunun başvuru sırasındaki niyetine dikkat edilmelidir.
  • Başvurucunun o zamanki niyeti ise tamamen subjektif bir unsur olup, her somut olayın objektif şartları dâhilinde tespit edilmelidir.
  • Başvurucunun üçüncü kişileri sektörden uzaklaştırmak niyetiyle tescil başvurusu yapması, belli koşullarda kötü niyet unsurudur. Şayet bir olayda başvurucunun topluluk markası olarak tescilinden sonra o markayı kullanma niyeti olmadığı açıkça anlaşılıyorsa, o başvurucunun tek amacı üçüncü kişileri sektöre girmekten alıkoymaktır. Bu durumda da bir marka kendisinden beklenen ana işlevi, yani tüketicilere mal ve hizmetlerin hangi işletmece sunulduğu veya karıştırılmadan mal ve hizmeti birbirinden ayırt etme işlevi yerine getirmemektedir.
  • Benzer şekilde, üçüncü bir kişinin başvurusu yapılan işaret ile karıştırılma ihtimali olan aynı veya benzer bir işareti uzun süredir kullanması ve bu nedenle yasal korumadan yararlanması hali de, başvurucunun kötü niyetinin tespitinde ilgili unsurlardan biridir. Zira bu durumda başvurucunun tek amacı; topluluk markasına bahşedilen haklardan yararlanma avantajına sahip olarak, aynı ve benzer işareti kendisi için ayırt edici hale getirmiş ve yasal koruma kazanmış rakibe karşı haksız rekabet yaratmaktır.
  • Ancak, sektördeki pek çok üreticinin başvuru konusu işaret ile karıştırılmaya müsait aynı ve benzer işareti kullanarak üretim yaptığı hallerde de, başvurucunun tescil ile yasal korunma aradığı amacı da gözardı edilmemelidir.
  • Mevcut olayda da başvurucu başvuru yaptığı sırada, piyasaya yeni giriş yapan üçüncü kişilerin, başvurucunun işaretini taklit ederek avantaj sağladıklarını bildiğinden, bu kullanımları engellemek için sözkonusu işareti koruma altına almaya niyetlenmiştir.
  • Başvurucunun kötü niyetinin tespitinde dava konusu yapılan işaretin şekli de dikkate alınmalıdır. Somut olayda dava konusu işaret ve ürünün sunumu bir bütünlük arzetmektedir. Rakiplerin ürünün şekline ilişkin tercihlerinin teknik veya ticari sebeplerle kısıtlı olduğu hallerde başvurucunun kötü niyeti daha kolay tespit edilebilmektedir. Zira tescil ile başvurucu sadece rakiplerini aynı ve benzer işareti kullanmaktan değil aynı zamanda benzer ürünü pazarlamaktan da men edecektir.
  • Başvurucunun kötü niyetinin tespitinde ele alınması gereken bir diğer konu ise topluluk markası olarak başvurusu yapılan markanın, başvuru sırasında sahip olduğu tanınmışlık düzeyidir. Tanınmışlığın düzeyi, başvurucunun markası için daha geniş bir koruma sağlamaya yönelik amacını haklı kılmaktadır.

Tüm bu değerlendirmeler sonucunda Adalet Divanı, Avusturya Temyiz Mahkemesi’ne bildirdiği görüşte Tüzüğün 51/1 (b) maddesi anlamında başvurucunun kötü niyetinin tespiti için 3 noktayı ele almasını işaret etmiştir. Bunlar:

  1. Başvurucunun en az bir üye devlette, üçüncü bir kişinin başvuru konusu işaret ile aynı veya benzer işareti kullandığını bildiği veya bilmedi gerektiği hususu;
  2. Başvurucunun niyeti;
  3. Başvurucunun işareti ile üçüncü kişinin işaretinin sahip olduğu yasal korumanın derecesi

Divan’ın işaret ettiği hususlar yönünden yapılan uzun yargılama sonucunda, 2012 yılında Avusturya Temyiz Mahkemesi Lindt & Sprüngli lehine karar vererek, Franz Hauswirth’in tavşanının bu haliyle kullanılmasını yasaklamıştır.

Ülkemizdeki duruma gelince; 556 sayılı KHK kötü niyet 207/2009 sayılı Tüzük’te olduğu gibi bağımsız bir hükümsüzlük nedeni olarak sayılmamıştır. Dolayısıyla kötü niyet tek başına hükümsüzlük nedeni olarak ileri sürülememekte, maddede sayılan hükümsüzlük nedenlerine eşlik etmekte; varlığının tespiti halinde de hükümsüzlük davası açma süresine etki etmektedir. Yargı kararlarına baktığımızda kötü niyet kavramı daha çok Medeni Kanun 2. maddesi kapsamındaki genel dürüstlük ve doğruluk esasları üzerinden değerlendirilmektedir. Ancak, marka hukuku anlamındaki kötü niyetin daha özel ve somut olarak sınırlarının belirlenmesine ihtiyaç olduğu da açıktır.

Esasen KHK’da kötü niyetin başlı başına bir hükümsüzlük nedeni olarak sayılması ve sadece bu sebepten hükümsüzlük davası açma hakkının tanınması KHK’nın bütünlüğü açısından da yerinde olurdu. Zira KHK’nın 35/1 maddesinde “Tescil başvurusu yapılmış markanın 7 nci ve 8 inci madde hükümlerine göre tescil edilmemesi gerektiğine ilişkin itirazlar ile başvurunun kötü niyetle yapıldığına ilişkin itirazlar ilgili kişiler tarafından marka başvurusunun yayınından itibaren üç ay içerisinde yapılır” denilmek suretiyle kötü niyet ayrı bir “itiraz nedeni” olarak açıkça gösterilmiştir. Dolayısıyla marka tescil başvurusunun kötü niyetle gerçekleştiği itirazı üzerine TPE bu itirazı inceleyip, karara bağlayacaktır. TPE’deki tescil aşamasında kötü niyet iddiasıyla başvurunun reddinin mümkün olmadığı haller için, her ne kadar TPE kararlarına karşı iptal davası açmak mümkün ise de, itiraz nedeni olarak bağımsız düzenlenen kötü niyetin, tek başına bir hükümsüzlük nedeni olarak düzenlenmemiş olmasının yine de bir eksilik olduğu söylenebilir kanaatindeyim.

Gülcan Tutkun Berk

Mayıs 2015

gulcan@gulcantutkun.av.tr

 

Dipnotlar:

[1] “OHIM’e yapılacak bir başvuru ya da bir ihlal davasında açılacak karşı dava kapsamında, başvurucunun başvuruyu dosyaladığı sırada kötü niyetli davrandığı tespit edilirse, o topluluk markasının hükümsüzlüğüne karar verilebilir”

[2] “Başvurunun yapıldığı sırada başvurucunun kötü niyetli davrandığı iddiasında olan kimse, o markanın hükümsüzlüğünü talep edebilir.”

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Kötü Niyetle Yapılan Marka Tescil Başvuruları, Marka Mutlak Ret Nedenleri, Marka Nispi Ret Nedenleri

Kötü Niyetle Yapılan Marka Başvuruları Hakkında Avrupa Birliği Adalet Divanı Kararlarında Yer Alan Temel İlkeler

kötüniyetiçin

 

2008/95 sayılı Topluluk Marka Direktifi madde 3(2)(d) “Her üye ülke, bir marka başvurusunun, başvuru sahibi tarafından kötü niyetle yapılması halinde tescil edilmeyeceği, tescil edilmişse hükümsüz kılınabileceği koşulunu koyabilir.” hükmünü içermektedir. Aynı Direktif madde 4(4)(g) kapsamında ise “Başvuru tarihinde, yurtdışında kullanıma konu olan ve kullanımı halen devam eden önceki bir markayla karıştırılabilecek markaların, başvuru tarihinde başvuru sahibinin kötü niyetle hareket etmesi halinde reddedilebileceği” hükmü yer almaktadır. Hükümlerin her ikisi de, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin mevzuatlarında yer alması gereken zorunlu hükümler olarak düzenlenmemiş ve hükümlere ulusal mevzuatlarda yer verilmesi her üye ülkenin kendi inisiyatifine bırakılmıştır. Bu bağlamda üye ülkelerden bir kısmı ulusal mevzuatlarında kötü niyetli başvuruların reddedileceği yönünde düzenleme yapmışken, bazı üye ülke mevzuatlarında bu yönde düzenlemeye rastlanılmamaktadır. İç Pazarda Uyumlaştırma Ofisi (OHIM) tarafından tescil edilen Topluluk Markalarının (CTM) tabi olduğu rejimi düzenleyen 207/2009 sayılı Topluluk Marka Tüzüğü’nde kötü niyet hususu marka tescil başvurularına ilişkin bir ret gerekçesi olarak düzenlenmemiştir. Buna karşın, tescil edilmiş CTM’lerin hükümsüzlüğünü düzenleyen madde 52(1)(b)’de kötü niyet bir hükümsüzlük gerekçesi olarak yer almaktadır. Topluluk Marka Tüzüğü madde 8(3)’de ayrı bir ret gerekçesi olarak düzenlenmiş vekil veya temsilcinin, marka sahibinin izni olmaksızın markanın kendi adlarına tescil edilmesi için başvuruda bulunması hali ise bu yazı kapsamında değerlendirilmeyecektir.

 

Kötü niyet hususu, Topluluk Marka Direktifi’nde ulusal mevzuatlarda yer verilmesi zorunlu olmayan bir ret hali olarak düzenlenmiş, Topluluk Marka Tüzüğü’nde ise hükümsüzlük gerekçesi olmanın dışında, başvuru ret gerekçesi olarak düzenlenmemiş olmakla birlikte; Direktifin ve Tüzüğün revizyonu amacıyla hazırlanan taslaklarda kötü niyetli markalarla ilgili ret halinin daha kapsamlı biçimde ele alındığı görülmektedir. Taslak Direktif’te, kötü niyetle tescil edilmiş markaların hükümsüz kılınması yönündeki hükmün tüm Birlik üyesi ülkeler bakımından zorunlu bir düzenleme haline getirildiği ve kötü niyetle yapılan başvuruların reddedileceği yönündeki hükmün üye ülkeler bakımından seçimlik bir ret gerekçesi olarak muhafaza edildiği (bkz. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52013PC0162) görülmektedir. Taslak Tüzük’te ise, nispi ret gerekçeleri arasına kötü niyet hükmünün eklendiği (Başvuru tarihinde önceki tarihli markanın gerçek kullanıma konu olması ve başvuru sahibinin kötü niyetli olması halinde Birlik sınırları dışında tescil edilmiş önceki tarihli bir markayla karıştırılabilecek markalar reddedilecektir., bkz. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52013PC0162) tespit edilmiştir. Kabul edilmeleri halinde AB marka mevzuatının ana metinlerini oluşturacak taslak Direktif ve Tüzük’te kötü niyet konusunda daha açık ve uygulama alanını genişletici hükümlerin yer alması, kötü niyetli marka başvuruları konusunun AB bakımından da daha titiz biçimde değerlendirilen bir konu olduğunu göstermektedir.

 

Bu yazıda, kötü niyetle başvurusu yapıldığı iddia edilen markalara ilişkin olarak Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nce verilen kararlarda yer alan temel ilkeler aktarılmaya ve bu yolla kötü niyetli marka başvuruları konusunun AB yargısınca ne şekilde değerlendirildiği açıklanmaya çalışılacaktır.

 

Açıklamalara geçmeden önce kötü niyet kavramının AB Marka Direktifi’nde veya Topluluk Markası Tüzüğü’nde tanımlanmadığı belirtilmelidir. Bu çerçevede kötü niyet kavramının tanımlanması ve açıklanmasında Adalet Divanının kavramı ne şekilde değerlendirdiği önem kazanmaktadır.

 

Adalet Divanının kötü niyet kavramını değerlendirdiği önemli kararlardan birisi 27/06/2013 tarihli C-320/12 sayılı karardır (Karar hakkında yazdığım detaylı bir yazının http://wp.me/p43tJx-2l bağlantısından görülmesi mümkündür.). Adalet Divanı C-320/12 sayılı kararda kötü niyet kavramı ve uygulama biçimi hakkında takip eden açıklamaları yapmıştır:

 

2008/95 sayılı Direktif madde 4(4)(g)’de yer alan kötü niyet kavramı, Avrupa Birliği içerisinde tek tip bir yorum gerektiren, Avrupa Birliği hukukuna ait otonom bir kavramdır. 2008/95 sayılı Marka Direktifinin 4(4)(g) maddesi bağlamında, başvuru sahibinin kötü niyetli başvuru yaptığı sonucuna varılabilmesi için, incelenen vakaya ilişkin olarak, tescil başvurusunun yapıldığı tarihteki ilgili tüm faktörlerin değerlendirmeye alınması gerekmektedir. Başvuru sahibinin, başvurusu yapılan markayla karıştırılması olası bir markanın yurtdışında üçüncü bir kişi tarafından kullanıldığını bildiği veya bilmesi gerekliliği hususu, tek başına, başvuru sahibinin ilgili hüküm kapsamında, kötü niyetle hareket ettiği sonucuna varılması için yeterli değildir. 2008/95 sayılı Marka Direktifinin 4(4)(g) maddesi, üye ülkelerin, yabancı markalara bu hükümle oluşturulan sistemden farklı olarak, başvuru sahibinin yabancı markayı bildiği veya bilmesi gerektiği esasına dayalı olarak, özel bir koruma sistemi oluşturmasına izin verilmediği, anlamına gelecek biçimde yorumlanmalıdır.

 

Adalet Divanı C-320/12 sayılı kararında belirtilen “kötü niyetin tespiti için tescil başvurusunun yapıldığı tarihteki ilgili tüm faktörlerin dikkate alınması gerektiği” yönündeki değerlendirme, daha kapsamlı biçimde Adalet Divanının C-529/07 sayılı kararında irdelenmiştir.

 

Adalet Divanının konu hakkındaki en kapsamlı ve ünlü kararı olan 11/06/2009 tarihli C-529/07 sayılı karar, kötü niyetin tespiti için dikkate alınacak başlıca bileşenleri sıralamaktadır.

 

Kararın 35.-53. paragraflarında yer alan önemli değerlendirmeler aşağıda sıralanmıştır:

 

Adalet Divanı’na göre, kötü niyetin tespitinde, başvuru sahibinin, markanın tescil edilmesi için başvuruyu yaptığı tarihteki niyeti dikkate alınmalıdır.

 

Başvuru sahibinin, başvuruya konu işaretle aynı veya benzer bir işaretin, aynı veya benzer ürünler için üçüncü bir tarafça kullanıldığını bilmesi gerektiği yönündeki varsayım, piyasanın ilgili sektörünün genel bilgisinden ve kullanım süresinin uzunluğundan kaynaklanabilir. Üçüncü taraf kullanımının eskiden beri süregelen kullanımının uzunluğu arttıkça, başvuru sahibinin tescil başvurusunu yaparken söz konusu kullanımdan haberdar olması olasılığı artar. Bununla birlikte, başvuru sahibinin, aynı veya benzer işaretin, aynı veya benzer ürünler için üçüncü tarafça en az bir üye ülkede gerçekleşen kullanımını bildiği veya bilmesi gerektiği hususu, tek başına başvuru sahibinin kötü niyetle hareket ettiği sonucuna varılmasını sağlamaz.

 

Başvuru sahibinin, başvuruyu yaptığı tarihteki niyeti, incelenen vakanın nesnel şartları dikkate alınarak tespit edilebilecek bir husustur. Bazı durumlarda, üçüncü bir tarafın bir ürünü pazarlamasını engelleme niyeti, başvuru sahibinin kötü niyetini gösteren bir husus olabilir. Bu durum özellikle, kullanma niyeti olmaksızın topluluk markası tescil ettiren kişinin, tek amacının üçüncü bir tarafın piyasaya girmesini engelleme olması durumunda ortaya çıkar.

 

Üçüncü bir tarafın başvurusu yapılan bir markayla karıştırılabilecek bir işareti, aynı veya benzer mallar için uzun süredir kullanması ve bu işaretin belirli düzeyde hukuki korumadan faydalanması hususu da, başvuru sahibinin kötü niyetle hareket edip etmediğinin tespitinde kullanılabilecek faktörlerden birisidir. Bu tip durumlarda, başvuru sahibinin topluluk markasının sağladığı haklardan beklediği tek avantaj, o zamana dek kendi karakteristik özellikleri nedeniyle belirli düzeyde hukuki koruma elde etmiş bir işareti kullanan ticari rakipleriyle haksız biçimde rekabet etmek olabilir. Bununla birlikte, bu tip bir durumda bile ve özellikle, birden fazla sayıda üreticinin pazarda aynı veya benzer mallar için, başvurusu yapılan işaretle karıştırılabilecek (aynı veya benzer) işaretleri kullandıkları halde, başvuru sahibinin işareti tescil ettirmesi meşru bir amacın gerçekleştirilmesine yönelik olabilir.

 

Bu hususlara ilaveten, başvuru sahibinin kötü niyetle hareket edip etmediği belirlenirken, topluluk markası tescil başvurusu yapılırken, işaretin sahip olduğu bilinirlik (ün) derecesi de dikkate alınmalıdır.

 

Sayılan tüm hususların ışığında, başvuru sahibinin kötü niyetle hareket ettiği tespit edilirken, incelenen vakaya ilişkin olarak, topluluk markası başvurusunun yapıldığı anda mevcut olan tüm faktörler dikkate alınmalıdır. Bu faktörlerden özellikle; başvuru sahibinin, aynı veya benzer işaretin, aynı veya benzer ürünler için üçüncü tarafça en az bir üye ülkede gerçekleşen kullanımını bildiği veya bilmesi gerektiği hususu, başvuru sahibinin üçüncü bir tarafın süregelen kullanımını engelleme niyeti hususu ve üçüncü taraf işaretinin ve tescili talep edilen işaretin yararlandığı hukuki koruma derecesi hususu göz önünde bulundurulmalıdır.

 

Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin 01/02/2012 tarihli T-291/09 sayılı kararında kötü niyetli başvuruların tespit edilmesinde kullanılacak bir diğer önemli ilke yer almaktadır. Kararın 90. paragrafında, inceleme konusu işaretlerin aynı olması, diğer faktörlerden hiçbirisi mevcut değilken (diğer faktörler için bkz. yukarıda sayılan kötü niyeti ispatlarken kullanılan faktörler), kötü niyetin varlığını ortaya çıkarmaz tespiti yapılmıştır. Bir diğer deyişle, kötü niyetle başvurusunun yapıldığı iddia edilen işaretle buna karşı öne sürülen işaretin aynı olması, tek başına başvurunun kötü niyetle yapıldığını ispatlamayacaktır.

 

Aynı kararın 88. ve 89. paragraflarında bir diğer önemli değerlendirme yer almaktadır. Dava konusu markanın, başvurunun kötü niyetle yapıldığını öne süren tarafa devredilmesi için finansal karşılık talep edilmesi, dikkate alınabilir nitelikte olmasına karşın, incelenen vakada tek başına, başvurunun yapıldığı tarihte başvuru sahibinin kötü niyetli olduğunu ispatlamayacaktır. Dava konusu markanın devri için talep edilen miktar markanın gelişimi incelendiğinde aşırı derecede yüksek olsa da, diğer faktörlerden hiçbirisi mevcut değilken (diğer faktörler için bkz. yukarıda sayılan kötü niyeti ispatlarken kullanılan faktörler), incelenen vakada, sadece bu husustan hareketle, başvurunun yapıldığı tarihte başvuru sahibinin kötü niyetli olduğu sonucuna varılamayacaktır.

 

Kötü niyetli marka başvuruları hakkında önemli değerlendirmelerin yapıldığı bir diğer Genel Mahkeme kararı ise, 13/12/2012 tarihli T-136/11 sayılı karardır.

 

Kararın 54.-56. paragraflarında yer alan tespitlere göre, Topluluk Marka Tüzüğü veya yerleşik içtihat, tescil başvurusunda yer alan mal ve hizmet listesinin uzunluğuna bağlı olarak kötü niyetli başvuru sonucuna varılmasını sağlayabilecek herhangi bir dayanak içermemektedir. Fazla sayıda ve çok çeşitli mal veya hizmet için tescil başvurusunda bulunmak topluluk markası tescil ettirmek isteyen çok sayıda firmanın izlediği bir yöntemdir. Bu yöntem, ticaret ve iş yaşamının genel kabul görmüş etik davranış biçimlerinin veya dürüst ticaret teamüllerinin dışında kalan bir fiil değildir. Bir işletmenin, marka tescil başvurusunun yapıldığı anda pazarladığı mallar veya hizmetler arasında yer almayan, ancak gelecekte pazarlamayı planladığı malları ve hizmetleri tescil ettirmek istemesi, kural olarak meşrudur.

 

Aynı kararın, 27. paragrafında yer verilen tespite göre, bir topluluk markası sahibinin önceki markalarının kullanılmama nedeniyle iptal edilmesinden kaynaklanacak sonuçları engellemek amacıyla, aynı markanın tekrar başvurusunu yapması, başvuru sahibinin kötü niyetle hareket edip etmediğini değerlendirirken dikkate alınabilecek bir husustur.

 

Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin 14/02/2012 tarihli T-33/11 sayılı kararında da kötü niyetli başvuru hususu irdelenmiştir. Bu kararda dikkat çeken husus, kötü niyet hususu incelenirken, inceleme konusu işaretin kökeninin, yaratıldığı andan itibaren kullanımının ve işaretin topluluk markası olarak tescil edilmesi talebinin altında yatan ticari mantığın araştırılması gerektiğinin ifade edilmesidir (bkz. kararın 21. paragrafı). Genel Mahkeme aynı kararın 24. paragrafında, markayı taşıyan malların tescil tarihinden başlayarak Avrupa Birliğinin çok sayıda bölgesinde pazarlanmasından hareket ederek, inceleme konusu markanın kullanılma niyeti olmaksızın tescil ettirildiğinin ve tek amacın üçüncü bir tarafın pazara girmesini engellemek olduğunun öne sürülemeyeceğini ifade etmiştir.

 

Yazı boyunca yer verdiğimiz, kötü niyetli başvurular hakkında değerlendirmeleri içeren Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi kararlarından süzdüğümüz genel ilke ve yaklaşımlar maddeler halinde özetlenecek olursa:

 

Kötü niyetli başvuruların tespitinde, başvuru sahibinin, markanın tescil edilmesi için başvuruyu yaptığı tarihteki niyeti dikkate alınmalıdır. (Adalet Divanı, 11/06/2009 tarihli C-529/07 sayılı karar)

 

Başvuru sahibinin kötü niyetle hareket ettiği tespit edilirken, incelenen vakaya ilişkin olarak, topluluk markası başvurusunun yapıldığı anda mevcut olan tüm faktörler dikkate alınmalıdır. Bu faktörlerden özellikle; başvuru sahibinin, aynı veya benzer işaretin, aynı veya benzer ürünler için üçüncü tarafça en az bir üye ülkede gerçekleşen kullanımını bildiği veya bilmesi gerektiği hususu, başvuru sahibinin üçüncü bir tarafın süregelen kullanımını engelleme niyeti hususu ve üçüncü taraf işaretinin ve tescili talep edilen işaretin yararlandığı hukuki koruma derecesi hususu göz önünde bulundurulmalıdır. (Adalet Divanı, 11/06/2009 tarihli C-529/07 sayılı karar)

 

Kötü niyet kavramı, Avrupa Birliği içerisinde tek tip bir yorum gerektiren, Avrupa Birliği hukukuna ait otonom bir kavramdır. 2008/95 sayılı Marka Direktifinin 4(4)(g) maddesi bağlamında, başvuru sahibinin kötü niyetli başvuru yaptığı sonucuna varılabilmesi için, incelenen vakaya ilişkin olarak, tescil başvurusunun yapıldığı tarihteki ilgili tüm faktörlerin değerlendirmeye alınması gerekmektedir. Başvuru sahibinin, başvurusu yapılan markayla karıştırılması olası bir markanın yurtdışında üçüncü bir kişi tarafından kullanıldığını bilmesi veya bilmesi gerekliliği hususu, tek başına, başvuru sahibinin ilgili hüküm kapsamında, kötü niyetle hareket ettiği sonucuna varılması için yeterli değildir. (Adalet Divanı, 27/06/2013 tarihli C-320/12)

 

İnceleme konusu işaretlerin aynı olması, diğer faktörlerden hiçbirisi mevcut değilken (diğer faktörler için bkz. yukarıda sayılan kötü niyeti ispatlarken kullanılan faktörler), kötü niyetin varlığını ortaya çıkarmaz. (Adalet Divanı Genel Mahkemesi, 01/02/2012 tarihli, T-291/09 sayılı karar)

 

Dava konusu markanın, başvurunun kötü niyetle yapıldığını öne süren tarafa devredilmesi için finansal karşılık talep edilmesi, dikkate alınabilir nitelikte olmasına karşın, incelenen vakada tek başına, başvurunun yapıldığı tarihte başvuru sahibinin kötü niyetli olduğunu ispatlamayacaktır. Dava konusu markanın devri için talep edilen miktar markanın gelişimi incelendiğinde aşırı derecede yüksek olsa da, diğer faktörlerden hiçbirisi mevcut değilken (diğer faktörler için bkz. yukarıda sayılan kötü niyeti ispatlarken kullanılan faktörler), incelenen vakada, sadece bu husustan hareketle, başvurunun yapıldığı tarihte başvuru sahibinin kötü niyetli olduğu sonucuna varılamayacaktır. (Adalet Divanı Genel Mahkemesi, 01/02/2012 tarihli, T-291/09 sayılı karar)

 

Kötü niyet hususu incelenirken, inceleme konusu işaretin kökeninin, yaratıldığı andan itibaren kullanımının ve işaretin topluluk markası olarak tescil edilmesi talebinin altında yatan ticari mantığın araştırılması gerekmektedir. (Adalet Divanı Genel Mahkemesi, 14/02/2012 tarihli, T-33/11 sayılı karar)

 

Topluluk Marka Tüzüğü veya yerleşik içtihat tescil başvurusunda yer alan mal ve hizmet listesinin uzunluğuna bağlı olarak kötü niyetli başvuru sonucuna varılmasını sağlayabilecek herhangi bir dayanak içermemektedir. Fazla sayıda ve çok çeşitli mal veya hizmet için tescil başvurusunda bulunmak topluluk markası tescil ettirmek isteyen çok sayıda firmanın izlediği bir yöntemdir. Bu yöntem, ticaret ve iş yaşamının genel kabul görmüş etik davranış biçimlerinin veya dürüst ticaret teamüllerinin dışında kalan bir fiil içermemektedir. Bir işletmenin, marka tescil başvurusunun yapıldığı anda pazarladığı mallar veya hizmetler arasında yer almayan, ancak gelecekte pazarlamayı planladığı malları ve hizmetleri tescil ettirmek istemesi, kural olarak meşrudur. (Adalet Divanı Genel Mahkemesi, 13/12/2012 tarihli T-136/11)

 

Topluluk markası sahibinin önceki markalarının kullanılmama nedeniyle iptal edilmesinden kaynaklanacak sonuçları engellemek amacıyla aynı markanın tekrar başvurusunu yapması, başvuru sahibinin kötü niyetle hareket edip etmediğini değerlendirirken dikkate alınabilecek bir husustur. (Adalet Divanı Genel Mahkemesi, 13/12/2012 tarihli T-136/11)

 

Dikkatli okuyucular, yazı içerisinde aktardığımız ilkelerin yer bulduğu 5 kararın 2009, 2012 ve 2013 yıllarına ait olduğunu, dolayısıyla kötü niyet hususunun Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi kararlarında son dönemlerde irdelendiğini fark etmiştir. Buna ilaveten, yazının başlangıcında belirttiğimiz üzere, içinde bulunduğumuz dönemde görüşülmekte olan Taslak AB Marka Direktifi ve Topluluk Marka Tüzüğü’nde kötü niyet konusunda daha kapsamlı düzenlemeler öngörülmüştür. Her iki durum birlikte göz önünde alındığında, Adalet Divanı’ndan ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nden yakın gelecekte kötü niyetli başvurular konusunda yeni kararlar beklemek ve AB mevzuatında konu hakkında daha kapsayıcı düzenlemelerle karşılaşmak sürpriz olmayacaktır. Türkiye’de ilana itirazların çoğunluğunda başvurunun kötü niyetle yapıldığının öne sürülmesi ve iddianın kimi yargı kararlarında çok daha kolay kabul edilir bir argüman haline indirgenmesi, kötü niyetli başvuru hususunun Avrupa Birliği yargısına göre çok daha zor ispatlanabilir niteliğiyle birlikte dikkate alındığında, konu hakkındaki ulusal uygulamanın -yargı ve idare boyutlarıyla- incelenmesi şüphesiz çok daha dikkat çekici bir çalışma olacaktır.

 

Önder Erol Ünsal

Mayıs 2014

unsalonderol@gmail.com

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Kötü Niyetle Yapılan Marka Tescil Başvuruları

Kötü Niyetle Yapılan Marka Tescil Başvurularının Tespit Edilmesinde Uygulanabilecek Bazı İlkeler Hakkında Avrupa Birliği Adalet Divanı Ön Yorum Kararı (C-320/12)

Demon, pushing the puppet

(Görsel  http://nationalmortgageprofessional.com/content/evil-devil-pushing-man-carrying-briefcaseadresinden alınmıştır.)

 

2008/95 (eski 89/104) sayılı Avrupa Birliği Marka Direktifinin 4(4)(g) maddesi “Başvurunun yapıldığı tarihte yurtdışında kullanımda olan ve halen kullanılan bir markayla karıştırılması mümkün olan markaların, başvuru sahibinin başvuru tarihinde kötü niyetle hareket etmesi koşuluyla reddedilebileceği veya hükümsüz kılınabileceği” hükmünü içermektedir. 

 

4(4)(g) maddesi, İngilizce “may” kalıbı kullanılarak yazılan, dolayısıyla Birlik üyesi ülkelerin mevzuatlarında zorunlu olarak yer vermeleri gerekmeyen ret nedenlerinden birisidir. Bir diğer deyişle, Birlik üyesi ülkelerden bir kısmı kötü niyetli başvuruların reddedilebileceği yönünde bir ret gerekçesine (veya hükümsüzlük nedenine) mevzuatlarında yer verebilirler, diğerleri ise böyle bir düzenleme yapmak yükümlülüğünde değildir. Örneğin, İç Pazarda Uyum için Ofis (OHIM) tarafından tescil işlemleri yürütülen Topluluk Markalarına ilişkin, 207/2009 sayılı Topluluk Marka Tüzüğünün 52(1) sayılı maddesinde, kötü niyet bir hükümsüzlük nedeni olarak düzenlenmiştir.

 

“Kötü niyet” terimi, Marka Direktifi ve Topluluk Marka Tüzüğünde kullanılan bir tabir olmakla birlikte, her iki düzenleme kapsamında da tanımlanmamış ve hangi durumların kötü niyetli başvuru kapsamına girebileceği konusunda bir açıklama yapılmamıştır. Bu durumun yarattığı belirsizlik, farklı ülke ofislerinin kötü niyetli başvuru durumunu farklı biçimlerde tanımlamalarını yanında getirmiş ve bu konuda Birlik içerisinde çok sayıda farklı uygulama ortaya çıkmıştır.

 

Farklı uygulamaların ve bu uygulamaların gerekçesi farklı tanımların yol açtığı belirsizlik ortamını bir ölçüde ortadan kaldıran bir açıklama, Avrupa Birliği Adalet Divanının C-529/07 sayılı “Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli” kararında yapılmıştır. Bu karara göre, kötü niyetin varlığının tespit edilmesi için, incelenen vakaya ilişkin olarak, başvuru tarihindeki tüm faktörler dikkate alınarak, bütüncül bir değerlendirme yapılmalıdır, bu faktörler, diğerlerinin yanısıra, özellikle, başvuru sahibinin, tescili talep edilen markayla aynı veya benzer bir markanın, aynı veya benzer mallar / hizmetleri için üçüncü kişilerce kullanıldığını bilmesi veya bilmesi gerektiği halini, başvuru sahibinin söz konusu üçüncü kişinin kullanımını engelleme niyetinde olması halini, üçüncü kişinin işaretinin ve tescili talep edilen işaretin yararlandığı hukuki korumanın derecesini, içerir.

 

Kötü niyetli başvuruların tespit edilmesine yönelik genel yaklaşım Adalet Divanınca bu şekilde tespit edildikten sonra, bu hükümlerin birlik üyesi ülkelerin ofisleri ve mahkemeleri tarafından ne şekilde değerlendirileceği öncelikli sorun halini almıştır. Bu yazı kapsamında inceleyeceğimiz, Avrupa Birliği Adalet Divanının 27/06/2013 tarihli C-320/12 sayılı kararı, kötü niyetli başvuruların tespitine yönelik spesifik bir konudaki genel yaklaşımı belirleyen bir ön yorum kararı niteliğindedir.

 

Karara konu uyuşmazlığın anahatları aşağıdaki biçimdedir:

 

Japonya menşeili “Kabushiki Kaisha Yakult Honsha” firması (bundan sonra “YAKULT” olarak anılacaktır) 1965 yılında, sütlü bir içecek için kullanılan plastik bir şişeyi Japonya’da marka olarak tescil ettirir. Marka daha sonra Avrupa Birliği üyesi ülkeler dahil olmak üzere, yurtdışında da tescil ettirilir.

 

Malezya menşeili Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd.” firması (bundan sonra “MALAYSIA DAIRY” olarak anılacaktır), 1977 yılından bu yana plastik şişelerde satılan bir sütlü içecek üretmektedir. 1980 yılında yapılan bir başvuru ile “MALAYSIA DAIRY” benzer nitelikteki plastik şişesini Malezya’da tescil ettirir.

 

1993 yılında, “YAKULT” ve “MALAYSIA DAIRY”, şişelerinin bazı ülkelerdeki kullanımı ve tesciliyle ilgili haklarını ve karşılıklı yükümlülüklerini düzenleyen bir mutabakat anlaşması imzalar.     

 

1995 yılında “MALAYSIA DAIRY”, şişe şeklini üç boyutlu marka olarak Danimarka’da tescil ettirir. 2000 yılında, “YAKULT”, “MALAYSIA DAIRY”nin başvuru tarihinde, “YAKULT”un aynı markalara yurtdışında sahip olduğunu bildiğini veya bilmesi gerektiğini ve durumun Danimarka Marka Kanunu madde 15(3)(3) kapsamına girdiğini belirterek bu tescile karşı itiraz eder.

 

Danimarka Marka Kanunu madde 15(3)(3) takip eden hükmü içermektedir: “Bir marka; başvuru tarihinde, tescili talep edilen markayla aynı veya benzer mallar veya hizmetler için yurtdışında kullanılan ve kullanımı halen devam eden bir başka markayla aynıysa veya önemsiz derecede farklıysa ve başvuru sahibi, başvuru tarihinde yabancı markayı biliyorsa veya bilmesi gerekiyorsa, tescil edilemez.”

 

“YAKULT”un itirazı Danimarka Patent ve Marka Ofisi tarafından reddedilir. İtirazın ret gerekçesi, başvuru tarihinde “MALAYSIA DAIRY”nin, Malezya’da aynı markayı halihazırda tescil ettirmiş bulunması, dolayısıyla başvuru sahibinin, “YAKULT”un markası konusunda bilgi sahibi olmasının, incelenen vakada tek başına kötü niyeti göstermesinin mümkün olmamasıdır. Bu karara karşı, “YAKULT” tarafından yapılan itiraz ise Temyiz Kurulu tarafında kabul edilir ve “MALAYSIA DAIRY”nin markası iptal edilir. Temyiz Kuruluna göre başvuru sahibi aynı markayı başka bir ülkede önceden tescil ettirmiş olsa da, yurtdışında tescilli bir markanın bilinmesi veya bilinmesinin gerekmesi, madde 15(3)(3)’e göre, başvuru sahibinin kötü niyetle hareket ettiği sonucuna varılması için yeterlidir.

 

“MALAYSIA DAIRY” bu karara karşı, ilk derece mahkemesine gider, mahkeme Temyiz Kurulunun kararına onayınca, bu karara karşı Yüksek Mahkemeye temyiz talebinde bulunur. Yüksek Mahkeme, Topluluk Marka Direktifi madde 4(4)(g) anlamındaki kötü niyetin tarifi konusunda taraflar arasında anlaşmazlık bulunduğu ve hükmün uygulama alanı konusunda yorum gerekliliği nedenleriyle yargılamayı durdurur ve Avrupa Birliği Adalet Divanına takip eden soruları ön yorum kararı verilmesi amacıyla yöneltir:

 

 

1-      2008/95 sayılı Marka Direktifinin 4(4)(g) maddesinde yer alan kötü niyet kavramı, ulusal kanunlar çerçevesinde içi doldurulması gereken bir hukuki ölçüt terimi midir, yoksa Tüm Avrupa Birliği sathında tek tip bir yoruma konu olması gereken bir Avrupa Birliği hukuku kavramı mıdır?

 

 

2-     Eğer 2008/95 sayılı Marka Direktifinin 4(4)(g) maddesinde yer alan kötü niyet kavramı bir Avrupa Birliği hukuku kavramı ise, kavram, başvuru sahibinin, başvurunun yapıldığı tarihte yabancı bir markayı bilmesinin veya bilmesi gerektiğinin (kötü niyetin varlığı için) yeterli olduğu anlamında mı anlaşılmalıdır, yoksa tescilin reddedilmesi için başvuru sahibinin öznel durumuna ilişkin başka şartlar da mı mevcuttur?

 

 

3-     Bir üye ülke, yabancı markalarda kötü niyet şartlarına ilişkin olarak, 2008/95 sayılı Direktif madde 4(4)(g)’den farklı spesifik bir düzenleme getirebilir mi, örneğin, başvuru sahibinin yabancı markayı bildiği veya bilmesi gerektiği şeklinde özel bir düzenleme yapılabilir mi?

 

 

Adalet Divanı, Danimarka Yüksek Mahkemesince yöneltilen soruları takip eden biçimde yanıtlamıştır:

 

Adalet Divanına göre, Danimarka Yüksek Mahkemesi ilk sorusuyla, 2008/95 sayılı Marka Direktifinin 4(4)(g) maddesinde yer alan kötü niyet kavramının, tek tip bir yorumu gerektiren bir Avrupa Birliği hukuku kavramı olup olmadığını sormaktadır.

 

Adalet Divanına göre, Direktifin 3. ve 4. maddeleri, bir marka başvurusunun reddedilmesine veya tescil edilmişse hükümsüz kılınmasına gerekçe olabilecek, mutlak ve nispi ret nedenlerini düzenlemektedir. Bu hükümlerden bazılarına üye ülkelerin mevzuatlarında yer verilmesi zorunludur, ancak bazılarına ulusal mevzuatlarda yer verilmesi üye ülkelerin tercihine bırakılmıştır. Direktif madde 4(4)(g), üye ülkelerin tercihine bırakılan opsiyonel ret gerekçeleri arasındadır. Bununla birlikte, bir ret gerekçesinin opsiyonel olması, o ret gerekçesine tek tip bir yorum yapılmasının önünde engel değildir (C-408/01, Adidas-Salomon & Adidas Benelux davası, paragraf 18-21).

 

Yerleşik içtihada göre, Avrupa Birliği hukukunun tek tip biçimde uygulanması yönündeki ihtiyaç ve eşitlik ilkesi, anlamlarının ve kapsamlarının belirlenmesi amacıyla üye ülkelerin mevzuatlarına doğrudan atıf yapılmadığı sürece Avrupa Birliği hukuku terimlerine, tüm Avrupa Birliği sathında bağımsız ve tek tip bir yorum yapılmasını gerektirmektedir. Bu yorum, hükmün kapsamını ve ilgili mevzuatın amacını dikkate almalıdır (C-482/09, Budejovicky Budvar, paragraf 29).

 

Direktif madde 4(4)(g)’nin kötü niyet kavramının tanımını içermediği ve Direktifin diğer maddelerinde de bu tanımın yer almadığı açıktır. Bununla birlikte, hüküm, kavramla ilgili olarak üye ülkelerin ulusal mevzuatlarına doğrudan atıf yapmamaktadır. Dolayısıyla, kavramın anlamı ve kapsamı, 2008/95 sayılı Direktifte yer alan hükmün bağlamı ve direktifin amacı çerçevesinde değerlendirilmelidir.

 

2008/95 sayılı Direktifin amacı, üye ülkelerin mevzuatlarını tamamen aynı hale getirmek olmasa da, direktifin esasa ilişkin maddeler (iç pazarın işlevlerini doğrudan etkileyen hükümler) bakımından harmonizasyon öngördüğü ortadadır.

 

Yukarıda yer verilen tüm değerlendirmeler ışığında, Adalet Mahkemesi, Danimarka Yüksek Mahkemesi ilk sorusuna yönelik olarak, 2008/95 sayılı Direktif madde 4(4)(g)’de yer alan kötü niyet kavramının, ilgili hüküm bağlamında, Avrupa Birliğinde tek tip bir yorum gerektiren, Avrupa Birliği hukukuna ait otonom bir kavram olduğu cevabını vermiştir.

 

Adalet Divanına göre, Danimarka Yüksek Mahkemesi ikinci sorusuyla, ilk soruya verilen yanıtın olumlu olması halinde, başvuru sahibinin, başvurunun yapıldığı tarihte yurtdışında kullanılan ve başvuruyla karıştırılabilecek nitelikte olan bir markanın varlığını bilmesinin veya bilmesi gerekliliği yönündeki varsayımın, başvuru sahibinin kötü niyetle hareket ettiği sonucuna ulaşmaya yeterli olup olmadığını veya (bu sonuca ulaşmak için) başvuru sahibine ilişkin diğer öznel faktörlerin değerlendirmeye alınması gerekip gerekmediğini sormaktadır.

 

Adalet Divanına göre, Direktif madde 4(4)(g) ve 207/2009 sayılı Topluluk Marka Tüzüğü madde 52(1)(b)’de yer alan hüküm (Başvuru sahibinin başvuruyu yaparken kötü niyetle hareket etmesi halinde tescilli marka hükümsüz kılınır.) aynı amaca hizmet etmektedir ve paralel biçimde yorumlanmalıdır. Bu çerçevede, Topluluk Marka Tüzüğü madde 52(1) hakkında yorum içeren içtihat, Direktif madde 4(4)(g) açısından da kabul edilebilir niteliktedir.

 

Bu bağlamda Adalet Divanının, Topluluk Marka Tüzüğü madde 52(1) açısından değerlendirmede bulunduğu C-529/07 sayılı “Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli” kararı paragraf 37 ve paragraflar 40-42 dikkate alınmalıdır. Buna göre, kötü niyetin varlığının tespit edilmesi için, incelenen vakaya ilişkin olarak, başvuru tarihindeki tüm faktörler dikkate alınarak, bütüncül bir değerlendirme yapılmalıdır, bu faktörler arasında, diğerlerinin yanısıra, başvuru sahibinin, tescili talep edilen markayla aynı veya benzer bir markanın, aynı veya benzer mallar / hizmetleri için üçüncü kişilerce kullanıldığını bilmesi veya bilmesi gerektiği hali de yer almaktadır. Ancak, başvuru sahibinin, bu nitelikteki bir işaretin kullanıldığı bilmesi veya bilmesi gerektiği, tek başına, başvuru sahibinin kötü niyetle hareket ettiği sonucuna varılması için yeterli değildir. Ek bir faktör olarak, başvuru sahibinin başvuruyu yaptığı andaki niyeti dikkate alınmalıdır, ki bu husus incelenen vakanın nesnel şartları çerçevesinde belirlenmesi gereken öznel bir faktör niteliğindedir.

 

Yukarıda yer verilen değerlendirmeler ışığında, Adalet Divanı, Danimarka Yüksek Mahkemesinin ikinci sorusu hakkında takip eden değerlendirmeyi yapmıştır: 2008/95 sayılı Marka Direktifinin 4(4)(g) maddesi, başvuru sahibinin bu hüküm bağlamında kötü niyetli başvuru yaptığı sonucuna varılabilmesi için, incelenen vakaya ilişkin olarak, tescil başvurusunun yapıldığı tarihteki tüm ilgili faktörlerin değerlendirmeye alınması gerekmektedir, şeklinde yorumlanmalıdır. Başvuru sahibinin, başvurusu yapılan markayla karıştırılması olası bir markanın yurtdışında kullanıldığını bilmesi veya bilmesi gerekliliği, tek başına, başvuru sahibinin ilgili hüküm kapsamında, kötü niyetle hareket ettiği sonucuna varılması için yeterli değildir.

 

Adalet Divanına göre, Danimarka Yüksek Mahkemesi üçüncü sorusuyla, esas olarak, 2008/95 sayılı Marka Direktifinin 4(4)(g) maddesinin üye ülkelere, başvuru sahibinin yabancı bir markayı bilmesi veya bilmesi gerekliliği temeline dayalı olarak, yabancı markalar için özel bir koruma biçimi sağlayacak biçimde yorumlanmasına imkan verip vermediğini sormaktadır.

 

2008/95 sayılı Marka Direktifinin 4(4)(g) maddesinde yer alan gerekçe üye ülkelerin opsiyonel olarak mevzuatlarına alıp almamakta serbest oldukları bir hüküm olmakla birlikte, üye ülkenin serbestisi ulusal mevzuatına bu hükmü, direktifte yer aldığı haliyle alıp almamakla sınırlıdır. 2008/95 sayılı Direktif, üye ülkelerin direktifte bulunanların dışındaki ret veya hükümsüzlük nedenlerine ulusal mevzuatlarında yer vermelerine izin vermez.

 

Dolayısıyla, Adalet Divanı, Danimarka Yüksek Mahkemesinin üçüncü sorusu hakkında takip eden değerlendirmeyi yapmıştır: 2008/95 sayılı Marka Direktifinin 4(4)(g) maddesi, üye ülkelerin, yabancı markalara bu hükümle oluşturulan sistemden farklı olarak, başvuru sahibinin yabancı markayı bildiği veya bilmesi gerektiği esasına dayalı olarak, özel bir koruma sistemi oluşturmasına izin verilmediği, anlamına gelecek biçimde yorumlanmalıdır.

 

Sonuç olarak, Avrupa Birliği Adalet Divanının, Danimarka Yüksek Mahkemesinin sorularına yönelik ön yorum kararı aşağıdaki şekilde olmuştur:

 

 

1-     2008/95 sayılı Direktif madde 4(4)(g)’de yer alan kötü niyet kavramının, ilgili hüküm bağlamında, Avrupa Birliği içerisinde tek tip bir yorum gerektiren, Avrupa Birliği hukukuna ait otonom bir kavramdır.

 

 

2-    2008/95 sayılı Marka Direktifinin 4(4)(g) maddesi, başvuru sahibinin bu hüküm bağlamında kötü niyetli başvuru yaptığı sonucuna varılabilmesi için, incelenen vakaya ilişkin olarak, tescil başvurusunun yapıldığı tarihteki tüm ilgili faktörlerin değerlendirmeye alınması gerekmektedir, şeklinde yorumlanmalıdır. Başvuru sahibinin, başvurusu yapılan markayla karıştırılması olası bir markanın yurtdışında üçüncü bir kişi tarafından kullanıldığını bilmesi veya bilmesi gerekliliği hususu, tek başına, başvuru sahibinin ilgili hüküm kapsamında, kötü niyetle hareket ettiği sonucuna varılması için yeterli değildir.

 

 

3-    2008/95 sayılı Marka Direktifinin 4(4)(g) maddesi, üye ülkelerin, yabancı markalara bu hükümle oluşturulan sistemden farklı olarak, başvuru sahibinin yabancı markayı bildiği veya bilmesi gerektiği esasına dayalı olarak, özel bir koruma sistemi oluşturmasına izin verilmediği, anlamına gelecek biçimde yorumlanmalıdır.

 

 

Adalet Divanının henüz çok yeni (bu yazı Adalet Divanı kararının verilmesinden bir gün sonra yazılmıştır – yazar burada bloğunun sağladığı hizmetin hızına dikkat çekiyor) olan bu kararıyla getirdiği yorum, kötü niyetle yapılan marka başvurularının tespit edilmesinde, bir faktörün (ilgili markanın başvuru tarihinden önce yurtdışında kullanıldığının başvuru sahibi tarafından bilinmesi veya bilinmesinin gerektiği hususu) tek başına yeterli olmadığı, somut uyuşmazlıkla ilgili diğer hususların da dikkate alınması gerektiğini işaret etmektedir. Bununla birlikte, tespit edilebilecek diğer hususların da (başvuru sahibinin söz konusu üçüncü kişinin kullanımını engelleme niyetinde olması, üçüncü kişinin işaretinin ve tescili talep edilen işaretin yararlandığı hukuki korumanın derecesi, vb.) objektif kriterlerle tespit edilmesinin güçlüğü, kötü niyetli başvuru değerlendirmesini, kanaatimizce her durumda büyük ölçüde öznel bir değerlendirme durumunda tutacaktır.

 

Türk Patent Enstitüsüne yapılan ilana itirazlarda, itirazların neredeyse üçte ikisinde başvuru sahiplerinin kötü niyetli başvuru gerekçesini öne sürmesi, bu iddianın genellikle hiçbir kanıta dayanmaması ve kötü niyetli başvuru hususunu objektif kriterlerle değerlendirmenin güçlüğü gibi haller, Enstitü değerlendirmesinde kötü niyetli başvuru tespitine ancak sınırlı ve özel durumlarda varılmasına yol açmaktadır. Adalet Divanı kararında yer verilen değerlendirmeler de, kötü niyetli başvuru tespitine, ancak özel hallerde varılabileceğini göstermektedir. Bu haliyle, geleceğe yönelik beklenti ve temennimiz, Türk marka uygulamasında ilana itiraz aşamasında, genellikle, kopyala – yapıştır kolaycılığı bağlamında, standart metinlerle sıklıkla ileri sürülen kötü niyet iddialarının, daha objektif biçimde ve kanıtlarla ileri sürülmesidir.

 

 Önder Erol Ünsal

Haziran 2013

unsalonderol@gmail.com