ADALET DİVANI MINERAL MAGIC KARARI (C‑809/18 P)
Müvekkillerimizden, özellikle distribütörlük ve benzeri şekillerde hizmet veren müvekkillerimizden zaman zaman satışını, dağıtımını üstlendikleri markalar için kendi adlarına marka tescil başvurusu yapılması yönünde talepler alıyoruz. Bu taleple karşılaştığımızda ilk sorumuz “Markanın asıl sahibinin izni var mı?” oluyor. Kimileri kimi zaman bu soruyu tepkiyle bile karşılayabiliyor. Çünkü özellikle markanın asıl sahibinin yurtdışında olması ve Türkiye’yi belki de henüz kendisi için geniş bir pazar gibi görmemesi nedeniyle, bu müvekkiller -kendilerine göre- tamamen iyi niyetle hareket ediyor ve dağıtımını üstlendikleri pazarda markanın korumasını sağlamayı hedefliyorlar. Ancak bu tür durumlarda da mutlaka yine de asıl marka sahibinden öncelikle markayı Türkiye’de de kendi adına korumasını talep etmelerini ve olumlu yanıt alamadıklarında yazılı izin talep etmelerini, bunu da alamadıklarında gerekli görüyorlarsa marka sahibiyle yapacakları bir mutabakat çerçevesinde harekete geçmelerini öneriyoruz. Neden mi?
Şimdi paylaşacağımız davadaki gibi süreçlerle karşılaşmamaları ve karşılaşırlarsa da “tümüyle kötü niyetli” görülmemeleri için.
İşte niyetini doğrudan öngöremeyeceğimiz John Mills Ltd de MINERAL MAGIC kelime markasının Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO)’nde tescil edilmesi için 18 Eylül 2013 tarihinde bir başvuru gerçekleştiriyor.
Başvuru kapsamında aşağıdaki mallar yer alıyor:
Sınıf 3: Saç losyonları; aşındırıcı müstahzarlar; sabunlar; parfümeri; uçucu yağlar; makyaj malzemeleri; cilt, saç derisi ve saç temizliği ve bakımı için müstahzarlar; kişisel kullanım için deodorantlar.
Başvurunun yayımı aşamasında ise Jerome Alexander Consulting tarafından itiraz ediliyor ve itiraza gerekçe gösterilen markalar, aşağıda görselleri yer alan sırasıyla A.B.D.’nde “mineral katkı içeren yüz pudrası” için tescilli marka ve “kozmetikler” için kullanılan tescilsiz marka:
İtiraza gerekçe gösterilen ve sonrasında birim, kurul ve mahkemeleri birbirinden farklı kararlar vermeye ve farklı yorumlamalara, dolayısıyla tartışmaya yol açan hüküm ise Birlik Marka Tüzüğünün 8 (3) numaralı maddesi:
“Bir marka için, marka sahibinin izni olmadan ticari vekil veya temsilcisinin* kendi adına yaptığı başvuru, ilgili vekil veya temsilcisi eylemini haklı gösteremediği taktirde marka sahibinin itirazı üzerine reddedilir.”
(*Metnin sonraki kısımlarında yalnızca ‘temsilci’ olarak anılacaktır.)
Türkiye için ise bu maddenin karşılığı ise şu şekilde;
SMK- 6 (2) Ticari vekil veya temsilcinin, marka sahibinin izni olmaksızın ve haklı bir sebebe dayanmaksızın markanın aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerinin kendi adına tescili için yaptığı başvuru, marka sahibinin itirazı üzerine reddedilir.
Bu bağlantıdan detaylarına erişebileceğiniz Adalet Divanı kararına ilişkin önceki süreci kısaca özetleyecek olursak:
– İlk olarak EUIPO İtiraz Birimi yayıma itirazı reddeder.
– İtiraz Birimi’nin bu kararı temyize taşınır ve Temyiz Kurulu ise kararı iptal ederek, başvuruyu reddeder.
– Başvuru sahibi, Temyiz Kurulu’nun kararına karşı Genel Mahkeme nezdinde dava açar ve dava sonucunda bu kez de Temyiz Kurulu kararı iptal edilir.
– EUIPO bu kararı temyize götürür ve Adalet Divanı tarafından Temyiz Kurulu haklı bulunarak sonuçlanacak inceleme konusu karar verilir.
Tüm bu süreçte, ilgili madde kapsamında dikkate alınan ve maddenin yorumlanması açısından farklı görüşlere yol açan hususları ana başlıkları ile şu şekilde ele almak isteriz:
1- Temsilci tarafından izinsiz olarak tesciline başvurulan markanın AYNI veya BENZER olması
Bu hususta tartışılan nokta; ilgili maddenin uygulanabilirliğinin yalnızca “aynı” marka kapsamında mı ele alınması gerektiği, yoksa hükmün kapsamının “benzer” markaları da içerip içermediğidir.
Öngörülebileceği üzere, başvuru sahibi “benzer” markalar için bu maddenin geçerli olamayacağını iddia etmektedir. Şu açıdan doğrudur ki, Tüzüğün 8(3) maddesine ve Tüzük üye ülkeler tarafından farklı yorumlandığında esas alınacağı taahhüt edilen Paris Sözleşmesi’nin 6. maddesindeki ilgili Fransızca hükme bakıldığında da “aynı” veya “benzer” gibi ifadelerin açıkça yer almadığı, yalnızca “cette marque” (bu marka) ifadesinin yer aldığı görülmektedir. Dolayısıyla da bu hüküm benzer markaları hariç tutuyor gibi anlaşılabilmektedir.
Temyiz Kurulu ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi ise burada önemli bir noktayı ele alıyor ve bu maddenin yanlış yorumlandığına, daha doğrusu “yalnızca aynı markalar için” kısıtlanacak şekilde yorumlanır ise yanlış olacağına kanaat getiriyor. Çünkü, bahsi geçen maddenin asıl amacının “markanın temsilcisi tarafından kötü niyetli girişimlerin engellenmesi” olduğu hususuna da odaklanmak gerektiğini savunuyorlar. Bu yönde bir değerlendirmenin yapılabilmesi için markaların esas unsurlarının çakışmasının da yeterli olacağı; üstelik bu durumun da diğer bileşenler ile birlikte değerlendirilmesi gerektiğine kanaat getiriliyor. Çünkü EUIPO Temyiz Kurulu’na göre yine hükmün izlediği amaç göz önünde bulundurulduğunda, bu hükmün ekonomik veya ticari açıdan uygulanmasına yönelik kriter, analiz edilen markaların bütünlüğüyle eşdeğerliğidir.
Hatta burada önceki kararda Genel Mahkeme’nin ilgili maddenin esas amacını dikkate almamış olması da eleştiriliyor. Bu eleştiriye yol açan durum ise şöyle ki; Paris Sözleşmesi’nin de 6. maddesine karşılık gelen bu maddedeki lafzın belirsizliği Genel Mahkeme sürecinde detaylıca irdelenmiyor. Konunun mevcut davada netleştirilmesi için ise Sözleşme’nin revizyonu aşamasında yapılan taslak çalışmalar inceleniyor. Her ne kadar o dönemlerde söz konusu hükmün lafzına ‘benzer işaretler’ kelimelerinin eklenmesi ile ilgili birkaç önerinin Çalışma Grubu tarafından reddedildiği görülse de Genel Mahkeme’nin sadece bu gerçeğe dayanarak, AB yasalarının bu hükmün uygulanmasını yalnızca aynı markalarla sınırlandırma niyetinde olduğu sonucuna varması hatalı bulunuyor. Çünkü, ‘aynılık’ kavramı da bu hükmün ifadesinde yer almamaktadır ve asıl amaç doğrultusunda yukarıda da belirtildiği gibi yalnızca temsilcinin asıl markayı taklit edip etmediği veya kötüye kullanıp kullanmadığına odaklanmak mümkündür. Dolayısıyla da markalar için herhangi bir aynılık veya benzerlik gerekliliğini göz ardı etmenin de mümkün olduğuna kanaat getiriliyor. Konu Paris Sözleşmesi’ndeki ilgili hükmün lafzının irdelenmesi aşamasında Lizbon Konferansı Bildirileri’nin incelenmesine dek gidiyor ve bu bildirilerde de hükmün “markaların benzer olması halinde” de uygulanabilirliğine dair atıflar ortaya konuyor. Kaldı ki yerleşik içtihata göre, “AB hukukunun bir hükmünün yorumlanmasının, sadece lafzından değil, aynı zamanda bağlamından ve bir parçasını oluşturduğu eylemin izlediği amaç ve amacın da dikkate alınmasını gerektirdiği hatırlanmalıdır” deniyor ve ekleniyor; “AB hukukunun bir hükmünün yasama geçmişi, yorumlanmasıyla ilgili unsurları da ortaya çıkarabilir.”
Önceki kararda Genel Mahkeme’nin, kötüye kullanımın olması için işaretlerin aynı olması gerektiğini düşünerek marka mevzuatının temel taşlarından biriyle çelişmekte olduğu da vurgulanıyor. Buna göre, iki işaret arasında yalnızca aynılık durumu değil, davanın diğer tüm koşulları da dikkate alınarak, çeşitli derecelerde benzerlik ile bir bağlantı kurulabileceği yineleniyor.
EUIPO, Genel Mahkeme’nin yaklaşımının bir marka sahibini, kendi markasını temsilcisinin farklı yollarla kötüye kullanma girişiminde bulunabileceği noktada durdurabilmesi için gerekli olan esnekliği sağlamayacağını öne sürüyor. Aksi düşünüldüğünde; önceki marka sahibini tarafından yetkilendirilmeden temsilcisi tarafından tescil başvurusu yapılması durumunda, marka sahibi başvuruyu iptal ettirebilmek için tescili beklemek zorunda bırakılacaktır ki mevzuat bağlamında esasen bu konuda mümkün olan en kısa sürede harekete geçilmesi gerektiği açıktır ve bu zemin başvuru aşamasında da sağlanmalıdır. Aynı şekilde ilgili maddenin sadece aynı markalar için geçerli olması gerektiği şeklinde yorumlanması halinde de Tüzüğün genel şemasının sorgulanmasına neden olacaktır. Zira bu durumda, önceki marka sahibinin benzer bir markanın temsilcisi adına tescil edilmesine karşı çıkma hakkından mahrum bırakılmasına neden olacaktır. Yani bir de şöyle vurgulanıyor ki “Avrupa Birliği TRIPS Anlaşmasına taraf olduğu için, marka mevzuatını mümkün olduğunca bu anlaşmanın lafzına ve amacına göre yorumlamakla yükümlüdür.”
Yine de benzerlik değerlendirmesine dönüldüğünde; açıkça görülüyor ki temsilci, önceki markadan yalnızca üreticinin adını çıkarıyor ve ‘MINERAL MAGIC’ kelimelerini ters çevirerek başvuruda bulunuyor. Bu durumda, zaten markanın Avrupa Birliği’ndeki ilgili tüketici tarafından iki bileşenden oluşan bir işaret olarak algılanmasının muhtemel olduğuna kanaat getiriliyor. Yani, “Jerome Alexander” bileşeni büyük olasılıkla “house-mark “olarak, diğer bir deyişle “üründen sorumlu kuruluşu” tanımlayan bileşen olarak görülecek ve “magic minerals” bileşeni ise ürünü veya ürün hattının bir kimliği gibi algılanacak. Böylelikle Temyiz Kurulu da ilk olarak başvuruya konu markanın kelime unsurları arasındaki çarpıcı benzerliğe dikkat çekiyor. Bunun üzerine başvuru sahibi konuyu her ne kadar Temyiz Kurulu’nun karıştırılma ihtimalinin değerlendirilmesine ilişkin kriterlere (ilgili ülkenin tüketicisinin algısına göre değerlendirilmesi vb) yöneltmeye çalışsa da mevcut davada markaların esas unsurlarının çakışması itibariyle benzerlik tespiti yeterli görülüyor. Nitekim, mevcut davada ilgili madde kapsamında bu husus karıştırılma ihtimalinin varlığı temelinde zaten başka bir madde kapsamında yer aldığından dolayı değerlendirilemeyecek ve değerlendirilse de çok etkilemeyecekti.
Nihayetinde, ilgili başvuru ve önceki Genel Mahkeme kararı özellikle en çok bu çerçevede detaylıca değerlendirilerek iptal ediliyor.
Diğer tartışılan konular ile devam edecek olursak;
2- Temsilci tarafından izinsiz olarak tesciline başvurulan markanın kapsadığı mal/hizmetlerin AYNI veya BENZER olması
Yukarıdaki konu kadar detaylı olmasa da başvuruya konu malların da aynı olması gerekliliği veya benzer olmasının da dikkate alınması gerekliliği ayrıca tartışılıyor. Temyiz Kurulu bu noktada, ilgili maddenin yine mal veya hizmetlerin yalnızca “aynı” olduğu durumlarda değil, “benzer” olduğu durumlarla da ilişkili olduğuna işaret ediyor.
Zaten mevcut davada, söz konusu markaların kapsadığı malların aynı olduğu kaydediliyor. Önceki markanın kapsadığı “mineral katkı içeren yüz pudrası” ile başvuruya konu edilen markanın kapsadığı “kozmetikler” ile “cilt bakımı için müstahzarlar” açısından aynı görülüyor. Bilindiği üzere yerleşik içtihada göre, mal veya hizmetlerin benzerliği değerlendirilirken, bu mal veya hizmetlere ilişkin tüm ilgili faktörler dikkate alınmalıdır. Bu faktörler de özellikle malların veya hizmetlerin doğalarını, amaçlarını, kullanım yöntemlerini ve birbirleriyle rekabet halinde veya tamamlayıcı olup olmadıklarını kapsamaktadır. Mevcut davada da bu faktörler dikkate alınarak değerlendiriliyor ve Temyiz Kurulu’nun da belirttiği gibi ilgili ürünlerin aynı içerikleri barındırabileceği gerçeğinden yola çıkılarak, genellikle aynı şirketler tarafından üretileceği ve aynı eczaneler veya aynı perakende mağaza reyonlarında birlikte sunulacağı hususu ekleniyor.
Nihayetinde malların aynı olduğuna kanaat getiriliyor ve başvuru tümü için reddediliyor.
3- “Temsilci” kavramının doğru yorumlanması ve tespiti
Başvuru sahibi, kendisini “temsilci” olarak tespit aşamasında Temyiz Kurulu’nun hatalı davrandığını ve dolayısıyla ilgili maddeye göre başvurusunun iptal edilemeyeceğini de öne sürüyor.
Oysa ki Temyiz Kurulu bu noktada “temsilci” kavramının geniş yorumlanması, doğru tespit edilmesi gerektiğini belirtmiştir ve detaylıca değerlendirme yapmıştır.
Temyiz Kurulu, taraflar arasındaki distribütörlük anlaşmasının, John Mills’in Avrupa Birliği içinde Jerome Alexander Consulting’in mallarının dağıtımından sorumlu olmasını şart koştuğunu tespit etmiştir. Ayrıca anlaşmada; anlaşmanın münhasırlığına, rekabet etmeme hükmüne ve Jerome Alexander Consulting’in fikri mülkiyet haklarına ilişkin konulara dair hükümlerin bulunduğunu da kaydetmiştir. Nihayetinde, Mahkeme Jerome Alexander Consulting tarafından sunulan ve itiraz edilen marka başvurusunun yapıldığı tarihten iki ay önceki bir tarihi taşıyan satın alma siparişlerinin, basit bir tedarikçi / distribütör ilişkisinin ötesinde önemli bir ticari ilişkinin varlığını gösterdiğine karar vermiştir. Bu nedenle Temyiz Kurulu, marka başvurusunun yapıldığı sırada, taraflar arasında genel bir güven ve sadakat görevine yol açan fiili, devam eden ve geçici olmayan bir iş ilişkisinin mevcut olduğuna ve dolayısıyla John Mills’in ilgili madde çerçevesinde bir ‘temsilci’ olarak değerlendirilebileceğine kanaat getirmesi doğrudur.
Ayrıca, yine ilgili maddenin amacı göz önüne alındığında esas amaç; ilgili markanın veya benzerinin temsilcisi tarafından kötüye kullanılmasını önlemektir. Çünkü temsilcisi, marka sahibi ile iş ilişkisi sırasında bilgi ve deneyim edinir ve bunu da istismar edebilir. Böylelikle marka sahibinin çabası ve yatırımından uygunsuz şekilde faydalanabilir. Hem temsilcinin doğru tespit edilmesi hem de bir üstte bahsettiğimiz noktada bu nedenle, EUIPO’ya göre temsilci tarafından bu tür bir bilginin izinsiz şekilde kullanılması, aynı markanın tescili ve kullanımı ile sınırlandırılamaz ve kötü niyete de işaret edebilir. Çünkü mevcut davada temsilci aynı zamanda önceki markanın temel bileşenlerini de başvuruya konu etmiştir ve bu durum kötüye kullanma niyetinde olduğu şeklinde de yorumlanabilir.
Özetle Temyiz Kurulu, taraflardan birinin diğerinin çıkarlarını temsil ettiği sözleşmeye dayalı bir anlaşmaya dayalı olarak bu kavramların her türlü ilişkiyi kapsayacak şekilde yorumlanması gerektiğini belirterek ve buna göre değerlendirme yaparak da doğru bir karar vermiştir. Bu hükmün uygulanması açısından, taraflar arasında, başvurana açıkça veya zımnen dayatma yoluyla güvene dayalı bir ilişki doğuran türden bir anlaşma veya ticari iş birliği bulunması yeterlidir ve bu kapsamda önceki marka sahibinin çıkarlarına ilişkin genel bir güven ve sadakat görevinin de temsilci tarafından yerine getirilmesi beklenir.
Bu dava ve detayları özelinde söylemek ve de olası durumlar için genellemek gerekir ise, değerlendirmeye esas bu madde özelinde aşağıdaki hususlar Temyiz Kurulu tarafından sırasıyla doğru şekilde tespit edilmiştir:
– Karşı taraf, önceki markanın sahibi olmalıdır.
– Başvuru sahibini, markanın esas sahibinin temsilcisi veya ticari vekili olmalıdır.
– Başvuru, marka sahibinin izni olmadan ve söz konusu vekilin veya temsilcisinin eylemini haklı gösterecek meşru nedenler olmaksızın söz konusu vekil veya temsilci adına yapılmış olmalıdır.
– Başvuru aynı veya benzer işaret ve mallarla ilgili olmalıdır.
Yazıda ele aldığımız Adalet Divanı kararında tespit edilen en önemli husus; Birlik Marka Tüzüğü’nde yer bulan “Bir marka için, marka sahibinin izni olmadan ticari vekil veya temsilcisinin* kendi adına yaptığı başvuru, ilgili vekil veya temsilcisi eylemini haklı gösteremediği taktirde marka sahibinin itirazı üzerine reddedilir.” hükmünün uygulama alanının “aynı” markalarla sınırlı olmadığı, “benzer” markaların da aynı hüküm kapsamında reddedilebileceğidir. Ve hatta, 6769 sayılı SMK madde 6(2)’de yer alan paralel hükmün kapsamının “aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer markalarla” sınırlandırılmış olması da gelecek yıllarda Türk ve AB uygulamaları arasındaki yeni bir farklılık olarak değerlendirilip yeni tartışmalara yol açabilecektir.
Karardan aldığımız bir diğer önemli mesaj ise; tartışma konusu mevzuat hükümlerindeki tanımların muğlak ve yoruma açık görünmesi halinde, esasen o hükmün amacına göre hareket edilmesi gerekliliğidir. Sizlere aktardığımız davada, Adalet Divanı bunu Paris Sözleşmesi ve revizyonu konferanslarının tutanaklarına kadar giderek yapmıştır. Peki biz 6769 sayılı SMK madde 6(2)’nin kapsamının hangi nedenle “aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer markalarla” sınırlı tutulduğunu kimden ve nasıl öğrenebiliriz sizce? Sorunun yanıtı kanunun gerekçesine bakmak derseniz, peşinen söyleyelim bu yeterli değil; çünkü gerekçe “Mevcut düzenlemeden farklı olarak itiraz edilen başvuru ile itiraza konu marka arasındaki benzerlik derecesini belirlemek adına madde metnine bu belirliliği sağlayacak şekilde bir ekleme yapılmıştır.” demekte ve bu ifade “benzer markaların” neden hükmün kapsamı dışında bırakıldığını açıklamaktan yoksun.
Aslı BAŞPINAR
Ocak 2021