Etiket: karıştırılma ihtimali

“HALLOUMI” DAVASINDA GENEL MAHKEME KARARI: “BBQLOUMI” VE “HALLOUMI” MARKALARI BENZER Mİ?


Geçtiğimiz yıl, 1 Nisan 2020 tarihinde, “AB Adalet Divanı “HALLOUMI” Kararı: Karıştırılma İhtimali Değerlendirmesinde İtiraz Gerekçesi Marka Ortak Marka Olduğunda İnceleme Nasıl Yapılmalıdır?”[1] başlıklı yazımızı kaleme almıştık. Yazıya konu olay, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Geleneksel Peyniri Hellimi Koruma Derneği (“Dernek”) ve Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (“EUIPO”) ile başvuru sahibi Bulgar şirket M. J. Dairies EOOD (“Bulgar şirket”) arasında görülmekteydi. En son Avrupa Birliği Adalet Divanı (“Divan”) önünde Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin (“Genel Mahkeme”) kararı temyiz edilmiş ve dosya Divan kararı ile Genel Mahkeme’ye dönmüştü ve yazımızı nihai kararı hep birlikte göreceğimizi söyleyerek bitirmiştik. İşte o uyuşmazlıkta nihai karar 20 Ocak 2021 tarihinde verildi. Kararın detaylarına geçmeden önce uyuşmazlığı ve bir önceki yazımıza konu kararı kısaca hatırlatmakta fayda görmekteyiz.

Uyuşmazlık konusu olayda bir Bulgar şirket, EUIPO nezdinde yukarıda görselini gördüğünüz ve Nice Sınıflandırmasına göre 29., 30. ve 43. sınıflarda yer alan mal ve hizmetler için tescil arayan “BBQLOUMI” marka başvurusunda bulunmuş, bunun neticesinde anılan başvuruya karşı AB ortak markası “HALLOUMI” dayanak gösterilerek Dernek tarafından itiraz edilmişti. EUIPO’nun itirazı reddetmesi üzerine Dernek, bu kararı EUIPO Temyiz Kurulu önüne getirmiş ve Temyiz Kurulu gerekçeli kararında “HALLOUMI” ve “BBQLOUMI” markalarının benzer olmadığına kanaat getirmişti.

Dernek, 26 Mayıs 2017 tarihinde EUIPO Temyiz Kurulu kararını, Genel Mahkeme önüne getirmiş ve Genel Mahkeme markaların karıştırılma ihtimali yaratmayacağına hükmetmişti. Dernek, Genel Mahkeme kararını Divan’ın önüne taşımış Divan kararında özetle,

  • Ortak markaların ayırt edici bir karakteri olup olmadığı incelenirken bireysel bir markadan farklı olmadığını fakat yine de karıştırılma ihtimali incelemesinde “karıştırılma ihtimali” kavramı ile anlaşılması gerekenin ilgili tüketici kesiminin malın veya hizmetin ticari kaynağının söz konusu ortak marka sahibi kuruluş olup olmadığı ile ilgili yanılgıya düşme olasılığı olarak algılanmasının gerektiğini,
  • Karıştırılma ihtimali incelemesinde bağlılık kuralı gereği bütüncül bir değerlendirme yapılmasının zorunlu olduğunu ve markaların benzerliği düşük olsa da mal ve hizmet benzerliği ya da aynılığının bu durumu dengeleyebileceğini,
  • Genel Mahkeme’nin bu bütüncül incelemeyi yapmayarak hukuki hataya düştüğünü,

değerlendirerek geri gönderdiği karar ile karıştırılma ihtimali incelemesinin yeniden yapılmasını karara bağlamıştı.

Bugünkü yazımıza konu 20 Ocak 2021 tarihli ve T‑328/17 sayılı Genel Mahkeme kararı ile[2] Divan’ın istediği şekilde genel bir değerlendirme yapılarak ve duruşma açılması suretiyle karar verilmiştir. Davacı Dernek, halkın, “BBQ” ibaresinin “BARBEKÜ” anlamına geldiğini bilmesi (özellikle İngiltere’de), hellim peynirinin de sıklıkla barbekü üzerinde yapılıyor olması göz önüne alındığında söz konusu ibarenin markanın esas unsuru “LOUMI” ye eklenmesinin itiraza dayanak markadan ayrışmasına yetmediğini iddia etmiştir. Ayrıca “BBQ” ibaresinin ayırt edici nitelikte olmadığını da savunmasına eklemiştir. Markaların esas unsurunun “LOUMI” olduğunu zira söz konusu ibarenin bir anlamı olmamakla birlikte tüketicilere direkt olarak “HELLİM” peyniri çağrıştırdığını ve bu bağlamda markaların karıştırılma ihtimali oluşturduğunu iddia etmiştir. Uyuşmazlığa konu markaların “portmanteau marks[3] olarak – diğer bir deyişle iki tane çok kolay tanınabilir kelime elementi içeren markalar olarak – değerlendirilmeleri gerektiğini belirtmiştir.

Bununla birlikte başvurunun Akdeniz bölgesini çağrıştıran görsel öğeler içermesinin[4], markalar arasındaki benzerliği arttırdığını, üstelik mal ve hizmetlerin aynı/benzer olduğu göz önüne alındığında bu benzerliğin güçlendiğini belirtmiştir.

Genel Mahkeme, Divan’ın bir önceki kararını bozma gerekçesi ile paralel olarak, bu sefer markalar arasındaki karıştırılma ihtimalini incelerken bütüncül bir değerlendirme yapmıştır. Genel Mahkeme’nin değerlendirmeleri, kararda olduğu gibi başlıklar altında tek tek incelenmesinin faydalı olacağı kanaatindeyiz.

  • İlgili Tüketici Kesimi ve Dikkat Seviyeleri ile İlgili Bölgenin Değerlendirilmesi

Uyuşmazlığa konu markalar Avrupa Birliği markaları olduğundan ve günlük tüketim mallarını içerdiğinden, ilgili bölge Avrupa Birliği ve ilgili tüketici genel halk, dikkat düzeyleri ise ortalama dikkat seviyesidir.

  • Mal ve Hizmetlerin Karşılaştırılması

Başvurunun kapsadığı sınıflardan 29. sınıfta yer alan “et özütleri” hariç malların ve 30. sınıftaki malların önceki markanın da kapsamında olduğu, 43. sınıfta yer alan hizmetlerin ise itiraza dayanak markanın kapsamındaki “peynir” odaklı mallardan farklılaştığını ama bir düzeyde benzer olduğu değerlendirilmiştir. Tüm bu nedenlerle, özetle, markaların kapsamındaki mal ve hizmetlerin bir kısmının birebir aynı, bir kısmının ise bir düzeyde benzer olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

  • Markaların Karşılaştırılması

Markaların görsel elementlerinin benzerliğinin zayıf olduğu değerlendirilmiştir. Gerekçe ise her iki markanın da içeriğinde bulunan “LOUMI” ibaresinin ikisinde de ayrı bir konumda olmaması ve aynı zamanda başvurunun “BBQLOUMI” olmasının görsel benzerliği zayıflattığı belirtilmiştir.

Üstelik Genel Mahkeme, EUIPO Temyiz Kurulu’nun ilk kararında markaları fonetik olarak benzer bularak hataya düştüğünü[5] ve yine Temyiz Kurulu’nun değerlendirmesinin aksine markaların kavramsal olarak da farklı olmadığını belirtmiş ve markaların fonetik ve kavramsal olarak düşük derecede benzer olduğuna kanaat getirmiştir.

  • Karıştırılma İhtimali Bütüncül Değerlendirmesi

Önceki tarihli marka Avrupa Birliği ortak markası olduğunda karıştırılma ihtimali kavramından anlaşılması gereken hususun halkın ilgili kesiminin ürünlerin kaynağının Dernek olduğu yanılgısına düşmesi olduğu bir kere daha vurgulanmıştır.

Yukarıda yer verilen tüm değerlendirmelerin birlikte incelenmesi ve özellikle başvurunun içeriğindeki kelime markası ile karşılaşan tüketicilerin markanın ilk unsurlarına, davaya konu olayda “BBQ” ibaresine, daha çok odaklanacağını ve başvurunun sonunda yer alan “LOUMI” ibaresinden ziyade “BBQ” ibaresini hatırlayacaklarının değerlendirilmesi gerektiği belirtilmiştir. 

Başvurunun kapsamında yer alan görsel öğelerin özellikle de barbekü üzerinde pişmiş hellim peyniri görselinin, kompozisyon olarak markanın kelime unsurunu desteklediğinin bir ölçüde kabulüne karar veren Genel Mahkeme, bu görsel öğenin daha çok barbeküyle ilişkilendirildiğini ve görselden direkt olarak barbekü ile pişirilen yiyeceğin hellim peyniri olduğunun anlaşılmasının mümkün olmadığını değerlendirmiştir. Ayrıca Genel Mahkeme’ye göre önceki markanın hiçbir görsel öğe içermemesi sebebiyle, başvurunun kapsamındaki görsel öğeler, başvuruya ayırt edicilik kazandırmaktadır.

Böylece Genel Mahkeme’nin bütüncül karıştırılma ihtimali değerlendirmesi neticesinde, her ne kadar markaların kapsamındaki mal ve hizmetler aynı/benzer olsa da başvurunun kapsamında yer alan “BBQ” ibaresinin markanın başında yer almasından dolayı ilgili tüketicinin dikkat seviyesi düşünüldüğünde ilk dikkat çeken ve akılda kalan unsur “BBQ” olacağından, “LOUMI” ibaresinin uyuşmazlığa konu marka başvurusunda düşük derecede ayırt edici niteliğe sahip olduğu kanaatine varılmıştır. Ayrıca önceki markanın düşük düzeyde ayırt edici karaktere sahip olduğu belirtilerek, markalar benzer bulunmamıştır.

Genel Mahkeme’nin kararının, tüketicilerin markaların başlangıcına daha çok dikkat ettiği yönündeki genel kanıya uygun olduğunu söylemek mümkündür. Ayrıca, ilk yazımıza konu Adalet Divanı kararının bozma gerekçesi olan markalar arasındaki benzerlik incelemesinin bütüncül olarak yapılması eksikliğinin de giderildiğini söyleyebiliriz. Netice itibariyle Genel Mahkeme, itiraza konu “BBQLoumi” başvurusunun bir bütün olarak değerlendirildiğinde, başvurunun, hellim peynirinden ziyade barbekü ile ilişkilendirileceği sonucuna ulaşmıştır…

Güldeniz DOĞAN ALKAN

Nisan 2021

guldenizdogan@hotmail.com


[1]https://iprgezgini.org/2020/04/01/ab-adalet-divani-halloumi-karari-karistirilma-ihtimali-degerlendirmesinde-itiraz-gerekcesi-marka-ortak-marka-oldugunda-inceleme-nasil-yapilmalidir/

[2]http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=EBDF16E86934A7432CA3FAD15AA8AEB3?text=&docid=236711&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1528650

[3] Kararın 42 nolu paragrafı “At the hearing, the applicant insisted that the term ‘bbqloumi’ should be analysed in the same way as the marks which it referred to as ‘portmanteau marks’, namely marks consistng of two very easily recognisable word elements.. […]”.

[4] Marka başvurusunun arka planında yer alan ev-masa sandalye ve tekne görselleri (kararın 61. paragrafı).

[5 Markaların başlangıçlarının farklı olması nedeniyle okunuşlarının genel olarak farklılaşacak olması sebebiyle fonetik olarak benzer olmadıkları değerlendirilmiştir (BBQloumi-Halloumi: BBQ harfleri ilgili tüketici kesimince “BARBEKÜ” olarak bilindiğinden, telaffuzunun da “BARBEKÜ” şeklinde olacağı değerlendirilmiştir).

Genel Mahkeme, Temyiz Kurulu’nun İncelemediği Bir Konuda Karar Verebilir Mi? JC JEAN CALL Champagne PRESTIGE Kararı

Court of Justice of the European Union

Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi (“Genel Mahkeme”), 9 Aralık 2020 tarihinde T-622/19 sayılı kararıyla üç boyutlu Avrupa Birliği (“AB”) Markası JC JEAN CALL Champagne PRESTIGE hakkında hüküm kurmuştur. Buna göre Mahkeme, yaptığı tüm değerlendirmelerin ardından Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (“EUIPO”) Temyiz Kurulu’nun uyuşmazlık konusu kararını iptal etmiştir, fakat, yetkisi olmadığından ötürü uyuşmazlık konusu kararı değiştirmek suretiyle bir yeni karar vermemiştir. Aşağıda Genel Mahkeme’nin ilgili uyuşmazlıkta yaptığı değerlendirmeler incelenmiştir. Kararın orijinal metnine bu bağlantıdan ulaşılabilir: 

EUIPO başvuru süreci ve uyuşmazlığın arka planı

16 Ocak 2017 tarihinde Munich Accessories GmbH, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (“EUIPO”) nezdinde siyah, altın ve (sonradan eklenmek üzere) beyaz renkli aşağıdaki JC JEAN CALL Champagne PRESTIGE isimli üç boyutlu şekil markası için başvuruda bulunmuştur:

Tescili istenen mal ve hizmetler bakımından ise 19 Nisan 2017 tarihinde yayıma çıkanlar, EUIPO nezdindeki incelemelerde yapılan kısıtlamaların ardından 33. sınıftaki “Coğrafi işaret olan şampanyanın tarifnamesi ile uyumlu olarak Fransız menşeli şaraplardan hususi olarak şampanya” mallarıdır. 

EUIPO İtiraz Süreci

6 Haziran 2017 tarihinde, Ace of Spades Holdings LLC, EUIPO nezdinde yukarıdaki marka başvurusuna itiraz etmiştir. İtiraz gerekçesi markalarından ilki, 21 Kasım 2008 tarihinde altın ve siyah renkli ve 33. sınıftaki “Şampanya menşe adı ile tescilli şaraplar” mallarını kapsayan aşağıdaki üç boyutlu AB markasıdır:

İtiraz gerekçesi bir diğer markası ise 5 Mart 2014 tarihinde tescil edilmiş, altın ve siyah renkli, 33. sınıfta “Biralar hariç alkollü içeceklerden hususi olarak şaraplar, köpüklü şaraplar ve şampanyalar” malları için tescilli üç boyutlu aşağıdaki AB markasıdır:

İtiraz gerekçesi üçüncü marka ise 17 Aralık 2013 tarihinde tescil edilmiş ‘diğer’ türünde altın renkli ve 33. sınıfta “Biralar hariç alkollü içeceklerden hususi olarak şaraplar, köpüklü şaraplar ve şampanyalar” mallarını kapsayan ve “Marka bir pozisyon markasıdır. Altın süslenmiş ön, arka ve boyun etiketleri ile merkezde tasvir edilen maça asından oluşur. Şişenin dış konturunu resimlendiren kesik çizgiler işaretin pozisyonunu göstermek içindir ve markanın bir unsuru değildir.” tanımını içeren aşağıdaki markadır: 

İtiraz sahibi, 207/2009 sayılı AB Marka Tüzüğünün m. 8/1(b) ve m. 8/5 (güncel Tüzük no. 2017/1001 m. 8/1(b) ve m. 8/5) kapsamında karıştırılma ihtimali ve tanınmışlık itirazlarında bulunmuştur. 

31 Ekim 2018 tarihli kararıyla İtirazlar Birimi, itirazı tümden reddetmiştir. Gerekçeleri ise öncelikle, işaretlerin açıkça farklı olmaları sebebiyle m. 8/1(b) kapsamında karıştırılma ihtimali bulunmamasıdır. İkinci olarak ise işaretler arası benzerliğin m. 8/5 kapsamında tanınmışlık için gerekli bir koşul olmasından ötürü bu itiraz nedeni bakımından başka koşulların incelenmesinin gerekli görülmemesidir. 

2 Ocak 2019 tarihinde itiraz sahibi, EUIPO nezdinde İtirazlar Birimi kararını temyiz etmiştir. Beşinci Temyiz Kurulu, 26 Haziran 2019 tarihinde temyiz talebini reddetmiştir. Özellikle, 1 ve 3 numaralı önceki markaların uyuşmazlık konusu işaretle benzer olmadığından m. 8/1(b) anlamında gerekli koşullardan biri bulunmadığından karıştırılma ihtimali olmadığına kanaat getirmiştir. Ayrıca, önceki markaların tanınmışlığının kanıtlanamadığına ve bu sebeple de tüm itiraz sebeplerinin reddedilmesine karar vermiştir. 

Genel Mahkeme Süreci

İtiraz sahibi, uyuşmazlık konusu kararın iptali için Genel Mahkeme’ye başvurmuştur.

Genel Mahkeme, öncelikle AB Tüzüğü m. 8/1(b) kapsamında karıştırılma ihtimaline ilişkin itirazı değerlendirmiştir. 

Yerleşik içtihada göre, karıştırılma ihtimali, halkın söz konusu mal ve hizmetlerin aynı veya ekonomik olarak ilişkili işletmelerden geldiğine inanması riskidir. Buna göre karıştırılma ihtimali, bütünsel olarak, ilgili halkın uyuşmazlık konusu mal ve hizmetler ile işaretleri algılamasına göre, özellikle işaretlerin benzerliği ve mal ve hizmetlerin benzerliğinin karşılıklı bağımlılığı olmak üzere somut olayın koşullarına göre tüm ilgili faktörler hesaba katarak değerlendirilmelidir. İşaretler ve mal ve hizmetlerin benzerliği kümülatif koşullardır. 

Temyiz Kurulu, ilgili halkın Avrupa Birliği’ndeki genel halktan oluştuğu ve ortalama dikkat seviyesine sahip olduğu kanaatindedir. Buna karşın EUIPO mahkeme önünde, Temyiz Kurulu’nun ilgili halkı şampanya tüketicileri olarak sınırlaması gerektiğini, bunun sebebinin de işaretlerin karşılaştırılırken kapsamlarındaki ortak mallarla ilgilenen halkın dikkate alınması gerektiğini savunmuştur. EUIPO’ya göre, bu tüketicilerin dikkat seviyesi nispeten de olsa ortalamadan yüksektir, zira şampanya diğer şarap çeşitlerine kıyasla daha pahalıdır ve genellikle aynı düzenlilikte tüketilmemektedir. Mahkeme, Temyiz Kurulu’nun aslında şampanyanın çok pahalı ve nadir olabileceğinde haklı olduğu ancak aslında nispeten düşük fiyatlara da satılabileceğini, bu sebeple de şampanyayla ilgilenen genel halkın bir üyesi olan ilgili tüketicinin dikkat seviyesinin tüketiciden tüketiciye değişeceğine karar vermiştir. Sonuç olarak Mahkeme, ilgili kesim olan şampanyayla ilgilenen genel Avrupa Birliği halkının ortalama dikkat seviyesi göstereceği kanaatine varmıştır. 

Somut olayda markaların kapsadığı mallar birebir aynıdır. İşaretlerin karşılaştırılmasında ise aşağıdaki değerlendirmeler yapılmıştır:

Karıştırılma ihtimalinin bir bütün olarak değerlendirilmesi; işaretlerin görsel, işitsel ve kavramsal benzerliğini ilgilendirdiği kadarıyla işaretlerin verdiği genel izlenime dayanarak ve özellikle ayırt edici ve baskın unsurları dikkate alınarak yapılır. İşaretlerin kapsadığı mal veya hizmetlerin ortalama tüketicisinin işaretleri algılayışı, karıştırılma ihtimalinin bir bütün olarak değerlendirilmesinde belirleyici bir rol oynamaktadır. Bu anlamda, ortalama tüketici normalde bir işareti bir bütün olarak algılamakta olup detaylarına girerek analiz yapmamaktadır. Eğer işaretin tüm diğer unsurları önemsiz ve göz ardı edilebilir ise benzerlik değerlendirmesi yalnızca baskın unsura dayanarak yapılabilmektedir. Tanımlayıcı olan, ayırt edici olmayan veya zayıf ayırt ediciliği olan unsurların benzerlik incelemesinde daha az önemi vardır. 

Temyiz Kurulu, işaretleri inceleyip unsurlarını belirlemiş, bunların tanımlayıcı, ayırt edici veya baskın olup olmadıklarını değerlendirip karşılaştırmıştır. Görsel, işitsel ve kavramsal açılardan işaretleri benzer bulmadığından uyuşmazlık konusu işaretlerin genel olarak benzer olmadıkları sonucuna varmıştır. Şişenin başındaki mantar kısmının siyah folyo ile kaplanmış olması, boyun kısmında şekil unsuru ihtiva eden etiket yer alması ve şişenin altın rengi folyoyla kaplanması gibi özellikleri ayırt edici bulunmamıştır ve işaretlerin baskın özellikleri incelenirken bunların ikincil rol oynayacağı kanaatindedir.

Temyiz Kurulu, 1 ve 2 numaralı gerekçe tarihli markaları değerlendirirken, ortalama tüketicinin ürünlerin ambalaj ve şekline bakarak herhangi bir kelime veya şekil unsuru olmadan ürünün kaynağına ilişkin tahminlerde bulunabilme alışkanlığının olmadığını, bu nedenle de üç boyutlu bir markanın ayırt ediciliğinin tesisinin bir kelime veya şekil markasına göre daha zor olduğunu vurgulamıştır. Ayrıca, somut olaydaki şeklin şampanya şişeleri için yaygın bir kullanımı olduğunu ve bu sebeple şampanya ve köpüklü şarap dahil alkollü içecekler için bu şeklin ayırt edici olmadığı kanaatine varmıştır. Kurul, 1 ve 2 numaralı önceki tarihli gerekçe markaların standart ve yaygın şampanya veya şarap şişesi şeklinden oluştuğu ve ilgili halkın ambalajı görür görmez diğer teşebbüslerinkinden kesin biçimde ayırarak kaynağını belirtebilecek bir şekil ve biçimden oluşmadığı sonucuna varmıştır. 

Photo by Tristan Gassert on Unsplash

Mahkeme, itiraz sahibinin bu aşamada yalnızca Temyiz Kurulu’nun üç boyutlu itiraza gerekçe markalarla karşılaştırmalarına karşı çıktığını fakat üçüncü gerekçe marka olan pozisyon markasına dair Temyiz Kurulu değerlendirmelerinin mahkeme önündeki uyuşmazlığa konu edilmediğini vurgulamıştır. Görsel incelemeyi yaparken Temyiz Kurulu, 1 ve 2 numaralı gerekçe markalar ile uyuşmazlık konusu markanın değişik unsurlarını değerlendirip doğru biçimde benzerlik ve farklılıklarını belirlemiştir. Ne var ki, Temyiz Kurulu’nun 1 ve 2 numaralı gerekçe markaların uyuşmazlık konusu markadan farklı oldukları sonucuna yalnızca aralarındaki farklılıkları değerlendirerek ulaşması ve markaları bir bütün olarak ele almaması bütünsel değerlendirme bakımından hatalı olmuştur. Genel Mahkeme, benzer unsurların her ne kadar ayırt edici olmasalar da Temyiz Kurulu tarafından bütünsel değerlendirme yapılırken değerlendirme dışı bırakılamayacağı ve sonuç olarak, 1 ve 2 numaralı gerekçe markalar ile uyuşmazlık konusu markaların benzer olmadığı sonucuna varılmasının hatalı olduğu kanaatine varılmıştır. Dolayısıyla, Temyiz Kurulu’nun bu markalar arasında karıştırılma ihtimalini değerlendirirken bütünsel değerlendirme yapması ve de en azından markaların görsel olarak benzediğini dikkate alması gerekirdi. Bu sebeple de Mahkeme, Temyiz Kurulu’nun bütünsel değerlendirme yapmadan AB Marka Tüzüğü m. 8/1(b) kapsamındaki koşullardan birinin gerçekleşmediğine karar vererek karıştırılma ihtimalinin varlığını bertaraf etmesinin bu hükmü ihlal ettiğine karar vermiştir. 

Temyiz Kurulu’nun kararının iptali ve değiştirilmesi talebi, iptal bakımından kabul edilmiş olup değişiklik açısından ise Genel Mahkeme’nin 2017/1001 sayılı AB Marka Tüzüğü m. 72/3 uyarınca Temyiz Kurulu’nun bir konum almadığı, bir kanaate varmadığı bir değerlendirmenin yeniden yapılabilmesi için bir yetkisi olmadığına karar verilmiştir. Dolayısıyla, kural olarak kararların değiştirilebilmesi yetkisinin kullanılabilmesi, Genel Mahkeme’nin Temyiz Kurulu tarafından yapılan değerlendirmeyi incelemesinin ardından uyuşmazlığın belirlenen maddi unsurları ve hukuk temelinde Temyiz Kurulu’nun alması gereken kararı belirlemesini içermektedir. Somut olayda, Genel Mahkeme’nin söz konusu değişikliği yapabilme yetkisinin oluşması için gerekli koşullar karşılanamamıştır. Temyiz Kurulu hatalı olarak uyuşmazlık konusu işaretlerin benzemediği sonucuna varıp karıştırılma ihtimalinin bütünsel değerlendirmesini yapmadığından Mahkeme’nin bu değerlendirmeyi yapabilmesi mümkün değildir, zira incelenerek değiştirebilecek bir Kurul değerlendirmesi bu konuda söz konusu değildir.  

Kararın kanaatimizce en önemli kısımları; üç boyutlu bir markanın ayırt ediciliğinin tesisinin bir kelime veya şekil markasına göre daha zor olması, işaretlerin karşılaştırılmasında benzerlik incelemesinin bütünsel değerlendirmeye dayanması gerektiği ve tüm faktörlerin ele alınması gerektiği ile son olarak Genel Mahkeme’nin Temyiz Kurulu kararını değiştirme yetkisinin yalnızca Kurul tarafından değerlendirme yapılmış ve kanaate varılmış hususlar hakkında olabileceğidir.

Alara NAÇAR

Ocak 2021

nacar.alara@gmail.com

MONSTER ENERGY’NİN GENEL MAHKEME ÖNÜNDEKİ PENÇE ZAFERİ

Avrupa Birliği Adalet Divanı (“ABAD”) Genel Mahkemesi, 2 Aralık 2020 tarihinde, Monster Energy Company ve Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (“EUIPO”) arasında görülen davada kararını verdi[1]. Kararda hem markalar arasındaki karıştırılma ihtimali hem de tescilsiz bir marka hakkına dayanan itiraz sahibinin itirazında başarılı olabilmesi için üstüne düşen yükümlülükler incelenmiştir.

Nanjing aisiyou Clothing Co. Ltd isimli şirket aşağıda görseline yer verilen markanın 18, 25 ve 35. sınıflarda yer alan mal ve hizmetler üzerinde tescil edilmesi talebiyle EUIPO nezdinde başvuruda bulunmuştur.

Enerji içecekleri sektöründe tanınmış bir şirket olan Monster Energy ise aşağıda görsellerine yer verilen 18, 25, 32, 35. sınıflarda tescilli AB markalarına dayanarak, başvurunun tesciline itiraz etmiştir.

Şirketin itirazı 21 Mart 2019’da İtiraz Birimi tarafından reddedilmiş, yapmış oldukları temyiz başvurusu da başarılı olmamıştır. Temyiz Kurulu’na göre, markalar arasındaki benzerlik çok düşük seviyededir ve aralarında kavramsal bir benzerlik de yoktur. Bu nedenle markalar arasında karıştırılma ihtimalinden bahsedilmesi mümkün değildir. İtiraz sahibi Monster Energy, anılan ret kararının iptali için ABAD Genel Mahkemesi nezdinde dava açmıştır.

İtiraz sahibi ilk olarak, Temyiz Kurulu’nun markalar arasındaki benzerlik derecesini düşük bulmakta hatalı olduğunu ve markalar arasında 2017/1001 sayılı AB Marka Tüzüğü (“Tüzük”) 8/1(b) maddesi anlamında karıştırılma ihtimali olduğunu iddia etmiştir. EUIPO ise Temyiz Kurulu’nun kararının yerinde olduğunu zira markaların yalnızca stilize edilmiş çizgiler içermeleri bakımından benzer olduğunu ancak çizgilerin stilizasyonunun ve pozisyonlarının farklı olduğunu belirtmiştir.

Temyiz Kurulu, uyuşmazlık konusu markanın üst kısmı daha geniş olan, farklı uzunluklarda dikey ve dalgalı üç çizgiden oluştuğunu; bu işaretin “pençe” veya “M” harfinin stilize edilmiş bir versiyonu olarak algılanabileceğini değerlendirmiştir. Kurula göre işaretler belirli sayıda stilize edilmiş çizgiler içermeleri bakımından benzer olarak algılanabilecektir ancak diğer tüm unsurlar bakımından işaretler arasında farklılıklar vardır. Kurul, çizgilerin şekil ve konumlarının farklı olduğunu, başvurunun daha çok bir üçgene benzerken önceki tarihli markaların dikdörtgene benzediğini; başvurudaki çizgilerin yukardan aşağı doğru birleştiğini ve birbirlerinden ayrı durduğunu oysaki önceki tarihli markalardaki çizgilerin düz bir şekilde indiğini ve açık bir şekilde birbirlerinden ayrı durmadıklarını belirtmiştir. Bu nedenlerle Kurul, markalar arasında çok az bir benzerliğin bulunduğuna karar vermiştir.

Genel Mahkeme, Kurulun belirttiği farklılıkları teyit etmekle birlikte bu farklılıkların markalardaki dikey çizgilerin özel stilizasyonlarının çok benzer olması nedeniyle telafi edildiğini, zira bu işaretlerin pençe veya çizik izlerini anımsatabileceğini belirtmiştir. Mahkemeye göre çizgilerin bu özel stilizasyonu ilgili kesimin dikkatini çekecek ve bu husus Temyiz Kurulu tarafından belirtilen farklılıklardan daha ağır basacaktır. Bu nedenle Mahkeme, markalar arasındaki görsel benzerliğin ortalama bir seviyede olduğuna karar vermiştir. Ayrıca Mahkeme, markalarda yer alan dikey dalgalı çizgilerin alta doğru incelmesinin genel izlenimlerine katkıda bulunduğunu bu nedenle Temyiz Kurulu’nun aksine markaların bu bakımdan da benzer olduğunu eklemiştir.

Temyiz Kurulu, markalar arasında işitsel benzerliğin de olmadığına karar vermiş ve tüketicilerin itiraza gerekçe markaları “M” harfi olarak algılayıp markayı bu şekilde telaffuz edebileceğini ifade etmiştir. Ancak Genel Mahkeme, kelime unsuru olmayan figüratif bir markanın başka bir marka ile kıyaslanmasında işitsel benzerlik incelemesi yapılmasının uygun olmadığını belirtmiştir.

Markaları kavramsal olarak da kıyaslayan Kurul, ilgili tüketici kesimini ikiye ayırmıştır. Bir kesim tüketicilerin başvuru konusu markayı yalnızca soyut bir şekil olarak algılayacağını bu nedenle de bu işareti hiçbir şeyle bağdaştırmayacaklarını; ancak birtakım tüketicilerin de işareti “pençeye benzer çizikler” olarak algılayacağını ve bu durumda işaret ile önceki tarihli markalar arasında düşük derecede bir benzerliğin söz konusu olacağını belirtmiştir.

Sonuç olarak dava konusu olan Temyiz Kurulu kararında mal ve hizmetler arasında ayniyet bulunmasına rağmen markalar arasında karıştırılma ihtimalinin bulunmadığına hükmedilmiştir.

Genel Mahkeme ise Temyiz Kurulu’nun işaretlerin görsel ve kavramsal kıyasında hataların olduğuna karar vermiştir. Mahkemeye göre markalar arasında karıştırılma ihtimali mevcuttur, zira markaların biçimlendirilmesi birbirine çok benzerdir. Bu nedenle itiraz sahibinin karıştırılma ihtimaline dayalı itirazını reddeden Kurul kararının kaldırılması gerekmiştir.

İtiraz sahibi, yapmış olduğu itirazına gerekçe olarak tescilli AB markalarının yanı sıra aynı görsele sahip tescilsiz Birleşik Krallık markalarına da dayanmış ve bu nedenle itirazının Tüzüğün 8(4) maddesine göre de kabul edilmesi gerektiğini iddia etmiştir. İlgili hükme göre, tescilsiz bir marka hakkına dayanılarak AB markasının tesciline itiraz edilebilmesi için dört şartın kümülatif bir şekilde mevcut olması gerekmektedir: marka ticaret sırasında kullanılmalıdır, markanın değeri yerelliği aşmalıdır, marka hakkı AB markasının başvuru tarihinden önce markanın kullanıldığı üye devletin hukuka uygun olarak edinilmiş olmalıdır ve son olarak marka sahibine sonraki tarihli bir markanın kullanımını önleme hakkı vermelidir.

Genel Mahkeme, bu sayılan dört koşuldan son ikisinin dayanılan tescilsiz marka hakkının kaynaklandığı üye devlet hukukuna göre değerlendirileceğini belirtmiştir. Yani dayanılan tescilsiz markanın AB markasından önce gelip gelmediği ve bu hakkın sonraki tarihli bir markanın kullanımını engelleyecek nitelikte olup olmadığı değerlendirmesi AB hukukuna göre değil ilgili yerel hukuka göre belirlenecektir. Bu hususların somut olayda varlığının ispat yükü de itiraz sahiplerine düşmektedir.

İtiraz sahibi Monster Energy, tescilsiz markalarının yalnızca “enerji içecekleri” üzerinde kullanıldığını ispat edebildiğinden İtiraz Birimi incelemesini yalnızca bu mallar ile itiraza konu markanın kapsadığı mallar arasında yapmıştır. Birim, itiraza konu markanın kapsamındaki (18, 25 ve 35. sınıflar) ürün ve hizmetlerin enerji içecekleri ile benzememesi nedeni ile işaretler arasında benzerlik olsa dahi müşterilerin bu markayı itiraz sahibinin markaları ile karıştırıp yanlış ürün tercihinde bulunmayacağına karar vermiştir.

Monster Energy’e göre İtiraz Birimi, bir haksız fiil teamülü olan ve tescilli olmayan markadan kaynaklan hakları üçüncü kişilerin benzer kullanımlarına karşı koruyan “passing off” hususuna ilişkin Birleşik Krallık yasasını somut olaya hatalı bir şekilde uygulamıştır. Nitekim itiraz sahibinin iddiasına göre, passing off bağlamında yapılacak bir incelemede mal ve hizmetler arasındaki benzerliğin bir önemi yoktur, zira tarafların değil aynı, ortak bir sektörde çalışma zorunluluğu bile yoktur. İtiraz sahibi bu hususu -tarafların aynı sektörde faaliyet gösterme zorunluluğunun olmadığını- dilekçesinde İngiltere ve Galler Yüksek Mahkemesi’nin vermiş olduğu bir karara atıf yaparak açıkladığını ve bunun göz ardı edildiğini iddia etmiştir.

Temyiz Kurulu ise İtiraz Biriminin vermiş olduğu kararın yerinde olduğunu çünkü itiraz sahibinin Birimin vermiş olduğu kararı çürütecek bir delil sunmadığını, bu nedenle Tüzüğün 8(4) maddesindeki gerekçenin yeterince desteklenmediğini belirtmiştir. Genel Mahkeme ise, Tüzüğün 8(4). maddesine dayanılarak yapılan bir itirazda itiraz sahibinin tescilsiz işaretin ticaret sırasında yerelliği aşacak şekilde kullanıldığına ve koruma kapsamına ilişkin deliller sunmasının gerekli olduğunu ve dayanılan üye devlet hukukuna ilişkin hüküm veya içtihatların açık bir şekilde tanımlanması gerektiğini belirtmiştir. Somut olayda ise itiraz sahibinin üstüne düşen bu yükümlülüğü yerine getirmediği ve dilekçesinde yalnızca bir mahkeme kararına dipnot olarak yer vermesinin bu anlamda yeterli olmadığı Genel Mahkeme’nin kararında belirtilmiştir. Bu nedenle Mahkeme itiraz sahibinin Tüzük madde 8(4)’e dayanan itirazını reddetmiştir.

Sonuç olarak Genel Mahkeme, Temyiz Kurulunun kararını iptal etmiştir.

Markaların genel izlenim olarak birbirine benzemesinin aralarındaki farklılıkları nasıl bertaraf edebileceğini ve de tescilsiz bir marka hakkına dayanan itiraz sahiplerinin itirazlarının başarılı olabilmesi için hangi hususları ispatlamaları gerektiğini açıklayan Genel Mahkeme kararının okuyucularımıza faydalı olacağını düşünüyoruz.

 Banu Eylül Yalçın

Ocak 2021

eylulyalcin96@gmail.com


[1] ABAD’ın T-35/20, EU:T:2020:579 sayılı 2 Aralık 2020 tarihli Monster Energy Company v EUIPO kararı, <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=D1AB56888AA7CBB741DE6A19FAB31CB1?text=&docid=234843&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=19326028&gt;

Zayıf Ayırt Edici Karakter Karıştırılma Olasılığını Ortadan Kaldırır mı? – FAIR v. FAIR ZONE (Adalet Divanı Genel Mahkemesi – T-589/19)

Yazıda okuyucularımıza aktaracağımız kararın dikkat çekici yönü, markaların ortak olarak içerdikleri kelime unsurunun ayırt edici karakterinin zayıf olduğu yönündeki tespite rağmen, gerek Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO)’nin gerekse de Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin markalar arasında karıştırılma ihtimalinin bulunduğu sonucuna ulaşmasıdır. Karar bu yönüyle, ayırt edici karakterin zayıflığının tek başına karıştırılma ihtimalini ortadan kaldırmadığı ana fikrini iletmektedir. 

Belirtilen husus hakkında içtihat da dahil, ayrıntılı açıklamalar getiren kararı, yazının kalan kısmında detaylarıyla ele alacağız.


FAIR ZONE kelime markasının EUIPO’da tescil edilmesi için 12 Temmuz 2017 tarihinde Oliver Gothe ve Martin Kunz tarafından başvuru gerçekleştiriliyor:

Başvuru kapsamında aşağıdaki mallar yer almaktadır:

Sınıf 21: Evde kullanım amaçlı eldivenler; Bahçede kullanım amaçlı eldivenler.

Sınıf 25: Yağmur botları; Spor ayakkabılar; Banyo terlikleri; Bahçe ayakkabıları.

Sınıf 28: Egzersiz bantları; Balonlar; Toplar; Oyuncaklar.

Başvurunun ilanına karşı Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG adına tescil edilmiş olan “FAIR” markası ile karıştırılma ihtimali gerekçesiyle itiraz ediliyor.

İtiraza gerekçe gösterilen marka ve tescilli olduğu mallar ise şu şekilde:

Sınıf 25: Giysiler; Ayakkabılar; Baş giysileri.

Sınıf 28: Oyuncaklar; 28. sınıfa dahil jimnastik ve spor malzemeleri; Noel ağacı süsleri

İtirazın EUIPO İtiraz Birimi tarafından kabul edilmesi üzerine, başvuru sahipleri İtiraz Birimi’nin kararını EUIPO Temyiz Kurulu’na taşıyor. Temyiz Kurulu, 3 Temmuz 2019 tarihli kararla (bundan böyle “itiraz edilen karar” olarak anılacaktır) itirazı kısmen kabul ediyor.

Temyiz Kurulu Kararı:

Temyiz Kurulu;

  • İlk olarak, başvurunun kapsadığı Sınıf 21’deki malların, tescilli markanın kapsadığı mallara benzer olmadığına ve dolayısıyla bu mallar bakımından karıştırılma ihtimali olamayacağına karar vermiştir.
  • Başvuruya konu markanın kapsadığı Sınıf 25 ve 28’de yer alan mallarla ilgili olarak karıştırılma ihtimali bulunduğuna karar vermiştir. Bu noktada, Avrupa Birliği’ndeki Almanca konuşan tüketicinin algısının dikkate alınması gerektiği ve ilgili kesim için de bu ürünleri satın alırken ortalama bir dikkat düzeyi gerekeceği esas alınır. Aynı zamanda, başvuruya konu markanın ilgili sınıflarında yer alan ürünler özelleştirilerek “yağmur botları, egzersiz bantları vb” şeklinde belirtilmiş olsa da, bu malların tescilli önceki tarihli markanın koruma kapsamına dahil olduğu ve dolayısıyla malların aynı olduğuna kanaat getirir.
  • Markalar arasında ortalamanın altında görsel benzerlik, ortalama derecede fonetik benzerlik ve kavramsal olarak ise işaretlerin benzer olduğunu tespit eder.
  • Önceki markanın ayırt edici karakterinin, koruma kapsamında yer alan malların adil ticaretten (fair trade) gelebileceği ölçüde, biraz zayıfladığına karar verir. Bu bağlamda “fair” kelimesinin tanımlayıcı bir çağrışımı olduğunu kabul eder.
  • Başvuruya konu markanın Sınıf 25 ve 28’deki mallar için tescil edilmesi halinde, makul ölçüde gözlemci tüketici tarafından karıştırılabileceğine kanaat getirir.
  • Nihayetinde Temyiz Kurulu, daha önceki süreçte İtiraz Birimi’nin Sınıf 21 kapsamındaki mallar için verdiği kararı kısmen iptal eder. Ancak, Sınıf 25 ve 28 kapsamındaki mallarla ilgili ret kararını onar.

Başvuru sahipleri EUIPO Temyiz Kurulu’nun kararının iptalini talep ederek dava açarlar, dava Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi tarafından görülür ve 9 Eylül 2020’de alınan T-589/19 numaralı karar ile sonuçlanır.  Mahkeme kararı aşağıdaki bağlantıdan görülebilir:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=230802&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2300730

Başvuru sahiplerinin iddiaları:

–  İtiraza konu kararın gerekçelerinde bir çelişki bulunduğunu öne sürerler. Temyiz Kurulu, karıştırılma ihtimalinin genel değerlendirmesi sırasında ortalamanın üstünde bir benzerliğe atıfta bulunurken, aynı zamanda fonetik açıdan ortalama derecede benzerlik bulunduğunu bildirmiştir.

– İkincisi, Temyiz Kurulu’nun markaları karşılaştırırken ve karıştırılma ihtimalinin genel değerlendirmesini yaparken “fair” kelimesinin tanımlayıcı yapısını yeterince dikkate almadığını öne sürerler. Esasen bu kelimenin tanımlayıcı karakterini dikkate almanın, markaların farklı olduğu ve önceki tescilli markanın ayırt edici karakterden yoksun olduğu ve dolayısıyla herhangi bir karıştırılma ihtimali olmadığı sonucuna götürmesi gerektiğini iddia ederler. Bu iddiaları desteklemek için de EUIPO İnceleme Bölümü kararında yer alan mevcut değerlendirmelere, karşı tarafın kendi markasının somut kullanımına ve Almanya’da bu kelimeyi içeren çok sayıda marka ve aynı ibareyi taşıyan etiket olduğuna atıfta bulunurlar.

EUIPO ve önceki tescilli marka sahibi elbette ki bu iddialara katılmamaktadır.

Bu mülahazalar ışığında mevcut davada, Temyiz Kurulu’nun söz konusu markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunduğunu doğru bir şekilde tespit edip etmediğinin değerlendirmek gerekir.

İlgili tüketici grubunun tespiti:

Yerleşik içtihata göre, karıştırılma ihtimalinin genel değerlendirmesi bağlamında, ilgili ürün kategorisinin makul ölçüde özenli ve bilgili ortalama tüketicisi dikkate alınmalıdır. Ortalama tüketicinin ilgi düzeyinin mal veya hizmetlerin kategorisine bağlı olarak değişme olasılığının yüksek olduğu da dikkate alınmalıdır.

– Mevcut davada önceki marka koruması Birliğin tamamını kapsadığından, karıştırılma ihtimali bu bölgenin tamamındaki ilgili ürün tüketicileri açısından değerlendirilmelidir. Temyiz Kurulu da itiraz edilen kararı değerlendirirken genel halkı ve ortalama dikkat düzeyini dikkate almıştır. Ayrıca, ilgili tüketici için yapılan bu tanıma başvuru sahipleri tarafından da itiraz edilmediği için kararın yerinde olduğuna kanaat getirilir.

– Ek olarak, belirtilen içtihat uygulamasında Birliğin bir bölümünde nispi bir ret gerekçesinin bulunması yeterli olduğundan, Temyiz Kurulu, söz konusu markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunduğunu tespit etmek amacıyla Birlik içindeki Almanca konuşan tüketicinin algısını dikkate almakta haklı görülür.

Malların karşılaştırılması:

Mevcut davada Kurul, malların aynı olduğuna dair karar vermiştir. Başvuranlar tarafından da tartışılmayan bu noktaya dair değerlendirme hatasızdır.

İşaretlerin karşılaştırılması:

İşaretlerin görsel, fonetik veya kavramsal benzerliği, özellikle işaretlerin ayırt edici ve baskın karakterleri ve onlardan edinilen genel izlenime dayandırılmalıdır.

İşaretlerin ilgili mal veya hizmetlerin ortalama tüketicisi tarafından nasıl algılandığı karıştırılma ihtimalinin genel değerlendirmesinde belirleyici bir rol oynar.  Bu bağlamda, ortalama bir tüketici doğal olarak markayı bir bütün olarak algılar ve onun çeşitli detaylarını incelemeye girmez.

Markayı oluşturan bir unsurun ayırt edici karakterini değerlendirmek amacıyla; bu baskın unsurun belirli bir teşebbüsün markasını tescil edildiği mal veya hizmetler için tanımlıyor olmasına ve dolayısıyla bu mal ve hizmetleri diğer teşebbüslerinkilerden ayırt etme gücünün ne kadar kuvvetli olduğuna da bakılmalıdır. Bu değerlendirme esnasında özellikle söz konusu unsurun kendine özgü nitelikleri, markanın tescil edildiği mal veya hizmetlerin herhangi biri için tanımlayıcı karakterinden yoksun olup olmadığı dikkate alınmalıdır.

İlgili tüketicinin bileşke bir markanın bir parçasını oluşturan tanımlayıcı bir unsuru, genel izlenimdeki ayırt edici ve baskın unsur olarak algılamayacağı genel bir kural olarak yerleşik içtihatta mevcuttur. Fakat bir işaretin herhangi bir unsurunun zayıf ayırt edici karakteri, özellikle işaret içindeki konumu, büyüklüğü gibi durumlar dikkate alındığında baskın bir unsur oluşturamayacağı anlamına gelmez.

İki marka arasındaki benzerliğin değerlendirilmesi, her bir markanın birer bütün olarak ele alınması ve incelenmesi ile yapılır ki, böylelikle işaretlerin ilgili tüketicinin hafızasında oluşturduğu genel izlenim de incelemeye dahil edilmiş olur. Benzerlik değerlendirmesinin yalnızca baskın unsur dikkate alınarak yapılabilmesi, ancak ilgili işaretlerde yer alan diğer unsurların göz ardı edilebileceği durumlarda olabilir. Bu durum da özellikle baskın unsurun ilgili tüketicinin aklında tuttuğu markanın imajına tek başına hakim olması halinde söz konusu olabilir; böylece markanın diğer unsurları onun tarafından sağlanan genel izlenimde göz ardı edilebilir. 

1) İlk olarak mevcut davada, Temyiz Kurulu’nun, iki markanın ürettiği genel izlenimi dikkate alarak işaretlerin karşılaştırmasını yaptığı açıktır.  Önceki tarihli markanın kelime unsurunun bir bütün olarak figüratif unsurdan daha önemli olduğunu tespit etmiştir. Başvuruyla ilgili olarak ise yine markanın genel izlenimini dikkate almış ve markayı oluşturan iki kelime arasında ayrım yapmamıştır.

–  Tescilli marka siyah dikdörtgen bir arka plan üzerine beyaz bir dikdörtgen çerçeve içine yerleştirilmiş beyaz büyük harflerle yazılmış “FAIR” ibaresini ve bu beyaz dikdörtgen çerçevenin ortasına entegre edilmiş, adı geçen harflerin üzerinde stilize bir karasal kürenin temsilini içermektedir. Bu tanıma, siyah arka planının bir planisferin temsilini ortaya çıkardığı da eklenmelidir.

–  Ayrıca Temyiz Kurulu ‘FAIR’ kelimesinin İngilizce’den gelmesine rağmen, Almanca’da ortak kullanıma girdiğini ve “dürüst, başkalarına karşı adil davranmak” anlamında yaygın bir şekilde kullanıldığı hususunu dikkate almıştır ve haklıdır. Ayrıca, Almanca konuşan halkın “FAIR” kelimesine dair bu anlayışına başvuranlar tarafından itiraz edilmemektedir.

Yukarıda değindiğimiz gibi başvuru sahipleri, esasen Temyiz Kurulu’nun, “FAIR” kelimesinin söz konusu ürünlerin bazı niteliklerini, yani adil ticareti tanımladığını yeterince dikkate almadığını iddia etmektedirler. Bu nedenle önceki markanın ilgili öğesinin ayırt edici karakterden yoksun olduğu ve işaretlerin karşılaştırılırken bu durumun göz ardı edilmemesi gerektiğini düşünmektedirler. Ancak ilgili iddianın dayandırıldığı temelde bir analiz, işaretlerin karşılaştırılması için yapılan incelemede izlenemez. Kabul edilmelidir ki, Temyiz Kurulu’nun kararında da belirtildiği gibi “FAIR” kelimesinin ilgili tüketici tarafından “adil ticaret” ifadesinin bir bileşeni olarak anlaşılabilmesi olasıdır, ilgili ifadenin aynı şekilde Almanya’da kullanımı yaygındır ve üreticiler için adil bir şekilde gerçekleştirilen üçüncü dünya ürünlerinin ticaretini ifade eder. İçtihat uygulamasına göre; adil ticarete atıf olarak anlaşılabilmesi bakımından “FAIR” kelimesinin ayırt edicilikten yoksun olduğu değil yalnızca zayıf bir ayırt edici karaktere sahip olduğu sonucuna varılmalıdır.

Markanın bir öğesi, genel izleniminde baskın olmadığı bir durumda karşılaştırma esnasında göz ardı edilebilir, fakat incelenen ihtilaf özelinde önceki tarihli markanın kelime öğesinde için durum böyle değildir.

Diğer yandan, zayıf ayırt ediciliğine rağmen önceki tarihli markanın kelime unsurunun hem işaretin merkezindeki konumu, boyutu, siyah zemin üzerine beyaz harfle gösterimi, hem de onu çevreleyen beyaz bir çerçevenin varlığı ile birlikte tüketicinin algılayışına açık olacağı unutulmamalıdır.

Ayrıca, önceki tarihli markanın diğer unsurlarının, kelime unsurundan daha ayırt edici olmadığı da dikkate alınmalıdır. Aksine, bir kürenin temsili ve bir planisferin temsili, tüketici tarafından algılandığı ölçüde dünya ticareti veya küreselleşme fikrine atıfta bulunarak anlaşılabilir ve bu nedenle, markanın sözel unsurunun aktardığı, yani pazarlanan ürünlerin adil ticaretten geldiği fikrini güçlendirdiği düşünülebilir.

Bu nedenle, Temyiz Kurulu, tüketicinin önceki markanın kelime unsuruna daha fazla dikkat edeceğini tespit ederek haklı bir değerlendirmede bulunmuştur.

2) İkincisi, başvuru “FAIR” kelimesinden ve Almanca konuşan tüketici tarafından yine “sınırlandırılmış coğrafi alan, sınırlandırılmış boşluk” olarak algılanan “ZONE” kelimesinden oluşur.

Benzer nedenlerle, “FAIR” kelimesinin söz konusu ürünler açısından yalnızca zayıf bir ayırt edici karaktere sahip olduğu dikkate alınmalıdır.  Gerçek şu ki, tıpkı önceki markada olduğu gibi, başvuruda da tüketicinin en çok dikkatini çeken asli unsuru bu ibare oluşturmaktadır.

Yerleşik içtihata göre; bir işaretin başlangıç kısmı hem görsel hem de fonetik olarak genellikle son kısmından daha güçlü bir etkiye sahiptir ve bu nedenle tüketicinin genellikle bir markanın başlangıcına sonundan daha fazla dikkat gösterdiği kabul edilir.

Öte yandan, “ZONE” kelimesi markanın kelime öğesi tarafından iletilen fikri pekiştirmeye yol açacağından, bu sonuç somut olayda daha da açıktır. Yani hem kelimenin algılanışı hem de “FAIR” kelimesinden hemen sonra yer alması, pazarlanan ürünlerin adil ticaretten geldiği fikrini pekiştirecektir.

Temyiz Kurulu işaretlerin görsel olarak karşılaştırılmasına ilişkin olarak benzerliğin ortalamanın altında olduğuna karar vermiştir. Bu noktada değerlendirmenin işaretler arasındaki benzerlik derecesini hafife aldığı açıktır.  Önceki işaretin şekli öğesi ile başvuruda “ZONE” kelimesinin varlığı, işaretler arasında yüksek düzeyde benzerliğin tespit edilmesini engelleyen farklılıklar olsa da tüketicinin özellikle “FAIR” kelimesine dair algı düzeyi nedeniyle benzerlik oranının ortalamanın altı yerine ortalama düzeyde olduğuna karar verilmeliydi.

3) Üçüncüsü, işaretlerin fonetik olarak karşılaştırılmasıyla ilgili olarak Temyiz Kurulu, ortalama derecede benzerlik olduğunu tespit etmiştir. Söz konusu işaretler ortak olarak “FAIR” kelimesine sahip oldukları, ancak “ZONE” kelimesinin telaffuzuyla farklılaştıkları sürece bu tespit hatasızdır.

4)  Dördüncüsü ise, işaretlerin kavramsal karşılaştırması ile ilgili olarak, Temyiz Kurulu başvuruya konu işaretin tek bir anlamı olmadığını ve bu işarette “ZONE” kelimesinin yer alması nedeniyle işaretlerin farklılaştıklarını, ancak ortak “FAIR” kelimesinin varlığı nedeniyle benzer olduklarını tespit etmiştir.  Bununla birlikte, ‘FAIR’ kelimesinin işaretlerdeki mevcudiyetinden kaynaklanan kavramsal benzerlik derecesi, söz konusu mallara ilişkin olarak ilettiği ‘adil ticaret’ referansı yalnızca zayıf bir ayırt edici karaktere sahip olduğu ölçüde değerlendirmeye alınmalıdır. Bu da işaretlerin kavramsal benzerliğinin, karıştırılma ihtimalinin değerlendirilmesinde yalnızca sınırlı bir rol oynayabileceği anlamına gelir.

Karıştırılma İhtimali:

Karıştırılma ihtimalinin genel değerlendirmesi, dikkate alınan faktörlerin ve özellikle de işaretlerin ve mal veya hizmetlerin benzerliğinin belirli bir karşılıklı bağımlılığı anlamına gelir.  Bu nedenle, mallar veya hizmetler arasındaki düşük dereceli benzerlik, markalar arasındaki yüksek derecede benzerlik ile dengelenebilir veya bunun tersi de geçerlidir.

Karıştırılma ihtimalinin genel değerlendirmesi bağlamında dikkate alınabilecek ilgili faktörler arasında, önceki markanın ayırt ediciliği de vardır. Ancak, önceki markanın ayırt edici karakteri, karıştırılma ihtimalinin değerlendirilmesinde göz önüne alınması gereken tüm unsurlardan yalnızca biridir. Bu nedenle, ayırt edici karakteri zayıf bir işaretin varlığında bile, özellikle işaretlerin ve ilgili mal veya hizmetlerin benzerliğinden dolayı karıştırılma ihtimali ortaya çıkabilir.

Temyiz Kurulu, “ortalamanın altında görsel benzerlik, ortalama fonetik benzerlik ve işaretler arasında kavramsal benzerlik” tespit etmiş ve ortak unsurun özünde söz konusu malların işaret ettiği özdeş bir tanımın varlığını kabul etmiştir. Önceki markanın, ilgili malların adil ticaretten gelebileceği ölçüde zayıflamış bir ayırt edici karaktere sahip olduğunu değerlendirmiş ve tüketicilerin ürünleri satın alırken ortalama düzeyde dikkat gösterdiğini dikkate almıştır. Bunların sonucunda ise, makul derecede dikkatli tüketicinin bu işaretleri aynı ticari kaynaktan gelen işaretler olarak değerlendirilebileceği ve Almanca konuşan halk için karıştırılma ihtimalinin doğabileceği tespitine ulaşmıştır.

Başvuru sahiplerinin iddiaların birisi de, itiraz edilen kararın çelişki içerdiği yönündeki iddiadır. İddiaya göre, Temyiz Kurulu kararda, önce işaretler arasında fonetik açıdan ortalama düzeyde bir benzerliğin varlığını kabul ettikten sonra yüksek düzeydeki benzerlikten bahsetmektedir. Mahkemeye göre, Temyiz Kurulu’nun kararında bir yazım hatası mevcuttur ancak bu tür hataların kararın hukuka uygunluğu açısından etkili olamayacağı açıktır.

Genel Mahkeme’ye göre:

Temyiz Kurulu’nun markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunduğu yönündeki tespiti yerindedir. Çünkü, ret gerekçesi marka zayıf bir ayırt edici karaktere sahip olsa da, bu durum söz konusu markanın tüm ayırt edici karakterlerinin göz ardı edilmesine yol açamaz. Ayrıca, markanın tescil edilmiş olması, asgari bir ayırt edici karaktere sahip olduğu anlamına da gelmektedir.

Karıştırılma ihtimali değerlendirmesinde önceki markanın zayıf ayırt ediciliğinin tespit edilmesi, karıştırılma ihtimali bulunmadığı sonucuna varmak için tek başına yeterli değildir; diğer tüm faktörlerin de dikkate alınması gerekmektedir.

Ayrıca, Temyiz Kurulu’nun tespit ettiği gibi hem malların aynılığı hem de işaretlerin ortalama görsel benzerlik derecesi, hatta işaretlerin ortalama derecede fonetik benzerliği, önceki markanın zayıf ayırt ediciliğine rağmen, en azından ilgili Almanca konuşan tüketici için karıştırılma ihtimalinin mevcut olduğu sonucuna varmak için yeterlidir.

Bu bağlamda, Genel Mahkeme markalar arasında karıştırılma olasılığının bulunduğuna sonucuna ulaşmış, dolayısıyla Temyiz Kurulu kararını yerinde bulmuş ve davayı reddetmiştir.

Tescilli bir markanın ayırt edici karakterinin zayıflığının, tek başına karıştırılma ihtimalini ortadan bir husus olarak değerlendirilemeyeceği mesajını veren inceleme konusu kararın okuyucuların da dikkatini çekeceğini düşünüyoruz.

Aslı BAŞPINAR

Kasım 2020

asli.baspinar86@gmail.com

“Güçte Bir Dalgalanma Hissediyorum” – STAR WARS Evreni Marka Hukuku ile Karşılaşınca: MILLENNIAL FALCON v MILLENNIUM FALCON İhtilafı

Prenses Leia, “Star Wars: Yeni Bir Umut (1977)” filminde Millennium Falcon’a bakar ve Han Solo’ya: “Bu şeyle mi geldiniz? Düşündüğümden daha cesursunuz![1] der.

Millennium Falcon gemisinin, filmin devamında bu küçümsemeyi boşa çıkartacak üstünlüklerini sergilemesi çok zaman almayacaktır.

Star Wars serisini bilmeyen sanırız yoktur. Serinin kurgusu, karakterleri, müziği ve hikayesine ilaveten, serideki bazı nesneler de (X-Wing Avcı Gemileri, Işın Kılıcı, İmparatorluk TIE Avcı Gemileri, Death Star gibi) ikonik hale gelmiştir. Bu ikonlardan bir diğeri ise “Millennium Falcon” uzay gemisidir.

Han Solo ve Chewbacca tarafından kullanılan Millennium Falcon, Cumhuriyet Donanmasının en hızlı gemisidir, ışık hızının ötesine geçmektedir ve seri boyunca sayısız savaş ve kovalamacadan başarıyla çıkacaktır.

Han Solo, “Star Wars: Yeni Bir Umut (1977)” filminde Millennium Falcon hakkında şunları söyler: “Hızlı gemi? Siz Millennium Falcon’u hiç duymadınız mı? … İmparatorluk gemilerini geride bıraktım. Aklınıza gelen yerel kargo gemilerinden değil, büyük Corellian gemilerinden bahsediyorum… Çok öyle gözükmez, ama yeri geldiğinde ihtiyacın olan her şeye sahiptir. Onda kendim birçok özel değişiklik yaptım.[2]

Star Wars serisinin sadece isminin veya hikayesinin değil; karakterlerinin, yaratılan ırkların, kullanılan kıyafet ve aksesuarların, film müziklerinin ve serideki nesnelerin de ikonik hale geldiğini söylemiştik. Serinin dünya genelindeki hayranları, seriye ait her türü ürüne büyük ilgi göstermektedir ve film serisinin hak sahipleri de elbette ki, neredeyse her karakter ve nesneyi kullanarak farklı sektörlerde lisanslı ürünler üretilmesini ve ticarileşmeyi sağlamaktadır. Eğlence devi Disney’in serinin prodüksiyon, pazarlama, dağıtım ve satış haklarını 2012 yılında satın almasından sonra ticarileşme çok daha yoğun biçimde yaşanmıştır.

Seriyle ilgili markaların benzerlerine karşı korunması ise seriye ilişkin hukuki mücadelenin bir boyutunu oluşturmaktadır. Bu yazıda inceleyeceğimiz ihtilaf belirtilen boyuta ilişkindir.



“Kaptan Acil Durum” takma adıyla da anılan “Ilan Moskowitz” (başvuru sahibi), “MILLENNIAL FALCON” kelime markasını tescil ettirmek için A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO)’ne başvuruda bulunur. Başvurunun kapsamında 41. sınıfa dahil “Müzik gruplarının canlı performansları anlamında eğlence hizmetleri, ses ve müzik kayıtlarının prodüksiyonu hizmetleri” olarak özetlenebilecek hizmetler yer almaktadır.

Başvuruya karşı “Lucasfilm Entertainment Company Ltd. LLC” (itiraz sahibi), 28. sınıfa dahil “Oyuncak araçlar” malları için tescilli “MILLENNIUM FALCON” markasını ve eskiye dayalı kullanımı gerekçe göstererek karıştırılma olasılığı ve tanınmış markanın ününü bulandırarak sulandırma nedenleriyle itiraz eder.

İtiraz USPTO Temyiz Kurulu tarafından incelenir ve 16 Ekim 2020 tarihinde karara bağlanır. Temyiz Kurulu kararının bu bağlantıdan görülmesi mümkündür.

Başvuru ve itiraz sahipleri, itiraza ilişkin olarak çeşitli kanıt ve dokümanlar sunar. İtiraz sahibinin sunduğu kanıtlar arasında başlıcaları; MILLENNIUM FALCON markasının kendisince veya lisans alanlarca kullanımını gösteren dokümanlar, web sitesi çıktıları, haberler, ürün görselleri ve beyanlardır. Başvuru sahibi ise MILLENNIAL FALCON markasını kullanımına ilişkin olarak broşürler, reklamlar, web sitesi çıktıları ve beyanlar sunmuştur.

Tarafların birbirlerinin delillerine itirazları bulunmakla birlikte, yazıda bu tartışmadan bahsedilmeyecektir.

Temyiz Kurulu kararının devamında, başvuru sahibi ve itiraz sahibine ilişkin kısa bilgi verilmiştir.

Buna göre başvuru sahibi, “MILLENNIAL FALCON” markasını kendi sergilediği müzik performansları için Mayıs 2016 tarihinde marka olarak kullanmaya karar veren bir icracıdır. Başvuru sahibinin belirtilen markayla gerçekleştirdiği müzikal performansları; kurumsal kültüre ve özellikle kendi tabiriyle “geçmiş yıllarda bütün Star Wars ayrıcalıklarını yutan” eğlence canavarı Disney’in kültürüne karşı bir parodi ve satirik bir yorumdur. Başvuru sahibi; müzik grubunu bir çeşit korsan gemisi olarak tasarlamıştır, gemide kendisi kaptandır (Kaptan Acil Durum) ve kendisiyle aynı zihniyette müzisyenler tayfaları oluşturmaktadır. Kaptan ve tayfalar, Millennial Kuşak temsilcileridir ve grubun isminin Disney ve Star Wars kurumsal kültürüne karşı millennial kuşağın beyanı olması istenmiştir. Başvuru sahibi, MILLENNIAL FALCON markasını müzik performanslarına ilişkin olarak, başvuruyu yaptıktan sonra 5 Ağustos 2016 tarihinde kullanmaya başlamıştır.  

İtiraz sahibi “Lucasfilm Entertainment Company Ltd. LLC”, 1971 yılında kurulmuştur ve Star Wars filmlerinin sahibidir. İlki 1977 yılında çekilen Star Wars serisi günümüze dek 10 sinema filmiyle devam etmiştir. Kurgusal bir evrende geçen Star Wars serisi Luke Skywalker, Darth Vader, Yoda, Obi-Wan Kenobi, Princess Leia, Han Solo, Chewbacca, R2-D2, Rey, Lando Calrissian gibi ana karakterler ve Millennium Falcon, Death Star, Işın Kılıcı, Güç, Jedi, Sith gibi nesne veya kavramlar üzerine kuruludur.

Film serisi yüz milyonlarca dolar gelir elde etmiş ve Akademi ödülleri dahil olmak üzere birçok ödülün sahibi olmuştur. Film serisinin müzikleri de büyük başarı elde etmiş, filmin soundtrack albümü tarihi, kültürel ve estetik öneminden dolayı 2005 yılında Kongre Kütüphanesine kaydedilmiştir. Millennium Falcon dahil filmin çeşitli unsurlarıyla tanıtımı yapılan Star Wars konserleri de düzenlenmiştir.

İtiraz sahibinin kendisi veya lisans verdikleri, Millennium Falcon gemisinin oyuncaklarını, modellerini, bu geminin ismini veya görünümünü içeren onlarca türde farklı ürün veya hizmeti piyasaya sürmüştür. Bu ürün ve hizmetler arasında; eğlence hizmetleri, tiyatro yapımları, televizyon programları, sinema filmleri, çizgiromanlar, kitaplar, oyuncaklar, oyuncak bebekler, spor malzemeleri, çantalar, kişisel bakım ürünleri, çarşaflar, havlular, giysiler, gıdalar, online oyunlar, bilgisayar oyunları, video oyunları, müzik ve mobil uygulamalar da yer almaktadır.

Bu hususlara ilaveten Millennium Falcon terimi, film serisinin sountrack albümlerinde iki şarkının isminde kullanılmıştır: “The Millennium Falcon / Imperial Cruiser Pursuit” (1997, Star Wars: A New Hope soundtrack albümü; “L3 & Millennium Falcon” (2018, Solo: A Star Wars Story soundtrack albümü).

İtiraz sahibi, kendisinin veya lisans verdiklerinin kullanım biçimlerini gösteren görsellere itirazında yer vermiştir ve bunların bir kısmı Temyiz Kurulu kararında da yer almaktadır.

Temyiz Kurulu yukarıda özetlenen bilgi, iddia, delil ve dokümanların ışığında itirazı incelemiştir.


Markalar arasında karıştırılma ihtimalinin varlığının kabul edilebilmesi için Ofis tarafından göz önünde bulundurulan ve somut olay bakımından sırasıyla inceleyeceğimiz DuPont faktörleri karıştırılma ihtimalinin tespitinde oldukça önemli bir yere sahiptir. Bu inceleme taraflarca sunulan deliller dikkate alınarak yapılmaktadır. Ofis ilk olarak itiraz sahibinin öncelik hakkını incelemiş ve her ne kadar eski tarihli marka “oyuncak arabalar” için tescilli olsa da sunulan deliller doğrultusunda birçok farklı ürün üzerinde “MILLENNIUM FALCON” ibaresinin kullanımını, itiraz sahibinin eski tarihli markasının tescil tarihinden itibaren yoğun bir şekilde olması sebebiyle, kullanım olarak kabul etmiştir.  

Bunun sonucu olarak sırasıyla DuPont faktörleri bakımından incelemeye geçilmiştir.

1- Markalar Arasındaki Benzerlik

İlk DuPont faktörü; markalar arasındaki görsel, işitsel, kavramsal ve ticari izlenim olarak ortaya çıkan benzerlikler ve farklılıklar bakımından yapılacak olan değerlendirmedir. Somut olayda bu değerlendirme eski tarihli MILLENNIUM FALCON ile yeni marka başvurusu MILLENNIAL FALCON arasında yapılmıştır. Her iki markanın da görsel, işitsel, çağrıştırdığı anlam ve ticari izlenim bakımından aynı olduğu kanısına varılmıştır. Çünkü;

  • İki ibare arasındaki tek farklılığın sondaki 2 harf bakımından ortaya çıktığı belirtilmiştir.
  • MILLENNIUM isminin “1000 yıllık bir zaman periyodu” anlamında kullanılmaktayken, MILLENNIAL ibaresinin MILLENNIUM ibaresinin sıfat hali olduğu ve “MILLENNIUM ile ilişkili” anlamına geldiği ve bu sebeple birbirlerini kavramsal olarak çağrıştırdıkları ve ticari izlenim olarak aynı oldukları belirtilmiştir.

Bu çıkarımlar göz önünde bulundurularak Ofis tarafından, başvuru sahibinin parodi iddialarına karşı “önemli olanın başvuru sahibi tarafından amaçlanandan ziyade olası tüketici kitlesinin bakış açısı” olduğu belirtilmiştir. Markaların olası tüketici kitlesi gözünde herhangi bir farklılığa sahip olmamaları ve parodi iddiasının geçerli olması için gereken durumu taşımamaları sebebiyle parodi savunmasının reddedilmesine karar verilmiştir. Sonuç olarak ilk DuPont faktörü bakımından markalar arasındaki benzerliğin karıştırılma ihtimaline sebep olacağı kanısına varılmıştır.

2- Mal ve Hizmetlerin Benzerliği

İkinci DuPont faktörü incelemesi ise başvurularda belirtilen mal ve hizmetlerin benzerliği ya da farklılığı üzerine yapılmıştır.

Bu noktada Ofis özellikle mal ve hizmetler arasında bir karışıklık olasılığı için mal ve hizmetlerin aynı hatta ilişkili olması gerekmediğini belirtmektedir.

Yapılan inceleme sonucunda;

  • Her ne kadar mal ve hizmetler birbiriyle aynı olmasalar d eski tescil sahibinin markasını, filmlerini ve müziklerini tanıtmak amacıyla tescilli olduğu ürünlerden farklı olarak başka ürünler üzerinde lisans yoluyla kullandırdığı görülmüştür.
  • Söz konusu kullanımların, MILLENNIUM FALCON ibaresi dahil olmak üzere, Star Wars evrenine ait birçok karakter ve ögeye eğlence hizmetleri, tiyatro prodüksiyonları, giyim, yiyecek, çevrimiçi oyunlar, bilgisayar oyunları gibi çok geniş bir ürün yelpazesine uzandığı deliller ile kanıtlanmıştır.
  • MILLENNIUM FALCON ibaresi müzik kayıtları ve konserler için doğrudan kullanılmasa da sunulan kanıtlardan yola çıkılarak oldukça ünlü olan Star Wars’ın bir unsuru olan MILLENNIUM FALCON’un kolaylıkla başvuruyla “aynı kaynaktan gelmiş izlenimi yaratarak” ilişkilendirilebilir olduğu kanısına varılmıştır.

Böylece ikinci DuPont faktörü de karıştırılma ihtimali olasılığını desteklemiştir.

3- Ticari Kanalların Benzerliği ve Alıcı Sınıfları

Üçüncü faktöre ilişkin incelemede, benzer ibareleri taşıyan ürünlerin aynı ya da benzer alıcı sınıflarına hitap edip etmediği ve ticaret kanallarının benzer olup olmadığı üzerinde durulmaktadır.

Başvuru sahibi ticaret kanallarının birbirinden son derece farklılaştığını, çünkü MILLENNIAL FALCON’un sıklıkla gece kulüpleri, barlar gibi yetişkinlere hitap eden yerlerde tüketicilere ulaşacağını, itiraz sahibinin MILLENNIUM FALCON ibareli ürünlerinin aksine oyuncak dükkânı gibi Disney tarafından sunulan ürünlerin olduğu yerlerde tüketicilere ulaşmayacağını iddia etmiştir. Ancak yapılan incelemelerde;

  • MILLENNIUM FALCON markasının sadece kapsamındaki oyuncaklar bakımından değerlendirilmemesi gerektiği, çünkü delillerde de görüleceği üzere Star Wars evreninin bir parçası olarak çok geniş bir yelpazede lisanslı ürünler üzerinde kullanıldığı görülmüştür. Kaldı ki başvuru sahibinin yaptığı sınırlamanın kabul edilemeyeceği ve markanın uygun olan tüm ticaret kanallarından olası tüketicilere ulaşabileceğinin kabul edilmesi gerektiği belirtilmiştir.
  • Aynı zamanda başvuru sahibi tarafından belirtilen müzikal hizmetlerin sağlandığı mekanlar, itiraz sahibinin Star Wars müzikallerini gerçekleştirdiği mekanlar ile benzerlik içermektedir ve aynı kanallar aracılığıyla olası tüketicilerine ulaştığı tespit edilmiştir.

Bu tespitler sonucunda üçüncü DuPont faktörü de itiraz sahibinin lehine sonuçlanmıştır.

4- Satın Alma Koşulları ve Müşterilerin Kitlesi

Bu incelemede tüketicilerin satın alma koşulları ile ürünün/hizmetin sunulacağı müşteri kitlelerinin özellikleri bakımından karıştırılma ihtimalinin varlığı incelenmektedir.

Dördüncü faktör bakımından başvuru sahibi MILLENNIAL FALCON grubunun dinleyici kitlesini sofistike bir dinleyici kitlesi olarak tanımlamış ve bu kişilerin MILLENNIUM FALCON ile MILLENNIAL FALCON ibarelerini karıştırmayacak kadar farkındalık sahibi olduklarını ve parodiyi anlayabileceklerini belirtmiştir. Ancak bu iddiasını kanıtlayacak deliller sunmamıştır.

  • Bunun sonucuna Temyiz Kurulu, müşteri kitlesinin bilgili ya da kavram karmaşasından muaf olduğunun bilinemeyeceğini, söz konusu hizmetin kaynağını karıştırabileceklerini belirtmiştir. Kaldı ki bazı durumlarda sofistike müşteri kitlelerinin dahi, markaların benzerliği sonucu karıştırma eğilimi gösterebilecekleri ifade edilmiştir. Bu sebeple yapılacak incelemede “sofistikelik bakımından en az gelişmiş olan müşterilerin” dikkate alınması gerektiği vurgulanmıştır.
  • Üçüncü faktörde tartışıldığı gibi, itiraz sahibinin markasının mal ve hizmetlerinin sadece oyuncak arabalarla sınırlandırılarak, bu ürünlerin hitap ettiği müşterilerle, başvuru sahibinin sunduğu hizmetlerin hitap ettiği yetişkin müşteriler arasındaki farklılık bulunduğunun öne sürülmesi yönündeki iddia bir kez daha reddedilmiştir. Çünkü MILLENNIAL FALCON markasının yetişkin tüketicilere hitap etmesi, onların MILLENNIUM FALCON’un tanınmışlığının farkında olmadığı anlamına gelmeyecektir.  MILLENNIUM FALCON uzay gemisi Star Wars’ın bilinen bir ögesidir ve başvuru sahibinin hizmetinden yararlanan yetişkin tüketiciler de söz konusu terimin farkında olacaktır.

Bunun sonucu olarak satın alma koşulları ve müşteri kitlesi bakımından da karıştırılma ihtimalinin varlığı kabul edilmiştir.

5- İtiraz Sahibinin Markasının Gücü

Beşinci DuPont faktörüne göre, bir markanın tanınmışlığı, ayırt ediciliğine (ilişkin satış/pazarlama, reklam ve kullanım süresi vb.) ilişkin deliller o markanın gücünü ortaya çıkarır ve markanın sağladığı korumanın genişlemesine yardımcı olur. Ancak bu iddiayı kanıtlamak açıkça itiraz sahibinin görevidir.  Bir markanın ticari gücünü ölçebilmek için ise satış hacmine, satılan ürünler ile bağlantılı olan reklam harcamalarına ve markanın kullanım süresi gibi kanıtlara ihtiyaç duyulmaktadır.

  • Ofis ilk olarak MILLENNIUM FALCON ibaresinin hayali bir terim olarak itiraz sahibi tarafından yaratıldığını, bu sebeple de doğası gereği ayırt edici ve güçlü bir ibare olduğunu tespit etmiştir.
  • Star Wars filmlerinin başarısı söz konusu ibarenin bilinirliği için önemli bir delildir. MILLENNIUM FALCON ibaresinin de 1977 yılından bu yana Star Wars evreninde kullanılan ve tanınmış hale gelen bir ibare olduğunun tartışmaya yer bırakmadığı ifade edilmiştir. Aynı zamanda sunulan satış rakamları, gazete haberleri, sayısal veriler ile desteklenerek bu iddiaların kanıtlanmaktadır.

Sonuç olarak beşinci DuPont faktörü de itiraz sahibinin lehine sonuçlanmıştır.

6- Fiili Karıştırılma

Altıncı faktörde markalar arasındaki fiili karıştırılma incelenmektedir. Fiili karışıklığı, “olasılık” kavramından daha ciddi bir karıştırılma durumu olarak yorumlamamız mümkündür. Fiili karışıklık “karıştırılma olasılığı” bakımından ciddi bir kanıt oluşturmaktadır. Söz konusu fiili karışıklık durumunda, karıştırılma durumu tartışmaya gerek duymaksızın ortadadır.

Temyiz Kurulu bu faktöre ilişkin değerlendirmesini yaparken, söz konusu durumun ölçülebilmesi için başvuru sahibinin MILLENNIAL FALCON ibaresini önemli bir süre boyunca, ciddi kullanım sayılacak şekilde, itiraz sahibinin MILLENNIUM FALCON markasıyla aynı pazarda kullanmış olması gerektiğini belirtmiştir.

  • Başvuru sahibinin oldukça az sayıda performans sergilemesi, tek bir şehre bağlı kalması ve katılım sayıları, gişe fişleri, satış rakamları verilerinden hareketle, bu verilerin fiili karıştırmanın varlığının ölçülmesine imkân sağlayabilecek düzeyde olmadığı kararına varılmıştır.

Bu durum göz önünde bulundurulduğunda Temyiz Kurulu altıncı DuPont faktörü bakımından nötr kalmıştır.

7- Kötü Niyet

On üçüncü DuPont faktörü altında ise kötü niyet iddiaları incelenmektedir. Kötü niyet durumu karışıklığın varlığına ilişkin güçlü bir kanıttır ve taklitçinin kafa karışıklığı beklentisi sebebiyle böyle bir yorum yapılmaktadır.

İtiraz sahibi, başvuru sahibinin kötü niyetli olduğunu iddia etmektedir, çünkü başvurunun tarihinin manidar olduğu düşüncesindedir. Başvuru tarihi ile yakın tarihlerde gösterime giren Star Wars’ın yeni filmi Force Awakens’da MILLENNIUM FALCON’un oldukça önemli bir yere sahip olduğu belirtilmiştir.

  • Aynı zamanda başvuru sahibinin Facebook sayfasında Star Wars evrenine ait bir diğer uzay gemisi olan X-WING’in sahne şovu sırasında da kullanıldığı görülmüştür. Başvuru sahibi bu iddialara, dekorun mekân sahibi tarafından konumlandırıldığı ve kendisiyle ilgili olmadığı şeklinde cevap vermiştir.
  • İtiraz sahibi kötü niyete kanıt olarak yine başvuru sahibinin Facebook sayfasında yayınlanan konser afişini sunmuştur. Bu afişte yine Star Wars evreniyle bütünleşmiş iki karakterin resmi ve MILLENNIAL FALCON ibaresinin bir arada kullanıldığı görülmüştür. Başvuru sahibi, buna cevap olarak söz konusu ibarenin parodi nedeniyle bu şekilde kullanıldığını belirtmiştir.

Ancak Temyiz Kurulu, söz konusu delilleri sadece başvuru sahibinin parodi girişiminde başarısız olduğunun bir kanıtı olarak görmüştür.

Bu sebeple de kötü niyet iddiası bakımından nötr kalınmıştır.


Temyiz Kurulu, yazı boyunca sıralanan gerekçeler çerçevesinde, itiraz sahibinin karıştırılma olasılığının varlığı yönündeki iddialarının yerinde olduğu kanaatine ulaşmış ve başvuru sahibinin karıştırılmaya neden olmayacak bir marka seçme yönündeki yükümlülüğünü yerine getirmediği sonucuna varmıştır. Temyiz Kurulu, karıştırılma olasılığı iddiasını kabul ettiğinden, tanınmış markanın sulandırılması yönündeki iddiayı ayrıca incelememiştir.

Star Wars evreninin önemli parçalarından birisi olan MILLENNIUM FALCON, karardan anlaşılacağı üzere zaferlerine yeni birisini daha eklemiştir. Başvuru ile itiraz gerekçesi markanın kapsadığı mallar arasında açık bir benzerlik bulunmadığı halde, MILLENNIUM FALCON’un çok sayıda farklı mal ve hizmet için marka sahibince veya lisanslı kullanımı, bilinirliği, itiraz sahibi ile özdeşleşmesi, başvuru ile itiraz gerekçesi marka arasındaki yüksek derecedeki benzerlik gibi hususlar kazanılan zaferin ana gerekçeleri olmuştur.  

Son bir alıntıyla bitirelim: “Sinema tarihinde uzay gemisi içeren filmlerdeki gemiler arasında MILLENNIUM FALCON hepsinin üstünde yer alır.[3]

Biz yazarlar da aynı fikirdeyiz!

Cansu ÇATMA BİLEN

cansucatma1@gmail.com

Önder Erol ÜNSAL

unsalonderol@gmail.com

Ekim 2020


[1] You came in that thing? You’re braver than I thought.”

[2] “Fast ship? You’ve never heard of the Millennium Falcon?…I’ve outrun Imperial starships. Not the local bulk cruisers mind you, I’m talking about the big Corellian ships now…She may not look like much, but she’s got it where it counts, kid. I’ve made a lot of special modifications myself.”

[3] https://www.inafarawaygalaxy.com/2015/12/quotes-about-millennium-falcom-from.html#:~:text=These%20ships%20might%20come%20marginally,to%20Rey%2C%20it%20will%20do!

Malların Benzerliği Değerlendirmesi ve Toplumsal Tüketim Alışkanlıkları

USPTO Elma Şarabı ile Kahvenin Benzerliğini Değerlendirdi

Gıda ve içecek sektörlerine ait malların ve hizmetlerinin benzerliği değerlendirmesi, inceleme konusu ürünler aynı olsa da, toplumsal tüketim alışkanlıklarına göre değişik coğrafyaların tescil ofislerinde farklılık gösterebilmektedir. Örneğin; Türkiye’de kahvaltıda yaygın biçimde tüketilen zeytinin, bir diğer Türk ana kahvaltı ürünü olan peynirle benzerliği Türkiye’de güçlü biçimde savunulabilecekken, aynı argüman çok muhtemelen diğer birçok ülkede anlamlı olmayacaktır.

Bu yazıda aktaracağımız A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Temyiz Kurulu kararı, kanaatimizce Türkiye’de benzer olarak değerlendirilmesi mümkün olmayan mallara ilişkin olduğundan, yukarıda yer verilen iddiamızın somutlaştığı bir örnek olarak değerlendirilebilir.


Cooper Moon Coffee LLC (başvuru sahibi), “BEAN BLOSSOM” kelime markasını 30. sınıfa dahil “Alkollü içecekleri içermeyen kahve” için tescil ettirmek amacıyla USPTO’ya başvuruda bulunur.

BEAN BLOSSOM

USPTO, başvuruyu 33. sınıfa dahil “Elma şarabı (hard cider)” mallarını kapsayan önceden tescilli “BEANBLOSSOM” markasıyla karıştırılma olasılığı gerekçesiyle reddeder.

BEANBLOSSOM

Başvuru sahibi, kararın iptali için itiraz eder ve itiraz USPTO Temyiz Kurulu’nca incelenir. Temyiz Kurulu kararına okuyucularımız bu bağlantıdan erişebilirler.

Başvuru sahibi karara itirazında esasen; markaların aynı ve malların benzer olmadığı iddialarını öne sürmüştür.


Başvuru “BEAN BLOSSOM” ile ret gerekçesi marka “BEANBLOSSOM” Temyiz Kurulu’nca da neredeyse aynı işaretler olarak değerlendirilmiş ve buna ilaveten ret gerekçesi “BEANBLOSSOM” markasının ayırt ediciliği yüksek bir marka olduğu kanaatine varılmıştır.

Kararın devamında, başvuru sahibinin asıl iddiası yani, malların (kahve – elma şarabı) benzer olmadığı yönündeki argüman değerlendirilmiştir.

Temyiz Kurulu’nun bu hususa ilişkin değerlendirilmesi, ilgili içtihatı aktarmakla başlamıştır:

“Bu vakada olduğu gibi neredeyse aynı markalar incelenirken, karıştırılma olasılığı sonucuna varmak için mallar arasında aranacak benzerliğin derecesi azalır. Mallar veya hizmetler birbirleriyle rekabet eder veya doğaları gereği bağlantılı olmasa da aynı markaların kullanımı halinde ticari kaynağın aynı olduğu yönünde bir varsayım ortaya çıkabilir. Neredeyse aynı markalar söz konusu ise karıştırılma olasılığının sonucuna ulaşmak için mallar arasında tutarlı bir ilişkinin varlığı yeterlidir. Malların veya bunların pazarlanması yollarının bir şekilde bağlantılı olması yeterlidir…”

Kurul, sonraki safhada “kahve – elma şarabı” mallarının benzerliği / ilişkisi bakımından detaylı değerlendirmeye geçmiştir.

Başvuru sahibi; karşılaştırma konusu malların doğalarının farklı olduğunu sürmektedir. Kurulun bu iddiaya yönelik tespitleri aşağıdaki gibidir:

Elma şarabı, etanol içeren alkollü bir içecektir ve etanol yatıştırıcı etkiye sahiptir; buna karşın kahve yüksek oranda kafein içermektedir, kafein dünyanın en yaygın kullanıma sahip psikoaktif maddesidir ve uyarıcı işlevine sahiptir. Alkollü içeceklerin kullanımı yasal olarak sadece yetişkinlerle sınırlıdır, buna karşın yüksek kafein içeren kahvelerin sadece yetişkinlerce kullanımı konusunda Amerika Pediatri Akademisi’nin tavsiyesi bulunmaktadır. Her iki içecek de tarihsel ve dini açıdan kısıtlamaların konusu olmuştur. Uyarıcı veya yatıştırıcı maddeler içermeyen diğer içeceklerin tersine, bu tip maddeleri içeren elma şarabı ve kahve arasında belirtilen nedenle bir bağlantı bulunmaktadır ve bu bağlantı karıştırılma olasılığının varlığı bulgusunu desteklemektedir.

Bu hususa ilaveten, USPTO marka sicilinde “kahve – elma şarabı” mallarını bir arada içeren dört adet tescilli markanın varlığı da tespit edilmiştir. Karşılaştırma konusu malları bir arada içeren üçüncü kişi tescillerinin varlığı, inceleme konusu markaların ticari ölçekte bir arada kullanıldığının veya kamunun onlara aşina olduğunun kanıtı olmasa da, değerlendirilen mal veya hizmetlerin tek bir ticari kaynaktan gelebileceğini gösterme amacına hizmet eden belirli ölçüde ispat değeri bulunan bir unsurdur.

Ayrıca, inceleme sırasında kahvenin, elma şarabının bir bileşeni olarak kullanıldığı durumlara da rastlanmıştır.

Başvuru sahibi USPTO sicilinden çeşitli örnekler çerçevesinde, aynılık düzeyindeki markaların sicilde farklı firmalar adına tescilli olduğunu öne sürse de, Temyiz Kurulu sunulan örneklerin “elma şarabı ile biraların” bir arada tesciline ilişkin olduğunu, oysa ki incelenen vakada karşılaştırılan malların “elma şarabı ile kahveler” olduğunu belirterek bu yöndeki argümanı kabul etmemiştir.

Temyiz Kurulu, bu hususlara ilaveten karşılaştırma konusu malların, aynı tüketici grubuna (genel anlamda yetişkinler) hitap ettiğini de belirlemiştir.

Belirtilen tüm gerekçelerin ışığında Temyiz Kurulu; elma şarapları ve kahvenin yatıştırıcı ve sakinleştirici etkileri bağlamında benzer kategoride bulunmaları, her ikisinin de yetişkin tüketicilere hitap etmeleri, kahvenin elma şarabının bir bileşeni olarak kullanılabilmesi, her iki ürünü de içeren önceki tescillerin bulunması ve malların çakışan ticari dağıtım kanallarının ve alıcılarının bulunması nedenleriyle, malların ilişkisinin karıştırılma olasılığının varlığını desteklediği sonucuna ulaşmıştır.

Sayılan tüm nedenlerle; inceleme konusu markalar arasında karıştırılma olasılığının bulunduğu neticesine varılmış ve başvuru hakkındaki ret kararı Temyiz Kurulu’nca onanmıştır.


Başa dönecek olursak; elma şarapları ve kahve mallarının benzer veya ilişkili mallar olarak değerlendirilmesi olasılığı, kanaatimizce Türkiye bakımından mevcut değildir. A.B.D. tüketicileri bakımından USPTO malların bağlantı olduğu neticesine varmış olsa da, farklı coğrafyalardaki tüketici grupları esas alınarak yapılacak incelemelerin tersi yönde sonuçlara varması çok olasıdır. Bu bağlamda, malların veya hizmetlerin benzerliği veya ilişkisi incelenirken, kendi ülkesindeki tüketim alışkanlıklarını esas alarak inceleme yapan bir ülke ofisinin değerlendirmesinin, her durumda diğer ülke tescil otoritelerine ışık tutamayacağını kabul etmek gerekmektedir.

Önder Erol ÜNSAL

Ekim 2020

unsalonderol@gmail.com

“NATURANOVE v NATURALIUM” Kararı – Genel Mahkeme Ayırt Edici Gücü Düşük Markalar Arasında Karıştırılma İhtimalini Bir Kez Daha Değerlendirdi

Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi, 5 Ekim 2020 tarihinde verdiği T–602/19 sayılı kararda, ayırt edici gücü zayıf bir kelime unsurunu ortak olarak yer içeren iki kelime markası arasındaki karıştırılma olasılığı hususunu değerlendirmiştir.

Takipçilerimiz kararın İngilizce metnine burayı tıklayarak erişebilirler.

Sözü fazla uzatmadan kararı aktarmaya geçiyoruz.

Eugene Perma France (başvuru sahibi), “NATURANOVE” kelime markasını Nicé sınıflandırmasının 3. sınıfında bulunan, kısaca “Kozmetikler, saç losyonları, saç spreyleri gibi saç bakım ürünleri, saç boyaları, şampuanlar” olarak özetleyebileceğimiz mallar için tescil ettirmek amacıyla Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO)’ne başvuruda bulunur.

Başvurunun ilan edilmesinin ardından, SPI Investments Group, SL (itiraz sahibi / davacı), “NATURALIUM” kelime markalarını gerekçe göstererek başvuruya karşı itiraz eder. İtiraz gerekçesi markalar, EUIPO’da ve İspanya’da 3. sınıfa dahil “Kozmetikleri ve saç losyonlarını” mallarını da kapsayacak şekilde tescillidir.

EUIPO itiraz birimi, karıştırılma olasılığı gerekçeli itirazı kabul eder ve başvuruyu reddeder. EUIPO Temyiz Kurulu, bu karara karşı başvuru sahibince yapılan itirazı reddeder ve başvuru hakkındaki ret kararını onar.

Temyiz Kurulu kararında; “NATURANOVE – NATURALIUM” kelime markalarının ortak kısmını teşkil eden “NATURA” kelimesinin “doğa” kelimesini çağrıştırdığı ve başvuru kapsamındaki mallar bakımından bu yönüyle ayırt edici gücünün zayıf olduğu belirtilmekle birlikte, markalar görsel ve işitsel açılardan ortalama düzeyde benzer bulunmuş, markaların aynı malları kapsadığı tespit edilmiş ve malların hitap ettiği kamunun geneli açısından, markaların aynı veya bağlantılı işletmelerden geldiği yönünde karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkabileceği sonucuna varılmıştır.

Başvuru sahibi ret kararını Genel Mahkeme önüne getirir ve ihtilaf bu kez yargı tarafından ele alınır.

Davacı, “natura” kelimesinin “doğa” kelimesini doğrudan çağrıştırması, bu yönüyle ayırt edici gücünün zayıf olması, markaların kalan kısımlarının, yani “_NOVE” – “_LIUM” ibarelerinin tamamen farklı olması nedenleriyle markaların görsel ve işitsel açılardan benzer olmadığını öne sürmektedir.

Buna karşın EUIPO; Temyiz Kurulu kararının yerinde olduğunu, “natura” kelimesinin ayırt edici gücü zayıf olsa da, doğrudan tanımlayıcı olmadığını, her iki markanın da onar harften oluştuğunu, “natura” kelimesinin markaların başlangıcını teşkil ettiğini, tüketicilerin markaların başlangıç kısmına odaklandıklarını, bu bağlamda markaların görsel ve işitsel açılardan ortalama düzeyde benzerlik içerdiklerini, malların aynı olduğunu, malların aynı ve markaların ortalama düzeyde benzer oldukları incelenen vakada, belirtilen hususların karşılıklı bağımlılık ilkesi çerçevesinde ortak kelime unsurunun ayırt edici gücünün zayıflığını telafi ettiğini ve dolayısıyla markalar arasında karıştırılma olasılığının ortaya çıkacağını iddia etmektedir.

Genel Mahkeme incelemesinde ilk olarak, markaların kapsadığı malların aynı olduğu ve malların ortalama tüketicisinin genel anlamda halk olduğu yönündeki Temyiz Kurulu tespitlerini yerinde bulur.

Kararın devamında ise başvuru ile ret gerekçesi markanın benzerliği hususu irdelenir.

Genel Mahkeme’ye göre; “NATURANOVE” – “NATURALIUM” markalarının her ikisi de “NATURA” kelimesi ile başlasa da ve aynı sayıda (on) harften oluşsa da “NATURA” kelimesini takip eden “_NOVE” ile “_LIUM” ibareleri görsel ve işitsel açılardan kökten biçimde farklıdır. Buna ilaveten Mahkemeye göre; markaların ortak unsurunu teşkil eden “NATURA” ibaresinin ayırt edici gücü, inceleme konusu mallar bakımından zayıf olduğundan, ortak unsurun markaların başında bulunmasına ve markaların aynı sayıda harften oluşmalarına bakılmaksızın, markaların son dört harfinin birbirlerinden son derece farklı olduğu dikkate alınmalı ve markaların sonundaki farklılığın ilgili malların ticari kaynağını tespit etmede önemli rol oynadığı sonucuna varılmalıdır. Dolayısıyla, tersi yöndeki tespitlere dayalı Temyiz Kurulu yaklaşımı yerinde değildir ve markalar Temyiz Kurulu’nun tespit ettiğinin aksine, ortalama düzeyde değil, düşük düzeyde benzerlik içermektedir.

Genel Mahkeme kararın devamında, ret gerekçesi “NATURALIUM” markasının ayırt edici gücünü değerlendirmiştir. Temyiz Kurulu, “NATURA” ibaresinin ayırt edici gücünün zayıflığını kabul etmiş olmakla birlikte, “NATURALIUM” ibaresini bütün olarak normal düzeyde ayırt edici bir marka olarak değerlendirmiştir. Genel Mahkeme ise tersine, “NATURA” ibaresinin markanın başlangıcında yer alması ve kelime markasının bütünü içerisinde %60 oranında ağırlığa sahip olması nedeniyle “NATURALIUM” ibaresini bütün olarak ayırt edici gücü zayıf bir marka olarak kabul etmiş ve aksi yöndeki Temyiz Kurulu tespitini yerinde görmemiştir.

Genel Mahkeme son olarak yukarıda yer verilen tespitlerinin, yani kısaca;

  • “NATURA” kelimesinin ayırt edici gücünün zayıflığı,
  • “NATURANOVE” – “NATURALIUM” ibarelerinin görsel, işitsel, kavramsal açılardan benzerliğinin düşük düzeyde olması,
  • Ret gerekçesi “NATURALIUM” markasının ayırt edici gücünün zayıflığı,

değerlendirmelerinin çerçevesinde, başvuru ile ret gerekçesi markaların kamunun ilgili kesiminin bütüncül algısı çerçevesinde farklı izlenimler oluşturacakları ve markalar arasında karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkmayacağı sonucuna ulaşmıştır.

Bu çerçevede, başvuru hakkında verilen ret kararı yerinde bulunmamış ve Temyiz Kurulu kararı iptal edilmiştir.


EUIPO Temyiz Kurulu’nun kararı kanaatimce de yerinde olmadığından, Genel Mahkeme’nin yaklaşımını ve vardığı sonucu haklı bulduğumu söylemeden edemeyeceğim. Kozmetik, gıda, içecek gibi sektörlerde hatta bunlarla sınırlı kalmaksızın ticaretin neredeyse her alanında malların doğallığına vurgu yapan veya bunu çağrıştıran kelimelerin (nature, natur, naturel, doğa, doğal vb.) markalar içerisinde yer alması yadsınamaz bir ticari pratik haline gelmiştir. Bu bağlamda, söz konusu kelimeleri içeren markaları tescil ettirmiş önceki hak sahiplerinin, sonradan yapılan başvurularda aynı kelimelerin kullanımını engelleme yönündeki yaklaşımları ticaretin düzgün işleyişini engelleme çabasının dışında bir anlama gelmemektedir.

Genel Mahkeme kararının 71. paragrafında yer alan “Bir firma ayırt ediciliği düşük bir markayı seçmekte ve onu piyasada kullanmakta serbest olsa da, söz konusu firmanın bunu yaparken, rakiplerinin de aynı veya benzer tanımlayıcı unsuru içeren markaları kullanmaya eşit derecede hakkı olduğunu kabul etmesi gerektiği, EUIPO Temyiz Kurulu kararları ve Mahkeme içtihatlarında açıktır.” değerlendirmesi, ayırt edici gücü düşük markaları seçen firmaların akıllarının bir köşesinde her an bulunmalıdır.

Önder Erol ÜNSAL

Ekim 2020

unsalonderol@gmail.com

Adalet Divanı Genel Mahkemesi Sözünü Söyledi: Stilize Kelime Unsurları Karıştırılma Olasılığı İncelemesinde Ne Şekilde Değerlendirilmeli?

Marka tescil başvurularının kelime unsurlarının stilize biçimde yazıldığı ve stilize yazım biçimi nedeniyle harflerin kolaylıkla ayrıştırılamadığı hallerde; kelime unsurunun ne şekilde algılanması gerektiği ve/veya algılanacağının tespiti, kimi durumlarda idari incelemenin ve yargı süreçlerinin sorunlu bir alanını oluşturmaktadır.

Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan başvurularda, başvuru sahipleri markanın kelime unsurunu, başvuru formunun ilgili bölümüne (bu bölüme oldukça anlamsız biçimde marka adı denilmektedir ve kanaatimizce bu adlandırma son derece yanlıştır) yazmak zorundadır. Başvuru sahipleri ve/veya vekilleri bu noktada, stilize kelime karakterinin Kurum tarafından da kendi yazdıkları şekilde algılanması yanlış beklentisi içine girmektedir. Bu beklenti hatalıdır, çünkü Kurum ve devamında yargı bakımından asıl olan husus, marka sahibinin markanın kelime unsurunu ne şekilde gördüğü veya başvuru formunda nasıl belirttiği değil, ortalama tüketicilerin kelime unsurunu ne şekilde algılayıp değerlendireceğine ilişkin tespittir.



Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) ve Avrupa Birliği yargısı bakımından da durum bundan farklı değildir.

Bu yazıda ele alacağımız 8 Temmuz 2020 tarihli T-633/19 sayılı Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi kararı kanaatimizce, okuyucularımızın konuyu AB perspektifinden daha net biçimde anlamasını sağlayacaktır. Karar metninin http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=228295&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8673162 bağlantısından görülmesi mümkündür.

Çin Halk Cumhuriyeti menşeili “Shenzhen Liouyi International Trading Co. Ltd” firması 2017 yılında aşağıda görebileceğiniz markanın 18. sınıfa dahil bazı mallar için tescil edilmesi talebiyle EUIPO’ya başvuruda bulunur.

Bu başvuruya karşı aşağıda görsellerine yer verilen iki AB markası gerekçe gösterilerek Kosta Rika menşeili “Essential Export SA” firması tarafından itiraz edilir.

EUIPO itiraz birimi ve devamında Temyiz Kurulu, itirazı başvuru ile itiraz gerekçesi markaların benzer bulunmaması ve dolayısıyla markalar arasında karıştırılma olasılığının ortaya çıkmasının mümkün olmaması gerekçesiyle reddeder.

Temyiz Kurulu kararına prosedür ekonomisi çerçevesinde malların aynı olduğu varsayımıyla başlar. Devamında malların ortalama tüketicilere hitap ettiğini tespit eder. Takiben kararın kritik kısmına yani işaretlerin karşılaştırmasına geçilir.

Kurulun ilk tespiti, işaretlerin tamamının görsel olarak baskın unsurlar içermediği yönündedir.

Kurul, başvuru ile itiraz gerekçesi markaları ; başvurunun siyah çizgiler ve kırmızı noktalardan oluşan soyut bir şekil markası veya “ro” ve “ril” veya “ro” ve “rij” kelime unsurlarına eklenmiş şekil unsurları olarak algılanacağı, itiraz gerekçesi markaların ise “totto” kelimesinin stilize yazımı olarak algılanacağı gerekçeleriyle görsel açıdan benzer işaretler olarak değerlendirmez. Kurul, bu tespitler ışığında markaları işitsel olarak da benzer bulmaz ve başvurunun algılanacağı halleri bağlamında anlamının bulunmaması nedeniyle işaretleri kavramsal açıdan da benzer görmez.

İşaretlerin benzer bulunmaması nedeniyle, markalar arasında karıştırılma olasılığının bulunmadığı sonucuna varılır ve itiraz Temyiz Kurulu tarafından reddedilir.

İtiraz sahibi bu karara karşı dava açar ve EUIPO Temyiz Kurulu kararının iptal edilmesini talep eder. Dava, Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nce görülür.

Davacıya göre, başvuruya konu işaret , EUIPO’nun değerlendirdiği gibi siyah çizgiler ve kırmızı noktalardan oluşan bir şekil markası değildir, işarette yer alan siyah çizgiler ve kırmızı noktalar “T”, “O”, “T”, “U” harflerini oluşturmaktadır ve dolayısıyla başvuru “TOTU” kelime unsurunu içermektedir. Bu husus, başvuru formunda da teyit edilmektedir, EUIPO’nun eSearch plus ve TMview gibi veritabanlarına da marka “TOTU” olarak girilmiştir ve ayrıca davalı taraf itiraza karşı sunduğu cevap dilekçesinde markanın “TOTU” kelime unsurunu içerdiğini açık olarak belirtmiştir.

Bu tespitler ışığında, davacıya göre karşılaştırılması gereken unsurlar “TOTU” ile “TOTTO” kelime unsurlarıdır ve bunlar da gerek görsel gerekse de işitsel açılardan benzerdir. Bu çerçevede, malların aynı olduğu da dikkate alınarak varılması gereken sonuç karıştırılma olasılığı gerekçeli itirazın kabul edilmesi olmalıyken, tersi yönde sonuç içeren Temyiz Kurulu kararı hatalıdır ve iptal edilmelidir.

Genel Mahkeme kararı, her zaman olduğu gibi, konu hakkındaki içtihatla başlar (o kısma bu yazıda yer verilmeyecektir).

Mahkemeye göre; başvuruda yer alan kırmızı noktalar, farklı renk ve şekilde olmaları nedeniyle, başvurudaki siyah çizgilerden açıkça ayırt edilmektedir ve bu husus kamunun ilgili kesimince kolaylıkla algılanacaktır. Kamunun ilgili kesimi, başvurudaki kırmızı noktaları, siyah unsurlarla birleşerek büyük harflerle “TOTU” kelimesini oluşturacak şekilde algılamaktan çok, siyah unsurları ayrıştıran ve vurgulayan biçimde değerlendirecektir. Böyle bir algı kamunun ilgili kesimi bakımından daha olasıdır, çünkü “TOTU” ibaresinin başvuru kapsamındaki mallar bakımından tüketicinin dikkatini çekecek bir anlamı da bulunmamaktadır. Bu çerçevede, EUIPO tarafından da öne sürüldüğü üzere, kamunun ilgili kesimini, işareti “TOTU” olarak algılamaya davet eden veya buna yardım eden hiçbir unsur markada yer almamaktadır.

Bu tespitlerin ışığında, kamunun ilgili kesiminin işareti “ro” – “ru” ve “rij” – “ril” şeklinde mi yoksa sadece bir şekil olarak mı algılayacağını tartışmaya da ihtiyaç bulunmamaktadır.

Başvuru sahibinin başvuru formunda veya marka tarifnamesinde markanın kelime unsurlarını “TOTU” olarak belirtmesi, kamunun ilgili kesiminin markayı ne şekilde algılayacağını etkileyen bir faktör değildir. Marka tarifnamesi, markanın başvuru sahibi tarafından nasıl algılandığını göstermektedir, amacı ve etkisi kamunun ilgili kesiminin markayı nasıl algılayacağını göstermek değildir. Karıştırılma olasılığı değerlendirmesinde esas olan ise kamunun ilgili kesiminin algısıdır. Başvurunun, EUIPO’nun eSearch plus ve TMview gibi veritabanlarına “TOTU” olarak girilmiş olması da aynı nedenle, kamunun ilgili kesiminin algısını etkileyen bir faktör değildir. Belirtilen veritabanlarında, başvuruyu yapanın başvuruyu nasıl algıladığı belirtilmektedir, kamunun ilgili kesiminin markayı ne şekilde algılayacağı bu veritabanlarında yer alan bilgiden bağımsızdır.

Sonuç olarak, Genel Mahkemeye göre, başvuru kamunun ilgili kesimince “TOTU” kelime markası olarak algılanmayacaktır, davacının bu yöndeki iddiasına bağlı tüm argümanları haksızdır, başvuru ile itiraz gerekçesi markalar benzer değildir ve bu nedenlerle de markalar arasında karıştırılma olasılığı ortaya çıkmayacaktır. Bunun neticesi de olarak da Temyiz Kurulu kararı yerinde görülmüş ve dava reddedilmiştir.



Kanaatimizce inceleme konusu Genel Mahkeme kararından çıkartılacak sonuç; stilize biçimde yazılı kelime markalarında, markanın başvuru formunda veya tarifnamesinde başvuru sahibince ne şekilde belirtilmiş olduğunun inceleme açısından değeri bulunmadığının açık olarak belirtilmesi ve incelemenin kamunun ilgili kesiminin algısı esas alınarak idare ve yargı tarafından tespit edilecek kelime unsuru esasında yapılması gerektiğinin altının çizilmesidir. Tersi yöndeki argümanların idare veya yargı tarafından kabul görmeyeceği de ortadadır.

Önder Erol ÜNSAL

Temmuz 2020

unsalonderol@gmail.com

5. Sınıf Klişesi Tartışmaya Kapalı Değil! Dikkat Düzeyi Yüksek Tüketici mi Yoksa Ortalama Dikkat Düzeyine Sahip Tüketici mi?

Adalet Divanı Genel Mahkemesi NOSTER – FOSTER Kararı (T-550/19)

Markalar arasında karıştırılma olasılığı incelemesi Nicé sınıflandırmasının 5. sınıfında yer alan mallara yönelik olduğunda karşımıza çıkan klişe tespit; “5. sınıfa dahil malların tüketici kesiminin dikkat düzeyi yüksek kişilerden oluştuğu, dolayısıyla karıştırılma olasılığının varlığı sonucuna ulaşabilmek için işaret ve mallar arasında daha yüksek düzeyde -kimi zaman aynılık düzeyinde- benzerlik bulunması gerekliliğidir.”

Bu tespiti klişe olarak adlandırmamızın nedeni, tespite dayanak varsayımın, yani 5. sınıftaki malların tüketici grubunun dikkat düzeyi yüksek kişilerden oluştuğu varsayımının, kanaatimizce 5. sınıfa dahil tüm mallar bakımından doğru olmamasıdır.

Neden mi?

Nicé sınıflandırmasının 5. sınıfının sınıf başlığı “İlaçlar, tıbbi ve veterinerlikle ilgili müstahzarlar; tıbbi amaçlı hijyenik müstahzarlar; tıbbi veya veterinerlik amaçlı diyetetik gıdalar ve maddeler, bebek mamaları; insanlar ve hayvanlar için diyetetik takviyeler; yakılar, pansuman malzemeleri; diş dolgu malzemeleri, diş mumu; dezenfektanlar; haşaratları yok etmek için müstahzarlar; fungisitler, herbisitler.” şeklindedir.

Bu bağlamda, ilgili sınıfın kapsamı çok geniştir; kafamıza göre satın alabileceğimiz diyetetik takviyeler ve vitaminler, herkesin satın alabileceği yara bantları, her kadının kullandığı ve marketlerden alınabilen hijyenik pedler, çocuklu her ailenin temel ihtiyacı olan bebek mamaları, yazın sıklıkla kullandığımız sivrisinek kovucu losyonlar gibi ortalama veya ortalamanın altı dikkate sahip tüketicilere hitap eden malların yanısıra, dikkat düzeyi yüksek alıma konu reçeteli veya reçetesiz ilaçlar, diş dolgu malzemeleri gibi mallar, 5. sınıfta bir arada bulunmaktadır.

Belirttiğimiz tespit, 5. sınıftaki malların tamamının dikkat düzeyi yüksek tüketicilere yönelik olmadığını ve bu sınıftaki malların hem ortalama hem de dikkat düzeyi yüksek tüketicilere hitap ettiğini göstermektedir. Bu çerçevede, sıklıkla duyduğumuz ve itiraz dilekçelerinin yanısıra Kurum – Mahkeme kararlarında da karşımıza sürekli çıkan 5. sınıf klişesinin, aslında gerçeklikle bağlantısının zayıf olduğu ortadadır.

Başvurunun mal listesi, reçeteyle satılan özel kullanıma mahsus ilaçlar veya alıcısı sadece diş hekimleri – klinikleri olan diş dolgu malzemelerinden ibaret olursa, elbette ki 5. sınıfa dahil “bazı” malların ortalamanın üzerinde dikkate sahip tüketicilere yönelik olduğu iddia edilebilir. Ancak, benzeri durum Nicé sınıflandırmasının farklı sınıflarına dahil birçok mal için de geçerlidir; örneğin genel hatlarıyla oyunları, oyuncakları, spor ve jimnastik aletlerini içeren 28. sınıf, ortalama dikkate sahip tüketicilere hitap eden bir sınıf olarak düşünülse de, bu sınıfta yer alan “curling sporu süpürgeleri”nin Türkiye’deki tüketicilerinin, curling sporunun Türkiye’de hiç yaygın olmaması nedeniyle daha bilinçli ve seçici tüketiciler olduğu düşünülebilecektir.

Kısacası, ortalama dikkate sahip tüketiciler ile ortalamanın üstünde dikkat düzeyine sahip tüketiciler arasında ayırım yapılırken esas alınması gereken husus; kanaatimizce malların Nicé sınıfı numaraları değil, malların ve hizmetlerin kendileri ve bunların ne şekilde ifade edildiğidir.



Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi, 25 Haziran 2020 tarihli T-550/19 sayılı kararında, 5. sınıfa dahil “regl bandajları, regl tamponları, hijyenik pedler, hijyenik bezler” malları ile gene 5. sınıfa dahil “farmasötik müstahzarlar ve maddeler” mallarının benzerliğini ele almıştır.

“NOSTER” kelime markasına karşı “FOSTER” kelime markası gerekçe gösterilerek itiraz edilmiş, EUIPO itiraz birimi itirazı reddetmiş, EUIPO Temyiz Kurulu ise itirazı kısmen kabul ederek başvuruyu “regl bandajları, regl tamponları, hijyenik pedler, hijyenik bezler” malları da dahil olmak üzere 5. sınıfa dahil bazı mallar bakımından reddetmiştir. İtiraza gerekçe markanın kapsamında “farmasötik müstahzarlar ve maddeler; solunumla ilgili hastalıkları tedavi etmek için farmasötik ürünler” malları bulunmaktadır. Temyiz Kurulu sayılan mallar arasında düşük derecede benzerlik bulunduğu tespitine ilaveten, “NOSTER” – “FOSTER” işaretleri arasında ortalama düzeyde görsel ve işitsel benzerlik bulunduğuna da hükmederek, karıştırılma olasılığı gerekçeli itirazı anılan mallar da dahil 5. sınıfa dahil bazı mallar bakımından kabul etmiştir.

Başvuru sahibi karara karşı davayı yalnızca “regl bandajları, regl tamponları, hijyenik pedler, hijyenik bezler” malları bakımından açmış ve bu malların ret gerekçesi markanın kapsamında bulunan “farmasötik müstahzarlar ve maddeler; solunumla ilgili hastalıkları tedavi etmek için farmasötik ürünler” malları ile benzer olmadığını, dolayısıyla markalar arasında karıştırılma olasılığının bulunmadığını öne sürmüştür.

Bu yazıda, kararın yalnızca malların benzerliği ile ilgili kısmı okuyuculara aktarılacaktır.

Davacıya göre; “regl bandajları, regl tamponları, hijyenik pedler, hijyenik bezler” malları kadınlar tarafından regl dönemlerinde kullanılmaktadır ve regl bir sağlık problemi olmadığından farmasötik müstahzarlarla (ilaçlarla) tedavi edilmemektedir. Buna karşılık, “farmasötik müstahzarlar ve maddeler” genellikle kimyasal terkiplerdir ve amaçları sağlık sorunlarını çözmektir. Ayrıca; “regl bandajları, regl tamponları, hijyenik pedler, hijyenik bezler” malları genellikle perakende satış noktalarında satışa sunulan günlük tüketici malları iken, “farmasötik müstahzarlar ve maddeler” malları genellikle eczanelerde satılmaktadır. Davacı, belirtilen nedenlerle yukarıda bahsi geçen mallar arasında benzerlik bulunmadığını öne sürmektedir.

Genel Mahkeme, bu iddiaları incelerken ilk olarak, “regl bandajları, regl tamponları, hijyenik pedler, hijyenik bezler” mallarının genel olarak hijyenik ürünler olarak adlandırılabileceğini belirtmiştir.

Mahkeme’ye göre; hijyenik ürünlerin hem süpermarketlerde hem de eczanelerde satıldığı incelemede göz önünde bulundurulmalıdır. Bunun ötesinde, çok sayıda eczane çocuk bezi, diş solüsyonu, diş macunu, diş fırçası, vücut losyonu, hijyenik bezler gibi hijyenik ürünleri satmaktadır. Süpermarketler kapalı olduğunda birçok tüketici hijyenik ürünleri eczanelerden satın almaktadır. Bu bağlamda Temyiz Kurulu’nun eczanelerin sadece ilaç satmadıkları, aynı zamanda hijyenik bezler sattıkları yönündeki tespiti yerindedir. Genel Mahkeme’nin önceki kararlarında da, farmasötik müstahzarlar ile hijyenik bezler arasında çok düşük derecede de olsa benzerlik bulunduğu belirtilmiştir. Bu tespitler ışığında Genel Mahkeme, “regl bandajları, regl tamponları, hijyenik pedler, hijyenik bezler” malları ile “farmasötik müstahzarlar ve maddeler” malları arasında çok düşük derecede de benzerlik bulunduğu yönündeki Temyiz Kurulu tespitini haklı bulmuştur.

Genel Mahkeme kararın devamında, “NOSTER” ile “FOSTER” işaretlerini görsel ve işitsel açılardan ortalama düzeyde benzer işaretler olarak değerlendirmiştir.

Buna ilaveten; inceleme konusu mallar bakımından tüketicilerin ortalama düzeyde dikkate sahip olacakları da belirtilmiştir.

Bu tespitler ışığında markalar arasında davaya konu edilen “regl bandajları, regl tamponları, hijyenik pedler, hijyenik bezler” malları bakımından karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkabileceği yönündeki Temyiz Kurulu kararı yerinde bulunmuş, karar onanmış ve dava reddedilmiştir.

Karar; 5. sınıftaki malları kapsayan markalar arasında karıştırılma olasılığının varlığı sonucuna ulaşabilmek için, bu sınıftaki malların tüketicilerinin dikkat düzeyinin yüksekliğini de dikkate alarak, mallar arasında ayniyet, işaretler arasında ise çok güçlü düzeyde bir benzerliğin bulunması gerektiğini düşünen kişilere çok da anlamlı gelmeyebilir. Çünkü, ilk harflerinin farklı olması bağlamında, NOSTER – FOSTER ibareleri üst düzeyde benzer işaretler olarak görülmeyebilir ve “regl bandajları, regl tamponları, hijyenik pedler, hijyenik bezler” malları ile “farmasötik müstahzarlar ve maddeler” mallarının aynı olmadığı da çok açık.

Ancak üzgünüz, hem EUIPO Temyiz Kurulu, hem de Genel Mahkeme, bizim yerleşik klişemizi kabul etmiyor, 5. sınıfa dahil belirtilen mallar arasında çok düşük düzeyde de olsa benzerliğin varlığını kabul ediyor, bu ürünlerin tüketicilerinin malların ifade ediliş tarzı itibarıyla ortalama dikkat düzeyine sahip olduğunu kabul ediyor ve işaretleri de görsel ve işitsel açılardan ortalama düzeyde benzer olarak kabul ediyor.

Yazının başlangıcına dönecek olursak; 5. sınıf kapsamında yer alan malların tamamı dikkat düzeyi yüksek tüketicilere yönelik değildir; 5. sınıfta yer alan kalp ilaçları ile kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar ortalamanın üzerinde dikkate sahip tüketicilere hitap edebilir, ancak aynı tespit 5. sınıfta bulunan bebek mamaları ile sivrisinek kovucu losyonlar bakımından geçerli değildir, çünkü sonradan saydığımız malların tüketicileri ortalama dikkat düzeyine sahip kişilerdir. Bu bağlamda da 5. sınıftaki malların -ayrım yapılmaksızın tamamının- ortalamanın üzerinde dikkat düzeyine sahip kişilere hitap ettiği klişesi, mallara göre değerlendirilme yapılmadığı sürece yerinde değildir.

Sonuç olarak; klişelerden arınmak ve malların ve hizmetlerin ortalama tüketici gruplarının tespitine yönelik değerlendirmeyi, sınıf numarası esasında değil, malların veya hizmetlerin kendilerini değerlendirerek yapmak eminim ki, sistemin bütünü bakımından çok daha yararlı olacaktır.

Önder Erol ÜNSAL

Temmuz 2020

unsalonderol@gmail.com

KISA KELİME MARKALARI ARASINDA BENZERLİK İNCELEMESİNE İLİŞKİN PARİS İSTİNAF MAHKEMESİ KARARI

Görsel https://www.cours-appel.justice.fr/paris/accueil-infos-pratiques adresinden alınmıştır.

Paris İstinaf Mahkemesi (Cour d’Appel de Paris, bundan böyle “Mahkeme”) 15 Mayıs 2020 tarihinde verdiği karar[1] ile kısa kelime markaları arasındaki benzerlik incelemesinin nasıl yapılması gerektiğini ortaya koymuştur.

Karara konu olayda “MOYA” işaretinin 18 ve 25. sınıflarda tescili için yapılan marka başvurusuna, 18 ve 25. sınıflarda tescilli “MONA” markası gerekçe gösterilerek itiraz ediliyor.

Fransız Ulusal Sınai Mülkiyet Enstitüsü (Institut National de la Propriété Industrielle, bundan böyle “Enstitü”) itiraza gerekçe markanın tescilli olduğu mal veya hizmetler ile tescil başvurusu yapılan mal veya hizmetlerin benzer olduğuna karar veriyor. Ancak devamında itiraza konu markanın, itiraza gerekçe marka ile benzerlik taşımadığına ve karıştırılma tehlikesi bulunmadığına karar vererek itirazı reddediyor. Akabinde Enstitü kararı yargı merciinin önüne geliyor.

Mahkeme mal veya hizmetlerin benzer olduğu noktasında bir ihtilaf bulunmadığından, bu noktada bir incelemeye girişmeden doğrudan işaretler arasındaki benzerlik incelemesine geçiyor ve bu bağlamda görsel, işitsel ve kavramsal planda üç aşamalı bir inceleme icra ediyor.

Görsel planda, iki işaret de dört harften müteşekkil olup sadece üçüncü harfleri farklılaşmaktadır. Önceki işaretin üçüncü harfi “N” iken itiraza konu işaretin üçüncü harfi “Y”dir. Mahkemeye göre her iki işaret de kısa olduğu için bir harf değişikliği dahi ortalama tüketici gözünde işaretin farklı algılanmasına sebebiyet verebilir. Bunun yanında Fransız dilinde sesli veya yarı sessiz olarak nitelenen “Y” harfinin kullanımı az iken, ünsüz bir harf olan “N” harfinin en çok kullanılan beşinci harf olması da ortalama tüketicinin gözünde bu değişikliğin algılanmasını kolaylaştırmaktadır.

İşitsel planda, iki işaret de “MO” ile başlayıp “A” ile sona ermesine rağmen bir diftong[2] olan “YA” ile diş hecesi[3] olan “NA” söz konusu işaretleri farklılaştırmaktadır.

Kavramsal planda ise “MONA” işaretinin bir kadın ismini çağrıştırdığı; “MOYA”nın ise 20. yüzyılın başlarında nadir bir kullanım alanı bulmasına rağmen bir isim olarak kullanılmadığı ve giderek “MOYA”nın anlamsız veya İspanya kökenli bir aile adı olarak algılanabileceği sonucuna varılıyor.

Sonuç olarak, her iki işaretin ayırt edici kısımları hesaba katılarak yapılan bütüncül değerlendirmede işaretler arasında karıştırılma tehlikesi olmadığı sonucuna varılacak dava reddediliyor. 

Görüleceği üzere, kısa kelime markaları arasında yapılacak incelemede bir harfin değişmesi dahi, kimi durumlarda, işaretler arasındaki karıştırılma tehlikesini bertaraf etmeye yeterlidir. Bu bağlamda özellikle kavramsal planda meydana gelen farklılaşmanın etkisinin daha ehemmiyetli olduğunu ifade etmek gerekir. Ancak işitsel ve görsel değerlendirmenin de yalnızca bir harf değişikliği olarak görülmemesi, dilbilgisi kurallarının ve dilin inceliklerinin bu minvalde değerlendirmeye dahil edilmesi gerektiği de üzerinde durulması gereken bir husus olarak gün yüzüne çıkmaktadır.

Mahmut A. KOÇAK

Temmuz 2020

makocak.25@gmail.com 


[1]    Cour d’Appel de Paris, Pôle 5, 2. ch., “Robert Klingel SNC c. Directeur Général de l’INPI, Esther P”, 15 Mayıs 2020, n° RG 19/10979. Karar için bkz PIBD 2020, 1141-III-2.

[2]    “Çift sesli, iki sesliden oluşan bileşik ses” manasına gelen İngilizce “diphthong” sözcüğünden alınmıştır (https://www.nisanyansozluk.com/?k=diftong). Diftong, aynı hecede bulunan iki ünlü harfin telaffuzu sırasında tek bir harfmiş gibi okunmasıdır (https://www.cnrtl.fr/definition/diphtongue).

[3]    Harfin oluşum yerinin (boğumlanma noktası) diş olduğunu ifade etmektedir.

Mitolojik Canavarlar Nelerdir ve Aralarında Karıştırılma İhtimali Var mıdır? Siz Ne Düşünürsünüz(I)?

Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin, işaretlerin benzerliğine yönelik ilgi çekici değerlendirmelerini içeren bir kararını okuyucularımıza iki yazı halinde sunacağım. İlk yazı vakanın geçmişi, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO)’nun kararı, tarafların iddiaları ile ilgili olacak ve sizlerin konu hakkındaki değerlendirmesini soracağım. Birkaç gün sonra yayımlayacağım ikinci yazıda ise Genel Mahkeme’nin kararını sizlerle paylaşacağım.

Johann Graf isimli bir gerçek kişi 2012 yılında aşağıda görseline yer verdiğimiz markayı EUIPO’da tescil ettirir. Markanın kapsamında 43. sınıfa dahil “Yiyecek ve içecek sağlanması hizmetleri; kafeler, oteller ve restoranlar için katering ve yiyecek – içecek sağlanması hizmetleri.” yer almaktadır.

2014 yılında Marriott Worldwide Corp. firması yukarıda belirtilen markanın hükümsüzlüğü için EUIPO’ya talepte bulunur. Hükümsüzlük talebinin gerekçesi aşağıda görseline yer verdiğimiz markayla karıştırılma ihtimali, tanınmışlık, kötü niyet ve aşağıdaki görselin A.B.D.’nde 2010 yılında tescil edilmiş telif hakkıdır. Marriott Worldwide Corp. bu telif hakkının kullanım iznini almış ve Birleşik Krallık mevzuatı uyarınca koruma talep etmiştir. Talep sahibinin tescilli markasının kapsamında 43. sınıfa dahil “Yiyecek ve içecek sağlanması hizmetleri; geçici konaklama hizmetleri; otel hizmetleri; restoran, katering, bar ve lounge hizmetleri; yazlık ve pansiyon konaklama hizmetleri; toplantılar, konferanslar ve sergiler için genel amaçlı mekan sağlanması hizmetleri; özel toplantılar için ziyafet ve sosyal faaliyet imkanlarının sağlanması hizmetleri ve otel konaklaması için rezervasyon hizmetleri.” yer almaktadır.

EUIPO İptal Birimi hükümsüzlük talebini kabul etmez ve talep sahibinin itirazı neticesinde EUIPO Temyiz Kurulu talebi bir kez daha inceler.

Temyiz Kurulu, hükümsüzlük talebini 17 Ocak 2017 tarihli kararı ile aşağıdaki gerekçelerle reddeder:

“Karşılaştırma konusu işaretler görsel ve kavramsal açılardan benzer değildir ve aralarında işitsel karşılaştırma yapılması mümkün değildir. Bu nedenle karıştırılma ihtimali ve tanınmışlık iddialarına dayalı talep haklı değildir. Telif hakkına dayalı talep konusunda talep sahibi telif hakkının varlığını ispatlayamadığı gibi, işaretin Birleşik Krallık mevzuatına göre orijinal bir artistik eser olarak kabul edilebileceği hususunda Kurulun şüphesi bulunmaktadır. Son olarak ise hükümsüzlük talebinin konusu markanın başvurusunun yapıldığı aşamada kötü niyetin varlığı ispatlanamamıştır.”

Talebin Temyiz Kurulu tarafından da reddedilmesi üzerine Marriott Worldwide Corp., ihtilafı yargıya taşır.

Davacının iddiası, Temyiz Kurulunun kararında işaretleri karşılaştırırken hata yaptığı, işaretler arasındaki bütünsel benzerliği göz ardı ettiği ve detaylardaki farklılıklara konsantre olduğudur. Bu bağlamda, işaretleri benzer bulmayan ve bu nedenle karıştırılma olasılığı değerlendirmesini hiç yapmayan Kurul kararı yerinde değildir. Talep sahibine göre, işaretler arasında görsel açıdan yüksek düzeyde benzerlik vardır; her iki işaret de mitolojik yaratıkların siyah-beyaz gösterimidir, her iki yaratık da arka ayaklarının üzerinde benzer biçimde oturmaktadır, kuyrukları yukarı doğru eğimlidir, kanatları aynı biçim ve orandadır. Kavramsal açıdan ise işaretler; kuyruklu, oturan, kanatlı mitolojik yaratık konseptini ortak olarak paylaşmaktadır ve dolayısıyla benzerdir. Ayrıca, davacının markası talep konusu hizmetler bakımından tanımlayıcı da değildir, artırılmış ayırt ediciliği mevcuttur. Bu bağlamda, işaretler arasında görsel ve kavramsal açılardan benzerlik mevcuttur; bu hususu yanlış değerlendiren Temyiz Kurulu kararı yanlıştır.

Davalılardan Johann Graf; kendi markasının bir boğanın başı ve bir aslanın pençelerinden oluşan “Taurophon” isimli bir yaratığın şekli olduğunu; buna karşılık davacı markasının bir “Griffin” (kartal başlı, aslan gövdeli ejderha) olduğunu belirtmektedir. Davalıya göre, tüketiciler karşılaştırma konusu iki yaratığın kafalarına odaklanacaktır ve işaretleri kolaylıkla birbirlerinden ayırt edecektir. İşaretlerin siyah-beyaz yaratık gösterimleri olması tek başına bunların birbirlerine benzer oldukları anlamına gelmeyecektir ve davacının öne sürdüğü detaylardaki benzerlikler, tüketicilerin hiçbir önem atfetmeyeceği ufak detaylardır. Ayrıca, başvuruya konu işaret yeni yaratılmış bir yaratıktır; buna karşın davacının markası halkın çoğunluğu tarafından bilinen mitolojik bir yaratıktır. “Griffin” şekli, davacıyla ilgisi olmayan başka oteller tarafından da kullanılmıştır, dolayısıyla ayırt ediciliği düşüktür ve ayrıca davacı kendi işaretinin bilinirliğini ispatlayamamıştır.

Diğer davalı EUIPO ise Temyiz Kurulu kararının yerinde olduğunu savunmaktadır.

Hükümsüzlük talebini inceleyen Adalet Divanı Genel Mahkemesi, 15 Mart 2018 tarihinde kararını verir.

Sizce, Genel Mahkeme kararı işaretlerin görsel ve kavramsal benzerliği açısından ne yönde olmuştur veya bu konuda sizin değerlendirmeniz ne yönde olurdu?

Görüşlerini sitede veya sosyal medyada yorum olarak paylaşan okuyucularımıza şimdiden teşekkür ediyoruz. Genel Mahkemenin kararını birkaç gün içerisinde sizlerle paylaşacağız.

Önder Erol ÜNSAL

Mayıs 2020

unsalonderol@gmail.com

“Bir 35 Vardır Bende, Benden İçeri” – Adalet Divanı Genel Mahkemesi LLOYD Kararı (T-729/18)

Hemen herkesin sevdiği veya uğurlu bulduğu bir sayı vardır. Bazılarının ise uğursuzluk getirdiğine inandığı sayılar mevcuttur.

Marka tescili işlemlerinde inceleyici, vekil, danışman, avukat, araştırmacı veya yargı mensubu olanların ortak bir uğursuz sayısı var mıdır bilmiyorum; ama emin olduğum şudur ki, sadece Türkiye ile sınırlı değil dünyada bu camianın hiç sevmediği ve duymaktan sıkıldığı sayı 35’tir.

Nicé sınıflandırmasının 35. sınıfında yer alan “malların satışı sunumu hizmetleri”ne kısaca 35 veya 35 son diyoruz ve bu 35 son hayatımızı farklı boyutlarıyla yiyip bitiriyor. 35. sınıfın söz konusu yamyamlığı sadece Türkiye için söz konusu değil, çünkü bu harika sayı tüm dünyada marka camiasına her boyutuyla soğuk terler döktürmeye devam ediyor. Hangi şekilde ifade edilmeli, genel mi özel mi olmalı, genel olursa hangi mal ve hizmetlerle benzer, özel olursa hangi mal ve hizmetlerle benzer, özel özele hangi hallerde benzer, içine sadece mallar mı yazılır yoksa hizmetler de yazılabilir mi…Ömür törpüsü gibi bir sayı kısaca.

Bu durumda da “Bir 35 vardır bende, benden içeri” demek gerekiyor sanırım.

35. sınıfla ilgili son gelişmelerden birisi Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin T-729/18 sayılı “LLOYD” kararıdır. (http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=E8AB49A0874102562A8FF5540FC09864?text=&docid=221771&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1113633)

Kısaca aktaralım.

“Lloyd Shoes GmbH” firması “LLOYD” markasının tescil edilmesi için Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO)’ne başvuruda bulunur. Başvurunun kapsamında; 3. sınıfa dahil parfümler, kozmetikler; 14. sınıfa dahil mücevherat ve saatler; 18. sınıfa dahil çantalar, cüzdanlari deri ve imitasyon deri; 25. sınıfa dahil giysiler, ayak giysileri, baş giysileri ve 35. sınıf kapsamında yukarıda sayılan 14., 18., 25. sınıfa dahil malların satışa sunumu hizmetleri bulunmaktadır.

Başvuru ilan edilir ve ilana karşı “El Corte Inglés SA” firması aşağıda görseline yer verilen “Lloyd’s” markasını gerekçe göstererek itiraz eder. İtiraz gerekçesi markanın kapsamında yukarıda yer verilen başvurunun kapsadığı mallarla aynı mallar 3., 14. ve 18. sınıflar bakımından bulunmaktadır, ancak itiraz gerekçesi marka 25. sınıfa dahil malları ve 35. sınıfa dahil hizmetleri kapsamamaktadır.

Başvurunun ilanına karşı yapılan itiraz EUIPO İtiraz Birimi ve Temyiz Kurulu tarafından incelenir ve EUIPO’nun nihai kararı, başvurunun 35. sınıfa dahil “giysilerin, ayak giysilerinin ve baş giysilerinin satışa sunumu hizmetleri” dışında kalan tüm mal ve hizmetler bakımından reddedilmesi yönünde olur.

Temyiz Kurulu bu kararına gerekçe olarak; “itiraz gerekçesi markanın kapsamında 25. sınıfa dahil malların bulunmamasını” göstermiştir. Bir diğer deyişle, başvurunun kapsamında bulunan 25. sınıfa dahil mallar, itiraz gerekçesi markanın kapsadığı 3.,14.,18. sınıflara dahil mallarla benzer bulunup reddedilmiş olsa da, 35. sınıfta yer alan “giysilerin, ayak giysilerinin ve baş giysilerinin satışa sunumu hizmetleri”, itiraz gerekçesi markanın 25. sınıfa dahil malları kapsamaması nedeniyle reddedilmemiştir. (Biraz karışık oldu, ama yapacak bir şey yok, bir kez daha okuyabilirsiniz.)

“El Corte Inglés SA” firması Temyiz Kurulu’nun bu kararına karşı dava açar ve başvurunun tümüyle reddedilmiş olması gerektiğini öne sürer. Davacıya göre, karıştırılma olasılığı gerekçeli itirazın kısmen reddedilmesi yönündeki karar hatalıdır ve iptal edilmelidir.

Davacı;başvuru kapsamında kalan “giysilerin, ayak giysilerinin ve baş giysilerinin satışa sunumu hizmetleri” ile itiraz gerekçesi markanın kapsadığı mallar arasında tamamlayıcılık ilişkisi bulunmaktadır, aynı satış noktaları söz konusudur ve markaların yüksek düzeydeki benzerliği de dikkate alındığında ortalama tüketiciler bu malların ve hizmetlerin aynı veya bağlantılı ticari kaynaktan geldiklerini düşüneceklerdir ve dolayısıyla karıştırılma ihtimali ortaya çıkacaktır argümanını öne sürmektedir.

Genel Mahkeme; itiraz gerekçesi markanın kapsamında 3.,14. ve 18. sınıfa dahil malların bulunduğunu ve 25. sınıfa dahil malların yer almadığını belirtir ve ardından 25. sınıfa dahil mallarla, 3.,14. ve 18. sınıfa dahil mallar benzer bulunmuş olsa da, bu benzerliğin yanında 35. sınıfa dahil “giysilerin, ayak giysilerinin ve baş giysilerinin satışa sunumu hizmetleri” ile 3.,14. ve 18. sınıfa dahil malların benzer bulunması zorunluluğunu getirmediğini ifade eder.

Mahkemeye göre; 18. sınıfta yer alan “çantalar” gibi mallarla 25. sınıfta yer alan “giysiler, ayak giysileri, baş giysileri” malları arasında tamamlayıcılık gibi işlevsel bir bağlantı bulunsa da, bu durum aynı bağlantının 25. sınıfa dahil malların satışa sunumu hizmetleri bakımından da kurulmasını gerektirmemektedir. 3., 14. ve 18. sınıfa dahil mallar ile 25. sınıfa dahil malların satışa sunumu hizmetleri doğaları, amaçları ve kullanım yöntemleri bakımından farklıdır ve benzer mal ve hizmetler değillerdir.

Davacı taraf; markaların benzerlik düzeyinin yüksekliği de dikkate alınarak karıştırılma olasılığının varlığı sonucuna ulaşılması gerektiğini iddia etse de, bu sonuca ulaşabilmek için mallar ve/veya hizmetler arasında benzerlik bulunması gereklidir; incelenen vakada yukarıda açıklanan gerekçelerle mallar ve hizmetler benzer bulunmamış olduğundan, markaların benzerlik düzeyinin yüksekliği de varılan sonucu değiştirmeyecektir.

Genel Mahkeme açıklanan nedenlerle davacının karıştırılma olasılığının 35. sınıfa dahil “giysilerin, ayak giysilerinin ve baş giysilerinin satışa sunumu hizmetleri” bakımından da ortaya çıkacağı yönündeki argümanını kabul etmemiş, Temyiz Kurulu kararını onamış ve dolayısıyla davayı reddetmiştir.

Kişisel görüşüm; 35. sınıf kapsamındaki malların satışa sunumu hizmetine yönelik itirazlarda, itirazların kabul edilebilmesini ancak ve sadece ilgili malların itiraz gerekçesi markanın kapsamında bulunması şartına bağlayan Temyiz Kurulu ve Genel Mahkeme yaklaşımının fazlasıyla indirgemeci olduğudur. Örneğin; 6. sınıftaki “metalden çiviler” malını kapsayan bir marka gerekçe gösterilerek, 35. sınıftaki “plastik çivilerin satışa sunumu hizmetleri”ne itiraz edilirse (plastik çiviler 20. sınıftadır) ve markalar aynıysa (veya çok benzerse), karıştırılma olasılığının ortaya çıkmayacağını öne sürmek bu denli kolay olmalı mıdır? Bir diğer deyişle, farklı sınıflarda bulunan plastik çiviler ile metalden çiviler birbirlerine benzer mallardır dersek ve metalden çiviler ile metalden çivilerin satışa sunumu hizmetini de benzer ve bağlantılı mal ve hizmetler olarak kabul edeceksek, plastik çivilerin satışa sunumu hizmetleri ile metalden çiviler malları neden ve hangi mantıklı gerekçe ile birbirlerine benzer mal ve hizmetler olmayacaklardır? Sonuç olarak her ikisi de plastikten veya metalden olmalarına bakılmaksızın aynı işlevi görüyorlar, aynı yerlerde satılıyorlar, çoğunlukla yanyana satışa sunuluyorlar, amaçları aynı, görünümleri çok benzer, vb.

Karıştırılma ihtimali son tahlilde, halkın mal veya hizmetlerin aynı veya bağlantılı ticari kaynaklardan geldiğine yönelik inanca kapılması olasılığının incelenmesidir ve malları veya hizmetleri “eşleştirme oyunu” değildir. Bu çerçevede, incelemeyi “eşleştirme oyunu”na indirgeyen mekanik yaklaşım bana pek de yerinde gelmiyor diyerek yazıyı noktalıyorum.

Görüşünü veya yorumunu yazmak isteyen olursa şimdiden teşekkürler.

Önder Erol ÜNSAL

Ocak 2020

unsalonderol@gmail.com

Kelime mi Yoksa Şekil mi Karşılaştırılacak? Yoksa Her İkisi de mi? (Adalet Divanı Genel Mahkemesi T-454/18)

Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi, 10 Ekim 2019 tarihinde kelime unsuru olarak da algılanabilecek şekillerin benzerliğinin değerlendirilmesi hakkında yol gösterici bir karar vermiştir. (T-454/18; http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=218930&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=413598)

Alessandro Biasotto, aşağıdaki işaretin “giysiler ve baş giysileri” olarak özetlenebilecek bir grup mal için tescil edilmesi talebiyle Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi‘ne (EUIPO) başvuruda bulunur.

OOFOS LLC, başvurunun ilanına karşı “ayak giysileri” olarak özetlenebilecek mallar için tescilli aşağıdaki markasıyla karıştırılma ihtimali gerekçesiyle itiraz eder.

EUIPO itiraz birimi, işaretler arasındaki belirgin görsel farklılık ve işaretlerin sesçil ve kavramsal bakımlardan karşılaştırılmalarının mümkün olmamaları gerekçesiyle yayıma itirazı reddeder. Bu karara karşı itiraz edilir.

EUIPO Temyiz Kurulu, farklı bir yaklaşım benimser ve her ikisi de “OO” harflerini içeren markalar arasındaki işitsel aynılık, ortalama düzeydeki görsel benzerlik ve malların yüksek düzeydeki benzerliği nedenleriyle markalar arasında karıştırılma olasılığının bulunduğuna hükmederek itirazı kabul eder.

Bu karara karşı dava açılır ve dava Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin 10 Ekim 2019 tarihli T-454/18 sayılı kararı ile sonuçlandırılır.

Davacı; markaların görsel olarak farklı olmalarının yanısıra, şekillerden oluşan markaların telaffuzunun mümkün olmaması nedeniyle, markalar arasında seçil bakımdan karşılaştırmanın da yapılamayacağını öne sürmektedir. Bu bağlamda davacıya göre, işaretler arasında benzerlik bulunmadığından, karıştırılma olasılığından bahsetmek de mümkün değildir.

Mahkemeye göre, “OO” harfleri her iki markada da görünür ve tanınır haldedir. Davacı, dava dilekçesinde markasının şekil unsurlarından oluştuğunu öne sürse de, başvuru aşamasında markasını “kelime unsurları (OO) içeren bir şekil markası” olarak tanımlamıştır. Aynı şekilde, ret gerekçesi markanın tarifnamesinde marka “ikinci O harfinin ortasında yatay bir çizgi bulunan OO harfleri olarak” açıklanmıştır. Bunların ötesinde Mahkeme’ye göre kamunun ilgili kesimi markaları iki daire şekli biçiminde değil, “OO” harfleri olarak algılayacaktır. Markalardaki diğer şekil unsurları ise dekoratif unsurlar görünümdedir.

Mahkeme, bu tespitlerden hareketle, “OO” harflerinin her iki markada da baskın unsur konumunda bulunduğu ulaşmıştır. Buna ilaveten, “OO” kelime unsuları kısa harf dizileri olsa da, aralarındaki görsel farklılığın derecesi, markaların görsel olarak benzer olmaları halini değiştirecek düzeyde değildir. Mahkeme belirtilen nedenlerle, başvuru ile ret gerekçesi markayı görsel açıdan ortalama düzeyde benzer markalar olarak değerlendirmiştir.

Sesçil benzerlik hususunda, Mahkeme her iki markanın telaffuz edilecek kelime unsurlarının “OO” harfleri olmasından hareketle markaları işitsel açıdan aynı markalar olarak görmüştür.

Markaların kelime unsurlarının (OO) anlamı bulunmadığından, markalar arasında kavramsal benzerlikten bahsedilmesi ise mümkün değildir.

Devamında, markaların kapsadığı “ayak giysileri” ile “giysiler ve baş giysileri” mallarının benzerliği incelenmiştir. Mahkeme bu konuda da, Temyiz Kurulu’nun tespitlerine katılarak anılan malları benzer mallar olarak değerlendirmiştir.

Markaların görsel açıdan ortalama düzeydeki benzerliği, işitsel açıdan aynılığı ve malların benzerliği hususları bir arada dikkate alındığında, markalar arasında karıştırılma olasılığının bulunduğu kanaatine ulaşan Mahkeme, aynı doğrultuda verilen Temyiz Kurulu kararını onamıştır. Dolayısıyla, dava reddedilmiştir.

Malların / hizmetlerin aynı veya benzer olduğu hallerde; aynı zamanda kelime olarak algılanması şekillerden oluşan (veya tam tersi) işaretler arasında, sesçil açıdan aynı karşılığın varlığı ve bu durumun görsel düzeyde ortalama düzeyde benzerlikle desteklenmesi halinde karıştırılma olasılığının varlığından bahsedilmesi kanaatimizce, kararın kritik noktasını oluşturmaktadır. İncelemede sıklıkla karşılaşılan bu tip benzerlik durumlarında, Genel Mahkeme’nin yaklaşımının uygulamacılara yol göstereceği görüşündeyiz.

Önder Erol ÜNSAL

Kasım 2019

unsalonderol@gmail.com

PARDON NE İSTEMİŞTİNİZ? İÇECEK MARKALARINDA FONETİK BENZERLİĞİN ÖNEMİ (T‑15/17)

Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi (Genel Mahkeme) 20 Nisan 2018 tarihli kararı ile markalar arasında karıştırılma ihtimalinin varlığının değerlendirilmesinde değerlendirilen unsurların birbirlerine etkisinin önemini bir kez daha vurgulamıştır.

Genel Mahkeme verdiği karar ile YAMAS markası ile LLAMA markası arasında karıştırılma ihtimalinin varlığını tespit eden EUIPO Temyiz Kurulu kararına yönelik itirazları reddetmiştir.

Karar metnine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=201288&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6832903

Yunanistan vatandaşı Dimitrios Mitrakos (başvuran) 15 Ocak 2015 tarihinde, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’ne (EUIPO) YAMAS kelime markasının 32. sınıfta “Alkollü olmayan içecekler; Bira ve bira ürünleri; Alkollü içecek yapımında kullanılan preparatlar.” ve 33. sınıfta “Alkollü içecekler (biralar hariç); alkollü içecek yapımında kullanılan preparatlar.” malları için tescil edilmesi talebiyle başvurmuştur.

Marka başvurusunun ilanından sonra, önceki tarihli ve 33. sınıfta “Alkollü içecekler (biralar hariç)” malları üzerinde tescilli LLAMA markasının sahibi İspanya vatandaşı Juan Ignacio Belasco Baquedano (muteriz) tarafından yapılan itiraz, EUIPO İtirazlar Kurulu’nda markalar arasında karıştırılma ihtimalinin varlığı nedeniyle kabul edilerek başvurunun 33. sınıfta reddine karar verilmiştir.

Başvuran tarafından bu karara karşı itiraz dosyalanmış ve fakat EUIPO Temyiz Kurulu da markalar arasında karıştırılma ihtimalinin varlığına ve başvurunun reddine karar vermiştir.

Genel Mahkeme tarafından verilen kararda bütünü ile EUIPO Temyiz Kurulu kararı onandığı için bu iki kararı aşağıda birlikte değerlendirerek üzerinde durulan hususları ayrı başlıklar halinde sizlere aktaracağız.

Bu olayda karıştırılma ihtimalinin değerlendirilmesinde üzerinde önemle durulması gereken iki husus bulunmaktadır:

  1. EUIPO nezdinde yapılan başvurular bütün AB ülkelerinde korunacak olsa bile, AB’nin bir kısmında karıştırılma ihtimali dahi varsa, itiraz üzerine reddedilebilmektedir.
  2. Görsel, fonetik ve kavramsal benzerlik değerlendirmesi yapılarak her birinin önemi somut olay kapsamında özenli bir şekilde incelenmelidir.

Kararda tartışılan husus, markalar arasındaki fonetik anlamdaki yüksek benzerliğin, görsel anlamdaki düşük benzerlik ve kavramsal farklılık ile dengelenip dengelenemeyeceği hususudur.

Genel Mahkeme kavramsal farklılık açısından yaptığı değerlendirmede; başvuranın YAMAS kelimesinin Yunancada şerefe anlamına geldiği iddiasını değerlendirirken kelimenin anlamının İspanya’da bilinmediğini ve tüketicilerin bu kavramsal farklılığı anlayamayacağı hususunu belirtmiştir.

Kararda karıştırılma ihtimalinin bulunmasına dayanak gösterilen ve üzerinde en çok durulan husus fonetik benzerliktir. Genel Mahkeme 33. sınıf kapsamındaki “Alkollü içecekler (biralar hariç)” mallarının genellikle restoran, bar, pub, gece kulübü ve diskotek gibi gürültülü mekanlarda tüketiciler ile buluştuğunu ve bu ürünlerin söyleme yoluyla sipariş edildiğini ve genellikle orijinal paketinde değil bardakta içildiğini ve bu nedenle fonetik benzerliğin karıştırılma ihtimalinin değerlendirilmesinde özellikle göz önüne alınması gerektiğini belirtmiştir.

Fonetik benzerlik değerlendirilirken, LLAMA ve YAMAS markaları arasındaki farklılıkların kelimelerin başlarındaki LL ve Y harfleri ile marka başvurusunun sonunda yer alan S harflerinden ibaret olduğu tespit edilmiştir. İspanyolca konuşulan yerlerde kelime başında kullanılan LL’nin okunuşununkelime başında kullanılan Y harfinin okunuşu ile aynı olduğu ve kelime sonunda yer alan S harfinin etkisinin ise gürültülü mekanlarda fark edilemeyecek kadar az olduğu belirtilerek markalar arasında yüksek fonetik benzerlik olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Genel Mahkeme karıştırılma ihtimalinin değerlendirilmesinde global değerlendirme yapılması hususunu bir kez daha vurgulamış, olayın özelliğine göre fonetik, görsel ve kavramsal değerlendirmelerden bir tanesinde yer alan yüksek derecedeki benzerliğin karıştırılma ihtimali sonucuna yol açabileceğine hükmetmiştir.

Turan KOCAKAYA

Ağustos 2019

turankocakaya@gmail.com

Frank Sinatra, Franks Anatra Sosis Büfesine Karşı – USPTO Temyiz Kurulu Kararı

Frank Sinatra (1915-1998), Amerikan Rüyasının simgelerinden birisidir. Orta halli bir ailede doğmuş, iyi bir eğitim almamış, düşük ücretli işlerle çalışma hayatına başlamış, kendi yeteneği ve çabası ile müzikte zirveye çıkmış, dünyanın en tanınmış şarkıcı ve aktörlerinden birisi olmuş, dünyanın en tanınmış insanlarıyla dost olmuş, çok zengin ve dünyaca ünlü bir insan olarak hayata veda etmiştir. Detaylı bilgi vermemiş olsak da Amerikan Rüyası değil mi?

Frank Sinatra’nın hayatı sadece başarı basamaklarını tırmanmaktan ve kariyerden ibaret değildir; mafyayla sıkı fıkı ilişkileri vardır, özel yaşamında çok sayıda sevgilisi ve evliliği olmuştur, şiddet ve öfke eğilimi mevcuttur, uzun yıllar Demokratları desteklemiş olsa da, hayatının son döneminde Cumhuriyetçilerin, özellikle de Reagan’ın yanında yer almıştır.

Her şey bir yana, ölümünün üzerinden 20 yıldan fazla zaman geçmiş olsa da, Frank Sinatra halen dünyanın en bilinen şarkıcılarından birisidir, ilk pop yıldızı olarak kabul edilmektedir ve birçok şarkısı halen dillerdedir.


Bu yazıda Frank Sinatra’yı çağrıştırdığı iddia edilen bir marka tescil başvurusuna karşı yapılan itiraz sonucu verilen bir USPTO Temyiz Kurulu kararını sizlere aktaracağım.

Başvuru sahibi BILL LOIZON, standart karakterlerde yazılı “FRANKS ANATRA” markasını 43. sınıfta “Yiyecek ve içecek katering hizmetleri” için tescil ettirmek amacıyla USPTO’ya başvuruda bulunur.

Başvuru sahibi seyyar bir sosisli sandviç büfesi işletmektedir ve markayı kullanımına ilişkin numune aşağıdaki şekildedir:

Şarkıcı Frank Sinatra’nın haklarını elinde bulunduran “FRANK SINATRA ENTERPRISES, LLC”, başvurunun ilanına karşı itiraz eder. İtiraz gerekçeleri, FRANK SINATRA’yla yanlış bir bağlantı kurulması, karıştırılma olasılığı ve tanınmış markanın sulandırılmasıdır.

Karıştırılma olasılığı iddiasına gerekçe gösterilen itiraz sahibi markaları ve kapsamları aşağıda yer almaktadır:

  • 41. sınıfta bulunan “Eğlence hizmetleri, yani bir şarkıcı tarafından sunulan müzikal performanslar hizmetleri”ni kapsayan standart karakterlerde yazılı “FRANK SINATRA” ve “SINATRA” kelime markaları.
  • 30. sınıfta bulunan “Hazır soslar” mallarını kapsayan, yanda görseline yer verilmiş stilize “FRANK SINATRA” markası .

İtiraz, USPTO Temyiz Kurulu’nca 12 Eylül 2012 tarihinde incelenir. Takip eden satırlarda temyiz Kurulu kararına yer vereceğiz, merak eden okuyucularımız kararın tamamını
http://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/ttabvue-91198282-OPP-16.pdf bağlantısından görebilirler.

Temyiz Kurulu, ilk olarak itiraz sahibi tarafından sunulan ve FRANK SINATRA’nın ünlü bir kişi olduğunu ispatladığı iddia edilen dokümanları incelemiştir. Detaylarına girmeye hiç gerek duymuyoruz, Kurul sunulan kanıtların FRANK SINATRA’nın ünlü bir kişi olduğunu ispatladığını kabul etmiştir.

Kurulca değerlendirilen ilk itiraz gerekçesi “yanlış bağlantı kurulması” iddiasıdır. A.B.D. Marka Kanunu’na göre, yaşayan veya ölü bir kişiyle yanlış biçimde bağlantı kurulmasını sağlayacak markalar reddedilecektir. Bu halin ortaya çıkıp çıkmadığı incelenirken 4 sorulu bir test uygulanmaktadır:

  • Başvuru, başka bir kişi tarafından önceden kullanılan adın veya kimliğin aynısından veya yakın benzerinden mi oluşmaktadır?
  • Başvuru, sadece ve açıkça başka bir kişiyi işaret eder biçimde mi algılanacaktır?
  • Başvurunun işaret ettiği kişinin, başvuru sahibinin markasıyla gerçekleştirdiği faaliyetlerle bağlantısı var mıdır?
  • Diğer kişinin adının veya kimliğinin ünü ve bilinirliği, başvurunun başvuru sahibinin malları üzerinde kullanımı halinde, onunla bağlantı kurulacağı varsayımına ulaşmak için yeterli midir?

Temyiz Kurulu, “FRANKS ANATRA” başvurusunu bu test bağlamında değerlendirmiştir:

  • Temyiz Kurulu’na göre “FRANKS ANATRA” ibaresi “FRANK SINATRA” isminin yakın benzeridir; ibareler arasında bulunan oldukça güçlü düzeydeki işitsel benzerlik, görsel benzerliği yönelik algıyı da kuvvetlendirmektedir. Başvuru sahibi, “FRANKS” kelimesinin “frankfurter tipi sosisleri” için kullanıldığını, “ANATRA” kelimesinin ise İtalyanca’da “ördek” anlamına geldiğini belirtse de, Kurul tüketicilerde oluşacak ticari algının “FRANK SINATRA” ismi üzerinde oynamadan başka bir şey olmayacağı kanaatindedir.
  • Başvuru sahibi, yukarıda belirtildiği gibi “FRANKS” kelimesinin frankfurter tipi sosisleri çağrıştıracağı, ilaveten “ANATRA” kelimesinin “hayali bir ada devletinin adı” olduğu, tezgahında bu ada devletinin simgesinin bulunduğu, markasının ürünlerinin tüketicileri tarafından bütün olarak hayali bir sosis devletinin adı olarak değerlendirildiği görüşündedir. Temyiz Kurulu bu görüşe katılmamaktadır. Buna ilaveten Kurula göre, ünlü kişiler ve ünlü markaların sahipleri, isim veya markalarını kendi faaliyet alanlarının dışındaki sektörlerde de lisans verilmesi suretiyle veya farklı yollarla kullanmakta, bu şekilde ürün çeşitliliğini artırarak ticari kazanç sağlamaktadır. Bu kullanım yöntemiyle sıklıkla karşılaşılmaktadır. Kurul, “FRANKS ANATRA” markasının katering hizmetleri alanında kullanımı ile karşılaşacak tüketicilerin, markayı tanınmış “FRANK SINATRA” kişisiyle bağdaştıracağı görüşündedir.
  • “FRANK SINATRA”nın başvuru sahibi ve faaliyetleriyle hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır.
  • Kurula göre, “FRANK SINATRA”nın ününün derecesi, başvurunun başvuru sahibinin malları üzerinde kullanımı halinde, kendisiyle bağlantı kurulabileceği varsayımına ulaşılması için yeterlidir.

Temyiz Kurulu yukarıda belirtilen nedenlerle, “FRANKS ANATRA” ibaresinin, “FRANKS SINATRA” kişisiyle yanlış bağlantı kurulmasını sağlayacağı yönündeki itirazı haklı bulmuştur.

Temyiz Kurulu, kararın devamında karıştırılma olasılığı gerekçeli itirazı irdelemiştir.

Kurul, yukarıda açıklanan nedenlerle, “FRANKS ANATRA” – “FRANKS SINATRA” ibarelerini işitsel, görsel ve bütüncül ticari algı bakımlarından benzer markalar olarak değerlendirmektedir. İtiraz gerekçesi “FRANK SINATRA” markasının eğlence hizmetleri alanında üne sahip markalar olduğu da Kurulun bir diğer tespitidir.

Malların ve hizmetlerin benzerliği hususunda ise ilgi çekici değerlendirmeler yer almaktadır.

Başvuru “Yiyecek ve içecek katering hizmetlerini” kapsarken, itiraz gerekçesi markaların kapsamında “Eğlence hizmetleri, yani bir şarkıcı tarafından sunulan müzikal performanslar hizmetleri” ve “Hazır soslar” malları bulunmaktadır. Kurul, bu mal ve hizmetlerin açıkça farklı olduğu konusunda nettir. Bununla birlikte, karıştırılma olasılığının varlığı sonucuna ulaşmak için malların ve hizmetlerin benzer veya birbirleriyle rekabet halinde olması şart değildir; zarar göreceğini iddia eden tarafın malların ve hizmetlerin bir şekilde bağlantılı olduğunu ve/veya ilgili mal ve hizmetlerin piyasasına ilişkin hal ve koşullar dahilinde, bu mal veya hizmetlerle karşılaşacak aynı kişilerin, kullanılan markaların benzerliği çerçevesinde, mal ve hizmetlerin aynı veya bağlantılı üreticiden kaynaklandığı varsayımına ulaşabileceğini göstermesi yeterlidir.

Kararın önceki bölümlerinde belirtildiği üzere, ünlü kişilerin isimleri veya ünlü markalar, lisans ve diğer yollarla farklı mal ve hizmetler için yaygın biçimde kullanılmaktadır. Dolayısıyla, “FRANK SINATRA” markası eğlence hizmetleriyle benzerliği bulunmayan katering hizmetleri için de kullanılabilecektir. Bu nedenle Kurul, başvuru sahibi hizmetleri ile itiraz gerekçesi markaların kapsadığı hizmetlerin bağlantılı olduğu, aynı tüketicilerin, markaların benzerliği göz önüne alındığında, mal ve hizmetlerin aynı veya bağlantılı üreticiden kaynaklandığı yanlış inancına kapılabileceği kanaatindedir.

Belirtilen hususların tamamını bir arada dikkate alan Kurul; “Yiyecek ve içecek katering hizmetlerini” kapsayan “FRANKS ANATRA” başvurusu ile
“Eğlence hizmetleri, yani bir şarkıcı tarafından sunulan müzikal performanslar hizmetleri” ve “Hazır soslar”ı kapsayan “FRANKS SINATRA” markaları arasında karıştırılma ihtimalinin de ortaya çıkabileceği görüşüne ulaşmıştır.

Sayılan nedenlerle, itiraz haklı bulunmuş ve başvuru USPTO Temyiz Kurulu’nca reddedilmiştir.

Ana hatlarıyla aktardığım karar, umarım okuyucuların da ilgisini çekmiştir.

Önder Erol ÜNSAL

Mayıs 2019

unsalonderol@gmail.com

Tapir Tobbia ile Domuz Peppa Arasında Karıştırılma İhtimali Var mıdır? Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin T-777/17 Sayılı Kararı

Belirsizliği halen devam eden seçim atmosferinden çıkabilmek ortalama bir Türk vatandaşı için bugünlerde hiç kolay değil. Bu durum IPR Gezgini yazarları için de geçerli. Havamı biraz olsun değiştirebilmek adına, kendimi zorlayarak ve biraz da hafif bir kararı yazının konusu olarak seçerek bir adım atıyorum. Umarım IPR Gezgini okuyucuları ve ülkemizin tamamı bu havadan bir an önce sıyrılır.

“Peppa Pig (Domuz Peppa)” ünlü bir çizgi dizi kahramanıdır ve IPR Gezgini’nde daha önceden “Çizgi Dizi Kahramanı ile Aynı İsme Sahip Olmak Gerçek Kişinin İtibarını Zedeler mi? İtalya’da “Peppa Pig” Vakası” başlıklı eğlenceli bir yazının konusu olmuştur (https://iprgezgini.org/2014/12/01/cizgi-dizi-kahramani-ile-ayni-isme-sahip-olmak-gercek-kisinin-itibarini-zedeler-mi-italyada-peppa-pig-vakasi/). Önceki yazımızdan alıntılayarak, öncelikle Domuz Peppa’yı okuyucularımıza tanıtıyoruz: “… Peppa Pig” İngiltere menşeili, çok sayıda ülkede gösterilen, dünya çapında oldukça popüler bir çizgi dizinin ismi. Bir domuz ailesinin maceralarını anlatan çizgi dizide, “Peppa Pig” domuz ailesinin küçük kızının ismi. “Peppa Pig” ve ailesi insanlar gibi konuşuyor, giyiniyor, evlerde yaşıyor ve çizgi dizi bir domuz ailesinin ilişkilerini, maceralarını, diğer ülkelere seyahatlerini ve diğer hayvanlarla tanışmalarını konu alıyor. Okul öncesi çocuklara yönelik dizide, hayvanlar insanlar gibi konuşsa da, konuşmalarında hayvanların çıkarttıkları karakteristik seslere de yer veriliyor…”

Peppa Pig, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’nde (EUIPO), aşağıdaki görselle 2012 yılından bu yana “Entertainment One UK Ltd” ve “Astley Baker Davies Ltd” adlarına tescilli bir markadır ve markanın kapsamında 25. sınıfa dahil “Giysiler, ayak giysileri, baş giysileri.” malları yer almaktadır.

İtalya’da yerleşik Xianhao Pan isimli bir gerçek kişi 2013 yılında aşağıda görseline yer verdiğimiz markayı 25. sınıfa dahil “Giysiler, ayak giysileri, baş giysileri.” malları için EUIPO’da tescil ettirir.

Önceki tarihte tescil edilmiş Peppa Pig markasının sahipleri, Tobbia markasının hükümsüzlüğü talebiyle EUIPO’da 2015 yılında işlem başlatır. EUIPO İptal Birimi 2016 yılında hükümsüzlük talebini reddeder ve talep EUIPO Temyiz Kurulu’na taşınır.

EUIPO Temyiz Kurulu, Eylül 2017’de verdiği kararla hükümsüzlük talebini, işaretler arasında karıştırılma olasılığının varlığı nedeniyle kabul eder. Kararda; kamunun ilgili kesiminin Avrupa Birliği’nde yaşayan halkın geneli olduğu, malların aynı olduğu, işaretlerin görsel olarak benzer olduğu, fonetik olarak “peppa” kelimesiyle “tobbia” kelimesi arasında bağıntı bulunduğu, işaretlerin kavramsal olarak ortalama düzeyde benzer olduğu ve malların aynı olması göz önüne alındığında, işaretler arasındaki farklılıkların, görsel ve kavramsal benzerliklerinden kaynaklanan karıştırılma olasılığını telafi etmediği belirtilmiştir.

Tobbia markasının sahibi Xianhao Pan bu karara karşı dava açar. Dava, Adalet Divanı Genel Mahkemesi tarafından görülür. 21 Mart 2019 tarihinde
T‑777/17 sayıyla karara bağlanan davanın karar metninin http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=212005&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5122126 bağlantısından görülmesi mümkündür.

Davacının usule ilişkin argümanları, Genel Mahkeme tarafından reddedilir ve kararın aşağıda özetleyeceğimiz kısımlarında, davacının ana iddiası olan işaretler arasında karıştırılma ihtimalinin bulunmadığı argümanı Mahkeme tarafından değerlendirilir.

Davacının, Temyiz Kurulu’nun kamunun ilgili kesiminin Avrupa Birliği’ndeki halkın geneli olduğu ve malların aynı olduğu yönündeki tespitlerine itirazı bulunmamaktadır. Genel Mahkeme değerlendirmesini bu tespitleri esas alarak gerçekleştirir.

Davacının ana iddiası, Temyiz Kurulu’nun işaretlerin benzerliğini değerlendirirken, işaretlerin sadece belirli bir kısmını (hayvanların kafalarını) esas aldığı, işaretleri bütüncül olarak değerlendirip karşılaştırmadığıdır.

Yerleşik içtihada göre; karıştırılma olasılığına yönelik genel değerlendirme, işaretlerin ayırt edici ve baskın unsurlarını göz önünde bulundurarak, işaretlerin görsel, işitsel veya kavramsal benzerliklerinin oluşturduğu bütüncül izlenime göre yapılmalıdır. Malların ve hizmetlerin ortalama tüketicisinin markaları algılayış biçimi, karıştırılma olasılığına yönelik genel değerlendirmede belirleyici rol oynar. Bu bağlamda ortalama tüketici markayı bütün olarak algılar ve çeşitli detayların analizine girişmez.

Davacıya göre, işaretler arasında görsel benzerlik bulunmamaktadır. Peppa Pig markasındaki kafa şekli bir çocuğun basit kavrayışına göre ortaya konmuş bir domuzu betimlemektedir. Buna karşın davacı markasındaki grafik özellikler basit düzeyde değildir ve “tapir” isimli hayvanı insanlaştırma eğilimiyle oluşturulmuştur. Davacıya göre, işaretlerde yer alan hayvanların kafaları ve burunları, ilgili hayvanların fiziksel ve doğal özelliklerine karşılık gelmektedir ve aynı değillerdir. Buna ilaveten işaretlerdeki kelime unsurları da farklıdır ve markaların biri siyah – beyazken diğeri renklidir.

Temiz Kurulu kararında işaretlerin her birinin görsel tarifi detaylı biçimde yapılmıştır ve devamında işaretlerin insan biçiminde bir domuz çizimi olmaları anlamında benzer oldukları belirtilmiştir. Buna ilaveten işaretlerdeki kafa ve burunların neredeyse aynı olduğu, tek farklılığın kafaların birisinin sağa diğerinin sola bakması olduğu ortaya konmuştur. Devamında, kafa biçimlerinin aynı olduğu, kulaklar ve gözlerin aynı şekilde yüzün aynı tarafında yer aldığı, yanakların aynı daire biçimiyle gösterildiği, ağızda aynı gülümseme şeklinin bulunduğu, aynılık durumunun burun delikleri bakımından da geçerli olduğu belirtilmiştir. Temyiz Kurulu’na göre işaretler arasındaki farklılık hayvanların giydikleri giysiler, markaların renkleri ve markaların kelime unsurlarıdır.

Genel Mahkeme’ye göre, markalar arasında yukarıda belirtilen farklılıklar bulunsa da; bu farklılıklar yukarıda yer verilen benzerlikleri ortadan kaldıracak ağırlıkta değildir. Ortalama tüketiciler markayı bütün olarak algılar ve çeşitli farklılıkların analizine girişmez, bu bağlamda Temyiz Kurulu işaretlerin görsel olarak benzer oldukları yönündeki tespitinde haklıdır.

Davacı, kendi markasındaki hayvanın domuz değil tapir olduğunu belirtmiştir. Tüketiciler, davacının belirttiği gibi bu hayvanı tapir olarak algılayacaklarsa, işaretler arasındaki görsel benzerlikler çerçevesinde önceki tarihli markayı da tapir olarak değerlendireceklerdir. Bu bağlamda, tüketicilerin markalardaki grafik unsurları iki domuz veya iki tapir olarak algılamalarının markaların benzerliği değerlendirmesine etkisi bulunmamaktadır.

Genel Mahkeme, Temyiz Kurulu’nun işaretlerin (peppa – tobbia) fonetik olarak belirli bir bağıntı içerdikleri yönündeki tespitine de katılmaktadır. (Her iki kelime unsuru da iki hecelidir, her ikisi de güçlü bir sessizin (p-b) tekrar yazımını içermektedir ve her iki kelime de “a” harfiyle sona ermektedir.)

Davacı, kavramsal açıdan işaretlerin farklı olduğunu öne sürerken; “Peppa Pig”in dişi bir domuz olduğunu, buna karşın “Tobbia”nın erkek bir tapir olduğunu, buna ilaveten “Tobbia”nın İtalyan TV programı “Striscia la Notizia”da popülerlik kazanan ve İtalyan kamuoyunca bilinen bir karakter olduğunu belirtmektedir.

Genel Mahkeme, kavramsal benzerlik bakımından da EUIPO Temyiz Kurulu’nun görüşlerini paylaşmaktadır. Tapir Avrupa’da genel kamuoyu tarafından pek bilinen bir hayvan olmadığından, halkın davacı markasını tapirle özdeşleştirmesini beklemek yerinde değildir. Kamunun ilgili kesimi Avrupa Birliği’ndeki genel halktır ve bu grubun her iki işareti de domuz çizimi olarak değerlendireceği düşünülmektedir. Ayrıca, Tobbia’nın İtalyan kamuoyunca iyi bilinmesi, markaların kavramsal benzerliğini ortadan kaldırmamaktadır, şöyle ki kamunun ilgili kesimi sadece İtalyan tüketicilerden değil, Avrupa Birliği’ndeki genel anlamda halktan oluşmaktadır. Bu çerçevede, Temyiz Kurulu’nun işaretler arasında ortalama düzeyde kavramsal benzerlik bulunduğu yönündeki tespiti de yerindedir.

Sonuç olarak Genel Mahkeme, Temyiz Kurulu’nun inceleme konusu işaretlerin benzer olduğu yönündeki değerlendirmesinin hata içermediği ve işaretler arasında karıştırılma olasılığının bulunduğu kanaatine ulaşmıştır. Dolayısıyla, dava reddedilmiş ve Temyiz Kurulu kararı onanmıştır.

Kafamda başka kaygılar varken, yazıyı Türk uygulaması bakımından yorumlamam şimdilik mümkün gözükmüyor. Bu da Avrupa Birliği yargısının güncel bir kararı, okuduğunuz için teşekkürler diyerek bitireyim.

Önder Erol ÜNSAL

Nisan 2019

unsalonderol@gmail.com



Yanıtlar: Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin Kararları – Siz Ne Düşünürsünüz? (2)

Adalet Divanı Genel Mahkemesi tarafından sonuçlandırılan üç farklı dava hakkındaki yorumlarını bizlere ileten Mine Güner, @marka321b8b94505 ve Selçuk Bey’e teşekkür ediyor ve Mahkemenin kararlarını sizlerle paylaşıyoruz. 

Aşağıda öncelikle sorularımızı tekrar edecek ve devamında Mahkeme kararlarına ve gerekçelerine kısaca yer vereceğiz:

1- Aşağıda şişe şekli sizce ayırt edici nitelikten yoksun mudur?

EUIPO Temyiz Kurulu, 29.,30.32. ve 33. sınıflardaki gıda ürünlerini, alkollü ve alkolsüz içecekleri içeren aşağıdaki başvurunun “ayırt edici nitelikten yoksunluk” gerekçesiyle reddedilmesi kararını onayarak, başvuru sahibinin itirazını reddetmiştir. 

Başvuru sahibi Temyiz Kurulu kararına karşı dava açar ve dava Adalet Divanı Genel Mahkemesi tarafından karara bağlanır. 

Sizce Genel Mahkeme’nin değerlendirmesi ne yönde olmuştur?

Genel Mahkeme 3 Ekim 2018 tarihli T-313/17 sayılı kararıyla davacıyı haklı bulmuş ve EUIPO Temyiz Kurulu kararını iptal etmiştir.

İçtihatta bu tip şişe ve ambalajların tescil edilebilirliği için belirlenen ana kriter “piyasada kullanılan ürünlerin genel şeklinden önemli derecede uzaklaşmış olmaktır.” 

İnceleme konusu şişe şeklinin kavisli ve alt-üst kısımları belirgin derecede ayrıştırılmış yapısı ürüne sadece teknik ve fonksiyonel bir özellik katmamakta, aynı zamanda estetik bir özellik kazandırmaktadır. Tüketiciler böyle bir şişe biçimine alışkın değillerdir ve şişe özellikleriyle piyasada aynı amaca hizmet eden ürünlerden belirgin biçimde farklılaşmaktadır. Bu çerçevede, inceleme konusu şişe bir bütün olarak marka olarak tescil edilebilecek asgari ayırt edicilik şartını sağlamaktadır ve aksi yöndeki Temyiz Kurulu kararı iptal edilmiştir. 

2- Karıştırılma ihtimali ve tanınmışlık gerekçeleri hakkında ne dersiniz?

Aşağıda yer alan başvuru 9, 16, 18, 25, 28 ve 41. sınıflara dahil mal ve hizmetleri kapsamaktadır ve itiraz gerekçesi “Pelikan” markasının kapsamında da aynı ve benzer mal ve hizmetler bulunmaktadır. 

Başvuruya karşı yapılan itiraz EUIPO İtiraz Birimince kabul edilir, başvuru sahibi bu karara karşı itiraz eder ve itiraz EUIPO Temyiz Kurulu tarafından kabul edilerek ret kararı kaldırılır. Bu kez yayıma itiraz sahibi, Genel Mahkeme nezdinde dava açarak, markalar arasında karıştırılma ihtimalinin bulunduğunu ve markaların tanınmışlık nedeniyle ilişkilendirileceğini belirterek Temyiz Kurulu kararının iptal edilmesini talep eder. 

(Başvurusu yapılan marka)
(İtiraz gerekçesi marka)

Sizce Genel Mahkeme’nin karıştırılma olasılığına yönelik değerlendirmesi ne yönde olmuştur?

Genel Mahkeme 12 Eylül 2018 tarihli T-112/17 sayılı kararıyla davacıyı haksız bulmuş ve EUIPO Temyiz Kurulu kararını onamıştır.

EUIPO Temyiz Kurulu, başvurunun baskın unsurunu “New Orleans” ibaresi olarak değerlendirerek bir hata yapmamıştır. Başvuruda yer alan “pelicans” ibaresi markada ikincil konumdadır ve bu nedenle hiç telaffuz edilmeyeceği gibi, telaffuz edilse dahi markanın son kısmı olarak “New Orleans” ibaresinin ardında yer alacaktır. Bunların yanında, markalardaki kelime sayısı ve farklılıklar da dikkate alındığında markalar işitsel olarak benzer değildir. “New Orleans Pelicans” A.B.D.’nde bir NBA takımının adıdır ve kamunun ilgili kesimince bilinen kavramsal bir bütün oluşturmaktadır, bu husus markanın şekil unsuruyla birlikte oluşturduğu bütüncül izlenimle birlikte dikkate alındığında, markalar arasında kavramsal benzerlik de bulunmamaktadır. Başvuruda yer alan “pelicans” ibaresi, başvurudaki konumu itibarıyla bağımsız bir ayırt edici unsur olmadığı gibi, bu ibare “pelikan” kelimesiyle aynı da değildir.  Belirtilen gerekçelerle markalar benzer bulunmamıştır. Markalar benzer bulunmadığından, markalar arasında karıştırılma ihtimali yoktur ve aynı nedenle başvurunun tanınmışlık nedeniyle reddedilmesi istemi de yerinde değildir. Dolayısıyla, Temyiz Kurulu kararı haklı bulunmuş ve kararın iptali istemi Genel Mahkeme tarafından reddedilmiştir. 

3- Karıştırılma ihtimali hakkında ne dersiniz?

ANTONIO RUBINI kelime markası 33. sınıftaki alkollü içecekler için tescillidir. Bu markayla aynı malları kapsayan aşağıda görseline yer verilmiş önceki tarihli RUTINI markası gerekçe gösterilerek, ANTONIO RUBINI markasının hükümsüzlüğü talep edilir.  

(Hükümsüzlük talebinin gerekçesi marka)

EUIPO İptal Birimi talebi kabul eder ve markalar arasında karıştırılma ihitmalinin bulunduğu tespitiyle, ANTONIO RUBINI markasının hükümsüzlüğüne karar verir. Bu karara karşı yapılan itiraz EUIPO Temyiz Kurulu’nca reddedilir ve bu karara karşı dava açılır.

Sizce markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunmakta mıdır ve Genel Mahkeme’nin kararı ne yönde olmuştur? 

Genel Mahkeme 11 Temmuz 2018 tarihli T-707/16 sayılı kararıyla davacıyı haksız bulmuş ve EUIPO Temyiz Kurulu kararını onamıştır. 

Şarap günlük tüketime yönelik bir üründür ve ortalama tüketicileri normal dikkat düzeyine sahiptir. 

Antonio gibi yaygın kullanımı bulunan bir kişi ismiyle birlikte, yaygın kullanımı bulunmayan bir soyisminden oluşan markalarda, kişi isminin ayırt edici gücü soyismine göre daha düşüktür. Şaraplar için asma yaprağı, kurdela ve hanedan arması gibi unsurlar markaya güçlü bir ayırt edici katmamaktadır ve dolayısıyla önceki tarihli markanın baskın unsuru “RUTINI” kelime unsurudur.

Markaların her ikisi de İtalyan orijinli soyisimleri içerse de, markalar arasında kavramsal benzerlik bulunmamaktadır.

Bununla birlikte, “RUTINI” ile “RUBINI” baskın ve ayırt edici unsurlarının görsel ve işitsel benzerlikleri dikkate alındığında, aynı mallar bakımından markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunmaktadır. Dolayısıyla, “ANTONIO RUBINI” markasının hükümsüzlüğüne ilişkin Temyiz Kurulu kararı yerindedir ve bu kararın iptali talebiyle açılan dava Genel Mahkeme tarafından reddedilmiştir.

Görüşlerini bizlerle paylaşan tüm okuyucularımıza teşekkür ediyoruz. 

Önder Erol ÜNSAL 

Aralık 2018 

unsalonderol@gmail.com

GLEISSNER YİNE SAHNEDE! BİRLEŞİK KRALLIK’TAN MANGO v. YANGO KARARI

 

Hepinizin geçmiş bayramı kutlu olsun, umarım tatilde güzelce dinlenebilmişsinizdir. Beni sorarsanız, tatilde durup dururken aklıma şöyle sorular düştü: “Michael Gleissner nerelerde? Hiç sesi soluğu çıkmıyor, acaba gene hangi Marka-Patent Kurumları nezdinde kimlerle düello içinde?”  

Eve dönüp araştırma yapınca gördüm ki kendisine bağlı şirketlerden biri yakın zamanlarda İngiltere’de yine bir karara konu olmuş, ancak bu anlatacağım meselede son gülen Gleissner olmuş.

Michael Gleissner kimdi diyenlere ufak bir hatırlatma, kendisi hakkında Şubat ayında bir yazı yazmıştım:  https://iprgezgini.org/2018/02/01/yetenekli-bay-ripley-catch-me-if-you-can-bu-yazida-gecen-isimleri-aklinizda-tutun-cunku-bir-gun-sizin-de-karsiniza-cikabilir-sonra-ozlem-soylememisti-bilmiyordum-demeyin/  Malum, Gleissner birkaç yıldır Fikri Mülkiyet camiasında “meşhur” olmuş bir kişi.

Şimdi anlatacağım ihtilafta olaylar şöyle:

I– İngiltere’de YANGO International Limited isimli şirket Birleşik Krallık Marka ve Patent Ofisi’ne (UKIPO),  YANGO kelime markasının 03,14,16,25,26,38 ve 41. Sınıflarda tescili için başvuru yapıyor. Başvuru incelemeyi sorunsuz geçip ilana çıkıyor.

II– İlan üzerine  MANGO markalarının sahibi Consolidated Artists B.V. şirketi itiraz ediyor. Dayandığı markalar şunlar:   

 1. Marka: EUIPO nezdindeki 9850785 numaralı 

 

2. Marka: EUIPO nezdindeki 13453576 numaralı 

3. Marka: Önceden tescilli olmayan MANGO kelime markası. İtiraz eden bu tescilsiz markayı 01/01/2000 tarihinden beri Birleşik Krallık’da 09,14,18,25. sınıflara giren mallar ve bunların perakende satışa sunumu hizmetleri için kullandığını, markasının meşhur olduğunu ileri sürüyor.

İtiraz edene göre YANGO kendi markalarına benziyor, tüketiciyi karıştırma yoluyla yanıltacak ve itiraz edenin markasına da zarar verecek.

Başvuru sahibi verdiği cevapta sadece iddiaların hiçbirini kabul etmediğini söylüyor. İtiraz sahibi dosyaya delil sunarken, başvuru sahibi hiçbir delil sunmuyor.  

Netice: İtiraz reddediliyor! Ret kararını veren uzman şöyle diyor:

Bence tüketiciler bu markaları, markaları taşıyan mal/hizmetlerin kaynağını karıştırmaz ve  bunları birbiriyle bağlantılı görmez. Evet MANGO ve YANGO kelimeleri beşer harften oluşuyor ve bunlardaki dört harf (ANGO) ortak, fakat baştaki ilk harflerin farklı olması işaretleri görüntüsel, okunuş ve kavramsal açılardan farklılaştırıyor. 

YANGO yaratılmış bir kelime. Ancak MANGO’nun bilinen bir anlamı var; tropikal bir meyve/ağaç. İtiraz edenin 3. markası düz halde yazılmış bir kelime markası ve bu marka 1.ve 2. Markalara göre YANGO markasına daha çok benziyor (yazılış-görünüm olarak). Fakat MANGO-YANGO arasında ki bu anlam/konsept farklılığı karşısında ileri sürülen iddiaları kabul etmek mümkün değil.

İtiraz edenin 2. markasındaki MAN kelimesi yüzünden ben incelemeyi itiraz edenin 1. markası üstünden yapacağım çünkü 1. marka YANGO’ya daha benzer duruyor.


 

ile YANGO karşılaştırıldığında: 

a- Genel görünüm olarak YANGO yaratılmış (uydurma) bir kelime. İtiraz edenin markasının ise sözlüklerde yer alan bir anlamı var + tabii ki aslolan kelimenin kendisi ama yazılışta harflerdeki kesikler biçiminde boşluklar bulunması göz ardı edilecek bir unsur değil ve genel görünümü etkiliyor, itiraz edenin markası figüratif.

 b- Görünüş olarak ben markaları en fazla orta derecede benzer buluyorum. Tüketiciler markanın sonundan çok başına dikkat eder ve burada da başlangıç harfleri farklı.

 c- Sesçil/okunuş değerlendirmesinde de ben en fazla orta derecede benzerlik olduğu görüşündeyim çünkü başlangıçtaki M ve Y harflerinin okunuşu duyuluşu değiştiriyor.

 d-Kavramsal benzerlik açısından; ortalama tüketici MANGO kelimesinin bir meyvenin (ve ağacın) adı olduğunu bilir. YANGO’nun ise bir anlamı yok, yaratılmış bir kelime. Markalar kavramsal açıdan benzer değil.

MANGO kelimesi, tescilli olduğu mal/hizmetler açısından,  doğası gereği makul derecede bir ayırt edici karaktere sahip. Kullanım açısından ise güçlenmiş ayırt ediciliği var, özellikle giysiler ve bunların perakende satışı yönünden ayırt ediciliği yüksek.  

Uzman şöyle devam eder: Taraf markalarındaki bazı mallar aynı (mesela giysiler), itiraz edenin 1. markası giysiler ve bunların satışı için yüksek ayırt ediciliğe sahip. Bunlar itiraz edenin lehine faktörler. Bu malların ortalama tüketicisi daha çok görünüme bakarak karar verir ama okunuş/duyuluşun da karar mekanizmasında rolü vardır. Taraf markaları arasında görünüm ve duyuluş açısından belli bir benzerlik olduğunu kabul ediyorum. Fakat ortada kavramsal benzerliğin olmadığını da söyledim yukarıda; eğer karşılaştırılan iki işaretten en az birinin açık ve belli bir anlamı varsa, tüketici bunu derhal algılar ve bu durum görünüm ile okunuş/duyuluştaki benzerliğin önüne geçer. Bütün bu faktörleri birlikte değerlendirdiğimde ben ortada bir karıştırma ihtimali olduğunu düşünmüyorum. 

Bahsi geçen malların tüketicisi genel tüketicilerdir. Hizmetlerin müşterisi ise tüketiciler olabileceği gibi bu sektörde çalışan iş sahipleri de olabilir. Ancak her halükarda başvuruya konu mal/hizmetlerin muhatabının çok seçici ve yüksek dikkat seviyesine sahip olacağını düşünmüyorum, belki hizmetler için bir parça daha dikkatli bir alıcı kitlesinden söz edebiliriz.

Sayılan tüm tespitlerin neticesinde uzman itiraz reddeder.  

Mango kararı Temyiz ediyor ve diyor ki:

1- Görünüm karşılaştırması yapılırken uzman hata yaptı, çünkü kelime markası tescilleri o kelimenin mümkün olan her font ve şekilde yazılışını da kapsar.

2- Kavramsal karşılaştırmanın en önemli faktör olduğu yönünde değerlendirme yapıldı ve bu hatalıdır.

3- Mal – hizmet karşılaştırmasında da uzman hata yaptı, çünkü burada yer alan bazı mallar içinde fiyatı son derece düşük olanlar da var ve bunlar için ortalama tüketicinin dikkat seviyesi (daha) düşüktür.

4- Biz itirazda bulunurken başvuru sahibinin Michael Gleissner ile bağlantısı olduğunu, Gleissner’in şirketlerinin UKIPO önünde sayısız ihtilafa taraf olduğunu ve bu durumun analizlerde göz önüne alınması gerektiğini belirttik, ancak uzman bu noktayı hiç dikkate almadı, hatta kararında bundan hiç bahsetmedi/tartışmadı.

Queen’s Counsel Kararı;

1- Dosyayı inceleyen Queen’s Counsel ilk önce Gleissner ile ilgili meseleye değiniyor ve diyor ki; ben uzmanın karar verirken bu meseleye değinmemekle hata yaptığını düşünmüyorum. Temyiz duruşmasına  katılan itiraz eden vekilinin de kabul ettiği gibi, böyle bir noktanın temyizin esası yönünden dikkate alınabilirliği yoktur, dikkate alınmak zorunda da değildir. Bu durumda ben artık bu husus hakkında daha fazla bir şey söylemeye gerek duymuyorum.

2- Doğru, bir kelime markası tescil edildiğinde farklı font ve biçimlerde kullanılabilir, prensip olarak. Ama unutmamak lazım ki uzman önce 1. marka ile genel görünüm karşılaştırması yapmış, 1. marka ise düz harflerle yazılmış MANGO kelimesi değil ve kelimenin yazılış biçiminin (görünümünün) dikkate alınmış olması da doğru. YANGO ise düz harflerle yazılmış ve hiçbir grafik görünümü yok, ayrıca yaratılmış bir kelime halbuki MANGO’nun—işaret edildiği gibi—bir anlamı var. Bana göre markalar görünüm olarak orta derecede benzerlik taşıyor ve bence de ilk harfler fark yaratıyor.

Ayrıca uzman net  biçimde karıştırma ihtimali için göz önüne alınacak faktörleri doğru biçimde belirtmiş ve uygulamış.

3- Bu durumda bence yapılan incelemede bir hata yok. Uzman dosyayı incelerken önceki Mahkeme kararlarına ve genel prensiplere uygun davranmış.

Gördüğünüz gibi bu sefer ibre Gleissner’dan yana dönmüş. Tatil bitti, gene takipteyiz!

Özlem FÜTMAN

ofutman@gmail.com

Eylül 2018

 

“Auburn University” v. “The Auburn School” – USPTO Temyiz Kurulu’nun Kararı – Siz Ne Düşünürsünüz? (2)

 

“Siz ne düşünürsünüz?” serimizin son sorusu bir USPTO Temyiz Kurulu kararı ile ilgiliydi. Soruyu bizce ilginç kılan nokta ise, sorunun kilit noktasının bir coğrafi yer adını ortak olarak içeren markaların karıştırılma ihtimali değerlendirilmesine yönelik olmasıydı. Sorumuz hakkında yorum yapan Suzan KILIÇ DALDAL’a çok teşekkür ediyoruz.

Öncelikle sorumuzu hatırlatıyoruz:

“Aşağıda görseline yer verilen marka başvurusunun “Sınıf 41: Eğitim hizmetleri, yani özel ihtiyaçlara sahip çocukların ilkokuldan liseye dek eğitimi hizmetleri.” için tescili talebi USPTO’ya iletilir.

 

THE AUBURN SCHOOL

 

USPTO uzmanı bu başvuruyu aşağıdaki görsellere sahip 4 markadan dolayı reddeder. Bu markaların tamamının kapsamında “Sınıf 41: Eğitim hizmetleri, yani üniversite ve toplum eğitimi hizmetleri.” bulunmaktadır.

 

USPTO uzmanının başvuruyu ret gerekçesi, başvuru ile yukarıda yer verilen 4 marka arasındaki karıştırılma olasılığının varlığı ve ret gerekçesi markaların ünü nedeniyle bu olasılığın artmış olmasıdır. Uzman kararında “AUBURN” ibaresinin ünlü American Heritage Sözlüğü’nde “Alabama eyaletinde bir şehir” ve “Auburn Üniversitesi’nin merkezi” olarak tanımlandığını da belirtmektedir. Uzman buna ilaveten ret gerekçesi markaların sahibinin 111 adet tescilli markası olduğunu, bu durumun da markaların ününü ortaya koyduğunu ifade etmiştir.

Bu noktada, “AUBURN” ibaresinin A.B.D.’nin Alabama eyaletinde bir şehrin adı olduğu (http://www.wiki-zero.net/index.php?q=aHR0cHM6Ly9lbi53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvQXVidXJuLF9BbGFiYW1h), “AUBURN Üniversitesi”nin de bu şehirde kurulu üniversitenin (https://www.auburn.edu/) adı olduğu bilgilerinize sunulmalıdır. Ayrıca, A.B.D.’nde “AUBURN” ismini taşıyan çok sayıda nispeten küçük yerleşim yeri de bulunmaktadır.

Başvuru sahibi ret kararına karşı itiraz eder. Başvuru sahibi itirazında bir coğrafi lokasyon ismi olan “AUBURN” ibaresinin eğitim alanında benzer şekilde çok sayıda kullanımının bulunduğunu, ibarenin ayırt edici gücünün zayıf olduğunu, bu hususların ret gerekçesi markaların ününü zayıflattığını öne sürmektedir. Başvuru sahibinin itirazında yer verdiği bir diğer husus, hizmetlerin farklılığıdır (Sınıf 41: Eğitim hizmetleri, yani özel ihtiyaçlara sahip çocukların ilkokuldan liseye dek eğitimi hizmetleri. V. Sınıf 41: Eğitim hizmetleri, yani üniversite ve toplum eğitimi hizmetleri.). Başvuru sahibi buna ilaveten markaların da benzer olmadığını öne sürmektedir. Netice itibarıyla, başvuru sahibine göre markalar arasında karıştırılma olasılığı bulunmamaktadır ve başvuru hakkında verilmiş ret kararı kaldırılmalıdır.

Sorumuzu bu noktada yöneltiyoruz. Sizce, USPTO Temyiz Kurulu, yukarıda yer verilen markalar arasında karıştırılma olasılığının bulunup bulunmadığı hususunda ne yönde karar vermiştir?”

İtiraz USPTO Temyiz Kurulu tarafından incelenmiş ve 23 Nisan 2018 tarihinde karara bağlanmıştır. Temyiz Kurulu kararının http://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/ttabvue-86931396-EXA-17.pdf bağlantısından görülmesi mümkündür.

Sonucu en baştan söylemek gerekirse, Temyiz Kurulu başvuru sahibinin itirazını kabul etmiş, markalar arasında karıştırılma olasılığının bulunmadığına hükmetmiş ve başvuru hakkındaki ret kararını kaldırmıştır.

Temyiz Kurulu kararında esasen aşağıdaki hususlara dayanmıştır:

A- USPTO uzmanı kararında; ““AUBURN” ibaresinin ünlü American Heritage Sözlüğü’nde “Alabama eyaletinde bir şehir” ve “Auburn Üniversitesi’nin merkezi” olarak tanımlandığını ve ret gerekçesi markaların sahibinin 111 adet tescilli markası olduğunu belirterek, bu hususların ret gerekçesi markaların ününü ortaya koyduğunu ifade etmektedir.”

Temyiz Kurulu bu tespitlere katılmamaktadır. Kurula göre sözlükler halk tarafından bilinmeyen bir çok tanımlamayla doludur ve halkın bir marka sahibinin kaç markası olduğunu bilerek bir markanın üne sahip olup olmadığını düşünmesi mümkün değildir. Dolayısıyla, uzmanın ret gerekçesi markaların üne sahip olduğu yönündeki tespiti yerinde değildir.

B- Başvuru sahibi itirazında “AUBURN” ibaresinin A.B.D.’nin farklı bölgelerinde eğitimle ilgili hizmet veren 20 kuruluşun isminde yer aldığını belirtmektedir. Bu okulların tamamı olmasa da çoğu “AUBURN” isimli coğrafi lokasyonlarda kuruludur. “AUBURN” kelimesinin farklı coğrafi lokasyonların ismi olarak kullanımı, kelimenin kendisinin içsel ayırt edici gücünü zayıflatmaktadır, çünkü halkın bu terimi kaynak belirten bir adlandırmadan ziyade, coğrafi bir ad olarak algılaması ihtimali ortaya çıkmaktadır. “AUBURN” ibaresi, ret gerekçesi markaların sahibi adına münhasıran tescil edilmiş olduğundan geçerli ve kapsadığı hizmetler bakımından ayırt edici kabul edilmesi gereken bir markadır. Bununla birlite karıştırılma olasılığı analizinde tescilli bir markanın ayırt edici gücünün zayıf olduğu kabul edilebilir. Bu çerçevede, “AUBURN” ibaresinin coğrafi bir yer adı olmasının, terimin içsel ayırt edici gücünü zayıflattığı ve halkın “AUBURN” kelimesini içeren farklı markaları algılayış biçimini değiştireceğini ve terimin tek bir ticari kaynak bildiren bir işaret olarak algılanması ihtimalini düşürdüğü kabul edilmelidir.

C- Başvuru “Sınıf 41: Eğitim hizmetleri, yani özel ihtiyaçlara sahip çocukların ilkokuldan liseye dek eğitimi hizmetleri.”ni, ret gerekçesi markalar ise esasen Sınıf 41: Eğitim hizmetleri, yani üniversite ve toplum eğitimi hizmetleri.”ni kapsamaktadır.

Başvuru sahibinin ve ret gerekçesi markaların sahibinin hizmetleri, eğitim genel kategorisi altına giren hizmetler olsa da, Kurul’a göre eldeki veriler, “özel ihtiyaçlara sahip çocukların ilkokuldan liseye dek eğitimi hizmetleri“nin ret gerekçesi markaların kapsamında bulunan hizmetlerle ilgili tüketicilerde karıştırılma olasılığına yol açabilecek derecede ilişkili olduğunu göstermemektedir.

D- “The Auburn School” ibareli başvuru ile ret gerekçesi markalar benzerdir.

E- Tüm bu değerlendirmeler çerçevesinde, başvuru ile ret gerekçesi markalar benzer olsa da, markaların ortak olarak içerdikleri “AUBURN” ibaresinin bir coğrafi yer adı olması nedeniyle içsel ayırt edici gücünün zayıflığı ve hizmetlerin yeteri derecede ilişkili bulunmaması nedenleriyle, başvuru ile ret gerekçesi markalar arasında karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkmayacağı sonucuna varılmıştır. Bu nedenle de ret kararından dönülmüştür.

USPTO Temyiz Kurulu’nun kararına, coğrafi yer adlarının ayırt edici gücünün zayıflığı noktasından katılmakla birlikte, “üniversite ve toplum eğitimi hizmetleri” ile özel ihtiyaçlara sahip çocukların ilkokuldan liseye dek eğitimi hizmetlerinin yeteri derecede ilişkili bulunmaması yönünden katılmadığımızı belirtmek yerinde olacaktır. Bununla birlikte, bu tip örneklerde hizmetler yeteri derecede ilişkili bulunsa dahi, maruf coğrafi yer adlarının ortak biçimde kullanılabilirliği yaklaşımından hareketle markalar arasında karıştırılma olasılığının bulunmadığı sonucuna varmak, gene de mümkün olabilecektir. Türkiye’de (ve muhtemelen dünyanın birçok yerinde) eğitim kurumları, özellikle de üniversiteler kurulu oldukları il – ilçe – semtin adlarıyla anılmaktadır, aynı bölgelerde farklı nitelikte eğitim veren farklı eğitim kurumlarının da bulunması mümkündür (Örneğin: Ankara Üniversitesi – Ankara Koleji – Ankara Etüt ve Sınav Merkezi – Ankara Engelli Çocuk Eğitim Kurumları, vb.). Bu tip maruf yer adlarının ortaklığının tüketiciler nezdinde her durumda karıştırılma ihtimaline yol açacağını varsaymak ise kanaatimizce abartılı bir yaklaşım olacaktır.

Temyiz Kurulu kararı ve buna dayanak analiz hakkında yapacağınız yorumları memnuniyetle karşılayacağız.

Önder Erol ÜNSAL

unsalonderol@gmail.com

Mayıs 2018

“Auburn University” v. “The Auburn School” – Karıştırılma Olasılığı Var mıdır? Siz Ne Düşünürsünüz? (1)

 

“Siz ne düşünürsünüz?” serimizin yeni yazısının konusu, marka incelemesindeki sorunlu alanlardan birisini teşkil eden coğrafi yer adlarının ortak olarak kullanıldığı markalar arasındaki karıştırılma olasılığıyla ilgili.

Aynı coğrafi yer adını içeren iki marka birbirleriyle karıştırılma olasılığına yol açacak mıdır sorusunun yanıtını bir USPTO Temyiz Kurulu kararı çerçevesinde inceleyeceğiz ve Kurul kararını yazmadan önce sizlerden görüşlerinizi paylaşmanızı rica edeceğiz.

Aşağıda görseline yer verilen marka başvurusunun “Sınıf 41: Eğitim hizmetleri, yani özel ihtiyaçlara sahip çocukların ilkokuldan liseye dek eğitimi hizmetleri.” için tescili talebi USPTO’ya iletilir.

 

THE AUBURN SCHOOL

 

USPTO uzmanı bu başvuruyu aşağıdaki görsellere sahip 4 markadan dolayı reddeder. Bu markaların tamamının kapsamında “Sınıf 41: Eğitim hizmetleri, yani üniversite ve toplum eğitimi hizmetleri.” bulunmaktadır.

 

USPTO uzmanının başvuruyu ret gerekçesi, başvuru ile yukarıda yer verilen 4 marka arasındaki karıştırılma olasılığının varlığı ve ret gerekçesi markaların ünü nedeniyle bu olasılığın artmış olmasıdır. Uzman kararında “AUBURN” ibaresinin ünlü American Heritage Sözlüğü’nde “Alabama eyaletinde bir şehir” ve “Auburn Üniversitesi’nin merkezi” olarak tanımlandığını da belirtmektedir. Uzman buna ilaveten ret gerekçesi markaların sahibinin 111 adet tescilli markası olduğunu, bu durumun da markaların ününü ortaya koyduğunu ifade etmiştir.

Bu noktada, “AUBURN” ibaresinin A.B.D.’nin Alabama eyaletinde bir şehrin adı olduğu (http://www.wiki-zero.net/index.php?q=aHR0cHM6Ly9lbi53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvQXVidXJuLF9BbGFiYW1h), “AUBURN Üniversitesi”nin de bu şehirde kurulu üniversitenin (https://www.auburn.edu/) adı olduğu bilgilerinize sunulmalıdır. Ayrıca, A.B.D.’nde “AUBURN” ismini taşıyan çok sayıda nispeten küçük yerleşim yeri de bulunmaktadır.

Başvuru sahibi ret kararına karşı itiraz eder. Başvuru sahibi itirazında bir coğrafi lokasyon ismi olan “AUBURN” ibaresinin eğitim alanında benzer şekilde çok sayıda kullanımının bulunduğunu, ibarenin ayırt edici gücünün zayıf olduğunu, bu hususların ret gerekçesi markaların ününü zayıflattığını öne sürmektedir. Başvuru sahibinin itirazında yer verdiği bir diğer husus, hizmetlerin farklılığıdır (Sınıf 41: Eğitim hizmetleri, yani özel ihtiyaçlara sahip çocukların ilkokuldan liseye dek eğitimi hizmetleri. V. Sınıf 41: Eğitim hizmetleri, yani üniversite ve toplum eğitimi hizmetleri.). Başvuru sahibi buna ilaveten markaların da benzer olmadığını öne sürmektedir. Netice itibarıyla, başvuru sahibine göre markalar arasında karıştırılma olasılığı bulunmamaktadır ve başvuru hakkında verilmiş ret kararı kaldırılmalıdır.

Sorumuzu bu noktada yöneltiyoruz. Sizce, USPTO Temyiz Kurulu, yukarıda yer verilen markalar arasında karıştırılma olasılığının bulunup bulunmadığı hususunda ne yönde karar vermiştir?

Görüşlerini paylaşan okuyucularımıza şimdiden teşekkür ediyoruz. Sorunun yanıtını birkaç gün içinde ikinci bir yazıyla sizlere duyuracağız.

Önder Erol Ünsal

unsalonderol@gmail.com

Mayıs 2018  

Coğrafi Yer Adlarından Kaynaklı İltibas İhtimalinin Değerlendirilmesi – EUIPO “Dublin’s Own” Kararı

Dublin Pubs – https://neis-one.org/2011/06/dublin-without-pub/

 

Coğrafi yer adı içeren ibarelerin marka başvurularına konu edilmesi yaygın olarak karşımıza çıkan bir durumdur. Nitekim dünya genelinde de bir coğrafi yer adını temsil ettiği halde (Columbia, Mont Blanc, Amazon) gibi tescil edilmiş ve dünyaca tanınan markalar bulunmaktadır.

Ancak coğrafi yer adlarının marka tescil başvurularına konu edildiği çoğu durumda, tescile konu yer adının, bilinip bilinmediği ve tescil kapsamında yer alan ürünlerin orijinini gösterip göstermediği hususlarının tartışılması ve buna bağlı olarak mutlak ret nedenleri kapsamında ayırt edici bir işaret olarak yorumlanmaması veya ayırt edici vasfı düşük olarak kabul edilmesi sıklıkla karşılaşılan bir durumdur.

Başka bir ifadeyle coğrafi yer adlarının yanlarına eklenen kelime veya şekil unsurları ile birlikte tescili mümkün olmakla birlikte ayırt edici gücünün tescili kapsamındaki emtialar ve markanın bütünsel açıdan bıraktığı algı göz önüne alınarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle bir yer adına dayalı iltibas iddiasında değerlendirmenin tescil kapsamındaki emtialar ve yer adı ilişkisi de göz önünde bulundurulması suretiyle yapılması gerekmektedir. Örneğin bir berjer koltuk için ANTARKTİKA şeklindeki bir başvurunun, Antarktika ibaresinin anılan ürünün kökenini işaret etmesi gibi bir algı tüketicide oluşmayacağından tescili mümkün olacağı gibi anılan emtialar yönünden de nispeten ayırt edici kabul edilecektir. Ancak bu mahiyetteki yer bildiren sözcüklerin koruma kapsamları da son derece sınırlı olacağı tartışmasızdır.

Nitekim EUIPO nezdinde de 002700261 sayılı  ve 07.06.2017 tarihli itiraz dosyası neticesinde 33. Sınıfta yer alan “alkollü içecekler” emtialarında tescilli   markası bulunmaktayken,  şeklinde yapılan bir başvurunun, yayınına yönelik önceki markaya dayalı olarak yapılan itirazın, yukarıda ifade edilenlerle benzer gerekçelerle reddine karar verildiği görülmektedir.

EUIPO tarafından yapılan değerlendirmeler incelendiğinde, incelemeyi yapan uzmanın taraf markaları kapsamındaki emtiaları tespit ettikten sonra markaları oluşturan görsel unsurlar yönünden bir inceleme yaptığı görülmektedir.

Buna göre önceki markanın “THE” ve “DUBLIN’S” sözcüklerinden oluştuğu, bu sözcüklerin üst kısmı oval, alt kısmı dikdörtgen formundaki bir logonun içerisinde yer alacak şekilde konumlandırıldığı belirtilmiştir. Uzmana göre oval forma haiz bölümde yer alan dekoratif şekil unsurlarının alkollü içecek ambalajlarında sıklıkla kullanılanlara benzer olduğu belirtilmiş ve bu unsurların ayırt edici niteliklerinin güçlü olmadığı vurgulanmıştır.

Markadaki “THE” ibaresi en temel İngilizce sözcüklerden biri olup DUBLIN ibaresi ise İrlanda’nın başkenti ve en büyük şehrini temsil etmektedir. Birlik ülkelerinde İngilizce bilen ya da bilmeyen herhangi bir tüketicinin, anılan sözcük ile karşılaştığında, bunun İrlanda ülkesinin başkenti olacağını bileceği ve tescil kapsamındaki emtiaların bu şehirden geldiği algısına kapılacağı ifade edilmiştir. Bu bağlamda uzmana göre, tüketiciler nezdinde gerek “Dublin” sözcüğü, tescil kapsamındaki emtialar yönünden düşük ayırt edici nitelikte bir sözcük olarak kabul edilmelidir.

Her ne kadar önceki hak sahibi, markasının esas unsurunun DUBLIN’S sözcüğü olduğunu gerekçe göstererek itiraz etmekte ise de anılan ibarenin düşük düzeyli ayırt ediciliği ve ayrıca markadaki sair figüratif unsurların, markanın geneline oranı da göz önüne alındığında, incelemeyi yapan uzmana göre, başvuru konusu markadaki herhangi bir unsurun diğer unsura nazaran daha baskın bir konumda olduğundan bahsedilmesi mümkün değildir.

Başvuru konusu işaret ise “DUBLIN’S OWN” (Dublin’in kendi) sözcüklerini içerdiği gibi aynı zamanda figüratif bir şekil unsuru da taşımaktadır. Bu şekil unsuru sözcüklerin hemen alt kısmında yer almakta ve altın renginde, etiket benzeri bir formdadır. Logo içerisindeki figüratif unsurlar incelendiğinde, logonun orta bölümünde “arp” şeklinde bir desenin yer aldığı, bu arpin ten dış telinin melek kanatlarına benzer şekilde tasvir edildiği ve bu şekil unsurlarını çevreler şekilde “THE GREAT DISTILLERIES OF DUBLIN CITY’ ( Dublin şehrinin büyük içki imalathanesi) sözcüklerinin, logonun orta bölümünde yer aldığı görülmektedir. Bu markada da görsel unsurlar ve sözcük unsurlarının herhangi birinin diğerine göre daha ön plana çıktığından bahsedilmesi mümkün görülmemektedir. Bu marka ile de karşı karşıya kalan tüketici için “dublin’s own” şeklindeki söz kümesi, marka kapsamında yer alan “alkollü içecek” emtialarının, bu şehirden geldiği algısını yaratacak kabul edilmelidir. Bu nedenle başvuru konusu markadaki sözcük unsurları da aynen önceki markada olduğu gibi oldukça zayıf ayırt edici karakterdedirler. “THE GREAT DISTILLERIES OF DUBLIN CITY” ibaresi ise anlamı ve marka içerisindeki konumlandırması itibariyle, tüketici nezdinde markayı öven, yücelten bir slogan şeklinde algılanabilecektir.

Bu bağlamda taraf markalarındaki ortak “Dublin” unsuru yönünden markalar arasında bir benzerlik bulunmakta ise de yukarıda açıklandığı üzere “DUBLIN” ibaresi, tescil kapsamındaki emtialar yönünden, malların orijinini gösterir nitelikte bir sözcük olarak kabul edilmelidir. Markalar gerek görsel gerekse de ek sözcük unsurları yönünden yeterince farklılaşmışlardır. Bu nedenle markaların “dublin’s” sözcüklerinden kaynaklı benzerliğinin oldukça düşük düzeyli bir benzerlik olarak kabulü gerekecektir. İşaretler arasındaki bu düşük düzeyliği benzerliğin ise ayrıca karıştırılma ihtimaline neden olup olmadığının değerlendirilmesi gerekmektedir.

İncelemeyi yapan uzmana göre işaretler arasındaki düşük düzeyli görsel, anlamsal ve fonetik benzerlik vardır. Ancak bu benzerliğe neden olan ortak sözcük unsurunun zayıf ayırt edici nitelikte olması nedeniyle markalardaki sair figüratif unsurlar iltibas değerlendirmesinde ön plana çıkacaktır.

Bu nedenle somut olay incelemesi yönünden, ofisin iltibas değerlendirmelerinde emsal aldığı önceki bir kısım kararlarında (9/09/2014, B 2 295 650, QUASAR/Q QUASAR; 01/09/2014, B 2 255 811, T-BEAR/BEAR; and 18/12/2006, No 2010/2005-4, THE BUTLERS PANTRY/BUTLERS) benimsediği kriterler çerçevesinde bir iltibas değerlendirmesi yapılması yerinde olmayacaktır.

Taraf markalarındaki ortak sözcük unsurunun bu noktada tanımlayıcılığa yakın bir ayırt ediciliği olması nedeniyle benzerlik değerlendirmesinde geri planda kalacağı, her ne kadar tüketiciler, her durumda markaları yan yana görme ve karşılaştırma fırsatına sahip olmasalar ve zihinlerinde kalan halleriyle markaları hatırlasalar da somut olayda tüketicilerin ortak unsur nedeniyle zihinlerinde kalan algının, iltibas ihtimaline yol açacak nitelikte olacağının kabul edilemeyeceği, markaların hitap ettiği tüketici kitlesinin genişliğine rağmen iki işaret arasında karıştırılmaya neden olacak bir iltibas ihtimalinin mevcut olmayacağı kabul edilmiştir.

Coğrafi yer adlarının ülkemizde de tescil kapsamında yer alan emtialar da gözetilerek tescilinin mümkün olduğu yukarıda da belirtilmiştir. Nitekim Yüksek Mahkemenin yer adlarının tescil edilebilirliğine ilişkin temel kriterleri belirleyen “PENDİK” kararı (Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 26.11.1999 tarih, E.1999/5790, K. 1999/9590) ve benzer mahiyetteki sair kararlar göz önüne alındığında, yer adlarının kimsenin tekeline bırakılamayacak nitelikte olması, özellikle kaynak gösterir niteliğine yaklaştığı durumlarda, benzerlik değerlendirmesinin markayı oluşturan unsurların bütünü üzerinden yapılması gerektiği kabul edilmektedir.

Poyraz DENİZ

Temmuz 2017

 

Marie-Antoinette USPTO’da da Giyotine Gönderildi – USPTO Temyiz Kurulu Marie-Antoinette Kararı

 

Fransız Devrimi yıllarında giyotinde idam edilen Fransa Kraliçesi Marie-Antoniette, devrim öncesi dönemde sefalet içindeki halka yönelik olarak söylediği iddia edilen “Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler.” ifadesiyle hatırlanmaktadır. Bu ifadenin Marie-Antoinette’e ait olmadığı sonradan çoğunlukça kabul edilmiş olsa da, sabık Kraliçe tarihte yerini maalesef kendisine atfedilen bu cümleyle almıştır. Geçtiğimiz günlerde Türkiye’de bir TV sunucusunun ağzından çıkan Menemen yiyemiyorsan portakal ye – Menemen yiyemiyorsan mehter ye.” ifadesi ise, ülkemizde bu tarihi cümleyi bir kez daha anımsamamıza yol açmıştır.

 

 

Fikri mülkiyet hakları ile ilgisi bulunmayan bu girişin ardından, Marie-Antoinette ibareli bir marka başvurusu hakkında verilen ret kararına karşı yapılan itirazın USPTO Temyiz Kurulu’nca incelenmesinin bu yazının konusu olduğunu belirtmek yerinde olacaktır. İncelenecek kararın tüm metnine http://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/ttabvue-79161682-EXA-21.pdf bağlantısı aracılığıyla erişim mümkündür.

“Tempting Brands Netherlands B.V.” firması 5 Aralık 2014 tarihinde standart karakterlerde yazılı “MARIE-ANTOINETTE” kelime markasını tescil ettirmek amacıyla A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO)’ne başvuruda bulunur. Başvurunun kapsamında esasen 9. sınıfa dahil güneş gözlükleri, gözlükler, kontak lensler, gözlük kutuları, koruyucu kasklar, 18. sınıfa dahil çantalar, valizler, cüzdanlar ve 25. sınıfa dahil giyim eşyaları, çoraplar, ayak giysileri ve baş giysileri, vb. malları yer almaktadır.

MARIE-ANTOINETTE

USPTO uzmanı başvuruyu aşağıda görebileceğiniz standart karakterlerde yazılı “BREGUET MARIE-ANTOINETTE” markasından dolayı reddeder. Ret gerekçesi markanın kapsamında 14. sınıfa dahil “değerli metaller ve alaşımları, mücevherat, değerli taşlar, zaman ölçme cihazları” gibi mallar yer almaktadır.

BREGUET MARIE-ANTOINETTE

Bu noktada altı çizilmesi gereken husus, ret kararının ilana itiraz üzerine değil resen verildiği ve karıştırılma ihtimali gerekçesine dayandığıdır.

Başvuru sahibi bu karara karşı itiraz eder ve itiraz USPTO Temyiz Kurulu’nca incelenir. Temyiz Kurulu’nun 11 Nisan 2017 tarihli kararı aşağıda okuyuculara aktarılacaktır.

Kurul, ilk olarak başvuru (MARIE-ANTOINETTE) ile ret gerekçesi markanın (BREGUET MARIE-ANTOINETTE) benzerliği hususunu değerlendirir.

Yerleşik içtihada göre, marka benzerliği için uygulaması gereken test markaların yanyana koyulup karşılaştırılması değildir; yapılması gereken, markaların bıraktıkları ticari izlenimin yeteri derece benzer olup olmadığının değerlendirilmesi ve bu yolla markalarla karşılaşacak kişilerin taraflar arasında bir bağlantı kurmaları varsayımının ortaya çıkıp çıkmayacağına karar verilmesidir. Odak olarak alınması gereken markaların spesifik algısını değil genel olarak oluşturdukları algıyı barındıran ortalama tüketicilerin hafızasıdır. İncelenen vakada malların (gözlükler, mücevherat, çantalar, giysiler, vb.) niteliği göz önüne alındığında, dikkate alınması gereken ortalama tüketici grubunun sıradan tüketiciler olduğu görülmektedir.

Temyiz Kurulu takibinde, markaları oluşturan “Marie-Antoinette” ve “Breguet” kelimelerinin analizine geçer.

“Marie-Antoinette” yazının başında da belirttiğimiz gibi Fransız Devrimi sırasında Fransa Kraliçesi olan bir tarihi kişiliktir ve karşı devrimci faaliyetleri (dış düşmanlar ve devrim düşmanlarıyla işbirliği) nedeniyle giyotinde idam edilir.

“Breguet” ise 1775 yılında kurulan İsviçreli bir saat üreticisidir. Saatlerin yanısıra yazım aletleri, mücevherat ve kol düğmeleri de firmanın üretim sahasında bulunmaktadır. Breguet firması saat üreticisi “Abraham-Louis Breguet” tarafından 1775 yılında kurulmuştur ve Kraliçe Marie-Antoinette de, Breguet tarafından üretilen saatlerin hayranıdır. Öyle ki, kocası Kral XVI. Louis kendisine Breguet’ten birkaç saat hediye etmiştir. Buna ilaveten, kraliçenin arkadaşı ve aşığı olarak tanınan Axel Von Persen de, Breguet’ten Marie-Antoinette için özel bir saat sipariş etmiştir ve bu saatin o devirde saatçiliğe ilişkin tüm teknik uzmanlığı ve hünerleri içermesini istemiştir. Breguet’in şaheseri “Marie-Antoinette” saati böylece ortaya çıkmıştır. (bkz. https://www.breguet.com/en/house-breguet/manufacture/marie-antoinette-pocket-watch)

Aşağıda Breguet’nin “Marie-Antoinette” isimli şaheserini görebilirsiniz:

 

Marie-Antoinette bu saate bakıp zamanı nasıl anlayabiliyormuş acaba?

Başvuru sahibine göre kendisine ait “MARIE-ANTOINETTE” markası ile ret gerekçesi “BREGUET MARIE ANTOINETTE” markaları birbirlerinden büyük ölçüde farklıdır, şöyle ki ret gerekçesi markada yer alan “BREGUET” ibaresi markanın baskın unsurudur ve markaların birbirlerinden kolaylıkla ayırt edilmesini sağlayacaktır.

Ana (çatı) marka veya bir tasarımcı adı ile birlikte bir ürün modelinin markasından oluşan bileşke markalarda, ana markanın veya tasarımcı isminin kullanım biçimine bakılarak markaların benzer olup olmadığına nasıl karar verileceğinin müstakil bir kuralı yoktur. Ana marka ve tasarımcı ismini içeren markaların benzer olup olmadığı analiz edilirken, markalar bütün olarak ortaya çıkardıkları algı esasında değerlendirilmelidir.

Kurul, bir ana marka veya tasarımcı isminin tescilli bir markaya eklenmesi halinin karıştırılma olasılığı değerlendirmesine farklı etkileri olabileceğini önceki kararlarında ortaya koymuştur:

Bu tip bir ekleme ticari kaynak bakımından karıştırmayı ortadan kaldırmaya yardımcı olmak yerine, karıştırılma ihtimalini kuvvetlendirebilir. Buna karşın, ürün modelini gösteren markalar arasında fark edilebilir ayrımlar bulunması veya ürün modelini gösteren markaların yüksek derecede çağrıştırıcı, tanımlayıcı terimler olması veya yaygın kullanımı bulunan veya yaygın biçimde tescil edilmiş terimlerle oynama içeren kelimeler olması halinde, ihtilaf konusu ibarelere ana markanın veya başka unsurların eklenmesinin, markaları bütün olarak birbirlerinden ayırt edilebilir hale getirdiği kabul edilebilecektir.

İncelenen vakada her iki markada da “MARIE-ANTOINETTE” ibaresi yer almaktadır. Markaların ortak unsurlarının aynı olduğu bu tip durumlarda, tescilli markaya aşina olan alıcıların, ana markanın veya tasarımcı isminin önceden meçhul olan kaynağı basitçe bildirdiğini varsayacağı kabul edilebilir.

“MARIE-ANTOINETTE” ibaresi başvuru ve ret gerekçesi marka kapsamındaki malların hiçbirisinin niteliğini veya karakteristik özelliğini belirtmemektedir ve bu mallar bakımından çağrıştırıcı veya tanımlayıcı içerikte değildir. Başvuru sahibi, ret gerekçesi markada yer alan “BREGUET” ibaresinin saat yapımcılığı sektöründeki tanınmışlığını öne sürerek, ret gerekçesi markada tüketicilerin dikkatini çeken baskın unsurun bu ibare olduğunu belirtmektedir. Buna karşın, “BREGUET” markasının Birleşik Devletler’de tanınmış bir marka olduğunu gösterir kanıtlar sunulmadığı gibi, “BREGUET” tanınmış bir marka olsa da, başvuruda “MARIE-ANTOINETTE” ibaresi de bulunmaktadır ve marka bütün olarak incelemeye alınmalıdır. Başvuru ve ret gerekçesi markaların sahiplerinin “MARIE-ANTOINETTE” ibaresini eşzamanlı olarak kullanmaları, tüketicilerin malların aynı ticari kaynaktan geldiğine yanlış biçimde inanmalarına yol açabilir.

Başvuru sahibi “MARIE-ANTOINETTE” ibaresinin ret gerekçesi markanın kapsadığı mücevherler ve saatler bakımından tanımlayıcı veya çağrıştırıcı olduğunu gösterir kanıtlar sunmadığından, “BREGUET” ana markasının veya tasarımcı isminin eklenmesi, geri kalan kısımları aynı olan markaların birbirlerinden ayırt edilebilmesini sağlamayacaktır, dolayısıyla “BREGUET MARIE-ANTOINETTE” ve “MARIE-ANTOINETTE” markaları görsel, işitsel, anlamsal ve ticari izlenim bakımlarından birbirlerine benzerdir.

Temyiz Kurulu devamında malların benzerliği ve doğası hususlarını değerlendirmiştir.

Ret kararını veren USPTO uzmanı güneş gözlükleri, çantalar, giysiler malları ile mücevherat, saatler mallarının aynı markayla piyasada kullanıldığını gösteren çok sayıda 3. taraf markasını kararında sunmuştur.

Kurul, öncelikle olarak sunulan 3. taraf markalarında da ana marka veya tasarımcı isminin kullanıldığını belirtmiştir. Buna karşın Kurul, bu tip markaların bağlantısız mallar ve hizmetler için de lisansa konu olabildiğini, dolayısıyla malların bağlantılı olduğunu ispatlama konusunda ispat gücünün düşük olabileceğini de belirtmiştir. Bununla birlikte incelenen vakada, üçüncü taraf kullanımları ikna edici kanıt teşkil etmektedir, şöyle ki ret gerekçesi marka bir ana markayı içermektedir ve tüketiciler, tescilli marka sahibinin “BREGUET” ana markasını geniş bir ürün grubu için satabileceğini veya lisansa konu edebileceğini düşünebilecektir. Mücevherat ve saatler için kullanılan “BREGUET MARIE-ANTOINETTE” markasına aşina olan tüketiciler, “MARIE-ANTOINETTE” markalı gözlükler, çantalar ve giysilerle karşılaştıklarında, bu tip moda ürünlerinin aynı ticari kaynaktan geldiğine yanlış biçimde inanabilirler.

Bunun ötesinde, bir tarafta gözlükler, çantalar ve giysiler, diğer tarafta mücevherat ve saatler bulunsa da, bu ürünlerin tamamı arzu edilen, stil sahibi bir görünüme ulaşma amacıyla kullanılmaktadır. Dolayısıyla, malların tamamı giyim eşyalarını ve aksesuarları kapsayan bütüncül moda penceresinden birbirleriyle bağlantılıdır.

Bu noktada Temyiz Kurulu’nun malların bağlantılı olarak kabul edilmesi haline ilişkin genel tespiti kanaatimizce dikkatle değerlendirilmelidir:

Temyiz Kurulu, tarafların mallarının birbirlerinden farklı olduğunu kabul etse de, bu farklılık malların birbirleriyle bağlantı olabileceğine yönelik tespiti dışlayamaz. Bu tip durumlarda incelenmesi gereken tarafların malların birbirleriyle karıştırılıp karıştırılmayacağı değil, bunun ötesinde alıcıların malların aynı ticari kaynaktan geldiği inancına kapılıp kapılmayacağıdır. Dolayısıyla, karıştırılma olasılığının varlığı yönündeki tespiti desteklemek için malların aynı veya birbirleriyle rekabet edebilir doğada olması veya aynı ticari kanallarla satılması gerekli değildir. Karıştırılma olasılığının varlığı yönündeki tespiti desteklemek için malların birbirleriyle bağlantılı olması veya malların pazarlanmasına ilişkin hallerin veya faaliyetlerin bu mallarla karşılaşacak aynı kişiler için, mallar için kullanılan markalardaki benzerliklerden dolayı, malların aynı kaynaktan geldiği veya aynı üreticiyle bir şekilde bağlantılı olduğu yanlış inancına yol açması veya açabilmesi yeterlidir.

Başvuru sahibi, ortalama fiyata sahip giysiler, gözlükler ve deriden eşyalarla, yüksek fiyata sahip mücevherat ve saatlerin aynı ticari kaynaktan geldiğine alıcıların inanmayacağını öne sürmektedir. Buna karşın Kurul’a göre, tarafların mallarının fiyatlarını sınırlayan dışsal kanıtlara başvurulması mümkün değildir.

Yukarıda belirtilen açıklamalar ışığında, Temyiz Kurulu tarafların markalarının kapsadığı malları birbirleriyle bağlantılı mallar olarak değerlendirmiştir.

Kurul, kararın devamında tarafların markalarının kapsadığı malların aynı ticari kanallarla pazarlanabileceğini tespit etmiş ve ret gerekçesi markanın kapsadığı malların alıcılarının sofistike, dikkatli tüketiciler olduğu yönündeki başvuru sahibi argümanını kabul etmemiştir.

Tüm bu tespitlerin neticesinde Temyiz Kurulu, markaların benzer, malların bağlantılı olması ve malların aynı ticari kanallarla sunulması gerekçeleriyle, başvuru sahibinin gözlükler, çantalar, giysiler mallarını kapsayan “MARIE-ANTOINETTE” markasıyla, mücevherat, saatler mallarını kapsayan ret gerekçesi “BREGUET MARIE-ANTOINETTE” markası arasında karıştırılmanın ortaya çıkabileceği sonucuna ulaşmıştır. Bu tespit çerçevesinde, başvuru sahibinin itirazı reddedilmiştir.

Okuduğunuz yazı kapsamında yer verdiğimiz karar, bir ana markayla birlikte kullanılan bağımsız ayırt edici karaktere sahip ikinci markanın, başka bir tarafa ait markayla aynı olması halinde USPTO’nun karıştırılma ihtimalini hangi ilkeler kapsamında değerlendirdiğini göstermesi bakımından önemlidir. Aynı konu hakkında Avrupa Birliği uygulamasının anahatlarını çizen “THOMSON LIFE” kararını IPR Gezgini’nde daha önceden incelemiştik. Merak eden okuyucularımızın “Bileşke Kelime Markalarında Kelime Unsurlarından Birisinin Önceden Tescilli Olması Durumunda Karıştırılma İhtimalinin Varlığı – Adalet Divanı “Medion v. Thomson” Kararı (C-120/04)” başlıklı bu yazıya http://wp.me/p43tJx-9S bağlantısından erişimi mümkündür.

Her iki yazıyı birlikte inceleme fırsatını yaratacak okuyucularımız, farklı kavramlar veya ifadeler kullanılarak yazılmış olsalar da, AB ve USPTO uygulamasının esasen aynı noktaları işaret ettiğini fark edeceklerdir.

İncelenen kararda dikkati çeken bir diğer husussa, mücevher ve saatler mallarıyla, gözlükler, çantalar ve giysiler mallarının USPTO tarafından hangi nedenlerle birbirleriyle bağlantılı mallar olarak değerlendirildiğidir.

Ulusal uygulamamızda da sıklıkla karşılaşılan bu tip ihtilaflar hakkında detaylı değerlendirmeler içeren kararın okuyucularımızın ilgisini çekeceğini umuyoruz.

Önder Erol Ünsal

Mayıs 2017

unsalonderol@gmail.com   

 

556 sayılı KHK m. 8/1-(b)’ye göre “benzerlik” kavramı ile m. 8/4’e göre “benzerlik” kavramının mukayesesi

556 s. KHK’daki nispi ret nedenlerinden birisi olan karıştırılma ihtimaline ilişkin 8/1-(b) bendi ile tanınmış markalara daha geniş bir koruma sağlayan KHK’nın 8/4 bendinin uygulanabilmesi için gerekli öncelikli şartlardan birisi önceki tarihli, yani itiraza dayanak olan marka ile itiraz edilen başvuruya konu marka arasında benzerlik bulunmasıdır.

Söz konusu madde hükümlerine aşağıda yer verilmektedir.

556 s. KHK m. 8/1:

Tescil edilmiş veya tescil için başvuru yapılmış bir markanın sahibi tarafından itiraz yapılması durumunda, aşağıdaki hallerde marka tescil edilemez:

b. Tescil için başvurusu yapılan marka, tescil edilmiş veya tescil için daha önce başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya benzer ise ve tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış bir markanın kapsadığı mal veya hizmetlerle aynı veya benzer ise, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış markanın halk tarafından karıştırılma ihtimali varsa ve bu karıştırılma ihtimali tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile ilişkili olduğu ihtimalini de kapsıyorsa.”

556 s. KHK m. 8/4 :

Marka, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu daha önce yapılmış bir markanın aynı veya benzeri olmakla birlikte, farklı mallar veya hizmetlerde kullanılabilir. Ancak, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış markanın, toplumda ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabileceği, markanın itibarına zarar verebileceği veya tescil için başvurusu yapılmış markanın ayırt edici karakterini zedeleyici sonuçlar doğurabileceği durumda, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu daha önce yapılmış bir marka sahibinin itirazı üzerine, farklı mal veya hizmetlerde kullanılacak olsa bile, sonraki markanın tescil başvurusu red edilir”.

Her iki madde hükmünde de markaların benzer olması koşuluna açıkça yer verilmekle birlikte, uygulamada zaman zaman söz konusu benzerliğin ne şekilde yorumlanması gerektiği konusunda belirsizlik oluşabilmektedir. Örneğin, 8/4 kapsamında aranan benzerlik, 8/1-(b) kapsamında aranan benzerliğe göre daha düşük bir benzerlik midir, ya da 8/1-(b) ye göre benzer olmayan iki markanın, 8/4’e göre benzer bulunması söz konusu olabilir mi?

Ülkemizde bu tartışmanın derinlemesine yapıldığı bir Mahkeme kararına ulaşamamış olmakla birlikte, AB hukukunda bu konulara açıklık getiren AB Adalet Divanı tarafından verilmiş çeşitli yargı kararları bulunmakta olup, tüm Avrupa Birliği üye ülkelerinde geçerli bölgesel bir hak doğuran AB markalarının tescil makamı olan EUIPO (eski adıyla OHIM) da söz konusu yargı kararları ekseninde şekillenmiş uygulama kılavuzlarında bu konuya da değinmiştir.

Bu yazıda, söz konusu mesele AB Adalet Divanı kararları ve EUIPO uygulaması referans alınarak açıklanmaya çalışılacaktır. Zira, 556 s. KHK’da yer verilen söz konusu hükümler, Avrupa Birliği Marka Tüzüğü’nün (EUTMR) ilgili maddelerinden (m. 8(1)(b) ve 8(5)) büyük ölçüde yararlanılmak suretiyle mevzuatımıza aktarılmıştır.

(556 s. KHK’daki 8/4 bendinin,  AB Marka Tüzüğündeki karşılığı olan) EUTMR 8(5) maddesi kapsamında yapılmış bir itirazın başarılı olabilmesi için işaretler arasında belli düzeyde benzerlik bulunması zorunludur.  (AB Adalet Divanı, 24.03.2011, C-552/09 P, ‘TiMi Kinderjoghurt’, para. 53). Eğer markalar tümden farklı bulunmuşsa, itiraz başarılı olamayacağından, EUTMR (5) maddesi kapsamındaki diğer koşulların varlığına ilişkin inceleme yapılmamalıdır.

EUTMR’nin 8(5) maddesi anlamındaki “benzerlik” terimi ile 8(1)(b) maddesinde yer alan aynı ifadenin anlamı arasındaki ilişki bazı belirsizliklere konu olmaktadır. Her iki hükmün lafzından açıkça anlaşılacağı üzere, işaretler/markalar  arasındaki benzerlik (veya aynılık), hem 8(1)(b) maddesinin, hem de 8(5) maddesinin uygulanması için bir ön şarttır. Her iki hükümde de aynı terimin kullanılması, bu terimin aynı şekilde yorumlanması ihtiyacını destekleyen bir argüman olup, dava hukuku da bunu teyit etmektedir.

Bu bağlamda, EUTMR 8(5) maddesine göre benzerlik değerlendirmesi, EUTMR 8(1)(b) maddesi bağlamında uygulanan kriterler ile aynı şekilde, yani görsel,  işitsel ve kavramsal benzerlik unsurlarını göz önüne alarak yapılmalıdır. (AB Adalet Divanı, 23.10.2003, C-408/01, ‘Adidas’, para. 28; 24.03.2011, C-552/09 P, ‘TiMi Kinderjoghurt’, para. 52)

EUTMR 8(1)(b) maddesi bağlamında markaları değerlendirirken uygulanan;
örneğin tüketicilerin işareti bir bütün olarak algılaması ve oldukça nadiren farklı markalar arasında direkt bir karşılaştırma yapma şansı olması ve markalar hakkında zihninde kalan net olmayan resme itimat etmek zorunda olması gibi genel kurallar,  8(5) maddesi bağlamında da geçerlidir.

EUTMR’nin 8(1)(b) ve 8(5) maddeleri bağlamında işaretlerin benzerliği için aynı kriterler uygulanmakla birlikte, söz konusu maddelerin temeldeki amacı farklıdır: EUTMR 8(1)(b) maddesinin amacı, kullanılması halinde, ilgili tüketicileri mal veya hizmetlerin ticari kaynağı konusunda karıştırabilecek sonraki tarihli markanın tescilini engellemek olup; EUTMR 8(5) maddesinin amacı ise, kullanılması halinde, önceki tarihli tanınmış markadan haksız yarar sağlayabilecek veya markanın ününe veya ayırt edici karakterine zarar verebilecek sonraki tarihli bir markanın tescilini engellemektir.

İlgili iki madde hükmü bağlamında “benzerlik” kavramı arasındaki ilişki, Adalet Divanı tarafından Timi Kinderjoghurt kararında ele alınmıştır: “Öncelikle ifade edilmelidir ki … önceki tarihli marka ile itiraz edilen marka arasındaki benzerliğin varlığı, hem EUTMR 8(1)(b) hem de 8(5) maddesinin uygulanması için bir ön koşuldur.” (para. 51)

Gerek EUTMR 8(1)(b) gerekse 8(5) maddesi bağlamında, çekişme konusu markalar arasında benzerlik bulunduğuna dair tespit, özellikle, görsel, işitsel veya kavramsal benzerlik unsurlarının varlığını gerektirmektedir.  (AB Adalet Divanı, 23.10.2003, C-408/01, ‘Adidas-Salomon and Adidas Benelux’, para. 28).

Ancak, söz konusu hükümler, aranan benzerliğin düzeyi bakımından farklılaşmaktadır. Çekişme konusu markalar arasında benzerlik bulunması durumunda, EUTMR 8(1)(b) maddesi kapsamındaki koruma, halkın ilgili kesimi açısından bu markalar arasında bir karıştırılma ihtimali bulunması koşuluna bağlı iken; EUTMR 8(5) maddesi kapsamında sağlanacak koruma için böyle bir ihtimalin varlığı gerekli değildir. Dolayısıyla, EUTMR 8(5) maddesinde sayılan zarar çeşitleri[1] halkın ilgili kesiminin söz konusu markalar arasında bir bağlantı kurmasının (to establish a link between them) yeterli olması koşuluyla, çekişme konusu markalar arasında daha düşük düzeydeki bir benzerlikten kaynaklanabilir. (AB Adalet Divanı, 23.10.2003, C-408/01, ‘Adidas-Salomon and Adidas Benelux’, para 27, 29, 31; 27.11.2008, C-252/07, ‘Intel Corporation’, para. 57, 58, 66).

Bununla birlikte,  gerek ilgili madde hükümlerinin lafzı gerekse de dava hukuku, çekişme konusu markalar arasındaki benzerliğin EUTMR’nin 8(1)(b) veya 8(5) maddelerine göre farklı bir şekilde değerlendirilmesi gerektiği yönünde bir sonuca ulaşmak açısından belirgin değildir.

Özetlemek gerekirse, EUTMR’nin hem 8(1)(b) hem de 8(5) maddelerinin uygulanması, işaretler arasında benzerlik bulunmasını gerektirmektedir. Dolayısıyla, 8(1)(b) maddesi kapsamındaki incelemede işaretler farklı (dissimilar) bulunmuşsa, 8(5) maddesine dayalı itiraz da muhakkak başarısız olacaktır.

Ancak, eğer işaretler benzer bulunmuşsa, 8(1)(b) veya 8(5) maddelerinden hangisi ile ilgili olduğuna bağlı olarak, uzman, ilgili hükmün uygulanması için var olan benzerlik düzeyinin yeterli olup olmadığını bağımsız olarak (ve ilgili diğer faktörlerle karşılıklı ilişki içinde) değerlendirecektir.

Dolayısıyla, ilgili tüm faktörlerin genel değerlendirilmesi neticesinde, markalar arasında EUTMR 8(1)(b) maddesine göre karıştırılma ihtimali bulunduğu sonucuna götürecek bir benzerlik düzeyi, 8(5) maddesi bağlamında, örneğin ilgili sektörlerin tamamen farklı olması nedeniyle, işaretler arasında bir bağlantı kurulmasına yol açmayabilir.  Her durumda tam bir analiz yapılmalıdır. Şöyle ki, işaretler arasındaki benzerlik, böyle bir bağlantının bulunup bulunmadığını değerlendirirken göz önüne alınacak faktörlerden yalnızca bir tanesidir.

Vakaya göre, aşağıdaki senaryolar olasıdır:

  • Markalar farklı (dissimilar) olduğu için EUTMR 8(1)(b) maddesine dayalı itiraz başarısız olur — aynı sonucun geçerli olması nedeniyle 8(5) maddesi de aynı şekilde başarısız olur.
  • EUTMR 8(1)(b) maddesine göre karıştırılma ihtimali yoktur (örneğin mal ve hizmetlerin farklı veya çok düşük düzeyde benzer olması nedeniyle), ancak markalar benzerdir — EUTMR 8(5) maddesine göre inceleme yapılmalıdır. (bkz. AB Adalet Divanı Genel Mahkemesi, T-143/11, ‘Chianti Classico’, para. 66-71).
  • Diğer ilgili faktörlerle birlikte markalar arasındaki benzerlik, 8(1)(b) maddesine göre karıştırılma ihtimali bulunmadığı sonucuna götürebilir, ancak markalar arasındaki benzerlik, diğer ilgili faktörler de göz önüne alındığında, 8(5) maddesine göre markalar arasında bağlantı (link) kurulmasına yeterli olabilir.[2]

556 s. KHK’nın 8/1-(b) ve 8/4 maddelerinin, markalarının benzerliği koşuluna ilişkin lafzı, AB Marka Tüzüğünden aynen alındığından kanaatimizce, aynı yaklaşım 556 s. KHK’nın 8/1-(b) ve 8/4 bentleri bakımından da geçerli olmalıdır. Bu nedenle, özellikle her iki nispi ret nedenine dayalı olarak yapılan itirazlarda markalar arasındaki benzerlik değerlendirmesinin görsel, işitsel ve kavramsal benzerlik faktörlerinin tümünü göz önüne alınarak dikkatli bir şekilde yapılması önem arz etmektedir. Bu noktada, markaların benzer olmaması (farklı olması) ile markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunmaması kavramları arasındaki ilişkiye dikkat edilmesi gerekir. Şöyle ki, markaların benzer olmaması, markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunmaması tespitine bağlı olarak ortaya çıkan bir sonuç kesinlikle değildir. Diğer bir ifade ile, 8/1-(b) bendine dayalı inceleme yapılırken, sondan başa doğru, yani önce markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunup bulunmadığına karar verip, bu sonuca göre markaların benzer olmadığına karar vermek hatalı bir yaklaşım olacaktır. Böyle bir durumda, 8/4 bendine dayalı itirazın da başarılı olma şansı peşinen ortadan kalkmış hale gelecektir.

Şu halde, 8/1-(b) bendine dayalı bir itirazda öncelikle markaların benzerliği değerlendirilmeli, eğer benzerlik mevcutsa, 8/1-(b) bendine göre markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunup bulunmadığına, diğer ilgili faktörler (mal/hizmetlerin benzerliği, önceki markanın ayırt edici niteliği, ilgili tüketici kesiminin dikkat düzeyi, vb. ) göz önüne alınarak yapılacak genel bir değerlendirme sonucunda karar verilmelidir.

Toparlamak gerekirse, markaların belli düzeyde benzer olması, markalar arasında mutlak surette karıştırılma ihtimali de bulunduğu anlamına gelmemektedir. Ancak, markaların farklı olması hem karıştırılma ihtimalini ortadan kaldırmakta, hem de 8/4’e dayalı bir itirazın da başarısız olması sonucuna götürmekte olduğundan, “markaların benzerliği” ve “karıştırılma ihtimali” kavramlarının her somut olayda ayrıca değerlendirilmesi, şayet markalar benzer ise (bu benzerliğin karıştırılma ihtimaline yol açıp açmadığından bağımsız olarak), 8/4 bendine dayalı incelemenin, ilgili maddenin kendi koşul ve dinamiklerine göre ayrıca irdelenmesi yerinde bir yaklaşım olacaktır.

 

Tolga Karadenizli

Temmuz 2016, Ankara

karadenizlit@gmail.com

 

[1] Yazarın notu: tanınmış markadan haksız yarar sağlama, tanınmış markanın itibarına veya ayırt edici karakterine zarar verme

[2] EUTMR 8(5) maddesine göre markalar (işaretler) arasındaki bağlantı (link) konusu ayrı bir yazıda ele alınacaktır.

Kaynak:

European Union Intellectual Property Office (EUIPO), Guidelines for Examination of European Union Trade Marks, Part C, Opposition, Section5, Trade Marks with Reputation- Article 8(5) EUTMR, version 1.0, 01/08/2016, s. 36-37

“GLEE” Dizisi “THE GLEE CLUB” Karşısında – Birleşik Krallık Temyiz Mahkemesi’nden Dikkat Çekici Bir Karar

glee

 

“GLEE” dizisi 2009 yılında Amerika ve İngiltere’de yayın hayatına başlayarak tam 6 sezon süren, yayın hayatı boyunca sayısız kere Emmy, Altın Küre ve BAFTA ödüllerine  aday olan ve hatta 2010 yılında En İyi Televizyon Dizisi Altın Küre Ödülü – Müzikal veya Komedi ödülüne layık görülen, bir lise müzik grubunun kendi içindeki ve sosyal yaşantılarındaki sorunların anlatıldığı “postmodern bir müzikal” olarak tanımlanabilecek bir Amerikan televizyon dizisidir.

 

İngiltere menşeli Comic Enterprises Ltd. firması ise İngiltere de 1994 yılından itibaren tiyatral şovlar, stand up gösterileri, konserler, kabareler gibi canlı sanatsal ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapan “THE GLEE CLUB” işletmelerinin sahibidir. Firma aynı zamanda 2001 yılında işletmelerinin adını 25. ve 41. sınıf emtialarda marka olarak tescil ettirmek suretiyle koruma altına almıştır. Firma Birmingham ve Cardiff şehirlerinde bulunan ilk işletmelerinde zaman içerisinde oldukça başarılı olmuş ve 2008 yılında 2.4 milyon pound civarı hasılat elde etmiştir.

 

Günümüzde televizyon dizilerinin kimi rating kurbanı olarak gelip geçici nitelikte olurken kimisi ise – özellikle gençlik dizileri – izleyiciler nezdinde ciddi şekilde tutulmakta ve yapılan iş yalnızca bir televizyon dizisi olmasnın ötesine geçerek dizi ile bağlantılı ürünlerin ticarileştirilmesine de dönüşmektedir. Glee dizisi de müzikal içerikli bir gençlik draması olarak hemen her bölümünde farklı şarkılara yer verilmek suretiyle hikayenin pekiştirildiği bir televizyon serisi olması nedeniyle zaman içerisinde dizinin bölümlerinde seslendirilen şarkılar gerek iTunes üzerinden gerekse de CD, DVD haline getirilerek tüm dünya ülkelerinde satılmış ve hatta dizi oyuncuları tarafından şarkıların seslendirilmesi suretiyle pek çok defa konserler verilmiştir.

 

GLEE dizisi kısa bir süre içerisinde İngilterede de çok bilinen ve yüksek ratinglere sahip bir dizi haline gelmiştir. (dizinin 2. Sezonunda İngiltere’de 2.2 milyon kişi tarafından izlendiği tespit edilmiştir)   Comic Enterprises Ltd. Şirketi yetkilisi, mahkemedeki beyanlarında söz konusu diziyi ilk olarak 2010 yılında gördüğünü, dizinin seyrinin nasıl işleyeceğini görmek için bir süre beklediğini ancak zaman içinde dizinin, işletmesine zarar verdiğini iddia etmiştir.

gleeclub

Bu durum üzerine Comic Enterprises Ltd. Firması Eylül 2011 içerisinde gerek dizinin İngiltere’de yayınlanıyor oluşu gerekse de dizinin bölüm ve konser CD/DVD’lerinin de satılıyor olması nedeniyle bu ürünlerin firmasıyla ilişkilendirildiği iddiaları ile FOX firması aleyhine “GLEE” dizisi ile “THE GLEE CLUB” markaları arasında iltibas ihtimalinin tespiti ve markadan doğan hakları tecavüz iddiaları ile bir dava ikame etmiştir. Genel Mahkemece yapılan yargılamalar sonucunda 7 Şubat 2014 tarihinde verilen karar ile işaretlerin ilgili tüketiciler nezdinde tescilli oldukları hizmetler göz önüne alındığında aralarında benzerliğin mevcut olduğu ve iltibas ihtimaline sebebiyet verebilecekleri şeklinde hüküm kurulmuş ve FOX firması, dünyaca ünlü televizyon dizisinin adı olan “glee” sözcüğünün kullanımından men edilmiş ancak Comic Enterprises Ltd. firmasının uğradığını iddia ettiği zararlar nedeniyle talep ettiği £100.000 tazminat istemi yönünden ise dava kabul edilmemiştir.

 

Genel Mahkemece verilen karar taraflarca temyiz edilmiş ve Yüksek Mahkemece yapılan incelemeler neticesinde 8 Şubat 2016 tarihinde Yüksek Mahkemece de taraf markaları arasındaki karıştırılma ihtimalinin mevcut olduğu yönündeki yerel mahkeme kararı onanmış ve FOX firmasının Glee dizisi ile Comic Enterprises Ltd. Firması adına tescilli “THE GLEE CLUB” markalarından doğan hakları ihlal ettiği bir kez daha tespit edilmiştir.

 

Temyiz Mahkemesince yapılan değerlendirmelerde iltibas iddiaları ile ilgili olarak genel ilkeler uyarınca birtakım değerlendirmelerde bulunulmakla birlikte iltibas davalarında sıkça karşı karşıya kalmadığımız “tersine iltibas” kavramı üzerinde durulmuştur. Kararın tam metnine https://files.acrobat.com/a/preview/fc00a018-02c9-4703-8aee-4710d375bcba linkinde yer alan dokümandan ulaşılması mümkündür.

 

Temyiz Mahkemesine göre mal ve hizmetler arasında benzerliğin mevcut olmadığı durumlarda, marka ihlalinden bahsedilmesi mümkün değildir. Mal ve emtiaların benzerliği halinde ise bu durumda aradaki benzerliğin karıştırılma ihtimaline neden olup olmayacağının değerlendirilmesi gerekmektedir.( Canon Kabushiki Kaisha v Metro Goldwyn Mayer Inc (C-39/97) [1998]) Dolayısıyla temyiz mahkemesine göre her benzerlik, doğrudan karıştırılma ihtimalinin doğurmayacağı vurgulanmıştır.

 

Ancak tüketicilerin, mal ve hizmetlerin aynı teşebbüsten geldiği şeklinde bir yanılgıya düşmesi veyahut en azından teşebbüsler arasında ekonomik bir ilişki kurma tehlikesi dahi karıştırılma ihtimalinin belirlenmesi açısından yeterli bir kriterdir. Bu değerlendirmenin ise mutlak surette mal ve hizmetlerin ilgili tüketicisi algısında yapılması gerekmektedir. (Interflora Inc v Marks and Spencer plc [2015] EWCA Civ 1403, [2014] FSR 10 from [107] to [130].)

 

Temyiz Mahkemesince, ortalama tüketici olarak tespit olunan kitle, televizyon izleyen ve davalıya ait GLEE dizisini bilen ve ayrıca yine davacının teşebbüslerinden de haberdar olabilecek kişilerdir. Bu çerçevede genel mahkeme nezdinde görülen uyuşmazlıkta, taraf markaları arasındaki karıştırılma ihtimalinin tespiti amacıyla çeşitli tanık ifadelerine başvurulduğu görülmektedir ki bu husus ülkemizde görülen uyuşmazlıklarda pek başvurulan bir yöntem değildir. Ancak Yüksek Mahkemeye göre de dinlenen tanık ifadeleri uyuşmazlığın çözümü bakımından önemlidir.

 

Temyiz Mahkemesi taraf markaları arasındaki benzerlik değerlendirmesinde “glee” sözcüğünün bilinen bir ingilizce sözcük olduğunu, keyif, neşe gibi anlamlara da geldiğini ve fakat herhangi bir mal veya hizmet yönünden tanımlayıcı veyahut ayırt edici vasfı zayıf bir ibare olarak nitelendirilmeyeceğini vurgulamıştır. Bu nedenle Temyiz Mahkemesi, Genel Mahkemenin aksine taraf markaları arasındaki benzerliğin düşük düzeyde değil ortalama bir düzeyde olduğunu, her ne kadar davacı markasında “club” ibaresi nedeniyle tüketicinin ilgili ibareyi gördüğünde anlamsal bir uzaklaşmanın yaşanacağını kısmen kabul edilse dahi bu durumun markalar arasındaki benzerliği zayıflatmayacağını, zira markaların baskın unsurlarının yalnızca “GLEE” ibaresi olduğunu vurgulamıştır.

 

Temyiz mahkemesi, davacı yanın ana faaliyet alanın canlı eğlence şovları olduğunu belirttikten sonra TV şovları ile bu mahiyetteki hizmetler arasındaki ilişkiliyi tartışmış ve söz konusu hizmetler arasında dolaylı da olsa ilişkilendirme kurulabileceğini vurgulamıştır.

 

Temyiz Mahkemesine göre bir Tv şovunun hazırlanmasında yapımcı, yayıncı, set tasarımcıları, yazarlar, yönetmenler bulunmakta,  en az bir kaç bölüm yayınlanacak şekilde yapılmakta ve televizyon aracılığıyla herkesin ulaşabileceği şekilde sunulmaktadır. Halbuki canlı şovlar belli bir etkinlik alanında, yalnızca etkinliğe katılanların görebileceği ve genellikle yalnızca tek bir gecelik yapılmaktadır. Ancak Temyiz Mahkemesine göre canlı olarak yapılan bu tür komedi şovları, kabareler, stand uplar çoğu zaman televizyonlarda da yayınlanmakta ve hatta zaman içerisinde bir dizi haline dönüşebilmektedir. (Ülkemizde de yayınlanan “Güldür Güldür Show”, “Arkadaşım Hoş Geldin” gibi programlar bu durum için örnek olarak gösterilebilir)
Yine mahkemeye göre bu şovlar da çoğu zaman CD/DVD ye çekilerek pazarlanabilmekte ve geniş satış mecralarına ulaşmaktadır. Dolayısıyıla mahkeme, davalı FOX firmasının televizyon dizileri ve canlı şovların birbirlerinden tamamen bağımsız hizmetler oldukları yönündeki iddialarını kabul edilebilir bulmamıştır.

 

Temyiz Mahkemesine göre davacı markası kapsamındaki hizmetler ile davalı yan tv dizisinin birebir aynı hizmetler olmaması, açıklanan nedenlerle işaretler arasındaki iltibas ihtimalinin ortadan kalkması için yeterli değildir. (Davidoff & Cie SA v Gofkid Ltd (C-292/00) [2003] E.C.R. I-389; [2003] F.S.R. 28 at [30], and Adidas-Salomon AG vFitnessworld Trading Ltd (C-408/01) [2003] E.C.R. I-12537; [2004] )

 

Zira Temyiz Mahkemesine göre tüketicinin işaretler arasında bir şekilde ilişki kurması, karıştırılma ihtimali ile eşit anlam taşımaktadır( Specsavers at [122]; Intel Corp Inc v CPM UnitedKingdom Ltd (C-252/07) [2008] E.C.R. I-8823; [2009]) ki dinlenen tanık beyanlarından da bu ilişki tespit olunmuştur.

 

Buna göre Temyiz Mahkemesince de, genel mahkemece benimsenen görüş ile paralel doğrultuda olacak şekilde ortalama bir tüketicinin, davacıya ait tescilli marka ile televizyon dizisi GLEE arasında en azından ekonomik bir ilişkinin var olduğu yanılgısına düşebileceği ve bu durumun karıştırılma ihtimalini meydana getirebileceği kabul edilmiştir.

 

Bununla birlikte kanaatimce kararın ilgi çeken bölümü, davacı firmanın, “GLEE” dizisi nedeniyle uğradığını iddia ettiği zararlar nedeniyle tazminat talebinin reddi yönünde verilen kararın da Temyiz Mahkemesince benimsenmiş olmasıdır.

 

Temyiz Mahkemesine göre, davacının, dizinin başladığı 2009 yılında Birmingham ve Cardiff şehirlerinde yer alan eğlence mekanları zaten başarılı bir şekilde iş yapmaktadır ve bu başarısının sonradan da sürdüğü görülmektedir. Ancak davacının dizinin yayınlanmasından daha sonra Oxford ve Nottingham şehirlerinde iki yeni işletme açması ve bu işletmelerinde önceki işletmelerinde başarıyı yakalayamamış olmasının gerekçesinin davalının televizyon dizisine dayandırması gerçekçi bulunmamıştır. Hatta mahkemeye göre her ne kadar tüketici nezdinde davacıya ait marka ve dava konusu dizi arasında en azından ekonomik bir ilişkinin var olduğu yanılgısına düşme ihtimali bulunmakta ise de bu durum davacı yanın yeni işletmelerinde uğradığını iddia ettiği zararlardan davalının sorumlu tutulmasını gerektirmemektedir. Hatta Mahkemeye göre davacının önceki işyerlerindeki gelirlerin artmasında, bahsi geçen dizinin de katkısının olabileceğini, zira ortalama tüketicilerin, söz konusu işletmeleri, dizi ile ilgili bir işletme olarak algıladıkları için söz konusu mekanlara gitmiş olabileceğini, bu durumun ise “tersine iltibas” (wrong way round confusion) olarak yorumlanması gerektiğini belirtmiştir. Bu bağlamda temyiz mahkemesince de davacının uğradığını iddia ettiği zararlar, GLEE televizyon dizisinin yayınlanması ile ilgili olmayan zararlardır.

 

Tersine iltibas ihtimali ülkemizdeki uyuşmazlıklarda çok sık görülen bir durum olmamakla birlikte marka hakkının ihlali iddiaları bakımından oldukça önemli bir sonuç ortaya koymaktadır. Zira Mahkemeye göre davacı, dava konusu TV dizisi nedeniyle mark hakkının ihlal edildiğini iddia etmiş ise de tam tersi bir şekilde bilinilirliğini ve popülaritesini arttırmış, tüketiciler, davacıya ait işletmeler ile TV dizisinin aynı işletmeye ait olduğu yanılgısıyla hareket ederek aslında davacının deyim yerindeyse “ekmeğine yağ sürmüşlerdir”.

 

Bununla birlikte bu uyuşmazlık da göstermektedir ki marka koruması, hakkın sahibine büyük bir hukuki güç sağlamaktadır. Ülkemizin büyük ölçekli pek çok firması dahi halen marka hukuku kapsamında ticaret hayatında kullandıkları işaretler için gerekli koruma tedbirlerini zamanında almamakta ve çoğu zaman herhangi bir ihlal iddiası ile karşı karşıya kaldıkları durumlar sonrasında adımlarını “geç” bir şekilde atmaya çalışmaktadır. Halbuki nispeten düşük ölçekli bir bütçe gerektiren marka araştırma ve başvurusu işlemleri başlangıçta yapılmış olsa hem kullanımların belli bir hakka dayalı olması sağlanacak hem de daha sonra hukuki anlamda yaşanacak mücadelelerden kurtulmak mümkün olacaktır. Yine de sınai hakların, içinde bulunduğumuz dönemdeki öneminin ülkemizce de giderek fark edildiği ve en azından bu alanda ciddi yatırımların olduğunu söylememiz mümkündür.

 

Av. Poyraz DENİZ

Mart 2016

poyrazdeniz@ankara.av.tr

 

Kırmızı Başlıklı Kız Markalar Diyarında – Adalet Divanı Genel Mahkemesi “Red Riding Hood” Kararı (T-128/15)

Little_Red_Riding_Hood_WPA_poster

2016 yılının ilk yazısını masal dünyasıyla bağlantılı bir marka davasından seçtim. Bu seçim, Ortadoğu coğrafyasının sosyal ve politik gerçeklerinden mümkün olduğunca uzak bir hayal dünyasında geçirmek istediğim 2016 yılına ait dileklerimi de kısmen içeriyor.

“Kırmızı Başlıklı Kız” en sevdiğim çocuk masalı değildi, ama büyüdükçe ve de çocuk masallarının sadece çocuklar için olmadığını fark ettikten sonra, bu masal da diğerleri gibi daha ilginç hale gelmeye başladı. Özellikle, çoğu ünlü masalı derleyen (Kırmızı Başlıklı Kız buna dahildir) Grimm kardeşlerin orijinal metinlerindeki vahşet ve şiddet öğelerinden haberdar olunca ve bunların üstüne halk masallarına gönderme yaparak cinayetler işleyen bir seri katili anlatan Craig Russell’ın “Kanlı Masallar” romanını okuyunca masal algım doğrusu bir hayli değişti. Tüm bunların üzerine, 2016 yılında yazacağım ilk yazının konusunu ararken, Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin “Red Riding Hood” (-Kırmızı Başlıklı Kız- masalının İngilizce kısa ismi) kararı ile karşılaşınca, yazının konusunu seçmek benim için hiç de güç olmadı.

redridingWalter_Crane

Masal dünyasını bir tarafa bırakıp, aslında kimilerine göre bir başka masal dünyası olan marka incelemesinin kurgusal dünyasına geçecek olursak…

Bu noktada ilk olarak, inceleme konusu davanın esas olarak markaların kavramsal benzerliği hususuyla ilgili olduğu belirtilmelidir.

Karıştırılma ihtimalinin kurucu unsurlarından birisi, inceleme konusu markaların benzerliğidir. Markaların benzerliği; görsel, işitsel ve kavramsal açılardan değerlendirilir. Görsel benzerlik, inceleme konusu işaretlerin görsel özelliklerinin benzerliğini, işitsel benzerlik ise markaların telaffuz edildikleri halleriyle ortaya çıkan sesçil benzerliği ifade eder. Buna karşılık kavramsal benzerlik, kelime veya şekil markalarının karşılık geldiği mana veya kavramların benzerliği anlamına gelmektedir. Kavramsal benzerliğin değerlendirmesi, kanaatimizce görsel ve işitsel benzerliğin değerlendirilmesine göre daha zordur ve daha karmaşık bir incelemeyi gerektirmektedir.

Adalet Divanı Genel Mahkemesi, 16 Aralık 2015 tarihinde verdiği T-128/15 sayılı kararı ile farklı iki dilde olan ve görsel veya işitsel benzerlik içermeyen iki markanın kavramsal benzerliği iddiasına dayalı karıştırılma ihtimali iddiasını incelemiştir. İlgilenen okuyucularımızın kararın İngilizce metnine http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=173070&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1177846 adresinden erişimi mümkündür.

İspanyol vatandaşı “Alberto Ruiz Moncayo”, 28 Ekim 2012 tarihinde “RED RIDING HOOD” kelime markasının marka olarak tescil edilmesi talebiyle İç Pazarda Harmonizasyon Ofisi (OHIM)’ne başvuruda bulunur. Başvurunun kapsamında Nicé sınıflandırmasının 33. sınıfına dahil çeşitli alkollü içecekler yer almaktadır.

 

RED RIDING HOOD

 

Başvuru ilan edilir ve ilana karşı Alman menşeili “Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien GmbH” firması tarafından itiraz edilir. İtiraz gerekçesi marka, 33. sınıfa dahil “Alkollü içecekler.” için Avrupa Birliği’ni kapsayacak şekilde önceden tescil edilmiş “ROTKÄPPCHEN” ibareli uluslararası marka ve Almanya’da tescil edilmiş “ROTKÄPPCHEN” ibareli ulusal markadır. İtiraz sahibi, “RED RIDING HOOD” ibareli başvuru ile “ROTKÄPPCHEN” ibareli itiraz gerekçesi marka arasında kavramsal benzerlik bulunduğunu ve malların da aynı olması dikkate alındığında, markalar arasında karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkabileceğini öne sürmektedir.

 

ROTKÄPPCHEN

 

Kısa bir açıklama yapılacak olursa; “RED RIDING HOOD” ibaresi Türkiye’de “Kırmızı Başlıklı Kız” adıyla bilinen bir çocuk masalının İngilizce kısa adı (tam adı “Little Red Riding Hood” olduğu belirtilmelidir (red = kırmızı, riding hood = kadınlar veya çocuklarca at sürerken veya doğada giyilen bir tür başlıklı pelerin). Buna karşılık, itiraz gerekçesi markayı oluşturan “ROTKÄPPCHEN” ibaresi de masalın Almanca adıdır (rot = kırmızı, käppchen = başlık, kep). Bu bağlamda, “RED RIDING HOOD” ve “ROTKÄPPCHEN” ibarelerinin kelime anlamlarının aynı olmadığı, bununla birlikte aynı masalın farklı dillerdeki isimleri oldukları anlaşılmaktadır.

OHIM itiraz birimi ilana itirazı haklı bulmaz ve reddeder. İtiraz sahibi bu karara karşı itiraz eder. OHIM Temyiz Kurulu’nun, 28 Ocak 2015 sayılı kararı ile bu itiraz da reddedilir. OHIM Temyiz Kurulu, inceleme konusu işaretlerin benzer olmadığı, dolayısıyla markalar arasında karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkmayacağı görüşündedir.

Başvuru sahibi bu karara karşı dava açar ve dava, Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin 16 Aralık 2015 tarihli T-128/15 sayılı kararıyla sonuçlandırılır.

Genel Mahkeme ilk olarak karıştırılma olasılığına ilişkin genel ilkeleri sıralar.

Yerleşik içtihada göre, halkın malların veya hizmetlerin aynı işletmeden veya ticari olarak bağlantılı bir işletmeden geldiğine inanması riski karıştırılma olasılığını ortaya çıkartır. Karıştırılma olasılığı, kamunun ilgili kesiminin ihtilafa konu markalar ve mallar veya hizmetler hakkındaki algısı, markaların ve malların veya hizmetlerin benzerliğinin karşılıklı bağımlılığı dahil olmak üzere inceleme konusu ihtilafa ilişkin tüm faktörler dikkate alınarak, bütüncül olarak değerlendirilmelidir.

Önceki tarihli markanın koruması Avrupa Birliği’nin tümüne ilişkinse, malların ve hizmetlerin bu bölgedeki tüketicilerinin algısını dikkate almak gereklidir. Bununla birlikte, bir topluluk markasının reddedilmesi için, bir nispi ret nedeninin Avrupa Birliği’nin bir bölümünde ortaya çıkmasının yeterli olduğu da göz önünde bulundurulmalıdır.

OHIM Temyiz Kurulu’na göre, inceleme konusu mallar “alkollü içecekler” olduğundan, kamunun ilgili kesimi yasal içki içme yaşını doldurmuş kamunun genelidir. Bu çerçevede, itiraz gerekçelerinden Avrupa Birliği’ni kapsayan uluslararası marka bakımından kamunun ilgili kesiminin Avrupa Birliği’ndeki halkın geneli olduğu kabul edilmelidir. Davacı bu tespitlere karşı çıkmamaktadır ve Genel Mahkeme’ye göre de bu tespitler yerindedir.

Karıştırılma olasılığına ilişkin bütüncül değerlendirme yapılırken, ihtilafın konusu markaların görsel, işitsel veya kavramsal benzerliği, işaretlerin bütün olarak oluşturdukları izlenim esasında incelenmelidir, ancak bu yapılırken işaretlerin ayırt edici ve baskın unsurları özellikle dikkate alınmalıdır. Karıştırılma olasılığına ilişkin genel değerlendirmede, malların veya hizmetlerin ortalama tüketicisinin markalara ilişkin algısı belirleyici etkiye sahiptir. Bu bağlamda, ortalama tüketiciler markayı genellikle bütün olarak algılar ve markanın çeşitli detaylarına ilişkin kapsamlı bir analize girişmez.

İncelenen vakada OHIM Temyiz Kurulu, markalar arasında görsel ve işitsel herhangi bir benzerlik bulunmadığı görüşünü belirtmiş ve buna ilaveten markalar arasında kavramsal açıdan da benzerlik bulunmadığı sonucuna ulaşmıştır. Temyiz Kurulu’na göre işaretler, kavramsal karşılaştırmaya imkan verecek bir kavrama işaret etmemektedir ve Avrupa Birliği’nin Alman, Almanca konuşan veya İngilizce konuşan tüketicileri işaretlerin aynı karaktere ilişkin olduğunu algılamayacaktır.

Buna karşılık davacıya göre, her iki marka da “Kırmızı Başlıklı Kız” masalına atıfta bulunduğundan markalar arasında kavramsal benzerlik bulunmaktadır.

Genel Mahkeme tarafların argümanlarını aşağıdaki şekilde değerlendirmiştir:

Markalar arasında görsel ve işitsel benzerlik bulunmadığı açıktır ve davacının bunun tersi yönde bir argümanı bulunmamaktadır.

Kavramsal benzerlik değerlendirmesine gelindiğinde, her iki işaretin de “Kırmızı Başlıklı Kız” masalının İngilizce ve Almanca isimlerinden oluşturulmuş olduğu görülmektedir. Diller arasındaki farklılık nedeniyle, markalar arasında kavramsal karşılaştırma yapacak tüketicilerin markaları diğer dile çevirmesi gerekecektir, bu da diğerlerinin yanısıra kamunun ilgili kesiminin dillere ait bilgisine, ilgili dillerin yakınlığına ve markalarda kullanılan kelimelerin yakınlığına bağlıdır. Buna ilaveten yabancı bir dile ait bilgiye sahip olmanın genel bir kabul varsayımı oluşturmadığı da belirtilmelidir.

Bu çerçevede davacının iddiasının aksine, “red”, “riding” ve “hood” kelimelerinden oluşan başvurunun anlamının, kamunun ilgili kesimince yani Avrupa Birliği’ndeki genel tüketicilerce özellikle de “rotkäppchen” ibaresiyle karşılaştırma yapacak Alman tüketicilerce, derhal anlaşılacağı düşünülmemektedir.

Buna ilaveten OHIM Temyiz Kurulu’nca da belirtildiği gibi, markaları oluşturan kelimeler oldukça farklıdır. Almanca “käppchen” kelimesi ile İngilizce “hood” kelimesinin köklerinin ortak olmaması, kamunun ilgili kesiminin kelimelerin aynı anlama geldiğini derhal idrak etmesine izin vermeyecektir. Almanca “käppchen” sözcüğü küçültmeli bir yapıdadır ve İngilizce “riding hood” ibaresinin böyle bir karşılığı yoktur, dahası belirtilen ibare genellikle at sürerken kullanılan bir başlığı ifade etmektedir. Ayrıca, dava gerekçesi Almanca markada “riding” kelimesine karşılık gelen bir anlam bulunmamaktadır. Son olarak, başvuru üç kelimeden oluşurken, itiraz gerekçesi marka tek kelimeden müteşekkildir. “Kırmızı Başlıklı Kız” masalının Almanca ve İngilizce isimleri arasında ortaya çıkan sayılan tüm farklılıklar, ortalama dikkate sahip tüketicilerin inceleme konusu işaretlerin anlamlarının benzer olduğunu derhal algılamasını engelleme kapasitesine sahiptir.

Alman tüketicilerin günlük dildeki İngilizce kelimelere ilişkin iyi bilgisi olduğu hususunda ihtilaf bulunmamakla birlikte, “red”, “riding” ve “hood” kelimelerinin temel İngilizce sözcükler arasında olduğu da gösterilmemiş durumdadır. Aynı şekilde, kamunun İngilizce konuşan kesiminin iyi derecede Almanca bilgisine sahip olduğu ve her durumda “rotkäppchen” kelimesini anlayacağı da ispatlanmamıştır.

Son olarak, bir an için “red”, “riding” ve “hood” kelimelerinin temel İngilizce sözcükler arasında yer aldığı ve bunun sonucunda ortalama tüketicilerce anlaşılacağı kabul edildiğinde dahi; bu husus, ortalama Alman tüketiciler dahil olmak üzere tüketicilerin günlük kullanıma mahsus ürünleri satın alırken, “red riding hood” ibaresini derhal “rotkäppchen” kelimesinin İngilizce tercümesi olarak algılayacağı anlamına gelmemektedir.

Bu çerçevede, inceleme konusu işaretler arasındaki belirgin farklılıklar nedeniyle, kamunun ilgili kesiminin işaretler arasında derhal bir kavramsal karşılaştırma yapmayacağı sonucuna varılmıştır.

Başvuru sahibinin argümanları da bu tespitin üzerine kuşku düşürmeyecektir. Şöyle ki, ortalama tüketicilerin “Kırmızı Başlıklı Kız” masalının isminin diğer dillerdeki karşılığını bilmesi veya bu ismin diğer dillerdeki karşılığını derhal algılaması beklenemez. Daha önceden de açıklandığı gibi markalar arasındaki belirgin farklılıklar, davacının iddiasının aksine kamunun ilgili kesiminin markalar arasında derhal bir kavramsal bir karşılaştırma yapmasını kolaylaştırmayacak tersine engelleyecektir. Davacı, “Little Red Hiding Hood” isimli bir sinema filminin 2011 yılında çekilmiş ve dünya çapında dağıtılmış olmasından hareket ederek, bu hususun markalar arasında bağlantı kurulmasını kolaylaştıracağını iddia etmektedir. Buna karşılık, bu iddiayı ispatlar nitelikte kanıtların sunulmaması ve iddianın yukarıda sayılan tespitleri ortadan kaldırır nitelikte olmaması gerekçeleriyle, bu argüman da kabul edilmemiştir.

Adalet Divanı Genel Mahkemesi yukarıda belirtilen tüm gerekçelerle, Avrupa Birliği’nin Alman, Almanca konuşan veya İngilizce konuşan tüketicilerinin, inceleme konusu işaretlerin her ikisinin de “Kırmızı Başlıklı Kız” masalına atıfta bulunduğunu algılamayacağı, dolayısıyla da inceleme konusu işaretler arasında kavramsal karşılaştırma yapmayacağı sonucuna ulaşmış ve aynı tespit doğrultusunda OHIM Temyiz Kurulu tarafından verilen kararı yerinde bulmuştur. Belirtilen nedenle dava reddedilmiştir.

Yazının konusunu oluşturan vakada, inceleme konusu işaretler arasındaki görsel ve işitsel farklılık açık olsa da, kanaatimce markalar arasında kavramsal benzerlik bulunduğu sonucuna ulaşmak oldukça olasıdır ve daha yerinde olacaktır. Bununla birlikte, alkollü içki sektöründeki markaların ülkemizde fazla sayıda olmaması, buna karşılık Avrupa’da ilgili sektörde çok sayıda marka bulunması, bunların bir kısmının oldukça küçük işletmelere ait olması ve masal-roman isimlerinin veya karakterlerinin bu markalarda yaygın biçimde kullanılması farklı değerlendirmeler yapılmasına gerekçe oluşturabilir. Gerçi, Genel Mahkeme kararında bu tip hususlar hiç tartışma konusu edilmemiş ve işaretler arasındaki farklılıklar nedeniyle tüketicilerin markalar arasında kavramsal karşılaştırma yapmayacağı sonucuna varılmıştır.

Kararın okuyucularımızca da dikkatle değerlendirileceğini tahmin ediyoruz. Karar verme yetkisi size ait olsaydı, markaları kavramsal bakımdan benzer bulur muydunuz? Yorum yapan okuyucularımıza şimdiden teşekkür ediyoruz.

Önder Erol Ünsal

Ocak 2016

unsalonderol@gmail.com

 

Adalet Divanı Genel Mahkemesi “KARIS” Kararı – Malların ve Hizmetlerin Benzerliğinde Nicé Sınıflarının Etkisi (T-720/13)

man-spraying-herbicide-on-corn

 

Malların ve/veya hizmetlerin benzerliğini değerlendirmek kanaatimizce, markaların benzerliğini değerlendirmekten daha zor ve daha üst düzey teknik bilgi gerektirir bir husustur. Türkiye’de bu değerlendirme yapılırken kullanılan birkaç temel araç bulunmaktadır. Bahsedilen temel araçlardan ilki Türk Patent Enstitüsü (TPE) tarafından yayınlanan Sınıflandırma Tebliği’dir (http://www.tpe.gov.tr/TurkPatentEnstitusu/resources/temp/8977CC5D-0053-40F7-BF7A-B588FED46BC9.pdf). Sınıflandırma tebliği ile oluşturulan alt grupların birbirlerine benzeyen mal veya hizmetleri kapsadıkları kabul edilmekte ve markaların birbirleri ile aynı veya benzer bulunması halinde aynı alt grupta yer alan mallar ve hizmetler farklı kişiler adına tescil edilmemektedir.

Sınıflandırma tebliğ ve alt grup sistemi IPR Gezgini’nde yayınlanmış birkaç yazıda eleştirilmiş ve bu sistemin marka incelemesi amacına tam olarak hizmet edemeyeceği belirtilmiştir. (http://iprgezgini.org/2013/12/16/nice-siniflandirmasinin-genel-yapisi-etkisi-ve-siniflandirma-ilkeleri/)

Malların ve hizmetlerin benzerliği değerlendirilirken kullanılan bir diğer araç ise Nicé Sınıflandırması’dır. Sınıflandırmayı kuran anlaşma, malların ve hizmetlerin benzerliği konusunda ofislerin yapacağı değerlendirmeyi etkileyebilecek herhangi bir hüküm içermemektedir. Tersine, anlaşmada sınıflandırmanın etkisinin taraf her ülke tarafından ona tanınan etki olacağı belirtilmiş, ofisler sınıflandırmayı esas veya yardımcı sistem olarak kullanmakta serbest bırakılmış ve ofislere sadece yapacakları yayınlarda ve düzenledikleri belgelerde sınıf numarasını belirtme zorunluluğu getirilmiştir. Buna karşın, Türkiye’de sınıflandırmanın aynı sınıfında yer alan tüm malların veya hizmetlerin birbirlerine benzer olduğunu savunan bir anlayış hakimdir.

Avrupa Birliği İç Pazarda Uyumlaştırma Ofisi (OHIM) marka incelemesi yaparken, malların ve hizmetlerin benzerliğini Türkiye’de olduğu gibi standart listeleri esas alarak değerlendirmemekte, tersine malları ve/veya hizmetleri birbirleriyle karşılaştırarak, bunların birbirine benzer veya benzemez olduğuna karar verilmektedir.

Bununla birlikte OHIM tarafından 2013 yılında oluşturulan “aşamalı tasnif (taxonomy)” yapısının, TPE’ndeki alt grup sistemine benzer bir uygulama getirdiği ve malların ve hizmetlerin benzerliğinin değerlendirilmesinde kullanılabileceği şeklinde bir yanlış algılama ortaya çıkmıştır.

“Aşamalı tasnif (taxonomy)”, sınıflandırılamayacak derecede genel veya kapsamı çok geniş içerikli tabirlerle karşılaşıldığı sürece, bunları sınıflandırılabilir ve kapsamı belli terimlere bölerek, basamaklı – hiyerarşik bir yapı oluşturmak olarak tanımlanabilir. Yapı çerçevesinde, sınıflandırılamayacak derecede geniş kapsamlı ifadeler, bir alt kategoride kapsamı daha belirgin bir ifadelere indirgenecek ve sınıflandırmaya uygun kapsayıcı terimlerle karşılaşıldığı sürece alt basamaklara inilmeyecektir. Sınıflandırmaya uygun kapsayıcı terimlerden oluşan üst veya alt kategori terimlerin bütün olarak meydana getirecekleri grup başlıkları, ilgili sınıfta yer alan malların veya hizmetlerin tümünü tek seferde ifade eden yeni sınıf kapsamlarını oluşturacaktır. Konu hakkında daha detaylı bilginin IPR Gezgini’nde önceden yayınladığımız http://iprgezgini.org/2013/12/17/ip-translator-iv-sinif-kapsamlari-calismasi-avrupa-birliginde-sinif-basliklarinin-revizyonu-projesi/ yazısından edinilmesi mümkündür.

Yazıya bu denli bir uzun giriş yapmamızın nedeni, yazı içeriğinde aktaracağımız Adalet Divanı Genel Mahkemesi kararının esasen malların ve hizmetlerin benzerliğinin değerlendirilmesinde kullanılan araçlara yönelik olmasıdır. Bu aşamada söyleyeceklerimizi, yazının sonuç kısmına bırakarak dava hakkında bilgi vermeye başlamamız yerinde olacaktır.

Avusturya menşeili “GAT Microencapsulation GmbH” (bundan sonra “GAT” olarak anılacaktır), “KARIS” kelime markasının tescil edilmesi için 2011 yılında OHIM’e başvuruda bulunur. Başvuru kapsamında 1.,5. ve 35. sınıflara dahil bazı mallar ve hizmetler yer almaktadır.

KARIS

Başvurunun ilan edilmesinin ardından Alman menşeili “BASF SE” (bundan sonra “BASF” olarak anılacaktır) firması ilana karşı itiraz eder. İtirazın gerekçesi, itiraz sahibi adına OHIM ve çeşitli AB üyesi ülkelerde “Sınıf 1: Bitki gelişimi düzenleme müstahzarları. Sınıf 5: Fungisitler.” malları için tescil edilmiş “CARYX” ve “Sınıf 5: Herbisitler.” için tescil edilmiş “AKRIS” markalarıdır.

CARYX

İtiraz sonrası başvuru sahibi mal listesinde kısıtlama yapar ve 1. sınıfa dahil malları takip eden şekilde düzenler: “Gübreler, bitkiler ve gübreler için büyüme düzenleyicileri hariç olmak üzere sanayi, bilim, fotoğrafçılıkta ve bunun yanında tarım, bahçecilik ve ormancılıkta kullanılan kimyasallar;…. gübreler, bitkiler ve gübreler için büyüme düzenleyicileri hariç olmak üzere bitki koruma ve bakım müstahzarları; …….”. Başvuru sahibi diğer sınıflarda da benzer içerikli kısıtlamalar yapar.

BASF, başvuru sahibi tarafından yapılan kısıtlamanın, malların ve hizmetlerin benzerliğini ortadan kaldırmadığı görüşündedir ve ilana itirazını geri çekmez.

OHIM itiraz birimi, başvuru ile itiraz sahibinin “CARYX” markası arasında karıştırılma olasılığının ortaya çıkabileceği tespiti doğrultusunda itirazı kısmen haklı bulur ve başvuruyu 1.,5. sınıflara dahil bazı mallar bakımından reddeder. Ret kararı kapsamında bulunan mallar İngilizce olarak aşağıya kopyalanmıştır: “Sınıf 1: Chemicals used in industry, science, as well as in agriculture, horticulture and forestry excluding manures, growth regulator for plants and fertilizers; plant preservation and care preparations, excluding manures, growth regulator for plants and fertilizers; all the aforesaid goods not relating to dietetic substances adapted for medical use, food supplements for medical purposes, food supplement substances; dietetic food for medical purposes; dietetic beverages adapted for medical purposes. Sınıf 5: Chemical and veterinary products; sanitary preparations for medical purposes; disinfectants; preparations for destroying vermin; phytosanitary products, excluding fungicides and herbicides; plant protection preparations; capsules and micro capsules for medicines and active ingredients; all the aforesaid goods not relating to dietetic substances adapted for medical use, food supplements for medical purposes, food supplement substances.”

“GAT” bu karara karşı itiraz eder, itirazı kısmen kabul edilir, ancak sadece 5. sınıfa dahil “ilaçlar için mikro kapsüller ve kapsüller, tıbbi amaçlı hijyenik müstahzarlar ve veterinerlik müstahzarları” ret kararının kapsamından çıkartılır ve kalan mallar için ret kararı OHIM Temyiz Kurulu tarafından onanır.

“GAT”, Temyiz Kurulu kararını yerinde bulmadığından ve markalar arasında karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkmayacağı görüşünde olduğundan, karara karşı dava açar.

Dava , Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nde görülür ve 30 Eylül 2015 tarihinde T-720/13 sayılı kararla sonuçlandırılır. Kararın tam metnine http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d5db6942aa57a14d7e9e86a11a0ac84d46.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Oc34Le0?text=&docid=168883&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=855070 bağlantısından erişilmesi mümkündür.

Davada değerlendirilen konu, başvuruya konu “KARIS” markası ile ilana itiraz sahibinin “Sınıf 1: Bitki gelişimi düzenleme müstahzarları. Sınıf 5: Fungisitler.” malları için tescilli “CARYX” markası arasında, kısmi ret kararı kapsamındaki “Sınıf 1: Gübreler, bitkiler ve gübreler için büyüme düzenleyicileri hariç olmak üzere sanayi, bilimde ve bunun yanında tarım, bahçecilik ve ormancılıkta kullanılan kimyasallar; gübreler, bitkiler ve gübreler için büyüme düzenleyicileri hariç olmak üzere bitki koruma ve bakım müstahzarları. Sınıf 5: Kimyasal ürünler; dezenfektanlar; zararlı haşaratı yok etmek için müstahzarlar; fungisitler ve herbisitler hariç olmak üzere bitki sağlığı ürünleri; bitki koruma müstahzarları; aktif bileşenler için kapsüller ve mikro kapsüller.” malları bakımından karıştırılma olasılığının ortaya çıkıp çıkmayacağıdır.

Genel Mahkeme’nin malların ve hizmetlerin benzerliğine ilişkin olarak karar içeriğinde yer verdiği genel ilkelerin aktarılması, bu yazının hazırlanmasının asıl amacını oluşturmaktadır. Dolayısıyla, belirtilen genel ilkeler mahkeme kararında yer aldıkları şekliyle aşağıda okurların bilgisine sunulmaktadır:

Yerleşik içtihada göre, malların benzerliği değerlendirilirken ilgili mallara ilişkin tüm faktörler dikkate alınmalıdır. Bu faktörler arasında, diğerlerinin yanısıra, malların niteliği, amacı, kullanım biçimleri, malların birbirleriyle rekabet eder veya tamamlayıcı nitelikte olmaları yer almaktadır. Bunun yanında ilgili malların dağıtım kanalları gibi faktörler de dikkate alınabilir.

Kısmi ret kararı kapsamında, “Sınıf 1: Gübreler, bitkiler ve gübreler için büyüme düzenleyicileri hariç olmak üzere sanayi, bilimde ve bunun yanında tarım, bahçecilik ve ormancılıkta kullanılan kimyasallar; gübreler, bitkiler ve gübreler için büyüme düzenleyicileri hariç olmak üzere bitki koruma ve bakım müstahzarları.” malları bulunmaktadır. Başvuru sahibi, “bitkiler ve gübreler için büyüme düzenleyicileri” mallarını başvuru kapsamından mal kısıtlaması yaparak çıkartmış olsa da, “Sınıf 1: Sanayi, bilimde ve bunun yanında tarım, bahçecilik ve ormancılıkta kullanılan kimyasallar.” tabiri oldukça geniş kapsamlıdır ve mallar aynı olmasa da, malların aynı amaca (bitki bakımı) hizmet edebilmesi, kullanım biçimleri, aynı ticari kanallarla dağıtımlarının yapılması ve aynı firmalarca üretilebilmeleri gibi faktörler dikkate alındığında, mallar arasında benzerlik bulunmaktadır.

Başvuru sahibinin öne sürdüğünün aksine, başvuruda “sanayi” ve “bilim” ifadelerinin yer alması benzerliği ortadan kaldırmamaktadır. Şöyle ki, bitki bakımı da bilim teriminin kapsamına girmektedir ve sanayi terimi tarımla ilgili faaliyetleri de (genetiği değiştirilmiş kültürler endüstrisi, agro-sanayi faaliyetleri, vb.) kapsamaktadır. Bu tespit de Genel Mahkeme’ye göre malların birbirine benzer olduğunu göstermektedir.

Başvuru sahibinin malların birbirine benzer olmadığı argümanını desteklemek için kullandığı bir diğer araç, OHIM’in TMclass adındaki mal ve hizmet sınıflandırması veritabanıdır.

Buna karşılık, OHIM Temyiz Kurulu’nca da belirtildiği üzere, TMclass veritabanı, Nicé sınıflandırma sisteminin parçası değildir ve marka incelemesiyle, malların ve hizmetlerin benzerliği değerlendirmesi üzerinde hukuki hiçbir etkisi bulunmamaktadır. Buna ilaveten, Nicé anlaşması ile oluşturulan mal ve hizmet sınıflandırması sadece idari amaçlara hizmet etmektedir. Bütün bu hususlar ışığında, bir terime sağlanan korumanın kapsamı, o terimin taksomoni yapısında nerede yer aldığına göre değil, terimin anlamına göre belirlenir. Nicé sınıflandırmasının tek amacı, sınıfların saptanması ve mal ve hizmet kategorilerinin sınıflarının oluşturulması yollarıyla, marka başvurusu hazırlanmasının ve başvuruların incelenmesinin kolaylaştırılmasıdır. Sınıf başlıklarının gösterdiği malların veya hizmetlerin bir sınıfta veya kategoride yer alması, aynı mal veya hizmetlerin başka bir sınıf veya kategori kapsamına girmesini engellememektedir.

Başvuru sahibi, OHIM’in mallar arasında benzerlik bulmasını eleştirmiş olsa da, kendi malları ile BASF’ın mallarının niteliğinin veya amacının neden farklılaştığını ortaya koyamamıştır.

Bilindiği üzere, malların ve hizmetlerin benzerliği değerlendirilirken, inceleme piyasada fiilen satışa sunulan mallar ve hizmetler göz önüne alınarak değil, markaların mal ve hizmet listeleri dikkate alınarak yapılmalıdır. Bu çerçevede, GAT’ın kendi markasıyla fiilen satılan ürünlerin böcek öldürücüler olduğu, buna karşın BASF’ın fiilen satılan ürünlerinin mantar önleyiciler olduğu yönündeki iddiası incelemenin esasına etki etmemiştir.

Başvuru sahibinin bir diğer iddiası, itiraz sahibinin yalnızca “Sınıf 1: Bitki gelişimi düzenleme müstahzarları.” mallarını tescil ettirerek, tarımda kullanılan tüm kimyasalların tescil edilmesini bloke edemeyeceği argümanıdır. Genel Mahkeme’ye göre, marka incelemesinin amacı, bir markanın tescil edilmesini bloke etmek değil, basitçe malların benzer olup olmadığını araştırmaktır. Buna ilaveten, oldukça geniş kapsamlı tabirler kullanmak suretiyle geniş kapsamlı koruma talep eden ve dolayısıyla, BASF’ın markasının kapsadığı mallarla kendi başvurusunun kapsadığı malların benzerliği ihtimalini güçlendiren başvuru sahibinin kendisidir.

Son olarak, Nicé sınıflandırmasının yalnızca idari amaçlara hizmet ettiği dikkate alındığında, OHIM Temyiz Kurulu’nun malların benzerliği incelemesini hangi gerekçeyle sadece 1. sınıftaki malların karşılaştırmasıyla sınırlı tuttuğunun bir açıklaması bulunmamaktadır. Şöyle ki, BASF’ın markasının 5. sınıfında yer alan “fungisitler” malının kelime anlamı esas alındığında, söz konusu malın, GAT’ın markasının 1. sınıfında bulunan “Sanayi, bilimde ve bunun yanında tarım, bahçecilik ve ormancılıkta kullanılan kimyasallar.” mallarıyla aynı kapsama girdiği, dolayısıyla belirtilen malların aynı olduğu ortadadır. “Fungisitler” malının sınıflandırmanın 5. sınıfında yer alması, buna karşılık “Sanayi, bilimde ve bunun yanında tarım, bahçecilik ve ormancılıkta kullanılan kimyasallar.” mallarının 1. sınıfta bulunması tamamen idari bir konudur ve malların farklı sınıfta yer alması malların aynılığı halini ortadan kaldırmamaktadır.

Genel Mahkeme, yukarıda yer alan tespitlerin ardından başvuru kapsamında bulunan mallarla ret gerekçesi marka kapsamında bulunan malların benzerliği hususunu tek tek ele almıştır. Yazı kapsamında bu detaylı değerlendirmeye yer verilmeyecek olmakla birlikte merak eden okuyucuların, detaylı değerlendirmeyi kararın 52.-81. paragraflarından okuması mümkündür. Bununla birlikte, mahkemenin söz konusu paragraflarda yer verdiği birkaç önemli saptama okuyucularımızı da aktarılacaktır.

Başvuru sahibi, BASF’ın markasında yer alan “fungisitler” ile kendi markasında yer alan “fungisitler ve herbisitler hariç bitki sağlığı ürünleri” arasında karıştırılma olasılığı bulunmadığını, malların birbirleriyle karıştırılmasının söz konusu olmadığını öne sürmektedir. Mahkeme’ye göre, birbirleriyle karıştırılmayacağı açık olan iki malın dahi, birbirleriyle benzer olması mümkündür. Şöyle ki, iki malın birbiriyle benzer olarak kabul edilmesi için, her iki malın da aynı sınıfa veya kategoriye dahil olması veya birbirleriyle karıştırılabilir nitelikte olması şart değildir.

Başvuru sahibi, BASF’ın markasında yer alan “fungisitler” ile kendi markasında yer alan “fungisitler ve herbisitler hariç bitki sağlığı ürünleri”nin amacının farklı olduğunu, fungisitlerin mantara karşı koruma amaçlı, kendi ürünlerinin ise haşarata karşı koruma amaçlı olduğunu iddia etmekte ve bu nedenle malların benzer olmadığını öne sürmektedir. Genel Mahkeme’ye göre malların ait olduğu alt kategorilerin spesifik amaçları farklı olsa da, bu husus malları benzerliğini tek başına ortadan kaldırmamaktadır, şöyle ki ürünler arasında bitki koruma amaçlı ürünler olunması bağlamında genel bir amaç benzerliği bulunmaktadır ve bu tip ürünler genellikle benzer şekilde kullanılmakta, aynı firmalarca üretilmekte ve benzer ticari kanallarla satışa sunulmaktadır.

Genel Mahkeme, kararın 52.-81. paragraflarında yaptığı detaylı değerlendirmeler çerçevesinde kısmi ret konusu mallarla, ilana itiraz sahibi markasının kapsadığı malları benzer mallar olarak değerlendirmiştir. Mahkeme, akabinde “KARIS” ve “CARYX” markalarının benzerliği hususunu incelemiştir.

Mahkeme’ye göre, “KARIS” ve “CARYX” ibareleri arasında her iki kelimenin de “A” ve “R” harfleri içermesi bağlamında sınırlı görsel benzerlik mevcuttur. Buna karşın, kelimeler telaffuz edildikleri ortaya çıkan sesçil benzerlik neredeyse aynılık derecesindedir. Dolayısıyla, Genel Mahkeme, OHIM Temyiz Kurulu’nun markaların benzer olduğu yönündeki tespitini paylaşmaktadır.

Markaların piyasada birlikte var olması (coexistence) hususu başvuru sahibince öne sürülmüş bir diğer gerekçedir.

OHIM Temyiz Kurulu, belirtilen iddiayı, başvuru sahibince ileri sürülen kanıtların yalnızca iki ülkeyi kapsaması ve kanıtların coğrafi kapsam anlamındaki yetersizliği nedeniyle reddetmiştir. Temyiz Kurulu’na göre, sunulan kanıtlar tüketicilerin her iki markayla aynı pazarda, aynı anda, aynı mallara ilişkin olarak karşılaşabileceğini gösterme yeterliliğine sahip değildir.

Yerleşik içtihat, bazı durumlarda, markaların piyasada birlikte var olmasının karıştırılmanın ortaya çıkması ihtimalini azaltabileceğini kabul etmektedir veya daha doğru bir tabirle bu olasılığı tamamen dışlamamaktadır. Bu durumun dikkate alınabilmesi için başvuru sahibinin OHIM nezdinde, başvuru ve itiraz gerekçesi markalarla aynı olan markaların, ilgili tüketici grubu tarafından karıştırılma ihtimali olmaksızın birlikte var olabildiklerini ispatlaması gerekmektedir.

Başvuru sahibi bu iddiasını ispatlamak için birkaç doküman sunmuş olmakla birlikte, bu kanıtlar piyasada bir arada kullanımı ve bu kullanım biçimleri arasında karıştırılma ihtimalinin bulunmadığını ispatlar nitelikte değildir. Dolayısıyla, OHIM Temyiz Kurulu’nun birlikte var olma iddiasını reddetmiş olması Genel Mahkeme’ye göre yerindedir.

Sayılan tüm hususlar ışığında, Genel Mahkeme, markalar arasında kısmi ret kararı kapsamındaki mallar bakımından karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkabileceği görüşüne ulaşır ve davayı reddeder.

“KARIS” kararı kanaatimizce, marka incelemesinin malların ve hizmetlerin benzerliği değerlendirmesi ayağı bakımından önemli değerlendirmeler içermektedir. Bu değerlendirmelerin en önemlisi, malların ve hizmetlerin benzerliğini, Nicé sınıflandırmasının sınıf numaralarına (veya bizdeki haliyle alt grup şablonlarına) veya sınıflandırma araçlarına (TMclass veya bizdeki Tebliğ sistemi) indirgeyen anlayışın karar içerisinde yanlışlanmasıdır. Genel Mahkeme, kararda açık olarak mal tanımlamalarının kapsamları itibarıyla birden fazla Nicé sınıfına dahil olabileceğini ve bir malın bir sınıfa ait olmasının diğer sınıflardaki mallarla benzerliği ortadan kaldırmayacağını belirterek tersi yöndeki davacı iddialarını reddetmiştir. Türk marka incelemesi sisteminin başına gelen en büyük talihsizliğin tebliğ ile oluşturulan alt grup sistemi, buna bağlı olarak gelişen kopyala-yapıştır başvurular ve tahlilden yoksun mal / hizmet benzerliği değerlendirmesi olduğu görüşünde olan bu satırların yazarı, “KARIS” kararını memnuniyetle karşılamıştır. Gelecek yıllarda tebliğ sisteminden kurtulmak şimdilik pek olası gözükmese de, bu konuda dünyada ne olup bittiğini takip etmek, en azından gözlerimizin açık kalmasını sağlayacaktır.

Önder Erol Ünsal

Kasım 2015

unsalonderol@gmail.com

“SO…?” ÖN EKLİ SERİ MARKASINA İLİŞKİN AB ADALET DİVANININ 15 EKİM 2015 TARİHLİ TEMYİZ KARARI, (C‑270/14 P)

resim_so

Portekiz merkezli Debonair Trading Internacional Lda (“Debonair”) tarafından “SÔ:UNIC” marka  başvurusuna yapılan itirazın reddi üzerine verilen Adalet Divanı Genel Mahkemesinin T‑356/12 sayılı kararı, temyiz yargılamasına konu olmuştur. Bu temyiz incelemesinde Divan, “SÔ:” ile Debonair’e ait seri marka ailesinin ortak ayırt edici unsurunu oluşturan “SO…?” ön ekinin, karıştırılma ihtimaline ilişkin Genel Mahkemenin değerlendirmesinin temyiz incelemesini yapmıştır. Divan, temyiz incelemesi neticesinde Genel Mahkemenin tespitini yerinde bulmuştur.

Kararın orijinal metnine http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=169830&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=928184 bağlantısından ulaşabilirsiniz.

Davanın tarihçesi şu şekildedir:

  • 3 Nisan 2009 tarihinde Ibercosmetica SA de CV (Ibercosmetica) OHIM nezdinde

SÔ:UNIC

kelime markasının topluluk markası olarak tescili için başvuruda bulunmuştur.

  • Başvuru Nice Sınıflandırmasının 3. sınıfında yer alan “ağartıcı maddeler, kuru temizleme kimyasalları, temizleme parlatma karışımları, sabunlar, parfümler, esans yağları, kozmetik ürünleri, saç losyonları” için yapılmıştır.
  • 4 Eylül 2009 tarihinde Debonair söz konusu başvuruya daha önceden adına Nice Sınıflandırmasının 3. sınıfındaki mallar için tescilli

SO…?

SO…? ONE

SO…? CHIC

markaları dayanak gösterilerek itiraz etmiştir.

  • Debonair, itiraza dayanak topluluk markası olarak tescilli bu markalar yanında, “parfümeri ürünleri” için tescilsiz olarak AB içinde korunan “SO” ve “SO….?” ibarelerini içeren birçok markasını da göstermiştir.
  • İtiraz gerekçesi olarak, 40/94 sayılı Tüzüğün (sonradan 207/2009 sayılı Tüzük olmuştur) 8/1(b) maddesindeki benzerlik ve karıştırılma ihtimalini ve 8/4 maddesindeki tanınmışlık dolayısıyla reddi düzenleyen maddeler gösterilmiştir.
  • 24 Mart 2011 tarihinde OHIM İtiraz Bölümü itirazı reddetmiştir.
  • Debonair OHIM Temyiz Kuruluna tekrar itiraz etmiştir. Temyiz Kurulu da, benzerlik bulunmadığından ve karıştırılma ihtimali olmadığından itirazı reddetmiştir. Temyiz Kuruluna göre itiraz konusu markalar görsel ve işitsel olarak düşük derece benzerdir, kavramsal açıdan da farklıdır.  Başvurusu yapılan markanın ilk kısmı, itiraza dayanak markalardakinin aksine ‘so…?’ ibaresini içermediğinden, itiraz sahibinin önceki markalarının oluşturduğu “seri marka” ailesi içinde değerlendirilemez.
  • Debonair OHIM sürecinin ardından 6 Ağustos 2012 tarihinde Adalet Divanı Genel Mahkemesine başvurmuştur. Genel Mahkeme, Davacı Debonair’in başvurusu yapılan markanın seri marka içinde yer aldığı şeklinde bir izlenim uyandırarak karıştırılma ihtimali yarattığı iddiasını incelemiş ve “(i) ayırt edici unsur olarak bir ana markaya ait aynı ilk veya son ekleri taşıyan markaların oluşturduğu marka ailesinin “seri marka” olarak kabul edildiğine;(ii) somut olayda OHIM’in ilgili tüketiciler açısından başvurusu yapılan markanın itiraza dayanak seri marka ailesinin bir parçası olarak algılanmayacağından karıştırılma ihtimalinin mevcut olmadığına; (iii) zira önceki seri markalardaki ortak “SO… ?” ibaresinin başvurudaki “sô :” ibaresi ile aynı olmadığına” karar vermiştir. Sonuç olarak Genel Mahkeme davayı reddetmiştir.
  • Debonair, Genel Mahkeme kararını temyiz etmiştir.

Davacı Debonair, temyiz konusu kararda Genel Mahkemenin Tüzüğün 8/1 (b) anlamında dayanak seri markalar ile başvurusu yapılan marka arasındaki karıştırılma ihtimali değerlendirmesini doğru yapmadığını iddia etmiştir.

Temyiz Mahkemesi öncelikle Genel Mahkeme gibi, ortak aynı karakteristik unsuru taşıyan markaların oluşturduğu marka ailesini “seri marka” olarak tanımlandığına ve bir markanın bu aileye dâhil olduğu ya da bu marka altındaki ürünün de seri marka sahibi işletmeden kaynaklandığı yönünde tüketiciler nezdinde bir algı oluşması halinde bir karıştırılma ihtimalinde söz edileceğine işaret etmiştir. Bu kapsamda yapılacak karıştırılma ihtimali değerlendirmesinde somut olayın tüm unsurlarının göz önüne alınarak karar verilmesi gerekecektir.[1]

Somut olayda da Divana göre Genel Mahkeme önceki içtihatlarla oluşan kriterlere göre hüküm kurmuştur. Genel Mahkeme değerlendirmesini; “şayet başvurusu yapılan marka, seri markanın içerdiği unsuru içeriyorsa tüketiciler nezdinde aynı marka ailesine ait olduğu algısı oluşacaktır ve bu suretle karıştırılma ihtimali mevcut olacaktır” yaklaşımı üzerine kurmuştur. Temyiz Mahkemesine göre de bu yaklaşım, başvurusu yapılan markanın (i) dava konusu marka ailesinin yeni bir üyesi olup olmadığı ya da (ii) seri markalarla bir bağlantı kurup kurmadığı hususlarının, tüm unsurlar göz önüne alınarak doğru şekilde tespit edilmesi şartıyla yanlış bir yaklaşım değildir.  Bu yaklaşımdan yola çıkarak gerek OHIM gerekse Genel Mahkeme, başvurusu yapılan markada yer alan ‘sô:’ ibaresi ile itiraza dayanak seri markalardaki ‘so…?’ ibaresinin birbiri ile benzemediği; markalar arasında bağlantı kuracak başkaca ortak bir unsur olmadığı; bu nedenle de karıştırılma ihtimalinden söz edilemeyeceği sonucuna ulaşmıştır.

Genel Mahkeme bu sonuca ulaşırken dava konusu markalar arasındaki görsel, işitsel ve kavramsal açıdan benzerlik değerlendirmesini yapmıştır. Mahkemeye göre başvurusu yapılan markadaki “O”nun şapkası ve onu iki nokta üst üste noktalama işaretinin takip etmesi; diğer yandan başvurunun ikinci unsuru olan “unic” ibaresinin, seri markalardaki “so…? ibaresini takip eden kelimeler gibi İngilizce bir kelime olmaması başvuruyu söz konusu marka ailesine dâhil olmayan özgün yapıya kavuşturmuştur. Neticede başvurusu yapılan markanın, seri markalardan yapısal farklılığı olduğunu, “unic” ibaresini de içeren başvurunun tüketicilerde farklı bir etki bıraktığını tespit etmiştir.

Divana göre, somut olayda her ne kadar Genel Mahkemenin yukarıdaki karıştırılma ihtimaline ilişkin tespitini yaparken dava konusu markaların içerdikleri malların kısmen aynı olduğu unsurunu dikkate almamış olması bir hata olsa da, bu unsuru göze almış olsaydı dahi başvurusu yapılan markanın yapısal farklılığından dolayı seri marka ailesine dâhil olmadığı sonucu değişmeyecektir. Tüm bu nedenlerle Divan temyiz başvurusunu reddetmiştir.

Gülcan Tutkun Berk

Ekim, 2015

gulcan@gulcantutkun.av.tr

 

Dipnotlar:

[1] Union Investment Privatfonds v UniCredito Italiano, C‑317/10 P sayılı karar

“XPRESSO” ve “ENERGY” KELİMELERİ KARIŞTIRILMA İHTİMALİNE NEDEN OLMAZ. ADALET DİVANI GENEL MAHKEMESİNİN 6 EKİM 2015 TARİHLİ KARARI, (T 61/14)

resim_xpresso

Kahve esaslı enerji içeceği ürününde kullanılan bu yazı konusu markanın başvurusu için, ilk aşamada OHIM sonrasında ise Adalet Divanı Genel Mahkemesi 556 sayılı KHK’nın aynı maddesine denk gelen 207/2009 sayılı Tüzüğün 8/1 (b) maddesine göre benzerlik ve karıştırılma ihtimali değerlendirmesi yapmaktadır.  Mahkeme kararında, daha önceki içtihatları doğrultusunda yerleşmiş genel ilkelerin bir çoğundan faydalanarak sonuca ulaşmış ve hüküm tesis etmiştir. Bu anlamda bu kararın, benzerlik ve karıştırılma ihtimali değerlendirmesine ilişkin  bu genel ilkelerin hatırlanması mahiyetinde okuyucularımıza faydalı olacağını düşünüyorum.

Kararın orijinal İngilizce metnine http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dd0407e74a0aeb446082ecb9a3faa05ffe.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuRbhf0?text=&docid=169164&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=385516 bağlantısından ulaşabilirsiniz.

Dava konusu olay şu şekilde gelişmiştir:

  • 9 Mayıs 2011 tarihinde İspanya’da ikamet eden Bay Luis Yus Balaguer,

resim_xpresso

marka kompozisyonun topluluk markası olarak tescili için başvuruda bulunmuştur.

  • Başvuru Nice Sınıflandırmasının 9, 30, 32 ve 35. sınıflarındaki “içecek otomatları; kahve, kakao, çikolata ve çay esaslı içecekler; buzlu çay; alkollü ve alkolsüz içecek yapımında kullanılan kahve ve kakao karışımları, buzlar; alkolsüz içecekler, enerji içecekleri, kefir, izotonik içecekler; biralar, maden suyu ve sodalar, meyve suları ve içecekleri; şuruplar ve içecek yapımında kullanılan diğer karışımlar; bu içeceklerin ve otomat makinelerinin perakende ve online satışı hizmetleri” için yapılmıştır.
  • 9 Eylül 2011 tarihinde OHIM uzmanı, Tüzüğün 7/1 (g)[1] ve 7/2[2] maddelerine göre başvuruyu kısmen reddetmiştir. Buna göre başvuru “çay, kakao ve çikolata esaslı içecekler, alkollü ve alkolsüz içeceklerin yapımında kullanılan kakao karışımları, meyveli içecekler ve meyve suları” dışındaki mallar için 2 Ocak 2012 tarihli Bültende ilan edilmiştir.
  • 30 Mart 2012 tarihinde ABD menşeli Monster Energy Company ilan edilen başvuruya itiraz dosyalamıştır. İtiraza dayanak olarak daha önceden adına tescilli topluluk kelime markaları

X-PRESSO MONSTER

HAMMER M X-PRESSO MONSTER ESPRESSO + ENERGY

MIDNIGHT M X-PRESSO MONSTER ESPRESSO + ENERGY

gösterilmiştir. İtiraza dayanak gösterilen markalar, 5. ve 32. sınıfta yer alan ‘gıda takviyeleri; kolay bozulan meyve suları ve soyalı içecekler haricindeki kahveli ve vitaminlerle, besinlerle, amino asitlerle ve bitkilerle zenginleştirilmiş içecekler de dahil alkolsüz içecekler” için tescillidir. İtiraza gerekçe olarak, benzerlikten dolayı karıştırılma ihtimalini düzenleyen 207/2009 sayılı Tüzüğün 8/1 (b) maddesindeki nispi ret sebebi gösterilmiştir.

  • 11 Mart 2013 tarihinde OHIM İtiraz Bölümü itirazı reddetmiştir.
  • 30 Nisan 2013 tarihinde Monster Energy Company, OHIM Temyiz Kuruluna başvurmuştur. Temyiz Kurulu da 15 Kasım 2013 tarihinde itirazı reddetmiştir. Temyiz Kurulu kararında itiraz konusu markaların hitap ettiği tüketici kitlesini AB içinde yaşayan orta düzeyde bilgilendirilmiş, orta seviyede dikkatli tüketiciler olarak belirlemiştir. Temyiz Kuruluna göre;
    • İtiraza dayanak markalarda yer alan “expresso”, “x-presso”, “espresso” ve “coffee” kelimeleri ile “espresso energy” ve “energy coffee” kelimeleri markaların içerdikleri bazı mal ve hizmetler için tanımlayıcı niteliği haizdir. Bu nedenle bu kelimelerin ayırt edicilikleri düşüktür ve tüketicilerin dikkatini çekemezler.
    • İtiraz konu markalar arasında görsel benzerlik bulunmadığından, benzerlik düzeyi çok düşüktür.
    • İtiraza konu markalar arasında işitsel benzerlik düzeyi çok düşüktür.
    • Kavramsal benzerlik düzeyi konusunda ise itiraza konu markalar, tüketicilerin bir kısmı açısından espresso tarzında kahve içerikli enerji içeceği çağırışımı yapmakta iken, diğer bir kısım için bu kelimeler bir anlam ifade etmediğinden markalar kavramsal açıdan nötr bir etki bırakmaktadır.
    • İtiraza konu markalar arasında benzerlik düzeyi düşük olduğundan ve markalardaki ortak kelimelerin tanımlayıcı nitelikleri gereği ayırt edicilikleri düşük olduğundan, markaların içerdikleri mallar ve hizmetler aynı olsa bile markalar arasında karıştırılma ihtimali mevcut değildir.
  • Monster Energy Company, OHIM sürecinin ardından konuyu Adalet Divanı Genel Mahkemesine taşımıştır. Davacıya göre Temyiz Kurulu (i) başvurusu yapılan markanın esas ve ayırt edici unsurlarının tespitinde; (ii) markalar arasındaki benzerliğin analizinde ve (iii) karıştırılma ihtimalinin tespitinde hataya düşmüştür.

Mahkeme, Davacının iddiaları açısından dosyayı incelemeye ilk olarak başvurusu yapılan markanın esas ve ayırt edici unsurlarının tartışılmasıyla başlamıştır. Davacıya göre başvuru yapılan marka kompozisyonundaki siyah beyaz renklerden oluşan metalik bir boru görüntüsünden oluşan logo, markanın içerdiği kelime unsurlarının yanında fark edilmeyecek niteliktedir ve ayırt edici değildir. Kaldı ki marka kompozisyonu içinde yer alan kelimeler, şekillere nazaran genellikle tüketicilerin zihninde daha çok yer etmektedir ve hatırlanmaktadır. Dolayısıyla başvurusu yapılan markadaki kelimeler ve “+” işareti tüketicilerin dikkatini daha çok çektiğinden, bunlar ayırt edici niteliği haizdir ve bu açıdan benzerlik daha önceki markalarla benzerlik değerlendirmesi yapılmalıdır.

Mahkeme öncelikle, görsel benzerlik değerlendirmesinin, kelime ve şekil markaları arasında yapılmasına engel bir durum olmadığını hatırlatmıştır.[3]  Bu değerlendirmede önemli olan, karşılaştırma konusu markaların bir bütün olarak ilgili tüketicilerde bıraktığı izlenimdir ve bu izlenimin bir karıştırılma ihtimaline yol açıp açmadığı konusudur.[4] Bütünsel değerlendirmede markaların “esas ve ayırt edici unsurlarının” oluşturduğu görsel, işitsel ve kavramsal açıdan bir bütün olarak ilgili tüketicilerde bıraktığı izlenim dikkate alınarak karar verilmelidir. Ortalama tüketicilerin algısı bu değerlendirmede kilit nokta olup, bu tüketicilerin markaları bir bütün olarak algıladığı ve markayı oluşturan unsurları teker teker analiz etmediği kabul edilmektedir.[5] Bu bütünsel benzerlik değerlendirmesinde markaların bir bütün olarak ele alınması gerekmekle birlikte, bazı hallerde bütünsel benzerliğe markayı oluşturan bir ya da birkaç esas unsurun yol açabileceği de gözden kaçırılmaması gereken bir noktadır. Bu hallerde bu unsur, bütünsel açıdan markanın diğer tali unsurlarının yanında esas unsur olarak öne çıkmaktadır.

Somut olayda başvurusu yapılan markanın arka fonunun siyah ve beyaz renkten oluştuğu konusunda bir ihtilaf yoktur. Ancak bu renkler iddia edildiği gibi herhangi bir şekli göstermemekle beraber, markanın esas unsuru olarak kabul edilen kelime unsurlarının yanında ayırt edici karaktere sahip olmadığı şeklinde bir tespit de ortaya konulamaz.  Her ne kadar daha önceki içtihatlarda kelimelerin şekillere nazaran daha çok dikkat çektiği hususu yer alsa da, bu tespit marka kompozisyonlarında şekil unsurunun tamamen göz ardı edilerek kelime unsurlarının otomatik olarak esas unsur şeklinde kabul edileceği anlamına gelmez. Bazı hallerde, şekiller de esas unsur olarak kelime ile aynı oranda etkiye sahip olabilmektedir.[6] Somut olayda da markanın şekil unsuru, optik etkisi itibariyle ilgili tüketiciler açısından metalik bir boru izlenimi uyandırmaktadır. Mahkeme, Temyiz Kurulunun özgün olan bu şeklin tüketicilerin dikkatini çekeceği tespitini yerinde bulmuştur. Sonuç olarak Mahkeme, Temyiz Kurulunun marka kompozisyonundaki esas ve ayırt edici unsurların tespitinde yanılgıya düşmediğini belirlemiştir.

Mahkeme başvurusu yapılan markanın daha önceki tarihli markalardan farklı olduğunu belirlemiştir. Şöyle ki; öncelikle başvuru yapılan marka kompozisyonunda “midnight”, “hammer”, “m” ve “monster” gibi kelimeler bulunmamaktadır. İkinci olarak, daha önceki markalarda bağımsız şekilde yer alan ve açıkça okunabilen “xpresso” kelimesi, başvurusu yapılan markada “icexpresso” içinde geçmektedir ve ayrı şekilde okunamamaktadır. Son olarak da başvurusu yapılan marka, daha önceki tarihli markalarda olmayan ve tüketicilerin görsel olarak dikkatini çeken arka planda bir şekil unsuru içermektedir.

Diğer yandan dava konusu tüm markalarda “x” harfinin ve “presso” kelimesi ortak olarak ya bir tire ile bağlı şekilde ya da bir başka kelimenin devamı şeklinde görülmektedir. Yine önceki iki marka açısından, başvurusu yapılan marka ile “+” işareti ve “energy” kelimesi ortaktır. Mahkemeye göre daha önceki yerleşmiş içtihatlar doğrultusunda tüketiciler kelime markalarında kelimenin ilk kısmına sonuna nazaran daha çok dikkate etmektedirler.[7] Bu nedenle, görsel benzerlik değerlendirmesi için bu kelimelerin marka içinde pozisyonlarının tespitine ayrıca dikkat etmek gerekecektir.  Söz konusu ortak kelimelerin, önceki markalar ve başvurusu yapılan markadaki pozisyonlarının tek tek ele alınması neticesinde Mahkeme, Temyiz Kurulunun itiraza dayanak iki marka açısından farklılık olduğu, bir marka açısından ise düşük düzeyde görsel benzerlik olduğu tespitini yerinde bulmuştur.

Temyiz Kurulu itiraza konu markalar arasında düşük işitsel benzerlik olduğuna karar vermiştir. Davacı ise aksi iddia bulunarak; ortak “+” işaretinin “plus” olarak telaffuz edilmesi ve markalardaki diğer ortak kelimelerin hece sayısının aynı olması nedeniyle işitsel benzerlik olduğunu iddia etmiştir.

Mahkeme yaptığı işitsel benzerlik değerlendirmesinde, öncelikle başvurusu yapılan marka ile itiraza dayanak markalar arasındaki ortak kelimelerin aynı sıralama ile marka kompozisyonlarında yer almadığını belirlemiştir. İkinci olarak, dava konusu markaların farklı sayıda kelime, hece ve harflerden oluştuğunu belirtmiştir. Bu nedenle markalar işitsel açıdan farklı ritim ve tonlama yaratmaktadır.  Sonuç olarak Mahkeme açısında da işitsel benzerlik, düşük düzeyde bulunmuştur.

Mahkeme markaların kavramsal açıdan benzerlik konusunu irdelerken, öncelikle bir kez daha tüketicilerin markayı bir bütün olarak algıladıklarına işaret etmekle beraber, genellikle tüketicilerin kendileri için somut anlam ifade eden kelimeyi hatırladıklarını ve markanın ilk kısmına daha çok dikkat ettikleri yönündeki içtihatlarına da değinmiştir. Somut olayda da dava konusu markalar arasındaki ortak kelimelerin, makul seviyede bilgilendirilmiş, dikkatli tüketicilerin büyük kesimi için anlamları ve ifade ettikleri kavramsal içerik benzerdir. Bu konuda taraflar arasında bir ihtilaf da zaten bulunmamaktadır. Mahkemeye göre, Davacının iddia ettiği gibi ortak “+” işareti kavramsal benzerlik düzeyini daha “yüksek” düzeye taşımamaktadır, zira bu işaret markaların ilk kısımlarında yer alan kelime unsurları kadar tüketicilerin dikkatini çeken bir unsur olmadığından mevcut kavramsal benzerlik düzeyine etki etmemektedir. Sonuç olarak Mahkeme, Temyiz Kurulunun markalar arasında “belirgin” düzeyde kavramsal benzerlik olduğu tespitini yerinde bulmuştur.

Mahkeme bir sonraki aşamada tespit edilen benzerliklerin bütünsel etkisine geçerek, her ne kadar markalar arasında ortak kelimeler olsa da, (i) başvurusu yapılan markanın “ice” kelimesini ve şekil unsuru içermesi; (ii) daha önceki markaların farklı “hammer”, “midnight” ve “monster” kelimelerini içermesi ve (iii) bu kelimelerin marka kompozisyonu içindeki yerleri dikkate alındığında, markalar birbirinden belirgin düzeyde farklıdır. Dolayısıyla Temyiz Kurulunun markaların bütünsel benzerlik düzeyinin düşük olduğu yönündeki kararı yerindendir.

Mahkeme en son aşamada karıştırılma ihtimali değerlendirmesine geçmiştir. Bu noktada da Mahkeme öncelikle bilindik önemli bir ilkeyi hatırlatmıştır. Bazen markaların bir bütün olarak benzerlik düzeyi düşük olsa da, içerdikleri malların ve hizmetlerin yüksek benzerlik düzeyi dikkate alındığında karıştırılma ihtimaline farklı bir etki yapabilmektedir. Markalar arasındaki yüksek derecedeki bütünsel benzerlik, mallar ve hizmetler arasındaki düşük düzeydeki benzerliği bertaraf edebilirken, tersi durumlar da söz konusu olabilmektedir.[8]

Somut olayda markaların içerdikleri mallar ve hizmetler aynıdır. Ancak bu aynılık, markalar arasındaki benzerliğin sadece tali, tanımlayıcı ve ayırt edici olmayan kelimelere (yani “x-presso” ve “energy” ) tekabül ettiğinden dengelenmektedir. Zira bu kelimeler, ayırt edici niteliği zayıf kelimelerdir. Söz konusu ortak kelimelerin bu niteliklerinden dolayı ilgili tüketici kitlesinin zihninde yer etmeyeceğinden Mahkeme, Temyiz Kurulunun markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunmadığı yönündeki tespitini yerinde bulmuştur.

Mahkeme yaptığı tüm değerlendirmeler sonucuna göre OHIM kararında bir yanılgı olmadığını tespit ettiğinden, Monster Energy Company tarafından açılan davayı reddetmiştir.

Gülcan Tutkun Berk

Ekim, 2015

gulcan@gulcantutkun.av.tr

 

Dipnotlar:

[1]trade marks which are of such a nature as to deceive the public, for instance as to the nature, quality or geographical origin of the goods or service;

[2]Paragraph 1 shall apply notwithstanding that the grounds of non-registrability obtain in only part of the Community.”

[3] 4 Mayıs 2005 tarihli Chum OHIM — Star TV (STAR TV), T‑359/02 kararı

[4] 11 Kasım 1997 tarihli SABEL, C‑251/95 ve 22 Haziran 1999 tarihli Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97 kararları

[5] 12 Haziran 2007 tarihli OHIM Shaker, C‑334 /05 P kararı

[6] 13 Aralık 2012 tarihli Natura Selection OHIM — Ména rd (natura), T‑461/11 kararı

[7] 21 Şubat 2013 tarihli Esge OHIM — De’Longhi Benelux (KMIX), T‑444/10, 19 Nisan 2013 tarihli Hultafors Group OHIM — Società Italiana Calzature (Snickers), T‑537/11, kararları

[8] 29 Eylül 1998 tarihli Canon, C‑39/97, 14 Aralık 2006 tarihli Mast-Jägermeister v OHIM — Licorera Zacapaneca (VENADO with frame and others), T‑81/03 kararları

 

 

 

OHIM BÜYÜK TEMYİZ KURULU’NUN ‘PAPAGAYO ORGANIC’ kararı: FRANSIZ TÜKETİCİLER İÇİN ‘ŞARAP’ VE ‘ROM’ BENZER MİDİR?

papagayo_rhum_ambre-large

Bilindiği üzere AB Topluluk Marka ve Tasarımlarının tescil işlemlerinden sorumlu resmi kurum olan OHIM’in son karar organı OHIM Temyiz Kurulu (Boards of Appeal) olup, OHIM nezdindeki mutlak ret nedenleri yönünden (7. madde) verilen kararlar, yayına itirazlar hakkında verilen İtirazlar Birimi kararları ile iptal/hükümsüzlük talepleri hakkında verilen İptal Birimi kararlarına karşı yapılan itirazlar OHIM Temyiz Kurulu tarafından karara bağlanmaktadır. Temyiz Kurulu kararlarına karşı ise AB Adalet Divanı Genel Mahkemesi nezdinde dava açılabilmektedir.

Birisi tasarımlarla ilgili itirazlarla ilgili olmak üzere toplam 5 Kurul’dan müteşekkil olan Temyiz Kurulunda, hukuki zorluk arz eden bazı vakalar veya Kurullar arası farklı yönde uygulama bulunan konulara ilişkin vakalar ilgili Kurul tarafından Büyük Temyiz Kuruluna (Grand Board of Appeal) gönderilebilmektedir. Büyük Temyiz Kurulu, 5 Kurul’un Başkanları daimi üye olarak, diğer üyeler ise Kurullarda görevli üyelerden rotasyon halinde seçilmek üzere toplam 9 üyenin katılımı ile teşekkül etmektedir. Oldukça istisnai hallerde bir dosya Büyük Temyiz Kurulu’na gönderilmekte olup, Ofis’in kuruluşundan bu yana Büyük Temyiz Kurulu tarafından verilen karar sayısı 20’den azdır.

Bu yazının konusunu OHIM Büyük Temyiz Kurulu tarafından son dönemlerde verilen bir karar olan ‘PAPAGAYO ORGANIC’ kararı (18 Temmuz 2013 tarih ve R 233/2012-G sayılı) oluşturmaktadır. Karar, zımni icazet/ses çıkarmama/rıza gösterme (acquiescence), ciddi kullanım (genuine use), malların benzerliği ve karıştırılma ihtimali gibi çeşitli konular hakkında değerlendirmeler içermektedir.

Karara konu olan olayın safahatı şu şekildedir:

4 Ağustos 2009 tarihinde The Organic Spirits Company Limited (CTM sahibi) aşağıdaki kelime markası için başvuruda bulunmuştur.

papa organic

Başvurunun eşya listesinde şu mallar bulunmaktadır:

Sınıf 33: Sayılan malların tümü organik olmak üzere şaraplar, sert alkollü içecekler (spirits) ve likörler; rom.

Başvuru 19 Ekim 2009 tarihli Topluluk Marka Bülteninde ilan edilmiş ve 6 Şubat 2009 rüçhan tarihi (Birleşik Krallık) ile 1 Şubat 2010 tarihinde tescil edilmiştir.

6 Ekim 2010 tarihinde Société des Vins et Spiritueux LA MARTINIQUAISE (Société par Actions Simplifiée) (hükümsüzlük talebi sahibi), söz konusu markanın hükümsüzlüğü için talepte bulunmuştur. Hükümsüzlük talebi, nispi ret nedenlerinden karıştırılma ihtimaline dayalı olarak yapılmış ve talep sahibi kendisi adına Fransa’da 1992 tarihinde tescil edilen ve son olarak 2012 yılında yenilemesi yapılan aşağıdaki markayı ileri sürmüştür.

papagayo

Hükümsüzlük talebine dayanak olan marka ise, diğerlerinin yanı sıra 33. sınıftaki “alkollü içecekler (biralar hariç)” malları için tescillidir.

Hükümsüzlük talebi sahibi, başvuru konusu markanın ayırt edici unsurunun “PAPAGAYO” ibaresi olduğunu, “ORGANIC” kelimesinin malların özelliğini belirten tanımlayıcı bir ibare olduğunu, markaların benzer olduğunu ve “PAPAGAYO” ibaresinin kendiliğinden ayırt ediciliğinin yüksek olduğunu ileri sürmüştür.

CTM sahibi ise, Topluluk Marka Tüzüğü (CTMR) 57(2) ve (3) maddesi hükümlerine dayanarak hükümsüzlük talebi sahibinin markasını kullandığını ispatlamasını istemiştir.[1] Diğer yandan, hükümsüzlüğü istenen markayı taşıyan ürünleri Fransa’da Ekim 2003’den bu yana herhangi bir karıştırılma olmaksızın pazarladığını, söz konusu markayı taşıyan romları, dünyanın en büyük şarap ve sert alkollü içki fuarı olan, Bordeaux şehrindeki VINEXPO fuarında 2003, 2005 ve 2007 yıllarında kendi standında teşhir ettiğini; hükümsüzlük talebi sahibinin bu markanın uzun yıllardır kullanıldığının farkında olduğunu ve CTMR 54. Maddesi uyarınca zımni icazet gösterdiğini/ses çıkarmadığını ileri sürmüştür. CTM sahibi, ayrıca marka başvurusunu iyi niyetle yaptığını, hükümsüzlük talebi sahibinin başvurunun ilanına itiraz etmediğini ve uzun süredir hükümsüzlük talebi sahibi tarafından herhangi bir şikayet almadan markayı kullandığını ifade etmiştir. CTM sahibi zımni icazet iddiasını desteklemek amacıyla markanın Fransa’da kullanımını gösterir çeşitli deliller de sunmuştur.

OHIM İptal Birimi, hükümsüzlük talebi sahibinden, talebine dayanak olarak ileri sürdüğü markanın kullanımını ispatlar deliller sunmasını istemiştir. Hükümsüzlük talebi sahibi de, buna ilişkin delillerin yanı sıra CTM sahibinin iddialarına karşı argümanlarını sunmuştur. Bu argümanlar arasında zımni icazet iddiası ile ilgili olarak, hükümsüzlüğünü talep ettiği markanın CTMR m. 54’de aranan 5 yıllık süreden daha uzun bir süredir tescilli olmadığını, CTM sahibinin ürünlerini Fransa’daki bir süpermarkette ilk kez 2010 yılı Mart ayında görmesiyle ilgili markanın kullanımından haberdar olduğunu ve Nisan 2010’da CTM sahibinden CTM başvurusunu geri çekmesini talep ettiğini, taraflar arasında anlaşma sağlanamayınca da hükümsüzlük talebinde bulunduğunu ifade etmiştir.

CTM sahibinin son görüşlerinin ardından OHIM İptal Birimi 30 Kasım 2011 tarihli kararı ile CTM markasını hükümsüz kılmıştır. Kararın gerekçesinde özetle, hükümsüzlük talebi tarihi itibariyle CTM markasının 5 yıldan uzun süredir tescilli olmaması nedeniyle CTMR m. 54 (2) uyarınca zımni icazetin mümkün olmadığı; hükümsüzlük talebi sahibi tarafından sunulan delillerin önceki (hükümsüzlük talebine dayanak olan) markanın romlar için kullanıldığını ispatlar nitelikte olduğu; bu kullanımlarda markanın ayırt edici karakterinin değiştirilmemiş olduğu; kullanımın ispatlandığı romların CTM markasının kapsamında aynen yer aldığı; CTM markasının kapsamındaki likörler ile romların yüksek düzeyde benzer olduğu; sert alkollü içkilerin (spirits) romları kapsayan geniş bir kategori olduğu, dolayısıyla bu malların da aynı olduğu; CTM markasında yer alan şaraplar ile romların da birbiriyle rekabet halinde mallar olduğu, ortak kullanım şekilleri bulunduğu ve benzer tüketici kesimine hitap ettiği, dolayısıyla bu malların benzer olduğu;  önceki markanın, tescil kapsamındaki mallarla bağlantılı bir anlamı bulunmaması nedeniyle ayırt ediciliğinin normal düzeyde olduğu; önceki markanın CTM markasında aynen yer alması nedeniyle markaların görsel ve işitsel yönden benzer olduğu ve benzer olan unsurun çekişme konusu markaların her ikisinde de ayırt edici unsur olduğu; bu çerçevede halkın iki markayı direkt olarak karıştırmasa dahi, bu markaların aynı veya iktisaden bağlantılı teşebbüslere ait olduğunu düşünebileceği, dolayısıyla markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunduğu belirtilmiştir.

CTM sahibi İptal Biriminin kararına karşı itiraz etmiş, itirazı inceleyen OHIM Birinci Temyiz Kurulu 25 Mart 2013 tarihli ara kararı ile, özellikle “rom” ve “şarap” malları arasında bir benzerlik bulunup bulunmadığı konusunda tutarlılık ve uyum sağlanması maksadıyla, konuyla ilgili Temyiz Kurulu ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi kararlarını da göz önüne alarak, dosyanın Büyük Temyiz Kuruluna havale edilmesine karar vermiştir.

CTM sahibi, Büyük Temyiz Kurulundan İptal Biriminin kararının bozulmasını talep etmiştir. CTM sahibi, hükümsüzlük talebi sahibi tarafından sunulan delillerin markanın kullanımını ispata yeterli olmadığını; markanın ayırt edici karakterinin değiştirilerek kullanıldığını; İptal Biriminin, hükümsüzlüğüne karar verilen markanın eşya listesinde yapılan “sayılan malların tümü organik olmak üzere” şeklindeki sınırlandırmayı dikkate almadan karar verdiğini; İngilizce’ye aşina olan Fransız tüketicilerin markada yer alan “organic” kelimesine de önem atfeceğini; İptal Biriminin çekişme konusu markaların Fransa’da 2003 yılından bu yana herhangi bir karıştırma olmaksızın birlikte var olması hususunu dikkate almadığını öne sürmüştür.

Büyük Temyiz Kurulu aşağıda yer verilen alt başlıklar halinde itirazı incelemiş ve özetle aşağıdaki değerlendirmelerde bulunmuştur:

Zımni icazet / Ses çıkarmama (acquiescence)

CTMR m. 54(2) uyarınca, önceki tarihli ulusal markanın sahibinin, sonraki tarihli CTM markasının, önceki tarihli markanın tescil edildiği üye ülkede birbirini takip eden 5 yıl süre boyunca kullanılmasına, bu kullanımdan haberdar olmasına rağmen ses çıkarmaması halinde; şayet CTM marka başvurusu kötüniyetle yapılmamışsa, önceki marka sahibi CTM markasının hükümsüz kılınmasını talep edemez veya bu markanın kullanımına karşı çıkamaz.

Somut olayda, İptal Birimi tarafından isabetli şekilde tespit edildiği üzere, hükümsüzlüğü istenen CTM 1 Şubat 2010 tarihinde tescil edilmiş olup, hükümsüzlük talebinin yapıldığı 6 Ekim 2010 tarihi itibariyle henüz 5 yıldan uzun bir süre tescilli durumda değildir. Bu nedenle, hükümsüzlük talebi sahibi CTMR 54(2) maddesi uyarınca zımni icazet nedeniyle hükümsüzlük istemiyle sınırlı değildir. Hükümsüzlük istemiyle, hükümsüzlük talebi sahibi, sadece CTMR’de öngörülen haklarını kullanmaktadır. Topluluk hukukunda marka sahiplerinin hükümsüzlük talebinden önce yayına itirazda bulunma gibi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. CTMR, ilke olarak, yayına itiraz ve hükümsüzlük talepleri arasında herhangi bir hiyerarşi tanımlamaksızın iki hukuki talebe de imkân vermektedir.

Ciddi kullanım (genuine use)

Önceki marka, gerek hükümsüzlük talebinin yapıldığı 6 Ekim 2010, gerekse hükümsüzlüğü istenen CTM başvurusunun yayınlandığı tarih olan 19 Ekim 2009 tarihi itibariyle 5 yıldan uzun süredir tescilli olduğundan, CTM sahibinin, karşı tarafın markasının kullanıldığını ispatlaması yönündeki talebi CTMR 57(2) ve (3) maddesi hükümlerine göre kabul edilebilir niteliktedir.

Bu nedenle, hükümsüzlük talebi sahibi, markasının 6 Ekim 2005-18 Ekim 2009 tarihleri arasında 33. sınıfta yer alan “alkollü içecekler (biralar hariç)” malları için Fransa’da kullanıldığını ispatlamak durumundadır.

Kullanım konusuyla ilgili olarak Adalet Divanı’nın ‘Minimax’ (11.03.2003, C-40/01, para.38) ve ‘Hiwatt’ (12.12.2002, T-39/01, para. 37) kararlarının ilgili bölümlerine atıf yapan Büyük Temyiz Kurulu, bu hususta İptal Biriminin tespitlerini onamıştır.

Hükümsüzlük talebi sahibi tarafından PAPAGAYO markasının romlar üzerinde Fransa’da kullanıldığını ispatlamak için 2005-2010 yılları arasında, her bir yıla ait 12 fatura sunulmuş olup faturaların büyük kısmında ilgili ürünün miktarının binlerce şişe olduğu görülmektedir. Faturalardaki kullanımlarda “RHUM BLANC PAPAGAYO” ve “RHUM AMBRE PAPAGAYO” ibareleri yer almakta olup, bu faturalar önceki marka sahibi tarafından sunulan belgelerle aşağıdaki ürün görselleri ile ilişkilendirilebilir niteliktedir.

papagayo şişeler

Büyük Temyiz Kurulu, sırasıyla “beyaz rom” ve “altın sarısı rom” anlamına gelen “RHUM BLANC” ve “RHUM AMBER” ibarelerinin tanımlayıcı nitelikte olması, şişelerin üzerinde bulunan yelkenli gemi şekillerinin etiket üzerinde bir süsleme işlevi görmesi ve PAPAGAYO ibaresinin şişe üzerinde ayrı bir unsur olarak algılanması gibi hususları dikkate alarak, markanın söz konusu görsellerde yer aldığı biçimde kullanımının, “PAPAGAYO” markasının ayırt edici karakterini değiştirmediği sonucuna ulaşmıştır.

CTMR 57(2) ve (3) maddesi hükümlerine göre, önceki tarihli marka tescil kapsamındaki mal veya hizmetlerin sadece bir kısmı için kullanılmışsa, hükümsüzlük incelemesi bakımından söz konusu marka, mal/hizmetlerin sadece o kısmı için tescilliymiş gibi kabul edilmektedir.

Somut olayda, 33. Sınıfta yer alan “alkollü içecekler (biralar hariç)” malları, alt gruplara ayrılmaya yeterli ölçüde geniş bir mal kategorisidir. Şöyle ki, bu mallar alkol oranlarına göre karakterize edilmekte ve geleneksel olarak farklı teşebbüsler tarafından üretilen pek çok farkı içki çeşidini (örneğin şaraplar, sert alkollü içkiler –spirits-, vb.) kapsamaktadır.

Rom da bir çeşit sert alkollü içki olup, kendi başına “alkollü içecekler” genel kategorisi altında geniş bir kategori olan “sert alkollü içkiler”e dahil ayrı bir alt kategoridir. Alkollü içecekler rom, cin, votka, viski gibi çeşitli türlerde sert alkollü içkiyi kapsamakta olup bu malların hepsinin kendine has içerikleri, üretim metotları ve tat özellikleri bulunmaktadır. Tüketici bu ürünleri satın alırken süpermarketin rom, cin, votka, viski, vb. bölümleriyle karşılaşmaktadır.

Tarafların aksi yönde bir vakıa veya argüman sunmaması karşısında, Büyük Temyiz Kurulu, Adalet Divanı’nın ‘Aladin’ davasındaki içtihadına da atıf yaparak (14.07.2005, T-126/03, para.45 et seq.) ciddi kullanımın “alkollü içecekler (biralar hariç)” genel kategorisi içinde bir alt kategori olan “rom” emtiası bakımından kanıtlandığı yönündeki İptal Birimi tespitini onamıştır.

Dolayısıyla, Büyük Temyiz Kurulu, somut uyuşmazlıkta önceki markanın 33. Sınıfta yer alan “rom” için korunduğunu varsayarak değerlendirmesine devam etmiştir.

CTMR 53(1)(a) ile bağlantılı olarak 8(1) maddesi – karıştırılma ihtimali

Karıştırılma ihtimaline ilişkin genel ilke ve içtihatlara atıf yaptıktan sonra Büyük Temyiz Kurulu, önceki tarihli marka Fransa’da tescilli olduğundan, ilgili tüketici kesimini,  mevzubahis malları satın alan Fransa’daki ortalama tüketiciler olarak belirlemiş ve ilgili mallar günlük tüketime yönelik mallar olduğundan ilgili tüketicilerin makul dikkat düzeyine sahip, makul düzeyde bilgili, gözlemci ve dikkatli tüketicilerden oluştuğunu ifade etmiştir.

Fransız tüketicilerin önemli bir bölümünün Fransızca “organique” kelimesine benzeyen İngilizce “organic” ibaresinin anlamını sezebileceğini belirten Büyük Temyiz Kurulu, hükümsüzlüğü talep olunan “PAPAGAYO ORGANIC” markası ile önceki tarihli “PAPAGAYO” ibareli markanın görsel ve işitsel yönden yüksek düzeyde benzer olduğu, İspanyolca’da “papağan” anlamına gelen “PAPAGAYO” ibaresinin anlamının Fransız tüketicilerce anlaşılmayacak olması nedeniyle işaretlerin kavramsal karşılığı bulunmadığı kanaatine ulaşmıştır.

Malların benzerliği

Hükümsüzlüğü istenen CTM markasının kapsamındaki 33. sınıfta bulunan sayılan malların tümü organik olmak üzere şaraplar, sert alkollü içkiler ve likörler; rom” ile önceki marka kapsamındaki (kullanımı ispatlanan) Sınıf 33: “rom” malları karşılaştırılmıştır.

CTM sahibi, İptal Biriminin kararına yaptığı itirazda, “sayılan malların tümü organik olmak üzere” şeklindeki spesifikasyonun dikkate alınmadığı argümanına dayanmaktadır. Ancak, CTM sahibi bu sınırlamanın malların karşılaştırmasıyla ilgili faktörlere ne şekilde etki ettiğini, özellikle organik ve organik olmayan içecek üreticilerinin genellikle farklı teşebbüsler olup olmadığını göstermemiştir. Her durumda, önceki markanın kapsamı, organik tabiata sahip olanları da kapsamaktadır.

Büyük Temyiz Kurulu, yapmış olduğu değerlendirmede, romların her iki markanın kapsamında aynen yer aldığını; romun bir tür sert alkollü içki olması nedeniyle, CTM markasında bulunan “sert alkollü içkiler” in romları da kapsar nitelikte olduğunu, dolayısıyla bu iki malın da aynı olduğunu; likörlerin özü itibariyle aroma verilmiş sert alkollü içkiler olduğunu; bu malların rom ile benzer üretim metotlarıyla, damıtma işlemi temelinde, aynı teşebbüsler tarafından üretildiğini, bu malların birbiriyle rekabet halinde olduğunu veya çeşitli alkollü kokteyllerde birbirini tamamlayıcı şekilde kullanıldığını, sonuç olarak bu malların da yüksek düzeyde benzer olduğunu belirtmiştir.

Şaraplar ile romların benzerliği konusuna gelince, AB Adalet Divanı Genel Mahkemesi vermiş olduğu bir kararında, şaraplar ile tarımsal romların, İspanya’daki tüketici kesimi açısından benzer olmadığına hükmetmiştir. (bkz 29.04.2009, T-430/07, ‘Montebello rhum agricole’, para. 20-37)

Somut olayda, önceki markanın kapsamında bulunan “rom”, aynı zamanda endüstriyel romları da kapsamakta olup, endüstriyel rom, tarımsal romdan farklı olarak, doğrudan şekerpancarından değil, şeker üretiminin bir yan ürünü olan melastan fermente edilmekte/damıtılmaktadır. Fransız pazarı için, çekişme konusu mallar karşılaştırılırken bu farklı tür romlar dikkate alınmalıdır, zira bunlar farklı niteliklere sahip olabilir. Özellikle, Genel Mahkeme Karayiplerin tarımsal rom için iyi bilinen bir coğrafi kaynak olduğunu kabul ederken, endüstriyel rom için böyle belirli bir kaynak kabul edilememektedir.

Hükümsüzlüğü istenen CTM markasının kapsamındaki şaraplar (organik olmak üzere) da rom gibi alkollü içkidir. Ancak bu ortak özellik,  bir tarafta romun, diğer tarafta şarapların spesifik niteliklerini ele alırken ikincil planda kalan çok genel bir faktördür. Aslında, şarap ve rom ilk olarak, içerdikleri alkol miktarı yönünden büyük farklılık göstermektedir. Genel Mahkeme, ‘Montebello’ kararında şaraplar için alışılmış oranın %12,5; tarımsal rom için ise %45 olduğunu belirtmiştir.  (29.04.2009, T-430/07, ‘Montebello rhum agricole’, para. 32) Önceki markanın kullanımına ilişkin olarak sunulan belgelerden anlaşıldığı üzere, hükümsüzlük talebi sahibinin ürettiği/pazarladığı romlarının alkol oranı %40’tır. Genel olarak ilgili tüketici, alkollü içecekleri, bira ve şarap gibi görece düşük alkol içerenler ve rom ya da votka gibi görece yüksek alkol içerenler olmak üzere kategorize etmektedir. Alkol tüketiminin insan vücudu üzerindeki önemli etkileri düşünüldüğünde, ilgili tüketiciler bu iki gruptan bir içeceği dikkatli şekilde seçmektedir.

Alkol oranı dışında, şarap üzümden, rom ise şekerpancarı veya melastan yapılmaktadır. Fransız tüketiciler için (organik) şarap, genellikle yemekle tüketilen bir içecektir. Diğer taraftan rom, öğün yemeğinde aperatif ya da hazmı kolaylaştırıcı olarak tüketilebilir, ancak şarap gibi yemeğe eşlik eden veya onun lezzetini tamamlayan bir içecek olarak düşünülmemektedir. Ayrıca rom, (alkollü) kokteylin temel ve tipik bir unsurudur.

Bu farklılıklar bakımından, ilgili tüketici, çekişme konusu malları aynı tabiata sahip veya birbiri yerine geçebilir türde mallar olarak görmeyecektir.

Malların genel ticari kaynağı bakımından, özellikle Fransa’daki şarap üreticileri, tarımsal veya endüstriyel rom üretme konusunda donanıma sahip değildir. Diğer yandan, damıtıcılar (rom üreticileri) da şarap üretimi için gerekli ekipmana sahip değildirler. Her iki üretim süreci de kendine ait hayli detaylı sistem ve know-how gerektirmektedir.

Bu farklılıklar AB Tüzüklerine de yansımış durumdadır. Şöyle ki, ilgili tüzükte şarap ve romdan (bir sert alkollü içki olarak) ayrı ayrı söz edilmektedir. (EC No 110/2008) Özellikle şarap, bu ürünün üretimi ve pazarlamasını düzenleyen özel kurallara tabidir. (örneğin EC No. 1493/1999, EU No 670/2011, EC No 479/2008)

Diğer taraftan, çekişme konusu mallar ortak dağıtım kanallarına sahiptirler, çünkü her iki içecek türü de süpermarketlerin alkollü içkiler bölümünde veya alkollü içkiler için özel perakende mağazalarında bulunmaktadır. Tamamlayıcı ürün yelpazesi olarak oldukça sınırlı ölçüde olmasına rağmen şarap mağazalarında dahi rom bulunabilmektedir. Ayrıca her iki mal bar ve publarda ortak olarak bulunmaktadır. Bu bağlamda, çekişme konusu mallar sipariş edilirken veya tüketilirken rastlaşmaktadır.

Ayrıca, en azından Fransa’nın bazı bölgelerinde, şarap ve romun, “punch” gibi tek bir içecek şeklinde birlikte tüketilebildiği de göz ardı edilmemektedir.

Sonuç itibariyle, yukarıdaki değerlendirmeler ışığında Büyük Temyiz Kurulu, “organik olmak üzere şaraplar”  ve “rom” un, en fazla, çok düşük düzeyde benzer oldukları sonucuna ulaşmıştır.

Karıştırılma ihtimaline ilişkin genel değerlendirme

Karıştırılma ihtimaline ilişkin genel değerlendirme, önceki markanın ayırt edici niteliğini de göz önüne almayı gerektiren karşılıklı bağımlılık (interdependence) ilkesini temel almaktadır.

Önceki markanın ayırt ediciliği ne kadar yüksekse, karıştırılma ihtimali o kadar yüksektir; ve kendiliğinden veya pazarda sahip olduğu ünden dolayı yüksek ayırt ediciliğe sahip markalar, daha düşük ayırt ediciliğe sahip markalara göre daha geniş bir korumadan yararlanırlar. (29.09.1998, C-39/97, ‘Canon’, para.18)

Önceki markanın kendiliğinden sahip olduğu ayırt edicilik, önceki markanın koruma kapsamındaki mallar bakımından tanımlayıcı olup olmadığına göre değerlendirilir. Somut olayda, Fransız tüketiciler için “PAPAGAYO” ibaresinin bilinen tanımlayıcı bir anlamı bulunmadığından, ilgili mallar bakımından önceki markanın kendiliğinden sahip olduğu ayırt ediciliğin ortalama düzeyde olduğu sonucuna varılmıştır. Hükümsüzlük talebi sahibinin iddiasının aksine, sadece işaretin marka işlevi görmek için yeterli ölçüde orijinal olmasına bağlı olarak yüksek ayırt ediciliğe sahip olduğu çıkarımı yapılamaz. (17.05.2013, T-231/12, ‘K9’, para. 51)

Hükümsüzlük talebi sahibi önceki markanın Fransa’daki rom sektöründe halk tarafından bilinir olmasından ötürü arttırılmış ayırt ediciliğe sahip olduğu iddiasına dayanmamaktadır. Markanın kullanıldığının ispatına ilişkin deliller sunarken de bu husus öne sürülmemiştir. Dolayısıyla, Büyük Temyiz Kurulu, önceki markayı Fransa rom sektöründe arttırılmış ayırt ediciliğe sahip bir marka olarak değerlendirmemiş ve markanın kendiliğinden sahip olduğu -ortalama düzeyde- ayırt ediciliğe göre değerlendirme yapmıştır.

“Sayılan malların tümü organik olmak üzere sert alkollü içecekler (spirits) ve likörler; rom” malları bakımından, ilgili tüketici, çekişme konusu işaretlerle, yüksek düzeyde benzer veya aynı mallar üzerinde karşılaşacaktır. Bu mallar bakımından ortalama tüketici “ORGANIC” ibaresini malların belli bir niteliğini belirten bir ibare olarak görecek ve malların ticari kaynağını teşhis ederken normal düzeyde ayırt ediciliğe sahip “PAPAGAYO” ibaresine odaklanacaktır. Bu nedenle, söz konusu ortak unsur nedeniyle Fransız tüketiciler, bu yüksek düzeyde benzer veya aynı malların, aynı veya iktisadi yönden bağlantılı teşebbüslerden kaynaklandığına inanabilecektir. Dolayısıyla, belirtilen mallar bakımından CTMR m. 8(1)(b) anlamında karıştırılma ihtimali mevcuttur.

Ancak, “tümü organik olmak üzere şaraplar” ve “rom” arasında, özellikle malların genel kaynağı ve alkol miktarları açısından mevcut olan önemli farklılıkların yanı sıra; önceki markanın arttırılmış ayırt ediciliğe sahip olması gibi ilave bir unsurun da yokluğunda, ortalama tüketicilerin söz konusu malları karıştırması için yeterli bir sebep bulunmadığı kanaatine varılmıştır. Ortalama tüketici bu ürünleri dikkatle seçecek ve “PAPAGAYO” marka rom ile “PAPAGAYO ORGANIC” marka şarabı karıştırmayacaktır. Üretim metotları arasındaki geleneksel farklıklar ve şarap ve rom üreticileri arasında ticari veya başka tür bir işbirliğini gösterir herhangi bir verinin de yokluğunda, ilgili tüketici, bunların birbiriyle iktisadi yönden bağlantılı olduğunu düşünmeyecektir.

CTM sahibi tarafından öne sürülen birlikte var olma hususu ile ilgili olarak, iki markanın belli bir pazarda birlikte var olmasının, diğer unsurlarla birlikte, bu markaların ilgili tüketiciler tarafından karıştırılma ihtimalini azaltmaya katkı sağladığı göz ardı edilemez. Karıştırılma ihtimalinin bulunmadığı sonucuna, özellikle, markaların ilgili pazarda “barışçıl” şekilde birlikte var olmasıyla ulaşılabilir. (bkz. 03.09.2009, C-498/07 P, ‘La Espanola’, para. 82)

Somut olayda, ilk olarak bu talebin CTM sahibinin, önceki markanın Fransa’da ciddi kullanımı bulunmadığı yönündeki iddiasıyla çelişkili görüldüğü belirtilmelidir. Her durumda, taraflarca sunulan deliller ışığında, karıştırılma durumunun fiili olarak meydana gelip gelmediği sonucuna ulaştıracak yeterli neden bulunmamaktadır. Bundan ziyade deliller, fiili olarak ürünlerin farklı dağıtım kanallarına (organik ürünlerin bunlara yönelik özelleşmiş perakendeciler; rom için süpermarketler/kitle pazar) sahip olduğuna işaret eder niteliktedir. Hükümsüzlük talebi sahibinin bu yöndeki iddiası CTM sahibi tarafından çürütülmemiş, bilakis CTM sahibi organik ve organik olmayan içeceklerin tüketicilerinin farklı olduğunu öne sürmüştür. İlaveten, CTM sahibine göre, “PAPAGAYO Organic” marka rom için önde gelen Fransız organik ticaret dergisinde verilen reklamlar, CTM sahibinin ürünlerinin aslında bu tarz özelleşmiş dağıtım kanallarında satıldığını göstermektedir. Dolayısıyla, ilgili tüketicinin her iki markayla da geçmişte karşılaştığı sonucuna ulaşılamadığından, markaların barışçıl şekilde fiili olarak birlikte var olduğu ispatlanamamıştır.

Sonuç itibariyle, itiraz 33. sınıftaki “tümü organik olmak üzere şaraplar” bakımından haklı bulunmuş ve 33. Sınıftaki “Sayılan malların tümü organik olmak üzere sert alkollü içecekler (spirits) ve likörler; rom” bakımından reddedilmiştir.

Büyük Temyiz Kurulu’nun bu kararına karşı taraflarca dava açılmamış ve karar bu şekilde kesinleşmiştir.

Karıştırılma ihtimalinde özellikle mal benzerliğinin ilgili ülke ve ilgili tüketici kesimine göre ne kadar detaylı bir şekilde değerlendirildiğini göstermesi bakımından Büyük Temyiz Kurulu’nun kararının kayda değer olduğu düşünülmektedir. Ayrıca, yine ülkemizde çoğunlukla kopyala-yapıştır yöntemiyle bir veya birkaç sınıfa dahil tüm alt grupların başvuru/tescile konu edilmesi nedeniyle, bu olaydaki gibi spesifik ürünlerin birbiriyle karşılaştırıldığı vakalar pek görülmemektedir. Yine ülkemizdeki alt grup sistemi, en azından Enstitü uygulamasında bir alt gruba dahil tüm malların birbiriyle aynı veya aynı tür olduğu varsayımına dayanmaktadır. Bu açıdan, yazıya konu olan vakada, ülkemizde her biri aynı sınıfın aynı alt gruba dâhil olan (Tebliğde 33. sınıf tek bir alt grup olarak “alkollü içecekler (biralar hariç)” şeklinde yer almaktadır) ve aralarındaki yüksek benzerlik peşinen kabul edilen mallar arasında dahi çok düşük düzeyde bir benzerlik bulunduğuna dair varılan sonuç da sanırım okuyucular açısından ilginç ve şaşırtıcı olacaktır.

H. Tolga KARADENİZLİ

Eylül, 2015

karadenizlit@gmail.com

[1] Article 57: Examination of the application

(2) If the proprietor of the Community trade mark so requests, the proprietor of an earlier Community trade mark, being a party to the invalidity proceedings, shall furnish proof that, during the period of five years preceding the date of the application for a declaration of invalidity, the earlier Community trade mark has been put to genuine use in the Community in connection with the goods or services in respect of which it is registered and which he cites as justification for his application, or that there are proper reasons for non-use, provided the earlier Community trade mark has at that date been registered for not less than five years. If, at the date on which the Community trade mark application was published, the earlier Community trade mark had been registered for not less than five years, the proprietor of the earlier Community trade mark shall furnish proof that, in addition, the conditions contained in Article 42(2) were satisfied at that date. In the absence of proof to this effect the application for a declaration of invalidity shall be rejected. If the earlier Community trade mark has been used in relation to part only of the goods or services for which it is registered, it shall, for the purpose of the examination of the application for a declaration of invalidity, be deemed to be registered in respect only of that part of the goods or services.

(3) Paragraph 2 shall apply to earlier national trade marks referred to in Article 8(2)(a), by substituting use in the Member State in which the earlier national trade mark is protected for use in the Community.

Karıştırılma İhtimali: AB Adalet Divanı İçtihatları ve Dava Hukuku Kaynaklı Genel İlkeler

ab-adalet-divani

Bir önceki yazımızda, AB marka hukuku ve OHIM uygulaması bağlamında karıştırılma ihtimali kavramını, karıştırılma ihtimaline ilişkin genel ilkeler ve OHIM metodolojisi özelinde ele almıştık. (bkz. http://wp.me/p43tJx-lU) Söz konusu yazıda, AB Adalet Divanı içtihatları çerçevesinde oluşan genel ilkelerin bir bölümüne değinilmiş olmakla birlikte, bu yazıda karıştırılma ihtimali incelemesine yön veren genel ilkeleri oluşturan, ilkesel nitelikteki Adalet Divanı kararlarının (Sabel, Canon, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Marca Mode ve Medion kararları) ilgili bölümlerine maddeler halinde yer verilecektir.[1]

Artık AB marka hukukunda yerleşik hale gelmiş olan bu ilkelerin ülkemizde de marka hukuku alanında çalışan kişiler ve uygulayıcılar tarafından büyük ölçüde bilindiği varsayılmakla birlikte, bu kararlarda yer verilen temel ilkelerin toplu halde ve tek bir içerik altında verilmesinin okuyuculara kolaylık sağlayacağı düşünülmektedir.

 ‘Sabel’ kararı (11/11/1997, C-251/95)

  • Karıştırılma ihtimali, somut olayın koşullarıyla alakalı tüm faktörlerin göz önüne alınması suretiyle, geniş çaplı olarak değerlendirilmelidir. (para. 22)
  • Karıştırılma ihtimalinin değerlendirilmesi bilhassa, markanın piyasadaki tanınırlığı, halkın iki marka arasında ilişkilendirme yapabilmesi ve işaretler ile mallar arasındaki benzerlik düzeyi olmak üzere pek çok unsura bağlıdır. (para. 22)
  • Çekişme konusu markaların görsel, işitsel veya kavramsal benzerliğine ilişkin genel değerlendirme, markaların ayırt edici ve baskın unsurlarını göz önünde bulundurarak, markaların bütünüyle bıraktıkları izlenime dayalı olarak yapılmalıdır. (para. 23)
  • Ortama tüketici genellikle markayı bir bütün olarak algılar ve çeşitli detaylarını analiz etmeye girişmez. (para. 23)
  • Önceki markanın ayırt ediciliği ne kadar yüksekse, karıştırılma ihtimali o kadar fazla olacaktır. (para. 24)
  • Önceki markanın kendiliğinden veya halk nezdinde sahip olduğu ünden kaynaklı olarak yüksek ayırt ediciliğe sahip olması durumunda, iki markada benzer anlamsal içeriğe sahip şekiller kullanılmış olmasından kaynaklı kavramsal benzerliğin karıştırılma ihtimaline yol açabilmesi olanaksız değildir. (para. 24)
  • Bununla birlikte, eğer önceki marka halk nezdinde özellikle tanınmış değilse ve yaratıcı içeriği çok az bir şekilden oluşuyorsa, sadece markaların kavramsal olarak benzer olması karıştırılma ihtimaline yol açmak için yeterli değildir. (para. 25)
  • İlişkilendirilme ihtimali kavramı, karıştırılma ihtimaline bir alternatif değildir, sadece onun kapsamını belirlemeye hizmet etmektedir. (para. 18)
  • Kavramsal içeriklerinin benzer olmasının sonucu olarak halkın iki marka arasında ilişki kurabilecek olması, tek başına, karıştırılma ihtimali sonucuna ulaşmak için yeterli bir neden değildir. (para. 26)

‘Canon’ kararı (29/09/1998, C-39/97)

  • Halkın, ihtilaf konusu mal ve hizmetlerin aynı teşebbüsten, ya da duruma göre iktisaden birbirine bağlı teşebbüslerden geldiğine inanabilmesi riski, karıştırılma ihtimali teşkil eder. (para. 29)
  • Buna karşın, halkın, malların aynı teşebbüsten (ya da iktisaden birbirine bağlı teşebbüslerden) geldiğini düşünmemesi durumunda böyle bir ihtimal söz konusu değildir. (para. 30)
  • Mal ve hizmetlerin benzerliği değerlendirilirken, bu mal veya hizmetlerin kendisine ilişkin tüm ilgili faktörler dikkate alınmalıdır. (para. 23)
  • Bu faktörler, diğerlerinin yanı sıra, mal veya hizmetlerin tabiatını, kullanım amaçlarını ve kullanım şekillerini ve birbirleriyle rekabet halinde veya birbirlerini tamamlayıcı nitelikte olup olmadıklarını içermektedir. (para. 23)
  • Karıştırılma ihtimaline ilişkin genel değerlendirme, özellikle markalar arasındaki benzerlik ve mal veya hizmetler arasındaki benzerlik olmak üzere ilgili faktörlerin birbirine karşılıklı bağımlılığını beraberinde getirir. Mallar arasındaki düşük benzerlik düzeyi, markalar arasındaki daha yüksek benzerlik ile (veya tam tersi) dengelenebilir. (para. 17)
  • Kendiliğinden veya pazarda sahip olduğu ünden kaynaklı olarak yüksek ayırt ediciliğe sahip markalar, düşük ayırt ediciliğe sahip markalara kıyasla daha geniş korumadanyararlanırlar. (para. 18)
  • Markalar çok benzer ve önceki markanın özellikle ünü nedeniyle ayırt ediciliği yüksekse, mal veya hizmetler arasında görece daha düşük düzeyde benzerlik bulunmasına rağmen, marka tescil talebinin reddi gerekebilir. (para. 19)
  • Mal ve hizmetler arasındaki benzerliğin karıştırılma ihtimaline yol açıp açmayacağının belirlenmesinde, önceki markanın ayırt edici karakteri ve özellikle sahip olduğu ün/itibar dikkate alınmalıdır. (para. 24)
  • Halk bu malların farklı üretim yerlerine sahip olduğunu düşünse dahi karıştırılma ihtimali bulunabilir. (para. 30)

‘Lloyd Schuhfabrik Meyer’ kararı (22/06/1999, C-342/97)

  • Makul düzeyde bilgili, gözlemci ve dikkatli olduğu varsayılan ortalama tüketicinin dikkat düzeyi, çekişme konusu mal ve hizmetlerin türüne (category) göre değişkenlik göstermektedir. (para. 26)
  • Bununla birlikte, ortalama tüketicinin oldukça nadiren farklı markalar arasında direkt bir karşılaştırma yapma şansı olduğu ve markalar hakkında zihninde kalan net olmayan resme itimat etmek zorunda olduğu hususu göz önüne alınmalıdır. (para. 26)
  • Görsel, işitsel ve kavramsal benzerlik düzeyi tayin edilirken, malların türüne göre bu benzerliklere verilen önemin ve malların pazarlanma yöntemlerinin değerlendirilmesi uygun olabilir. (para. 27)
  • Sadece işitsel benzerliğin karıştırılma ihtimaline yol açabilmesi olasıdır. (para. 28)
  • Markanın ayırt edici niteliğini, dolayısıyla, markanın yüksek ayırt ediciliğe sahip olup olmadığını değerlendirirken, markanın, tescil edildiği mal ve hizmetleri belirli bir teşebbüsten gelen mal ve hizmetler olarak teşhis edebilme kabiliyetinin yüksekliği veya düşüklüğüne dair genel bir değerlendirme yapılmalıdır. (para. 22)
  • Bu değerlendirme yapılırken, özellikle, markanın tescil kapsamındaki mal veya hizmetler için tanımlayıcı bir unsur ihtiva edip etmediği hususu da dâhil olmak üzere, markanın kendinde var olan (içsel) özellikleri; markanın sahip olduğu pazar payı; markanın kullanımının ne ölçüde yoğun, coğrafi olarak geniş alana yayılmış ve uzun süreli olduğu; teşebbüsün markanın tanıtımı için yaptığı yatırımın miktarı; halkın, marka nedeniyle mal ve hizmetlerin belli bir teşebbüsten kaynaklandığını teşhis eden ilgili kesiminin oranı; ticaret ve sanayi odaları ya da diğer profesyonel birliklerin beyanları dikkate alınmalıdır. (para. 23)
  • Bir markanın ne zaman güçlü ayırt edici karaktere sahip olduğunu genel itibariyle, örneğin markanın halkın ilgili kesiminde eriştiği tanınmışlığa ilişkin belirli yüzdeler vererek belirtmek mümkün değildir. (para. 24)

‘Marca Mode’ kararı (22/06/2000, C-425/98)

  • Bir markanın tanınmışlığı, tam manasıyla sadece ilişkilendirilme ihtimalinin varlığı nedeniyle karıştırılma ihtimalinin bulunduğunu varsaymaya neden olmaz. (para. 41)
  • Direktif’in 5(1)(b) maddesi[2],
    • bir marka, kendiliğinden veya halk nezdinde sahip olduğu tanınmışlık nedeniyle özellikle ayırt edici karaktere sahipse, ve
    • üçüncü bir tarafın marka ile ilişkilendirilme ihtimaline yol açabilecek kadar benzer bir işareti, marka sahibinin izni olmaksızın, markanın tescil edildiği mal veya hizmetlerle aynı veya benzer mal veya hizmetler için ticaret alanında kullanması durumunda, marka sahibinin sahip olduğu münhasır hakkın, eğer markanın ayırt edici karakteri, söz konusu ilişkilendirilme ihtimalinin karıştırılma ihtimaline yol açmasını bertaraf edemeyecek ölçüdeyse, işaretin o üçüncü tarafça kullanımını engelleme hakkı vereceği

anlamına gelecek şekilde yorumlanmamalıdır. (para. 42)

‘Medion’ kararı[3] (06/10/2005, C-120/04)

  • İhtilafa (itiraza/tecavüz iddiasına) konu işaretin, bir diğer tarafın işletme adı ile normal düzeyde ayırt ediciliğe sahip olan tescilli – ve bileşke markanın ilettiği bütünsel izlenimi tek başına oluşturmamakla birlikte, bileşke markada bağımsız bir ayırt edici niteliğe sahip- bir markanın bir araya getirilmesi ile oluşturulmuş olması halinde, mal veya hizmetler aynıysa, halk tarafından karıştırılma ihtimali ortaya çıkabilir. (para. 37)

H. Tolga KARADENİZLİ

Temmuz, 2015

karadenizlit@gmail.com

Kaynak: OHIM Guidelines, Part C: Opposition, Section 2: Identity and Likelihood of Confusion, Chapter 1: General principles and methodology, Annex I

Dipnotlar:

[1] Belirtilen kararlar, bir önceki yazının da temel kaynağını oluşturan OHIM Kılavuzu, Bölüm C: Yayına İtiraz, Kısım 2: Aynılık ve Karıştırılma İhtimali, Konu 1: Genel İlkeler ve Metodoloji başlıklı OHIM kılavuzunun ekinde de yer almaktadır.

[2] Article 5 (Rights conferred by a trade mark)

  1. The registered trade mark shall confer on the proprietor exclusive rights therein. The proprietor shall be entitled to prevent all third parties not having his consent from using in the course of trade

(b) any sign where, because of its identity with, or similarity to, the trade mark and the identity or similarity of the goods or services covered by the trade mark and the sign, there exists a likelihood of confusion on the part of the public; the likelihood of confusion includes the likelihood of association between the sign and the trade mark.

[3] ‘Life/Thomson life’ kararı olarak da anılmaktadır. Bu kararla ilgili detaylı yazı için bkz. “Bileşke Kelime Markalarında Kelime Unsurlarından Birisinin Önceden Tescilli Olması Durumunda Karıştırılma İhtimalinin Varlığı – Adalet Divanı “Medion v. Thomson” Kararı”, Önder Erol Ünsal, http://wp.me/p43tJx-9S

Birliğin Resmi Dilleri Dışında Kelimeler İçeren Topluluk Markalarında Karıştırılma İhtimali Değerlendirmesi Nasıl Yapılır? Genel Mahkeme 25 Haziran 2015 Tarihli Kararı İle Arapça Topluluk Markaları Hakkında Görüş Bildiriyor, (C 147/14)

 

arapca resim_metin

Markaların karıştırılma ihtimaline dair incelemesini yaptığımız kararlarda markaların benzerlik değerlendirmesi yapılırken çoğunlukla Avrupa Birliği içinde konuşulan resmi diller açısından görsel, işitsel ve kavramsal değerlendirmelerinin yapıldığını gördük. Adalet Divanı’nın 25 Haziran 2015 tarihli kararında birlik üyesi ülkelerin resmi dili olmayan Arapça hakkında Belçika Mahkemesi’nin talebi üzerine görüş bildirmiştir. Zira Belçika Mahkemesi önüne gelen aşağıda ayrıntılarını bulabileceğiniz davada, Arapça dilindeki markaların işitsel ve anlamsal değerlendirmesinin karıştırma ihtimalinde dikkate alınıp alınmayacağı konusunda tereddüte düşmüştür.

Belçika Mahkemesi, Genel Mahkeme’den 207/2009 sayılı Tüzüğün 9/1(b)[1] maddesinin yorumuna ilişkindir görüş bildirmesini talep etmiştir. Belçika Mahkemesi’ndeki dava,  Loutfi Management Propriété intellectuelle SARL (‘Loufti’) şirketinin adına tescilli iki adet topluluk markasına tecavüz edildiği iddiası ile AMJ Meatproducts NV (‘Meatproducts’) ve Halalsupply NV (‘Halalsupply’) karşı açılan bir davadır.

Tescilli bir topluluk markası sahibine bahşedilen hakları düzenleyen Tüzüğün 9/1 maddesi, 556 sayılı KHK’nın yine 9. maddesine tekabül etmektedir.

Loutfi şirketi adına aşağıdaki iki topluluk markası tescillidir:

  • 22 Mart 2010 tarihli 8572638 sayı ile 29 sınıfta “et ürüleri“, 30.sınıfta “şeker, ekmek, pastacılık ürünleri ve bal” ve 32. sınıfta “maden suları, biralar ve diğer alkolsüz içecekler” için kırmızı, beyaz ve yeşil renkte tescilli

elbenna 1

 

 

  • 8 Ocak 2012 tarihli 10217198 sayılı aynı mallar için kırmızı, beyaz ve yeşil renklerle tescilli

elbnina 2

3 Kasım 2011 tarihinde Meatproducts şirketi, 29 ve 30. sınıftaki mallar için Benelux marka tescil başvurusu dosyalamıştır. Başvuru 10 Şubat 2012 tarihinde aşağıdaki şekilde renksiz olarak tescil edilmiştir:

elbaina 3

Halalsupply şirketi bu markayla birlikte Meatproducts şirketini devralmıştır.

Loutfi, görüş isteyen Brüksel Mahkemesi’nde 207/2009 sayılı Tüzüğün9/1 (a) ve (b) maddelerine dayanarak ihtiyati tedbir talepli tecavüzün giderilmesi davası açmıştır. Mahkemenin ihtiyati tedbir kararını kaldırması üzerine Loufti tarafından yapılan temyiz başvurusunda, Temyiz Mahkemesi dava konusu markaların aynı ve benzer malları içerdiğini; tarafların Müslüman tüketicilere yönelik İslami usüllere göre hazırlanmış “helal” ürünler sunduğunu öncelikle tespit etmiştir. Buna göre Temyiz Mahkemesi Tüzüğün ilgili maddelerine göre yapacağı inceleme için ilgili tüketici kitlesini; AB içinde yaşayan, Arapça bilen, helal ürünler tüketen Arap kökenli Müslümanlar olarak belirlemiştir. Belçika Temyiz Mahkemesi, Latince kelimelerle yazılmış Arapça ‘EL BNINA’, ‘EL BENNA’ ve ‘EL BAINA’ kelimelerinin, gerek topluluk markalarında gerekse dava konusu markada ana unsur olduklarını, bu kelimelerin Arapçalarının ise daha az göz önünde olduğunu tespit etmiştir. Mahkemeye göre dava konusu markalarda yer alan Arapça yazılmış kelimeler, görsel olarak belirgin şekilde benzerdir, telaffuzları ise farklıdır. Kavramsal açıdan da ‘el benna’ kelimesi ‘tat’, ‘el bnina’ kelimesi yumuşaklık” ve ‘el baina’ kelimesi ise  ‘görünüş” demektedir. Tüm bu koşullar altında Belçika Mahkemesi karıştırılma ihtimali olgusunun değerlendirmesine temel teşkil etmek üzere “Avrupa Birliği bölgesinde Arapçanın resmi bir dil olmamasına rağmen, Arapça kelimenin topluluk markasının ana unsuru olması halinde 207/2009 sayılı Tüzüğün 9/1 (b) maddesine göre karıştırılma ihtimalinin yorumlanmasında söz konusu Arapça kelimelerin telaffuzları ve anlamları da birlik üyesi devletlerin mahkemeleri tarafından incelenmeli ve dikkate alınmalı mıdır?” sorusunun cevaplanmasını talep etmiştir.

Genel Mahkeme gelen talep üzerine konuyla ilgili tespitlerine başlamıştır. Genel Mahkeme’ye göre Tüzüğün başlangıç bölümünde veya özellikle 9/1 (b) maddesinde, tüketicilerin bir bölümünün nazarında oluşacak karışıklık ihtimalinin değerlendirilmesinde, herhangi bir dilin veya alfabenin dikkate alınması veya alınmaması gerektiğine işaret eden bir düzenleme mevcut değildir. Karıştırılma ihtimali değerlendirilmesinde, bahse konu mallar veya hizmetlerin hitap ettiği makul seviyede bilgilenmiş, gözlemci ve dikkatli, ortalama düzeydeki tüketicilerin “algısı” dikkate alınacaktır.

Somut olayda Belçika Mahkemesi ilgili tüketici kitlesini, Avrupa Birliği içinde yaşayan, en azından temel düzeyde yazılı Arapça dil bilgisine sahip, “helal” gıda tüketen Arap kökenli Müslümanlar olarak belirlemiştir. Diğer yandan dava konusu markaların içerdikleri mallar da aynı veya benzerdir. Genel Mahkemenin daha önceki içtihatları ışığında karıştırılma ihtimali değerlendirmesinin, tüm unsurların kapsamlı olarak dikkate alınarak yapılması gerekmektedir. Bu değerlendirme, dava konusu markaların ayırt edici ve esas unsurlarının görsel, işitsel ve kavramsal açılardan karşılaştırmasını da içermelidir.

Bu kapsamda  Belçika Mahkemesi ‘EL BNINA’, ‘EL BENNA’ ve ‘EL BAINA’ kelimelerini, dava konusu iki topluluk markasının ve Benelux markasının esas unsurları olarak belirlemiştir. Bu kelimeler görsel olarak belirgin düzeyde benzer olmakla beraber, telaffuz/işitsel ve kavramsal açıdan davalıların iddiasına ve sundukları belgelere göre birbirlerinden oldukça farklıdır. Dolayısıyla değerlendirmede işitsel ve kavramsal tespitler de dikkate alınmalıdır, aksi takdirde sadece görsel açıdan yapılacak değerlendirme, tüm unsurların bir bütün olarak dikkate alınmadan yapıldığı, eksik bir değerlendirme olacaktır.

Sonuç olarak Genel Mahkeme, Belçika Mahkemesi’nin sorusuna; “aynı ve benzer ürünleri içeren ve esas unsurlarının Latin ve Arapça dillerindeki kelimelerin görsel olarak benzer olduğu markaların karıştırılma ihtimali değerlendirmesinde; bu topluluk markalarının hitap ettiği tüketici kitlesinin yazılı Arapça bilgisine sahip olduğu düşünüldüğünde, söz konusu Arapça kelimelerin telaffuz ve anlamları da birlik üyesi mahkemelerce dikkate alınmalıdır” cevabını vermiştir. Mahkeme’ye göre bu cevap zaten 207/2009 sayılı Tüzüğün lafzından ve önceki tarihli içtihatlardan kaynaklanmakta olup, ayrıca Avrupa Birliği Temel Haklar Sözleşmesi hükümlerini incelemeye gerek kalmamıştır.

Gülcan Tutkun Berk

Haziran 2015

gulcan@gulcantutkun.av.tr

Dipnotlar:

[1]A Community trade mark shall confer on the proprietor exclusive rights therein. The proprietor shall be entitled to prevent all third parties not having his consent from using in the course of trade:

  1. a)      any sign which is identical with the Community trade mark in relation to goods or services which are identical with those for which the Community trade mark is registered;
  2. b)      any sign where, because of its identity with, or similarity to, the Community trade mark and the identity or similarity of the goods or services covered by the Community trade mark and the sign, there exists a likelihood of confusion on the part of the public; the likelihood of confusion includes the likelihood of association between the sign and the trade mark;

…’

AB Marka Hukuku ve OHIM Uygulaması Bağlamında Karıştırılma İhtimali Kavramı: Genel İlkeler ve Metodoloji

ohimfoto

 

Bu yazıda, AB Adalet Divanı içtihatları ve OHIM uygulaması çerçevesinde karıştırılma ihtimali konusundaki genel ilkelere ve konu hakkında OHIM’in inceleme metodolojisine yer vereceğiz.

Esasen yazı, oldukça geniş kapsamlı karıştırılma ihtimali kavramına dair AB hukuku / OHIM uygulaması çerçevesinde oldukça genel bir bakış mahiyetinde olup, yazı içeriğindeki bilgiler OHIM’in konu hakkındaki kılavuzunun ilgili bölümünden çeviri yapılarak aktarılmıştır. Yazıda değinilen ve karıştırılma ihtimali incelemesinde dikkate alınan mal/hizmetlerin benzerliği, markaların benzerliği, önceki markanın ayırt edici niteliği, vb. çeşitli konuların her biri hakkında OHIM’in ayrı ve detaylı inceleme kılavuzları mevcut olup, bu yazı kapsamında ilgili alt başlıkların detaylarına girilmemiş, sadece yazı başlığında belirtildiği bazı genel ilkeler ve konuyla ilgili OHIM metodolojisi aktarılmıştır.

1. Karıştırılma ihtimali kavramı:

 1.1 Giriş:

Ne Topluluk Marka Tüzüğünde (CTMR) ne de Direktifte karıştırılma ihtimalinin tanımına yer verilmiş veya “karıştırma” teriminin tam olarak neye atıfta bulunduğuna işaret edilmiştir. Bu nedenle de, “karıştırılma ihtimali” teriminin kesin anlamı çok sayıda tartışmanın ve davanın konusu olmuştur.

Bir süredir yerleşik hale gelmiş olan içtihada göre, temel olarak karıştırılma ihtimali kavramı aşağıdaki durumlarda ortaya çıkmaktadır:

  • Halk uyuşmazlık konusu markaları direkt olarak karıştırdığında;
  • Halk uyuşmazlık konusu markalar arasında bir bağlantı kurarak, mevzubahis mal/hizmetlerin aynı ticari kaynaktan veya iktisadi yönden bağlantılı teşebbüslerden kaynaklandığını varsaydığında (ilişkilendirilme ihtimali)

Sonraki markanın önceki markayı akla getirmesi durumu, tek başına, karıştırılma ihtimali teşkil etmemektedir.

Mahkemelerin ortaya koyduğu ilkeye göre, “kendiliğinden veya pazarda sahip olduğu ünden kaynaklı olarak yüksek ayırt ediciliğe sahip markalar, düşük ayırt ediciliğe sahip markalara kıyasla daha geniş korumadan yararlanırlar”.

Mahkemelerce ortaya konulduğu üzere karıştırılma ihtimali kavramı, tüketicilerin bilişsel davranışlarının ve satın alma alışkanlıklarının tamamen gerçekçi bir yansımasından ziyade hukuki bir kavramdır.

1.2 Karıştırılma ihtimali ve ilişkilendirilme ihtimali

Geçmişte, ilişkilendirilme ihtimalinin karıştırılma ihtimalinden daha geniş olduğu, şöyle ki, ilişkilendirilme ihtimalinin, sonraki markanın önceki markayı akla getirmekle birlikte tüketicinin mal/hizmetlerin aynı ticari kaynağa ait olduğunu düşünmedikleri durumları da kapsadığı tartışıldığından[1], bu iki kavramın ayrımının çözüme kavuşması gerekmektedir.

Sabel kararında Mahkeme, ilişkilendirilme ihtimalinin, karıştırılma ihtimaline bir alternatif olmadığını, sadece onun kapsamını tanımlamaya hizmet ettiğini ifade etmiştir. Dolayısıyla, karıştırılma ihtimalinin varlığı için, kaynak konusunda karıştırmanın varlığı zorunludur.

Canon kararında (parag. 29-30) Mahkeme aşağıdaki ifadelerle kaynak konusundaki karıştırmanın kapsamını açıklığa kavuşturmuştur:

… halkın, ihtilaf konusu mal ve hizmetlerin aynı işletmeden, ya da duruma göre, iktisaden birbirine bağlı işletmelerden geldiğini düşünebilmesi riskinin mevcut olması, karıştırılma ihtimalini ortaya çıkarır… halkın, mal ve hizmetlerin aynı işletmeden, ya da duruma göre, iktisaden birbirine bağlı işletmelerden geldiğine inanabileceğine dair bir izlenim yoksa, böyle bir ihtimal söz konusu değildir.

Görüldüğü üzere, karıştırılma ihtimali iktisaden bağlantılı işletmeleri de kapsar şekilde, ticari kaynağa ilişkin bir karıştırmayla ilgilidir. Önemli olan, halkın söz konusu mal veya hizmetlerin kontrolünün tek bir işletmenin elinde olduğuna inanmasıdır. Mahkeme, karıştırılma ihtimali bağlamında iktisaden bağlantılı işletmeler kavramına bir yorum getirmemiş olmamakla birlikte, mal/hizmetlerin serbest dolaşımı bağlamında bu konuyu yorumlamıştır. “Ideal Standard” kararında Mahkeme,

… Birkaç durum mevcuttur: aynı işletme, lisans alan, aile şirketi, aynı grup bünyesindeki alt kuruluş, veya münhasır distribütör tarafından dolaşıma sokulan ürünler

            … Bahsedilen tüm durumlarda, kontrol tek bir kuruluşun elindedir: alt kuruluş tarafından dağıtıma sunulan ürünlerde kontrol şirketler grubunda; distribütör tarafından pazarlanan ürünlerde üreticide; lisans alan tarafından pazarlanan ürünlerde lisans verendedir. Lisans durumunda, lisans veren, lisans alanın kendi talimatlarına uyması ve buna riayet edeceğini tasdik etme olanağı verecek sözleşme hükümleriyle, lisans alanın ürünlerinin kalitesini kontrol edebilir. Markanın garanti edeceği kaynak aynıdır: kaynak üreticiye ilişkin olarak değil, üretimin kontrol noktasına ilişkin olarak tanımlanır. (C-9/93, ‘Ideal Standard’, 22/06/1994, parag. 34 ve 37)

Sonuç olarak, tüketicinin ilgili mal veya hizmetlerin marka sahibinin kontrolü altında pazarlandığını sanması durumunda ekonomik bağlantı varsayılır. Bu kontrolün varlığı, aynı şirketler grubuna bağlı işletmeler söz konusu olduğunda ve lisans, ticari satış veya distribütörlük sözleşmelerin yanı sıra tüketicinin, marka sahibinin rızası halinde markanın kullanımının mümkün olduğunu farzedeceği herhangi bir durumda kabul edilir.

Yukarıda belirtilen ana hususlar bağlamında, Mahkeme, karıştırılma ihtimalinin, tüketicilerin markaları direkt olarak karıştırdığı veya çekişme konusu işaretler arasında bağlantı kurduğu ve markalar altında sunulan mal/hizmetlerin aynı işletmeden veya iktisaden bağlantılı işletmelerden geldiğini sandığı durumları kapsadığını kabul etmiştir.

Dolayısıyla, eğer sonraki marka sadece önceki markayı akla getiriyor, ancak tüketici bu markaların aynı ticari kaynağa ait olduğunu sanmıyorsa, bu durum karıştırılma ihtimali teşkil etmemektedir.

1.3 Karıştırılma ihtimali ve arttırılmış ayırt edicilik

Önceki markanın ayırt ediciliği, karıştırılma ihtimalinin değerlendirilmesinde önemli bir etmen olarak kabul edilmektedir. Mahkemenin vardığı temel kararlar:

  • önceki markanın ayırt ediciliği ne kadar yüksekse, karıştırılma ihtimali o kadar fazla olacaktır. (‘Sabel’, para. 24)
  • kendiliğinden veya pazarda sahip olduğu ünden kaynaklı olarak yüksek ayırt ediciliğe sahip markalar, düşük ayırt ediciliğe sahip markalara kıyasla daha geniş korumadan yararlanırlar. (‘Canon’, para. 18)

Bu kararların bir sonucu da şudur ki, ayırt ediciliği çok yüksek bir önceki marka ileri sürüldüğünde, mal/hizmetler arasındaki benzerlik düzeyi düşük dahi olsa, uyuşmazlığa konu markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunduğu sonucuna varılabilir. (bkz. 21/03/2002, C-292/00, ‘Davidoff’ davasındaki Hukuk Sözcüsü (Advocate General) görüşü, para. 48)

1.4 Karıştırılma ihtimali: maddi mesele ve hukuki mesele

Karıştırılma ihtimali kavramı, tüketicinin bilişsel davranışını ve satın alma alışkanlıkları hakkında bilgi veren rasyonel kararlar veya duygusal tercihlere ilişkin sadece maddi bir değerlendirme olmaktan ziyade bir hukuki kavramdır. Bu nedenle, karıştırılma ihtimali değerlendirmesi hem hukuki hem de maddi meselelere bağlıdır.

1.4.1 Vakıa ve hukuk- mal/hizmetlerin ve işaretlerin benzerliği

Karıştırılma ihtimalinin tespiti için ilgili faktörlerin belirlenmesi ve bunların var olup olmadığı bir hukuki meseledir, şöyle ki, bu faktörler ilgili mevzuat, yani CTMR ve dava hukuku (içtihat) ile belirlenmiştir.

Örneğin, CTMR 8(1) maddesi hükmü, mal/hizmetlerin aynılığı veya benzerliğini karıştırılma ihtimalinin bir koşulu olarak belirlemektedir. Bu koşulun sağlanıp sağlanmadığının değerlendirilmesi için gerekli olan ilgili faktörler de ayrıca bir hukuki meseledir. Mahkeme, mal/hizmetlerin benzer olup olmadığının belirlenmesinde aşağıdaki faktörleri ortaya koymuştur (bkz. C-39/97, ‘Canon’):

  • Mal/hizmetlerin doğası (tabiatı)
  • Kullanım amacı
  • Kullanım şekli, metodu
  • Birbirini tamamlayıcı olup olmadıkları
  • Birbiriyle rekabet halinde veya birbirine ikame edilebilir olup olmadıkları
  • Dağıtım kanalları/ satış noktaları
  • İlgili halk (tüketici) kesimi
  • Mal/hizmetlerin olağan, alışıldık kaynağı

Tüm bu faktörler hukuki kavramlardır ve bunların değerlendirilmesine dair kriterlerin belirlenmesi ayrıca hukuki bir meseledir. Ancak, belirli bir olayda mal/hizmetin “doğası”nın saptanabilmesi için gerekli hukuki kriterin var olup olmadığı ve ne ölçüde var olduğu bir maddi meseledir.

Örnek vermek gerekirse, yemeklik yağ ile petrol esaslı yağlama yağları ve greslerin tümü yağ esası içermesine rağmen aynı tabiata sahip değildir. Yemeklik yağ, insan tüketimine yönelik yiyecekler, yemekler için kullanılırken, yağlama yağı ve gresler makinelerin yağlanması amacıyla kullanılmaktadır. Mal/hizmetlerin benzerliği analizinde mal/hizmetin “doğası” nın ilgili bir faktör olarak göz önüne alınması bir hukuki meseledir. Diğer yandan, yemeklik yağların insan tüketimine yönelik yemekler için ve yağlama yağları ile greslerin makineler için kullanıldığını söylemek maddi bir meseledir.

Benzer şekilde, işaretlerin benzerliğine gelince, CTMR 8(1) maddesi hükmü, işaretlerin aynılığını veya benzerliğini karıştırılma ihtimalinin bir koşulu olarak belirlemektedir. İşaretler arasındaki kavramsal çakışmanın onları CTMR anlamında benzer kılabileceği bir hukuki mesele iken, örneğin “fghryz” kelimesinin İspanyol tüketicisi için herhangi bir anlamı bulunmadığı maddi bir meseledir.

1.4.2 Vakıa ve hukuk- kanıt

Yayına itiraz işlemlerinde, taraflar iddialarını ve gerekli hallerde, örneğin mal/hizmetlerin benzerliği gibi argümanlarını destekleyici vakıaları kanıtlamak zorundadır. Bu, itiraz işlemlerinde Ofisin (OHIM’in) incelemesinde taraflarca sunulan vakıalar, kanıtlar ve argümanlarla sınırlı olduğunu belirten CTMR 76(1) maddesi hükmünün bir sonucudur.

Bu nedenle, yukarıdaki örnekte, benzerlik iddiasının dayandığı vakıaları ve destekleyici kanıtları sunmak itiraz sahibinin yükümlülüğündedir. Örneğin, aşınmaya dayanıklı dökme demir ile tıbbi implantların karşılaştırılacağı bir durumda, aşınmaya dayanıklı dökme demirin fiilen medikal implantlarda kullanılıp kullanılmadığı sorusunu cevaplamak Ofis’in elinde değildir. Bunun itiraz sahibince kanıtlanması gerekmektedir. (OHIM Temyiz Kurulu, 14/05/2002, R 0684/2000-4, ‘Tinox’ kararı)

Karıştırılma ihtimali veya mal/hizmetlerin benzerliği gibi hukuki kavramların başvuru sahibi tarafından kabulü konuyla alakasızdır. Bu yönde bir kabul, Ofis’in söz konusu kavramları analiz etme ve bunlar hakkında karar verme yükünü ortadan kaldırmamaktadır. Bunda CTMR 76(1) maddesine aykırılık da bulunmamaktadır, zira ilgili madde hükmü Ofis’i sadece vakıalar, kanıt ve argümanlar yönünden bağlamakta olup, bunlara dair hukuki değerlendirmeyi kapsamamaktadır. Dolayısıyla, taraflar hangi vakıaların kanıtlanıp kanıtlanmadığı konusunda hemfikir olabilirler, ancak bu vakıaların mal/hizmetlerin benzerliği, işaretlerin benzerliği ve karıştırılma ihtimali gibi ilgili hukuki kavramların varlığını ortaya koymak için yeterli olup olmadığını belirleyemezler.

CTMR 76(1) maddesi, Ofis’in halihazırda mahut ya da iyi bilinen veya genel olarak erişilebilir kaynaklardan öğrenilebilecek vakıa ve gerçekleri (örneğin PICASSO’nun AB tüketicileri tarafından ünlü İspanyol ressam olarak tanınacağı gerçeği) kendi inisiyatifiyle göz önüne almasına engel teşkil etmemektedir. Bununla birlikte Ofis, yeni vakıa ve argümanları resen aktaramaz. (örneğin, önceki markanın bilinirlik düzeyi ve tanınmışlığı, vb.)

İlaveten, bazı markalar kapsadıkları mal ve hizmetler için günlük hayatta jenerik terimler olarak kullanılsa dahi, bu husus (Ofis tarafından) asla bir vakıa olarak alınmamalıdır. Diğer bir ifade ile, markalardan asla jenerik bir terimmiş veya mal / hizmet kategorisiymiş gibi bahsedilmemeli veya bu şekilde yorumlanmamalıdır. Örneğin günlük hayatta halkın bir bölümünün yoğurttan bahsederken ‘X’ e atıfta bulunması (‘X’ yoğurtlar için bir markadır), (Ofis’in) ‘X’ i yoğurtlar için jenerik bir terim olarak kullanmasına yol açmamalıdır.

2. Karıştırılma ihtimalinin tespitinde dikkate alınan faktörlerin değerlendirilmesi

Bu bölümde karıştırılma ihtimalinin bulunup bulunmadığının değerlendirilmesinde incelenen çeşitli faktörler ve bu faktörlerin karşılıklı etkileşimi açıklanacaktır.

2.1 İlgili zaman dilimi

Karıştırılma ihtimali değerlendirmesinde ilgili zaman dilimi, (yayına) itiraz hakkındaki kararın alındığı tarihtir.

İtiraz sahibi, önceki markanın arttırılmış ayırt ediciliğe sahip olduğu iddiasına dayanmışsa, bu koşulun CTM başvuru tarihinde (ya da rüçhan tarihinde) veya öncesinde gerçekleşmiş olması ve karar tarihinde de bu koşulun yerine getirilmiş olması zorunludur. Ofis uygulaması, aksi yönde bir emare bulunmaması halinde durumun bu şekilde olduğunu varsaymak şeklindedir.

Eğer başvuru sahibi, önceki (itiraza dayanak olan) markanın azalmış koruma kapsamı (zayıflığı) argümanına dayanmışsa, ilgili zaman dilimi sadece kararın verildiği tarihtir.

2.2 Ofisin metodolojik yaklaşımı

Mahkeme, ‘Sabel’ kararının 23. paragrafında, aşağıdaki hususları ifade etmiştir:

… çekişme konusu markaların görsel, işitsel veya kavramsal benzerliğine ilişkin genel değerlendirme, markaların ayırt edici ve baskın unsurlarını göz önünde bulundurarak, markaların bütünüyle bıraktıkları izlenime dayalı olarak yapılmalıdır. Direktif’in 4(1)(b) ma ddesinin “… halkın bir bölümünde karıştırılma ihtimali bulunması …” şeklindeki lafzı, ilgili mal ve hizmetlerin ortalama tüketicilerinin markalara ilişkin algısının, karıştırılma ihtimaline ilişkin genel değerlendirmede belirleyici rol oynadığını göstermektedir. Ortama tüketici genellikle markayı bir bütün olarak algılar ve çeşitli detaylarını analiz etmeye girişmez.

Diğer bir anlatımla, karıştırılma ihtimalinin bulunup bulunmadığı, birbirine bağlı olan çeşitli faktörlerin toplu olarak, geniş çaplı değerlendirilmesine (global assessment) bağlıdır. Bu faktörler şunları içermektedir: (i) mal ve hizmetlerin benzerliği, (ii) işaretlerin benzerliği, (iii) çekişme konusu işaretlerin ayırt edici ve baskın unsurları, (iv) önceki markanın ayırt ediciliği, (v) ilgili tüketici

Karıştırılma ihtimalinin değerlendirilmesinde ilk basamak bu faktörlerin incelenmesidir. İkinci basamak ise birbirini tamamlayabilen veya telafi edebilen ve özel durumlara bağlı olarak çeşitli derecelerde bağıl öneme sahip olan bu faktörleri tarttıktan sonra karıştırılma ihtimali sonucuna ulaşılan müstakil bir ‘Genel Değerlendirme’de bu faktörlerin ilgisinin, ilişkisinin belirlenmesidir.

Bu bağlamda OHIM’in metodolojisi, faktörlerin değerlendirilmesini, markaların “karıştırılabilecek derecede benzer” olup olmadığına dair tek bir değerlendirme ile harmanlayan yaklaşımlardan farklılaşmaktadır. Bu farklılık, ilke olarak, çeşitli yollarla ulaşılabilecek nihai ‘genel değerlendirmeyi’ etkilememelidir.

2.3 Mal ve hizmetlerin karşılaştırılması

Mal/hizmetlerin benzerliği ve/veya aynılığı, karıştırılma ihtimali sonucuna varabilmek için olmazsa olmaz koşullardan birisidir.

Mal/hizmetler arasında herhangi bir benzerlik bulunmuyorsa, karıştırılma ihtimaline ilişkin inceleme bu aşamada sona erer. Aksi durumda, en azından belli düzeyde bir benzerlik varsa, diğer faktörlerin incelenmesine devam edilir.

2.4 İşaretlerin karşılaştırılması

İşaretler arasında en azından belli düzeyde benzerlik bulunması da karıştırılma ihtimali sonucuna varabilmek için gerekli bir koşuldur. İşaretlerin karşılaştırılması, bunların görsel, işitsel ve/veya kavramsal özelliklerinin geniş çaplı bir değerlendirmesini içermektedir. Bu üç husustan yalnızca birisinde benzerlik bulunması halinde işaretlerin benzer olduğu kabul edilmektedir. İşaretlerin benzerliğinin karıştırılma ihtimali sonucuna ulaşmak için yeterli olup olmadığı, karıştırılma ihtimaline ilişkin genel değerlendirmede ele alınmaktadır.

İşaretlerin, ancak üç husustan (görsel, işitsel, kavramsal) hiçbirisinde benzerlik bulunmaması durumunda benzer olmadığı (dissimilar) kabul edilmektedir.

İşaretler arasında herhangi bir benzerlik bulunmuyorsa, karıştırılma ihtimaline ilişkin inceleme bu aşamada sona erer. Aksi durumda, en azından belli düzeyde bir benzerlik varsa, diğer faktörlerin incelenmesine devam edilir.

2.5 Markaların ayırt edici ve baskın unsurları

Çekişme konusu markalara ilişkin genel değerlendirme, özellikle, markaların ayırt edici ve baskın unsurlarını göz önünde bulundurarak, markaların bütünüyle bıraktıkları izlenime dayandırılmalıdır.

2.6 Önceki markanın ayırt ediciliği

İtiraz sahibinin açık bir şekilde, önceki markanın yoğun kullanım veya bilinirliğe binaen, özellikle ayırt edici olduğunu iddia etmesi durumunda, bu iddia incelenir ve değerlendirilir.

2.7 İlgili tüketici- dikkat düzeyi

İlgili tüketici, karıştırılma ihtimalinin diğer unsurlarının (örneğin, mal ve hizmetlerin karşılaştırılması, işaretlerin karşılaştırılması, ayırt edicilik değerlendirmesi) değerlendirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Ayrıca, karıştırılma ihtimali sonucuna ulaşmak için olumlu veya olumsuz yönde etki eden faktörlerden birisi, ilgili tüketicinin dikkat düzeyidir.

2.8 Diğer argümanlar, genel değerlendirme ve sonuç

Genel değerlendirmede,

  • karıştırılma ihtimali değerlendirmesi ile alakalı diğer faktörler ve ilkeler (marka ailesi, birlikte var olma, mal/hizmetlerin satın alınma yöntemi gibi) ortaya konur ve değerlendirilir;
  • karıştırılma ihtimali hakkında bir karara varabilmek için birbirine bağlı olan, birbirini tamamlayabilen veya telafi edebilen tüm faktörlerin bağıl önemleri değerlendirilir. Örneğin, marka, mal ve hizmetlerden bazıları için ayırt edici olup, diğerleri için ayırt edici olmayabilir, ve bu nedenle, karıştırılma ihtimali, sadece önceki markanın ayırt edici görüldüğü mal ve hizmetler bakımından ortaya çıkabilir.

Görüldüğü üzere, karıştırılma ihtimali, sadece markaların benzerliği, malların benzerliği veya tüketici davranışları hakkında mekanik bir değerlendirme olmayıp, birbiriyle karşılıklı etkileşim içinde olan pek çok faktörün somut olaydaki bağıl önem ve etkileri de kapsayan geniş çaplı bir değerlendirme gerektiren hukuki bir değerlendirmedir. İnceleme metodu anlamında da, OHIM kararlarında bu faktörlerin her biri kararlarda ayrı başlıklar altında değerlendirilmekte, son olarak bu faktörlerin hepsi tartılmak suretiyle yapılan genel değerlendirme neticesinde karıştırılma ihtimali bulunup bulunmadığı yönünde bir sonuca ulaşılmaktadır. Ülkemizde ise, bu yönde bir sistematik yerine çoğunlukla karıştırılma ihtimali için varlığı zorunlu olan iki koşula, yani markaların ve mal/hizmetlerin benzerliğe odaklanılmak suretiyle sonuca ulaşılmakta, diğer koşullar kararlarda yeteri kadar analiz edilmemektedir.

H. Tolga Karadenizli

Haziran 2015

karadenizlit@gmail.com

 

Kaynak : OHIM Guidelines, Part C: Opposition, Section 2: Identity and Likelihood of Confusion, Chapter 1: General principles and methodology (https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_manual/WP/Part-C/02-part_c_opposition_section_2/part_c_opposition_section_2_chapter_1_general_principles_and_methodology/part_c_opposition_section_2_chapter_1_general_principles_and_methodology_en.pdf)

 

[1] Kavram Benelüks dava hukukundan gelmiş ve diğerlerinin yanı sıra, tanınmış olmayan markalara uygulanmıştır.

USPTO Temyiz Kurulu “MASTERBAITER” Kararı – Mallar Aynı veya Benzerken, Malların Fiili Kullanımının Farklılığı Karıştırılma Olasılığı Değerlendirmesini Etkiler mi?

 

Karıştırılma olasılığı gerekçeli itirazların incelenmesi esnasında, başvuru sahiplerinin itirazlara karşı öne sürdüğü argümanlarından birisi de, markaların fiili kullanım alanlarının farklı olduğu iddiasıdır. Belirtilen iddiayı öne süren başvuru sahiplerine göre, itiraz gerekçesi markaların kapsadığı mallar veya hizmetlerle, başvurunun kapsadığı mallar veya hizmetler, aynı veya benzer olsa da, markaların pazarda fiilen kullanıldıkları alanlar farklıdır ve dolayısıyla karıştırılma ihtimali fiilen ortaya çıkmayacaktır. Tescilli markaların kapsadıkları malların veya hizmetlerin değerlendirilmesinden ziyade piyasadaki fiili kullanımı esas alan ve değerlendirmeyi bir anlamda sahada yapmayı hedefleyen bu anlayışa, gelişmiş ülke yargı istemleri ve marka tescil ofisleri tarafından itibar edilmemektedir.

Amerika Birleşik Devletleri (A.B.D.) Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Temyiz Kurulu tarafından 13 Mayıs 2015 tarihinde verilen “MASTERBAITER” kararı kapsamında bu konu bir kez daha değerlendirilmiş ve karıştırılma olasılığı gerekçeli ret kararına karşı fiili kullanım alanlarının farklılığı iddiasına da dayandırılan itiraz reddedilmiştir. İlgilenen okuyucularımızın karar metninin tamamını http://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/ttabvue-85955911-EXA-8.pdf bağlantısı aracılığıyla incelemesi mümkündür.

Başvuru sahibi “PACKED HOUSE PUBLICATIONS, LLC”, standart karakterlerde yazılı “MASTERBAITER” markasını 25. sınıfa dahil mallar için tescil ettirmek amacıyla USPTO’ya başvuruda bulunur. Başvuru kapsamında “Dansçılar için giysiler, yani tişörtler, sweatshirtler, pantolonlar, legging tipi pantolonlar, şortlar ve ceketler; spor giysileri, yani gömlekler, pantolonlar, ceketler, ayak giysileri, şapkalar ve kepler, spor amaçlı üniformalar; beyzbol kepleri ve şapkaları; güzellik salonlarında ve berberlerde kullanım amaçlı pelerinler; şef şapkaları …” başta olmak üzere çok sayıda farklı tipte giysi, ayak giysisi ve baş giysisi yer almaktadır.

masterbaiter

USPTO uzmanı, başvuruyu 25. sınıfa dahil “spor giysileri, yani giysiler, pantolonlar, ceketler, ayak giysileri, şapkalar ve kepler, spor amaçlı üniformalar; kepler; ayak giysileri; baş giysileri; kravatlar; üst giysiler” ve 28. sınıfa dahil “Suni balıkçılık yemleri; balıkların ilgisini çekici malzemeler, balıkçılık takımları” mallarını kapsayan aşağıda görseline yer verilen “MASTERBAIT” markasıyla karıştırılma olasılığı gerekçesiyle reddeder.

MasterBait

Başvuru sahibi bu karara karşı itiraz eder ve itiraz USPTO Temyiz Kurulu tarafından incelenir.

USPTO Temyiz Kurulu incelemeye, malların benzerliğine yönelik başvuru sahibi iddialarını değerlendirerek başlar.

Başvuru ve ret gerekçesi markanın kapsadığı malların bir kısmı aynı terimlerle ifade edilmiştir, buna ilaveten başvurunun kapsadığı malların bir kısmının da, ret gerekçesi marka kapsamında yer alan ayak giysileri ve baş giysileri ifadeleri kapsamına girdiği görülmektedir.

Başvuru sahibi, başvuru ve ret gerekçesi markanın kapsadığı malların birbirleriyle bağlantısız olduğunu öne sürmektedir. Başvuru sahibine göre, kendi markası mizah içeren tişörtler ve giysiler için kullanılırken, ret gerekçesi marka yalnızca balıkçılıkta kullanım amaçlıdır. Bu çerçevede, başvuru ve ret gerekçesi markanın kapsadığı mallar, fiili kullanımları göz önüne alındığında, başvuru sahibine göre benzer veya bağlantılı değildir.

Temyiz Kurulu, bu iddiayı yerleşik içtihadı ortaya koyarak reddetmiştir.

Başvuru ve ret gerekçesi marka kapsamında bulunan malların, mal listelerinde ifade edildikleri halleriyle karşılaştırılmaları gerektiği ve piyasadaki fiili kullanımın karşılaştırmaya esas olamayacağı yerleşik içtihat niteliğindedir (Stone Lion Capital Partners, L.P. v. Lion Capital LLP, 746 F.3d 1317, 110 USPQ2d 1157, 1162 (Fed. Cir. 2014) (“başvuru sahibi markasının tescil edilebilirliğine, başvuruda yer alan mal tanımlamaları temel alınarak karar verilmelidir”); Octocom Sys., Inc. v. Houston Comps. Servs. Inc., 918 F.2d 937, 16 USPQ2d 1783, 1787 (Fed. Cir. 1990)); In re Thor Tech Inc., 90 USPQ2d 1634, 1637-38 (TTAB 2009) (“malların benzerliğine veya benzemezliğine ve malların niteliğine yönelik analizimizi, malların başvuruda ve tescilde yer alan tanımlamalarını esas alarak yapmak zorundayız… dışsal kanıtları esas alarak, tescil kapsamında yer alan malları sınırlayamaz veya kısıtlayamayız”). Buna ilaveten, ret gerekçesi marka sahibinin web sitesinden erişilen bilgiler, ret gerekçesi markanın yalnızca balık tutarken giyilen giysiler için kullanıldığı yönündeki başvuru sahibi argümanını desteklememektedir. Bu çerçevede, markaların kapsadığı malların kısmen aynı olduğu kanaatine varılmış ve bu hususun karıştırılma olasılığını güçlü biçimde destekleyen bir faktör olduğu kabul edilmiştir.

Başvuru ve ret gerekçesi markanın kapsadığı malların kısmen aynı olması nedeniyle, malların pazarlandığı ticari kanalların ve alıcıların tipinin aynı olduğu kabul edilmelidir. (In re Yawata Iron & Steel Co., 403 F.2d 752, 159 USPQ 721, 723 (CCPA 1968) (hukuken aynı oldukları kabul edilen mallar söz konusu olduğunda, malların pazarlandığı ticari kanalların ve alıcı tipinin aynı olduğu kabul edilir); American Lebanese Syrian Associated Charities Inc. v. Child Health Research Institute, 101 USPQ2d 1022, 1028 (TTAB 2011); In re Viterra Inc., 671 F.3d 1358, 101 USPQ2d 1905, 1908 (Fed. Cir. 2012) (malların pazarlandığı ticari kanallara ve alıcı tipine ilişkin hiçbir kanıt bulunmasa da, karıştırılma olasılığı incelemesinde Temyiz Kurulu belirtilen hukuki varsayıma dayanmaya yetkilidir.)

Tüm bunlara ilaveten, karşılaştırma konusu mallar, sıradan tüketicilere yönelik hiçbir sofistike özellik içermeyen temel ürünler niteliğindedir. Ayrıca, ürünlerin ucuz ürünler olduğu da belirtilmelidir. “Ürünler görece düşük fiyatlı ve ani alım kararına konu olabilecek nitelikteyse, bu ürünlerin alıcılarının alışverişte daha düşük dikkat göstermesi nedeniyle karıştırılma olasılığı riskinin arttığı kabul edilir.” (Recot, Inc. v. Becton, 214 F.3d 1322, 1329, 54 USPQ2d 1894, 1899 (Fed. Cir. 2000); Midwestern Pet Foods, Inc. v. Societe des Produits Nestle S.A., 685 F.3d 1046, 1053, 103 USPQ2d 1435, 1440 (Fed. Cir. 2012)

Temyiz Kurulu devamında markaların benzerliği hususunu değerlendirmiştir.

masterbaiter     MasterBait

İncelenen vakada olduğu gibi mallar veya hizmetler aynıysa, karıştırılma olasılığının varlığı tespitine ulaşabilmek için markaların benzerlik derecesinin yüksekliğine duyulan ihtiyaç, malların veya hizmetlerin aynı olmadığı duruma göre daha düşük olacaktır (re Viterra Inc., 671 F.3d 1358, 1362, 101 USPQ2d 1905, 1908 (Fed. Cir. 2012); Palm Bay, 73 USPQ2d at 1692). Markaların benzerliği değerlendirirken uygulanacak test, markaların yanyana konulması suretiyle birbirlerinden ayırt edilip edilmediklerinin değerlendirilmesi değil, markaların oluşturdukları ticari izlenim anlamında yeterince benzer olup olmadıklarının değerlendirilmesidir. Markaların oluşturdukları ticari izlenim anlamında yeterince benzer olup olmadıkları sorusunun işaret ettiği durum, markalarla karşılaşacak kişilerin marka sahipleri arasında bağlantı kurup kurmayacaklarının değerlendirilmesidir (Coach Servs., Inc. v. Triumph Learning LLC, 668 F.3d 1356, 101 USPQ2d 1713, 1721 (Fed. Cir. 2012)). Bu değerlendirmede, markaların spesifik değil genel özelliklerini hatırlayan ortalama tüketicinin bakış açısı esas alınır (Inter IKEA Sys. B.V. v. Akea, LLC, 110 USPQ2d 1734, 1740 (TTAB 2014)).

Ret gerekçesi marka şekil unsurunun yanısıra “MASTERBAIT” kelime unsurundan oluşmaktadır. Buna karşın, başvuru yalnızca “MASTERBAITER” kelime unsurunu içermektedir. “MASTERBAIT” ve “MASTERBAITER” kelimeleri, genellikle “masturbate” ve “masturbator” kelimelerinin yanlış yazımı olarak kabul edilmektedir. Bu çerçevede, her iki markanın da aynı anlamı çağrıştırdığı kabul edilmelidir.

Buna ilaveten, “MASTERBAIT” ve “MASTERBAITER” markaları görsel ve işitsel açılardan da benzerdir. Başvuru sahibi, ret gerekçesi markada yer alan şekil unsurunun markanın baskın unsuru olduğunu ve bu nedenle, başvuru ile ret gerekçesi markanın birbirlerinden kolaylıkla ayırt edilebildiğini öne sürmektedir.

Yerleşik içtihada göre; markaların benzerliği veya benzemezliği analizi, markaların bütün olarak değerlendirilmesi çerçevesinde yapılmalı, markaların çeşitli bileşenlerine bölünerek incelenmesi yoluyla yapılmamalıdır (Nat’l Data Corp., 753 F.2d 1056, 224 USPQ 749, 751 (Fed. Cir. 1985)). Bununla birlikte, sonucun markaların bütünsel değerlendirilmesine bağlı olması kaydıyla, markanın belirli bir unsuruna incelemede daha çok veya daha az önem verilebilir. Kelime ve şekilleri birlikte içeren bileşke markalarda, kelime unsuru genellikle markanın baskın unsurudur, şöyle ki kelime unsurunun tüketicilerin hafızasında yer edinmesi daha olasıdır ve kelimeler ürünleri sipariş ederken kullanılır (Joel Gott Wines, LLC v. Rehoboth Von Gott, Inc., 107 USPQ2d 1424, 1431 (TTAB 2013) (citing In re Dakin’s Miniatures, Inc., 59 USPQ2d 1593, 1596 (TTAB 1999)); TMEP §1207.01(c)(ii); In re Viterra Inc., 671 F.3d 1358, 1362, 101 USPQ2d 1905, 1908, 1911 (Fed. Cir. 2012) (citing CBS Inc. v. Morrow, 708 F. 2d 1579, 1581-82, 218 USPQ 198, 200 (Fed. Cir 1983)).

Ret gerekçesi markada, “MASTERBAIT” kelime unsuru markanın büyük kısmını oluşturmaktadır ve kelimenin altında çizili eğriler kelime unsurunu vurgulamaktadır. “Bait = balık yemi” ibaresi balığa vurgu yaptığından, markanın balık yemi için olduğu algısını yaratmaktadır, bu nedenle de markadaki balık şekli incelemedeki önemi görece yitirmektedir. Bu çerçevede, “MASTERBAIT” kelime unsuru, markanın oluşturduğu bütünsel algıda baskın konumdadır.

Belirtilen gerekçeler doğrultunda Temyiz Kurulu, başvuru ve ret gerekçesi markayı benzer markalar olarak değerlendirmiştir.

Başvuru sahibinin bir diğer iddiası, ret gerekçesi markanın ayırt edici gücünün zayıf olduğu yönündedir, “master” veya “bait” ibarelerinin farklı kelimelerle birlikte üçüncü kişiler adına tescil edilmiş olması iddiasına dayalı bu argüman, Kurul tarafından kabul edilmemiştir.

Bütün bunların sonucunda, Temyiz Kurulu başvuru ile ret gerekçesi marka arasında karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkabileceği kanaatine ulaşmış ve aynı tespite dayalı USPTO uzmanı kararını yerinde bularak itirazı reddetmiştir.

Ülkemiz sosyal bilimlerin her alanında olduğu gibi, muhtemelen marka hukuku ve uygulaması alanında da oldukça ilginç bir laboratuvar işlevi görebilir. Şöyle ki, kuralları ve uygulama biçimi birçok gelişmiş ülkede yerleşik hale gelmiş karıştırılma olasılığı kavramına ve buna bağlı alt kavramlara yönelik olarak, ülkemizde sürekli biçimde yeni (ve uluslararası literatüre zıt) değerlendirmeler oluşturma arayışı gözlemlenmektedir. Bu yazı kapsamında detayına girilmeyecek olsa da, bu tip mesnetsiz ve zararlı arayışlardan uzak kalmak ve uluslararası düzeyde yerleşik hale gelmiş değerlendirme kriterlerini –gerektiğinde ülkemize uyarlayarak- uygulamak, bu satırların yazarına göre takip edilmesi gereken yoldur.

Karıştırılma olasılığı incelemesinde esas olan, başvuru ve önceki tarihli markanın kapsadığı mallar ve/veya hizmetler ve bunların birbirleriyle olan aynılığı, benzerliği ve bağlantısıdır. Markaların kapsadığı mallar ve/veya hizmetler birbirleriyle aynı veya benzer ise, USPTO pratiğine ve A.B.D. yargı içtihadına göre, inceleme bu husus esas alınarak yapılacaktır. Markaların piyasadaki fiili kullanım alanlarının farklı olması ise karıştırılma olasılığı değerlendirmesini etkileyen bir husus değildir.

Değerlendirme konusu karar, basit ve detaysız bir karar gibi gözükse de, USPTO’nun karıştırılma olasılığına ilişkin değerlendirmesinin iyi bir özeti niteliğindedir. Bu haliyle kararın okuyucularımızın ilgisi çekeceğini düşünüyoruz.

Önder Erol Ünsal

Mayıs 2015

unsalonderol@gmail.com

 

“SKYPE”, Adalet Divanı’nda Marka Tescili Sınavından Geçemiyor (T-423/12)

skype2

Adalet Divanı Genel Mahkemesi, 5 Mayıs 2015 tarihli T‑423/12 sayılı kararı ile “skype” hakkında kamuoyu tarafından şaşırtıcı bulunması olası bir yoruma imza atmıştır. Sanal iletişim ortamı sağlayan popüler markalardan bir tanesi olan “skype”, karardaki tarihlerden anlaşılacağı üzere topluluk markası olarak tescil edilmek üzere uzun bir yolculuk yapmış, ancak 2005 tarihinde başlayan bu tescil serüveni, Mayıs 2015’te Adalet Divanı’nda son bulmuş ve maalesef “skype” için olumlu bitmemiştir. “Skype” markasının ülkemizdeki yaygın kullanımı ve bilinirliği göz önüne alındığında, bu kararın okuyucularımızca da dikkatle değerlendirileceğini düşünüyoruz.

Kararın orijinal metnine ulaşmak isteyen okuyucularımız http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=164091&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=284066 bağlantısını kullanabilir.

Dava öncesi, OHIM nezdindeki başvurunun reddi süreci şu şekildedir:

  • Dublin merkezli Skype Ultd, 28 Haziran 2005 tarihinde OHIM’e topluluk marka tescili için başvurmuştur. Başvuru yapılan markaya aşağıda yer verilmiştir:

skype

  • Başvurunun içerdiği mallar ve hizmetler ana başlıkları ile 9. sınıfta yer alan ‘Ses ve görüntünün kaydı, nakli veya yeniden meydana getirilmesi (reprodüksiyonu) için cihazlar, haberleşme ve çoğaltma amaçlı cihazlar ve bilgisayar çevre donanımları”, 38. sınıfta yer alan “internet üzerinden birebir iletişim sağlama hizmetleri” 42. sınıf için “Bilgisayar hizmetleri”dir.
  • Başvuru 13 Mart 2006 tarihli Bülten’de ilan edilmiştir. İlan üzerine İngiltere’de faaliyet gösteren Sky plc ve Sky IP International Ltd, 207/2009 sayılı Tüzüğün 41. maddesine göre (o tarihte yürürlükte olan 40/94 sayılı Tüzüğün 42. maddesine göre) başvuruya itiraz etmiştir.
  • İtiraz dayanağı olarak daha önce 30 Nisan 2003 tarihinde (4 Ekim 2008 tarihinde tescil edilmiştir) 9, 38, 41, 42 sınıfları kapsayan

SKY

         markası ve o tarihte yürürlükte olan 40/94 sayılı Tüzüğün 8 maddesinin 1/(b), 4 ve 5 paragrafları (207/2009 sayılı Tüzüğün aynı maddesi ve paragrafları) gösterilmiştir.

  • OHIM İtiraz Bölümü, itirazı Tüzüğün 8/1 maddesine uygun bularak başvuruyu reddetmiştir.
  • İtirazın kabulü ve başvurunun reddi üzerine, Başvurucu firma Skype Ultd, 11 Ağustos 2010 tarihinde OHIM Temyiz Kurulu’na başvurmuştur.
  • OHIM Temyiz Kurulu 26 Temmuz 2012 tarihli kararında, itiraz konusu başvurular arasında görsel, işitsel ve kavramsal olarak benzerlik olduğu ve başvuruların içerdikleri mal ve sınıfların aynı olduğu gerekçesi ile itirazın kabulü kararını yerinde bulmuştur. Kurul’a göre: SKY markası 9, 38 ve 41. sınıflar için İngiltere’de yüksek derecede ayırt ediciliğe sahiptir, markaların hedef tüketici kitlesinin yüksek dikkat seviyesine sahip olması halinde dahi ortada bir karıştırılma ihtimali mevcuttur; ayrıca “Markaların Piyasada Birlikte Var Olması/Coexistence” şartları bulunmamaktadır.

Başvurucu şirket, Skype Ultd., OHIM Temyiz Kurulu’nun kararına karşı Adalet Divanı Genel Mahkemesi’ne başvurmuştur.

Başvurucu, Skype Ultd. dava dilekçesinde; dava konusu başvuruların birbiri ile benzer olmadıklarını, “Skype” markasının yaygın kullanımı nedeniyle içerdiği mal ve hizmetleri için tüketiciler nezdinde kendine has bir anlam kazandığından bu suretle karıştırılma ihtimalinin önlendiğini, son olarak da yıllardır iki markanın birbiri ile karıştırılmadan sektörde birlikte var olduklarını ileri sürmüştür.

OHIM ise bu iddialarının aksine; itiraz konusu iki markanın benzer ve içerdikleri mallar ve hizmetlerin de aynı olduğundan Tüzüğün 8.maddesi 1/b fıkrası anlamında bir önceki markanın hitap ettiği tüketiciler nezdinde karıştırılma ihtimalinin mevcut olduğunu; karıştırılma ihtimalinin daha önce başvurusu yapılan marka ile “bağlantılı olma” ihtimalini de kapsadığını belirtmiştir. Mahkeme’nin daha önceki içtihatlarına göre halkın, ihtilaf konusu markaların aynı işletmeden veya ekonomik olarak bağlantılı işletmeler tarafından sunulduğunu zannetmesi halinde de karıştırılma ihtimali mevcuttur. [1]

Davada öncelikle, dava konusu başvuruların hitap ettiği tüketici kitlesinin niteliği belirlenmeye çalışılmıştır. OHIM tüketici kitlesinin Avrupa bölgesindeki profesyoneller olduğunu belirtmiş, ancak incelemesini SKY markasının menşeini ve kullanım yaygınlığını dikkate alarak İngiltere ile sınırlamıştır. Zira Tüzüğün 8/1 (b) maddesi anlamında bir topluluk markasının benzerlik nedeni ile reddi için, Avrupa’nın sadece bir bölgesinde bu nedenin varlığı dahi yeterli sayılmıştır. [2]

Mahkeme, OHIM’in tespiti ile paralel olarak, markaların görsel-işitsel mecradaki mallar ile yazılım üretme ve web barındırma hizmetlerini içermeleri nedeniyle, bunların doğası gereği teknik uzmanlık gerektirdiklerini; tüketicilerin her gün bu mal ve hizmetleri kullanmalarına rağmen düzenli olarak satın almadıklarını ve fiyatlarının yüksek olduğunu belirlemiştir.

Bir sonraki aşamada ise mallar ve hizmetlerin benzerlik incelemesine geçilmiştir. Bu noktada esasen taraflar arasında bir mutabakat oluştuğundan, Mahkeme’ce de markaların içerdikleri mallar ve hizmetlerin aynı olduğu kabul edilmiştir.

Markaların benzerlik değerlendirmesinde ise Mahkeme, alışılageldiği üzere markaları görsel, işitsel ve kavramsal olarak karşılaştırmış ve içerdikleri esas ve tamamlayıcı unsurların hafızalarda bir bütün olarak bıraktıkları izlenimini incelemiştir. Bu noktada okuyucularımıza Mahkeme’nin benzerlik değerlendirmesinde, markaların detaylarından ziyade sonuçta bir bütün olarak bıraktığı izlenime itibar edileceğine dair ayrıntıları içeren, sizlerle paylaştığımız daha önceki yazılarımızı hatırlatmak isteriz.

OHIM, bir bulut formundaki çerçeve içinde yazılı “skype” şeklindeki başvurudaki bulut şeklinin “sadece dekoratif” fonksiyonu olduğunu belirtmiştir. Mahkeme de bu tespiti yerinde bulmuştur. Bulut formunun “skype” yazısını kuvvetlendiren bir “çerçeve” etkisi olduğu, ayırt edici karakteri olmadığı, hafızalarda klasik bir çerçeve dışında algılanmasına ve akılda kalmasına neden olacak bir özelliği olmadığı vurgulanmıştır. Başvurucunun, OHIM’in başvurudaki “figüratif” unsuru yeterince değerlendirmediği noktasındaki iddiası/itirazı ise haklı bulunmamıştır.

Görsel konudaki bu değerlendirme işitsel değerlendirmeye de yansımıştır. Zira iki marka arasındaki farklılık olarak ortaya çıkan bulut formundaki çerçevenin işitsel yönü olmadığından markalar sadece kelime olarak değerlendirmeye alınmıştır.

Benzer şekilde bulut çerçevesine belirgin bir anlam ithaf edilemediğinden, bu şekil kavramsal değerlendirme dışı görülmüştür. Keza Başvurucu da bulut formunun, çerçeve olmak dışında bir anlamı ifade ettiğini iddia etmemiştir.

Mahkeme figüratif açıdan yukarıda değerlendirmesinden sonra dava konusu markaların içerdikleri kelimelerin görsel değerlendirmesine geçmiştir.

SKY                                     SKYPE

Mahkeme’ye göre başvurusu yapılan “skype” markası her ne kadar tek kelimeden oluşsa da, halk tarafından sadece “SKY” olarak ilk üç harfinin dikkate alınacağı ifade edilmiş ve bundan dolayı orta derecede görsel benzerlik tespit edilmiştir.

Kelimelerin işitsel değerlendirmesinde ise, her iki markanın da aynı şekilde başlayan tek hece ile telaffuz edildiği, başvurunun “p” ile sonlandığı tespit edilmiş ve markalar arasında yine orta derecede işitsel benzerlik bulunmuştur.

Kelimelerin kavramsal değerlendirmesinde ise, “SKY” markasının anlamının İngilizce’de gökyüzü olmasına karşılık, başvurusu yapılan “skype” ibaresinin ise İngilizce bir anlamı bulunmadığı, bu nedenle ilgili tüketici kitlesi tarafından başvurunun “sky” kelimesi ile ilişkilendireceği ihtimali olduğu tespit edilmiş ve kavramsal benzerlik düzeyi orta olarak belirlenmiştir.

Mahkeme, OHIM’in bu değerlendirmelerinin yerinde olduğunu tespit ettikten sonra Başvurucu’nun bu konudaki itirazlarına da açıklık getirmiştir. Başvurucu’ya göre OHIM sadece ilk üç harfe bağlı kalarak kelimeler arasındaki benzerlik değerlendirmesini yapmıştır. Mahkeme’ye göre: sadece bu üç harf açısından değil diğer unsurlar da göz önüne alındığında işitsel, görsel ve kavramsal benzerlik değerlendirmesine ilişkin sonuç yine değişmeyecektir. Zira başvurusu yapılan markanın beşte üçü, daha önce tescil edilen markadan oluşmaktadır ve tek heceden oluşan telaffuzu da yine daha önce tescil edilen markadır. Başvurucu’nun bu noktada “skype” ibaresinin sondaki belirgin telaffuz farkı iddiası da yerinde bulunmamıştır. İki ibarede de yer alan “sky” kelimesinin, İngilizce dilinde kolaylıkla tanınan temel bir kelime olduğu ifade edilmiştir. Diğer yandan kelimelerin aynı olan kısımlarının en başta yer alması hususu, markalar arasındaki benzerlik değerlendirmesinde diğer hususlara göre daha öne çıkmakta çünkü bu husus benzerliği güçlendirmektedir.

Mahkeme, Başvurucu’nun “skype” kelimesindeki “pe” kısmının anlamı olmadığından görmezden gelinmesi ve bu konuda Mahkeme’nin benzer durumlar için daha önceki içtihatlarında aksi yönde karar vermesi yönündeki itirazını da yerinde bulmamıştır. Başvurucu’ya göre ortalama tüketiciler özel bir anlamı olmasa da ek olan ayırt edici kısma kendine has bir anlam yüklemektedir. Başvurucu bu iddiasına Mahkeme’nin daha önceki kararlarını dayanak göstermiştir.[3] Bu iddiaya karşılık Mahkeme, daha önceki kararlarında yer alan kelimelerin ikiye bölünerek söylenme durumunun, söz konusu davada “sky” kelimesinin benzerliğini ortadan kaldırmadığını, her olayda kelimenin niteliğine, anlamına bağlı olarak ayrı değerlendirme yapılması gerektiğini belirtmiştir.

Ayrıca Mahkeme’ye göre bulut formundaki çerçeve markalar arasındaki benzerliği güçlendirmektedir; zira bulut gökyüzüne eşlik eden bir unsurdur ve bu nedenle tüketiciler bu halde de “SKY” markasının hatırlayacaktır.

Son olarak karıştırılma ihtimali değerlendirmesine geçilmiştir. Mahkeme bu konuda öncelikle global bir prensibi hatırlatmıştır: Karıştırılma ihtimali değerlendirmesinde markalar ile içerdikleri mallar ve hizmetlerin benzerlikleri karşılıklı bir bağlantı içindedir. Bazen mallar ve hizmetler arasında düşük derecedeki benzerlik, markalar arasındaki yüksek derecedeki benzerliği ortadan kaldırabilmekte ya da tersi durumlar söz konusu olabilmektedir.[4] Somut olayda da Mahkeme OHIM’in karıştırılma ihtimaline yönelik tespitini yerinde bulmuştur. Her ne kadar görsel, işitsel ve kavramsal anlamda markalar arasında orta derecede benzerlik olsa da, markaların içerdikleri mallar ve hizmetlerin aynılığından ve daha önceden tescilli markanın yüksek derecedeki ayırt ediciliğinden dolayı, İngiltere’de bulunan tüketiciler açısından, bunların yüksek dikkat seviyesindeki tüketiciler olduğu düşünülse bile, bir karıştırılma ihtimali mevcuttur.

Daha önceden tescilli markanın ayırt ediciliği, tanınmışlığı üzerine ise şu değerlendirmelerde bulunulmuştur: Bilindiği üzere Tüzüğün 8. maddesine göre karıştırılma ihtimali değerlendirmesinde birçok husus dikkate alınır, bunlardan biri de bir markanın piyasadaki tanınmışlığıdır. Bir markanın ayırt ediciliği ne derece yüksekse, o derece yüksek karıştırılma ihtimali mevcuttur ve bu tanınmışlıklarından dolayı daha fazla korumadan yararlanır.

Ayırt edici bir markanın, sektöründeki tanınmışlığına ilişkin bir yüzde vermek genel olarak mümkün olmasa da, bir marka ne derece ayırt edici ise halk arasında o derece tanınmış olduğu da söylenebilir. Bu anlamda markanın ayırt ediciliği ile tanınmışlık düzeyi arasında sıkı bir bağlantı vardır. Tanınmışlığı nedeniyle bir markanın ayırt edicilik düzeyinin belirlenmesinde; özellikle markanın sektördeki payı, ne derece yoğun, yaygın ve eskiye dayalı kullanıldığı, markaya yapılan yatırım miktarı, markanın içerdiği mal ve hizmet sınıfının hitap ettiği kitlenin halk içindeki oranı, ilgili ticaret ve sanayi odaları ile konuyla ilgili uzmanların görüşleri gibi pek çok faktörün birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir.

Somut olayda OHIM, 9, 38, 41 sınıflarda daha önceden tescilli “SKY” markasının İngiltere’de çok büyük üne sahip, yüksek derecede ayırt ediciliği olan bir marka olduğunu belirtmiştir. Bu tespit itiraz dosyasına sunulan çok sayıda belgeye dayanmıştır. Mahkeme de bu tespite katılmıştır ve “SKY” markasının İngiltere’de özellikle 9. sınıftaki “ses ve görüntü üretilmesine, iletilmesine ve kaydına yarayan araçlar”, 38. sınıftaki “telekomünikasyon” ve 41. sınıftaki “eğlence” için çok tanınmış olduğunun altını çizmiştir. Başvurucu’nun, OHIM tarafından bu tanınmışlığın “abartıldığına” ilişkin itirazı ise yerinde bulunmamıştır.

Ayrıca OHIM’in sunulan belgelere dayanılarak, “SKY” markasının klasik televizyon yayıncılığı dışında başvurusunun yapıldığı diğer mal ve hizmetler için de başvuru tarihi itibari ile -28 Haziran 2005- halk arasında tanınmış olduğu tespiti de Mahkeme’ce doğrulanmıştır.

Başvurucu’nun, başvurusu yapılan markanın başvuru tarihinden önceki 20 ay boyunca piyasada yoğun kullanımı suretiyle içerdiği mallar ve hizmetler için ikinci bir anlamı olması ve doğrudan Başvurucu’yu referans göstermesi nedeniyle, markalar arasındaki benzerlik ve karıştırılma ihtimali olgularının ortadan kalktığına yönelik itirazı da Mahkeme tarafından reddedilmiştir.

Zira Mahkeme’ye göre iddia edilen “ikinci anlam”, markanın kullanım dolayısıyla kazandığı ve marka ile sunulan hizmetler arasında tüketicilerin kurduğu bir bağlantıdan başka bir şeyi ifade etmez. Ancak burada tartışılan konu; bir markanın başvurucudan bağımsız olarak taşıdığı kavramsal anlamı değildir. Kaldı ki böyle olduğu kabul edilse bile, yani “skype” ibaresinin içerdiği hizmetler için gerçekten de bir anlam kazanmış olduğu kabul edildiğinde, “skype” artık bir jenerik ad olacak ve bu nedenle ilgili hizmetler için bu sefer de “tanımlayıcı” hale gelecektir.

Diğer yandan, yerleşik Mahkeme kararlarına göre; karıştırılma ihtimalinin tespitinde başvurusu yapılan markanın değil daha önceden tescilli/başvurusu yapılan markanın tanınmışlığı dikkate alınarak değerlendirme yapılması gerekmektedir. [5]

Başvurucu bir başka açıdan da itiraz etmiştir: Başvurucu’ya göre “sky” ibaresi, özellikle televizyon yayıncılığı için uyandırdığı oldukça yüksek çağırım nedeniyle 9, 38 ve 42. sınıflardaki mallar ve hizmetler için üçüncü kişilerce sıkça kullanılmakta ve bu nedenle “sulandırılmış” bir ibare oluğundan koruma kapsamı zayıftır. Mahkeme ise; televizyon yayıncılık hizmetleri açısından “sky” kelimesinin tanımlayıcı bir yönü olmadığını, üçüncü kişilerce sıkça kullanılmasının bu markanın “sulandırılmış” olması sonucunu doğurmadığını, aksi yönde delil sunulamadığını tespit etmiştir. Kaldı ki, “sky” kelimesinin televizyon yayıncılığı ve ilintili olduğu 9. sınıf için ayırt ediciliği zayıf olduğu kabul edilse bile, “SKY” markasının yüksek derecedeki tanınmışlığı bu durumu telafi edecektir. Diğer yandan, yine bazı sınıflar için “sky” kelimesinin zayıf ayırt edici gücü olduğu kabul edilse bile, içerdiği diğer mallar ve hizmetler açısından bu durum söz konusu olmayacaktır. Bu şartlar altında bu iddia da yerinde bulunmamıştır.

Son olarak iki markanın sektörde birlikte var olmaları koşulu yönünden değerlendirme yapılmıştır. OHIM’e göre bu şart mevcut değildir. Başvurucu ise aksine iki markanın da sektörde birkaç yıldır birbiri ile karıştırılmadan var olduklarını, hatta önceki tescilli markanın televizyon yayınlarında, başvurusu yapılan markanın reklamının yapıldığını iddia etmiştir.

Somut olayda Mahkemeye göre; markaların sektörde birlikte var olma durumu, İngiltere’de sadece “birebir/peer-to-peer iletişim” için düşünebilecektir, diğer mallar ve hizmetler için söz konusu olmayacaktır, zira Başvurucu başvuru tarihinden önce diğer mal ve hizmetler için faaliyette bulunduğunu iddia etmemiştir. Ancak, sadece tek ve spesifik hizmet için birlikte var olma durumunun, ihtilaf konusu markaların içerdikleri tüm mal ve hizmetler için karıştırılma tehlikesini bir bütün olarak önlemediği belirtilmiştir. Oysa Mahkeme’nin önceki kararlarına göre “Coexistence” durumu ancak ve ancak karıştırılma ihtimalinin hiçbir suretle mevcut olmadığının başvurucu firma tarafından ispat edilmesi halinde söz konusu olabilmektedir.[6] Ayrıca Başvurucu birlikte var olma durumuna ilişkin olarak; topluluk markası olarak başvuru tarihi (28 Haziran 2005) itibariyle “skpe” markasının, 22 aydır birebir iletişim hizmeti alanında hızlıca büyük bir başarı gösterdiğini ve bu hizmetin “SKY markasının “çekirdek” faaliyeti olmadığını iddia etmiştir. Bu iddia da Mahkeme’ce, “tüketiciler nezdinde karıştırılma ihtimali olmaksızın piyasada birlikte var olma” şartlarının mevcudiyeti için yeterli olmadığı gerekçesi ile yerinde bulunmamıştır.

Başvuru tarihinden önce “skype” markasına karşı herhangi bir hukuki girişimde bulunmamış olunmasının, karıştırılma ihtimali mevcut olmadan, birlikte var olmaya “onay” verildiği anlamına gelmediğinin de altı çizilmiştir. Dolayısıyla, dava konusu markalar açısından Sektörde Birlikte Var Olma/Coexistence şartlarının mevcut olmadığına karar verilmiştir.

Sonuç olarak yukarıda belirtilen tüm tespitler ışığında; Mahkeme, aynı mallar ve hizmetler için işitsel, görsel ve kavramsal açıdan dava konusu markalar arasında benzerlik olduğuna; daha önce tescilli/başvurusu yapılan markanın sektördeki yüksek ayırt edici gücü nedeniyle İngiltere’deki yüksek dikkat düzeyindeki tüketiciler açısından bile karıştırılma ihtimalinin mevcut olduğuna, sektörde birlikte var olma koşulunun mevcut olmadığına karar vermiştir.

Adalet Divanı içtihadını ve OHIM uygulamalarını takip edenler, karıştırılma ihtimali incelemesinde, önceki tarihli (itiraz gerekçesi) markanın tanınmışlığı veya bilinirliğine önem atfedildiğini, buna karşın sonraki tarihli başvurunun tanınmışlığının veya bilinirliğinin incelemede önem taşımadığını bilmektedir. Bu husus göz önüne alındığında, “skype” markasının neredeyse tüm dünyada yaygın bilinirliği ve kullanımı, karıştırılma olasılığı incelemesinde dikkate alınmamış ve dava “skype” aleyhine sonuçlanmıştır. “Skype” markasının bilinirliği son derece açıkken bu kararın hakkaniyetle ne derece bağdaştığı veya kararın gerçek yaşamda karşılığı bulunup bulunmadığı kanaatimizce tartışmaya son derece açık bir husustur. Bununla birlikte kararda yer verilen değerlendirmelerin Adalet Divanı’nın genel yaklaşımıyla örtüştüğü açıktır. Karıştırılma olasılığı, tanınmışlık ve birlikte var olma (co-existence) hakkında oldukça güncel değerlendirmeler içeren “Skype” kararının, okuyucularımızca da dikkate değer bir karar olarak değerlendirileceğini umuyoruz.

 

Gülcan Tutkun Berk 

Nisan 2015 

gulcan@gulcantutkun.av.tr

 

Dipnotlar:

[1] 9 Temmuz 2003 tarihli inLaboratorios RTB OHIM — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01 sayılı karar

[2] 14 Aralık 2006 tarihli Mast-Jägermeister OHIM — Licorera Zacapaneca (VENADO with frame and Others), T‑81/03, T‑82/03 ve T‑103/03 sayılı kararlar

[3] 11 Kasım 2009 tarihli Bayer Healthcare OHIM — Uriach-Aquilea OTC (CITRACAL), T‑277/0 sayılı, 6 Ekim 2004 tarihli Vitakraft-Werke Wührmann v OHIM — Krafft (VITAKRAFT), T‑356/02 sayılı kararlar.

[4] 29 Eylül 1998 tarihli Canon, C‑39/97 sayılı karar.

[5] 3 Eylül 2009 tarihli Aceites del Sur-Coosur v Koipe, C‑498/07 sayılı karar.

[6] 11 Mayıs 2005 tarihli Grupo Sada OHIM — Sadia (GRUPO SADA), T‑31/03, ECR sayılı karar.

“DIGITAL COUPONS” v. “DG DIGITAL QPONS” Ayırt Edici Gücü Zayıf Unsurların Karıştırılma Olasılığına Etkisi – USPTO Temyiz Kurulu Kararı

dijitalkupon1

Amerika Birleşik Devletleri (A.B.D.) Patent ve Marka Ofisi (USPTO), marka başvurularını önceden tescilli markalarla benzerlik ve karıştırılma olasılığı açısından resen inceleyen ofislerden birisidir. Bir diğer deyişle USPTO, karıştırılma olasılığı değerlendirmesi için başvuruların ilan edilmesini ve ilana karşı itiraz edilmesini beklememekte, bu inceleme, başvurunun alınmasından ardından ofis tarafından resen yapılmaktadır. 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK’nin 7/1-(b) bendi çerçevesinde uygulanan resen benzerlik incelemesinin A.B.D.’ndeki karşılığı niteliğindeki bu sistem, USPTO kararlarını, kanaatimizce ülkemizde uygulanan sistem ve verilen kararlarla karşılaştırma anlamında daha da ilginç hale getirmektedir.

Okumakta olduğunuz yazı, USPTO tarafından resen inceleme neticesinde reddedilen ve önceki markayla ortak unsuru ayırt edici niteliği düşük nitelikte bir kelime grubu olan bir marka başvurusu hakkında, karara itiraz üzerine USPTO Temyiz Kurulu’nca yapılan değerlendirme hakkındadır. Konu hakkındaki USPTO Temyiz Kurulu değerlendirmesinin okuyucuların ilgisini çekeceğini düşünüyorum. Kararın tamamını incelemek isteyen okurların karara http://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/ttabvue-86105555-EXA-11.pdf bağlantısından erişmesi mümkündür

“Hy-Vee, Inc.” firması aşağıda görseline yer verilen markanın USPTO’da tescil edilmesi talebiyle başvuruda bulunur:

digitalcoupons

Başvuru sahibi, başvurudaki “digital coupons” kelime unsuru için münhasıran koruma talep etmemektedir. Başvuru kapsamında, özet olarak, aşağıdaki mal ve hizmetler yer almaktadır: “Sınıf 9: Global bir bilgisayar ağından indirilen tüketici kuponları; ürünleri ve hizmetleri yorumlamak ve bunun karşılığında kupon, indirim, özel teklif gibi promosyon ürünlerine dönüştürülebilir puanlar kazanmak amaçlı indirilebilir mobil cihaz uygulamaları. Sınıf 42: Ürünleri ve hizmetleri yorumlamak ve bunun karşılığında kupon, indirim, özel teklif gibi promosyon ürünlerine dönüştürülebilir puanlar kazanmak amaçlı teknolojileri içeren interaktif web sitesi hizmetleri.”

USPTO uzmanı başvuruyu, A.B.D. Marka Kanunu madde 2(d) uyarınca aşağıda görseline yer verilen markayla karıştırılma olasılığı gerekçesiyle reddeder:

digitalqpons

Ret gerekçesi markanın kapsamında takip eden hizmetler yer almaktadır: “Sınıf 35: Site kullanıcılarının kazandıkları puanları kupon, indirim, özel teklif gibi promosyon ürünleriyle değiştirmesini sağlayan ve kullanıcıların internet içeriğini, kişileri, şirketleri, ürün ve hizmetleri yorumlayarak veya oylayarak puan kazanmalarını esasına dayanan interaktif web sitesi hizmetleri; elektronik kuponlar, promosyonlar ve indirimler aracılığıyla başkalarının mallarının ve hizmetlerinin satışına ilişkin promosyon hizmetleri.”

Başvuru sahibi USPTO uzmanının ret kararına karşı itiraz eder ve itiraz USPTO Temyiz Kurulu’nca incelenir.

Temyiz Kurulu’na göre, karıştırılma olasılığına ilişkin değerlendirme, konuyla ilgili tüm faktörlerin bir arada incelenmesi esasına göre yapılmalıdır. Bununla birlikte, karıştırılma olasılığına ilişkin her değerlendirmede iki anahtar faktör mevcuttur, bunlar markaların benzerliği ve malların / hizmetlerin benzerliğidir.

İlk olarak, malların ve hizmetlerin benzerliği veya farklılığı hususları değerlendirilmiştir.

Malların ve hizmetlerin değerlendirilmesi, başvuru kapsamında yer alan mallar ve hizmetlerle, ret gerekçesi marka kapsamında yer alan malların ve hizmetlerin karşılıklı olarak değerlendirilmesini içerir. Markalardan herhangi birisinin içerdiği mal veya hizmet, daha geniş (kapsayıcı) biçimde ifade edilmişse ve malların veya hizmetlerin niteliği, ticaret kanalları ve alıcı grubu hakkında bir kısıtlama belirtilmemişse, markanın ilgili tanım kapsamına giren tüm malları veya hizmetleri kapsadığı kabul edilir. Aynı kabul çerçevesinde, belirtilen malların veya hizmetlerin normal olan her tür ticaret kanalı ile pazarlandığı ve ilgili malların veya hizmetlerin potansiyel her tür alıcısına açık olduğu kabul edilir.

Yukarıda belirtilen ilkeler çerçevesinde, başvuru sahibinin malları ve hizmetleri, ret gerekçesi marka kapsamında bulunan hizmetlerle karşılaştırıldığında, mallar ve hizmetler aynı şekilde ifade edilmemiş olsa da bunların esasen aynı olduğu ve aynı tüketicilerin başvuru sahibi ile ret gerekçesi marka sahibinin mal ve hizmetlerini birbirlerinin yerine kullanabileceği görülmüştür. Bu bağlamda, başvuru sahibinin hizmetleri ile ret gerekçesi marka kapsamında bulunan hizmetlerin hukuki açıdan aynı olduğunun, başvuru sahibinin mallarının ise ret gerekçesi marka kapsamında bulunan hizmetlerle bağlantılı olduğunun kabul edilmesi gereklidir. Buna ilaveten Temyiz Kurulu, başvuru sahibi ile ret gerekçesi marka sahibi hizmetlerinin aynı ticari kanallarla pazarlanacağı ve sıradan tüketiciler niteliğindeki aynı tip tüketicilerin alımına konu olacağı görüşündedir, bağlantılı mallar bakımından da durum aynı olacaktır.

Başvuru sahibi, kendi hizmetlerinin hem web sitelerine hem mobil uygulamalara yönelik ve malların ve hizmetlerin yorumlanması ve oylanması amaçlı olduğunu, buna karşın ret gerekçesi marka sahibinin hizmetlerinin sadece web sitelerine yönelik ve sponsorların değerlendirilmesini talep ettiği herhangi bir şeyin yorumlanması ve oylanması amaçlı olduğunu belirterek, hizmetlerin farklı olduğunu iddia etmektedir. Temyiz Kurulu bu argümanı yerinde bulmamış ve kabul etmemiştir. Şöyle ki ret gerekçesi markadaki hizmetler kapsamları itibarıyla sınırlandırılmamış durumdadır ve başvuru sahibi hizmetlerinin mobil uygulamalara yönelik olması, hizmetlerin çakışan fonksiyonlara sahip olması durumunu değiştirmemektedir.

Sonuç olarak, malların ve hizmetlerin aynılığı ve benzerliği yönündeki tespit, Temyiz Kurulu’nca yerinde bulunmuş ve markaların benzerliği değerlendirmesine geçilmiştir.

Temyiz Kurulu’na göre, markaların benzerliği değerlendirmesinde kullanılacak test, markaların yanyana konularak karşılaştırılması değil, markaların oluşturdukları ticari etki anlamında benzer olup olmadıklarının yani markalarla karşılaşacak kişilerin markalar arasında bağlantı kurup kurmayacağının değerlendirilmesidir. Markalar bütün olarak değerlendirilecek olsa da, markalardaki ayırt edici unsurlara daha büyük önem verilmesi tamamen yerinde bir yaklaşımdır. Temyiz Kurulu kararlarını inceleyen mahkemelerce önceden belirtildiği üzere, markayı oluşturan unsurlardan birisinin, marka kapsamında bulunan mallara veya hizmetlere ilişkin olarak tanımlayıcı veya jenerik nitelikteki olması, incelemede o unsura daha düşük ağırlık verilmesi gerektiği bakımından genel kabul görmüş rasyonel bir gerekçe niteliğindedir (re National Data Corp., 224 USPQ at 751 (Federal Circuit 1985).

İncelenen vakada, başvuru ile ret gerekçesi marka arasındaki benzerlik, başvuru “DIGITAL COUPONS” ibaresini içerirken, ret gerekçesi markanın başvurunun fonetik eşdeğeri olan “DIGITAL QPONS” ibaresini içermesidir. Bununla birlikte, “DIGITAL COUPONS” veya onun fonetik eşdeğeri olan “DIGITAL QPONS” ibareleri, markaların kapsadığı mallara veya hizmetlere ilişkin olarak jenerik olmasa da, tanımlayıcı nitelikte adlandırmalardır (Digital Coupon ibaresinin Türkçe karşılığı “dijital kupon”dur.). Bu husus dikkate alındığında, tüketicilerin bu terimleri markaların kapsamlarında yer alan malların veya hizmetlerin ticari kaynağı ile ilişkilendirerek değil, malların ve hizmetlerin kendileriyle özdeşleştirerek değerlendireceği düşünülmektedir.

digitacouponsbirlikte

Ret gerekçesi markada, stilize biçimde yazılı DQ harfleri başvuruda baskın rol oynamaktadır, şöyle ki stilize DQ harfleri altında yer alan ve tanımlayıcı nitelikteki “DIGITAL QPONS” ibaresine kıyasla daha büyük puntolarla yazılmış durumdadır. DQ harfleri tescil sahibinin markasında görsel olarak baskın konumda bulunduğundan, bu unsur tüketicilerin zihninde esasen yer edinecek unsur konumundadır. Buna karşın, inceleme uzmanının “DQ” harflerinin stilize biçimde yazılı eş anlamlılık içerdiği ve kısaltmanın altta yer alan kelime unsurlarıyla bağlantılı olarak algılanacağı yönündeki beyanı desteksiz niteliktedir. Buna ilaveten, başvuruda yer alan ve “U” – “I” harflerinin yerine konulmuş stilize bilgisayar faresi biçimindeki şekil de, başvuruyu ret gerekçesi markadan farklılaştırmaktadır.

Yukarıda yer verilen görsel farklılıklar, Temyiz Kurulu’na göre markalar hakkında tamamen farklı ticari algı ortaya çıkmasına yol açacaktır.

Temyiz Kurulu, bu tespitleri yaparken “DIGITAL COUPONS” kelime unsurunun başvuruda baskın konumda bulunduğunun ve markaların kelime ve şekil unsurlarının ilgili kamu kesimi üzerinde en kalıcı etkiyi yaptığının farkındadır. Başvuru hakkında ret kararını veren inceleme uzmanı bu değerlendirmenin sonucunda, “DIGITAL COUPONS” ibareli başvuru ile onun fonetik eşdeğeri olan “DIGITAL QPONS” ibareli ret gerekçesi markayı karıştırılabilecek derecede benzer markalar olarak değerlendirmiştir. Kelime ve şekil kombinasyonlarından oluşan markalarda kelime unsurlarının daha baskın unsur olduğu genellikle doğru olsa da, Temyiz Kurulu’na göre durum her zaman böyle olmayacaktır.

Tüm bu değerlendirmelerin sonucunda Temyiz Kurulu, “DIGITAL COUPONS” ile “DIGITAL QPONS” ibarelerinin yüksek düzeydeki tanımlayıcı ve jenerik niteliği dikkate alındığında, markalar aynı hizmetler için kullanılacak olsalar da, başvurunun ret gerekçesi markadan oldukça farklı olduğu ve markalar arasında karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkmayacağı neticesine ulaşmıştır.

Yukarıda ayrıntılı olarak aktarılan karar ve gerekçelerinden anlaşılacağı üzere, incelenen vakada markaların kelime unsurları arasında yüksek düzeyde benzerlik ve malları – hizmetler arasında aynılık ve benzerlik bir arada bulunmuş olmakla birlikte, USPTO Temyiz Kurulu, markaların ortak kelime unsurunun tanımlayıcı ve zayıf nitelikteki karakterini dikkate alarak, markaların birbirlerine benzer olmadıkları, aralarında karıştırılma ihtimalinin bulunmadığı tespitine varmış ve bunun sonucunda başvuru hakkındaki ret kararını kaldırmıştır.

Ayırt edici niteliği zayıf unsurları ortak unsur olarak içeren markalar arasında karıştırılma ihtimali değerlendirmesi, vaka bazında bizi kimi zaman farklı sonuçlara götürse de, çoğu zaman varılan sonuç ayırt edici gücü zayıf unsurların ortaklığının tek başına karıştırılma olasılığının varlığı anlamına gelmediğidir. İnceleme konusu USPTO Temyiz Kurulu kararında da benzer içerikte değerlendirme yapılmış ve ayırt edici gücü zayıf kelime unsurlarının üst düzeydeki benzerliğine rağmen, markaların stilize yazım tarzlarındaki farklılık esas alınarak, markaların benzer olmadığı ve dolayısıyla markalar arasında karıştırılma olasılığı bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Önder Erol Ünsal

unsalonderol@gmail.com

Nisan 2015

Adalet Divanı Genel Mahkemesi “FORCE” Kelimesinin Ayırt Edici Gücünü Değerlendiriyor – “FSA K-FORCE” Kararı (T-558/13)

usetheforce 

(IPR Gezgini’nin yeni yazarı Gülcan Tutkun Berk‘e hoş geldin diyor ve oldukça ilgi çekici yazısını okuyucuların bilgisine sunuyoruz. Yazar hakkında detaylı bilginin http://iprgezgini.org/blog-sahibi-hakkinda/ bağlantısından görülmesi mümkündür.)

 

Ayırt edici gücü düşük olan kelimeleri içeren markaların, 556 sayılı KHK’nın 8/1(b) maddesi uyarınca benzerlik ve karıştırılma ihtimali değerlendirmesi, her somut olayda farklılıklar arz etmektedir. Bu kapsamda, bir ibarenin ilgili sektörde ayırt edici gücü düşük bir ibare olup olmadığı ve/veya ayırt edici gücü düşük ibare içeren markaların benzerlik ve karıştırılma ihtimallerinin hangi somut kriterler göz önünde tutularak değerlendirildiği son zamanlarda tartışılan konuların başında gelmektedir. Bu yazıda, ayırt edici gücü zayıf bir kelimeyi ortak olarak içeren iki marka arasındaki karıştırılma ihtimalini değerlendiren bir Adalet Divanı kararı irdelenmiştir. Bu kararın, benzer durumdaki markaların tescil ve itiraz süreçlerinin değerlendirilmesine ışık tutacak unsurlar içerdiğine inanmaktayız.

Yazı konusu olan Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin 4 Mart 2015 tarihli ve T-558/13 sayılı kararı, başvurusu yapılan “FSA K-FORCE” markası ile daha önce tescil edilen topluluk markası “FORCE-X” arasındaki benzerlik ve karıştırılma ihtimali konularını kapsamaktadır. Bu kararda iki markadaki ortak kelime olan “FORCE” ibaresinin ayırt edici gücü hususuna ve sektörel tanımlayıcı niteliğine yoğunlaşılmış, bu hususlar hakkında çeşitli açılardan değerlendirmelerde bulunulmuştur.

Avrupa Adalet Divanı Genel Mahkemesi önüne gelmeden önce, “FSA K-FORCE” markasının Avrupa Birliği İç Pazar Uyumlaştırma Ofisi’ndeki (kısaca “OHIM”) tescil süreci aşağıda özetlenmiştir:

  • Başvurucu, İtalyan şirket FSA Srl, 21 Haziran 2010 tarihinde “FSA K-FORCE” ibaresinin topluluk markası olarak tescili için OHIM’e başvuruda bulunmuştur.

 

FSA K-FORCE

 

  • Başvuru, Nice Sınıflandırmasındaki 9,12,25. sınıflar için yapılmıştır. İncelediğimiz kararda, ihtilafın değerlendirilmesi noktasında başvurunun içerdiği “bisiklet kaskı, bisiklet ve bisiklet parçaları ve aksesuarları” malları için 9. ve 12. sınıflar göz önüne alınmıştır.
  • Söz konusu başvuru, Topluluk Marka Bülteni’nde 6 Ağustos 2010 tarihinde yayınlanmış ve 10 Kasım 2010 tarihinde de tescil edilmiştir.
  • “FSA K-FORCE” markasının tescili üzerine, Portekiz menşeili Motokit Veículos e Acessórios, SA, 7 Şubat 2011 tarihinde tescilin iptali için OHIM’in Marka İptal Bölümü’ne başvurmuştur. Bu itirazda Motokit Veículos e Acessórios, SA, kendi adına 9. ve 12. sınıflar altında yer alan “Koruyucu gözlükler, lensleri, koruyucu yüz maskeleri, kasklar, koruyucu optik malzemeler, şapka ve giysiler; Bisikletler ve bunların gövdeleri, gidonları, çamurlukları, seleler, pedallar, jantlar, lastik pompaları” için 5 Temmuz 2007 tarihinde tescil edilen “FORCE-X” topluluk markasını gerekçe göstererek, “FSA K-FORCE” markasının 207/2009 sayılı Yönetmeliğin 53/1(a) ile 8/1(b) maddelerine göre iptalini talep etmiştir.

 

FORCE-X

 

  • İptal Birimi, iki markada da yer alan “FORCE” kelimesinin, hitap ettiği tüketici kitlesinin zihninde “karıştırma ihtimali” oluşturacağı gerekçesiyle itirazı kabul etmiş ve “FSA K-FORCE” markasının itiraz konusu mallar için tescilini iptal etmiştir.
  • “FSA K-FORCE” markası için başvuran İtalyan FSA Srl şirketi, OHIM İptal Bölümü’nün verdiği iptal kararına karşı itiraz ederek, 7 Mart 2012 tarihinde Temyiz Kurulu’na başvurmuştur.
  • OHIM 2. Temyiz Kurulu, FSA Srl şirketinin yaptığı itirazı 5 Ağustos 2013 tarihinde reddetmiştir. Temyiz Kurulu kısaca, iki marka arasında 207/2009 sayılı Yönetmeliğin 8/1(b) maddesi gereğince tüketiciler nezdinde “karıştırılma ihtimalinin” mevcut olduğu ve markaların görsel, fonetik ve kavramsal olarak benzer olduğu kanaatine varmıştır. Ek olarak Kurul, başvurucunun, “FORCE” ibaresinin tescil konusu malların dayanıklılığına ima amacıyla kullanıldığına ve bu kelimenin Avrupa pazarında ilgili mallar için herkes tarafından kullanılan bir kelime olduğuna yönelik itirazlarının, “FORCE-X” ibaresinin “ayırt edici karakterini” ortadan kaldırmadığını savunmuştur. Ayrıca Kurul’a göre ihtilaf konusu markalar arasındaki ortak kelime olan “FORCE” ibaresinin, başvurucunun unvanı olan “FSA” ile birlikte kullanılması halinde dahi, “FORCE-X” ibaresinin “bağımsız ayırt edici rolünün” devam ettiğini belirtmiştir.

OHIM nezdindeki yolların tüketilmesinin ardından, İtalyan şirket FSA Srl, konuyu Avrupa Adalet Divanı önüne taşımış ve marka iptal kararının reddi ve “FSA K-FORCE” ibareli başvurusunun topluluk markası olarak tescili için dava açmıştır.

Avrupa Adalet Divanı Genel Mahkemesi, önüne gelen olayı öncelikle markaların “benzerliği” açısından incelemiş ve benzerlik değerlendirmesinin ilk ayağı olarak “tüketicilerin dikkat seviyesi” konusunu ele almıştır. Buna göre Mahkeme, OHIM Temyiz Kurulu’nun ihtilaf konusu kararında, markaların hitap ettikleri Avrupa Birliği içindeki tüketici kitlesini, “ortalama dikkat seviyesindeki” tüketiciler olarak belirlenmesini yerinde bulmamıştır. Mahkeme, bisiklet kullanıcılarının güvenlikleri için zorunlu bir ürün olan “kask”ı alırken ortalamadan daha fazla dikkat sarf ettiklerini ve bu seviyenin de ortalamadan daha fazla olduğunu öngörmüştür. [1] Mahkeme yine bu doğrultuda, dava konusu markaların ilgili olduğu 12. sınıftaki malların son kullanıcılarının profesyoneller ve distribütörler olacağından hareketle, bu tür tüketicilerin bisikleti veya yedek parçaları veya aksesuarları alırken teknik ve estetik özelliklerini yakından incelediklerini belirtmiştir. Keza, özellikle bisiklet yedek parça ve aksesuarları alınırken teknik açıdan bisiklete uyumlu ürünler seçilmesi gerektiği hesaba katıldığında, ilgili tüketicinin ortalamadan daha fazla dikkat seviyesinde olacağı sonucuna varılmıştır.

Mahkeme benzerlik değerlendirmesinin ikinci ayağı olarak markalar arasındaki işitsel, görsel ve kavramsal benzerlik konusunu ele almıştır. Bu bağlamda Mahkeme şimdiye kadar oluşan içtihatlar ışığında, markalar arasındaki benzerlik olgusunun orta düzeydeki tüketiciler için bütünsel olarak ele alındığını; bu grup tüketiciler için görsel, işitsel ve kavramsal noktalardan bir veya birkaçı ortak olan markaların benzer olduğunun kabul edildiğine kararında değinmiştir. Bununla birlikte bütünsel değerlendirmenin de her somut olayda farklılık gösterebileceği, bazı durumlarda marka bütünü içinde yer alan esas unsurun daha baskın şekilde tüketici zihninde kaldığına ve diğer unsurların ise fark edilmediğine dikkat çekilmiştir. [2]

Somut olayımıza gelirsek; OHIM Temyiz Kurulu, dava konusu kararında, başvurucunun “FORCE” kelimesinin Avrupa piyasasında ilgili ürünlerin güç ve dayanıklılığına atıfta bulunmak için yaygın olarak kullanılan sıradan bir ibare olduğundan ayırt edici gücünün zayıf olduğu yönündeki itirazlarını dikkate almamıştır. Mahkeme ise, iki marka açısından da ortak kelime olan “FORCE” kelimesinin, içerdikleri ürünler için piyasada güç ve dayanıklılık hatta özellikle bazı ürünler için amaç belirten ve herkes tarafından kullanılan tanımlayıcı yönü olduğunu ifade etmiş ve Temyiz Kurulu’nun “FORCE” kelimesinin Avrupa piyasasında ilgili sektörde herkes tarafından kullanılan bir ibare olmadığına yönelik tespitlerini doğru bulmamıştır.

Diğer yandan Mahkeme, Temyiz Kurulu’nun tespitlerine paralel olarak, başvurucunun markada esas unsur olarak yer alan “FSA” ibaresinin, ilgili sektörde tanınmış olduğuna dair yeterli delil sunulamadığına yönelik tespitlerini haklı bulmuştur.

Mahkeme yukarıdaki tespitlerin ardından kararında, dava konusu iki markanın görsel, işitsel ve kavramsal karşılaştırmasına yer vermiştir.

 

FSA K-FORCE                              FORCE-X

 

  • Mahkeme, Temyiz Kurulu’nun iki marka arasında düşük düzeyde görsel benzerlik olduğu tespitine karşılık, iki markanın ortak kelimesi olan “FORCE” ibaresinin marka bütünlükleri içinde farklı yerlerde bulunmasından, başka ibarelerle birlikte kullanılmasından ve “FORCE” ibaresinin zayıf ayırt edici gücü nedeniyle görsel açıdan bütün olarak farklı izlenim bıraktığına hükmetmiştir.
  • Temyiz Kurulu, iki markanın farklı unsurlar da ihtiva etmesine rağmen, “FORCE” kelimesinin ortak olmasından dolayı işitsel olarak belirgin benzerlik olduğu şeklinde değerlendirmede bulunmuştur. Ancak Mahkeme, “FORCE” ibaresinin zayıf ayırt edici gücü olduğundan hareketle, markaların telaffuz uzunluklarının birbirinden farklı olduğuna ve bu nedenle de işitsel benzerlik düzeylerinin düşük olduğuna hükmetmiştir.
  • Kavramsal benzerlik değerlendirmesinde ise Mahkeme, İngilizce “FORCE” kelimesinin anlamının, farklı ana dilleri olsa bile azımsanmayacak ölçüde Avrupa tüketicisi tarafından aynı şekilde algılanacağını; Birlik içinde ana dilleri İngilizce olmayan ülkelerde bile temel İngilizce seviyesindeki tüketiciler tarafından da bilinebileceğini[3]; zaten markalar arasındaki ortak “FORCE” kelimesinin zayıf ayırt edici gücü nedeniyle kavramsal benzerliğin düşük düzeyde olduğuna hükmetmiştir.

Mahkeme en son aşamada ise markalar arasındaki “karıştırılma ihtimali” konusunu ele almıştır. Temyiz Kurulu’nun markaların benzerliğinden ve içerdikleri ürün gruplarının aynılığından dolayı, markalar arasında ilgili tüketiciler nezdinde karıştırılma ihtimalinin mevcut olduğu yönündeki tespitine karşılık Mahkeme, Temyiz Kurulu’nun 12 ve 9. sınıftaki ürünlerin özel teknik karakterlerini göz önüne almadığını, oysa bu ürün grupları için tüketicilerin orta seviyeden daha fazla dikkat göstereceklerinden ve “FORCE” kelimesinin Avrupa pazarında ilgili sektörde herkes tarafından kullanılan tanımlayıcı bir ibare olmasından dolayı, söz konusu ürün grubu için zayıf ayırt edici gücü olduğunu belirtmiş ve iki marka arasında karıştırılma ihtimalinin mevcut olmadığı sonucuna varmıştır.

Mahkeme OHIM’in, ayırt edici gücü zayıf olsa dahi, bağımsız ayırt edici rolün ortadan kalkmayabileceğine yönelik önceki tarihli içtihatları[4] dayanak göstererek, somut olayda da “FORCE” kelimesinin zayıf ayırt edici gücüne rağmen “FORCE-X” markasının ilgili sektörde bağımsız ayırt edici rolünün devam ettiğine, bu nedenle dava konusu markanın “K-FORCE’ şeklinde kullanılması halinde, sektörde sanki markalar arasında ekonomik bir bağlantı olduğu izlenimi uyandırarak karıştırılma ihtimali yaratacağına[5] yönelik iddialarını kabul etmemiştir. Zira Mahkeme, markalar arasındaki ortak ibarenin “FORCE” olduğunu; sektörde bağımsız ayırt edici rolü olduğu iddia edilen önceki tescilin “FORCE-X” olduğunu, oysa dava konusu markanın “FORCE-X” ibaresini içermediğini ve bu nedenlerle dayanak gösterilen içtihatlardaki durumun somut olayda mevcut olmadığına karar vermiştir.

Yukarıdaki değerlendirmeler ışığında sonuç olarak Mahkeme, başvurucunun davasını kabul etmiş ve OHIM Temyiz Kurulunun dava konusu marka iptal kararını yerinde bulmamıştır.

Görüldüğü üzere Mahkeme somut olayda, ayırt edici gücü düşük bir kelime olarak kabul ettiği “FORCE” ibaresini ortak kullanan iki marka arasında, benzerlik ve karıştırılma ihtimali konularında kapsamlı bir değerlendirme yapmıştır. Mahkeme’nin kararında; kelimenin sektörel anlamda tanımlayıcı ve herkes tarafından kullanılan bir kelime olup olmadığının değerlendirilmesinin ve markanın hitap ettiği tüketici kitlesinin dikkat seviyesinin belirlenmesinin önemli kilit noktalar olduğu görülmüştür.

İnceleme konusu mallar veya hizmetler bakımından ayırt edici gücü zayıf olan terimleri ortak olarak içeren markalar arasındaki karıştırılma ihtimali meselesi, birçok ülkede olduğu gibi, ülkemizde de yoğun tartışma konusudur. Ayırt edici gücü zayıf terimlerin sağlayacağı koruma kapsamının zayıf olacağı yönünde literatürde genel bir kabul bulunmakla birlikte, bunun tam aksi yönünde idare ve yargı kararlarına sıklıkla rastlanmaktadır. Yazı kapsamında yer verilen Adalet Divanı kararından anlaşılacağı üzere konu Avrupa Birliği’nde de halen net standartlara göre değerlendirilmemektedir. Bu çerçevede, yazı kapsamında açıklanan T-558-13 sayılı karar ayırt edici gücü zayıf olan terimleri ortak olarak içeren markaların karıştırılması ihtimali sorununu çözecek sihirli bir formül sunmasa da, Avrupa Birliği yargısının güncel yaklaşımını ortaya koymaktadır. Dikkat çekici değerlendirmeler içeren kararın okuyuculara konu hakkında yeni bir perspektif sunacağını düşünüyoruz.

 

Gülcan TUTKUN BERK

Nisan 2015

gulcan@gulcantutkun.av.tr

 

Dipnotlar:

[1] Mahkeme, dava konusu ürünler için ortalamadan daha fazla dikkat seviyesi gerektiğine ilişkin olarak 22 Mart tarihli T‑486/07 sayılı Ford Motor v OHIM — Alkar Automotive (CA) kararın atıfta bulunmuştur.

[2] Mahkeme bütünsel değerlendirme konusunda 12 Haziran 2007 tarihli C‑334/05 sayılı OHIM v Shaker, 23 Ekim 2002 tarihli T‑6/0120 sayılı Matratzen Concord v OHIM — Hukla Germany (MATRATZEN) ve 20 Eylül 2007 tarihli C‑193/06 sayılı Nestlé v OHIM kararlarına atıfta bulunmuştur.

[3] Mahkeme bu değerlendirmesinde 9 Aralık 2010 tarihli T‑307/09i sayılı Earle Beauty v OHIM (NATURALLY ACTIVE) kararına atıfta bulunmuştur.

[4] OHIM bu iddiasına dayanak olarak 27 Haziran 2013 tarihli T‑367/128 sayılı MOL v OHIM — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (MOL Blue Card) ve 8 Mayıs 2014 tarihli C‑591/12 sayılı Bimbo v OHIM kararlarını göstermiştir.

[5] OHIM bu iddiaya dayanak olarak 6 Ekim 2005 tarihli C‑120/04 Medion kararını göstermiştir.

 

Ayırt Edici Gücü Olmayan veya Ayırt Edici Gücü Zayıf Olan Unsurların Karıştırılma Olasılığına Etkisi – Avrupa Marka ve Tasarım Ağı Ortak Bildirgesi

ohimmeetingroom

Karıştırılma olasılığı incelemesinde, iddiaya dayanak önceki tarihli markanın ayırt edici gücünün yüksekliği veya zayıflığı, incelemeyi doğrudan etkileyen unsurlardan birisidir.

Önceki tarihli markanın ayırt edici gücünün yüksek veya zayıf olması, markayı oluşturan işaretin (kelime veya şekil) anlamı veya görünümü itibarıyla, markanın kapsadığı mallara veya hizmetlere ilişkin ortak kullanıma açık niteliği veya marka algısı yaratma kabiliyetiyle doğrudan ilgilidir. Ortak kullanıma açık nitelik veya marka algısı yaratma kapasitesi gibi kavramlar genellikle tartışmalı içerik arz ettiğinden, karıştırılma olasılığı incelemesinde önceki markanın ayırt edici gücünün yükseklik veya zayıflığına bağlı değerlendirmeler sorunlu bir alanı işaret etmektedir. Sorunlu alan, önceki tarihli itiraz (veya dava) gerekçesi markanın inceleme ofisince önceden tescil edilmiş bir marka olması durumunda iyice karmaşıklaşmaktadır, şöyle ki itiraz sahibi (veya davacı), inceleme ofisinin markayı önceden tescil etmiş olması nedeniyle, markanın zayıf ayırt edici niteliğinden bahsedilemeyeceği gibi argümanları dile getirmekte ve bu argümanlar kimi zaman idare veya mahkemeler tarafından kabul edilebilmektedir. Bununla birlikte, problem kanaatimizce, “İdare önceki markayı tescil etmiştir, tescilli bir markanın sağlayacağı korumanın kapasitesi, ayırt edici gücü güçlü ve zayıf markalar arasında ayırım yapmaksızın tüm markalar için eşit olmalıdır.” tekdüzeliğine indirgenmemelidir. Bu içerikte bir formül, dünyada genel kabul görmüş, ayırt edici gücü yüksek veya zayıf marka ayrımını ortadan kaldırdığı gibi, idarenin hatayla tescil etmiş olduğu, ortak kullanıma açık nitelik arz eden ibarelere dahi yüksek bir koruma kapsamı sağlayarak, iyi niyetli üçüncü kişilerin ticari kullanım haklarının engellenmesi olasılığını ortaya çıkarmaktadır.

Karıştırılma olasılığı incelemesinde önceki tarihli markanın ayırt edici gücünün zayıflığından kaynaklanan değerlendirme problemleri Türkiye’ye özgü değildir. Belirtilen içerikteki sorunlara köklü sınai mülkiyet geleneğine sahip ofislerde de rastlanmaktadır.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin tamamında geçerli Topluluk Markalarını (CTM) incelemek ve tescil etmekle görevli İç Pazarda Harmonizasyon Ofisi (OHIM), AB üyesi ülkelerin ortak ofisi olduğu gibi, aynı zamanda AB üyesi ülkelerin marka inceleme prosedür ve esaslarının uyumlu hale getirilmesi için de liderlik görevini ifa etmektedir. Birlik üyesi ülkelerin marka mevzuatlarının Topluluk Marka Direktifiyle uyumlu olması zorunludur ve üye ülkelerin tamamı bu zorunluluğu yerine getirmiştir. Bununla birlikte, üye ülkelerin marka mevzuatı neredeyse aynı olsa da, ulusal ofislerin birbirinden büyük ölçüde farklılaşan değerlendirmeleri ile uygulamada sıklıkla karşılaşılmaktadır. Uygulama farklılıkların en aza indirilmesi amacı ile OHIM ve üye ülkeler tarafından Yakınlaştırma (Convergence) Programları yürütülmekte ve uzlaşılan genel ilkelerin Ortak Bildirge (Common Communication) ismiyle kamuoyuna duyurulması da sağlanarak, sorunlu konularda AB üyesi ülkelerin marka ofislerinin bundan sonra takip edecekleri genel ilkeler belirlenmektedir.

OHIM ve Birlik üyesi ülkelerin üzerinde uzlaşarak kamuoyuna duyurdukları son Ortak Bildirge, nispi ret nedenleri ile ilgilidir ve “Ayırt Edici Olmayan veya Zayıf Bileşenlerin Karıştırılma Olasılığına Etkisi” başlığını taşımaktadır. 2 Ekim 2014 tarihli Ortak Bildirge’nin İngilizce aslının https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_ohim/who_we_are/common_communication/common_communication_cp5_en.pdf adresinden, Türkçe çevirisinin ise Türk Patent Enstitüsü web sayfasında http://www.tpe.gov.tr/TurkPatentEnstitusu/resources/temp/537BD8E1-A440-4621-85E5-B887F6AE2654.pdf adresinden görülmesi mümkündür. Bu yazı anılan bildirgenin esaslarının ve çerçevesinin aktarılması amacıyla yazılmıştır.

Ortak Bildirge kapsamında hem konu hakkındaki genel uygulama ilkeleri belirtilmiş, hem de çeşitli kurgusal örnekler verilerek ilkelerin açıklanmasına gayret edilmiştir. Metin incelenirken, öncelikli olarak, ortak bildirgeye konu ilkelerin, tanınmışlık veya kullanım sonucu kazanılmış ayırt edici nitelikten kaynaklanan artırılmış ayırt edici güç durumunu kapsamadığı dikkate alınmalı ve seçilen örnekler İngilizce olmakla birlikte, bu örneklerin ilgili ulusal ofisin dilinde ayırt edici niteliği bulunmayan veya ayırt edici niteliği düşük olan kelimeler olarak kabulü ile metin değerlendirilmelidir.

Ortak Bildirge’de metnin yayınını takiben 3 ay içerisinde yürürlüğe gireceği belirtilmiştir ki bu tarih 2 Ocak 2015 tarihi olarak ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla, 2 Ocak 2015 tarihinden başlayarak AB üyesi ülkelerin, ayırt ediciliği bulunmayan veya zayıf olan terimleri içeren markalarda karıştırılma olasılığı değerlendirmesini aşağıda açıklanacak şekilde yapacağı kabul edilmelidir. Uygulamayı kabul eden ülkeler, İtalya ve Finlandiya hariç olmak üzere AB’nin kalan 26 üyesinin yanısıra OHIM ve AB üyesi olmayan Türkiye, Norveç ve İzlanda’dır.

Ortak uygulamanın temel kabulleri sıralanacak olursa:

GENEL İLKELER:

Önceki tarihli markanın ayırt ediciliği bütün olarak değerlendirilecektir.

Önceki tarihli markanın ve sonraki markanın tüm bileşenlerinin ayırt edici nitelikleri, markalarda ortak olarak yer alan unsurlara öncelik verilerek değerlendirilecektir.

Bununla birlikte, önceki tarihli markanın ayırt ediciliği bütün olarak değerlendirilirken, AB Adalet Divanı’nın C-196/11P sayılı “F1-LIVE” kararında yer alan karıştırılma ihtimali incelenirken önceden tescil edilmiş markaların geçerliliğinin sorgulanamayacağı (paragraf 40) ilkesi göz önünde bulundurulmalıdır. Buna ilaveten, aynı kararının 47. paragrafında yer alan “Bir Topluluk markasının tesciline itirazın dayanağı olan önceden tescilli ulusal markanın belirli derecede ayırt ediciliğinin bulunduğunun kabul edilmesi gereklidir.” ilkesi de dikkate alınmalıdır.

AB Adalet Divanı’nın C-342/97 sayılı “Lloyd Schuhfabrik Meyer” kararının 22. paragrafında belirtildiği üzere; “ulusal mahkeme, bir markanın ayırt edici karakterini ve bu ayırt ediciliğin yüksek olup olmadığı değerlendirirken, söz konusu markanın tescile konu malları veya hizmetleri belirli bir işletmeden gelen mallar veya hizmetler olarak gösterebilme ve bu yolla diğer işletmelerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlama yeterliliğini bütünsel olarak incelemelidir.”

Belirtilen ilke çerçevesinde, zayıf bir markanın, pazar içerisinde asli işlevini yerine getirebilme potansiyeli daha düşük olduğundan, ayırt edici niteliği bulunmayan veya ayırt edici gücü zayıf olan bileşenleri dikkate alınarak, zayıf markaların koruma kapsamı daha dar olmalıdır.

Nispi ret nedenleri kapsamında markaların ayırt edici niteliği değerlendirilirken kullanılacak kriterler mutlak ret nedenleri kapsamında ayırt edici nitelik değerlendirilirken kullanılan kriterlerle aynı olmalıdır. Bununla birlikte, nispi ret nedenlerinde bu kriterler sadece ayırt edici nitelik eşiğinin aşılıp aşılmadığının belirlenmesinde değil, aynı zamanda ayırt edici niteliğin değişen derecelerinin tespit edilmesini sağlamak için de kullanılmalıdır.

ORTAK UNSURUN AYIRT EDİCİ NİTELİĞİNİN DÜŞÜK OLMASI:

Ana esaslar bu şekilde belirlendikten sonra, ilk olarak markaların ortak olarak içerdikleri unsurun ayırt edici niteliğinin düşük olması haline ilişkin ilkeler sayılmıştır:

Eğer markalar ayırt edici niteliği düşük olan bir unsuru ortak olarak içeriyorsa, karıştırılma olasılığı değerlendirmesi, ortak olmayan unsurların markanın bütünsel olarak oluşturduğu izlenime etkisi hususuna odaklanacaktır. Değerlendirmede, ortak olmayan unsurların benzerlikleri – farklılıkları ve ayırt edici nitelikleri dikkate alınacaktır.

Ayırt edici niteliği düşük bir unsurun markalarda ortak olarak yer alması, olağan şartlarda karıştırılma ihtimaline yol açmayacaktır.

Bununla birlikte karıştırılma ihtimali takip eden durumlarda ortaya çıkabilir:

  • Markanın diğer bileşenleri de düşük ya da daha düşük derecede ayırt edici niteliğe sahiptir veya diğer bileşenler görsel izlenimde önemsizdir ve markaların bütün olarak ortaya çıkardıkları izlenim benzerdir.

VEYA

  • Markaların bütün olarak oluşturdukları izlenim aynıdır veya yüksek derecede benzerdir.

Aşağıda yer verilen örnekler, ortak uygulama metninden alınmıştır, örneklerde markaların kapsadığı malların aynı olduğu ve bütünsel izlenimi etkileyen tanınmışlık, vb. faktörlerin söz konusu olmadığı varsayılmıştır. Kİ ibaresi Karıştırılma İhtimali’nin karşılığı olarak kullanılmıştır.

lowdistinctive1

lowdistinctive2

ORTAK UNSURUN AYIRT EDİCİ NİTELİĞİNİN BULUNMAMASI:

Karşılaşılabilecek bir diğer durum markaların ortak olarak içerdikleri unsurun ayırt edici niteliğinin bulunmaması halidir:

Eğer markalar ayırt edici niteliği bulunmayan bir unsuru ortak olarak içeriyorsa, karıştırılma olasılığı değerlendirmesi, ortak olmayan unsurların markanın bütünsel olarak oluşturduğu izlenime etkisi hususuna odaklanacaktır. Değerlendirmede, ortak olmayan unsurların benzerlikleri – farklılıkları ve ayırt edici nitelikleri dikkate alınacaktır.

Ayırt edici niteliği bulunmayan bir unsurun markalarda ortak olarak yer alması, kural olarak karıştırılma ihtimaline yol açmayacaktır.

Bu durumun istisnası olarak, markalar birbirlerine benzer diğer şekil veya kelime unsurları içeriyorsa ve markaların bütün olarak ortaya çıkardıkları izlenim aynı veya yüksek düzeyde benzerse, karıştırılma ihtimali ortaya çıkacaktır.

Aşağıda yer verilen örnekler, ortak uygulama metninden alınmıştır, örneklerde markaların kapsadığı malların aynı olduğu ve bütünsel izlenimi etkileyen tanınmışlık, vb. faktörlerin söz konusu olmadığı varsayılmıştır. Kİ ibaresi Karıştırılma İhtimali’nin karşılığı olarak kullanılmıştır.

nodistinctive

Yukarıda yer verilen detaylı açıklamalardan anlaşılacağı üzere 2 Ocak 2015 tarihinden başlayarak Ortak Bildirgeyi kabul eden OHIM ve Türkiye dahil olmak üzere ulusal ofisler bakımından, markaların ayırt edici niteliği bulunmayan veya zayıf olan işaretleri ortak olarak içermesi halinde, karıştırılma olasılığı değerlendirmesinde uygulanacak ilkeler tartışma konusu olmaktan çıkmış durumdadır.

Kanaatimizce kabul edilen ilkeler hakkaniyete uygun bir uygulamanın yerleşik hale gelmesine imkan sağlayacak niteliktedir. Şöyle ki, ayırt edici gücü zayıf işaretler kimi durumda tescil edilebilirlik eşiğini geçebilse de, bunlar için sağlanacak koruma kapsamı ayırt edici gücü yüksek işaretlere sağlanan koruma kadar yüksek olmamalıdır. Bir diğer deyişle, her ikisi de tescilli markalar olsa da, ayırt edici gücü zayıf bir markanın yararlanacağı koruma düzeyi hiçbir şekilde ayırt edici gücü yüksek bir markanın yararlanacağı koruma düzeyiyle eşit olmamalıdır. Buna ilaveten, markaların ayırt edici gücü bulunmayan ibareleri ortak olarak içerdikleri durumlarda, kural olarak markalar arasında karıştırılma olasılığının bulunmadığı kabul edilmeli ve Ortak Bildirgede isabetli biçimde bahsedildiği üzere, bütünsel izlenimin benzerliği bu durumun istisnası olmalıdır. Sonuç olarak, Ortak Bildirge’nin getirdiği genel ilkelerle tartışmalı bir alanı, bundan sonra tartışma konusu olmaktan çıkaracağını varsayabiliriz. Bununla birlikte, uygulamanın kabul edilen ilkelerle ne derecede örtüşeceğini şüphesiz gelecek günler gösterecektir.

Önder Erol Ünsal

Kasım 2014

unsalonderol@gmail.com

USPTO Temyiz Kurulu “Barton Family Winery” Kararı – Aynı Soyismini Farklı Kelime Unsurlarıyla Birlikte İçeren Markalar Arasında Karıştırılma İhtimali İncelemesi

winebarrel

 

Aynı soyismini farklı kelime unsurlarıyla birlikte içeren markalar arasında karıştırılma olasılığının ortaya çıkıp çıkmayacağı konusu, marka incelemesinde sıklıkla karşılaşılan ve yanıtı kimi durumlarda farklılık gösteren bir soru niteliğindedir. Konu hakkında Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın yorumuna ünlü “Barbara Becker” kararını açıklayarak (http://iprgezgini.org/2014/06/03/kisi-isim-ve-soyisimlerinden-olusan-markalarda-karistirilma-olasiligi-incelemesinin-esaslari-avrupa-birligi-adalet-divani-barbara-becker-karari-c-5109/) daha önce IPR Gezgini’nde yer vermiştim. Aynı konunun Amerika Birleşik Devletleri (A.B.D.)’nde ne şekilde değerlendirildiğini ise bu yazıda, A.B.D. Patent ve Ofisi (USPTO) Temyiz Kurulu’nun 7/11/2014 tarihli “BARTON FAMILY WINERY” kararı çerçevesinde açıklamaya çalışacağım.

“Joseph Barton”, standart karakterlerle yazılı “BARTON FAMILY WINERY” markasının 33. sınıfa dahil “şaraplar” malı için tescil edilmesi talebiyle USPTO’ya başvuruda bulunur. Başvuru, USPTO tarafından “alkollü içecekler, yani şaraplar” için malı için önceden tescilli “THOMAS BARTON” markasıyla karıştırılma olasılığı gerekçesiyle reddedilir. Başvuru sahibi ret kararına karşı itiraz eder ve itiraz USPTO Temyiz Kurulu tarafından incelemeye alınır.

bartonfamilywinery                                                        thomasbarton

Temyiz Kurulu kararını 7 Kasım 2014 tarihinde açıklar ve takip eden gerekçelerle ret kararını yerinde bularak itirazı reddeder:

Başvuru ve ret gerekçesi markanın kapsadığı, “şaraplar” – “alkollü içecekler, yani şaraplar” mallarının aynı olduğu açıktır. Malların aynı olması, karıştırılma olasılığının varlığı tespitine ulaşabilmek için markaların benzerliğinin derecesinin yüksekliğine duyulan ihtiyacı azaltacaktır.

Başvuru ve ret gerekçesi markanın “BARTON” kelimesini ortak olarak içermeleri nedeniyle aralarında belirli düzeyde görsel ve işitsel benzerlik bulunmaktadır. Başvuru sahibinin “BARTON FAMILY WINERY” markası ile ret gerekçesi “THOMAS BARTON” markası karşılaştırıldığında, her iki markada da “BARTON” ibaresinin soyismi olarak algılandığı, hatta aynı şarap üreticisi aileyi işaret eden bir soyismi olarak algılanacakları düşünülmektedir. Ret gerekçesi markada yer alan “THOMAS” ibaresi yaygın kullanılan bir erkek ön ismidir ve “BARTON” kelimesi ile birlikte A.B.D.’nde kullanılabilir nitelikte bir isim – soyisim kombinasyonu oluşturulmuştur. Başvuruda yer alan “BARTON FAMILY” ibaresi, soyisimleri “BARTON” olan bir aileyi işaret eden bir adlandırma olarak algılanacaktır (family kelimesi aile anlamına gelmektedir, yazarın notu.). Bütün bunlar birlikte dikkate alındığında, önceden tescilli markanın ürünlerine aşina tüketiciler “BARTON FAMILY WINERY” markası ile karşılaştıklarında, önceki marka sahibinin sadece soyismini taşıyan bir şarap serisini üretmeye başladığını ve belirtilen markalı ürünlerin üreticisi olarak da kendi ailesini işaret eden “BARTON FAMILY” ibaresini kullanmayı tercih ettiğini düşüneceklerdir. Ret gerekçesi markada “THOMAS” ibaresinin yer alması, başvuruyu ret gerekçesi markadan yeteri derecede uzaklaştırmamaktadır. Temyiz Kurulu’nun 2014 yılında verdiği “WINSTON” kararında (Harry Winston, Inc. v. Bruce Winston Gem Corp., 111 USPQ2d 1419, 1446-7 (TTAB 2014)) belirtildiği üzere: “Başvuru sahibi BRUCE ön ismini başvuruya eklemiştir, bununla birlikte bir ön ismin, (soyismi olduğu kolaylıkla anlaşılır) bir soyismine eklenmesi sınırlı bir ayırt edicilik kapasitesine sahiptir. Bir ön ismi takip eden soyismi, kelime unsurlarının oldukça yaygın ve geleneksel biçimde kullanılması halidir ve BRUCE WINSTON markası, WINSTON kelimesiyle de tanınabilecek bir kişi ya da şirketin daha özel bir adlandırmayla belirtilmiş hali olarak yorumlanabilecektir.”

 

“BARTON FAMILY WINERY” markasında, “BARTON” kelime unsurunun başvurunun başlangıcını teşkil etmesi, “markanın ilk kısmı genellikle, alıcının zihnine yerleşen ve hatırlanan unsur niteliğindedir” ilkesi çerçevesinde değerlendirilmelidir. Buna ilaveten, başvuruda yer alan “WINERY” kelimesi şarap imalathanesi anlamına gelmektedir ve bu unsur başvurunun diğer kelime unsurları olan ”BARTON FAMILY” ibaresi ile birlikte dikkate alındığında, ilgili tüketicilerin, şarapların bir aile imalathanesinde üretildiğini düşünmesi sağlanmış durumdadır. İnceleme uzmanının gösterdiği üzere, çok sayıda şarap imalathanesi aile işletmesi olarak faaliyet göstermektedir ve bu tip işletmeler “FAMILY WINERY” adlandırmasını sıklıkla kullanmaktadır. Bu çerçevede, ilgili tüketicilerin “BARTON FAMILY WINERY” markasını, “BARTON” ailesine ait bir şarap imalathanesince üretilen şarapların ismi olarak değerlendirileceği kanaatine ulaşılmıştır. Dolayısıyla, başvurunun ilk ve en ayırt edici terimi olan “BARTON” ibaresine incelemede ağırlık vermek yerinde olacaktır. “Markanın bir unsuru diğer unsurlardan daha önemli olabilir ve markaların benzerliği incelenirken bu baskın unsura diğerlerinden daha fazla ağırlık vermek yanlış olmayacaktır.” (re National Data Corp., 753 F.2d 1056, 224 USPQ 749, 751 (Fed. Cir. 1985)) yerleşik bir ilkedir ve inceleme konusu markaya uygulanabilir niteliktedir.

 

Karıştırılma olasılığı incelemesinde esas olan, markalar yanyana konulması suretiyle aralarındaki farklar çerçevesinde ayırt edilip edilmediklerinin araştırılması değil, markalarla karşılaşacak kişilerin dikkate alınması suretiyle “markaların bıraktıkları ticari izlenimler itibarıyla yeteri derecede benzer olup olmadıklarının değerlendirilmesi” ve markalarla karşılaşacak kişilerin “malların ticari kaynağı konusunda taraflar arasında bağlantı kurup kurmayacağının yorumlanması”dır.

 

Sayılan ilkeler ışığında incelenen vakada, “BARTON FAMILY WINERY” ibaresi, ret gerekçesi “THOMAS BARTON” markasıyla ilişkili, ret gerekçesi markanın sahibinin aile işletmesini işaret eden genel bir algı oluşturacak niteliktedir.

 

Başvuru sahibi, “BARTON” ibaresi içeren ve farklı işletmelere ait olan 6 adet önceden tescilli markayı kanıt olarak sunmuş olsa da, bu markalar Temyiz Kurulu’nu farklı bir sonuca götürmemektedir. Fiili kullanım bulunmadığı sürece, üçüncü taraflara ait tescilli markaların kanıt gücü bulunmamaktadır, şöyle ki, bu markaların ticari kullanımda olduğu veya halkın bunlara alışkın olduğu gösterilmemiş durumdadır. Başvuru sahibinin iddiaları bütün olarak göz önüne alındığında, önceki tesciller iddiası önceki markanın zayıf bir marka olduğunu veya terimin sıklıkla kullanıldığını göstermemektedir.

 

Sonuç olarak; başvuru ve ret gerekçesi markanın kapsadığı malların aynı olması, bu nedenle aynı ticari kanalları kullandıkları ve aynı tüketicilere satıldıkları varsayımı ve markaların görsel, işitsel, kavramsal ve bütünsel olarak oluşan ticari izlenim açılarından benzerliği hususları birlikte dikkate alındığında, başvuru sahibinin “şaraplar” için tescil ettirmek istediği “BARTON FAMILY WINERY” markası ile “alkollü içecekler, yani şaraplar” için önceden tescilli “THOMAS BARTON” markası arasında karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkabileceği kanaatine varılmıştır. Bu çerçevede, başvuru hakkında verilen ret kararı USPTO Temyiz Kurulu’nca da yerinde bulunmuştur.

 

Anahatlarıyla açıklamaya çalıştığımız “BARTON FAMILY WINERY” başvurusu aynı soyismini farklı kelime unsurlarıyla birlikte içeren kelime markaları hakkındaki USPTO uygulamasının, Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın konu hakkındaki genel kabulleriyle oldukça benzer olduğunu göstermektedir. Adalet Divanı uygulaması, bu uygulamaya paralel olarak hazırlanmış TPE Marka Kılavuzu’ndan aktarılacak olursa (http://www.turkpatent.gov.tr/dosyalar/haber/Marka_Karar_Kriteri_TR.pdf, s.94): “Bir marka isim ve soyisminden oluşuyorsa, genellikle soyismin ayırt edici niteliği isme göre daha yüksektir. Bu nedenle Avrupa Toplulukları Adalet Divanı Genel Mahkemesi içtihadında soyismi genellikle baskın unsur olarak kabul edilir. (Avrupa Toplulukları Adalet Divanı Genel Mahkemesi, T-11-09, p.34, James Jones – Jack & Jones; Avrupa Toplulukları Adalet Divanı Genel Mahkemesi, T-259-06, p.34, Manso de Velasco – Velasco; Avrupa Toplulukları Adalet Divanı Genel Mahkemesi, T-40-03, p.63-65, Julian Murua Entrena – Murua). Bununla birlikte değerlendirmede; soyisminin yaygınlığı, alışılmışlığı, sıradanlığı gibi hususlar dikkate alınmalıdır. Ayrıca, isim-soyismi kombinasyonunun işaret ettiği kişinin toplumdaki bilinirliği de, bu husus toplum algısını açık biçimde etkileyeceğinden, göz önünde bulundurulmalıdır.” yorumuyla karşılaşılmaktadır. Bu bağlamda, soyisminin ayırt edici niteliğinin ön isme göre daha yüksek olduğu şeklindeki genel kabulü doğru yaklaşım olarak kaydettikten sonra, bu kabulün istisnalarını teşkil eden, soyisminin yaygınlığı, alışılmışlığı, sıradanlığı gibi hususlar göz önüne alınarak ve isim-soyismi kombinasyonunun işaret ettiği kişinin toplumdaki bilinirliği, tıpkı Adalet Divanı’nın “BARBARA BECKER” kararında olduğu gibi, dikkatlice değerlendirilerek karar verilmesi, kanaatimizce yerinde olacaktır.

 

Önder Erol Ünsal

Kasım 2014

unsalonderol@gmail.com

Ayak Giysileri ile Parfümler Bağlantı Mallar mıdır? Malların Benzerliği Konusunda İlgi Çekici Bir USPTO Temyiz Kurulu Kararı

rebelicious

Marka incelemesine aşina olanlar muhtemelen üzerinde uzlaşacaktır: Nicé sınıflandırmasının farklı sınıflarında yer alan malların ve/veya hizmetlerin birbirleriyle benzerliğini tespit etmek, çoğu kez markaların benzerliğine ilişkin karar vermekten daha güçtür. Belirtilen zorluk, çeşitli nedenlerle aralarında bağlantı kurulabilen, ancak aralarında amaç veya fonksiyon bakımından benzerlik bulunmayan malların ve / veya hizmetlerin ilişkisi kurulurken özellikle ortaya çıkmaktadır. Aşağıda okuyacağınız yazıda, aralarında belirgin farklılıklar bulunan “ayak giysileri” ve “parfümler” mallarının, Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Temyiz Kurulu tarafından hangi nedenlerle bağlantılı mallar olarak değerlendirildiği açıklanmaya çalışılacaktır.

USPTO Temyiz Kurulu, 9 Ekim 2014 tarihinde 85724988 sayılı kararıyla “Rocky Brands Wholesale LLC” firmasınca yapılan ve USPTO tarafından reddedilen “REBELICIOUS” markasına ilişkin itirazı değerlendirmiştir. Karara ilişkin detaylar aşağıdadır:

“Rocky Brands Wholesale LLC” firması standart karakterlerde yazılı “REBELICIOUS” markasının “ayak giysileri” için tescil edilmesi amacıyla 10 Eylül 2012 tarihinde USPTO’ya başvuruda bulunur. Başvuru, USPTO uzmanı tarafından aynı markanın önceden “Kişisel kullanım amaçlı kokular, parfümler” malları için tescilli olması ve bu nedenle başvuru ile belirtilen marka arasında karıştırılmanın ortaya çıkabileceği gerekçesiyle reddedilir. Bu noktada, okuyucuların bir kısmında ortaya çıkabilecek kafa karışıklığının giderilmesi amacıyla, USPTO’nun markaların benzerliği nedeniyle ortaya çıkabilecek nispi ret nedenlerini resen (ilana itirazın beklenmesi gibi bir zorunluluk olmaksızın) incelediği ve bu incelemeyi gerçekleştiren uzmanların markaların aynı Nicé sınıfına dahil malları veya hizmetleri içermesi gibi bir şartla bağlı olmadığı belirtilmelidir. Başvuru sahibinin ret kararına karşı itiraz etmesi üzerine, itiraz USPTO Temyiz Kurulu tarafından incelemeye alınır.

USPTO Temyiz Kurulu, itiraz hakkındaki kararını 9 Ekim 2014 tarihinde verir, kararda, ihtilaf karıştırılma olasılığına ilişkin genel tespitlere yer verilerek değerlendirilir:

Karıştırılma olasılığına ilişkin değerlendirmede dikkate alınması zorunlu iki ana faktör, markaların aynılığı veya benzerliği ve malların ve/veya hizmetlerin aynılığı veya benzerliğidir. İncelenen ihtilafta markalar aynıdır. Bu nedenle, bu faktör, yalnızca karıştırılma olasılığının tespit edilmesi ihtimalini artırmakla kalmaz, aynı zamanda karıştırılma olasılığının varlığı tespitine ulaşabilmek için gerekli olan malların benzerliğinin derecesini düşürür. Karıştırılma olasılığının varlığı sonucuna varabilmek için malların veya bunların satışa sunulduğu ticari kanalların aynı veya birbirleriyle rekabet eder nitelikte olması şart değildir. Malların bir şekilde birbirleriyle bağlantılı olması veya malların pazarlanması aşamasında, başvuru ve önceki tescil sahibinin mallarıyla karşılaşacak kişilerde bunların aynı veya bağlantılı ticari kaynaktan geldikleri kanaatinin ortaya çıkması yeterlidir. Önemli olan alıcıların malları karıştırması değil, bunun ötesinde malları ticari kaynağına ilişkin karıştırılma ihtimalinin bulunup bulunmadığıdır.

İncelenen vakada, başvuru sahibinin “ayak giysileri” ile önceki tescil sahibinin “parfümleri” arasında, her iki ürünün de insan vücuduna uygulanması (giyilmesi veya sürülmesi) hususu dışında, derhal ortaya çıkan açık bir benzerlik veya bağlantı bulunmamaktadır. Tersine, tescil sahibi insanların kokusuyla ilgili genellikle sıvı olan bir ürün sunarken, başvuru sahibi müşterilerin ayağını koruma veya süsleme amaçlı ürünler sunma niyetindedir. Başvuru sahibinin de belirttiği gibi bu mallar ne birbirinin ikamesidir ne birbirinin tamamlayıcısıdır ne de birbirleriyle rekabet eder niteliktedir.

Bununla birlikte, inceleme uzmanının da belirttiği üzere, karıştırılma olasılığının varlığı sonucuna varmak için bunların hiçbirisi şart değildir. Çeşitli mahkeme kararlarında belirtildiği üzere, inceleme konusu mallar birbirinden farklı olsa da ve türleriyle itibarıyla birbirleriyle bağlantılı olmasa da, bu mallar tüketici kitlesinin zihninde aynı ticari kaynaktan gelen mallarmış gibi değerlendirilebilir. İncelenen vakada, USPTO uzmanı, başvuru sahibi ve önceki tescil sahibinin markalarının kapsadığı malların bazı firmalar tarafından aynı markayla sunulduğunu, yani tek bir kaynaktan gelen ürünlermiş gibi değerlendirilebileceğini gösteren kanıtları sunmuş durumdadır.

Bu kanıtlardan ilki, uzmanın raporunda yer verdiği, ayak giysilerinin ve parfümlerin, aynı markayla aynı firma adına tescilli olduğunu gösteren (örneğin, WILBY, LIZ LUXE, PYLO, PINK EYELASH, ROCKERS IT’S DANGEROUS, TRUE RELIGION, HOUSE OF MRYSE, BUCKLE) delillerdir. USPTO uygulamasında göre; birbirinden farklı nitelikteki malları ve hizmetleri içeren ticaret sırasında kullanıma dayanan üçüncü kişilere ait tescilli markalar, bu markaların kullanımda olduğuna veya halkın bunlara aşina olduğuna dair kanıt oluşturmasa da, belirli bir dereceye kadar bu malların veya hizmetlerin tek bir ticari kaynaktan gelebileceğini gösteren delil teşkil edebilir.

Uzmanın sunduğu diğer kanıtlar ise, piyasada ayak giysilerinin ve parfümlerin aynı marka altında tek bir ticari kaynak tarafından aynı ticari kanalla (online satış sitesi) piyasaya sürüldüğünü gösteren (örneğin, POLO, TOMMY HILFIGER, HUGO BOSS, LACOSTE, CALVIN KLEIN, PERRY ELLIS, GUCCI, DIESEL, ED HARDY, NAUTICA, KENNETH COLE) delillerdir.

Bu kanıtlar parfüm ve ayak giysileri ürünlerinin belirgin farklılıklarını ortadan kaldırmamakla birlikte, en az 21 ticari kaynağın aynı markayla hem ayak giysisi hem de parfüm sunduğunu göstermektedir. Başvuru sahibi bu örneklerin çoğunun ünlü markalar olduğunu, yani tüketicilerin bu markalardan hem ayak giysisi hem de parfüm beklemeyi normal karşılayacağını öne sürmekte haklı olsa da, uzman tarafından tespit edilen örneklerin bir kısmı ünlü markalar değildir ve bu durum aynı markanın hem ayak giysileri hem de parfümler için kullanılmasının, sadece ünlü tasarımcılara ve ünlü markalara özgü olmadığını göstermektedir.

Bütün bu hususlar dikkate alındığında, uzmanın öne sürdüğü deliller, incelenen vakanın şartları göz önüne alındığında, Temyiz Kurulu’nun mallar arasında bağlantı bulunduğunu kabul etmesi için yeterlidir.

Temyiz Kurulu, belirli malların birbiriyle bağlantılı olduğunu gösteren müstakil kuralların olmadığını kabul etmekle birlikte, giyim eşyalarının kozmetikler ve parfümlerle bağlantılı mallar olarak kabul edildiğini gösteren çok sayıda kararın varlığını da belirtmektedir.

“…. kozmetikler ve kadın moda sektörüne dahil giyim eşyaları arasındaki yakından hissedilen bağlantı dikkate alındığında, bahsedilen malların yüksek derecede ilişki içerdiği ve aynı veya çok benzer markalarla satıldıklarında, tek bir ticari kaynaktan geldikleri çağrışımı yaratacakları (veya en azından bu doğrultuda karışıklığa yol açacakları) düşünülmektedir.” (Barbizon International, Inc., 217 USPQ 735, 737 (TTAB 1983); “Elbiseler ve sabunlar, kolonyalar dahil olmak üzere kişisel bakım ürünleri ile erkek gömleklerini, bu mallar üzerinde aynı veya benzer markanın eşzamanlı kullanımı halinde ticari kaynak bakımından karışıklığa yol açabilecek derecede bağlantılı mallar olarak kabul ediyoruz.” (re Christian Dior, S.A., 225 USPQ 533 (TTAB 1985); “Aynı markanın giysiler ve güzellik ürünleri veya kozmetikler için kullanımı halinde karıştırılma, yanılgı veya aldanmanın ortaya çıkacağı birçok kez belirtilmiştir. (re Arthur Holland, Inc., 192 USPQ 494 (TTAB 1976).

İncelenen vakada da kanıtlar benzer bir durumu işaret etmektedir. Kokuların ve ayak giysilerinin aynı marka altında satılması olağandışı bir durum değildir, buna bağlı olarak bu duruma aşina tüketiciler aynı markayla satılan parfümlerin varlığında ayak giysilerinin ticari kaynağı konusunda yanılgıya düşebilirler. Bu durum da, karıştırılma olasılığının varlığını kuvvetlendiren bir etkendir.

Buna ilaveten, başvuru sahibinin ve önceki tescil sahibinin malları herhangi bir kısıtlama içermemektedir ve ilgili kavramlar (ayak giysileri, parfümler) kapsamına girebilecek tüm malları içermektedir. Ayrıca, bu ürünlerin tüm ticari kanallar içerisinde hareket edebileceği ve her tip tüketiciye hitap edebileceği düşünülmektedir. İncelenen vakada, kanıtlar hem ayak giysilerinin hem de parfümlerin normal ticari kanallarda satışa sunulduğunu (mağazalar, online satış siteleri veya firmaların kendi web siteleri) göstermektedir. Dolayısıyla, taraflarının mallarının satışa sunulduğu ticari kanalların çakıştığı da görülmektedir. Ticari kanalların çakışması da karıştırılma olasılığının varlığını kuvvetlendiren bir etken niteliğindedir.

Belirtilen tüm hususlar ışığında, USPTO Temyiz Kurulu; markaların aynı, malların ve ticari sunum kanallarının bağlantılı olmaları gerekçeleriyle, markalar arasında karıştırılma olasılığının bulunduğu kanaatine ulaşmış ve başvuru hakkındaki ret kararını yerinde bulmuştur.

Ayak giysileri ve parfümlerin benzerliğinin ve bağlantısının tartışıldığı bu vaka kuşkusuz ilgi çekici niteliktedir. USPTO ve A.B.D. mahkemelerinin malların benzerliği veya ilişkisi konusundaki yaklaşımının malların fiziksel veya amaca ilişkin benzerliğinin veya malların karıştırılıp karıştırılmayacağının araştırılmasının ötesinde, mallar arasında ticari yaşamda bağlantı kurulup kurulmayacağı değerlendirmesine dayandığı açıktır. Marka incelemesi kimi zaman bizleri inceleme konusu malları didikleyerek aralarındaki farklılıkları ortaya çıkartma gayretkeşliğine yöneltse de, incelemenin asıl amacının “aralarındaki 7 farkı bulun oyunu” olmadığı, tersine, mallar arasında ortalama tüketicilerce ticari kaynak bakımından karıştırılma olasılığının ortaya çıkıp çıkmayacağını tespit etme yükümlülüğü olduğu unutulmamalıdır. Ülkemizde alt grup uygulaması ve mal / hizmet tebliğleri ile şablonlara indirgenmiş durumda olan ve marka incelemesi uygulayıcılarının ufkunu daralttığı kadar, hak sahiplerinin haklarının etkin biçimde korunmasının önündeki (kanaatimizce) en büyük engellerden birisini teşkil eden malların ve/veya hizmetlerin benzerliği konusundaki kalıpların yıkılması, kendi adıma geleceğe yönelik en önemli beklentilerimden birisidir.

 

Önder Erol Ünsal

Ekim 2014

unsalonderol@gmail.com

Kişi İsim ve Soyisimlerinden Oluşan Markalarda Karıştırılma Olasılığı İncelemesinin Esasları – Avrupa Birliği Adalet Divanı “Barbara Becker” Kararı (C-51/09)

Barbara_Becker

 

Kişi isim ve soyisimlerinden oluşan bileşke markalar incelenirken karşılaşılan temel zorluklardan birisi, tek başına aynı soyisimden oluşan bir üçüncü kişi markasının varlığı ve bu markanın bileşke markayla karıştırılması olasılığının öne sürülmesidir. Kanaatimizce, bu incelemenin tek bir kurala bağlı ve kolay olduğundan bahsedilmesi mümkün değildir.

 

Belirtilen zorluk, yalnızca Türkiye’ye özgü değildir, yurtdışında çoğu ofiste benzer durumlarda bileşke markayı oluşturan isim ve soyismin niteliği dikkate alınarak karar verilmekte, dolayısıyla isim ve soyisimlerden oluşan markalar hakkındaki kararlar, isim ve soyismin niteliğine göre farklılık gösterebilmektedir.

 

Bu yazıda, Avrupa Birliği Adalet Divanının 24/06/2010 tarihinde verdiği C-51/09 sayılı “Barbara Becker” kararının ve kararda yer verilen genel ilkelerin aktarılması suretiyle, isim ve soyisminden oluşan bileşke markaların önceden tescilli markalarla karıştırılması olasılığı hakkındaki Avrupa Birliği uygulamasının ana hatları açıklanmaya çalışılacaktır.

 

Alman giysi tasarımcısı ve model (aynı zamanda ünlü tenisçi Boris becker’in eski eşi) “Barbara Becker” kendi isminden ve soyisminden oluşan “Barbara Becker” markasının tescil edilmesi amacıyla 2002 yılında Topluluk Marka Ofisine (OHIM) başvuruda bulunur. Başvuru kapsamında 9. sınıfa dahil “Bilimsel, denizcilikle ilgili, haritacılıkla ilgili, fotografik, sinematografik, optik, tartma ve ölçümle ilgili, sinyalizasyonla ilgili, kontrolle (denetim) ilgili, can kurtarıcı ve eğitsel cihazlar ve aletler; ses veya görüntünün kaydı, iletimi veya yeniden üretimi için cihazlar; manyetik veri taşıyıcılar, kayıt diskleri; otomatik satış makineleri ve madeni para ile çalışan cihazlar için mekanizmalar; yazar kasalar, hesap makineleri, veri işleme donanımları, bilgisayarlar.”malları bulunmaktadır.

 

barbarabecker

 

OHIM’in başvuruyu ilan etmesinin ardından, 2004 yılında “Harman International Industries Inc.”, OHIM’de aynı mallar için önceden tescil edilmiş “Becker” ve “Becker Online Pro” markalarını gerekçe göstererek, başvurunun ilanına karşı itiraz eder.

 

OHIM İlana İtiraz Birimi, itirazı haklı bulur ve itiraz gerekçesi markalarla karıştırılma olasılığı gerekçesiyle başvuruyu reddeder. “Barbara Becker” başvurunun reddedilmesi kararına karşı itiraz eder. İtirazı inceleyen OHIM Temyiz Kurulu, “Barbara Becker” başvurusunu oluşturan kelimelerden “Becker” ibaresinin Almanya’da çok yaygın biçimde kullanılan bir soyismi olması, başvuru sahibi “Barbara Becker”in ünlü bir kişi olması, “Barbara Becker” ibaresin toplumun ilgili kesimi tarafından parçalara bölünerek değerlendirilmeyeceği, tersine bütün olarak algılanacağı gerekçeleriyle markalar arasındaki belirgin farkların karıştırılma olasılığını ortadan kaldıracağı sonucuna ulaşır ve başvuru hakkında verilen ret kararını kaldırır.

 

“Harman International Industries Inc.”, OHIM Temyiz Kurulu kararına karşı 2007 yılı Haziran ayında dava açar ve dava ilk olarak, Adalet Divanı Genel Mahkemesince görülür. Genel Mahkeme’ye göre, Temyiz Kurulu, markayı oluşturan unsurlardan “Becker” kelimesinin “Barbara” kelimesine kıyasla görece baskın niteliğini göz ardı ederek karar vermiştir, şöyle ki, soyismi konumundaki “Becker” kelimesi, isim konumundaki “Barbara” kelimesine nispeten daha güçlü bir ayırt edici niteliğe sahiptir. Ayrıca, Genel Mahkeme’ye göre, başvuru sahibi “Barbara Becker”in ünlü bir kişi olması, markaların kavramsal olarak benzer olmadıkları anlamına gelmemektedir. Buna ilaveten, Genel Mahkeme, “Becker” kelimesinin başvuruda görsel olarak baskın konumda olmasa da, soyadı olarak algılanacağı, bu haliyle markada bağımsız ayırt edici niteliğe sahip olduğunu ifade etmiştir. Sayılan hususlara ilaveten, markaların aynı ve benzer malları kapsamaları da göz önüne alındığında, Genel Mahkeme’ye göre, markalar arasında karıştırılma ihtimali ortaya çıkacaktır. Sayılan nedenlerle, Genel Mahkeme OHIM Temyiz Kurulu kararını iptal eder.

 

Başvuru sahibi “Barbara Becker”, Genel Mahkeme kararını Adalet Divanı nezdinde temyiz eder ve uyuşmazlık hakkında Adalet Divanı 24/06/2010 tarihinde C-51/09 sayılı kararı verir.

 

Adalet Divanı, davaya ilişkin değerlendirmesinde ilk olarak, karıştırılma olasılığına ilişkin bazı tespitleri sıralamıştır:

 

Yerleşik içtihada göre, halkın malların veya hizmetlerin aynı işletmeden veya ticari olarak bağlantılı bir işletmeden geldiğine inanması riski karıştırılma olasılığını ortaya çıkartır. Halkın bir bölümünde ortaya çıkacak karıştırılma olasılığı, inceleme konusu ihtilafa ilişkin tüm faktörler dikkate alınarak, bütüncül olarak değerlendirilmelidir.

 

Karıştırılma olasılığına ilişkin bütüncül değerlendirme yapılırken, ihtilafın konusu markaların görsel, işitsel veya kavramsal benzerliği, işaretlerin bütün olarak oluşturdukları izlenim esasında incelenmelidir, ancak bu yapılırken işaretlerin ayırt edici ve baskın unsurları özellikle dikkate alınmalıdır. Karıştırılma olasılığına ilişkin genel değerlendirmede, malların veya hizmetlerin ortalama tüketicisinin markalara ilişkin algısı belirleyici etkiye sahiptir. Bu bağlamda, ortalama tüketiciler markayı genellikle bütün olarak algılar ve markanın çeşitli detaylarına ilişkin kapsamlı bir analize girişmez.

 

Ortalama tüketicilerin markayı bütün olarak algıladıkları olağan duruma karşın, bazı hallerde, önceden tescilli bir markanın, bir bileşke markada üçüncü bir tarafça kullanımı, bu unsur markanın baskın unsurunu teşkil etmese de, bileşke markada bağımsız ayırt edici niteliğe sahip olabilir. Böyle hallerde, bileşke markanın oluşturduğu bütünsel algı, halkın malların ve hizmetlerin en azından ticari olarak bağlantılı firmalardan geldiğine inanması haline yol açabilir ki, bu durumda karıştırılma olasılığının ortaya çıktığı kabul edilmelidir.

 

Adalet Divanına göre, incelenen vakada Genel Mahkeme, (1) AB’nin bir bölümünde tüketicilerin soyisimlerine, isimlere kıyasla daha büyük oranda ayırt edici nitelik atfettiklerini, dolayısıyla incelenen markada “Becker” kelime unsurunun “Barbara” kelime unsuruna göre daha güçlü bir ayırt edici niteliğe sahip olduğunu, (2) “Barbara” kelimesinin bir ön isim olması, buna karşın markaların aynı soyismini içermeleri nedeniyle “Barbara Becker” ibaresinin ünlü bir kişi ismi-soyismi olmasının markaların benzerliğini etkilemeyeceğini, (3) “Becker” ibaresinin soyismi olarak algılanacağı, bu nedenle başvuruda bağımsız ayırt edici niteliğe sahip olduğunu, öne sürerek markaların benzer olduğunu belirlemiştir.

 

Buna karşın, Adalet Divanı aşağıdaki tespitleri yapmıştır:

 

“Avrupa Birliğinin bir bölümünde, kural olarak soyisimlerinin, isimlere göre daha ayırt edici olduğunu kabul etmek mümkün olsa da, her vaka kendi özel şartları çerçevesinde değerlendirilmelidir ve özellikle, ayırt edici karakter incelenirken, ilgili soyisminin sıradışı veya tersine yaygın kullanıma konu olup olmadığı dikkate alınmalıdır. İncelenen vakada, “Becker” soyismi, Temyiz Kurulunca tespit edildiği gibi yaygın kullanılır niteliktedir.

 

Buna ilaveten, ismini ve soyismini bir arada tescil ettirmek isteyen kişinin ünlü bir kişi olup olmadığı da dikkate alınmalıdır, şöyle ki, bu husus açıkça, kamunun ilgili kesiminin markayı algılayış biçimini etkileyecektir.

 

Ayrıca, bileşke bir markada, soyisminin her vaka özelinde, sadece soyismi olarak algılanacağı gerekçesiyle bağımsız ayırt edici role sahip olduğunun kabul edilmesi mümkün değildir. Bağımsız ayırt edici role ilişkin tespit her vakaya ilişkin özel şartların incelenmesine dayanabilir.

 

Aksi yöndeki değerlendirme, ilgili soyismi çok yaygın kullanılsa da veya ön ismin eklenmesi kamunun ilgili kesiminin kavramsal algısını değiştirse de, önceden tescilli bir soyismine dayanılarak, isim ve aynı soyisimden oluşan başvurulara ilişkin olarak yapılan her itirazın kabul edilmesi gerektiği sonucuna yol açacaktır.”

 

Sayılan tüm nedenler ışığında, Adalet Divanı, Genel Mahkeme kararının incelenen vakaya ilişkin tüm özel şartlar değerlendirilmeden alındığı, dolayısıyla hukuken hatalı olduğu sonucuna ulaşmıştır. Bu çerçevede, Genel Mahkeme kararı iptal edilmiş ve dava yeniden incelenmek üzere Genel Mahkemeye iade edilmiştir.

 

“Barbara Becker” kararında, isim ve soyisminden oluşan başvurulara karşı önceden tescilli aynı soyismi gerekçe gösterilerek yapılan itirazlarda, itirazın vakanın diğer şartları incelenmeden kabul edilmemesi gerektiğinin altı çizilmiştir. Adalet Divanı, bazı AB ülkelerinde, kural olarak soyisimlerinin, isimlere göre daha ayırt edici olduğunu kabul edilmesinin mümkün olduğunu belirtse de, her durumda vakanın diğer şartları da incelenmelidir. Vakanın diğer şartları ile kast edilen ise özellikle, ilgili soyisminin yaygın veya nadir kullanıma konu olmasına ve isim ve soyisminin bütün olarak ünlü – bilinen bir kişinin ismi olmasına ilişkin incelemedir. Adalet Divanına göre, ünlü – bilinen kişilerin isim ve soyisimleri söz konusu olduğunda, kamunun ilgili kesiminin algısı açıkça bu husustan etkilenecektir. Ayrıca, ilgili soyisminin yaygın kullanıma konu olması veya sıradışı nitelikte olması da markanın ayırt edici niteliğini etkileyecektir.

 

Dikkatli okuyucular aynı konuda, çok benzer içerikteki düzenlemenin TPE Marka İnceleme Kılavuzunda bulunduğunu fark etmiştir (http://www.turkpatent.gov.tr/dosyalar/haber/Marka_Karar_Kriteri_TR.pdf, s.94): Bir marka isim ve soy isminden oluşuyorsa, genellikle soy ismin ayırt edici niteliği isme göre daha yüksektir. Bu nedenle Avrupa Toplulukları Adalet Divanı Genel Mahkemesi içtihadında soy ismi genellikle baskın unsur olarak kabul edilir. (Avrupa Toplulukları Adalet Divanı Genel Mahkemesi, T-11-09, p.34, James Jones – Jack & Jones; Avrupa Toplulukları Adalet Divanı Genel Mahkemesi, T-259-06, p.34, Manso de Velasco – Velasco; Avrupa Toplulukları Adalet Divanı Genel Mahkemesi, T-40-03, p.63-65, Julian Murua Entrena – Murua). Bununla birlikte değerlendirmede; soy isminin yaygınlığı, alışılmışlığı, sıradanlığı gibi hususlar dikkate alınmalıdır. Ayrıca, isim-soy ismi kombinasyonunun işaret ettiği kişinin toplumdaki bilinirliği de, bu husus toplum algısını açık biçimde etkileyeceğinden, göz önünde bulundurulmalıdır.” Dolayısıyla, mevcut haliyle Türk uygulamasının en azından teorik olarak Adalet Divanı yaklaşımıyla paralellik içerdiğinin dile getirilmesi yanlış olmayacaktır.

 

“Barbara Becker” kararı, marka incelemesinde şabloncu ve indirgemeci yaklaşımlardan kaçınılması gerektiğini bir kez daha tekrar etmiştir. Marka incelemesini şablonlara – matematik formüllere indirgemeye çalışan ve maalesef ülkemizde hayli sıklıkla karşılaşılan düşünce sistematiğine karşı şanslıyız ki, marka incelemesi sadece Türkiye’de yapılmıyor ve iyi ki, Adalet Divanı kararları var ve onları okuyup algılayabilecek durumdayız.

 

Önder Erol Ünsal

Haziran 2014

unsalonderol@gmail.com

 

 

Bileşke Kelime Markalarında Karıştırılma İhtimalinin Değerlendirilmesi – Topluluk Marka Ofisi (OHIM) Uygulaması

Oami-Back-2008_big

Bileşke kelime markasını oluşturan kelime unsurlarından birisinin önceden üçüncü bir kişi adına tescilli bir marka olması durumunda karıştırılma olasılığının ortaya çıkıp – çıkmayacağı sorusuna yönelik olarak Avrupa Birliği Adalet Divanının verdiği “Thomson Life” önyorum kararını http://wp.me/p43tJx-9S bağlantısından erişebileceğiniz yazıda ana hatlarıyla aktarmıştık.

Önyorum kararında yer verilen genel ilke çerçevesinde İç Pazarda Uyumlaştırma Ofisinin (OHIM) uygulamasının hangi yönde şekillendiğinin aktarılması ise bu yazının konusunu oluşturmaktadır. Yazı içerisinde aktarılacak veriler, OHIM uygulamasının genel çerçevesinin çizildiği OHIM Marka Kılavuzunun İlana İtiraz – Aynılık ve Karıştırılma Olasılığı – Bütünsel Değerlendirme bölümünden aktarılacaktır (bkz. https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/trade_marks/Guidelines/15_part_c_opposition_section_2_identity_and_likelihood_of_confusion_chapter_8_global_assessment_en.pdf; s. 29-33).

Yazı içeriğinde aktarılacak veriler, bileşke bir kelime markasında yer alan kelime unsurlarından birisinin önceden üçüncü bir kişi adına tescilli olması durumunda, ilana itiraz aşamasında karıştırılma olasılığı incelemesinin ne şekilde yapılması gerektiği hususuna ışık tutmaktadır. Buna karşılık, ortak kelime unsurunun kişi ismi veya soyismi olması durumunda yapılması gereken değerlendirme, aynı kılavuzun başka bir başlığında incelenmiştir (bkz. yukarıdaki bağlantı s. 16-22). Dolayısıyla, kişi isimleri veya soyisimlerinin markaların ortak kelime unsurunu teşkil etmesi halinin bu yazı kapsamından ayrı biçimde incelenmesi gerektiğini ve bu hususa ilişkin ayrı bir yazı yazacağımızı başlangıçta belirtmemiz yerinde olacaktır.

Adalet Divanı “Thomson Life” önyorum kararında takip eden ana ilkeyi ortaya koymuştur: “Malların veya hizmetlerin aynı olduğu hallerde, ihtilafa konu işaretin, üçüncü bir tarafa ait bir şirket ismi ve bileşke markanın ortaya çıkardığı bütünsel izlenimi tek başına oluşturmasa da, bileşke marka içerisinde bağımsız ayırt edici bir güce sahip tescilli bir markanın bir arada kullanılmasından oluşturulduğu durumda, Direktif madde 5(1)(b) kapsamında halkın bir kısmında karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkabileceği şeklinde yorumlanması gerekmektedir.”

“Thomson Life” önyorum kararından önce, benzer içerikteki ihtilaflar hakkında Adalet Divanı İlk Derece Mahkemesince alınan iki diğer kararda ise takip eden yorumlar yapılmıştır: “Bir markanın önceki markaya eklenmiş bir diğer kelimeden oluşması iki markanın benzer markalar olduğu yönünde bir göstergedir.” (Karar no: T-22/04, 04/05/2005, “Westlife”, paragraf: 40); “Birlikte bir kelime markasını oluşturan iki kelimeden birisi, tek kelimeden müteşekkil önceki bir kelime markasıyla, görsel ve işitsel bakımlardan aynıysa, ve bu kelimeler kamunun ilgili kesimi açısından, birlikte veya başka unsurlardan ayrı biçimde kavramsal bir karşılığı işaret etmiyorsa, inceleme konusu markalar bütün olarak değerlendirildiğinde, normal şartlarda markaların benzer olduğu kabul edilmelidir.” (Karar no: T-286/02, 25/11/2003, “Kiap Mou”, paragraf: 39).

Yukarıda yer verilen kararlar sonrası Adalet Divanınca verilen “Thomson Life” önyorum kararı sonrası uygulamanın anahatları genel itibarıyla şekillenmiş ve bir kelime unsurunun markalarda ortak olarak yer almasının markaların benzerliği sonucuna yol açıp açmayacağı konusunda iki temel faktörün belirleyici olacağı kanaatine varılmıştır:

a-     Ortak kelime unsuru fark edilebilir (recognisable) konumda mıdır?

b-     Ortak kelime unsuru bağımsız bir ayırt edici role (independent distinctive role) sahip midir?

Belirtilen iki temel faktörün ne şekilde değerlendirildiğinin OHIM karar kılavuzunda yer bulduğu haliyle aktarılması, bir kelime unsuru ortak olan bileşke markalar bakımından karıştırılma olasılığı değerlendirmesi hakkında daha net bir fikir verecektir.

a-    Fark edilebilir (recognisable) unsur:

Ortak kelime unsurunun bileşke markada, ayrı (ayrık) biçimde fark edilir nitelikte olması önem arz etmektedir. Ayrı biçimde fark edilirlik hali, ortak kelime unsuur ile diğer kelime arasında boşluk veya “-“ işareti bulunmasından veya ortak kelime unsurunun açık bir anlamının bulunması nedeniyle ayrı bir unsur olarak algılanmasından kaynaklanabilir.

Adalet Divanı İlk Derece Mahkemesine göre “Kelime(ler)den oluşan bir işaretle karşılaşan ortalama bir tüketici, işareti belirli bir anlama karşılık gelen veya anlamlı kelimeleri anımsatan parçalara bölecektir”. (Karar no: T-356/02, 06/10/2004, “Vitakraft”, paragraf: 51, karar Adalet Divanının C-512/04 sayılı kararı ile onanmıştır.)

Buna karşın, markaların bir harf dizisini ortak olarak içermeleri benzerlik için yeterli değildir. Kararlar, tescilli bir işaretin diğer işarette yer alması münhasır gerekçesine dayandırılmayacaktır.

Aşağıda yer verilen örnekler, OHIM marka kılavuzunda yer almaktadır ve kelime unsurunun markalarda ortak olarak yer almasının fark edilebilir olmadığı halleri göstermektedir:

thomson1

Buna karşılık aşağıda yer verilen örneklerde, ortak unsurun anlamlı bir kelime olması nedeniyle, halkın ilgili kesiminin, kelimeyi mantıklı biçimde parçalara böleceği belirtilmiştir:

 thomson2

Aşağıdaki örneklerde ise, ortak kelime unsurunun ayrı bir kelime olması nedeniyle fark edilebilirlik hususunun açık biçimde ortaya çıktığı ifade edilmiştir:

 thomson3

OHIM marka kılavuzuna göre, ortak kelime unsurunun, bileşke markanın ilk ya da ikinci kelimesi olması durumu değiştirmeyecektir. Özellikle, incelemeye konu markanın bileşke marka olması halinde, bileşke markanın ortak kelime unsurunu ilk ya da ikinci unsur olarak içermesi önem arz etmemektedir.

b-    Bağımsız ayırt edici rol (independent distinctive role):

İşaretler arasında karıştırılma olasılığının tespit edilebilmesi için bileşke markanın ortaya çıkardığı bütünsel izlenimde ortak kelime unsurunun baskın (dominant) konumda olması şart değildir. (Karar no: C-57/08 P, 11/12/2008, “Activy Media Gateway”, paragraf: 53; (Karar no: C-120/04, 06/10/2005, “Thomson Life”, paragraf: 32.)

Bununla birlikte, ortak kelime unsurunun ayırt edici gücü zayıf veya görsel olarak göz ardı edilebilir (önemsiz) bir unsur olması halinde, genellikle karıştırılma olasılığının bulunmadığı sonucuna varılacaktır. Önceki markayı oluşturan kelimenin sonraki bileşke markada aynen kullanılması ve bileşke markada bağımsız bir role sahip olması, ortak unsurun ayırt edici olmaması veya diğer unsurların ortak unsurdan önemli olması halinde, karıştırılma olasılığı sonucuna yol açmayacaktır.

Bileşke işaretlerle, tek kelimeden oluşan işaretlerin benzerliği analiz edilirken, ortak unsurun ve farklı unsurların ayırt edicilik derecesi özel önem taşımaktadır. Ortak unsurun zayıf bir işaret olması halinde karıştırılma olasılığı ortaya çıkmayacaktır. Aşağıdaki örnekler OHIM marka kılavuzunda yer almaktadır ve ortak kelime unsurunun ayırt edici gücünün zayıflığı nedeniyle karıştırılma olasılığının ortaya çıkmayacağı halleri göstermektedir:

 thomson4

Buna karşın, bileşke markanın içerdiği diğer (ortak olmayan) kelime unsurunun ayırt edici gücünün daha düşük olduğu hallerde AB mahkemeleri karıştırılma olasılığının ortaya çıkabileceğini belirtmiştir (bkz. aşağıdaki örnek):

 thomson5

c-     İlave (ortak olmayan) unsurların önemi:

Önceden tescilli bir kelime markasın içeren bileşke markalara yönelik karıştırılma olasılığı incelemesinde dikkate alınması gereken bir diğer faktörse, farklı (ortak olmayan) unsurların, işaretlerin oluşturduğu genel izlenimdeki önemi ve ağırlığıdır. Ortak olmayan unsurların uzunluğu, yapısı veya görünümü gibi unsurlar aşağıdaki örneklerde, işaretler arasında karıştırılma olasılığının bulunmadığı sonucuna varılmasını sağlamıştır:

 thomson6

Yapılan tüm açıklamalar ışığında OHIM Marka Kılavuzunda incelemeyi gerçekleştirecek uzmanlara aşağıdaki tavsiyelerde bulunulmuş ve bileşke kelime markasını oluşturan kelime unsurlarından birisinin önceden üçüncü bir kişi adına tescilli bir marka olması halinde takip eden hususlar dikkate alınarak karar verilmesi istenmiştir.

İhtilafa konu markalardan biri veya bu markanın bir bölümü, diğer markada aynen yer alıyorsa, aşağıdaki durumlar hariç olmak üzere, markaların benzer olduğu kabul edilecektir:

  • Ortak unsurun diğer markada fark edilebilir (recognisable) halde olmaması (örneğin, PARAVAC v. ARAVA).
  • Diğer markaya eklenen unsurların açık olarak markanın bütünsel olarak oluşturduğu algıya hakim olması (örneğin, P&G PRESTIGE  BEAUTE v. PRESTIGE).
  • Farklı kelime unsurlarının eklenmesi yoluyla diğer markanın kavramsal bakımdan farklılık kazanması (örneğin, LINE v. SKYLINE).
  • Ortak kelime unsurunun ayırt edici niteliğinin düşük olması veya tanımlayıcı bir terime yakın olması (örneğin, ACTIVY MEDIA GATEWAY v. GATEWAY).

Diğer tüm durumlarda, bir işaretin bir diğer işarette tamamen yer alması halinde, uygulanacak temel kural, işaretlerin benzer olduğu yönünde olacaktır. Buna ilaveten, mallar aynı veya yüksek derecede benzerse ve diğer faktörler nedeniyle tespit olumsuz yönde etkilenmeyecekse, sonuç karıştırılma olasılığının varlığı şeklinde gerçekleşecektir.

Bu kabuller, her iki işaretin de ortak kelime unsuruna ilaveten farklı – ek kelime unsurları içermesi halinde de uygulanabilecektir. Bununla birlikte, her iki işaretin ortak kelime unsuruna ilaveten farklı kelime unsurları içermesi halinde, tek bir kelime unsurunun ortaklığı genellikle karıştırılma olasılığının varlığı sonucuna yol açmayacaktır. Bu tip durumlarda, ortak kelime unsurunun her iki işaretin bütünsel izlenimine etkisi, farklı kelime unsurlarının bütünsel izlenime etkisiyle karşılaştırılmalıdır. Bu bağlamda, incelemeye konu her iki işarette ek kelime unsurlarının yer alması hali, tek kelimeden müteşekkil bir markayı oluşturan kelimenin bir bileşke markada aynen yer alması haline kıyasla, tek kelimenin markalarda ortak olarak yer alması hususunun önemini azaltacaktır.   

OHIM Marka İnceleme Kılavuzunun ilgili bölümünün aktarılmasından oluşan bu yazının sonuç ve uygulama ilkesi bölümünü teşkil eden yukarıda koyu karakterlerle yazılı kısımdan anlaşılacağı üzere, incelemede ortak kelime unsurunun varlığı kadar, bu unsurun ayırt edici gücü, bileşke markanın ayrı bir kavramsal karşılığının bulunup – bulunmaması, diğer (farklı) kelime unsurlarının niteliği, ortak kelime unsurunun bileşke markadaki fark edilirliği gibi hususlar da önem kazanmaktadır. Bu itibarla, OHIM uygulamasında, kelime markalarının bir kelime unsurunu ortak olarak içermesinin -şablon biçimde- her halükarda, markaların benzerliği sonucuna yol açacağının kabul edilmediği görülmektedir. Bunun aksine, öncelikle bu tip bir durumda, hangi hallerde markaların benzerliğinin ortaya çıkmayacağı öncelikli olarak belirlenmiş ve bu hallerin sayılmasının ardından, diğer hallerde markaların benzerliği yönünde genel bir kabulün geçerli olması gerektiği belirtilmiştir. Buna ilaveten, her iki markanın da ortak kelime unsuruna ilaveten farklı kelime unsurları içermesi halinde, aynı ve farklı unsurların bütünsel izlenime etkisinin değerlendirmeye alınması gerektiği ve sonucun bu kıyaslamanın ardından oluşturulması gerektiği ifade edilmiştir.

Son olarak, yazının başında belirttiğimiz bir diğer özel halin, yani kişi isimleri veya soyisimlerinin markaların ortak kelime unsurunu teşkil etmesi halinin, OHIM Marka Kılavuzunda ayrı bir başlıkta incelendiğini, dolayısıyla bu yazının konusu olmadığını ve bizim de bu konuya ilişkin ayrı bir yazı yazacağımızı tekrar etmemiz yerinde olacaktır.

Önder Erol Ünsal

Şubat 2014 

Bileşke Kelime Markalarında Kelime Unsurlarından Birisinin Önceden Tescilli Olması Durumunda Karıştırılma İhtimalinin Varlığı – Adalet Divanı “Medion v. Thomson” Kararı (C-120/04)

massconfusion

Markalar arasındaki karıştırılma olasılığı tespit edilirken, önceki markanın ayırt edici gücü, varsa bilinirliği de göz önüne alınarak, markaların görsel, işitsel ve kavramsal benzerliği ve malların ve/veya hizmetlerin benzerliği sonucu ortaya çıkan genel değerlendirme esas alınır. Genel algı, ilgili malların ve/veya hizmetlerin ortalama tüketici grubu bakımından ortaya çıkacağı varsayılan algıdır.

Avrupa Birliği marka h