(Görsel http://www.milieuhomegoods.com/parchment-books-series-of-12/ adresinden alınmıştır.)

Avrupa Birliği Adalet Divanının, 13 Ekim 2007 tarihli C-234/06 sayılı “Bainbridge” kararı, bir marka serisinin veya marka ailesinin içerisinde olma zannıyla ortaya çıkabilecek karıştırılma veya çağrıştırma ihtimali hususunu irdeleyen önemli bir karardır.

 

Önceki marka sahibinin seri markaları içine dahil olmaktan veya daha doğru bir tabirle, tüketicilerin bir markayı, üçüncü bir kişiye ait bir marka serisinin veya marka ailesinin devamı niteliğinde bir marka zannederek, malların veya hizmetlerin kaynağı konusunda yanılgıya düşmesinden kaynaklanacak karıştırılma veya çağrıştırma ihtimali uygulamada sıklıkla öne sürülen bir ilana itiraz gerekçesidir.

 

Seri marka kavramıyla uygulamada sıklıkla karşılaşılmakla birlikte konu hakkındaki tanımların veya sınırların belirgin ve yeterli olduğundan söz etmek mümkün değildir. Bu nedenle seri marka veya bir marka ailesinin dahilinde olmak gibi kavramların Adalet Divanı tarafından ne şekilde yorumlandığının aktarılması ve bu amaç doğrultusunda “Bainbridge” kararındaki temel tespitlerin aktarılması kanaatimizce yerinde olacaktır.

 

“Bainbridge” davası oldukça uzun ve detaylı bir karar olduğundan yazı boyunca kararın yalnızca seri marka kavramı ile ilgili bölümü değerlendirilecek ve aktarılacaktır.

 

Dava konusu uyuşmazlık esasen, Topluluk Marka Ofisine (OHIM) “Bainbridge” markasının tescil edilmesi için başvuran “F.M.G. TEXTILES SRL” ile bu başvurunun tescil edilmemesi için “bridge” ibaresini içeren 11 adet markasıyla (bridge, old bridge, the bridge basket, the bridge, footbridge, the bridge wayfarer, over the bridge) karıştırılma olasılığı gerekçesini öne süren “IL PONTE FINANZIARA SPA” arasında yaşanmaktadır. “Bainbridge” başvurusuna karşı yukarıda belirtilen markalar gerekçe gösterilerek yapılan itiraz OHIM itiraz birimi ve ardından OHIM Temyiz Kurulu tarafından reddedilir. OHIM Temyiz Kurulunun itirazı reddetme gerekçesi, itiraz gerekçesi markalardan 5’inin kullanılmaması (Topluluk Marka Tüzüğüne göre, itiraz gerekçesi markaların tescilinden sonra 5 yıl geçmişse, bunlara dayalı itirazlarda, kullanımlarının ispatlanması gerektiği belirtilebilir), kalan 6 adet markanın ise bir marka serisi oluşturmaya yetecek derecede kullanılmamış olmalarıdır. Temyiz Kurul sonuç olarak markalar arasında karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkmayacağını belirtmiştir.

 

“IL PONTE FINANZIARA SPA” bu karara karşı dava açar ve dava Adalet Divanı İlk Derece Mahkemesi tarafından görülür. İlk Derece Mahkemesi, itiraz sahibince bir marka serisi oluşturdukları iddia edilen markaların tümünün veya bir marka ailesi oluşturmaya yetecek derece miktarının kullanıldığını gösterir kanıtlar sunulmaması nedeniyle OHIM Temyiz Kurulunun seri markalar gerekçeli itirazı reddetmesi hususu da dahil olmak üzere, Temyiz Kurulunun kararını yerinde bulur. “IL PONTE FINANZIARA SPA” bu kararı da yerinde bulmaz ve Adalet Divanı nezdinde kararı temyiz eder.

 

Adalet Divanı davayı C-234/06 sayı ile inceler. Bu yazı kapsamında, daha önce de belirttiğimiz üzere, kararın yalnızca seri markalar ile ilgili kısımlarını aktarmakla yetineceğiz. Kararın tamamını incelemek isteyenlerin karara http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d58bbeef61e80d40f89ec2ffccdeee7951.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4OahmQe0?text=&docid=62798&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3526211 bağlantısından erişmesi mümkündür.

 

Adalet Divanı kararının 54.-67. paragraflarında davacının marka serisine veya marka ailesine dahil olma esaslı karıştırılma olasılığı iddiasını incelemiştir. Adalet Divanı, kararın 63.—66. paragraflarında, bu konuda takip eden önemli saptamaları yapmıştır:

 

“63. Halkın, malların veya hizmetlerin aynı işletmeden veya ekonomik olarak bağlantılı bir işletmeden geldiğini düşünmesi durumunda, Topluluk Marka Tüzüğü 8/1-(b) bendi anlamında karıştırılma ihtimali ortaya çıkar. Bir marka ailesi veya markalar serisi söz konusu olduğunda, karıştırılma ihtimali daha özel olarak, tüketicinin mal ve hizmetlerin kaynağına veya menşeine ilişkin olarak yanılgıya düşmesi veya hatayla markanın -başka bir firmaya ait- bir marka ailesinin veya markalar serisinin parçası olduğunu düşünmesi olasılıklarından kaynaklanır.

 

64. Hukuk sözcüsünün görüşünün 101. paragrafında belirttiği üzere, bir marka ailesi veya markalar serisi oluşturabilecek sayıda marka olmadığı sürece, hiçbir tüketiciden, bu marka ailesinin veya markalar serisinin ortak unsurunu tespit etmesi ve/veya bu marka ailesi veya markalar serisi ile aynı ortak unsuru içeren bir başka markayı ilişkilendirmesi beklenemez. Buna bağlı olarak, başvurusu yapılan markanın bir marka ailesine veya markalar serisine ait olması nedeniyle halk nezdinde yanılgı olasılığının ortaya çıkması için, marka ailesine veya markalar serisine dahil olan önceki markaların piyasada mevcut olması (kullanılıyor olması ç.n.) gerekir.

 

65. Bu bağlamda, davacının iddia ettiğinin aksine, İlk Derece Mahkemesi, önceki markaların kullanımına ilişkin kanıt talep etmekten ziyade, bunların bir kısmının kullanımının bir marka ailesi veya markalar serisi oluşturmaya yeterli olup olmadığını ve bu şekilde karıştırılma olasılığı değerlendirmesinde bir marka ailesinin veya markalar serisi oluşup oluşmadığını gösterebilecek kullanım kanıtını talep etmiştir.

 

66. Belirtilen nitelikte kullanıma rastlanılmadığından, İlk Derece Mahkemesinin; – Temyiz Kurulunun  davacı tarafından öne sürülen marka serilerinden kaynaklanan koruma talebini dikkate almama yetkisi bulunmaktadır – yönündeki kararı yerindedir.”

 

Adalet Divanının “Bainbridge” kararında yaptığı yorum, marka serileri gerekçeli itirazların, ancak seriye dahil markaların piyasada fiilen kullanılmaları durumunda kabul edilebileceğini göstermektedir. Adalet Divanına göre, bir marka ailesi veya markalar serisi gerekçe gösterilerek yapılan itirazlarda, öncelikle bir marka ailesi veya markalar serisi oluşturabilecek sayıda markanın varlığı aranacak (Adalet Divanı bu konuda minimum sayı belirtmemiştir, ancak kullanılan “sufficient number – yeterli sayıda” marka terimi, bu sayının birden fazla marka olduğunu göstermektedir.), ardından marka ailesine veya markalar serisine dahil markaların piyasada fiilen kullanılıp kullanılmadığına göre karar verilecektir. Şöyle ki, Adalet Divanına göre, yeterli sayıda markanın kullanımı olmadan, hiçbir tüketiciden bir marka ailesine veya markalar serisine dahil markaların ortak unsurlarını tespit ederek, bu unsuru, başka bir markada yer alan aynı unsurla ilişkilendirmesi beklenemez.

 

Adalet Divanının “Bainbridge” kararında getirdiği yorum, Alman Federal Adalet Mahkemesinin marka serilerinden kaynaklanacak karıştırılma ihtimali hakkında önceden verdiği “BIG” ve “BANK 24” kararlarıyla da paralellik içermektedir.  http://servicemarks.blogspot.com/2007/09/ecj-endorses-concept-of-serial-marks.html bağlantısından görülebilecek yazıda belirtildiği haliyle, Federal Adalet Mahkemesi marka serilerinden bahsedebilmek için aşağıdaki kriterlerin yerine getirilmesi gerektiğini ortaya koymuştur:

 

•  Halk, bir firmanın birkaç markasının ortak kökünü oluşturan unsuru, tek bir marka sahibini işaret eden ortak bir kaynak göstergesi olarak algılamalıdır.

• Halk, belirtilen nitelikteki ortak kök unsura dayanan bir markayı bir firmaya, ancak o firmanın söz konusu unsuru başka birkaç markada daha kullandığını bilmesi ve özellikle, ortak kök unsurun firmanın kendisi için akılda kalıcı bir sözcük olarak kullanılması durumunda bağlayacaktır.

• Ortak kök unsur tanınmışsa, bu markalar serisinin oluşmasının lehinde bir husustur.

• Bütün bunların sonucunda, marka serilerinin esası, sadece belirli sayıda  – kullanılan veya kullanılmayan – markanın varlığı değil, bir marka serisinin fiili kullanımı nedeniyle halkta oluşan algı olmalıdır.

 

Adalet Divanının “Bainbridge” kararı ve Alman Federal Adalet Mahkemesinin yorumları esasında, bir marka serisinden bahsetmenin ancak, aynı kök unsuru içeren birkaç markanın varlığı ve bu markaların fiili kullanımı nedeniyle, bu kök unsurun halk tarafından bir firmaya bağlanması halinde mümkün olacağı ortaya çıkmaktadır. Kanaatimizce son derece yerinde olan bu yorumun, ülkemizdeki uygulamalarda da esas olarak kabul edilmesi yerinde olacaktır.

 

Sadece tek bir markaya dayanarak yapılan -seri marka olarak algılanma gerekçesiyle karıştırılma ihtimali ortaya çıkacaktır- içerikli itiraz dilekçeleriyle ve bu iddianın kabul gördüğü idare veya yargı kararlarıyla ülkemiz uygulamasında karşılaşılmaktadır. Bu tip değerlendirmelerin, kavram kargaşası nedeniyle, markalar serisi kavramını, özel bir durum olmaktan çıkartarak, dar anlamda karıştırılma olasılığıyla (önceki tarihli tescilli bir markayla benzer mallar veya hizmetler için sonraki tarihli markanın varlığı) aynı düzlemde değerlendirmekten kaynaklandığı söylenebilir. Görüşümüz, kavramların doğru anlamlarında kullanılması ve markalar serisine dahil olma zannıyla karıştırılma veya çağrıştırma ihtimali kavramının, durumun gerektirdiği özel şartlar bağlamında incelenmesidir. Bununla birlikte, uluslararası nitelikteki marka kavramlarının çoğunun gerçek ve doğru anlamlarının dışında kullanıldığı marka uygulamalarımızda, (vekiller, idare ve yargı bütünü açısından) bu beklentinin şimdilik iyimser bir beklenti olarak kalacağı şüphesizdir.

 

Önder Erol Ünsal

Temmuz 2013