Kategori: Markanın Kullanımı

Üç Boyutlu Şekil Markalarının Ciddi Kullanımının Kanıtlanmasındaki Zorluklar

Ferrari Örneği C 30 743 sayılı EUIPO İptal Birimi Kararı

“Arkanda neyin kaldığının bir önemi yoktur.”

(What’s behind you doesn’t matter.)

Enzo FERRARI

Bu yazının konusu olan uyuşmazlık için belki de en uygun söz manidar şekilde Enzo Ferrari tarafından söylenmiştir. Dünya tarihine soyadı ile damga vuran nadir insanlardan biri olan Enzo Ferrari, Nicolaus August Otto’nun 1867 tarihinde dört zamanlı çalışan motoru icat etmesinden bu yana gelmiş geçmiş en pahalı araç olan 250 GTO’nun üreticisidir. Bahsettiğim 1963 model 250 GTO Ferrari, bir klasik otomobil için ödenen en yüksek bedel olan 70 milyon dolarlık fiyatla kendine alıcı bulmuştur. Bunun yanı sıra, bir açık arttırmada satılan en pahalı araba unvanı ise 48 milyon dolarla 1962 tarihinde üretilen 250 GTO Ferrari’ye aittir. Fiyatlardan da anlaşılacağı üzere, 250 GTO model Ferrariler zamanımızın en değerli ve sembolik arabalarındandır.

Ferrari firmasının 1962-1964 yılları arasında ürettiği bu model arabalardan sadece 39 adet bulunmaktadır. Öte yandan bu arabalar ilk defa piyasaya sürüldüğünde sadece 18 bin dolara alıcı bulurken, yaşadığım şehir olan Ankara’da o zamanlar denemesi yapılan ve Devrim adı verilen Türkiye’nin ilk yerli otomobilinden söz ediliyordu.

Enzo Ferrari’nin “Tüm Zamanların En Büyük Ferrarileri” listesinde ilk sırada yer alan 250 GTO modeli ile ilgili kötü bir talihinin olduğunu söylemek gerekir. Bunun sebeplerinden birincisi; arabalar üretildikten hemen sonra İtalya’da işçi ayaklanmalarının başlamasıdır. Bu ayaklanma, bir krizin başlamasına ve Ferrari firmasının neredeyse batmasına yol açmıştır. İşçilerin fabrikalarda çalışmayı reddetmesi sonucu Ferrari ekonomik açıdan büyük bir sıkıntıya girmiş ve 1969 yılında %90 hissesini bir başka İtalyan otomobil firması olan Fiat’a satmak zorunda kalmıştır. O tarihten sonra Enzo kendi kurduğu şirkette bir çalışan olarak hayatına devam etmek zorunda kalmış ve hatta arabaların laneti o kadar büyük olmuş ki Enzo Ferrari’nin ölümünden neredeyse 30 yıl sonra bile şirketinin peşini bırakmamıştır.

250 GTO model arabaların görünümü Ferrari şirketi adına 29/09/2008 yılında Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’nde tescil ettirilmiştir. Üç boyutlu şekil markası olarak tescil edilen bu marka 12., 25. ve 28. sınıflarda yer alan malları kapsamaktadır.

Ares Performance AG isimli bir İsviçre şirketi, bu markanın ciddi bir biçimde kullanılmadığını öne sürerek 12/12/2018 tarihinde EUIPO’ya markanın iptali için başvuruda bulunmuştur.

İddialardan birincisi 12. sınıfta yer alan otomobil ve yedek parçaları açısından bu markanın gerçek bir kullanımının bulunmadığı yönündedir. İsviçreli şirket söz konusu araçların 1964’den bu yana üretilmediğini, buna bağlı olarak yedek ve ilgili parçaların da üretiminin yapılmadığını iddia ederek, 2007 tarihinde yapılan marka başvurusunun kullanma amacı olmadan ve kötü niyetle yapıldığını ileri sürmüştür.

İkinci olarak 25. ve 28. sınıflar açısından, markanın çocuk tişörtleri, oyuncak ve model arabalar dışında herhangi bir kullanımının bulunmadığı, dolayısıyla markanın tescilli bulunduğu neredeyse tüm mallar bakımından iptali istenmiştir.

Buna karşılık Ferrari şirketi, arabaların fiyatları göz önüne alındığında alım-satımının yalnızca çok zengin ve kısıtlı bir kesime hitap etmesinden dolayı çok nadir yapılabildiğini, bununla orantılı olarak araçların otomobilden çok bir koleksiyon parçası olarak sergilenmesi sebebiyle yedek ve benzeri parçaların da satışının normale oranla daha az gerçekleştiğini, ancak buna rağmen boya ve benzeri bakım servislerinin de Ferrari tarafından halen yapıldığını ifade ederek kendini savunmuştur.

Buna ek olarak, arabaların satışının iptal talebi yapılmadan önce yakın tarihlerde gerçekleştiği ve bu tarz ikinci el alım-satımların da Direktifin 7(1) maddesi uyarınca markanın kullanımına girdiği belirtilerek, bu tarz klasiklerin otomobil marketinde niş bir alan kaplamasına rağmen hala önemli bir yere sahip olduklarına da dikkat çekilmiştir.

Yine şirket 25., 28. sınıf malları açısından kullanımı kanıtlamak üzere belirli delil ve belgeler sunmuştur. İşin trajik olan kısmı ise Ferrari şirketinin 25. sınıf malları bakımından delil olarak yalnızca bir adet çocuk tişörtü sunabilmesidir.

Tüm açıklamalar nezdinde EUIPO İptal Birimine sunulan deliller şu şekildedir:

  1. 1962-1964 yılları arasında üretilen 250 GTO Ferrari arabaların alım satımlarının sadece Amerika Birleşik Devletleri ve bazı Avrupa ülkelerinde yapıldığını gösteren evraklar,
  2. Araçlara yapılan servis hizmetlerinin ve ilgili yedek parçaların   ve  ibareli markalar üzerinden yapıldığını kanıtlar belgeler,
  3. 25. sınıf emtiaları açısından sunulan deliller olan bir t-shirt  , 25. sınıfta yer alan mallar olmasalar da bir kravat iğnesi  ve bir kol düğmesi
  4. 16/06/2015 ve 22/12/2015 tarihleri arasında Ferrari’nin internet sitesinde yer alan 250 GTO modelinin 6 tane küçük araba minyatürlerinin tanıtıldığı katalog,
  5. Keith Bluemel isimli ünlü otomotiv uzmanının görüşü,
  6. 18/10/2018 ve 20/12/2018 tarihleri arasında Bburago oyuncak şirketi tarafından üretilen toplam 128 adet 250 GTO model ve oyuncaklardır.  

Bu delil ve savunmaların ardından İptal Birimi, kararında kullanım kanıtlarını ayrı ayrı incelemiş ve bir değerlendirmede bulunmuştur. İptal Birimi incelemesini yaparken markanın hangi yer ve zaman aralığında kullanıldığına, markanın kullanım amacına ve tescilli bulunduğu sınıftaki mallar ile bağlantısına bakmıştır.

Buna göre, İptal Birimi, 28. sınıfta yer alan mallar bakımından İtalya, Hollanda, İspanya ve Polonya yani Avrupa bölgesinde 2017 ve 2018 tarihleri arasında oyuncak araba ve model araba satışlarının yapıldığını kabul etmiştir.

25. sınıf açısından delillerin incelenmesi sonucunda çocuk tişörtünün ciddi kullanımı kanıtlamadığına kanaat getirmiştir.

Son olarak uyuşmazlık içinde Ferrari adına en önemli noktada olan 12. sınıf mallar (otomobil ve ilgili parçaları) bakımından ilgili uyuşmazlık zaman aralığı olan 2008-2018 tarihleri arasında iptali talep edilen markanın gerçekçi biçimde ciddi kullanım kanıtları sunulmadığı, sunulan yedek parça ve boyama hizmetlerinin ise  ve  markaları adı altında tüketici ile buluştuğuna kanaat getirmiştir.

Sonuç olarak, EUIPO İptal Birimi 250 GTO model aracın görünümünden oluşan 3 boyutlu şekil markasının sadece oyuncak araba ve araba modelleri üzerinde ciddi kullanımının bulunduğuna karar vererek, diğer bütün mallar açısından söz konusu markayı iptal etmiştir. Fakat bu karar nihai olmayıp, Ferrari tarafından itiraz yolu açıktır ve de karara karşı itiraz edilmiştir. Bu bağlamda itiraz gelecek günlerde EUIPO Temyiz Birimi tarafından incelenecektir.

İptal Biriminin verdiği karardan kanaatimizce çıkan sonuç şudur:

Dünyanın en meşhur ve tanınmış araba marka ve modellerinden biri bile olsa, markanın korunması aşamasında, ciddi kullanımın gerçekçi bir şekilde kanıtlanamadığı durumlarda marka iptal edilecektir. Bu kararda üç boyutlu bir şekil markasının kullanımının kanıtlanmasının da ne kadar zor olduğu da görülmektedir; özellikle dünyaya damga vurmuş nitelikte bir açık arttırma satışının bile markanın ciddi kullanımını ispatlama bakımından yeterli bulunmaması, bu konudaki ispat külfetinin ne denli ağır olduğunu açıkça göstermektedir.

Onurcan TUTAR

Eylül 2020

tutaronurcan@gmail.com

Markanın Ayırt Edici Karakterini Değiştirmeden Kullanımı Hususu ABAD Genel Mahkemesi Tarafından Bir Kez Daha Değerlendirildi – Memphis Air Blue Kararı (T-800/19)

İnceleme konusu Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) Genel Mahkemesi kararında; bir kelime markası için ciddi kullanım ispatı aşamasında, markanın ayırt edici karakterinin değiştirilmeden farklı unsurlar ile birlikte kullanılması hususu değerlendirilmiştir.

Austria Tabak GmbH (Austria) firması tarafından 16 Temmuz 2001 tarihinde yapılan “Air” kelime markası Avrupa Birliği markası başvurusu 34. sınıf kapsamında yer alan ürünler için 30 Mayıs 2005 tarihinde tescil edilmiştir.

25 Ağustos 2016 tarihinde Mignot & De Block BV (Mignot) firması tarafından ilgili markanın ciddi kullanılmama gerekçesi ile iptali için başvuru yapılmıştır. İptal başvurusu “Air” markasının kapsadığı tüm mallara yönelik olarak gerçekleştirilmiştir.

EUIPO İptal Dairesi 26 Haziran 2018 tarihinde Mignot firmasının iptal talebini kabul etmiş ve ilgili markanın kapsadığı tüm mallar yönünden iptaline karar vermiştir.

24 Ağustos 2018 tarihinde Austria firması Temyiz Kurulu nezdinde ilgili karara itiraz etmiştir ancak EUIPO Temyiz Kurulu iptal kararını onamıştır. Kurul kararında gerekçe olarak, tescilli marka ile kullanıma konu marka arasında ayırt edici karakterin değiştirilmiş olduğunu belirtmiştir.

Austria firması, Temyiz Kurulu karara karşı açmış olduğu davada Temyiz Kurulu kararının iptalini talep etmiştir.

Austria firmasının temel iddiası tescilli markanın aktif olarak kullanıldığı ve kullanım şeklinin markanın ayırt edici karakterini değiştirmediğidir.

Austria firması dilekçesinde şu argümanlara yer vermiştir:

  • Ciddi kullanım incelemesi aşamasında genel bir değerlendirme yapılmalı, bu nedenle sunulan deliller tek tek değil bir bütün halinde değerlendirilmelidir.
  • Kelime markalarının kullanım incelemesinde markanın kullanıldığı renk, font ve stil dikkate alınmamalıdır. Zira kelime markaları, harflerden,  kelime veya kelime gruplarından oluşmaktadır ve tescil sadece bu unsurlar için koruma sağlamaktadır. Tescil kapsamında korunan herhangi bir şekil, stilize karakter veya font yoktur.
  • Ayrıca iki veya daha fazla ticari markanın, üretici firmanın ticaret unvanı olsun veya olmasın, birlikte ve özerk olarak kullanıldığı durumlar ortaya çıkabilir. Bu nedenle, bir markanın şirketin ticaret unvanı veya daha önceki tarihli bir marka ile ortak kullanımı, tek başına, söz konusu malları tanımlama aracı olarak ticari markanın işlevini zayıflatamaz.

Mahkeme kararında; farklı markaların bir araya getirilerek kullanılması durumunda ciddi kullanımın ispatı için ilgili markanın malların kaynağı hakkında hala belirleyici bir işaret olması gerektiğini ifade etmiştir. Mahkeme ayrıca, bu tip bir kullanımda ilgili sektör bünyesindeki pratik uygulamaların da göz önünde tutularak markanın ayırt edici karakterinin değiştirilmemesi gerektiğini belirtmiştir.

Marka sahipleri gelişen zaman içerisinde pazarlama ve reklam gereklilikleri için markanın ayırt edici karakterini değiştirmeden tescilli marka üzerinde ufak değişiklikler yapabilirler. Bu amaçla yapılan değişikliklere bakıldığında tescilli marka ile kullanılan marka arasında belirsiz değişiklikler olmalı ve markalar karşılaştırıldığında her ikisinin de büyük ölçüde aynı olduğu değerlendirilmelidir.

Bu nedenle, tescil edilen markaya eklenen öğelerin her birinin kendine özgü niteliklerine ve düzenleme içindeki göreceli konumuna bakılarak, markanın ayırt edici karakterini değiştirip değiştirmediklerinin değerlendirilmesi gerekir.

Bu değerlendirmenin amacı, yalnızca birleşik bir markanın parçası olarak veya başka bir markayla birlikte kullanılan önceki markanın kendine özgü nitelikleri ve özellikle de az veya çok ayırt edici niteliğinin tespit edilmesidir. Ayırt edici karakter ne kadar zayıfsa, kendisi ayırt edici olan başka bir bileşen ekleyerek onu değiştirmek o kadar kolay olacaktır ve marka, belirlediği ürünün menşe göstergesi olarak algılanma işlevini o kadar çok kaybedecektir.

Markaların farklı unsurlarla birlikte kullanılması veya marka örneğinden bazı unsurların çıkarılması, ancak markanın ayırt edicilik fonksiyonun değiştirilmemesine bağlıdır.

Kullanım Biçimi:

İçtihat, tescilli işaretin ayırt edici özelliğini değiştirmeden birkaç işaretin aynı anda kullanılabileceğini kabul eder. Austria firmasına göre, burada durum böyledir, çünkü sunulan kanıtlarda AIR markası açıkça farklılaştırılmış “MEMPHIS” işareti ve betimleyici BLUE ifadeleri ile birlikte kullanılmıştır.

EUIPO, iki markanın veya işaretin aynı anda kullanımına ilişkin içtihatın uygulanabilir olup olmadığı sorusunu açık bırakırken, Austria firmasının iddialarını kabul etmemektedir. Temyiz Kurulu, özerk olarak korunan ‘MEMPHİS’ kelimesinden bağımsız olarak Austria firmasının  ileri sürdüğü gibi BLUE ifadesinin tanımlayıcı olmadığına ve AIR markasının ayırt edici karakterinde değişiklik yaptığına değinmiştir.

Kurul kararında ayrıca MEMPHIS ve AIR ifadelerinin ortalama ayırt edici ifadeler olduğunu, BLUE ifadesinin ise her ne kadar tütün sektöründe yaygın kullanılan bir ifade olmasına ve daha hafif tatlı ürünler için kullanmasına karşın, bu ifadenin tek başına değerlendirildiğinde aslında kelime anlamı olarak birebir ürünün özelliğini nitelemediğini ve düşük ayırt edici karaktere sahip bir ifade olduğunu belirtmiştir. Ayrıca, alışveriş fişlerinde BLUE ifadesinin kısaltması olan BL harflerinin kullanılmasının bu ifadenin tanımlayıcı olduğunu göstermediğini, zira ayırt edicilik ile ilgili değerlendirmelerin fiş üzerinde yazan ibarelere göre değil, ürün üzerindeki ibarelere göre yapılması gerektiğini ifade etmiştir.

Kurul, ayrıca sunulan tüm kanıtları incelediğinde hiçbir kanıtta “AIR” ifadesinin izole olarak tek başına kullanılmadığını mutlaka “MEMPHIS”, “BLUE” veya “BLUE 100” ifadeleri ile birlikte ve bu ifadelerden net olarak ayrık şekilde olmadan kullanıldığını belirtmiş ve sunulan deliller ışığında ilgili kullanım şeklinin markanın ayırt edici karakterini değiştirdiğini ifade etmiştir.

Bunun yanısıra, sunulan tüm kullanım delillerinde MEMPHIS ibaresi gözle görülür şekilde baskın ifade olarak yer almaktadır ki, bu kullanım şekli AIR ifadesinin ayırt ediciliğini ciddi şekilde etkilemektedir. Zira, tüketici AIR ifadesini artık kaynak gösterici ifade olarak algılamamaktadır.

Son olarak MEMPHIS AIR BLUE ve MEMPHIS AIR BLUE 100 ibareleri bütün olarak değerlendirildiğinde, bu ibarelerin AIR ifadesi ile neredeyse aynı olduğunun söylenebilmesi mümkün değildir.

Tüm bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde, Genel Mahkeme, EUIPO Temyiz Kurulu kararını onamış ve bir kelime markası olan “AIR” ibaresinin tescil edildiği biçimde ya da tescil edildiği halinden kabul edilebilir bir farklılık oluşturan başka bir biçimde kullanılmadığını karara bağlamıştır. Bu nedenlerle de dava reddedilmiştir.

Ciddi kullanımın ispatına ilişkin olarak verilmiş olan bu karar, markanın ayırt edici karakteri değiştirilmeden kullanılmasının önemini bir kez daha net bir şekilde ortaya koymaktadır.

Gonca ADALI BAŞMAKCI

Ağustos 2020

goncadali@yahoo.com

MARKANIN ZAMAN İÇİNDEKİ DEĞİŞİMİ CİDDİ KULLANIM DEĞERLENDİRMESİNİ ETKİLER Mİ? – AVRUPA BİRLİĞİ ADALET DİVANI’NDAN JUVÉDERM KARARI

Avrupa Birliği Adalet Divanı (“ABAD”)  Genel Mahkemesi 25 Haziran 2020 tarih ve T-104/19 sayılı kararıyla[1] markanın ciddi kullanımı, kullanım ispatı delilleri ve markanın ayırt edici karakteri değiştirilmeden farklı unsurlarla kullanılması hususlarını irdelemiş ve kararında aşağıda bahsedeceğimiz önemli tespitlere yer vermiştir.

Allergan Holdings France SAS, “JUVÉDERM” kelime markasını 5. sınıfta “Cildi nemlendirmek ve kırışıklıkları azaltmak için enjeksiyonla uygulanan farmasötik ürünler” üzerinde Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (“EUIPO”) nezdinde 13 Mart 2008 tarihinde tescil ettirmiştir. Aşağıda da görseline yer verilen JUVÉDERM markasını taşıyan ürün esasen yüz kırışıklıklarını düzeltmek için kullanılabilecek, enjekte edilebilir bir hiyalüronik asit içeren dermal dolgu maddesidir.

Cilt bakım ürünleri üzerinde uzmanlaşmış Dermavita Co. Ltd şirketi, 1 Nisan 2016 tarihinde “JUVÉDERM” markasının kesintisiz beş yıl boyunca tescil edildiği mallar üzerinde ciddi biçimde kullanılmadığı gerekçesiyle iptali için EUIPO’ya başvurmuştur. Bunun üzerine marka sahibi şirket diğer delillerin yanı sıra; iki tanık ifadesini, JUVÉDERM markalı ambalaj görsellerini, faturaları, pazarlama materyallerini, Wayback Machine adlı siteden alınmış web sitesi ekran görüntülerini ve çeşitli makale/raporları kullanım ispatı olarak Ofis’e sunmuştur. EUIPO İptal Birimi, sunulan delilleri markanın tescil edildiği mallar üzerinde ciddi bir biçimde kullanıldığını ispat eder nitelikte bulmuş bu nedenle de Dermavita’nın iptal talebini reddetmiştir.

Dermavita EUIPO İptal Birimi’nin kararını temyiz etmiş ancak talebi Temyiz Kurulu tarafından reddedilmiştir. İddialarından vazgeçmeyen Dermavita, aşağıdaki üç gerekçeye dayanarak Temyiz Kurulu’nun ret kararının iptali için ABAD Genel Mahkemesi nezdinde dava açmıştır:

  • Uyuşmazlığa konu marka tescil edildiği mallar bakımından kullanılmamaktadır.
  • Marka tescil edildiği şekilde kullanılmamaktadır. 
  • Markanın kullanımı tescil sahibi şirket tarafından gerçekleşmemiştir.

Dermavita’nın ilk iddiası Temyiz Kurulu’nun markanın tescil edildiği mallar üzerinde ciddi bir biçimde kullanıldığı tespitinin hatalı olduğudur. Zira Dermativa’ya göre marka sahibi tarafından sunulan kullanım ispatı delilleri markanın tescilli olduğu 5. sınıftaki ürünlerden ziyade 10. sınıfta yer alan “iğneler, şırıngalar ve tıbbi cihazlar” üzerinde kullanıldığını ispatlar niteliktedir. Dermavita’nın bu iddiası esasen JUVÉDERM markasıyla satışa sunulan ürünlerin niteliği ile alakalıdır. Zira bu ürünler, dudak ve ağız çevresindeki çizgilerin azaltılması için enjekte edilmesi amaçlanan farmasötik bir preparat ile önceden doldurulmuş şırıngalar ve şırıngalarla kullanılmak üzere iğnelerden oluşmaktadır.

Genel Mahkeme bu tür ürünlerin 5. sınıfa ait olduğunu zira bu ürünlerin satın alınma amacının aslında şırınga ve iğnelerin başka ürünlerle kullanılması değil, JUVÉDERM ürünüyle beraber gelen şırıngaların içerdiği farmasötik ürünün kullanılması olduğunu ifade etmiştir. Mahkemeye göre şırıngalar sadece farklı farmasötik preparatlarla kullanılmak üzere boş olarak satılıp satın alındıklarında 10. sınıfa aittir. Oysaki somut olaydaki şırıngaların tek amacı farmasötik preparatı muhafaza etmektir. Bu nedenle Genel Mahkeme tescil sahibi tarafından sunulan kullanım ispatı delillerinin markanın tescilli olduğu mallara ilişkin olduğuna kadar vererek, Dermavita’nın ilk iptal gerekçesini reddetmiştir.

Genel Mahkemece incelenen ikinci husus ise JUVÉDERM markasının tescil edildiği şekilde kullanılıp kullanılmadığıdır. Dermavita’nın iddiasına göre tescil sahibi tarafından sunulan kullanım ispatı delillerinin çoğu JUVÉDERM markasından ziyade VYCROSS®, VOLUMA®, VOLIFT®, VOLBELLA®, ULTRA, ULTRA SMILE gibi yanına ek kelime unsurları getirilmiş JUVÉDERM markalarına ilişkindir. Ayrıca, özellikle ambalaj ve broşürlerde JUVÉDERM markası tescil edildiği şekilde kelime markası olarak değil,   veya  şeklinde şekil unsurları ile birlikte kullanılmıştır.

207/2009 sayılı Topluluk Marka Tüzüğü’nün[2] 15. maddesi gereği markanın ayırt edici karakteri değiştirilmeden farklı unsurlarla kullanılması markanın kullanımı anlamına gelmektedir. Genel Mahkemeye göre ticarette kullanılan işaret, tescil edilen markadan yalnızca göz ardı edilebilir unsurlar bakımından farklılaşıyor ve iki işaret geniş ölçüde eşdeğer kabul edilebiliyorsa, tescilli markanın ticaret sırasında kullanıldığı haline ait deliller sicildeki kayıtlı markanın kullanıldığını ispatlamak için kullanılabilir. Genel Mahkeme,  ve  şeklindeki markasal kullanımlarda yer alan şekil unsurlarının kelime unsurundan daha baskın veya ayırt edici olmadığını; markaya eklenen “ultra”, “voluma” gibi kelime unsurlarının ise malların özelliklerini ifade ettiği için tali unsurlar olduğunu bu nedenle de tüm bu kullanımların JUVÉDERM markasının ayırt edici karakterini değiştirmediğini belirtmiştir. Dolayısıyla Dermavita’nın ikinci iddiası da Mahkemece reddedilmiştir.

Dermavita son olarak, tescil sahibince sunulan delillerin markanın kullanımın marka sahibi şirket tarafından gerçekleştirildiğini kanıtlamadığını, zira delillerin birçoğunun marka sahibi Allergan Holdings France SAS adına değil, Allergan Inc. adına olduğunu iddia etmiştir. Dolayısıyla Dermavita’ya göre uyuşmazlık konusu marka, marka sahibinin izni olmadan kullanılmıştır.

207/2009 sayılı Topluluk Marka Tüzüğü’nün yine 15. maddesine göre markanın, marka sahibinin izni ile kullanılması da marka sahibi tarafından kullanım olarak kabul edilmektedir. Genel Mahkeme, uyuşmazlık konusu marka, sahibinin izni dışında kullanılmış olsaydı markayı kullanan kuruluşun, markayı kullandığına dair delilleri marka sahibine vermesinin kendi lehine olmayacağını belirterek tespitlerine başlamıştır. Aynı şekilde, bu kullanımlar marka sahibinin rızası dışında gerçekleşmiş olsaydı kendisinin bu izinsiz kullanıma dair delillere sahip olmasının pek olası olmadığı kararda belirtilmiştir. Genel Mahkeme, markanın sahibine ekonomik olarak bağlı olan bir şirket tarafından markanın kullanılmasının, kullanımın marka sahibin rızasıyla gerçekleştiğini varsayan yerleşik içtihadı hatırlatmıştır. Bu nedenle de Mahkeme, marka sahibi Allergan Holdings France SAS’ın Allergan Inc.’e bağlı olduğunu tespit eden Temyiz Kurulu kararını yerinde bulmuş ve sunulan iki tanık ifadesinden bu iki şirketin aynı şirket grubuna ait olduğunun açık olduğunu belirtmiştir. Bu sebeple Dermavita’nın son iddiası da çürütülmüş olup açmış olduğu iptal davası reddedilmiştir.

AB düzenlemelerine paralel olarak mevzuatımızda da Sınai Mülkiyet Kanunu (“SMK”) madde 9, 19/2 ve SMK’nın Uygulanmasına Dair Yönetmelik madde 29 ve 30’da yer alan markanın kullanılması ve kullanım ispatı hususlarına ilişkin olarak verilmiş olan bu karar markanın ciddi biçimde ve ayırt edici karakteri değiştirilmeden kullanılmasının ve bu kullanımlara dair delillerin toplanmasının önemini ortaya koymaktadır. Markanın kullanımını kanıtlayan deliller eğer marka sahibi dışındaki bir kuruluş adına ise, bu kuruluş ile marka sahibi arasındaki ilişkinin ortaya konulması bu kararda da belirtildiği üzere oldukça önemlidir. Son olarak bu karar, başvuru sahibinin sınırlı ifadeler için başvuruda bulunduğu ancak markayı diğer mallar veya daha genel bir ürün kategorisi için kullanmayı amaçladığı durumlarda göz önünde tutulmalıdır. Allergan markanın kapsamını hem faaliyet alanı ile sınırlayacak kadar dar hem de yürütülen kullanımı kapsayacak kadar geniş tutmuştur. Bu nedenle kanaatimizce yapılacak marka başvurularında mal ve hizmet listesindeki bu denge çok önem taşımaktadır.

B. Eylül YALÇIN

Temmuz 2020

eylulyalcin96@gmail.com


[1] ABAD’ın T‑104/19, ECLI:EU:T:2020:283 sayılı, 25 Haziran 2020 tarihli Dermavita Co. Ltd v EUIPO kararı, < http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=A88043E96570DCF4129781BAA5817D84?text=&docid=227781&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9911420>

[2] 26.02.2009 tarih ve 207/2009 sayılı Konsey Tüzüğü

Sessiz Kalma Yoluyla Hak Kaybı Adalet Divanı Genel Mahkemesi Tarafından Değerlendirildi: FLÜGEL Kararı (T-150/17)

4 Ekim 2018 tarihinde Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi tarafından verilmiş T-150/17 sayılı “FLÜGEL” kararı, bu yazının konusunu teşkil etmektedir. İnceleme konusu karar; sessiz kalma yoluyla hak kaybından söz edilebilmesi için aranan kriterler, bu kriterlerin somut davada sunulan deliller bakımından ayrıntılı bir şekilde incelenmesi, “bilme/farkında olma veya farkında olma için ciddi emareler” kavramları ile nelerin kastedildiğinin ve bunların somut olaya ne şekilde uygulandığının açıklanması bakımından önemlidir.

Kanaatimizce inceleyeceğimiz karar; sunulan delillerin ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmesi suretiyle, sessiz kalma sebebiyle hak kaybının doğması için nasıl bir inceleme yapıldığı konusunda, bizlere hem fikir verecek hem de ileride karşılaşabileceğimiz olaylara farklı açılarından bakmamızı sağlayabilecektir.

Tüm olayların başlangıcına gittiğimizde, 1997 yılında INTERNATIONAL LICENSING SERVICE tarafından FLÜGEL kelimesinin Avrupa Birliği markası olarak tescil edilmesi için Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (“EUIPO”)‘ne başvurusunun yapıldığını görüyoruz. Bu ibare 32. sınıfta “Bira; maden ve gazlı sular ve diğer alkolsüz içecekler; meyve içecekleri ve meyve suları, içeceklerin hazırlanması için şuruplar ve diğer müstahzarlar.” ile 33. sınıfta “Biralar hariç alkollü içecekler.” bakımından tescil edilmek isteniyor ve 1999 yılında da başvuru tescil ediliyor. 2006 yılında ise FLÜGEL markası ASOLA LTD. (“ASOLA”) şirketine devroluyor.

2011 yılına gelindiğinde ise Avusturya’da tescilli olan ve 32. sınıfa dahil “Enerji içecekleri.” mallarını kapsayan VERLEIHT FLÜGEL ve RED BULL VERLEIHT FLÜÜÜGEL markaları gerekçe gösterilerek, RED BULL GmbH (“RED BULL”) tarafından, ASOLA’ya ait FLÜGEL markasının hükümsüzlüğü talep ediliyor.

EUIPO İptal Birimi, önceki markanın yani VERLEIHT FLÜGEL markasının tanınmışlığını göz önünde bulundurarak, önceki işaret ile itiraz edilen işaret arasında halkın zihninde oluşabilecek olan bağlantı ve başvuru sahibinin önceki tarihli markanın itibarından haksız avantaj sağlanacağı tespitleri doğrultusunda FLÜGEL markasının tüm mal ve hizmetler bakımından hükümsüzlüğüne karar veriyor. Bu noktada, başvuru sahibinin en önemli iddiası olan sessiz kalma yoluyla hak kaybı iddiasıyla ilgili olarak, sunulmuş olan deliller doğrultusunda ASOLA’nın bu iddiasını ispat edemediği kanaatine varılıyor ve bu yöndeki iddia kabul edilmiyor.

ASOLA hükümsüzlük kararına karşı itiraz ediyor ve ihtilafı EUIPO Temyiz Kurulu’na taşıyor. İtiraz, 5. Temyiz Kurulu’nun önüne geliyor.

Temyiz Kurulu ise ilk olarak sessiz kalma yoluyla hak kaybı iddiası ile ilgili olarak sunulan delillerin ispat gücünü yeterli bulmuyor. İtiraz sahibinin ilk kez Temyiz Kurulu’na sunduğu delilleri ise ek ya da destekleyici delil olarak nitelendirmiyor ve dikkate almıyor, bununla birlikte dikkate alınmış olsalardı dahi bu delillerin dahi kararı değiştirmeyeceğini de belirtiyor. Taraflar arasında Almanya’daki mevcut davaların, hükümsüz kılınan markanın Avusturya’da hükümsüzlük talebi sahibi tarafından bilindiğini göstermeyeceği tespitine de kararda yer veriliyor. Sessiz kalma sebebiyle hak kaybı iddiasını ret etmesinin akabinde, mal ve hizmetler ile ibareler arasındaki benzerlik incelemesini yaparak her iki hususu da benzer buluyor. Sonuç olarak, Temyiz Kurulu hükümsüzlük talebini onayarak, itirazı reddediyor.

Kararda, markaların benzer bulunması ve ilişkili mal ve hizmetleri kapsamaları dışında, sessiz kalma yoluyla hak kaybının ispatı ile ilgili sunulan deliller üzerinden Temyiz Kurulu tarafından yapılmış olan açıklamalar oldukça dikkat çekici. Çünkü, ASOLA’nın söz konusu davadaki en önemli kozu, karşı tarafın FLÜGEL ibaresini bilmesine rağmen yukarıda saymış olduğumuz şartları sağlayarak 5 yıl boyunca sessiz kalmış olması. Ancak sunulan deliller bu iddialarını kanıtlamaya yeterli görülmüyor.

Davanın Adalet Divanı Genel Mahkemesi’ne taşınmasının ardından, sunulan deliller Genel Mahkeme tarafından farklı şekilde ele alınarak incelense de verilmiş olan kararı değiştirmiyor. Temyiz Kurulu kararını kabul etmeyen ASOLA, Kurula sunulan delillerin, EUIPO İptal Birimindeki değerlendirmede sunulmuş olan delilleri desteklemek için sunulduğunun açık olduğunu ve içtihatta geç sunulan deliller bakımından herhangi bir açıklama veya sebep belirtmenin zorunlu olmadığını dile getiriyor. Bunun üzerine deliller Genel Mahkeme tarafından sırasıyla değerlendiriliyor.

Öncelikle sessiz kalma sebebiyle hak kaybı iddiası inceleniyor ve iddianın kabulü için gerekli olan şartlar belirtiliyor. Bu şartlar ise Adalet Divanı tarafından verilmiş olan 20 Nisan 2016 tarihli Tranios Group International v. EUIPO – SKY (SkyTec), T-77/15, EU:T:2016:226 sayılı kararda belirtilen;

  • Sonraki tarihli bir marka başvurusunun tescil edilmesi,
  • Sonraki tarihli markanın başvurusunun iyi niyetle yapılmış olması,
  • Markanın kullanılıyor olması,
  • Önceki tarihli markanın sahibinin bu markadan ve kullanımından haberdar olmasıdır.

Bu durumda önceki tarihli marka sahibinin, sonraki tarihli markadan veya kullanımından haberdar olduğu tarihten itibaren 5 yıl boyunca sessiz kalması halinde, yeni markanın hükümsüzlüğünü talep edemeyeceği ise bilinen bir düzenleme.

Sayılan koşullar bakımından inceleme yapan Genel Mahkeme, ASOLA tarafından sunulan delilleri ve iddiaları sırasıyla inceliyor:

  1. İlk olarak Temyiz Kuruluna sunulmuş olan 2005-2006 tarihleri arasındaki faturalar değerlendiriliyor. Temyiz Kurulu tarafından verilmiş olan karar doğru bulunuyor, çünkü düşük seviyedeki satışlar markanın belirli bir oranda kullanımını kanıtlasa da RED BULL’un markadan ve kullanımından haberdar olabileceği ile ilgili güçlü bir kanı oluşturmadığı düşünülüyor.
  2. Avusturyalı bir şarkıcının ifadeleri, ASOLA’nın iddialarını kanıtlayacak ciddi deliller ile desteklenmediğinden, verilmiş olan kararı da etkilemiyor.
  3. Avusturya’daki Westendorf festivalinde, organizatör tarafından FLÜGEL içeceği hakkında yapılan bir konuşma ise ispat gücü bakımından güçlü görülmüyor. Söz konusu konuşmanın, organizasyonun oldukça küçük bir parçasını oluşturması ve oldukça az ilgi çekmesi nedenleriyle, güçlü bir delil olamayacağına vurgu yapılıyor.
  4. Sunulan delillerden belki de en önemlisi, taraflar arasında Almanya’da görülmekte olan davalar dolayısıyla, davacının FRÜGEL ibaresinden haberdar olmamasının imkansız olması yönündeki iddia. Ancak, Genel Mahkeme söz konusu davaların tarihlerine bakıldığında, en eski davanın 2010 yılında olduğunu ve RED BULL’un 2011 yılında FLÜGEL markasının iptali için EUIPO’ya başvurduğunu belirtiyor. Bu bağlamda, 5 yıllık sessiz kalma sebebiyle hak kaybının söz konusu olabilmesi için başlangıç tarihi 2010 yılı olarak belirtiliyor, ancak söz konusu süre geçmeden RED BULL, FRÜGEL markasının iptali için harekete geçmiş durumda. Bakıldığında Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin, Temyiz Kurulu’ndan farklı bir değerlendirme yaparak, Almanya’daki davalar ile ilgili delilleri, Avusturya’daki kullanımın bilinmesi iddiasını ispat etmeyeceğinden dolayı değil, 5 yıldır sessiz kalma şartını sağlamayacağından dolayı ret ettiğini görüyoruz.

Tüm bu değerlendirmelerin ışığında; sessiz kalma sebebiyle hak kaybı iddialarının reddi ile ilgili verilmiş olan Temyiz Kurulu kararının yerinde olduğu Genel Mahkeme tarafından tespit ediliyor, Kurul kararı onanıyor ve dava reddediliyor.

Somut olaydaki gerekçeler ve Genel Mahkeme tarafından delillerin incelenme şekli dikkate alındığında, sessiz kalma iddiasının ve bunu kanıtlamak için sunulmuş olan delillerin içeriğinin oldukça önemli olduğunu ve iddialarının ciddiyetinin kanıtlanması için sunulan delillerin incelenmesi açısından Genel Mahkeme’nin bakış açısının, karşılaşılabilecek olan sessiz kalma sebebiyle hak kaybı iddialarının incelemelerine de ışık tutacağını düşünmekteyiz.

Cansu ÇATMA BİLEN

Haziran 2020

cansucatma1@gmail.com

Markayı Kullanma Zorunluluğu ile Markanın Kullanılmadığını İleri Sürme Yükümlülüğünün, Marka Hakkının Varlığına ve Kullanımına Etkisine Dair Örnek Karar İncelemesi

Tarihsel gelişim süreci incelendiğinde, marka kavramının; herhangi bir tescil sistemine bağlı olmaksızın, markanın geleneksel işlevlerini yerine getirme yeterliliği bulunan işaretlerin, fiili kullanımı sonucu ortaya çıktığı değerlendirilmektedir.[1] Çağdaş marka hukukunda ise tescil bir zorunluluk olmamakla birlikte, markalara sağlanan nitelikli hukuki korumadan yararlanabilmenin bir koşulu olarak karşımıza çıkmaktadır.[2] Tescile bu denli önemli sonuçlar bağlanan sistemde, tescil edilmesine rağmen hiç kullanılmayan ya da bir dönem kullanıldıktan sonra kullanımına uzun süre ara verilen markalarla karşılaşılmaktadır.

Tescilli markaların, sahiplerine münhasır haklar ve yetkiler bahşetmesi nedeniyle, tescilli olmasına rağmen ticaret alanında kullanılmayan markalar, kural olarak başkası tarafından da kullanılamamaktadır. Markanın ortaya çıkış amacına ve işlevlerine uygun olmayan bu durumun önüne geçmek amacıyla tescilli markaların kullanılmamasına bir takım hukuki sonuçlar bağlanmıştır. 22.12.2016 tarihli ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’ndaki (SMK) düzenlemeler incelendiğinde;  markanın kullanılmamasının, markanın sağladığı hakların idari merciler ya da yargılama makamları önünde ileri sürülememesine ve hatta hakkın sona ermesine neden olduğu sonucuna varılmaktadır. SMK’deki düzenlemeler bir bütün olarak incelendiğinde; tescilli markanın kullanılması bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır.

Markanın kullanılmaması nedeniyle öngörülen yaptırımlar, kendiliğinden ortaya çıkmamakta, ilgililer tarafından ileri sürülmesi durumunda uygulanmaktadır. Markanın kullanılmadığına ilişkin savunmadan beklenilen sonucun elde edilebilmesi için, bu savunmanın, idari ve adli süreçten oluşan hukuki ihtilaf sonuçlanıncaya kadar, birden fazla kez ileri sürülmesi gerekebilmektedir. Markayı kullanma zorunluluğu, çoğu kez kullanılmayan marka sahibine yönelik yaptırımlar üzerinden ele alınmaktadır. Ancak, söz konusu zorunluluğu aykırılık hâlinde, lehine sonuç doğacak kişilerin yapmış olduğu usule ilişkin hatalar; markayı kullanma zorunluluğunu yerine getirmeyen kişilerin olası yaptırımlardan kurtulması sağlamakta, markanın kullanılmaması durumundan olumlu sonuç elde edecek kişilerin ise olası menfaatlerinden mahrum kalmasına neden olmaktadır. Okumakta olduğunuz yazı, benzer nitelikteki bir uyuşmazlıkta, ileri sürülmesi ihmal edilen kullanmama savunmasının neden olduğu hak kaybına ilişkindir. 

Somut olayda bir marka sahibi, SMK m.6/1 hükmü bağlamında tescil engeli oluşturacak nitelikte önceki tarihli markasını gerekçe göstererek, sonraki tarihli bir başka marka başvurusunun yayınına itiraz etmiştir. Başvuru sahibi ise marka vekili aracılığıyla SMK m.19/2 hükmü kapsamında, itiraza gerekçe olarak gösterilen markanın kullanılmadığı savunmasını ileri sürmüştür. İtiraz; Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Markalar Dairesi tarafından incelenmiş ve itiraz sahibi tarafından, itiraza gerekçe gösterilen markanın kullanımına ilişkin yeterli delil sunulamamış olması nedeniyle reddedilmiştir.

İtiraz sahibi, Markalar Dairesinin vermiş olduğu karara karşı, TÜRKPATENT Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Dairesi (YİDD) nezdinde itirazda bulunmuştur. İtiraz sahibi, karara itiraz aşamasında, Markalar Dairesinin, itiraza gerekçe markanın kullanılmadığı yönündeki tespitlerine ilişkin herhangi bir beyanda bulunmadığı için, yapmış olduğu itirazlar nihai olarak reddedilmiş ve uyuşmazlık konusu başvurunun tesciline karar verilmiştir.

İtiraz sahibi tarafından TÜRKPATENT kararının iptali ve tescil edilen markanın, SMK m.25/1 hükmünün yaptığı atıfla SMK m.6/1 hükmü kapsamında hükümsüzlüğü talebiyle dava açılmıştır.  

TÜRKPATENT tarafından verilen nihai kararın hukuka uygunluğu; markanın tescil sürecinde tarafların ileri sürdükleri iddialar ve yaptıkları savunmalar ile sundukları deliller kapsamında değerlendirilmektedir.[3] Bu bağlamda yapılan yargılama neticesinde TÜRKPATENT YİDD’nin somut uyuşmazlığa ilişkin vermiş olduğu kararda hukuka aykırılık görülmemiştir.

Hükümsüzlüğe ilişkin talep; ilk kez mahkeme nezdinde adli bir uyuşmazlık kapsamında ileri sürüldüğü için, önceki tarihli markanın, sonraki tarihli tescilli marka bakımında bir hükümsüzlük nedeni olup olmadığı, TÜRKPATENT kararının iptali isteminden bağımsız olarak değerlendirilecektir. Bu bağlamda iddialara gerekçe olarak gösterilen markanın kullanılmadığına ilişkin savunma da dava aşamasında bir kez daha ileri sürülmedikçe re’sen dikkate alınmayacak ve incelenmeyecektir.  Somut uyuşmazlıkta hükümsüzlüğü talep edilen marka sahibinin avukatı, savunmalarını yaparken, hükümsüzlük talebi bakımından, SMK m.25/7 hükmü bağlamında iddialara gerekçe olarak gösterilen markanın kullanılmadığı savunmasını[4] ileri sürmemiştir.

İncelemekte olduğumuz kararın yukarıda yer alan bölümünde, somut uyuşmazlığa ilişkin TÜRKPATENT kararının hukuka uygun olduğu belirtildikten sonra, hükümsüzlüğe ilişkin talebin incelemesine geçilmiş ve davacının iddialara gerekçe gösterdiği markasının kullanılıp kullanılmadığının ispatı yönünden dosyaya sunulmuş bir talebin bulunmadığına işaret edilmiştir. Hükümsüzlüğe ilişkin talep yönünden, iddialara mesnet markanın kullanımının incelenmesi talep edilmediği için markalar arasında benzerlik incelemesine geçilmiş ve kararın aşağıda yer alan hüküm kısmında belirtildiği gibi, dava konusu markanın hükümsüzlüğüne karar verilmiştir.

            Dava konusu markanın tesciline ilişkin idari süreç incelendiğinde, hükümsüzlük kararına gerekçe olarak gösterilen markanın kullanılmadığı ve bu nedenle görülmekte olan davada, “SMK m.25/7 hükmü bağlamında, davacının iddialarına gerekçe gösterdiği markanın kullanılmadığı savunmasını ileri sürüyoruz.” içeriğinde kısa bir beyanda bulunulması hâlinde, dava konusu markanın hükümsüz kılınmayacağı sonucuna varılmaktadır.

Sınai mülkiyet haklarının elde edilmesi bakımından idari ve adli süreç, çoğu durumda birbirinin devamı niteliğinde bir bütünlük arz etmektedir. Bu bütünlük içinde her aşama, hakkın varlığına etki edecek derecede önemlidir. Somut uyuşmazlıkta olduğu gibi, yapılacak küçük bir hata, telafisi güç ya da imkânsız zararlara yol açabilmektedir.

Osman Umut KARACA

Haziran 2020

osmanumutkaraca@hotmail.com


[1] Markanın tarihsel gelişimine dair ayrıntılı bilgi için bkz. Tekinalp Ü., Fikrî Mülkiyet Hukuku, Beşinci Bası, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2012, s.353.

[2] Karaca O. U., Markayı Kullanma Zorunluluğu ve Kullanmamanın Hukuki Sonuçları, 2. Baskı, Lykeion Yayınları, Ankara 2018, s.24.

[3] YHGK, 15.11.2013 tarihli ve E. 2013/11-97, K. 2013/1580 sayılı karar.

[4] Markanın kullanılmadığının ileri sürülmesinin, teknik anlamda bir def’i ya da itiraz olarak nitelendirilemeyeceğine, “savunma” ifadesinin kullanılmasının yerinde olacağına ilişkin ayrıntılı değerlendirme için bkz. Karaca O. U., s.97.

* Kapakta yer alan “Cernavoda Düşünürü” figürinine ait görsel, https://kaynaklarlatarih.blogspot.com/2019/11/mo-5000-ylndan-kalma-figurin-cernavoda.html, uzantılı web sayfasından alınmıştır. (12 Haziran 2020)

MİSTİK ÇİKOLATA DÜNYASI

(BÖLÜM II)

(Kaynak: ©  https://www.chocosuisse.ch/en/chocolate/history/)

Çikolata hayatımızın o kadar önemli bir parçası ki; yerel, ulusal, uluslararası ve Dünya  “Çikolata Günü” olarak ilan edilen birçok tarih var. Bunlardan en çok kabul göreni ise 7 Temmuz.  

Statista[1]’ya göre 2019 yılında, çikolata sektörünün lider şirketleri sırasıyla Mars Inc., Ferrero Group ve Mondelēz International. Amerika merkezli çok uluslu Mondelēz International şirketi, herkesin çok iyi bildiği Toblerone markalı çikolatanın şimdiki sahibi.    

Toblerone markası, sınai mülkiyetin çok yönlü yapısının işlendiği güzel bir örnek. Özel şekliyle dikkat çeken Toblerone çikolatası, Theodore Tobler ve üretim müdürü Emil Baumann tarafından geliştirilir. Toblerone ismi; Theodore’un soyadı olan “Tobler” ile İtalyanca “ballı bademli nugat” anlamına gelen “torrone” kelimelerinin birleştirilmesiyle yaratılır.  

Toblerone çikolatasının sıradışı şekli ise, İsviçre’nin en ünlü dağı olan Matterhorn’dan esinlenilerek “üçgen zirveler” halinde tasarlanır. Aslında bu üçgen piramitlerin doğuş hikâyesine alternatif olarak gösterilen bir fısıltı[2] da var. Toblerone’un yaratıcısı Theodore Tobler, Paris’e düzenli olarak iş gezisine giderken Folies Bergères’teki gösteriyi izler. Sahnelerinin bir parçası olarak kırmızı ve bej renklerle kaplanmış dansçıların, gösteri bitiminde bir insan piramidi oluşturmasının Tobler’e ilham verdiği söylenir. 

İlham kaynağı her ne olursa olsun, yaratılmış bir isme de sahip olan bu ayırt edici şekilli çikolataların rakiplerince taklit edilmesinden kaygı duyan Tobler, 1906 yılında Bern’de, Toblerone çikolatasının üretim prosesi için patent başvurusunda bulunur. Böylelikle Toblerone, dünyanın ilk patentli çikolatası olur. Bu başarının adından Tobler, 1909 yılında Toblerone markasını İsviçre’de tescil ettirir.

Çikolatamız malum İsviçre vatandaşı ve Bern doğumlu. İsviçre’nin ünlü dağı Matterhorn’un, Bern şehrinin simgesi olan ayı figürü ile birlikte oluşturduğu müthiş kombinasyon ise, Toblerone kelimesinin sadık yoldaşı olur. Henüz göremeyen varsa, Matterhorn’a gizlenmiş Bern’in ayısı, dağın sol yarısında şaha kalkmış durumda.  

Toblerone çikolatasının ilk patent başvurusunu İsviçre Patent Ofisinde inceleyen patent uzmanı, bilim dünyasının çok önemli bir ismidir: Albert Einstein!   

https://pbs.twimg.com/media/BkH04paCIAA45_T.jpg

Aşağıda teknik çizimi yer alan 2013 tarihli ve DE202013104051U1[3] sayılı patent başvurusu ise; Toblerone’a münhasır şeklini vermek amacıyla “prizma şekilli çikolata parçalarını ayırma pensleri” hakkında.

DE202013104051U1 sayılı patent dokumanında; Toblerone çikolatasının özel şeklinin, üç boyutlu Topluluk Markası olarak AB nezdinde tescilli olduğu da belirtiliyor.    

Toblerone çikolatasının şekliyle ilgili, birçok tescilli marka var. Bunlardan bir tanesi, Birleşik Krallık Sınai Mülkiyet Ofisi nezdinde WO0000000727788[4] sayıyla tescilli. Üç boyutlu olarak korunan bu markanın örneği, hemen aşağıda.

Kaynaklarımızdan Business Insider[5]’daki bir habere göre, yıllık satılan Toblerone bar çikolatalarının uzunluğu yaklaşık 62 bin km ve bu uzunluk, Dünyamız’ın çevresinden çok daha fazla.

2015 yılı Ekim’inde Toblerone, Facebook sayfasında “Bu değerli ve en lezzetli İsviçre çikolatasının, daha fazla kişiye ulaşabilmesi için Birleşik Krallık’taki çikolata barlarının üçgen piramitleri arasındaki mesafenin biraz daha açılarak gramajlarının 400’den 360 ve 170’ten 150 grama düşürüleceği”ni açıklar[6].       

Bu değişiklikten sadık müşteriler hiç hoşlanmazlar ve Toblerone’un artık “daha küçük zirveleri ve daha fazla vadileriyle İsviçre Alpler’inden ziyade Hollanda’ya benzediği” yönündeki müstehzi eleştirilerini esirgemezler.

Tepkiler üzerine yetkililer, “tutkulu hayranları”na teşekkür ederek, değişiklikten vazgeçtiklerini açıklar.

Hayranların tepkilerinin sürdüğü sırada, bir diğer tartışma da marka koruması konusunda gündeme gelir. Sorun şudur: “Eğer Toblerone, orijinal şeklini Birleşik Krallık’ta kullanmaktan vazgeçerse, Birleşik Krallık’ta üç boyutlu olarak tescil edilmiş marka, 5 yılın sonunda geçerliliğini yitirecek ve üçüncü kişilerce tehdide maruz kalacaktır.” Ancak hukuki süreçten çok daha hızlı işleyen “sosyal tepki” mekanizması, çerçevedeki boşlukları doldurur ve bu sorun üzerinde fazla emek harcamaya mahal vermez.  

Toblerone’un dünya çapındaki başarısında, “İsviçre’nin çikolatası” olmasının payı da yadsınamaz elbette. “Swiss Chocolate / Schweizer Schokolade”nin İsviçre’de, “tescilsiz” olarak sui generis[7] bir sistemde korunduğunu, Dünya’daki coğrafi işaretleri barındırma amacıyla oriGIn (Organization for an International Geographical Indications Network)[8] tarafından hazırlanan “oriGIn Worldwide GIs Compilation” veritabanından öğreniyoruz. Bu veritabanına göre, İsviçre ile yaptıkları anlaşmalar uyarınca Rusya’da 1995, Jamaika’da ise 2014 yılından itibaren korunuyor “Swiss Chocolate / Schweizer Schokolade”.

Ülkesinde tescilsiz olarak korunan “Swiss Chocolate / Schweizer Schokolade” hakkındaki teknik ürün düzenlemeleri, 1901 yılında kurulan ve “İsviçre çikolata endüstrisi”ni temsil eden CHOCOSUISSE[9] derneği tarafından hazırlanıyor. CHOCOSUISSE, çikolata ve çikolata ürünlerinin üreticilerinin yanısıra, bu ürünlerin en önemli ithalatçılarıyla da irtibat halinde.

CHOCOSUISSE sadece, “Swiss Chocolate / Schweizer Schokolade”nin korunması için mücadele vermiyor. Aynı zamanda rekabetçi ve yeniliği teşvik eden çerçeve koşullarını desteklemede, ihtiyaç odaklı eğitimde ve sürdürülebilirlikte bütüncül bir yaklaşım sergileyerek faaliyetlerini yürütüyor.

CHOCOSUISSE’in üyelerinin listesi[10] aşağıdaki gibi.

İsviçre’nin çikolata tarihi; 1819 yılında François-Louis Cailler’in Vevey yakınlarındaki Corsier’de, varlığını günümüzde de devam ettiren çikolata fabrikasını açmasıyla başlar. 

Cailler’i; 1826’da Serrières’te Philippe Suchard ve Cenevre’de Jacques Foulquier (Jean-Samuel Favarger’in öncüsü); 1830’da Lozan’da Charles-Amédée Kohler; 1845’te Zürih’te Rudolf Sprüngli; 1852’de Luzern’de Aquilino Maestrani; 1874’te Flawil’de Johann Georg Munz ve 1899’da Bern’de Jean Tobler izler. Rodolphe Lindt ise 1879’da Bern’de açtığı çikolata fabrikasıyla eriyen çikolata prosesini ilk geliştiren olur.

Öncülüğü, yukarıda sayılan isimler tarafından yapılan İsviçre çikolatalarına olan güvene dayalı başarının temelinin; çikolata üretiminin, yüksek kalite standartlarına doğru yönlendirilmesi; hammaddelerin özenle seçimi ve işlenmesi; üretim sürecindeki sürekli iyileştirmeler; iyi eğitim görmüş çikolata uzmanlarının ödün vermeden tutku ile çalışmaları olduğu ifade edilir. 

CHOCOSUISSE’in üyelerine sağladığı hizmetler, genel başlıklar halinde aşağıdaki gibidir.

  • İsviçre çikolata endüstrisini; yetkili kurumlar, şemsiye organizasyonlar, sendikalar ve diğer paydaşlar karşısında yurtiçinde ve yurtdışında temsil etmek.
  • Sektördeki kurumsal çapta, halka ilişkiler çalışması yapmak.
  • İş hukuku, işyeri güvenliği, etiketleme ve diğer gıda mevzuatı, gıda güvenliği, mesleki eğitim, sürdürülebilirlik, beslenme vb konularda çalışmalar yapmak.
  • Teknik kılavuzları hazırlamak.
  • Sektördeki ve pazardaki gelişmeler hakkında istatistiksel verileri derlemek.
  • İsviçre çikolata endüstrisinin toplu iş sözleşmesinin uygulanmasını sağlamak.
  • Şirketlerarası deneyim alışverişi için ağ oluşturmak.
  • İsviçre çikolata endüstrisinin ihtiyaçlarını ve yüksek kalite standartlarını karşılayacak nitelikteki kakao üretiminin sağlanabilmesi için uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak.

CHOCOSUISSE, 30 uncu sınıfta gerçekleşen marka tescillerini dünya genelinde sistematik olarak kontrol ederek, gerekirse ilgili sınai mülkiyet ofisi nezdinde itirazda bulunuyor.

Uluslararası basın, internet aramaları, üye şirketlerden gelen bildirimler, İsviçre Çikolatası Komisyonunun ulusal temsilcilerinden elde edilen bilgiler ile tüketici yorumları, İsviçre çikolatasının adının kötüye kullanımına karşı harekete geçmek için CHOCOSUISSE’e ışık tutuyor.

Yukarıda kısaca özetlediğimiz CHOCOSUISSE örneğinde olduğu gibi sektörel başarı; üreticilerin kendi kaderlerini tayin etmek üzere biraraya gelip sıkı bir bağ oluşturması ve köklü kalite kurallarından taviz vermeden mücadele etmesiyle elde edilebiliyor.

Güçlü ve pozitif bir itibar veya “ulus markası” (nation brand) sahibi olmaksızın bir ülkenin, diğer ülkelerin tüketicilerinin, turistlerinin ve yatırımcılarının ilgi odağında sürekli olarak bulunması pek olası değil[12].   

Bünyesinde, ürünlerin katma değerini artıran coğrafi işaret mefhumunu da barındıran “menşe ülke (country of origin)” etkisi; bir ülkenin ürün ihraç edebilirliğinin çok daha ötesine geçiyor ve o ülkenin insanları, spor ve kültürel girişimleri, diğer ülkelerle siyasi ve diplomatik ilişkileri, turizm ve tarihi miras cazibe merkezleri, yatırım teklifleri, medya ve diğer fikri ve yaratıcı ürünlerinin algılanabilirliğinde önemli fark yaratıyor. Bu noktada turizm, ülke imajının pazarlamaya etkisini en çok hissettiren güç olarak karşımıza çıkıyor. Ülkenin tarihi, kültürü ve coğrafyası da turizm ile birlikte anılması gereken değerlerden.

Bahsettiğimiz bu değerlerden bir kısmı, İsviçre’nin “çikolata treni” konseptinde buluşuyor. Montrö-Broc arasında tarihi iç dekorasyonuyla çıkılan keyifli yolculukta; önce bir ortaçağ kasabasında yer alan ve İsviçre’nin coğrafi işaretli peynirlerinden olan Gruyère’in üretiminin yapıldığı “La Maison du Gruyère” (Gruyère evi), sonra da İsviçre çikolatalarının en eski markalarından olan “Maison Cailler” (Cailler’in evi) ziyaret ediliyor. Özellikle yabancı turistler için avantajlı ücret seçenekleri sunan çikolata treni serüveninin, yoğun ilgi ve beğeni gördüğünü söylemeden geçmeyelim.

cid:6acc73a2-690d-4f17-b06b-295afa8b37b2@turkpatent.gov.tr

 İsviçre’nin Matterhorn Dağından da bahsedilen turizm sitesinde[13]; “dünyaca meşhur Toblerone” çikolatasının “İsviçre çikolatası” olduğu, markanın tasarımında Matterhorn Dağının kullanılmasının ve Bern şehrinin simgesi olan ayının da Matterhorn Dağıyla hoş bir kombinasyon oluşturmasının, “ürünün ve markanın İsviçre’ye aidiyetinin göstergesi” olduğu yönünde açıklamalar mevcut. Bu durum; bir yandan markanın kimlik kazanmasındaki menşe ülke etkisinin önemini gösterirken, diğer taraftan da marka tanınır hale geldikten sonra itibarının, menşe ülke tanıtımında kullanılabileceğinin bir kanıtı olsa gerek.    

İsviçre’de doğmuş ve sektöründe önemli başarılar kazanmış Toblerone markasının, uzun bir süredir Amerika merkezli çok uluslu Mondelēz International şirketine ait olduğuna değinmiştik. Marka sahibinin artık İsviçreli olmamasının, “markanın kaynak gösterme” fonksiyonu dikkate alındığında ve menşe ülke etkisi uyarınca, tüketicileri olumsuz yönde etkilemesi beklenebilir. Ancak kaynaklarımızdan Nation-Branding[14]’e göre menşe ülke etkisi, markanın doğumu ve gelişimi süresince önemli; yani markanın kimliği şekillenip tüketici algısı oluştuktan sonra çok fazla etkisi kalmıyor. En azından sahibi milliyet değiştiren markalardan edinilen göstergelerin bunu söylediği ifade ediliyor.


II. Bölümün sonu


Gonca ILICALI

Haziran 2020

gilicali12@gmail.com


[1] https://www.statista.com/statistics/252097/net-sales-of-the-leading-10-confectionery-companies-worldwide/

[2] https://design-technology.org/toblerone.htm

[3] https://patents.google.com/patent/DE202013104051U1/en

[4] https://trademarks.ipo.gov.uk/ipo-tmcase/page/Results/2/WO0000000727788?legacySearch=False

[5] https://www.businessinsider.com/9-things-you-never-knew-about-toblerone-2016-11

[6] https://www.worldipreview.com/news/toblerone-may-need-new-ip-strategy-after-weight-loss-12532

[7] https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19920213/201904010000/232.11.pdf

[8] https://www.origin-gi.com/i-gi-origin-worldwide-gi-compilation-uk.html?filter_17=CH&cc=p&start=160

[9] https://www.chocosuisse.ch/en/

[10] https://www.chocosuisse.ch/en/about-us-2/member-list/

[11] https://twitter.com/wipo/status/486276504415121408

[12] https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2005/04/article_0001.html

[13] https://zermatterhorn.info/matterhorn-swiss-toblerone-chocolate-mountain/

[14] https://nation-branding.info/2008/12/06/country-of-origin-effect/

Markanın İptali Prosedürü ve Yeni Tarihli Marka Başvuruları ile Kanun Yolunun Dolanılması – MONOPOLY Kararı

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (Kanun) ile düzenlenen “markanın kullanmama nedeniyle iptali” kavramına Yüksek Mahkeme içtihatları ile yıllardır fikri ve sınai mülkiyet hukukunda yer verilmiştir. Güncel tarihli içtihatlar da markalarına yatırım yapan ticari işletmelerin marka yönetimine ilişkin stratejik adımlar atması gerekliliğini ortaya koymuştur.

Markanın kullanmama nedeniyle iptali kavramı “Tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde haklı bir sebep olmadan tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından marka sahibi tarafından Türkiye’de ciddi biçimde kullanılmayan ya da kullanımına beş yıl kesintisiz ara verilen markanın iptaline karar verilir.”  hükmü ile kanunumuzda düzenlenmiştir. Paralel düzenlenmeye de EUTMR (“European Union Trade Mark Regulation”) madde 58’de yer verilmiştir.

Marka sahiplerince, markalarını ve markalarına bağlı ticari itibar ve ilgili ekonomik değerleri korumak ticari işletmelerin marka yönetiminde öncül ilkedir. Buna bağlı olarak markayı en geniş anlamda koruma güdüsü ile hareket edilmektedir. Uygulamada da ticari işletme ve markanın kullanılacağı alana odaklanarak, gelecekte yatırım yapılabilecek başkaca mal veya hizmet sınıflarında da tescilinin sağlandığı sık görülen durumlardandır.

Ancak marka sahiplerince benimsenen bu yöntem, yeni başvuru yapacak marka sahipleri açısından marka sahiplerinin pazara girişini engelleyerek; haksız rekabet yaratmaktadır. Yine başvuru sürecinde yeni başvuru yapacak marka sahipleri açısından, tescil sürecinde yapılacak masraflara veya eski tarihli tescil sahibinin markasını göz önüne alarak yeni marka oluşturma sürecinde yapılacak masraflara katlanmak düşmektedir.

Ülkemizde olduğu gibi, Avrupa Birliği’nde de haksız tescillerin önüne geçilerek, markadan doğan hakları korumak ve pazara serbest erişimi sağlamak için; her marka sahibine markayı serbestçe değerlendirebileceği 5 yıl süre tanınmıştır. Bu süre, ürün veya hizmeti sunmak ve markayı kullanmak gerekirse lisans yolu ile kullandırmak için marka sahiplerine tanınan bir süredir. Her ne kadar aksi yönde görüşler olsa da kanımca 5 yıllık bir pazara giriş süreci bir ticari işletme için yeterli olmalıdır.

Markayı kullanma yükümlülüğünü dikkate alınarak, tescil ile sağlanan hakların ileri sürülebileceği alanı genişletmek için marka sahipleri uygulamada aynı markaya ait birebir ve bazen daha geniş kapsamlı yeni tescil başvuruları ile kanunu dolanmaya çalışmakta ve bu pratik kimi zaman kötüniyetli olarak değerlendirilebilmektedir.

Bu yazımızda emsal nitelikte addedilebilecek EUIPO Temyiz Kurulu 22.07.2019 tarih ve R 1849/2017-2 esaslı Kreativni Dogadaji d.o.o vs. Hasbro,Inc. (‘MONOPOLY’) kararını ve Birlik Hukuku’nda yer verilen güncel uygulamayı siz okuyucularımız ile paylaşmak istedik.

Aynı yönde daha önce incelediğimiz Kabelplus[1] ve Pelikan[2] kararlarına linkten ulaşabilirsiniz.

Bir hükümsüzlük talebi olan ihtilaf, talep sahibi Kreativni Dogadaji d.o.o ve “Monopoly” markasının sahibi Hasbro,Inc. arasında, kullanmama nedeniyle iptalinin önüne geçmek amacıyla aynı markanın farklı tarihlerde; birebir/daha kapsamlı sınıflarda başvurusunun yapılmasının kötüniyetli olduğu iddiasına dayalı olarak ikame edilmiştir.

24 Nisan 1996 tarihinde marka sahibi Hasbro,Inc kelime markası olan “Monopoly” markasını 9. (elektronik oyunlar), 25. (giyim) ve 28. (oyunlar, oyuncaklar) sınıflarda başvuru yaparak, markasını 23 Kasım 1998 tarihinde tescil ettirmiştir.

7 Mayıs 2008 tarihli başvurusu ile markasının 41.sınıfta (eğlence hizmetleri) ve 12 Mart 2010 tarihli başvurusu ile 16. sınıfta (kağıt ve kağıttan yapılan materyaller) tescilini sağlamıştır.

30 Nisan 2010 tarihli marka başvurusu ile ‘Monopoly’ kelime markasının 9. sınıf, 16.sınıf, 28. sınıf ve 41.sınıfta tescili 25 Mart 2011 tarihinde sağlanmıştır.

25 Ağustos 2015 tarihinde Kreativni Dogadaji d.o.o,  EUTMR madde 59/1 gereğince marka sahibinin tekrar eden tescil başvuruları yaparak ve önceki tarihlerde markasının tescilini sağladığı tüm sınıfları kapsam içine alarak, marka başvurusunu kötüniyetle yaptığını iddia etmiştir.

22 Haziran 2017’de EUIPO İptal Birimi, marka sahibinin yeni tarihli başvurusunun daha kapsamlı sınıflarda yapıldığını, marka sahibinin 1996’dan beri markasını korumaya çalışmasının kötüniyet olarak değerlendirilemeyeceğini, iptal talebini öne süren tarafın kötüniyeti ispata elverişli yeterli delil sunmadığını, ‘OPOLY’ markasının hükümsüzlüğüne ilişkin ihtilafta ‘MONOPOLY’ markasının ilgili sınıflarda kullanımına dair delil sunulmamasının görülmekte olan ihtilafta ispat niteliğinde olmadığını belirterek; iptal talebini reddetmiştir.

Aynı tarihte iptal talebinde bulunan Kreativni Dogadaji d.o.o, karara karşı EUIPO Temyiz Kurulu nezdinde itiraz etmiş ve sözlü yargılama talebinde bulunmuştur. Kurul, tarafların iddialarını daha iyi anlayabilmek amacıyla yargılama talebini kabul etmiştir. Bu süreçte ayrıca marka sahibi, şirket çalışanın ifadesini sunarak, iddialarını desteklemeye çalışmıştır.

Temyiz sahibi; EUIPO İptal Biriminin kararında ispat yükünü göz ardı ettiğini ve marka sahibinin “markayı kullanma niyetini” dahi ispatlayacak bir delil sunmadığını, markanın sadece İngiltere’de masa oyunu için tanınan bir marka addedildiğini, tekrar eden marka başvurularının 5 yıllık kullanım süresini uzatmak amacıyla gerçekleştirildiğini, markanın yenilenmesi yerine tekrar başvuru yapılmasının dahi kötüniyet göstergesi olduğu ve “OPOLY” gibi markaların hükümsüzlüğü sağlanan ihtilaflarda da ilgili sınıflarda marka kullanımının ispatlanamadığını belirtmektedir.

Marka sahibi ise kötüniyet ispatının iptal talebi sahibi tarafından gerçekleştirilmesi gerektiğini, marka tescil başvurularının sadece 3. kişi marka başvurularını engellemek için yapılmadığını, hükümsüzlük talebi sahibi markasının marka sahibi ile aynı sınıflarda tescilinin önüne geçilmesinin nedeninin kötüniyet olamayacağını, işbu başvurunun 6 ay önceden yapıldığını, markanın Kurul nezdinde dahi yoğun kullanım sonucu yüksek tanınmışlık seviyesine sahip olduğunu, bu doğrultuda markanın hiç kullanılmayıp 5 sene sonrasında yenilenmediğini aksine markanın kullanım alanı genişlediğini, ‘OPOLY’ markasının ihtilaf konusu olmadığını ve tanık ifadesinin de ihtilafa ışık tutacağını belirtmiştir.

Tanık ifadesinde marka tescil süreçlerinde birçok hedef olduğunu ve markanın mümkün olan en geniş anlamda yerel hukukta korumasının sağlanması için yeni tescil başvurularının gerçekleştirildiğini, ana pazar alanını içeren kapsamlı başvuruların yeni girilecek pazarlar da göz önüne alınarak yapıldığını belirtmiş; marka başvurusunun iyiniyetli yapıldığını ifade etmiştir.

Temyiz eden tanık ifadesinin delil sunmak için öngörülen zamanda sunulmadığı ve bağımsız bir delil oluşturmadığından kabul edilmemesi gerektiğini, ancak Kurul aksi kanaatte ise markanın yenilenmesinin daha kolay ve ulaşılabilir bir yol olduğunu, aksine yeni marka başvurusunun daha karışık ve masraflı bir yol olduğunu vurgulamaktadır.

Marka sahibi ise delilin ihtilafı aydınlatma amacıyla iddiaları desteklemeye yönelik sunulduğunu, en geniş anlamda marka koruması sağlamanın tek amaç olmadığını ve diğer amaçlarla beraber değerlendirildiğini, iddia sahibinin yalan beyanlar ile Kurul’u yanıltmak istediğini öne sürmüştür.

Kurul, EUTMR madde 95/2’te sonradan sunulan delillerin kabul şartlarına atıf yaparak, tanık ifadesinin incelemenin sıhhati açısından kabulüne ilişkin takdir yetkisini kullanmıştır.

İhtilafın genel marka hukuku kapsamında yapılan değerlendirmesinde ise ilk olarak belirtmek gerekir ki; ülkemizde olduğu gibi önceki tarihli başvuru sahibinin (first-to-file) markadan doğan haklarının korunduğu sistem Birlik Hukuku’nda da yürürlüktedir. Bilindiği üzere bu prensibin tek istisnası “gerçek hak sahipliği”dir.

Ancak bu sistemde benzer markaların tescilinin önüne geçilmesi ve kullanılmayan Avrupa markalarının malların ve hizmetlerin serbest dolaşımını kısıtlaması düşünülemez.

Tescil sahibine aktif olmayan süresiz bir hukuki tekel hakkı verilemeyeceğinden, markanın Birlik Hukuku’nda korunması için marka mutlaka ciddi bir kullanıma konulmalıdır. Yani diğer anlamda marka sahibine bu özel hak ancak markanın dava veya itiraz süreçlerinde ciddi kullanımına ilişkin delil sunulması halinde tanınabilecektir. “Kullanma arzusu” bu doğrultuda korunacak bir değer değildir.

EUTMR nezdinde kötüniyet, dürüst olmayan düşünce veya hileli bir hareket ile etik prensiplerden, dürüst ticari ve iş prensiplerinden ayrılarak yapılan başvurulara işaret etmektedir.

Mümkündür ki; marka sahibinin markayı kullanmama nedeniyle kısmi veya tamamen iptalinin sonuçlarının önüne geçmek amacıyla markanın yeniden başvurusunun sağlanması kötüniyet olarak değerlendirilebilecektir.

Ayrıca kötüniyet iddiasının kabulü, marka başvurusu anında aranacak ve itiraz sahibince kanıtlanacak bir husustur.

Eldeki ihtilafta, markanın birebir yeni tarihli olarak başvurusunun yapılmasını Kurul kötüniyet olarak değerlendirmiştir. Aynı markanın 14 yıldan fazla bir süredir korunması ve hukuki olarak markayı kullanma yükümlülüğünün önüne geçilmesi amacıyla haksız ve hileli olarak tescilinin sağlandığına karar verilmiştir. Ayrıca marka “masa oyunları” için kullanımı ispatlamış olsa da diğer mal ve hizmetler için kullanımı ispatlayamamıştır.

Her ne kadar tanık ifadesinde ticari amaçların da dikkate alınarak marka başvurularının yapıldığı ve markanın korunmasında birçok sektörden şirketin bu yönde adım attığı belirtilmiş ise de Kurul “belirli bir başvuru stratejisinin, o stratejinin Mahkemeler önünde test edilip kabul edilmediği sürece hukuken kabul edilebilir bir strateji olarak değerlendirilebilir olmadığını” vurgulamıştır.

Sonuç olarak “MONOPOLY” markasının kullanımı kanıtlamadığından, kötüniyetli olarak tescili sağlanan mallar ve hizmetler yönünden kısmi iptaline karar verilmiştir.

Kararın Sayın Okurlarımızca da değerlendirildiğinde görülecektir ki; markaya sağlanan korumalar marka sahiplerine sağlanan mutlak bir tekel hakkı olarak düşünülmemelidir.  Tanınırlığının yüksekliği sebebi ile kötüniyetli ve benzer marka başvurularına konu olan tanınmış marka sahipleri dahi markalarını korumak için her sınıfta birebir başvuru yaparak, bu korumayı sağlayamayacaktır. Benzerlik iddiasının ve kötüniyetin kanıtlanması aksi halde kullanım olmayan bir sınıfta diğer marka başvurularına tescil imkanının tanınması muhakkaktır.

Aksi durumda, bu nevi korumayı sağlamak için yapılan benzer nitelikli başvurular artık “markanın iptali” hükümleri gereğince iptal edilebilecek ve diğer marka sahipleri ile haksız rekabet ortamı oluşturulmasını engelleyecektir.

Ayrıca unutmamak gerekir ki; markanın kullanılmayan mallar ve hizmetler yönünden kısmi iptali de mümkün durumda olup, takdir iptale yetkili idare veya mahkemenin olacaktır.

Temyiz Kurulu’nun tanınmış nitelikte bir marka olan Monopoly kararının, tanınmış marka niteliği olsa da markanın iptalinin önüne geçmeyeceğini dikkatinize sunar; kararın öneminden bahisle marka hukukunda emsal bir karar olarak dikkate alınması temenni ederim.

Av. Didem TENEKECİOĞLU

didemtenekecioglu@gmail.com

Eylül 2019


[1] https://iprgezgini.org/2017/02/20/kullanmama-savunmasi-3-ayni-markanin-yeniden-tescili-halinde-kullanim-zorunlulugun-baslangic-tarihi-eski-tarihli-markaya-gore-mi-tespit-edilir-euipo-temyiz-kurulu-kabelplus-karari/

[2] https://iprgezgini.org/2017/03/12/kullanmama-savunmasi-4-ayni-markanin-tescil-talebinin-yinelenmesi-hangi-durumlarda-kotu-niyeti-gosterebilir-adalet-divani-genel-mahkemesi-pelikan-karari-t‑13611/

Marka Ne Kadar Değiştirilerek Kullanılabilir? – “Mc” Kararı

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (“EUIPO”), 31 Temmuz 2019 tarihinde, McDonald’s’ın “Mc” markasının 11 Nisan 2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kısmi iptaline karar verdi. (14 787 C sayılı karara şuradan ulaşılabilir: https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/010392835)

İrlandalı Supermac’s (Holdings) Ltd (“Supermac’s”), 11 Nisan 2017 tarihinde, EUIPO İptal Birimi’nden McDonald’s’ın 10 392 835 sayılı “Mc” markasının AB Marka Tüzüğü’nün 58/1 (a) maddesine dayanarak iptalini talep etmiştir. Supermac’s’in iddiası, “Mc” markasının tescil tarihinden itibaren 5 sene içerisinde McDonald’s veya onun izni ile üçüncü kişiler tarafından tescil kapsamında bulunan 29., 30., 32. ve 43. sınıflardaki mal ve hizmetler üzerinde ciddi biçimde kullanılmadığıdır. Uyuşmazlık konusu “Mc” markası 15 Mart 2012 tarihinde tescil edilmiş, iptal talebi ise 11 Nisan 2017 tarihinde yapılmıştır. Buna göre, başvuru tarihinde uyuşmazlık konusu marka 5 yıldan fazladır tescilli olduğu için McDonald’s, 11 Nisan 2012 ile 10 Nisan 2017 tarihleri arasında markayı söz konusu mal ve hizmetler kapsamında ciddi anlamda kullandığını ispat etmek durumunda kalmıştır.Bunun üzerine McDonald’s, 28 Eylül 2017 tarihinde 20 adet ek halinde kullanım ispatı delillerini sunmuştur. Söz konusu deliller markanın 30. sınıftaki yulaf ezmesi ürünleri dışında, tescil kapsamındaki tüm mal ve hizmetler üzerinde kullanımına ilişkindir. Bu delilleri McDonald’s, gizli tutulmaları istemiyle sunmasına rağmen EUIPO, somut olayda gizlilik talebini haklı gösterecek herhangi bir gerekçe sunulmaması nedeniyle bu talebi reddetmiştir.

McDonald’s tarafından sunulan kullanım ispatına ilişkin deliller genel hatlarıyla şu şekildedir:

  • 2017 yılına ait, Almanya, Fransa ve Birleşik Krallık’ta yerleşik McDonald’s tarafından imzalanan 3 adet yeminli ifade: Söz konusu beyannameler, bu ülkelerdeki “McDonald’s”, “BIG MAC”, “McFISH”, McNUGGETS”, “McCHICKEN” ve “McFLURRY” gibi “Mc” ön ekli markalarının restoran hizmetleri, sandviç ve dürüm ürünleri bakımından en yenisi 2010 yılından itibaren olmak üzere yaygın biçimde kullanıldığını belirtmektedir. Ayrıca, 2011-2016 yılları arasında her yıl için bu ülkelerdeki net ciro, McDonald’s mal ve hizmetlerinin reklam masrafları, ürün etiketleri, menü görüntüleri, tanıtım bilgileri ile yukarıda bahsedilen markalar altında satılan ürün sayısı bilgilerini göstermektedir.
  • 2014 ve 2016 tarihli Avusturya, Belçika, Danimarka, İspanya ve daha birçok Avrupa Birliği üye ülkelerindeki McDonald’s internet sitelerinden bilgisayar çıktıları.
  • ‘McDonald’s’ın tarihi’ başlıklı Wikipedia sitesinden bilgisayar çıktıları, McDonald’s şirket internet sitesinden 2011-2016 yılları arasında McDonald’s’ın Avrupa Birliği üye ülkelerinde sahip olduğu ve faaliyette olan restoran sayısı gibi bilgileri içeren “2016 Finansal Bilgiler” bilgisayar çıktısı, McDonald’s Almanya’nın Alman yiyecek hizmetleri sektöründe pazar lideri olduğunu ve tüketicilerce bilinirliğini gösteren “McDonald’s Almanya Kurumsal Sorumluluk Raporu 2016”, 2016 ve 2014 yıllarına ait Avrupa ve 2009-2016 arası dünya çapında şirketin yıllık kazancını (Amerikan doları) gösteren yıllık raporlar, 2001-2016 ve 2008-2016 yılları arasında ‘En İyi Dünya Markaları’ ve ‘100 En Değerli Marka’ gibi listelerde ilk 10’da yer aldığına dair internet sitesi çıktıları, Almanya’da 1991, 1992 ve ve Macaristan’da 2011 yıllarında gerçekleştirilen ve insanların ‘Mc’ ön ekiyle ile ilgili sorular sorulduğunda bunları ‘McDonald’s’ ile ilişkilendirdiğine dair dört adet tüketici anketi örneği.
  • Genel Mahkeme’nin 05/07/2016 tarih ve T‑518/13 sayılı MACCOFFEE kararı.

İptal talebi sahibi Supermac’s, EUIPO’nun söz konusu delilleri –Supermac’s’e göre açıkça ispat eşiğini geçememiş olsalar da- yeterli kabul etmesi halinde bunların ancak 29 ve 30. sınıflardaki kümes hayvanları ürünlerinden hazırlanan yiyecekler, yenilebilir sandviçler, et sandviçleri, domuz eti sandviçleri, balık sandviçleri, tavuk sandviçleri, kahve, kahve ikameleri, çay, hamur işleri, tatlı olarak dondurma bakımından tescilin devamına yettiği görüşündedir. Ayrıca,uyuşmazlık konusu AB markasının, marka sahibinin mal ve hizmetlerinin kaynağını göstermek amacıyla hiçbir zaman kullanılmadığı, yalnızca üçüncü kişilerin “Mc” ön ekini içeren ifadeleri aynı ya da benzer mal ve hizmetler kapsamında tescil ettirmesini veya kullanmasını engellemek için bir savunma markası olarak tescil ettirdiğini iddia etmektedir. Ayrıca, İrlanda, İngiltere ve Avrupa Birliği’nde ‘Mc’ ön ekinin kişi soyadlarında çok yaygın olduğu; oteller, restoranlar, yiyecek ve içecekler gibi birçok mal ve hizmetin söz konusu ön eki içeren soyadlarla anıldığı ve bu nedenle eklenen kelimeler ve ögelerle oluşturulan “Mc” ön ekli markaların kaynak gösterme işlevi bulunmadığını da ileri sürmektedir.Buna karşılık McDonald’s, savunmasını özetle şu şekilde yapmıştır: “Mc” işareti, “McDonald’s” markasında ve daha birçok ürünün nitelik ve karakterini belirten ek ögelerle birlikte çeşitli kombinasyonlar halinde McDonald’s tarafından hazırlanan ve satışa sunulan birçok mal ve hizmet ile menü ögelerini belirtmek için kullanılmaktadır. McDonald’s’ın uzun süreli ve devamlı kullanımı sonucu “Mc” terimi, Avrupa Birliği çapında tüketiciler tarafından McDonald’s ile geniş çapta ilişkilendirilmektedir ve bu durum sunulan tüketici anketleriyle ortaya konulmuştur. “Mc” isminin yüksek ayırt ediciliği aynı zamanda Avrupa çapında birçok marka ofisi ve mahkeme tarafından, özellikle Genel Mahkemenin 2016 tarihli T-518/12 sayılı MACCOFFEE kararında da görülebileceği üzere, teyit edilmiştir.

Tüm bu delil, iddia ve savunmaları inceleyen EUIPO İptal Birimi, markanın sicilde yer aldığı gibi yalnızca “Mc” haliyle kullanımına ilişkin herhangi bir delil bulunmadığı, delillerin markaya başka ögeler eklenerek kullanımı gösterdiği konusunda başvuru sahibini haklı bulmuştur. Ne var ki, cevaplandırılması gereken hususun söz konusu eklentilerin markanın ayırt edici karakterini etkileyip etkilemediği olduğuna vurgu yapmıştır. İptal Birimi kararın devamında, deliller kapsamında sunulan markalar arasından kullanım ispatı koşullarını zaman, yer ve kapsam bakımından karşılayan yalnızca “McDonald’s”, “BIG MAC”, “McRIB”, “McMUFFIN”, “McTOAST”, “McFISH”, “McWRAP”, “McNUGGETS”, “McCHICKEN” ve “McFLURRY” markalarını kullanım niteliği açısından incelemeye karar vermiştir. Bunlardan “McDonald’s” bakımından ‘Donald’s’ ögesinin tanımlayıcı olmadığı, görsel olarak ‘Mc’ ögesinden daha az göze çarpar bir ifade olmadığı ve “Mc” ile “McDonald’s” markalarının esas olarak farklı göründükleri nedenleriyle “McDonald’s” şeklindeki kullanımın “Mc” markası bakımından kabul edilebilir bir kullanım varyasyonu olarak değerlendirilemeyeceğine karar vermiştir. Her ne kadar marka sahibi sunduğu tüketici anketlerinde “Mc” teriminin tüketicilerin çoğu tarafından “McDonald’s” ile doğrudan ilişkilendirildiğini iddia etse de, söz konusu anketlerden Macaristan kapsamında gerçekleştirilenler açısından EUIPO, anketi cevaplayanların yönlendirici sorulara maruz kaldığı sonucuna varmıştır. Diğer iki anketi ise gerçekleştirildikleri 1991 ve 1992 yıllarının kullanım ispatını ilgilendiren aralıktan çok uzak olması nedeniyle dikkate almamıştır. Bunun yanı sıra, halkın “Mc” ön ekini yalnızca bir şirket adı olan McDonald’s ile ve restoran servisleriyle eşleştirmesinin “McDonald’s” işaretinin kullanımının tescilli “Mc” markasının kullanımına eşdeğer olduğu anlamına gelmeyeceğine kanaat getirmiştir.

Supermac’s’in yeminli ifadelerin herhangi bir çalışan tarafından düzenlenmediği ve marka sahibi ile bu belgeleri düzenleyenler arasında bir bağlantı bulunduğunu gösteren herhangi bir belgenin sunulmadığı iddialarına cevap veren İptal Birimi, marka sahibinin üçüncü kişilerin kullanımına ilişkin delil sunmasının söz konusu kullanıma zımni rıza oluşturduğunu belirtmiştir. Ayrıca EUIPO’ya göre, söz konusu kişilerin McDonald’s ile bağlantısına dair herhangi bir belge sunulmasa dahi McDonald’s Almanya, Fransa ve Birleşik Krallık şirketlerinin McDonald’s’ın bu Avrupa Birliği üye ülkelerinde faaliyet gösterdiği ticari araçlar olduğu açıktır.Bazı delillerin yalnızca tarih belirtmemesi ya da ilgili zaman aralığı dışında olması nedeniyle gözardı edilmemesi ve genel değerlendirmede dikkate alınması gerektiğine de vurgu yapılmıştır. Özellikle ürün ve ambalaj fotoğrafları ile internet sitelerinden bilgisayar çıktılarının genel olarak hangi çeşit malların üretilip satışa sunulduğuyla ilgili bilgi verebileceği, bu nedenle markanın kullanım kapsamı ve marka sahibinin gerçek niyetini ortaya koymakta faydalı olacağı belirtilmiştir.

Marka sahibi, kullanımın kapsamına ilişkin hiçbir fatura sunmamıştır. Bunun yerine, yukarıda bahsedildiği gibi net ciro, McDonald’s mal ve hizmetlerinin reklam masrafları ile Almanya, Fransa ve Birleşik Krallık’ta “BIG MAC” markası ve “Mc” ön ekli markalar altında satılan ürün sayısı gibi bilgileri içeren üç adet yeminli ifade ve Avrupa’daki geliri gösteren iki yıllık rapor ile milyonlarca Amerikan doları olarak markanın değerini gösteren marka araştırmaları sunmuştur. EUIPO tarafından yeminli ifadelere genellikle bağımsız delillere göre daha az itibar edilir. Bunun nedeni, uyuşmazlığa dahil olan tarafların bakış açılarının kişisel çıkarlarından az ya da çok etkilenebileceğidir. Bu nedenle, içtihat uyarınca marka sahibinin çevresinden biri tarafından düzenlenen yeminli ifadelere ancak başka delillerle desteklendiği takdirde ispat değeri atfedilir. EUIPO İptal Birimi tarafından değerlendirilen bir diğer husus da uyuşmazlık konusu pazarın fast food ürünleri üretimi ve satışı olduğu ve bunların günlük kullanım ve fast food restoran servisleri tedariği amacıyla yapıldığıdır. Söz konusu pazarın bilinen özellikleri arasında genellikle oldukça yüksek bir talep ve genel halka yüksek miktarlarda satış bulunmaktadır. Bu nedenle, her halükarda kağıt fatura gibi geleneksel satış delillerinin sunulmasının söz konusu sektörde yapılan ticaret için pek de işlevsel olmadığı sonucuna varılmıştır.Sunulan deliller değerlendirildiğinde, bahsedilen markalar altındaki ürünlerin nihai tüketiciye devamlı olarak satışa sunulduğu, genel halkın söz konusu markalara fast food ürünleri için pazar yaratılmak amacıyla sürekli olarak maruz bırakıldığı kanaatine varılmıştır. Sunulan restoran sayıları, gelirler, marka değeri gibi bilgiler en azından yeminli ifadede belirtilen net ciro ve satılan ürün sayısı gibi bilgileri destekler nitelikte bulunmuştur. Dolayısıyla İptal Birimi’ne göre kullanım, göstermelik değildir.

Son olarak, marka sahibi sunduğu 2016 tarihli T-518/12 sayılı MACCOFFEE kararıyla “Mc” ön ekli markaların aile markası olduğunu savunmaktadır. Ne var ki, EUIPO’ya göre, aile markalarının varlığı ile markanın tescilde yer aldığı haliyle kullanımı hususları iki ayrı kavramdır. Söz konusu kararla “McDonald’s” markasından kaynaklanan “Mc” ön ekli aile markalarının varlığı teyit edilmekle birlikte bu iki markanın geniş çapta eşdeğer olduğu ya da aralarındaki farkın gözardı edilebilir olduğu sonucuna varılmamaktadır. “Mc” ön ekine eklenen –rib (kaburga), –muffin (çörek, bir tür ufak ekmek), –toast (tost), –fish (balık), –wrap (dürüm) ve –nuggets (dilimizde de aynı adla anılan)ögeleri söz konusu ürünlerin veya ana malzemelerinin ismidir ve bunları tanımlamak maksadıyla eklenmiştir. Dolayısıyla İptal Birimi, başvuru sahibinin bu ögelerle yeni birleşik markalar oluştuğu iddiasını doğru bulmamıştır. Bu tanımlayıcı eklentiler “Mc”markasının ayırt edici karakterini değiştirmemektedir. İptal Birimi, yalnızca –flurry ögesinin ürünleri tanımlayıcı bir anlamı olmadığını ve bu eklemenin ayırt edici karakteri değiştirdiği sonucuna varmıştır.

İptal Birimi’ne göre ciddi kullanım 29. sınıfta yalnızca tavuk nugget ürünleri bakımından gerçekleşmiştir. Bu sınıfta tescilli diğer mallar bakımından peynir ya da turşu gibi bazı malzemeler marka sahibi tarafından ayrı olarak değil sandviçler içinde satışa sunulmaktadır. Bunun yanı sıra, sandviçler ve dürümler 29. değil 30. sınıf kapsamında yer almaktadır. Marka sahibinin çok spesifik ürünler üzerinde marka kullanımının aranmadığı ve ileride mal çeşitliliğini geliştirebileceği de göz önünde tutularak 30. sınıfta sunulan deliller çerçevesinde yalnızca yenilebilir sandviçler, et sandviçleri, domuz eti sandviçleri, balık sandviçleri ve tavuk sandviçleri bakımından ciddi kullanımın bulunduğu sonucuna varılmıştır. Sonuç olarak EUIPO, “Mc”markasının 29. sınıftaki tavuk nuggetlar harici et ve kümes hayvanları ürünleri ile domuz ve balık ürünlerinden hazırlanan yiyecekler, pişmiş ve konserve sebze ve meyveler, yumurtalar, peynir, süt, süt ürünleri, turşular ile 30. sınıftaki bisküviler, ekmek, kekler, kurabiyeler, çikolata, kahve, kahve ikameleri, çay, hardal, yulaf ezmesi, hamur işleri, soslar, çeşniler, şeker, tatlılar, 32. Sınıfta alkolsüz içecekler, şuruplar ve içecek yapımında kullanılan diğer malzemeler ve 43. sınıftaki restoran servisleri bakımından 11 Nisan 2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kısmen iptaline karar vermiştir.

Kanaatimizce bu kararın en önemli sonucu, EUIPO’nun ciddi kullanımı değerlendirirken markanın sicildeki halinde ayırt edici karakterini etkileyecek değişiklikler yapılmasını kabul etmemesi ile satışa sunulan malın nihai haline dikkat etmesidir, tek tek içindeki malzemelerinin ne olduğu önemli değildir. Sandviçin içinde peynir olması McDonald’s’ın ayrıca peynir sattığını ve bu yolla markasını peynir ürünü üzerinde kullandığını göstermez, satışa sunulan ürün sandviçtir. “Mc” markasının ön ek olarak ancak üzerinde kullanıldığı malları tanımlayıcı ögelerle birlikte kullanılabileceği, aksi takdirde eklenen ögelerin de kendi içinde mal ve hizmetler bakımından ayırt edici olması halinde markanın ayırt edici karakterinin değişerek tabiri caizse yeni bir işaretin oluştuğu söylenebilecektir. Dolayısıyla, marka sahipleri markalarını hem işaret hem de mal ve hizmetler bakımından ya kullanacakları gibi tescil ettirmeli ya da tescil ettirdikleri gibi kullanmalıdırlar. Aksi halde tescilden 5 sene sonrasında kullanım ispatı talebi ile karşı karşıya kaldıklarında her ne kadar markalarını belli oranda kullanmış olsalar da yer, zaman ve kapsam faktörleri tek başlarına yeterli olmayacak, nitelik olarak da markanın sicilde yer aldığı gibi kullanılıp kullanılmadığı önemli olacak ve belki de markalarını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacaklardır.

Muhtelemen McDonald’s, “BIG MAC” kararında olduğu gibi “Mc” kararına da itiraz ederek EUIPO Temyiz Kurulu’na gidecektir. Bu ihtimalde, merakla EUIPO Temyiz Kurulu kararını bekliyor olacağız.

Alara NAÇAR

Ağustos 2019

nacar.alara@gmail.com

Genel Mahkeme EUIPO Temyiz Kurulu’nun Kullanmama Sebebiyle İptal Talebinin İtiraz Sürecini Durdurmayacağı İle İlgili Kararını İptal Etti –

Genel Mahkeme (“Mahkeme”), T-162/18 sayılı, Beko Plc (“Beko”) tarafından Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (“EUIPO”) ve Acer, Inc. (“Acer”) aleyhine açılan davayı 14 Şubat 2019 tarihinde kabul etti[1].

2019’un başlarında verilen bu karara konu uyuşmazlığın oldukça uzun bir mazisi bulunuyor. Her şey Beko’nun 6 Nisan 2007 tarihinde “ALTUS” ibareli Avrupa Birliği (o dönemde Topluluk) Markası başvurusu yapmasıyla başlamıştır. Bu başvuruya karşı Acer, önceki tarihli ve tescilli 22 adet “ALTOS” ibareli Avrupa Birliği Markalarına dayanarak itiraz etmiştir. EUIPO İtiraz Kurulu, Beko’nun itiraza konu “ALTUS” marka başvurusunu Acer’in 2 dayanak markasıyla benzer bularak, itirazı kısmen kabul etmiştir.

Beko, İtiraz Kurulu’nun bu kararını EUIPO Temyiz Kurulu’na taşımış ve her iki dayanak markaya ilişkin olarak yerel Mahkemelerde kullanmama sebebiyle iptal davalarının süregeldiğini belirterek, Temyiz Kurulu önündeki yargılama sürecinin askıya alınması, iptal davalarının bekletici mesele yapılması gerektiğini belirtmiştir. Bu sırada işbu davalara konu dayanak markalar yerel Mahkemelerce kullanılmamaları sebebiyle iptal edilmiştir. Temyiz Kurulu buna dayanarak İtiraz Kurulu’nun kararını kaldırmış ve itirazın diğer dayanak markalar açısından incelenmesi için uyuşmazlığı İtiraz Kurulu’na geri göndermiştir. Bunun üzerine İtiraz Kurulu, Acer’in başka bir “ALTOS” dayanak markası ile Beko’nun “ALTUS” marka başvurusunu benzer bulmuş ve itirazı bu markaya dayanarak kısmen kabul etmiştir.

Beko, İtiraz Kurulu’nun bu kararını da Temyiz Kurulu’na taşımış ve bu dayanak markaya karşı yerel fikri mülkiyet ofisinde kullanmama sebebiyle iptal prosedürü başlatma niyetinin olduğunu belirterek, Temyiz Kurulu nezdindeki yargılama sürecinin yine askıya alınması gerektiğini belirtmiştir. Devamında buna ilişkin işlemleri başlattığını gösteren belgeler de sunmuştur. Ancak Temyiz Kurulu işbu Mahkeme kararına konu edilen kararıyla, Beko’nun sürecin askıya alınması talebi ve temyizini bu defa reddetmiştir, markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunduğu gerekçesiyle İtiraz Kurulu’nun kararını onamıştır. Bu karardan sonra ise yerel fikri mülkiyet ofisi Acer’in markasının söz konusu sınıflarda ciddi şekilde kullanımı ispatlanamadığı gerekçesiyle markanın kullanmama sebebiyle iptal edilmesine karar vermiştir.

Beko, Temyiz Kurulu’nun bu kararına karşı Mahkeme nezdinde dava açmış ve bu kararın iptal edilmesini, sürecin askıya alınması için uyuşmazlığın EUIPO’ya iade edilmesini ve/veya Mahkeme’nin süreci askıya almasını talep etmiştir. Genel Mahkeme, sürecin askıya alınmasına ilişkin taleplerin kabul edilemez olduğunu belirtmiş ve yalnızca ilgili kararın iptali yönünden esasa ilişkin inceleme yapmıştır.

Mahkeme önünde tartışılan kararında Temyiz Kurulu, itiraza dayanak olan ve nihayetinde iptal edilen “ALTOS” markasının, itiraza konu “ALTUS” markasının yayınlandığı tarihte, 5 yıldan az süredir tescilli olduğunu, bu nedenle karar tarihinde iptal edilebilir olsa bile itiraza dayanak olarak gösterilebileceğini değerlendirmiştir. Ayrıca, itiraz sürecinin kullanmama sebebiyle iptal taleplerine dayanılarak durdurulmasının (ve dolayısıyla uzatılmasının), kullanmama sebebiyle iptal süreçlerinin başlatılamayacağı –markanın tescilinden itibaren başlayan-  ilk 5 yıllık koruma periyodunu anlamsızlaştırdığı ve böylece marka başvuruları itiraza konu edilen tarafları itiraza konu dayanak markalar 5 yıllık süreci doldurana dek itiraz sürecini uzatmak için teşvik edeceğini belirtmiştir.

Davacı Beko ise, itiraza dayanak markanın kullanılıp kullanılmadığı değerlendirmesinin yapılması gereken tarihin kararın verildiği tarih olması gerektiğini iddia etmiştir. Ayrıca, bu dosya bazında uyuşmazlığın çözülmesi için taraflara süre (“cooling off period”) verildiğini ve yerel fikri mülkiyet ofisi nezdinde görülen kullanmama sebebiyle iptal prosedürünü uzatan tarafın davalı Acer olduğunu hatırlatarak, Temyiz Kurulu’nun somut olayın şartlarını dikkate almadığını ve başvuru sahibinin niyetinin irdelenmesi gerektiğini belirtmiştir. Ek olarak, daha önce Temyiz Kurulu’nun diğer iki marka için kullanmama sebebiyle iptal süreçlerinin sonuçlarının beklenmesi kararı verdiğini ve bu markaların da itiraza konu edilen “ALTUS” markası yayınlandığında 5 yıllık koruma periyodunun içinde olduğunu hatırlatarak, Temyiz Kurulu’nun kararlarının çelişkili olduğunu iddia etmiştir.

Genel Mahkeme, Temyiz Kurulu’nun itiraz prosedürünün durdurulup durdurulmamasına ilişkin geniş bir takdir yetkisi olduğunu ve taraflar arasındaki menfaat dengesi sağlandığı takdirde buna ilişkin bir talebin reddedilebileceğini belirterek aşağıdaki değerlendirmelerde bulunmuştur:

  • İtiraza dayanak “ALTOS” markasının itiraza konu “ALTUS” markasının yayına çıktığı anda geçerliliğini koruması yeterli değildir, EUIPO’nun itiraz hakkında karar verdiği anda da geçerli olması gerekmektedir. Diğer bir deyişle, itiraz görülürken marka geçerliliğini yitirirse, itiraza ilişkin değerlendirme amaçtan yoksun kalmış sayılacaktır. Bu nedenle, gerek İtiraz Kurulu gerekse Temyiz Kurulu’nun, itirazın yapıldığı tarih ile kararın verildiği tarih arasında, markaların durumuna ilişkin değişiklikleri dikkate almaları gerekmektedir.
  • Temyiz Kurulu başvuru sahibinin menfaatlerini olayın bütünü içerisinde dikkate almamış ve uygun şekilde değerlendirmemiştir. Temyiz Kurulu’nun bu kapsamda taraf menfaatlerini usulünce tartmak amacıyla itiraza dayanak markanın kullanmama sebebiyle iptal edilip edilmeyeceğine ilişkin prima facie bir değerlendirme yapması gerekmektedir.
  • Temyiz Kurulu’nun itiraza dayanak markanın itiraza konu marka yayımlandığı tarihte 5 yıllık koruma süresinin içinde olduğunu belirterek, kullanmama sebebiyle iptal talebinin itiraz sürecini durdurmasının markaya tanınan –markaya karşı kullanmama öne sürülemeyecek- 5 yıllık periyodu anlamsızlaştıracağı değerlendirmesi hatalıdır. Somut olayda itiraza dayanak markanın bu 5 yıllık koruma süresi 2010 yılında dolmuştur. Kullanmama sebebiyle iptal talebi ise 2017 yılında yapılmıştır. Dolayısıyla itiraza dayanak “ALTOS” markasının 2012 – 2017 yılları arasında kullanıldığının ispat edilmesi gerektiğinden, 5 yıllık koruma süresiyle herhangi bir ilişki bulunmamaktadır.
  • Temyiz Kurulu’nun kullanmama sebebiyle iptal talebi nedeniyle itiraza ilişkin sürecin askıya alınmasının marka başvuruları itiraza konu edilen tarafları itiraza konu dayanak markalar 5 yıllık süreci doldurana dek itiraz sürecini uzatmak için teşvik edeceğini belirten değerlendirmesi hatalıdır. Temyiz Kurulu’nun, genel değerlendirmeler yapmanın yanı sıra somut olaya özgü şartları dikkate alarak, tarafların kötü niyetle süreci uzatmak gibi bir niyetinin olup olmadığını değerlendirmesi gerekir. Kullanmama sebebiyle iptal prosedürünün itiraz derdestken başlatılmış olması ve buna dayanarak itiraz sürecinin askıya alınmasının talep edilmesi,  itiraza konu marka başvurusu sahibinin kötü niyetli olduğu sonucuna varmak için yeterli değildir.  
  • Tarafların kendi iradeleriyle anlaşarak uyuşmazlığın çözülmesi için bir süre verilmesini kabul ettiklerini ve bu sürenin sonuna gelindiğinde itiraza dayanak “ALTOS” markasının zaten 5 yıldan uzun süredir tescilli olduğu dikkate alınmalıdır.

Mahkeme, bu değerlendirmeler ışığında Temyiz Kurulu’nun kararını uyuşmazlığa geniş bir çerçeveden bakarak tarafların menfaat dengesini dikkate almaması ve somut olaya özgü koşulları değerlendirmemesi sebebiyle hatalı bulmuştur ve tümden iptal etmiştir.

Uyuşmazlığın 2008 yılında Acer tarafından, Beko’nun “ALTUS” ibareli marka başvurusuna itiraz edilmesiyle başladığı ve günümüze kadar sürdüğü dikkate alındığında, itiraza dayanak markaların sürecinin tamamında ciddi şekilde kullanılıyor olması gerektiği sonucuna varılmaktadır. Genel Mahkeme’nin bu değerlendirmesi,  özellikle yabancı ülkelerde yapılan başvurularda benimsenmiş olan “markanın hangi mal/hizmet üzerinde kullanılacaksa, yalnızca onun üzerinde sınırlı olarak başvurulması/tescil edilmesi gerektiği” anlayışının bir yansıması olarak değerlendirilmelidir. Gerçekten de marka sahipleri, markalarına karşı kullanmama sebebiyle iptal talebinde bulunulamayacak olan 5 yıllık süreye güvenerek, markalarını kullanmadıkları mal/hizmetler üzerinde, başkalarının tescilini engelleyememelidir.

Ülkemizde ise Türk Patent ve Marka Ofisi (“TÜRKPATENT”) ile özellikle Fikri ve Sınaî Haklar Mahkemeleri (“Mahkemeler”) nezdinde yürütülen süreçlerin uzunluğu dikkate alındığında, bu prensip ve anlayışın yerleşmesinin önemi azımsanmamalıdır. Gerçekten de bir uyuşmazlık sonuçlanana kadar itiraza dayanak marka, itiraza konu markanın tescil edilmek istendiği mal/hizmetler üzerinde kullanılmıyorsa, üçüncü kişilerin o mal/hizmetler üzerinde markalarını tescil ettirmesinin engellenmesi haksız olacaktır.

Ancak, itiraz sahiplerinin dayanak markalarını uyuşmazlık süreci boyunca da kullanması gerekliliği, itiraza konu edilen başvuru sahipleri tarafından bu durumun suistimal edilmeye açık olduğu – örnek olarak süreci mümkün olduğunca uzatmak, vs. gibi -gerçeğini ortadan kaldırmamaktadır. Bunun önüne geçilebilmesi için tarafların gerçek niyetlerinin yorumlanması konusunda TÜRKPATENT’e ve Mahkemelere önemli bir görev düşecektir…


Güldeniz Doğan ALKAN

guldenizdogan@hotmail.com

Mart 2019

[1]http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=C8E68C16CFE3E3FD86775CE67EAC0505?text=&docid=210771&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1961731

Nasıl Anlatsam Sana, İlk Harflere Baksana – Akrostişle Kötü Niyetten Kaçınılabilir mi? ‘’e-toefl.com’’ Alan Adı İdari Hakem Kararı D2018-2562

Teknolojinin damarlarımıza tam anlamıyla girmediği, konuşma pencerelerinin sadece evimizdekilerden ibaret olduğu çocukluğumuzda hislerimizi paylaşmanın daha organik yöntemleri mevcuttu. Bu yöntemlerden en naif olanlarından biri de akrostişli şiirlerdi.

Şiirin dizelerinin ilk harfleri genelde sevdiğimiz kişilerin adını oluştururdu ve bu uğurda da asıl söylemek istediğimizi direkt söylemeden ima etmiş olurduk. Bazen hayatımızın geri kalanı da hiçbir şeyi net ifade etmeden bir imalar bütünüyle devam ettiyse de bunda çocukluğumuzun akrostişlerinin suçu var mıdır bu sanıyorum başka bir hayatın konusu.

Alan adı şikayetlerinde de kötü niyetten kaçınmak ya da tescil ettirilen alan adının “meşru menfaat” doğrultusunda kullanıldığı konusunda Hakem’i ikna etmek için Şikayet Edilen taraf bazen akrostişe de sığınabilmektedir.


“TOEFL” ve “TOEIC” markalarını elinde bulunduran A.B.D menşeli Educational Testing Service, “e-toefl.com” alan adının kendilerine devredilmesi için  Şikayet Edilen’e karşı 9 Kasım 2018 tarihinde WIPO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezine şikayet sunmuştur.

Bilindiği üzere bir alan şikayetinde karar verilirken üç kriter göz önünde bulundurulmaktadır:

(i) İhtilaflı alan adı, Şikâyet Eden’in üzerinde hak sahibi olduğu bir marka ya da hizmet markası ile aynı veya iltibas düzeyinde benzer mi?

(ii) Şikâyet Edilen’in, ihtilaflı alan adı üzerinde herhangi bir hak ya da meşru menfaati var mıdır?

(iii) Şikâyet Edilen, ihtilaflı alan adını kötü niyetle mi tescil ettirmiş veya kullanmaktadır?

Şikayet Eden , işlem öncesinde Şikayet Edilen’e bir uyarı yazısı göndererek , alan adının kendilerine devredilmesini istemiştir.

Bu yazının iletilmesinin hemen akabinde daha önceden bir alan adı satışı yapmak isteyen kişilerin toplandığı web sitesinde zaten satılık olan ‘’e-toefl.com’’ domaininin fiyatı 1200 TL’den , 15.000 USD’ye çıkmıştır.

Credit Agricole v. Yanf Xiao Yuan WIPO Dava No.D2018-1476 sayılı hakem kararında da belirtilen “Şikayet Edilen’in alan adı tescili ya da devri için harcanan paradan çok daha yüksek olan 3.300 EUR’luk bir bedele satışının teklif edilmesi kötü niyeti ispatlamakta ve desteklemektedir” kararı kapsamında Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adının satışı kapsamında kötü niyetli hareket ettiğinin ispatlandığı kanaatine varmıştır.

Yazının iletilmesini takiben satış fiyatının artması ile birlikte de Şikayet Edilen kimlik bilgilerini bir ‘’gizlilik koruması hizmeti’’ aracılığı ile gizlemiştir.

Her ne kadar Şikayet Edilen tarafından anılan korumanın spam koruması amacı ile kullanılmaya başlandığı iddia edilse de, özellikle anılan korumanın Şikayet Edilen ile iletişime geçilmesinin akabinde kullanılmaya başlanması da Hakem tarafından kötü niyeti açıkça gösterildiği şeklinde yorumlanmıştır.

Gizlilik koruması ise; bir web sitesi aracılığı ile alan adını kaydettirenin tüm bilgilerini gizlemesine ve onun yerine Şikayet Edilen bilgisinde de görülebileceği gibi sadece Domain Admin Contact ID 5998761 gibi bir kaydın görüntülenebilmesini sağlamaktır.

Bu hizmeti sağlayan kuruluşun web sitesinde yer alan bilgiler ise aslında oldukça ilginçtir ve yorumsuz olarak aşağıya aktarılmıştır:

‘’Uluslararası yönetim organı olan ICANN kurallarına uygun olarak,  WHOIS veri tabanı üzerinden herkese açık olan alan adları ile ilgili doğru iletişim bilgilerini sağlamalısınız.  Aksi takdirde kayıt anlaşmasının ihlali nedeniyle alan adının iptali gerçekleşmiş olur.  Öte yandan kötü niyetli kişiler tarafından bu bilgiler kötü amaçlı durumlar için kullanılabilir.  Ayrıca kimlik bilgileriniz de bu kişiler tarafından çalınma tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir. Bu bağlamda Kimlik Koruma Hizmeti ile birlikte alternatif iletişim bilgileri kullanarak gerçek iletişim bilgileriniz koruma altına alınır.’’

Son olarak , Şikayet edilen, alan adına ‘’yeni projemizde çok yakında sizlerleyiz’’ şeklinde bir slogan eklemiş ve alan adının aslında Şikayet Edenin markası ile hiçbir ilgisi olmadığı konusunda kurulu ikna etmek için de;

E

Ticaret

Operasyonlarında

Efektif

Fonlama ve

Likidite

ifadesini web sitesi içeriğine ekleyerek bu ifadelerin yeni projelerinin baş harfleri ile oluşturulduğu ve ‘’TOEFL’’ markası ile ilişkisi olduğunu göstermeye çalışmıştır.

Bu unsuru ekleyerek Şikayet Edilen her ne kadar kötü niyetten kaçınmaya çalışıyor olsa da, ihtilafa konu alan adının , Şikayet Eden’in tescilli ve tanınmış markasını bir bütün olarak içeriyor olması (Alan adındaki “e-” ön eki  de Türkiye’de de sıklıkla kullanılan ve “elektronik” ifadesinin kısaltması olan bir ek olduğundan ana unsur TOEFL’dır.) sebebi ile Hakem tarafından kötü niyetli bulunmuştur.

Bu doğrultuda, ihtarname sonrasında bilgilerin gizlenmesi, alan adının satış fiyatının yükselmesi ve aynı zamanda da e-ticaret operasyonlarında fonlama ve likidite” ifadesinineklenmesinin yanı sıra Şikayet Edilen, savunmasında; Şikâyet Eden’in tüm dünyada içerisinde “TOEFL” geçen alan adlarını şikâyet ederek kendi bünyesinde toplamak ve bu yolla tüm dünya interneti üzerinde bir hegemonya kurma gayesi içerisinde olduğunu, bunu yaparken ise kendisi harici kişilerin özgürlük alanına girerek “alan adı tersine korsanlık” yaptığını ifade ederek Şikâyet’in reddedilmesini talep etmiştir.

Karara göre , Şikayet Eden’in akrostişli alan adları ile mücadelesi aslında başka bir vakada da gerçekleşti, Educational Testing Service v. Andy Rashid, WIPO Dava No. D2017‑1936 kararında, Şikâyet Edilen  “GREC” ibaresinin “Graduate Resources Enhancing Center” olduğunu iddia etmişse de, hakem Şikâyet Edilen’in bu kullanımının meşru olmadığı ve bilâkis bu alan adı ve internet sitesi altında tüketicilerin GRE test hazırlıkları hizmetleri ararken Şikâyet Edilen’in hizmetlerini göreceği için bu alanda bir karşılık yaratacağına karar vermiştir.

Buradan da anlaşılabildiği üzere akrostiş bazen ‘’global bir kaçış planı’’ da olabilir.

Tabii bu plana rağmen, aktarılan vakada İdari Hakem Heyeti  <e-toefl.com> alan adının Şikâyet Eden’e devrine karar verdi, fakat alan adının tescilinin bu kadar kolay , yaratıcılığın ise bitimsiz olduğu durumlarda, eminim akrostiş sonrasında da farklı kaçış yollarının değerlendirildiği yeni kararları görmeye devam edeceğiz.

(Educational Testing Service v. Domain Admin Contact ID 5998761, FBS Inc , Whoisprotection biz / Selman Karahttps://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2018-2562)

Kerem Gökmen

gokmenkerem@gmail.com

Temmuz 2019

Yargıtay Kullanmama Nedeniyle İptal Davaları Hakkında Merakla Beklenen Kararını Verdi

Anayasa Mahkemesi’nin 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK’nin 14. maddesini 06/01/2017 tarihinde iptal etmesi ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 10/01/2019 tarihinde yürürlüğe girmesinin ardından başlayan ve uzun süredir devam etmekte olan markaların kullanım zorunluluğuna ilişkin tartışmalar hakkında Yargıtay 11. Hukuk Dairesi merakla beklenen son sözünü söyledi.


Türk marka mevzuatının ana kaynağını AB’nin konu hakkındaki Direktif ve Tüzükleri oluşturmaktadır. AB’nin bu konudaki en temel düzenlemesi olan 2015/2436 sayılı Marka Direktifi’nin giriş bölümü 31. ve 32. paragraflarında yer alan aşağıdaki ifadeler markanın kullanımı kavramının hangi amaca yönelik olduğunu ve düzenlemenin temel nedenlerini aktarmaktadır:

“(31) Markalar malların ve hizmetlerin ayırt edilebilmesini sağlama ve tüketicilerin bilgi sahibi olarak seçim yapmalarına imkan sağlama işlevlerini, ancak piyasada fiilen kullanıldıklarında sağlarlar. Kullanım şartının varlığı, Birlik dahilinde tescil edilen ve korunan markaların toplam sayısını düşürmek ve bunun sonucunda markalar arasında ortaya çıkabilecek ihtilafların sayısını azaltmak için de gereklidir. Dolayısıyla, markaların tescil edildikleri mallar veya hizmetler için fiilen kullanımlarını şart koşmak ve tescil sürecinin tamamlandığı tarihten başlayan beş yıl içerisinde yukarıda belirtilen şekilde kullanılmamaları halinde iptal edilmelerine imkan sağlamak zaruridir.

(32) Bunun sonucu olarak, bir tescilli marka sadece fiilen kullanıldığı halde korunmalıdır ve tescilli bir marka sahibine, sonraki bir markaya itiraz etme ve onu hükümsüz kıldırma hakkını, sahibi markayı gerçek şekilde kullanmadığı halde sağlamayacaktır…”


Türkiye Cumhuriyeti, markaların kullanımına ilişkin devlet görüşünü Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Uyuşmazlık Çözüm Paneli’ne Sigaralar için Düz Paketleme (Plain Packaging) konusu hakkında sunduğu görüşte açıklamıştır. (Türk görüşünün, raporun eklerinde https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/435_441_458_467r_a_e.pdf bağlantısında C-21 numaralı ek olarak, sayfalar C-70 ila C-74’te (pdf dokümanında sayfalar 214-218) görülmesi mümkündür.)

Türkiye görüşünde paragraf 10 takip eden içeriktedir:

“Türkiye; TRIPS Anlaşması’nın marka sahiplerine kullanım hakkı verip vermediği hususu değerlendirilirken, TRIPS Anlaşması’ndaki marka bölümünün kapsamı dahil olmak üzere konuyla ilgili tüm faktörlerin dikkate alınması gerektiği görüşündedir. “Kullanım” hususunun marka rejimlerinin ayrılmaz bir parçası olması bir olgudur. Kullanım olmadan, markanın -ürünlerin diğer ürünlerden ekonomik bir kazanç amacıyla ayırt edilmesi biçimindeki- nihai amacı gerçekleştirilemez. Bu bağlamda, Türkiye dahil olmak üzere, çoğu DTÖ üyesinin marka tesciline bağlanan haklardan yararlanılabilmesi amacıyla, fiili kullanım şartını getirmesi sürpriz değildir. Buna ilaveten, kullanım olmadan tescil, yeni tesciller için gereksiz bariyer oluşturur ve kullanım olmadan, tescil için harcanan para ve diğer kaynaklar ve bir markanın tanıtımı anlamsız kalır.”

Görüşün 11. maddesinde ise WIPO Fikri Mülkiyet El Kitabı’ndan alıntı yapılarak aşağıdaki ifadelere yer verilmiştir:

“……. Markaları kullanım zorunluluğu getirmeksizin onları tescil yoluyla korumak, ekonomik açıdan hiçbir anlama sahip değildir. Kullanılmayan markalar yeni markaların tescil edilmesine karşı yapay bir bariyer teşkil eder. Marka kanunlarında kullanım şartına yer verilmesi mutlak bir gerekliliktir.”

Görüşün 12. maddesi ise takip eden şekilde devam etmektedir:

“Yukarıda yapılan açıklamaların ışığında Türkiye açısından, bir marka sahibinin kullanım hakkının, marka tesciline içselleştirilmiş bir hak olduğuna inanılması için güçlü gerekçeler mevcuttur. Türkiye, TRIPS hükümlerinin de bu anlayışla uyumlu olduğu görüşündedir.”

Yukarıda yer verdiğimiz görüş, Türkiye’nin DTÖ’ye sunduğu resmi ve uluslararası niteliği bulunan bir devlet görüşüdür. Dolayısıyla, oldukça ciddiye alınması gereken ve devlet olarak marka kullanımına ilişkin anlayışımızı aktaran bir metindir. Metinden anladığımız başlıca husus ise kullanım şartı olmadan marka tescilinin anlamsız olduğunun, Türkiye tarafından devlet görüşü olarak kabul edildiğidir.


Bu noktada, bir an için durup Türkiye’de 6 Ocak 2017 tarihinden başlayan markanın kullanımı kaosunun hatırlanması gerekmektedir:

Bir fikri mülkiyet ihtisas mahkemesi 556 sayılı KHK’nın markanın kullanımı ve kullanılmama halinde iptali düzenlemelerini içeren 14. maddesini iptal talebiyle Anayasa Mahkemesi’ne götürür; Anayasa Mahkemesi 6769 sayılı SMK tasarısı 22 Aralık 2016 tarihinde Meclis tarafından kabul edilmiş, ancak Resmi Gazete’de henüz ilan edilmemişken, kanunun Resmi Gazete’de 10 Ocak 2017 tarihinde ilan edilmesinden sadece 4 gün önce yani 6 Ocak 2017 tarihinde 14. maddeyi iptal eder ve dahası iptal kararının yürürlüğü için geçiş süresi vermez; 6769 sayılı SMK 10 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girer; 6769 sayılı SMK markanın kullanımı zorunluluğu ve kullanılmama halinde iptal için gerekli düzenlemeleri içerse de, yürürlük tarihinden önceki 4 günlük yasal boşluk gerekçe gösterilerek çok sayıda iptal davası hangi aşamada olduklarına bakılmaksızın reddedilir; 10 Ocak 2017 tarihinden sonraki davaların da 5 yıl süreyle açılıp açılamayacağı konusunda akademik görüşler geliştirilir ve bunlar yıllar boyunca uzun uzadıya tartışılır.

10 Ocak 2017 tarihinden sonraki kullanmama nedeniyle iptal davalarının akıbeti ve dahası 10 Ocak 2017 tarihinden önce tescil edilmiş markaların kullanılması zorunluluğun ancak 2022 yılından itibaren öne sürülebileceği hususları hakkında Yargıtay görüşü nihayet ortaya çıkmıştır. 25 Haziran 2019 tarihli kararın ekran görüntülerini aşağıda sizinle paylaşıyoruz:

Konu hakkında şu ana dek çok sayıda makale yazılıp, görüş öne sürüldüğünden şu an için içeriğe ilişkin bir yorum yapmadan Yargıtay kararını sizlerle paylaştık.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi; 6769 sayılı Kanunun Meclis tarafından kabul tarihinin 22 Aralık 2016 olmasından hareketle, kanun koyucunun amacının geçmişe etkili olacak biçimde kullanmama nedeniyle markanın iptalini öngördüğünü, Kanunun kabulünden sonra ve henüz yürürlüğe girmesinden önce yürürlük konusunda öngörülemeyen Anayasa Mahkemesi kararı ile ortaya çıkan kanun boşluğunun bu şekilde doldurulması gerektiğini ortaya koyarak, ihtilafın konusu markanın kullanmama nedeniyle iptaline ilişkin Ankara 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi ve Ankara BAM 20. Hukuk Dairesi kararını onamıştır.

Merakla beklenen kararın içeriğini bu satırların yazarı alkışlarla karşılamaktadır.

İlk heyecan geçtikten sonra karar hakkında kanaatimizce olumlu veya olumsuz yönde çok sayıda yorum yapılacaktır. Bu hususta biz de yerimizi şimdiden rezerve ediyor ve sizleri merakla beklediğiniz kararla başbaşa bırakıyoruz.

Önder Erol ÜNSAL

Temmuz 2019

unsalonderol@gmail.com

TÜTÜN MAMULLERİNİN PAKETLENMESİ VE ETİKETLENMESİ BAĞLAMINDA MARKA HUKUKUNDAKİ GÜNCEL GELİŞMELER

Tütün mamulü kullanımının azaltılmasına yönelik çalışmalar; sesli ve/veya görüntülü kamu spotları, seminerler, afişler gibi genel anlamda topluma yönelik bilgilendirme faaliyeti şeklinde; tütün mamulü kullanılabilecek alanların sınırlandırılması gibi doğrudan tütün mamullerini kullananlara yönelik yaptırım şeklinde ya da tütün mamulü reklamlarının sınırlandırılması, ürün arzının sıkı şekil şartlarına bağlanması gibi tütün mamulü üreten ve arz eden şirketlere yönelik yaptırım şeklinde karşımıza çıkmaktadır.

Tütün mamullerinin reklamına ve piyasaya arzına ilişkin sınırlandırmalar, tescilli markanın kullanımının sınırlandırılması konusu başta olmak üzere marka hukuku yakından ilişkilidir. Bu ilişkinin pozitif hukuki dayanaklarından biri de 01.03.2019 tarihli ve 30701 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tütün Mamullerinin Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’tir (Yönetmelik). Tütün mamulünün reklamının ve arzının ilişkin sınırlanmasına ilişkin, Önder Erol ÜNSAL tarafından, farklı zamanlarda, IPR Gezgini’nde etraflı değerlendirmeler yapılmıştı.[1]

Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinin üzerinden henüz dört aya yakın bir süre geçmişken, 27 Haziran 2019 tarihli ve 30814 sayılı Resmi Gazete’de, Tütün Mamullerinin Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Değişiklik Yönetmeliği) yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelikte yapılan değişiklikler ve bu değişikliklerin muhtemel etkilerine ilişkin değerlendirmelerimiz ile değişikliklere ilişkin karşılaştırma tablosu[2] aşağıda yer almaktadır:

  • Yönetmelik m.10/1,a hükmünde yapılan değişiklikle; paketin dış ambalajında yer alacak ayırt edici işaretin, paketin sadece ön yüzünde, birleşik sağlık uyarısının uygulanma şekline göre altındaki ya da yanındaki alana markayla birlikte dikey ve yatay olarak ortalanmış şekilde yazılma zorunluluğu getirilmiştir. 
  • Yönetmelik m.10/6 hükmünde yapılan değişiklikle; tütün mamullerinin dış ambalajındaki ayırt edici ibarenin, “poşet paketlerde paketin arka yüzüne, diğer paketlerde paketin alt yüzeyinde” yer alacağı şeklinde ayrım kaldırılmış ve ayırt edici ibarenin markanın altında konumlandırılacağı, Yönetmelik m.10/1,a hükmüyle uyumlu olacak şekilde hüküm altına alınmıştır.
  • Yönetmelik m.10/7 hükmünde yapılan değişiklikle; nargilelik tütün mamullünün iç ambalajı ile puro ve sigarellonun varsa iç ambalajındaki marka ve/veya ayırt edici işaretin niteliklerinin belirlenmesinde, ambalajın şeffaf olup olmaması esasına dayanan ayrım ortadan kaldırılarak, her iki durumda da işaretin Helvetica yazı tipinde, 14 punto ve siyah renkte, sadece bir yerde yazılabileceği hüküm altına alınmıştır.
  • Yönetmelik m.11/1 hükmünde yapılan değişiklikle; tütün mamullerinin karton malzemeden yapılan birim paketleri ve grupmanlarının iç yüzey renginin, belirlenen diğer renklerin dışında kraft kahvesi olabileceği de hüküm altına alınmıştır.
  • Yönetmelik m.11/12 hükmünde yapılan değişiklikle; aromalı nargilelik tütün mamulü ile puro ve sigarilloda iç ambalajın şeffaf olmaması durumunda, kullanılabilecek renkler arasına gümüş rengi de dâhil edilmiştir. 
  • Yönetmelik m.12/5 hükmünde yapılan değişiklikle; silindir paketlerde yer alacak sağlık uyarılarının boyutlandırılmasında esas alınacak yüzey alanının, Bakanlıkça belirleneceği hüküm altına alınmıştır.
  • Yönetmelik m.15/4 hükmünde yapılan değişiklikle; birleşik sağlık uyarısının üst üste format şeklinde tertip edildiği durumlarda; uyarı metninin kaplayacağı yüzey alanı %38’den %40 ‘a çıkarılmış, bırakma bilgisinin kaplayacağı yüzey alanı ise %12’den %10’a indirilmiştir.
  • Yönetmelik m.17/1,b hükmünde yapılan değişiklikle; içimlik tütün mamullerinin üstten açılan sert paketlerle satışa arz edildiği durumlarda, kapak yüzey alanının, pakette yer alması gereken fotoğrafın kaplayacağı alandan küçük olması ve kapak açıldığından fotoğrafın bölünüyor olması halinde; yüzey alanında yer alacak bırakma bilgisinin kaplaması gereken azami oran %12’den %10’a, asgari oran ise %10’dan %8’e indirilmiştir.
  • Yönetmelik m.18/8 hükmünde yapılan değişiklikle; Yönetmelik m.18/1 hükmünde belirtilen üretim kodlaması veya benzeri işaretlemeler ile m.18/2 hükmünde belirtilen üretim tarihine ilişkin bilginin, bulundukları yüzeye, Helvetica yazı tipinde, rengi Pantone Cool Gray 2 C Mat bitişli şekilde uygulanması zorunluluğu kaldırılarak, anılan ibarelerin bulundukları yüzeye, uygulanacakları alanla sınırlı olmak üzere siyah zemin üzerine beyaz renkte uygulanması zorunluluğu getirilmiştir.
  • Yönetmelik m.18/9 hükmünde yapılan değişiklikle; üretim yeri ve üretici firma iletişim bilgilerinden sadece e-posta adresine en fazla 8 punto olacak şekilde, siyah renkte, Helvetica yazı tipinde yer verileceğine ilişkin sınırlama; sigara birim paketleri için geçerli iken sigara sert birim paketleri için geçerli hale gelmiştir. Kanaatimizce, bu değişiklik, anılan sınırlamanın sert paketler dışında uygulanma kabiliyetinin bulunmamasından kaynaklanmaktadır.
  • Yönetmelik m.18/10 hükmünde yapılan değişiklikle; şeffaf grupmanların üzerindeki etiketlerde yer alacak ibarelerin, Helvetica yazı tipinde olması zorunluluğu kaldırılmıştır. 
  • Yönetmelik m.18/11 hükmünde yapılan değişiklikle; koli üzerindeki etiketlerde yer alacak ibarelerin, Helvetica yazı tipinde olması zorunluluğu kaldırılmıştır.
  • Yönetmeliğin Geçici Madde 1 hükmünde yapılan değişiklikle; üreticilerin Yönetmeliğe uyum amacıyla yapacakları piyasaya arz uygunluk belgesi güncelleme başvurularının yapılabileceği son tarih olan 05.05.2019, 05.12.2019 olarak değiştirilmiş; belirtilen sürede güncelleme izni başvurusu yapılmayan piyasaya arz uygunluk belgelerinin iptal edilmiş sayılacağı tarih olan 06.0.2019, 06.12.2019 olarak değiştirilmiştir.
  • Yönetmelik Geçici Madde 2/1 hükmünde yapılan değişiklikle; üretimi 31.12.2018 tarihinde sona ermiş olan ve üretiminde mentol ve/veya türevleri kullanılmış olan sigaralar hariç olmak üzere 06.01.2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tütün Mamullerinin Zararlarından Korumaya Yönelik Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olan tütün mamullerine piyasaya arz uygunluk belgesi verilmesine, güncellenmesine, bu tütün mamullerinin üretim ve ithalatına, piyasaya arzına devam olunabilecek son tarih, 05.07.2019 iken 05.12.2019 olarak değiştirilmiştir. 
  • Yönetmelik Geçici Madde 2/2 hükmünde yapılan değişiklikle; üretimi 31.12.2018 tarihinde sona eren ve üretiminde mentol ve/veya türevleri kullanılan sigaraların piyasaya arz edilebileceği son tarih, 05.07.2019 iken 05.12.2019 olarak değiştirilmiştir.
  • Yönetmelik Geçici Madde 2/3 hükmünde yapılan değişiklikle; Yönetmeliğe uyum amacıyla yapılacak ayırt edici ibarenin değiştirilmesine ilişkin başvurularda, 04.11.2010 tarihli ve 27749 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik m.13/2 hükmünün 05.07.2019 tarihine kadar uygulanmayacağına ilişkin düzenleme, 05.12.2019 tarihine kadar uygulanmayacak şekilde düzenlenmiştir.
  • Yönetmelik Geçici Madde 2 hükmüne; piyasaya arz edilen tütün mamullerinin birim paketinde yer alan sağlık uyarılarının, bandrol ile kısmen gizlenemeyeceğine veya kapatılamayacağına ve bu uyarının bütünüyle görünür olacağı hükmüne en geç 31.12.2020 tarihine kadar uyum sağlanacağına ilişkin dördüncü fıkra hükmü eklenmiştir.


Osman Umut KARACA

osmanumutkaraca@hotmail.com

Temmuz 2019


[1] Ünsal, Ö. E., Sigara Ambalajlarına İlişkin Tek Tip Paketleme (Plain Packaging) Düzenlemesi ve Düzenlemenin Tescilli Marka Haklarıyla Bağlantısı, https://iprgezgini.org/2014/08/29/sigara-ambalajlarina-iliskin-tek-tip-paketleme-plain-packaging-duzenlemesi-ve-duzenlemenin-tescilli-marka-haklariyla-baglantisi/, (30.06.2019).

Ünsal, Ö. E., DTÖ Paneli Sigaralar için Düz Paketleme Kararı ve Türkiye Görüşü Bağlamında Markanın Kullanımı Zorunluluğu Tartışmalarına Kısa Bir Ziyaret, https://iprgezgini.org/2018/07/03/dto-paneli-sigaralar-icin-duz-paketleme-karari-ve-turkiye-gorusu-baglaminda-markanin-kullanimi-zorunlulugu-tartismalarina-kisa-bir-ziyaret/, (03.07.2019).

Ünsal, Ö. E., 1984 ve Düz Paketleme; Kara Ütopya ve Gerçeklik, https://iprgezgini.org/2018/08/13/1984-ve-duz-paketleme-kara-utopya-ve-gerceklik/, (03.07.2019).

[2] Değişiklik ile Yönetmelik metninden çıkarılan bölümler üstü çizili kırmızı renkle, eklenen bölümler mavi renkle belirtilmiştir.

Radikal Bir Düzenleme Geliyor: Çin Marka Ofisi Kötü Niyetli Marka Başvuruları Hakkında Taslak Yönetmeliği Görüşe Açtı

Kötü niyetli marka tescil başvurularının en yaygın olarak karşılaşılan hali; yurtdışında başka kişiler adına tescilli, belirli düzeyde bilinirlik kazanmış son derece orijinal markaların aynılarını (çoğunlukla şekil – stilize unsurları da aynı olacak şekilde), aynı veya benzer mal veya hizmetler için başka bir ülkede izinsiz ve yetkisiz biçimde tescil ettirmeye yönelik başvurular yapılmasıdır.

Bu tip başvuruları, Türkiye de dahil olmak üzere çeşitli ülkelerde sistematik olarak yapan kişiler olduğu gibi, onları bu tip başvurulara yönelten marka vekillerinin olduğu da şüphesizdir. Ve hatta kanaatimizce bu tip başvuruların bir kısmı bazı marka vekilleri tarafından özel olarak bu işe yöneltilen kişiler tarafından yapılmaktadır. Meselenin bu yönü hakkında fazlaca yorum yapmamayı -şu an için- tercih ediyoruz. 

Kötü niyetli marka tescil başvurularını önemsememe şeklinde bir yaklaşımla zaman zaman karşılaşılmaktadır. Bu yaklaşım genellikle birkaç temele dayandırılmaktadır: (i) Gerçek hak sahibi olduğunu öne süren yabancı kişi, markası bu denli önemli ise Türkiye’de neden önceden başvuru yapmamıştır? (ii) Markanın yurtdışındaki gerçek hak sahibi Türkiye’yi pazar olarak görseydi, başvurusunu yapardı, ancak yapmamış ve fakat bir Türk bu başvuruyu yapıyor, bu kişi de markayı iç pazarda kullanarak ekonomiye yerli katkı sağlayacak, bunun önünde durulmaması gerekmektedir. (iii) Taklit ürün piyasası zaten çok büyük ve apaçık bir tablodur ki, marka tescilini kabul edip etmemenin bu meselenin çözümüne bir faydası yoktur. (iv) Kötü niyetli başvurunun varlığı yönünde yapılacak bir tespit çok subjektif ve risklidir.

Üçüncü argümandan başlanacak olursa; taklit ürün piyasası, bir tescilin varlığından veya yokluğundan bağımsız biçimde kendi farklı dinamikleriyle işleyen bir yapıdır. Marka tesciliyle elde edilen hak esasen bir üretim izni değildir, tersine markayı veya benzerini izinsiz olarak kullanan üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilecek bir haktır. Bir diğer deyişle, taklit ürün üretenlerin veya piyasaya sürenlerin bir tescil belgesine ihtiyacı esasen bulunmamaktadır. Kaldı ki, piyasaya taklidi sürülen ürünlerin çoğunluğu halihazırda Türkiye’de gerçek hak sahipleri adına aynı veya benzer mal ve hizmetler için tescilli durumdadır. Kötü niyetle yapıldıklarını varsaydığımız marka tescil başvuruları ise çoğunlukla yurtdışında tescil edilmiş, Türkiye’de henüz tescil başvurusu yapılmamış ve Türkiye’de nispeten daha az tanınan markalara yönelik olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu tip başvuruları yapan kişilerin ana hareket motifi ise kanaatimize göre bu markalarla Türkiye’de üretim yapmak değil, tescil ettirdikleri markaları gerçek hak sahiplerine yüksek meblağlar karşılığında devretmektir. Son tahlilde, taklit ürün piyasasında karşımıza çıkan ürünler üzerinde kullanılan markalarla, kötü niyetli marka tescil başvurularının konusu olan markalar çoğunlukla birbirlerinden farklıdır ve kötü niyetli marka tescil başvurularının ana hareket motifi, taklit ürünlerin kullanımını yasal hale getirmek değil, gerçek hak sahiplerine kendi markalarının Türkiye’deki tescilini satarak haksız maddi kazanç elde etmektir.

Yurtdışındaki gerçek hak sahibinin markasını Türkiye’de önceden tescil ettirmemiş olmasına dayananlar ise, aynı markayı Türkiye’de tescil ettirmek isteyen -kötü niyetli başvuruyu yaptıkları iddia edilen- üçüncü kişilerdir. Bu argüman genellikle itiraza karşı görüş dilekçelerinde dile getirilmektedir ve başvuru sahibinin Türkiye’de ekonomik bir değer yaratma amacında olduğu temeline dayandırılmaktadır. İtiraz sahibi yabancı kişinin Türkiye’de ilgili mal ve hizmetler için önceden markasını tescil ettirmemiş olması, başvuru sahibine göre yabancı kişinin Türkiye’yle ilgili yatırım niyetinin bulunmadığının göstergesidir. Argüman genellikle yerli yatırımcının korunması, devletin yerli yatırımcıyı desteklemesi gerekliliği gibi duygulara hitap eden ifadelerle sonuçlandırılmaktadır. Bu argüman bir marka başvurusu yapmanın  yaklaşık 200 TL’na mal olması ve bunun da Türkiye için bir yatırım anlamına gelmemesi anlamında temelsizdir. Buna ilaveten çok sayıda marka tesciline sahip olan bu tip başvuru sahiplerinin, hangi markalarını gerçekten kullanıp kullanmadıkları belirsizdir ve Türk Patent ve Marka Kurumu ve mahkemeler bu yönde bir inceleme yapmamaktadır.

Kötü niyetli başvuruların reddedilmesi yetkisi kanunen Türk Patent ve Marka Kurumu’na verildiğinden, Kuruma düşen görev bu kategoriye girebilecek başvuruları itiraz üzerine incelemek ve gerektiğinde ret kararını vermektir. Kötü niyetli başvurunun tespiti nispeten zor bir değerlendirme gerektirse de, incelemenin objektif koşulları karar kılavuzunda ve çok sayıda mahkeme kararında belirtildiğinden, incelemenin subjektif ve riskli olduğu yönündeki argümanlar -değerlendirme gerçekten zor olsa da- kanaatimizce yerinde değildir.

Kötü niyetli marka tescil başvuruları hakkında fazlaca irdelenmeyen bir konu ise, çok sayıda markaya sahip olan kişilerin ticari anlamda bu kadar fazla markayı kullanıp kullanmadıkları, dahası kullanım yeterliliğine sahip olup olmadıklarıdır. Dahası, başvuru sahibinin tescilli marka sayısı nispeten az olsa da, benzeri bir değerlendirmenin, marka tescil belgesindeki yer alan mal ve hizmetlerin sayısının fazlalığı ve birbirleriyle bağlantısızlığı (aynı sınıf içinde yer alsa da örneğin gözlük ve yazılım mallarının veya araba lastiği ve helikopter mallarının birbirleriyle hiçbir bağlantısının bulunmaması) anlamında da yapılması mümkündür. Bu tip markaların kötü niyetli başvuru olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği yönünde farklı görüşler mevcuttur ve aşağıda okuyacağınız taslak Çin Marka Ofisi değerlendirmesi esasen bu hususa yöneliktir.  


Yazının giriş bölümünde kötü niyetli marka tescil başvuruları için tabloyu Türkiye açısından çizmiş olsak da, bu mesele sadece ülkemize özgü bir sorun değildir. Çin Halk Cumhuriyeti de kötü niyetli başvurular bakımından aynı sorunları yaşamaktadır. Çin bakımından sorun o denli büyük boyuttadır ki, kötü niyetli marka tescil başvuruları için ayrı bir yönetmelik hazırlanması gündeme gelmiş ve hazırlanan taslak düzenleme ilan edilerek sistem kullanıcılarının görüşlerine açılmıştır.

Çince bilmediğim için taslak yönetmeliği ana dilinden inceleyip okuyuculara aktarmam mümkün değil. Bununla birlikte, taslak yönetmelik hakkında detaylı bir tanıtım ünlü fikri mülkiyet bloglarından IP Watchdog‘ta Paolo Benoncini tarafından yapılmıştır (https://www.ipwatchdog.com/2019/03/07/china-trademark-office-attempts-curb-bad-faith-filings/id=107062/). Taslak yönetmelik hakkında yaralanabilecek bir diğer kaynak olarak ise http://www.cms-lawnow.com/ealerts/2019/03/bad-faith-trademark-applications-to-be-regulated-by-new-provisions-in-china adresindeki yazıyı önerebiliriz.

Takip eden satırlarda yukarıda bağlantısını verdiğimiz yazıyı temel alarak, Çin Marka Ofisi’nin kötü niyetli marka tescil başvuruları hakkındaki taslak yönetmeliğinin ana hatlarını aktarmaya çalışacağım.


Çin Marka Ofisi, 12 Şubat 2019 tarihinde “Marka Tescil Başvurularının Düzenlenmesine İlişkin Birkaç Hüküm” isimli taslak bir yönetmeliği kamuoyunun görüşüne açmıştır. Bu taslak Paolo Benoncini’ye göre, kötü niyetli kişilerce yapılan hile içeren başvuruları tespit ederek reddetmek ve kötü niyetli başvuru sahiplerini ve onların vekillerini bu tip fiilleri nedeniyle cezalandırmak amacıyla oluşturulacak bir tespit sisteminin ilk adımıdır.

Çin marka tescil sisteminde, tıpkı Türkiye’de olduğu gibi, başvurularla birlikte kullanım beyanında bulunulmamaktadır ve sistem ilk gelen alır ilkesi üzerine kuruludur. Bu sistemin kaçınılmaz sonucu olarak da, gene tıpkı Türkiye’de olduğu gibi, çok sayıda gerçek veya tüzel kişi aslında kullanmayacakları veya kullanma niyetlerini bulunmayan markaları kendi adlarına önceden tescil ettirmektedir. Bu tip tescillerin bir bölümü kötü niyetli yapılan marka başvurularından kaynaklanmaktadır ve markaların gerçek hak sahiplerini tehdit edecek silahlara dönüşebilmektedir. Çin piyasasına girmeye niyetlenen gerçek hak sahipleri, başka kişilerce kötü niyetle tescil edilmiş kendi markalarını satın almak zorunda bırakılmakta veya mallarının Çin pazarına girişi engellenebilmektedir. Gerçek hak sahiplerinin Çin pazarına girişte karşılaştıkları bu güçlükler şikayet konusu olmaktadır ve Çin devleti bu konuda daha yapıcı tedbirler almaya planlayarak aşağıdaki düzenlemeleri içeren bir taslak yönetmelik hazırlamıştır.

Çin Marka Ofisi ve Fikri Mülkiyet Mahkemeleri bir süredir başvuru ve tescil modellerini “açıklanamayacak derecede çok sayıda başvuru yapma, tescilli markaların kullanılmaması, kullanım olmadan markanın satışı” gibi eğilimler bakımından takip etmektedir ve bu tip hususları itiraz ve hükümsüzlük süreçlerinde kötü niyetin göstergesi olarak kabul etmektedir. Ancak, bu hususları düzenleyen bir mevzuat bulunmadığı gibi, ilk inceleme aşamasında da bu değerlendirme yapılmamaktadır.

Hazırlanan taslak, ilk incelemeyi yapan marka uzmanlarına yeni başvuruların kanundışı bir başvuru yapma eğilimine dahil olup olmadığını belirleme yetkisini verecek hükümler içermektedir. Bu hükümler kullanılarak, kötü niyetle yapıldığı ilk aşamada tespit edilecek başvurular incelemenin başlangıcında uzman tarafından reddedilecek ve gerçek hak sahipleri ve ofis zaman ve iş gücünden tasarruf edecektir.

Peki bu değerlendirme nasıl yapılacaktır?

Taslakta yer alan hükümlerin yönetmeliğe dönüşmesi durumunda Çin Marka Ofisi uzmanları, başvuru sahiplerinin, başvuru sayıları ve Çin’de bilinen başkalarına ait markaların tesciline yönelik başvurularda bulunup bulunmadıkları gibi veriler başta olmak üzere, başvuru yapma eğilimlerini gösteren verileri  inceleyerek, anormal başvuru eğilimlerini tespit edecektir. Anormal başvuru eğilimi tespit edilirken; (i) Başvuru sahibinin kısa sürede yaptığı çok sayıda başvurunun, başvuru sahibinin ticari ihtiyaçlarının ötesinde olup olmadığı, (ii) Başvuru sahibinin markalarını kullanım niyetinin bulunup bulunmaması  ve başvuru konusu mal ve hizmetler için münhasır marka haklarına sahip olması yönünde fiili bir gereklilik olup olmadığı hususları özellikle dikkate alınacaktır. Bu bağlamda, uzmanın talebi üzerine başvuru sahipleri fiilen faaliyette bulunan bir ticari işletmeleri olduğunu ve marka tescili için ticari ihtiyaçları bulunduğunu ispatlamak zorunda kalacaktır. Başvuru sahibinin gerekli kanıt veya meşru gerekçeleri sunmaması halinde başvuru reddedilecek ve açıklama gönderilmemesi kötü niyeti gösterir bir kanıt olarak kabul edilecektir.

Taslak yönetmeliğin dikkat çekici bir diğer hükmü, bu tip başvuruların yapılmasına aracılık eden marka vekillerinin kara listeye alınması ve ciddi hallerde vekillik yetkilerinin askıya alınması yönündedir. Diğer bir hüküm, bu tip anormal başvurular hakkında bilgi sahibi olan vekillerin, iyi niyetle hareket etmesi ve bu başvuruları yapmaması içeriklidir. Vekil bu yükümlülüğe uymazsa, gerçekleştirdiği fiili düzeltme yükümlülüğüne tabii olacaktır ve bunu gerçekleştirmezse disiplin cezalarıyla yüzleşebilecektir.

Başvuru sahipleri yönünden getirilen yaptırım ise; bu tip başvuruları yapan başvuru sahiplerinin devlet teşviklerinden veya ödüllendirmelerinden yararlanamaması, eğer halihazırda yararlandıkları bir teşvik veya ödül varsa bunun iptal edilmesi ve daha da etkilisi, ciddi hallerde cezai sorumluluklarla karşılaşabilmeleridir.

Üçüncü kişiler, anormal başvurular hakkında Çin Marka Ofisi’ne bildirimde bulunarak, işlem başlatılmasını talep edebilecektir. Ofis, bu tip bir bildirim alması halinde vakayı mevzuat uyarınca derhal incelemekle yükümlü olacaktır.


Çin Marka Ofisi’nin gerçek kullanım niyetiyle yapılmayan başvuruları da kötü niyetli başvurular olarak kabul edeceğini gösteren taslak yönetmelik, son dönemlerde marka hukuku alanında gördüğümüz en radikal düzenlemedir. Çin Ofisi de tıpkı Türk dengi gibi, çok sayıda başvurudan kaynaklanan iş yükü altında kalmıştır ve bu başvuruların bir kısmı kullanım niyeti bulunmayan markaların tescil edilmesi amacıyla yapılmaktadır.

Kullanım niyeti bulunmaması hali, geniş mal ve hizmet listeleriyle başvuru yapılması pratiği benimsenen Türkiye özelinde, mal ve hizmetler esasında kullanım niyeti araştırılacak olursa çok daha önemli bir sorundur; çünkü Çin’de, bildiğimiz kadarıyla 15 adetten fazla mal veya hizmetin tescilinin talep edilmesi halinde ek ücretler ödenmektedir. Türkiye’de ise sınıf bazında ücretlendirme yapılmaktadır ve aynı sınıf içindeki tüm mal veya hizmetler için tek bir ücret ödenmektedir. Bunun sonucu olarak da; Türkiye’de örneğin, otomobil lastiği yaması üretenler, aynı sınıfta yer alan helikopter veya uçakların tescili amacıyla da başvuruda bulunmaktadır ve başvuru sahipleri ve vekilleri cephesinde bu anlamsız başvuru pratiğine son verme anlamında bir niyet veya çaba sezinlenmemektedir.  Böyle bir çaba veya niyetin yokluğunda, Çin’de olduğu gibi radikal düzenlemelere gidilip gidilmeyeceği tarafımızca bilinmemekle birlikte, Çin Marka Ofisi’nin yukarıda kısaca aktardığımız cesur adımının, kötü niyetli başvuru sahiplerinin ve onları yönlendiren bazı marka vekillerinin çekineceği bir hamle olacağı açıktır.

Önder Erol ÜNSAL

Mart 2019

unsalonderol@gmail.com

Kullan Ya Da Kaybet! – McDonald’s’a ait “BIG MAC” markasının tescili ciddi kullanımı ispatlanamadığı için iptal edildi

09-19-06 Sun-Times studio, Chicago – for Eric White, Big Mac illustration – -John J. Kim/Sun-Times

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (“EUIPO”) 11.01.2019 tarihli kararında McDonald’s’ın “BIG MAC” markası ile ilgili olarak 14 788 C sayılı kararını (https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*///name/big%20mac [GDA1] veya https://www.docdroid.net/A5QdVFE/big-mac-tm-revocation.pdf#page=8) verdi.

İrlandalı hamburger zinciri Supermac Ltd. 2017 yılında, McDonalds’a ait olan “BIG MAC” isimli markanın ciddi bir biçimde kullanılmaması sebebiyle 29, 30 ve 42. sınıflardaki tescilinin iptalini talep etmiştir. 11.01.2019 tarihli karar; ciddi ve kesintisiz kullanımın nasıl ispatlanması gerektiğini, McDonald’s tarafından sunulan delillerin nasıl değerlendirildiğini ve “BIG MAC” gibi tanınmış bir markanın tescilinin yetersiz delil sebebiyle tüm Avrupa’da nasıl iptal edilebildiğini göstermektedir.

Supermac Ltd., 2017/1001 sayılı Yönetmelik’in 58/1(a) maddesine dayanarak “BIG MAC” markasının tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde tescil edildiği mal ve hizmetler bakımından Birlik’te ciddi ve kesintisiz şekilde kullanılmadığını, dolayısıyla markanın tescilinin iptal edilmesi gerektiğini iddia etmiştir. İptal talebine cevaben McDonald’s markasının ciddi kullanımını göstermek için EUIPO’ya kullanım ispatı delilleri sunmuştur.

Talep sahibi Supermac Ltd., McDonald’s tarafından sunulan kullanım ispatı delillerinin markanın sadece sandviçler üzerinde kullanıldığını ispatladığını bu nedenle sunulan delillerin yetersiz olduğunu belirtmiş, McDonald’s ise buna cevaben AB’nin ekonomik açıdan en önemli üye ülkelerinden olan Almanya, Fransa ve Birleşik Krallık’ta markasının kullanıldığını ispatlar nitelikte deliller sunduğunu ve bu delillerin markanın Avrupa Birliği’nde kullanıldığını ispatlamaya yeter olduğunu iddia etmiştir.

Uyuşmazlık konusu “BIG MAC” markası 22.12.1998 tarihinde tescil edilmiş, 11.04.2017 tarihinde de markanın iptali talep edilmiştir, bir diğer deyişle marka iptal talebinin yapıldığı tarihte beş yıldan fazla süredir tescillidir. Dolayısıyla McDonald’s iptal talebinden geriye dönük olarak beş yıl içerisinde (11.04.2012-11.04.2017) markanın ilgili mal ve hizmetler üzerinde ciddi kullanımını ispat etmek durumunda kalmıştır.

McDonald’s ilgili zaman aralığında markasını kullandığını ispatlamak adına EUIPO’ya Almanya, Fransa ve Birleşik Krallık’taki McDonald’s şirketlerinin yetkililerince imzalanan 3 adet yeminli ifade; Big Mac et sandviçlerini gösteren Almanca, Fransızca ve İngilizce broşürler ve reklam posterlerinin bilgisayar çıktısı ve sandviçlerin ambalajları (kutuları); farklı ülkelerin McDonald’s web sitelerinden alınmış ekran görüntüleri ve Big Mac hamburgerinin tarihini, içeriğini ve besinsel değerini içeren bilgilerin yer aldığı en.wikipedia.org sitesinden alınmış çıktılar sunmuştur.

EUIPO sunulan delillerin tamamını incelemiş ve her birine dair kullanım ispatı delilleri açısından marka sahiplerini oldukça ilgilendirebilecek belirli değerlendirmelerde bulunmuştur:

  • EUIPO, marka sahibinin temsilcileri/çalışanları tarafından imzalanan ve 2011-2016 yılları arasında “Big Mac” sandviçlerinin Almanya, Fransa ve Birleşik Krallık’taki satış miktarının 1.4 milyardan fazla olduğunu iddia eden yeminli ifadelerin, markanın kullanımı ispatlamak için geçerli delil olduğunu ancak bu ifadeleri verenlerin tarafsız olmaması sebebiyle ispat gücünün az olduğunu belirtmiştir. Bu türdeki delillerin ancak diğer delillerle (etiketler, ambalajlar, vb.) desteklenmesi veya bağımsız kaynaklardan elde edilmesi halinde ispat gücünün artacağını vurgulamıştır.
  • McDonald’s’ın kendi web sitelerinden almış olduğu ekran görüntüleri ile ilgili olarak ise; markanın web sitesindeki varlığı bu markayı taşıyan ürünlerin veya hizmetlerin halka arz edildiğini gösterebilir ancak bu web sitesi yeri, zamanı ve kullanımın kapsamını göstermediği sürece tek başına markanın web sitesinde kullanılıyor olması markanın ciddi bir biçimde kullanıldığını ispatlamaya yetmemektedir sonucuna ulaşmıştır.
  • Web sitesi çıktılarının ispat gücünü arttırmak adına web sitesi aracılığıyla uyuşmazlık konusu mal ve hizmetlerin siparişinin verildiğini gösteren delillerin sunulabileceğini ifade eden EUIPO, destekleyici delillere – örnek olarak internet trafiğini veya hangi ülkelerden bu web sitelerine erişildiğini gösteren kayıtlar – ihtiyaç olduğunu belirtmiştir. Böylesi destekleyici delillerin McDonald’s tarafından sunulmadığını dolayısıyla web siteleri ile satışa sunulan (satılan) ürünlerin nihai sayısı arasında ilişki kurulamadığını belirtmiştir.
  • Sunulan ambalaj ve broşürlerin “BIG MAC” markasını taşıdığını ancak bu broşürlerin dolaşımının nasıl olduğunu, kimlere sunulduğunu ve muhtemel veya gerçek satışlara yol açıp açmadığını gösteren herhangi bir bilgi sunulmadığını belirten Kurum, sunulan materyallerin ilgili mal ve hizmetler üzerinde markanın gerçek bir ticari varlığı olduğunu gösteren herhangi bir veri içermediği sonucuna varmıştır.
  • Son olarak, en.wikipedia.org sitesinden alınan çıktıların güvenilir bir delil olarak değerlendirilmesinin mümkün olmadığını zira Wikipedia’da yer alan yazıların her an kullanıcılar tarafından değiştirilebileceği kararda vurgulanmıştır.

Kullanım ispatı delillerini bu şekilde değerlendiren EUIPO, sonuç olarak markayı taşıyan ürünlerin gerçekten satışa sunulduğunu gösteren inandırıcı bilgilerin sağlanmadığına karar vermiştir.

Kurum, ürünler satışa sunulmuş olsa dahi, bu ürünlerin sunulan web sitesinde veya başka bir yerde ne kadar süre boyunca satışa sunulduğuna, gerçekten bir satışın yapılıp yapılmadığına veya herhangi bir müşteriyle iletişime geçilip geçilmediğine dair herhangi bir veri sunulmamıştır diyerek kararını gerekçelendirmiştir. Ayrıca karardan, markanın tescili kapsamında olan ilgili hizmetlerin “BIG MAC” markasıyla sunulduğuna dair McDonald’s tarafından tek bir delilin bile ibraz edilmediği anlaşılmaktadır.

Kurum vermiş olduğu kararda “zaman, yer, kapsam ve kullanımın niteliği unsurlarının kümülatif” olduğunu belirtip, sunulan bütün delillerin bu unsurları içermesi gerektiğinin altını çizmiştir. Bu unsurlardan birisini bile taşımayan kullanım ispatı delillerinin yetersiz olarak değerlendirilip reddedileceği kararda açıkça belirtilmiştir.

Sonuç olarak, McDonald’s markasının tescilli olduğu hiçbir mal ve hizmet için markasının ciddi bir biçimde kullanıldığını gösteremediği için “BIG MAC” markasının tescilinin iptaline karar verilmiş, kararın kesinleşmesini takiben, karar iptal başvurusunun EUIPO’ya sunulduğu tarihten yani 11.04.2017’den itibaren etkili olacaktır.

2017 yılında 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun (“SMK”) yürürlüğe girmesi ile birlikte gelen “kullanım ispatı” kurumunun uygulanması sırasında delillerin değerlendirilmesine ilişkin kriterlerin detaylıca irdelendiği bu karardan da anlaşılabileceği üzere, kullanım ispatı için sunulan delillerin önemi azımsanmamalıdır. Marka sahiplerince markanın kullanıldığına dair kapsamlı kayıtlar tutulmalı ve sunulan deliller objektif veriler içermelidir.

Zira “BIG MAC” markasının tanınmışlığı ve marka sahibi tarafından sürekli kullanılıyor olması her ne kadar herkesçe biliniyor olsa da, McDonald’s gibi marka sahipleri bu kullanımlarının yerini, zamanını ve miktarını içeren deliller sun(a)madıkları takdirde, markalarını kaybetme riski ile karşı karşıya kalacaktır.

EUIPO İptal Birimine ait kararın McDonald’s tarafından itiraza konu edilip, Temyiz Kurulu önüne gitmesi muhtemeldir. Dolayısıyla bu defterin henüz kapanmadığını ve iki şirket arasındaki kozların bir de Temyiz Kurulu önünde paylaşılacağını söylemek mümkündür…

Güldeniz Doğan ALKAN

guldenizdogan@hotmail.com

Ocak 2019

Kullanımın İspatında Sunulan Delillerin İspat Gücü: ABAD – VOGUE Kararı, PLATON – İDEALAR KURAMI ve QUEEN – BOHEMIAN RHAPSODY

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ile marka tescil sistemimize tanıtılan “kullanımın ispatı” müessesesi, kanunun yürürlüğe giriş tarihinden iki yıl geçtikten sonra, yavaşça teorik boyutundan ziyade uygulamaya ilişkin yönleriyle tartışılmaya başlanmıştır.

Tartışmanın önemli boyutlarından birisi, kullanımı ispatlamak için sunulan delillerin ispat gücü hususudur. İspat için aranan delillerin, Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) ve Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) karar ve kılavuzlarından esinlenen niteliği ve değerlendirmesi, bizleri Türkiye’nin kendi ticari alışkanlıkları çerçevesinde, kimi zaman gerçekten kullanılan markaların dahi kullanımının ispatının oldukça zor olduğu sonucuna götürmektedir.

Antik Yunan Filozofu Platon’un felsefe dünyasına en önemli katkılarından birisi “İdealar Kuramı”dır. Platon’a göre, bütün duyulur/görünür şeylerin, düşüncelerimizin ve kavramlarımızın, duyulur dünyanın ötesinde ve ondan bağımsız bir varlığa sahip gerçeklikle yani idealarla ilişkisi bulunmaktadır[1]. Platon’un kuramında, bir tarafta değişmez, sonsuz ve mükemmel gerçeklerden oluşan “İdealar Evreni”, diğer tarafta ise bu gerçeklerin gölgelerinden, anımsanan hallerinden oluşan içinde yaşadığımız “Nesneler Evreni” vardır. İnsan ruhu bir dönem idealar evreninde bulunmuştur ve içinde yaşadığı nesneler evreninde karşılaştığı tüm düşünce, nesne ve kavramları; mükemmel ideaları hatırladığı şekliyle yorumlamaktadır.

Platon parantezini açmamızın nedeni, ABAD ve EUIPO kararları çerçevesinde kullanımın ispatı için çizilen tabloyu “İdealar Evreni” yani mükemmel idealar olarak değerlendirmemiz; bunun karşısında Türkiye’de kullanımın ispatı için sunulan belgeleri ve bunların incelenmesi sonucunda ortaya çıkan tabloyu genel niteliği itibarıyla, içinde yaşadığımız “Nesneler Evreni” olarak görmemizdir.

Türkiye’de kullanımın ispatı için sunulan belgeler; arşivleme alışkanlığının bulunmaması, arşivlenmiş olsalar bile çoğunlukla objektif anlamda kullanım tarihini, yerini gösterebilir içerikte olmamaları veya kullanımın ispatı için aranan eşiği, aranılan kullanım yoğunluğu bakımından geçememeleri nedenleriyle, çoğunlukla ispat gücü bakımından yetersiz belgeler olarak görülmektedir. Bu durum, kullanımın ispatı için sunulan delillerin yetersizliği nedeniyle itirazların büyük oranda reddedilmesi sonucunu yanında getirmektedir. Birçok mal ve hizmetin öylesine tescil edildiği markalar bakımından bu durum, beklenen ve tercih edilen bir sonuç olmakla birlikte; aynı durum, gerçekten kullanılan ancak kullanımın ispatı için aranan eşiğin veya bu eşiğin yorumlanma biçiminin yüksekliği nedeniyle reddedilen itirazlar bakımından arzu edilen bir sonuç değildir.   

Takip eden satırlarda yer vereceğimiz Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin “VOGUE” kararı kullanımın ispatı için çizilen tabloyu kanaatimizce “İdealar Evreni” boyutunda tanımlamaktadır ve kararda yer alan kanıtların değerlendirmesini Türkiye’de içinde yaşadığımız “Nesneler Evrenini” düşünerek yorumlamanız yerinde olacaktır.    


Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’ne (EUIPO) VOGUE kelime markasının 9.,14.,16.,25. ve 41. sınıflara dahil mallar ve hizmetler tescil edilmesi talebiyle Advance Magazine Publishers, Inc. tarafından başvuru yapılır. Başvurunun 25. sınıfında “giysiler” malları bulunmaktadır.

Başvurunun ilanına karşı Portekiz menşeili J. Capela & Irmãos, Lda. tarafından itiraz edilir. İtiraz diğer gerekçelerin yanısıra VOGUE Portugal kelime markasıyla karıştırılma ihtimali gerekçesine dayanmaktadır. İtiraz gerekçesi marka “ayak giysileri” mallarını kapsamaktadır.

Başvuru sahibi yayıma itiraz incelemesi esnasında itiraz gerekçesi markanın 25. sınıfa dahil mallar bakımından kullanımının ispatlanmasını talep eder. Başvuru sahibi verilen süre içerisinde ciddi kullanıma ilişkin kanıtlarını sunar.

Sunulan kanıtlar EUIPO İtiraz Birimi tarafından yeterli bulunur, ciddi kullanımın ispatlandığı kanaatine varılır, markalar ve mallar da benzer görülür ve karıştırılma olasılığının varlığı nedeniyle itiraz kabul edilerek başvuru 25. sınıfa dahil mallar bakımından reddedilir.

Başvuru sahibinin bu karara karşı yaptığı itiraz EUIPO Temyiz Kurulu tarafından reddedilir ve başvuru sahibi EUIPO kararının iptali talebiyle dava açılır.

Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi davayı 18 Ocak 2011 tarihli T‑382/08 sayılı kararı ile sonuçlandırmıştır.

Genel Mahkeme kararında öncelikli olarak kullanımın ispatı uygulamasına ilişkin gerekçe ve hükmün genel uygulama alanından bahsedilmiştir.

Kullanımın ispatına ilişkin kanıtlar; kullanımın yerini, zamanını, miktarını ve neye (hangi mala veya hizmete) ilişkin olduğunu göstermelidir.

Kullanımın ispatı uygulamasının amacı, markanın piyasada fiili kullanımının bulunmadığı, dolayısıyla ticari bir haklı sebebin bulunmadığı hallerde, markalar arasında ortaya çıkabilecek ihtilafların sayısının azaltılmasıdır.

Markanın ciddi kullanımı, markanın fiilen kullanılmasını gerektirmektedir. Dolayısıyla, tek amacı markadan kaynaklanan hakları sürdürmek olan göstermelik kullanım ciddi kullanım olarak kabul edilemez.

Ciddi kullanım, markanın esas işlevine, yani tescile konu mal veya hizmetlerin kaynağını ayırt etme işlevine uygun biçimde gerçekleştirilmelidir.

Kullanımın ciddi olup olmadığı değerlendirilirken, markanın ticari kullanımını oluşturan tüm faktör ve durumlar dikkate alınmalıdır.

Kullanımın ciddi kabul edilebilmesi için her zaman miktar olarak çok büyük olması gerekmez, bu husus ilgili piyasada, inceleme konusu mal ve hizmetlerin özelliklerine bağlıdır.

Bir markanın ciddi kullanımı olasılıklar ve varsayımlar aracılığıyla ispatlanamaz. Ciddi kullanım, markanın ilgili piyasadaki etkin ve yeterli kullanımını gösteren somut ve objektif kanıtlarla ispatlanmalıdır.

Yayıma itiraz sahibince sunulan kanıtlar, Genel Mahkeme tarafından yukarıda belirtilen ilkeler kapsamında değerlendirilmiştir.

Yayıma itiraz sahibinin delilleri aşağıdaki unsurlardan oluşmaktadır:

  • 15 ayakkabı imalatçısından alınan beyanlar.
  • Yayıma itiraz sahibinin yönetici ortağından alınan beyan.
  • Ayakkabı imalatçıları tarafından yayıma itiraz sahibine kesilen yaklaşık 670 adet faturanın kopyası.
  • VOGUE ayakkabı modellerine ait 35 adet fotoğraf.
  • VOGUE işletme ismini taşıyan dükkanların fotoğrafları.
  • Porto şehrinde «sapataria (ayakkabıcı) Vogue» isimli iki ayakkabı mağazasının bulunduğunu gösteren telefon rehberi kopyaları.

Yukarıda yer verilen kanıtlar EUIPO İtiraz Birimi ve Temyiz Kurulu tarafından VOGUE markasının ciddi kullanımını ispatlar deliller olarak kabul edilmiş ve yayıma itiraz kabul edilerek başvuru reddedilmiştir.

Ancak, Genel Mahkeme’nin değerlendirmesi aynı yönde değildir. Kanıtları tek tek değerlendiren Mahkeme aşağıdaki tespitlerde bulunmuştur.

Yayıma itiraz sahibi, EUIPO’ya VOGUE markasının, Portekiz’de yıllardır ayak giysileri üretiminde itiraz sahibi tarafından kullanıldığını ifade eden, 15 farklı ayakkabı üreticisinden alınmış beyanları sunmuştur.

Bu beyanlar, markanın kullanıldığı zamanı, yeri ve malları içermektedir. Bununla birlikte belirtilen beyanlar, kullanım miktarına ilişkin veri içermemektedir. Bu bağlamda, belirtilen beyanlar tek başına markanın ciddi kullanımını ispatlayan deliller olarak kabul edilemez.

İtiraz sahibi firmanın yönetici ortağından alınan beyanın ispat gücü, diğer üreticilerden alınan beyanlara göre daha düşüktür, şöyle ki bu kişi itiraz sahibi firmanın yöneticisidir. Her koşulda bu beyanda da markanın kullanım miktarına ilişkin veri bulunmadığından, bu beyan da tek başına markanın ciddi kullanımını ispatlayan delil olarak kabul edilemez.

VOGUE markasını taşıyan ayakkabı ve ayakkabı tabanı fotoğrafları, markanın ne için kullanıldığını gösterse de, kullanım yeri, zamanı ve miktarını gösterir kanıtlar değildir.

VOGUE isimli ayakkabı mağazalarına ait fotoğraflar ve telefon rehberi kopyaları, markanın ne için, ne zaman, hangi yoğunlukta ve hatta nerede kullanıldığını göstermemektedir. Bu kanıtlardan itiraz sahibinin VOGUE markalı ayakkabıları pazarladığının anlaşılması mümkün değildir. İncelenen vakada «VOGUE» ibaresinin bir işletme ismi olarak kullanımının, ibarenin tescilli markanın kapsadığı mallar (ayak giysileri) bakımından marka olarak kullanım olarak kabul edilmesi mümkün değildir.

Çeşitli ayakkabı üreticileri tarafından ilana itiraz sahibi adına kesilmiş 670 adet faturanın hiçbirinde «VOGUE» markalı ayakkabılar yer almamaktadır ve dolayısıyla bu faturaların anılan markanın kullanımını göstermesi mümkün değildir. Faturalarda yer alan «VOGUE» ibaresi itiraz sahibinin «VOGUE Sapataria» şeklindeki işletme ismi bağlamında görülmektedir; bu çerçevede faturalar ayakkabıların «VOGUE» markalı olduğunu ispatlamamaktadır, faturaların gösterdiği tek husus ilana itiraz sahibi için farklı üreticilerce ayakkabı üretildiğidir. 

Faturalarda marka yer almasa da bazı durumlarda, markanın ciddi kullanımının ispatlandığı sonucuna ulaşılabilir. Bu tür durumlarda faturalarda listelenen malların neler olduğunun başka kanıtlarla gösterilmesi gereklidir. İncelenen vakada böyle bir tespit yapılmasını sağlayacak ek kanıtlar bulunmamaktadır. Kaldı ki, farklı üreticilerce ilana itiraz sahibi adına kesilen faturalar, ayak giysilerinin ilana itiraz sahibine satışına ilişkindir ve ilana itiraz sahibinin nihai tüketicilere mal satışını göstermemektedir.

Dava dosyasında bulunan kanıtların hiçbirisi, ilana itiraz sahibinin «VOGUE» markalı ürünleri kullanım miktarını göstermemektedir.

Davalının kullanım miktarını gösterebilecek kasa fişi, fatura, hesap bilgileri, broşür, katalog veya reklam gibi kanıtların, ilana itiraz sahibince temin edilmesi ve sunulması Mahkeme’ye göre güç değildir; ancak bu tip kanıtlar EUIPO’ya sunulmamıştır.

İlana itiraz sahibi tarafından EUIPO’ya sunulan kanıtların yukarıda yer verilen bütüncül değerlendirmesi, Mahkeme’ye göre ciddi kullanım için aranması gereken hukuki standartları sağlamamaktadır. Dolayısıyla, «VOGUE» markasının ilgili dönemde Portekiz’de ayak giysileri için ciddi kullanımının ispatlanamadığı sonucuna varılması gerekirken, tersi yönde verilen EUIPO Temyiz Kurulu kararı yerinde değildir ve kararın iptal edilmesi gerekmiştir.


Karardan çıkartacağımız başlıca sonuçlar aşağıdaki şekildedir:

Markanın ciddi kullanımın ispatı, hafife alınacak ve sıradan birkaç kanıtla ispatlanabilecek bir husus değildir.

Deliller özenle hazırlanmalı ve markanın kullanımının ispatına ilişkin kanıtlar; kullanımın yerini, zamanını, miktarını ve neye (hangi mala veya hizmete) ilişkin olduğunu mutlak surette göstermelidir.

Faturalarda markanın ve mal / hizmetlerin belirtilmesi hususuna dikkat edilmelidir. Bu tip unsurların bulunmadığı hallerde faturanın kullanımı ispat gücü zayıftır, dolayısıyla ek dokümanlar kullanılmalıdır. (Faturada yer alan ürün numarasının karşılık geldiği ürünü gösteren listeler, kataloglar, vb.)

Faturanın kullanımı gerçekleştirdiği iddia edilen kişi tarafından kesilmesi, ispat gücünü artıracaktır. Kullanımı gerçekleştiren kişi tarafından değil, onun adına başkalarınca kesilmiş faturalar, kullanımın nihai tüketicilere ulaştığını gösterme bakımından ispat gücü zayıf belgelerdir.

Katalog, broşür, fotoğraf gibi belgeler mümkün olduğu ölçüde tarih ve yer bilgisi içerecek şekilde sunulmalıdır.

Deliller kümülatif olarak değerlendirilmelidir ve bir delil tipinin ispat gücünün yetersizliği başka tip delillerle telafi edilebilir. Dolayısıyla, delil tiplerinin birbirini tamamlayarak, kullanımı bütünsel olarak ispatlama gücü bulunabilir.


“Nesneler Evreni” olarak tanımladığımız Türkiye’de sorunlu alanlardan birincisi, sunulan delillerin özensiz biçimde hazırlanması ve yetersiz delile dayanılmasıdır.

Arşivleme ve belgeleme alışkanlığının bulunmaması, ciddi kullanımı bulunan markaların kullanımının dahi ispatlanamaması sonucuna yol açmaktadır.

Birincil ve yapıcı sorumluluk, marka sahiplerince sunulacak delillerin doğru şekilde toparlanıp sunulmasını sağlayacak marka vekillerine aittir.

Fatura odaklı anlayış, diğer delillerin ispat gücünü ve önemini azaltmamaktadır. Diğer deliller de en az faturalar kadar önemlidir ve aralarında çoğunlukla tamamlayıcılık ilişkisi bulunmaktadır.

Delillerin düzenli, istenilen yoğunluk ve içerikte sunul(a)maması çoğu kez gerçek kullanımı bulunan markalara dayalı itirazların da, gerçek kullanımın ispatlanamaması nedeniyle reddedilmesi sonucuna yol açmaktadır.


Bu noktada mutlak surette sorulması gereken birkaç soru ortaya çıkmaktadır:

ABAD ve EUIPO karar ve kılavuzları çerçevesinde, kullanımın ispatı için ortaya konulan “İdealar Evreni” standartları, Türkiye açısından ne derecede gerçekçidir?

İçinde yaşadığımız “Nesneler Evreni”nde, yani Türkiye’de, karşılaştığımız ticari gerçeklikler ve tacir alışkanlıkları, “İdealar Evreni”nin çok eksik bir resmi değil midir?

“Nesneler Evreni”ni kendi gerçeklikleri çerçevesinde değerlendirmek, markasını fiilen kullanan ancak bunu ispatlama eşiğini geçme anlamında güçlük çeken tacirlerin haklarının korunması anlamında, bizi daha gerçekçi ve marka korumasının özüyle daha bağdaşan sonuçlara götürmeyecek midir?

Bu soruların yanıtlarını okuyucularımıza bırakıyoruz.


Yazıyı, 2018 yılında gösterime giren “Bohemian Rhapsody” filmi nedeniyle, tekrardan ve hak edilmiş biçimde popüler olan “Queen” grubunun, filmle aynı adı taşıyan en bilinen şarkısının başlangıç kısmıyla bitirmek bizce yerinde olacak:

Is this the real life? (Bu gerçek yaşam mı?)

Is this just fantasy? (Yoksa sadece hayal mi?)

Caught in a landslide (Bir heyelan altında kaldım)

No escape from reality (Gerçeklikten hiç kaçış yok)

Kanaatimizce, gerçek yaşamda (Nesneler Evreni) karşımıza çıkan biçim ile ideal gerçekliğin (İdealar Evreni) biçimini birbirleriyle çok karıştırmamak, beklentileri “Nesneler Evreni”nin gerçekçi standartları düzeyinde tutmak, yerinde bir yaklaşım olacaktır.

Önder Erol ÜNSAL

Ocak 2019

unsalonderol@gmail.com


[1] http://www.felsefe.gen.tr/filozoflar/platon_un_idealar_kurami_ogretisi_nedir_ne_demektir.asp

Tanınmış Markaya Tecavüzde Parodi İstisnası – A.B.D.’nden “Louis Vuitton v. My Other Bag” Davası; Güçlü Her Zaman Kazanmaz!

 

Tanınmış markaya tecavüzün parodi yapılması halinde ortaya çıkıp çıkmadığı, marka hukukunda önemli bir tartışma alanı oluşturmaktadır. Tartışmayı, A.B.D. yargısının ses getiren Louis Vuitton v. My Other Bag kararı çerçevesinde aktarmaya başlamadan önce, parodi istisnasının tanımlanması yerinde olacaktır.

Parodi, marka tecavüzü iddialarına karşı bir savunmadır. Altında yatan teori, parodinin ciddiye alınmayacağı, dolayısıyla karıştırılma olasılığının ortaya çıkmayacağıdır. Parodi bir taraftan orijinal markayı akla getirirken, diğer taraftan ürünün orijinal veya orijinalle bağlantılı olmadığını, orijinalin alaycı bir taklidi olduğunu gösterecek derecede zekice olmalıdır. (Leslie J. Lott – Trademark Parody, http://lottfischer.com/general.php?category=Resources&headline=Trademark+Parody&subhead=Articles )

Ülkemizde günlük yaşamda parodi kullanımına sıklıkla araba camlarına yapıştırılan çıkartmalarda (Nispeten düşük fiyatlı bir arabanın camına yapıştırılan “Diğer arabam bir Ferrari” çıkartması) veya tişörtlerin üzerine yazılmış ünlü bir markayı veya sloganını çağrıştıran mesajlarda rastlamaktayız.

 

 

Parodiyle verilen mesajın doğrudan tanınmış bir markayı çağrıştıracak şekil, kelime veya sloganların kullanımı suretiyle verilmesi, tanınmış marka sahiplerini rahatsız etmektedir ve bu rahatsızlıklar kimi zaman dava konusu edilerek mahkemelere taşınmaktadır.

Bu yazı kapsamında yer vereceğimiz ihtilaf, parodinin marka hakkına tecavüzde istisna teşkil edip etmediği hususunda A.B.D. yargısının en önemli kararlarından birisini teşkil etmektedir.

Tarafları davacı “Louis Vuitton Malletier S.A.” ve davalı “My Other Bag, INC.” olan dava, ilk olarak A.B.D. New York Bölge Mahkemesi tarafından 6 Ocak 2016 tarihinde karara bağlanmıştır. İlk derece mahkemesinin kararına karşı yapılan temyiz talebi önce A.B.D. Temyiz Mahkemesi sonrasında da Yüksek Mahkeme tarafından reddedilmiştir. Dolayısıyla, bu yazıda onanan A.B.D. New York Bölge Mahkemesi kararına yer vererek, okuyucularımızın parodi markaları ve parodi istisnası hakkında detaylı biçimde fikir sahibi olmasına gayret edeceğiz.

Davalı “My Other Bag, INC (bundan sonra MOB olarak anılacaktır)”, kanvastan yapılmış alışveriş çantaları satan bir firmadır. Çantaların bir yüzünde “My Other Bag (diğer çantam)” ifadesi yazılıyken, çantanın diğer yüzünde pahalı çanta üreticilerinin (Louis Vuitton, Chanel, Fendi, vd.) ikonik markalarını akla getiren şekiller yer almaktadır.

 

 

Davacı “Louis Vuitton Malletier S.A. (bundan sonra LV olarak anılacaktır)”, okuyucularımızın tamamının bildiği gibi, dünyaca ünlü “Louis Vuitton” markasının sahibidir. Louis Vuitton markalı ürünler oldukça pahalıdır, prestijlidir ve lüks ürün segmentinde yer almaktadır. Louis Vuitton’un amiral gemisi ürünlerinden birisi de çantalardır.

LV, MOB’un çantalarında kendi markasını ve ürünlerini doğrudan çağrıştıran şekillerin kullanımından duyduğu rahatsızlık neticesinde; MOB aleyhine marka sulandırılması (trademark dilution) ve telif hakkına tecavüz gerekçeli dava açar.

Dava, New York Bölge Mahkemesi’nde 156 F. Supp.3d 425 sayıyla görülür ve 6 Ocak 2016 tarihinde karara bağlanır. Karar metninin https://www.leagle.com/decision/inadvfdco161104000031 bağlantısından görülmesi mümkündür.

Mahkeme ilk olarak, LV’nin dünyaca ünlü ve pahalı markaların sahibi olduğunu ve bu ürünler arasında çantaların da yer aldığı tespitini yapar. Mahkeme’ye göre, LV’nin en tanınmış markalarından birisi tuval monogram şekli olarak anılan “birbirinin içine geçmiş stilize L, V harflerini, stilize üç çiçek şeklini içeren ve tekrar eden desen”dir. LV’nin kelime ve şekil markaları, yukarıda tarif edilen tuval monogram şekli de dahil olmak üzere tescil edilmiştir ve LV markalarını taklitlere karşı agresif biçimde korumaktadır.

Davalı MOB tarafından satılan çantalardan bir kısmında, LV’nin şekil markalarını andıran figürler bulunmaktadır, ancak bu şekillerde birbirinin içine geçmiş L ve V harfleri veya “Louis Vuitton” ibaresi yerine, M,O, B harfleri veya “My Other Bag” ibaresi yer almaktadır.

MOB çantalarını “Sevdiğimiz tasarımcı çantalarını şakacı biçimde parodileştiren doğa dostu, dayanıklı, günlük yaşama uygun alışveriş çantaları” ifadesiyle pazarlamaktadır. LV’nin çantaları yüzlerce dolarlık fiyata sahipken, MOB çantalarının fiyatı 30-55 dolar arasındadır.

Mahkeme, bu tespitlerin ardından ilk olarak tanınmış markanın sulandırılması iddiasını değerlendirir:

A.B.D. yargısı içtihadına göre; markanın sulandırılması durumu, tanınmış markanın izinsiz kullanımı suretiyle, halkın tanınmış markanın benzersiz, müstesna ve özel bir şeyleri simgelediğine dair algısında düşüş olması halinde ortaya çıkmaktadır. Bulandırma yoluyla sulandırma (dilution by blurring) haline verilen örnekler özellikle tanınmış markayla birlikte kullanılan ilgisiz ürünler durumudur: Dupont ayakkabıları, Buick tabletleri, Kodak piyanoları, Harry Potter kuru temizleme gibi. Bu tip durumlarda, markanın yeni kullanımıyla karşılaşacak tüketiciler, davacı markasıyla yeni ve farklı bir bağlantı kuracak ve bu şekilde tanınmış markanın değeri sulanacaktır.

Sulandırma iddiasında başarılı olabilmek davacı tarafın ilk olarak markasının gerçekten ayırt edici olduğunu ispatlaması ve ardından bulandırma yoluyla sulandırmanın olası olduğunu ortaya koyması gerekmektedir.

Federal kanun uyarınca bulandırma yoluyla sulandırma halinin varlığı araştırılırken aşağıda sayılan altı faktör araştırılmalıdır: (i) tanınmış markayla dava konusu marka arasındaki benzerliğin derecesi, (ii) tanınmış markanın ayırt edici gücünün derecesi, (iii) tanınmış marka sahibinin markasının münhasıran kullanımı için verdiği çabanın boyutu, (iv) tanınmış markanın tanınmışlığının derecesi, (v) dava konusu markanın kullanımı suretiyle tanınmış markayla bağlantı kurulması niyetinin varlığı, (vi) dava konusu markayla tanınmış marka arasında fiilen bağlantı kurulu kurulmadığı. Sayılan faktörler değerlendirilirken ana odak noktası, inceleme konusu markalar arasındaki benzerlik nedeniyle kurulacak bağlantının, tanınmış markanın ayırt ediciliğine zarar verip vermediği olmalıdır.

Federal kanun, bazı hallerin bulandırma yoluyla sulandırmanın konusu olamayacağını belirtmektedir, bunlardan birisi de: “Tanınmış markanın başka birisi tarafından, kendi mal ve hizmetlerinin kaynak işareti olacak şekilde değil, adil biçimde kullanımı (fair use); örneğin, tanınmış marka sahibini veya onun mal ve hizmetlerini tanımlayan, parodisini yapan, eleştiren veya yorumlayan kullanımı” halidir.

Kanun, “parodi”yi tanımlamasa da, mahkemelere göre parodi “Marka sahibinin yarattığı idealize edilmiş imajı, saygısız bir görünümle harmanlama suretiyle oluşturulan basit bir eğlence biçimi”dir. Parodi, eş zamanlı ve birbirine ters iki mesajı aynı anda vermelidir: Orijinal budur ve bu orijinal değildir ve parodidir. İkinci mesajın hiciv, saçmalık, şaka veya eğlence içeren bir unsuru iletmesi gerekmektedir.

Yukarıda yer verilen hususları incelenen vakaya uygulayan Mahkeme, MOB’un kullanımının, LV’nin markalarının parodisi olduğu, bu nedenle de adil kullanım kapsamında korunması gerektiği kanaatindedir. Başarılı bir parodinin tüketicilere üretici firmanın farklı olduğu ve marka sahibiyle bağlantısının bulunmadığı mesajını vermesi ve bu mesajı verirken markayla veya sahibinin politikasıyla alay etmesi gereklidir. MOB’un çantalarının yaptığı tam olarak da budur. “My other bag (diğer çantam)” ifadesi şaka yoluyla taşıyanın diğer çantasını işaret etmektedir ve taşınan çantanın Louis Vuitton olmadığını göstermektedir. Bu şaka, çantaların üzerinde Louis Vuitton’u andıran şekillerle birleştirildiğinde, MOB’un ucuz çantalarıyla, LV’nin lüks statüsü çantaları arasında eğlenceli bir karşılaştırma yapılmaktadır.

Mahkeme, MOB’un kullanımın adil kullanım teşkil ettiğinde kanaatinde olmakla birlikte, bir an için bu hususu bir tarafa bırakarak, MOB’un kullanımın LV markalarının bulandırma yoluyla sulandırılması halini oluşturmadığını da belirtmektedir.

Mahkeme’ye göre, MOB’un çantalarının LV’nin markalarının ayırt ediciliğine zarar verme riski bulunmamaktadır. İçtihada göre, bulandırma yoluyla sulandırmanın varlığı için bağlantı kurulması şart olsa da, bağlantı kurulması tek başına bulandırma yoluyla sulandırma anlamına gelmemektedir. Aynı zamanda ünlü markanın ayırt ediciliğinin zarar görmesi gereklidir.

Yazının önceki bölümlerinde yer verilen bulandırma yoluyla sulandırma halinin varlığına ilişkin altı faktörlük test, incelenen vakaya uyarlandığında, (i) tanınmış markayla dava konusu marka arasındaki benzerliğin derecesi, (v) dava konusu markanın kullanımı suretiyle tanınmış markayla bağlantı kurulması niyetinin varlığı, (vi) dava konusu markayla tanınmış marka arasında fiilen bağlantı kurulu kurulmadığı hususları bakımından yanıtlar sulandırmanın varlığı sonucuna varmak için yeterli olmamaktadır. Özellikle, “my other bag (diğer çantam)” ifadesiyle, MOB’un çantalarının LV markalı çantalardan farklı olduğu mesajı verilmektedir. Bu çerçevede, Mahkeme’ye göre incelenen vakada, bulandırma yoluyla sulandırma halinin varlığından söz edilmesi mümkün değildir.

Mahkeme bir sonraki aşamada marka hakkına tecavüzün varlığı hususunu irdelemiştir.

İçtihada göre marka hakkına tecavüzün varlığı incelenirken sekiz faktörden oluşan Polaroid testi uygulanmalıdır: (i) Markanın gücü, (ii) Markaların benzerliği, (iii) Ürünleri yakınlığı ve rekabet edebilirliği, (iv) Marka sahibinin davalı ürünlerine benzer ürünleri piyasaya sürerek boşluğu kapatabileceğine yönelik kanıt, (v) Fiili karıştırmaya ilişkin kanıt, (vi) Taklit olduğu öne sürülen markanın kötü niyetle kullanıldığına ilişkin kanıt, (vii) Ürünlerin kendine özgü kalitesi, (viii) İlgili piyasadaki kullanıcıların bilgi düzeyi.

Polaroid testini incelenen vakaya uygulayan Mahkeme, davacıyı bir kez daha haksız bulmuştur. Davacının marka hakkına tecavüz iddialarının haksız bulunmasının temel nedeni de, davalı kullanımının parodi mahiyetindeki kullanım olmasıdır. Esasen Mahkeme, davalının MOB çantalarını kullanımının tüketicilerce açık olarak parodi mahiyetinde anlaşılacağı kanaatinden hareketle, Polaroid faktörlerini uygulamasının sonucunda da davacı iddialarını yerinde görmemiştir. Faktörlerin detaylı değerlendirmesinin kararda görülmesi mümkündür.

Mahkeme son olarak, davacının telif hakkına tecavüz iddiasını değerlendirmiştir. Bu iddia da, davalı kullanımının parodi mahiyetinde olması, dolayısıyla adil kullanım olması gerekçeleriyle kabul edilmemiştir. “Telif hakkına konu bir eserin adil kullanımı telif hakkının ihlali değildir. Yorum veya eleştirinin diğer biçimleri gibi parodi de, dönüştürücü değere ilişkin açık bir istem niteliğindedir ve bu çerçevede Telif Hakkı Yasası çerçevesinde adil kullanımdır.

MOB’un kullanımının telif hakkı bağlamında adil kullanım teşkil edip etmediği belirlenirken aşağıdaki faktörler değerlendirilmelidir: (i) Kullanımın amacı ve niteliği (ticari kullanım mı yoksa eğitim maçlı kar gözetilmeyen kullanım mı), (ii) Telif hakkına konu eserin niteliği, (iii) Telif hakkına konu eserin bütünlüğü göz önüne alındığında, kullanılan kısmın miktarı ve oranı, (iv) Kullanımın potansiyel piyasadaki etkisi veya telif hakkına konu eserin değeri.

MOB’un kullanımı ticari kullanım olsa da, ticari kazanç amacıyla yapılan parodi de adil kullanım teşkil edebilir. Kararın önceki bölümlerinde açıklandığı üzere MOB’un çantalarında “my other bag (diğer çantam)” ifadesinin kullanılıyor olması, çantaların LV markalı çantalar veya onların ikameleri olmadığı mesajını makul tüketicilere vermektedir. İçtihatta belirtildiği üzere, adil kullanım savunmasını anlamlı kılan husus, eserin makul kullanıcılar tarafından ne şekilde değerlendirileceğidir. İncelenen vakada, Mahkeme’ye göre makul kullanıcılar, MOB’un çantalarının LV markalı çantalar veya onların ikamesi olduğunu değerlendirmeyecektir.

Mahkeme yukarıda yer verilen gerekçelerin tümünün sonucu olarak davayı reddeder. Mahkeme’nin kararın sonuç bölümünde yer verdiği ifadeler özellikle dikkat çekicidir: “Louis Vuitton marka haklarının etkin ve aktif biçimde korumaktadır. Bununla birlikte bazı hallerde, parodi yoluyla ima edilen övgüyü kabul etmek ve dava açmak yerine gülümsemek veya gülmek daha iyidir. Bu davada da durum öyledir. MOB’un LV’nin markalarını kullanımı açıkça mizahi niteliktedir ve LV’nin markalarıyla karıştırılmaya veya onların ayırt ediciliğini bulandırma yoluyla sulandırmaya yol açmayacaktır.”

New York Bölge Mahkemesi’nin kararına karşı davacı temyiz yolunu kullanmış, ancak talebi Temyiz Mahkemesi tarafından reddedilmiştir. Bunun üzerine davacı, davayı Yüksek Mahkeme’ye taşımış, ancak dava Yüksek Mahkeme tarafından da reddedilmiştir.

Marka hakkına tecavüz iddialarında, A.B.D.’nde uygulama alanı bulan parodi istisnasına önemli bir örnek teşkil eden “My Other Bag” davasına ilişkin yazının okuyucularımız tarafından da ilgiyle karşılandığını umuyoruz.

Önder Erol ÜNSAL

Ekim 2018

unsalonderol@gmail.com

DTÖ Paneli Sigaralar için Düz Paketleme Kararı ve Türkiye Görüşü Bağlamında Markanın Kullanımı Zorunluluğu Tartışmalarına Kısa Bir Ziyaret

 

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Uyuşmazlık Çözüm Paneli, 28 Haziran 2018 tarihinde uzun süredir beklenen Düz Paketleme (Plain Packaging) kararını ve uyuşmazlık hakkındaki detaylı raporunu açıkladı.

Avustralya’nın 2012 yılında yürürlüğe koyduğu sigara paketlerinin düz paketlenmesi (plain packaging) kanunu, düz paketleme yoluyla kamu sağlığının korunması amacını esas almaktadır. Avustralya’nın başını çektiği düz paketleme mevzuatı, sonradan Macaristan, Fransa, Birleşik Krallık, Yeni Zelanda, Norveç ve İrlanda tarafından da yürürlüğe sokulmuştur. Gelecek yıllarda çok sayıda ülkenin daha benzer mevzuatları yürürlüğe koyması beklenmektedir.

Düz paketleme mevzuatı, sigara endüstrisi ve çeşitli ülkelerin tepkisini çekmektedir. Tepkilerin gerekçelerinden birisi de tescilli markaların kullanımı haklarının, düz paketleme yoluyla engellenmesidir. Markaların kullanımının engellenmesi, düz paketleme karşıtlarına göre, aynı zamanda TRIPS Anlaşması’nın ve dolayısıyla DTÖ yükümlülüklerinin ihlali anlamına gelmektedir.

Konu hakkındaki tartışmalar hakkında bilgi edinmek için, IPR Gezgini’nde 2014 yılında yayınladığımız “Sigara Ambalajlarına İlişkin Tek Tip Paketleme (Plain Packaging) Düzenlemesi ve Düzenlemenin Tescilli Marka Haklarıyla Bağlantısı” başlıklı yazının https://wp.me/p43tJx-dn bağlantısından incelenmesi yerinde olacaktır.

Avustralya’nın düz paketleme mevzuatına karşı, Dominik Cumhuriyeti, Honduras, Endonezya ve Küba tarafından DTÖ nezdinde yapılan şikayetler birleştirilmiş ve tek bir kararla uyuşmazlık hakkında DTÖ Paneli tarafından karar verilmiştir.

900 sayfaya yakın kararın detaylı biçimde incelenip aktarılması  şu an için mümkün gözükmese de, Panel kararının markayla ilgili birçok TRIPS maddesini detaylı şekilde değerlendirdiğini okuyucularımıza iletmeliyiz. Bu nedenle, aşağıda bağlantısına yer verdiğimiz Panel kararının vakit bulundukça incelenmesi kanaatimizce yerinde olacaktır.

Panel uzun ve detaylı kararının sonucunda, Avustralya’nın Düz Paketleme Mevzuatı’nın ülkenin DTÖ ve TRIPS yükümlülüklerini ihlal etmediği neticesine ulaşmıştır. Bu bağlamda, kazanan Avustralya ve düz paketleme taraftarları, kaybeden ise şikayetçi ülkeler ve daha da fazlasıyla sigara endüstrisi olmuştur.

Panel kararının https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/435_441_458_467r_e.pdf ; rapor eklerinin https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/435_441_458_467r_a_e.pdf ; raporun sadece özet ve sonucunun ise https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/435_441_458_467r_conc_e.pdf bağlantılarından görülmesi mümkündür.

Bu aşamada, düz paketleme kararını şimdilik bir kenara bırakarak, Türkiye’nin Panel’e sunduğu görüşe yer vermek istiyorum.

Türkiye’nin konu hakkında karara dek kamuya açıklanmayan görüşü, en az karar kadar merakla beklediğim bir ayrıntıydı. Türk görüşünün, raporun eklerinde https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/435_441_458_467r_a_e.pdf bağlantısında C-21 numaralı ek olarak, sayfalar C-70 ila C-74’te (pdf dokümanında sayfalar 214-218) görülmesi mümkündür.

 

 

Türkiye görüşünde dikkatimizi çeken noktayı, düz paketleme konusundan farklı bir düzlemde ele almayı tercih ediyoruz.

Görüşün ilk sayfasında “TRIPS Anlaşması’nda Marka Sahipleri İçin “Kullanım Hakkının” Bulunup Bulunmadığı (WHETHER THERE EXISTS “A RIGHT OF USE” IN THE TRIPS AGREEMENT FOR THE TRADEMARK OWNERS)” başlığıyla, Türkiye TRIPS Anlaşması’nda bağlamında markanın kullanımı hususunu yorumlamaktadır.

Türkiye görüşünde paragraf 10 takip eden içeriktedir:

“Türkiye; TRIPS Anlaşması’nın marka sahiplerine kullanım hakkı verip vermediği hususu değerlendirilirken, TRIPS Anlaşması’ndaki marka bölümünün kapsamı dahil olmak üzere konuyla ilgili tüm faktörlerin dikkate alınması gerektiği görüşündedir. “Kullanım” hususunun marka rejimlerinin ayrılmaz bir parçası olması bir olgudur. Kullanım olmadan, markanın -ürünlerin diğer ürünlerden ekonomik bir kazanç amacıyla ayırt edilmesi biçimindeki- nihai amacı gerçekleştirilemez. Bu bağlamda, Türkiye dahil olmak üzere, çoğu DTÖ üyesinin marka tesciline bağlanan haklardan yararlanılabilmesi amacıyla, fiili kullanım şartını getirmesi sürpriz değildir. Buna ilaveten, kullanım olmadan tescil, yeni tesciller için gereksiz bariyer oluşturur ve kullanım olmadan, tescil için harcanan para ve diğer kaynaklar ve bir markanın tanıtımı anlamsız kalır.”

 

 

Görüşün 11. maddesinde ise WIPO Fikri Mülkiyet El Kitabı’ndan alıntı yapılarak aşağıdaki ifadelere yer verilmiştir:

“……. Markaları kullanım zorunluluğu getirmeksizin onları tescil yoluyla korumak, ekonomik açıdan hiçbir anlama sahip değildir. Kullanılmayan markalar yeni markaların tescil edilmesine karşı yapay bir bariyer teşkil eder. Marka kanunlarında kullanım şartına yer verilmesi mutlak bir gerekliliktir.”

 

 

Görüşün 12. maddesi ise takip eden şekilde devam etmektedir:

“Yukarıda yapılan açıklamaların ışığında Türkiye açısından, bir marka sahibinin kullanım hakkının, marka tesciline içselleştirilmiş bir hak olduğuna inanılması için güçlü gerekçeler mevcuttur. Türkiye, TRIPS hükümlerinin de bu anlayışla uyumlu olduğu görüşündedir.”

 

 

Yukarıda yer verdiğimiz görüş, Türkiye’nin DTÖ’ye sunduğu resmi ve uluslararası niteliği bulunan bir devlet görüşüdür. Dolayısıyla, oldukça ciddiye alınması gereken ve devlet olarak marka kullanımına ilişkin anlayışımızı aktaran bir metindir. Metinden anladığımız başlıca husus ise kullanım şartı olmadan marka tescilinin anlamsız olduğunun, Türkiye tarafından devlet görüşü olarak kabul edildiğidir.

Bu noktada, bir an için durup Türkiye’de 6 Ocak 2017 tarihinden başlayan ve henüz çözülmeyen markanın kullanımı kaosunun hatırlanması gerekmektedir:

Bir fikri mülkiyet ihtisas mahkemesi 556 sayılı KHK’nın markanın kullanımı ve kullanılmama halinde iptali düzenlemelerini içeren 14. maddesini iptal talebiyle Anayasa Mahkemesi’ne götürür; Anayasa Mahkemesi 6769 sayılı SMK tasarısı meclis gündemindeyken tasarının yasalaşmasından sadece 4 gün önce 6 Ocak 2017 tarihinde 14. maddeyi iptal eder ve dahası iptal kararının yürürlüğü için geçiş süresi vermez; 6769 sayılı SMK 10 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girer; 6769 sayılı SMK markanın kullanımı zorunluluğu ve kullanılmama halinde iptal için gerekli düzenlemeleri içerse de, yürürlük tarihinden önceki 4 günlük yasal boşluk gerekçe gösterilerek çok sayıda iptal davası hangi aşamada olduklarına bakılmaksızın reddedilir; 10 Ocak 2017 tarihinden sonraki davaların da 5 yıl süreyle açılıp açılamayacağı konusunda akademik görüşler (kanaatimizce gerçeklikten ve toplumsal faydadan uzaklık anlamında fanteziler daha doğru bir terim olacaktır) geliştirilir ve bunlar aylar boyunca uzun uzadıya tartışılır. Gelinen günde, gerek 10 Ocak öncesi ve gerekse de 10 Ocak sonrası açılmış kullanmama nedeniyle iptal davalarının akıbeti hakkında Yargıtay görüşü de henüz ortaya çıkmadığından belirsizlik iklimi halen devam etmektedir.

İşte tam bu aşamada, düz paketleme konusunda Türkiye’nin “Türkiye; TRIPS Anlaşması’nın marka sahiplerine kullanım hakkı verip vermediği hususu değerlendirilirken, TRIPS Anlaşması’ndaki marka bölümünün kapsamı dahil olmak üzere konuyla ilgili tüm faktörlerin dikkate alınması gerektiği görüşündedir. “Kullanım” hususunun marka rejimlerinin ayrılmaz bir parçası olması bir olgudur. Kullanım olmadan, markanın -ürünlerin diğer ürünlerden ekonomik bir kazanç amacıyla ayırt edilmesi biçimindeki- nihai amacı gerçekleştirilemez. Bu bağlamda, Türkiye dahil olmak üzere, çoğu DTÖ üyesinin marka tesciline bağlanan haklardan yararlanılabilmesi amacıyla, fiili kullanım şartını getirmesi sürpriz değildir. Buna ilaveten, kullanım olmadan tescil, yeni tesciller için gereksiz bariyer oluşturur ve kullanım olmadan, tescil için harcanan para ve diğer kaynaklar ve bir markanın tanıtımı anlamsız kalır…………..Markaları kullanım zorunluluğu getirmeksizin onları tescil yoluyla korumak, ekonomik açıdan hiçbir anlama sahip değildir. Kullanılmayan markalar yeni markaların tescil edilmesine karşı yapay bir bariyer teşkil eder. Marka kanunlarında kullanım şartına yer verilmesi mutlak bir gerekliliktir. Yukarıda yapılan açıklamaların ışığında Türkiye için, bir marka sahibinin kullanım hakkının, marka tesciline içselleştirilmiş bir hak olduğuna inanılması için güçlü gerekçeler mevcuttur. Türkiye, TRIPS hükümlerinin de bu anlayışla uyumlu olduğu görüşündedir.” ifadelerini içeren bir metni devlet görüşü olarak Dünya Ticaret Örgütü’ne sunduğu, DTÖ Panel Kararı eklerinden görülür.

DTÖ’ye sunulan metnin Ekonomi Bakanlığı ve Dış İşleri Bakanlığı hukuk birimlerince hazırlandığını tahmin ediyor ve yukarıda yer verilen ifadelere katıldığımızı açıkça ifade ediyoruz.

Bununla birlikte, eğer devlet görüşümüz de bu yönde ise; 14. maddenin iptali ile başlayan süreci, karar için yürürlük süresi verilmemesini, konunun halen sürüncemede olmasını, markanın kullanımı zorunluluğu marka tescilinin bel kemiği ise “meleklerin cinsiyeti tartışmalarının” halen neden devam ettiğini, TRIPS Anlaşması hükümlerinin yorumlanmasında geniş bakış açısına sahip ve marka tescilinden beklenen kamusal faydaya uygun bir yaklaşımın halen neden benimsenemediğini anlamakta güçlük çekiyoruz.

Sanıyoruz ki, bir tarafta ideal görüşlerimizi belirttiğimiz ve markanın kullanımı şartına önem atfettiğimiz bir paralel evren var; ancak gerçeklik düzeyinde dar bir okuma kalıbıyla tüm sistemi darmadağın etmeyi tercih eden görüşü gereğinden fazla önemsiyoruz.

İlgi çekeceğini düşündüğümüz bu gelişmeyi ve metni okuyucularımızın bilgisine sunuyoruz.

Önder Erol ÜNSAL

Temmuz 2018

unsalonderol@gmail.com

 

Marka Hukuku Alanında İki Yeni Kitap (Dr. Zeynep Bahadır – O. Umut Karaca)

 

IPR Gezgini dostlarının Fikri Mülkiyet alanındaki yayınlarını sitede tanıtmaktan memnuniyet duyuyoruz.

Bu yazıda tanıtacağım iki kitabın yazarının da aynı zamanda arkadaşlarım olması beni ayrıca keyiflendiriyor.

Kitaplardan ilki “Marka Hükümsüzlüğü ve İptali” isimli oldukça yeni bir yayın ve yazarı Dr. Zeynep Bahadır‘ın aynı zamanda doktora tezi.

 

 

Kitabın kapsamı yazarının ifadeleriyle kısaca takip eden şekilde: “Bu çalışma, 6769 sayılı Sınaî Mülkiyet Kanunu kapsamında markanın hükümsüzlüğü ve iptali hakkında yapılan bir incelemedir. Çalışmada, markanın hükümsüzlüğüne ve iptaline sebep olan haller tartışılmıştır. Bu çalışmada, hükümsüzlük ve iptal hallerinin varlığı halinde başvurulacak yollar üzerinde durulmuştur. Ayrıca, markanın hükümsüzlüğünün ve iptalinin etkisi üzerinde özellikle durulmuştur. Hükümsüzlük ve iptal taleplerinin dayanağı tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu sayede çalışmada hükümsüzlüğün ve iptalin etkisi, farklı bir boyuttan da tartışılmıştır. Tüm bu tartışmalar yapılırken uygulamada ortaya çıkabilecek durumlar üzerinde de durulmuştur.”

 

Tanıtacağım ikinci kitap gene bir arkadaşıma ait.

O. Umut Karaca, Türk Patent ve Marka Kurumu’nda avukat olarak çalışıyor ve 2018 yılında yayınladığı “Markayı Kullanma Zorunluluğu ve Kullanmamanın Hukuki Sonuçları” kitabı kısa sürede 2. baskısını yaptı. Markanın kullanımıyla ilgili Anayasa Mahkemesi iptal kararının ve devamında gelen tüm hukuki tartışmaların da irdelendiği kitap kanaatimce oldukça dikkat çekici.

 

 

 

Kitabın kapsamı yazarının ifadeleriyle kısaca takip eden şekilde: “İkinci baskısı geçtiğimiz günlerde kitapçılardaki yerini alan kitapta; temel olarak markanın kullanılmasının, markanın sağladığı hakların devamına ve bu hakların kapsamına etkileri ele alınmıştır. Markayı kullanma zorunluluğuna aykırılık halinde daha önce hukukumuzda uygulaması bulunmayan; kullanılmayan markaların idari iptali, hükümsüzlük ve tecavüz davalarında kullanmama def’i ve marka başvurularına yapılan itirazlarda kullanmama savunması ayrıntılı olarak incelenmiştir. Anayasa Mahkemesi’nin 556 sayılı KHK’nin markayı kullanma zorunluluğuna ilişkin hükümlerini iptal eden kararlarının, 556 sayılı KHK döneminde açılan derdest davalara ve SMK dönemindeki uygulamalara etkisi ile yineleme markalarının hukuki durumu hakkındaki değerlendirmeler de kitabın dikkat çeken ve güncel tartışmalara ışık tutan diğer bölümleridir. Kitapta, belirtilen konulara ve sorunlara ilişkin ulusal yargı kararlarının ve doktrindeki görüşlerin yanı sıra, EUIPO ve Avrupa Birliği Adalet Divanı kararları da yer almaktadır.”

Her iki kitabın yazarını da literatüre katkılarından dolayı tebrik ediyor; bol satış ve başarılar diliyorum.

Sanırım bir sonraki IPR Gezgini Ödüllü Yarışması’nın ödüllerinden ikisi şu an için belli oldu.

Yarışma için hep birlikte sonbaharı bekleyeceğiz.

Son olarak, Fikri Mülkiyet alanındaki kitap, makale ve benzeri yayınlarını tanıtmak isteyen okuyucularımıza, bizimle temasa geçmelerinin yeterli olduğunu hatırlatıyoruz.

Önder Erol ÜNSAL

Haziran 2018

unsalonderol@gmail.com  

 

“Marka Hukukunda Kullanmama Nedeniyle İptal Müessesesinde Yaşanan Güncel Gelişmeler ve Sorunlar Paneli”nden İzlenimler

 

AIPPI Turkey tarafından düzenlenen “Marka Hukukunda Kullanmama Nedeniyle İptal Müessesesinde Yaşanan Güncel Gelişmeler ve Sorunlar Paneli” 9 Mart 2018 tarihinde İstanbul’da The Marmara Taksim Otel’de gerçekleştirildi.

Oldukça yoğun ilgiyle karşılanan panele 200 kişinin üzerinde katılım vardı ve sanıyoruz ki katılan herkes panelden memnuniyetle ayrıldı.

 

AIPPI Turkey Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Ferhan Çağırgan tarafından yapılan açılış konuşması, esasen Ocak 2018’de beklenmedik bir anda hayatını kaybeden AIPPI Turkey Başkanı Sertaç Köksaldı’yı anmaya adanmıştı. Bu vesileyle Köksaldı fikri mülkiyet camiası tarafından bir kez daha hatırlandı.

Panelin diğer açılış konuşması, hazırlık komitesi üyelerinden Deniz Merve Ersoy Pınar tarafından yapıldı. Pınar konuşmasında sorunu kısaca tanımladı, süreç boyunca ortaya çıkan görüşleri kısaca hatırlattı ve mahkeme kararlarından birkaç örneği ortaya koydu.

 

Panel bölümü, oturum yöneticisi Özlem Fütman tarafından başlatıldı ve konuşmacılar Prof. Dr. Hamdi Yasaman, Prof. Dr. Tekin Memiş, Doç. Dr. Hayrettin Çağlar, Yrd. Doç. Dr. Tamer Pekdinçer, Yrd. Doç. Dr. Rabia Eda Giray, Fethi Merdivan (Hakim), Önder Erol Ünsal (MAPADER YK Başkanı) ve Türkay Alıca (Emekli Hakim – Avukat), oturum yöneticisi tarafından yöneltilen soruları yanıtlayarak, konu hakkındaki görüş ve birikimlerini dinleyicilerle paylaştılar.

 

 

Saat 13.00’de başlayıp 18.00’de sona eren panel, konunun derinlemesine tartışılması bakımından faydalıydı.

Anayasa Mahkemesi’nin 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 14. Maddesini iptal etmesinin ardından, 556 sayılı KHK döneminde ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu döneminde açılan kullanılmama nedeniyle iptal davalarının akıbetinin ne olması gerektiği elbette dinleyicilerin merakını en çok çeken gündemdi.

Doğrusunu söylemek gerekirse, panelde Doç. Dr. Hayrettin Çağlar dışındaki konuşmacıların tamamı 6769 sayılı SMK döneminde açılan davalar bakımından bir sorunun bulunmadığı ve davaların SMK hükümleri uyarınca görülmesi gerektiği görüşündeydi.  Doç. Dr. Hayrettin Çağlar ise, SMK’na ek bir madde konulmadığı sürece 6769 sayılı SMK döneminde açılan davaların da reddedilmesi gerektiğini, dolayısıyla 2022 yılından önce kullanılmama nedeniyle iptal davalarının görülemeyeceği yönündeki görüşünü tekrarladı. İtiraf etmeliyiz ki Çağlar, “ben tek siz hepiniz” performansını hiç terlemeden başarıyla yürüttü.

556 sayılı KHK döneminde açılan davalar bakımından panelin bir bölümü bu tip davaların da reddedilmemesi gerektiği görüşündeyken, panelin kalan kısmı (belki de çoğunluğu), bu davaların hukuki boşluk nedeniyle reddedilmesinin yerinde olduğunu ve dolayısıyla mahkemelerin bu yönde şu ana dek verdikleri kararlarda hukuken haklı olduğunu öne sürdü.

Toplantı sonucunda oluşan genel manzara, bu tartışmanın artık sonlanması gerektiği, yargının vereceği kararlarla bu belirsizliği ortadan kaldırmasının zamanının geldiği yönündeydi. Özellikle, 6769 sayılı SMK döneminde açılan davaların bir kısmının reddedilmeden görülmeye devam ettiğini öğrenmek, dinleyicilerin yüreğine bir nebze su serpti.

Toplantıda öne sürülen görüşlerin ve konuşmaların detayına bu yazıda girmeyeceğiz. Bununla birlikte, toplantıda yapılan bir duyuru çerçevesinde, AIPPI Turkey’in panelin çözümlemesini yaptıktan sonra, paneli kitap olarak yayınlayacağı haberini okuyucularımıza verebiliriz.

Fikri mülkiyet camiasının tüm enerjisini çeken ve 6769 sayılı SMK hakkında başka bir konunun tartışılmasına imkan vermeksizin, tüm gündemi domine eden bu önemli konu hakkında düzenlenen panel için AIPPI Turkey’e ve panel organizasyon ekibine teşekkürlerimizi sunuyoruz.

IPR Gezgini

iprgezgini@gmail.com

Mart 2018

 

 

556 Sayılı KHK’nin 14. Maddesinin İptali Kararı Sonrası Markaların Kullanılması Yükümlülüğü Hakkındaki Tartışmalara Katkı – 1/95 Sayılı Ortaklık Konseyi Kararı Çözüm Olabilir mi?

Anayasa Mahkemesi’nin 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 14. maddesini 6 Ocak 2017 tarihinde, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 10 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girmesinden hemen önce iptal etmesinin, dört günlük bir yasal boşluğa yol açarak tescilli markaların kullanılması yükümlülüğünü ortadan kaldırıp kaldırmadığı sorusu önemli tartışmalara yol açmıştır.

Tartışmalara ilişkin görüşler bu yazıda belirtilmeyecektir. Amacımız, şu ana dek kişisel olarak duymamış olduğumuz farklı bir bakış açısının, bu önemli soruna çözüm teşkil edip etmeyeceğinin tartışılmasını sağlamaktır.

Marka konusunda Türkiye’nin taraf olduğu veya imzaladığı uluslararası anlaşmalar (TRIPS, Paris Sözleşmesi, Madrid Protokolü, Marka Kanunu Anlaşması, Nice Anlaşması, Viyana Anlaşması, yürürlüğe girmemiş olsa da imzaladığımız Singapur Anlaşması), bu önemli tartışmaya çözüm sağlayabilecek doğrudan uygulanabilir bir hüküm içermemektedir. Bununla birlikte, TRIPS’in 19. maddesinin soruna çözüm teşkil edip etmeyeceği ayrı bir tartışma konusudur.

Bizim öne süreceğimiz görüş, şu ana dek tartışmalarda ismini rast gelmediğimiz 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı (bundan sonra Gümrük Birliği Kararı olarak anılacaktır)’nın mevcut tartışmalara bir çözüm sağlayıp sağlamayacağının bir argüman olarak ortaya konulmasıdır.

Gümrük Birliği Kararı, Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasındaki Ortaklık Konseyi’nin 6 Mart 1995’te imzaladığı bir karardır. Bu kararın uluslararası bir anlaşma statüsünde veya benzeri bir statüde olup olmadığı konusunda farklı görüşler öne sürülmektedir.

Ortaklık Konseyi, 1963 tarihli Ankara Anlaşması hükümleri çerçevesinde oluşturulmuştur. Uluslararası bir anlaşma olan Ankara Anlaşması’nda, konsey kararlarına ilişkin olarak aşağıdaki hüküm yer almaktadır:

KISIM: III
Genel ve son hükümler

Madde – 22.  

  1. Anlaşma ile belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için, Anlaşma’nın öngördüğü hallerde Ortaklık Konseyi’nin karar yetkisi vardır. İki taraftan her biri, verilmiş kararların yerine getirilmesinin gerektirdiği tedbirleri almakla yükümlüdür. Ortaklık Konseyi yararlı tavsiyelerde de bulunabilir.

Ankara Anlaşması çerçevesinde oluşturulan Ortaklık Konseyi’nin 1/95 sayılı Gümrük Birliği kararının tam metninin http://www.mfa.gov.tr/1-95-sayili-ortaklik-konseyi-karari-gumruk-birligi-karari.tr.mfa  bağlantısından görülmesi mümkündür.

Kararın fikri ve sınai hakların korunmasıyla ilgili 31. maddesi aşağıdaki şekildedir:

KISIM IV (YASALARIN YAKINLAŞTIRILMASI)

BÖLÜM I (FİKRİ, SINAİ VE TİCARİ MÜLKİYETİN KORUNMASI)

Madde 31

1.Taraflar fikri, sınai ve ticari mülkiyet haklarının yeterli ve etkili biçimde korunması ve uygulanmasını sağlamaya verdikleri önemi teyid ederler.

2.Taraflar, ancak fikri mülkiyet haklarına Gümrük Birliği’ni oluşturan iki tarafta da eş düzeyde etkili koruma sağlanması halinde Gümrük Birliği’nin gereğince işleyebileceğini kabul ederler. Dolayısıyla 8. Ekte öngörülen yükümlülükleri yerine getirmeyi taahhüt ederler.

Maddenin atıfta bulunduğu 8. Ek’in ilgili maddesi ise aşağıdaki biçimdedir:

FİKRİ, SINAİ VE TİCARİ MÜLKİYETİN KORUNMASI (EK 8)

Madde 1

  1. Taraflar, Uruguay Konferansı Çok Taraflı Ticaret Görüşmeleri’nde akdedilen Fikri Mülkiyet Haklarının Ticaretle İlgili Yönleri Hakkında Anlaşma’dan (TRIPS) doğan yükümlülüklere atfettikleri önemi teyid ederler.

Bu çerçevede, Türkiye, bu Kararın yürürlüğe girmesinden itibaren en geç üç yıl içinde TRIPS Anlaşmasını uygulamaya koymayı taahhüt eder.

  1. Bu Kararda hüküm bulunmayan hallerde, iki Taraf arasında fikri, sınai ve ticari mülkiyet haklarının kapsamı, koruma düzeyi ve uygulanması ile ilgili olarak TRIPS Anlaşması hükümleri, her iki Taraf bakımından yürürlüğe girdikleri tarihten itibaren uygulanır.

Madde 2

Türkiye, Avrupa Topluluğunda yürürlükte bulunan koruma düzeylerine eşit koruma düzeylerini sağlamak üzere fıkri, sınai ve ticari mülkiyet haklarının etkin bir şekilde korunmasını geliştirmeye devam eder ve bu haklara saygı gösterilmesini sağlayacak uygun tedbirleri alır.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin marka mevzuatlarının Birlik Marka Direktifi’ne uyumlu olması zorunludur. AB adayı bir ülke olan Türkiye’nin marka mevzuatını teşkil eden, gerek 556 sayılı KHK gerekse de 6769 sayılı SMK Marka Kitabı, AB Marka Direktifi hükümlerine uyum amacı gözetilerek hazırlanmıştır.

16 Aralık 2015 tarihli şu an yürürlükte bulunan 2015/2436 sayılı Birlik Marka Direktifi’nin giriş bölümünde aşağıdaki ifadeler yer almaktadır:

 

(31) Trade marks fulfil their purpose of distinguishing goods or services and allowing consumers to make informed choices only when they are actually used on the market. A requirement of use is also necessary in order to reduce the total number of trade marks registered and protected in the Union and, consequently, the number of conflicts which arise between them. It is therefore essential to require that registered trade marks actually be used in connection with the goods or services for which they are registered, or, if not used in that connection within five years of the date of the completion of the registration procedure, be liable to be revoked.

Markalar, malların ve hizmetlerin ayırt edilmesini sağlama ve tüketicilerin bilgilenmiş şekilde seçimler yapmasına imkan verme amaçlarını, ancak piyasada fiilen kullanılırlarsa yerine getirirler. Kullanım şartı buna ilaveten, Birlikte tescilli olan ve korunan toplam tescilli marka sayısını düşürmek ve bunun sonucunda bunlar arasındaki ihtilaflarının sayısını azaltmak için de gereklidir. Dolayısıyla, tescilli markaların, tescil edildikleri mallar ve hizmetler için fiilen kullanılmalarını ve kullanılmamaları halinde de tescil prosedürünün tamamlandığı tarihten itibaren 5 yıl içinde iptal edilmelerine imkan sağlamayı şart koşmak gereklidir.

 

(32) Consequently, a registered trade mark should only be protected in so far as it is actually used and a registered earlier trade mark should not enable its proprietor to oppose or invalidate a later trade mark if that proprietor has not put his trade mark to genuine use. Furthermore, Member States should provide that a trade mark may not be successfully invoked in infringement proceedings if it is established, as a result of a plea, that the trade mark could be revoked or, when the action is brought against a later right, could have been revoked at the time when the later right was acquired.

Bunun sonucu olarak, tescilli bir marka yalnızca fiilen kullanılması korunmalıdır ve önceki tarihli tescilli bir marka sahibine, sonraki tarihli bir markaya karşı itiraz etme veya onu hükümsüz kılma hakkını, sahibi bu markayı gerçek kullanıma konu etmemişse sağlamayacaktır…

Yukarıda yer alan giriş hükümleri karşılığını Direktif’in 19. maddesinde bulmuştur:

SECTION 4

Revocation of trade mark rights

Article 19

Absence of genuine use as ground for revocation

  1. A trade mark shall be liable to revocation if, within a continuous five-year period, it has not been put to genuine use in the Member State in connection with the goods or services in respect of which it is registered, and there are no proper reasons for non-use.

 

BÖLÜM 4

Marka Hakkının İptali

Madde 19

İptal nedeni olarak gerçek kullanımın yokluğu

Eğer bir marka tescilli olduğu mal ve hizmetler için üye bir ülkede kesintisiz beş yıllık süre içinde gerçek kullanıma konu olmamışsa ve kullanmama için geçerli nedenler yoksa, marka iptale tabi olacaktır.

 

Yukarıda yer verdiğimiz AB Direktifi, markayı kullanım yükümlülüğünü ve bu yükümlülüğünün markanın işlevleri ile olan bağlantısı açık şekilde belirtmiştir. Buna göre, markalar kendilerinden beklenen işlevleri ancak gerçek kullanıma konu olmaları halinde sağlayacaktır, AB üyesi ülkeler markaların kullanımı ve kullanılmamaları halinde iptali hükümlerine mevzuatlarında yer vermek zorundadır.

Bu noktada 556 sayılı KHK hükümlerine dönecek olursak;

556 sayılı SMK madde 4:

Milletlerarası anlaşmaların öncelikle uygulanması              

Madde 4 – Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası anlaşma hükümlerinin bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerinden daha elverişli olması halinde, 3 üncü maddede belirtilen kişiler, elverişli hükümlerin uygulanmasını talep etme hakkına sahiptir.

hükmüyle karşılaşmaktayız.

Fikri Mülkiyet Camiasına soru:

Eğer, 1/95 sayılı Gümrük Birliği Kararı, uluslararası bir anlaşma olan Ankara Anlaşması çerçevesinde oluşturulan Ortaklık Konseyi’nce verilen ve gene Ankara Anlaşması uyarınca taraflar için yükümlülük doğuran bir karar olarak kabul edilirse;

 “Türkiye, Avrupa Topluluğunda yürürlükte bulunan koruma düzeylerine eşit koruma düzeylerini sağlamak üzere fikri, sınai ve ticari mülkiyet haklarının etkin bir şekilde korunmasını geliştirmeye devam eder ve bu haklara saygı gösterilmesini sağlayacak uygun tedbirleri alır.”

Türkiye bu kararın yukarıda yer verilen 8. Ek madde 2 hükmü uyarınca, sınai mülkiyet haklarına Avrupa Birliği ile eşit koruma düzeyi sağlamak için uygun tedbirleri almak yükümlülüğündedir.

Avrupa Birliği Marka Direktifi, markanın kullanımı ile ilgili zorunlulukları ve kullanımın gerçekleşmemesi halinde iptal yaptırımını içermektedir. Buna ilaveten, Direktif’in giriş bölümünde markanın işlevlerini ancak fiilen kullanılması halinde gerçekleştirebileceği de belirtilmektedir. Dolayısıyla, AB Marka Direktifi hükümleri uyarınca markanın kullanımı ve kullanılmaması halinde de iptali için yöntemlerin tanımlanması bir zorunluluktur.

Türkiye’de marka kullanımı zorunluluğun, Anayasa Mahkemesi’nin 6 Ocak 2017 tarihli iptal kararı sonrasında ortadan kalktığını, 6-10 Ocak tarihleri arasındaki dört günlük yasal boşluk nedeniyle de 6769 sayılı SMK bakımından da kullanmama nedeniyle iptal davalarının ancak 2022 yılında açılabileceğini kabul etmek, açık şekilde Türkiye’nin Avrupa Birliği’nde yürürlükte bulunan koruma düzeylerine eşit koruma düzeylerini sağlamak üzere fikri, sınai ve ticari mülkiyet haklarının etkin bir şekilde korunmasını sağlama yükümlülüğüne aykırı bir yaklaşım teşkil edecektir.

556 sayılı KHK’ye göre, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası anlaşma hükümlerinin bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerinden daha elverişli olması halinde, 3 üncü maddede belirtilen kişiler, elverişli hükümlerin uygulanmasını talep etme hakkına sahiptir.

Tüm bunların sonucunda; 1/95 sayılı Gümrük Birliği Kararı hükümlerinden hareketle Türkiye’de marka kullanımı yükümlülüğünün, 6 Ocak 2017 öncesi, 6-10 Ocak 2017 arası ve 10 Ocak 2017 sonrası hiçbir yasal boşluk olmaksızın devam edebileceği öne sürülebilir mi?

Tartışması tüm camiaya ait olmak üzere bu görüşü bilgilerinize sunuyorum.

Önder Erol Ünsalunsalonderol@gmail.com9 Mart 2018

Googlelamak Fiili Google Markasını Jenerik Hale Getirir mi? A.B.D. Temyiz Mahkemesi Google Kararı

Sıradan bir iş gününde Google‘u kaç kez kullanıyorsunuz?

Ya da evde dinlenirken veya arkadaşlarınızla dışarıdayken merak ettiğiniz herhangi bir konuyu veya gideceğiniz restoranı nereden araştırıyorsunuz?

Bu sorulara karşı vereceğimiz yanıtlar, muhtemelen hepimize şunu gösterecektir:

Google bugünlerde hepimizin hayattaki en büyük yardımcısıdır ve onu ziyaret sıklığımız, hayatımızdaki herhangi birini ziyaret sıklığımızdan çok daha fazladır.

Hayatımızın bu denli içinde olan Google, Türkiye’de de googlelamak şeklinde bir fiilin türetilmesine yol açmıştır. Bir çoğumuz “Yakınlarda pizzacı var mı internet arama motorlarından bakar mısın?” demek yerine “Mahalledeki pizzacıları googlelar mısın?” demeyi tercih ediyoruz. Peki bu fiili durum, Google markasını jenerik bir marka haline getirmekte midir?

Bu soru, A.B.D.’nde tartışılmış ve 9. Bölge Temyiz Mahkemesi tarafından karara bağlanmıştır. İlgi çekici davayı bu yazı boyunca anahatlarıyla aktarmaya çalışacağım.

29 Şubat – 10 Mart 2012 tarihleri arasında Chris Gillespie isminde bir şahıs içinde Google kelimesi geçen 763 alan adını kendi adına kaydettirir. Alan adlarının tamamı Google kelimesini içermektedir ve bunun yanında bir ürün, kişi, marka, firma ismine yer verilmiştir. Örnekler: googledisney.com, googlebarackobama.com, googlenewstvs.com, vb.

Google markasının sahibi “Google, Inc.” alan adı tescillerine karşı, Google markasını ve kötü niyet gerekçelerini öne sürerek şikayet gerçekleştirir. Şikayeti değerlendiren Ulusal Tahkim Forumu (National Arbitration Forum), belirtilen gerekçeleri haklı bulur ve alan adlarının Google, Inc.’e devredilmesine karar verir.

Bu kararın ardından, David Elliott isimli bir şahıs, sonradan da Chris Gillespie‘nin katılımıyla, Google markasının iptal edilmesi talebiyle Arizona Bölge Mahkemesi’nde dava açar. Davacılara göre, “Google kelimesi tüm dünyada internet araması yapmayı tanımlayan jenerik bir ifade haline gelmiştir” ve bu nedenle jenerik hale gelmiş Google markasının iptal edilmesi gerekmektedir. Arizona Bölge Mahkemesi davayı reddeder ve davacılar bu karara karşı temyiz yolunu kullanır.

Yazının devamında tarafların argümanlarını ve mahkemenin gerekçelerini belirterek, davayı gören 9. Bölge Temyiz Mahkemesi‘nin 16 Mayıs 2017 tarihli kararına yer vereceğiz, karar metninin http://cdn.ca9.uscourts.gov/datastore/opinions/2017/05/16/15-15809.pdf bağlantısından görülmesi mümkündür.

Davacılar, iptal talebinde iki ana argümana dayanmaktadır:

(i) İlk derece mahkemesi, Google kelimesinin fiil olarak kullanım biçimini dikkate almamıştır.

(ii) Davacılar tarafından sunulan kanıtlar yeteri derecede değerlendirilmemiştir.

Temyiz Mahkemesi analizine, marka koruması talep edilebilecek terimleri dört kategoriye bölerek başlamıştır: Jenerik, tanımlayıcı, çağrıştırıcı ve rastgele seçilmiş / fantezi terimler. Mahkeme’ye göre, bu davada ilk ve son kategorideki terimler, yani jenerik ve rastgele seçilmiş / fantezi terimler değerlendirilmelidir.

Jenerik terimler, belirli bir mal veya hizmetin ismini ifade eden, genel anlamda tanımlayıcı kelimelerdir ve ilgili malın veya hizmetin ticari kaynağını gösterme özellikleri olmadığından, marka olarak korunmaları mümkün değildir. Rastgele seçilmiş / fantezi terimlerin ise koruma talep edilecek mal veya hizmetlerle bağlantısı bulunmamaktadır, dolayısıyla doğaları gereği ticari kaynak gösterme vasfına sahiplerdir.

Bununla birlikte, geçerli bir markanın sahibi, geçen zaman için jenerikleşmenin (genericide) kurbanı olabilir. Jenerikleşme, halkın bir markanın ticari kaynağına bakmaksızın, o markayı belirli tipteki mal veya hizmetlerin jenerik adı olarak kullanmaya başlaması halinde ortaya çıkar. Bu tip markalara A.B.D.’nde örnek olarak Aspirin, Cellophane, Thermos markaları verilebilir. Bunlar bir dönem rastgele seçilmiş / fantezi kategorisindeki korunabilir markalar iken, halk bunları zaman içerisinde marka olarak kullanıldıkları mallar ile özdeşleştirmiş ve bu malların jenerik adı olarak kullanmaya başlamıştır. Buna karşın, halkın bir markayı belirli bir tipte bir ürünün ismi olarak kullanmaya başlaması tek başına ve derhal, bir markayı jenerik hale getirmez. Bir marka ancak “tescilli markanın kamunun ilgili kesiminde yarattığı birincil anlamın, ticari kaynağına hiç bakılmaksızın, belirli tipte bir mal veya hizmetin ismi haline gelmesi” durumunda jenerik hale gelmiş olarak kabul edilir.

Bu durumun tespiti için uygulanacak teste “kimsin / nesin testi” (who are you / what are you) adı verilmiştir. Eğer kamunun ilgili kesimi, bir markayı belirli mal ve hizmetlere ilişkin olarak “kimi veya ürünün nereden geldiğini” tanımlar biçiminde anlıyorsa, marka halen geçerlidir. Buna karşın, aynı kesim bir markayı belirli mal ve hizmetlerin “ne” olduğunu tanımlar biçimde anlıyorsa, marka jenerik hale gelmiştir. Dolayısıyla, sorulması gereken soru, “Terimin anlamının kamunun ilgili kesimi nezdinde (şu anda) ürünün ismi mi olduğu ve üreticiyi göstermediği midir?

Davacıların ilk argümanı, ilk derece mahkemesinin “Google” teriminin fiil olarak kullanımını göz ardı etmesidir.

Temyiz Mahkemesi’ne göre bu argüman iki açıdan yerinde değildir.

Birincisi, jenerik hale gelme iddiası mutlak surette belirli tipte mal veya hizmetlere ilişkin olmalıdır. Davacıların iddiası, Google ibaresinin internette arama yapma eylemi için jenerik bir fiil haline gelmesidir, buna karşın iddianın belirli bir mal veya hizmetle ilişkisi bulunmamaktadır. A.B.D. Marka Kanunu (Lanham Kanunu)’nda “bir markanın malların veya hizmetlerin jenerik adı haline gelmesi nedeniyle iptal edilmesinin talep edilebileceği” ve uygulanacak testin “tescilli markanın (belirli) malların veya hizmetlerin jenerik adı haline gelip gelmediğinin değerlendirilmesi” olduğu belirtilmiştir. Dolayısıyla, mevzuata göre jenerikleşme belirli mal veya hizmetlere ilişkin olmalıdır. Bu şart, fantezi markaların yaşayabilirliğinin sağlanması bakımından da önemlidir, çünkü aksi durumda belirli bir mal için fantezi yani tescil edilebilir olan bir terim, başka bir mal için jenerik olması nedeniyle, korunabileceği mallar bakımından da jenerikleşme tehlikesi içerisinde olacaktır.

İkincisi, bir terimin fiil olarak kullanılması, o terimin kullanımını otomatikman jenerik kullanım haline getirmemektedir. Davacılar, bir kelimenin ancak sıfat gibi kullanımı halinde markasal kullanımının söz konusu olacağını belirtmektedir. Lanham Kanunu’nda jenerikleşme testi hakkında değişiklik yapılırken, markaların ikili (dual) işlevinden bahsedilmiştir. Buna göre, markalar bir ürünü isimlendirme ve aynı zamanda ticari kaynağını belirtme amacına hizmet eder. Buna göre, bir ürün emsalsiz ise, ürün için seçilen markanın, o ürünün ismi olarak kullanılması kaçınılmazdır. Ancak bu durum markanın jenerik hale geldiği sonucunu ortaya çıkarmaz. Bu şekilde Kongre, bir kişinin bir markayı isim olarak ve aynı zamanda kaynak belirten bir marka olarak kullanabileceğini de göstermiştir. Bu yazıda detayına girmeyecek olsak da, Temyiz Mahkemesi’nin önceden verdiği “Coke” kararına sıklıkla atıf yaparak, bu argümanı reddettiğini belirtmemiz yerinde olacaktır. (Coke kararında yer verilen tespitleri okumak isteyen okurlarımızın yukarıda yer verdiğimiz bağlantıyı kullanarak karar metnini incelemeleri önerilir.)

Davacıların ikinci argümanı, ilk derece mahkemesinin Google teriminin jenerik hale geldiğini ispatlamak için sundukları delillerin yeterince incelememesidir.

Temyiz Mahkemesi’ne göre, yukarıda da belirtildiği üzere, jenerik hale gelme iddiası mutlak surette belirli tipte mal veya hizmetlere ilişkin olmalıdır. Google terimi bir fiil olarak jenerik biçimde ve arama motorları arasında ayırım gözetmeksizin kullanılsa da, bu durum bize ilgili terimin, internet arama motorlarının isimlerine ilişkin olarak kamu tarafından ne şekilde algılandığı hakkında bir fikir vermeyecektir. Bir diğer deyişle, davacılar tarafından sunulan kanıtlar, halkın çoğunluğunun “Google” terimini bir fiil olarak kullandığını gösterse de, bu faktör tek başına markanın belirli mal veya hizmetler için jenerik hale geldiğini göstermeyecektir.

Davacılar tarafından sunulan kanıtlar, Google teriminin internet arama motorları için jenerik biçimde kullanımını göstermemektedir ve tekrar etmek gerekirse yalnızca fiil olarak kullanımı ortaya koymaktadır. Bu husus, jenerik hale gelme iddiasının mutlak surette belirli tipte mal veya hizmetlere ilişkin olması zorunluluğu ile birleştiğinde, davacıların kanıtların yeterince incelenmediği yönündeki iddiası da reddedilmiştir. (Temyiz Mahkemesi’nin bu husustaki oldukça kapsamlı değerlendirmesi, yukarıdaki karar bağlantısından detaylarıyla görülebilir.)

Temyiz Mahkemesi, yukarıda anahatlarıyla açıkladığımız gerekçelerle davayı reddetmiş ve ilk derece mahkemesinin kararını onamıştır.

Davacılar bu karar üzerine Yüksek Mahkeme’ye başvurmuştur, ancak Yüksek Mahkeme davacıların dilekçesini esastan görüşmeyi reddetmiştir. (https://arstechnica.com/tech-policy/2017/10/supreme-court-wont-nullify-google-trademark-in-genericide-challenge/)

Jenerik marka teriminin, ülkemizde de oldukça hoyrat ve bilinçsiz biçimde kullanıldığı kişisel gözlemimizdir. Oldukça güçlü markalar olan ve sahibince de sıkı biçimde korunan bazı markalar, ülkemizde ortada jenerikliğe ilişkin bir karar veya sahibinin markayı terk etmesi gibi bir veri olmaksızın, jenerik markalar arasında örneklendirilmektedir. Bir markanın başarısının veya sektöründeki ilk markalardan birisi olmasının, markanın jenerik hale gelmesi gibi bir sonuca yol açmayacağı, yukarıda yer verdiğimiz Temyiz Mahkemesi kararından da açıkça görülmektedir.

Hayatımızın bir parçası olan googlelamak eylemi hakkında detaylı açıklama içeren kararın okuyucularımızın da ilgisini çektiğini umuyoruz.

Önder Erol ÜNSAL

Şubat 2018 

unsalonderol@gmail.com

 

Yineleme Markaları ve Kullanımın İspatı – Adalet Divanı Genel Mahkemesi “SKYLITE” Kararı – Siz Ne Düşünürsünüz (2)?

 

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu‘nun marka alanında getirdiği en önemli değişiklik olan “kullanımın ispatı müessesesinin” en tartışmalı yönlerinden birisini, kullanılmayan markaların ilana itiraza gerekçe olarak gösterilmesidir. Birçok değişkene bağlı olarak farklı boyutlar alan bu hususun, önemli bir boyutu da, beş yıllık kullanım zorunluluğu içerisinde, tescil kapsamındaki mallar ve hizmetler için kullanılmamış bir markanın aynısının aynı mallar ve hizmetler için, kullanım zorunluluğunun üstesinden gelmek amacıyla yeni bir başvuruya konu edilmesi ve bir kez daha tescil edilmesi halidir. Yineleme başvurusu sonucu tescil olarak adlandırdığımız bu durumda, bu tip markaların ilana itiraz gerekçesi olarak gösterilmesi halinde, başvuru sahiplerinin beklentisi kullanım zorunluluğu süresinin, yineleme başvurusuna dayalı markanın tescil  tarihinden itibaren değil, kullanılmayan markanın ilk tescil tarihinden itibaren başlatılmasıdır.

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Temyiz Kurulu, 2014 yılında verdiği PATHFINDER ve KABELPLUS kararları ile başvuru sahiplerinin bu beklentisini yerine getirmiş ve bu tip hallerde ilana itiraz sahibinin kullanım zorunluluğu süresinin, yineleme başvurusuna dayalı markanın tescil  tarihinden itibaren değil, kullanılmayan markanın ilk tescil tarihinden itibaren başlatılması gerektiği yönünde karar vermiştir.

Avrupa Birliği Adalet Divanı bu hususu ilk olarak, 19 Ekim 2017 tarihli T-736/15 sayılı “SKYLITE” kararı ile değerlendirmiştir. “Siz Ne düşünürsünüz?” serimizde okuyucularımıza ilk yazıda bu karara konu ihtilafı ana hatlarıyla aktarmış ve okuyucularımızın görüşlerini sormuştuk. Yorumunu bizlerle paylaşan TPMK avukatı Umut Karaca‘ya çok teşekkür ediyoruz.

İhtilafı ve sorumuzu kısaca hatırlatacak olursak:

 

“ALDI GMBH &  CO. KG”, 2013 yılında aşağıda görseline yer verilen markanın tescil edilmesi talebiyle EUIPO’ya başvuruda bulunur:

 

Başvurunun kapsamında 9. ve 18. sınıflara dahil mallar yer almaktadır. Bu mallar en kaba haliyle, “Laptop çantaları, bavullar ve seyahat çantaları ve çeşitli amaçlara yönelik çantalardır.”

Başvurunun ilanına karşı, Birleşik Krallık menşeili “SKY PLC” firması itirazda bulunur. İtiraz “SKY” markalarına dayanmaktadır ve bu markaların bir kısmının kapsamında aynı sınıflara dahil benzer mallar bulunmaktadır.

Başvuru sahibi, ilana itiraza gerekçe olarak gösterilen ve benzer malları içeren 8 Ağustos 2012 tarihinde tescil edilmiş “SKY” markasının yineleme başvurusuna dayalı bir tescil olduğunu iddia eder ve ilk tescil edildiği tarihten itibaren kullanılmamış bu markanın kapsadığı 9. ve 18. sınıflara dahil mallar bakımından kullanımının ispatlanması gerektiğini öne sürerek, kullanımın ispatı talebinde bulunur.

EUIPO İtiraz Birimi, itiraza konu başvurunun yapıldığı tarihte, yukarıda bahsedilen “SKY” markasının tescil tarihinden bu yana beş yıllık sürenin dolmadığını belirterek, bu markanın kullanımın ispatı talebine konu olamayacağını belirtir. Devamında da, “SKYLITE” başvurusu ile “SKY” ibareli itiraz gerekçesi ve kapsadıkları malları benzer bularak karıştırılma olasılığı gerekçeli itirazı kabul eder.

Başvuru sahibi, EUIPO’nun PATHFINDER ve KABELPLUS kararlarını da öne sürerek ret kararına karşı itiraz eder. Başvuru sahibi, ret kararının gerekçesi “SKY” markasının bir yineleme başvurusu olduğunu, kullanılmadığını ve kullanımının ilk tescil edildiği tarih esas alınarak ispatlanması gerektiğini belirtmektedir. Buna ilaveten de markaların benzer olmadığını iddia etmektedir.

Sorumuz bu noktada geliyor, sizce EUIPO Temyiz Kurulu ve sonrasında aleyhine karar verilen tarafça açılan dava üzerine Adalet Divanı Genel Mahkemesi bu itirazı ne şekilde değerlendirmiştir?

Öncelikle, PATHFINDER ve KABELPLUS kararları ilk darbeyi, bu kararları veren EUIPO Temyiz Kurulu’ndan yemiştir.

EUIPO Temyiz Kurulu, başvuru sahibinin itirazını reddetmiş ve başvuru hakkındaki ret kararını onamıştır. Temyiz Kurulu’na göre, ret gerekçesi markanın tescil tarihinden bu yana beş yıllık süre henüz geçmemiştir ve Birlik Marka Tüzüğü’ne göre gözetilecek süre açık olarak belirtilen süre olduğundan, başvuru sahibinin yineleme başvurusu sonucu tescil iddiası yerinde değildir. Kurul, ardından markalar arasında karıştırılma olasılığının bulunduğuna da hükmetmiştir.

Başvuru sahibi bu kararı Adalet Divanı Genel Mahkemesi’ne götürmüştür ve dava 19 Ekim 2017 tarihli T-736/15 sayılı “SKYLITE” kararı ile neticelenmiştir.

Genel Mahkeme, yineleme başvurusu sonucu tescil iddialarına ilişkin olarak aşağıdaki değerlendirmeyi yapmıştır:

Birlik Marka Tüzüğü’ne göre, kullanım ispatı müessesesinin kullanılabilmesi için, itiraza konu başvurunun ilan tarihinde, itiraz gerekçesi markanın tescil tarihinden bu yana beş yıllık sürenin dolmuş olması gereklidir, bu sürenin dolmamış olması halinde itiraz gerekçesi markanın kullanımının ispatı talep edilemez. İncelenen vakada, itiraza konu başvurunun ilan tarihinde, ret gerekçesi markanın tescil tarihinden bu yana beş yıllık süre dolmamış durumdadır, dolayısıyla başvuru sahibinin ret gerekçesi markanın kullanımının ispat edilmesini talep etme hakkı bulunmamaktadır ve Temyiz Kurulu’nun bu tespite dayalı kararı tamamıyla yerindedir.

Ret gerekçesi markanın, aslında kullanılmayan bir markanın yineleme başvurusuna dayalı yeni tarihli bir tescili olması hususu, bu tespitin yerindeliğini ortadan kaldırmamaktadır. Aksinin kabulü halinde, yineleme başvurusuna dayalı tescillerin kullanım süresini suni biçimde uzatmak amacıyla yapıldığını kabul etmek gerekecektir ve bunun sonucunda EUIPO’nun itiraz sahibinin yineleme başvurusunu yaptığı tarihte kötü niyetli olup olmadığını değerlendirmesi gerekecektir. Bu yaklaşımın amacına ulaşması mümkün değildir, şöyle ki Birlik Marka mevzuatında kötü niyet tescilli markalara ilişkin bir mutlak hükümsüzlük nedenidir ve tescilli markaların geçerliliğinin sorgulandığı hükümsüzlük prosedürü ile önceki hakların öne sürülmesi suretiyle yeni bir başvurunun tescil edilmemesi talebinin yapıldığı ilana itiraz prosedürü farklı amaçlara hizmet etmektedir. Özellikle, içtihada göre, ilana itiraz sürecinde, EUIPO itiraz gerekçesi markanın geçerli bir marka olduğu varsayımıyla hareket etmek zorundadır. Bir diğer deyişle, ilana itiraz prosedüründe, EUIPO itiraz gerekçesi markanın mutlak ret nedenleri kapsamına girip girmediğini değerlendiremez. Aynı şekilde, EUIPO ilana itiraz sürecinde, itiraz gerekçesi markanın hükümsüzlük gerekçeleri kapsamına girip girmediğini de değerlendiremez, yani mevzuatta itiraz gerekçesi markanın geçerliliğinin itiraz sahibinin kötü niyetine bağlı olarak değerlendirilmesini sağlayacak bir prosedürel mekanizma bulunmamaktadır.

Bunun sonucu olarak, davacının görüşünün tersine, EUIPO’nun davalı markasının başvuru tarihinde davalının kötü niyetle hareket edip etmediğini inceleme zorunluluğu bulunmamaktadır.

EUIPO Temyiz Kurulu’nun önceki tarihlerde verdiği PATHFINDER ve KABELPLUS kararları, yukarıda açıklanan durumu ortadan kaldırmamaktadır. EUIPO Temyiz Kurulu, önceki karalarını gözeterek değil, mevzuatı gözeterek karar vermelidir ve mahkeme, EUIPO kararları ile bağlı değildir.

Bütün bu açıklamaların sonucunda, Genel Mahkeme, davacının ret gerekçesi markanın kullanımının ispatlanması gerektiği yönündeki talebini reddetmiştir.

Mahkeme kararın devamında, markaların kapsadığı malları aynı ve benzer bularak ve devamında SKY – SKYLITE markalarını benzer bularak, markalar arasında karıştırılma olasılığının bulunduğu sonucuna ulaşmıştır.

Tüm bu açıklamaların neticesi olarak dava reddedilmiştir.

PATHFINDER ve KABELPLUS kararlarını tarihe gömen, T-736/15 sayılı “SKYLITE” kararı, hiç şüphesiz ülkemizde de sıklıkla anılacak ve kullanılacaktır. Hiç uzatmadan söylemem gerekirse, kendi adıma PATHFINDER ve KABELPLUS kararlarında öne çıkan yaklaşımı çok daha hakkaniyetli buluyorum. Bununla birlikte, belirtilen kararlardaki yaklaşımın bir tescil Ofisi açısından uygulanabilirliğinin oldukça zor ve riskli olduğunu da kabul etmek gerekmektedir. Öyle gözüküyor ki, Genel Mahkeme, EUIPO’nun bu tehlikeli topa girmesini istememektedir.

Karar hakkındaki yorumlarınızı duymak bizi memnun edecek.

Önder Erol Ünsal

Aralık 2017

unsalonderol@gmail.com 

 

Markanın Kullanımı Kavramı, Kullanmama Savunması Müessesesi ve Avrupa Birliği Kurumlarının Bu Hususlardaki Değerlendirmeleri

 

Bu yazı ilk olarak AIPPI Türkiye Fikri Gündem dergisinin Temmuz 2017 tarihli 14. sayısında yayınlanmıştır. Yenilenmiş ve ilgi çekici içeriğiyle Fikri Gündem dergisine https://www.aippiturkey.org/fikri-gundem/ bağlantısından erişilebilir.

I. GİRİŞ

Tescilli markaların kullanılmamasından kaynaklanan sorunlar Türk marka tescil sisteminin önemli handikaplarından birisidir. Sorunun temeli, marka başvuruları yapılırken fiili kullanım veya gelecekteki potansiyel kullanım niyeti esas alınmaksızın ilgili Nicé sınıfına giren neredeyse tüm mal/ hizmetler için tescil talebinde bulunulmasıdır.

Ulusal inceleme sistemimizde, önceki tarihlerde tescil edilmiş markalarla, aynı/aynı tür mal veya hizmetleri kapsayan ve aynı veya ayırt edilemeyecek derecede benzer olan başvurular, Türk Patent ve Marka Kurumu (TPMK) tarafından re’sen reddedilmektedir. Dolayısıyla, fiilen kullanılmayan ve gelecekte de kullanılmayacak mal/hizmetler için tescilli markalar, re’sen benzerlik incelemesinde  kullanım niyetiyle yapılmış yeni başvurulara ret gerekçesi olabilmektedir. Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) ve bazı Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin uygulaması nispi ise ret nedenlerinin Ofis tarafından re’sen incelemesini içermemektedir. Yeni mevzuat çalışmaları sırasında benzer bir sistemin Türkiye’ye de aktarılması yönündeki bazı taleplere rağmen, yasa koyucu tarafından re’sen benzerlik incelemesi korunmuştur.

Ulusal sistemimizin ikinci inceleme aşamasını, ilan edilmiş marka başvurularına karşı üçüncü kişilerce itiraz edilmesi durumunda incelenen ret nedenleri oluşturmaktadır. Üçüncü kişiler, Resmi Marka Bülteni’nde ilan edilmiş markaların ilanına karşı itiraz ederken fiilen kullanılmayan veya ileride kullanılmayacak markalarını da itiraz gerekçesi olarak göstermektedir. Bu durumda da kullanılmayan markalar, kullanım niyetiyle yapılmış sonraki başvuruların reddine sebep oluşturabilmektedir.

Bu incelemede,  önce markanın kullanımı kavramı üzerinde durulacak, akabinde kullanılmayan markalar gerekçe gösterilerek yapılan ilana itirazlara çözüm olarak marka mevzuatımıza giren “kullanmama savunması” hükmü ve içeriği incelenecek ve sonrasında bu savunmanın uygulama alanları EUIPO ve AB yargı kararları ekseninde tartışılacaktır. Kullanmama savunmasının hükümsüzlük ve tecavüz davalarındaki olası yansımaları ise bu yazıda ele alınmayacaktır.

II. MARKANIN KULLANIMI KAVRAMI

Türk marka mevzuatının ana kaynağını AB’nin konu hakkındaki Direktif ve Tüzükleri oluşturmaktadır. AB’nin bu konudaki en temel düzenlemesi olan 2015/2436 sayılı Marka Direktifi’nin giriş bölümü 31. ve 32. paragraflarında yer alan aşağıdaki ifadeler markanın kullanımı kavramının hangi amaca yönelik olduğunu ve düzenlemenin temel nedenlerini aktarmaktadır:

“(31) Markalar malların ve hizmetlerin ayırt edilebilmesini sağlama ve tüketicilerin bilgi sahibi olarak seçim yapmalarına imkan sağlama işlevlerini, ancak piyasada fiilen kullanıldıklarında sağlarlar. Kullanım şartının varlığı, Birlik dahilinde tescil edilen ve korunan markaların toplam sayısını düşürmek ve bunun sonucunda markalar arasında ortaya çıkabilecek ihtilafların sayısını azaltmak için de gereklidir. Dolayısıyla, markaların tescil edildikleri mallar veya hizmetler için fiilen kullanımlarını şart koşmak ve tescil sürecinin tamamlandığı tarihten başlayan beş yıl içerisinde yukarıda belirtilen şekilde kullanılmamaları halinde iptal edilmelerine imkan sağlamak zaruridir.

(32) Bunun sonucu olarak, bir tescilli marka sadece fiilen kullanıldığı halde korunmalıdır ve tescilli bir marka sahibine, sonraki bir markaya itiraz etme ve onu hükümsüz kıldırma hakkını, sahibi markayı gerçek şekilde kullanmadığı halde sağlamayacaktır…” [1]

Gerek mülga 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname içeriğinde (556 sayılı KHK) gerekse de 10 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe giren 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nda (SMK), markanın kullanımı ile ilgili hükümler AB Direktif ve Tüzükleri esas alınarak hazırlanmıştır.   SMK’nın  9. Maddesine göre

“Madde 9- (1) Tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde haklı bir sebep olmadan tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından marka sahibi tarafından Türkiye’de ciddi biçimde kullanılmayan ya da kullanımına beş yıl kesintisiz ara verilen markanın iptaline karar verilir.

(2) Aşağıda belirtilen durumlar da birinci fıkra anlamında markayı kullanma kabul edilir:

  1. a) Markanın ayırt edici karakteri değiştirilmeden farklı unsurlarla kullanılması.
  2. b) Markanın sadece ihracat amacıyla mal veya ambalajlarında kullanılması.

(3) Markanın, marka sahibinin izni ile kullanılması da marka sahibi tarafından kullanım olarak kabul edilir.”

Maddeye göre, tescilli markanın Türkiye’de, tescile konu mal/hizmetler bakımından, tescil tarihinden itibaren 5 yıl içerisinde ciddi biçimde kullanılmaması halinde, marka kullanılmayan mal/hizmetler bakımından iptal edilecektir. Markanın, ayırt edici karakteri değiştirilmeden farklı unsurlarla kullanılması, sadece ihracat amacıyla mal veya ambalajlarında kullanılması ve marka sahibinin izni ile başkaları tarafından kullanılması halleri ise markanın kullanımı olarak kabul edilecektir.

Madde metni, kullanma yükümlülüğünün tescil tarihinden itibaren başladığını, markanın tescil kapsamındaki mal/hizmetler bakımından kullanılması gerektiğini, kullanımın Türkiye’de gerçekleşmesinin şart olduğunu ve bunun “ciddi biçimde kullanım” olması gerektiğini belirtmektedir.

Türkçe’ye “ciddi kullanım” olarak çevrilen terim, AB mevzuatında “genuine use (gerçek kullanım)” olarak geçmektedir. Gerçek kullanım ifadesinin daha yerinde olduğunu düşünmekle birlikte, bu yazıda terimi Türk mevzuatında yer aldığı haliyle ciddi kullanım şeklinde kullanacağız.

AB’de markanın “ciddi kullanımı”ndan ne anlaşılması gerektiği konusunda, AB Adalet Divanı’nın  Minimax kararı yol gösterici niteliktedir (Minimax kararı; C-40/01) Kararda, ciddi kullanım kavramı aşağıdaki şekilde değerlendirilmektedir:[2]

  • Markanın ciddi kullanımı, markanın fiilen kullanılmasını gerektirmektedir. Dolayısıyla, tek amacı markadan kaynaklanan hakları sürdürmek olan simgesel kullanım (token use) ciddi kullanım olarak kabul edilemez.
  • Ciddi kullanım, markanın esas işlevine, yani tescile konu mal veya hizmetlerin kaynağını ayırt etme işlevine uygun biçimde gerçekleştirilmelidir.
  • Ciddi kullanım, kullanımı gerçekleştiren işletmenin kendi içindeki kullanımı değil, markanın kapsamında yer alan mal veya hizmetlerin piyasadaki kullanımını gerektirir.
  • Ciddi kullanım halihazırda piyasaya sürülmüş veya piyasaya sürülmek üzere olan ve bunun için reklam kampanyaları hazırlanarak müşterilere ulaştırılmış mal veya hizmetlere ilişkin olmalıdır.
  • Kullanımın ciddi olup olmadığı değerlendirilirken, markanın ticari kullanımını oluşturan tüm faktörler ve durumlar dikkate alınmalıdır. (Markanın ticari kıymetinin gerçek olup olmadığı, özellikle bu kullanımın ilgili ticari sektörde mallar ve hizmetler için pazar oluşturma veya pazar payı yaratma etkileri yaratabilecek kullanım olarak görülüp görülemeyeceği, vb.)
  • Olayın kendi şartları, diğerlerinin yanısıra, incelenen mal ve hizmetlerin niteliğine, ilgili piyasanın özelliklerine, markanın kullanım sıklığına ve ölçüsüne önem verilmesini gerektirebilir.
  • Kullanımın ciddi kabul edilebilmesi için her zaman miktar olarak çok büyük olması gerekmez, bu husus ilgili piyasada, inceleme konusu mal ve hizmetlerin özelliklerine bağlıdır.

EUIPO marka inceleme kılavuzunun ilgili bölümünde ise, ciddi kullanımın ispatı konusunda aşağıdaki genel ilkelerle karşılaşılmaktadır:[3]

  • Ciddi kullanımın ispatı için kanıtların sunulması gereklidir. Bir markanın gerçek kullanımı olasılık veya varsayımlara bağlı olarak ispatlanamaz. Markanın ilgili piyasadaki etkili ve yeterli kullanımı somut ve nesnel kanıtlarla gösterilmelidir.
  • Ofis önceki markaların ciddi kullanımını re’sen tespit edemez. Tanınmış markaların sahipleri de markalarının ciddi kullanımını ispat etmek için delil sunmak zorundadır.
  • Ofisin markanın ciddi kullanımını tespit için yüksek bir eşik belirlemesi zorunlu değildir. Adalet Divanı içtihadında belirtildiği üzere, kullanımın ciddi olup olmadığını tespit edebilmek için niceliksel olarak bir eşik seçmek somut olarak mümkün değildir. Dolayısıyla, kullanımın ciddi olup olmadığını belirleyebilmek için vakayı incelemeden önce bir kullanım seviyesi kuralı objektif olarak oluşturulamaz. Sonuç olarak, kullanımı minimum düzeyde göstermek şart olsa da, minimum düzeyin ne olduğu her vakanın kendi şartları çerçevesinde tespit edilecektir. Genel kural, gerçek bir ticari amaca hizmet edilmesi koşuluyla, mallara ve hizmetlere ve ilgili piyasaya bağlı olarak, bir markanın minimum düzeydeki kullanımının ciddi kullanım teşkil etmek için yeterli olabileceğidir. Bir diğer deyişle, sunulan kanıtların marka sahibinin ilgili piyasada ticari bir konum elde edebilmek veya bu konumu sürdürebilmek için ciddi çabada bulunduğunu göstermesi halinde (kullanımın markadan kaynaklanan hakları sürdürmek amaçlı simgesel kullanım olması halinin tersi) bu kullanım yeterli olacaktır.
  • Kullanımı ispatlamak için sunulması gereken kanıtlar; ilgili mal ve hizmetlerin kullanıldığı yeri, zamanı ve kullanımın biçimini göstermelidir.
  • Kullanımın ispatına ilişkin şartlar kümülatiftir. Bir diğer deyişle itiraz sahibi bu şartları sadece açıklamak değil aynı zamanda ispatlamak durumundadır. Bununla birlikte, kullanımın yeri, zamanı ve biçimine ilişkin açıklama ve kanıtların yeterliliği, sunulan kanıtların bütünlüğü içinde değerlendirilmelidir. Kullanımın yeri, zamanı ve biçimine ilişkin ilgili faktörlerin birbirinden ayrı biçimde değerlendirilmesi uygun değildir. Dolayısıyla, Ofis sunulan kanıtları bütüncül biçimde değerlendirmelidir. İncelenen vakanın kendine özgü tüm halleri dikkate alınmalıdır ve sunulan materyaller birbirleriyle birlikte değerlendirilmelidir. Bunun sonucunda, sunulan kanıtların bir bölümü tek başına markanın ciddi kullanımını ispatlamak için yetersiz olsa da, bu kanıtlar diğer belge ve bilgilerle birlikte kullanımın ispatına katkıda bulunabilir.
  • Sunulan kanıtların bir kısmı dolaylı veya ikinci derecede bağlantı içeren deliller olabilir. Bu tip dolaylı kanıtlar, sunulan delillerin bütüncül değerlendirmesinde belirleyici rol oynayabilir. Bunların ispat gücü dikkatli biçimde değerlendirilmelidir.
  • Sunulan kanıtların tarihleri ve kullanıldığı yer dikkatle değerlendirilmelidir. Özellikle, sipariş, fatura ve kataloglarda gösterilen yer ve zaman dikkatli biçimde incelenmelidir.
  • Tarih içermeyen bazı kanıtlar bağlantılı bulunabilir ve tarih içeren diğer delillerle birlikte değerlendirmeye alınabilir. Bu durumla, mal ve hizmetlerin zaman içermesinin yaygın olmadığı sektörlerde karşılaşılabilir (örneğin dondurmacı menüleri nadiren tarih içerir).

Yazının devamında SMK ile yürürlüğe giren ilana itiraz süreçlerinde kullanımın ispatı müessesesini ve uygulamasını yine SMK, Adalet Divanı kararları ve EUIPO uygulaması çerçevesinde değerlendirmeye çalışacağız.

III. KULLANMAMA SAVUNMASI MÜESSESESİ

SMK madde 19(2) çerçevesinde getirilen düzenleme, çeşitli kaynaklarda “kullanım def’i”, “kullanımın ispatı yükümlülüğü” gibi isimlerle  anılsa da, bizim tercihimiz “kullanmama savunması” kavramının kullanılmasıdır. Kavramın, kaynak AB Direktifi’nde “non-use as defense” yani “savunma olarak kullanmama” olarak adlandırılması ve iddianın başvuru veya marka sahibince bir savunma olarak öne sürülmesi nedenleriyle biz de bu adlandırmayı tercih ediyoruz.

SMK’nın “Yayıma itirazın incelenmesi” başlıklı  19. maddesinin ikinci fıkrasına göre;:

“(2) 6 ncı maddenin birinci fıkrası kapsamında yapılan itirazlarda, itiraz gerekçesi markanın itiraza konu başvurunun başvuru veya rüçhan tarihinde Türkiye’de en az beş yıldır tescilli olması şartıyla, başvuru sahibinin talebi üzerine, itiraz sahibinden, itiraza konu başvurunun başvuru veya rüçhan tarihinden önceki beş yıllık süre içinde itiraz gerekçesi markasını itirazına dayanak gösterdiği mal veya hizmetler bakımından Türkiye’de ciddi biçimde kullanmakta olduğuna ya da kullanmamaya dair haklı sebepleri olduğuna ilişkin delil sunması talep edilir. İtiraz sahibi tarafından bu hususların ispatlanamaması durumunda itiraz reddedilir. İtiraz gerekçesi markanın, tescil kapsamındaki mal veya hizmetlerin sadece bir kısmı için kullanıldığının ispatlanması hâlinde itiraz, sadece kullanımı ispatlanan mal veya hizmetler esas alınarak incelenir.”

Hükmün atıf yaptığı SMK 6 (1) maddesine göre ise ;

“(1) Tescil başvurusu yapılan bir markanın, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile aynılığı ya da benzerliği ve kapsadığı mal veya hizmetlerin aynılığı ya da benzerliği nedeniyle, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile halk tarafından ilişkilendirilme ihtimali de dâhil karıştırılma ihtimali varsa itiraz üzerine başvuru reddedilir.”

SMK 6 (1) maddesi 556 sayılı KHK madde 8/1 ile içerik olarak neredeyse aynı olup, karıştırma ihtimalini düzenlemektedir.

Ancak, SMK madde 19(2) kapsamında getirilen yeniliğin, eski KHK’da karşılığı bulunmamaktadır. Madde 19(2) AB marka mevzuatındaki hükümler esas alınarak düzenlenmiştir ve hükmün kaynağı 2015/2436 sayılı AB Marka Direktifi’nin “Yayıma İtiraz Süreçlerinde Kullanmama Savunması” başlıklı 44. maddesidir[4]

AB Marka Direktifi madde 44 çerçevesindeki düzenleme, tüm AB üyesi ülkeler için ilana itiraz süreçlerinde kullanmama savunması müessesini uygulama zorunluluğu getirmektedir. Ancak, Direktifin 54. Maddesi üye ülkelere uygulamaya geçiş için 14 Ocak 2019 tarihine kadar süre tanınmıştır.  Dolayısıyla, SMK madde 19(2) kapsamında getirilen düzenleme AB marka mevzuatına uyumun da bir parçasıdır.

SMK’nın gerekçesinden[5], yeni düzenlemenin amacının tescilli markaların piyasada etkin şekilde kullanımının sağlanması ve yayıma itiraz müessesenin afaki veya kötü niyetli bir şekilde kullanılmasının engellenmesi olduğu anlaşılmaktadır. Türkiye’de tescilli markaların birçoğunun, başvurulan sınıflardaki tüm mal ve hizmetler bakımından yapıldığı, tescil edilen mal/hizmetlerin çoğunun kullanılmadığı, buna karşın bu tip markaların kullanım niyetiyle yapılmış iyi niyetli sonraki başvuruların re’sen veya yayıma itiraz üzerine reddedilmesine neden olduğu düşünüldüğünde yeni düzenlemenin gerekçesi ve amacı kanaatimizce yerindedir.

SMK madde 19(2)’nin yayıma itiraz gerekçesi markaların ciddi kullanımına bağlı olarak itirazın kabul edilip edilemeyeceğini düzenlediğini söylemek yerinde olacaktır. Madde, kullanmama savunmasının yapılabileceği halleri belirli şartlara bağlamıştır.

Kullanmama savunmasının yapılabilmesi için getirilen ilk şart, itiraza konu başvurunun başvuru veya rüçhan tarihinde itiraz gerekçesi markanın Türkiye’de en az beş yıldır tescilli olmasıdır. Diğer deyişle, itiraz edilen başvurunun yapıldığı tarihten (veya rüçhan tarihinden) geriye doğru sayıldığında itiraz gerekçesi marka 5 yıldan kısa süreli bir tescilse kullanmama savunması öne sürülemeyecektir.

Bu noktada akla gelen ilk soru, itiraz dayanağı markalardan birisi 5 yıldan kısa süreli iken, diğer dayanak marka 5 yıldan uzun süreli tescilse durumun ne olacağıdır.  Bu durumlarda, kullanmama savunması sadece 5 yıldan uzun süreli itiraz gerekçesi marka bakımından geçerli olacak, ancak 5 yıldan kısa süreli markaya karşı ileri sürülemeyecektir.

Diğer bir husus ise, itiraz gerekçesi markanın itiraz konusu mal/hizmetler bakımından Türkiye’de ciddi kullanımının ispatlanması gerekliliğidir. Bunun anlamı, itiraz konusu mal/ hizmetler bakımından itiraz sahibince gerçekleştirilecek göstermelik kullanımın dikkate alınmayacağıdır.

Hükümde açıkça ciddi kullanımın Türkiye’de gerçekleşmesi şartı arandığından Türkiye dışındaki kullanımın ispatlanması veya buna ilişkin deliller sunulması  itirazı kabul edilebilir kılmayacaktır.

Bir diğer önemli nokta da, yukarıda belirtilen tarihler ve ciddi kullanım ilkesi bağlamında, itiraz gerekçesi markanın kullanımının ispatlandığı hallerde itirazın ancak kullanımın ispatlanmış olduğu mal veya hizmetler esas alınarak inceleneceği yönündeki hükümdür. Bu hüküm, itirazın sadece kullanımı ispatlanan mal/hizmetler bakımından kabul edileceğini söylememekte ancak itirazın yalnızca bu kullanımı ispatlanan mal/hizmetler esas alınarak inceleneceğini ifade etmektedir.

Daha açık ifadeyle, kullanmama savunmasıyla karşılaşan itiraz sahibi kullanımını markası kapsamındaki bazı mal ve hizmetler bakımından ispatlarsa, itiraz bu mal veya hizmetler esas alınarak incelenmeye başlayacaktır. Sonraki aşamada, başvuru ile kullanımı ispatlanmış markanın benzer olduğu ve diğer faktörlerin de karıştırılma olasılığı tespitine imkan sağladığı kanaatine varılırsa, itiraz kullanımı ispatlanmış mal veya hizmetler ile sınırlı kalma zorunluluğu olmaksızın kabul edilebilecektir. Bir diğer anlatımla, kullanımı ispatlanmış mal veya hizmetlerle aynı tür, benzer veya ilişkili bulunan mal veya hizmetler bakımından da itiraz kabul edilebilecektir.

Madde 19(2) kapsamında en açık hüküm, yukarıda anılan tarihler esas alınarak yapılan incelemede, Türkiye’de ciddi kullanımı ispatlanamamış veya kullanmamaya ilişkin haklı nedenler ileri sürülememiş itirazların reddedileceğidir.

SMK madde 19(2) kapsamında getirilen kullanmama savunması düzenlemesinin, marka korumasının amacına uygun, markanın kullanımını esas alan ve kullanılacak mal ve hizmetler için tescili özendiren yeni bir ilana itiraz incelemesi sisteminin en önemli yapıtaşı olduğu görülmektedir. Ancak, kullanmama savunmasından etkilenmek istemeyen marka sahiplerinin aynı marka için yeni tesciller almak suretiyle tescil tarihinden başlayacak beş yıllık süre tahdidinin üstesinden gelmeyi planlamaları mümkündür. Bu noktada karşı argüman olarak, yineleme başvuruları sonucu elde edilen tescillerin başvuru aşamasında kötü niyetle yapıldıkları veya kullanım yükümlülüğünün başlangıç tarihinin ilk markanın tescil tarihi olduğu öne sürülebilir. AB Adalet Divanı ve EUIPO’nun bu argümanlara nasıl yaklaştıkları yazının devamında ele alınacaktır.

IV. ADALET DİVANI GENEL MAHKEMESİ PELIKAN KARARI (T-136/11)[6]

EUIPO mevzuatında, kötü niyet AB marka başvurularına ilişkin bir ret nedeni olarak değil, tescilli AB markalarına ilişkin bir hükümsüzlük nedeni olarak düzenlenmiştir. Dolayısıyla, AB marka başvurularının mutlak veya nispi ret nedenlerine ilişkin incelemesinde, kötü niyet gerekçeli ret kararları verilmesi mümkün değildir. Buna karşın, tescilli AB markalarının Birlik Marka Tüzüğü madde 52/1-(b) hüküm uyarınca kötü niyet gerekçesiyle hükümsüz kılınması mümkündür.

Tescilli bir AB markasının kötü niyet gerekçesiyle hükümsüzlüğünün talep edilmesi durumunda, inceleme ve değerlendirme EUIPO İptal Birimi tarafından da yapılabilmektedir. Tüzük madde 52/1-(b) hükmüne göre ;

“Başvuru sahibinin marka başvurusunu yaptığı anda kötü niyetle hareket etmiş olması halinde AB markası hükümsüz kılınacaktır.”

Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nce (Mahkeme) 13 Aralık 2012 tarihli T‑136/11 sayılı “Pelikan” kararı, kullanmama nedeniyle iptal tehdidinin getireceği sonuçlardan kaçınmak amacıyla tescilli bir markanın aynısının tescil talebinin yeniden yapılması halinin kötü niyet kapsamına girip girmediği sorusuna yanıt aranan  en önemli karardır. Davaya konu ihtilafın vak’aları  kısaca şöyledir:

Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG firması (bundan sonra Pelikan1 olarak anılacaktır) 35. ve 39. sınıflara dahil hizmetleri de kapsayacak biçimde 1996 yılında  aşağıdaki birlik markasını tescil ettirmiştir.

Pelikan1 yukarıda markaya ilaveten 35. ve 39. sınıflara dahil hizmetler için 2003 yılında aşağıdaki markayı da tescil ettirmiştir:

Görüldüğü üzere İlk markada iki yavru, ikinci markada tek yavru vardır, ikinci markada pelikan şekli biraz daha farklıdır ve Pelikan kelime unsuru her iki markada farklı karakterlerle yazılmıştır.

Uyuşmazlığın diğer tarafı olan Pelicantravel.com s.r.o. firması (bundan sonra Pelican2 olarak anılacaktır) 2008 yılında, Pelikan1’e ait 2003 yılı markasının kötü niyetle tescil edildiğini iddia ederek konu markanın hükümsüz kılınması için EUIPO’ya talepte bulunur.

Pelican2’nin kötü niyetli tescil iddiası, EUIPO İptal Birimi ve Temyiz Kurulu tarafından reddedilince  Pelican2 iddialarını Mahkeme önüne taşır.

Kötü niyet iddiası, EUIPO nezdinde incelenirken, Pelican2, Pelikan1’e ait 1996 yılı tescilli markasının da kullanmama nedeniyle iptali için talepte bulunur, bu talep EUIPO İptal Birimi tarafından 35. ve 39. sınıflara dahil hizmetler bakımından kabul edilir ve Pelikan1’e ait 1996 yılı tescili kısmen iptal edilir. Pelikan1 bu karara karşı itiraz etmez ve karar kesinleşir.

Bu noktada, önemle belirtmek isteriz ki Pelikan1’in 1996 yılı tescilinde 35. ve 39. sınıflar, sınıf başlıklarından oluşurken, 2003 yılı markasında 35. ve 39. sınıflara dahil hizmetler daha detaylı olarak spesifik biçimde belirtilmiştir.

Pelican2, Pelikan1’e ait 2003 yılı tescillinin hükümsüzlüğü talebini Mahkeme önüne getirdiğinde yegane dayanağı kötü niyetli tescil iddiasıdır ve bunu da aşağıdaki argümanlarla gerekçelendirmiştir;

Hükümsüzlük talebinin konusu 2003 yılı tescili, aynı firmaya ait 1996 yılı tescilinin aynısıdır ve her iki marka da 35. ve 39. sınıflara dahil hizmetleri içermektedir. 1996 yılı tescili belirtilen hizmetler bakımından kullanmama nedeniyle iptal edilmiş ve 2003 yılı tescili ise kullanılmayan hizmetler bakımından hak kayıplarının ortaya çıkmasını engellemek için aynı markanın yeniden tescili amacıyla yapılmıştır. Pelikan1’in aynı markayı bir kez daha tescil ettirme yönündeki başvurusu, başvuru anında kötü niyetli bir talep niteliğindedir ve marka hükümsüz kılınmalıdır.

Pelican2’nin diğer iddiası, Pelikan1’in 1996 yılı tescilinde yer alan 35. ve 39. sınıflara dahil hizmetleri hiç kullanmamış olması, dolayısıyla bu hizmetlerin yeniden tesciliyle sonuçlanmış 2003 yılı markasının Pelikan1 tarafından gerçek kullanım niyetiyle yapılmış olduğunun kabul edilemeyeceğidir.  Pelican2’ye göre, Pelikan1’in tescili başvuru aşamasında bu nedenle de kötü niyetlidir.

Pelican2’in son iddiası ise, Pelikan1’in “Pelikan” markasını 35. ve 39. sınıflarda  kullanım amacıyla değil, diğer işletmelerin bu markayı kullanmalarının önüne geçmek amacıyla tescil ettirmiş olduğudur;   Pelikan sözcüğü, birçok firma tarafından kullanılmaktadır ve Pelikan1’in anılan hizmetler bakımından markayı tescil ettirmesi, engelleme, spekülasyon markası yaratılması sonucunu doğurmaktadır.

Mahkeme bu iddiaları inceleyerek aşağıda özetine yer verilen değerlendirmelere ulaşır:

Pelican2’nin birinci iddiası bakımından değerlendirme:

Mahkeme, Pelican2’nin birinci iddiasını kabul etmemiştir. Mahkeme’ye göre, iptal edilmiş bir markanın aynı hizmetler bakımından tescilinin yinelenmesinin kötü niyetli olarak değerlendirilmesi mümkün olabilir. Bununla birlikte her vaka kendi koşulları dahilinde değerlendirilmelidir. İncelenen vakada, Pelikan1’in sonraki tarihli markasıyla, önceki tarihli markası arasındaki farklar oldukça önemsiz olsa da ve hatta bu markalar aynı gibi algılanacak olsa da, kötü niyete ilişkin yeterli derecede kanıt yoktur. Marka sahiplerinin önceden tescil ettirdikleri markalarının modernleştirilmiş versiyonlarını, incelenen vakada olduğu gibi, tescil ettirmeleri mümkündür. Pelikan1, sonraki tarihli markasını tescil ettirdiğinde şirketin 125. kuruluş yıldönümü kutlanmaktadır ve bunun sonucunda markanın modernleştirilmiş versiyonunun tescil ettirilmesine karar verilmiştir. İlaveten, sonraki tarihli Pelikan1 markasının hizmet listesi kapsamı, önceki tarihli markasına göre daha dardır.

Pelican2’nin  ikinci iddiası bakımından  değerlendirme:

Mahkeme’ye göre kullanım kötü niyetin varlığı incelenirken değerlendirmeye alınabilecek bir faktördür. Ancak, kötü niyet bakımından değerlendirilmesi gereken konu, başvuru sahibinin başvuru tarihindeki niyetidir; yoksa birlik markasının başvuru tarihinden sonra kullanılıp kullanılmadığı ayrı bir husustur. Olayda, Pelikan1’in tescil tarihinde markayı kullanım niyetinde olmadığını gösteren yeterli kanıt yoktur. Pelikan1’in önceki tarihli tescilinin 35. ve 39. Sınıflar bakımından iptal edilmesi, tek başına Pelikan1’in sonraki başvuru tarihindeki niyeti hakkında sonuca varmak için yetersizdir. (Bu noktada, Pelikan1’in sonraki tarihli başvurusunu yaptığında, önceki tarihli markası hakkında kullanmama nedeniyle iptal talebi olmadığının hatırlatılması gerekmektedir.)

İlaveten, Pelikan1’in 35. ve 39. sınıflardaki tescil talebinin kapsamının çok geniş olması, etik davranış, dürüst ticari faaliyet ilkelerinden uzaklaşılmış olduğu anlamına gelmemektedir. Çok fazla mal ve hizmet için başvuruda bulunulması, birlik markası tescili taleplerinde sıklıkla görülmektedir; kural olarak bir işletmenin sadece başvuru tarihinde pazarladığı mal ve hizmetler için değil, gelecekte pazarlama niyetinde olduğu mal ve hizmetler açısından da başvuruda bulunması meşrudur. Dahası, Tüzük ve içtihatta mal ve hizmet listesinin uzunluğuna bakarak kötü niyetle başvuru yapıldığı sonucuna varılmasını sağlayabilecek herhangi bir dayanak bulunmamaktadır. Belirtilen nedenlerle Mahkeme, Pelican2’nin ikinci argümanını da kabul etmemiştir.

Mahkeme, son olarak üçüncü iddiayı değerlendirmiştir:

Pelican2’nin bu iddiasını desteklemek için ortaya koyduğu delil,Pelikan1’in Pelican2’nin Slovakya’da tescil ettirdiği markalarının hükümsüz kılınması için talepte bulunmuş olmasıdır.

Mahkeme, Pelican2’nin bu yöndeki iddiasını da kabul etmez. Mahkeme’ye göre, Pelikan1, tescilli markanın kendisine sağladığı yasal hakları kullanmaktadır ve bu durumun Pelikan1’in marka tescil başvurusunu yaparken kötü niyetle hareket ettiğini ispatlaması mümkün değildir. Kötü niyet iddiasını destekleyen başka kanıtların yokluğunda, bu iddianın kabulü de mümkün değildir.

Neticeten Mahkeme, Pelican2’nin iddialarının hiçbirini kabul etmemiş ve Pelikan1’in sonraki tarihli markasının tescil talebinin kötü niyetle yapıldığı yönündeki davayı reddetmiştir.

Pelikan kararı, EUIPO Marka İnceleme Kılavuzu’na da yansımıştır.  Kılavuzda Pelikan davasına atıfta bulunularak: “AB markası sahibinin kötü niyetle hareket edip etmediğinin tespitinde dikkate alınabilecek faktörlerden birisinin, marka sahibinin kullanma için tanınan yasal süreyi suni biçimde uzatmaya çalışması hali, örneğin kullanmama nedeniyle ortaya çıkabilecek hak kayıplarını ortadan kaldırmak için aynı AB markasının başvurusunu yinelemesi olduğu” belirtilmiştir.

Aynı davaya atıfla  “Bu durumun, AB markası sahibinin olağan ticari pratikler çerçevesinde hareket ederek, işaretinin farklı varyasyonlarını koruması isteğinden, örneğin bir logonun değiştirilmesinden farklı tutulması gerektiği” de belirtilmiştir.” [7]

Kılavuzda yine Pelikan davasına atıfla aşağıdaki tespitlere de yer verilmiştir:

“Önceki tarihli çok benzer bir AB markasının bazı mal ve hizmetler için iptal edilmiş olması, tek başına, AB markası sahibinin aynı mal ve hizmetler için başka bir AB markasının başvurusunu yaptığı andaki niyetine ilişkin sonuca varılması için yeterli değildir.

Hükümsüzlüğü talep edilen AB markasının başvurusunun, önceki tarihli AB markasının kullanıma ilişkin yasal süresinin dolmasından üç ay önce yapılmış olması, AB markası sahibinin niyetinin, güncellenmiş bir hizmet listesini içeren modernleştirilmiş (logosu değiştirilmiş) bir markayı tescil ettirmek olduğunu gösteren faktörleri etkisiz hale getirmez.

Hükümsüzlük talebi sahibinin markalarına karşı AB markasının sahibince iptal-hükümsüzlük gibi taleplerde bulunulmuş olması, AB markası sahibinin yasal haklarının kullanımıdır ve bu husus tek başına dürüst olmayan niyetin varlığını göstermez.

Aynı sahibe ait önceki ve sonraki tarihli AB markaları arasındaki farkların çok önemsiz ve ortalama tüketicilerce fark edilemeyecek derecede küçük olması, tek başına, hükümsüzlüğü talep edilen AB markasının, yinelenmiş bir başvuru sonucu kötü niyetle tescil edilmiş bir marka olduğunu göstermez. Bir markanın grafik gösterimi olarak tasarlanmış bir logonun zaman içerisinde değişmesi olağan bir ticari pratiktir.” [8]

Pelikan kararı, özellikle kullanmama nedeniyle iptal tehdidi altında olan bir markanın yinelenmesi için başvurulması halinde, sonraki tarihli markanın başvuru tarihinde kötü niyetli bir marka talebi olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hususunda önemli tespitler içermektedir.

Kararda yer verilen değerlendirmeler, bu tespitin hiç de kolay olmayacağını ve değerlendirmenin sadece tarihlere bakılarak mekanik biçimde yapılamayacağını göstermektedir. Önceki ve sonraki tarihli markalar arasındaki görsel farklılıklar, sonraki markanın hangi amaçla yapılmış olduğu, mal – hizmet listesinin içeriğinde yapılan değişiklikler, vb. birçok faktör, sonraki tarihli markanın başvurusunun yapıldığı andaki niyetin kötü niyet olup olmadığı değerlendirilirken dikkate alınacaktır.

V. EUIPO TEMYİZ KURULU KABELPLUS KARARI

Kullanmama savunmasına ilişkin tartışmalardan bir diğeri de yineleme başvurusu sonucu tescil edilmiş bir markanın ilana itiraz gerekçesi olarak gösterilmesi durumunda, bu markanın kullanım yükümlülüğünün başlangıç tarihinin markanın ilk kez tescil edildiği tarihe göre mi yoksa yineleme başvurusunun tescil tarihine göre mi belirleneceğidir. Bu konuda Adalet Divanı kararına rastlamamış olmakla birlikte, EUIPO Temyiz Kurulu’nun oldukça tartışmalı tespitler içeren “Kabelplus” kararından[9] bahsetmek yerinde olacaktır.

Avusturya menşeili “KABELPLUS AG” firması 30 Nisan 2012 tarihinde “KABELPLUS” kelime markasının tescili için EUIPO’ya başvuruda bulunur. Başvuru kapsamında 38. sınıfa dahil “Telekomünikasyon hizmetleri, telekomünikasyon ağlarının işletilmesi, internet sağlayıcısı hizmetleri, fiber optik ağlar aracılığıyla iletişim hizmetleri, radyo, televizyon ve internet erişimi için kablo bağlantısının sağlanması hizmetleri, televizyon programları yayıncılığı hizmetleri.” yer almaktadır.Başvurunun ilanının  ardından, Fransız menşeili “GROUPE CANAL+, SA and CANAL+ FRANCE”, 18 Eylül 2012 tarihinde başvuruya karşı itiraz eder. İtiraz gerekçesi markalar Fransa’da tescil edilmiş 38. sınıfa dahil hizmetleri de kapsayan CANAL PLUS; CANAL +; PLUS;  markalarıdır.

İtiraz gerekçesi markaların tescil tarihleri 2009 ve 2010 yıllarıdır, dolayısıyla EUIPO incelemesinin yapıldığı tarihte, bu markaların tescil tarihlerinin üzerinden 5 yıllık süre geçmemiştir.

Başvuru sahibi sunduğu dilekçe ile itiraz sahibinin itiraz gerekçesi markalarının Topluluk Marka Tüzüğü hükümleri gereğince kullanımına ilişkin kanıt sunmasını talep eder ve aşağıdaki iddiaları öne sürer:

“İtiraz gerekçesi markaların tescil tarihleri esas alındığında, bu markalar tescil tarihleri bakımından itiraz konusu başvurunun ilan tarihi itibarıyla 5 yıllık sürenin geçmemiş olduğu görülmektedir.  Bununla birlikte, itiraz gerekçesi markalar daha önceden aynı ülkede tescil edilmiş markaların aynılarının tekrardan yapılmış başvuruları sonucu tescil edilmiş markalardır. Dolayısıyla, bu markalar henüz 5 yıllık süre dolmamış olsa da kullanımın ispatı şartına konudur. Başvuru sahibi bu iddiasını ispatlamak için aynı markaların Fransa’da “telekomünikasyon hizmetleri” için 2005, 1986, 1982, 1995 yıllarında tescil edilmiş olduklarını ispatlayan dokümanları da sunar. Başvuru sahibine göre, yukarıda belirtilen tarihlerde tescil edilmiş markalar, itiraz gerekçesi markaların aynısıdır ve aynı ve benzer hizmetler için tescil edilmişlerdir. Dolayısıyla başvuru sahibine göre, itiraz sahibi markalarını kullanım süresi içerisinde kullanmamakta, ancak bunları yeni yapılan başvurulara karşı itiraz gerekçesi olarak kullanabilmek için aynı markaların başvurusunu yinelemekte ve bunları yeni tarihlerle tescil ettirmektedir. İtiraz sahibinin bu stratejisi, başvuru sahibine göre kötü niyetlidir. Temyiz Kurulu, önceden verdiği “PATHFINDER” kararında itiraz edilen başvurunun ilan tarihinden geriye giden süre 5 yıldan kısa olsa da, bu tip markalarda da (aynı markanın başvurusunun yenilenmesi) itiraz sahiplerinin kullanıma ilişkin kanıt sunması gerektiğini belirtmiştir. Dolayısıyla, itiraz sahibinin itiraz gerekçesi markaların kullanımına ilişkin kanıt sunması gereklidir ve itiraz sahibinin bu kanıtları sunmaması durumunda markalar arasında karıştırılma olasılığı ortaya çıkmayacaktır.”

EUIPO ilana itiraz inceleme birimi, başvuru sahibinin iddialarını yerinde bulmaz ve itiraz sahibinin kullanıma ilişkin kanıt sunması gerektiği yönündeki talebi reddeder. Talebin ret gerekçesi ise itiraz gerekçesi markaların tescil tarihleriyle, itiraz edilen başvurunun ilan tarihi arasındaki sürenin 5 yıldan kısa olmasıdır.

Bunun üzerine başvuru sahibi, yukarıda belirtilen argümanlarını tekrarlayarak, bu karara karşı itiraz eder ve itiraz EUIPO Temyiz Kurulu tarafından incelenir.

İtiraz sahibi ise Temyiz Kurulu’na sunduğu görüşünde, başvuru sahibinin itirazının reddedilmesini ve itirazın kullanımına ilişkin kanıt sunulmasına gerek kalmaksızın dosyanın esastan incelenmesini talep etmektedir. İtiraz sahibine göre, Marka Tüzüğü hükümleri açıktır ve bu hükümlerin işbu itiraz bakımından da uygulanması gereklidir, Temyiz Kurulu’nun önceki tarihli “PATHFINDER” kararı özel bir duruma ilişkindir ve işbu incelemeye emsal teşkil etmesi mümkün değildir. PATHFINDER vakasında, itiraz sahibi aynı markayı, aynı mallar için bir kez daha tescil ettirmiş ve ilk tescil hiç kullanılmamıştır. Oysa, incelenen vakada, itiraz sahibinin markalarının kapsadığı mal ve hizmetler genişletilmiştir ve markalarda “telekomünikasyon hizmetleri”nin bulunması hususu, yeni markayı diğerinin yeniden başvurusu haline getirmez. Diğer anlatımla, itiraz sahibinin (gerekçe) markaları kendisinin önceki markalarının kullanım süresini yeniden başlatmak amacıyla başvurulmuş halleri değildir. Başvuru sahibinin iddiaları kabul edilirse, önceden kullanılan markaların mallara ve hizmetlere ilişkin olarak yeni tabirler kullanılarak güncellenmesi (yeni versiyonun tescil ettirilmesi) imkansız hale gelecektir. Ayrıca, itiraz sahibi markalarını telekomünikasyon ve yayıncılık alanlarında 5 yıldan uzun süredir yoğun biçimde kullanmaktadır.

Temyiz Kurulu tarafların iddialarını şu şekilde değerlendirir:

Topluluk Marka Tüzüğü ve Marka Direktifi, önceden tescil edilmiş markalar için yeniden başvuru yapılmasını engelleyen bir hüküm içermemektedir. Bununla birlikte, Tüzük ve Direktif’e göre gerek AB markalarının gerekse de AB üyesi ülkelerde tescil edilen ulusal markaların, tescil tarihinden başlayacak 5 yıllık süre içerisinde ilgili bölgede kullanılması gereklidir. Kullanmama halinde Tüzük veya Direktif’te yer alan yaptırımlar uygulanacaktır. Bu yaptırımlardan birisi de, kullanılmayan markaların itiraz süreçlerinde yeni başvurulara karşı ileri sürülememesidir ki Topluluk Marka Tüzüğü’nde de bu içerikte düzenleme yer almaktadır.

İncelenen vakada, itiraz gerekçesi markaların tescil tarihleriyle itiraza konu markanın bültende ilan edildiği tarih arasındaki süre 5 yıldan kısadır. Dolayısıyla, ilk bakışta başvuru sahibinin itiraz gerekçesi markaların kullanımına ilişkin kanıt istenmesi yönündeki talebinin kabulü mümkün değildir.

Ancak, Adalet Divanı’nın C-40/01 sayılı kararının 42. paragrafında Hukuk Sözcüsü Ruiz-Jarabo, yetkili makamları tek amaçları başkalarının benzer işaretleri ileride tescil ettirmesine engel olmak olan ve meşru hiçbir marka işlevini yerine getirmeyen “savunma” veya “stratejik” amaçlı tescillere karşı mücadeleye davet etmiştir (Aynı husus Temyiz Kurulu’nun PATHFINDER kararında da ifade edilmiştir.).

Bir marka tescil edildikten sonra aynı markayı bir kez daha tescil etmek, markayı kullanım yükümlülüğünü ve bundan kaynaklanan yaptırımları, kanuni süreleri belirsiz biçimde uzatarak uygun olmayan ve hileli biçimde engellemek sonucuna yol açabilir. Bu yolla da, Birlik hukukunun eşit ve tek tip uygulamasından beklenen etki ortadan kaldırılabilir. Bu tip yeniden başvurular hukuka karşı hile niyetiyle yapılmıştır ve kanuna karşı hilenin ve hakların kötüye kullanımının engellenmesinin genel ilke olarak kabul edildiği Birlik Hukuku çerçevesinde, bu tip başvurular yoluyla yaptırımlardan kaçınmak mümkün değildir.

Marka mevzuatında yer alan, tescil tarihinden başlayan 5 yıllık süre, marka sahibine markasını tescil kapsamında mallar ve hizmetler için kullanıma hazırlanma ve piyasaya sürme için makul bir süre verme amacıyla konulmuştur. Marka sahibi bu süre içerisinde kullanıma ilişkin zorunluluklar hakkında endişelenmeden hazırlıklarını yapabilecektir.

Fakat,kullanıma ilişkin kanuni süreyi, aynı markanın sicilde yeni bir tescil numarasıyla yer alması yoluyla uzatmak için hiçbir meşru gerekçe bulunmamaktadır. Bu noktada Kurul, birlik kanun koyucularının 5 yıllık kullanım süresini yenileyebilmek için bir düzenleme öngörmediklerini de hatırlatmaktadır. Tersine, Tüzük ve Direktif’te yer alan “önceki marka” terimi gerçek anlamıyla algılanmalıdır. “Önceki marka” şu ya da bu tescil numarasını taşıyan marka değil, aynı mallar veya hizmetler için, aynı bölgede tescil edilmiş, aynı marka olarak kabul edilmelidir.

İncelenen vakada yanıtlanması gereken soru; itiraz sahibinin itiraz gerekçesi olarak dayandığı  markaların, kendisine ait diğer(önceki) markaların aynılarının yeniden başvurusu olup olmadıklarıdır. Bunun yanıtlanabilmesi için de itiraz gerekçesi olarak gösterilmemiş önceki markaların itiraz sahibinin itirazında dayandığı markalarla aynı olup olmadığının tespiti önem taşımaktadır.

Bu noktada, Temyiz Kurulu itiraz sahibinin markalarına ilişkin aşağıdaki tabloyu sunmuştur. Tabloda, purported re-filings (yeniden başvuru olduğu iddia edilen markalar) sütununda itiraz sahibinin itiraz gerekçesi olarak dayandığı markalarına, corresponding earlier registrations (karşılık gelen önceki tesciller) sütununda ise itiraz sahibinin daha eski tarihli markalarına yer verilmiştir.

Kurula göre, tabloda yer alan son çift hariç, ilk üç çift aynı markalardan oluşmaktadır.

Tabloda yer alan tüm çiftler “telekomünikasyon hizmetleri”ni kapsamaktadır.

Tüm markalar aynı coğrafi bölgede geçerli olacak biçimde tescil edilmiştir.

Son olarak, “corresponding earlier registrations” sütununda yer alan tüm markaların tescil tarihleriyle, itiraza konu markanın bültende yayın tarihi arasındaki sürenin 5 yıldan fazla olduğu, bir diğer deyişle bu markaların itiraz gerekçesi olmaları halinde kullanımın ispatının talep edilebileceği belirtilmelidir.

Tartışılması gereken bir diğer husus ise, çiftleri oluşturan markaların kapsamlarıdır. Her çiftin “Sınıf 38: Telekomünikasyon hizmetleri”ni kapsadığı açık olsa da, çiftleri oluşturan markaların kapsamlarında diğer mal ve hizmetler bakımından fark bulunmaktadır. İtiraz sahibi buna dayanarak, markaların kapsamlarının farklı olduğunu, dolayısıyla da yeni markaların aynı markanın yeniden başvurusu olarak kabul edilemeyeceğini öne sürmektedir.

Buna karşın yeniden başvurular, tabloda görüleceği üzere, eski markalarla “Sınıf 38: Telekomünikasyon hizmetleri” bakımından aynı hizmetleri kapsamaktadır. Dolayısıyla, markalar bu hizmetler bakımından aynıdır. Açıktır ki, itiraz sahiplerinin yeniden başvurusu yapılan bir markaya sadece yeni mal ve hizmetler ekleyerek kullanım şartının üstünden gelmeleri kabul edilemez. Kaldı ki, eklenen mal ve hizmetlerin kısmi feragat ve bölünme yoluyla sonradan ortadan kaldırılması da mümkündür.

Temyiz Kurulu, muhtemelen tablonun son çiftini oluşturan markalar hariç olmak üzere, itiraz gerekçesi markaları, itiraz sahibine ait 5 yıllık kullanım zorunluluğu süresi dolmuş önceki tarihli markaların yeniden başvurulması sonucunda tescil edilmiş markalar olarak kabul etmektedir.  Temyiz Kurulu’na göre, itiraz sahibi bu markaların kullanımına ilişkin kanıt sunmak zorundadır.

Sayılan gerekçeler çerçevesinde Temyiz Kurulu, EUIPO itiraz birimi kararını iptal etmiş, itiraz sahibinin itiraz gerekçesi markaların kullanımına ilişkin kanıt sunması gerektiğine hükmetmiş ve itiraz biriminin yukarıdaki tablonun son çiftini oluşturan markalar bakımından markaların aynılığı hususunu değerlendirerek, bu markanın da yeniden başvuru olarak değerlendirip değerlendirilemeyeceğini belirlemesini istemiştir. Eğer bu marka açısından da yeniden başvuru tespitine varılırsa, itiraz birimi bu marka bakımından da kullanımın ispatını talep edecektir.

VI. SONUÇ

Marka tescil sistemimize 2017 yılında 6769 sayılı SMK ile giren kullanmama savunması hakkındaki TPMK uygulaması, bu yazının hazırlandığı Mayıs 2017 tarihi itibarıyla, henüz somutlaşmamıştır zira  ilana itirazlara karşı bu savunmayı içeren başvuruların inceleme süreçleri halen devam etmektedir. Dolayısıyla, konuyla ilgili TPMK Markalar Dairesi Başkanlığı, Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu ve İhtisas Mahkemesi kararları henüz belli değildir.  Ancak, 2017 yılının ikinci yarısından başlayarak konu hakkında çok sayıda Kurum ve sonrasında yargı kararıyla karşılaşılacağı ve ulusal uygulamanın ana hatlarının ortaya çıkacağı bilinmektedir.

Yineleme başvuruları sonucunda ortaya çıkacak tescillerin incelemede kötü niyetli tesciller olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği, konunun yargı boyutunda ne şekilde ele alınacağı merakla beklenmektedir. Henüz biçimlenmemiş Kurum uygulaması hakkında şu aşamada yorum yapmak yerinde olmayacağından, kişisel görüşlerimizi bu yazıda belirtmekten özellikle kaçınmaktayız.  Bununla birlikte, mevzuatımızın kaynağını teşkil eden AB mevzuatının, AB Adalet Divanı ve EUIPO tarafından bu yazıda aktarılmaya çalışılmış yorumlanma biçiminin, ulusal uygulamamızda da dikkate alınması kanaatimizce yerinde olacaktır.

Önder Erol Ünsal

Temmuz 2017

unsalonderol@gmail.com

 

[1] 2015/2436 sayılı Marka Direktifi’nin giriş bölümü 31. ve 32. paragrafları yazar tarafından yapılan resmi olmayan çeviridir. Metnin orijinali şu şekildedir:

“(31)  Trade marks fulfil their purpose of distinguishing goods or services and allowing consumers to make informed choices only when they are actually used on the market. A requirement of use is also necessary in order to reduce the total number of trade marks registered and protected in the Union and, consequently, the number of conflicts which arise between them. It is therefore essential to require that registered trade marks actually be used in connection with the goods or services for which they are registered, or, if not used in that connection within five years of the date of the completion of the registration procedure, be liable to be revoked.

(32)  Consequently, a registered trade mark should only be protected in so far as it is actually used and a registered earlier trade mark should not enable its proprietor to oppose or invalidate a later trade mark if that proprietor has not put his trade mark to genuine use. Furthermore, Member States should provide that a trade mark may not be successfully invoked in infringement proceedings if it is established, as a result of a plea, that the trade mark could be revoked or, when the action is brought against a later right, could have been revoked at the time when the later right was acquired.”

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L2436&from=EN

[2] 11 Mart 2003 tarihli C-40/01 sayılı Minimax kararının metni için bkz.: http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d6fc65b16cd264462d88f0d41653635ded.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4PaxePe0?text=&docid=48120&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=649777

[3]EUIPO marka inceleme kılavuzunun ilgili bölümü için bkz. https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_manual/WP_1_2017/Part-C/06-part_c_opposition_section_6_proof_of_use/TC/part_c_opposition_section_6_proof_of_use_tc_en.pdf ), s.9-11.

[4] 2015/2436 sayılı AB Marka Direktifi madde 44 – İlana İtiraz Süreçlerinde Savunma Olarak Kullanmama:

Non-use as defence in opposition proceedings

  1. In opposition proceedings pursuant to Article 43, where at the filing date or date of priority of the later trade mark, the five-year period within which the earlier trade mark must have been put to genuine use as provided for in Article 16 had expired, at the request of the applicant, the proprietor of the earlier trade mark who has given notice of opposition shall furnish proof that the earlier trade mark has been put to genuine use as provided for in Article 16 during the five-year period preceding the filing date or date of priority of the later trade mark, or that proper reasons for non-use existed. In the absence of proof to this effect, the opposition shall be rejected.
  2. If the earlier trade mark has been used in relation to only part of the goods or services for which it is registered, it shall, for the purpose of the examination of the opposition as provided for in paragraph 1, be deemed to be registered in respect of that part of the goods or services only.
  3. Paragraphs 1 and 2 of this Article shall also apply where the earlier trade mark is an EU trade mark. In such a case, the genuine use of the EU trade mark shall be determined in accordance with Article 15 of Regulation (EC) No 207/2009.

[5] Sınai Mülkiyet Kanunu gerekçesi için bkz. http://www2.tbmm.gov.tr/d26/1/1-0699.pdf, s.95-96.

[6] Pelikan kararının tüm metni için bkz. http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=131826&doclang=EN

[7] Bkz. EUIPO Marka İnceleme Kılavuzu – Bölüm D İptal – Kısım 2 Esasa İlişkin Hükümler, s.14 https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_manual/WP_1_2017/Part-D/02-part_d_cancellation_section_2_substantive_provisions/TC/part_d%20cancellation_section_2_substantive_provisions_tc_en.pdf

[8] ibid s.15-16

[9] Karar metni için bkz. https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*///name/kabelplus

Kullanmama Savunması 4 – Aynı Markanın Tescil Talebinin Yinelenmesi Hangi Durumlarda Kötü Niyeti Gösterebilir? Adalet Divanı Genel Mahkemesi “Pelikan” Kararı (T‑136/11)

 

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) mevzuatında, kötü niyet hususu AB marka başvurularına ilişkin bir ret nedeni olarak değil, tescilli AB markalarına ilişkin bir hükümsüzlük nedeni olarak düzenlenmiştir. Dolayısıyla, AB marka başvurularının mutlak veya nispi ret nedenlerine ilişkin incelemesinde, kötü niyet gerekçeli ret kararları verilmesi mümkün değildir. Buna karşın, tescilli AB markalarının Birlik Marka Tüzüğü madde 52/1-(b) hüküm uyarınca kötü niyet gerekçesiyle hükümsüz kılınması mümkündür.

EUIPO uygulamasında, tescilli bir AB markasının kötü niyet gerekçesiyle hükümsüzlüğünün talep edilmesi durumunda, inceleme ve değerlendirme EUIPO İptal Birimi tarafından da yapılabilmektedir. Tüzük madde 52/1-(b) takip eden hükmü içermektedir: “Başvuru sahibinin marka başvurusunu yaptığı anda kötü niyetle hareket etmiş olması halinde AB markası hükümsüz kılınacaktır.”

İlgili hüküm sadece yukarı içerikten oluştuğundan, uygulamanın ne şekilde yapıldığına ilişkin detayları EUIPO Marka Kılavuzu’ndan ve bu kılavuzun oluşturulmasına dayanak Birlik Mahkemesi kararlarından görmek mümkündür.

IPR Gezgini’nde daha önce yayımladığımız birkaç yazıda Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın kötü niyet hususunu ne şekilde değerlendirdiğini belirtmiştik. Konu hakkındaki önceki yazılarımızın site ana sayfasındaki arama alanına “kötü niyet” teriminin yazılmasıyla suretiyle incelenmesi mümkündür. Bu yazıda ele alacağımız tek konu, kullanmama yaptırımlarının getireceği sonuçlardan kaçınmak amacıyla, tescilli bir markanın aynısının tescili talebinin yeniden yapılması halinin kötü niyet kapsamında değerlendirilip değerlendirilmediğidir.

Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nce 13 Aralık 2012 tarihinde verilen T‑136/11 sayılı “Pelikan” kararı, kullanmama nedeniyle iptal tehdidinin getireceği sonuçlardan kaçınmak amacıyla tescilli bir markanın aynısının tescil talebinin yeniden yapılması halinin kötü niyet kapsamına girip girmediği sorusunun yanıtının arandığı en önemli karardır. Kararın tüm metninin okuyucularımızca http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=131826&doclang=EN bağlantısından görülmesi mümkündür.

Öncelikle davaya konu vakadan kısaca bahsedilecek olursa:

Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG firması 35. ve 39. sınıflara dahil hizmetleri de kapsayacak biçimde 1996 yılında tescil edilmiş aşağıdaki birlik markasının sahibidir.

Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG firması (bundan sonra Pelikan1 olarak anılacaktır) yukarıda markaya ilaveten 35. ve 39. sınıflara dahil hizmetler için 2003 yılında aşağıdaki markayı da tescil ettirmiştir:

 

(Dikkatli okuyucularımız aynı sahibe ait markalar arasındaki görsel farklılıkları belki görebilmiştir. İlk markada iki yavru, ikinci markada tek yavru vardır, ikinci markada pelikan şekli biraz daha farklıdır ve Pelikan kelime unsuru her iki markada farklı karakterlerle yazılmıştır.)

Uyuşmazlığın diğer tarafı olan Pelicantravel.com s.r.o. firması (bundan sonra Pelican2 olarak anılacaktır) 2008 yılında, Pelikan1’e ait 2003 yılı markasının hükümsüzlüğü için EUIPO’ya talepte bulunur. Pelican2, Pelikan1’e ait 2003 yılı markasının kötü niyetle tescil edildiğini dolayısıyla markanın hükümsüz kılınması gerektiğini öne sürmektedir.

Pelican2’nin kötü niyetli tescil iddiası, EUIPO İptal Birimi ve Temyiz Kurulu tarafından reddedilir ve Pelican2 iddialarını Adalet Divanı Genel Mahkemesi önüne taşır.

Kötü niyet iddiası, EUIPO nezdinde incelenirken, Pelican2, Pelikan1’e ait 1996 yılı tescilli markasının da kullanılmama nedeniyle iptali için talepte bulunur, bu talep EUIPO İptal Birimi tarafından 35. ve 39. sınıflara dahil hizmetler bakımından kabul edilir ve Pelikan1’e ait 1996 yılı tescili kısmen iptal edilir. Pelikan1 bu karara karşı itiraz etmez ve karar kesinleşir.

Bu noktada, belirtilmesi gereken önemli bir husus da, Pelikan1’in 1996 yılı tescilinin 35. ve 39. sınıflara dahil hizmetler bakımından ilgili sınıfların sınıf başlıklarından oluşması, 2003 yılı markasında ise 35. ve 39. sınıflara dahil hizmetlerin daha detaylı biçimde spesifik hizmetler olarak belirtilmiş olduğudur.

Aktarılan akışın neticesinde, Pelican2’nin, Pelikan1’e ait 2003 yılı tescilli markasının kötü niyetli bir tescil olduğu yönündeki iddiası Genel Mahkeme’nin önüne getirilmiştir. Genel Mahkeme bu iddiayı inceler ve 13 Aralık 2012 tarihinde verilen T‑136/11 sayılı kararı ile sonuçlandırır.

Pelican2’nin hükümsüzlük talebinin tek dayanağı kötü niyetli tescil iddiasıdır ve bu iddiayı takip eden argümanlarla gerekçelendirilmiştir:

Hükümsüzlük talebinin konusu 2003 yılı tescili, esasen aynı firmaya ait 1996 yılı tescilinin aynısıdır ve her iki marka da 35. ve 39. sınıflara dahil hizmetleri içermektedir. 1996 yılı tescili belirtilen hizmetler bakımından kullanılmama nedeniyle iptal edilmiş ve 2003 yılı tescili de kullanılmayan hizmetler hak kayıplarının ortaya çıkmasını engellemek için aynı markanın yeniden tescil edilmesi amacıyla yapılmıştır. Dolayısıyla, Pelikan1’in aynı markayı bir kez daha tescil ettirme yönündeki başvurusu, başvuru anında kötü niyetli bir talep niteliğindedir ve marka kötü niyet nedeniyle hükümsüz kılınmalıdır.

Pelican2’nin diğer iddiası, Pelikan1’in 1996 yılı tescilinde yer alan 35. ve 39. sınıflara dahil hizmetleri hiç kullanmamış olması, dolayısıyla bu hizmetlerin yeniden tesciliyle sonuçlanmış 2003 yılı markasının Pelikan1 tarafından gerçek kullanım niyetiyle yapılmış olduğunun kabul edilemeyeceğidir. Dolayısıyla, Pelican2’ye göre, Pelikan1’in tescili başvuru aşamasında bu nedenle de kötü niyetlidir.

Pelican2’in son iddiası, Pelikan1’in “Pelikan” markasını 35. ve 39. sınıflara dahil hizmetler bakımından kullanım amacıyla değil, diğer işletmelerin bu markayı kullanımlarının önüne geçmek amacıyla tescil ettirmiş olmasıdır. Şöyle ki, Pelikan sözcüğü, birçok firma tarafından kullanılmaktadır ve Pelikan1’in anılan hizmetler bakımından markayı tescil ettirmesi, engelleme, spekülasyon markası yaratılması sonucuna yol açmaktadır.

Adalet Divanı Genel Mahkemesi bu iddiaları detaylı olarak değerlendirir ve aşağıda özetine yer verilecek değerlendirmelere ulaşır:

  • Pelican2’nin birinci iddiası bakımından değerlendirme:

Genel Mahkeme’ye göre, iptal edilmiş bir markanın aynı hizmetler bakımından tescilinin yinelenmesinin kötü niyetli olarak değerlendirilmesi olanak dahilindedir. Bununla birlikte her vaka kendi koşulları dahilinde değerlendirilmelidir. İncelenen vakada, Pelikan1’in sonraki tarihli markasıyla, önceki tarihli markası arasındaki farklar oldukça önemsiz olsa da ve hatta bu markalar aynı gibi algılanacak olsa da, kötü niyete ilişkin yeterli derecede kanıt yoktur ve marka sahiplerinin önceden tescil ettirdikleri markalarının modernleştirilmiş versiyonlarını, incelenen vakada olduğu gibi, tescil ettirmeleri mümkündür. Pelikan1, sonraki tarihli markasını tescil ettirdiğinde şirketin 125. kuruluş yıldönümü kutlanmaktadır ve markanın modernleştirilmiş versiyonunun bunun sonucunda tescil ettirilmesine karar verilmiştir. Buna ilaveten, sonraki tarihli Pelikan1 markasının hizmet listesi kapsamının, önceki tarihli markasına göre daha dar olduğunun da altı çizilmiştir. Belirtilen nedenlerle, Genel Mahkeme, Pelican2’nin birinci iddiasını kabul etmemiştir.

  • Genel Mahkeme, “Pelican2’nin diğer iddiası, Pelikan1’in 1996 yılı tescilinde yer alan 35. ve 39. sınıflara dahil hizmetleri hiç kullanmamış olması, dolayısıyla bu hizmetlerin yeniden tesciliyle sonuçlanmış 2003 yılı markasının Pelikan1 tarafından gerçek kullanım niyetiyle yapılmış olduğunun kabul edilemeyeceğidir. Dolayısıyla, Pelican2’ye göre, Pelikan1’in tescili başvuru aşamasında bu nedenle de kötü niyetlidir.” yönündeki ikinci iddiasını aşağıdaki şekilde değerlendirmiştir:

Genel Mahkeme’ye göre kullanım kötü niyetin varlığını incelenirken değerlendirmeye alınabilecek bir faktördür. Bununla birlikte, kötü niyet bakımından değerlendirilmesi gereken konu, başvuru sahibinin başvuru tarihindeki niyetidir, birlik markasının başvuru tarihinden sonra kullanılıp kullanılmadığı ayrı bir konudur. İncelenen vakada, Pelikan1’in tescil tarihinde markayı kullanım niyetinde olmadığını gösteren yeterli kanıt yoktur. Pelikan1’in önceki tarihli tescilinin 35. ve 39. sınıflara dahil hizmetler bakımından iptal edilmesi, tek başına Pelikan1’in başvuru tarihindeki niyeti hakkında sonuçlara varmak için yeterli değildir. (Bu noktada, Pelikan1’in sonraki tarihli başvurusunu yaptığında, önceki tarihli markası hakkında kullanmama nedeniyle iptal talebi olmadığının okuyucularımıza hatırlatılması gerekmektedir.)

Buna ilaveten, Pelikan1’in 35. ve 39. sınıflara dahil hizmetler bakımından tescil talebinin kapsamının çok geniş olması, etik davranış, dürüst ticari faaliyet ilkelerinden uzaklaşılmış olduğu anlamına gelmemektedir. Çok fazla mal ve hizmet için başvuruda bulunulması, birlik markası tescili taleplerinde sıklıkla görülmektedir; kural olarak bir işletmenin sadece başvuru tarihinde pazarladığı mal ve hizmetler için değil, gelecekte pazarlama niyetinde olduğu mal ve hizmetler açısından da başvuruda bulunması meşrudur. Dahası, Tüzük ve içtihatta mal ve hizmet listesinin uzunluğuna bakarak kötü niyetli başvuru sonucuna varılmasını sağlayabilecek herhangi bir dayanak bulunmamaktadır.

Belirtilen nedenler çerçevesinde Genel Mahkeme, Pelican2’nin ikinci argümanını da kabul etmemiştir.

  • Genel Mahkeme, son olarak Pelican2’nin, “Pelikan1, “Pelikan” markasını 35. ve 39. sınıflara dahil hizmetler bakımından kullanım amacıyla değil, diğer işletmelerin bu markayı kullanımlarının önüne geçmek amacıyla tescil ettirmiştir. Şöyle ki, Pelikan sözcüğü, birçok firma tarafından kullanılmaktadır ve Pelikan1’in anılan hizmetler bakımından markayı tescil ettirmesi, engelleme, spekülasyon markası yaratılması sonucuna yol açmaktadır.” yönündeki üçüncü ve son argümanını değerlendirmiştir.

Pelican2’nin bu iddiasını desteklemek için ortaya koyduğu delil; Pelikan1’in, Pelican2’nin Slovakya tescil ettirdiği markaları hükümsüz kılmak için talepte bulunmuş olmasıdır.

Genel Mahkeme, Pelican2’nin bu yöndeki iddiasını da kabul etmez. Mahkeme’ye göre, Pelikan1, tescilli markanın kendisine sağladığı yasal hakları kullanmaktadır ve bu durumun Pelikan1’in marka tescil başvurusunu yaparken kötü niyetle hareket ettiğini ispatlaması mümkün değildir. Kötü niyet iddiasını bu açıdan destekleyen başka kanıtların yokluğunda, bu iddianın kabul edilmesi de mümkün değildir.

Genel Mahkeme, Pelican2’nin iddialarının tümünü yukarıda açıklanan gerekçelerle reddetmiş ve Pelikan1’nin sonraki tarihli markasının tescil talebinin kötü niyetle yapıldığı yönündeki davayı kabul etmemiştir.

Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin Pelikan kararı, EUIPO Marka İnceleme Kılavuzu’na da yansımıştır.  https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_manual/WP_1_2017/Part-D/02-part_d_cancellation_section_2_substantive_provisions/TC/part_d%20cancellation_section_2_substantive_provisions_tc_en.pdf bağlantısından ilgili kısmına erişilebilecek kılavuzun 14. sayfasında Pelikan davasına atıfta bulunularak: “AB markası sahibinin kötü niyetle hareket edip etmediğinin tespitinde dikkate alınabilecek faktörlerden birisinin, marka sahibinin kullanma için tanınan yasal süreyi suni biçimde uzatmaya çalışması hali, örneğin kullanmama nedeniyle ortaya çıkabilecek hak kayıplarını ortadan kaldırmak için aynı AB markasının başvurusunu yinelemesi olduğu” belirtilmiştir.  Bununla birlikte, aynı davaya atıfta bulunularak: “Bu durumun, AB markası sahibinin olağan ticari pratikler çerçevesinde hareket ederek, işaretinin farklı varyasyonlarını koruması isteğinden, örneğin bir logonun değiştirilmesinden farklı tutulması gerektiği de belirtilmiştir.”

Bunlara ilaveten, Kılavuzun 15. ve 16. sayfalarında Pelikan davasına atıfta bulunularak aşağıdaki tespitlere de yer verilmiştir:

“Önceki tarihli çok benzer bir AB markasının bazı mal ve hizmetler için iptal edilmiş olması, tek başına, AB markası sahibinin aynı mal ve hizmetler için başka bir AB markasının başvurusunu yaptığı andaki niyetine ilişkin sonuca varılması için yeterli değildir.

Hükümsüzlüğü talep edilen AB markasının başvurusunun, önceki tarihli AB markasının kullanıma ilişkin yasal süresinin dolmasından üç ay önce yapılmış olması, AB markası sahibinin niyetinin, güncellenmiş bir hizmet listesini içeren modernleştirilmiş (logosu değiştirilmiş) bir markayı tescil ettirmek olduğunu gösteren faktörleri etkisiz hale getirmez.

Hükümsüzlük talebi sahibinin markalarına karşı AB markasının sahibince iptal-hükümsüzlük gibi taleplerde bulunulmuş olması, AB markası sahibinin yasal haklarının kullanımıdır ve bu husus tek başına dürüst olmayan niyetin varlığını göstermez.

Aynı sahibe ait önceki ve sonraki tarihli AB markaları arasındaki farkların çok önemsiz ve ortalama tüketicilerce fark edilemeyecek derecede küçük olması, tek başına, hükümsüzlüğü talep edilen AB markasının, yinelenmiş bir başvuru sonucu kötü niyetle tescil edilmiş bir marka olduğunu göstermez. Bir markanın grafik gösterimi olarak tasarlanmış bir logonun zaman içerisinde değişmesi olağan bir ticari pratiktir.”

Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin Pelikan kararı, özellikle kullanmama nedeniyle iptal tehdidi altında olan bir markanın başvurusunun yinelenmesi halinde, sonraki tarihli markanın başvuru tarihinde kötü niyetli bir marka talebi olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hususunda önemli tespitler içermektedir.

Karar içeriğinde yer verilen değerlendirmeler, bu tespitin hiç de kolay olmayacağını ve değerlendirmenin sadece tarihlere bakılarak mekanik biçimde yapılamayacağını göstermektedir. Önceki tarihli ve sonraki marka arasındaki görsel farklılıklar, sonraki tarihli markanın hangi amaçla yapılmış olduğu, mal – hizmet listesinin içeriğinde yapılan değişiklikler, vb. birçok faktör, sonraki tarihli markanın başvurusunun yapıldığı andaki niyetin kötü niyet olup olmadığını değerlendirilirken dikkate alınacaktır.

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun marka alanında getirdiği yeniliklerden belki de en önemlisi olan, kullanmama savunmasının uygulamasının ne şekilde gelişeceğini zaman gösterecektir. Buna karşın, kullanmama savunmasından zarar görmek istemeyen marka sahiplerinin 5 yıllık yasal süre içerisinde kullanmadıklarını markalarının başvurularını yineleyerek kullanmama savunmasının kendileri için getireceği olumsuzluklardan kaçınmak isteyecekleri yönünde güçlü bir gösterge bulunmaktadır. Dolayısıyla, cevabı merakla beklenen soru, bu tip yineleme başvurularının kötü niyetli sayılıp sayılmayacağıdır. Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin bu yazıda yer verdiğimiz Pelikan kararı, bu sorunun yanıtını açık olarak vermese de, en azından dikkate alınması gereken faktörlerin neler olabileceği konusunda fikir vermektedir.

Kararın okuyucularımızca da ilgiyle değerlendirileceğini tahmin ediyoruz.

Önder Erol Ünsal

Mart 2017

unsalonderol@gmail.com   

Kullanmama Savunması 3 – Aynı Markanın Yeniden Tescili Halinde Kullanım Zorunluluğun Başlangıç Tarihi Eski Tarihli Markaya Göre mi Tespit Edilir? (EUIPO Temyiz Kurulu Kabelplus Kararı)

kabelplus

10 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe giren 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun marka alanında getirdiği en önemli yeniliklerden birisi “kullanmama savunması” olarak adlandırdığımız prosedürdür. Kullanmama savunması hakkında IPR Gezgini’nde önceden yazdığımız iki yazıda (Sınai Mülkiyet Kanunu ile Marka İtiraz Süreçlerinde Bir Yenilik: Kullanmama Savunması – http://wp.me/p43tJx-BK ; Kullanmama Savunması 2 – Kullanımı İspatlanmış Malları veya Hizmetleri Esas Alarak İnceleme İlkesi – http://wp.me/p43tJx-BX), yeniliği tanımlamış ve tartışmış olduğumuzdan, bu yazıda tekrardan kaçınacağız ve aynı hususları bir kez daha yazmayacağız.

Konu hakkındaki ilk yazımız olan “Sınai Mülkiyet Kanunu ile Marka İtiraz Süreçlerinde Bir Yenilik: Kullanmama Savunması – http://wp.me/p43tJx-BK yazısının sonlarında “Bununla birlikte, tahminimizce gerçekleşmesi oldukça olası bir hareket tarzı yeni uygulamanın yol açması umulan iyi niyetli beklentileri belirli ölçüde ortadan kaldırabilir. Şöyle ki, kullanmama savunmasından etkilenmek istemeyen marka sahipleri 5 yıllık kullanımın gerçekleşmesi zorunluluğundan kaçınmak için aynı markaların başvurularını aynı mal ve hizmetler için 5 yılda bir yineleyerek ve dolayısıyla aynı markayı aynı mal ve hizmetler için 5 yılda bir yeniden tescil ettirerek kullanım yükümlülüğünün getireceği zorluklardan kaçınmak isteyebilir.” öngörüsüne yer vermiştik. Sınai mülkiyet camiasının fısıltı gazetesine kulak verdiğimizde, birçok marka vekilinin müvekkillerinden tescil tarihinden bu yana 5 yıldan fazla süre geçmiş markaların başvurularının yeniden yapılması yönünde talimatlar aldığını duyduğumuzdan, bu öngörünün gerçekliğe dönüşmekte olduğunu da fark ettik. Dolayısıyla, önümüzde yanıtlanması gereken yeni bir soru oluştu, acaba bu tip durumlarda kullanmama savunmasını yıllardır uygulayan Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) ne yapmaktadır ve önceki kararlar ne yöndedir?

Konuyu araştırırken EUIPO Temyiz Kurulu’nun 2014 yılında verdiği oldukça ilginç bir kararla karşılaştık ve bu kararı vakit geçirmeden okuyucularımızla da paylaşmak istedik. Aşağıda detaylarına yer vereceğimiz kararın EUIPO açısından içtihat niteliğini kazanıp kazanmadığını şu an için bilmiyoruz (ve henüz incelemedik), ancak kararı aktararak yeni bir tartışmayı alevlendirmeyi de kendimize görev addediyoruz.

Sınai Mülkiyet Kanunu’na ilişkin Yönetmelik henüz yürürlüğe girmediğinden ve daha da önemlisi Türk Patent ve Marka Kurumu’nun İnceleme Kılavuzunun ilgili bölümünün ne tip düzenlemelere yer vereceği şu anda bilinmediğinden, içinde bulunduğumuz ortamın halihazırda heyecanlı, ancak belirsizliklere gebe olduğu ortadadır. Böyle bir ortamda yeni tartışmaların ortaya çıkmasının da kanaatimizce zarardan çok faydası bulunmaktadır.

Yazı boyunca açıklayacağımız R 1260/2013-2 sayılı EUIPO Temyiz Kurulu kararının İngilizce tam metninin https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*///name/kabelplus bağlantısından görülmesi mümkündür.

Avusturya menşeili “KABELPLUS AG” firması 30 Nisan 2012 tarihinde “KABELPLUS” kelime markasının tescil edilmesiyle talebiyle EUIPO (o dönemki adıyla OHIM)’ya başvuruda bulunur. Başvurunun kapsamında 38. sınıfa dahil “Telekomünikasyon hizmetleri, telekomünikasyon ağlarının işletilmesi, internet sağlayıcısı hizmetleri, fiber optik ağlar aracılığıyla iletişim hizmetleri, radyo, televizyon ve internet erişimi için kablo bağlantısının sağlanması hizmetleri, televizyon programları yayıncılığı hizmetleri.” yer almaktadır.

KABELPLUS

Başvurunun ilan edilmesinin ardından Fransız menşeili “GROUPE CANAL+, SA and CANAL+ FRANCE, Société anonyme à directoire et conseil de surveillance”, 18 Eylül 2012 tarihinde başvurunun ilanına karşı itiraz eder. İtiraz gerekçesi markalar Fransa’da tescil edilmiş 38. sınıfa dahil hizmetleri de kapsayan CANAL PLUS; CANAL +; PLUS; canal markalarıdır.

İtiraz gerekçesi markaların tescil tarihleri 2009 ve 2010 yıllarıdır, dolayısıyla EUIPO incelemesinin yapıldığı tarihte, bu markaların tescil tarihlerinden bu yana 5 yıllık sürenin geçmediğine okuyucularımızın özellikle dikkat etmeleri gerekmektedir.

Başvuru sahibi 19 Nisan 2013 tarihli dilekçesi ile itiraz sahibinin itiraz gerekçesi markalarının Topluluk Marka Tüzüğü hükümleri gereğince kullanımına ilişkin kanıt sunulmasını talep eder. Başvuru sahibi bu talebini yaparken aşağıdaki iddiaları öne sürer:

“İtiraz gerekçesi markaların tescil tarihleri esas alındığında, bu markalar tescil tarihleri bakımından itiraz konusu başvurunun ilan tarihi itibarıyla 5 yıllık sürenin geçmemiş olduğu görülmektedir.  Bununla birlikte, itiraz gerekçesi markalar daha önceden aynı ülkede tescil edilmiş markaların aynılarının tekrardan yapılmış başvuruları sonucu tescil edilmiş markalardır. Dolayısıyla, bu markalar henüz 5 yıllık süre dolmamış olsa da kullanımın ispatı şartına konudur. Başvuru sahibi bu iddiasını ispatlamak için aynı markaların Fransa’da “telekomünikasyon hizmetleri” için 2005, 1986, 1982, 1995 yıllarında tescil edilmiş olduklarını ispatlayan dokümanları da sunar. Başvuru sahibine göre, yukarıda belirtilen tarihlerde tescil edilmiş markalar, itiraz gerekçesi markaların aynısıdır ve aynı ve benzer hizmetler için tescil edilmişlerdir. Dolayısıyla başvuru sahibine göre, itiraz sahibi markalarını kullanım süresi içerisinde kullanmamakta, ancak bunları yeni yapılan başvurulara karşı itiraz gerekçesi olarak kullanabilmek için aynı markaların başvurusunu yinelemekte ve bunları yeni tarihlerle tescil ettirmektedir. İtiraz sahibinin bu stratejisi, başvuru sahibine göre kötü niyetlidir. Temyiz Kurulu, önceden verdiği “PATHFINDER” kararında itiraz edilen başvurunun ilan tarihinden geriye giden süre 5 yıldan kısa olsa da, bu tip markalarda da (aynı markanın başvurusunun yenilenmesi) itiraz sahiplerinin kullanıma ilişkin kanıt sunması gerektiğini belirtmiştir. Dolayısıyla, itiraz sahibinin itiraz gerekçesi markaların kullanımına ilişkin kanıt sunması gereklidir ve itiraz sahibinin bu kanıtları sunmaması durumunda markalar arasında karıştırılma olasılığı ortaya çıkmayacaktır.”

EUIPO ilana itiraz inceleme birimi, başvuru sahibinin yukarıda belirtilen iddialarını yerinde bulmaz ve itiraz sahibinin kullanıma ilişkin kanıt sunması gerektiği yönündeki başvuru sahibi talebini reddeder. Talebin reddedilmesinin gerekçesi ise itiraz gerekçesi markaların tescil tarihleriyle, itiraz edilen başvurunun ilan tarihi arasındaki sürenin 5 yıldan kısa olmasıdır.

Başvuru sahibi, kullanıma ilişkin kanıt sunulması yönündeki talebinin reddedilmesi üzerine bu karara karşı itiraz eder. İtiraz EUIPO Temyiz Kurulu tarafından incelenir. Yazının kalan kısmında EUIPO Temyiz Kurulu’nun kararı aktarılacaktır.

Başvuru sahibi, Temyiz Kurulu’na sunduğu itirazda yukarıda belirtilen argümanlarını tekrarlamaktadır. Başvuru sahibine göre, itiraz gerekçesi markalar, itiraz sahibinin 5 yıllık kullanım süresi dolan markalarının kullanım sürelerini yeniden başlatmak amacıyla yapılmış başvurulara dayalı tescillerdir. Şöyle ki, itiraz gerekçesi olarak gösterilen markalar itiraz sahibine ait eski tarihli markalarla aynıdır, başvuru kapsamındaki itiraza konu hizmetler esas alındığında aynı hizmetleri kapsamaktadır ve tescilin geçerli olduğu bölge bakımından aynı bölgeye ilişkindir. İtiraz sahibinin, itiraz gerekçesi markaların 5 yıllık kullanım süresini aynı markaların başvurusunu sürekli biçimde yeniden yapmak suretiyle uzatmasının hiçbir meşru gerekçesi olamaz ve bu nedenle itiraz sahibinin itiraz gerekçesi markalarının kullanımına ilişkin kanıt sunması gerekmektedir.

İtiraz sahibi Temyiz Kurulu’na sunduğu görüşünde, başvuru sahibinin itirazının reddedilmesini ve itirazın kullanımına ilişkin kanıt sunulmasına gerek kalmaksızın esastan incelenmesini talep etmektedir. İtiraz sahibine göre, Marka Tüzüğü hükümleri açıktır ve bu hükümlerin işbu itiraz bakımından da uygulanması gereklidir, Temyiz Kurulu’nun önceki tarihli “PATHFINDER” kararı özel bir duruma ilişkindir ve işbu incelemeye emsal teşkil etmesi mümkün değildir. PATHFINDER vakasında, itiraz sahibi aynı markayı, aynı mallar için bir kez daha tescil ettirmiştir ve ilk tescil hiç kullanılmamıştır. Oysa, incelenen vakada, itiraz sahibinin markalarının kapsadığı mal ve hizmetler genişletilmiştir ve markalarda “telekomünikasyon hizmetleri”nin bulunması hususu, yeni markayı diğerinin yeniden başvurusu haline getirmez. Bir diğer deyişle, itiraz sahibinin markaları itiraz sahibinin önceki markalarının kullanım süresini yeniden başlatmak amacıyla yeniden başvurulmuş halleri değildir. Başvuru sahibinin iddiaları kabul edilirse, önceden kullanılan markaların mallara ve hizmetlere ilişkin olarak yeni tabirler kullanılarak güncellenmesi (yeni versiyonun tescil ettirilmesi) imkansız hale gelecektir. Ayrıca, itiraz sahibi markalarını telekomünikasyon ve yayıncılık alanlarında 5 yıldan uzun süredir yoğun biçimde kullanmaktadır.

Temyiz Kurulu tarafların iddialarını takip eden şekilde değerlendirmiştir:

Topluluk Marka Tüzüğü ve Marka Direktifi, önceden tescil edilmiş markaların başvurusunun yeniden yapılmasını engelleyen hükümler içermemektedir. Bununla birlikte, Tüzük ve Direktif’e göre gerek AB markalarının gerekse de AB üyesi ülkelerde tescil edilen ulusal markaların, tescil tarihinden başlayacak 5 yıllık süre içerisinde ilgili bölgede kullanılması gereklidir. Kullanılmama halinde Tüzük veya Direktif’te yer alan yaptırımlar uygulanacaktır. Bu yaptırımlardan birisi de, kullanılmayan markaların itiraz süreçlerinde yeni başvurulara karşı ileri sürülememesidir. Topluluk Marka Tüzüğü’nde de bu içerikte düzenleme yer almaktadır.

İncelenen vakada, itiraz gerekçesi markaların tescil tarihleriyle itiraza konu markanın bültende ilan edildiği tarih arasındaki süre 5 yıldan kısadır. Dolayısıyla, vakaya ilk bakışta başvuru sahibinin itiraz gerekçesi markaların kullanımına ilişkin kanıt istenmesi yönündeki talebinin kabul edilmesi mümkün değildir.

Bununla birlikte, Adalet Divanı’nın C-40/01 sayılı kararının 42. paragrafında Hukuk Sözcüsü Ruiz-Jarabo, yetkili makamları tek amaçları başkalarının benzer işaretleri ileride tescil ettirmesine engel olmak olan ve meşru hiçbir marka işlevini yerine getirmeyen “savunma” veya “stratejik” amaçlı tescillere karşı mücadeleye davet etmiştir (Aynı husus Temyiz Kurulu’nun PATHFINDER kararında da ifade edilmiştir.).

Bir marka tescil edildikten sonra aynı markayı bir kez daha tescil etmek, markayı kullanım yükümlülüğünü ve bundan kaynaklanan yaptırımları, kanuni süreleri belirsiz biçimde uzatarak uygun olmayan ve hileli biçimde engellemek sonucuna yol açabilir. Bu yolla da, Birlik hukukunun eşit ve tek tip uygulamasından beklenen etki ortadan kaldırılabilir. Bu tip yeniden başvurular hukuka karşı hile niyetiyle yapılmıştır ve kanuna karşı hilenin ve hakların kötüye kullanımının engellenmesinin genel ilke olarak kabul edildiği Birlik Hukuku çerçevesinde, bu tip başvurular yoluyla yaptırımlardan kaçınmak mümkün değildir.

Marka mevzuatında yer alan, tescil tarihinden başlayan 5 yıllık süre, marka sahibine markasını tescil kapsamında mallar ve hizmetler için kullanıma hazırlanma ve piyasaya sürme için makul bir süre verme amacıyla konulmuştur. Marka sahibi bu süre içerisinde kullanıma ilişkin zorunluluklar hakkında endişelenmeden hazırlıklarını yapabilecektir.

Bununla birlikte, kullanıma ilişkin kanuni süreyi, aynı markanın sicilde yeni bir tescil numarasıyla yer alması yoluyla uzatmak için hiçbir meşru gerekçe bulunmamaktadır. Bu noktada, Kurul birlik kanun koyucularının 5 yıllık kullanım süresini yenileyebilmek için bir düzenleme öngörmediklerini de hatırlatmalıdır. Tersine, Tüzük ve Direktif’te yer alan “önceki marka” terimi gerçek anlamıyla algılanmalıdır. “Önceki marka” şu ya da bu tescil numarasını taşıyan marka değil, aynı mallar veya hizmetler için, aynı bölgede tescil edilmiş, aynı marka olarak kabul edilmelidir.

İncelenen vakada yanıtlanması gereken soru, itiraz gerekçesi olarak gösterilmemiş itiraz sahibinin önceki markalarının, itiraz sahibine ait itiraz gerekçesi markalarla aynı olup olmadığıdır. Bunun yanıtlanması için, itiraz sahibinin itiraz gerekçesi olarak gösterdiği markaların kendisine ait diğer markaların aynılarının yeniden başvurusu olup olmadıklarının tespit edilmesi gereklidir.

Bu noktada, Temyiz Kurulu itiraz sahibi markalarına ilişkin aşağıdaki tabloyu sunmuştur. Bu tabloda, purported re-filings (yeniden başvuru olduğu iddia edilen markalar) sütununda itiraz sahibinin itiraz gerekçesi olarak sunduğu markaları, corresponding earlier registrations (karşılık gelen önceki tesciller) sütununda ise itiraz sahibinin daha eski tarihli markaları yer almaktadır:

kabelplus-tablo

Temyiz Kurulu, başvuru sahibinin itirazını yukarıda yer verilen tablo esasında değerlendirmiştir.

Kurula göre, tabloda yer alan son çift hariç, ilk üç çift aynı markalardan oluşmaktadır.

Tabloda yer alan tüm çiftler “telekomünikasyon hizmetleri”ni kapsamaktadır.

Üçüncü olarak tüm markalar aynı coğrafi bölgede geçerli olacak biçimde tescil edilmiştir.

Son olarak, corresponding earlier registrations (karşılık gelen önceki tesciller) sütununda yer alan tüm markaların tescil tarihleriyle, itiraza konu markanın bültende yayın tarihinin arasındaki sürenin 5 yıldan fazla olduğu, bir diğer deyişle bu markaların itiraz gerekçesi olmaları halinde, kullanımın ispatının talep edilebileceği belirtilmelidir.

Bu noktada, tartışılması gereken bir diğer husus, çiftleri oluşturan markaların kapsamlarıdır. Her çiftin “Sınıf 38: Telekomünikasyon hizmetleri”ni kapsadığı açık olsa da, çiftleri oluşturan markaların kapsamlarında diğer mallar ve hizmetler bakımından fark bulunmaktadır. İtiraz sahibi buna dayanarak, markaların kapsamlarının farklı olduğunu, dolayısıyla da yeni markaların aynı markanın yeniden başvurusu olarak kabul edilemeyeceğini öne sürmektedir.

Buna karşın, yeniden başvurular yukarıdaki tabloda da görüleceği üzere eski markalarla, “Sınıf 38: Telekomünikasyon hizmetleri” bakımından aynı hizmetleri kapsamaktadır. Dolayısıyla, markalar bu hizmetler bakımından aynıdır. En açık haliyle, itiraz sahiplerinin yeniden başvurusu yapılan bir markaya sadece yeni mal ve hizmetler ekleyerek, kullanım şartının üstünden gelmeleri kabul edilemez. Kaldı ki, eklenen mal ve hizmetlerin kısmi feragat ve bölünme yoluyla sonradan ortadan kaldırılması da mümkündür.

Toparlamak gerekirse Temyiz Kurulu, yukarıda yer verilen tablonun son çiftini oluşturan markalar muhtemelen hariç olmak üzere, itiraz gerekçesi markaları, itiraz sahibine ait 5 yıllık kullanım zorunluluğu süresi dolmuş önceki tarihli itiraz sahibi markalarının yeniden başvuruları sonucu tescil edilmiş markalar olarak kabul etmektedir. Buna dayalı olarak, Temyiz Kurulu’na göre, itiraz sahibi bu markaların kullanımına ilişkin kanıt sunmak zorundadır.

Sayılan tüm gerekçeler çerçevesinde Temyiz Kurulu, EUIPO itiraz birimi kararını iptal etmiş, itiraz sahibinin itiraz gerekçesi markaların kullanımına ilişkin kanıt sunması gerektiğine hükmetmiş ve itiraz biriminin yukarıdaki tablonun son çiftini oluşturan markalar bakımından markaların aynılığı hususunu değerlendirerek, bu markanın da yeniden başvuru olarak değerlendirip değerlendirilemeyeceğini belirlemesini istemiştir. Eğer bu marka açısından da yeniden başvuru tespitine varılırsa, itiraz birimi bu marka bakımından da kullanımın ispatını talep edecektir.

Kullanmama savunmasının ülkemizde ne şekilde uygulanacağını, başlangıçta Yönetmelik ve Türk Patent ve Marka Kurumu uygulama kılavuzu, sonrasında da mahkeme kararları gösterecektir. Uygulama belirlenirken, yurtdışındaki uygulamaların da dikkate alınması gerektiği açıktır. Bu yazı boyunca açıklamaya çalıştığımız “KABELPLUS” kararında yer verilen ilkelerin, EUIPO bakımından içtihat teşkil edip etmediğini ve 2014 yılına ait bu kararın günümüzde de uygulama alanı bulup bulmadığını şu anda bilmiyoruz. Bu hususu EUIPO’da araştırıp daha detaylı bilgiye erişmeye çalışacağız. Kararda yer verilen ilkelerin, şu anda uygulanıp uygulanmamasından bağımsız olarak, bu ilkeler tekrar edilen başvurulara ilişkin olarak kafamızda oluşan sorularla EUIPO’da da karşılaşıldığını ve bunların yanıtlarının arandığını göstermektedir. Kullanmama savunmasıyla ilgili bu önemli karar ve tespitleri okuyucularımızın da ilgiyle değerlendireceğini tahmin ediyoruz.

Önder Erol Ünsal

Şubat 2017

unsalonderol@gmail.com

Sünger Bob Dünyasından Marka Tecavüzü İddiası: “Krusty Krab” Restoranı Kurgu Dünyasından Gerçekliğe Taşındı

krab2

Sünger Bob’u ve yaşadığı sualtı dünyasını bilmeyen okuyucumuz yoktur muhtemelen. Bilmeyenler için Sünger Bob’un, dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye’de de oldukça ünlü bir çizgidizi olduğunu ve hikayenin sualtı dünyasında geçtiğini hatırlatmakla yetinelim.

Sualtı dünyasında sıradan yaşamlarını sürdürmeye çalışan Sünger Bob ve arkadaşlarının hikayelerini konu alan çizgidizinin çocuklardan çok yetişkinleri ekran karşısına çivilemeyi başardığını söylemek sanırım yerinde olacaktır. Sünger Bob ülkemizde o denli ünlüdür ki, aslına uygunluğu tartışma konusu edilen bir kale restorasyon çalışması sonucu ortaya çıkan kütleye, sosyal medyada “Sünger Bob Kalesi” ismi dahi verilmiştir.

krab3Sünger Bob’un sualtı dünyasında yaşamının büyük kısmı çalıştığı “Krusty Krab” restoranında geçmektedir. “Krusty Krab” restoranının sahibi ise oldukça paragöz Mr. Krabs’tir.

krab4

Sünger Bob’un çalıştığı kurgusal “Krusty Krab” restoranı geçtiğimiz günlerde A.B.D.’nde oldukça ilginç bir marka hakkı ihtilafının konusu olmuştur. Bu yazı söz konusu ihtilafı okuyucularımıza aktarmak amacıyla yazılmıştır ve aktarılan bilgiler temel olarak http://www.jdsupra.com/legalnews/fictional-restaurant-wins-trademark-75737/ bağlantısındaki yazıdan alınmıştır.

“IJR Capital Investments” isimli bir A.B.D. firması Aralık 2014’te “The Krusty Krab” markasının “Restoran hizmetleri.” için tescil edilmesi talebiyle A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO)’ne başvuruda bulunur. Bunun üzerine, Sünger Bob’un yayıncısı olan Nickelodeon firmasının distribütörü ve bağlantılı ortağı olan “Viacom” şirketi harekete geçer. Viacom,  IJR Capital Investments firmasından başvuruyu geri çekmesini ve restoran ismini değiştirmesini talep eder. Viacom, bunun ardından da marka hakkına tecavüz ve tanınmış markanın sulandırılması iddialarıyla Teksas Güney Bölge Mahkemesi’nde IJR Capital Investments aleyhine dava açar.

Davacı Viacom, “Krusty Krab” ibaresi için tescilli marka hakkına sahip değildir ve yukarıda da belirttiğimiz gibi “Krusty Krab” bir çizgidizide geçen kurgusal bir restorandır. Tüm bunlara ilaveten, IJR Capital Investments henüz restoranı hizmete açmamıştır ve başvurusu kullanım niyetiyle yapılan bir başvurudur.

Peki, bu ilginç dava mahkeme tarafından nasıl değerlendirilir?

Teksas Güney Bölge Mahkemesi, Viacom’un marka hakkına tecavüz iddiasını kabul eder, ancak tanınmış markanın sulandırılması iddiasını reddeder.

Mahkemeye göre, davacı “Krusty Crab” ibaresini tescil ettirmemiş olsa da, Viacom kazanılmış ayırt edicilik hususunda yeterli delil sunmuştur ve bu nedenle davacı işareti içtihat hukuku (common-law karşılığı olarak kullanılmıştır) bağlamında korunabilecek niteliktedir. Buna ilaveten mahkemeye göre marka koruması, popüler televizyon şovlarında yer alan ve halkın davacı ve ürünleriyle doğrudan bağlantı kurabileceği içeriklere de yansıtılabilir. Bu noktada mahkeme önceki içtihatlardan örnekler de vermiştir: Superman çizgiromanında yer alan Kryptonite (Superman’i güçsüz kılan tek maddenin ismi) ve Daily Planet (Clark Kent’in çalıştığı gazetenin ismi) ibareleri içtihat hukuku kapsamında korunmuştur, çünkü bu isimler Superman karakterinin ve hikayesinin bileşenleridir ve düzenli biçimde lisanslı Superman ürünlerinin üzerinde kullanılmaktadır. (bkz. DC Comics v. Kryptonite Corp., 336 F. Supp. 2d 324 (S.D.N.Y. 2004); DC Comics v. Powers, 465 F. Supp. 843 (S.D.N.Y. 1978))

Mahkeme karıştırılma olasılığını incelerken, Viacom’un markasının ayırt edici gücü, markaların her ikisinin de aynı yanlış yazımı biçimini (Krusty Crab) içermeleri ve restoran hizmetleriyle ilgili olmaları hususlarına da vurgu yapmıştır. Buna ilaveten, mahkemeye sunulan ve tüketicilerin %30’nun bu isimdeki bir restoranın, Viacom’un olduğuna veya onun tarafından veya izniyle işletildiğine inanacaklarını gösteren bir tüketici anketi de mahkeme kararına davacı lehine etkide bulunmuştur. Tüm bu hususlara ilaveten, dava dosyasında IJR Capital Investments’in marka başvurusunu yapmadan önce Viacom’un işaretinden haberdar olduğunu gösteren yeterli derecede kanıt da bulunmaktadır.

Mahkeme tüm bu kanıtlara ve davacı argümanlarına dayanarak, davayı kısmen kabul etmiş ve IJR Capital Investments firmasının Viacom’un marka hakkına tecavüz ettiği sonucuna ulaşmıştır.

IJR Capital Investments firması yetkilileri kararı temyiz edeceklerini açıklamıştır, dolayısıyla temyiz sonunda kararın ne yönde olacağı tarafımızca da merak edilmektedir.

USPTO’daki marka başvurusu inceleme sonucunun henüz sonuçlanmadığı ve dava sonucunun beklenilmekte olduğu bilgisinin USPTO kayıtlarında bulunduğu da bu noktada belirtilmelidir:

krab5

Ünlü TV dizilerinin, sinema filmlerinin, çizgidizilerin ve çizgiromanların kahramanlarının kurgu niteliğindeki isimlerinden veya bu eserlerde geçen kurgusal mekan, coğrafi yer adlarından oluşan markalar günlük yaşamda sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Özellikle yeme-içme mekanlarında karşılaşılan bu tip isimlerin, mekan sahiplerinin ilgili eserlere hayranlığı veya en azından bu eserleri seven tüketicileri mekana çekme gayreti ile açıklanması mümkün olsa da, eserlerindeki kurgusal isimlerden de lisans yoluyla ticari gelir elde etme niyetinde olan hak sahiplerinin, bu tip isimlendirmelerden pek de memnun olmadıklarını söylemek yerinde olacaktır. Bu noktada, ilgili eserlerin ve hatta bu eserlerdeki kurgusal isimlerin tecavüz iddiasının ortaya atıldığı coğrafyadaki bilinirliğinin ispatlanması önemli bir dayanak noktası olarak ortaya çıkmaktadır. “The Krusty Krab” davasında mahkemeye sunulan tüketici anketi, davacı argümanını şiddetli biçimde desteklemiştir, ancak benzer iddialar tüm kurgusal isimler için desteklenebilir mi sorusu ayrı bir problem olarak karşımızda durmaktadır.

Oldukça ilginç bulduğum “The Krusty Krab” davasının okuyucularımızın da ilgisini çektiğini umuyorum. Yazıyı da “Krusty Krab” remixiyle bitirmek haftasonu öncesi yerinde olacak sanırım.

Önder Erol Ünsal

Ocak 2017

 unsalonderol@gmail.com

 

İdari İptal Müessesesi – Sınai Mülkiyet Kanunu ile Marka Alanında Getirilen Önemli Bir Değişiklik

Time for something new

 

Her an yürürlüğe girmesi beklenen 6769 sayılı “Sınai Mülkiyet Kanunu”nun (bundan sonra SMK olarak anılacaktır) marka alanında getirdiği en önemli yeniliklerden birisi Madde 26 kapsamında düzenlenen “İptal halleri ve iptal talebi” hükmüyle getirilmiştir.

Madde 26 birinci fıkra hükmüne göre aşağıdaki hallerde Kurum, yani Türk Patent ve Marka Kurumu tescilli bir markayı iptal edebilecektir:

(1) Aşağıdaki hâllerde talep üzerine Kurum tarafından markanın iptaline karar verilir:

  1. a) 9 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen hâllerin mevcut olması.
  2. b) Marka sahibinin fiillerinin veya gerekli önlemleri almamasının sonucu olarak markanın, tescilli olduğu mal veya hizmetler için yaygın bir ad hâline gelmesi.
  3. c) Marka sahibi tarafından veya marka sahibinin izniyle gerçekleştirilen kullanım sonucunda markanın, tescilli olduğu mal veya hizmetlerin özellikle niteliği, kalitesi veya coğrafi kaynağı konusunda halkı yanıltması.

ç) 32 nci maddeye aykırı kullanımın olması.”

Tescilli markaların iptali yetkisi halihazırda 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında yargıya ait olduğundan, SMK ile idari bir iptal müessesesinin düzenlenmiş olması hiç şüphesiz önemli bir yeniliktir.

Bununla birlikte, SMK madde 192 birinci fıkra (a) bendi; Bu Kanunun 26 ncı maddesi yayımı tarihinden itibaren yedi yıl sonra yürürlüğe girer.” hükmünü getirerek, idari iptal müessesesinin yürürlük tarihini çok yüksek olasılıkla Ocak 2024 olarak düzenlemektedir. Belirtilen düzenlemenin nedeni, idareye idari iptal müessesinin altyapısını düzenlemek için süre vermek olduğu kadar, az sonra yer verilecek paralel Avrupa Birliği düzenlemesi de bu hüküm hazırlanırken dikkate alınmıştır.

 

SMK’nın yürürlüğe giriş tarihinden başlayacak 7 yıllık süre içerisinde, marka iptal yetkisi “İptal yetkisinin mahkemeler tarafından kullanılması” başlıklı Geçici Madde 4 uyarınca mahkemeler tarafından kullanılmaya devam edecektir:

GEÇİCİ MADDE 4- (1) 26 ncı madde hükmü yürürlüğe girene kadar, iptal yetkisi, anılan maddedeki usul ve esaslara göre mahkemeler tarafından kullanılır.

(2) 26 ncı maddenin yürürlüğe girdiği tarihte mahkemeler tarafından görülmekte olan iptal davaları mahkemeler tarafından sonuçlandırılır.

(3) Mahkemelerin bu madde hükmüne göre vermiş olduğu kararlar kesinleşmesinden sonra mahkeme tarafından Kuruma resen gönderilir.”

 

İdari iptal yetkisinin düzenlenmesi ve bu yetkinin yeni adıyla Türk Patent ve Marka Kurumu’na verilmesinin nedeni, ne parlak fikirli bir bürokratın icadı olmasıdır ne de idarenin yetki açgözlülüğüdür. Bu hükmün getirilmesinin nedeni Avrupa Birliği’nin marka mevzuatına uyum amacıdır.

Maddenin gerekçesine bakıldığında da bu husus görülmektedir:

madde26

 

2015 yılında yürürlüğe giren 2015/2436 sayılı AB Marka Direktifi’nin “İptal ve Hükümsüzlük için Prosedür” başlıklı 45. maddesi, tüm AB üyesi ülkeler için idari iptal ve hükümsüzlük mekanizmalarının tescil ofisleri bünyesinde oluşturulmasını zorunlu hale getirmektedir.

“Article 45

Procedure for revocation or declaration of invalidity

  1. Without prejudice to the right of the parties to appeal to the courts, Member States shall provide for an efficient and expeditious administrative procedure before their offices for the revocation or declaration of invalidity of a trade mark.
  2. The administrative procedure for revocation shall provide that the trade mark is to be revoked on the grounds provided for in Articles 19 and 20.
  3. The administrative procedure for invalidity shall provide that the trade mark is to be declared invalid at least on the following grounds:

(a)  the trade mark should not have been registered because it does not comply with the requirements provided for in Article 4;

(b)  the trade mark should not have been registered because of the existence of an earlier right within the meaning of Article 5(1) to (3).”

Hükme bakıldığında Direktif madde 19 ve 20 kapsamında belirtilen hallerde (ciddi kullanımının olmaması, markanın jenerik veya yanıltıcı hale gelmesi halleri) idari iptal mekanizmasının oluşturulmasının zorunlu hale getirildiği görülmektedir.

Buna ilaveten, en azından mutlak ret nedenleri (madde 4) ve nispi ret nedenleri madde 5(1)-(3) (karıştırılma ihtimali, tanınmışlık, ticari vekilin yetkisiz tescili, korunan bir coğrafi işaretin başka birisi adına tescili talebi) uyarınca bir markanın tescil edilmemesi gerektiğinin tespit edilmesi hallerinde, ilgili markanın hükümsüzlüğü için tescil ofisleri bünyesinde idari mekanizmaların oluşturulması da AB Marka Direktifi uyarınca tüm üye ülkelere getirilen bir yükümlülüktür. Bir diğer deyişle, AB üyesi ülkeler, idari hükümsüzlük mekanizmasının kapsamını daha geniş tutma imkanına sahip olmakla birlikte, en azından tüm mutlak nedenleri ve nispi ret nedenleri madde 5(1) ila (3) uyarınca idari hükümsüzlük mekanizmalarını oluşturmakla yükümlüdür.

Tescil ofisleri bünyesinde idari iptal ve hükümsüzlük mekanizmalarının oluşturulması için Direktif madde 54 uyarınca üye ülkelere 14 Ocak 2023 tarihine dek geçiş süresi tanınmıştır. Yani, 14 Ocak 2023 tarihine dek AB üyesi ülkeler, marka iptali ve hükümsüzlüğü için tescil ofisleri bünyesinde idari yöntemleri oluşturmakla yükümlüdür.

SMK, madde 192’de yer alan 7 yıllık erteleme süresi de beklenmedik bir sürpriz olmadığı sürece Ocak 2023’te sona erecektir.

7 yıllık geçiş sürecini bu şekilde açıkladıktan sonra, belirtilen hükümler bağlamında AB mevzuatıyla SMK arasındaki farkı açıklamak yerinde olacaktır.

SMK’da idari iptal müessesesinin kapsamında sadece iptal halleri bulunmakla birlikte, 2015/2436 sayılı AB Marka Direktifi uyarınca marka iptal hallerine ilaveten, mutlak ret nedenlerine aykırılık ve nispi ret nedenleri madde 5(1) ila (3) hükümlerinin ortaya çıkması halindeki hükümsüzlük halleri de ilk aşamada idari mekanizmalara bırakılmıştır. Bir diğer deyişle, SMK bu konuda 2015/2436 sayılı AB Marka Direktifi’nden daha dar bir kapsamı tercih etmiş ve hükümsüzlük hallerinde idari yöntemlerin kullanılmasını tercih etmemiştir.

2015/2436 sayılı AB Marka Direktifi’yle getirilen düzenlemenin gerekçesi, ihtilaf içinde oldukları tescilli markaların hükümsüzlüğü için çoğu üye ülkede mahkemelere başvurmak zorunda olan kişilere ve aslında tescil edilmemesi gereken markaların varlığını tespit ederek, bu markaların hükümsüzlüğü için işlem yapmak isteyen kişilere, uzun ve pahalı mahkeme süreçleri dışında, tescil ofisleri önünde daha ucuz ve kısa idari prosedürleri kullanma imkanı sağlamaktır. 2015/2436 sayılı AB Marka Direktifi öncesinde kimi AB üyesi ülkeler ve EUIPO halihazırda idari iptal ve hükümsüzlük yöntemlerini tescil ofisleri bünyesinde uygulamaktadır. Dolayısıyla, tescil ofislerince uygulanan idari iptal ve hükümsüzlük müesseseleri dünyada görülmemiş veya idare tarafından yerine getirilebilmesi imkansız süreçler değildir.

SMK ile getirilen idari iptal müessesesi 2024 yılında uygulamaya girecek olsa da, tartışmaları kanunun yürürlüğe girişinden önce başlamıştır. Bir tarafta Türk Patent ve Marka Kurumu’nun bu işlem için yeterli altyapıya sahip olup olmadığı (veya olup olmayacağı) tartışılırken, diğer tarafta mahkemelerin genellikle bilirkişiler marifetiyle yaptığı marka kullanımı incelemesinin Kurum tarafından nasıl yapılacağı gündeme getirilmektedir.

Hiç şüphesiz 2024 yılına dek geçecek süreç Kuruma gerekli altyapıyı oluşturmak için yeterli zamanı sağlayacaktır. İyi organize edilecek ve doğru uygulanacak bir yapı, temyize götürülmüş en kısa davanın seneler sürdüğü bir ortamda, taraflara daha efektif bir iptal süreci sağlayabilecektir.

Önder Erol ÜNSAL

Ocak 2017

unsalonderol@gmail.com

556 Sayılı KHK’nın 14. Maddesi de Anayasa Mahkemesi Tarafından İptal Edildi – Karar ve Kısa Değerlendirme

smashing

Sınai Mülkiyet camiasının son günleri, TBBM tarafından kabul edilen 6769 sayılı “Sınai Mülkiyet Kanunu”nun Resmi Gazete’de yayımlanıp yürürlüğe girişini beklemek ve kanunun uygulama şeklini gösterir Yönetmelik için görüş hazırlamakla geçerken, bugün Resmi Gazete’de yayınlanan bir Anayasa Mahkemesi iptal kararı camianın gündemine bomba gibi düştü.

556 sayılı KHK’nın 14. maddesi “Markanın Kullanılması” başlığını taşımakta ve takip eden hükmü içermektedi(r)(ydi):

Madde 14 – Markanın, tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde, haklı bir neden olmadan kullanılmaması veya bu kullanıma beş yıllık bir süre için kesintisiz ara verilmesi halinde, marka iptal edilir.
Aşağıda belirtilen durumlar markayı kullanma kabul edilir:
a) Tescilli markanın ayırt edici karakterini değiştirmeden markanın farklı unsurlarla kullanılması,
b) Markanın yalnız ihracat amacıyla mal ya da ambalajlarında kullanılması,
c) Markanın, marka sahibinin izni ile kullanılması,
d) Markayı taşıyan malın ithalatı.

Anayasa Mahkemesi, 6 Ocak 2017 tarihli 29940 sayılı Resmi Gazete‘de yayınlanan kararı ile yukarıda yer verilen hükmü, Anayasa’ya aykırılık gerekçesiyle iptal etmiştir. Anayasa Mahkemesi kararının http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170106.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170106.htm bağlantısından görülmesi mümkündür.

14-3

14-madde

Yukarıda yer verilen ekran görüntüleri; 14. maddenin marka hakkını düzenlediği, marka hakkının bir mülkiyet hakkı olduğu, mülkiyet hakkının Kanun Hükmünde Kararnameler ile düzenlenemeyeceği, bu bağlamda anılan hükmün Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçeleriyle, 14. maddenin Anayasa’ya aykırılık nedeniyle iptal edildiğini göstermektedir.

Mevcut durumda, tescil tarihinden itibaren 5 yıl içinde kullanılmayan markaların iptali talebiyle açılan davalar, KHK’nın 14. maddesine dayandırılmakta ve bu madde kapsamında incelenmekteydi. Şöyle ki, 556 sayılı KHK’nın “Hükümsüzlük Halleri” başlığını taşıyan 42. maddesinin birinci fıkrası (c) bendi, Anayasa Mahkemesi’nin 9/4/2014 tarihli 2013/147 esas sayılı kararı ile iptal edilmiştir. 2014 yılında iptal edilmiş 42/1-(c) bendinin içeriği ve iptal gerekçesine aşağıda yer verilmektedir:

(Madde 42 – Aşağıdaki hallerde markanın hükümsüz sayılmasına yetkili mahkeme tarafından karar verilir:)

42c

42c1

Geçmişte 42/1-(c) maddesine dayanılarak 14. madde uyarınca kullanılmayan markaların hükümsüzlüğüne karar verilirken, Anayasa Mahkemesi’nin 2014 yılındaki iptal kararının ardından, kullanılmayan markalar için 14. madde uyarınca iptal kararları verilmeye başlanmış ve markanın kullanılmaması halindeki iptal/hükümsüzlük yaptırımı uygulamaya alanı bulmaya devam etmiştir. Bununla birlikte, bugün yayınlanan Anayasa Mahkemesi iptal kararı, 14. maddeyi de ortadan kaldırmıştır ve şu anda markanın kullanımı hali tanımlı olmadığı gibi, kullanılmayan markalara karşı uygulanabilecek herhangi bir yaptırım da kalmamıştır.

Sınai Mülkiyet Kanunu’nun çok kısa süre içinde yürürlüğe girmesi beklense de, halihazırda 556 sayılı KHK hükümleri çerçevesinde görülmekte olan veya karara bağlanmış olsa da hakkındaki karar henüz kesinleşmemiş olan kullanmama nedeniyle marka iptali davalarının, Anayasa Mahkemesi iptal kararı sonrası ne şekilde işlem göreceği tarafımızca olduğu kadar, dava tarafları, vekilleri ve sınai mülkiyet camiasınca da merak edilmektedir. Eğer bu tip davalar, ilgili hükmün iptal edilmiş olması nedeniyle reddedilirse oldukça yüksek sayıda mağduriyet oluşacağı şüphesizdir.

Bu konuda takdir yetkisi bize ait olmasa da, aklımıza ilk gelen soru Türkiye’nin de tarafı olduğu Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması (TRIPs) madde 19’un görülmekte olan davalara ilişkin olarak doğrudan uygulama alanı bulup bulamayacağıdır:

Markayı Kullanma Koşulu

(1) Tescilin idame ettirilmesi için markanın kullanılması gerekli ise, tescil sahibi tarafından markanın kullanılmasını önleyen engellerin varlığına dayalı olarak geçerli nedenler ileri sürülmedikçe, tescil ancak markanın kullanılmadığı kesintisiz en az üç yıllık bir süre geçtikten sonra iptal edilebilir. Marka ile korunan mal veya hizmetlere uygulanan ithalat kısıtlamaları veya hükümetçe uygulanan başka koşullar gibi, markanın kullanılmasına engel oluşturan ve marka sahibinin iradesinden bağımsız olarak doğan koşullar, markanın kullanılmaması için geçerli nedenler olarak kabul edilecektir.

(2) Bir markanın, sahibinin kontroluna tabi olarak bir başka şahıs tarafından kullanılması, markanın tescili idame ettirmek amacıyla kullanımı olarak kabul edilecektir.

Bu soru sabah iptal kararını yorumlayan TPE avukatlarıyla yaptığımız sohbette ortaya çıktığından, kendilerine (O. Umut Karaca, Adem Sarıpınar, Gökhan Ergül) bu yazıya da yansıttığım bu beyin jimnastiği için teşekkür ediyorum.

TRIPs Anlaşması, taraf ülkelerin fikri mülkiyet hakları konusunda oluşturacakları mevzuatın asgari koşullarını düzenleyen bir çerçeve anlaşma olmakla birlikte oldukça zorlama bir yorum, TRIPS tarafı Türkiye’nin doğrudan bu anlaşmaya referansta bulunarak iptal kararı sonrası oluşan yasal boşluğu ortadan kaldırmasını belki sağlayabilir. Takdir yetkisi mahkemelerde olmakla birlikte, okuyucularımız bu konuda ne düşünüyor doğrusu merak ediyoruz?

Uzun hayatını her tür sevinç, üzüntü, macera ve sürprizle yaşayan, birçok uzvunu iptal davalarıyla kaybeden 556 sayılı KHK’nın sahnelere sessiz biçimde veda edeceğini düşünmüyorduk değil mi? Şöyle bitirelim, 556 sayılı KHK tam da kendisine yakışır bir vedayla bizleri yanaklarımızdan öperek (!) sahnelerden çekiliyor. Gittiğin yerde rahat uyu, biz kulaklarını çınlatmaya devam edeceğiz.

Önder Erol Ünsal

Ocak 2017

unsalonderol@gmail.com

 

 

Kullanmama Savunması 2 – Kullanımı İspatlanmış Malları veya Hizmetleri Esas Alarak İnceleme İlkesi

fencing-at-the-london-2012-olympics_4_1

 

Çok yakında Resmi Gazete’de yayınlanması ve yürürlüğe girmesi beklenen 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun, marka alanında getirdiği yeniliklerden belki de en önemlisi olan “Kullanmama Savunması” hakkında IPR Gezgini’nde 28 Aralık 2016 tarihinde yayımladığımız “Sınai Mülkiyet Kanunu ile Marka İtiraz Süreçlerinde Bir Yenilik: Kullanmama Savunması” başlıklı yazı büyük ilgi gördü. Belirtilen yazıya http://wp.me/p43tJx-BK bağlantısından erişilmesi mümkündür.

Yukarıda belirtilen yazı hakkında çok sayıda geri dönüş aldık ve yorumlardan bir kısmı yazıda yaptığımız bir yorumun yanlış anlaşılmalara yol açabileceğini gösterdi. Bu kısa yazı, önceki yazımızda yer verdiğimiz açıklamanın netleştirilmesi ve olası yanlış anlaşılmaların engellenmesi amacıyla yazılmıştır. Bu yazıda Sınai Mülkiyet Kanunu madde 19(2)  hükmüne ilişkin olarak önceki yazımızda yaptığımız zaman şartları, kullanımın niteliği, vb. tespitler tekrarlanmayacak, sadece kullanımın ispatlanması halinde incelemenin ne şekilde yapılması gerektiğine ilişkin görüşümüz, ilgili madde hükmü yorumlanarak gösterilmeye çalışılacaktır.

Sınai Mülkiyet Kanunu madde 19(2)’yi yeniden hatırlayacak olursak:

192-1

 

Fıkranın son cümlesi, “İtiraz gerekçesi markanın, tescil kapsamındaki mal veya hizmetlerin sadece bir kısmı için kullanıldığının ispatlanması halinde itiraz, sadece kullanımı ispatlanan mal veya hizmetler esas alınarak incelenir.” hükmünü içermektedir.

İlk olarak fıkranın bütün olarak neyi söylemediğini belirtmek gerekir. Bu hüküm, itirazın sadece kullanımı ispatlanan mal veya hizmetler bakımından kabul edileceğini söylememektedir. Hüküm, genel yapısı itibarıyla itirazın, sadece kullanımı ispatlanan mal veya hizmetler esas alınarak inceleneceğini söylemektedir.

Daha açıkça ifade etmek gerekirse, kullanmama savunmasıyla karşılan itiraz sahibi kullanımını markasının kapsamında bulunan bazı mallar ve hizmetler bakımından ispatlarsa, itiraz bu mallar veya hizmetler esas alınarak incelenmeye başlayacaktır. Sonraki aşamada, başvuru ile kullanımı ispatlanmış markanın benzer olduğu ve diğer faktörlerin de karıştırılma olasılığı tespitine imkan sağladığı kanaatine varılırsa, itiraz kullanımı ispatlanmış mallar veya hizmetler esas alınarak, ancak bu mallar veya hizmetlerle sınırlı kalma zorunluluğu olmaksızın kabul edilebilecektir. Bir diğer deyişle, kullanımı ispatlanmış mallar veya hizmetlerle aynı tür, benzer veya ilişkili bulunan mallar veya hizmetler bakımından da itiraz kabul edilebilecektir.

Sınai Mülkiyet Kanunu madde 19(2) kanaatimizce; kullanımı ispatlanan mal veya hizmetler esas alınarak inceleme yapılacağı yorumunu gerektirmektedir. Bunun anlamı da kanaatimizce, kullanımın ispatlanması halinde kullanıma konu mal veya hizmetleri esas alan inceleme ilkesidir. Hükmün, itirazın sadece kullanıma konu mallar veya hizmetler bakımından kabul edilebileceği şeklinde okunması kanaatimizce yerinde olmayacaktır.

Elbette, kullanımın ispatlanması hali itiraz sahibine, itirazının kabulü yönünde sınırsız bir alan tanımamaktadır. Kurum, kullanımı ispatlanmış malları ve hizmetleri esas alarak inceleme yapacak ve itirazı, itiraz edilen marka kapsamında bulunan ve kullanımı ispatlanmış mallar ve hizmetlerle aynı, aynı tür, benzer veya ilişkilendirilebilir nitelikteki mallar ve hizmetler bakımından kabul edebilecektir. Bu değerlendirme, hiç şüphesiz markaların benzerlik derecesi, malların ve/veya hizmetlerin benzerliğinin derecesi gibi bilindik karıştırılma olasılığı faktörleri esas alınarak yapılacaktır ve kesin bir şarta bağlanması mümkün olmayacaktır.

Olası yanlış anlaşılmaları ortadan kaldırmak ve kendi bakış açımı ortaya koymak amacıyla yazdığım bu yazının, okuyucuların konuya bakışlarını bir ölçüde netleştireceğini umuyorum.

Sınai Mülkiyet Kanunu’nun getirdiği bir diğer önemli yenilik olan Muvafakat İstisnası üzerine de geçtiğimiz hafta bir yazı hazırladım. Bununla birlikte yazıyı GOssIP dergisine verdiğim için IPR Gezgini’nde yayınlamak için derginin yeni sayısının çıkmasını bekleyeceğim. Arada geçecek sürede kanunun marka alanında getirdiği yenilikler hakkında yazmaya devam edeceğim.

Önder Erol Ünsal

Ocak 2017

unsalonderol@gmail.com

Sınai Mülkiyet Kanunu ile Marka İtiraz Süreçlerinde Bir Yenilik: Kullanmama Savunması

192-9

 

Uzun yıllardır kanunlaşması beklenen “Sınai Mülkiyet Kanunu”, bu yazının hazırlandığı tarihte TBMM tarafından kabul edilmiş, ancak henüz Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmemiştir.

Ülkemizde marka, patent, tasarım ve coğrafi işaretler alanında yeni bir dönemi başlatacak “Sınai Mülkiyet Kanunu”, anılan alanlarda birçok yeni düzenleme içermektedir. Bu yazı kapsamında ele alınacak yenilik, yayıma itirazların incelenmesinde itiraz gerekçesi markaların kullanımına ilişkin getirilen düzenlemedir.

Sınai Mülkiyet Kanunu’nun “Yayıma itirazın incelenmesi” başlığını taşıyan 19. maddesinin ikinci fıkrası takip eden düzenlemeyi içermektedir:

192-1

 

Hükmün referansta bulunduğu 6ncı maddenin birinci fıkrası, 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname madde 8/1 kapsamında düzenlenmiş karıştırılma ihtimalidir. Yeni kanun madde 19(2)’nin atıfta bulunduğu madde 6(1) takip eden içeriktedir:

192-2

 

Madde 6(1)’e kısa ve öz bakış, bu hükmün eski 8/1 ile içerik olarak neredeyse aynı olduğunu göstermektedir. Buna karşın yeni kanun madde 19(2) kapsamında getirilen yeniliğin eski kanun hükmünde kararnamede karşılığı bulunmamaktadır. Madde 19(2) Avrupa Birliği marka mevzuatında hükümler esas alınarak düzenlenmiştir. Hükmün kaynağının 2015/2436 sayılı Avrupa Birliği Marka Direktifi’nin “Yayıma İtiraz Süreçlerinde Kullanmama Savunması” başlıklı 44. maddesinden görülmesi mümkündür:

192-3

 

Sınai Mülkiyet Kanununun gerekçesine bakıldığındaysa, madde 19(2)’nin takip eden şekilde gerekçelendirildiği görülmektedir:

192-4

 

Gerekçeden, yeni düzenlemenin amacının tescilli markaların piyasada etkin şekilde kullanımının sağlanması ve yayıma itiraz müessesenin afaki veya kötü niyetli bir şekilde kullanılmasının engellenmesi olduğu anlaşılmaktadır.  Türkiye’de tescil edilmiş markaların birçoğunun, başvurunun kapsadığı sınıflardaki neredeyse tüm mallar ve hizmetler bakımından yapıldığı ve tescil edilen malların ve hizmetlerin çoğunun kullanılmadığı, buna karşın bu tip markaların kullanım niyetiyle yapılmış iyi niyetli yeni başvuruların resen veya yayıma itiraz üzerine reddedilmesine neden olduğu göz önüne alındığında, yeni düzenlemenin gerekçesi ve amacı kanaatimizce oldukça yerindedir.

Yazının kalan bölümünde Avrupa Birliği marka mevzuatındaki adlandırmayı takip ederek, madde 19(2) kapsamında getirilen yeniliği “Kullanmama Savunması (non-use defence)” olarak anacağım. Savunma adlandırmasının nedeni, bu hükmün getirdiği düzenlemenin yayıma itiraz halinde, başvuru sahibince itiraz gerekçesi markalara karşı öne sürülebilecek bir karşı argüman olmasından kaynaklanmaktadır.

Bu noktada kullanmama savunması hükmüyle getirilen yeniliklere ve bunların kısa analizine geçecek olursak:

Öncelikli olarak, Sınai Mülkiyet Kanunun madde 19(2)’nin yayıma itiraz gerekçesi markaların gerçek kullanımına bağlı olarak itirazın kabul edilip edilemeyeceğini düzenlediğini söylemek yerinde olacaktır. Madde 19(2), kullanmama savunmasının yapılabileceği halleri belirli şartlara bağlamıştır.

Kullanmama savunmasının yapılabilmesi için getirilen ilk şart, itiraz gerekçesi markanın itiraza konu başvurunun, başvuru veya rüçhan tarihinde Türkiye’de en az beş yıldır tescilli olmasıdır. Bir diğer deyişle, itiraz konusu başvurunun yapıldığı tarihten (veya rüçhan tarihinden) geriye doğru sayılacak süre esas alındığında, itiraz gerekçesi marka 5 yıldan kısa süreli bir tescilse, kullanmama savunması argümanı öne sürülemeyecektir. Bu durumda, kullanmama savunması ancak yukarıda belirtilen tarihte 5 yıldan uzun süreli tescil konumunda olan itiraz gerekçesi markalara karşı öne sürülebilecektir.

Bu noktada akla gelen soru, itiraz gerekçelerden birisi (itiraza konu başvurunun tarihi esas alındığında) 5 yıldan kısa, diğeri 5 yıldan uzun süreli tescilse durumun ne olacağı olabilir. Bu tip durumlarda, kullanmama savunması öne sürülse dahi, bu savunma sadece 5 yıldan uzun süreli itiraz gerekçesi marka bakımından geçerli olacak, buna karşın 5 yıldan kısa süreli itiraz gerekçesi markaya karşı öne sürülemeyecektir. Dolayısıyla, yayıma itiraz sahiplerine önerimiz, eğer itiraz inceleme süreçlerini uzatmak istemiyorlarsa ve itiraz gerekçesi markaları (itiraz edecekleri markaya benzerlikleri bakımından) birbirinin aynıysa, (itiraza konu başvurunun tarihi esas alındığında) 5 yıldan uzun süreli tescillerini itiraz gerekçesi olarak öne sürmeyi ciddi şekilde değerlendirerek kararlarını vermeleridir. Şöyle ki itiraz, itiraz gerekçesi markalardan birisi bakımından derhal incelenebilir haldeyken, itiraz gerekçesi diğer markaya karşı kullanmama savunmasının öne sürülmesi, hiç şüphesiz itiraz inceleme sürecini zaman olarak oldukça uzatacaktır.

Düzenlemede dikkati eken bir diğer husus, itiraz gerekçesi markanın itiraz konusu mallar veya hizmetler bakımından Türkiye’de ciddi kullanımının ispatlanması gerekliliğidir. Bir diğer deyişle, itiraz konusu mallar veya hizmetler bakımından itiraz sahibince gerçekleştirilecek “göstermelik kullanım”ın dikkate alınmayacak olmasıdır. Ciddi kullanım, yeni Sınai Mülkiyet Kanununun 9. Maddesinde takip eden şekilde düzenlenmiştir:

192-5

 

Yukarıda yer verilen hüküm bağlamında hangi tip kullanımın ciddi kullanım olarak kabul edileceği belirtilmemiş olmakla birlikte, mevcut yargı kararları ve yeni adıyla Türk Patent ve Marka Kurumu’nun uygulamaları bu değerlendirmenin maddi şartlarını belirleyecektir.

Hükümde açık olarak ciddi kullanımın Türkiye’de gerçekleşmesi şartı aranacağından, Türkiye dışındaki kullanımın ispatlanması veya buna ilişkin deliller sunulmaması itirazı kabul edilebilir kılmayacaktır. İtiraz sahibinin Türkiye’de markasının ciddi kullanımın ispatlaması şarttır.

Bu noktada, kanunun uygulama şeklini gösterir Yönetmelik’te de kullanımı ispata yönelik düzenlemelerin yer alması gerektiğinin belirtilmesi yerinde olacaktır.

Kullanmama savunması düzenlemesinde yer alan bir diğer önemli nokta, yukarıda belirtilen tarihler ve ciddi kullanım ilkesi bağlamında itiraz gerekçesi markanın kullanımının ispatlanmış olduğu hallerde, itirazın ancak kullanımın ispatlanmış olduğu mallar veya hizmetler esas alınarak inceleneceği yönündeki hükümdür. Bu noktada akıllara gelen soru, yeni adıyla Türk Patent ve Marka Kurumu’nun her yıl yayınladığı mal ve hizmet Tebliğleriyle düzenlenmiş alt gruplar esas alındığında, ciddi kullanımın ilgili gruptaki mallardan veya hizmetlerden sadece birisi veya birkaçı için ispatlandığı hallerde, başvuru kapsamında bulunan aynı alt gruba ait diğer mal veya hizmetlerin de ret kararı kapsamına alınıp alınmayacağıdır. Şüphesiz Kurum uygulaması gelecek günlerde bu sorunun yanıtını da verecektir.

Madde 19(2) kapsamında en açık olan hüküm, (yukarıda sıkça anılan tarihler esas alındığında) Türkiye’de ciddi kullanımı ispatlanamamış veya kullanmamaya ilişkin haklı nedenler ileri sürülememiş itirazların reddedileceğidir.

Kullanmama savunmasının tek uygulama alanı yayıma itiraz süreçleri ve dolayısıyla idari süreçler olmayacaktır. Sınai Mülkiyet Kanunu madde 25(7)kapsamında hükümsüzlük hallerinde ve de madde 29(2) kapsamında marka hakkına tecavüz sayılan fiiller hükmünde de paralel düzenleme görülmektedir. Bir diğer deyişle anılan hükmün yargı süreçlerinde de karşılığı bulunmaktadır:

 

192-7

 

192-6

 

Yeni Sınai Mülkiyet Kanunu ile çalışma yaşamımıza girmek üzere olan “Kullanmama Savunması”nın ne şekilde uygulanacağına gelecek günlerde yayınlanacak kanunun uygulama şeklini gösterir Yönetmelik ve Türk Patent ve Marka Kurumu’nun uygulama kılavuzunda yapılması gerekli olan açıklamalar ışık tutacaktır. Amacını ve gerekçesini oldukça yerinde bulduğumuz düzenlemenin, uygulamasının da sistem kullanıcılarını memnun edecek standartlarda gerçekleşmesini umuyoruz.

Bununla birlikte, tahminimizce gerçekleşmesi oldukça olası bir hareket tarzı yeni uygulamanın yol açması umulan iyi niyetli beklentileri belirli ölçüde ortadan kaldırabilir. Şöyle ki, kullanmama savunmasından etkilenmek istemeyen marka sahipleri 5 yıllık kullanımın gerçekleşmesi zorunluluğundan kaçınmak için aynı markaların başvurularını aynı mal ve hizmetler için 5 yılda bir yineleyerek ve dolayısıyla aynı markayı aynı mal ve hizmetler için 5 yılda bir yeniden tescil ettirerek kullanım yükümlülüğünün getireceği zorluklardan kaçınmak isteyebilir. Bu tip hallerde ne yapılabileceği üzerinde gerçekten kafa yormak gerekmektedir. Kullanım zorunluluğundan kaçınmak için yapılan başvurular kötü niyetli başvuru olarak değerlendirilebilir mi şeklinde soruların ortaya çıkması hiç şüphesiz beklenmelidir. Bu sorunun yanıtın kendi adıma henüz düşünmedim. Okuyucularım ne düşünür bilemiyorum?

Önder Erol Ünsal

Aralık 2016

unsalonderol@gmail.com

 

 

 

Barcelona Bu Kez Kaybetti! Adalet Divanı Genel Mahkemesi “KULE” Kararı (T-614/14 )

cules

 

Haziran 2016’da Türkiye’nin çoğunluğu gecelerini Avrupa Futbol Şampiyonası’nı, sıkıldıklarında da Survivor’ı izleyerek (tersi de olabilir) geçiyor diye düşünüyorum. Türk Milli Futbol takımının gaz, milli duyguları körükleme gayreti, gazeteci fırçalama ve mimik gücü üzerine kurulu efsanevi performansı benim için pek şaşırtıcı olmadı, gene de halen –takım demiyorum- mevcut tek adamdan beklentisi olanlar varsa, onlara ilerleyen yıllarda bol sabır diliyorum. Yeter ki başarısızlık bahanesi olarak milli takıma düşman olanları tespit etme çabası içerisine girdiklerinde, sırayı kendi hallerindeki insanlara da getirmesinler.

Başlıktan tahmin ettiğiniz gibi, bu yazının konusunu oluşturan davanın taraflarından biri bir futbol kulübü, hatta dünyanın en bilinen ve popüler futbol kulübü. Ülke gündemi bugünlerde kısmen futbol üzerine kurulmuşken, futbolla bağlantılı bir yazı yazmasam IPR Gezgini’nin gündemle paralel ilerleme iddiasına aykırı davranmış olacaktım.

Tanıyanlar bilir, iyi bir BJK taraftarıyım ve yurtdışında önde gelen liglerin neredeyse tamamında desteklediğim takımlar var. Yurtdışında desteklediğim takımların çoğunluğunu ne kadar başarılı olduklarına göre seçmedim, bu zamana kadar biriktirdiğim algı ve bilgi bu seçimlerde belirleyici oldu. Desteklediğim takımlar zaman içerisinde değişebiliyor, ancak değişmeyen şeylerden birisi büyük bir “Barcelona FC” hater’ı olduğum gerçeği. Barcelona Futbol Kulübü’ne olumsuz yaklaşımım Real Madrid taraftarı olmamdan değil (kralcı değilim), Barcelona’nın Katalan vurgusunu ön plana tutmasına dayalı (bana göre) ayırımcı doğasından kaynaklanıyor. Her ne kadar, İspanyol İç Savaşı sonrası Franco döneminde Barcelona diktatörlüğe karşı direnişin sembolü haline gelmişse de, içinde bulunulan dönemde ayırımcı milliyetçiliğin simgesi haline dönüşmüş bir yapıyı desteklemek bana pek doğru gelmiyor. Aşırı zengin ve çokça harcayan bu gibi kulüpler karşısında daha mütevazi kulüpleri desteklemeyi tercih ediyorum (birkaç tanesi aşağıda yer alıyor).

 

stpauli

combatti

stetienne

 

Görece uzun girişin ardından yazıda aktarmaya çalışacağım davaya gelecek olursak:

Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi, 16 Haziran 2016 tarihinde verdiği sayılı “KULE” kararında ilana itiraz gerekçesi markaların önceki kullanımı ve bundan kaynaklanan tanınmışlığı gerekçeleri bağlamında bir Avrupa Birliği markasının ilanına karşı yapılan itirazın reddedilmesi üzerine açılan davayı değerlendirmiştir. Merak eden okuyucularımızın kararın tam metnine http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d5f9286a7c54d64cab8991dd24b0c8c69d.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuTax90?text=&docid=180281&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=87087 bağlantısından erişimi mümkündür.

A.B.D. menşeili “KULE LLC” firması 22 Nisan 2011 tarihinde “KULE” kelime markasını tescil ettirmek için Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO, eski adıyla OHIM)’ne başvuruda bulunur. Başvuru kapsamında 14. sınıfta yer alan “mücevherat ve saatler”, 18. sınıfta yer alan “çanta, cüzdan, şemsiye, valiz, baston, deri ve deri taklitleri” ve 25. sınıfta yer alan “giysiler, ayak giysileri ve baş giysileri” malları yer almaktadır.

KULE

Başvuru ilk incelemenin ardından kabul edilerek ilan edilir. İlana karşı “Futbol Club Barcelona” yani BARCELONA FC, 2 Kasım 2011 tarihinde itiraz eder ve başvurunun reddedilmesini talep eder.

BARCELONA FC’nin itirazı İspanya’da belirtilen mallar için 20-23 yıldır tescilli “CULE” markalarına, EUIPO’da tescilli olmayan “CULE” markasının tanınmışlığı, kullanımı iddialarına dayandırılmıştır. Bu noktada “culé” ibaresinin Barcelona futbol takımının taraftarlarına veya sporcularına verilen takma isim olduğu da belirtilmelidir.

EUIPO itiraz birimi ilana itirazı reddeder ve bu karara karşı yapılan itiraz neticesinde konu EUIPO Temyiz Kurulu önüne taşınır.

EUIPO Temyiz Kurulu, 18 Haziran 2014 tarihinde verdiği kararla itirazı reddeder. Temyiz Kurulu itirazı reddederken takip eden gerekçelere dayanmıştır: İtiraz sahibi sunduğu dokümanlarla itiraz gerekçesi markaların gerçek kullanımını gösterememiştir, itiraz sahibine verilen süre içinde sunulmayan ve sonradan gönderilen dokümanların gerçek kullanım iddiasının incelenmesine esas teşkil etmesi mümkün değildir ve itiraz sahibi kendisine verilen süre içerisinde itiraz gerekçesi markaların İspanya’da iyi bilinir markalar olduğunu ispatlayamamıştır.

Barcelona FC bu karara karşı dava açar ve dava Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nce T-614/14 sayıyla görülüp 16 Haziran 2016 tarihinde karara bağlanır. T-614/14 sayılı kararda yer alan temel hususlar yazının devamında bilgilerinize sunulmaktadır.

Barcelona FC’nin taleplerinden ilki başvurunun Genel Mahkeme tarafından reddedilmesidir. Bu talep Genel Mahkeme’nin dava sonucunda EUIPO’ya başvurunun reddedilmesi yönünde talimat vermesi anlamına gelmektedir. Genel Mahkeme bu talebi yerleşik içtihadı uyarınca reddeder, şöyle ki mahkemenin görevi EUIPO’ya talimat vermek değildir. Tersine EUIPO, Genel Mahkeme kararlarını inceleyip ve hükme ilişkin kısımlarını dikkate alarak uygun işlemleri yapmakla yükümlüdür. Bu nedenle, başvurunun Genel Mahkeme tarafından reddedilmesi içerikli talep kabul edilmemiştir.

Takiben, Barcelona FC’nin EUIPO Temyiz Kurulu’nun kararının iptal edilmesi içerikli talebi incelenmiştir.

Mahkeme, davacının EUIPO Temyiz Kurulu’na sunmayıp ilk kez mahkeme önüne getirdiği dokümanları incelenebilir nitelikte bulmamıştır. Şöyle ki, Genel Mahkeme’nin görevi, EUIPO Temyiz Kurulu kararlarının hukuka uygunluğunun incelenmesidir ve bu inceleme söz konusu kararların alınmasına dayanak unsurlar ve ilgili dönemdeki mevzuat dikkate alınarak gerçekleştirilmelidir. Mahkeme, EUIPO’ya sunulmayıp ilk kez kendi önüne getirilen dokümanları değerlendirerek esasa ilişkin yeniden inceleme yapmak gibi bir işleve sahip değildir. Dolayısıyla, bu tip dokümanlar mahkeme incelemesine esas teşkil etmemiştir.

Devamında esasa ilişkin değerlendirmeye geçilmiştir.

Genel Mahkeme içtihadına göre, AB Marka Tüzüğü süresi içerisinde sunulmayan ek dokümanları dikkate alıp almamak konusunda EUIPO’ya geniş bir takdir yetkisi vermektedir. Dolayısıyla incelenmesi gereken EUIPO’nun bu yetkisini yerinde bir biçimde kullanıp kullanmadığıdır.

EUIPO Temyiz Kurulu’nun süresi içinde sunulmayan delilleri dikkate almama gerekçeleri, incelemenin gelinen aşamasında bu delilleri dikkate almanın mümkün olmaması ve buna ilaveten süresi içinde sunulmayan ek delillerin önceki markaların kullanım zamanı, yeri ve yoğunluğu gibi hususları göstermemesidir. Bu çerçevede süresi içinde sunulmayan deliller, inceleme konusu mallarla alakalı olarak kabul edilebilir nitelikte değildir. Bu hususlar Temyiz Kurulu kararında da belirtilmiş haldedir. Dolayısıyla, Temyiz Kurulu süresi içinde sunulmayan delilleri dikkate alıp almama hususunda kendisine tanınan yetkiyi yerinde biçimde kullanmıştır ve davacının aksi yöndeki iddiası kabul edilmemiştir.

Davacının diğer iddiası, EUIPO Temyiz Kurulu’nun kendisine sunulan ve kullanımı gösteren dokümanları incelerken hata yaptığı yönündedir.

Davacıya göre sunulan dokümanlar, Barcelona FC’nin itiraz gerekçesi markalarla özdeşleşmiş olduğunu ve kendisinden lisans almış kişilerce inceleme konusu mallara ilişkin olarak yaygın biçimde kullandığını göstermek için yeterlidir.

AB marka mevzuatına göre (2868/95 sayılı Tüzük madde22(3)), kullanım için sunulan kanıtların önceki markanın kullanım yeri, zamanı, miktarı ve biçimi hakkında bilgileri içermesi gerekmektedir.

Bir markanın gerçek kullanımından, ancak markanın esas işlevini, yani tescile konu mallar veya hizmetlerin kaynağını garanti etme işlevini yerine getirebilecek biçimde kullanılması halinde bahsedilebilir. Tek amacı markadan kaynaklanan hakları sürdürme olan simgesel kullanım (token use) gerçek kullanım olarak kabul edilemez.

Bir markanın kullanımının gerçek kullanım olup olmadığı değerlendirilirken, markanın ticari kullanımını oluşturan tüm faktörler ve durumlar, özellikle de malların ve hizmetlerin niteliği, ilgili piyasanın özellikleri, markanın kullanım sıklığı ve kullanımın ilgili ekonomik sektörde mallar ve hizmetler için pazar oluşturma veya pazar payı yaratma etkilere sahip olması gibi hususlar dikkate alınmalıdır.

Önceki markanın kullanımının büyüklüğü (ölçüsü) değerlendirilirken, bir taraftan markanın kullanımının ticari boyutu, diğer taraftan da markanın kullanımının zaman olarak uzunluğu ve sıklığı dikkate alınmalıdır.

Markanın gerçek kullanımı olasılıklar ve varsayımlarla ispatlanamaz, markanın etkili ve yeterli kullanımı, markanın ilgili piyasadaki kullanımına ilişkin somut ve objektif delillerle ispatlanabilir.

İnceleme konusu vakadaki kullanım iddiası da yukarıda yer verilen ilkeler çerçevesinde değerlendirilmelidir.

İncelenen vakada kullanıma ilişkin olarak dikkate alınacak 5 yıllık süre, davaya konu marka başvurusunun Topluluk Marka Bülteni’nde yayınlandığı 3 Ağustos 2011 tarihi esas alınarak saptanmalıdır.

Davacı kullanıma ilişkin olarak aşağıda özetlenen kanıtları sunmuştur: Bir İspanyolca sözlükte yer alan “culé” kelimesinin tanımı, İspanya’da sporla ilgili web sitelerinden alınmış 5 çıktı (bu çıktılarda Barcelona FC’ye ve “culés” olarak anılan oyuncu ve taraftarlarına referans yapılmaktadır), Barcelona FC’ye ve “culé çekilişine” referans yapan bir web sitesi çıktısı, Wikipedia’dan alınan bir çıktı (burada kulübün taraftarlarına “culé(s)” takma adının verildiği belirtilmektedir), İspanya’daki web sitelerinden alınmış benzer bilgileri içeren 2 diğer çıktı ve bir Google arama sayfası çıktısı (culé kelimesinin araması sonucunda çıkan 5 sonuçtan ikisi bir online sözlüğe, ikisiyse Barcelona futbol kulübüne referans yapmaktadır).

EUIPO Temyiz Kurulu kararında, yukarıda belirtilen delillerin dava konusu markanın kapsadığı mallar için kullanımı göstermediklerini, dolayısıyla gerçek kullanıma kanıt teşkil etmeyeceklerini belirtmiştir. Kurul’a göre deliller, sadece Barcelona FC’ye referans yapmakta ve “culé” kelimesinin bu kulübün taraftar veya oyuncularını işaret etmek için kullanılan bir terim olduğunu göstermektedir.

Genel Mahkeme, yukarıda sayılan delilleri tek tek kısaca değerlendirmiş ve delillerin davaya konu mallar bakımından davacının gerçek kullanımını gösterir deliller olmadığına hükmetmiştir. Mahkemeye göre, deliller her ne kadar “culé” teriminin Barcelona FC oyuncularını veya taraftarlarını anmak için kullanılan bir terim olduğunu gösterse de, bu durum dava konusu marka kapsamında yer alan mallara ilişkin gerçek kullanımı gösterir nitelikte değildir. Şöyle ki, yazı içeriğinde daha önce de belirtildiği gibi, gerçek kullanımdan bahsedilmek için önceki markanın kapsadığı mallara ilişkin yer, zaman, miktar ve kullanım biçimini gösterir nitelikte kanıtlar sunulması gerekmektedir. İncelenen vakada davacı, dava konusu mallara ilişkin olarak yukarıdaki içerikte deliller sunamamıştır.

Davacının sunduğu delillerin dava konusu marka kapsamındaki mallar bakımından gerçek kullanımını gösterememesi nedeniyle dava tüm gerekçeleri bakımından reddedilmiştir. Yani, genellikle kazanan Barcelona FC, bu kez kaybetmiştir.

Sınai Mülkiyet Kanunu tasarısının TBMM’nce kabul edilmesi halinde, ilana itirazlarda belirli hallerde itiraz gerekçesi markaların kullanımını ispatlama zorunluluğu itiraz inceleme sistemimizin bir parçası olacaktır:

kullanımmaddesi

Hal böyleyken ilerleyen günlerde, gerçek kullanım kavramı ve kullanımın ispatlanmış sayılacağı haller üzerine daha da yoğunlaşmak kanaatimizce yerinde olacaktır.

Önder Erol Ünsal

Haziran 2016

unsalonderol@gmail.com

 

İnternette İzinsiz Yayınlanan Reklamla Marka Hakkına Tecavüz Edilir mi? AB Adalet Divanı’nın C-179/15 Sayılı Kararı

mercedesbenz

 

Avrupa Birliği Adalet Divanı, 3 Mart 2016 tarihinde verdiği C-179/15 sayılı “Daimler” ön yorum kararı ile internette verilen reklamlar yoluyla marka hakkına tecavüz konusunu bir kez daha değerlendirmiştir. Bu kararı ilginç kılan husus, reklamverenin reklama muvafakatının olmadığı veya bu muvafakatın ortadan kalkmış olduğu bir durumdaki tecavüz iddiasının değerlendirilmiş olmasıdır.

Bu yazının yazıldığı tarihten yalnızca üç gün önce verilmiş, dolayısıyla halen dumanı üzerinde tütmekte olan kararı, kısa sürede IPR Gezgini okuyucularına aktarmış olmanın mutluluğunu yaşayarak, kararın tam metnine http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=174760&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=56049 bağlantısı aracılığıyla erişilebileceğini belirtmek istiyoruz.

Ön yorum kararının verilmesine dayanak uyuşmazlık aşağıda anahatlarıyla özetlenmiştir:

Alman menşeili “DAIMLER AG” firması taşıtlar ve taşıt parçaları mallarını da kapsayan ve Macaristan’da da tescil edilmiş olan “Mercedes-Benz” markasının sahibidir.

mercedesbenz

 

Macaristan’da kurulu “Együd Garage Gépjárműjavító és Értékesítő Kft.” firması (bundan sonra kısaca “Együd Garage” olarak anılacaktır), motorlu taşıtların ve bunların parçalarının satışı, tamiratı ve servisi işleriyle iştigal etmektedir.

“DAIMLER AG” firmasının Macaristan’daki alt şirketi konumunda olan Mercedes Benz Hungaria Kft.” 2007 yılında “Együd Garage” ile satış sonrası hizmetlerin verilmesi konusunda, ilgili firmayı yetkilendiren bir sözleşme imzalar. Anılan sözleşme çerçevesinde, “Együd Garage” yukarıda yer verilen markayı kullanma ve kendisini “Yetkili Mercedes-Benz Bayisi” olarak reklamlarda tanıtabilme konularında da yetkilendirilmiştir. Sözleşme 31 Mart 2012 tarihinde sona erer ve yenilenmez.

Sözleşmenin yürürlükte olduğu zaman dilimi içerisinde “Együd Garage”, internette www.telefonkonyv.hu adresinde online reklamcılık hizmetleri veren “Magyar Telefonkönyvkiadó Társaság” (bundan sonra kısaca “MTT” olarak anılacaktır) firması ile bir anlaşma yapar ve anılan firmadan 2011-2012 yıllarında “Együd Garage”yi yetkili bir Mercedes-Benz bayisi olarak tanıtan online reklamlar yayınlamasını ister. Belirtilen içerikteki reklamlar anılan tarihlerde internette yayınlanır.

Daimler’le sözleşmesinin bitiminin ardından “Együd Garage”, “Mercedes-Benz” markasına ilişkin her tür kullanımını sona erdirir ve anılan marka ve sahibiyle sözleşmesinin devam ettiğini izlenimini verebilecek kullanım biçimlerinin ortadan kaldırılması için gerekli yolları kullanır. Firma, “MTT” ile de temasa geçer ve internette yayınlanan reklamda değişiklik yapılmasını ve bu değişiklikle artık yetkili bir Mercedes-Benz bayisi olarak anılmamayı talep eder. “Együd Garage”, “MTT”nin dışındaki operatörlere de mektup yollayarak muvafakati olmadan yayınlanan ve kendisini yetkili Mercedes tanıtan reklamların kaldırılmasını ister.

Bu uyarılara rağmen online yayınlanan reklamın dağıtımı devam eder. Ötesinde, Google arama motoruna “együd garage” kelimeleri girildiğinde reklamların yer aldığı ilk satırda, anılan firma Mercedes-Benz yetkili bayi olarak görülmeye devam eder.

Daimler, bunun üzerine Macar yargısına başvurur ve iki talepte bulunur. Taleplerden ilki, “Együd Garage”nin yukarıda belirtilen reklamlar yoluyla “Mercedes-Benz” markasına tecavüz ettiği yönünde karar verilmesi, ikincisiyse “Együd Garage”nin anılan reklamları kaldırmasına, tüm tecavüz biçimlerini durdurmasına ve ulusal ve bölgesel basında bu durumu belirten bir ilan vermesine hükmedilmesidir.

“Együd Garage” firması, MTT’nin www.telefonkonyv.hu sitesi dışında online reklam vermediğini, sözleşme süresi dolunca bu reklamın sona erdirilmesi için talimat verdiğini ve şikayete konu olan reklamların kendi iradesi dışında yayında olduğunu belirterek savunma yapar. Firmaya göre kendisi yaygın bir ticari reklamcılık stratejisinin kurbanı olmuştur. Bu stratejiye göre, internette reklam verilmesini sağlayan firmalar, kendi ücretsiz bilgi veritabanlarını oluşturmak amacıyla, reklamverenin bilgisi veya onayı olmadan, başka sitelerde yayınlanan reklamların özetlerini kendi sitelerinde yayınlamaktadır. Daimler firmasının şikayetine konu olan online reklamlar da, “Együd Garage” firmasının bilgisi ve onayı olmadan bu şekilde yayınlanmış reklamlardır.

Bu açıklamanın ardından davayı gören Budapeşte Kent Mahkemesi işlemleri durdurur ve Adalet Divanı’na takip eden soruyu yöneltir (10 satırlık tek bir cümleden oluşan soru anlaşılırlığı sağlamak amacıyla kısaltılmıştır):

İnternette yayınlanan bir reklamda yer alan bir işaret nedeniyle kamunun ilgili kesiminde tescilli markanın sahibiyle reklamı veren arasında resmi bir bağlantının bulunduğu izleniminin ortaya çıkabileceği hallerde, eğer belirtilen reklam internete anılan kişi tarafından veya onun adına konulmamışsa veya ilgili kişi belirtilen reklamı kaldırtmak için gerekli tüm makul tedbirleri almış olsa da reklamı kaldırtmayı başaramamışsa, bu durum Topluluk Marka Direktifi madde 5(1) kapsamında tescilli marka sahibince engellenebilecek fiiller arasında bulunmaktadır yorumu yapılabilir mi?

Adalet Divanı belirtilen soruyu yanıtlarken ilk olarak durumu değerlendirmiş ve ilgili içtihadı özetlemiştir.

Adalet Divanı’na Direktif madde 5(1)(a) kapsamında, tescilli bir marka sahibi kendisinin izin vermediği hallerde, üçüncü bir tarafın tescilli bir markayla aynı işaretin tescilli markanın kapsadığı mallarla veya hizmetlerle aynı mallar veya hizmetler bakımından kullanımını engelleyebilir. Böyle bir durumda, tescilli markanın yalnızca kaynak gösterme işlevi değil, garanti, iletişim, yatırım veya reklam gibi işlevleri de etkilenecektir.

Direktif madde 5(1)(b) kapsamındaki hallerde yani, çifte aynılık (double identity) halinin söz konusu olmadığı, ancak tescilli marka ve kullanılan işaret ve mallar veya hizmetler arasındaki benzerlik nedeniyle halkın bir bölümünde karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkması halinde, tescilli marka sahibi, markanın kaynak gösterme işlevini etkileyen veya etkileyebilecek kullanım biçimlerini engelleme hakkına sahiptir.

Adalet Divanı önceki bir kararında (C-63/97), tescilli bir markanın sahibinin izni olmadan, bu markanın kapsadığı malların tamiratının veya bakımının yapıldığı veya bu alanda uzmanlaşılmış olduğu bilgisini üçüncü kişilere veren kullanım biçiminin Direktif madde 5(1)(a) uyarınca marka sahibince yasaklanabilecek haller arasında yer aldığını belirtmiştir. Bununla birlikte aynı kararda Direktif madde 6 (marka tescilinden doğan hakların kapsamında istisna) ve madde 7 (marka tescilinden doğan hakların tüketilmesi)’nin uygulama alanı bulduğu hallerin bu durumun istisnası olduğu belirtilmiştir.

İncelenen vakada, “Együd Garage” firması “MTT” firmasına 2011-2012 yıllarında “Yetkili Mercedes-Benz Bayisi” ibaresini içeren bir reklamın yayınlanması talimatını vererek, anılan dönemde markayı Direktif madde 5(1) kapsamında kullanmıştır. Bu kullanımın ticaret sırasında olduğu, müşterilere sunulan mallara ve hizmetlere ilişkin olduğu ve Direktif madde 5(3)(d) kapsamında belirtilmiş reklamda kullanım hali kapsamında bulunduğu açıktır. Marka sahibinin izni olmamış olsaydı, anılan dönemdeki kullanımın, marka sahibiyle reklam veren arasında ekonomik bir bağlantının bulunduğu mesajının verilmesi nedeniyle markanın kaynak gösterme fonksiyonunu etkileyen bir kullanım biçimi olarak kabul edilmesi gerekirdi. Buna karşın anılan dönemde taraflar arasında yapılmış sözleşmenin halen geçerli olması nedeniyle, kullanımın marka sahibi tarafından verilen izin çerçevesinde gerçekleştiği, dolayısıyla marka sahibinin kullanımı yasaklama hakkının bulunmadığı belirtilmelidir.

Daimler ve Együd Garage arasındaki sözleşmenin bitiminin ardından gerçekleşen kullanıma ilişkin olaraksa takip eden değerlendirme yapılmıştır:

Taraflar arasındaki sözleşme bittikten sonra “Együd Garage” firmasını “Yetkili Mercedes-Benz Bayisi” olarak gösteren reklamların yayını www.telefonkonyv.hu sitesinde ve bir diğer sitede devam etmiştir ve bu kullanım biçimleri davanın ana konusunu oluşturmaktadır.

Macar mahkemesi, “Együd Garage” firmasının “MTT” firmasına talepte bulunarak “Yetkili Mercedes-Benz Bayisi” olarak anılmayacağı biçimde reklamın değiştirilmesini istediğini belirtmiştir. Bu talebe karşın, reklam anılan değişiklik yapılmadan bir süre daha sitede yayınlanmıştır.

Adalet Divanı’nın önceki içtihadında belirtildiği üzere, başkasına ait bir markaya referansta bulunan online bir reklamın bir web sitesinde yayınlamasının sorumluluğu o reklamı verene veya servis sağlayıcıya yayın talimatını veren kişiye yüklenebilir. Buna karşın servis sağlayıcı, reklamı veren kişinin, özellikle de başkasına ait bir markanın kullanımını engelleme yönündeki açık talimatlarını kasten veya ihmalkar biçimde göz ardı etmişse, bu durumda reklamveren, servis sağlayıcının davranış ve ihmalinden dolayı sorumlu tutulamaz. Buna uygun olarak servis sağlayıcı, reklamverenin içeriği veya ilgili markaya referansı kaldırma yönündeki talebini yerine getirmemişse, bu referansın internetteki yayını bundan sonra reklamverenin markayı kullanımı olarak değerlendirilemez.

Reklamın yayınının taraflar arasındaki sözleşme bittikten sonra başka bir sitede devam etmesi hakkında ise Adalet Divanı takip eden yorumu yapmıştır:

Macar mahkemesince belirtildiği haliyle, davanın konusu reklam sözleşme bittikten sonra başka bir sitede yayınlanmaya devam etmiştir. Macar mahkemesine göre bu durum, başka bir sitede yayınlanan reklamı, reklamverenin bilgisi veya onayı olmadan alarak kendi sitelerinde yayınlayan ve bu yolla kendi sitelerinin popüler bir site olduğu izlenimini yaratarak potansiyel müşterileri çekmeye çalışan bazı site operatörlerinin ticari pratiği olarak açıklanabilir.

Adalet Divanı’na göre; reklamverenle doğrudan veya dolaylı bağlantısı bulunmayan ve reklamveren veya onun adına hareket eden bir kişinin talimatıyla değil, kendi inisiyatifle ve kendi adına hareket eden üçüncü bir ticari işletmenin, bağımsız davranışlarından reklamveren sorumlu tutulamaz. İncelenen vakada reklamı, reklamverenin bilgisi veya onayı olmadan alarak kendi sitesinde yayınlayan web sitesi yöneticisinin fiili de bu bağlamda değerlendirilmelidir.

Dolayısıyla, incelenen vakada Adalet Divanı’na göre marka sahibi, reklamverene karşı Topluluk Marka Direktifi madde5(1)(a) ve (b) uyarınca online reklamın yayınlanmasını engelleme içerikli yasal işlem başlatma yetkisine sahip değildir.

Ötesinde Adalet Divanı’na göre, Marka Direktifi madde 5(1)’te düzenlenen kullanım biçimi, ancak fiil üzerinde doğrudan veya dolaylı kontrolü bulunan bir kişi tarafından durdurabilir. Buna karşın incelenen vakada, relamverenden kendi izni dışında internette gerçekleşen kullanımı engellemesini beklemek, hükmün amacıyla çatışacak ve “hiç kimse imkansızı gerçekleştirmeye hukuken zorlanamaz (impossibilium nulla obligatio est)” ilkesiyle çelişecektir.

Bununla birlikte bu tespit, uygun koşulların ortaya çıktığı hallerde, marka sahibinin reklamverenden  ulusal kanunlar uyarınca sağladığı finansal avantajların tazminini talep etme hakkını veya ilgili web sitelerinin operatörlerine karşı yasal işlem başlatma hakkını etkilemeyecektir.

Belirtilen tespitler çerçevesinde Adalet Divanı, Macar mahkemesinin sorusunu takip eden şekilde yanıtlamıştır:

İnternette yayınlanan bir reklamda yer alan bir işaret nedeniyle kamunun ilgili kesiminde tescilli markanın sahibiyle reklamı veren arasında ticari bir bağlantının bulunduğu izleniminin ortaya çıkabileceği hallerde, eğer belirtilen reklam internete anılan kişi tarafından veya onun adına konulmamışsa veya belirtilen reklam internete anılan kişi tarafından veya onun adına konulmuş olsa da ilgili kişi ilgili web sitesinin operatöründen reklamı veya reklamda yer alan tescilli markaya referansı kaldırmasını açık biçimde talep etmişse, bu kişinin anılan işareti kullanımı Topluluk Marka Direktifi madde 5(1)(a) veya (b) paragrafları kapsamına giren kullanım olarak yorumlanamaz.

Onbir satırlık tek bir cümlenin çevirisini tam olarak yapmaya çalışarak Türkçe’de anlam kaymasına neden olmak istemediğimden, çeviriyi verilmek istenen mesajı net olarak aktarabilme endişesiyle yaptım. Bu nedenle dileyen okuyucularımız yazının başında yer verdiğim bağlantıyı kullanarak kararın tam metnini ve Adalet Divanı’nın yorumunu orijinal metninden okumayı tercih edebilir.

İnternet üzerinden tescilli markaya tecavüz halleri, her gün değişen ve gelişen teknolojinin de etkisiyle, sürekli yeni hukuki vakalar ortaya çıkartmakta ve Adalet Divanı’nın bu konuda fazla mesai yapmasına yol açmaktadır. İncelenen vakanın ilginçliği, kullanımı gerçekleştirdiği kabul edilmesi gereken kişinin (yani reklamverenin) kullanımı sözleşme süresinin sonunda nihayetlendirmesine ve bu konuda gerekli çabayı göstermiş olmasına rağmen, internet sitesi operatörlerinin kullanımı sona erdirmemiş olmasından kaynaklanmaktadır. Adalet Divanı, kullanımı sona erdirmek için gerekli çabayı göstermiş olan reklamverenin, üçüncü kişilerin yani internet sitesi operatörlerinin davranışlarından sorumlu tutulamayacağı değerlendirmesini yaparak, kanaatimizce hakkaniyete uygun bir yorum getirmiştir.

Sadece birkaç gün öncesine ait bu dikkat çekici Adalet Divanı ön yorum kararının okuyucularımızca da ilginç bulunacağını umuyoruz.

Önder Erol Ünsal

Mart 2016

unsalonderol@gmail.com      

 

Marka Başvurularında İhtiyaç Duyulmayan Mal ve Hizmetlere Yer Verilmesi Sorunu ve Çözüm Önerileri

tpebinası

 

Bilindiği gibi marka tescil başvurularında marka koruması talep edilen mal veya hizmetlerin belirtilmesi gerekmektedir. Ülkemizde mal veya hizmetlerin belirtilmesi sırasında başvuru sahipleri ve marka vekillerinin çoğunluğu tarafından kullanılan ve aşağıda detaylı olarak açıklanacak olan “kopyala-yapıştır” yöntemi yıllardır bir çok soruna neden olmaktadır. Bu yazının amacı söz konusu yöntemin yol açtığı sorunlara değinerek bu sorunlara ilişkin çözüm önerisi ortaya koymak ve ortaya konan çözüm önerisi ile ilgili okuyucuları her türlü katkı ve eleştiride bulunmaya davet etmektir.

Ülkemizde marka başvuruları Türk Patent Enstitüsü’nce her sene yayımlanan ücret tebliği çerçevesinde yine Enstitüce yayımlanan Marka Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ’de yer alan mal ve hizmet sınıfları esas alınarak başvurularda yer alan mal ve hizmet sınıfı sayısına göre ücretlendirilmektedir. 2015 yılı için bu tutar tek sınıflı ve fiziki evrak ile yapılan marka başvurusu için 255 TL, tek sınıflı ve çevrimiçi sistemle yapılan marka başvurusu için 180 TL olarak belirlenmiştir. Her sınıf için, sınıf içindeki mal veya hizmetlerin sayısına veya alt grup sayısına bakılmaksızın standart sınıf ücreti uygulanmaktadır.

Başvuru sahipleri ve marka vekillerinin çoğunluğu, başvurularında sadece markanın kullanıldığı veya kullanılması planlanan mal ve hizmetlere yer vermek yerine, “kopyala-yapıştır” yaparak Tebliğ’de ilgili olan mal veya hizmetin bulunduğu sınıfta yer alan tüm mal ve hizmetler ile başvuru yapmayı tercih etmektedir (Her ne kadar çevrimiçi hizmetlerde yapılan değişiklik sonucunda mal/hizmetler seçilirken kopyala-yapıştır işlemi şu anda yapılamasa da bu alışkanlığın çevrimiçi hizmetler ile başvuru yapılmaya başlanmadan önce kazanılması sebebiyle bu adlandırmanın kullanılmasında beis görülmemektedir.). Örneğin, bir markayı “gözlük” emtiası için tescil ettirmek isteyen başvuru sahibi veya vekili Tebliğ’de “gözlük” emtiasının yer aldığı 9. sınıfta yer alan tüm mallara başvurusunda yer vermektedir.

Belirtilen uygulama birçok soruna yol açmaktadır. Öncelikle ilgili sınıfta yer alan mal veya hizmetlere başvuruda blok halinde yer verilmesi neticesinde marka uzmanlarının sağlıklı bir inceleme yapması büyük ölçüde zorlaşmaktadır. Örneğin bir ya da birkaç mal veya hizmet için ayırt edici nitelikte olmayan ve tanımlayıcı olan bir ibare, ilgili sınıfta yer alan diğer bazı mal veya hizmetler için tescil edilebilir nitelikte olabilir. Bu nedenle özellikle çok sayıda alt gruptan oluşan sınıfları ihtiva eden başvurular için marka uzmanlarının ağır iş yükü düşünüldüğünde sağlıklı bir inceleme yapılması hayli güç olmaktadır.

Bahse konu uygulama özellikle benzerlik incelemesinde ciddi problemlere neden olmaktadır. Bilindiği gibi 556 sayılı KHK’nın 8/1 maddesi çerçevesinde yapılan karıştırılma ihtimali incelemesinde ele alınması gereken temel unsurlardan biri başvuruya konu markanın eşya listesinde yer alan mal veya hizmetler ile itiraza gerekçe olarak gösterilen marka/markaların eşya listesinde yer alan mal veya hizmetler arasındaki benzerliktir. Mal veya hizmetlere hem başvuruda hem de itiraza gerekçe marka/markalarda blok halinde yer verilmesi sağlıklı bir benzerlik değerlendirmesini neredeyse imkansız kılmaktadır. Şöyle ki; başvuruda ihtiyaç duyulan bir ya da birkaç mal veya hizmete yer verilmesi yerine onlarca mal veya hizmetin bulunduğu tüm sınıfa yer verilmesi durumunda, tüm bu mal veya hizmetler ile aynı şekilde başvurusu yapılmış olan itiraz gerekçesi marka/markaların kapsadığı onlarca mal veya hizmet arasındaki benzerliğin ele alınması gerekmektedir. Başvuruda ve itiraz gerekçesi marka/markalarda, birden çok mal veya hizmet sınıfının yer alması durumunda yüzlerce mal veya hizmet arasındaki benzerliğin incelenmesi gibi kısıtlı zaman içerisinde mümkün olmayan bir durumla karşılaşılmaktadır.

Enstitü için belirtilen inceleme zorlukları haliyle mahkemeler için de geçerlidir. Ancak hem Enstitü hem de mahkemeler için ortaya çıkan inceleme zorlukları bir yana, söz konusu uygulama büyük ölçüde mevcut ve potansiyel başvuru sahiplerine zarar vermektedir. 556 sayılı KHK’nın 7/1(b) ve 8/1 maddeleri incelemenin markaların ve mal/hizmetlerin benzerliği ile sınırlı tutulacağı yönündeki lafzı sebebiyle, ayrıca KHK’nın 14. maddesinin marka sahiplerine iştigal alanı ne olursa olsun tescil ettirmiş olduğu markayı eşya listesinde belirtilen mal ya da hizmetler için kullanması için 5 yıl süre tanıması nedeniyle muhtemelen piyasada birbiriyle hiç bir zaman ihtilaf içinde olmayacak markalar reddedilmektedir. 7/1(b) ve 8/1 maddeleri çerçevesinde yapılan incelemenin önemli bir bölümü ticaret unvanlarına bakıldığında, gerçekte ticaret alanında ihtilaf yaşaması olası görünmeyen kişilere ait marka başvuruları veya tescillere ilişkindir. Yani başvuru sahipleri, Enstitü ve mahkemeler ticari hayatın olağan akışında var olmayan “sanal ihtilaflar” için para, emek ve zaman harcamaktadır. Bunun ülkemiz için büyük bir kaynak israfı olduğu açıktır.

Ayrıca potansiyel başvuru sahipleri kullandıkları ya da kullanmayı planladıkları markanın aynısının veya benzerinin farklı sektörde faaliyet gösteren bir kişi tarafından tescil edilmiş olması sebebiyle başvuru yapmaya teşebbüs etmemektedir.

Belirtilen sorunların ortadan kaldırılması ya da minimize edilmesi için marka inceleme sistemimizde bazı değişiklikler yapılması yerinde olacaktır. Bunlardan biri çok sayıda ülkede olduğu gibi benzerlik incelemesini sadece nispi ret nedeni olarak ele alarak halen yürütülen re’sen benzerlik incelemesine son vermektir. Yapılması gereken bir diğer değişiklik ise Topluluk Marka Tüzüğü’nün 15. maddesinde belirtildiği gibi karıştırılma ihtimali incelemesinde itiraza gerekçe olarak gösterilen ve tescil tarihinden itibaren 5 yıl geçmiş markalar için kullanım şartının aranmasını gerektirecek yasal düzenlemenin yapılmasıdır.

Ülkemizde yasama değişiklikleri ile ilgili yapılan çalışmaların ve sürecin zorluğu, 7/1(b) maddesi üzerinde yapılan tartışmaların halen devam etmesi,  itiraza gerekçe olarak gösterilen markalar için kullanım şartı aranmasının Enstitü’nün zaten fazla olan iş yükünü artıracak olması sebebiyle söz konusu mevzuat değişikliklerinin yakın zamanda ele alınması mümkün görünmemektedir. Ayrıca 7/1(b) maddesi mevcudiyetini korurken itiraza gerekçe olarak gösterilen markalar için kullanım şartı aranmasını içeren bir düzenlemenin tek başına yapılması marka inceleme sistemimizde çok sınırlı bir düzelme sağlayacaktır.

Öte yandan Enstitü’nün ücret politikasında değişikliğe giderek başvuruları alt grup esasına göre ücretlendirmesi bir başka çözüm yolu olarak değerlendirilebilir. Yani Enstitü başvuru ücretini başvuruda yer alan mal veya hizmet sınıfının sayısına göre değil bu sınıfların altında yer alan alt grupların sayısına göre ücretlendirebilir. Bu değişiklik idari düzenlemenin daha kolay olması, Enstitü’nün çevrimiçi hizmetleri sayesinde kolayca uyum sağlanabilecek olması, ayrıca iş yükünün azalmasına katkı sağlayacak olması sebebiyle yukarıda zikredilen sorunların önüne geçilmesi için pratik bir çözüm olarak karşımıza çıkmaktadır.

Başvuruların alt grup esasına göre ücretlendirilmesi sonucunda başvuru sahipleri kullanmadıkları ya da kullanmayı planlamadıkları mal veya hizmetler için fazladan ücret ödemek istemeyeceği açıktır. Bu sayede marka inceleme sistemimiz daha sağlıklı işler bir yapıya kavuşacak ve birçok yapay ihtilaf ortadan kalkacaktır.

Ancak başvuruların alt grup esasına göre ücretlendirilmesi sadece yeni başvurular için geçerli olacağından mevcut başvurular ve tescilli markalar düşünüldüğünde yapılacak değişiklik ile sağlanacak katkı sınırlı olacaktır. Bu sorunun bertaraf edilmesi için şu anda olduğu gibi yenilemesi yapılacak tüm markalar için standart bir ücret talep edilmesi yerine markaların eşya listelerinde yer alan alt grup sayısına göre marka yenileme ücretinin hesaplanması isabetli olacaktır. Ayrıca geniş eşya listesine sahip tescilli markaların daha geniş bir korumadan faydalandığı açık olup bu markalar için daha fazla yenileme ücreti talep edilmesi hakkaniyete uygun olacaktır. Kaldı ki tescilli marka sahipleri genel olarak sadece kullandıkları mal veya hizmetler için yenileme yapmak isteyecek olup yapılacak düzenlemenin içeriğine göre marka sahiplerinin karşı karşıya kalacakları yenileme ücretinde bir artış olmayabilecektir.

Sonuç olarak, marka başvuruları ve yenilemeleri sırasında alınacak ücretin alt grup esasına göre hesaplanması başvuru sahiplerinin ve Enstitü’nün kolay uyum sağlayabileceği pratik bir çözüm olup bu sayede başvuru sahiplerinin önündeki birçok engelin ortadan kalkmasının yanı sıra Enstitü’nün ve mahkemelerin karşı karşıya kalacakları ihtilaflı dosya sayısında ciddi oranda düşüş gerçekleşecek, marka başvuruları ve tescilli markalar üzerinde daha sağlıklı değerlendirme yapılabilecektir.

Yazının başında belirtildiği gibi bu yazının amacı marka başvurularında mal/hizmet belirlenmesi sırasında başvurulan “kopyala-yapıştır” yönteminin yarattığı sorunlara dikkat çekmek ve ortaya konan “alt grup esasına göre ücretlendirme” önerisini tartışmaya açmaktır. Yazı hakkında siteye yapacağınız her yorum ve bekirguven@yahoo.com e-posta adresine gönderilecek her türlü çekince, eleştiri ve katkınız memnuniyetle karşılanacaktır.

Bekir GÜVEN

Marka Uzmanı – Türk Patent Enstitüsü

bekirguven@yahoo.com

Almanya’da “PINAR SOSİS” Markası EGETÜRK’ün! Alman Federal Yüksek Mahkemesi, 17 Kasım 2014 Tarihli Kararı İle “PINAR SOSİS” Markasını Tartışıyor.

egenturk_pinar

Ülkemizde “PINAR” markasının süt ve süt ürünleri olduğu kadar sosisler için de tanınmışlığı malum.  “PINAR SOSİS” markası Almanya’da, orada yaşayan Türkler arasında çok tanınmış bir firma tarafından da, uzun yıllardır sosisler için kullanılmaktadır. Sosiste “PINAR” markası konusunda oluşan bu ihtilaf, bir “marka iptal davası” kapsamında Alman mahkemelerince tartışılmıştır. Yargılama sonunda ihtilaf, Alman Federal Yüksek Mahkemesi’nce 17 Kasım 2014 tarihinde aşağıdaki gibi, Türkiye’deki “PINAR” markası için üzücü olacak şekilde karara bağlanmıştır.

Kararın Almanca metnine http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=84974d8c485f4c549aaffa6f7b2f7723&nr=70981&pos=3&anz=333 bağlantısından ulaşabilirsiniz.

1975 yılından bu yana Türkiye’de süt ve süt ürünlerini üreten tanınmış “PINAR” markasının sahibi Holding bünyesindeki üç firma tarafından Almanya’da açılan bu yazı konusu davanın nedeni: 1960’lı yılların sonundan beri, genellikle Almanya’da yaşayan Türklerin tercih ettiği sığır etinden mamul et ürünleri üreten EGETÜRK Wurst- und Fleischwarenfabrikation GmbH & Co. KG (“EGETÜRK”) firmasının ürün paketlerinde, “PINAR” ve SOSİS” ibarelerinin de yer aldığı bir etiket kullanmasıdır.

Açılan bu davada ilk derece mahkemesi ilk olarak, “PINAR” kelimesinin Türkçe dilinde “kaynak” anlamına geldiğini ve aynı zamanda bir “kadın ismi” olduğunu belirtmiştir. “SOSİS” kelimesinin de Almanca karşılığına “Würstchen” olarak yer vermiştir.

EGETÜRK adına Alman Patent Ofisi’nde “PINAR” tek başına kelime markası olarak, 22 Ocak 1986’dan itibaren et ve et ürünleri için 1087001 sayı ile tescillidir.

PINAR

EGETÜRK 1990 yılından bu yana da ürettiği sosis kutularında, “PINAR” markasını şöyle bir etikette kullanmaktadır:

egenturk_pinar

Davacılar, markanın tescil edildiği şekilden farklı olarak kullanıldığı iddiası ile Alman “PINAR” markasının iptaline karar verilmesi ve sicilden terkini için Alman Marka Kanunu’nun 49/1 ve 55/1,2 maddelerine dayanarak dava açmıştır. Buna karşılık EGETÜRK dava konusu markanın kullanımının haklı nedene dayandığını, tescil edildiği şekilden esaslı değişiklik olmadan kullanıldığını ve bu nedenle tescil koruması kapsamında olduğunu iddia etmiştir. Alman Marka Kanunu’nun 49. maddesi; markanın tescil edildiği şekilde 5 yıl süreyle kullanılmaması sebebiyle iptal talebini düzenlemekte olup, lafzı ve düzenleniş tarzı itibari ile 556 sayılı KHK’nın 14. maddesine çok benzerdir.

İlk derece mahkemesi, EGETÜRK tarafından “PINAR” markasının dava konusu etiketteki gibi kullanılmasını haklı kullanım kapsamında bulmuş ve davayı reddetmiştir. İlk derece mahkemesine göre, dava konusu marka kompozisyonu içindeki “PINAR” markası, tescil edildiği şekildeki ayırt ediciliğini korumaktadır. Keza bu ürünün satıldığı Türk marketlerine gelen ve genellikle Türkçe konuşan tüketiciler “PINAR” kelimesinin birlikte kullanıldığı “SOSİS” ibaresinin, kutunun içindeki ürünü tanımladığını bilmektedir.

Söz konusu mahkeme kararı Davacılar tarafından bir üst mahkemede temyiz edilmiştir. Üst mahkemede de aynı kararın verilmesi üzerine dava, Federal Yüksek Mahkeme’ye taşınmıştır.

Federal Yüksek Mahkemesi’ne göre, ilk derece mahkemesinin “PINAR” markasının marka kompozisyonu içinde ayırt edici karakterinin değişmediğine yönelik tespiti yerindedir.  Alman Marka Kanunu’nun 26/3 maddesine göre markanın tescil edildiği şekildeki ayırt ediciliğinde esaslı değişiklik yapılmadan kullanımı halinde, o markanın haklı kullanımından söz edilir ve marka tescil korumasından yararlanmaya devam eder. Zira bu durumda marka, koruma ile amaçlanan ana fonksiyonunu tüketiciler arasında yerine getirmeye devam eder. Uygulamada kelime markalarının, tek başına kullanılmaktan ziyade tasarımsal veya renk olarak değişikliklere uğrayabildiği ya da diğer unsurlarla birlikte kullanıldığı sıklıkla görülmektedir. Bu durumlarda bu ek unsurların markanın ayırt edici karakterini değiştirip değiştirmediği ya da tescilli markanın ana fonksiyonunu yerine getirmeye devam edip etmediği sorgulanmalıdır. Somut olayda da etiketin orta ve görülür kısmında yer alan “PINAR” markasına eşlik eden diğer tüm unsurlar, “PINAR” markasının ayırt ediciliğini tüketiciler açısından değiştirmemektedir.

Mahkeme bir sonraki aşamada “PINAR” markasının “SOSİS” kelimesi ile birlikte kullanımının, ayırt ediciliğine etkisini incelemeye geçmiştir. Mahkeme’ye göre iki farklı kelimeden oluşan marka kompozisyonunda tüketiciler kimi zaman iki kelimeyi bir bütün olarak algılar, kimi zaman ise tam tersi bu iki farklı ibareyi ayrı ayrı algılar. Bu son durumda hem ana marka hem de ona eşlik eden diğer kelimenin marka fonksiyonunu, ürünün menşeini belirtme görevini yerine getirdiği kabul edilir ve haklı kullanım kapsamına girer. Bu durum genellikle seri markanın kullanıldığı veya bahse konu kelimelerin tanınmış bir işletmeye işaret ettiği durumlarda görülmektedir.

İlk derece mahkemesine göre marka kompozisyonu içinde tam ortada, ayrı satırda ve “PINAR” markasına göre daha küçük puntolar ama aynı yazı karakteri ile yer alan “SOSiS” ibaresi ile “PINAR” markası, görsel ve bölgesel olarak bir bütünlük arz etmektedir. İlk derece mahkemesinin bu tespiti bir üst mahkeme olan bölge mahkemesinde ise farklı şekilde ele alınmıştır. Üst mahkemeye göre “PINAR” ve “SOSİS” kelimeleri bir araya gelerek yeni bir marka oluşturmamaktadır. Markanın hitap ettiği ortalama tüketiciler, “SOSİS” ibaresinin kutunun içindeki ürünü tanımladığını bilmektedir ve bu itibarla “PINAR” markası tek başına ayırt ediciliğini korumaktadır. Federal Yüksek Mahkemesi de bu tespite katılmıştır. Yüksek Mahkeme’ye göre ürünün niteliğini, türünü belirten tanımlayıcı ibarelerin ana marka ile birlikte kullanılması halinde de, ana markanın ayırt ediciliğine zarar gelmediği ve bu kullanımın tescil ile koruma kapsamındaki haklı kullanım olduğu kabul edilir. Keza ana markaya eşlik eden tanımlayıcı ibarelerin tek başına marka olma özelliği taşımadığı hatırlatılmıştır.

Yüksek Mahkeme bu noktada istisnai bir duruma dikkat çekmiştir: Bir markanın içerdiği ürünün farklı diller konuşan ve farklı algıya sahip tüketicilere hitap etmesi halinde, “ortalama bilgi sahibi ve dikkat seviyesine sahip tüketici” kriteri konusunda nasıl değerlendirme yapılacaktır?

Üst mahkemeye göre dava konusu ürün, Almanya’da yaşayan tüm potansiyel sosis tüketicilerine hitap etmemektedir. EGETÜRK’ün sunduğu delillerden anlaşıldığına göre, dava konusu ürün %80 Türk marketlerine satılmaktadır. Yine dosyaya sunulan tüketici anketlerine göre Türk marketlerine giden tüketicilerin %51,4’ü Türkçe konuşmaktadır. Dolayısıyla Türkçe bilen ortalama tüketiciler açısından “SOSİS” kelimesi kutunun içindeki ürün için tanımlayıcı bir ibaredir. “SOSİS” ibaresinin, “PINAR” markası ile birlikte kullanılması özgün yeni bir marka yaratmayacağından, “PINAR” markasının marka olarak ayırt edici karakteri zedelenmemiştir.

Federal Yüksek Mahkemesi, üst mahkemenin bu tespitini daha önceki içtihatlarına uygun bulmuştur. Örnek içtihat olarak gösterdiği “Duff Beer” kararındaki hususlara da işaret ederek, dava konusu ürünün onlarca yıldır Türk damak tadına uygun olarak üretilen, özellikle Türk marketlerinde Türk tüketicilere sunulan sosisler olduğunun kabulünden hareketle, bu durumun “her zaman değiştirilebilmesi mümkün olan” bir reklam veya pazarlama strateji olmadığını belirtmiştir. Dolayısıyla Federal Temyiz Mahkemesi’ne göre, üst mahkemenin kriter olarak belirlediği “Türkçe konuşan” ortalama tüketiciler açısından “PINAR” markasına eşlik eden “SOSİS” kelimesinin tanımlayıcı olduğu, iki kelimenin bir araya gelmesinin yeni bir marka yaratmayacağı yönündeki tespitleri yerindedir. 

Alman Federal Yüksek Mahkemesi, tüm bu nedenlerle kararın bozulması için neden bulunmadığından Davacıların temyiz başvurusunu reddetmiştir.

Sanıyorum bu dava, bir hükümsüzlük davası yerine bir iptal davası olarak açılmak zorundaydı. Zira EGETÜRK adına tescilli “PINAR” markasının “SOSİS” kelimesi ile birlikte “PINAR SOSİS” olarak kullanılması, yukarıda tartışıldığı gibi her ne kadar haklı/tescil ile koruma altında olan bir kullanım olduğundan, marka iptal nedeni olamayacağına karar verilmiş olsa da, Türkiye’de tanınmış “PINAR SOSİS” markasının Almanya’da yaşayan Türkler açısından bir “karıştırılma ihtimali” yaratıp yaratmayacağının tartışılmamış olmasını ilginç buluyorum.

Zira Avrupa Birliği’nin resmi dilleri dışında olsa bile, Birlik içinde yaşayan ve farklı dil konuşan tüketicilerin bir kesimi için dahi mevcut olan karıştırılma ihtimali de, hükümsüzlük davalarında Birlik üyesi ülkelerince dikkate alınması gereken bir olgudur.[1] Bu davanın bir hükümsüzlük davası yerine, daha zayıf argümanlara dayalı bir iptal davası olarak açılmasının bir nedeni (zamanaşımı veya Almanya’da tescilli EGETÜRK’ün “PINAR” markasının da Türkler arasındaki tanınmışlığı vb. gibi) olsa gerek diye tahmin ediyorum. Aksi takdirde “PINAR” markasının yer aldığı bu marka kompozisyonu açısından, mutlaka “karıştırılma ihtimali” nedeniyle bir hükümsüzlük iddiasının da mahkeme huzurunda tartışılması gerekirdi diye düşünüyorum.

Gülcan Tutkun Berk

Eylül, 2015

gulcan@gulcantutkun.av.tr

 

Dipnot:

[1] Bu tespitin yapıldığı karar, IPR Gezgini’nde yayınlanan daha önceki tarihli bir yazımızda ele alınmış olup, bu yazıya okuyucularımız http://iprgezgini.org/2015/06/29/birligin-resmi-dilleri-disinda-kelimeler-iceren-topluluk-markalarinda-karistirilma-ihtimali-degerlendirmesi-nasil-yapilir-genel-mahkeme-25-haziran-2015-tarihli-karari-ile-arapca-topluluk-markalari-ha/  bağlantısından ulaşabilirler.

Avrupa’da Markaların Kullanılmamasından ve Mal ve Hizmet Listelerinin Genişliğinden Kaynaklanan Sorunlar – Birleşik Krallık Fikri Mülkiyet Ofisi Raporu

cluttering

Kullanılmayan veya kullanılması olası olmayan mal ve/veya hizmetler için marka tescil ettirmek suretiyle, marka sicilini kullanılmayan mal ve hizmetlerle dolu bir çöplüğe dönüştürme pratiği ülkemizde yerleşik hale gelmiştir. Bu tip kullanılmayan markalar, sonraki dönemlerde iyi niyetli üçüncü kişilerin yeni marka tescil başvurularının reddedilmesine gerekçe teşkil ederek, ilana itirazlara gerekçe gösterilip gereksiz iş hacmi yaratarak ve kullanılmama nedeniyle hükümsüzlük davalarına konu olup mahkemelerin iş yükünü artırarak, her aşamada sorunlara ve verim kaybına neden olmaktadır.

Kullanılmayan mal ve hizmetlerin tescili sonrasında yaşanan problemler, sadece Türkiye’ye özgü değildir. Problem Avrupa’da da yaşanmaktadır ve sorunun nedenlerinin tespitinin yanısıra, çözüm olarak geliştirilecek stratejiler de tartışılmaktadır. Problemin en net biçimde tanımlandığı ve tartışıldığı sayısal verilere dayalı rapor, 25 Ağustos 2015 tarihinde Birleşik Krallık Fikri Mülkiyet Ofisi (UKIPO) tarafından yayınlanmıştır. “Avrupa’da Markaların Yığılması ve Kullanılmaması (Cluttering and Non-use of Trade Marks in Europe)” başlığını taşıyan rapora https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/455252/TM-cluttering-report.pdf bağlantısından erişim mümkündür. UKIPO raporu, Georg von Graevenitz, Richard Ashmead ve Christine Greenhalgh isimli alan uzmanlarına (akademisyen ve marka vekili) hazırlatmıştır. Soruna ilişkin nedenlerin, yasal çerçevenin, niceliksel – niteliksel verilerin ve tespitlerin ve vekil görüşlerinin yer aldığı rapor kanaatimizce örnek bir çalışma niteliğindedir ve dikkatle değerlendirilmesi yerinde olacaktır.

Raporda yer alan tespitleri ve sonuçları burada özetlemek yerine raporu öncelikle okuyucularımızın inceleyip değerlendirmesini tercih ediyor ve ulaştıkları sonuçları zihinlerinde Türkiye’ye de uyarlamalarını umuyoruz.

Ülkemizde, aynı problemin dramatik boyutlara ulaştığı ve marka incelemesinin büyük oranda, “hiç kullanılmayacak malları / hizmetleri içeren markalara karşı, hiç kullanılmayan malları / hizmetleri içeren markalarca yapılan itirazları değerlendirme” şeklinde bir hayali oyununa dönüşmekte olduğu ortadadır. Bu haliyle, 12. sınıf için marka tescil başvurusu yapan her başvuru sahibinin hava taşıtlarını, trenleri, 9. sınıfta başvuru yapan her kişinin bilgisayarları tescil ettirdiği, ancak gerçek yaşamda böyle markaların var olmadığı ülkemizde, konu hakkında bazı tedbirlerin alınması gerektiği açıktır. Şöyle ki, vardığımız noktada fantezi dünyalarda geçen TV dizilerinin gerçeklikle bağlantısı, Türkiye’deki marka tescil başvurularının mal listesi kapsamlarının gerçeklikle bağlantısıyla neredeyse eşit durumdadır.

Gerçeklikle bağlantısını yitirmiş temsili marka uzmanı.
Gerçeklikle bağlantısını yitirmiş temsili marka uzmanı.

 

Marka tescil başvurusu hazırlayıp müşterilerini yönlendiren marka vekili ve avukat okuyucularımızın konuyu gerçeklik ve gerçekçi kullanım niyeti perspektiflerinden değerlendirip, aşağıda yorumlar bölümünde görüşlerini paylaşmalarından IPR Gezgini memnuniyet duyacaktır.

Önder Erol Ünsal

Ağustos 2015

unsalonderol@gmail.com

 

ABD Federal Temyiz Mahkemesi 19 Ağustos 2015 Tarihli Kararında Jack Wolfskin’in Pençe İzi Markasını Tartışıyor.

Ayırt ediciliği düşük, zayıf markaların koruma kapsamının diğer markalara göre daha dar olması gerektiği konusu, ülkemizde de son birkaç yıldır tartışılan konulardan birisidir. Bu yazı konusu ABD Federal Temyiz Mahkemesi 19 Ağustos 2015 tarihli kararında, Jack Wolfskin firmasının pençe izi başvurusunu “zayıf marka” olarak kabul etmiştir. Bu kararda Mahkeme; bir yandan pençe izini zayıf marka olarak belirlerken, bir yandan da sektörde pek çok pençe izi markası kullanıldığından tüketicilerin bu markaları birbirinden ayırt etme kabiliyetine sahip oldukları, bu nedenle pençe izi üzerinden yapılan benzerlik değerlendirmesi sonucunda karıştırılma ihtimali olmadığına hükmetmiştir.  Kararın, bir markanın zayıf marka olarak belirlenmesi hususunda ABD Mahkemesi’nin bakış açısını yansıtması anlamında ilginç olduğu kanaatindeyim.

Kararın İngilizce metnine http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/14-1789.Opinion.8-17-2015.1.PDF bağlantısından ulaşabilirsiniz.

Dosyanın, Federal Temyiz Mahkemesi önüne gelmeden önceki aşamaları şu şekildedir:

  • 10 Eylül 2009 tarihinde Jack Wolfskin Ausrustung Fur Draussen GmbH & Co. KGAA (“Jack Wolfskin”) şirketi ABD Patent ve Marka Ofisi’ne (“USTPO“) pençe izi logosundan oluşan

Wolfskin_resim

markasının tescili için başvuruda bulunmuştur. Başvuru 9, 18, 22 ve 25. sınıftaki mallar için yapılmıştır.

  • New Millennium Sports, S.L.U. (“New Millennium”) başvuruya, adına daha önceden 4 Ekim 1994 tarihinde aynı sınıftaki mallar için tescilli

kelme_resim1

markasını dayanak göstererek, 25. sınıftaki mallar için karıştırılma ihtimali nedeniyle itiraz etmiştir.

  • Wolfskin buna karşılık, New Millennium tescilli markasının kullanılmadığı iddiası ile markanın iptalini talep etmiştir.
  • USTPO verdiği kararda, New Millennium’un itirazını kabul etmiş ve karıştırılma ihtimali iddiasını mevcut gördüğünden Wolfskin’in başvurusunu reddetmiştir. Diğer yandan ise New Millennium’un itiraz dayanağı tescilli markasını aralıksız ve markada esaslı değişiklik yapmadan kullandığını tespit ettiğinden, Wolfskin’in yaptığı marka iptal talebini reddetmiştir.

USTPO kararının iptali için Wolfskin, Federal Temyiz Mahkemesi’nde dava açmıştır.

Temyiz Mahkemesi öncelikle, Wolfskin’in marka iptal talebini değerlendirmiştir. Wolfskin’in iddiasına göre New Millennium, tescilli markasını tescil edildiği şekilden farklı olarak modifiye ederek, modern versiyonda kullanmıştır. Bu nedenle markanın iptali gerekmektedir. New Millennium bu iddiaya itiraz etmeyerek, markayı 2004 yılından bu yana tescil edildiği şekilde kullanmadığını kabul etmiştir. Ancak New Millennium, markanın iki versiyonu arasında, yani tescil edildiği versiyon ile kullanıldığı modernize versiyon arasında, çok ufak farklılık olduğu şeklinde savunma yapmıştır.

Mahkeme, somut olayda uygulamada “tacking” olarak adlandırılan durumun mevcut olduğunu, bu duruma göre marka sahipleri bazen markalarının tescil edildiği şekilden farklı olarak modern/modifiye edilmiş versiyonda kullanmayı tercih edebildikleri tespitini yapmıştır. “Tacking” yapılması durumunda söz konusu olan değişiklik, marka sahibinin ya bir iptal davası ile ya da öncelik hakkının kullanımının engellenmesi ile karşılaşmasına neden olabilir. Mahkeme’ye göre bu durumlarda marka sahibi modern versiyon üzerinde de tescilli markadan dolayı sahip olduğu hakları muhafaza etmektedir. Zira bu halde, iki markanın “tüketiciler üzerinde aynı ve devam eden ticari etkiyi” yarattığından yasal olarak eşit olduğu; modifiye edilmiş/modernize versiyonun eski tescilli halinden “esaslı” bir farklılık taşımadığı, ayırt edici karakterini değiştirmediği ve marka sahibinin esasen halen eski markayı kullanmaya devam ettiği kabul edilmiştir.

Mahkeme, iki marka kullanımı arasında esaslı değişiklik olup olmadığının tespitinde, bu markaların “tüketiciler üzerinde aynı ticari etkiyi yaratıp yaratmadığı” sorusuna işaret etmiştir. Şayet yapılan esaslı değişiklik, yeni bir marka yaratmıyorsa ya da tüketiciler üzerindeki temel ve bütünsel ticari etkiyi değiştirmiyorsa marka iptali için bir neden bulunmadığı kabul edilir.

Mahkeme bu bilgiler ışığında New Millennium’un markasını incelemeye geçmiştir. New Millennium tescilli markası, solda KELME sağda ise pençe izinden oluşan bileşik bir markadır.  kelme_resim1

Yukarıda belirtildiği üzere New Millennium 2004 yılından bu yana markayı bu haliyle kullanmadığını kabul etmiştir.

2004 yılından bu yana New Millennium markayı aşağıdaki gibi modifiye ederek kullanmıştır.

kelme_resim2

Görüldüğü üzere markalardaki kelime ve şekil ana unsurları değişmemiştir. Değişiklik sadece KELME kelimesinin yazım karakterine ve pençe izinin karakterize ediliş tarzına ilişkindir. Bu nedenle Mahkeme USTPO’nun değişikliğin çok ufak olduğuna, bu değişikliklerin tüketiciler üzerindeki temel ticari etkiyi etkilemediğine ilişkin tespitlerine katılmıştır.

Wolfskin’in pençeye tırnakların eklenmesinin şekli değiştirdiği iddiası ise, bu tırnakların mevcut şeklin çok küçük bir parçası olması, şekli değiştirmemesi ve tırnakların genellikle pençeye eşlik edebileceğine yönelik genel kanı sebebiyle kabul edilmemiştir. Diğer yandan KELME kelimesinin yazım şeklinin değiştirilmesinin de tüketiciler üzerindeki ticari etkiyi etkilemeyeceği tespit edilmiştir. Tüm bu nedenlerle New Millennium markasının iptal edilmesi için yeterli neden bulunmadığına ve USTPO kararının bu kısmını yerinde olduğuna hükmedilmiştir.

Mahkeme bir sonraki aşamada New Millennium’un itirazı üzerine verilen karıştırılma ihtimali kararının değerlendirmesine geçmiştir. USTPO’ya göre iki marka arasında, içerdikleri mallar, dağıtım kanalları, tüketicileri, satış/sunuluş koşulları açısından benzerlik olduğundan karıştırılma ihtimali mevcuttur. Ancak Wolfskin temyiz başvurusunda, USTPO’nun karıştırılma ihtimali sonucuna yanlış şekilde vardığını; iki önemli hususun ispatının göz ardı ettiğini iddia etmiştir. Buna göre;  (1) markalar arasındaki benzerlik ve (2) piyasada benzer şekil ve içerikte üçüncü kişiler tarafından kullanılan benzer markalar hususları dikkate alınmamıştır. Mahkeme bu iki husus açısından somut olayı tekrar ele almıştır.

Mahkeme’ye göre benzerlik değerlendirmesinde iki marka arasındaki bütünsel anlamda görsel, işitsel, anlam benzerlikleri ile bu benzerliklerin tüketiciler üzerindeki ticari etkisi dikkate alınmalıdır. Bu değerlendirme mutlaka “bütünsel” olarak yapılmalı, bileşik markada markanın ayrıntıları üzerinden değerlendirme yapılmamalıdır.  Mahkeme, daha önceki kararlarına işaret ederek bileşik markalarda kelime unsurunun marka işlevini yerine getirme yani markanın içerdiği malın veya hizmetin hangi işletmeden kaynaklandığını gösterme işlevi açısından daha ön planda olduğunu hatırlatmıştır. Genel prensip bu olmakla beraber, elbette her somut olay kendine başına değerlendirilmelidir. Zira bazı hallerde bileşik marka içinde kelime unsuruna daha az ya da daha fazla önem verildiği de görülmüştür.

Wolfskin’in iddiasına göre New Millennium’un markası KELME kelime ve pençe işaretinden oluşmasına rağmen, USTPO benzerlik değerlendirmesi yaparken pençeye çok fazla önem atfetmiş ve kelime unsurunun marka bütünlüğündeki önemini küçümsemiştir. USTPO’ya göre KELME kelimesi iki marka arasında ortak unsur olmadığından ve dolayısıyla iki markanın oluşturduğu ticari etki bakımından ayırt edici karaktere sahip olmadığından değerlendirme sadece pençe izi bakımından yapılmıştır. USTPO bu bakış açısını desteklemek amacıyla; “giysi sektöründe bileşik marka kullanan şirketlerin genellikle kelime unsurlarını kullanmadan logolarını tek başına kullandıkları” şeklinde görüşüne dayanmıştır. Bu nedenle USTPO, tüketicilerin Wolfskin markasını gördüklerinde, kelime unsuru olmaksızın New Millennium markasının kullanıldığı şeklinde bir algıya sahip olacakları görüşündedir. Bu durum ise karıştırılma ihtimali yaratacaktır.

Mahkeme bu noktada Wolfskin iddiasına katılarak, USTPO’nun bileşik markadaki KELME unsurunun varlığını yeterli suretle değerlendirmediği kanaatine varmıştır. Mahkeme’ye göre USTPO markaların “bütünsel” değerlendirmesi açısından hataya düşmüştür. Mahkeme USTPO’nın bileşik marka sahibi işletmelerin markalarını kısaltarak sadece logolarını kullandıkları şeklinde bir ticari alışkanlıkları olduğu görüşüne de katılmamıştır. Kaldı ki somut olayda New Millennium markasının bu şekilde kısaltılarak kullanıldığı olgusu da ispattan yoksundur. Dosyaya sunulan belgelerden, New Millennium markasındaki pençe izinin tek başına marka olarak kullanıldığının ispatı sonucuna varılamaz. Keza pençe izinin tek başına kullanıldığına ilişkin olarak sunulan örnek ayakkabı kutularının bazılarının yan taraflarında, bazılarının ise ön ve arka taraflarında KELME kelimesinin yer aldığı görülmüştür. Dolayısıyla bu örneklerden yola çıkarak, pençe izinin New Millennium tarafından markanın içerdiği malları işaret etmek üzere tek başına kullanıldığının kabulü ve bu suretle USTPO’nun somut olayda kelime unsurunun önemsenmemesi gerektiğine ilişkin tespiti savunulamaz.  Bu nedenle Mahkeme’ye göre ispatlanamayan bu benzerlik değerlendirmesinden yola çıkarak verilen karıştırılma ihtimali kararı yerinde değildir.

Mahkeme son aşamada, dava konusu pençe izinin üçüncü kişiler tarafından sıklıkla kullanıldığı ve zayıf marka olduğuna ilişkin iddiayı incelemeye geçmiştir. Daha önce verilen kararlara göre; bir markanın veya benzerinin üçüncü kişiler tarafından benzer mallar için kullanılma sıklığı zayıf marka olgusunun tespiti ile ilişkili olup, daha dar bir korunma kapsamını gündeme getirebilir. Bu iddia kapsamında Wolfskin pençe izinin giysiler için üçüncü kişiler tarafından tescil edildiğine ve kullanıldığına ilişkin pek çok örnek sunmuştur. Ancak USTPO üçüncü kişilerin tescil örneklerine, “tescilin markanın kullanıma dair delil teşkil etmeyeceği” gerekçesi ile fazla önem atfetmemiştir. Mahkeme’ye göre USTPO, bu tescillerin “markanın kullanıldığına dair ikinci derecede delil olabilme olgusunu” aşırı derecede küçümsemiştir. Oysa Wolfskin’i sunduğu pek çok örnekte, pençe izinin firmaların ürettiği giysilerden daha çok üniversite, kolej ve onların spor takımlarının kıyafetlerini tanımladığı görülmüştür. Yine sunulan bir kısım delillerden pek çok pençe izi markasının özellikle internet üzerinden yapılan giysi satışlarında kullanıldığı tespit edilmiştir. Mahkeme bu delillerin USTPO tarafından yeterince önemsenmediği, üçüncü kişiler tarafından yapılan tescillerin markanın kullanıldığına dair bir “delil başlangıcı” olarak dikkate alınmadığı kanaatine varmıştır.

Mahkeme üçüncü kişiler tarafından pençe izinin marka olarak kullanıldığına dair yeterli delil olduğu tespitinin ardından, “benzer markanın benzer mallar için kullanılmasının markayı zayıf marka kategorisine sokmakla beraber, bu durumun tüketicilerin kolaylıkla markaları birbirinden ayırabildiklerini gösterdiği” tespitini yapmıştır. Somut olayda da Mahkeme Wolfskin tarafından sunulan delillerden, pençe izinin giysiler için sıklıkla kullanılan bir marka olduğu kanaatine varmıştır. Delillerden tüketicilerin pek çok pençe izi markasını, dolayısıyla bu marka konusu ürünleri üreten üreticileri kolaylıkla ayırt edebildikleri de tespit edilmiştir. Hatta birbirine çok benzer pençe izi markalarının bile tüketiciler arasında karıştırılma ihtimali yaratmadığı da bu deliller ile ispat edilen hususlar arasındadır. Dolayısıyla Mahkeme USTPO’nun dava konusu olayla ilgili verdiği kararda bu delilleri ve bu delillerin işaret ettiği hususları dikkate almamasını yerinde bulmamıştır.

Sonuç olarak Mahkeme;

  • KELME kelimesinin New Millennium markasının esas unsuru olmasına rağmen sadece pençe izine odaklanarak verilen USTPO kararının yanlış olduğunu;
  • Başvurusu yapılan Wolfskin markasında, KELME kelimesi bulunmadığından iki marka arasında farklılık olduğunu;
  • Bu farklılığın üçüncü kişilerce pençe izinin giysilerde sıklıkla kullanıldığının ispatı ile desteklendiğini;
  • Bu ispat nedeniyle New Millennium markasındaki pençe izinin zayıf marka olarak kabulünü

tespit etmiştir. Tüm bu tespitler nedeniyle, Mahkeme USTPO’nun kararının bu kısmını yerinde bulmamış ve Wolfskin markasının tüketiciler nezdinde karışıklık ihtimali oluşturmayacağına hükmetmiştir.

Zayıf markaların daha dar koruma kapsamından yararlanması gerektiği olgusundan hareketle, Wolfskin iki marka arasındaki ortak olan pençe izinin bu kapsamda olduğunu ispatlayarak doğru bir strateji izlemiş ve iki pençe izi kanaatimce benzer olmasına rağmen USTPO’nun karışıklık ihtimali olduğu kararını iptal ettirmeyi başarmıştır. Ancak madalyonun diğer tarafı Wolfskin’i gelecekte zor duruma düşürebilir. Zira Wolfskin artık USTPO’ya göre “tescilli bir zayıf marka sahibidir”. Yani artık benzer pençe izi başvuruları karşısında “daha dar” bir koruma şemsiyesi altındadır. Bu davada zayıf marka olgusu lehine kullanmasına rağmen, benzer pençe izi başvuruları karşısında nasıl bir strateji ile tescilli zayıf markasını koruyacağını açıkçası merak ediyorum.

Gülcan Tutkun Berk

Ağustos, 2015

gulcan@gulcantutkun.av.tr

 

Tescilli Markanın Ayırt Edici Karakterini Değiştirmeden Farklı Unsurlarla Birlikte Kullanılması Halinde de Marka Kullanımından Bahsedilir. Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin 15 Temmuz 2015 Tarihli, Tescilli Markanın 5 yıl Süreyle Kullanılmaması İddiası İle Açılan İptal Davası Kararı/T‑215/13

Adalet Divanı Genel Mahkemesi 15 Temmuz 2015 tarihli aşağıdaki kararında, dava konusu markanın 5 yıl süreyle kullanılmadığı iddiası ile açılan iptal davası kapsamında markanın kullanılıp kullanılmadığı değerlendirmesine ek olarak, dava konusu markanın farklı unsurlarla birlikte kullanılması halinde de marka kullanımından bahsedilebileceği konusunda değerlendirme yapmıştır.

Bilindiği üzere, 556 sayılı KHK’nın 14/2 (a) maddesi bu konuda bir düzenleme içermekte ve tescilli markanın ayırt edici karakterini değiştirmeden farklı unsurlarla birlikte kullanılması halini “markayı kullanma” olarak kabul etmiştir. İşte bu yazı konusu karar, 556 sayılı KHK’nın 14/2 (a) maddesinde bahsedilen duruma güzel bir örnek teşkil ettiğinden okuyucularımızla paylaşmak istedim.

Kararın orijinal metnine okuyucularımız http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=165825&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=663155 bağlantısından ulaşabilirler.

Dava konusu olayın tarihçesi şu şekildedir:

  • 27 Kasım 2002 tarihinde Belçika merkezli Recticel SA (“Recticel“) topluluk markası tescili için

Rockwool_resim 2

logosu başvurusunda bulunmuştur. Başvuru 17. sınıftaki “yalıtım malzemeleri” ve 19. sınıfta her alan “metal olmayan inşaat malzemeleri” için yapılmıştır.

  • Başvuru 23 Haziran 2003 tarihli Bülten’de yayınlamıştır ve 6 Şubat 2004 tarihinde de tescil edilmiştir.
  • 9 Eylül 2010 tarihinde Almanya merkezli Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG şirketi (“Rockwool”) söz konusu şekil markasının 5 yıl süreyle kullanılmadığı gerekçesiyle Tüzüğün 51/1 (a) maddesi uyarınca marka iptali başvurusunda bulunmuştur.[1]
  • 30 Kasım 2011 tarihinde OHIM İtiraz Bölümü 19. sınıf için iptal başvurusunu kabul ederken, 17. sınıf için ise başvuruyu reddetmiştir.
  • 16 Ocak 2012 tarihinde Rockwool şirketi OHIM Temyiz Kurulu’na itiraz dosyalamıştır. Temyiz Kurulu 4 Şubat 2013 tarihli kararı ile itirazı reddetmiş ve İtiraz Bölümü’nün kararını onaylamıştır.

Rockwool şirketi, Recticel’in sunduğu belgelerin Tüzüğün 51/1 (a) maddesi anlamında markanın kullanımına ilişkin yeterli olmadığı iddiası ile Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nde dava açmıştır. Davacı’ya göre;

  • Recticel’in OHIM’e sunduğu reklam materyalleri ve faturalar marka kullanımının kapsamı için ispat değeri içermemektedir.
  • Bu belgelerden dava konusu markanın, ne tek başına ne de Recticel’in adına tescilli EUROFLOOR, EUROWALL, POWERDECK, POWERROOF, POWERLINE ve EUROTHANE markalarının ilk “o” harf içinde kullanıldığı anlaşılamamaktadır. Davacının bahsettiği birlikte kullanıma örnek şu şekildedir:

Rocwool_resim 1

  • Kaldı ki Davacı’ya göre dava konusu markanın diğer markaların ilk “o” harfi içinde kullanılması halinde dahi dava konusu markanın kullanıldığının ispatından söz edilemez.
  • Son olarak Davacı, dava konusu markanın Yunan alfabesindeki “lambda” harfi olduğunu, bu nedenle OHIM uygulamalarına göre harflerin ayırt edici karakterinin bulunmadığını, bu işaretin bahse konu malların ısı iletkenliğine ilişkin fiziksel karakterini belirttiğini iddia etmiştir.

Mahkeme’ye göre, bir markanın ana fonksiyonunu yerine getirecek şekilde kullanılması halinde, yani içerdiği malların ve hizmetlerin hangi işletmeden kaynaklandığını gösterme görevini yerini getirdiği halde,  o markanın kullanıldığından bahsedilebilir. Sadece tescilin sağladığı hakları muhafaza etmek için kullanım bu kapsama girmez.[2] Ayrıca bir markanın korunduğu bölgede aleni ve açıkça kullanılması, marka kullanımı kapsamında değerlendirilir.[3]

Marka kullanım şartlarının mevcut olup olmadığı değerlendirmesi yapılırken, markanın gerçek bir ticari kullanımının tespiti için markanın ilgili olduğu sektör, bu sektördeki payı, içerdiği malların ve hizmetlerin doğası, markanın kullanım sıklığı ve kapsamı gibi faktörlerin bir bütün olarak dikkate alınması gerekmektedir.  Değerlendirme işte tüm bu faktörlerin bir bütün olarak dikkate alınması neticesinde ortaya çıkmalıdır. Buna göre bazı haller, markanın içerdiği malların satış hacminin düşüklüğüne rağmen markanın kullanımının yoğun ve düzenli olduğunu sonucuna götürürken, bazı hallerde de tersi durum görülebilmektedir.[4]

Mahkeme’ye göre, marka kullanımına ilişkin Tüzüğün 51/1 (a) maddesi anlamında değerlendirme yapılırken sunulan delillerin her birinde yer, zaman, nitelik ve kapsam unsurlarının zorunlu olarak aynı anda mevcut olması aranmaz.[5] Bunun yanı sıra delillerin değerlendirilmesinde, her delilin “tek başına” ele alınması kullanımın varlığının ispatında yetersiz kalabilmektedir. Neticede marka kullanım ispatında ihtimaller ve olasılıklar dikkate alınmazken, markanın yeterli ve esaslı kullanımına dair somut ve objektif delillerin bir bütün olarak değerlendirilmesi aranmaktadır.

Bir markanın kullanımının tespitinde, markanın tescil edildiği haldeki ayırt ediciliği değiştirilmeden farklı unsurlarla birlikte kullanılması halinde de o markanın kullanımından bahsedilebilmektedir.[6] Bu tarz kullanım, markanın sektördeki pazarlamasının ve reklamının daha iyi yapılması için ihtiyaç kapsamında değerlendirilmektedir.[7] Markanın tescil edildiği haldeki ayırt ediciliğinin değişikliğe uğrayıp uğramadığı konusunda değerlendirme, her kullanım şekline, markanın o form içinde yer aldığı pozisyona, birlikte kullanıldığı diğer elementlerin yapısına ve o bütün içindeki pozisyonlarına göre farklılık gösterebilmektedir.[8] Her halükarda bu değerlendirmenin odak noktası, dava konusu olan markanın ayırt edici karakterini ve marka olarak asli görevini muhafaza edip etmediğidir.

Marka kullanım kapsamının belirlenmesinde, ilgili zaman aralığına ilişkin ticari veriler de dikkate alınması gereken diğer bir husustur. Bu kapsamda üretim, pazarlama, satış hacmi diğer tüm verilerle birlikte bir bütün olarak dikkate alınmalıdır. Bu değerlendirmede, markanın içerdiği mal veya hizmetin niteliği, sektörün yapısı ve markanın sektördeki payı mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Bazı durumlarda markanın sektördeki payı nedeniyle ufak çaplı kullanım dahi marka kullanımı tespiti için yeterli olabilmektedir. Bu durumda yani markanın ticari hacminin küçük olduğu durumlarda, markanın kullanımına ilişkin tüm tereddütlerin ortadan kalkması için marka sahibinden daha fazla ek delil sunması beklenmektedir.[9]

Yukarıda tüm değerlendirmeler ışığında Mahkeme, Temyiz Kurulu’nun 17. sınıftaki mallar için markanın kullanıldığı kararının yerinde olup olmadığını incelemeye başlamıştır. Öncelikle Mahkeme marka iptal talebinin değerlendirileceği 5 yıllık süreyi Tüzüğün 51/1 (a) maddesine dayanarak 9 Eylül 2005-8 Eylül 2010 olarak belirlemiştir.

Markanın kullanımına ilişkin olarak Recticel şirketi;

  • dava konusu markanın, EUROFLOOR, EUROWALL, POWERDECK, POWERROOF, EUROTHANE Bi-3 ve EUROTHANE G markalarının ilk “o” harfinde yer aldığı tarihsiz broşür (Ancak bu tarihsiz broşür 27 Nisan 2010 tarihli bir fatura ile desteklenmiştir);
  • çeşitli magazinlerden elde edilmiş tarihli ve tarihsiz (ancak faturalarla desteklenmiş) reklamlar;
  • EUROWALL, POWERDECK, POWERROOF ve EUROTHANE markalarının ilk “o” harflerinin içinde dava konusu markanın yer aldığı fuar stand fotoğrafları;
  • banner ve websayfa resimleri;
  • bağımsız denetleme şirketinin, dava konusu markanın yukarıda belirtilen diğer markalarla birlikte kullanılarak 2008, 2009 ve 2010 yıllarındaki satışından elde edilen ciroları gösteren raporu

sunmuştur.

Davacı tüm sunulan bu belgelerin ispat değerinin olmadığını, zira dava konusu markanın belirlenen zaman aralığında 17. sınıftaki kullanımını göstermediğini iddia etmiştir.

Mahkeme’ye göre ise Recticel tarafından sunulan tanıtım belgeleri, dava konusu markanın yukarıda belirtilen diğer markalarla birlikte kullanılarak dahi bir markadan beklenen ana fonksiyonu yani içerdiği ürünler için kaynak gösterme fonksiyonunu yerine getirdiğine karar vermiştir. Bazı tanıtım materyallerinde tarih olmasa dahi özellikle banner ve fuar resimlerinden bu kanaate ulaşıldığı, delillerin tek tek değil bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiği belirtilmiştir. Keza tarih olmayan belgeler, fatura delilleri ile desteklendiğinden bu belgelerin delil değeri konusundaki tereddüt bertaraf edilmiştir. Yine sunulan periyodik yayınlanan magazinlerde yer alan ilanlar, bir markanın marka olarak kullanıldığına karine teşkil etmektedir.[10] Kaldı ki sunulan diğer tüm belgeler olmasa dahi bağımsız denetleme şirketinin faturalara ve Recticel’in muhasebe kayıtlarına dayanan raporu, markanın belirlenen dönem için satışının küçük çaplı olmadığını göstermektedir ki, bu rapor bile tek başına bu sonuca varmak için yeterlidir.

Mahkeme’ye göre dava konusu markanın, diğer markaların ilk “o” içinde kullanılması markanın ayırt edici karakterini etkilememektedir. Dava konusu logo markasının, belirtilen diğer kelime markaları ile birlikte kullanılması markanın işitsel olarak ifade edilmek istenmesine binaen ticari bir ihtiyaç neticesinde ortaya çıkmıştır. Ancak bu durum dava konusu markanın kelime markası içindeki bağımsız duruşu nedeniyle tanınmışlığına ve ayırt ediciliğinin kaybolmasına neden olmamıştır.

Mahkeme’ye göre dava konusu marka, her ne kadar Yunan alfabesinde yer alan bir harf olsa da ve fizik dalında ısı yalıtkanlığını ifade etmek üzere kullanılsa da, kırmızı daire içinde beyaz yazılış şekli itibari ile ayırt edici karakteri haizdir. Ayrıca sunulan belgelerden dava konusu markanın zaman zaman tek başına, zaman zaman da diğer kelime markaları ile birlikte kullanıldığı da tespit edilmiştir.

Sonuç olarak Mahkeme açılan davayı reddetmiştir ve OHIM Temyiz Kurulu’nun dava konusu kararını yerinde bulmuştur.

Kanaatimce yukarıdaki kararda 2 önemli husus dikkat çekmektedir: İlki Mahkeme, farklı unsurlarla birlikte kullanılsa dahi markanın tüketiciler nezdinde asli işlevini yerine getirip getirmediğine odaklanmıştır. İkincisi ise marka kullanımı konusunda sunulan delilleri bir bütün olarak ele almış ve bu delillerin birbirini destekleyip desteklenmediğine bakarak bir sonuca ulaşmıştır.

Gülcan Tutkun Berk

Ağustos 2015

gulcan@gulcantutkun.av.tr

 

Dipnotlar:

[1] 207/2009 sayılı Tüzüğün 51/1 (a) maddesi metni: “ The rights of the proprietor of the Community trade mark shall be declared to be revoked on application to the Office or on the basis of a counterclaim in infringement proceedings: (a) if, within a continuous period of five years, the trade mark has not been put to genuine use in the Community in connection with the goods or services in respect of which it is registered, and there are no proper reasons for non-use; however, no person may claim that the proprietor’s rights in a Community trade mark should be revoked where, during the interval between expiry of the five-year period and filing of the application or counterclaim, genuine use of the trade mark has been started or resumed; the commencement or resumption of use within a period of three months preceding the filing of the application or counterclaim which began at the earliest on expiry of the continuous period of five years of non-use shall, however, be disregarded where preparations for the commencement or resumption occur only after the proprietor becomes aware that the application or counterclaim may be filed;”

[2] 11 Mart 2003 tarihli Ansul, C‑40/01 kararı

[3] 8 Temmuz 2004 tarihli Sunrider v OHIM — Espadafor Caba (VITAFRUIT), T‑203/02 kararı

[4] 8 Temmuz 2004 tarihli MFE Marienfelde v OHIM — Vétoquinol (HIPOVITON), T‑334/01 kararı

[5] 16 Kasım 2011 tarihli Buffalo Milke Automotive Polishing Products v OHIM — Werner & Mertz (BUFFALO MILKE Automotive Polishing Products), T‑308/06 kararı

[6] 25 Kasım 2012 tarihli Rintisch, C‑553/11, 8 Aralık 2005 tarihli Castellblanch v OHIM — Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T‑29/04 kararları

[7] 23 Şubat 2006 tarihli Il Ponte Finanziaria v OHIM — Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE), T‑194/03 kararı

[8] 24 Kasım 2005 tarihli GfK v OHIM — BUS (Online Bus), T‑135/04 ve 10 Haziran 2010 Atlas Transport v OHIM — Hartmann (ATLAS TRANSPORT), T‑482/08 kararı

[9] 18 Ocak 2011 tarihli Advance Magazine Publishers vOHIM — Capela & Irmãos (VOGUE), T‑382/08 kararı

[10] 5 Ekim 2010 tarihli Strategi Group v OHIM — RBI (STRATEGI), T‑92/09 kararı

Divan, Temyiz İncelemesinde Birliğin Üniter Yapısını Vurguluyor, C-445/12 P

Bilindiği üzere, Birlik müktesabatının uygulanması sırasında üye devletlerin ilgili başlığa ilişkin farklı ulusal düzenlemeleri işin içine girince gündeme gelen “uyumlulaştırma” süreci, Birliğin en zorlandığı konu olmaktadır. Marka Hukuku pratiğinde bu uyumlulaştırma konusu sıklıkla tartışılmaktadır. Adalet Divanı 12 Aralık 2013 tarihli kararında, temyiz inceleme kapsamında Birliğin üniter yapısına değinmiştir. Bu yazıda, Birlik dışındaki İsviçre’de kullanılan bir markanın Birlik üyesi Almanya’da “kullanılmış sayılması” konusunda ülkeler arasındaki ikili anlaşmalara dayanılmış olmasına rağmen, Divanın Birliğin üniter yapısı lehine verdiği hüküm ele alınmıştır.

Yazı konusu kararın orijinal metnine http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62012CJ0445&lang1=ga&type=TXT&ancre= bağlantısından ulaşabilirsiniz.

Temyiz aşamasına gelinceye kadarki süreç şöyledir:

  • 25 Ekim 2007 tarihinde İtalya’da kurulmuş Baskaya di Baskaya Alim e C. Sas (“Baskaya”) topluluk markası için başvuruda bulunmuştur. Başvurusu yapılan figüratif marka şu şekildedir:

baskaya 1

  • Başvuru Nice Sınıflandırması’nın 29. sınıftaki “Et ve et ürünleri, kurutulmuş meyve ve sebzeler, reçeller, yumurta ve süt ürünleri, yenilebilir bitkisel yağlar”, 30. sınıftaki “kahve, çay, kakao, şeker, pirinç, tuz, bal, un, tahıllar, ekmek, pasta, maya, kabartma tozu, hardal, sirke, soslar ve baharatlar, irmik, dondurma” ve 32. sınıftaki “biralar, maden suları ve gazlı içecekler, meyve suları, şuruplar” için yapılmıştır.  :
  • Başvuru 31 Mart 2008 tarihli Topluluk Marka Bülteni’nde yayınlanmıştır.
  • 30 Haziran 2008 tarihinde Rivella, başvuruya o tarihte yürürlükte olan 40/94 sayılı Tüzüğün 8/b maddesindeki (şu an yürürlükte olan 207/2009 sayılı Tüzüğün yine aynı numaralı maddesi) karıştırılma ihtimali gerekçesi ile itiraz dosyalamıştır. İtiraza dayanak olarak daha önceden 32. sınıftaki “biralar, maden suları ve gazlı içecekler, alkolsüz içecekler, şuruplar” için tescilli

baskaya 2

markası dayanak olarak gösterilmiştir.

  • Rivella bu itiraz kapsamında markasının İsviçre’de kullanıldığına ilişkin olarak belgeler sunmuş ve Almanya ile İsviçre arasındaki 1892 tarihli Anlaşmanın 5 maddesine[1] dayanarak İsviçre’deki kullanımın Almanya’da kullanım anlamına geldiği iddia etmiştir.
  • OHIM İtiraz Bölümü, 8 Şubat 2010 tarihli kararında önceki tescilli markanın sadece İsviçre’de kullanıldığının ispatlandığı gerekçesi ile itirazı reddetmiştir. Rivella’nın, Almanya ile İsviçre arasındaki 1892 tarihli ikili anlaşmaya dayanmasını kabul etmemiştir.
  • Rivella, 7 Nisan 2010 tarihinde OHIM Temyiz Kurulu’na tekrar itiraz etmiştir.
  • OHIM Temyiz Kurulu da, (i) Birlik içindeki ülkelerde önceki tescilli markanın kullanımının ispatlanamadığı, (ii) sunulan belgelerin sadece İsviçre’deki kullanıma işaret ettiği ve (iii) olaya ilişkin tek yasal çerçevenin de 207/2009 sayılı Tüzük olduğu gerekçesi ile itirazı reddetmiştir.
  • OHIM’deki itiraz aşamalarının tamamlanmasının ardından Rivella, 17 Mart 2011 Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nde dava açmıştır. Bu davada Rivella, özellikle İsviçre ve Almanya arasındaki ikili Anlaşmanın 5 maddesi gereği İsviçre’deki kullanımın ispatlanması halinde Almanya’daki kullanımın da ispat edildiğinin kabulünün gerekeceğini iddia etmiştir.
  • Genel Mahkeme, ilk olarak önceki markanın kullanılmasına ilişkin konuya “bölge” değerlendirmesi ile başlamıştır. Genel Mahkeme’ye göre bir topluluk markasının kullanılıp kullanılmadığına ilişkin bölge değerlendirmesinde, üye devletlerin ulusal düzenlemeleri ne olursa olsun, 207/2009 sayılı Tüzük dikkate alınacaktır. Önceki markanın ulusal ve uluslararası özelliği, bir topluluk markasına itiraz prosedüründe ulusal kanunların uygulanacağı anlamına gelmemektedir. Her ne kadar üye devletlerdeki başvuru prosedürlerinde ulusal kanunlar dikkate alınsa da, bir topluluk markasının kullanılıp kullanılmadığına ilişkin “bölge” tespitinde Avrupa Birliği Hukuku dikkate alınacaktır. Genel Mahkeme bu gerekçelerle Rivella’nın davasını, 2 Ekim 2012 tarihli T-170/11 sayılı kararı ile reddetmiştir.

Rivella tarafından yapılan temyiz başvurusu üzerine dosya, Divan tarafından ele alınmıştır. Rivella’ya göre bir üye devlette etkisi olan ve uluslararası düzenlemelere göre tescil edilen markalar, 207/2009 sayılı Tüzüğün 42/2. maddesi[2] kapsamına girmemektedir. Bu iddiaya dayanak olarak Tüzüğün lafzı gösterilmiştir. İddiaya göre Tüzüğün 42/2. maddesinin lafzı açıkça “önceki topluluk markası”, 42/3. maddesinin[3] lafzı ise “önceki ulusal marka” ile ilgiliyken, 8/2. maddesi farklı olarak “önceki marka” şeklinde daha genel bir terim kullanmaktadır. Dolayısıyla, Rivella’ya göre Genel Mahkeme’nin uluslararası düzenlemelere göre tescilli önceki markanın Almanya’daki kullanımının ispatını araması hatalıdır.

Temyiz incelemesinde ilk olarak, Tüzüğün 42/2. maddesinin “önceki topluluk markasına” uygulanırken, 42/3. maddesinin “önceki ulusal markalara” uygulandığı tespitine işaret edilmiştir. Divan’a göre bu iki madde ulusal markalar ile uluslararası düzenlemelere göre tescil edilen markalar arasında bir ayrım yapmamıştır; Tüzüğün 42/3. maddesindeki “önceki ulusal markadan”, ulusal veya uluslararası tescilli olup olmadıklarına bakılmaksızın, “bir üye devlette etkisi olan markanın” anlaşılması gerekmektedir.

Tüzüğün 42/3. maddesinde belirlenen kurallar, Tüzüğün 8/2 (a) maddesinde[4] öngörülen “önceki ulusal markalara” uygulanmalıdır. Bu durum, 8/2 (a) maddesinde belirlenen dört kategorideki “önceki marka” arasında herhangi bir fark yaratmadığı gibi uluslararası düzenlemelere göre tescil edilen ve bir üye devlette etkisi olan markalar da bu kapsamdadır.

Tüzüğün 42/3 maddesinin, 42/2 maddesindeki koşulların gerçekleşmesi halinde uygulanması niyet edilmektedir. Yani önceki ulusal bir markanın, Birlik bölgesinde kullanılması halinde uygulanmaktadır.

Divan’a göre, Genel Mahkeme’nin de altını çizdiği gibi, Madrid Anlaşmasının 4/1.[5] ve Anlaşmanın uygulanmasına dair Madrid Protokolünün 4/1 (a) maddesine göre bir markaya her üye devlete sağlanan koruma, bu markanın ilgili üye devlet ofisi tarafından tescili halinde sağlanan koruma ile aynıdır. Bu hükümlere göre, Tüzüğün 8/2 (a) (iii) maddesi amacı doğrultusunda “bir üye devlette etkisi olan ve uluslararası düzenlemelere göre tescil edilen bir marka” için sağlanan sistem ile, 8/2 (a) (ii) maddesinde belirtilen “bir üye devlette tescil edilen marka” sistemi aynıdır. Divan’a göre Genel Mahkeme dava konusu olaya Tüzüğün 42/3 maddesini uygulamakta hataya düşmemiştir.

Divan bir sonraki aşamada, “bölge” konusuna girmiştir. Rivella’nın aksine OHIM bu konuda Tüzüğün önceki markanın kullanılmasına ilişkin hükümlerin yorumunda üniterlik esasının dikkate alınacağını belirtmiştir. OHIM’e göre 1892 tarihli Anlaşma, Alman Marka Hukukunu etkilese de bu Anlaşmanın Birlik marka sistemi üzerine bir etkisi bulunmamaktadır.

Divan öncellikle Birlik marka sisteminin kendine ait amaçları ve kuralları olan, ulusal sistemlerden bağımsız bir sistem olduğunu hatırlatmıştır. Her ne kadar, Rivela’nın iddiasına dayanak olarak gösterdiği 2008/95 sayılı Tüzüğün 10/1 maddesine[6] göre herhangi bir üye devlette bir markanın belirli bir süre kullanıldığının hak sahibi tarafından ispat edilemediği hallerde bu tüzüğe göre hükümsüzlük de dâhil çeşitli yaptırımlar düzenlemiş olsa da, oradaki amaç Marka Hukuku konusunda ulusal düzenlemelerin uyumlulaştırmasıdır. Dolayısıyla Genel Mahkeme’nin “bir topluluk markasının Avrupa Birliği içinde kullanılıp kullanılmadığı konusuna ilişkin olarak münhasıran Avrupa Birliği Hukuku uygulanacaktır” tespiti Divana göre yerinde bir tespittir.

Divan temyizin bir diğer aşamasında, Rivella’nın “1892 tarihli Anlaşma dolayısıyla başvurusu yapılan markanın Almanya’da yasaklanabileceğine” ilişkin iddiasının, Birliğin üniter yapısını olumsuz etkileyeceğini belirtmiştir. Divana göre he ne kadar üniter yapı prensibinin istisnaları konusunda Tüzüğün 111. maddesi düzenleme içerse de (örneğin önceki hak sahibi bir topluluk markasına, kendi hakkının korunduğu belli bir bölge ile sınırlı olarak itiraz edebilmektedir), dava konusu olay bu istisnalar içinde yer almamaktadır.

Sonuç olarak, Divan Genel Mahkemenin kararını yerinde bularak Rivella’nın temyiz başvurusunu reddetmiştir.

Gülcan Tutkun Berk

Haziran 2015

Dipnotlar:

[1] İsviçre ve Almanya arasında patent, tasarım ve markaların karşılıklı korunmasına ilişkin olarak Berlin’de 13 Nisan 1892 tarihinde imzalanana Anlaşmanın 5.maddesine göre taraf ülkelerden birinde markanın kullanılması halinde, diğer ülkedeki kullanılmama dolayısıyla hükümsüzlük iddiası bertaraf edilebilmektedir.

[2] Tüzüğün 42/2 maddesi lafzı şu şekildedir: “If the applicant so requests, the proprietor of an earlier Community trade mark who has given notice of opposition shall furnish proof that, during the period of five years preceding the date of publication of the Community trade mark application, the earlier Community trade mark has been put to genuine use in the Community in connection with the goods or services in respect of which it is registered and which he cites as justification for his opposition, or that there are proper reasons for non-use, provided the earlier Community trade mark has at that date been registered for not less than five years. In the absence of proof to this effect, the opposition shall be rejected. If the earlier Community trade mark has been used in relation to part only of the goods or services for which it is registered it shall, for the purposes of the examination of the opposition, be deemed to be registered in respect only of that part of the goods or services.

[3] Tüzüğün 43/3 maddesi lafzı: Paragraph 2 shall apply to earlier national trade marks referred to in Article 8(2)(a), by substituting use in the Member State in which the earlier national trade mark is protected for use in the Community”

[4] Tüzüğün 8/2 (a) maddesi lafzı: “For the purposes of paragraph 1, “earlier trade marks” means

(a)      trade marks of the following kinds with a date of application for registration which is earlier than the date of application for registration of the Community trade mark, taking account, where appropriate, of the priorities claimed in respect of those trade marks:

(i)      Community trade marks;

(ii)      trade marks registered in a Member State, or, in the case of Belgium, the Netherlands or Luxembourg, at the Benelux Office for Intellectual Property;

(iii) trade marks registered under international arrangements which have effect in a Member State;

(iv)      trade marks registered under international arrangements which have effect in the Community;”

[5] Madri Protokolünün 4/1 maddesi: From the date of the registration …, the protection of the mark in each of the contracting countries concerned shall be the same as if the mark had been filed therein direct. …’

[6] 2008/95 sayılı Tüzüğün 10/1 maddesi: ‘If, within a period of five years following the date of the completion of the registration procedure, the proprietor has not put the trade mark to genuine use in the Member State in connection with the goods or services in respect of which it is registered, or if such use has been suspended during an uninterrupted period of five years, the trade mark shall be subject to the sanctions provided for in this Directive, unless there are proper reasons for non-use.’

 

“Perakendecilik Hizmetleri” Nedir? Marka Tescilinde Somut Karşılığı Ne Şekilde Ortaya Çıkar?

shopping-carts

“Perakendencilik Hizmetleri” – Tanım ve Bu Hizmetin Kullanımından Bahsedilebilecek Haller

Avrupa Birliği Adalet Divanı, 7/7/2005 tarihli C-418/02 sayılı “Praktiker” kararının 34. paragrafında (Praktiker Bau– und Heimwerkermarkte), “perakendecilik hizmetleri”nin nihai amacının malların tüketicilere satışı olduğunu, belirtilen hizmetin satış işleminin yanısıra, bu işlemin gerçekleşmesini sağlamak için tacir tarafından gerçekleştirilen her tür eylemi kapsadığını belirtmiştir. Anılan eylemler karara göre, diğerlerinin yanısıra, satışa sunulan malların seçimini ve satışın rakiplerle değil kendisiyle tamamlanmasını isteyen bir tacirin tüketicileri teşviğe yönelik çeşitli hizmetleri sunmasını da kapsar.

Malların satışı, malların ve hizmetlerin uluslararası sınıflandırması amaçlı Nicé sınıflandırması kapsamında tanımlanmış veya bu sınıflandırma kapsamında değerlendirilmesi mümkün olan bir hizmet değildir. Bu bağlamda, nihai hedefi malların satışı olan hizmetler bütünü, anılan sınıflandırmanın 35. sınıfının açıklayıcı notlarında yer alan “Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için çeşitli malların bir araya getirilmesi hizmetleri” (the bringing together, for the benefit of others, of a variety of goods (excluding the transport thereof), enabling customers to conveniently view and purchase those goods) tanımı kapsamında değerlendirilmektedir.

Yazı boyunca, “perakendecilik hizmetleri” için uzun tanımı ile “Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için çeşitli malların bir araya getirilmesi hizmetleri” ifadesi kullanılacaktır. Bununla birlikte, anılan hizmetin yalnızca “perakende satışa” yönelik hizmetleri değil, aynı zamanda “toptan satışa” yönelik hizmetleri kapsadığı da belirtilmelidir.

Takip eden satırlarda, “Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için çeşitli malların bir araya getirilmesi hizmetleri” ifadesi kullanılacak olmakla birlikte, bu ifadenin “çeşitli mallar” terimi yerine “özel olarak belirtilmiş malların” yazıldığı halleri de kapsayacak anlamda kullanıldığı özellikle belirtilmelidir. Bir diğer deyişle, yazının kapsamı sadece “çeşitli mallar” genel tabirinin kullanıldığı hallere ilişkin değildir, perakendecilik hizmetinin konusu malların özel biçimde belirtildiği ifade biçimleri de yazı kapsamına girmektedir. Yazı boyunca, “Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için çeşitli malların bir araya getirilmesi hizmetleri” ifadesinin kullanılacak olmasının nedeni anlatım kolaylığının sağlanması ve yazı boyunca tek bir ifade biçiminin kullanılmasının tercih edilmesidir.

“Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için çeşitli malların bir araya getirilmesi hizmetleri” en basit haliyle, tüketicilerin farklı seçenekler veya çeşitler arasından kendisine en uygununu bulup satın alması için çeşitli malların bir arada satışa sunulması hizmetidir. Bu hizmet, birbirinden nitelik, ölçek, ortam olarak farklı satış noktalarında (süpermarket, hipermarket, katalog, internet, vb.) sunulabilir.

Yazının giriş kısmında da belirtildiği üzere, inceleme konusu hizmet, malların satışı işleminden ibaret değildir. Hizmet esasen, malların satışa nihai amacına yönelik olarak tacir tarafından sunulan bir hizmetler bütününü ifade etmektedir. Bu haliyle hizmetin kapsamı “perakende veya toptan satış ortamlarında, malların satış amacıyla tüketicilere sunumu”dur.

Hizmetin sunulduğu ortamın dükkan, mağaza, vb. gibi bir mekan olması zorunluluğu bulunmamaktadır. Anılan hizmet; dükkan, mağaza gibi mekanlarda malların klasik biçimde sunumu yoluyla verilebildiği gibi, internet, TV gibi elektronik ortamlarda veya katalog yoluyla satışa sunum gibi farklı yöntemlerle de sunulabilir. Bununla birlikte, hizmetin internet, TV gibi elektronik ortamlarda veya katalog yoluyla sağlandığından bahsedebilmek için, hizmet tanımında yer verildiği üzere “elverişli bir şekilde görme ve satın alma” amacına uygunluk aranmalıdır, yani malların listelenerek gösterilmesi yeterli değildir, aynı zamanda satışa sunumu, yani alımı sağlayacak araçların da sunulmuş olması gereklidir. Satışa sunumu sağlayan araç, TV üzerinden satışta uzaktan kumandayı kullanarak veya telefonla alım yapma, internet üzerinden satışta, ürünleri sitede gördükten sonra alışveriş sepetine ekleyerek, sonra kredi kartıyla ödeme yaparak alım, katalogla üzerinden alımda telefonla satış ve telefon üzerinden kredi kartı numarası vererek ödeme veya bunlara benzer diğer ödeme yöntemleri olabilir.

“Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için çeşitli malların bir araya getirilmesi hizmetleri”, hizmet tanımından anlaşılacağı üzere, “elverişli bir şekilde görme ve satın alma” amacına uygunluk içermelidir. Bu itibarla, markayı taşıyan malların tanıtımı için broşür veya katalog basılmış olması veya markayı taşıyan malların reklamının yapılıyor olması veya malların internet üzerinden tanıtılması, söz konusu markanın “Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için çeşitli malların bir araya getirilmesi hizmetleri” için kullanıldığı anlamına gelmez. Şöyle ki, belirtilen kullanım biçimleri tanıtım – reklam amaçlıdır. Söz konusu kullanım biçimlerinin elverişli biçimde görme amacına hizmet ettikleri kabul edilse de, eşzamanlı olarak aranan diğer amaç olan “müşterilerin malları ………. satın alması için çeşitli malları bir araya getirilmesi” amacına hizmet ettiklerinin kabul edilmesi mümkün değildir.

Yukarıda yapılan açıklamalardan anlaşıldığı üzere, “Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için çeşitli malların bir araya getirilmesi hizmetleri”nin varlığından bahsedebilmek için, öncelikli olarak “çeşitli malların tüketicilerin beğenisine ve alımına sunulma amacıyla bir araya getirilmiş olması” ve “bir araya getirilen malların tüketicilere sunulduğu bir ortam (mağaza, dükkan, internet sitesi, TV yoluyla alım için bir platform, katalog yoluyla satışı sağlayacak yöntem ve araçlar, vb.)” şartlarının bir arada gerçekleşmiş olması gereklidir.

Mallar için tescil edilmiş bir markayı taşıyan ürünlerin piyasaya sürülmesi veya üçüncü kişilere satılması için, söz konusu markanın 35. sınıfa dahil “Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için çeşitli malların bir araya getirilmesi hizmetleri” bakımından da tescil edilmesi zorunluluğu bulunmamaktadır. Ticari markalar doğaları gereği ticarette kullanım, bir diğer deyişle üçüncü kişilere satış amacıyla tescil edilmekte, mallar üzerinde veya hizmetler için bu amaçla kullanılmakta ve potansiyel alıcılara genellikle ücret karşılığında satılmaktadır. Ticari kanallarla sunulan malların veya hizmetlerin birbirlerinden ayırt edilmesini sağlamak için kullanılan markalar, uluslararası bir sınıflandırma niteliğindeki Nicé sınıflandırmasına göre belirlenmiş mal ve hizmetler sınıfları için tescil edilmektedir. Nicé sınıflandırmasının herhangi bir sınıfında tescil edilmiş bir malın veya hizmetin, üçüncü kişilere satışı için söz konusu malın veya hizmetin ayrıca 35. sınıf kapsamında “Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için çeşitli malların bir araya getirilmesi hizmetleri” için tescil edilmesi gerekli değildir.

Tekrar etmek gerekirse, “Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için çeşitli malların bir araya getirilmesi hizmetleri” en basit tanımıyla tüketicilerin farklı seçenekler veya çeşitler arasından kendisine en uygununu bulup satın alması için çeşitli malların bir arada satışa sunulması hizmetidir. Bu bağlamda, markasını taşıyan bir malı üretip, piyasaya süren bir firmanın, o malı piyasaya sürüp üçüncü kişilere satmak için markasını “Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için çeşitli malların bir araya getirilmesi hizmetleri” için tescil ettirmesi zorunluluğu bulunmadığı gibi, markalı bir ürünün üretilip piyasaya sürülmesi de, o markanın “Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için çeşitli malların bir araya getirilmesi hizmetleri” için kullanıldığı anlamına gelmemektedir.

Şöyle ki, “Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için çeşitli malların bir araya getirilmesi hizmetleri” için kullanımdan bahsedilmek için, çeşitli malların müşterilere sunum amacıyla bir araya getirilmesi gereklidir ve sonrasında eğer, müşteri tarafından alım kararına varılırsa satış söz konusu olmaktadır. Ayrıca, hizmet tanımında yer alan “elverişli” kelimesinin de işaret ettiği üzere, malların tüketicilere elverişli bir biçimde sunulması, yani “bir araya getirilen malların tüketicilere sunulduğu bir ortam (mağaza, dükkan, internet sitesi, TV yoluyla alım için bir platform, katalog yoluyla satışı sağlayacak yöntem ve araçlar, vb.)” gereklidir.

Sayılan tüm hususlar ışığında kanaatimizce, “Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için çeşitli malların bir araya getirilmesi hizmetleri” için kullanım aşağıdaki değerlendirmeler çerçevesinde tespit edilmelidir:

  1. Markalı bir malın üretilmesi veya piyasaya sürülmesi, tek başına söz konusu markanın “Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için çeşitli malların bir araya getirilmesi hizmetleri” için kullanıldığını gösteremez.
  2. “Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için çeşitli malların bir araya getirilmesi hizmetleri” için kullanımdan bahsedebilmek için çeşitli malların satış amacıyla, tüketicilerin beğenisine elverişli bir ortamda sunulmuş olması gereklidir.
  3. Müşterilerin malları elverişli biçimde görmesi, yani tüketicilere sunum için bir ortam gereklidir. Bu ortamın fiziksel bir mekan olması şart değildir, mallar tüketicilere mağaza, dükkan, internet sitesi, TV yoluyla alım için bir platform, katalog yoluyla satışı sağlayacak yöntem ve araçlar, vb. birçok farklı ortam kullanılarak sunulabilir.
  4. Tüketiciler elverişli ortamda kendilerine sunulan malları inceledikten sonra alımı gerçekleştirir veya gerçekleştirmez. Alımın gerçekleşmesi veya gerçekleşmemesi hizmetin niteliğini etkilemez, şöyle ki “Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için çeşitli malların bir araya getirilmesi hizmetleri” satış işleminden ibaret değildir ve hizmetin asıl doğası “malların tüketicilere perakende veya toptan satış ortamlarında sunumu”dur.
  5. Markayı taşıyan malların tanıtımı amaçlı kataloglar, dokümanlar, reklamlar, internet siteleri, tek başlarına markanın “Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için çeşitli malların bir araya getirilmesi hizmetleri” için kullanıldığını ispatlama gücüne sahip değildir. Şöyle ki, hizmet tanımından anlaşıldığı üzere, müşterilerin malları elverişli biçimde görmesi ve satın alması için çeşitli malların bir araya getirilmesi gereklidir. Ürünlere ait tanıtım dokümanlarının veya reklamların, malların elverişli biçimde satışa sunumunu sağlama fonksiyonunu yerine getiren araçlar olduğunun kabul edilmesi ise mümkün değildir.

Perakendencilik Hizmetleri ile Malların Benzerliği

“Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için çeşitli malların bir araya getirilmesi hizmetleri”nin kapsamını yukarıdaki şekilde tanımladıktan sonra, belirtilen hizmetlerin mallarla benzerliği hakkında birkaç yorumda bulunmak yerinde olacaktır.

Mallar için tescil edilmiş markaların sahibi olan kişiler, aynı malların perakendeciliğine yönelik hizmetleri kapsayan ve kendi markalarıyla aynı veya benzer olan yeni marka başvurularının yapılması halinde, malların ve hizmetlerin birbirleri ile benzer olup olmadıkları hakkında net kriterlerin tanımlanmasını istemektedir.

IPR Gezgini’nde önceden yayınladığım bir yazıda yer verilen tespitler, bu konu hakkında Adalet Divanı Genel Mahkemesi ve OHIM değerlendirmesine ışık tutacak içeriktedir.

Belirtilen yazıya, http://iprgezgini.org/2014/06/08/giysiler-ile-giysilerin-perakendeciligi-hizmetlerinin-benzerligi-adalet-divani-genel-mahkemesi-eni-v-emi-karari-t-59911-ve-konu-hakkinda-ohim-kara/ bağlantısından erişilmesi mümkündür. Yazıda yer alan tespitlere göre, Adalet Divanı ve OHIM, belirli mallar ve bu malların perakendeciliğine yönelik hizmetleri takip eden şekilde değerlendirmektedir:

“Belirli malların perakendeciliğine yönelik hizmetler, söz konusu mallarla (düşük derecede) benzer niteliktedir (bkz. Adalet Divanı Genel Mahkemesi, “Rosalia de Castro” kararı, T-421/10, 05/10/2011, paragraf 33). Belirtilen malların ve hizmetlerin nitelikleri, amaçları ve kullanım yöntemleri aynı olmasa da, söz konusu mallar ile hizmetler arasında, birbirlerini tamamlayıcı nitelikte olmaları ve hizmetlerin sunulduğu yerin genellikle, malların satışa sunulduğu yerle aynı olması nedenleriyle benzerlikler bulunmaktadır. Bunun ötesinde, bu mallar ve hizmetler halkın aynı kesimine yöneliktir. Belirli mallara yönelik perakendecilik hizmetleri ile diğer marka kapsamında bulunan malların benzerliğinden bahsedebilmek için söz konusu malların aynı olması veya kapsayıcı bir ifade kullanılmışsa, malların kapsayıcı ifadenin doğal ve genel anlamı kapsamına girmesi gerekmektedir (Örneğin, “güneş gözlüğü perakendeciliği hizmetleri ve güneş gözlükleri” veya “optik araçların perakendeciliği hizmetleri ve güneş gözlükleri”.) (bkz. Ofiste Kullanım için Kılavuz, Bölüm C, İlana İtiraz, s.50 – https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_manual/WP/Part-C/02-part_c_opposition_section_2/part_c_opposition_section_2_chapter_2_comparison_of_goods_and_services/part_c_opposition_section_2_chapter_2_comparison_of_goods_and_services_en.pdf)

Buna karşın, OHIM İnceleme Kılavuzuna göre, genel biçimde ifade edilmiş ve hangi malın veya malların perakendeciliğine yönelik olduğu özel olarak belirtilmemiş olan perakendecilik hizmetleri, hiçbir malla (söz konusu edilen hizmetler ile malların benzerliğidir) benzer değildir. Bu durumda, mallarla – hizmetlerin niteliklerinin farklı olmasının yanısıra, hizmetler soyutken, malların somut olması, farklı ihtiyaçlara hitap etmeleri söz konusudur. Bunun ötesinde, malların ve hizmetlerin kullanım biçimi farklıdır ve birbirleriyle rekabet eder veya birbirlerini tamamlayıcı nitelikte değillerdir (bkz. aynı kılavuz, s.49).

Açıkça anlaşıldığı üzere OHIM, belirli mallarla, aynı malların perakendeciliğine yönelik hizmetleri (düşük derecede) benzer olarak kabul etmektedir. Bu yanıt, malların veya hizmetlerin benzerliğini Türk sınıflandırma tebliğ çerçevesinde algılamaya alışkın bazı okuyuculara anlamlı gelmeyebilir. Ne var ki, malların ve/veya hizmetlerin birbirlerine benzer olması için, ne sınıflandırmanın aynı sınıfında, ne de bir Türk uygulaması olan sınıflandırma tebliğinin aynı alt sınıfında bulunma zorunluluğu vardır. Aynı zamanda, mallar ve/veya hizmetler birbirlerine yüksek, orta veya düşük derecede benzer olabilirler. Bu tip durumlarda, markalar arasında karıştırılma olasılığı bulunup bulunmadığı sorusunun yanıtı, markaların benzerlik derecesine ve karıştırılma olasılığını etkileyen diğer faktörlere bağlı olarak ortaya çıkacaktır. Dolayısıyla, bazı malları içeren bir markayla, aynı malların perakendeciliğini içeren bir diğer marka arasında karıştırılma olasılığının bulunup bulunmadığı incelenirken, OHIM uygulamasında ilk olarak malların ve hizmetlerin düşük benzerliği tespit edilecek ve markaların benzerlik derecesinin değerlendirilmesinin ardından karıştırılma olasılığı iddiasının yanıtı verilecektir. Ayrıca, OHIM uygulaması çerçevesinde, belirli mallarla, aynı malların perakendeciliğine yönelik hizmetleri (düşük derecede) benzer olarak kabul edilirken, ne önceki markanın kullanımı ne de tanınmışlığı şartları aranmaktadır. Malların ve/veya hizmetlerin benzerliği, bu tip ek şartların (kullanım, tanınmışlık) varlığından bağımsız, ayrı bir inceleme alanıdır. Önceki markanın tanınmışlığı, kullanımı veya ayırt edici gücünün yüksekliği gibi hususlar, malların ve/veya hizmetlerin benzerliğinin incelendiği aşamada değil, ancak karıştırılma olasılığının varlığına yönelik sonraki aşamalarda dikkate alınacaktır.

Marka inceleme sistemimizin en sorunlu alanlarından birisini oluşturan “perakendecilik hizmetleri” hakkında detaylı açıklama ve görüşlerimizi ortaya koyduğumuz bu yazının, inceleme konusu hizmet hakkında ortaya çıkmış soru işaretlerini kısmen ortadan kaldıracağını umuyoruz.

Önder Erol Ünsal

Haziran 2015

unsalonderol@gmail.com

“Lambretta” Kararı (T-51/12) – Adalet Divanı Genel Mahkemesi “IP Translator” Kararının Uygulama Alanını Açıklığa Kavuşturmaya Devam Ediyor

lambretta

 

Avrupa Birliği Adalet Divanı tarafından 2012 yılında verilen “IP Translator” kararı, mal ve hizmet listeleri Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarından oluşan başvuruların kapsamının ne şekilde değerlendirilmesi gerektiği konusuna ışık tutmuştur. Adalet Divanı’na göre sınıf başlıklarını oluşturan terimler yeteri derecede açık ve kesin olduğu sürece sınıflandırmanın sınıf başlıklarının kullanımı mümkündür.

Kararın ardından, 21/06/2012 tarihinde İç Pazarda Uyumlaştırma Ofisi (OHIM) tarafından 2/12 sayılı bir Başkanlık Genelgesi yayınlamıştır. Bu genelgeyle, 16 Haziran 2003 tarihli 4/03 sayılı Başkanlık Genelgesi yürürlükten kalkmıştır. Yeni genelgeyle, 4/03 sayılı genelgede belirtilen, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarını oluşturan terimlerin kullanıldığı markaların, ilgili sınıflara dahil tüm malları veya hizmetleri kapsadığı yönündeki yorum ortadan kalkmış ve terimlerin kelime anlamları kapsamına giren malları ve hizmetleri kapsadıkları kabul edilmeye başlanmıştır.

2/12 sayılı genelgeye göre, genelgenin yürürlüğe girmesinden, yani 21/06/2012 tarihinden önce, OHIM’de Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıkları kullanılarak tescil edilmiş veya tescil başvurusu yapılmış markalarda başvuru sahiplerinin, sınıflandırmanın alfabetik listesinde yer alan ve ilgili sınıflar kapsamında bulunan tüm malları veya hizmetleri kapsama niyetinde oldukları kabul edilecektir. Bu bağlamda, 2/12 sayılı genelgenin eski tarihli markaların koruma kapsamının da belirlenmesi endişesi gözetilerek hazırlandığı açıktır.

Hayat tecrübesinin çoğumuza gösterdiği gibi detaylı olarak hazırlanan planlarda bile atlanan hususlar olmaktadır. Bu bağlamda, 2/12 sayılı genelgenin açıkça düzenlemediği bir husus Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nce 30/09/2014 tarihinde verilen T-51/12 sayılı “Lambretta” kararı ile açıklığa kavuşturulmuştur. “Lambretta” kararı, “IP Translator” sonrası oluşan çeşitli gri alanları aydınlatan kararlardan birisidir ve 2/12 sayılı OHIM Başkanlık Genelgesi’nin mahkemelerce ne şekilde değerlendirildiği göstermesi bakımından da kanaatimizce dikkate alınması gereken önemli bir karar niteliğindedir.

Karara konu davanın detayları açıklanacak olursa:

“Scooters India Ltd.” firması 07/02/2000 yılında yaptığı başvuruyla “Lambretta” markasını 3.,12.,14.,18. ve 25. sınıflara dahil mallar bakımından OHIM’de tescil ettirir. Başvurunun mal listesinin kapsamı yukarıda belirtilen sınıflara ilişkin olarak Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarından oluşmaktadır.

2007 yılında “Brandconcern BV” firması, “Lambretta” markasının 3.,12. ve 18. sınıflara dahil mallar bakımından kullanılmaması nedeniyle kısmen iptal talebiyle OHIM’e başvuruda bulunur.

OHIM İptal Birimi talebi inceler ve talebi kısmen haklı bularak, markayı 12. ve 18. sınıflara dahil tüm mallar ve “parfümeri, esans yağları, kozmetikler, saç losyonları” malları dışında kalan 3. sınıfa dahil tüm mallar bakımından kullanılmama gerekçesiyle iptal eder. “Scooters India Ltd.” bu karara karşı itiraz eder ve OHIM Temyiz Kurulu iptal kararını “sabunlar” malı bakımından kaldırır, ancak diğer tüm mallar bakımından iptal kararını yerinde bulur.

“Scooters India Ltd.”, OHIM Temyiz Kurulu kararına karşı Adalet Divanı Genel Mahkemesi nezdinde dava açar. Dava, Genel Mahkeme tarafından T-51/12 karar sayısıyla 30/09/2014 tarihinde sonuçlandırılır. Yazının takip eden bölümlerinde, Genel Mahkeme kararı anahatlarıyla açıklanacaktır.

Davacı “Scooters India Ltd.”, OHIM’in 12. sınıfa dahil bazı mallar bakımından incelemede hatalı karar verdiğini iddia etmektedir.

Davacıya göre, OHIM’in başvuru tarihindeki uygulaması, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarından oluşan başvuruların ilgili sınıftaki tüm malları veya hizmetleri kapsadığının kabulü yönündedir. Dolayısıyla, başvurunun 2000 yılında yapılması ve mal listesinin sınıflandırmanın genel başlıklarından oluşması hususları dikkate alınarak karar verilmelidir. Bir diğer deyişle, başvuru tarihi esas alındığında, başvurunun mal listesi kapsamının, 2/12 sayılı OHIM Başkanlık Genelgesi doğrultusunda mal listesini oluşturan terimlerin gerçek anlamıyla sınırlı olarak değerlendirilmesi yerinde değildir. Tersine, başvuru tarihi esas alınarak 4/03 sayılı Başkanlık Genelgesi’yle getirilen yorum göz önünde bulundurulmalı ve Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarını oluşturan terimlerin kullanıldığı markaların, ilgili sınıflara dahil tüm malları veya hizmetleri kapsadığı ilkesi temel alınarak karar verilmelidir. Bu bağlamda, davacıya göre, markanın 12. sınıfa dahil “scooter yedek parçaları” için kullanımı ispatlanmış olduğundan, iptal kararı belirtilen mallar bakımından yerinde değildir. Buna karşılık OHIM kararın yerinde olduğunu savunmaktadır.

Genel Mahkeme, ilk olarak, “scooter yedek parçaları” malının 12. sınıfın genel başlığı kapsamına giren bir terim olarak başvuru kapsamında bulunan bir mal olarak değerlendirilip değerlendirilmemesi gerektiği, dolayısıyla bu malın kullanımının dikkate alınıp alınamayacağı sorusunun yanıtını irdelemiştir.

12. sınıfın sınıf başlığı bilindiği üzere “Taşıtlar; kara, hava ve su yoluyla hareket için aletler.” terimlerinden oluşmaktadır. OHIM’de 2000 yılında başvurusu yapılmış “Lambretta” markasının 12. sınıfı da aynı şekilde düzenlenmiştir. Bu durumda, yanıtlanması gereken soru, bu ifadenin 12. sınıftaki tüm malları kapsayan bir terim olup olmadığıdır.

Adalet Divanı, 2012 yılında verdiği “IP Translator” kararı ile sınıf başlıklarını oluşturan terimlerin gerçek kelime anlamları değerlendirilerek mal listeleri kapsamlarının belirlenebileceğini belirtmiştir. Bu kararın hemen ardından OHIM tarafından yayınlanan 2/12 sayılı Başkanlık Genelgesi’yle, genelgenin yürürlüğe girmesinden, yani 21/06/2012 tarihinden önce, OHIM’de Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıkları kullanılarak tescil edilmiş veya tescil başvurusu yapılmış markalarda, başvuru sahiplerinin, sınıflandırmanın alfabetik listesinde yer alan ve ilgili sınıflar kapsamında bulunan tüm malları veya hizmetleri kapsama niyetinde olduklarının kabul edileceği belirtilmiştir. 2/12 sayılı genelgenin ilgili bölümünde (V. maddesinde), yürürlükten kaldırılan 16 Haziran 2003 tarihli 4/03 sayılı Başkanlık Genelgesi’nden bahsedilmiş ve “2/12 tarihli genelgenin yürürlüğe girmesinden önce, belirli bir sınıfın sınıf başlıklarını oluşturan terimler kullanılarak yapılan başvurulara ilişkin olarak, Ofis, 4/03 sayılı önceki genelgenin içeriği göz önüne alındığında, başvuru sahiplerinin niyetinin, başvuru tarihinde ilgili sınıfa ilişkin olarak alfabetik listede yer alan tüm malları veya hizmetleri kapsayıcı bir başvuru yapmak olduğunu düşünmektedir.” (https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/communications_president/co2-12_en.pdf) ifadesi kullanılmıştır.

2/12 sayılı genelgenin belirtilen bölümünü ve genel kapsamını göz önüne alan Genel Mahkeme, genelgenin yürürlük tarihinden önce tescil edilmiş markalar konusunda düzenleme yapılması suretiyle hukuki belirlilik sağlandığı ve bu durumun marka sahiplerinin ve sicile danışacak kişilerin lehine olduğu görüşündedir.

4/03 sayılı genelgenin IV. maddesi, “Mallara ilişkin 34 sınıf ve hizmetlere ilişkin 11 sınıf tüm malları ve hizmetlerin bütününü oluşturur. Bunun sonucunda, belirli bir sınıfa ait sınıf başlığında yer alan terimlerin tamamının kullanımı, o sınıf kapsamına giren tüm mallar veya hizmetler için talepte bulunulduğu anlamına gelecektir.” (https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/communications_president_ARCHIVE/4-03_en.htm) hükmünü içermektedir.

İncelenen vakada OHIM, “Lambretta” markasının başvurusunun 16 Haziran 2003 tarihli 4/03 sayılı Başkanlık Genelgesi’nden önce yapılmış olmasından hareketle, bu markanın 4/03 sayılı genelge kapsamında değerlendirilemeyeceği görüşündedir. Bir diğer deyişle, davalı OHIM’e göre, markanın başvurusunun 16 Haziran 2003 tarihinden önce yapılmış olması nedeniyle, başvuruda 12. sınıfın sınıf başlığı kullanılmış olsa da, bu durum 12. sınıf kapsamındaki tüm mallara yönelik olarak başvuru yapıldığı anlamına gelmeyecektir.

Genel Mahkeme, OHIM yaklaşımının yerinde olmadığı ve kabul edilemeyeceği kanaatindedir. Şöyle ki, 2/12 genelgenin ilgili (V.) maddesi, 4/03 sayılı genelgenin yürürlüğe girişinden önce ve sonra tescil edilmiş markalar şeklinde bir ayırım yapmamıştır. Buna ilaveten, 4/03 sayılı genelgenin amacı, genelgenin kendisinde, “OHIM uygulamasını açıklamak ve netleştirmek” olarak ifade edilmiş ve genelgede yer verilen kuralların “çeşitli işlemlerde uygulanmaya devam edeceği” belirtilmiştir. Bu çerçevede, 4/03 sayılı genelgeyle yeni bir uygulama ortaya konulmamış, sadece OHIM’in o dönemdeki uygulaması açıklanmış ve netleştirilmiştir. Buna ilaveten, 4/03 sayılı genelgede açıklanan yaklaşım, Genel Mahkeme’nin o dönemdeki içtihadıyla paraleldir. 2004 yılında verilen T-186/02 sayılı kararında Genel Mahkeme, 11.,19.,20. ve 21. sınıfların genel başlıklarından oluşan mal listesine sahip bir markanın ilgili sınıflardaki tüm malları kapsadığı yönünde karar vermiştir. Ayrıca, Genel Mahkeme, 2013 yılında verdiği T/66-11 sayılı “babilu” kararının 50. paragrafında, 2/12 sayılı genelgenin yürürlüğe giriş tarihinden önce yapılan ve bir sınıfın sınıf başlığını oluşturan terimlerin hepsini içeren markaların ilgili sınıftaki tüm malları kapsama niyetiyle yapıldığının hukuki kesinlik ilkesi doğrultusunda kabul edilmesi gerektiğini belirtmiştir. Dolayısıyla, Genel Mahkeme’ye göre, incelenen vakada, hukuki kesinlik ilkesinin uygulaması, “Lambretta” markasının başvurusunun, 4/03 sayılı genelgenin yürürlüğe giriş tarihinden önce mi sonra mı yapıldığı sorusunun yanıtına bağlı bir husus değildir.

Sonuç olarak, Genel Mahkeme’ye göre, davacı “Scooters India Ltd.” şirketinin, 2000 yılında “Lambretta” markasının başvurusunu, 12. sınıfın sınıf başlığını oluşturan “Taşıtlar; kara, hava ve su yoluyla hareket için aletler.” terimlerini kullanarak yapması, markasını 12. sınıfa dahil alfabetik listedeki tüm malları tescil ettirme niyetiyle yaptığı anlamında yorumlanmalıdır. Kaldı ki, davacı, mahkemeye sunduğu yazılı beyanlarda başvuruda bu niyeti gözettiğini ifade etmektedir.

“Scooter yedek parçaları”, 12. sınıfa dahil bir mal olmakla birlikte, 12. sınıfın alfabetik listesinde ismen geçen bir mal değildir. Bununla birlikte, davacı tarafından da gösterildiği üzere çok sayıda taşıt parçası 12. sınıfın alfabetik listesinde yer almaktadır. Buna karşılık davalı, davacının kullandığı scooter parçalarının 12. sınıfta değil, 6. ve 7. sınıflarda yer aldığını iddia etmektedir. Mahkeme’ye göre bazı scooter parçaları 12. sınıfta yer aldığından davalı iddiası haklı değildir. Bu çerçevede, Genel Mahkeme, scooterlar için bazı parçaların 12. sınıfta yer almasını dikkate alarak, OHIM Temyiz Kurulu’nun “Lambretta” markasının “scooter yedek parçaları” için gerçek kullanımının bulunup bulunmadığını incelemesi gerektiğine karar vermiştir.

OHIM Temyiz Kurulu, “Lambretta” markasının 12. sınıftaki mallar için kullanılmama gerekçesiyle iptalini yerinde bulmuş olmakla birlikte, bu tespite ulaşırken markanın “scooter yedek parçaları” bakımından kullanımını incelememiş olduğundan, davacı iddiası haklı bulunmuş ve Temyiz Kurulu kararının iptal edilmesi gerekmiştir.

Davacının bir diğer iddiası, davacının markayı scooter yedek parçaları için kullanımı nedeniyle, davacının markasını bu parçalarla ayrılmaz bir bütün olarak kullanılan scooterlar için de kullanmış sayılması gerektiği yönündedir. Temyiz Kurulu kararı “scooter yedek parçaları” bakımından kullanımın incelenmemiş olması gerekçesiyle bozulmuş olduğundan, Genel Mahkeme davacının diğer iddiası için şu anda karar vermenin maddi şartlarının oluşmadığını belirtmiş ve davacının bu iddiasını değerlendirmeye almamıştır.

Sonuç olarak, 2000 yılında başvurusu yapılmış ve 2001 yılında tescil edilmiş “Lambretta” markası, 4/03 sayılı OHIM Başkanlık Genelgesi’nin yürürlük tarihinden önce tescil edilmiş bir marka olsa da, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıkları kullanılarak mal listesi düzenlenmiş bu marka, Genel Mahkeme’ye göre, 4/03 sayılı genelgede yer alan hükümler çerçevesinde değerlendirilmelidir. Şöyle ki, bu marka, “IP Translator” kararı sonrası 2012 yılında yayınlanan 2/12 sayılı OHIM Başkanlık Genelgesi öncesi dönem markalarla aynı uygulamaya tabi olmalıdır. Bu tespitlerden hareketle ve Temyiz Kurulu’nun davacı kullanımını “scooter yedek parçaları” bakımından incelememiş olması nedeniyle, Genel Mahkeme, davayı haklı bulmuş ve OHIM Temyiz Kurulu kararını iptal etmiştir.

“Lambretta” kararı kanaatimizce “IP Translator” sonrası oluşan gri alanlardan birisini daha ortadan kaldırmıştır. Adalet Divanı, Adalet Divanı Genel Mahkemesi ve OHIM tarafından verilen kararlar, “IP Translator” sonrası dönemi büyük bir karmaşa ve belirsizlik alanı olarak ortada bırakmamış ve genel hatlarıyla istikrarlı bir uygulama alanı tayin etmiştir. Bu bağlamda, “Lambretta” kararının 2/12 sayılı OHIM Başkanlık Genelgesi’nin uygulama alanını açıklığa kavuşturan bir karar olarak okunması yerinde olacaktır.

Önder Erol Ünsal

Ekim 2014

unsalonderol@gmail.com

Sert Kovboy John Wayne, Duke Üniversitesi’nin Hakkından Gelebilecek mi?

johnwayne4

 

Bloğumu oluşturmakla başlıca amacım, Avrupa Birliği Adalet Divanı ve İç Pazarda Uyumlaştırma Ofisi (OHIM) kararlarını aktarmak ve yorumlamaktı. Aylar geçtikçe A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) ve A.B.D. mahkeme kararlarını takip etmek bana daha ilginç gelmeye başladı ve içeriği bu yönde de geliştirmeye başladım. Birleşik Devletler’de olup bitenlerin bana ilginç gelmesinin başlıca iki nedeni var; (i) İhtilafların bir kısmı Türkiye’de karşılaşılan inceleme problemleri ile benzerlik gösteriyor, (ii) Ünlülerle veya ünlü filmlerle, müzik eserleriyle ilgili çok sayıda ihtilaf mevcut. Belirttiğim iki temel neden, beni Birleşik Devletler’de karşılaşılan ihtilaflarla ilgili daha fazla yazmaya teşvik ediyor ve doğrusunu söylemek gerekirse, Birleşik Devletler’de olup bitenler bana şu anda Avrupa’dan daha ilginç geliyor.

Bu girişten ve başlıktan da tahmin etmiş olduğunuz üzere, okumakta olduğunuz yazı gene bir ünlü ile bağlantılı ve bu ünlü efsanevi kovboy “John Wayne”.

“Duke (Dük)” lakabıyla da bilinen “John Wayne” , 1979’da ölmüş olmasına rağmen, kendim dahil olmak üzere 35-40 yaş üzeri Türk insanının zihnine kahraman bir kovboy, silahşör veya süvari subayı imajıyla kazılı durumda. Wayne’in hafızalarımızda bu denli yer etmesi muhtemelen tek kanal dönemi ve pazar sabahlarının vazgeçilmez western filmleri kuşağıyla da ilintili olsa gerek. Kendi adıma, babamın mesleği nedeniyle Türkiye’nin farklı yerlerinde taşrada geçen ve bu nedenle film izlemek için tek fırsatımın televizyon olduğu çocukluğuma dair en net hatırladığım ve özlemle andığım anlardan birisinin, ailecek izlediğimiz pazar sabahı western kuşağı olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim.

“John Wayne” çocukluğumun güzel hatıralarıyla birlikte ve özellikle süvari subayı rolleriyle zihnimde “iyilerin” tarafında bir yer edinmiş olsa da, bu yazı için hazırlık yaparken hakkında okuduğum birkaç metin, kendisiyle ilgili olumlu düşüncelerimi bir hayli değiştirdi. Bunların ilki kendisinin sıkı bir Cumhuriyetçi Parti yandaşı, Vietnam Savaşı yanlısı ve anti-komünist olması ki, bunlar çok sayıda insanda mevcut olan anlaşılabilir özellikler, dolayısıyla tek başlarına bir insanı kötü bir insan yapmaları mümkün değil. Bununla birlikte, aşağıda okuyacağınız ve John Wayne’in Mayıs 1971’de Playboy dergisine verdiği röportajda yer alan ifadeler, bir insana yönelik sempatinin kaybolması için tek başına yeterli olabilir: “Siyahlar belirli bir sorumluluk noktasına ulaşana dek eğitilene kadar, beyazların üstünlüğüne inanıyorum. Sorumsuz insanlara liderlik ve hüküm verme yetkisinin ve otoritesinin verilmesinin yerinde olmadığına inanıyorum… Bu büyük ülkeyi Amerikan yerlilerinden alarak yanlış yaptığımıza inanmıyorum… Bu ülkeyi onlardan sözde çalmış olmamız bir varoluş meselesidir. Yeni topraklara ihtiyacı olan çok sayıda insan vardı ve yerliler bu toprakları bencilce sadece kendileri için saklamak istiyordu.” Türkiye’nin içinde bulunduğu kaotik ve ırkçılığın tavan yaptığı şu günlerde, ırkçılığa göz kırpan ve belirli ırkların üstünlüğü savunan görüşleri duymak ve okumak beni rahatsız ediyor. Dolayısıyla da, bu yazıya hazırlık yaparken John Wayne’e ait bu sözleri okumak beni oldukça mutsuz etti.

Yazmak veya daha kapsayıcı bir ifadeyle üretmek, bana Türkiye’nin genel kaotik atmosferinin dışında olma hissi verdiğinden ve kendimi özgür hissetmemi sağladığından önceki paragrafı bir tarafa koyarak, yazının sınai mülkiyet haklarıyla ilgili bölümüne konsantre olmak sanırım daha yerinde olacak.

Yukarıda da belirttiğim üzere John Wayne, “The Duke” veya kısaca “Duke” lakabıyla da bilinmektedir. Bu lakabın gençlik yıllarında sahip olduğu bir köpeğin isminden kaynaklandığı söylenmektedir. John Wayne’in ailesi aktörün ölümünden sonra, Kaliforniya’da “John Wayne Enterprises” isminde bir şirket kurmuş ve aktörün lakabıyla, yani “Duke” markasıyla viski başta olmak üzere çeşitli alkollü içkileri üretmeye ve pazarlamaya başlamıştır.

dukejohnwayne2

Uyuşmazlığın diğer tarafında ise özellikle kolej basketbolu (NCAA) severlerin yakından tanıdığı “Duke Üniversitesi” yer almaktadır. North Carolina eyaletinde bulunan “Duke Üniversitesi” A.B.D.’nin seçkin ve bilinen üniversitelerinden birisidir ve özellikle basketbol takımı nedeniyle dünyanın diğer ülkelerinde de oldukça tanınmaktadır.

dukeuni

Geçtiğimiz yıl “John Wayne Enterprises” firması, “The Duke”, “Duke John Wayne” gibi markaları viskiler ve alkollü içecekler için marka olarak tescil ettirmek amacıyla A.B.D. Patent ve Marka Ofisi’ne başvuruda bulunmuştur. Firmanın önceden tescilli “Duke” markasının da bulunduğu ayrıca belirtilmelidir. Yeni başvuruların ilanına karşı “Duke Üniversitesi” itirazda bulunmuş ve tescilli markanın da iptal edilmesini talep etmiştir.

“Duke Üniversitesi”nin iddiası, “The Duke”, “Duke John Wayne” markalarının kendisiyle bağlantılı markalar olduğu izlenimine yol açması ve bu durumun tüketicileri yanıltacağı argümanıdır. Üniversite kendi politikasına uygun olarak ve “Duke Üniversitesi” markasının itibarının zedelenmesini engellemek amacıyla kendi markasıyla benzer markaların, kalitesi belirsiz ve/veya kalitesi üniversite tarafından denetlenmeyen mallara veya hizmetlere ilişkin kullanımına izin vermemektedir.

Buna karşı “John Wayne Enterprises”, “Duke Üniversitesi”nin alkollü içecekler sektörüyle bağlantısının bulunmadığını ve üniversitenin “Duke (Dük)” kelimesinin tüm mallara veya hizmetlere yönelik olarak tek sahibi olmadığını iddia etmektedir. “The Duke”, “Duke John Wayne” markalarına karşı yapılan itiraz ve hükümsüzlük talebi henüz USPTO tarafından incelenmemiştir ve talepler USPTO Temyiz Kurulu tarafından değerlendirilecektir.

USPTO itirazları henüz değerlendirmemiş olmakla birlikte, “John Wayne Enterprises” elini çabuk tutmuş ve Kaliforniya eyaletinin Santa Ana şehrindeki federal mahkemeye başvurmuştur.

“John Wayne Enterprises” mahkemede, “Duke Üniversitesi”nin marka başvurularına ve tescilli markalarına karşı harekete geçmesinin ileride kendi faaliyetlerine karşı harekete geçileceğinin sinyalini verdiğini belirtmiş ve mahkemeden kendi markalarının, “Duke Üniversitesi”nin markasına tecavüz içermediği yönünde karar vermesini talep etmiştir.

Santa Ana Mahkemesi davanın reddine karar vermiş ve ilanına itiraz edilen ve hükümsüzlüğü talep edilen markalarla ilgili kararın kendisi tarafından değil, USPTO Temyiz Kurulu tarafından verileceğini belirtmiştir. Mahkemeye göre, davacının ileride bana karşı dava açabilirler şeklinde sübjektif bir görüşü olmakla birlikte, ortada gerçek bir tehdit (dava) olmadığı sürece, USPTO’nun bu tip ihtilaflar hakkında vereceği karar yeterli olacaktır. Bu çerçevede, Santa Ana Mahkemesi, görev ve saha bakımından kendisinin yetkisiz olduğuna karar vererek davayı reddetmiştir.

Santa Ana Mahkemesi’nin yetkisizlik kararı elbette ihtilafın sona erdiği anlamına gelmemektedir ve USPTO Temyiz Kurulu’nun ilerleyen aylarda vereceği kararın beklenmesi gerekmektedir. Temyiz Kurulu’nun vereceği karar hiç şüphesiz oldukça zor bir karar olacaktır. Bir tarafta “Duke” ismiyle özdeşleşmiş “Duke Üniversitesi”, diğer tarafta birçok A.B.D. vatandaşının “Duke (Dük)” lakabıyla andığı ve hatırladığı “John Wayne” kültü. Bununla birlikte, kanaatimce “Duke Üniversitesi” alkollü içecekler ile kendi kurumsal kimliği arasında ortalama tüketicilerce ne gibi bir bağlantı kurulacağını gösteremediği sürece, üniversitenin ret ve iptal taleplerinin kabul edilmemesi olasılığı güçlenmektedir. Tabii ki, elimizde taraflarca sunulan argümanlar ve kanıtlar bulunmadığı sürece tahminlerde bulunmak pek anlamlı gözükmemektedir. Dolayısıyla, ilk etapta USPTO Temyiz Kurulu kararını beklemek yerinde olacaktır.

Temyiz Kurulu kararından haberdar olduğum anda, karara burada yer vererek, bu ilgi çekici ihtilafın sonucu sizlerle de paylaşacağım.

Önder Erol Ünsal

Ekim 2014

unsalonderol@gmail.com