Etiket: zayıf marka

ABD Federal Temyiz Mahkemesi 19 Ağustos 2015 Tarihli Kararında Jack Wolfskin’in Pençe İzi Markasını Tartışıyor.

Ayırt ediciliği düşük, zayıf markaların koruma kapsamının diğer markalara göre daha dar olması gerektiği konusu, ülkemizde de son birkaç yıldır tartışılan konulardan birisidir. Bu yazı konusu ABD Federal Temyiz Mahkemesi 19 Ağustos 2015 tarihli kararında, Jack Wolfskin firmasının pençe izi başvurusunu “zayıf marka” olarak kabul etmiştir. Bu kararda Mahkeme; bir yandan pençe izini zayıf marka olarak belirlerken, bir yandan da sektörde pek çok pençe izi markası kullanıldığından tüketicilerin bu markaları birbirinden ayırt etme kabiliyetine sahip oldukları, bu nedenle pençe izi üzerinden yapılan benzerlik değerlendirmesi sonucunda karıştırılma ihtimali olmadığına hükmetmiştir.  Kararın, bir markanın zayıf marka olarak belirlenmesi hususunda ABD Mahkemesi’nin bakış açısını yansıtması anlamında ilginç olduğu kanaatindeyim.

Kararın İngilizce metnine http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/14-1789.Opinion.8-17-2015.1.PDF bağlantısından ulaşabilirsiniz.

Dosyanın, Federal Temyiz Mahkemesi önüne gelmeden önceki aşamaları şu şekildedir:

  • 10 Eylül 2009 tarihinde Jack Wolfskin Ausrustung Fur Draussen GmbH & Co. KGAA (“Jack Wolfskin”) şirketi ABD Patent ve Marka Ofisi’ne (“USTPO“) pençe izi logosundan oluşan

Wolfskin_resim

markasının tescili için başvuruda bulunmuştur. Başvuru 9, 18, 22 ve 25. sınıftaki mallar için yapılmıştır.

  • New Millennium Sports, S.L.U. (“New Millennium”) başvuruya, adına daha önceden 4 Ekim 1994 tarihinde aynı sınıftaki mallar için tescilli

kelme_resim1

markasını dayanak göstererek, 25. sınıftaki mallar için karıştırılma ihtimali nedeniyle itiraz etmiştir.

  • Wolfskin buna karşılık, New Millennium tescilli markasının kullanılmadığı iddiası ile markanın iptalini talep etmiştir.
  • USTPO verdiği kararda, New Millennium’un itirazını kabul etmiş ve karıştırılma ihtimali iddiasını mevcut gördüğünden Wolfskin’in başvurusunu reddetmiştir. Diğer yandan ise New Millennium’un itiraz dayanağı tescilli markasını aralıksız ve markada esaslı değişiklik yapmadan kullandığını tespit ettiğinden, Wolfskin’in yaptığı marka iptal talebini reddetmiştir.

USTPO kararının iptali için Wolfskin, Federal Temyiz Mahkemesi’nde dava açmıştır.

Temyiz Mahkemesi öncelikle, Wolfskin’in marka iptal talebini değerlendirmiştir. Wolfskin’in iddiasına göre New Millennium, tescilli markasını tescil edildiği şekilden farklı olarak modifiye ederek, modern versiyonda kullanmıştır. Bu nedenle markanın iptali gerekmektedir. New Millennium bu iddiaya itiraz etmeyerek, markayı 2004 yılından bu yana tescil edildiği şekilde kullanmadığını kabul etmiştir. Ancak New Millennium, markanın iki versiyonu arasında, yani tescil edildiği versiyon ile kullanıldığı modernize versiyon arasında, çok ufak farklılık olduğu şeklinde savunma yapmıştır.

Mahkeme, somut olayda uygulamada “tacking” olarak adlandırılan durumun mevcut olduğunu, bu duruma göre marka sahipleri bazen markalarının tescil edildiği şekilden farklı olarak modern/modifiye edilmiş versiyonda kullanmayı tercih edebildikleri tespitini yapmıştır. “Tacking” yapılması durumunda söz konusu olan değişiklik, marka sahibinin ya bir iptal davası ile ya da öncelik hakkının kullanımının engellenmesi ile karşılaşmasına neden olabilir. Mahkeme’ye göre bu durumlarda marka sahibi modern versiyon üzerinde de tescilli markadan dolayı sahip olduğu hakları muhafaza etmektedir. Zira bu halde, iki markanın “tüketiciler üzerinde aynı ve devam eden ticari etkiyi” yarattığından yasal olarak eşit olduğu; modifiye edilmiş/modernize versiyonun eski tescilli halinden “esaslı” bir farklılık taşımadığı, ayırt edici karakterini değiştirmediği ve marka sahibinin esasen halen eski markayı kullanmaya devam ettiği kabul edilmiştir.

Mahkeme, iki marka kullanımı arasında esaslı değişiklik olup olmadığının tespitinde, bu markaların “tüketiciler üzerinde aynı ticari etkiyi yaratıp yaratmadığı” sorusuna işaret etmiştir. Şayet yapılan esaslı değişiklik, yeni bir marka yaratmıyorsa ya da tüketiciler üzerindeki temel ve bütünsel ticari etkiyi değiştirmiyorsa marka iptali için bir neden bulunmadığı kabul edilir.

Mahkeme bu bilgiler ışığında New Millennium’un markasını incelemeye geçmiştir. New Millennium tescilli markası, solda KELME sağda ise pençe izinden oluşan bileşik bir markadır.  kelme_resim1

Yukarıda belirtildiği üzere New Millennium 2004 yılından bu yana markayı bu haliyle kullanmadığını kabul etmiştir.

2004 yılından bu yana New Millennium markayı aşağıdaki gibi modifiye ederek kullanmıştır.

kelme_resim2

Görüldüğü üzere markalardaki kelime ve şekil ana unsurları değişmemiştir. Değişiklik sadece KELME kelimesinin yazım karakterine ve pençe izinin karakterize ediliş tarzına ilişkindir. Bu nedenle Mahkeme USTPO’nun değişikliğin çok ufak olduğuna, bu değişikliklerin tüketiciler üzerindeki temel ticari etkiyi etkilemediğine ilişkin tespitlerine katılmıştır.

Wolfskin’in pençeye tırnakların eklenmesinin şekli değiştirdiği iddiası ise, bu tırnakların mevcut şeklin çok küçük bir parçası olması, şekli değiştirmemesi ve tırnakların genellikle pençeye eşlik edebileceğine yönelik genel kanı sebebiyle kabul edilmemiştir. Diğer yandan KELME kelimesinin yazım şeklinin değiştirilmesinin de tüketiciler üzerindeki ticari etkiyi etkilemeyeceği tespit edilmiştir. Tüm bu nedenlerle New Millennium markasının iptal edilmesi için yeterli neden bulunmadığına ve USTPO kararının bu kısmını yerinde olduğuna hükmedilmiştir.

Mahkeme bir sonraki aşamada New Millennium’un itirazı üzerine verilen karıştırılma ihtimali kararının değerlendirmesine geçmiştir. USTPO’ya göre iki marka arasında, içerdikleri mallar, dağıtım kanalları, tüketicileri, satış/sunuluş koşulları açısından benzerlik olduğundan karıştırılma ihtimali mevcuttur. Ancak Wolfskin temyiz başvurusunda, USTPO’nun karıştırılma ihtimali sonucuna yanlış şekilde vardığını; iki önemli hususun ispatının göz ardı ettiğini iddia etmiştir. Buna göre;  (1) markalar arasındaki benzerlik ve (2) piyasada benzer şekil ve içerikte üçüncü kişiler tarafından kullanılan benzer markalar hususları dikkate alınmamıştır. Mahkeme bu iki husus açısından somut olayı tekrar ele almıştır.

Mahkeme’ye göre benzerlik değerlendirmesinde iki marka arasındaki bütünsel anlamda görsel, işitsel, anlam benzerlikleri ile bu benzerliklerin tüketiciler üzerindeki ticari etkisi dikkate alınmalıdır. Bu değerlendirme mutlaka “bütünsel” olarak yapılmalı, bileşik markada markanın ayrıntıları üzerinden değerlendirme yapılmamalıdır.  Mahkeme, daha önceki kararlarına işaret ederek bileşik markalarda kelime unsurunun marka işlevini yerine getirme yani markanın içerdiği malın veya hizmetin hangi işletmeden kaynaklandığını gösterme işlevi açısından daha ön planda olduğunu hatırlatmıştır. Genel prensip bu olmakla beraber, elbette her somut olay kendine başına değerlendirilmelidir. Zira bazı hallerde bileşik marka içinde kelime unsuruna daha az ya da daha fazla önem verildiği de görülmüştür.

Wolfskin’in iddiasına göre New Millennium’un markası KELME kelime ve pençe işaretinden oluşmasına rağmen, USTPO benzerlik değerlendirmesi yaparken pençeye çok fazla önem atfetmiş ve kelime unsurunun marka bütünlüğündeki önemini küçümsemiştir. USTPO’ya göre KELME kelimesi iki marka arasında ortak unsur olmadığından ve dolayısıyla iki markanın oluşturduğu ticari etki bakımından ayırt edici karaktere sahip olmadığından değerlendirme sadece pençe izi bakımından yapılmıştır. USTPO bu bakış açısını desteklemek amacıyla; “giysi sektöründe bileşik marka kullanan şirketlerin genellikle kelime unsurlarını kullanmadan logolarını tek başına kullandıkları” şeklinde görüşüne dayanmıştır. Bu nedenle USTPO, tüketicilerin Wolfskin markasını gördüklerinde, kelime unsuru olmaksızın New Millennium markasının kullanıldığı şeklinde bir algıya sahip olacakları görüşündedir. Bu durum ise karıştırılma ihtimali yaratacaktır.

Mahkeme bu noktada Wolfskin iddiasına katılarak, USTPO’nun bileşik markadaki KELME unsurunun varlığını yeterli suretle değerlendirmediği kanaatine varmıştır. Mahkeme’ye göre USTPO markaların “bütünsel” değerlendirmesi açısından hataya düşmüştür. Mahkeme USTPO’nın bileşik marka sahibi işletmelerin markalarını kısaltarak sadece logolarını kullandıkları şeklinde bir ticari alışkanlıkları olduğu görüşüne de katılmamıştır. Kaldı ki somut olayda New Millennium markasının bu şekilde kısaltılarak kullanıldığı olgusu da ispattan yoksundur. Dosyaya sunulan belgelerden, New Millennium markasındaki pençe izinin tek başına marka olarak kullanıldığının ispatı sonucuna varılamaz. Keza pençe izinin tek başına kullanıldığına ilişkin olarak sunulan örnek ayakkabı kutularının bazılarının yan taraflarında, bazılarının ise ön ve arka taraflarında KELME kelimesinin yer aldığı görülmüştür. Dolayısıyla bu örneklerden yola çıkarak, pençe izinin New Millennium tarafından markanın içerdiği malları işaret etmek üzere tek başına kullanıldığının kabulü ve bu suretle USTPO’nun somut olayda kelime unsurunun önemsenmemesi gerektiğine ilişkin tespiti savunulamaz.  Bu nedenle Mahkeme’ye göre ispatlanamayan bu benzerlik değerlendirmesinden yola çıkarak verilen karıştırılma ihtimali kararı yerinde değildir.

Mahkeme son aşamada, dava konusu pençe izinin üçüncü kişiler tarafından sıklıkla kullanıldığı ve zayıf marka olduğuna ilişkin iddiayı incelemeye geçmiştir. Daha önce verilen kararlara göre; bir markanın veya benzerinin üçüncü kişiler tarafından benzer mallar için kullanılma sıklığı zayıf marka olgusunun tespiti ile ilişkili olup, daha dar bir korunma kapsamını gündeme getirebilir. Bu iddia kapsamında Wolfskin pençe izinin giysiler için üçüncü kişiler tarafından tescil edildiğine ve kullanıldığına ilişkin pek çok örnek sunmuştur. Ancak USTPO üçüncü kişilerin tescil örneklerine, “tescilin markanın kullanıma dair delil teşkil etmeyeceği” gerekçesi ile fazla önem atfetmemiştir. Mahkeme’ye göre USTPO, bu tescillerin “markanın kullanıldığına dair ikinci derecede delil olabilme olgusunu” aşırı derecede küçümsemiştir. Oysa Wolfskin’i sunduğu pek çok örnekte, pençe izinin firmaların ürettiği giysilerden daha çok üniversite, kolej ve onların spor takımlarının kıyafetlerini tanımladığı görülmüştür. Yine sunulan bir kısım delillerden pek çok pençe izi markasının özellikle internet üzerinden yapılan giysi satışlarında kullanıldığı tespit edilmiştir. Mahkeme bu delillerin USTPO tarafından yeterince önemsenmediği, üçüncü kişiler tarafından yapılan tescillerin markanın kullanıldığına dair bir “delil başlangıcı” olarak dikkate alınmadığı kanaatine varmıştır.

Mahkeme üçüncü kişiler tarafından pençe izinin marka olarak kullanıldığına dair yeterli delil olduğu tespitinin ardından, “benzer markanın benzer mallar için kullanılmasının markayı zayıf marka kategorisine sokmakla beraber, bu durumun tüketicilerin kolaylıkla markaları birbirinden ayırabildiklerini gösterdiği” tespitini yapmıştır. Somut olayda da Mahkeme Wolfskin tarafından sunulan delillerden, pençe izinin giysiler için sıklıkla kullanılan bir marka olduğu kanaatine varmıştır. Delillerden tüketicilerin pek çok pençe izi markasını, dolayısıyla bu marka konusu ürünleri üreten üreticileri kolaylıkla ayırt edebildikleri de tespit edilmiştir. Hatta birbirine çok benzer pençe izi markalarının bile tüketiciler arasında karıştırılma ihtimali yaratmadığı da bu deliller ile ispat edilen hususlar arasındadır. Dolayısıyla Mahkeme USTPO’nun dava konusu olayla ilgili verdiği kararda bu delilleri ve bu delillerin işaret ettiği hususları dikkate almamasını yerinde bulmamıştır.

Sonuç olarak Mahkeme;

  • KELME kelimesinin New Millennium markasının esas unsuru olmasına rağmen sadece pençe izine odaklanarak verilen USTPO kararının yanlış olduğunu;
  • Başvurusu yapılan Wolfskin markasında, KELME kelimesi bulunmadığından iki marka arasında farklılık olduğunu;
  • Bu farklılığın üçüncü kişilerce pençe izinin giysilerde sıklıkla kullanıldığının ispatı ile desteklendiğini;
  • Bu ispat nedeniyle New Millennium markasındaki pençe izinin zayıf marka olarak kabulünü

tespit etmiştir. Tüm bu tespitler nedeniyle, Mahkeme USTPO’nun kararının bu kısmını yerinde bulmamış ve Wolfskin markasının tüketiciler nezdinde karışıklık ihtimali oluşturmayacağına hükmetmiştir.

Zayıf markaların daha dar koruma kapsamından yararlanması gerektiği olgusundan hareketle, Wolfskin iki marka arasındaki ortak olan pençe izinin bu kapsamda olduğunu ispatlayarak doğru bir strateji izlemiş ve iki pençe izi kanaatimce benzer olmasına rağmen USTPO’nun karışıklık ihtimali olduğu kararını iptal ettirmeyi başarmıştır. Ancak madalyonun diğer tarafı Wolfskin’i gelecekte zor duruma düşürebilir. Zira Wolfskin artık USTPO’ya göre “tescilli bir zayıf marka sahibidir”. Yani artık benzer pençe izi başvuruları karşısında “daha dar” bir koruma şemsiyesi altındadır. Bu davada zayıf marka olgusu lehine kullanmasına rağmen, benzer pençe izi başvuruları karşısında nasıl bir strateji ile tescilli zayıf markasını koruyacağını açıkçası merak ediyorum.

Gülcan Tutkun Berk

Ağustos, 2015

gulcan@gulcantutkun.av.tr

 

Adalet Divanı Genel Mahkemesi 15 Temmuz 2015 Tarihli Kararı İle Ayırt Ediciliği Çok Düşük “HAPPY HOURS/HAPPY TIME” Markaları Arasında Karıştırılma İhtimali Değerlendirmesinde Bulunuyor. (T‑352/14)

Resim_happy

Adalet Divanı Genel Mahkemesi, Swatch şirketinin ayırt ediciliği çok düşük “Happy Hours” tescilli markası ile yine ayırt ediciliği çok düşük, zayıf bir marka olan “Happy Time” başvurusunun konu olduğu yargılamasında, kavramsal açıdan aynılık noktasından hareket ederek markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunduğu sonucuna varmaktadır. Kararın ayrıntılarını aşağıda bulabilirsiniz.

Kararın orijinal metnine okuyucularımız  http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=207%252F2009&docid=165848&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=23114#ctx1 bağlantısından ulaşabilirler.

Dava öncesi olayın tarihçesi şu şekildedir:

  • 7 Temmuz 2011 tarihinde Belçika merkezli The Smiley Company SPRL (“Smiley”) şirketi

HAPPY TIME

kelime markasının topluluk markası olarak tescili için başvuruda bulunmuştur. Başvuru Nice Sınıflandırması’nın 14.sınıfında yer alan “değerli taşlar, madenler, mücevherat, saatler” ve 35. sınıfında yer alan “reklamcılık, iş idaresi ve yönetimi, ofis işleri”  malları ve hizmetleri için yapılmıştır.

  • 20 Eylül 2011 tarihinde İsviçre merkezli The Swatch Group Management Services AG söz konusu başvuruya, kendi adına daha önceden Nice Sınıflandırması’nın 35. sınıfında yer alan “mücevherat ve saat ve saat parçaları satış hizmeti, internet üzerinden mücevherat satışı” ve 37. sınıfta yer alan “saat parçaları ve mücevherat tamiri ve temini” hizmetlerinde tescilli

HAPPY HOURS

markasını dayanak göstererek itiraz etmiştir. İtiraza gerekçe olarak 207/2009 sayılı Tüzüğün 8/1 (b) maddesi gösterilmiştir. Bu madde 556 sayılı KHK’nın aynı numaralı maddesine tekabül eden düzenlemeyi içermektedir.

  • 31 Mayıs 2013 tarihinde OHIM İtiraz Bölümü itirazı kısmen kabul etmiştir.
  • Smiley şirketi İtiraz Bölümü’nün kararına karşı itiraz etmiştir.
  • 6 Şubat 2014 tarihinde OHIM Temyiz Kurulu, Smiley şirketinin bu itirazını reddetmiştir. Temyiz Kurulu’na göre markalara arasında karıştırılma ihtimali mevcuttur, zira markaların içerdikleri mallar ve hizmetler aynı ve benzer olup satışa sunuluş mekânları aynıdır. Diğer yandan da markalar arasında görsel ve işitsel açıdan düşük derecede benzerlik, kavramsal açıdan ise aynılık mevcuttur.

Smiley şirketi, OHIM sürecinde Tüzüğün 8/1 (b) maddesinde düzenlenen karıştırılma ihtimali değerlendirmesinin hatalı yapıldığı iddiası ile Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nde dava açmıştır.

Tüzüğün 8/1 (b) maddesi anlamında karıştırılma ihtimali, aynı ve benzer mallar ve hizmetler için aynı ve benzer markaların tescili halinde söz konusu olmaktadır ve markalar arasında bağlantı ihtimali de bu kapsama girmektedir.

Yerleşmiş içtihatlara göre hitap edilen tüketici kitlesinin, malların ve hizmetlerin aynı işletmeden veya ekonomik olarak bağlantı halindeki işletmelerden kaynaklandığını düşünmeleri halinde karıştırılma ihtimali gündeme gelir. Aynı doğrultuda, karıştırılma ihtimali değerlendirilmesinde somut olayın tüm unsurlarının özellikle markaların benzerliklerinin ve içerdikleri mallar ve hizmetlerin birbiri ile bağlantısının bir bütün olarak ele alınması gereklidir.[1]

Davacı Smiley şirketine göre yukarıda prensipler doğrultusunda somut olay tekrar ele alınmalıdır.

Bütünsel karıştırılma ihtimali değerlendirmesinde ilgili mallar ve hizmetler için iyi bilgilendirilmiş, makul seviyede dikkatli ortalama tüketici kitlesinin algısı dikkate alınmalıdır. Ortalama tüketici kitlesinin dikkat seviyesi ilgili malların ve hizmetlerin türüne göre farklılıklar gösterebilmektedir.[2] Somut olayda, hitap edilen tüketici kitlesinin iyi bilgilendirilmiş, makul seviyede dikkatli AB üyesi ülkelerde yaşayan ortalama düzeyde tüketiciler olduğu ihtilaf dışıdır.

Yargı kararlarına göre dava konusu markaların içerdikleri mallar ve hizmetlerin benzerliği değerlendirilmesi yapılırken özellikle; malların ve hizmetlerin doğası, amaçları, kullanım şekilleri, birbiri ile rekabet halinde veya birbirlerini tamamlayıcı olup olmadıkları hususları dikkate alınmalıdır. Malların dağıtım kanalları hususu da bu listeye dâhildir.[3] Şayet mallar ve hizmetler arasında çok yakın bir bağlantı varsa, biri bir diğerinin kullanımı için zorunlu veya önemli ise, bunlar tamamlayıcı olarak addedilmektedir. Bu halde tüketiciler, bu malın üretilmesi veya hizmetin sağlanması sorumluluğunun aynı işletmeye ait olduğu şeklinde bir inanca sahip olabilirler.[4]

Somut olayda da karşılaştırma konusu, bir tarafta 35. sınıfta yer alan mücevherat, saat ve saat parçaları satışı hizmeti, diğer tarafta ise 14. sınıfta yer alan değerli taşlar, mücevherat ve saatlerdir. OHIM’in önceki markanın içerdiği satış hizmetleri ile başvurusu yapılan markanın içerdiği malların aynı olduğu yönündeki tespitini, Mahkeme yerinde bulmuştur. OHIM’e göre bu hizmetlerin sunulduğu yerler ile söz konusu malların satıldığı yerler aynıdır.  Mahkeme’ye göre Davacı aksi yöndeki iddiasını ispatlayamamıştır.

Bir sonraki aşamada Mahkeme, markalar arasındaki ortak ayırt edici, baskın unsurların belirlenen ortalama tüketiciler nezdindeki bütünsel algısı açısından ele alınacak görsel, işitsel ve kavramsal benzerlik konusuna geçmiştir.  Bu noktada Mahkeme ortalama tüketicinin markaları bir bütün olarak algıladığı ve markayı oluşturan unsurları tek tek analiz etmediği olgusunu hatırlatmıştır.[5]

Dava konusu markalar iki kelimeden oluşmaktadır. Markaların ilk “happy” kelimesi aynı, ikinci kelimeleri ise farklıdır. Bunun yanı sıra markaların uzunlukları çok benzerdir ki, içerdikleri hece sayısı aynı, harf sayısı ise neredeyse aynıdır.

Mahkeme’ye göre tüketiciler genellikle markaların ilk kısımlarına son kısımlarına nazaran daha büyük dikkat göstermektedir ve bu nedenle de markaların ilk ibarelerinin etkisi diğer kısımlara göre daha fazladır.[6] Buna göre OHIM’in bütünsel algı değerlendirmesi sonucunda, dava konusu markalar arasında belirgin düzeyde görsel benzerlik ve düşük düzeyde işitsel benzerlik mevcut olduğu tespiti, Mahkeme’ce yerinde bulunmuştur.

Kavramsal açıdan ise OHIM’e göre; (i) iki marka da belirsiz bir zaman diliminde mutlu olma anlamını içermektedir. (ii) Önceki tescilli “happy hours” markasının, içerdiği mallar dikkate alındığında tüketiciler nezdinde bir teşvik, ödül anlamı taşıdığı iddiası kabul edilemez. (iii) “Happy”, “hours” ve “time” kelimeleri temel İngilizce düzeyindedir ve açık anlamları itibari ile ilgili tüketicilerin bilgisi dâhilindedir.[7] Kaldı ki Tüzüğün 8/1 (b) maddesine göre bir markanın reddedilmesi için karıştırılma ihtimalinin tüm üye devletlerde ve bu bölgede konuşulan tüm dillerde aranması gerekmemektedir, Birliğin sadece bir bölgesindeki tüketicilerin algısı açısından dahi bu ihtimal dikkate alınır.[8] Mahkeme, OHIM’in bu tespitler ışığında markaların kavramsal olarak aynı olduğu tespitini de yerinde bulmuştur.

Bu kapsamda Mahkeme, Davacı şirketin “happy” kelimesinin görsel, işitsel ve kavramsal benzerlik değerlendirmesinde dikkate alınmaması ya da çok az dikkate alınması yönündeki iddiasını, “hours” ve “time” kelimelerinin markaların ayırt edici, baskın unsurları olarak kabul edilemeyeceğinden dolayı reddetmiştir.

Benzerlik değerlendirmesinden sonra ele alınan karıştırılma ihtimali değerlendirilmesinde Mahkeme çok bilindik bir olguyu yine hatırlatmıştır: Mallar ve hizmetler arasındaki düşük düzeyde benzerlik olsa bile, bütünsel değerlendirmede markalar arasında bazen yüksek düzeyde benzerlik bulunabilir ya da tersi durumlar da söz konusu olabilir.[9]

Somut olayda, markaların içerdikleri mallar ve hizmetler arasındaki benzerlikten ve bütünsel algı değerlendirmesinde kavramsal açıdan aynı, işitsel ve görsel açıdan da belirgin düzeyde benzer olmalarından dolayı OHIM’in vardığı “markalar arasında karıştırılma ihtimali mevcuttur” sonucu Mahkeme’ce yerinde bulunmuştur. Mahkeme’ye göre Davacı şirketin önceki markanın ayırt ediciliğinin çok düşük, zayıf marka olduğu iddiası bu sonuca etki etmez. Önceki markanın ayırt edicilik düzeyi, tek başına değil diğer faktörlerle beraber dikkate alınması gereken bir unsurdur. Bazı durumlarda önceki markanın ayırt ediciliği düşük, zayıf marka olsa bile, markalar arasındaki veya markaların içerdikleri mallar ve hizmetler arasındaki benzerlikten dolayı karıştırılma ihtimali söz konusu olabilir.[10] Somut olayda da, önceki markanın ayırt ediciliği çok düşük, zayıf marka olmasına rağmen, diğer tüm unsurlar dikkat alındığında markalar arasında karıştırılma ihtimali mevcuttur.

Sonuç olarak Mahkeme, OHIM’ın kararını yerinde bularak davayı reddetmiştir.

Uygulamada kural olarak, markalar arasında ayırt ediciliği düşük, zayıf ibarelerin ortak olması halinde karıştırılma ihtimalinden söz edilemeyeceği kabul edilmektedir. Bu durumda ortak olmayan ibarelerin bir bütün olarak bıraktığı izlenim, algı inceleme konusu yapılacaktır. Bu noktada yeri gelmişken ayırt ediciliği düşük, zayıf markaların değerlendirmesine ilişkin olarak  “Ayırt Edici Olmayan veya Zayıf Bileşenlerin Karıştırılma Olasılığına Etkisi” başlıklı 2 Ekim 2014 tarihli Ortak Bildirge’yi (Bildirge’nin Türkçe metni TPE’nin http://www.tpe.gov.tr/TurkPatentEnstitusu/resources/temp/537BD8E1-A440-4621-85E5-B887F6AE2654.pdf adresinde yer almaktadır) ve bloğumuzun kurucu yazarı Önder Erol Ünsal’ın Bildirge hakkında kaleme aldığı http://iprgezgini.org/2014/11/27/ayirt-edici-gucu-olmayan-veya-ayirt-edici-gucu-zayif-olan-unsurlarin-karistirilma-olasiligina-etkisi-avrupa-marka-ve-tasarim-agi-ortak-bildirgesi/ yazısını okuyucularımıza hatırlatmak isterim.

Bu yazı konusu dava, ayırt ediciliği düşük, zayıf markaların karıştırılma ihtimali değerlendirmesinde 2 Ekim 2014 tarihli Bildirge’deki genel kuraldan ayrık bir durum olarak ortaya çıkmıştır. Her ne kadar gerek markalar arasındaki gerek ortak kelime (“happy”), gerek diğer kelimeler (“hours”, “time”) ayırt ediciliği çok düşük, zayıf ibareler olsa da, karıştırılma ihtimali değerlendirilmesinde markaların içerdikleri “time” ve “hours” kelimelerinin kavramsal açıdan aynılığı, bütünsel değerlendirmede karıştırılma ihtimali olduğu sonucuna götürmüştür. Eğer “happy” kelimesi yanında markalara, anlamları birbirinden farklı kelimeler eşlik etseydi, büyük ihtimalle aynı sonuca varılamayacağı, ortak “happy” kelimesinin karıştırılma ihtimali değerlendirmesinde Bildirge’deki genel kural gereği dikkate alınmayabileceği ya da çok az dikkate alınabileceği kanaatindeyim.

Gülcan Tutkun Berk

Temmuz, 2015

gulcan@gulcantutkun.av.tr

 

Dipnotlar:

[1] 12 Kasım 2008 tarihli ecoblue OHIM — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Ecoblue) kararı, T‑281/07

[2] 18 Eylül 2008 tarihli Armacell OHIM kararı, C‑514/06 P

[3] 29 Eylül 1998 tarihli Canon kararı, C‑39/97 ve 14 Aralık 2006 tarihli Mast-Jägermeister v OHIM — Licorera Zacapaneca (VENADO with frame and Others) kararı, T‑81/03

[4] 13 Aralık 2007 tarihli Xentral v OHIM — Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM) kararı, T‑134/06

[5] 9 Temmuz 2003 tarihli Laboratorios RTB v OHIM — Giorgio Beverley Hills kararı, T‑162/01

[6] 13 Şubat 2007 tarihli Mundipharma v OHIM — Altana Pharma (RESPICUR) kararı, T‑256/04

[7] 11 Temmuz 2007 tarihli El Corte Inglés v OHIM — Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños) kararı, T‑443/05

[8] 22 Ocak 2009 tarihli Commercy v OHIM — easyGroup IP Licensing (easyHotel) kararı, T‑316/07

[9] 11 Kasım 1997 tarihli SABEL kararı, C‑251/95 ve 17 Ekim 2013 tarihli Isdin v Bial-Portela kararı, C‑597/12 P

[10] 11 Mayıs 2010 tarihli Wessang v OHIM — Greinwald (star foods) kararı, T‑492/08