Aylar: Eylül 2015

IPR Gezgini Facebook Hesabıyla Daha Geniş Çevrelere Yayılmak İstiyor

social-media-management

IPR Gezgini, dikkatli okuyucularımızın muhtemelen fark etmiş olduğu üzere, şu ana dek sosyal medya kanallarını etkin olarak kullanmamış ve daha çok yazarlarının kişisel sosyal medya hesaplarını kullanmak suretiyle yazılarını yaymaya çalışmıştır.

Bugünlerde sosyal medya olmadan daha geniş kitlelere yayılmanın ve yaygınlaşmanın imkansız olduğunun bilincinde olarak, IPR Gezgini’ni sosyal medyada daha etkin biçimde tanıtmanın yerinde olacağını düşündük. Bunun ilk adımını da Facebook ‘ta IPR Gezgini adına açtığımız sayfa oluşturacak.

Facebook kullanıcısı okuyucularımızın https://www.facebook.com/profile.php?id=100008346701691 bağlantısından erişebilecekleri IPR Gezgini facebook hesabını arkadaş olarak eklemelerinden ve mümkünse çevrelerine de önermelerinden memnuniyet duyacağız.

Sayfa içeriği henüz tam olarak düzenlenmemiş olmakla birlikte, kısa süre içerisinde sayfada eski yazılarımıza, güncel haberlere, yerli – yabancı duyurulara yer vermeyi ve sayfayı mümkün olduğu ölçüde dinamik bir duyuru ve tartışma platformu haline getirmeyi planlıyoruz. Facebook hesabına yakın zamanda Twitter hesabını da eklemek niyetindeyiz.

Bizi arkadaşlarınız arasına eklerseniz çok seviniriz.

Önder Erol Ünsal

unsalonderol@gmail.com

Marka Başvurularında İhtiyaç Duyulmayan Mal ve Hizmetlere Yer Verilmesi Sorunu ve Çözüm Önerileri

tpebinası

 

Bilindiği gibi marka tescil başvurularında marka koruması talep edilen mal veya hizmetlerin belirtilmesi gerekmektedir. Ülkemizde mal veya hizmetlerin belirtilmesi sırasında başvuru sahipleri ve marka vekillerinin çoğunluğu tarafından kullanılan ve aşağıda detaylı olarak açıklanacak olan “kopyala-yapıştır” yöntemi yıllardır bir çok soruna neden olmaktadır. Bu yazının amacı söz konusu yöntemin yol açtığı sorunlara değinerek bu sorunlara ilişkin çözüm önerisi ortaya koymak ve ortaya konan çözüm önerisi ile ilgili okuyucuları her türlü katkı ve eleştiride bulunmaya davet etmektir.

Ülkemizde marka başvuruları Türk Patent Enstitüsü’nce her sene yayımlanan ücret tebliği çerçevesinde yine Enstitüce yayımlanan Marka Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ’de yer alan mal ve hizmet sınıfları esas alınarak başvurularda yer alan mal ve hizmet sınıfı sayısına göre ücretlendirilmektedir. 2015 yılı için bu tutar tek sınıflı ve fiziki evrak ile yapılan marka başvurusu için 255 TL, tek sınıflı ve çevrimiçi sistemle yapılan marka başvurusu için 180 TL olarak belirlenmiştir. Her sınıf için, sınıf içindeki mal veya hizmetlerin sayısına veya alt grup sayısına bakılmaksızın standart sınıf ücreti uygulanmaktadır.

Başvuru sahipleri ve marka vekillerinin çoğunluğu, başvurularında sadece markanın kullanıldığı veya kullanılması planlanan mal ve hizmetlere yer vermek yerine, “kopyala-yapıştır” yaparak Tebliğ’de ilgili olan mal veya hizmetin bulunduğu sınıfta yer alan tüm mal ve hizmetler ile başvuru yapmayı tercih etmektedir (Her ne kadar çevrimiçi hizmetlerde yapılan değişiklik sonucunda mal/hizmetler seçilirken kopyala-yapıştır işlemi şu anda yapılamasa da bu alışkanlığın çevrimiçi hizmetler ile başvuru yapılmaya başlanmadan önce kazanılması sebebiyle bu adlandırmanın kullanılmasında beis görülmemektedir.). Örneğin, bir markayı “gözlük” emtiası için tescil ettirmek isteyen başvuru sahibi veya vekili Tebliğ’de “gözlük” emtiasının yer aldığı 9. sınıfta yer alan tüm mallara başvurusunda yer vermektedir.

Belirtilen uygulama birçok soruna yol açmaktadır. Öncelikle ilgili sınıfta yer alan mal veya hizmetlere başvuruda blok halinde yer verilmesi neticesinde marka uzmanlarının sağlıklı bir inceleme yapması büyük ölçüde zorlaşmaktadır. Örneğin bir ya da birkaç mal veya hizmet için ayırt edici nitelikte olmayan ve tanımlayıcı olan bir ibare, ilgili sınıfta yer alan diğer bazı mal veya hizmetler için tescil edilebilir nitelikte olabilir. Bu nedenle özellikle çok sayıda alt gruptan oluşan sınıfları ihtiva eden başvurular için marka uzmanlarının ağır iş yükü düşünüldüğünde sağlıklı bir inceleme yapılması hayli güç olmaktadır.

Bahse konu uygulama özellikle benzerlik incelemesinde ciddi problemlere neden olmaktadır. Bilindiği gibi 556 sayılı KHK’nın 8/1 maddesi çerçevesinde yapılan karıştırılma ihtimali incelemesinde ele alınması gereken temel unsurlardan biri başvuruya konu markanın eşya listesinde yer alan mal veya hizmetler ile itiraza gerekçe olarak gösterilen marka/markaların eşya listesinde yer alan mal veya hizmetler arasındaki benzerliktir. Mal veya hizmetlere hem başvuruda hem de itiraza gerekçe marka/markalarda blok halinde yer verilmesi sağlıklı bir benzerlik değerlendirmesini neredeyse imkansız kılmaktadır. Şöyle ki; başvuruda ihtiyaç duyulan bir ya da birkaç mal veya hizmete yer verilmesi yerine onlarca mal veya hizmetin bulunduğu tüm sınıfa yer verilmesi durumunda, tüm bu mal veya hizmetler ile aynı şekilde başvurusu yapılmış olan itiraz gerekçesi marka/markaların kapsadığı onlarca mal veya hizmet arasındaki benzerliğin ele alınması gerekmektedir. Başvuruda ve itiraz gerekçesi marka/markalarda, birden çok mal veya hizmet sınıfının yer alması durumunda yüzlerce mal veya hizmet arasındaki benzerliğin incelenmesi gibi kısıtlı zaman içerisinde mümkün olmayan bir durumla karşılaşılmaktadır.

Enstitü için belirtilen inceleme zorlukları haliyle mahkemeler için de geçerlidir. Ancak hem Enstitü hem de mahkemeler için ortaya çıkan inceleme zorlukları bir yana, söz konusu uygulama büyük ölçüde mevcut ve potansiyel başvuru sahiplerine zarar vermektedir. 556 sayılı KHK’nın 7/1(b) ve 8/1 maddeleri incelemenin markaların ve mal/hizmetlerin benzerliği ile sınırlı tutulacağı yönündeki lafzı sebebiyle, ayrıca KHK’nın 14. maddesinin marka sahiplerine iştigal alanı ne olursa olsun tescil ettirmiş olduğu markayı eşya listesinde belirtilen mal ya da hizmetler için kullanması için 5 yıl süre tanıması nedeniyle muhtemelen piyasada birbiriyle hiç bir zaman ihtilaf içinde olmayacak markalar reddedilmektedir. 7/1(b) ve 8/1 maddeleri çerçevesinde yapılan incelemenin önemli bir bölümü ticaret unvanlarına bakıldığında, gerçekte ticaret alanında ihtilaf yaşaması olası görünmeyen kişilere ait marka başvuruları veya tescillere ilişkindir. Yani başvuru sahipleri, Enstitü ve mahkemeler ticari hayatın olağan akışında var olmayan “sanal ihtilaflar” için para, emek ve zaman harcamaktadır. Bunun ülkemiz için büyük bir kaynak israfı olduğu açıktır.

Ayrıca potansiyel başvuru sahipleri kullandıkları ya da kullanmayı planladıkları markanın aynısının veya benzerinin farklı sektörde faaliyet gösteren bir kişi tarafından tescil edilmiş olması sebebiyle başvuru yapmaya teşebbüs etmemektedir.

Belirtilen sorunların ortadan kaldırılması ya da minimize edilmesi için marka inceleme sistemimizde bazı değişiklikler yapılması yerinde olacaktır. Bunlardan biri çok sayıda ülkede olduğu gibi benzerlik incelemesini sadece nispi ret nedeni olarak ele alarak halen yürütülen re’sen benzerlik incelemesine son vermektir. Yapılması gereken bir diğer değişiklik ise Topluluk Marka Tüzüğü’nün 15. maddesinde belirtildiği gibi karıştırılma ihtimali incelemesinde itiraza gerekçe olarak gösterilen ve tescil tarihinden itibaren 5 yıl geçmiş markalar için kullanım şartının aranmasını gerektirecek yasal düzenlemenin yapılmasıdır.

Ülkemizde yasama değişiklikleri ile ilgili yapılan çalışmaların ve sürecin zorluğu, 7/1(b) maddesi üzerinde yapılan tartışmaların halen devam etmesi,  itiraza gerekçe olarak gösterilen markalar için kullanım şartı aranmasının Enstitü’nün zaten fazla olan iş yükünü artıracak olması sebebiyle söz konusu mevzuat değişikliklerinin yakın zamanda ele alınması mümkün görünmemektedir. Ayrıca 7/1(b) maddesi mevcudiyetini korurken itiraza gerekçe olarak gösterilen markalar için kullanım şartı aranmasını içeren bir düzenlemenin tek başına yapılması marka inceleme sistemimizde çok sınırlı bir düzelme sağlayacaktır.

Öte yandan Enstitü’nün ücret politikasında değişikliğe giderek başvuruları alt grup esasına göre ücretlendirmesi bir başka çözüm yolu olarak değerlendirilebilir. Yani Enstitü başvuru ücretini başvuruda yer alan mal veya hizmet sınıfının sayısına göre değil bu sınıfların altında yer alan alt grupların sayısına göre ücretlendirebilir. Bu değişiklik idari düzenlemenin daha kolay olması, Enstitü’nün çevrimiçi hizmetleri sayesinde kolayca uyum sağlanabilecek olması, ayrıca iş yükünün azalmasına katkı sağlayacak olması sebebiyle yukarıda zikredilen sorunların önüne geçilmesi için pratik bir çözüm olarak karşımıza çıkmaktadır.

Başvuruların alt grup esasına göre ücretlendirilmesi sonucunda başvuru sahipleri kullanmadıkları ya da kullanmayı planlamadıkları mal veya hizmetler için fazladan ücret ödemek istemeyeceği açıktır. Bu sayede marka inceleme sistemimiz daha sağlıklı işler bir yapıya kavuşacak ve birçok yapay ihtilaf ortadan kalkacaktır.

Ancak başvuruların alt grup esasına göre ücretlendirilmesi sadece yeni başvurular için geçerli olacağından mevcut başvurular ve tescilli markalar düşünüldüğünde yapılacak değişiklik ile sağlanacak katkı sınırlı olacaktır. Bu sorunun bertaraf edilmesi için şu anda olduğu gibi yenilemesi yapılacak tüm markalar için standart bir ücret talep edilmesi yerine markaların eşya listelerinde yer alan alt grup sayısına göre marka yenileme ücretinin hesaplanması isabetli olacaktır. Ayrıca geniş eşya listesine sahip tescilli markaların daha geniş bir korumadan faydalandığı açık olup bu markalar için daha fazla yenileme ücreti talep edilmesi hakkaniyete uygun olacaktır. Kaldı ki tescilli marka sahipleri genel olarak sadece kullandıkları mal veya hizmetler için yenileme yapmak isteyecek olup yapılacak düzenlemenin içeriğine göre marka sahiplerinin karşı karşıya kalacakları yenileme ücretinde bir artış olmayabilecektir.

Sonuç olarak, marka başvuruları ve yenilemeleri sırasında alınacak ücretin alt grup esasına göre hesaplanması başvuru sahiplerinin ve Enstitü’nün kolay uyum sağlayabileceği pratik bir çözüm olup bu sayede başvuru sahiplerinin önündeki birçok engelin ortadan kalkmasının yanı sıra Enstitü’nün ve mahkemelerin karşı karşıya kalacakları ihtilaflı dosya sayısında ciddi oranda düşüş gerçekleşecek, marka başvuruları ve tescilli markalar üzerinde daha sağlıklı değerlendirme yapılabilecektir.

Yazının başında belirtildiği gibi bu yazının amacı marka başvurularında mal/hizmet belirlenmesi sırasında başvurulan “kopyala-yapıştır” yönteminin yarattığı sorunlara dikkat çekmek ve ortaya konan “alt grup esasına göre ücretlendirme” önerisini tartışmaya açmaktır. Yazı hakkında siteye yapacağınız her yorum ve bekirguven@yahoo.com e-posta adresine gönderilecek her türlü çekince, eleştiri ve katkınız memnuniyetle karşılanacaktır.

Bekir GÜVEN

Marka Uzmanı – Türk Patent Enstitüsü

bekirguven@yahoo.com

“DüsseldorfCongress” Hizmet Markası Tanımlayıcıdır! Almanya Federal Yüksek Mahkemesi “DüsseldorfCongress” Markasının Ayırt Ediciliğini Tartışıyor.

düsseldorf_resim

Almanya Düssedorft’ta uzun yıllardır kongre, toplantı, fuar gibi etkinlik hizmetleri sunan Düsseldorf Congress Veranstaltungsgesellschaft GmbH şirketi, “DüsseldorfCongress” markasını, sunduğu bu hizmetler için de tescil ettirmek üzere Alman Patent ve Marka Ofisi’ne başvurmuştur. Ancak başvuru, esasen markanın kullanıldığı ve tescil edilmek istendiği bu hizmetler için, ayırt edici olmadığı gerekçesiyle reddedilmiştir. Yüksek Mahkeme 15 Mayıs 2014 tarihli kararı ile bu tür hizmetler için yer adının kullanılmasını ayırt edici bulmamıştır.

Kararın Almanca metnine http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&Sort=12288&Seite=15&nr=69296&pos=475&anz=554 bağlantısından ulaşabilirsiniz.

Dava konusu olayların tarihçesi şu şekilde gelişmiştir:

Alman Marka ve Patent Ofisi, 35., 41. ve 43. sınıflarda yer alan hizmetler için Düsseldorf Congress Veranstaltungsgesellschaft GmbH şirketi tarafından başvurusu yapılan

düsseldorf_resim

markasını ayırt edici niteliği haiz olmadığından reddetmiştir.

Başvuru sahibinin Patent Ofisi nezdinde yaptığı itirazlar da reddedilmiştir. Bunun üzerine başvuru sahibi dava açmıştır.

Patent Mahkemesi davayı, dava konusu markanın içerdiği hizmetler için ayırt edici gücü olmadığından reddetmiştir. Patent Mahkemesi’ne göre dava konusu marka, yer adı ve hizmeti tanımlayan kelime kombinasyonundan oluşmaktadır. Dolayısıyla hitap edilen tüketici kitlesi açısından dava konusu marka, sadece hizmetin sunulduğu yeri ve türünü betimleyen niteliktedir. Diğer yandan markanın içerdiği şekil de, tescil ile korunma kapsamına girecek nitelikte ayırt edici değildir.

Söz konusu karar, marka başvuru sahibi tarafından temyiz edilmiştir. Temyiz yargılaması sonucunda Patent Mahkemesi’nin kararı kısmen reddedilmiştir. Buna göre Temyiz Mahkemesi dava konusu başvurunun, “veri ağında reklam yayını, reklamcılık, müze işletmeciliği, spor müsabakaları düzenlenmesi, kültür ve spor gösterileri düzenlenmesi, sahne ışıklandırma malzemeleri kiralanması gösteri, editörlük” hizmetleri için Marka Kanunu’nun 8/2. maddesine göre tescil yasağı kapsamında olmadığına hükmetmiştir.

Davacı başvurunun tüm hizmetler için tescili talebi ile davayı Yüksek Mahkeme önüne taşınmıştır.

Federal Yüksek Mahkeme önüne gelen davada öncelikle markanın ayırt edicilik fonksiyonuna değinmiştir. Alman Marka Kanunu’nun 8/2-1 maddesine göre bir markanın ayırt ediciliğinin kabulü için o markanın bir ayırım gücüne sahip olması gerekmektedir. Bu anlamda markanın ana işlevi; içerdiği mal ve hizmetleri diğer işletmelerin mal ve hizmetlerinden ayırması, hangi işletmeden kaynaklandığını göstermesidir. Bir markanın bu işleve sahip olup olmadığı değerlendirmesi, geniş kriter yelpazesine göre yapılmakla beraber, en küçük bir ayırt edicilik dahi tescil engelinin aşılması için yeterli addedilmektedir.[1]

Bu nedenle ayırt edicilik değerlendirmesi her somut olayın kendine has özellikleri dikkate alınarak münhasıran yapılmalıdır. Özellikle ilgili sektör ve bu sektördeki normal düzeyde bilgilendirilmiş makul seviyede dikkatli tüketicilerin algısı açısından değerlendirme yapılmadır. Belirlenen bu tüketicilerin detaylı bir analiz yapmadan, ilgili markayı olduğu gibi, bir bütün olarak algılayacakları göz önüne alınmalıdır. Ana ilke: birden çok unsurdan oluşan markada ayırt edicilik değerlendirmesi tek tek değil, bir bütün olarak yapılmalıdır.  Bu ana ilke, tıpkı Birlik Marka Hukukunda olduğu gibi Alman Marka Hukukunda da, hem ürün hem de hizmet markaları için aynı şekilde geçerlidir. Elbette doğası gereği ürün markalarında göz önüne alınan ürünün fiziksel görünümü ile marka arasında bağlantı konusu, hizmet markalarında söz konusu olmayacaktır.

Alman Federal Yüksek Mahkeme’ye göre, Patent Mahkemesi’nin yukarıda belirtilen hizmetler dışındakiler için dava konusu “DüsseldorfCongress” markasının ayırt edici olmadığı tespiti yerindedir. Şayet bir kelime markası, hitap ettiği tüketicilerde tereddütsüz ve dolaysız olarak içerdiği mal ve hizmetin niteliğini tanımlıyorsa, o marka ayırt edici değildir. Aynı şekilde dolaysız olarak içerdiği mal ve hizmeti tanımlamasa da, o mal ve hizmetin durumunu, şartlarını tüketiciler nezdinde tereddütsüz olarak tanımlayan ibarelerin de ayırt edicilikten yoksun olduğu kabul edilmektedir.

Patent Mahkemesi dava konusu markanın kelime kombinasyonunun, “Düsseldorf bölgesinde yapılan kongre, konferansları” doğrudan tanımlayan kelimeler olduğundan, markayı tescil engeli içinde görmüştür. Yüksek Mahkeme de bu tespiti yukarıdaki açıklamalar ışığında yerinde görmüştür.  Markadaki “Congress” kelimesinin yabancı dilde İngilizce olması da bu tespite etki etmemektedir zira bu kelimenin Almancası olan “Kongress” doğrudan, kolaylıkla anlaşılmaktadır. Bu nedenle kelimelerin özgün, ayırt edici olduğundan bahsedilemez.

Diğer yandan Yüksek Mahkeme, Patent Mahkemesi’nin markanın arka planındaki tek renk kareden oluşan şekil unsurunun, özgün ve ayırt edici olmadığından tescil engeli içinde olduğu yönündeki tespitini de haklı bulmuştur.

Davacı’ya göre ise “DüsseldorfCongress” markası, tüketicilerde “Düsseldorf’ta yapılan kongre” çağrışımı yapmamaktadır. “Düsseldorf” ve “Congress” kelimelerinin ayrı ayrı çağrışımı ile bir araya gelerek oluşturduğu “DüsseldorfCongress” ibaresinin çağırışımı arasında belirgin bir fark vardır. Bu kelimelerin bir araya geliş tarzı özgündür ve bir bütün olarak oluşturduğu çağrışım, tek tek sahip oldukları anlamları değiştirmektedir. Keza tüketiciler açısından “DüsseldorfCongress” kelimelerinin bir araya gelişi, dil bilgisi kurallarına göre alışıldık bir durum değildir. Dolayısıyla bu kombinasyon, bir bütün olarak tanımlayıcı olarak nitelenemez.

Ancak Yüksek Mahkeme bu iddiayı yerinde bulmayarak, Patent Mahkemesi’nin kelimelerin dil bilgisi kuralları açısından bir araya gelişinin de özgün olmadığı ve ayırt ediciliğine etki etmediği yönündeki tespitlerine aynen katılmıştır. Yüksek Mahkeme, bu konuda daha önceki kararlarına da işaret ederek, birden çok tanımlayıcı ibareler ancak dil bilgisi kurallarına göre aşılmışın dışında, özgün yapıda bir araya geldikleri takdirde, oluşan bütünün tanımlayıcı olmadığını belirtmiştir ve bu durum istisnaen görülmektedir. Bu istinai durum da söz konusu davada oluşmamıştır. Coğrafi yer belirten “Düsseldorf” ile İngilizce “Congress” kelimesinin dil bilgisi kurallarına aykırı olarak yan yana gelişi halinde dahi, kelimelerin tanımlayıcı sıfatları devam etmektedir ve ortaya çıkan bütün ayırt edici güçten yoksundur. Tüketiciler nezdinde bu bütün, ayrı ayrı kelimelerin yaptığı çağrışımdan daha farklı bir çağırım yapmamaktadır.

Yüksek Mahkeme bir sonraki aşamada Davacı’nın, Patent Mahkemesi’nin dava konusu markayı sektörel açıdan incelemediğine yönelik iddiasını incelemiştir. Davacı’ya göre Patent Mahkemesi bazı sektörlerde görülen, coğrafi yer adının o ürünü üreten veya hizmeti sunan işletmeye işaret edebileceği hususunu göz ardı etmiştir. Bu sektörlerdeki tüketiciler açısından bu yer adı, o hizmetin hangi işletme tarafından sunulduğuna yönelik ayırt edici bir işarettir. Ancak Davacı’ya göre Patent Mahkemesi bu sektörel bakış açısını dikkate almamıştır.

Yüksek Mahkeme Davacı’nın bu iddiasının, yani coğrafi yer belirten kelimelerin o işletme için kendiliğinden ayırt edici gücü olabileceği durumunun, uygulamada genellikle dernek adlarında görüldüğünü, tüketicilerin bu sektörler açısından yer adının işletme konusu ile birlikte kullanılmasına alışık olduğunu, tanımlayıcı olarak görmediğini belirtmiştir. Bu alanlarda ayırt edicilik değerlendirmesindeki kriterler daha geniş ele alınmıştır.[2] Ancak dava konusu sektör, emsal gösterilen kararlardaki sektörler gibi değerlendirilemeyeceğinden, Yüksek Mahkeme’ye göre bu iddia açısından Patent Mahkemesi yerinde karar vermiştir.  Zira ne dava konusu kelime kombinasyonu, ne de tek renkten oluşan kare şekli, reddedilen hizmetlerin verildiği sektörler açısından o hizmeti sunan bir işletmeye işaret etmemektedir.

Fuar ve benzeri etkinlikleri hizmeti için yer adının markada esas unsur olarak yer alması ve o etkinliğin sektörde bu şekilde ayırt edicilik kazanması ülkemizde de sıklıkla görülmektedir. Yüksek Mahkemenin “DüsseldorfCongress” markasını, sadece “Düsseldorf’ta yapılan kongre” olarak görmesi ve tanımlayıcı olarak nitelemesi, kanaatimce sektörün kendine has özellikleri dikkate alındığında dar bir bakış açısı oluşturmuştur. En ufak bir ayırt ediciliğin dahi, tescil engelinin aşılması için yeterli görülmesi gerektiğine işaret edilmişken, 1995 yılından beri bu tür fuar, kongre etkinlikleri için kullanılan markanın sektör tüketicileri için ayırt ediciliğinin ispatlanması halinde aksi bir karar verilebilirdi diye düşünüyorum.

Gülcan Tutkun Berk

Eylül, 2015

gulcan@gulcantutkun.av.tr

 

Dipnotlar:

[1] BGH, 17 Ağustos 2011 – I ZB 70/10, Institut der Norddeutschen Wirtschaft e.V. kararı

[2] BGH, 24 Haziran 2010 – I ZB 115/08, TOOOR! ve 17 Ekim 2013 – I ZB 11/13, grill meister kararları

 

Patent Uzmanına Hakaret Eden Patent Vekilinin Yetkileri USPTO’da 6 Ay Süreyle Askıya Alındı

badwords

Patent ve marka uzmanlarının kararları ve değerlendirmeleri çoğu kez hak sahiplerini ve temsilcilerini memnun etmemektedir. Memnuniyetsizlik halinin sadece Türkiye ile sınırlı olmaması ve dünya üzerindeki neredeyse hiçbir inceleme ofisinin bir türlü kimseyi memnun etmeyi başaramaması, uzmanların kendilerini kötü hissetmelerini bir ölçüde de olsa engellemektedir.

Amerika Birleşik Devletleri (A.B.D.) Patent ve Marka Ofisi (USPTO) dünyanın muhtemelen en yerleşik ve kendi geleneğine sahip sınai mülkiyet inceleme ofisidir. USPTO da belirtilen şanlı geçmişine karşın kullanıcılarının tamamını memnun etmeyi başaramamıştır. Aşağıda okuyacağınız olay, memnuniyetsizlik halinin hakarete dönüşmesi durumunda USPTO’nun nasıl tepki verdiğini göstermesi bakımından ilginçtir. Yazıda anlatılan olay http://ipethicslaw.com/uspto-suspends-attorney-for-six-months-for-derogatory-patent-filings/ bağlantısından erişilebilecek haber esas olarak aktarılmıştır.

Andrew Schroeder isminde bir patent vekili 2011 yılında müvekkili adına USPTO’ya bir patent başvurusu dosyalar, USPTO 2013 yılında başvuruyu tekniğin bilinen durumunun aşılmamış olması nedeniyle reddeder. Schroeder bu karara karşı aşağıdaki ifadeleri içeren dilekçeyi sunar:

“Sarhoş musunuz? Patent başvurularını incelerken kokain eşliğinde İskoç viskisi mi içiyorsunuz? Evinizde birleştirdiğiniz ret mektuplarını mı gönderiyorsunuz? Vergi ödeyenler, ödemeleri karşılığında hizmet olarak bunu mu alıyor? Gerçekten patent başvurusunu hiç okudunuz mu? Merak ediyorum. Çünkü ya patent başvurusunu okumamışsınız veya siz “ÖZEL”siniz (burada R ile başlayan kelimeyi kullanmak istemediğim için özelsiniz yazdım.” (Schroeder’in bahsettiği R ile başlayan kelime muhtemelen Gerizekalı anlamına gelen Retard kelimesidir, y.n.)

Schroeder dilekçesine şöyle devam eder: “USPTO ne zamandan beri basit bir iş programına dönüştü? 2000 kaşe yeterli olacakken hangi gerekçeyle 2000 ek uzman istihdam ettiniz? Bana söyler misiniz bir patent başvurusunun onaylanması için ne gereklidir. Patent başvurularını pastel boya ile mi yazalım ya da başvurular süslü bir kitabın içinden mi çıksın? Ailenizin ferdi veya sizi özel bir anlaşmayla teşvik edecek büyük bir hukuk firması mı olmamız gerekiyor? Ne lazım bana söyler misiniz? Belki de sadece işinizi ciddiye almanız ve işinizle ilgili bir halt etmeniz gerekir… Siz gerizekalılar küvetinizde osurup burnunuzu karıştırırken, şunu bilin ki kariyerleri, işleri ve hayalleri hakkında bir halt etmeye çalışan insanlar var.”

USPTO bu dilekçeyi uygunsuz bir yanıt olarak değerlendirmiş ve sonrasında başvuru hükümden düşmüştür.

Schroeder yukarıdaki dilekçeyi yazdığı gün, bir diğer patent başvurusunun reddi kararına karşı USPTO’ya başka bir yanıt sunmuştur. Bu başvuru da tekniğinin bilinen durumunun aşılmaması nedeniyle reddedilmiştir.

“Anlaşılan o ki bu başvuruyu inceleyen uzman A.B.D.’nin anadilini konuşmamaktadır. Belki Farsça’da, belki Latince’de veya Vulcan dilinde (bkz. Uzay Yolu’ndaki Vulcan ırkı) “stud” kelimesi “ridge” kelimesi ile eşanlamlı olabilir. Ama, bu ülkede, yani bu uzmanın maaşını aldığı ülkede, “stud” ve “ridge” kelimeleri iki ayrı ve birbirinden farklı anlama sahiptir.”

Schroeder bunun yanında kararı veren uzmanın USPTO uzmanlarıyla ilgili bir sitede “Down sendromlu, idiot, tembel, yetersiz, kör, aptal ve işe yaramaz” olarak tanımlanmış olduğunu da belirtmiştir.

Yeri gelmişken bu yazıyı okurken haberdar olduğum bir internet sitesinden bahsetmek yerinde olacaktır. http://www.usptoexaminers.com/default.aspx bağlantısından erişilebilecek USPTO Uzmanları sitesi, marka ve patent profesyonellerinin kendi isimlerini belirtmeden USPTO’da çalışan marka ve patent uzmanları hakkında yorum yapabileceği, onları derecelendirebileceği veya onlar hakkında bilgi alabileceği bir internet sitesidir. “Uzmanları inceliyoruz (We examine the examiners)” sloganına sahip siteye biraz göz gezdiren herkes sitenin uzmanlar hakkında atış serbest içerikli ve oldukça da dedikodu içeren bir ortam olduğunu fark edecektir. Türkiye’de böyle bir site olmadığı için şanslıyız sanırım, olsaydı da camiaya bu kadar hizmetten sonra reytingim fena olmazdı herhalde.

Schroeder’in marifetlerine dönecek olursak; USPTO ikinci dilekçeyi de uygunsuz yanıt olarak kabul eder ve ikinci başvuru da hükümsüz kılınır.

Bu işlemlerin ardından Schroeder hakkında disiplin soruşturması başlatılır.

USPTO bünyesinde bir birim olan “Kayıt ve Disiplin Ofisi (Office of Enrollment and Discipline – bundan sonra kısaca OED olarak anılacaktır)”, USPTO nezdinde işlem yapmaya yetkili marka ve patent vekillerini kaydetmek ve vekillik sınavını yapmaktan sorumludur. OED bu görevlere ilaveten, vekillerin yetkilerini kötüye kullandıkları yönündeki iddiaları inceleme yetkisine de sahiptir.

Schroeder hakkındaki soruşturma, OED tarafından yürütülür, OED soruşturma sonucunda Schroeder’e karşı dava açar.

Schroeder, soruşturma hakkında yazılı tebligatı almaz (veya almaktan kaçınır), bunun üzerine kendisine yayın yoluyla soruşturma tebliğ edilir. Buna karşın, Schroeder soruşturmaya karşı yanıt vermez. Aynı şekilde Schroeder davaya karşı da yanıt vermez.

Davayı gören idari hakim, Schroeder’in Ofis nezdinde kaba ve saygısız davranışlar sergilediğini belirtmiş ve Schroeder’in davranışlarının idareyi itibarsızlaştırma ve yetkiyi kötüye kullanma niteliğinde olduğu sonucuna ulaşmıştır. Hakime göre, Schroeder’in davranışları profesyonellik dışı davranış biçiminin kat kat ötesindedir. Hakim kendi tespitleri çerçevesinde, OED’in talep ettiği 1 aylık yetkinin askıya alınması yerine Schroeder’in yetkilerinin 6 ay süreyle askıya alınmasına karar vermiştir. Hakime göre, modern teknoloji anlık tepkinin elektronik biçimde gönderilmesini kolaylaştırmıştır, bu yolla da yeni bir tehdit biçimi ortaya çıkartmıştır. Hakimin ifadesiyle günümüzde İngilizce’deki en tehlikeli 4 harfli kelimenin “send (gönder)” kelimesi olduğu söylenebilir. Hakim Fernandez’e göre, “USPTO’ya dokümanların elektronik yolla sunulabilmesi imkanı, vekillerin gönder komutuna basmadan önce kelimelerini dikkatlice seçmesi yükümlülüğünü ortadan kaldırmamaktadır.”

1997 yılının sonunda bu yana, yani 17 yılı aşkın süredir Türk Patent Enstitüsü’nde görev yapan yazar, başvuru sahipleri veya vekillerle kişisel hakaret boyutuna varmış bir tartışmanın içerisine şu ana dek girmemiş olmakla birlikte, hakaret ve küfür içeren çok sayıda tartışmanın gerçekleştiğinden haberdardır. Bu tip durumlarda alınacak idari tedbirlerin ve disiplin müeyyidelerinin tanımlanmamış olması kimi zaman hakaret sahibinin yaptıklarının yanına kar kalmasına yol açmaktadır. Buna karşılık, Schroeder davasında görüldüğü üzere, USPTO gibi geleneğe sahip kurumlarda hakaret kimsenin yanına kar olarak kalmamakta ve gerekli cezalar tereddütsüz verilmektedir.

Önder Erol Ünsal

Eylül 2015

unsalonderol@gmail.com

 

 

OHIM BÜYÜK TEMYİZ KURULU’NUN ‘PAPAGAYO ORGANIC’ kararı: FRANSIZ TÜKETİCİLER İÇİN ‘ŞARAP’ VE ‘ROM’ BENZER MİDİR?

papagayo_rhum_ambre-large

Bilindiği üzere AB Topluluk Marka ve Tasarımlarının tescil işlemlerinden sorumlu resmi kurum olan OHIM’in son karar organı OHIM Temyiz Kurulu (Boards of Appeal) olup, OHIM nezdindeki mutlak ret nedenleri yönünden (7. madde) verilen kararlar, yayına itirazlar hakkında verilen İtirazlar Birimi kararları ile iptal/hükümsüzlük talepleri hakkında verilen İptal Birimi kararlarına karşı yapılan itirazlar OHIM Temyiz Kurulu tarafından karara bağlanmaktadır. Temyiz Kurulu kararlarına karşı ise AB Adalet Divanı Genel Mahkemesi nezdinde dava açılabilmektedir.

Birisi tasarımlarla ilgili itirazlarla ilgili olmak üzere toplam 5 Kurul’dan müteşekkil olan Temyiz Kurulunda, hukuki zorluk arz eden bazı vakalar veya Kurullar arası farklı yönde uygulama bulunan konulara ilişkin vakalar ilgili Kurul tarafından Büyük Temyiz Kuruluna (Grand Board of Appeal) gönderilebilmektedir. Büyük Temyiz Kurulu, 5 Kurul’un Başkanları daimi üye olarak, diğer üyeler ise Kurullarda görevli üyelerden rotasyon halinde seçilmek üzere toplam 9 üyenin katılımı ile teşekkül etmektedir. Oldukça istisnai hallerde bir dosya Büyük Temyiz Kurulu’na gönderilmekte olup, Ofis’in kuruluşundan bu yana Büyük Temyiz Kurulu tarafından verilen karar sayısı 20’den azdır.

Bu yazının konusunu OHIM Büyük Temyiz Kurulu tarafından son dönemlerde verilen bir karar olan ‘PAPAGAYO ORGANIC’ kararı (18 Temmuz 2013 tarih ve R 233/2012-G sayılı) oluşturmaktadır. Karar, zımni icazet/ses çıkarmama/rıza gösterme (acquiescence), ciddi kullanım (genuine use), malların benzerliği ve karıştırılma ihtimali gibi çeşitli konular hakkında değerlendirmeler içermektedir.

Karara konu olan olayın safahatı şu şekildedir:

4 Ağustos 2009 tarihinde The Organic Spirits Company Limited (CTM sahibi) aşağıdaki kelime markası için başvuruda bulunmuştur.

papa organic

Başvurunun eşya listesinde şu mallar bulunmaktadır:

Sınıf 33: Sayılan malların tümü organik olmak üzere şaraplar, sert alkollü içecekler (spirits) ve likörler; rom.

Başvuru 19 Ekim 2009 tarihli Topluluk Marka Bülteninde ilan edilmiş ve 6 Şubat 2009 rüçhan tarihi (Birleşik Krallık) ile 1 Şubat 2010 tarihinde tescil edilmiştir.

6 Ekim 2010 tarihinde Société des Vins et Spiritueux LA MARTINIQUAISE (Société par Actions Simplifiée) (hükümsüzlük talebi sahibi), söz konusu markanın hükümsüzlüğü için talepte bulunmuştur. Hükümsüzlük talebi, nispi ret nedenlerinden karıştırılma ihtimaline dayalı olarak yapılmış ve talep sahibi kendisi adına Fransa’da 1992 tarihinde tescil edilen ve son olarak 2012 yılında yenilemesi yapılan aşağıdaki markayı ileri sürmüştür.

papagayo

Hükümsüzlük talebine dayanak olan marka ise, diğerlerinin yanı sıra 33. sınıftaki “alkollü içecekler (biralar hariç)” malları için tescillidir.

Hükümsüzlük talebi sahibi, başvuru konusu markanın ayırt edici unsurunun “PAPAGAYO” ibaresi olduğunu, “ORGANIC” kelimesinin malların özelliğini belirten tanımlayıcı bir ibare olduğunu, markaların benzer olduğunu ve “PAPAGAYO” ibaresinin kendiliğinden ayırt ediciliğinin yüksek olduğunu ileri sürmüştür.

CTM sahibi ise, Topluluk Marka Tüzüğü (CTMR) 57(2) ve (3) maddesi hükümlerine dayanarak hükümsüzlük talebi sahibinin markasını kullandığını ispatlamasını istemiştir.[1] Diğer yandan, hükümsüzlüğü istenen markayı taşıyan ürünleri Fransa’da Ekim 2003’den bu yana herhangi bir karıştırılma olmaksızın pazarladığını, söz konusu markayı taşıyan romları, dünyanın en büyük şarap ve sert alkollü içki fuarı olan, Bordeaux şehrindeki VINEXPO fuarında 2003, 2005 ve 2007 yıllarında kendi standında teşhir ettiğini; hükümsüzlük talebi sahibinin bu markanın uzun yıllardır kullanıldığının farkında olduğunu ve CTMR 54. Maddesi uyarınca zımni icazet gösterdiğini/ses çıkarmadığını ileri sürmüştür. CTM sahibi, ayrıca marka başvurusunu iyi niyetle yaptığını, hükümsüzlük talebi sahibinin başvurunun ilanına itiraz etmediğini ve uzun süredir hükümsüzlük talebi sahibi tarafından herhangi bir şikayet almadan markayı kullandığını ifade etmiştir. CTM sahibi zımni icazet iddiasını desteklemek amacıyla markanın Fransa’da kullanımını gösterir çeşitli deliller de sunmuştur.

OHIM İptal Birimi, hükümsüzlük talebi sahibinden, talebine dayanak olarak ileri sürdüğü markanın kullanımını ispatlar deliller sunmasını istemiştir. Hükümsüzlük talebi sahibi de, buna ilişkin delillerin yanı sıra CTM sahibinin iddialarına karşı argümanlarını sunmuştur. Bu argümanlar arasında zımni icazet iddiası ile ilgili olarak, hükümsüzlüğünü talep ettiği markanın CTMR m. 54’de aranan 5 yıllık süreden daha uzun bir süredir tescilli olmadığını, CTM sahibinin ürünlerini Fransa’daki bir süpermarkette ilk kez 2010 yılı Mart ayında görmesiyle ilgili markanın kullanımından haberdar olduğunu ve Nisan 2010’da CTM sahibinden CTM başvurusunu geri çekmesini talep ettiğini, taraflar arasında anlaşma sağlanamayınca da hükümsüzlük talebinde bulunduğunu ifade etmiştir.

CTM sahibinin son görüşlerinin ardından OHIM İptal Birimi 30 Kasım 2011 tarihli kararı ile CTM markasını hükümsüz kılmıştır. Kararın gerekçesinde özetle, hükümsüzlük talebi tarihi itibariyle CTM markasının 5 yıldan uzun süredir tescilli olmaması nedeniyle CTMR m. 54 (2) uyarınca zımni icazetin mümkün olmadığı; hükümsüzlük talebi sahibi tarafından sunulan delillerin önceki (hükümsüzlük talebine dayanak olan) markanın romlar için kullanıldığını ispatlar nitelikte olduğu; bu kullanımlarda markanın ayırt edici karakterinin değiştirilmemiş olduğu; kullanımın ispatlandığı romların CTM markasının kapsamında aynen yer aldığı; CTM markasının kapsamındaki likörler ile romların yüksek düzeyde benzer olduğu; sert alkollü içkilerin (spirits) romları kapsayan geniş bir kategori olduğu, dolayısıyla bu malların da aynı olduğu; CTM markasında yer alan şaraplar ile romların da birbiriyle rekabet halinde mallar olduğu, ortak kullanım şekilleri bulunduğu ve benzer tüketici kesimine hitap ettiği, dolayısıyla bu malların benzer olduğu;  önceki markanın, tescil kapsamındaki mallarla bağlantılı bir anlamı bulunmaması nedeniyle ayırt ediciliğinin normal düzeyde olduğu; önceki markanın CTM markasında aynen yer alması nedeniyle markaların görsel ve işitsel yönden benzer olduğu ve benzer olan unsurun çekişme konusu markaların her ikisinde de ayırt edici unsur olduğu; bu çerçevede halkın iki markayı direkt olarak karıştırmasa dahi, bu markaların aynı veya iktisaden bağlantılı teşebbüslere ait olduğunu düşünebileceği, dolayısıyla markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunduğu belirtilmiştir.

CTM sahibi İptal Biriminin kararına karşı itiraz etmiş, itirazı inceleyen OHIM Birinci Temyiz Kurulu 25 Mart 2013 tarihli ara kararı ile, özellikle “rom” ve “şarap” malları arasında bir benzerlik bulunup bulunmadığı konusunda tutarlılık ve uyum sağlanması maksadıyla, konuyla ilgili Temyiz Kurulu ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi kararlarını da göz önüne alarak, dosyanın Büyük Temyiz Kuruluna havale edilmesine karar vermiştir.

CTM sahibi, Büyük Temyiz Kurulundan İptal Biriminin kararının bozulmasını talep etmiştir. CTM sahibi, hükümsüzlük talebi sahibi tarafından sunulan delillerin markanın kullanımını ispata yeterli olmadığını; markanın ayırt edici karakterinin değiştirilerek kullanıldığını; İptal Biriminin, hükümsüzlüğüne karar verilen markanın eşya listesinde yapılan “sayılan malların tümü organik olmak üzere” şeklindeki sınırlandırmayı dikkate almadan karar verdiğini; İngilizce’ye aşina olan Fransız tüketicilerin markada yer alan “organic” kelimesine de önem atfeceğini; İptal Biriminin çekişme konusu markaların Fransa’da 2003 yılından bu yana herhangi bir karıştırma olmaksızın birlikte var olması hususunu dikkate almadığını öne sürmüştür.

Büyük Temyiz Kurulu aşağıda yer verilen alt başlıklar halinde itirazı incelemiş ve özetle aşağıdaki değerlendirmelerde bulunmuştur:

Zımni icazet / Ses çıkarmama (acquiescence)

CTMR m. 54(2) uyarınca, önceki tarihli ulusal markanın sahibinin, sonraki tarihli CTM markasının, önceki tarihli markanın tescil edildiği üye ülkede birbirini takip eden 5 yıl süre boyunca kullanılmasına, bu kullanımdan haberdar olmasına rağmen ses çıkarmaması halinde; şayet CTM marka başvurusu kötüniyetle yapılmamışsa, önceki marka sahibi CTM markasının hükümsüz kılınmasını talep edemez veya bu markanın kullanımına karşı çıkamaz.

Somut olayda, İptal Birimi tarafından isabetli şekilde tespit edildiği üzere, hükümsüzlüğü istenen CTM 1 Şubat 2010 tarihinde tescil edilmiş olup, hükümsüzlük talebinin yapıldığı 6 Ekim 2010 tarihi itibariyle henüz 5 yıldan uzun bir süre tescilli durumda değildir. Bu nedenle, hükümsüzlük talebi sahibi CTMR 54(2) maddesi uyarınca zımni icazet nedeniyle hükümsüzlük istemiyle sınırlı değildir. Hükümsüzlük istemiyle, hükümsüzlük talebi sahibi, sadece CTMR’de öngörülen haklarını kullanmaktadır. Topluluk hukukunda marka sahiplerinin hükümsüzlük talebinden önce yayına itirazda bulunma gibi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. CTMR, ilke olarak, yayına itiraz ve hükümsüzlük talepleri arasında herhangi bir hiyerarşi tanımlamaksızın iki hukuki talebe de imkân vermektedir.

Ciddi kullanım (genuine use)

Önceki marka, gerek hükümsüzlük talebinin yapıldığı 6 Ekim 2010, gerekse hükümsüzlüğü istenen CTM başvurusunun yayınlandığı tarih olan 19 Ekim 2009 tarihi itibariyle 5 yıldan uzun süredir tescilli olduğundan, CTM sahibinin, karşı tarafın markasının kullanıldığını ispatlaması yönündeki talebi CTMR 57(2) ve (3) maddesi hükümlerine göre kabul edilebilir niteliktedir.

Bu nedenle, hükümsüzlük talebi sahibi, markasının 6 Ekim 2005-18 Ekim 2009 tarihleri arasında 33. sınıfta yer alan “alkollü içecekler (biralar hariç)” malları için Fransa’da kullanıldığını ispatlamak durumundadır.

Kullanım konusuyla ilgili olarak Adalet Divanı’nın ‘Minimax’ (11.03.2003, C-40/01, para.38) ve ‘Hiwatt’ (12.12.2002, T-39/01, para. 37) kararlarının ilgili bölümlerine atıf yapan Büyük Temyiz Kurulu, bu hususta İptal Biriminin tespitlerini onamıştır.

Hükümsüzlük talebi sahibi tarafından PAPAGAYO markasının romlar üzerinde Fransa’da kullanıldığını ispatlamak için 2005-2010 yılları arasında, her bir yıla ait 12 fatura sunulmuş olup faturaların büyük kısmında ilgili ürünün miktarının binlerce şişe olduğu görülmektedir. Faturalardaki kullanımlarda “RHUM BLANC PAPAGAYO” ve “RHUM AMBRE PAPAGAYO” ibareleri yer almakta olup, bu faturalar önceki marka sahibi tarafından sunulan belgelerle aşağıdaki ürün görselleri ile ilişkilendirilebilir niteliktedir.

papagayo şişeler

Büyük Temyiz Kurulu, sırasıyla “beyaz rom” ve “altın sarısı rom” anlamına gelen “RHUM BLANC” ve “RHUM AMBER” ibarelerinin tanımlayıcı nitelikte olması, şişelerin üzerinde bulunan yelkenli gemi şekillerinin etiket üzerinde bir süsleme işlevi görmesi ve PAPAGAYO ibaresinin şişe üzerinde ayrı bir unsur olarak algılanması gibi hususları dikkate alarak, markanın söz konusu görsellerde yer aldığı biçimde kullanımının, “PAPAGAYO” markasının ayırt edici karakterini değiştirmediği sonucuna ulaşmıştır.

CTMR 57(2) ve (3) maddesi hükümlerine göre, önceki tarihli marka tescil kapsamındaki mal veya hizmetlerin sadece bir kısmı için kullanılmışsa, hükümsüzlük incelemesi bakımından söz konusu marka, mal/hizmetlerin sadece o kısmı için tescilliymiş gibi kabul edilmektedir.

Somut olayda, 33. Sınıfta yer alan “alkollü içecekler (biralar hariç)” malları, alt gruplara ayrılmaya yeterli ölçüde geniş bir mal kategorisidir. Şöyle ki, bu mallar alkol oranlarına göre karakterize edilmekte ve geleneksel olarak farklı teşebbüsler tarafından üretilen pek çok farkı içki çeşidini (örneğin şaraplar, sert alkollü içkiler –spirits-, vb.) kapsamaktadır.

Rom da bir çeşit sert alkollü içki olup, kendi başına “alkollü içecekler” genel kategorisi altında geniş bir kategori olan “sert alkollü içkiler”e dahil ayrı bir alt kategoridir. Alkollü içecekler rom, cin, votka, viski gibi çeşitli türlerde sert alkollü içkiyi kapsamakta olup bu malların hepsinin kendine has içerikleri, üretim metotları ve tat özellikleri bulunmaktadır. Tüketici bu ürünleri satın alırken süpermarketin rom, cin, votka, viski, vb. bölümleriyle karşılaşmaktadır.

Tarafların aksi yönde bir vakıa veya argüman sunmaması karşısında, Büyük Temyiz Kurulu, Adalet Divanı’nın ‘Aladin’ davasındaki içtihadına da atıf yaparak (14.07.2005, T-126/03, para.45 et seq.) ciddi kullanımın “alkollü içecekler (biralar hariç)” genel kategorisi içinde bir alt kategori olan “rom” emtiası bakımından kanıtlandığı yönündeki İptal Birimi tespitini onamıştır.

Dolayısıyla, Büyük Temyiz Kurulu, somut uyuşmazlıkta önceki markanın 33. Sınıfta yer alan “rom” için korunduğunu varsayarak değerlendirmesine devam etmiştir.

CTMR 53(1)(a) ile bağlantılı olarak 8(1) maddesi – karıştırılma ihtimali

Karıştırılma ihtimaline ilişkin genel ilke ve içtihatlara atıf yaptıktan sonra Büyük Temyiz Kurulu, önceki tarihli marka Fransa’da tescilli olduğundan, ilgili tüketici kesimini,  mevzubahis malları satın alan Fransa’daki ortalama tüketiciler olarak belirlemiş ve ilgili mallar günlük tüketime yönelik mallar olduğundan ilgili tüketicilerin makul dikkat düzeyine sahip, makul düzeyde bilgili, gözlemci ve dikkatli tüketicilerden oluştuğunu ifade etmiştir.

Fransız tüketicilerin önemli bir bölümünün Fransızca “organique” kelimesine benzeyen İngilizce “organic” ibaresinin anlamını sezebileceğini belirten Büyük Temyiz Kurulu, hükümsüzlüğü talep olunan “PAPAGAYO ORGANIC” markası ile önceki tarihli “PAPAGAYO” ibareli markanın görsel ve işitsel yönden yüksek düzeyde benzer olduğu, İspanyolca’da “papağan” anlamına gelen “PAPAGAYO” ibaresinin anlamının Fransız tüketicilerce anlaşılmayacak olması nedeniyle işaretlerin kavramsal karşılığı bulunmadığı kanaatine ulaşmıştır.

Malların benzerliği

Hükümsüzlüğü istenen CTM markasının kapsamındaki 33. sınıfta bulunan sayılan malların tümü organik olmak üzere şaraplar, sert alkollü içkiler ve likörler; rom” ile önceki marka kapsamındaki (kullanımı ispatlanan) Sınıf 33: “rom” malları karşılaştırılmıştır.

CTM sahibi, İptal Biriminin kararına yaptığı itirazda, “sayılan malların tümü organik olmak üzere” şeklindeki spesifikasyonun dikkate alınmadığı argümanına dayanmaktadır. Ancak, CTM sahibi bu sınırlamanın malların karşılaştırmasıyla ilgili faktörlere ne şekilde etki ettiğini, özellikle organik ve organik olmayan içecek üreticilerinin genellikle farklı teşebbüsler olup olmadığını göstermemiştir. Her durumda, önceki markanın kapsamı, organik tabiata sahip olanları da kapsamaktadır.

Büyük Temyiz Kurulu, yapmış olduğu değerlendirmede, romların her iki markanın kapsamında aynen yer aldığını; romun bir tür sert alkollü içki olması nedeniyle, CTM markasında bulunan “sert alkollü içkiler” in romları da kapsar nitelikte olduğunu, dolayısıyla bu iki malın da aynı olduğunu; likörlerin özü itibariyle aroma verilmiş sert alkollü içkiler olduğunu; bu malların rom ile benzer üretim metotlarıyla, damıtma işlemi temelinde, aynı teşebbüsler tarafından üretildiğini, bu malların birbiriyle rekabet halinde olduğunu veya çeşitli alkollü kokteyllerde birbirini tamamlayıcı şekilde kullanıldığını, sonuç olarak bu malların da yüksek düzeyde benzer olduğunu belirtmiştir.

Şaraplar ile romların benzerliği konusuna gelince, AB Adalet Divanı Genel Mahkemesi vermiş olduğu bir kararında, şaraplar ile tarımsal romların, İspanya’daki tüketici kesimi açısından benzer olmadığına hükmetmiştir. (bkz 29.04.2009, T-430/07, ‘Montebello rhum agricole’, para. 20-37)

Somut olayda, önceki markanın kapsamında bulunan “rom”, aynı zamanda endüstriyel romları da kapsamakta olup, endüstriyel rom, tarımsal romdan farklı olarak, doğrudan şekerpancarından değil, şeker üretiminin bir yan ürünü olan melastan fermente edilmekte/damıtılmaktadır. Fransız pazarı için, çekişme konusu mallar karşılaştırılırken bu farklı tür romlar dikkate alınmalıdır, zira bunlar farklı niteliklere sahip olabilir. Özellikle, Genel Mahkeme Karayiplerin tarımsal rom için iyi bilinen bir coğrafi kaynak olduğunu kabul ederken, endüstriyel rom için böyle belirli bir kaynak kabul edilememektedir.

Hükümsüzlüğü istenen CTM markasının kapsamındaki şaraplar (organik olmak üzere) da rom gibi alkollü içkidir. Ancak bu ortak özellik,  bir tarafta romun, diğer tarafta şarapların spesifik niteliklerini ele alırken ikincil planda kalan çok genel bir faktördür. Aslında, şarap ve rom ilk olarak, içerdikleri alkol miktarı yönünden büyük farklılık göstermektedir. Genel Mahkeme, ‘Montebello’ kararında şaraplar için alışılmış oranın %12,5; tarımsal rom için ise %45 olduğunu belirtmiştir.  (29.04.2009, T-430/07, ‘Montebello rhum agricole’, para. 32) Önceki markanın kullanımına ilişkin olarak sunulan belgelerden anlaşıldığı üzere, hükümsüzlük talebi sahibinin ürettiği/pazarladığı romlarının alkol oranı %40’tır. Genel olarak ilgili tüketici, alkollü içecekleri, bira ve şarap gibi görece düşük alkol içerenler ve rom ya da votka gibi görece yüksek alkol içerenler olmak üzere kategorize etmektedir. Alkol tüketiminin insan vücudu üzerindeki önemli etkileri düşünüldüğünde, ilgili tüketiciler bu iki gruptan bir içeceği dikkatli şekilde seçmektedir.

Alkol oranı dışında, şarap üzümden, rom ise şekerpancarı veya melastan yapılmaktadır. Fransız tüketiciler için (organik) şarap, genellikle yemekle tüketilen bir içecektir. Diğer taraftan rom, öğün yemeğinde aperatif ya da hazmı kolaylaştırıcı olarak tüketilebilir, ancak şarap gibi yemeğe eşlik eden veya onun lezzetini tamamlayan bir içecek olarak düşünülmemektedir. Ayrıca rom, (alkollü) kokteylin temel ve tipik bir unsurudur.

Bu farklılıklar bakımından, ilgili tüketici, çekişme konusu malları aynı tabiata sahip veya birbiri yerine geçebilir türde mallar olarak görmeyecektir.

Malların genel ticari kaynağı bakımından, özellikle Fransa’daki şarap üreticileri, tarımsal veya endüstriyel rom üretme konusunda donanıma sahip değildir. Diğer yandan, damıtıcılar (rom üreticileri) da şarap üretimi için gerekli ekipmana sahip değildirler. Her iki üretim süreci de kendine ait hayli detaylı sistem ve know-how gerektirmektedir.

Bu farklılıklar AB Tüzüklerine de yansımış durumdadır. Şöyle ki, ilgili tüzükte şarap ve romdan (bir sert alkollü içki olarak) ayrı ayrı söz edilmektedir. (EC No 110/2008) Özellikle şarap, bu ürünün üretimi ve pazarlamasını düzenleyen özel kurallara tabidir. (örneğin EC No. 1493/1999, EU No 670/2011, EC No 479/2008)

Diğer taraftan, çekişme konusu mallar ortak dağıtım kanallarına sahiptirler, çünkü her iki içecek türü de süpermarketlerin alkollü içkiler bölümünde veya alkollü içkiler için özel perakende mağazalarında bulunmaktadır. Tamamlayıcı ürün yelpazesi olarak oldukça sınırlı ölçüde olmasına rağmen şarap mağazalarında dahi rom bulunabilmektedir. Ayrıca her iki mal bar ve publarda ortak olarak bulunmaktadır. Bu bağlamda, çekişme konusu mallar sipariş edilirken veya tüketilirken rastlaşmaktadır.

Ayrıca, en azından Fransa’nın bazı bölgelerinde, şarap ve romun, “punch” gibi tek bir içecek şeklinde birlikte tüketilebildiği de göz ardı edilmemektedir.

Sonuç itibariyle, yukarıdaki değerlendirmeler ışığında Büyük Temyiz Kurulu, “organik olmak üzere şaraplar”  ve “rom” un, en fazla, çok düşük düzeyde benzer oldukları sonucuna ulaşmıştır.

Karıştırılma ihtimaline ilişkin genel değerlendirme

Karıştırılma ihtimaline ilişkin genel değerlendirme, önceki markanın ayırt edici niteliğini de göz önüne almayı gerektiren karşılıklı bağımlılık (interdependence) ilkesini temel almaktadır.

Önceki markanın ayırt ediciliği ne kadar yüksekse, karıştırılma ihtimali o kadar yüksektir; ve kendiliğinden veya pazarda sahip olduğu ünden dolayı yüksek ayırt ediciliğe sahip markalar, daha düşük ayırt ediciliğe sahip markalara göre daha geniş bir korumadan yararlanırlar. (29.09.1998, C-39/97, ‘Canon’, para.18)

Önceki markanın kendiliğinden sahip olduğu ayırt edicilik, önceki markanın koruma kapsamındaki mallar bakımından tanımlayıcı olup olmadığına göre değerlendirilir. Somut olayda, Fransız tüketiciler için “PAPAGAYO” ibaresinin bilinen tanımlayıcı bir anlamı bulunmadığından, ilgili mallar bakımından önceki markanın kendiliğinden sahip olduğu ayırt ediciliğin ortalama düzeyde olduğu sonucuna varılmıştır. Hükümsüzlük talebi sahibinin iddiasının aksine, sadece işaretin marka işlevi görmek için yeterli ölçüde orijinal olmasına bağlı olarak yüksek ayırt ediciliğe sahip olduğu çıkarımı yapılamaz. (17.05.2013, T-231/12, ‘K9’, para. 51)

Hükümsüzlük talebi sahibi önceki markanın Fransa’daki rom sektöründe halk tarafından bilinir olmasından ötürü arttırılmış ayırt ediciliğe sahip olduğu iddiasına dayanmamaktadır. Markanın kullanıldığının ispatına ilişkin deliller sunarken de bu husus öne sürülmemiştir. Dolayısıyla, Büyük Temyiz Kurulu, önceki markayı Fransa rom sektöründe arttırılmış ayırt ediciliğe sahip bir marka olarak değerlendirmemiş ve markanın kendiliğinden sahip olduğu -ortalama düzeyde- ayırt ediciliğe göre değerlendirme yapmıştır.

“Sayılan malların tümü organik olmak üzere sert alkollü içecekler (spirits) ve likörler; rom” malları bakımından, ilgili tüketici, çekişme konusu işaretlerle, yüksek düzeyde benzer veya aynı mallar üzerinde karşılaşacaktır. Bu mallar bakımından ortalama tüketici “ORGANIC” ibaresini malların belli bir niteliğini belirten bir ibare olarak görecek ve malların ticari kaynağını teşhis ederken normal düzeyde ayırt ediciliğe sahip “PAPAGAYO” ibaresine odaklanacaktır. Bu nedenle, söz konusu ortak unsur nedeniyle Fransız tüketiciler, bu yüksek düzeyde benzer veya aynı malların, aynı veya iktisadi yönden bağlantılı teşebbüslerden kaynaklandığına inanabilecektir. Dolayısıyla, belirtilen mallar bakımından CTMR m. 8(1)(b) anlamında karıştırılma ihtimali mevcuttur.

Ancak, “tümü organik olmak üzere şaraplar” ve “rom” arasında, özellikle malların genel kaynağı ve alkol miktarları açısından mevcut olan önemli farklılıkların yanı sıra; önceki markanın arttırılmış ayırt ediciliğe sahip olması gibi ilave bir unsurun da yokluğunda, ortalama tüketicilerin söz konusu malları karıştırması için yeterli bir sebep bulunmadığı kanaatine varılmıştır. Ortalama tüketici bu ürünleri dikkatle seçecek ve “PAPAGAYO” marka rom ile “PAPAGAYO ORGANIC” marka şarabı karıştırmayacaktır. Üretim metotları arasındaki geleneksel farklıklar ve şarap ve rom üreticileri arasında ticari veya başka tür bir işbirliğini gösterir herhangi bir verinin de yokluğunda, ilgili tüketici, bunların birbiriyle iktisadi yönden bağlantılı olduğunu düşünmeyecektir.

CTM sahibi tarafından öne sürülen birlikte var olma hususu ile ilgili olarak, iki markanın belli bir pazarda birlikte var olmasının, diğer unsurlarla birlikte, bu markaların ilgili tüketiciler tarafından karıştırılma ihtimalini azaltmaya katkı sağladığı göz ardı edilemez. Karıştırılma ihtimalinin bulunmadığı sonucuna, özellikle, markaların ilgili pazarda “barışçıl” şekilde birlikte var olmasıyla ulaşılabilir. (bkz. 03.09.2009, C-498/07 P, ‘La Espanola’, para. 82)

Somut olayda, ilk olarak bu talebin CTM sahibinin, önceki markanın Fransa’da ciddi kullanımı bulunmadığı yönündeki iddiasıyla çelişkili görüldüğü belirtilmelidir. Her durumda, taraflarca sunulan deliller ışığında, karıştırılma durumunun fiili olarak meydana gelip gelmediği sonucuna ulaştıracak yeterli neden bulunmamaktadır. Bundan ziyade deliller, fiili olarak ürünlerin farklı dağıtım kanallarına (organik ürünlerin bunlara yönelik özelleşmiş perakendeciler; rom için süpermarketler/kitle pazar) sahip olduğuna işaret eder niteliktedir. Hükümsüzlük talebi sahibinin bu yöndeki iddiası CTM sahibi tarafından çürütülmemiş, bilakis CTM sahibi organik ve organik olmayan içeceklerin tüketicilerinin farklı olduğunu öne sürmüştür. İlaveten, CTM sahibine göre, “PAPAGAYO Organic” marka rom için önde gelen Fransız organik ticaret dergisinde verilen reklamlar, CTM sahibinin ürünlerinin aslında bu tarz özelleşmiş dağıtım kanallarında satıldığını göstermektedir. Dolayısıyla, ilgili tüketicinin her iki markayla da geçmişte karşılaştığı sonucuna ulaşılamadığından, markaların barışçıl şekilde fiili olarak birlikte var olduğu ispatlanamamıştır.

Sonuç itibariyle, itiraz 33. sınıftaki “tümü organik olmak üzere şaraplar” bakımından haklı bulunmuş ve 33. Sınıftaki “Sayılan malların tümü organik olmak üzere sert alkollü içecekler (spirits) ve likörler; rom” bakımından reddedilmiştir.

Büyük Temyiz Kurulu’nun bu kararına karşı taraflarca dava açılmamış ve karar bu şekilde kesinleşmiştir.

Karıştırılma ihtimalinde özellikle mal benzerliğinin ilgili ülke ve ilgili tüketici kesimine göre ne kadar detaylı bir şekilde değerlendirildiğini göstermesi bakımından Büyük Temyiz Kurulu’nun kararının kayda değer olduğu düşünülmektedir. Ayrıca, yine ülkemizde çoğunlukla kopyala-yapıştır yöntemiyle bir veya birkaç sınıfa dahil tüm alt grupların başvuru/tescile konu edilmesi nedeniyle, bu olaydaki gibi spesifik ürünlerin birbiriyle karşılaştırıldığı vakalar pek görülmemektedir. Yine ülkemizdeki alt grup sistemi, en azından Enstitü uygulamasında bir alt gruba dahil tüm malların birbiriyle aynı veya aynı tür olduğu varsayımına dayanmaktadır. Bu açıdan, yazıya konu olan vakada, ülkemizde her biri aynı sınıfın aynı alt gruba dâhil olan (Tebliğde 33. sınıf tek bir alt grup olarak “alkollü içecekler (biralar hariç)” şeklinde yer almaktadır) ve aralarındaki yüksek benzerlik peşinen kabul edilen mallar arasında dahi çok düşük düzeyde bir benzerlik bulunduğuna dair varılan sonuç da sanırım okuyucular açısından ilginç ve şaşırtıcı olacaktır.

H. Tolga KARADENİZLİ

Eylül, 2015

karadenizlit@gmail.com

[1] Article 57: Examination of the application

(2) If the proprietor of the Community trade mark so requests, the proprietor of an earlier Community trade mark, being a party to the invalidity proceedings, shall furnish proof that, during the period of five years preceding the date of the application for a declaration of invalidity, the earlier Community trade mark has been put to genuine use in the Community in connection with the goods or services in respect of which it is registered and which he cites as justification for his application, or that there are proper reasons for non-use, provided the earlier Community trade mark has at that date been registered for not less than five years. If, at the date on which the Community trade mark application was published, the earlier Community trade mark had been registered for not less than five years, the proprietor of the earlier Community trade mark shall furnish proof that, in addition, the conditions contained in Article 42(2) were satisfied at that date. In the absence of proof to this effect the application for a declaration of invalidity shall be rejected. If the earlier Community trade mark has been used in relation to part only of the goods or services for which it is registered, it shall, for the purpose of the examination of the application for a declaration of invalidity, be deemed to be registered in respect only of that part of the goods or services.

(3) Paragraph 2 shall apply to earlier national trade marks referred to in Article 8(2)(a), by substituting use in the Member State in which the earlier national trade mark is protected for use in the Community.