Almanya Düssedorft’ta uzun yıllardır kongre, toplantı, fuar gibi etkinlik hizmetleri sunan Düsseldorf Congress Veranstaltungsgesellschaft GmbH şirketi, “DüsseldorfCongress” markasını, sunduğu bu hizmetler için de tescil ettirmek üzere Alman Patent ve Marka Ofisi’ne başvurmuştur. Ancak başvuru, esasen markanın kullanıldığı ve tescil edilmek istendiği bu hizmetler için, ayırt edici olmadığı gerekçesiyle reddedilmiştir. Yüksek Mahkeme 15 Mayıs 2014 tarihli kararı ile bu tür hizmetler için yer adının kullanılmasını ayırt edici bulmamıştır.

Kararın Almanca metnine http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&Sort=12288&Seite=15&nr=69296&pos=475&anz=554 bağlantısından ulaşabilirsiniz.

Dava konusu olayların tarihçesi şu şekilde gelişmiştir:

Alman Marka ve Patent Ofisi, 35., 41. ve 43. sınıflarda yer alan hizmetler için Düsseldorf Congress Veranstaltungsgesellschaft GmbH şirketi tarafından başvurusu yapılan

markasını ayırt edici niteliği haiz olmadığından reddetmiştir.

Başvuru sahibinin Patent Ofisi nezdinde yaptığı itirazlar da reddedilmiştir. Bunun üzerine başvuru sahibi dava açmıştır.

Patent Mahkemesi davayı, dava konusu markanın içerdiği hizmetler için ayırt edici gücü olmadığından reddetmiştir. Patent Mahkemesi’ne göre dava konusu marka, yer adı ve hizmeti tanımlayan kelime kombinasyonundan oluşmaktadır. Dolayısıyla hitap edilen tüketici kitlesi açısından dava konusu marka, sadece hizmetin sunulduğu yeri ve türünü betimleyen niteliktedir. Diğer yandan markanın içerdiği şekil de, tescil ile korunma kapsamına girecek nitelikte ayırt edici değildir.

Söz konusu karar, marka başvuru sahibi tarafından temyiz edilmiştir. Temyiz yargılaması sonucunda Patent Mahkemesi’nin kararı kısmen reddedilmiştir. Buna göre Temyiz Mahkemesi dava konusu başvurunun, “veri ağında reklam yayını, reklamcılık, müze işletmeciliği, spor müsabakaları düzenlenmesi, kültür ve spor gösterileri düzenlenmesi, sahne ışıklandırma malzemeleri kiralanması gösteri, editörlük” hizmetleri için Marka Kanunu’nun 8/2. maddesine göre tescil yasağı kapsamında olmadığına hükmetmiştir.

Davacı başvurunun tüm hizmetler için tescili talebi ile davayı Yüksek Mahkeme önüne taşınmıştır.

Federal Yüksek Mahkeme önüne gelen davada öncelikle markanın ayırt edicilik fonksiyonuna değinmiştir. Alman Marka Kanunu’nun 8/2-1 maddesine göre bir markanın ayırt ediciliğinin kabulü için o markanın bir ayırım gücüne sahip olması gerekmektedir. Bu anlamda markanın ana işlevi; içerdiği mal ve hizmetleri diğer işletmelerin mal ve hizmetlerinden ayırması, hangi işletmeden kaynaklandığını göstermesidir. Bir markanın bu işleve sahip olup olmadığı değerlendirmesi, geniş kriter yelpazesine göre yapılmakla beraber, en küçük bir ayırt edicilik dahi tescil engelinin aşılması için yeterli addedilmektedir.[1]

Bu nedenle ayırt edicilik değerlendirmesi her somut olayın kendine has özellikleri dikkate alınarak münhasıran yapılmalıdır. Özellikle ilgili sektör ve bu sektördeki normal düzeyde bilgilendirilmiş makul seviyede dikkatli tüketicilerin algısı açısından değerlendirme yapılmadır. Belirlenen bu tüketicilerin detaylı bir analiz yapmadan, ilgili markayı olduğu gibi, bir bütün olarak algılayacakları göz önüne alınmalıdır. Ana ilke: birden çok unsurdan oluşan markada ayırt edicilik değerlendirmesi tek tek değil, bir bütün olarak yapılmalıdır.  Bu ana ilke, tıpkı Birlik Marka Hukukunda olduğu gibi Alman Marka Hukukunda da, hem ürün hem de hizmet markaları için aynı şekilde geçerlidir. Elbette doğası gereği ürün markalarında göz önüne alınan ürünün fiziksel görünümü ile marka arasında bağlantı konusu, hizmet markalarında söz konusu olmayacaktır.

Alman Federal Yüksek Mahkeme’ye göre, Patent Mahkemesi’nin yukarıda belirtilen hizmetler dışındakiler için dava konusu “DüsseldorfCongress” markasının ayırt edici olmadığı tespiti yerindedir. Şayet bir kelime markası, hitap ettiği tüketicilerde tereddütsüz ve dolaysız olarak içerdiği mal ve hizmetin niteliğini tanımlıyorsa, o marka ayırt edici değildir. Aynı şekilde dolaysız olarak içerdiği mal ve hizmeti tanımlamasa da, o mal ve hizmetin durumunu, şartlarını tüketiciler nezdinde tereddütsüz olarak tanımlayan ibarelerin de ayırt edicilikten yoksun olduğu kabul edilmektedir.

Patent Mahkemesi dava konusu markanın kelime kombinasyonunun, “Düsseldorf bölgesinde yapılan kongre, konferansları” doğrudan tanımlayan kelimeler olduğundan, markayı tescil engeli içinde görmüştür. Yüksek Mahkeme de bu tespiti yukarıdaki açıklamalar ışığında yerinde görmüştür.  Markadaki “Congress” kelimesinin yabancı dilde İngilizce olması da bu tespite etki etmemektedir zira bu kelimenin Almancası olan “Kongress” doğrudan, kolaylıkla anlaşılmaktadır. Bu nedenle kelimelerin özgün, ayırt edici olduğundan bahsedilemez.

Diğer yandan Yüksek Mahkeme, Patent Mahkemesi’nin markanın arka planındaki tek renk kareden oluşan şekil unsurunun, özgün ve ayırt edici olmadığından tescil engeli içinde olduğu yönündeki tespitini de haklı bulmuştur.

Davacı’ya göre ise “DüsseldorfCongress” markası, tüketicilerde “Düsseldorf’ta yapılan kongre” çağrışımı yapmamaktadır. “Düsseldorf” ve “Congress” kelimelerinin ayrı ayrı çağrışımı ile bir araya gelerek oluşturduğu “DüsseldorfCongress” ibaresinin çağırışımı arasında belirgin bir fark vardır. Bu kelimelerin bir araya geliş tarzı özgündür ve bir bütün olarak oluşturduğu çağrışım, tek tek sahip oldukları anlamları değiştirmektedir. Keza tüketiciler açısından “DüsseldorfCongress” kelimelerinin bir araya gelişi, dil bilgisi kurallarına göre alışıldık bir durum değildir. Dolayısıyla bu kombinasyon, bir bütün olarak tanımlayıcı olarak nitelenemez.

Ancak Yüksek Mahkeme bu iddiayı yerinde bulmayarak, Patent Mahkemesi’nin kelimelerin dil bilgisi kuralları açısından bir araya gelişinin de özgün olmadığı ve ayırt ediciliğine etki etmediği yönündeki tespitlerine aynen katılmıştır. Yüksek Mahkeme, bu konuda daha önceki kararlarına da işaret ederek, birden çok tanımlayıcı ibareler ancak dil bilgisi kurallarına göre aşılmışın dışında, özgün yapıda bir araya geldikleri takdirde, oluşan bütünün tanımlayıcı olmadığını belirtmiştir ve bu durum istisnaen görülmektedir. Bu istinai durum da söz konusu davada oluşmamıştır. Coğrafi yer belirten “Düsseldorf” ile İngilizce “Congress” kelimesinin dil bilgisi kurallarına aykırı olarak yan yana gelişi halinde dahi, kelimelerin tanımlayıcı sıfatları devam etmektedir ve ortaya çıkan bütün ayırt edici güçten yoksundur. Tüketiciler nezdinde bu bütün, ayrı ayrı kelimelerin yaptığı çağrışımdan daha farklı bir çağırım yapmamaktadır.

Yüksek Mahkeme bir sonraki aşamada Davacı’nın, Patent Mahkemesi’nin dava konusu markayı sektörel açıdan incelemediğine yönelik iddiasını incelemiştir. Davacı’ya göre Patent Mahkemesi bazı sektörlerde görülen, coğrafi yer adının o ürünü üreten veya hizmeti sunan işletmeye işaret edebileceği hususunu göz ardı etmiştir. Bu sektörlerdeki tüketiciler açısından bu yer adı, o hizmetin hangi işletme tarafından sunulduğuna yönelik ayırt edici bir işarettir. Ancak Davacı’ya göre Patent Mahkemesi bu sektörel bakış açısını dikkate almamıştır.

Yüksek Mahkeme Davacı’nın bu iddiasının, yani coğrafi yer belirten kelimelerin o işletme için kendiliğinden ayırt edici gücü olabileceği durumunun, uygulamada genellikle dernek adlarında görüldüğünü, tüketicilerin bu sektörler açısından yer adının işletme konusu ile birlikte kullanılmasına alışık olduğunu, tanımlayıcı olarak görmediğini belirtmiştir. Bu alanlarda ayırt edicilik değerlendirmesindeki kriterler daha geniş ele alınmıştır.[2] Ancak dava konusu sektör, emsal gösterilen kararlardaki sektörler gibi değerlendirilemeyeceğinden, Yüksek Mahkeme’ye göre bu iddia açısından Patent Mahkemesi yerinde karar vermiştir.  Zira ne dava konusu kelime kombinasyonu, ne de tek renkten oluşan kare şekli, reddedilen hizmetlerin verildiği sektörler açısından o hizmeti sunan bir işletmeye işaret etmemektedir.

Fuar ve benzeri etkinlikleri hizmeti için yer adının markada esas unsur olarak yer alması ve o etkinliğin sektörde bu şekilde ayırt edicilik kazanması ülkemizde de sıklıkla görülmektedir. Yüksek Mahkemenin “DüsseldorfCongress” markasını, sadece “Düsseldorf’ta yapılan kongre” olarak görmesi ve tanımlayıcı olarak nitelemesi, kanaatimce sektörün kendine has özellikleri dikkate alındığında dar bir bakış açısı oluşturmuştur. En ufak bir ayırt ediciliğin dahi, tescil engelinin aşılması için yeterli görülmesi gerektiğine işaret edilmişken, 1995 yılından beri bu tür fuar, kongre etkinlikleri için kullanılan markanın sektör tüketicileri için ayırt ediciliğinin ispatlanması halinde aksi bir karar verilebilirdi diye düşünüyorum.

Gülcan Tutkun Berk

Eylül, 2015

gulcan@gulcantutkun.av.tr

Dipnotlar:

[1] BGH, 17 Ağustos 2011 – I ZB 70/10, Institut der Norddeutschen Wirtschaft e.V. kararı

[2] BGH, 24 Haziran 2010 – I ZB 115/08, TOOOR! ve 17 Ekim 2013 – I ZB 11/13, grill meister kararları