Kategori: Kötü Niyetle Yapılan Marka Tescil Başvuruları

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Kötü Niyetle Yapılan Marka Tescil Başvuruları

BANKSY’NİN BİR ESERİNİN MARKA OLARAK KORUNMAYA DEVAM ETME YOLCULUĞU: “LAUGH NOW, BUT ONE DAY WE’LL BE IN CHARGE”

Banksy… Farklı, ilham, ilgi uyandıran, kararlı, olağandışı, ses getiren, sınırsız, sürpriz, üretim, yaratıcılık ve tekrar baştan farklı, ilham… Bunlar ünlü “no-name” grafiti sanatçısı ve -her ne kadar önemsemediğini belirtse de- popüler ve “cool” kültürün bir parçası olan Banksy’yi düşününce ilk akla gelebilecek kelimeler. Banksy’nin eserlerinin değeri ve özelliği tartışılmaz olsa da, tek ses getiren özelliği yaratımları değil tabii ki. Nitekim “Kırmızı Balonlu Kız” eserinin, 2018 yılında yaklaşık 1 milyon sterline alıcı bulduğu bir müzayede satışı sırasında -daha önce bizzat Banksy’nin yerleştirdiği- gizli bir bıçak ile parçalanması gibi, aynı eserin -değerini 3 yılda yaklaşık 16’ya katlayarak- 2021 yılında yaklaşık 16 milyon sterline alıcı bulması da çok uzun süre gündemde kalmıştı. Bir eserinin Guess vitrinlerinde kullanımı akabinde, bu kullanımın izinsiz olduğunu ifade ederek yaptığı açıklamalar da yine Banksy’i bir hayli gündemde tutmuştu. Söz konusu durumun sebebinin ise Banksy’nin daha önce yaptığı “Telif ezikler içindir” açıklaması olduğu düşünülmüştü. Gerçekten de Banksy’nin internet sitesi incelendiğinde, bu yönde bir açıklaması olduğu ve hatta şahsi kullanımlar ile sınırlı kalmak kaydıyla eserlerinin kullanılmasına ve düzenlenmesine izin verdiği görülmektedir. Bu öyle bir açıklama ki, bugünkü yazımıza konu kararın temelini dahi yakından etkilemektedir. Biraz detaylandırmak gerekirse;

Her ne kadar Banksy dünya görüşü çerçevesinde telife inanmasa da, yukarıdaki Guess örneği, eserlerinin ve haklarının korunması gerektiğine son derece inandığını göstermektedir. Öyle ki, eserlerini çok yönlü koruyabilmek adına geniş bir strateji yaratan Banksy’nin -bu amaca uygun olarak- marka olarak tescil edilebilir eserlerin yaratımı üzerinde çalıştığı da bilinmektedir. Nitekim bu yaklaşım ile paralel olarak, Banksy’nin bir eseri  Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (“EUIPO”) nezdinde marka olarak tescil edilmiştir. Full Colour Black Limited (“Full Colour”) tarafından ise, söz konusu markanın ayırt edici olmadığı ve kullanılmadığı iddiası ile, markanın hükümsüzlüğü talep edilmiştir. Nitekim Full Colour tarafından dosya hakkında daha sonra yapılan açıklamalarda, markanın kullanım amacı olmaksızın tescil edildiğinin düşünüldüğü ve bu sebeple hükümsüzlük isteminde bulunulduğu belirtilmiştir.

EUIPO İptal Birimi tarafından dosyada yapılan ilk incelemede özetle; bu eserin bir grafiti olduğu ve halk tarafından fotoğraflanarak kullanılabileceği, nitekim eserin kullanımı için direkt Banksy’nin de izin verdiğinin anlaşıldığı, eserin telif korumasına tabi olduğu durumda bundan faydalanmak için Banksy’nin kimliğinin açıklamasının gerekeceği, diğer yandan Banksy’nin telif korumasının ezikler için olduğunu söylediği, söz konusu işaretin asla marka olarak kullanılmadığı, buradaki amacın farklı bir yolla eser üzerindeki ticari hak sahipliğini korumak olduğu değerlendirilmiş ve markanın kötü niyetle tescil edildiği gerekçesiyle markanın hükümsüzlüğüne karar verilmiştir. Genel strateji bakımından da önem arz eden bu karara karşı Banksy’nin ekibi tarafından kapsamlı bir itiraz yapılmıştır.

Karara itiraz üzerine EUIPO Temyiz Kurulu tarafından yapılan inceleme sonucunda ise, çok yönlü değerlendirmeler içeren bir karar verilmiştir. 25 Ekim 2022 tarihli karara bu bağlantıdan erişilmesi mümkündür. Kararda özetle belirtildiği üzere;

  • Banksy’nin eserinin bir grafiti olmasının ya da insanların onu fotoğraflayarak kullanabiliyor olmasının ya da -daha sonraki bir aşamada- bu eserin üçüncü kişilerce kullanıma izin verilmesinin dahi, markanın tescil edildiği dönemde, markanın kullanılma amacı olmadığı yönünde yorumlanamayacağı,
  • Nitekim üçüncü kişilere verilen kullanım izninin açıkça “ticari olmayan kullanım” ile sınırlandığı,
  • Eserin üçüncü kişiler tarafından bu sınırın dışında kullanılmasının ise, hakkın genişletilmesi anlamına gelmediği ve her şekilde hak sahibinin haklarının baki olduğu,
  • Kişilerin mümkün olduğu ölçüye kadar kimliklerini gizli tutma haklarına sahip olduğu,
  • Burada ilk derece kararı haklı bile olsa, bunda bir kötü niyet olmadığı, zira markanın kullanılmama niyetiyle başvuruya konu edildiğinin bir göstergesi olmadığı,
  • Banksy’nin “Telif ezikler içindir” açıklamasının ifade özgürlüğü kapsamında olduğu, başvurudan uzun yıllar önce yapılmış bu açıklamadan hareketle başvuru sahibinin kötü niyetli olduğu yönünde yorum yapılmasının son derece sübjektif olduğu,
  • Nitekim markanın hoşgörü süresinin de henüz sona ermediği,
  • İşbu marka başvurusu ile, telif hakkı koruması yerine ya da o genişletilerek bir koruma sağlanmış olsa bile, bunun otomatikman kötü niyet olarak kabul edilmeyeceği

değerlendirilmiştir.

Bu karar ile, ilk derece kararı iptal edilmiş ve Banksy’nin hem sanat eseri hem de markası olan işaretinin marka olarak korunması gerektiği yönünde hüküm kurulmuştur.

Görüldüğü üzere EUIPO Temyiz Kurulu, söz konusu EUIPO İptal Birimi kararının hemen hemen tüm gerekçeleri yönünden hatalı olduğuna hükmetmiş ve her biri açısından da çok yönlü açıklamalarda bulunarak, kararını objektif ve her şeyden öte hem hukuk hem de mantık çerçevesinde gerekçelendirmiştir.

Üstelik Temyiz Kurulu kararı; Banksy ya da herhangi bir kişinin ifade özgürlüğüne, geçmiş yıllardaki açıklamaların günümüz dosyaları ile bağlantısının zayıf olabileceğine, telif korumasından faydalanmak için kimliğini açıklamanın salt bir zorunluluk olmadığına ve hatta bir noktaya kadar bunun da bir hak olduğuna, kişilerin serbestçe marka/eser koruma stratejisi geliştirebileceğine ve -çoğu zaman unutulan ancak hayli önemli bir ilke olan- kötü niyetin başvuru anındaki varlığının sorgulanması gerektiğine dair çok fazla önemli konuya değinmiştir. Her ne kadar bu değerlendirmeler, çok geniş kapsamlı olmasa da, temel amacı ve yaklaşımı rahatlıkla anlayabilecek kadar açık ve sade bir şekilde ifade edilmiştir. Dolayısıyla, özellikle kötü niyet gibi aslında tamamen yoruma açık bir gerekçenin değerlendirmesinde bilgi ve belgelerin esnetilmemesi ve sehven dahi olsa sübjektif yorum yapılmaması gerektiği ortaya konulmuştur.

Genel hukuk sistematiği için son derece değerli olan bu karar, hiç şüphesiz ki pek çok dosyada hem Banksy hem de kötü niyet iddialarına konu markalar açısından çok yönlü olarak kullanılacaktır. Bu kapsamda kötü niyetin başvuru tarihi itibariyle aranması, kullanmama niyetine dair yorumların objektif yapılması ve kötü niyetin varlığına somut deliller ya da en azından objektif yorum ilkeleri kapsamında hükmedilmesi gerektiğine dair açıklamalar kapsamında bu kararı tekrar tekrar görmemiz çok olasıdır.

Kanaatimce de EUIPO Temyiz Kurulu’nun kararı son derece yerindedir. Zira, bir marka sahibinin dosya dışı açıklamalarının ve hatta eserlerini koruma stratejisinin etkisiyle verilen ve sonucu hükümsüzlük gibi doğrudan hak kaybı olan bir karar, öngörülemezliği de beraberinde getirmektedir. Nitekim bu yaklaşım o kadar göreceli ve temel -objektif- marka hukuku ilkelerinden o kadar uzak görünmektedir ki, daha en başta bile bu derece “niyet okuma” niteliğindeki bir kararın kabulü şaşırtıcı olmuştur. EUIPO nezdinde dahi kötü niyete bu kadar sübjektif yaklaşılabildiği düşünüldüğünde, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından bu gerekçeye çok sıkı yaklaşılması bir bakıma yerinde görünebilmektedir. Bununla birlikte, her durumda en güzeli denge olacaktır. İyi ve kötü arasında olduğu gibi, sübjektif objektif ve yorum arasındaki denge, hakkaniyeti de yanında getirmektedir.

Büşra BIÇAKCI

busrasbicakci@gmail.com

Mart 2023

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Kötü Niyetle Yapılan Marka Tescil Başvuruları

BİR TEKRAR MARKASI OLARAK MONOPOLY ABAD GENEL MAHKEMESİ TARAFINDAN KÖTÜ NİYETLİ KABUL EDİLDİ

Marka sahipleri önceden tescil edilmiş markalarının aynısı için aynı mal ve hizmetleri kapsayan yeni bir marka başvurusu yaptığında, bu markalar “tekrar markası” olarak adlandırılmaktadır. Marka başvuru sahibinin önceki markasının aynısını yeniden tescil ettirmesinin önünde yasal bir engel bulunmamaktadır, ancak genellikle bu başvuruların, önceden tescilli markanın kullanmama nedeni ile iptali talebinin önünü kesme veya kullanım ispatı delili hazırlama yükünden kaçınma amaçlı olarak yapıldığını söylemek mümkün. Elbette somut olayın kendi şartları içinde değerlendirme yapılması gerekir, ancak Türkiye ve Avrupa’da tekrar markalarının hangi hallerde kötü niyetli olarak değerlendirilmesi gerektiğine ilişkin genel koşullar tartışılmaktadır. Herkesin yakından bildiği meşhur masa oyunu MONOPOLY markası da 2021 yılında işte tam bu sebeple, Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) Genel Mahkemesinin kötü niyetli tescil gerekçeli bir hükümsüzlük davasına konu olmasıyla gündemde.

Hasbro Inc., 1991 yılından beri MONOPOLY markasının sahibidir. Şirket 2010 tarihinde MONOPOLY kelime markası için 9, 16, 28 ve 41. sınıflardaki mal ve hizmetleri kapsayacak şekilde Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisine (EUIPO) bir başvuruda bulunmuş ve söz konusu marka başvurusu 25 Mart 2011 tarihinde tescil edilmiştir. Hasbro Inc. şirketinin ayrıca 1998, 2009 ve 2010’da tescil edilmiş ve halen geçerli olan MONOPOLY markalarının da mevcut olduğunu belirtmemiz gerekir. Bu markaların kapsadığı mal ve hizmetler 2010 tarihli marka başvurusunun kapsamında yer alan mal ve hizmetlerden bazıları ile aynıdır.

25 Ağustos 2015 tarihinde DRINKOPOLY markalı masa oyununun sahibi Hırvat Kreativni Događaji doo şirketi söz konusu marka başvurusunun önceki markaların “tekrar başvurusu” olduğunu ve Hasbro Inc. şirketinin “önceki markalarının kullanımını kanıtlama yükümlülüğünü ortadan kaldırmayı amaçladığını” ve bu nedenle 2011 yılında tescil edilen MONOPOLY markasının kötü niyetli tescile konu olduğunu öne sürerek hükümsüzlük talebinde bulunmuştur.

Bu noktada şunu belirtmek gerekir ki, Avrupa Birliği (AB) Marka Tüzüğü uyarınca, bir marka başvurusu yapıldığı sırada markanın kullanılıyor olması ya da kullanım niyetinin bulunması gerekliliği söz konusu değildir. Bir marka tescil edildikten sonra, ticari marka sahibinden markayı gerçek anlamda kullandığını (veya kullanmamanın meşru sebeplerini) kanıtlamasının istenebilmesi için beş yıllık bir sürenin geçmiş olması gereklidir.  Marka tescil tarihini izleyen beş yıllık süreden sonra söz konusu marka kullanılmadığı iddiasıyla bir iptal davasına konu olabilir. Böyle bir sistem, bir yanda marka sahibinin meşru çıkarlarını diğer yanda da rakiplerinin meşru çıkarlarını dengeler.

EUIPO İptal Dairesi 22 Haziran 2017 tarihinde hükümsüzlük talebini reddetmiş ve Hasbro’nun kötü niyetle hareket ettiğine dair hiçbir kanıt bulunmadığını ve aynı markayı 14 yıllık bir süre boyunca birden fazla başvuruyla korumanın tek başına kullanım yükümlülüğünden kaçınma niyetinin kanıtı olmadığını tespit etmiştir. Bu karara karşı Kreativni Događaji doo şirketi tarafından yapılan itiraz sonucu 22 Temmuz 2019 tarihli kararla EUIPO İkinci Temyiz Kurulu, İptal Dairesi’nin kararını kısmen iptal etmiştir. Esasen, Temyiz Kurulu, toplanan delillerin, itiraz edilen markanın ve önceki markaların kapsadığı aynı mal ve hizmetler açısından Hasbro Inc. şirketinin kötü niyetle hareket ettiğini gösterdiğini tespit etmiştir.

Bunun üzerine Hasbro Inc. şirketi AB Genel Mahkemesi’ne başvuruda bulunarak  esasen kötü niyetle hareket etmediğini aynı zamanda izlediği yöntemin diğer marka sahipleri tarafından da benimsenen stratejik bir yöntem olduğunu iddia etmiştir. Ancak bu iddiaların Genel Mahkeme’nin kötü niyete ilişkin görüşlerinin şekillenmesine hizmet ettiğini belirtmek gerekir.

Genel Mahkeme kötü niyet kavramını incelerken, kötü niyetin tespiti için marka tescilinin kötüye kullanılıp kullanılmadığının, dürüst ticari uygulamalara aykırı olup olmadığının, başvurunun yapılmasının altında yatan ticari mantık ve AB marka başvurusunun yapılması sırasında gerçekleşen tüm kronolojik faktörlerin dikkate alınması gerektiğinin altını çizmiştir.

21 Nisan 2021 tarihinde ABAD Genel Mahkemesi T‑663/19 sayılı kararı ile Hasbro Inc. şirketinin temyiz itirazlarını reddetmiş ve şirketin “kasıtlı olarak kullanım kanıtı kuralını atlatmaya çalıştığını” tespit ederek Temyiz Kurulu kararını onamıştır. Mahkeme, ticari markaların bu şekilde yeniden tescil edilmesine ilişkin bir yasak olmadığını, ancak somut uyuşmazlıkta Hasbro Inc. şirketinin MONOPOLY markası için  daha önceki markalarının kapsamında yer alan mal ve hizmetleri de içerecek şekilde tescil başvurusu yapmış olmasının bilinçli olduğunu belirtmiştir. Ayrıca, başvuranın bu strateji sayesinde itiraz davalarında itiraz edilen markanın kullanımını kanıtlamak zorunda kalmayacağını ikrar ettiğini, başvuranın marka sistemini suistimal ettiği için kötü niyetli olduğunu ve böyle bir başvuru stratejisinin gerekçesi konusunda başka bir ticari mantık görmediğini de eklemiştir. Marka sahibinin markayı kötü niyetle tescil ettirdiği sonucuna varılırken, dava konusu (tekrar) marka(sı)nın EUIPO nezdinde itiraz gerekçesi olarak gösterilmesi ve bu itirazların başarıyla sonuçlanması gibi faktörler ve bu tip tekrar markalarının birçok firma tarafından kullanılan bir strateji olduğu, idari süreçlerdeki yükü azalttığı gibi beyanlar da EUIPO Temyiz Kurulu tarafından dikkate alınmış ve bu değerlendirmeler Genel Mahkeme tarafından da yerinde görülmüştür.

Monopoly kararı, Avrupa Birliği markası sahiplerinin “tekrar başvuruları sonucu tescil edilmiş markaların” kendiliğinden iptal edilmeyeceğine işaret eden bir karar olmakla birlikte “tekrar başvuruları sonucu tescil edilmiş markaların” başvuru anında kötü niyetle yapılıp yapılmadığı yönünde inceleneceğini de gösteren bir karardır.  Bu nedenle marka sahiplerinin aynı markanın tekrarı niteliğinde bir başvuru yaparken kötü niyet iddiası ile karşı karşıya kalabileceklerini düşünerek daha temkinli hareket etmeleri mantıklı olacaktır.

Nihan ÖZKOÇAK

Temmuz 2021    

avnihanozkocak@gmail.com

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Kötü Niyetle Yapılan Marka Tescil Başvuruları, Telif Hakları

KİRLİ ELLER (UNCLEAN HANDS) DOKTRİNİ – AVRUPA BİRLİĞİ FİKRÎ MÜLKİYET OFİSİ BANKSY KARARI

Gerçek ismi bilinmeyen aktivist sokak sanatçısı Banksy tarafından Kudüs’teki bir garajın duvarına çizilen “Çiçek Fırlatan Eylemci” (Flower Thrower) isimli grafiti, “Banksy” adına hareket eden Pest Control Office Limited Şirketi adına 2014 yılında, 02, 09, 16, 18, 19, 24, 25, 27, 28, 41 ve 42 nci sınıflarda yer alan mal ve hizmetlerde Avrupa Birliği Markası (EUTM) olarak tescil edilmiştir[1].

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) İptal Birimi kararına konu olan ve dolayısıyla bu yazının da konusunu oluşturan “Çiçek Fırlatan Eylemci” isimli grafitinin görseli aşağıda yer almaktadır.

2019 yılında Full Colour Black Limited Şirketi tarafından;

  • Tescilli olan görselin, Banksy’nin en ünlü ve ikonik eserlerinden biri olduğu ve aynı zamanda çok sayıda kişi tarafından ticari eşyaların dekorasyonu için çoğaltıldığı ve kullanıldığı,
  • Marka sahibinin markayı kullanmamasına rağmen üçüncü kişilerin faaliyetlerini engellediği,
  • Söz konusu grafiti halka açık bir alanda olduğundan, grafitinin fotoğraflanmasının ücretsiz olduğu,
  • Kaldı ki Banksy’nin çalışmalarının yayılmasına izin verdiği, kendi internet sitesine eserlerinin yüksek çözünürlüklü versiyonlarını ekleyerek halkın bunları indirmesine ve kendi ürünlerini üretmesine imkân sağladığı,
  • Banksy’nin “Wall and Piece” adlı eserinde “Telif hakkı kaybedenler içindir.” (Copyright for losers) cümlesine yer verdiği ve halkın kendisine dayatılan herhangi bir eseri çoğaltma, değiştirme veya başka şekilde kullanma konusunda özgür olduğunun Banksy tarafından ifade edildiği,
  • Banksy’nin, kendisiyle bağlantılı olmayan kişiler tarafından eserlerinin fotoğraflandığını ve çoğaltıldığını bildiği ve yakın zaman dek kimseye karşı yasal işlem başlatılmadığı,
  • Banksy’nin itiraz konusu somut görsel dahil tescili istenen görselleri marka olarak kullanmadığı, bu nedenle yapılan başvurularla telif haklarının korunmasına yönelik hükümlerin aşılarak, söz konusu görsellerin süresiz olarak korunmasının ve tekelleştirilmesinin amaçlandığı,
  • Bu kapsamda, Banksy’nin markayı kullanma amacının bulunmadığı ve başvurunun kötü niyetli olduğu,

ifade edilerek markanın hükümsüzlüğü talebiyle Avrupa Birliği Fikrî Mülkiyet Ofisi’ne (EUIPO) başvuruda bulunulmuştur.

Başvuru sahibinin yukarıda yer alan gerekçelerine karşı marka sahibi tarafından;

  • Kötü niyet iddiasının kanıtlanamadığını, çünkü Banksy’nin eserlerin ticari marka başvurusuna konu edilmesinin tek başına kötü niyeti göstermeyeceği,
  • Somut olayda yer alan görselin Banksy’nin 2006’da yayınlanan kitabının ön kapağında yer aldığı,
  • Banksy’nin eserlerinin kullanımına izin verdiği ve eserlerinin kullanımından haberdar olduğu iddiasının yerinde olmadığı ve bu iddiayı ispatlayan delillerin sunulmadığı,
  • Banksy’nin toplum nezdindeki kişiliğine halel getirmeden tescilsiz marka ve telif hukukundan doğan haklarını kullanamayacağını bilerek dava konusu görselden haksız çıkar sağlayan üçüncü kişilerin engellemesi amacıyla gerçekleştirilen marka tescilinin meşru sebebinin bulunduğu,
  • Markaların kullanılmama nedeniyle iptali tehlikesi olduğu, telif haklarının ise eser sahibinin hayatı boyunca ve öldükten sonra 70 yıl boyunca korunması gerçeği karşısında, markaların ancak gerçek kullanımın varlığı halinde süresiz şekilde tekelleştirilebildiği ifade edilerek marka tescilinin telif hakkı yasasını aşma amacı taşımadığı ve kötü niyetin de başvuru sahibince ispat edilemediği,
  • Herkesin, yasa önünde eşit olması ve kamu makamlarının müdahalesi olmaksızın ve ülke sınırları dikkate alınmaksızın, görüş sahibi olma, fikir ve bilgilere erişme, bunları yayma serbestisine sahip olması nedeniyle Banksy’nin “Telif hakları kaybedenler içindir.” şeklindeki açıklamasının marka tescil başvurusu yapmasına engel olmadığı,

ifade edilerek marka tescilinin kötü niyetle yapılmadığı ve başvurunun kabul edilen etik davranış ilkelerine uygun olarak ve dürüstçe yapıldığının açık olduğu belirtilmiştir.

EUIPO İptal Birimi, taraflarca sunulan deliler ve iddialar çerçevesinde somut olayı değerlendirmiş ve 14 Eylül 2020 tarihinde kararını vermiştir. 

Avrupa Birliği Marka Tüzüğü (EUTMR) m.59/1(b) hükmüne göre, başvuru sahibinin marka başvurusunda bulunurken kötü niyetle hareket etmesi durumunda markanın hükümsüz kılınabilmektedir. Ancak “kötü niyet” teriminin kesin bir yasal tanımı bulunmamaktadır. Kötü niyet, başvuru sahibinin marka başvurusundaki niyetine dayanan öznel bir durumdur.

Başvuru sahibinin davranışı, kabul edilen etik davranış ilkelerinden veya dürüst ticari uygulamalardan saptığında kötü niyet söz konusudur ve kötü niyet kavramı, her bir vakanın nesnel gerçeklerine göre yapılacak değerlendirmeyle tespit edilebilir. (Opinion of Advocate General Sharpston of 12/03/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 60) Başvuru sahibinin marka başvurusunda bulunurken kötü niyetle hareket edip etmediği, belirli bir durumla ilgili tüm faktörleri dikkate alarak yapılan genel bir değerlendirmenin konusu olmalıdır. (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, AB: C: 2009: 361, § 37)

Kötü niyetin, başvuruda bulunan kişi tarafından ispat edilmesi gerekmekte olup aksi kanıtlanana kadar iyi niyetin varlığı asıldır.

EUIPO İptal Birimi, bu yazının konusunu oluşturan kararında, markanın amacının tüketicilerin söz konusu mal veya hizmetlerin ticari kökenini belirlemesine ve bu mal veya hizmetleri diğer şirketlerin mal ve hizmetlerinden ayırmasına olanak sağlamak olduğunu belirtmiştir. Telif hakkının amacı ise farklı türden orijinal sanat eserlerini korumaktır. Bu nedenle yasada yer alan koşulların var olması durumunda bir grafiti veya resim telif hakkı korumasından faydalanabilir.

Kararda, mülk sahibinin izni olmadan yapılan grafitiler bakımından telif hakkının kim tarafından kullanılabileceğine dair açıklamalara yer verilmiştir. Bu kapsamda, yer aldığı mülkün sahibinin izni olmadan yapılan grafitilerin suç oluşturduğu ve bu nedenle bu tür çalışmaların telif hakkı koruması kapsamında olmadığı veya telif hakkının onu meydana getirene değil çalışmanın üzerine yapıldığı mülkün sahibinde olabileceğine dair görüşlerin bulunduğunu ifade edilmiştir. Mevcut yargılamanın kapsamı dışında olduğundan bu hususlarla ilgili daha fazla değerlendirmede bulunulmasa da EUIPO iptal birimine göre Banksy’nin anonim olmayı seçmiş olması, onu telif hakkı korumasından faydalanmasını engellemeyecektir.

EUIPO İptal Birimi ayrıca, başvuru sahibinin sunduğu delillerde görüleceği üzere, Banksy’nin “Telif hakkı kaybedenler içindir” yahut “Görüp görmeme hususunda size tercih hakkı vermeyen kamusal alana yerleştirilmiş reklamlar sizindir.” şeklinde açıklamalarının bulunduğunu ve Banksy’nin bazı çalışmalarında başkalarının telif hakkını kullandığını kararında belirtilmiştir. Ayrıca, Banksy’nin web sitesinde yapılan ve aşağıda yer alan alıntılar dikkate alındığında Banksy’nin çalışmalarının halk tarafından ticari amaç dışında kullanılmasına ve indirilmesine izin verdiği anlaşılmaktadır.

Somut olaya konu olan marka tescili, Banksy’nin adının gizli kalması amacıyla Pest Control Office Limited şirketi tarafından yapılmıştır. EUIPO İptal Birimine göre, sunulan kanıtlar çerçevesinde Banksy ile Banksy’nin yasal temsilcisi gibi görünen marka sahibi arasında bir bağlantı olduğu görülse de kanıtlar Banksy’nin kimliğini yasal olarak belirlemeye yetecek kadar ayrıntılı değildir. Bu nedenle marka sahibinin, üçüncü şahıslara karşı, eser sahipliğinden doğan haklarını fiilen kullanmasının oldukça zor olacağı bir gerçektir.

Telif hakları, eser sahibinin hayatı boyunca ve öldükten sonra 70 yıl boyunca korunmaktadır. Marka sahibinin iddiasının aksine, markadan doğan haklar markanın yenilenmesi kaydıyla sonsuza kadar sürmektedir. Markanın kullanılmama nedeniyle iptali tehlikesi olsa da EUIPO İptal Birimine göre, kullanımın var olması halinde markanın, eserin koruma süresini uzatabileceği ve bu nedenle marka korumasıyla telif hukukunda yer alan süre sınırının aşılabileceği bir gerçektir.

Marka sahibinin, çok sayıda sanat eserinin marka olarak tescil edildiği ve telif hakkının bu markaların tesciline herhangi bir engel oluşturmadığı yönündeki argümanlara cevaben EUIPO İptal Birimi bunun doğru olduğunu ve marka ve telif hakkının birbirini dışlamasına gerek olmadığını belirtmiştir. Ancak bu markalara karşı, kötü niyet gerekçesiyle hükümsüzlük talebinde bulunulması halinde davanın ayrıntılı olarak incelenmesi gerektiğine vurgu yapmıştır. 

Marka sahibinin ifade özgürlüğüne dair ileri sürdüğü argümanlar doğru olsa da bir markanın kötü niyetle tescil edilmesi durumunda EUTMR m.59/1 hükmü gereğince marka hakkından doğan korumadan faydalanılmayacaktır. Çünkü kötü niyetle yapılan bir başvurudan hak kazanılamaz. Diğer birçok durumda olduğu gibi, diğer yasalar ihlal edildiğinde veya çiğnendiğinde, kişisel haklar ve özgürlükler kısıtlanabileceğinden marka sahibinin bu argümanı da reddedilmiştir.

Marka sahibi, ticari amaçlarla kullanılmaması şartıyla, halkın sanat eserlerini dilediği gibi indirmesi ve kullanması için açık izin verdiğini ifade etmiştir. Banksy ayrıca, dava konusu eserin üçüncü kişiler tarafından ticari amaçlarla kullanıldığından haberdar olduğunu kabul etmiş ve bu kullanımların kendi izniyle yapılmadığını ifade etmesine rağmen bu eylemleri önlemek için herhangi bir yasal girişimde de bulunmamıştır.

Marka sahibinin 2010-2011 tarihli bazı web sitesi alıntılarında, aşağıda yer alan ifadelere yer verilmiştir.

  • Tüm resimler ticari amaçlı kullanım dışında indirilebilir.
  • Banksy tebrik kartı, kupa, tişört, fotoğraf tuvali vb. satışlarından herhangi bir ciro veya kâr sağlamaz.
  • Banksy tebrik kartı üretmez.
  • Banksy hiçbir zaman eserlerinden tebrik kartı, kupa veya fotoğraf tuvalleri üretmedi.

Söz konusu iptal talebi başvurusunun yapıldığı tarihten sonra yani mevcut yargılama sırasında (beş yıllık hoşgörü süresi sona erdikten ve mevcut iptal incelemesi başlatıldıktan sonra)  markanın kullanıldığına dair kanıtlar, marka sahibi tarafından EUIPO İptal Birimine sunulmuştur. Bunlar, halkın, ürünleri yeniden satmayacaklarından ve sanat tüccarı olmadıklarından emin olmak için bir inceleme prosedüründen sonra vitrin ekranlarına bakabildiği ve ürünleri çevrimiçi olarak satın alabildiği bir Banksy mağazasının açılmasından bahseden 2019 Ekim tarihli bazı önemli yayınlardır. Ancak Banksy ve temsilcisi, söz konusu kullanımın, malları ticarileştirerek pazarda bir pay yaratılması veya sürdürülmesi amacı taşıyan gerçek bir kullanım olmadığını, yalnızca yasayı dolanmak için olduğunu kabul etmişler ve malların sadece bu amaç için üretildiğini ve satıldığını ifade etmişlerdir. Bu kapsamda yapılan inceleme sonucunda, EUIPO İptal Birimi tarafından, bu kullanımların markanın kullanılmama sebebiyle iptaline engel olmak için yapıldığı ve gerçek/ciddi bir kullanımı göstermediği kanaatine varılmıştır.

Dosya kapsamında yer alan kanıtlar, marka sahibinin mevcut işlemlerin başlamasına kadar işaret altında herhangi bir mal satmadığını veya bir hizmet sağlamadığını göstermektedir. Üçüncü şahıslar tarafından yapılan kullanımların ise Banksy’nin izni olmadan yapıldığı defalarca beyan edilmiştir. Her iki tarafça sunulan delillerin incelenmesi sonucunda, EUIPO İptal Birimi, marka sahibinin yahut Banksy’nin söz konusu markayı kullanmadığını ve bu markayı içeren herhangi bir malı veya hizmeti gerçekten pazarlamadığı veya satmadığı kanaatine varmıştır.

Tescil kapsamındaki mal ve hizmetlerle ilgili olarak ticari markayı kullanma niyeti olmaksızın yapılan bir ticari marka başvurusunun amacının, dürüstlük kuralına aykırı bir şekilde üçüncü şahısların menfaatlerini baltalamak veya belirli bir üçüncü şahsı hedeflemeden, bir ticari markanın işlevlerine giren amaçlar dışında münhasır bir hak elde etmek olması halinde marka başvurusunun kötü niyetle yapılmış olduğu kabul edilir. Kötü niyetin yasada tanımı olmasa da kabul edilen etik davranış ilkelerinden veya dürüst ticari uygulamalardan uzaklaşan bir davranış kötü niyet olarak ifade edilmektedir.  EUIPO İptal Birimi, kötü niyetin varlığının ticari marka başvurusunun yapıldığı zamana atıfta bulunularak tespit edilmesi gerekmesine rağmen, başvuranın o andan önceki ya da sonraki davranışının da kötü niyet kanıtlaması halinde dikkate alınabileceğini ifade etmiştir. Ayrıca EUIPO İptal Birimine göre, dikkate alınması gereken bir diğer faktör de Banksy’nin, bu eserlerin tartışmasız sahibi olarak tanımlanamayacağıdır. Hükümsüzlüğü istenen marka başvurusu, telif haklarına güvenemeyen Banksy’nin marka hakkına sahip olması amacıyla yapılmıştır ve bu amaç, markanın işlevlerinden biri değildir.

Sonuç olarak EUIPO İptal Birimi, marka sahibinin, markasını, tescil kapsamındaki mal ve hizmetler bakımından kullanma niyetinin bulunmaması ve marka tescil başvurusunun, markanın işlevi dışındaki amaçlar için münhasır bir hak elde etmek amacıyla yapmış olduğu kanaatine ulamıştır. Bu nedenle, başvuru sahibinin marka başvurusunda bulunurken kötü niyetle hareket ettiği sonucuna ulaşılarak markanın, tescil edildiği tüm mal ve hizmetler bakımından hükümsüz kılınmasına karar verilmiştir.

Değerlendirme:

EUIPO İptal Biriminin kararının en ilginç kısmının, varılan sonuçtan çok telif hakkıyla ilgili olarak yapılan yorumlar olduğu kanaatindeyim. Bu yazının konusunu oluşturan kararda, mülk sahibinin izni olmadan yapılan eserin/grafitinin telif hakkı korumasını hak edip etmediğini sorgulanarak – açıkça ifade edilmemiş olsa da – yasa dışı sanatın korunmaya değer olmadığı gibi tehlikeli bir sonucun kapısı aralanmıştır. Grafitilerin telif hukuku tarafından sağlanan korumadan yararlanıp yararlanmayacağına dair daha önce kaleme aldığım yazıya https://iprgezgini.org/2018/10/25/grafiti-fikir-ve-sanat-eserleri-kanunu-ve-turk-ceza-kanununun-kesisim-kumesinde-bir-sokak-sanati/ bağlantısından ulaşılabilir. Önceki yazıda, grafitiyi yaratan kişinin hakları ile grafitinin üzerinde yer aldığı mülkün sahibinin haklarının yarışması hususu tartışılmıştı. Kanaatimce, EUIPO İptal Birimi kararında yer verilenin aksine, üzerinde yer aldığı mülkün sahibinin izni olmadan yapılan grafitlere yönelik olarak ortaya atılan ve suçluların, suçlarından fayda sağlamasına izin verilmemesini öngören “kirli eller doktrini” (unclean hands doctrine), eser sahibiyle mülk sahibi arasındaki uyuşmazlıklar bakımından gündeme gelmelidir. Söz konusu doktrine göre, sokak sanatçısının mülk sahibinin iznini almaksızın mülk üzerine grafiti yapması durumunda, mülk sahibine karşı hak iddia edemeyeceği ifade edilmektedir. Ancak, sanatçının davranışı ile taraflar arasındaki ihtilafın esası arasında doğrudan bir ilişki olmaması durumunda kirli eller doktrini uygulanmamalıdır[2]. Diğer bir ifadeyle kirli eller doktrini, sanatçının, eser sahipliğinden doğan haklarını, mülk sahibi dışındaki kişilere yani sokak sanatçısının etik dışı davranışından etkilenmeyen üçüncü kişilere karşı kullanmasını engellememektedir. Bu durumda, eser sahibinin eserin/grafitinin üçüncü kişiler tarafından çoğaltmasını, poster veya afiş haline getirilmesini veya yok edilmesini engelleme hakkı devam etmektedir.

Elif AYKURT KARACA

Ocak 2021

elifaykurt904@gmail.com

[1] Marka numarası 12575155.

[2] Kontakos, Panagiotis, Copyright Protection Of Illegal Street Artworks, https://thesafiablog.com/2020/08/24/copyright-protection-of-illegal-street-artworks/; Lerman, Celia, Protecting Artistic Vandalism: Graffıti and Copyrıght Law, N.Y.U. Journal of Intell. Prop. & Ent. Law vol. 2:295, s.295-338, s.334.

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Kötü Niyetle Yapılan Marka Tescil Başvuruları

Kötü Niyetle Gerçekleştirilen Marka Tescilleri Bir Kez Daha ABAD Önüne Geldi -TARGET VENTURES Kararı (T-273/19)

Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi 28 Ekim 2020 tarihli T-273/19 sayılı kararında kötü niyetle yapılan marka başvuruları hususunu bir kez daha değerlendirmiştir.

“TARGET VENTURES” kararı olarak anacağımız bu kararda; marka sahibinin marka tescil başvurusunu yaptığı andaki niyeti tespit edilirken, üçüncü kişilerin önceki kullanımlarını bilmesi veya bilmesi gerekliliği hususuna ilişkin önemli saptamalar yapılmıştır. Genel Mahkeme bu saptamalarında, EUIPO Temyiz Kurulu’nun sınırlayıcı yaklaşımını yerinde bulmamış, üçüncü kişilerin önceki kullanımlarını bilme veya bilme gerekliliği hususunu dikkate alınması gereken faktörlerden sadece birisi olarak belirtmiş ve markayı işlevlerine uygun biçimde kullanma niyetinin var olup olmamasını ön plana çıkartmıştır.

Tespitleri bakımından son derece önemli gördüğümüz bu kararı, bu yazı boyunca sizlere aktarmaya çalışacağız. 

İhtilafın Arka Planı

Almanya’da kurulu “TARGET PARTNERS GMBH” girişim sermayesi fonu olarak faaliyet göstermektedir. Firma 2002 yılından bu yana “targetventures.com”, 2009 yılından bu yana ise “targetventures.de” alan adlarının sahibidir, ancak bu alan adları yalnızca firmanın “www.targetpartners.de” alan adlı resmi web sitesine yönlendirmedir ve içerikleri anılan siteyi göstermektedir.

İngiliz Virjin Adaları’nda kurulu “TARGET VENTURES GROUP” da bir girişim sermayesi fonudur. Bu firma “Target Ventures” markasıyla Rus girişim sermayesi pazarında 2012 yılından bu yana, Avrupa Birliği’nde ise ilk olarak 8 Mart 2013 tarihinden başlayarak faaliyette bulunduğunu iddia etmektedir. TARGET VENTURES GROUP, 23 Aralık 2013 – 18 Aralık 2014 tarihleri arasında markasıyla AB’nde beş şirkete finansal ve parasal hizmetler sağladığını, bunun karşılığında kendi yatırımcıları adına bu şirketlerde hisse sahibi olduğunu belirtmektedir. Bu yatırımların alanda faaliyet gösteren uzmanlık internet sitelerinde ve yatırım yapılan işletmelerin web sitelerinde onaylı olarak görülebileceği de iddia edilmiştir. 

Kasım 2014’te her iki firmanın temsilcileri Londra’da finans alanında dünyaca ünlü bir konferansa katılmışlardır; bu konferansa katılan bir start-up temsilcisi, her iki firmanın temsilcilerinin @targetpartners.de, @targetventures.ru eklentileriyle biten e-posta adreslerinin yer aldığı iki e-postayı alıcılar beraber olacak şekilde göndermiştir.

Ocak 2015’te “TARGET PARTNERS GMBH”, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO)’ne başvuruda bulunarak “TARGET VENTURES” kelime markasının tescilini talep etmiştir. Mayıs 2015’te tescil edilen markanın kapsamında “Sınıf 35: Reklamcılık, iş yönetimi, iş idaresi, ticari danışmanlık, büro işleri hizmetleri. Sınıf 36: Finansal işlemler, ödeme sistemleri ve ödemelerle veya para temini ile ilgili elektronik iletişim sistemleri hariç olmak üzere parasal işlemler hizmetleri.” yer almaktadır.     

Temmuz 2015’te Berlin’de promosyon etkinliği düzenleyen bir müşterisinden firmaları karıştırdığı yönünde bir e-posta aldığını ileri süren “TARGET PARTNERS GMBH”, “TARGET VENTURES GROUP”a ihtarname gönderir.

“TARGET VENTURES GROUP” bunun üzerine EUIPO’ya başvuruda bulunarak “TARGET VENTURES” markasının kötü niyetle tescil edildiğini, bu gerekçeyle hükümsüz kılınmasını talep eder.  

EUIPO Temyiz Kurulu Kararı

EUIPO İptal Birimi ve Temyiz Kurulu hükümsüzlük talebini reddeder.

EUIPO Temyiz Kurulu talebin reddedilmesinde esasen aşağıdaki gerekçelere dayanmaktadır:

  1. Hükümsüzlüğü talep edilen markanın sahibinin, hükümsüzlük talebi sahibinin Avrupa Birliği’nde “TARGET VENTURES” işaretiyle gösterdiği faaliyetler hakkında bilgi sahibi olduğu ispatlanamamıştır. Şöyle ki, hükümsüzlük talebi sahibinin “TARGET VENTURES” işaretiyle AB’nde sağladığı hizmetler yaygın değildir ve yaygın hizmet sağlanmaması halinde, marka sahibinin tescil başvurusunu yaptığı anda, kullanıma konu işaretin ilgili tüketiciler veya rakipler tarafından bilinir veya tanınır hale gelmiş olduğu varsayılamaz.
  2. “TARGET VENTURES” işareti, başvuru tarihinden (Ocak 2015) önce AB’nde kısa süre kullanılmıştır ve yüksek yoğunlukta kullanım veya geniş medya tanıtımı da mevcut değildir. Bu bağlamda, marka sahibinin başvuru tarihinden önce, hükümsüzlük talebi sahibinin ticari faaliyetlerinden haberdar olduğu veya olması gerektiği beklenemez.
  3. Marka sahibinin başvuru tarihinden önce, hükümsüzlük talebi sahibinin ticari faaliyetlerinden haberdar olduğu veya olması gerektiği ispatlanmış olsaydı bile, marka sahibinin markayı kullanım niyetinin bulunmadığı, markayı hükümsüzlük talebi sahibinin Avrupa pazarına girişini engellemek amacıyla tescil ettirdiği ispatlanamamıştır. Tersine, marka sahibi tescil ettirmekte meşru bir ticari faydası bulunduğunu kanıtlarıyla göstermiştir.
  4. Sonuç olarak Temyiz Kurulu’na göre; hükümsüzlük talebinin konusu marka, “TARGET” ayırt edici unsurunu “TARGET PARTNERS” şeklinde kullanan marka sahibinin, tali bir unsur olan “VENTURES” ibaresiyle de birlikte kullanmak istemesi, bu yolla da müşterilerinde oluşabilecek olası karıştırma hallerini engelleme amacını gütmesi nedenleriyle tescil ettirilmiş olabilir ve bu yönüyle de ticari ve meşru bir mantık söz konusudur.

Genel Mahkeme Kararı

“TARGET VENTURES GROUP” bu karara karşı dava açar. Dava, Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nce görülür ve 28 Ekim 2020 tarihli T-273/19 sayılı kararla sonuçlandırılır. Yazının devamında Genel Mahkeme kararı okuyuculara aktarılacaktır.

Davacının temel iddiaları iki ayrı kısımdan oluşmaktadır:

  1. Tescil başvurusunun yapıldığı tarihte marka sahibinin, davacının söz konusu işaretle Avrupa Birliği’ndeki ticari faaliyetlerini bilip bilmemesi hususu Temyiz Kurulu’nca yanlış değerlendirilmiştir. Şöyle ki, marka sahibi, davacının ilgili işaretle varlığını / faaliyet gösterdiğini içeren iki e-posta almıştır ve davacı ilgili işareti AB dışında yoğun olarak uzun süredir, AB içinde ise başvuru tarihinden bir yıl önceye dayanacak şekilde girişim sermayesi hizmetleri için kullanmaktadır. Davacının iddiası, “TARGET VENTURES” işaretiyle girişim sermayesi sektöründe büyük bir aktör olarak bilindiğidir.
  2. Davacının ikinci temel iddiası, marka sahibinin tescil ettirdiği markayı hiç kullanmadığı ve kullanım niyetinin bulunmadığıdır. Marka sahibi, başvuru tarihinden 13 yıl önce “targetventures.de” alan adını kaydettirmiş olsa da, bu alan adı gerçekte hiç kullanılmamıştır ve marka sahibinin “www.targetparners.de” sitesine yönlendirme işlevi görmektedir. Bu yönlendirme çok zorlama biçimde “bir miktar kullanım” olarak kabul edilebilir. Marka sahibi, markasını “TARGET PARTNERS” markasının korumasını güçlendirmek ve başkalarının, özellikle de davacının “TARGET VENTURES” markasının kullanımını engellemek için tescil ettirmiştir. Buna ilaveten Temyiz Kurulu olayların kronolojisini de doğru biçimde değerlendirmemiştir. Sonuç olarak, markanın başvurusunun yapıldığı anda marka sahibinin kötü niyetle hareket etmediği sonucuna varan Temyiz Kurulu kararı hatalıdır.

EUIPO ve marka sahibi, davacının iddialarına karşı çıkmaktadır ve özellikle AB markasının tescil edilmesinden önce, marka sahibinin ilgili işareti kullanmasını meşru bir ticari yararın varlığını gösteren bir hal olarak kabul etmektedir. 

Genel Mahkeme, belirtilen iddialar ve karşı argümanlar çerçevesinde incelemesini gerçekleştirir.

AB markaları bakımından kötü niyet bir hükümsüzlük gerekçesidir. Kötü niyet halinin varlığından bahsedebilmek için, AB markasının sahibinin tescil başvurusunu; rekabete adil biçimde katılmak amacıyla değil, üçüncü kişilerin çıkarlarının aleyhine dürüst olmayan biçimde veya özel bir üçüncü kişiyi gözetmeksizin, bir markayı işlevlerine uygun olmayacak şekilde kullanma niyetiyle elde etme amacıyla yapması gerekmektedir.

İncelenen vakada Temyiz Kurulu kötü niyet kavramını çok kısıtlayıcı yorumlamıştır. Oysa ki yukarıda da bahsedildiği üzere, belirli bir üçüncü kişiyi gözetmeksizin, bir markayı işlevlerine, özellikle de kaynak gösterme işlevine, uygun biçimde kullanma niyeti olmaksızın elde etme hali, marka tescil başvurusunun kötü niyetle yapıldığı sonucuna varmak için yeterlidir.

Kötü niyet olarak kategorize etmek için marka sahibinin belirli bir üçüncü kişiyi hedef alması şart olmasa da, bu tip hallerde marka sahibinin üçüncü bir tarafın ihtilaf konusu markayı kullanımı hakkında bilgi sahibi olduğu gösterilmelidir. Bu bağlamda, marka sahibinin bu konuda bilgisi varsa, başvuru kaçınılmaz biçimde bahsedilen üçüncü kişiyi hedef alacaktır.

Bu çerçevede; marka sahibinin, işaretin davacı tarafından önceki kullanımına ilişkin fiili veya varsayılabilecek düzeyde bilgi sahibi olduğunu gösterir kanıtlar sunulmaması tespitinin, hükümsüzlük talebini reddetmek için yeterli olduğunu bildiren Temyiz Kurulu kararı hatalıdır. Marka sahibinin, işaretin üçüncü bir kişi tarafından önceki kullanımını bilmesi veya bilmesi gerekliliği, kötü niyet incelemesinde dikkate alınması gereken hususlardan sadece birisidir. İncelenen vakada, Temyiz Kurulu incelenen vakaya ilişkin diğer halleri dikkate almamıştır.

İnceleme konusu ihtilafta, marka sahibinin tescil başvurusunu yaptığı andaki niyetinin markayı işlevlerine uygun biçimde kullanma sokmak olmadığı objektif, ilgili ve istikrarlı göstergeler çerçevesinde açıktır.

Temyiz Kurulu kararında, “TARGET” ayırt edici unsurunu “TARGET PARTNERS” şeklinde kullanan marka sahibinin, ayırt edici unsuru tali bir unsur olan “VENTURES” ibaresiyle de birlikte kullanmak istemesinin, bu yolla da müşterilerinde oluşabilecek olası karıştırma hallerini engelleme amacını gütmesinin ticari ve meşru bir mantık olabileceği belirtilmiştir.

Ancak, bu durum Genel Mahkeme’ye göre, markanın işlevleri ve özellikle kaynak gösterme işlevi ile bağlantısızdır ve hükümsüzlüğü talep edilen marka tescil edilmeden önce veya tescil edildikten sonra marka sahibi tarafından hizmetleri için kullanılan tek marka olan “TARGET PARTNERS” markasının güçlendirilmesi ve korunması amacına hizmet etmektedir. Marka sahibinin “www.targetventures.de” ve “www.targetventures.com” web sitelerinin sadece ana web sitesi olan “www.targetpartners.de” sitesine yönlendirme amacına hizmet etmesi de, ana markanın güçlendirmesi amacının göstergesidir ve bu husus duruşmada da marka sahibi tarafından dile getirilmiştir.

Belirtilen tüm hususlar ışığında ve marka sahibinin “TARGET VENTURES” ibaresini kullanım biçiminin markanın tescil edilmesinden önce veya sonra değişmemesi de dikkate alınarak, marka sahibinin ihtilaf konusu markayı ticarette adil biçimde kullanmak amacıyla değil, özel bir üçüncü kişiyi hedef alınmasa da, markanın kaynak gösterme işlevi başta olmak üzere, markanın işlevleri arasında yer almayan bir amaca yönelik münhasır haklar elde etme amacıyla tescil ettirdiği anlaşılmaktadır.

Marka sahibinin “TARGET” ayırt edici unsuruna ilave edeceği “VENTURES” gibi tali unsurlarla kullanımını genişletme niyeti anlaşılır olsa da; marka tescil edilmeden önce veya sonra bu yönde hiç kullanım olmaması, duruşmada marka sahibinin tescile yönelik amacını ana markanın güçlendirilmesi olarak beyan etmesi ve marka sahibinin tüketicilerin zihinlerinde yalnızca “TARGET PARTNERS” markasıyla yerleştiğinden emin olması hususları, bu niyetle çelişmektedir.

Temmuz 2015’te Berlin’de promosyon etkinliği düzenleyen bir müşterisinden firmaları karıştırdığı yönünde bir e-posta aldığını bildiren marka sahibi, bu e-postaya verdiği yanıtta kendisinin de “TARGET VENTURES” markasını kullandığı yönünde beyanda bulunmamıştır. Sunulan kanıtlar ve beyanlar açık olarak marka sahibinin “TARGET VENTURES” markasını hiç kullanmadığını, kullandığı markanın “TARGET PARTNERS” olduğunu göstermektedir.

Bu çerçevede Temyiz Kurulu kararı, marka sahibinin tescil başvurusunun yapılmasının altındaki niyetin, kullanımı “TARGET VENTURES” ibaresine genişletmek olabileceği öngörüsüne (ön kabulüne) dayanması bakımından da hatalıdır.

Önceden de belirtildiği üzere; marka sahibinin, işaretin üçüncü bir kişi tarafından önceki kullanımını bilmesi veya bilmesi gerekliliği, kötü niyet incelemesinde dikkate alınması gereken hususlardan sadece birisidir. Bu nedenle inceleme konusu olaydaki vakaların kronolojik olarak incelenmesi de şart değildir. Ancak, incelenen ihtilafta Temyiz Kurulu, bilme veya bilme gerekliliğini bir koşul olarak ortaya koymuştur. Dolayısıyla da, bunu yapmışsa, vakada olayların kronolojik akışını incelemiş olmalıydı. Bu incelemede, davacının markasının ilk olarak Avrupa Birliği sınırları dışındaki kullanımının ve devamında da olayların kronolojisinin incelenmesini gerektirirdi.

Adalet Divanı’nın C-104/18 sayılı Koton kararı çerçevesinde, marka sahibinin üçüncü bir kişinin markayı önceki kullanımı hakkında bilgi sahibi olması için, önceki kullanımın Avrupa Birliği sınırları dahilinde gerçekleşmesi şart değildir. Hatta, C-529/07 sayılı Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli kararında belirtildiği üzere kötü niyetli marka başvurusunun varlığından bahsetmek için üçüncü bir kişinin Birlik pazarında önceki kullanımı da şart değildir. Bunların ışığında incelenen vakada, Temyiz Kurulu “TARGET VENTURES” markasının üçüncü kişilerce kullanımından kaynaklanacak bilme veya bilme gerekliliği halini Avrupa Birliği sınırlarına özgüleyerek, incelemeyi eksik biçimde yapmıştır. Buna ilaveten, Temyiz Kurulu incelenen ihtilafta olayların kronolojisini de dikkate almamıştır. Temyiz Kurulu kararı bu yönüyle de hatalıdır.

Bahsedilen tüm nedenlerle, Genel Mahkeme, Temyiz Kurulu kararını iptal etmiştir.

Sonuç

“TARGET VENTURES” kararı ışığında Adalet Divanı’nın kötü niyetli başvuruların tespiti hususunda sınırlayıcı yaklaşımı kabul etmediğini, tek bir faktörün eksikliğinde kötü niyetin ortaya çıkmayacağı yönündeki yaklaşımdan uzakta durduğunu, marka sahibinin kullanım niyetinin olmamasına, yani markanın temel işlevlerine aykırı bir yaklaşıma öncelikle önem verdiğini, inceleme konusu vakalar özelinde detaylı değerlendirme yapılması gerektiğini işaret ettiğini, üçüncü kişilerin önceki kullanımlarının incelenmesi hususunu sadece Avrupa Birliği sınırları ile kısıtlı tutmadığını, olayların kronolojik akışının da dikkate alınması gerekliliğini işaret ettiğini söyleyebiliriz.

“TARGET VENTURES” kararı bu yönleriyle kötü niyetli marka tescili hakkındaki önemli kararlardan birisi olarak içtihatta yerini almıştır ve kanaatimizce ilerleyen zamanlarda atıf yapılan temel kararlardan birisi olarak sıklıkla karşımıza çıkacaktır.

Önder Erol ÜNSAL

Aralık 2020

unsalonderol@gmail.com

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Kötü Niyetle Yapılan Marka Tescil Başvuruları

ABAD’DAN KÖTÜNİYETE İLİŞKİN ENTERESAN BİR KARAR

ABAD 10. Dairesi’nin 13/11/2019 tarih ve C-528/18P numaralı kararının kötüniyet açısından ilginç olduğunu düşünerek siz takipçilerimizle paylaşmak istedik.

1-) 25 Haziran 2007 tarihinde Almanya’da mukim “Outsource2India” şirketi EUIPO nezdinde aşağıdaki marka için 35-36 ve 41. sınıflarda tescil başvurusunda bulunur ve marka sorunsuz şekilde 2008 yılında tescil edilir.

Image not found

Hindistan’da kurulmuş Flatworld Solutions Pvt Ltd şirketi 2013 senesinde EUIPO’ya başvurarak Outsource2India’ya ait bu tescilin kötüniyet sebebiyle hükümsüzlüğüne karar verilmesini talep eder.

2-) 2015 senesinde EUIPO İptal Birimi hükümsüzlük talebini kabul ederek der ki; bu markayla tescil sahibi Flatworld tarafından Avrupa Birliği’nde kullanılan Outsource2India ibaresi üzerinde hak elde etmeye çalışıyor ve başvuru tarihinde ortada kötüniyet var.

Tescil sahibi bu kararı EUIPO Temyiz Birimine götürür.

3-) EUIPO 4. Temyiz Kurulu, EUIPO İptal Birimi’nin verdiği kararı iptal eder.

Temyiz Kurulu’na göre; dosya içeriğinde tescil sahibinin kötüniyetli olduğunu gösteren bir durum yoktur. Tescil sahibi olan şirket itiraz eden şirketle bir ticari ilişki kurarak Almanya ya da Avrupa Birliği’nin herhangi bir yerindeki şirketlerin işlerinin Hindistan’da yaptırılmasını (outsource) sağlamak istemiştir, fakat bu durumdan tescil sahibinin “outsource2india” ibaresini ele geçirmeye çalıştığı anlamı çıkmaz çünkü bu tanımlayıcı bir ibaredir ve sektörde hizmetlerini Hindistan’a outsource eden herkes tarafından kullanılabilir. Böyle bir durumda bu ibareyi kullanan biri için  basiretli tacir gibi davranmamıştır denemez. 

Ayrıca dosyada Outsource2India şirketinin Flatworld şirketinin menfaatlerine halel getirmek istediğini gösteren somut bir delil de yoktur. Aksine, tescili yapılan markada yer alan şekil unsuru hiçbir zaman Flatworld tarafından kullanılmış bir unsur değildir. Bilakis Flatworld adına 2010 yılında tescil edilmiş olan marka aşağıdaki gibidir.

Image not found

Gerçi Flatworld bu yukarıdaki işareti 2007 yılının Temmuz ayından önce  kullanmaya başladığını  iddia ediyor ve Outsource2India şirketinin de bu kullanımlardan haberi olduğu dosyadan açıkça anlaşılıyorsa da bu durum illa ki ortada bir kötüniyet olduğu anlamına gelmez, çünkü tarafların işaretlerinde yer alan şekil unsurları farklı.

Dosyaya, 2006 Yılında Flatworld’ün web sayfasında  Almanca dilinde  bilgilendirici bir sayfası bulunduğuna  dair delil sunulmuşsa da bu  durum Flatworld’ün Almanya’da o tarihlerde fiilen bir hizmet sunduğu anlamına gelmez. 

4-) Flatworld ihtilafı Genel Mahkeme’ye taşır ve Genel Mahkeme EUIPO Temyiz Kurulu kararını bozar. Bu sırada Outsource2India şirketi unvanını  “Outsource Professional Services” olarak değiştirir.

Genel Mahkeme der ki;

Avrupa Birliği’nde ilk başvuran tescili alır kuralı geçerlidir, ancak marka sahibi başvuru tarihinde kötüniyetliyse durum değişir.   

11 Haziran  2009 tarihli Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C‑529/07, EU:C:2009:361) kararında da dendiği gibi kötüniyet konusunda göz önüne alınacak olan faktörlerden bazıları  şunlardır; başvuru sahibi başvuruyu yaparken bir başkasının aynı/benzer mal/hizmetler için aynı veya karıştırılacak kadar benzer bir işareti kullandığını biliyor mudur veya bilebilecek durumda mıdır, başvuru sahibi bu başvuruyu yaparken mevcut üçüncü kişinin kullanımlarını engelleme niyeti var mıdır, taraf markalarının korunma seviyeleri ne düzeydedir. Sonuçta bu yukarıda belirtilen durumlar sınırlı değil sadece örneksemedir.

4/11/ 2006 tarihinde Flatworld ile irtibata geçen bazı kişiler birlikte iş yapma teklifinde bulunmuştur. Daha sonra aynı kişiler 13/12/2006 tarihinde bu işbirliği için Almanya’da “Outsource2India Ltd” adında bir şirket kurduklarını ve kurdukları bu şirketin de Flatworld’ün kullandığı “outsource2india’ ibaresini içeren bir işareti kullanmayı istediğini bildirmişler. Flatworld bu işbirliği konusunda bazı şüphelere düşmüş, yazılı olarak bazı itirazlarda bulunmuş, nihayetinde ise 2007 Mayıs ayında onlarla işbirliği yapmayacağını ve bu kişilerin Outsource2India şirketini kurmaktaki asıl amaçlarının ‘outsource2india’ ibaresinden haksız faydalanmak olduğunu düşündüğünü bildirmiştir.

EUIPO Temyiz Kurulunun belirttiğinin aksine, Outsource2India şirketi davaya konu başvuruyu yaptığı  tarihte Flatworld’ün  Almanya’da outsourcing hizmeti verdiğini, pazarlama yaptığını  ve tescil edilmemiş bir işareti kullandığını biliyor, yani Flatworld’ün web sayfasındaki Almanca bölüm sadece bilgilendirme amaçlı değil.

Outsource2India‘nın yaklaşımıyla taraflar arasında kurulan Sözleşme öncesi ilişkide Outsource2India eğer taraflar arasında bir işbirliği zemini oluşmazsa kendisinin web sayfasını değiştireceğini ve ismini de farklılaştıracağını taahhüt etmiş. İki taraf arasında bir iş ilişkisinin kurulamayacağı anlaşılınca ise Flatworld şaşırarak görmüş ki karşı taraf  halen outsource2india ibaresini kullanmaya devam ediyor. Zaten sözleşme öncesi ilişki sona erer ermez de hemen davaya konu olan marka için tescil başvurusunda bulunulmuş ve buradaki amacın outsource2india ibaresinin ekonomik potansiyelinden haksız biçimde fayda sağlamak olduğu  hususu taraflar arasındaki e-mail yazışmalarından da anlaşılıyor. Bu noktada  yapılan başvuru, outsource2india tanımlayıcı mıdır değil midir sorusundan bağımsız olarak, kötüniyetlidir. 

6-) Dosya ABAD’a taşınır. Tabii ki tescil sahibi asla, kat’a ve vallahi billahi kötüniyetli değilim der ve buna gerekçe olarak da aşağıdaki argümanları ileri sürer;

— Başvuru tarihinden evvel Flatworld benimkine benzer bir markayı AB’de kullandığını ispat edememiştir

— İşaretler arasındaki tek ortak unsur olan ‘outsource2india’ tanımlayıcıdır ve tanımlayıcı kelimeleri kullanmak basiretli davranış kuralına aykırı değildir

— Bu tanımlayıcı ibareyi çıkarınca geriye kalan şey şekil unsurlarıdır ki onların da zaten birbiriyle hiçbir alakası yoktur

— Genel Mahkeme 25/06/2007 tarihinden önce Flatworld Almanya’da kendi işaretiyle faaliyette bulunmuş diyor ama böyle bir durum yok,  web sayfasında bir sayfalık Almanca bölüm olması fiili kullanım sayılmaz, bu sadece bilgilendiricidir,

— Dava konusu marka için başvurulduğunda Flatworld’e ait işaret marka olarak tescilli değil, ve ayrıca Alman Hukuku veya (AB üyesi) başka bir ülkenin hukukuna göre “tescilsiz marka” da değil.

— Genel Mahkeme’nin kararında belirtildiğinin aksine Outsource2India hiçbir zaman ‘outsource2india’ ibaresini kullanmayı bırakacağım + unvanımı değiştireceğim diye bir taahhütte bulunmadı. 

— Genel Mahkeme Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C‑529/07, EU:C:2009:361), kararındaki bütün kriterlerin olup olmadığına bakmalıydı, sadece bir kısmına baktı, karar eksik incelemeyle verildi. Mesela Genel Mahkeme ilgili toplum kesiminin bu işaretleri karıştırıp karıştırmayacağını hiç incelemedi, eğer inceleme yapılsaydı zaten ortada karışıklık doğuracak bir durum olmadığı görülecekti.

EUIPO diyor ki;  

— Genel Mahkeme, Flatworld’ün kullandığı işaretin “tescilsiz marka” olduğunu söylüyor ama bunun gerekçesi nedir belli değil. Ayrıca AB Hukuku’nda “tescilsiz marka” diye bir konsept yok ki zaten, evet bazı ülkelerin ulusal sistemlerinde varsa da, eğer Genel Mahkeme bunun uygulanabileceğini düşünüyorduysa kararında bunun uygulanması için gerekçelerini açıkça belirtmeliydi.

— Genel Mahkeme ortada bir karıştırma ihtimali olduğunu söylüyor ama kararda bunun nasıl olacağı hakkında hiçbir gerekçeye değinilmemiş.  Karıştırma ihtimali var denilince  Flatworld’ün kullandığı ‘outsource2india’ ibaresi ayırt edicidir anlamına gelir halbuki  kararda bunun tanımlayıcı olduğunu ifade eden/ima eden  cümleler var; bu apaçık çelişkidir. Burada kullanılan “outsource2india” ibaresi tanımlayıcı.

ABAD Kararında Diyor ki;

Genel Mahkeme 25/06/2007 tarihinden önce Flatworld Almanya’da kendi işaretiyle faaliyette bulunmuş diyor ama böyle bir durum yok,  web sayfasında bir sayfalık Almanca bölüm olması fiili kullanım sayılmaz, bu sadece bilgilendiricidir iddiasına ilişkin olarak; temyiz eden taraf Genel Mahkeme’nin vardığı bu sonucu değiştirecek bir bilgi veya dokümana işaret etmiyor dosyanın içinde. Yani bu sadece bir iddiadan ibaret, bu noktada ABAD’ın incelemesi gereken hukuki bir mesele yok ortada.

Outsource2India ,eğer taraflar bir iş ilişkisi kurmaya muvaffak olamazsa, ticaret unvanını- adını- web sayfasını değiştirmeyi taahhüt etti mi etmedi mi konusunda ise dosyada mevcut Sözleşme taslağı ve tarafların şirket yetkilileri arasında yapılmış yazışmalara bakıldığında şu kesin olarak görülüyor; eğer taraflar arasında bir iş ilişkisi kurulamazsa ne olacağı konusunda şirket yöneticilerinin bakış açıları birbirinden tamamen farklı.  

Flatworld böyle bir halde karşı tarafın ‘outsource2india’ ibaresini web sayfasında ve şirket isminde kullanmayı bırakacağını düşünürken/zannederken/karşı tarafın bunu taahhüt ettiğine ikna olmuşken, yazışmalarda Outsource2India ise sadece Flatworld’ün yukarıda gösterilen  şekildeki işaretini ve ticari faaliyetlerinde Flatworld’ün web sayfasını kullanmayacağını belirtiyor. Genel Mahkeme burada Flatworld’ün iddialarının kabul edilebilirliğine dayalı olarak görüş oluşturmuş ama bu görüşünde özellikle hangi yazışma/dokümana dayanarak neticeye vardığını belirtmemiş; işin bu kısmında Genel Mahkeme kararı hatalı.

Ancak buna rağmen Genel Mahkeme’nin vardığı neticenin hatalı olduğu söylenemez.

Her ne kadar Genel Mahkeme kararında karıştırılma ihtimali ile ilgili bölümü gerekçelendirmemişse de kötüniyet ile ilgili bölüm uygun şekilde düzenlenmiştir. Bir olayda karıştırılma ihtimali olmasa dahi olayın özellikleri neticesinde ortada kötüniyet olduğuna hükmedilebilir. Eğer durumdan  marka başvurusunun  dürüst uygulamalara aykırı bir iradeyle, üçüncü kişileri hedefleyerek, veya özel olarak bir üçüncü kişiyi hedeflemese dahi   markanın fonksiyonuna aykırı bir hakkı elde etmeyi amaçlayarak yapıldığı görülüyorsa o vakit markanın hükümsüzlüğüne karar verilebilir ki bu durumda toplum gözünde karıştırma ihtimali olup olmadığına bakılmaz. Başvuru sahibinin başvuru anındaki iradesi ebette ki sübjektif bir durumdur  ancak idari makamlarca ve mahkemelerce objektif şekilde değerlendirilebilir. Kötüniyet olaydaki ilgili tüm faktörlerin ve tüm vak’aların birlikte göz önüne alınmasıyla değerlendirilir. (12/09/2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret v EUIPO, C‑104/18 P, EU:C:2019:724)

Huzurdaki olayda Genel Mahkeme  karar verirken olaya özgü durumları göz önüne almıştır. Evet Genel Mahkeme kararında Outsource2India’nın, eğer taraflar arasında bir anlaşma olmazsa,ismini ve web sayfasını değiştireceğine dair görüş oluştururken delilleri tam doğru değerlendirmemiştir. Ancak yine de Genel Mahkeme birçok faktörü/vakayı da son derece doğru şekilde değerlendirmiştir , özellikle Alman girişimcinin Kasım 2006 itibariyle Flatworld ile Almanya’da  bir ticari işbirliğine girme çabaları, bu amaçla Flatworld’den izin almadan Alman Hukuku’na göre    Outsource2India diye şirket kurması ve bu ibareyi web sayfasında kullanması, Şubat ve Mayıs 2007’de Flatworld’ün yapılan iş teklifine ilişkin gönülsüzlüğü ve meydana çıkan kullanımlar karşısındaki itirazları ile memnuniyetsizliği ifade etmesi gibi haller Genel Mahkeme tarafından doğru şekilde değerlendirilmiştir. Kaldı ki Genel Mahkeme’nin bu değerlendirmelerine  temyiz eden tarafından öne sürülen bir itirazda mevcut değildir. Dolayısıyla Genel Mahkeme ortada kötüniyet olduğuna hükmederken doğru bir karar vermiştir.

Genel Mahkeme ‘outsource2india’ ibaresinin potansiyel olarak tanımlayıcı olduğunun varsayılması halinde dahi bunun kötüniyeti ortadan kaldırmayacağına karar verirken olaya  doğru bir bakış açısıyla yaklaşmıştır. İddiaların aksine ortada  bir çelişki yoktur. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şudur; Genel Mahkeme, Flatworld’ün ‘outsource2india’ ibaresi üzerinde münhasır bir hakkı olduğunu söylemiyor  veya bu ibarenin  bazı hallerde Flatworld’ün bir rakibi tarafından başka figüratif unsurlarla-elementlerle birlikte bir AB markası olarak tescil edilebilme ihtimalini dışarıda bırakmış değil. Genel Mahkeme yalnızca Alman Hukukuna göre kurulmuş Outsource2India şirketinin Flatworld ile iş yapmak amacıyla kurulduğunu, Flatworld bu işbirliğini kabul etmeyince de kısa süre sonra Flatworld’ün ticari faaliyetlerinde kullandığı ibareyi kapsayan bir işaret için Birlik markası tescili başvurusu yaparak kötüniyetli hareket ettiğini belirtmiştir.

Hem EUIPO vekili hem de temyiz eden Genel Mahkeme’nin Flatworld’ün kullandığı ibare için neden “tescil edilmemiş marka” ifadesini kullandığını sorgulamaktadır. Kararın geneline bakıldığında Genel Mahkeme’nin bu kelimelerle Alman Hukuku veya başka bir hukuki sistemdeki bir marka türünü kastetmediği zaten anlaşılmaktadır; Mahkeme’nin söylediği şey davaya konu marka için başvurulduğu tarihte Flatworld’ün kullandığı işaretin tescil edilmemiş olduğudur sadece.

ABAD, Genel Mahkeme’nin verdiği kararda kötüniyetin değerlendirilmesi açısından bir hukuka aykırılık görmeyerek temyiz talebini  reddetmiştir.

Özlem FÜTMAN

Mayıs 2020

ofutman@gmail.com

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Kötü Niyetle Yapılan Marka Tescil Başvuruları

Kötüniyetli Marka Başvurusu Hakkında Güncel Bir ABAD Kararı: KOTON/EUIPO – NADAL ESTEBAN

ABAD, 12.09.2019 tarih C‑104/18 P sayılı kararında “hangi şartların varlığı halinde kötüniyetli marka başvurusundan bahsedilebileceğini” hükme bağlamıştır.

ABAD kararına konu olan olaydaki taraflar:

– Temyiz eden: “KOTON Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ” (Bu yazı kapsamında “KOTON” olarak geçecektir).

– İlk derecede davalı: Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO)

– İlk derecede müdahil: Joaquín Nadal Esteban (Bu yazı kapsamında “Nadal Esteban” olarak geçecektir).

Nadal Esteban, 25.04.2011 tarihinde aşağıdaki markanın tescili için EUIPO’ya başvuruda bulunmuştur.

Başvuru, “Markaların Tescili Amacıyla Mal ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırılmasına İlişkin Nis Anlaşması”nın 25., 35. ve 39. sınıfları için yapılmıştır. Söz konusu bu sınıflara ait mal ve hizmetlerin içerikleri kısaca şu şekilde özetlenebilir:

– 25. Sınıf: İç-dış giysiler, ayak giysileri, baş giysileri.

– 35. Sınıf: Reklamcılık, iş yönetimi, iş idaresi, büro hizmetleri.

– 39. Sınıf: Taşımacılık ve malların paketlenmesi ve depolanması hizmetleri; tur düzenleme, seyahat için yer ayarlama hizmetleri.

KOTON ise elbise, ayakkabı ve aksesuarlar üretip satmaktadır. KOTON’a ait aşağıdaki marka Nis Anlaşması’nın 25. ve 35. sınıfları kapsamında tecil edilmiştir:

KOTON’a ait bir başka marka ise Nis Anlaşması’nın 18., 25. ve 35. sınıfları kapsamında tescil edilmiştir:

KOTON, marka tescilinde nispi ret nedenlerini düzenleyen 207/2009 sayılı Topluluk Marka Tüzüğü’nün 8/I. maddesine dayanarak itirazda bulunmuştur.

EUIPO, KOTON’nun yaptığı itirazı 25. ve 35. sınıflar bakımından kabul etmiş; 39. sınıf bakımından ise itirazı reddetmiştir. Bu karar, EUIPO’nun Dördüncü Temyiz Kurulu tarafından da onaylanmıştır. Bunun üzerine Nadal Esteban tarafından tescil başvurusunda bulunulan marka, Nis Anlaşması’nın 39. sınıfı kapsamında tescil edilmiştir.

KOTON, tescili yapılan bu markanın Topluluk Marka Tüzüğü’nün mutlak hükümsüzlük nedenlerinden kötüniyetli marka tescilini düzenleyen 52. maddenin 1. fıkrasının b) bendine göre hükümsüz sayılmasını talep etmiştir.

EUIPO İptal Birimi, Nadal Esteban’nın kötüniyetinin ispatlanamaması sebebi ile KOTON’un yaptığı bu itirazı reddetmiştir.

KOTON, verilen bu karara karşı EUIPO’nun İkinci Temyiz Kurulu nezdinde itiraz etmiştir. Ancak KOTON’nun itirazını değerlendiren EUIPO’nun İkinci Temyiz Kurulu da KOTON’nun itirazını reddetmiştir. İkinci Temyiz Kurulu’na göre, uyuşmazlığın konusu olan markaların birbirleri ile olan benzerlikleri ve Nadal Esteban’ın KOTON’a ait tescilli markadan haber olup olmadığı, somut olayda kötüniyetin tespiti bakımından karar verici role sahip değildir. Zira uyuşmazlık konusu KOTON’a ait 18., 25. ve 35. sınıfları kapsamında tescil edilmiş markalar ile Nadal Esteban adına Nis Anlaşması’nın 39. sınıfı kapsamında tescil edilmiş markanın kapsadığı mal veya hizmetler, aynılık ya da benzerlik arz etmemektedir. Bu sebeple Topluluk Marka Tüzük’ünün 52/I-b maddesi kapsamında kötüniyetten bahsedilemez.

KOTON, 23.09.2016 tarihinde EUIPO’nun İkinci Temyiz Kurulu’nun bu kararına karşı Avrupa Birliği Genel Mahkemesi nezdinde itirazda bulunmuştur. KOTON, yaptığı itirazda Topluluk Marka Tüzük’ünün 52/I-b maddesi kapsamında kötüniyetin varlığının kabulü için uyuşmazlık konusu markaların aynı mal ve hizmetleri kapsamasının gerekli olmadığını; bunun aksinin ne Topluluk Marka Tüzük’ünden ne de ABAD kararlarından çıkarılabileceğini ileri sürmüştür. Ancak Avrupa Birliği Genel Mahkemesi de 30.11.2017 tarihli kararında Nadal Esteban adına tescil edilmiş markanın KOTON’a ait markalarla aynı mal ve hizmet sınıfına dahil olmadığına ve bu sebeple kötüniyetin var olmadığına hükmetmiştir. Zira kötüniyetli marka tescilinden bahsedilebilmesi için sonraki tarihli markanın önceki tarihli marka ile aynılık veya benzerlik arz etmesi ve aynı veya karıştırılabilecek derecede benzeri bir mal veya hizmet kapsamında tescil edilmesi gereklidir. Nadal Esteban’nın KOTON’a ait markadan sadece haberdar olması, onun kötüniyetli olduğuna ilişkin yeterli bir sebep değildir. Ayrıca Nadal Esteban’nın daha önce tescil edilmiş olan KOTON markalarının kullanımını engelleme amacı ve kötüniyeti de KOTON tarafından ispat edilememiştir.

KOTON, Avrupa Birliği Genel Mahkemesi’nin vermiş olduğu bu kararı ABAD’da taşımıştır. ABAD, uyuşmazlık hakkında özetle şu kararı vermiştir:

Topluluk Marka Tüzük’ünde “kötüniyet” kavramı tanımlanmamıştır. Kötüniyet kavramının anlamı, hangi kapsam içinde kullanıldığına ve bu Tüzük’ün amacına bakılarak tespit edilmelidir. Marka hukuku kapsamında kötüniyet, ticari hayatta doğruluğa ve dürüstlüğe aykırı olan anlayışın ve amacın varlığını ifade etmektedir. Topluluk markasına ilişkin kuralların amacı, özellikle Avrupa Birlik’i içinde dürüst ve bozulmamış rekabeti sağlamaktır. Bu rekabet teşebbüslerin mal ve hizmetlerinin kalitesi ile müşterilerini kendilerine bağlayabilmeleri ile gerçekleşebilecektir. Söz konusu bu amaç teşebbüslerin mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden karıştırma tehlikesi olmaksızın ayırt edilmesini sağlayacak markaları tescil edebilme imkanına sahip olmakla mümkün olacaktır.

Topluluk Marka Tüzük’ünün 52/I-b maddesi kapsamında mutlak hükümsüzlükten bahsedilebilmesi için topluluk markası sahibinin marka başvurusu yapmaktaki amacı,

– Dürüst bir şekilde rekabet etmek olmamalı;

– Ticari teamüllerle ters düşecek şekilde üçüncü kişilerin menfaatlerine zarar vermek veya markanın sağladığı faydaları haksız bir şekilde elde etmek olmalı ve bu durum inandırıcı ve birbiri ile uyumlu delillerle ispat edilebilmelidir.

Marka başvurusunda bulunan kişinin sübjektif nitelik taşıyan bu amacı, yetkili makamlar tarafından objektif kriterler kullanılarak tespit edilmelidir. Bu tespit, her somut olaydaki tüm veriler dikkate alınarak yapılmalıdır.

ABAD, Topluluk Marka Tüzük’ünün 52/I-b’deki “kötüniyetli marka başvurusu” ile Topluluk Marka Tüzük’ünün 53/I-a’daki nispi hükümsüzlük nedenlerinden “karıştırma tehlikesi”, birbirinden farklı müesseseler olduğunu belirtmiştir. Topluluk Marka Tüzük’ü 52/I-b maddesi, 53/I-a’dan farklı olarak, hükümsüzlük talebinde bulunan kişinin kullandığı markanın hükümsüzlüğü talep edilen marka ile aynı veya benzer ürünler için tescil edilmiş olmasını şart koşmamakta ve karıştırma tehlikesinin varlığını da aramamaktadır.

ABAD’a göre kötüniyetli marka başvurusundan bahsedilebilmesi için uyuşmazlık konusu sonraki tarihli marka ile üçüncü bir kişi tarafından kullanılan önceki tarihli marka arasında karıştırma tehlikesinin bulunması veya söz konusu markaların aynı veya benzer olmaları şart olmayıp; diğer inandırıcı ve birbiri ile uyumlu delillerin varlığı halinde de marka tescil başvurusunda bulunan kişinin kötüniyetinden bahsedilebilecektir.

ABAD’a göre kötüniyet, sadece aynı veya benzer işaretin aynı veya benzer ürünler için kullanılması durumunda söz konusu değildir. Zira kötüniyetin varlığının sadece aynı veya benzeri işaretlerin aynı mal ve hizmetler için kullanılması durumu ile sınırlandırılması, Topluluk Marka Tüzük’ünün 52/I-b maddesinin kapsamını daraltacaktır.  

ABAD, başvuru sahibinin kötüniyeti tespit edilirken dikkate alınacak etkenlerin özellikle tescil başvurusunun yapıldığı zamanki etkenler olduğunu hükme bağlamıştır. Ancak AB Genel Mahkemesi, tescil için başvurusunun yapıldığı zamanki tüm etkenleri, somut olay bakımından önem arz etmesine rağmen dikkate almamıştır. Bu etkenler özellikle şunlardır:

– Nadal Esteban, şekillendirilmiş bir şekilde yazılan “KOTON” kelimesini sadece Nis Anlaşması’nın 39. sınıfındaki hizmetler için değil ayrıca Nis Anlaşması’nın 25. ve 35. sınıflarına ait olan mal ve hizmetler için de tescil ettirmiştir. AB Genel Mahkemesi’nin karar verirken tartışmasız olan ve KOTON tarafından da ileri sürülen bu durumu, dikkate alması gereklidir.

– Topluluk Marka Tüzük’ünün 52/III. maddesine göre “hükümsüzlük sebepleri”, tescil edilen ürün veya hizmet sınıflarının tümü için ileri sürülebileceği gibi, sadece bir kısmı için de ileri sürülebilir. Somut olayda KOTON, kısmi hükümsüzlük talebinde bulunmayıp; tüm ürün ve hizmet sınıfları için marka tescilinin hükümsüzlüğünü talep etmiştir. KOTON, tekstil ürünleri için kullandığı markanın Nadal Esteban tarafından tekstil ürünleri de dahil olmak üzere birden çok mal ve hizmetler için tescil ettirilmek istendiğini ileri sürmüştür. KOTON, bu kapsamda Nadal Esteban’ın tescil başvurusu yaptığı sıradaki amacının ve dolayısıyla kötüniyetin varlığının incelenmesini talep etmiştir.

– KOTON ve Nadal Esteban, önceden ticari bir ilişki içerisinde bulunmuşlar ve bu ticari ilişki KOTON tarafından sona erdirilmiştir. AB Genel Mahkemesi, vermiş olduğu kararda taraflar arasındaki KOTON tarafından sona erdirilmiş olan bu ticari ilişkiyi ikinci derecede ele almıştır. AB Genel Mahkemesi, şekillendirilmiş bir şekilde yazılan “KOTON” kelimesini içeren ve Nis Anlaşması’nın 25., 35. ve 39. sınıflarına ait olan mal ve hizmetler için yapılan marka başvurusunun Nadal Esteban’ın ekonomik faaliyetleri dikkate alındığında ticari mantığa ne kadar uygun olduğunu incelememiştir.

– AB Genel Mahkemesi, verdiği kararda “marka başvurusundaki ticari mantığın” veya “marka başvurusundaki aşamalardaki kronolojinin” uyuşmazlığın çözümünde önemli bir yere sahip olduğundan bahsetse de bu unsurları, verdiği kararda tartışmamıştır.

ABAD, söz konusu sebeplerle AB Genel Mahkemesi’nin verdiği kararı bozmuştur.

Dr. Öğr. Üyesi Salih POLATER

Ekim 2019

salihpolater@gmail.com

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Kötü Niyetle Yapılan Marka Tescil Başvuruları, Marka Nispi Ret Nedenleri

NEYMAR Kararı – Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nden Kötü Niyetli Markalara İlişkin Değerlendirme (T-795/17)

Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin 14 Mayıs 2019 tarihli güncel bir kararı, ünlü Brezilyalı futbolcu Neymar’ın ismi ve kötü niyetli marka tescili hususlarıyla ilgili olması nedenleriyle oldukça dikkat çekicidir. Bu yazıda T-795/17 sayılı Genel Mahkeme kararını sizlere aktarmaya gayret edeceğiz.

“Neymar da Silva Santos Junior” veya hepimizin bildiği kısa adıyla “Neymar”, dünyanın en ünlü ve pahalı futbolcularından birisidir. Brezilyalı Neymar, futbol yaşamına ülkesinde başlamış, Santos kulübünde parlamış, 2013 yılında Barcelona, 2017 yılında ise Paris Saint Germain (PSG) takımlarına transfer olmuştur, halen de PSG’de spor yaşamına devam etmektedir. Neymar, bu takımlara ilaveten Brezilya milli futbol takımında da görev yapmaktadır. Neymar’ın ülkemiz dahil tüm dünyada oldukça bilinen bir futbol yıldızı olduğu kanaatimizce tartışmasızdır.

Portekiz vatandaşı “Carlos Moreira”, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’ne (EUIPO), 17 Aralık 2012 tarihinde “Neymar” kelime markasının 25. sınıfa dahil “Giysiler, ayak giysileri, baş giysileri” malları için tescil edilmesi talebiyle bir başvuru yapar.

Başvuru ilan edilir ve ilanına karşı itiraz edilmeden 12 Nisan 2013 tarihinde tescil edilir.

Brezilyalı futbolcu Neymar da Silva Santos Junior, tescilli markanın kötü niyet gerekçesiyle hükümsüz kılınması istemiyle EUIPO İptal Birimine talepte bulunur. Talep kabul edilir, marka hükümsüz kılınır, marka sahibi Carlos Moreira bu karara karşı itiraz eder ve EUIPO Temyiz Kurulu 6 Eylül 2017 tarihli kararıyla hükümsüzlük kararını onar.

Carlos Moreira, Temyiz Kurulu kararına karşı dava açar. Adalet Divanı Genel Mahkemesi 14 Mayıs 2019 tarihinde T-795/17 sayıyla kararla davayı sonuçlandırır. Karar metninin http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=7F6CB6BA5607D6F96F3BE69E06AFA047?text=&docid=214045&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5336319  bağlantısından görülmesi mümkündür.  

Yazının devamında, marka hukukunda kötü niyetin değerlendirilmesine ilişkin önemli tespitler içeren bu kararı ana hatlarıyla okuyucularımıza aktaracağız.

Bu noktada Temyiz Kurulu kararında; Neymar’ın başvuru tarihinden sonra, 2013 yılında Avrupa’ya transfer olmasına rağmen, umut vadeden bir oyuncu olarak Avrupa’da bilinmesinin ve buna ilaveten başvuru sahibinin aynı tarihli başka bir başvurusunun da ünlü bir futbolcu olan “IKER CASILLAS”ın isminin tesciline yönelik olmasının, başvuru sahibinin dünya futbolu hakkında bilgisinin olduğunu gösterdiği tespitlerinin yer aldığı belirtilmelidir.

Davacı Carlos Moreira, davada kötü niyetin yanlış yorumlanması ana gerekçesine dayanmaktadır. Davacıya göre, marka tescil başvurusunun yapıldığı andaki, yani 17 Aralık 2012 tarihindeki niyet araştırılmalıdır. Belirtilen tarihte, Neymar Avrupa’da bilinen bir futbolcu olmadığından ve ayrıca “IKER CASILLAS” isminin tesciline yönelik başvurusu, inceleme konusu “Neymar” markasının değerlendirilmesine etkide bulunmayacağından, davacıya göre hükümsüzlük kararı yerinde değildir.

AB içtihadı, marka başvurusunun yapıldığı tarihteki niyetin değerlendirilmesi gerektiği konusunda açıktır ve dolayısıyla, davacının marka başvurusunu yaptığı tarihte kötü niyetli olup olmadığı araştırılmalıdır. Başvuru tarihinde başvuru sahibinin niyeti subjektif bir faktör olsa da, inceleme vakanın objektif koşullarına atıf yapılarak, vaka bazında gerçekleştirilmelidir. Bu bağlamda kötü niyet, marka başvurusu sahibinin öznel motivasyonuyla, yani dürüst olmayan veya kötü niyetli güdüleriyle ilgilidir. Kötü niyet, kabul görmüş etik davranış ilkelerinden veya dürüst ticari ve iş pratiklerinden uzaklaşmayı kapsar. Kötü niyeti gösterdiği kabul edilebilecek objektif hususlar, iddiayı öne süren tarafından ortaya konulmalıdır.

Genel Mahkeme incelemesi bu hususlar çerçevesinde yapılmıştır:

Neymar, Avrupa’ya 2013 yılında transfer edilmiş olsa da, 2013 yılı öncesinde de Avrupa’nın en büyük futbol kulüplerinin dikkatini çekmiş ünlü bir oyuncudur ve dahası 2013’ten birkaç yıl öncesinden başlayarak Brezilya futbol milli takımında oynamaktadır. Hükümsüzlük talebi sahibi, bu hususları özellikle Fransa, İspanya ve Birleşik Krallığa ilişkin çok sayıda delille ortaya koymuştur.  Dolayıyla, marka sahibinin Neymar’ın başvurunun yapıldığı tarihte Avrupa’da tanınmadığı yönündeki argümanı yanlıştır. Buna ilaveten, marka başvurusunun yapıldığı gün, marka sahibi dünyaca ünlü bir diğer futbolcunun ismi olan “IKER CASILLAS” ibaresinin de kendisi adına tescili amacıyla başvuruda bulunmuştur ve bu husus marka sahibinin dünya futbolu hakkında bilgi sahibi olduğunun bir göstergesidir.

Davacı, başvuruyu yaptığı tarihte Neymar’ın Avrupa’ya transfer olmadığını, olası transferi halinde bile bu futbolcunun Avrupa’da başarılı olup olmayacağının tahmin edilmesinin mümkün olmadığını, dolayısıyla başvuru tarihinde kötü niyetten bahsedilemeyeceğini öne sürmektedir. Mahkeme bu konuda da Temyiz Kurulu’na katılmaktadır, şöyle ki başvurunun yapıldığı tarihte Neymar, yetenekleri uluslararası düzeyde kabul görmüş profesyonel bir futbolcudur ve başvuru sahibinin bu durumdan haberdar olmadığının kabul edilmesi mümkün değildir.

Marka sahibinin bir diğer argümanı, inceleme konusu markanın tescili yoluyla Neymar’ın ününden haksız biçimde kazanç sağlanması niyetine ilişkin Temyiz Kurulu tespitinin yanlışlığıdır. Bu iddiasına yönelik olarak, davacı takip eden argümanları öne sürmektedir: “Neymar kelimesinin seçilmesinin nedeni, sadece ve sadece kelimenin fonetik yapısıdır, tesadüfidir ve marka sahibi futbolcu Neymar’ın imajından yararlanmayı hiçbir şekilde düşünmemiştir; marka sahibi markayı tescil ettirerek futbolcu Neymar’a karşı kullanmayı hiçbir zaman düşünmemiştir; futbolcu Neymar başvurunun yayımına karşı itiraz etmemiştir, dolayısıyla başvurunun tescil işlemlerine devam edilmiştir, itiraz edilmiş olsaydı ve buna rağmen başvuru sahibi başvuruyu geri çekmemiş olsaydı kötü niyetten bahsedilebilirdi, ancak incelenen vakada durum öyle değildir; başvurunun yapıldığı tarihte Neymar ibaresi marka olarak tescilli olmadığı gibi, marka olarak da kullanılmamaktadır; Temyiz Kurulu kararında marka sahibinin futbolcu Neymar’ın ününden haksız kazanç sağlayacağını gösteren hiçbir belge veya kanıt bulunmamaktadır.”

Mahkeme davacının yukarıda sayılan argümanlarını takip eden biçimde değerlendirmiştir:

Kararın önceki bölümlerinde, futbolcu Neymar’ın başvuru tarihinde dünyadaki bilinirliğinden ve marka sahibinin “IKER CASILLAS” başvurusunun da bulunması nedeniyle futbol dünyası hakkında bilgi sahibi olduğu tespitinden bahsedilmiştir. Dolayısıyla, Neymar ibaresinin tesadüfi biçimde marka olarak seçildiği yönündeki argümanın kabul edilmesi mümkün değildir.

Marka sahibine göre; Temyiz Kurulu sadece Neymar isminde bir futbolcunun varlığına dayanarak, marka tescilinin futbolcunun ününden finansal haksız çıkar sağlama niyetinde olduğu yönünde çıkarsamalar yapmıştır, bu sadece spekülasyondur ve hiçbir kanıta dayanmamaktadır.

Mahkeme, marka sahibiyle aynı görüşte değildir. Temyiz Kurulu, objektif kanıtlara dayanarak Neymar’ın dünyaca bilinen bir futbolcu olduğunu ortaya koymuştur, ilaveten marka sahibinin “IKER CASILLAS” başvurusu da marka sahibinin futbol dünyası hakkında bilgi sahibi olduğunu gösteren bir diğer objektif unsurdur. Dolayısıyla, marka sahibinin Temyiz Kurulu’nun hiçbir delil veya belgeye dayanmadığı yönündeki argümanı yerinde değildir. Temyiz Kurulu son derece yerinde olarak, marka sahibinin markanın tescili için başvuruda bulunduğu aşamadaki ticari amacının, futbolcu Neymar’ın ününden hiçbir çaba sarf etmeden yararlanmak olduğunu ortaya koymuştur. Temyiz Kurulu kararını vakaya özgü faktörleri değerlendirerek vermiştir ve kararın hiçbir yerinde, bir kişinin ününün, o kişinin isminden oluşan bir markanın otomatik olarak kötü niyetli sayılacağı yönünde genel bir varsayımda bulunmamıştır.  

Marka sahibinin “marka sahibi markayı tescil ettirerek futbolcu Neymar’a karşı kullanmayı hiçbir zaman düşünmemiştir; futbolcu Neymar başvurunun yayımına karşı itiraz etmemiştir, dolayısıyla başvurunun tescil işlemlerine devam edilmiştir, itiraz edilmiş olsaydı ve buna rağmen başvuru sahibi başvuruyu geri çekmemiş olsaydı kötü niyetten bahsedilebilirdi, ancak incelenen vakada durum öyle değildir; başvurunun yapıldığı tarihte Neymar ibaresi marka olarak tescilli olmadığı gibi, marka olarak da kullanılmamaktadır” gibi argümanları kararın esasını etkiler mahiyette değildir. Şöyle ki; Temyiz Kurulu kararı, marka tescil başvurusunun yapıldığı tarihte başvuru sahibinin niyetinin, futbolcu Neymar’la bağlantı kurulmasını sağlayarak, onun ününden haksız avantaj sağlamak olduğu tespitine dayanmaktadır. Yukarıda belirtilen marka sahibi argümanlarının hiçbirisi bu tespitin haklılığını ortadan kaldırmamaktadır, dolayısıyla da kararın yerindeliğiyle hiçbir bağlantı içermemektedir.

Sayılan tüm nedenlerle Genel Mahkeme, vakanın objektif hallerinin marka tescili için başvurunun yapıldığı tarihte marka sahibinin kötü niyetli olduğunu gösterdiğini kabul etmiş ve aynı yöndeki EUIPO Temyiz Kurulu kararını onamıştır.

Neymar kararı kanaatimizce Türkiye’de aynı konudaki incelemelerde kullanılabilecek önemli tespitler içermektedir.

Türkiye’de kötü niyetli marka iddialı itiraz ve davalarla sıklıkla karşılaşılmaktadır ve bu iddiaya karşı yapılan savunmalarda sıklıkla “marka sahibinin markayı kulağa fonetik olarak hoş geldiği için tesadüfi biçimde seçtiği, marka sahibinin diğer markalarının tek bir markaya karşı yapılan itirazla (açılan davayla) bağlantısının bulunmadığı, gerçek hak sahibi olduğunu iddia eden kişinin başvuruya karşı itiraz etmemesi nedeniyle markanın tescil edildiği, bunun da davacının haksızlığını gösterdiği, markanın gerçek hak sahibi olduğunu iddia eden kişi tarafından Türkiye’de kullanılmadığı” yönünde argümanlar öne sürülmektedir.

Genel Mahkeme’nin Neymar kararında, vakanın objektif şartlarının önemli olduğunun altını çizmiş, objektif şartlar çerçevesinde fonetik olarak kulağa hoş gelme nedeniyle tesadüfi seçim argümanını kabul etmemiş ve marka sahibinin diğer markalarının incelemedeki önemini tespit etmiştir. Buna ilaveten, kötü niyetli bulunan marka sahibinin, başvurunun ilanına karşı itiraz edilmemesi, markanın kullanılmaması gibi argümanlarının, kötü niyetin varlığına ilişkin objektif hallere dayalı tespitleri ortadan kaldıramayacağını da belirtmiştir. Bu bağlamda, aynı argümanlarla Türkiye’de sıklıkla karşılaşan uygulayıcılar olarak, kanaatimizce Neymar kararını dikkatlice incelememizde fayda bulunmaktadır.

Önder Erol ÜNSAL

Mayıs 2019

unsalonderol@gmail.com      

Haberler ve Gündem, Kötü Niyetle Yapılan Marka Tescil Başvuruları, Markanın Kullanımı, Tanınmış Markalar

Radikal Bir Düzenleme Geliyor: Çin Marka Ofisi Kötü Niyetli Marka Başvuruları Hakkında Taslak Yönetmeliği Görüşe Açtı

Kötü niyetli marka tescil başvurularının en yaygın olarak karşılaşılan hali; yurtdışında başka kişiler adına tescilli, belirli düzeyde bilinirlik kazanmış son derece orijinal markaların aynılarını (çoğunlukla şekil – stilize unsurları da aynı olacak şekilde), aynı veya benzer mal veya hizmetler için başka bir ülkede izinsiz ve yetkisiz biçimde tescil ettirmeye yönelik başvurular yapılmasıdır.

Bu tip başvuruları, Türkiye de dahil olmak üzere çeşitli ülkelerde sistematik olarak yapan kişiler olduğu gibi, onları bu tip başvurulara yönelten marka vekillerinin olduğu da şüphesizdir. Ve hatta kanaatimizce bu tip başvuruların bir kısmı bazı marka vekilleri tarafından özel olarak bu işe yöneltilen kişiler tarafından yapılmaktadır. Meselenin bu yönü hakkında fazlaca yorum yapmamayı -şu an için- tercih ediyoruz. 

Kötü niyetli marka tescil başvurularını önemsememe şeklinde bir yaklaşımla zaman zaman karşılaşılmaktadır. Bu yaklaşım genellikle birkaç temele dayandırılmaktadır: (i) Gerçek hak sahibi olduğunu öne süren yabancı kişi, markası bu denli önemli ise Türkiye’de neden önceden başvuru yapmamıştır? (ii) Markanın yurtdışındaki gerçek hak sahibi Türkiye’yi pazar olarak görseydi, başvurusunu yapardı, ancak yapmamış ve fakat bir Türk bu başvuruyu yapıyor, bu kişi de markayı iç pazarda kullanarak ekonomiye yerli katkı sağlayacak, bunun önünde durulmaması gerekmektedir. (iii) Taklit ürün piyasası zaten çok büyük ve apaçık bir tablodur ki, marka tescilini kabul edip etmemenin bu meselenin çözümüne bir faydası yoktur. (iv) Kötü niyetli başvurunun varlığı yönünde yapılacak bir tespit çok subjektif ve risklidir.

Üçüncü argümandan başlanacak olursa; taklit ürün piyasası, bir tescilin varlığından veya yokluğundan bağımsız biçimde kendi farklı dinamikleriyle işleyen bir yapıdır. Marka tesciliyle elde edilen hak esasen bir üretim izni değildir, tersine markayı veya benzerini izinsiz olarak kullanan üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilecek bir haktır. Bir diğer deyişle, taklit ürün üretenlerin veya piyasaya sürenlerin bir tescil belgesine ihtiyacı esasen bulunmamaktadır. Kaldı ki, piyasaya taklidi sürülen ürünlerin çoğunluğu halihazırda Türkiye’de gerçek hak sahipleri adına aynı veya benzer mal ve hizmetler için tescilli durumdadır. Kötü niyetle yapıldıklarını varsaydığımız marka tescil başvuruları ise çoğunlukla yurtdışında tescil edilmiş, Türkiye’de henüz tescil başvurusu yapılmamış ve Türkiye’de nispeten daha az tanınan markalara yönelik olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu tip başvuruları yapan kişilerin ana hareket motifi ise kanaatimize göre bu markalarla Türkiye’de üretim yapmak değil, tescil ettirdikleri markaları gerçek hak sahiplerine yüksek meblağlar karşılığında devretmektir. Son tahlilde, taklit ürün piyasasında karşımıza çıkan ürünler üzerinde kullanılan markalarla, kötü niyetli marka tescil başvurularının konusu olan markalar çoğunlukla birbirlerinden farklıdır ve kötü niyetli marka tescil başvurularının ana hareket motifi, taklit ürünlerin kullanımını yasal hale getirmek değil, gerçek hak sahiplerine kendi markalarının Türkiye’deki tescilini satarak haksız maddi kazanç elde etmektir.

Yurtdışındaki gerçek hak sahibinin markasını Türkiye’de önceden tescil ettirmemiş olmasına dayananlar ise, aynı markayı Türkiye’de tescil ettirmek isteyen -kötü niyetli başvuruyu yaptıkları iddia edilen- üçüncü kişilerdir. Bu argüman genellikle itiraza karşı görüş dilekçelerinde dile getirilmektedir ve başvuru sahibinin Türkiye’de ekonomik bir değer yaratma amacında olduğu temeline dayandırılmaktadır. İtiraz sahibi yabancı kişinin Türkiye’de ilgili mal ve hizmetler için önceden markasını tescil ettirmemiş olması, başvuru sahibine göre yabancı kişinin Türkiye’yle ilgili yatırım niyetinin bulunmadığının göstergesidir. Argüman genellikle yerli yatırımcının korunması, devletin yerli yatırımcıyı desteklemesi gerekliliği gibi duygulara hitap eden ifadelerle sonuçlandırılmaktadır. Bu argüman bir marka başvurusu yapmanın  yaklaşık 200 TL’na mal olması ve bunun da Türkiye için bir yatırım anlamına gelmemesi anlamında temelsizdir. Buna ilaveten çok sayıda marka tesciline sahip olan bu tip başvuru sahiplerinin, hangi markalarını gerçekten kullanıp kullanmadıkları belirsizdir ve Türk Patent ve Marka Kurumu ve mahkemeler bu yönde bir inceleme yapmamaktadır.

Kötü niyetli başvuruların reddedilmesi yetkisi kanunen Türk Patent ve Marka Kurumu’na verildiğinden, Kuruma düşen görev bu kategoriye girebilecek başvuruları itiraz üzerine incelemek ve gerektiğinde ret kararını vermektir. Kötü niyetli başvurunun tespiti nispeten zor bir değerlendirme gerektirse de, incelemenin objektif koşulları karar kılavuzunda ve çok sayıda mahkeme kararında belirtildiğinden, incelemenin subjektif ve riskli olduğu yönündeki argümanlar -değerlendirme gerçekten zor olsa da- kanaatimizce yerinde değildir.

Kötü niyetli marka tescil başvuruları hakkında fazlaca irdelenmeyen bir konu ise, çok sayıda markaya sahip olan kişilerin ticari anlamda bu kadar fazla markayı kullanıp kullanmadıkları, dahası kullanım yeterliliğine sahip olup olmadıklarıdır. Dahası, başvuru sahibinin tescilli marka sayısı nispeten az olsa da, benzeri bir değerlendirmenin, marka tescil belgesindeki yer alan mal ve hizmetlerin sayısının fazlalığı ve birbirleriyle bağlantısızlığı (aynı sınıf içinde yer alsa da örneğin gözlük ve yazılım mallarının veya araba lastiği ve helikopter mallarının birbirleriyle hiçbir bağlantısının bulunmaması) anlamında da yapılması mümkündür. Bu tip markaların kötü niyetli başvuru olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği yönünde farklı görüşler mevcuttur ve aşağıda okuyacağınız taslak Çin Marka Ofisi değerlendirmesi esasen bu hususa yöneliktir.  

Yazının giriş bölümünde kötü niyetli marka tescil başvuruları için tabloyu Türkiye açısından çizmiş olsak da, bu mesele sadece ülkemize özgü bir sorun değildir. Çin Halk Cumhuriyeti de kötü niyetli başvurular bakımından aynı sorunları yaşamaktadır. Çin bakımından sorun o denli büyük boyuttadır ki, kötü niyetli marka tescil başvuruları için ayrı bir yönetmelik hazırlanması gündeme gelmiş ve hazırlanan taslak düzenleme ilan edilerek sistem kullanıcılarının görüşlerine açılmıştır.

Çince bilmediğim için taslak yönetmeliği ana dilinden inceleyip okuyuculara aktarmam mümkün değil. Bununla birlikte, taslak yönetmelik hakkında detaylı bir tanıtım ünlü fikri mülkiyet bloglarından IP Watchdog‘ta Paolo Benoncini tarafından yapılmıştır (https://www.ipwatchdog.com/2019/03/07/china-trademark-office-attempts-curb-bad-faith-filings/id=107062/). Taslak yönetmelik hakkında yaralanabilecek bir diğer kaynak olarak ise http://www.cms-lawnow.com/ealerts/2019/03/bad-faith-trademark-applications-to-be-regulated-by-new-provisions-in-china adresindeki yazıyı önerebiliriz.

Takip eden satırlarda yukarıda bağlantısını verdiğimiz yazıyı temel alarak, Çin Marka Ofisi’nin kötü niyetli marka tescil başvuruları hakkındaki taslak yönetmeliğinin ana hatlarını aktarmaya çalışacağım.

Çin Marka Ofisi, 12 Şubat 2019 tarihinde “Marka Tescil Başvurularının Düzenlenmesine İlişkin Birkaç Hüküm” isimli taslak bir yönetmeliği kamuoyunun görüşüne açmıştır. Bu taslak Paolo Benoncini’ye göre, kötü niyetli kişilerce yapılan hile içeren başvuruları tespit ederek reddetmek ve kötü niyetli başvuru sahiplerini ve onların vekillerini bu tip fiilleri nedeniyle cezalandırmak amacıyla oluşturulacak bir tespit sisteminin ilk adımıdır.

Çin marka tescil sisteminde, tıpkı Türkiye’de olduğu gibi, başvurularla birlikte kullanım beyanında bulunulmamaktadır ve sistem ilk gelen alır ilkesi üzerine kuruludur. Bu sistemin kaçınılmaz sonucu olarak da, gene tıpkı Türkiye’de olduğu gibi, çok sayıda gerçek veya tüzel kişi aslında kullanmayacakları veya kullanma niyetlerini bulunmayan markaları kendi adlarına önceden tescil ettirmektedir. Bu tip tescillerin bir bölümü kötü niyetli yapılan marka başvurularından kaynaklanmaktadır ve markaların gerçek hak sahiplerini tehdit edecek silahlara dönüşebilmektedir. Çin piyasasına girmeye niyetlenen gerçek hak sahipleri, başka kişilerce kötü niyetle tescil edilmiş kendi markalarını satın almak zorunda bırakılmakta veya mallarının Çin pazarına girişi engellenebilmektedir. Gerçek hak sahiplerinin Çin pazarına girişte karşılaştıkları bu güçlükler şikayet konusu olmaktadır ve Çin devleti bu konuda daha yapıcı tedbirler almaya planlayarak aşağıdaki düzenlemeleri içeren bir taslak yönetmelik hazırlamıştır.

Çin Marka Ofisi ve Fikri Mülkiyet Mahkemeleri bir süredir başvuru ve tescil modellerini “açıklanamayacak derecede çok sayıda başvuru yapma, tescilli markaların kullanılmaması, kullanım olmadan markanın satışı” gibi eğilimler bakımından takip etmektedir ve bu tip hususları itiraz ve hükümsüzlük süreçlerinde kötü niyetin göstergesi olarak kabul etmektedir. Ancak, bu hususları düzenleyen bir mevzuat bulunmadığı gibi, ilk inceleme aşamasında da bu değerlendirme yapılmamaktadır.

Hazırlanan taslak, ilk incelemeyi yapan marka uzmanlarına yeni başvuruların kanundışı bir başvuru yapma eğilimine dahil olup olmadığını belirleme yetkisini verecek hükümler içermektedir. Bu hükümler kullanılarak, kötü niyetle yapıldığı ilk aşamada tespit edilecek başvurular incelemenin başlangıcında uzman tarafından reddedilecek ve gerçek hak sahipleri ve ofis zaman ve iş gücünden tasarruf edecektir.

Peki bu değerlendirme nasıl yapılacaktır?

Taslakta yer alan hükümlerin yönetmeliğe dönüşmesi durumunda Çin Marka Ofisi uzmanları, başvuru sahiplerinin, başvuru sayıları ve Çin’de bilinen başkalarına ait markaların tesciline yönelik başvurularda bulunup bulunmadıkları gibi veriler başta olmak üzere, başvuru yapma eğilimlerini gösteren verileri  inceleyerek, anormal başvuru eğilimlerini tespit edecektir. Anormal başvuru eğilimi tespit edilirken; (i) Başvuru sahibinin kısa sürede yaptığı çok sayıda başvurunun, başvuru sahibinin ticari ihtiyaçlarının ötesinde olup olmadığı, (ii) Başvuru sahibinin markalarını kullanım niyetinin bulunup bulunmaması  ve başvuru konusu mal ve hizmetler için münhasır marka haklarına sahip olması yönünde fiili bir gereklilik olup olmadığı hususları özellikle dikkate alınacaktır. Bu bağlamda, uzmanın talebi üzerine başvuru sahipleri fiilen faaliyette bulunan bir ticari işletmeleri olduğunu ve marka tescili için ticari ihtiyaçları bulunduğunu ispatlamak zorunda kalacaktır. Başvuru sahibinin gerekli kanıt veya meşru gerekçeleri sunmaması halinde başvuru reddedilecek ve açıklama gönderilmemesi kötü niyeti gösterir bir kanıt olarak kabul edilecektir.

Taslak yönetmeliğin dikkat çekici bir diğer hükmü, bu tip başvuruların yapılmasına aracılık eden marka vekillerinin kara listeye alınması ve ciddi hallerde vekillik yetkilerinin askıya alınması yönündedir. Diğer bir hüküm, bu tip anormal başvurular hakkında bilgi sahibi olan vekillerin, iyi niyetle hareket etmesi ve bu başvuruları yapmaması içeriklidir. Vekil bu yükümlülüğe uymazsa, gerçekleştirdiği fiili düzeltme yükümlülüğüne tabii olacaktır ve bunu gerçekleştirmezse disiplin cezalarıyla yüzleşebilecektir.

Başvuru sahipleri yönünden getirilen yaptırım ise; bu tip başvuruları yapan başvuru sahiplerinin devlet teşviklerinden veya ödüllendirmelerinden yararlanamaması, eğer halihazırda yararlandıkları bir teşvik veya ödül varsa bunun iptal edilmesi ve daha da etkilisi, ciddi hallerde cezai sorumluluklarla karşılaşabilmeleridir.

Üçüncü kişiler, anormal başvurular hakkında Çin Marka Ofisi’ne bildirimde bulunarak, işlem başlatılmasını talep edebilecektir. Ofis, bu tip bir bildirim alması halinde vakayı mevzuat uyarınca derhal incelemekle yükümlü olacaktır.

Çin Marka Ofisi’nin gerçek kullanım niyetiyle yapılmayan başvuruları da kötü niyetli başvurular olarak kabul edeceğini gösteren taslak yönetmelik, son dönemlerde marka hukuku alanında gördüğümüz en radikal düzenlemedir. Çin Ofisi de tıpkı Türk dengi gibi, çok sayıda başvurudan kaynaklanan iş yükü altında kalmıştır ve bu başvuruların bir kısmı kullanım niyeti bulunmayan markaların tescil edilmesi amacıyla yapılmaktadır.

Kullanım niyeti bulunmaması hali, geniş mal ve hizmet listeleriyle başvuru yapılması pratiği benimsenen Türkiye özelinde, mal ve hizmetler esasında kullanım niyeti araştırılacak olursa çok daha önemli bir sorundur; çünkü Çin’de, bildiğimiz kadarıyla 15 adetten fazla mal veya hizmetin tescilinin talep edilmesi halinde ek ücretler ödenmektedir. Türkiye’de ise sınıf bazında ücretlendirme yapılmaktadır ve aynı sınıf içindeki tüm mal veya hizmetler için tek bir ücret ödenmektedir. Bunun sonucu olarak da; Türkiye’de örneğin, otomobil lastiği yaması üretenler, aynı sınıfta yer alan helikopter veya uçakların tescili amacıyla da başvuruda bulunmaktadır ve başvuru sahipleri ve vekilleri cephesinde bu anlamsız başvuru pratiğine son verme anlamında bir niyet veya çaba sezinlenmemektedir.  Böyle bir çaba veya niyetin yokluğunda, Çin’de olduğu gibi radikal düzenlemelere gidilip gidilmeyeceği tarafımızca bilinmemekle birlikte, Çin Marka Ofisi’nin yukarıda kısaca aktardığımız cesur adımının, kötü niyetli başvuru sahiplerinin ve onları yönlendiren bazı marka vekillerinin çekineceği bir hamle olacağı açıktır.

Önder Erol ÜNSAL

Mart 2019

unsalonderol@gmail.com

Birleşik Krallık Fikri Mülkiyet Ofisi Kararları ve Uygulaması, Haberler ve Gündem, Kötü Niyetle Yapılan Marka Tescil Başvuruları

YETENEKLİ BAY RIPLEY; CATCH ME IF YOU CAN! BU YAZIDA GEÇEN İSİMLERİ AKLINIZDA TUTUN, ÇÜNKÜ BİR GÜN SİZİN DE KARŞINIZA ÇIKABİLİR, SONRA “ÖZLEM SÖYLEMEMİŞTİ, BİLMİYORDUM” DEMEYİN!

 

Nedense MICHAEL GLEISSNER adını duyduğumda bugünlerde aklıma 2 kişi geliyor. Birisi, büyük hayranı olduğum, psikolojik gerilimin kraliçesi ve insanoğlunun ahlaki inanışlarını tersyüz eden romanların yazarı Patricia Highsmith’in yarattığı “Yetenekli Bay Ripley” (The Talented Mr. Ripley) karakteri. Diğeri ise, “Catch Me If You Can” (Sıkıysa Yakala) filminde Leonardo DiCaprio’nun canlandırdığı, gerçek olaylara dayanan, filmdeki Frank Abagnale J.R. karakteri.

 

 

Biri gerçek diğeri hayali bu karakterlerin her ikisi de insan psikolojisini çok iyi analiz eden üst düzey dolandırıcılardır.

Yetenekli olduğu kadar yakışıklı da olan Bay Ripley, menfaatleri gerektiriyorsa,  had safhada tehlikeli birine dönüşebilmektedir. (hayali bir kahramandır ama Highsmith’in kaleminde nasılda ete kemiğe bürünür, ışıltılı kötülüğü ve sarsıcı karanlığıyla sizi içine çeker; adeta gerçektir!)

Bir süreden beri MICHAEL GLEISSNER adı IP dünyasında fırtınalar koparıyor ve marka sahiplerinin tüylerinin diken diken olmasına sebep oluyor.

Kendisinin son “marifetlerinden” biri  İngiltere’de bir ihtilafa konu oldu. Bu yazıda hukuki analizlere değil,  itiraz edenin sunduğu delillerdeki  vak’alara ve dosyada yapılan bazı tespitlere  yer vereceğim, çünkü asıl bilgilenmemiz gereken kısım orası bence. Bazı yerlerde parantez içinde göreceğiniz cümleler/ifadeler benim kişisel yorumlarımdır.   

Bakalım bizim Ripley neler yapmış!

Hollanda menşeili CKL HOLDINGS NV şirketi İngiltere Marka ve Patent Ofisi (UK IPO) nezdinde 18,20 ve 25. Sınıflarda ALEXANDER ibaresi  için başvuruda bulunmuş, ama sonuçta başvuruyu 20. Sınıfta aynalar ve resim çerçeveleriyle sınırlamış. Paper Stacked Solutions Limited şirketi de buna itiraz etmiş, itirazı kabul edilmiş ve konu marka reddedilmiş. İtirazın kabul gerekçesi çok kısa; kötü niyetle yapılmış tescil başvuruları reddedilir. 

Paper Stacked itirazında kısaca demiş ki;

“Bu şirketin bu markayı kullanma niyeti yok, başvuru kullanma niyetiyle yapılmamış. Başvuru sahibi bir çok ülkede yüzlerce başvuru yapmış ve bunların bir çoğu isimlerden (ilk isimlerden) oluşuyor. Burada tek bir amaç var o da tescil ettirdiği markalara dayanarak 3. Kişilerin piyasaya girmesine engel olmak. Başvuru sahibinin bu yaptığı etik ilkelerine ve dürüst ticari uygulamalara aykırı. ALEXANDER birçok tasarımcının veya üreticinin ilk adı ve şirket de bu başvuruyla onları engellemeyi hedefliyor”.

Bunun üzerine CKL sunduğu karşı beyanda sadece demiş ki “markayı kullanıp kullanmadığım ancak tescilden beş yıl geçtikten sonra sorgulanabilir, siz şimdi markayı kullanıp kullanmayacağımı tartışamazsınız. Yasal olarak başvuru yapma hakkım var, yaptım. Markam hukukun aradığı ayırt edicilik koşullarını da taşıyor. İddialarınızın hiçbirini kabul etmiyorum.”

UK IPO tarafından, itiraz üzerine, başvurusu reddedilen CKL kararı Hearing Officer seviyesine taşımış, ancak lehine karar alamamış.

Bunun üzerine Hearing Officer’in kararını Atanmış Kişi olan Queen’s Counsel Geoffrey Hobbs nezdinde temyiz etmiş. (ne de olsa, kavgada yumruk sayılmaz!). Dikkat ederseniz burada klasik bir dava prosedüründen bahsetmiyoruz, bu İngiltere’nin kendi içindeki ayrı bir ihtilaf çözüm süreci. Bilgim dahilinde olduğu kadarıyla Queens’s Counsel’in kararı kesin, yani temyiz için başka bir merci yok.

İtirazı yapan Paper Stacked’in dosyaya sunduğu delillere ve dosyada yapılan tespitlere göre durum özetle şöyle;

1- Başvuru sahibi CKL Hollanda’da kurulmuş ve faaliyet alanı “film, video ve televizyon programları ile ilgili aktiviteler” Şirketin önceki adı Bigfoot Properties ve tek yöneticisi de bay MICHAEL GLEISSNER.

2- MICHAEL GLEISSNER İngiltere’de kurulmuş 1200 den fazla şirketin yöneticisi (evet tam 1.200!) Bu şirketler arasında unvanı Trump Interton Ltd ve EUIPO International gibi şirketlerde var. (EUIPO kelimesini bir yerden hatırlıyor musunuz acaba?!)

3- Wikipedia’ya göre, GLEISSNER bir “GİRİŞİMCİ” (!) ; Telebuch adında bir  e-ticaret platformu kurmuş ve daha sonra bunu Amazon’a satmış. (“Yetenekli” Bay Ripley demiştim size ama, değil mi!?). 2002 senesinde Amerikan marketi için finans, film yapımı, belgesel ve reality şov yapımı için Bigfoot şirketini kurmuş . Ayrıca 2010’da Fashion One TV adında uluslararası yayın yapan bir televizyon kanalının da kurucu ortağı olmuş.

4- CKL şirketi İngiltere’de sadece 8 markanın tescilini almışsa da, ABD, Benelüx ve dünyanın başka yerlerinde yüzlerce başka  tescili var. Bu tesciller çoğunlukla ANNA, JULIA, ALAN gibi ön isimlerden  ya da BLUE, EMERALD gibi renk isimlerinden oluşuyor. İngiltere’de ki 8 başvurudan 6 tanesine karşı 3. Kişiler itiraz etmiş.

Ama konu burada bitmiyor, başvuru sahibi EUIPO ve TESLA gibi markaları Benelüx’ de tescil ettirmiş.(EUIPO?  Benelüks’te tescil edilmiş?. Terzi kendi söküğünü dikemiyor mu acaba?)

WIPO nezdinde BAIDU diye tescili var, halbuki BAIDU Çin kaynaklı en büyük web servis şirketi.

EUIPO’da BAIDU için yapılan tescil ise gerçek marka sahibinin talebi üzerine kötü niyet gerekçesiyle iptal edilmiş. EUIPO kararında demiş ki “çok tanınmış Çin markasını biliyordun, ayrıca kendi web sayfanda demişsin ki “karşı taraf bana yaklaştığında markayı Çinli şirkete satabileceğimizi ummuştum”, senin bu markayı kullanmak gibi bir derdin yok” (web sayfasına böyle beyanlar koymak nasıl bir pervasızlık acaba?)

GLEISSNER kontrolündeki bazı şirketler yine tanınmış olduğu çok belli THE HOME DEPOT,ENRON, THE LEARNING CHANNEL ve PAN AM gibi markaları tescil ettirmek için başvurmuşlar (GLEISSNER’in şirketi  PAN AM’ı tescil ettirmeye çalışıyor, Frank Abagnale J.R’da  PAN AM’ın pilotuyum deyip dolandırıcılık yapıyordu. Nedir bu PAN AM şirketinin dolandırıcılardan çektiği?)

5- Google araştırması tescil edilen markaların kullanıldığına dair hiçbir veri göstermiyor.

6- CKL, ALEXANDER markasına dayanarak , EUIPO nezdinde ALEXANDER SMITH ve ALEXANDER BENNETT başvurularına itiraz etmiş.

7- MICHAEL GLEISSNER’in üç başka şirketi Apple Inc’in 68 tane markasının kullanılmadığı gerekçesiyle iptalini talep etmiş İngiltere’de. Bu dosyalara da huzurdaki ihtilafı gören Queen’s Counsel Hobbs bakmış ve talepleri sistemin sömürülmesine dayalı olduğu gerekçesiyle reddetmiş!

8- Dosyaya sunulan deliler arasında  World Trademark Review,IPKAT gibi yerlerde MICHAEL GLEISSNER ‘in  hukuka aykırı eylemlerini ve niyetini ifşa eden makalelerden örnekler var. Bu yazılardan birinde, ki bu yazıyı ben de çok iyi hatırlıyorum, GLEISSNER’in  domain name ticareti yapıyor olduğu söyleniyor.

9- Sadece Marka Tescil Ofisleri değil, WIPO UDRP paneli de GLEISSNER’den çok çekiyor, çünkü WIPO’da da kendisi aleyhine yapılmış bir çok şikayet var. Mesela www.vtp.com diye tescil ettirdiği bir domain name var , VTP Meksika’da bir havayolunun markası. GLEISSNER alan adını tescil ettirip sonrada havayolu şirketinin rakiplerinin linklerini verdiği bir web sayfasında kullanmış. Web sayfasında ki linklerden biri tıklandığında ise isteyene bu alan adının 148.000-Dolara satılabileceğini belirten bir yazı çıkıyor!

Ya da mesela yakın zamanda Bigfoot Ventures LLC şirketi (tabi Gleissner’e ait!) UDRP’ye başvurmuş ve kendisinin SLIZED markasının tescil sahibi olduğunu, markasının global bazda tanınmış olduğunu iddia edip SLIZED kelimesinin geçtiği alan adının kendisine devrini talep etmiş. Bunları talep etmiş ama iddiasını destekleyen hiçbir delil yok ortada. Tabi UDRP panelistleri talebi reddetmişler.

Bunun gibi başka olaylar da var.

10- Bence işin şahikası şu delil; www.worldtrademarkreview.com‘da 18 Kasım 2016 tarihinde yer alan bir habere göre, Gleissner’in şirketlerinden Bigfoot’un yöneticilerinden  olan MARCO NOTARCIOLA isimli kişi LinkedIn profilinde iş tanımı  içinde şöyle ifadelere yer vermiş  “ALAN ADLARININ, UDRP VASITASIYLA, TERSİNE ELE GEÇİRİLMESİ İÇİN MARKALARI MANİPÜLE ETMEK.AYDA  20 CİVARINDA (MARKA) BAŞVURUSU YAPMAK, TAKİP ETMEK, İTİRAZ ETMEK, KULLANMAMA DAVASI  VE HÜKÜMSÜZLÜK DAVALARIYLA İLGİLİ PROSEDÜRLERİ TAKİP ETMEK. PARİS SÖZLEŞMESİNE ÜYE ÜLKELERDE RÜÇHAN ZİNCİRİ GİBİ HUKUKİ MEKANİZMALARI İSTİSMAR ETMEK”

Nasıl, şaka gibi değil mi? Ama maalesef şaka değil, komik hiç değil. Sonradan bu ifadeleri LinkedIn hesabından kaldırmış ama orijinalleri Mahkeme dosyasına sunulmuş artık bir kere, geçmiş olsun.

Hearing Officer temyize konu kararında şu tespitleri de yapmış;

1- CKL’nin tek yöneticisi olan Bay GLEISSNER çok geniş bir uluslararası şirketler ağının sahibi ve bu şirketler vasıtasıyla geniş bir marka portfolyosunu elinde tutuyor.

2- Bu elde tutulan markaların sadece başkalarının markalarına itiraz etmek yada  onları iptal ettirmek veya alan adlarını alma hallerinde kullanıldığını görüyoruz.  Yani bunlardan başka bir yerde bu markaların kullanılıyor olduğuna dair bir emare yok.

3- Tescil edilen markaların çoğu sık rastlanır kelimeleri içeriyor ve yüksek oranda 3. Kişilerin markalarıyla çatışma doğurma potansiyeli taşıyor.

4- Bu markalar çok büyük ve kapsamlı bir stratejinin parçası; sayısız ülkede sayısız marka ve şirket tescil ettiriliyor, böylece aynı veya benzer markalara sahip 3. Kişilerin kullanımları, ticari menfaat sağlayacak biçimde, bloke ediliyor veya ticari değere sahip alan adları tescil ettiriliyor.

5- Kısaca; bu davada tartışılan başvuru, marka tescil sisteminin sistematik olarak suiistimal edilmesine dayalı yapının bir parçası.

6- Paper Stacked, davaya konu markanın da bir bloklama stratejisinin parçası  olduğunu göstermiştir. Bu bloklama sisteminde amaç 3. Kişilerden halihazırda kullandıkları veya ileride kullanmayı isteyecekleri -şirket isimleri dahil—işaretler üzerinden maddi çıkar sağlamaktır.

7- Paper Stacked’in sunduğu delillere bakıldığında görülen diğer durumlar şöyle

–İngiltere’de yapılan tescillerin hiçbiri kullanılmıyor,

—başvuru sahibinin ve/veya GLEISSNER’in diğer şirketlerinin başvuru biçiminde bir ticari mantık yok,

—GLEISSNER’in kontrol ettiği şirketler hukuki sistemi sömürüyor,

—CKL, Paper Stacked’ın sunduğu delillere ve beyanlara karşı ne aksi yönde beyan ne de delil sunmuş,

—30 Kasım 2017 tarihi itibariyle MICHAEL GLEISSNER’in yöneticisi olduğu ve aynı email adresinden iletişim kuran birçok şirket UK IPO  nezdinde ihtilaflı 97 aktif dosyada  taraf konumundadır, ki bu da UK IPO’daki işler haldeki ihtilaflı dosyaların yaklaşık  %5’ine tekabül eder.

—CKL dahil olmak üzere, GLEISSNER’in yönettiği şirketlerin hepsi aynı email adresinden iletişim sağlamaktadır.

—Son aylarda GLEISSNER’in şirketlerinin dahil olduğu uyuşmazlıklarda bir düşüş gözlenmektedir ancak geçmişte öyle bir noktaya gelinmiştir ki, bu şirketler İngiltere’de ki BÜTÜN marka ihtilaflarının %8’inde taraf olmuştur.

–UK IPO nezdinde taraf oldukları ihtilaflarda GLEISSNER’in şirketleri kendileri lehine delil sunmuyorlar, beyanda bulunmuyorlar ama dosyaların çok büyük bir bölümünde geri adımda atmıyorlar. Yani bir itiraz yada iptal talebiyle karşılaştıklarında bu şirketler kendi lehlerine delil sunmuyor, çoğunlukla cevap vermiyorlar; ancak bir yandan da hukuki prosedürün son aşamasına kadar gidiyorlar ve geri adım atıp mesela soruna sebep olan marka başvurusunu/tescilini kendiliklerinden iptal etmiyorlar. Kasım 2017’de UK IPO ihtilaflı 42 dosyayı karar bağlamış; bu dosyaların tarafı olan şirketlerin  %20’si CKL ile aynı email adresini kullanıyor (yani GLEISSNER’in şirketlerine ait ihtilaflar bunlar)

Ezcümle,  Hearing Officer demiş ki ; Organize İşler Bunlar!

Durum böyle olsa da,  bir ihtilafı inceleyen ve karar verecek olan (atanmış) kişi hukuki açıdan meseleye her katmanda ve iki taraf açısından bakmak durumunda.  O yüzden temyiz konusunda karar

verecek olan Queen’s Counsel Hobbs önce evrensel kuralı hatırlatıyor; aksi ispat edilene kadar iyi niyet karinesi geçerlidir.

Hobbs’a göre, Paper Stacked Limited’in sunduğu deliller aslında tam olarak doğrudan bu marka başvurusu özelinde açık bir kötü niyeti ispat edemiyor. CKL’nin İngiltere’de 8 tescili var ama bir ülkede 8 tescil yaptırmak etiğe ya da ticari teamüllere aykırı bir hareket değil; olsa olsa marka sahibinin o ülkede markalarını korumak istediğini gösterir. Kaldı ki İngiliz Hukuku’na göre bir markanın sahibi 5 yıllık kullanma süresi geçmeden markasını kullandığını ispatla mükellef değil.

Kötü niyet için başvurunun yapıldığı tarihteki durum  önemli  ama bazı durumlarda başvurudan sonraki döneme de bakılabilir. AB Marka sistemi “ilk başvuru yapan tescili alır” temeline dayanmaktaysa da marka eğer kötü niyetle tescil edildiyse hükümsüz kılınabilir.

Kötü niyet, başvuru sahibinin, dürüst olmayan niyetine bağlı sübjektif bir motivasyonla ilgilidir. ABAD kararları açık biçimde bir ihtilafın çözümünde ilgili bütün faktörlerin göz önüne alınacağına işaret eder. Bunun bir parçası olarak başvuru sahibinin başvuru esnasındaki niyetine de bakılır; yani objektif hal ve durumlara bakarak sübjektif bir faktör tespit edilmeye çalışılır. İngiliz Yüksek Mahkemesi’nin belirttiği gibi; her ne kadar dürüst olmayan düşünüş biçimi sübjektif bir durumsa da, bunun dürüst olmadığını tespite yarayan hukuk kuralları objektiftir.

Hobbs, bütün bu yukarıda sayılan noktaları saydıktan sonra diyor ki ben Hearing Officer’in yaptığı değerlendirmeleri doğru buldum, ortada hukuk sistemini suistimal ve bloke etmeye dayalı sistematik bir taarruz var. Dolayısıyla temyiz talebini reddediyorum.

Bence GLEISSNER’in hikayesi de bir gün film yapılmayı hak ediyor!

GLEISSNER’in yaptıklarına ve işin boyutuna bakıldığında IP tarihinin şu ana kadar ki en büyük dolandırıcısı ile karşı karşıya olduğumuz ortada. Hukuki sistemi bloke ederek, sömürerek GLEISSNER bugüne değin bazı hedeflerine ulaşmış görünüyor ama bakalım bu işin sonu nasıl bitecek çünkü gördüğünüz gibi artık herkes olaya uyanmış durumda.

GLESISSNER önce kolayca ihtilafa konu olacak markaları, alan adlarını, şirket isimlerini tescil ettiriyor; sonra ya kendisi başkalarına itiraz ederek veya iptal/hükümsüzlük davası açarak arının yuvasına çomak sokuyor, amiyane deyimle, ya da zaten ihtilaf bir şekilde ortaya çıkıyor (mesela sonraki başvuru GLEISSNER’in tescili yüzünden reddediliyor vs) . İşte bu noktadan sonra başlayan savaşta GLEISSNER rakibi yorarak yıpratma taktiğiyle elindeki tescili satıyor ve para kazanıyor.

GLEISSNER’in şirketlerinin bu yaptığı “ikircikli” işler sizce Türkiye’ye kadar uzanmış mıdır? Ben bilmem, TPMK kayıtlarına bakın!

https://drive.google.com/file/d/0B0fe9golkty1LURrbGNMWVlSdEdIaWNUNVBUdDdKZWJJZXFF/view

Özlem FÜTMAN

ofutman@gmail.com

Ocak 2018

6769 sayılı sınai mülkiyet kanunu, Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Kötü Niyetle Yapılan Marka Tescil Başvuruları, Marka Nispi Ret Nedenleri

Kullanmama Savunması 5 – Pelikan Kararı ve Ulusal Uygulama

Geçtiğimiz hafta sonu (12/03/2017) yayımlanan “Kullanmama Savunması 4 – Aynı Markanın Tescil Talebinin Yinelenmesi Hangi Durumlarda Kötü Niyeti Gösterebilir? Adalet Divanı Genel Mahkemesi “Pelikan” Kararı (T‑136/11)” başlıklı yazının ardından okuyucularımızdan bazı sorular aldık. Soruların genel içeriği,  belirtilen kararda yer verilen Adalet Divanı Genel Mahkemesi değerlendirmesinin ve karara atıflar içeren EUIPO Marka Kılavuzu’nun Türk uygulamasına aynen aktarımının mümkün olup olmadığına yönelikti. Bu kısa yazı, belirtilen sorulara yönelik değerlendirmede bulunmak amacıyla kaleme alınmıştır.

“Pelikan” kararını, davayı ve EIPO karar kılavuzuna yansımasını, önceki yazımızda detaylı biçimde aktarmış olduğumuzdan, bu yazıda tekrardan kaçınacağız. Kararı hatırlamak isteyen okuyucularımızın yazıya https://iprgezgini.org/2017/03/12/kullanmama-savunmasi-4-ayni-markanin-tescil-talebinin-yinelenmesi-hangi-durumlarda-kotu-niyeti-gosterebilir-adalet-divani-genel-mahkemesi-pelikan-karari-t%e2%80%9113611/ bağlantısından erişimi mümkündür.

Kararda yer verilen Adalet Divanı Genel Mahkemesi değerlendirmesinin ve karara atıflar içeren EUIPO Marka Kılavuzu’nun Türk uygulamasına aynen aktarımının mümkün olup olmadığı sorusuna gelecek olursak; öncelikle aşağıdaki temel hususları hatırlamamız gerekmektedir:

  1. Adalet Divanı, dolayısıyla Avrupa Birliği marka içtihadında ve EUIPO uygulamasında, kötü niyet değerlendirmesi, kötü niyetli iddia edilen başvuru veya tescilin başvurusunun yapıldığı tarihteki niyet esas alınarak yapılmaktadır.
  2. Kötü niyet, EUIPO mevzuatında, marka tescil başvurularına ilişkin bir ret gerekçesi değildir.
  3. Kötü niyet, EUIPO mevzuatında, tescili markalara ilişkin bir hükümsüzlük nedenidir. (Tüzük madde 52/1-(b): “Başvuru sahibinin marka başvurusunu yaptığı anda kötü niyetle hareket etmiş olması halinde AB markası hükümsüz kılınacaktır.”)
  4. Tescilli bir markanın kötü niyet gerekçesiyle hükümsüzlüğü iddiası incelenirken, EUIPO tescilli markanın başvurusunun yapıldığı tarihe dek geri giderek, başvuru tarihindeki niyeti tespit etmeye çalışmaktadır. Genellikle, markanın kötü niyet gerekçesiyle hükümsüzlüğünün talep edildiği tarihle, markanın tescil başvurusunun yapıldığı tarih arasında yıllar geçmiş olduğundan, bu tespitin yapılması çok kolay olmamaktadır. (Pelikan davasında, EUIPO’ya yapılan hükümsüzlük talebinin tarihi 2008, hükümsüzlüğü talep edilen başvurusunun yapıldığı tarih 2003, Genel Mahkeme’nin karar tarihi ise 2012’dir. Yani, EUIPO, 5 yıl önceki tescil talebinin kötü niyetli olup olmadığını araştırmaktadır ve mahkeme için söz konusu fark 9 yıldır.)
  5. 5 ya da 9 yıl önceki bir talebin kötü niyetle yapılıp yapılmadığını belirlemek, üstelik bu talebi münhasır haklar doğuran tescilli bir marka bakımından yapmak çok güç ve büyük hak kayıpları doğurabilecek içeriktedir.
  6. Türk marka mevzuatında, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu hükümleri çerçevesinde, kötü niyet, tescilli markalara ilişkin hükümsüzlük nedeni olmasının yanısıra aynı zamanda marka başvurularına ilişkin bir ret nedenidir.
  7. Türkiye’de bir marka başvurunun yapıldığı tarihle, ilana itiraz incelemesinin ve hatta Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu kararının verilmesi arasındaki süre genellikle 1-1,5 yıl kadardır. Türk Patent ve Marka Kurumu’nun yaptığı inceleme, başvurulara ilişkin olduğundan, kötü niyet incelemesi safhasında tescilli bir markadan ve bu markanın doğurmuş olduğu münhasır haklardan bahsetmek mümkün değildir.
  8. Bu haliyle, özellikle başvuru ve inceleme tarihi arasındaki sürenin nispeten kısa olması nedeniyle, başvuru tarihindeki kötü niyetin tespitine yönelik değerlendirme Kurum bakımından şüphesiz daha sınırlı ve belirli noktalara yoğunlamış iddia – savunmalar çerçevesinde yapılacaktır.
  9. EUIPO Marka İnceleme Kılavuzu’nun 14. sayfasında Pelikan davasına atıfta bulunularak (https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_manual/WP_1_2017/Part-D/02-part_d_cancellation_section_2_substantive_provisions/TC/part_d%20cancellation_section_2_substantive_provisions_tc_en.pdf): “AB markası sahibinin kötü niyetle hareket edip etmediğinin tespitinde dikkate alınabilecek faktörlerden birisinin, marka sahibinin kullanma için tanınan yasal süreyi suni biçimde uzatmaya çalışması hali, örneğin kullanmama nedeniyle ortaya çıkabilecek hak kayıplarını ortadan kaldırmak için aynı AB markasının başvurusunu yinelemesi olduğu” belirtilmiştir. Bununla birlikte, aynı davaya atıfta bulunularak: “Bu durumun, AB markası sahibinin olağan ticari pratikler çerçevesinde hareket ederek, işaretinin farklı varyasyonlarını koruması isteğinden, örneğin bir logonun değiştirilmesinden farklı tutulması gerektiği” de ifade edilmiştir.
  10. Türk uygulamasında, bu tip yineleme başvuruları ile sıklıkta karşılaşılmaktadır ve SMK ile getirilen kullanmama savunması uygulaması göz önüne alındığında, yineleme başvurularının daha da artacağı tahmin edilmektedir.
  11. EUIPO, bir yineleme başvurusunun kötü niyetli bir başvuru olup olmadığını, sadece hükümsüzlük nedeni olarak başvuru tarihinden yıllar sonra ve başvuru tarihine geri dönerek inceleyecekken; Türk Patent ve Marka Kurumu, bu değerlendirmeyi başvurunun yapıldığı tarihten aylar sonra ilana itiraz nedeni olarak inceleyecektir.
  12. Sonuç olarak, kötü niyetin incelenmesi bakımından, Türk Patent ve Marka Kurumu ve EUIPO uygulamasına dayanak hükümler ve karşılaşılabilecek olası durumlar arasında farklılıklar bulunmaktadır. Bu farklılıklar da ulusal uygulamanın kendi öznel şartları göz önüne alınarak belirlenmesini zorunlu kılmaktadır.

Yukarıda belirtilen tüm açıklamalar çerçevesinde, okuyucumuzca yöneltilen soruya yanıtımız aşağıdaki gibi olacaktır:

Pelikan kararının veya daha genel olarak Adalet Divanı’nın kötü niyet konusundaki kararlarının, ulusal uygulamamıza yansıması kanaatimizce Türk mevzuatının çizdiği çerçeve ve farklılıklar dikkate alınarak tespit edilmelidir. Bir diğer deyişle, kötü niyetin Türkiye’de sadece hükümsüzlük nedeni değil, aynı zamanda bir başvuru ret gerekçesi olması ve Türkiye’nin kendine özgü diğer koşulları göz önüne alınarak uygulama tayin edilmelidir.

Önder Erol Ünsal

Mart 2017

unsalonderol@gmail.com

6769 sayılı sınai mülkiyet kanunu, Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Kötü Niyetle Yapılan Marka Tescil Başvuruları, Markanın Kullanımı

Kullanmama Savunması 4 – Aynı Markanın Tescil Talebinin Yinelenmesi Hangi Durumlarda Kötü Niyeti Gösterebilir? Adalet Divanı Genel Mahkemesi “Pelikan” Kararı (T‑136/11)

 

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) mevzuatında, kötü niyet hususu AB marka başvurularına ilişkin bir ret nedeni olarak değil, tescilli AB markalarına ilişkin bir hükümsüzlük nedeni olarak düzenlenmiştir. Dolayısıyla, AB marka başvurularının mutlak veya nispi ret nedenlerine ilişkin incelemesinde, kötü niyet gerekçeli ret kararları verilmesi mümkün değildir. Buna karşın, tescilli AB markalarının Birlik Marka Tüzüğü madde 52/1-(b) hüküm uyarınca kötü niyet gerekçesiyle hükümsüz kılınması mümkündür.

EUIPO uygulamasında, tescilli bir AB markasının kötü niyet gerekçesiyle hükümsüzlüğünün talep edilmesi durumunda, inceleme ve değerlendirme EUIPO İptal Birimi tarafından da yapılabilmektedir. Tüzük madde 52/1-(b) takip eden hükmü içermektedir: “Başvuru sahibinin marka başvurusunu yaptığı anda kötü niyetle hareket etmiş olması halinde AB markası hükümsüz kılınacaktır.”

İlgili hüküm sadece yukarı içerikten oluştuğundan, uygulamanın ne şekilde yapıldığına ilişkin detayları EUIPO Marka Kılavuzu’ndan ve bu kılavuzun oluşturulmasına dayanak Birlik Mahkemesi kararlarından görmek mümkündür.

IPR Gezgini’nde daha önce yayımladığımız birkaç yazıda Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın kötü niyet hususunu ne şekilde değerlendirdiğini belirtmiştik. Konu hakkındaki önceki yazılarımızın site ana sayfasındaki arama alanına “kötü niyet” teriminin yazılmasıyla suretiyle incelenmesi mümkündür. Bu yazıda ele alacağımız tek konu, kullanmama yaptırımlarının getireceği sonuçlardan kaçınmak amacıyla, tescilli bir markanın aynısının tescili talebinin yeniden yapılması halinin kötü niyet kapsamında değerlendirilip değerlendirilmediğidir.

Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nce 13 Aralık 2012 tarihinde verilen T‑136/11 sayılı “Pelikan” kararı, kullanmama nedeniyle iptal tehdidinin getireceği sonuçlardan kaçınmak amacıyla tescilli bir markanın aynısının tescil talebinin yeniden yapılması halinin kötü niyet kapsamına girip girmediği sorusunun yanıtının arandığı en önemli karardır. Kararın tüm metninin okuyucularımızca http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=131826&doclang=EN bağlantısından görülmesi mümkündür.

Öncelikle davaya konu vakadan kısaca bahsedilecek olursa:

Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG firması 35. ve 39. sınıflara dahil hizmetleri de kapsayacak biçimde 1996 yılında tescil edilmiş aşağıdaki birlik markasının sahibidir.

Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG firması (bundan sonra Pelikan1 olarak anılacaktır) yukarıda markaya ilaveten 35. ve 39. sınıflara dahil hizmetler için 2003 yılında aşağıdaki markayı da tescil ettirmiştir:

 

(Dikkatli okuyucularımız aynı sahibe ait markalar arasındaki görsel farklılıkları belki görebilmiştir. İlk markada iki yavru, ikinci markada tek yavru vardır, ikinci markada pelikan şekli biraz daha farklıdır ve Pelikan kelime unsuru her iki markada farklı karakterlerle yazılmıştır.)

Uyuşmazlığın diğer tarafı olan Pelicantravel.com s.r.o. firması (bundan sonra Pelican2 olarak anılacaktır) 2008 yılında, Pelikan1’e ait 2003 yılı markasının hükümsüzlüğü için EUIPO’ya talepte bulunur. Pelican2, Pelikan1’e ait 2003 yılı markasının kötü niyetle tescil edildiğini dolayısıyla markanın hükümsüz kılınması gerektiğini öne sürmektedir.

Pelican2’nin kötü niyetli tescil iddiası, EUIPO İptal Birimi ve Temyiz Kurulu tarafından reddedilir ve Pelican2 iddialarını Adalet Divanı Genel Mahkemesi önüne taşır.

Kötü niyet iddiası, EUIPO nezdinde incelenirken, Pelican2, Pelikan1’e ait 1996 yılı tescilli markasının da kullanılmama nedeniyle iptali için talepte bulunur, bu talep EUIPO İptal Birimi tarafından 35. ve 39. sınıflara dahil hizmetler bakımından kabul edilir ve Pelikan1’e ait 1996 yılı tescili kısmen iptal edilir. Pelikan1 bu karara karşı itiraz etmez ve karar kesinleşir.

Bu noktada, belirtilmesi gereken önemli bir husus da, Pelikan1’in 1996 yılı tescilinin 35. ve 39. sınıflara dahil hizmetler bakımından ilgili sınıfların sınıf başlıklarından oluşması, 2003 yılı markasında ise 35. ve 39. sınıflara dahil hizmetlerin daha detaylı biçimde spesifik hizmetler olarak belirtilmiş olduğudur.

Aktarılan akışın neticesinde, Pelican2’nin, Pelikan1’e ait 2003 yılı tescilli markasının kötü niyetli bir tescil olduğu yönündeki iddiası Genel Mahkeme’nin önüne getirilmiştir. Genel Mahkeme bu iddiayı inceler ve 13 Aralık 2012 tarihinde verilen T‑136/11 sayılı kararı ile sonuçlandırır.

Pelican2’nin hükümsüzlük talebinin tek dayanağı kötü niyetli tescil iddiasıdır ve bu iddiayı takip eden argümanlarla gerekçelendirilmiştir:

Hükümsüzlük talebinin konusu 2003 yılı tescili, esasen aynı firmaya ait 1996 yılı tescilinin aynısıdır ve her iki marka da 35. ve 39. sınıflara dahil hizmetleri içermektedir. 1996 yılı tescili belirtilen hizmetler bakımından kullanılmama nedeniyle iptal edilmiş ve 2003 yılı tescili de kullanılmayan hizmetler hak kayıplarının ortaya çıkmasını engellemek için aynı markanın yeniden tescil edilmesi amacıyla yapılmıştır. Dolayısıyla, Pelikan1’in aynı markayı bir kez daha tescil ettirme yönündeki başvurusu, başvuru anında kötü niyetli bir talep niteliğindedir ve marka kötü niyet nedeniyle hükümsüz kılınmalıdır.

Pelican2’nin diğer iddiası, Pelikan1’in 1996 yılı tescilinde yer alan 35. ve 39. sınıflara dahil hizmetleri hiç kullanmamış olması, dolayısıyla bu hizmetlerin yeniden tesciliyle sonuçlanmış 2003 yılı markasının Pelikan1 tarafından gerçek kullanım niyetiyle yapılmış olduğunun kabul edilemeyeceğidir. Dolayısıyla, Pelican2’ye göre, Pelikan1’in tescili başvuru aşamasında bu nedenle de kötü niyetlidir.

Pelican2’in son iddiası, Pelikan1’in “Pelikan” markasını 35. ve 39. sınıflara dahil hizmetler bakımından kullanım amacıyla değil, diğer işletmelerin bu markayı kullanımlarının önüne geçmek amacıyla tescil ettirmiş olmasıdır. Şöyle ki, Pelikan sözcüğü, birçok firma tarafından kullanılmaktadır ve Pelikan1’in anılan hizmetler bakımından markayı tescil ettirmesi, engelleme, spekülasyon markası yaratılması sonucuna yol açmaktadır.

Adalet Divanı Genel Mahkemesi bu iddiaları detaylı olarak değerlendirir ve aşağıda özetine yer verilecek değerlendirmelere ulaşır:

  • Pelican2’nin birinci iddiası bakımından değerlendirme:

Genel Mahkeme’ye göre, iptal edilmiş bir markanın aynı hizmetler bakımından tescilinin yinelenmesinin kötü niyetli olarak değerlendirilmesi olanak dahilindedir. Bununla birlikte her vaka kendi koşulları dahilinde değerlendirilmelidir. İncelenen vakada, Pelikan1’in sonraki tarihli markasıyla, önceki tarihli markası arasındaki farklar oldukça önemsiz olsa da ve hatta bu markalar aynı gibi algılanacak olsa da, kötü niyete ilişkin yeterli derecede kanıt yoktur ve marka sahiplerinin önceden tescil ettirdikleri markalarının modernleştirilmiş versiyonlarını, incelenen vakada olduğu gibi, tescil ettirmeleri mümkündür. Pelikan1, sonraki tarihli markasını tescil ettirdiğinde şirketin 125. kuruluş yıldönümü kutlanmaktadır ve markanın modernleştirilmiş versiyonunun bunun sonucunda tescil ettirilmesine karar verilmiştir. Buna ilaveten, sonraki tarihli Pelikan1 markasının hizmet listesi kapsamının, önceki tarihli markasına göre daha dar olduğunun da altı çizilmiştir. Belirtilen nedenlerle, Genel Mahkeme, Pelican2’nin birinci iddiasını kabul etmemiştir.

  • Genel Mahkeme, “Pelican2’nin diğer iddiası, Pelikan1’in 1996 yılı tescilinde yer alan 35. ve 39. sınıflara dahil hizmetleri hiç kullanmamış olması, dolayısıyla bu hizmetlerin yeniden tesciliyle sonuçlanmış 2003 yılı markasının Pelikan1 tarafından gerçek kullanım niyetiyle yapılmış olduğunun kabul edilemeyeceğidir. Dolayısıyla, Pelican2’ye göre, Pelikan1’in tescili başvuru aşamasında bu nedenle de kötü niyetlidir.” yönündeki ikinci iddiasını aşağıdaki şekilde değerlendirmiştir:

Genel Mahkeme’ye göre kullanım kötü niyetin varlığını incelenirken değerlendirmeye alınabilecek bir faktördür. Bununla birlikte, kötü niyet bakımından değerlendirilmesi gereken konu, başvuru sahibinin başvuru tarihindeki niyetidir, birlik markasının başvuru tarihinden sonra kullanılıp kullanılmadığı ayrı bir konudur. İncelenen vakada, Pelikan1’in tescil tarihinde markayı kullanım niyetinde olmadığını gösteren yeterli kanıt yoktur. Pelikan1’in önceki tarihli tescilinin 35. ve 39. sınıflara dahil hizmetler bakımından iptal edilmesi, tek başına Pelikan1’in başvuru tarihindeki niyeti hakkında sonuçlara varmak için yeterli değildir. (Bu noktada, Pelikan1’in sonraki tarihli başvurusunu yaptığında, önceki tarihli markası hakkında kullanmama nedeniyle iptal talebi olmadığının okuyucularımıza hatırlatılması gerekmektedir.)

Buna ilaveten, Pelikan1’in 35. ve 39. sınıflara dahil hizmetler bakımından tescil talebinin kapsamının çok geniş olması, etik davranış, dürüst ticari faaliyet ilkelerinden uzaklaşılmış olduğu anlamına gelmemektedir. Çok fazla mal ve hizmet için başvuruda bulunulması, birlik markası tescili taleplerinde sıklıkla görülmektedir; kural olarak bir işletmenin sadece başvuru tarihinde pazarladığı mal ve hizmetler için değil, gelecekte pazarlama niyetinde olduğu mal ve hizmetler açısından da başvuruda bulunması meşrudur. Dahası, Tüzük ve içtihatta mal ve hizmet listesinin uzunluğuna bakarak kötü niyetli başvuru sonucuna varılmasını sağlayabilecek herhangi bir dayanak bulunmamaktadır.

Belirtilen nedenler çerçevesinde Genel Mahkeme, Pelican2’nin ikinci argümanını da kabul etmemiştir.

  • Genel Mahkeme, son olarak Pelican2’nin, “Pelikan1, “Pelikan” markasını 35. ve 39. sınıflara dahil hizmetler bakımından kullanım amacıyla değil, diğer işletmelerin bu markayı kullanımlarının önüne geçmek amacıyla tescil ettirmiştir. Şöyle ki, Pelikan sözcüğü, birçok firma tarafından kullanılmaktadır ve Pelikan1’in anılan hizmetler bakımından markayı tescil ettirmesi, engelleme, spekülasyon markası yaratılması sonucuna yol açmaktadır.” yönündeki üçüncü ve son argümanını değerlendirmiştir.

Pelican2’nin bu iddiasını desteklemek için ortaya koyduğu delil; Pelikan1’in, Pelican2’nin Slovakya tescil ettirdiği markaları hükümsüz kılmak için talepte bulunmuş olmasıdır.

Genel Mahkeme, Pelican2’nin bu yöndeki iddiasını da kabul etmez. Mahkeme’ye göre, Pelikan1, tescilli markanın kendisine sağladığı yasal hakları kullanmaktadır ve bu durumun Pelikan1’in marka tescil başvurusunu yaparken kötü niyetle hareket ettiğini ispatlaması mümkün değildir. Kötü niyet iddiasını bu açıdan destekleyen başka kanıtların yokluğunda, bu iddianın kabul edilmesi de mümkün değildir.

Genel Mahkeme, Pelican2’nin iddialarının tümünü yukarıda açıklanan gerekçelerle reddetmiş ve Pelikan1’nin sonraki tarihli markasının tescil talebinin kötü niyetle yapıldığı yönündeki davayı kabul etmemiştir.

Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin Pelikan kararı, EUIPO Marka İnceleme Kılavuzu’na da yansımıştır.  https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_manual/WP_1_2017/Part-D/02-part_d_cancellation_section_2_substantive_provisions/TC/part_d%20cancellation_section_2_substantive_provisions_tc_en.pdf bağlantısından ilgili kısmına erişilebilecek kılavuzun 14. sayfasında Pelikan davasına atıfta bulunularak: “AB markası sahibinin kötü niyetle hareket edip etmediğinin tespitinde dikkate alınabilecek faktörlerden birisinin, marka sahibinin kullanma için tanınan yasal süreyi suni biçimde uzatmaya çalışması hali, örneğin kullanmama nedeniyle ortaya çıkabilecek hak kayıplarını ortadan kaldırmak için aynı AB markasının başvurusunu yinelemesi olduğu” belirtilmiştir.  Bununla birlikte, aynı davaya atıfta bulunularak: “Bu durumun, AB markası sahibinin olağan ticari pratikler çerçevesinde hareket ederek, işaretinin farklı varyasyonlarını koruması isteğinden, örneğin bir logonun değiştirilmesinden farklı tutulması gerektiği de belirtilmiştir.”

Bunlara ilaveten, Kılavuzun 15. ve 16. sayfalarında Pelikan davasına atıfta bulunularak aşağıdaki tespitlere de yer verilmiştir:

“Önceki tarihli çok benzer bir AB markasının bazı mal ve hizmetler için iptal edilmiş olması, tek başına, AB markası sahibinin aynı mal ve hizmetler için başka bir AB markasının başvurusunu yaptığı andaki niyetine ilişkin sonuca varılması için yeterli değildir.

Hükümsüzlüğü talep edilen AB markasının başvurusunun, önceki tarihli AB markasının kullanıma ilişkin yasal süresinin dolmasından üç ay önce yapılmış olması, AB markası sahibinin niyetinin, güncellenmiş bir hizmet listesini içeren modernleştirilmiş (logosu değiştirilmiş) bir markayı tescil ettirmek olduğunu gösteren faktörleri etkisiz hale getirmez.

Hükümsüzlük talebi sahibinin markalarına karşı AB markasının sahibince iptal-hükümsüzlük gibi taleplerde bulunulmuş olması, AB markası sahibinin yasal haklarının kullanımıdır ve bu husus tek başına dürüst olmayan niyetin varlığını göstermez.

Aynı sahibe ait önceki ve sonraki tarihli AB markaları arasındaki farkların çok önemsiz ve ortalama tüketicilerce fark edilemeyecek derecede küçük olması, tek başına, hükümsüzlüğü talep edilen AB markasının, yinelenmiş bir başvuru sonucu kötü niyetle tescil edilmiş bir marka olduğunu göstermez. Bir markanın grafik gösterimi olarak tasarlanmış bir logonun zaman içerisinde değişmesi olağan bir ticari pratiktir.”

Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin Pelikan kararı, özellikle kullanmama nedeniyle iptal tehdidi altında olan bir markanın başvurusunun yinelenmesi halinde, sonraki tarihli markanın başvuru tarihinde kötü niyetli bir marka talebi olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hususunda önemli tespitler içermektedir.

Karar içeriğinde yer verilen değerlendirmeler, bu tespitin hiç de kolay olmayacağını ve değerlendirmenin sadece tarihlere bakılarak mekanik biçimde yapılamayacağını göstermektedir. Önceki tarihli ve sonraki marka arasındaki görsel farklılıklar, sonraki tarihli markanın hangi amaçla yapılmış olduğu, mal – hizmet listesinin içeriğinde yapılan değişiklikler, vb. birçok faktör, sonraki tarihli markanın başvurusunun yapıldığı andaki niyetin kötü niyet olup olmadığını değerlendirilirken dikkate alınacaktır.

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun marka alanında getirdiği yeniliklerden belki de en önemlisi olan, kullanmama savunmasının uygulamasının ne şekilde gelişeceğini zaman gösterecektir. Buna karşın, kullanmama savunmasından zarar görmek istemeyen marka sahiplerinin 5 yıllık yasal süre içerisinde kullanmadıklarını markalarının başvurularını yineleyerek kullanmama savunmasının kendileri için getireceği olumsuzluklardan kaçınmak isteyecekleri yönünde güçlü bir gösterge bulunmaktadır. Dolayısıyla, cevabı merakla beklenen soru, bu tip yineleme başvurularının kötü niyetli sayılıp sayılmayacağıdır. Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin bu yazıda yer verdiğimiz Pelikan kararı, bu sorunun yanıtını açık olarak vermese de, en azından dikkate alınması gereken faktörlerin neler olabileceği konusunda fikir vermektedir.

Kararın okuyucularımızca da ilgiyle değerlendirileceğini tahmin ediyoruz.

Önder Erol Ünsal

Mart 2017

unsalonderol@gmail.com   

Kötü Niyetle Yapılan Marka Tescil Başvuruları, Uncategorized

KÖTÜ NİYETLİ TESCİL DEĞERLENDİRMESİ “COĞRAFİ YER” İLE SINIRLANABİLİR Mİ? ALMAN FEDERAL YÜKSEK MAHKEMESİ’NİN 15 EKİM 2015 TARİHLİ “LIQUIDROM” KARARI, I ZB 44/14

Liquadrom_resim2

Almanya Federal Yüksek Mahkemesi’nin 15 Ekim 2015 tarihli I ZB 44/14 sayılı temyiz kararına konu olan davada Davacı, Alman Marka ve Patent Ofisi’nde 26 Eylül 2006 tarihinden bu yana 306 21 552 sayı ile gerçek kişi adına tescilli olan “LIQUIDROM” markasının, kötü niyetle tescil edildiği iddiası ile terkinini talep etmiştir.

Davacı’nın bu talebi, Federal Patent Mahkemesi’nin 28.11.2013 tarihli kararı ile kabul edilmiş ve marka sicilden terkin edilmiştir. Ancak Alman Federal Yüksek Mahkemesi, “sadece sınırlı bir bölge için -davada bu sınırlı bölge “Berlin” şehridir- koruma kapsamında olan bir ticari ibare için, tüm ülke yani Federal Almanya için koruma kapsamında olan kötü niyetli tescilin terkini kararı verilemez”  şeklinde özetleyebileceğim bir gerekçe ile, Patent Mahkemesi’nin kararını bozmuştur. Söz konusu bozma gerekçesi, benim açımdan soru işaretleri barındırmaktadır. Zira kötü niyetle ilgili olarak, gerek ülkemizdeki gerekse Avrupa Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin bu blogtan da aktarmaya çalıştığımız kararlarında kötü niyetin “coğrafi yer” ile sınırlı değerlendirilmesi söz konusu olmamıştır. Özellikle bu konuda meşhur Lindt & Sprüngli/ Franz Hauswirth (http://iprgezgini.org/2015/05/25/meshur-paskalya-tavsani-karari-adalet-divani-lindt-goldhase-tescilindeki-kotu-niyet-iddiasini-tartisiyor-c-52907/)  kararındaki kriterlerden yola çıkılarak, Birlik üyesi ülkelerden herhangi birinde kötü niyetli bir tescilin tespiti halinde, o tescil terkin edilir şeklindeki genel bilgiyle bu karara baktığımda, Alman Yüksek Mahkemesinin kötü niyetli tescil terkin talebini “coğrafi yer” ile orantılı olarak değerlendirmesi kafamda soru işareti yarattı. Hatta, yine bloğumuzda daha önce yayınladığımız kararlardan da hatırlayacağınız üzere, (http://iprgezgini.org/2013/12/18/adalet-divani-genel-mahkemesi-halloumi-hellim-karari/ ya da http://iprgezgini.org/2015/06/29/birligin-resmi-dilleri-disinda-kelimeler-iceren-topluluk-markalarinda-karistirilma-ihtimali-degerlendirmesi-nasil-yapilir-genel-mahkeme-25-haziran-2015-tarihli-karari-ile-arapca-topluluk-markalari-ha/  ) AB içinde konuşulmayan bir dilde olsa dahi, Birlik içinde yaşayan bir topluluk için ayırt edici olmayan ya da karıştırılma ihtimali olan markalar da, coğrafi yer ile orantılılılık söz konusu olmadan tüm Birlik bölgesi için hükümsüzlük kararına konu olmuştur. Ancak bu kararda, kötü niyet değerlendirmesinde coğrafi yer kriteri de göz önüne alınmış ve belirli bir bölgede koruma altında olan markadan yola çıkarak tüm ülkede tescilli olan kötü niyetli markanın terkinin “orantısız” olacağı sonucuna varılmıştır. Kötü niyet değerlendirmesinde Alman Yüksek Mahkemenin göz önüne aldığı bu “coğrafi yer” kriterinin, farklı bakış açısı getirmesi ve blog okuyucularımız arasında da bir tartışma konusu olmasını umuyorum.

Kararın Almanca metni http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=5f85f08b8a36302a2e9511659860d9e1&nr=73933&pos=0&anz=1 bağlantısında yer almaktadır.

Dava açılmadan önceki olaylar özetle şu şekilde gelişmiş:

  • Kayıtlara göre dava konusu kelime markası                                                                                                                                                                                                                                             “LIQUIDROM”

             Alman Marka ve Patent Ofisinde 26 Eylül 2006 tarihinden bu yana 306 21 552 sayı ile gerçek kişi adına, Nis Sınıflandırmasının 41, 43 ve 44. sınıflarında yer alan “spor ve kültür               faaliyetleri hizmetleri, misafir ağırlama hizmetleri, sağlık ve güzellik hizmetleri, havuz ve sauna hizmetleri” için tescil edilmiştir.

  • Tescilli markanın sahibi gerçek kişi, T.B. GmbH şirketinin eski müdürüdür. T.B. GmbH şirketi 1 Ekim 2001 tarihinde Stiftung Neues Tempodrom’dan, Berlin’deki “LIQUIDROM” adı altındaki etkinlik binasını kiralamıştır. Kira sözleşmesine göre bu bina, yine aynı ad altında “havuz, sauna ve wellness hizmetleri” verilmek üzere kullanılacağı kararlaştırılmıştır.
  •    “LIQUIDROM” olarak isimlendirilen havuz, Mayıs 2002’de açılmıştır. 2004 yılında ise şirket iflas etmiştir. 2005 yılında da kira ilişkisi sona ermiştir.
  •   31.03.2006 tarihinde, T.B. GmbH şirketinin müdürü, marka sahibi sıfatıyla “LIQUIDROM”markasının tescili için başvuruda bulunmuştur.
  • 12 Aralık 2007 tarihinde “LIQUIDROM” adı altında aynı yerde havuz bir kez daha açılmıştır ve o tarihten bu yana Liquidrom GmbH & Co. KG tarafından işletilmektedir.
  • Alman Marka ve Patent Ofisi dava konusu marka için yapılan terkin talebini kabul etmiştir.
  • Bu karara karşı marka sahibi gerçek kişinin Alman Marka ve Patent Ofisi’ne yaptığı itiraz ise reddedilmiştir.  Bunun üzerine marka sahibi Federal Patent Mahkemesi’nde dava açarak terkin işleminin iptalini talep etmiştir.

Federal Patent Mahkemesi’ne göre somut olayda, Alman Marka Kanunu’nun 8/2 ve 50/1 maddelerine göre kötü niyetle marka tescilinin terkini nedenleri mevcuttur. Bu nedenle Federal Patent Mahkemesi 28.11.2013 tarihli kararı ile dava konusu markanın tescilinin terkini kararını vermiştir. Zira Patent Mahkemesi’ne göre marka sahibi gerçek kişi, söz konusu tescili bir başkasının koruma altında olan hakkına zarar verme kastı ile yapmıştır.

Dava konusu markanın başvurusunun yapıldığı tarihte, 31 Mart 2006 tarihinde,  “LIQUIDROM” ibaresi Marka Kanunu’nun 5/2. maddesi anlamında Stiftung Neues Tempodrom adına Berlin’de havuz, sauna, wellness, kültür ve sanat hizmetleri için koruma altındadır.  Zira Stiftung Neues Tempodrom 1 Ekim 2001 tarihli kira sözleşmesi ile sadece havuz alanını değil “LIQUIDROM” adı altındaki işletmesini de kiralamıştır. Her ne kadar 2004 yılının ortalarında iflas nedeniyle işletmeye ara verilmiş olsa da, tamamen son verilmemiştir.  2005 yılının Ağustos ayından itibaren tekrar dava konusu markanın kullanılmaya başlandığı görülmüştür.

Mahkeme marka sahibinin başvuru yaptığı sırada, dava konusu markanın bir başkası adına hukuken korunmakta olduğu konusunda yeterli bilgi sahibi olduğu kanaatine varmıştır. Mahkemeye göre marka sahibi gerçek kişi, bu korumaya/hakka zarar verme kastı ile başvuruyu yapmıştır.

Federal Patent Mahkemesi,  kötü niyetin dava konusu markanın başvurusunun yapıldığı tarihteki şartların göz önüne alınarak yapılacağı konusunda, Avrupa Adalet Divanı’nın 11 Haziran 2009 tarihli 2009 C529/07 sayılı Lindt & Sprüngli/ Franz Hauswirth kararına atıfta bulunmuştur.

Patent Mahkemesi’nin kararına karşı Davacı, Federal Temyiz Mahkemesi nezdinde temyiz başvurusunda bulunmuştur.

Federal Temyiz Mahkemesi’ne göre bir başvuru ahlak kurallarına aykırı şekilde ve hakkın kötüye kullanılması şeklinde yapıldıysa, Alman Marka Kanunu’nun 8/2 maddesi 10. bendine göre kötü niyetli bir başvurudur. Bu sebebe dayalı hükümsüzlük taleplerinde uygulanacak kriterler, mahkeme kararları ile netleştirilmeye çalışılmıştır. [1]

Başvuru sahibi, resmi bir koruma kalkanı altında olup olmadığından bağımsız olarak aynı veya karıştırılma ihtimali olan benzer bir işaretin, aynı ve benzer mallar veya hizmetler için başkası tarafından kullanıldığını biliyorsa, başvuru sahibinin söz konusu başvurusu ahlak kurallara aykırı olarak değerlendirilmektedir. Bu koşullar altında yapılan başvurunun, önceki kullananın hakkına zarar vermek veya başvuruyu haksız rekabet aracı olarak kullanma kastı ile yapıldığı kabul edilmektedir.[2] Ek olarak bir başvuru, markanın kullanım amacı dışında sadece üçüncü kişilerin sektöre girişini engelleme amacıyla yapılmışsa yine kötü niyetli olarak değerlendirilir.

Yüksek Mahkeme’ye göre dava konusu  “LIQUIDROM” ibaresi sadece Berlin bölgesi için Alman Marka Kanunu’nun 5/2 fıkrasına göre marka olarak kullanılmaktadır. Bu tespitten yola çıkarak; Yüksek Mahkeme’ye göre sadece sınırlı bir bölgede koruması olan bir hakkın kötü niyetli ihlali, tüm ülke çapında koruması olan bir tescilin terkininin yasal gerekçesi olamaz.

Alman Marka Kanunu’nun 12. maddesine göre bir tescilin terkini, ancak söz konusunu tescil başvurusunun yapıldığı tarihte veya bu tarihten önce tüm Federal Almanya bölgesi için Marka Kanunu 5. maddesi kapsamında o ticari ibare için hak sahibi olunmuşsa istenebilmektedir. Diğer bir deyişle, söz konusu ticari ibare için tüm ülke bazında hak sahibi olduğunu iddia eden kişinin, o ibarenin kullanımını tüm Federal Almanya bölgesi için yasaklama hakkına sahip olmalıdır.

Yüksek Mahkeme’ye göre sadece bir bölgede Alman Marka Kanunu’nun 5. maddesine göre hak sahibi olduğunu iddia eden kişinin, “sadece o bölge için” markanın kullanımını yasaklama hakkı mevcuttur. Bir sınırlı bölge için söz konusu olan hakkın, tüm ülkede koruma altında olan bir tescilin terkinine neden olması, sınırlı hakkın kapsamının “orantısız” şekilde genişletilmesi anlamına gelecektir.  Bu nedenle, tüm ülkede koruma kapsamında olan bir tescilin, sadece bir bölgede korunan hakkın kötü niyetli ihlal ettiği gerekçesi ile terkini talep edilemez.[3] Yüksek Mahkeme’ye göre kötü niyete dayalı terkin taleplerinde somut olay, sadece zaman açısından değil bölge açısından da değerlendirilmelidir.

Elbette bu tespit sadece sınırlı bölge için hak sahibi olan kişinin kötü niyetli tescil karşısında korumasız bırakılacağı anlamına gelmeyecektir. Bu durumda sadece belli bir bölge için hak sahibi olan kişinin, Alman Haksız Rekabet Kanunu’nun 4. maddesi 10. fıkrası maddesindeki haksız rekabet hükümlerine göre, o bölge için izinsiz/haksız marka kullanımının yasaklamasını talep edebileceğine hükmedilmiştir.

Sonuç olarak, Patent Mahkemesi’nin dava konusu markanın sınırlı bölgeye münhasır koruması dikkate alınmadan, tüm ülke için koruma kapsamında olan kötü niyetli tescilin terkini kararı, Yüksek Mahkeme tarafından yerinde görülmemiş ve dosya yeniden görüşülmek üzere Patent Mahkemesi’ne geri gönderilmiştir.

Alman Yüksek Mahkemesi’nin bu kararının, yerel mevzuata, daha önceki kararlarına, doktrindeki görüşlere uygun olarak verildiği konusunda tereddüdüm bulunmuyor. Ancak kötü niyetli tescil değerlendirmesi ve bu kapsamda yapılan hükümsüzlük/terkin taleplerine ilişkin Avrupa Adalet Divanı kararları ile uyumluluğu konusunda, kanaatimce soru işaretleri içermektedir.

Gülcan Tutkun Berk

gulcan@gulcantutkun.av.tr

Mart, 2016

 

Dipnotlar:

[1] BGH, 30 Ekim 2003 tarihli, I ZB 9/01 sayılı; 24 Haziran 2010 tarihli I ZB 40/09 sayılı kararları

[2] BGH 27 Ekim 2011 tarihli I ZB 23/11 sayılı; 10 Ocak 2008 tarihli I ZR 38/05 sayılı; 26 Haziran 2008 tarihli, I ZR 190/05 sayılı; EuGH, Lindt & Sprüngli/Hauswirth kararları

[3] BGH, 29 Nisan 2004 tarihli I ZR 233/01 sayılı karar

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Kötü Niyetle Yapılan Marka Tescil Başvuruları, Marka Nispi Ret Nedenleri

Marka Sahibinin Diğer Başvuruları Kötü Niyetli Marka Başvurusu Tespitine Karine Teşkil Eder mi? OHIM Temyiz Kurulu “ALEXANDER WANG” kararı

alexanderwang2

 

Marka tescil başvurularının kötü niyetle yapıldığına dair itirazlar incelenirken yapılan değerlendirme objektif delil ve tespitlere dayanmalıdır. Başvuru sahibinin başvuru anındaki kötü niyetinin ispatlayacak delillerin sunulması itiraz sahipleri için genellikle hiç kolay olmamaktadır. Şöyle ki, kötü niyeti ispatlayacak delillerin toparlanması ve somut biçimde sunulması zorlu bir süreçtir.

Başvuru veya marka sahibine ait diğer marka tescil başvurularının veya tescilli markaların, kötü niyet değerlendirmesinde dikkate alınıp alınamayacağı önemli bir tartışma konusudur. Marka uzmanları arasında da tartışmalı olan konunun taraflarından birisi, her markanın ayrı bir somut vaka olduğunu ve kendi koşulları çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini, dolayısıyla aynı sahibe ait diğer başvuruların veya markaların kötü niyet tespitine karine teşkil etmeyeceğini iddia etmektedir. Buna karşın tartışmanın diğer tarafına göre, kötü niyetli başvuruyu gösterebilecek önemli kanıtlardan birisi, başvuru veya marka sahibinin diğer marka başvurularıdır ve bu markalar, diğer kanıtların da varlığında kötü niyet tespitine karine teşkil edecektir.

İhtisas mahkemelerinin konu hakkındaki bazı kararlarını da dikkate alarak hazırlanan Türk Patent Enstitüsü Marka İnceleme Kılavuzu’nda; “Başvuru sahibinin yurtdışında ya da yurt içinde tescilli bulunan ve bilinirlik düzeyi yüksek olan markalar için sistematik bir biçimde marka tescil başvurusunda bulunması” kötü niyetli başvuru durumunu gösteren haller arasında sayılmış ve Enstitü konu hakkındaki pozisyonunu net olarak belirlemiştir (bkz. http://www.tpe.gov.tr/TurkPatentEnstitusu/resources/temp/F9E4CFAF-A7AE-4FEA-8BCC-DA8B5C7DAB00.pdf s.156-157). Buna karşılık konu hakkındaki tartışma taraflar arasında entelektüel düzeyde halen devam etmektedir. Tartışmalar içerisinde tarafımızın, aynı sahibe ait diğer başvuruların veya markaların kötü niyet tespitine karine teşkil edebileceği yönünde olduğunu belirterek, aktaracağımız karar hakkındaki detaylara geçebiliriz.

OHIM Temyiz Kurulu tarafından 12 Ocak 2016 tarihinde verilen R-3135 2014/2 sayılı “ALEXANDER WANG” kararı, konu hakkındaki OHIM yaklaşımını yansıtması bakımından önemli ve güncel bir karardır. Yazı boyunca aktaracağımız “ALEXANDER WANG” kararının Türkiye’de konu hakkında sürdürülen tartışmalara da katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Karar metninin tümünü okumak isteyen okuyucularımızın karara bağlantısından erişimi mümkündür.

Britanya Virgin Adaları’nda yerleşik “ETINCELLE PARIS INTERNATIONAL GROUP LIMITED” firması 30 Aralık 2011 tarihinde “ALEXANDER WANG” kelime markasının tescil edilmesi talebiyle İç Pazarda Harmonizasyon Ofisi (OHIM)’ne başvuruda bulunur.

alexwang

Başvurunun kapsamında Nicé sınıflandırmasının 3. sınıfına dahil “Çamaşır yıkamada kullanım için ağartma müstahzarları ve diğer maddeler; temizleme, parlatma, ovarak yıkama ve aşındırma müstahzarları; sabunlar; parfümeri; esans yağları; kozmetikler; saç losyonları; diş macunları.” malları yer almaktadır.

Başvuru OHIM tarafından ilan edilir ve ilanına karşı itiraz edilmeden tescil edilir.

3 Ekim 2013 tarihinde “ALEXANDER WANG” isimli gerçek kişi markanın hükümsüz kılınması talebiyle OHIM’e başvuruda bulunur ve hükümsüzlük talebi OHIM İptal Birimi tarafından incelenir.

Hükümsüzlük talebi sahibi, talebini iki ana argümana dayandırmaktadır: (i) Hükümsüzlüğü talep edilen markanın başvurusu kötü niyetle yapılmıştır ve (ii) Talep sahibinin isminden kaynaklanan hakları Alman ve İtalyan ulusal mevzuatlarınca korunmaktadır.

Hükümsüzlük talebi sahibine göre; “ALEXANDER WANG” talep sahibinin adı ve soyadıdır ve talep sahibi dünyaca ünlü bir modacı olarak ismiyle yaygın biçimde bilinmektedir. Bu çerçevede, tescil sahibi markasının başvurusunu kötü niyetle yapmıştır. Bu iddiaları kanıtlamak için çok sayıda doküman, talep ekinde sunulmuştur.

OHIM İptal Birimi, 15 Ekim 2014 tarihinde verdiği kararla kötü niyetli başvuru gerekçeli hükümsüzlük talebini haklı bulur ve markayı hükümsüz kılar. Hükümsüzlük kararında yer verilen gerekçeler takip eden şekildedir: Topluluk markası (CTM) sahibi, marka olarak seçilebilecek birçok isim mevcutken ünlü bir moda tasarımcısının kendine mahsus ismi için başvuru yapmayı seçmiştir, tescili talep edilebilecek onbinlerce mal ve hizmet varken, CTM sahibi, ünlü bir moda tasarımcısının ismiyle kolaylıkla özdeşleştirilip ticari kazanca konu olabilecek kozmetik ve parfümeri gibi ürünleri seçmiştir, CTM sahibi moda sektöründe üne sahip “ISABEL MARANT”, “PIERRE HARDY”, “PHILIPP PLEIN”, “GUISEPPE ZANOTTI” gibi markaların 3. sınıfa dahil mallar için tescili için de başvuru da bulunmuştur. CTM sahibi bu durumu tesadüf olarak nitelemenin dışında hiçbir açıklama sunmamıştır, hükümsüzlük talebi sahibince sunulan delillerin incelenmesi, talep sahibi modacının isminin başvuru tarihi öncesinde Avrupa Birliği’nde moda sektöründe iyi bilindiğini göstermektedir. Sayılan tüm hususlar ışığında İptal Birimi hükümsüzlüğü talep edilen markanın başvurusunun kötü niyetle yapıldığı sonucuna ulaşmıştır. Kötü niyetli başvuru gerekçeli hükümsüzlük talebi haklı bulunduğundan, talep sahibinin isim hakkına dayalı diğer argümanı incelenmemiştir.

Marka sahibi “ETINCELLE PARIS INTERNATIONAL GROUP LIMITED” firması hükümsüzlük kararına karşı itiraz eder ve itiraz OHIM Temyiz Kurulu’nca incelenir.

Marka sahibi itirazında; taraflar arasında ilişki bulunduğunu veya marka sahibinin ticari çıkar sağladığını gösterir herhangi bir kanıt bulunmadığını, talep sahibince sunulan kanıtların kötü niyetli başvuru tespitine varılması için yeterli olmadığını, marka sahibinin önceden başvurusu yapılan üç CTM’inin bulunduğunu, bunların hiçbirisinin “ISABEL MARANT”, “PIERRE HARDY”, “PHILIPP PLEIN”, “GUISEPPE ZANOTTI” ibareli olmadığını ve Avrupa Birliği’nde tescil için başvurusu yapılmamış markaların OHIM tarafından değerlendirilmesinin anlaşılabilir olmadığını belirterek, hükümsüzlük kararının kaldırılmasını talep etmektedir.

OHIM Temyiz Kurulu incelemesinde ilk olarak kötü niyet hakkındaki Adalet Divanı içtihadından birkaç ilkeyi ortaya koymuştur. Önceki yazılarımızda yer alan çevirilerimizle söz konusu ilkeleri özetleyecek olursak:

Kötü niyetli başvuruların tespitinde, başvuru sahibinin, markanın tescil edilmesi için başvuruyu yaptığı tarihteki niyeti dikkate alınmalıdır. (Adalet Divanı, 11/06/2009 tarihli C-529/07 sayılı karar)

Başvuru sahibinin, başvuruyu yaptığı tarihteki niyeti, incelenen vakanın nesnel şartları dikkate alınarak tespit edilebilecek bir husustur. (Adalet Divanı, 11/06/2009 tarihli C-529/07 sayılı karar)

Başvuru sahibinin kötü niyetle hareket ettiği tespit edilirken, incelenen vakaya ilişkin olarak, topluluk markası başvurusunun yapıldığı anda mevcut olan tüm faktörler dikkate alınmalıdır. Bu faktörlerden özellikle; başvuru sahibinin, aynı veya benzer işaretin, aynı veya benzer ürünler için üçüncü tarafça en az bir üye ülkede gerçekleşen kullanımını bildiği veya bilmesi gerektiği hususu, başvuru sahibinin üçüncü bir tarafın süregelen kullanımını engelleme niyeti hususu ve üçüncü taraf işaretinin ve tescili talep edilen işaretin yararlandığı hukuki koruma derecesi hususu göz önünde bulundurulmalıdır. (Adalet Divanı, 11/06/2009 tarihli C-529/07 sayılı karar)

OHIM Temyiz Kurulu, mevcut vakayı yukarıda sayılan ilkeler çerçevesinde değerlendirmiştir. Değerlendirmenin bir kısmını kanıtların kabul edilebilirliğine ilişki şekli itiraz oluşturmaktadır, ancak bu şekli itiraz yazının konusunu oluşturmadığından, sadece bu yöndeki itirazın kabul edilmediği belirtilmelidir.

Hükümsüzlük talebi sahibince sunulan kanıtlar, “ALEXANDER WANG” isminin A.B.D.’li bir moda tasarımcısının ismi olduğunu, bu ismin moda sektöründe sadece A.B.D.’nde değil Avrupa Birliği’nde de bilindiğini göstermektedir. Moda tasarımcısının isminin bilinirliğine ilişkin kanıtlar 2008-2011 dönemini göstermektedir ve bu tarih aralığı hükümsüz kılınan markanın başvurusunun yapıldığı tarihten önceki bir zaman aralığıdır.

Dosyada bulunan kanıtlar, hükümsüz kılınan markanın sahibiyle “ALEXANDER WANG” isimli modacı arasında doğrudan veya dolaylı bir ticari bulunduğunu göstermese de, olgular ve sunulan kanıtlar Kurul’un, marka sahibinin başvuru tarihinde, ismin önceki kullanımından haberdar olduğu şeklinde bir varsayıma ulaşmasını sağlamıştır. “ALEXANDER WANG” isminin başvuru tarihinden önce moda sektöründe uzun süreli kullanımı, ilgili sektördeki genel bilgi düzeyi ve moda ile parfümeri sektörlerinin yakın bağlantısı gibi hususlar, marka sahibinin önceki kullanımdan haberdar olması hususunu bir varsayımdan öte büyük bir olasılık olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte, CTM sahibinin aynı markanın önceki kullanımını bilmesi veya bilmesi gerekliliği, tek başına kötü niyetli başvuru hususunu ispatlamak için yeterli değildir; bu husus incelenen vakaya ait diğer nesnel şartlarla birlikte değerlendirilmelidir.

Bu çerçevede, hükümsüz kılınan “ALEXANDER WANG” markasının önceki kullanıma konu işaretle aynı olduğu açıktır.

OHIM Temyiz Kurulu, hükümsüz kılınan markanın kapsamında yer alan ve “parfümeri, kozmetikler, esans yağlarını” da kapsayan 3. sınıfa dahil mallarla, önceki kullanıma konu giysilerin ilişkili sektörlere ait olduğunu belirtmektedir. Belirtilen mallar, “Canon” kriterleri esas alındığında benzer mallar olarak kabul edilmese de, bu malların bir kişinin imaj ve çekiciliğini artırma anlamında yakın bağlantı içerdiği tartışmasızdır. Bu bağlantı, ünlü bir moda tasarımcısının ismi söz konusu olduğunda, ilgili tüketiciler bakımından daha olası hale gelir, şöyle ki moda tasarımcılarının genel davranış biçimi, belirli bir zaman sonrasında ürünlerini kozmetik ve parfümeri sektörüne genişletmektir. Modacı “ALEXANDER WANG” da bu durumun bir örneğidir, çünkü giysilerle başlayan ürünlerini, sonradan çantalara, gözlüklere ve sınırlı çeşitte olsa da mücevherata yaymıştır.

Bu çerçevede, hükümsüz kılınan “ALEXANDER WANG” markasının tescil başvurusunun yapılmasının altındaki ticari mantık, olayların kronolojisi de dikkate alındığında, yukarıda sayılan ürün genişletme olgusu olarak ortaya çıkabilir.

Hükümsüz kılınan markanın sahibi “ALEXANDER WANG” ibaresinin yaygın kullanımı bulunan bir ibare olduğunu öne sürmüş olsa da, Temyiz Kurulu bu iddiaya katılmamaktadır. Temyiz Kurulu’na göre, “ALEXANDER” ve “WANG” ibarelerinin ayrı ayrı yaygın kullanımı olsa da, bunların bileşkesi iki farklı kültürel ve coğrafi kökten kaynaklanan iki terimin sıradışı ve kendine özgü kombinasyonu niteliğindedir. Tescilli marka sahibinin “ALEXANDER” ibaresini “WANG” ibaresiyle birleştirmesi, Temyiz Kurulu’nu olayın basit bir tesadüf olmadığına, marka sahibinin önceki kullanıma konu markayı bildiğine ve niyetinin bu markadan fayda sağlamak olduğuna inandırmaktadır.

Temyiz Kurulu’na göre incelenen vakada dikkate alınması gereken bir diğer önemli husus; hükümsüz kılınan markanın sahibinin günümüzün iyi bilinen moda tasarımcılarının isimleri ve markaları için çok sayıda marka tescil başvurusunda bulunduğu yönündeki iddiadır. Bu hususu ispatlamak için hükümsüzlük talebi sahibi, “Çin Patent ve Marka Ofisi”nin veritabanından alınmış bir raporu sunmuştur. Bu rapora göre hükümsüz kılınan markanın sahibi aşağıda sayılan işaretlerin tescili için Çin ofisine ve sonda belirtilen 2 markanın tescili için de OHIM’e başvuruda bulunmuştur:

alexwang2

Hükümsüz kılınan markanın sahibinin bu başvuruları yapmış olması, tek başına inceleme konusu başvurunun kötü niyetle yapıldığını ispatlamayacak olsa da; şüpheli veya diğer tacirlerin itibarını kötüye kullanma halinin ortaya çıkabileceği durumlarda bu tip başvuruların yapılmış olması, başvuru sahibinin niyetine ilişkin güçlü bir gösterge teşkil edebilir.

Hükümsüz kılınan başvurunun sahibinin, diğer ofislerde de ünlü moda tasarımcılarının isimlerinden ve farklı menşeili (A.B.D., İtalya, Britanya, Fransa, Almanya, Kore) markalardan oluşan ibareleri tescil ettirmek için başvuruda bulunmuş olması, deliller değerlendirilirken dikkate alınması gereken bir husustur.

Marka sahibi, bu başvuruları ne gerekçeyle yaptığını (örneğin yetkilendirilmiş lisans sahibi) açıklayabilir. Bununla birlikte incelenen vakada, marka sahibi bu markaların başvurusunu yaptığını inkar etmemekte, ancak bu başvuruların hangi makul gerekçeyle yapıldığını açıklamamaktadır.

Marka sahibinin OHIM’e yaptığı diğer iki tescil başvurusundan “METROCITY” reddedilmiştir ve “THOMAS WLYDE”  ise 3. sınıfta tescillidir. İnceleme konusu markayla aynı gün başvurusu yapılmış “THOMAS WLYDE” markası da ünlü bir A.B.D.’li modacının isminden oluşmaktadır. Bu husus da Temyiz Kurulu’na göre dikkate değer bir noktadır.

Temyiz Kurulu’na göre, kötü niyet belirli bir coğrafyayla sınırlanabilecek bir husus değildir. Kötü niyet, etik davranış biçiminin veya dürüst ticaretin genel kabul görmüş ilkelerinden uzaklaşmış davranışlarla ilgilidir. Bu çerçevede, fiillerin Avrupa Birliği dışında gerçekleşmesi, yani incelenen vakada Avrupa Birliği dışında tescil edilmiş markaların varlığı nedeniyle, kötü niyet değerlendirmesi bölgesel anlamda sınırlandırılamaz.

Bu çerçevede Temyiz Kurulu, günümüzün iyi bilinen moda tasarımcılarının isimlerinden veya markalarından oluşan 13 ibarenin, giyim sektörüyle bağlantılı mallar için Çin’de tescil ettirilmesinin, marka sahibinin dürüst olmayan ticari niyetlerle hareket ettiğinin kuvvetli bir göstergesi olduğu görüşündedir.

Temyiz Kurulu, kararın devamında marka sahibinin diğer argümanlarını da haksız bulmuş ve yukarıda sayılan tüm nedenlerle, “ALEXANDER WANG” markasının kötü niyetle tescil ettirilmiş sonucuna ulaşmış ve aynı tespit doğrultusunda OHIM İptal Birimi’nce verilen hükümsüzlük kararını onamıştır.

Kötü niyetli başvuru hususunun OHIM ve Avrupa Birliği yargısı tarafından ne şekilde değerlendirildiğini daha iyi anlamamıza sağlayan çeşitli kararları IPR Gezgini’nde önceden yayınlamıştık. Ocak 2016 dönemine ait oldukça yeni “ALEXANDER WANG” kararı, marka sahibe ait diğer markaların kötü niyet tespitine karine teşkil edebileceği noktasında önemli tespitler içermekte ve OHIM değerlendirmesini açık biçimde önümüze koymaktadır. Karardan açıkça görülmektedir ki, OHIM kendi sicilinde değil, başka sicillerde (inceleme konusu kararda Çin Marka Ofisi) markaları dahi kötü niyetin tespitinde dikkate alabilmekte ve bu markaların varlığının kötü niyete karine teşkil edebileceğini kabul etmektedir.

Ülkemizde yabancılara ait markaları tescil ettirerek, bundan ticari kazanç sağlama pratiği maalesef oldukça yaygındır ve daha da üzücüsü, bu pratiği ticari zeka, ticari özgürlük veya girişimci ruh olarak adlandırarak meşrulaştıran sürreal bir zihin yapısı da mevcuttur. Bu konu tartışılırken OHIM argümanı da sıklıkla öne sürülmekte ve OHIM’in kötü niyetli başvuru konusunu Türk yargısı veya TPE inceleme kılavuzu ilkeleri nispetinde “katı” şekilde yorumlamadığı ve “bırakınız yapsınlar bırakınız geçsinler” tarzı bir yaklaşıma sahip olduğu iddia edilmektedir. Bununla birlikte bu yazıda aktardığımız “ALEXANDER WANG” kararı ve karar içerisinde atıfta bulunulan diğer kararlar, OHIM yaklaşımının “bırakınız yapsınlar bırakınız geçsinler” düzeyinde olmadığını, tersine Çin Marka Ofisi sicilini dahi dikkate alabilecek derecede “katı” olduğunu veya en azından bu yöne doğru evrildiğini göstermektedir.

OHIM Temyiz Kurulu’nun “ALEXANDER WANG” kararını aktardığım bu yazıyla, ülkemizde sürdürülen kötü niyetli marka tescil başvurularının değerlendirilmesi tartışmalarına ufak bir katkı yaptığımı umuyorum.

Önder Erol Ünsal

Ocak 2016

unsalonderol@gmail.com      

 

 

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Kötü Niyetle Yapılan Marka Tescil Başvuruları

Bir Ortağın, Şirketten Habersiz Kendi Adına Marka Tescili Başvurusu Yapması “Kötü Niyet” Olarak Değerlendirilmiştir. Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin, “Bol Aktörlü” Bir Hükümsüzlük Davasına İlişkin 16 Haziran 2015 Tarihli Kararı, (T-306/13)

Sınai haklar alanında çalışan meslektaşlarımın da çok iyi bildiği üzere, şirket ortakları arasında ticari başarı elde etmiş marka konusunda ihtilaf sıklıkla yaşanmaktadır. Ortaklardan biri markayı ilk kullananın kendisi olduğunu iddia ederken, diğer ortak da markanın kendi adına tescilinden dolayı hak sahibi olduğunu iddia eder. Bu yazı konusu kararda, Mahkeme dava konusu markayı şirketten “habersiz” şekilde kendi adına tescil eden ve aynı zamanda şirket müdürü olan ortağın hareketini “hileli” olarak nitelendirmiştir. Bu ortağın başvurunun yapıldığı sırada kötü niyetli olduğunun kabulü ile markanın hükümsüzlüğüne karar vermiştir. Bu yargılamadaki kötü niyet tespiti yapılırken birçok unsur bir arada değerlendirilerek sonuca varılmıştır.

Kararın orijinal metnine okuyucularımız http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=165052&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=52140 linkinden ulaşabilirler.

Olayın tarihçesi ve aktörleri aşağıdaki gibidir:

  • İrlanda merkezli LLR-G5 Ltd, 24 Eylül 1999 tarihinde organik G5 silikon üretmek üzere kurulmuştur. Şirket hisselerinin yarısı Bay R’ye diğer yarısı Bay V’ye aittir.
  • 2 Eylül 2003 tarihinde Bay I

resim_llrg5

kelime markasının topluluk markası olarak tescili için OHIM’e başvurmuştur.

  • Başvurunun içerdiği mallar ve hizmetler Nice Sınıflandırması’nın 5. sınıfında yer alan “insan ve hayvan sağlığı için ilaçlar; diyabetik ilaçlar, ürünler, alerji ürünleri, vitaminler”; 32. sınıfında yer alan “alkolsüz içecekler”; 44. sınıfında yer alan “sağlık ve veterinerlik hizmetleri”dir.
  • 24 Şubat 2004 tarihinde Bay R şirket içindeki müdürlük görevinden istifa etmiş ancak Ekim 2006 tarihine kadar LLR-G5 şirketinde ortak olarak kalmaya devam etmiştir.
  • 7 Nisan 2004 tarihinde Bay I başvurunun Bay R’ye devri için başvurmuştur. Başvuru sahibi değişikliği 10 Mayıs 2004 tarihinde sicile kaydedilmiştir.
  • Başvuru, 4 Ekim 2004 tarihinde ilan edilmiştir.
  • 21 Aralık 2004 tarihinde Bay R ve LLR-G5 şirketi bir anlaşma imzalamıştır. Bu anlaşmaya göre Bay R, LLR-G5 şirketine G5 ürününü üretmesi, satması ve LLRG5 markasını kullanması için inhisari lisans vermiştir.
  • Başvuruya itiraz olmadığından 27 Nisan 2005 tarihinde tescil edilmiştir.
  • 28 Eylül 2005 tarihinde LLR-G5 şirketi, İspanya merkezi Silicium España (“Silicium”) şirketine bir ihtarname göndererek, Bay R ve LLR-G5 şirketi arasında 21 Aralık 2004 tarihli LLR-G5 şirketi lehine tesis edilen inhisari lisans hatırlatılmıştır.
  • Bay R 7 Haziran 2007 tarihinde ölmüştür.
  • 11 Mart 2008 tarihinde LLR-G5, OHIM’e Bay R ile arasında imzalanan anlaşmayı göndererek LLRG5 topluluk markasının adına devrini talep etmiştir. OHIM 16 Ocak 2009 tarihli kararı ile söz konusu anlaşmada, Bay R’nin markayı LLR-G5 şirketine devri kararlaştırılmadığından bu talebi reddetmiştir. Karar temyiz edilmediğinden kesinleşmiştir.
  • 9 Şubat 2010 tarihinde LLR-G5 şirketi, LLRG5 topluluk markasının hükümsüzlüğü için OHIM’e başvurmuştur. Gerekçe olarak Tüzüğün 52/1 (b) maddesi gösterilmiş ve tescilin kötü niyetli yapıldığı iddia edilmiştir.
  • 2 Temmuz 2010 tarihinde Bay R’nin mirasçısı Bay C markanın kendi adına devri için talepte bulunmuştur. Talep kabul edilmiş ve marka Bay C adına 14 Temmuz 2010 tarihinde tescil edilmiştir.
  • 21 Şubat 2011 tarihinde Bay C markayı Silicum’a devretmiştir. Devir 25 Şubat 2011 tarihinde sicile kaydedilmiştir.
  • 20 Aralık 2011 tarihinde OHIM İtiraz Bölümü, LLR-G5 şirketinin Bay R’nin LLRG5 markasının tescili konusunda Bay I’yı yanlış bilgilendirdiğinden dolayı kötüniyetli olduğu gerekçesi ile yaptığı hükümsüzlük başvurusunu, iddia ispatlanamadığından reddetmiştir.
  • 17 Şubat 2012 tarihinde LLR-G5 şirketi red kararı üzerine OHIM Temyiz Kurulu’na başvurmuştur.
  • OHIM Temyiz Kurulu 7 Mart 2013 tarihli kararı ile İtiraz Bölümü’nün kararını iptal ederek, LLRG5 markasının hükümsüzlüğüne karar vermiştir. Temyiz Kurulu Bay R’nin başvuruyu dosyalarken kötü niyetli olduğunu tespit etmiştir.
  • Silicum bu karar üzerine 5 Haziran 2013 tarihinde Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nde dava açmıştır.

Davacı Silicum’un Bay R’nin kötü niyetli davrandığı şeklindeki OHIM tespitinin yerinde olmadığı iddiası karşılığında Mahkeme öncelikle şu tespitte bulunmuştur: Bilindiği üzere topluluk marka sistemi, Tüzüğün 8/2. maddesine göre “önceki tarihli başvuru” prensibi üzerindedir. Buna göre bir marka ancak önceki tarihli başka bir başvuru/marka mevcut olmadığı sürece tescil edilebilir. Ancak bu prensip, Tüzüğün 52/1 (b) maddesi düzenlemesi ile kısıtlanmıştır. Yani bir başvuru kötü niyetle yapılmışsa, o tescilin hükümsüzlüğüne karar verilebilmektedir. Bu nedenle hükümsüzlük talebinde bulunan kişinin, başvuru sırasında kötü niyetli davranıldığı iddiasını ispatlaması gerekmektedir. AB mevzuatında Tüzüğün 52/1 (b) maddesinde yer alan kötü niyet iddiasının ne şekilde ve hangi içerikte ispatlanacağı açıklanmamıştır, düzenlenmemiştir.[1]  Buna rağmen Mahkeme bu konuda hangi hususların dikkate alınacağını birçok kararında göstermiştir.

Mahkeme’ye göre kötü niyetinde tespitinde başvurunun yapıldığı sıradaki somut olaya ilişkin tüm faktörler dikkate alınarak; 1) Başvurucunun başvurunun yapıldığı sırada markanın aynı veya benzerinin en az bir üye devlette bir başkası tarafından kullanıldığını bilmesi veya bilmesi gerektiği, 2) Başvurucunun, önceki markanın kullanmasını engellemeye yönelik niyeti, 3) Başvurusu yapılan ve diğer kişi tarafından önceden kullanılan markanın tanınmışlık ve ayırt edicilik düzeyi konularında yapılacak araştırmaya göre değerlendirme yapılmalıdır. (Not: Bu hususların ve referans olarak gösterilen Lindt Goldhase kararı, sitemizde daha önce yazı konusu yapılmıştır. Bu yazıya http://iprgezgini.org/2015/05/25/meshur-paskalya-tavsani-karari-adalet-divani-lindt-goldhase-tescilindeki-kotu-niyet-iddiasini-tartisiyor-c-52907/ linkinden ulaşabilirsiniz.)

Daha önceki verilen kararlara göre Mahkeme’nin kötü niyetin tespiti konusundaki değerlendirmesi, sadece yukarıda belirtilen unsurlarla sınırlı değildir. Bu unsurlara ek olarak, somut olayın bir bütün olarak ele alınması gerekmektedir. Buna göre Tüzüğün 52/1 (b) maddesine göre yapılacak bütünsel değerlendirmede, markanın kökeni, kullanımı, başvurunun altında yatan ticari niyet/mantık ve olayların tarihsel akışının da aynı zamanda dikkate alınması gerekmektedir.[2]

Somut olayda OHIM, Bay R’nin başvuruyu yaparken kötü niyetli davrandığı tespitini, LLR-G5 şirketinin sunduğu belgelere dayandırmıştır. Bu belgelerden anlaşıldığına göre Bay R şirket müdürü olmasına rağmen şirketi bilgilendirmeden ve şirkete danışmadan, şirketin ticaret unvanının çekirdek unsurunu kendi adına tescil ettirmiştir. Bay R bilerek şahsi menfaatini şirket menfaatinin üzerinde tutmuştur ve şirketin bu markayı kullanarak ticaret yapmasını engelleyerek şirkete ciddi suretle zarar verebileceğini bilmektedir.

Diğer yandan OHIM’e göre sunulan belgeler, LLRG5 markasının Fransa ya da başka bir yerde Bay R’ye ait olduğunu göstermemekte, Bay R tarafından kullanılan tek markanın LLRG5 değil G5 olduğunu göstermektedir. Ek olarak, OHIM’e göre ne taraflar arasında anlaşma ne de ihtarname LLGR5 markasının Bay R’ye ait olduğu ispatlayabilmektedir. Son olarak Bay R’nin neden markayı kendi adına Eylül 2003’de tescil ettiği konusunda açıklama yapılamamaktadır.

Davacı Silicum şirketine göre ise Bay R’nin LLRG5 markasını tescil ettirmesinin altında yasal bir menfaat yatmaktadır. Yine Davacı’ya göre OHIM kötü niyet tespitinde yeterli ve inandırıcı delile dayanmamaktadır.

Mahkeme Davacı’nın yetersiz delil iddiasını kabul etmemiştir. Zira sunulan belgelerin usulüne uygun alınmış resmi belgeler ve bilgiler olduğunun altını çizmiştir. Bu belgelerin içeriğinden ve yeminli tanık ifadelerinden tereddütsüz olarak, LLRG5 markasının başvurusunun yapıldığı sıradaki olaylar, kişiler ve tarihler anlaşılmaktadır. Ek olarak Bay R’nin LLR-G5 şirketinin 1999 yılından beri LLR-G5 ibaresini ticaret unvanı olarak kullandığını bilmesine rağmen başvuruyu şirketi haberdar etmeksizin kendi adına tescil etmesinin altındaki şahsi menfaatin, dürüstlük kuralına aykırı ve ticari hayatın olağan ticari akışına aykırı olduğunun anlaşıldığı belirtilmiştir. Buna göre sunulan belgelerin bir iddiayı ispatlamak için aranan nitelikleri haiz, somut ve güvenilir olduğuna karar verilmiştir.[3]

Her ne kadar, başvurunun yapıldığı sıradaki “niyet” değerlendirmesi subjektif bir kavram olsa da olayın objektif koşullarının değerlendirilmesi neticesinde bir sonuca ulaşmak mümkündür. Buna göre niyet değerlendirmesi yapılırken başvurucunun, (i)pozisyonu gereği yaptığı somut hareketleri, (ii)söz konusu markanın önceki kullanımına dair bilinç düzeyi, (iii)hükümsüzlük talep edenle sözleşmesel, sözleşme öncesi ve sonrası ilişkisi, (iv)karşılıklı hak ve yükümlülükler, (v)şirket içindeki mevcut veya önceki görevi gereği sadakat ve dürüstlük yükümlülüğü ve (vi)marka konusunda çatışan menfaat tablosu gibi tüm somut koşullar dikkate alınır.

Mahkeme her ne kadar Bay R’nin şirket müdürlüğü görevinden istifa etmesi ve başvuruyu neden kendi adına tescil ettirmesi konusunda detayların eksik olduğunu belirtse de, tüm belgelerden şirketin 20 Eylül 1999 tarihinde Bay R ve Bay V tarafından kurulduğu ve şirketin kuruluşunda bu iki ortak müdürün ticaret unvanında, o tarihten bu yana LLR-G5 ibaresini kullandıklarını açıkça tespit etmiştir. Yine her ne kadar taraflar arasında o tarihteki ortak niyetin ne olduğunu kesin şekilde ortaya koymak mümkün değilse de, dosyadan Bay R’nin LLRG5 ibaresi üzerinde hakkını saklı tuttuğuna dair sonuç çıkarmak da mümkün değildir. Davacı, Bay R’nin marka üzerinde münhasır hak sahibi olduğu konusundaki iddiasının temeline dair dayanak bir belge sunamamıştır. OHIM de bu iddiaya karşılık, Bay R’nin başvurunun yapıldığı sırada LLRG5 markasını ne kullandığını ne de kullanmaya niyeti olduğunu ispatlayabildiğini; bu nedenle de başvuru yapıldığı sırada Bay R’nin münhasır hak sahibi olduğu sonucuna varılamayacağını belirtmiştir.

Bu nedenle Mahkeme başvuru yapıldığı sırada Bay R’nin marka üzerinde münhasır hak sahibi olduğu iddiasının ispatlanamadığına karar vermiştir. Bu konuda sunulan belgelerin en fazla Bay R’nin Fransa’da “G5” veya “Silanol” markası üzerinde hak sahipliğini gösterdiğini belirtmiştir.

Kaldı ki Bay R, LLR-G5 şirketi içindeki rolü gereği “şirketin işlerinde” 1999-2003 tarihleri arasında dava konusu markayı kullanmıştır. Bu nedenle Bay R’nin, şirket ticaret unvanı ve ürünlerin markası olarak dava konusu markayı kullandığı kabul edilmelidir. Bu nedenlerle tüm süreç boyunca Bay R’nin dava konusu marka üzerinde şahsi olarak münhasır hak sahibi olduğu iddia edilemez. Bu sonucun aksi, dosyaya sunulan ve Davacı tarafından Bay R’nin hak sahibi olduğuna ve LLR-G5 şirketine inhisari lisans tanıdığı iddiasına dayanak olarak gösterilen anlaşma ve ihtarnamelerden de çıkarılamaz. Keza, dosyaya sunulan diğer tüm deliller ve olayların kronolojisi ışığında, Davacının iddia ettiği sonuca varılamaz. Bahse konu anlaşma Bay R’nin şirketten ayrılması sırasında iki ortağın bölünen ticari menfaatlerini, rekabet yasağını ve ilişkilerini düzenlemek üzere akdedilmiştir.

Sonuç olarak Mahkeme, tüm bu tespitlere dayanarak Bay R’nin ayrıldığı şirket içindeki pozisyonu gereği şirket menfaatlerini korumakla yükümlülüğü, kendisi adına yapılacak bir tescilin şirkete zarar vereceğini bilmesi, tescil konusunda şirketi bilgilendirmemesini “hileli davranış” olarak nitelemiş ve OHIM kararındaki gibi Bay R’nin markanın başvurusunun yapıldığı sırada kötü niyetli olduğuna karar vermiştir. Dolayısıyla davayı red ederek, OHIM’in kötü niyetli yapıldığından markanın hükümsüzlüğüne ilişkin kararını yerinde bulmuştur.

Yazının girişinde de belirtildiği üzere ülkemizde de ortaklar arası marka ihtilafı sıklıkla görülmekte ve bu konuda yargılama kapsamında tarafların sundukları deliller ışığında kötü niyet tespitine varılabilmekte ve akabinde de hükümsüzlük/iptal kararı verilebilmektedir. Ancak kötü niyetin tespitine rağmen, markanın tescilli olduğu dönemde kötü niyetli tescil sahibinin marka hakkına dayanarak yaptığı girişimler haksız olarak nitelendirilmemekte, tazminat konusu olmamaktır. Bu durum gerçek hak sahibi açısından ciddi sıkıntılar yaratmaktadır. Oysaki kötü niyetin hiçbir hukuk düzeninde himaye göremeyeceğine ilişkin evrensel hukuk kuralı karşısında, kötü niyetle yapılmış haksız tescil kullanılarak verilen zararlardan kötü niyetli tescil sahibinin muaf tutulması, kanımca bu kural ile tezat bir fikri ve sınai haklar uygulaması olarak ortaya çıkarmaktadır.

Gülcan Tutkun Berk

Temmuz, 2015

gulcan@gulcantutkun.av.tr

 

Dipnotlar:

[1] 26 Şubat 2015 tarihli Pangyrus v OHIM — RSVP Design (COLOURBLIND) kararı, T‑257/11

[2] 14 Şubat 2012 tarihli Peeters Landbouwmachines v OHIM — Fors MW (BIGAB) kararı, T‑33/11)

[3] 16 Kasım 2011 tarihli Buffalo Milke Automotive Polishing Products v OHIM — Werner & Mertz (BUFFALO MILKE Automotive Polishing Products) kararı,T‑308/06

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Kötü Niyetle Yapılan Marka Tescil Başvuruları, Marka Nispi Ret Nedenleri

Meşhur “Paskalya Tavşanı” Kararı – Adalet Divanı “Lindt Goldhase” Tescilindeki Kötü Niyet İddiasını Tartışıyor (C-529/07)

badfaith

Bu hafta okuyucularımızla Adalet Divanı’nın “kötü niyet” kavramına bakış açısını paylaşmak istedik. Bu konuda yaptığımız araştırmada sıklıkla aşağıdaki karara atıf yapıldığını gördük. Bu karar, daha doğrusu görüş, Avusturya Mahkemeleri önündeki Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG ve Franz Hauswirth GmbH firmaları arasında 2004 yılında başlayan “Goldhase” davası kapsamında, Avusturya Temyiz Mahkemesi’nin talebiyle oluşturulmuştur.

Avusturya Temyiz Mahkemesi 2 Kasım 2007 tarihinde verdiği ara karar ile Adalet Divanı’ndan o zaman yürürlükte bulunan 40/94 sayılı Tüzüğün 51/1 (b) maddesinde düzenlenen kötü niyet kavramının yorumu için görüş istemiştir. Divan 11 Haziran 2009 tarihinde bu yazı konusu görüşünü içeren kararı vermiştir. Kararın orijinal metnine http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130de82a924c22530499d93e78b4cb43d23b4.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4ObxqOe0?text=&docid=74488&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=170618 bağlantısından ulaşabilirsiniz.

Özetle; İsviçre’de faaliyet Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (‘Lindt & Sprüngli’), Avusturya’da faaliyet gösteren Franz Hauswirth GmbH (‘Franz Hauswirth’) şirketine karşı, kendi adına topluluk markası “Lindt Goldhase” olarak tescilli üç boyutlu çikolata tavşana çok benzer şekilde ürünü, Avrupa Birliği içinde ürettiği/pazarladığı ve bu durumun karıştırılma ihtimali doğurduğunu iddia ederek, bu kullanımın önlenmesi için Avusturya’da dava açmıştır. Dava konusu markalar aşağıdaki gibidir:

tavşan1   tavşan2

Franz Hauswirth, dosya kapsamında yaptığı savunmada, Lindt&Sprüngli’nin başvuruyu yaptığı sırada kötü niyetli olduğunu, bu nedenle o tarihte yürürlükte olan 40/94 sayılı Tüzüğün 51/1(b) maddesi uyarınca (13 Nisan 2009 tarihinde yürürlüğe giren 207/2009 sayılı Tüzüğün 52/1 (b) maddesidir) marka hükümsüzlüğüne karar verilmesi gerektiğini iddia etmiştir.

O tarihte yürürlükte olan 40/94 sayılı Tüzüğün 51/1 (b) maddesi (207/2009 sayılı Tüzük 52/1 (b) maddesi) markanın hükümsüzlüğü için mutlak nedenler başlığı taşımakta olup lâfzı şu şekildedir:

‘A Community trade mark shall be declared invalid on application to the Office or on the basis of a counterclaim in infringement proceedings,

(b) where the applicant was acting in bad faith when he filed the application for the trade mark.’[1]

Paralel şekilde Avusturya Marka Koruma Kanunu’nun (Markenschutzgesetz, BGBl. 260/1970) 34/1. maddesi de şu şekildedir:

‘Any person can apply for a trade mark to be cancelled if the applicant was acting in bad faith at the time of application.’[2]

Dava konusu çikolata tavşanlar, halk arasında bilinen adıyla “Paskalya Tavşanları” 1930 yılından beri çeşitli boy ve renklerde piyasada bulunmaktadır. Bu çikolata tavşanların şekli, elle üretildiği zamanlarda birbirinden oldukça farklı olmasına rağmen üretimde ve paketlemedeki otomasyonun başlaması ile birlikte tavşanlar birbirine benzemeye başlamıştır.

Lindt & Sprüngli 1950’den beri dava konusu çikolata tavşanı, tescilli üç boyutlu markasında olduğu gibi üretmektedir. 1994’den bu yana bu ürün Lindt & Sprüngli tarafından Avusturya’da satılmaktadır. Lindt & Sprüngli, 2000 yılında üç boyutlu altın tavşan figüründen oluşan:

tavşan1

markasını “Lindt GOLDHASE” adıyla tescil ettirerek koruma altına almıştır. Marka çikolata ve çikolata ürünleri için Nice Sınıflandırması’nın 30. sınıfında tescil edilmiştir.

Franz Hauswirth ise dava konusu olan:

tavşan2

çikolata tavşanını 1962 yılından beri satışa sunmaktadır.

Üç boyutlu markasının tescilinden önce Lindt & Sprüngli, benzer ürünü üreten üreticiler için ulusal haksız rekabet ve sınai haklar mevzuatına göre gerekli yasal işlemleri yapmıştır. Tescilden sonra da benzer olduğu tespit edilen ürünler için karıştırılma ihtimali iddiası ile yine yasal işlemlere devam etmiştir ki bu davalardan biri de Avusturya’da Franz Hauswirth’e karşı açılmış olan davadır.

Bu davada Avusturya Temyiz Mahkemesi, davalı Franz Hauswirth’in, tescil sırasında Lindt & Sprüngli’nin kötü niyetli olduğundan karşı dava konusu “Lindt Goldhase” markasının 40/94 sayılı Tüzüğün 51/1 (b) maddesine göre hükümsüzlüğüne karar verilmesi talebi nedeniyle, yargılamaya bekletici sorun yaparak ara vermiş ve dosyayı görüş bildirmesi için Adalet Divanı’na göndermiştir. Avusturya Temyiz Mahkemesi’nin Adalet Divanı’ndan kendisine kılavuzluk ederek görüş bildirmesini beklediği sorular şunlardır:

  1. Şayet bir topluluk markası başvurucusu başvuru sırasında, rakibin en az bir üye ülkede kendi markası ile karıştırılmaya müsait aynı veya benzer işareti aynı veya benzer mallar veya hizmetler için kullandığını biliyorsa ve sözkonusu tescil başvurusunu rakibin bu işareti kullanmasını engellemek yapıyorsa, bu durum 40/94 sayılı Tüzüğün 51/1 (b) maddesi anlamında başvurucunun kötü niyeti olarak değerlendirilebilir mi?
  2. Şayet yukarıdaki sorunun cevabı “olumsuz” ise: başvurucunun başvuruyu yaptığı sırada aynı veya benzer mallar veya hizmetler için başvuru konusu marka ile karıştırılmaya müsait aynı veya benzer işaret üzerinde rakibin “kazanılmış hak/valuable right/wertwollen Besitzstand” sahibi olduğunu biliyorsa veya bilmesi gerekiyorsa ve rakibin sözkonusu işareti kullanmasını engellemek için başvuruyu yapmışsa, bu durum ilgili madde anlamında kötü niyet teşkil eder mi?
  3. Birinci veya ikinci sorunun cevabı “olumlu” ise: başvurucunun markası halk arasında tanınmışsa ve bu nedenle zaten haksız rekabet hükümlerine göre hâlihazırda koruma altındaysa, bu durum kötü niyeti bertaraf eder mi?

Lindt & Sprüngli sözkonusu iddia karşısında, piyasadaki rakiplerden haberdar olma ve onların piyasaya girişlerini engellemeye çalışmanın Tüzüğün ilgili maddesi anlamında kötü niyet oluşturmayacağını dile getirmiştir. Ona göre bu durum en fazla “dürüstlüğe veya iş ahlakına aykırı bir davranış” olarak değerlendirebilir ki bu davada da böyle davrandığı zaten ispatlanamamıştır. Kaldı ki; dava konusu üç boyutlu marka, tescilden önce sektörde tanınmış ve ayırt ediciliğe sahip bir marka olup, bu nedenle birçok üye devlette ya haksız rekabet ya da marka mevzuatına göre koruma altındaydı. Ayrıca bu marka tescilden önce de çok uzun süre bir marka olarak kullanılmış ve büyük reklam yatırımları neticesinde tanınmışlık kazanmıştır. Sonuç olarak, dava konusu işaret, zaten bir “ticari bir değer” olarak taklitlerine karşı koruma altındaydı.

Diğer yandan, Lindt& Sprüngli’ye göre şayet OHIM tescilden sonra kullanılmayan bir işareti marka olarak tescil ettiyse, üçüncü kişiler tescilden itibaren 5 yıl bitmeden önce, başvurucunun Tüzüğün 51/1 (b) maddesi anlamında başvuru sırasında kötü niyetli olduğunu ileri sürerek sözkonusu tescilin hükümsüzlüğünü talep edebilirler.

Franz Hauswirth’e göre ise Tüzüğün 51/1 (b) maddesi, bir markanın hükümsüzlüğü için mutlak veya nisbi red sebeplerin olmadığı veya ileri sürülemediği haller için öngörülmüş durumlar için bir yaptırım sağlamaktadır. Franz Hauswirth’e göre başvurucunun aynı veya benzer mallar veya hizmetler için, rakibinin en az bir üye devlette kazanılmış hak sahibi olduğunu bildiği bir işaret ile aynı veya benzer bir marka için, sırf rakibini o işareti kullanmaktan men etmek amacıyla topluluk markası başvurusu yapması bir kötü niyettir. Bu anlamda, Lindt & Sprüngli’nin dava konusu topluluk markasını tescil ettirmesinin arkasında da tüm rakiplerini engelleme niyeti yatmaktadır. Franz Hauswirth’e göre, 1960 yılından beri piyasada olması ve 1997 yılından beri de dava konusu çikolata tavşan şeklini kullanması suretiyle elde ettiği kazanılmış hakkı, Lindt & Sprüngli’nin dava konusu kötü niyetli tescili nedeniyle tehdit edilmemelidir.

Franz Hauswirth ayrıca Tüzüğün 51/1 (b) maddesi lafzından, tescilden önce tanınmış olan markanın tescili halinde kötü niyetin bertaraf olacağına ilişkin bir sonucun çıkarılamayacağını, bu nedenle mevcut davada da dava konusu üç boyutlu markanın tescil öncesi kazandığı tanınmışlığından bahisle başvurucunun kötü niyetli olmadığı sonucuna ulaşılamayacağını belirtmiştir.

Divan, kendisinden görüş sorulan sorularla ilgili yaptığı incelemede şu tespitlerde bulunmuştur:

  • Tüzüğün 51/1 (b) maddesinde düzenlenen kötü niyet mutlak bir hükümsüzlük nedenidir. Bu neden ya OHIM nezdinde ya da bir ihlal davasında karşı dava olarak ileri sürülebilir.
  • Bu maddede ifade edilen kötü niyetin mevcudiyetinin aranacağı zaman; açıkça başvuru sırasındaki zamandır. Başvurucunun başvuru sırasındaki kötü niyeti sorgulanmalıdır.
  • Mevcut davada, başvurucunun başvuruyu dosyaladığı sırada pek çok üretici, aynı veya benzer mallar için başvuru konusu işaret ile karıştırılmaya müsait aynı veya bezer işareti piyasada kullandığı anlaşılmaktadır.
  • Görüş istenilen sorularda yer alan, başvurucunun aynı veya benzer mallar için başvuru konusu işaret ile karıştırılmaya müsait aynı veya benzer işaretlerin sektörde varlığını “bilmesi gerekmesi” ifadesi; ilgili piyasaya ilişkin bir “genel bilgi karinesini” işaret etmekte olup, bu karine markanın kullanılma süresi ile bağlantılıdır. Bir markanın kullanılma süresi ne kadar uzunsa, başvurucunun başvuru sırasında sektörle ilgili o kadar çok genel bilgiye sahip olduğu varsayılmaktadır.
  • Başvurucunun başvuruyu yaptığı sırada, üçüncü bir kişinin en az bir üye devlette başvuru konusu işaret ile karıştırılmaya müsait aynı ve benzer bir işareti kullandığını bilmesi veya bilmesi gerekmesi olgusu, tek başına başvurucunun kötü niyetli davrandığı sonucuna varılması için yeterli değildir.
  • Kötü niyetin varlığının tespiti için başvurucunun başvuru sırasındaki niyetine dikkat edilmelidir.
  • Başvurucunun o zamanki niyeti ise tamamen subjektif bir unsur olup, her somut olayın objektif şartları dâhilinde tespit edilmelidir.
  • Başvurucunun üçüncü kişileri sektörden uzaklaştırmak niyetiyle tescil başvurusu yapması, belli koşullarda kötü niyet unsurudur. Şayet bir olayda başvurucunun topluluk markası olarak tescilinden sonra o markayı kullanma niyeti olmadığı açıkça anlaşılıyorsa, o başvurucunun tek amacı üçüncü kişileri sektöre girmekten alıkoymaktır. Bu durumda da bir marka kendisinden beklenen ana işlevi, yani tüketicilere mal ve hizmetlerin hangi işletmece sunulduğu veya karıştırılmadan mal ve hizmeti birbirinden ayırt etme işlevi yerine getirmemektedir.
  • Benzer şekilde, üçüncü bir kişinin başvurusu yapılan işaret ile karıştırılma ihtimali olan aynı veya benzer bir işareti uzun süredir kullanması ve bu nedenle yasal korumadan yararlanması hali de, başvurucunun kötü niyetinin tespitinde ilgili unsurlardan biridir. Zira bu durumda başvurucunun tek amacı; topluluk markasına bahşedilen haklardan yararlanma avantajına sahip olarak, aynı ve benzer işareti kendisi için ayırt edici hale getirmiş ve yasal koruma kazanmış rakibe karşı haksız rekabet yaratmaktır.
  • Ancak, sektördeki pek çok üreticinin başvuru konusu işaret ile karıştırılmaya müsait aynı ve benzer işareti kullanarak üretim yaptığı hallerde de, başvurucunun tescil ile yasal korunma aradığı amacı da gözardı edilmemelidir.
  • Mevcut olayda da başvurucu başvuru yaptığı sırada, piyasaya yeni giriş yapan üçüncü kişilerin, başvurucunun işaretini taklit ederek avantaj sağladıklarını bildiğinden, bu kullanımları engellemek için sözkonusu işareti koruma altına almaya niyetlenmiştir.
  • Başvurucunun kötü niyetinin tespitinde dava konusu yapılan işaretin şekli de dikkate alınmalıdır. Somut olayda dava konusu işaret ve ürünün sunumu bir bütünlük arzetmektedir. Rakiplerin ürünün şekline ilişkin tercihlerinin teknik veya ticari sebeplerle kısıtlı olduğu hallerde başvurucunun kötü niyeti daha kolay tespit edilebilmektedir. Zira tescil ile başvurucu sadece rakiplerini aynı ve benzer işareti kullanmaktan değil aynı zamanda benzer ürünü pazarlamaktan da men edecektir.
  • Başvurucunun kötü niyetinin tespitinde ele alınması gereken bir diğer konu ise topluluk markası olarak başvurusu yapılan markanın, başvuru sırasında sahip olduğu tanınmışlık düzeyidir. Tanınmışlığın düzeyi, başvurucunun markası için daha geniş bir koruma sağlamaya yönelik amacını haklı kılmaktadır.

Tüm bu değerlendirmeler sonucunda Adalet Divanı, Avusturya Temyiz Mahkemesi’ne bildirdiği görüşte Tüzüğün 51/1 (b) maddesi anlamında başvurucunun kötü niyetinin tespiti için 3 noktayı ele almasını işaret etmiştir. Bunlar:

  1. Başvurucunun en az bir üye devlette, üçüncü bir kişinin başvuru konusu işaret ile aynı veya benzer işareti kullandığını bildiği veya bilmedi gerektiği hususu;
  2. Başvurucunun niyeti;
  3. Başvurucunun işareti ile üçüncü kişinin işaretinin sahip olduğu yasal korumanın derecesi

Divan’ın işaret ettiği hususlar yönünden yapılan uzun yargılama sonucunda, 2012 yılında Avusturya Temyiz Mahkemesi Lindt & Sprüngli lehine karar vererek, Franz Hauswirth’in tavşanının bu haliyle kullanılmasını yasaklamıştır.

Ülkemizdeki duruma gelince; 556 sayılı KHK kötü niyet 207/2009 sayılı Tüzük’te olduğu gibi bağımsız bir hükümsüzlük nedeni olarak sayılmamıştır. Dolayısıyla kötü niyet tek başına hükümsüzlük nedeni olarak ileri sürülememekte, maddede sayılan hükümsüzlük nedenlerine eşlik etmekte; varlığının tespiti halinde de hükümsüzlük davası açma süresine etki etmektedir. Yargı kararlarına baktığımızda kötü niyet kavramı daha çok Medeni Kanun 2. maddesi kapsamındaki genel dürüstlük ve doğruluk esasları üzerinden değerlendirilmektedir. Ancak, marka hukuku anlamındaki kötü niyetin daha özel ve somut olarak sınırlarının belirlenmesine ihtiyaç olduğu da açıktır.

Esasen KHK’da kötü niyetin başlı başına bir hükümsüzlük nedeni olarak sayılması ve sadece bu sebepten hükümsüzlük davası açma hakkının tanınması KHK’nın bütünlüğü açısından da yerinde olurdu. Zira KHK’nın 35/1 maddesinde “Tescil başvurusu yapılmış markanın 7 nci ve 8 inci madde hükümlerine göre tescil edilmemesi gerektiğine ilişkin itirazlar ile başvurunun kötü niyetle yapıldığına ilişkin itirazlar ilgili kişiler tarafından marka başvurusunun yayınından itibaren üç ay içerisinde yapılır” denilmek suretiyle kötü niyet ayrı bir “itiraz nedeni” olarak açıkça gösterilmiştir. Dolayısıyla marka tescil başvurusunun kötü niyetle gerçekleştiği itirazı üzerine TPE bu itirazı inceleyip, karara bağlayacaktır. TPE’deki tescil aşamasında kötü niyet iddiasıyla başvurunun reddinin mümkün olmadığı haller için, her ne kadar TPE kararlarına karşı iptal davası açmak mümkün ise de, itiraz nedeni olarak bağımsız düzenlenen kötü niyetin, tek başına bir hükümsüzlük nedeni olarak düzenlenmemiş olmasının yine de bir eksilik olduğu söylenebilir kanaatindeyim.

Gülcan Tutkun Berk

Mayıs 2015

gulcan@gulcantutkun.av.tr

 

Dipnotlar:

[1] “OHIM’e yapılacak bir başvuru ya da bir ihlal davasında açılacak karşı dava kapsamında, başvurucunun başvuruyu dosyaladığı sırada kötü niyetli davrandığı tespit edilirse, o topluluk markasının hükümsüzlüğüne karar verilebilir”

[2] “Başvurunun yapıldığı sırada başvurucunun kötü niyetli davrandığı iddiasında olan kimse, o markanın hükümsüzlüğünü talep edebilir.”

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Kötü Niyetle Yapılan Marka Tescil Başvuruları, Marka Mutlak Ret Nedenleri, Marka Nispi Ret Nedenleri

Kötü Niyetle Yapılan Marka Başvuruları Hakkında Avrupa Birliği Adalet Divanı Kararlarında Yer Alan Temel İlkeler

kötüniyetiçin

 

2008/95 sayılı Topluluk Marka Direktifi madde 3(2)(d) “Her üye ülke, bir marka başvurusunun, başvuru sahibi tarafından kötü niyetle yapılması halinde tescil edilmeyeceği, tescil edilmişse hükümsüz kılınabileceği koşulunu koyabilir.” hükmünü içermektedir. Aynı Direktif madde 4(4)(g) kapsamında ise “Başvuru tarihinde, yurtdışında kullanıma konu olan ve kullanımı halen devam eden önceki bir markayla karıştırılabilecek markaların, başvuru tarihinde başvuru sahibinin kötü niyetle hareket etmesi halinde reddedilebileceği” hükmü yer almaktadır. Hükümlerin her ikisi de, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin mevzuatlarında yer alması gereken zorunlu hükümler olarak düzenlenmemiş ve hükümlere ulusal mevzuatlarda yer verilmesi her üye ülkenin kendi inisiyatifine bırakılmıştır. Bu bağlamda üye ülkelerden bir kısmı ulusal mevzuatlarında kötü niyetli başvuruların reddedileceği yönünde düzenleme yapmışken, bazı üye ülke mevzuatlarında bu yönde düzenlemeye rastlanılmamaktadır. İç Pazarda Uyumlaştırma Ofisi (OHIM) tarafından tescil edilen Topluluk Markalarının (CTM) tabi olduğu rejimi düzenleyen 207/2009 sayılı Topluluk Marka Tüzüğü’nde kötü niyet hususu marka tescil başvurularına ilişkin bir ret gerekçesi olarak düzenlenmemiştir. Buna karşın, tescil edilmiş CTM’lerin hükümsüzlüğünü düzenleyen madde 52(1)(b)’de kötü niyet bir hükümsüzlük gerekçesi olarak yer almaktadır. Topluluk Marka Tüzüğü madde 8(3)’de ayrı bir ret gerekçesi olarak düzenlenmiş vekil veya temsilcinin, marka sahibinin izni olmaksızın markanın kendi adlarına tescil edilmesi için başvuruda bulunması hali ise bu yazı kapsamında değerlendirilmeyecektir.

 

Kötü niyet hususu, Topluluk Marka Direktifi’nde ulusal mevzuatlarda yer verilmesi zorunlu olmayan bir ret hali olarak düzenlenmiş, Topluluk Marka Tüzüğü’nde ise hükümsüzlük gerekçesi olmanın dışında, başvuru ret gerekçesi olarak düzenlenmemiş olmakla birlikte; Direktifin ve Tüzüğün revizyonu amacıyla hazırlanan taslaklarda kötü niyetli markalarla ilgili ret halinin daha kapsamlı biçimde ele alındığı görülmektedir. Taslak Direktif’te, kötü niyetle tescil edilmiş markaların hükümsüz kılınması yönündeki hükmün tüm Birlik üyesi ülkeler bakımından zorunlu bir düzenleme haline getirildiği ve kötü niyetle yapılan başvuruların reddedileceği yönündeki hükmün üye ülkeler bakımından seçimlik bir ret gerekçesi olarak muhafaza edildiği (bkz. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52013PC0162) görülmektedir. Taslak Tüzük’te ise, nispi ret gerekçeleri arasına kötü niyet hükmünün eklendiği (Başvuru tarihinde önceki tarihli markanın gerçek kullanıma konu olması ve başvuru sahibinin kötü niyetli olması halinde Birlik sınırları dışında tescil edilmiş önceki tarihli bir markayla karıştırılabilecek markalar reddedilecektir., bkz. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52013PC0162) tespit edilmiştir. Kabul edilmeleri halinde AB marka mevzuatının ana metinlerini oluşturacak taslak Direktif ve Tüzük’te kötü niyet konusunda daha açık ve uygulama alanını genişletici hükümlerin yer alması, kötü niyetli marka başvuruları konusunun AB bakımından da daha titiz biçimde değerlendirilen bir konu olduğunu göstermektedir.

 

Bu yazıda, kötü niyetle başvurusu yapıldığı iddia edilen markalara ilişkin olarak Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nce verilen kararlarda yer alan temel ilkeler aktarılmaya ve bu yolla kötü niyetli marka başvuruları konusunun AB yargısınca ne şekilde değerlendirildiği açıklanmaya çalışılacaktır.

 

Açıklamalara geçmeden önce kötü niyet kavramının AB Marka Direktifi’nde veya Topluluk Markası Tüzüğü’nde tanımlanmadığı belirtilmelidir. Bu çerçevede kötü niyet kavramının tanımlanması ve açıklanmasında Adalet Divanının kavramı ne şekilde değerlendirdiği önem kazanmaktadır.

 

Adalet Divanının kötü niyet kavramını değerlendirdiği önemli kararlardan birisi 27/06/2013 tarihli C-320/12 sayılı karardır (Karar hakkında yazdığım detaylı bir yazının http://wp.me/p43tJx-2l bağlantısından görülmesi mümkündür.). Adalet Divanı C-320/12 sayılı kararda kötü niyet kavramı ve uygulama biçimi hakkında takip eden açıklamaları yapmıştır:

 

2008/95 sayılı Direktif madde 4(4)(g)’de yer alan kötü niyet kavramı, Avrupa Birliği içerisinde tek tip bir yorum gerektiren, Avrupa Birliği hukukuna ait otonom bir kavramdır. 2008/95 sayılı Marka Direktifinin 4(4)(g) maddesi bağlamında, başvuru sahibinin kötü niyetli başvuru yaptığı sonucuna varılabilmesi için, incelenen vakaya ilişkin olarak, tescil başvurusunun yapıldığı tarihteki ilgili tüm faktörlerin değerlendirmeye alınması gerekmektedir. Başvuru sahibinin, başvurusu yapılan markayla karıştırılması olası bir markanın yurtdışında üçüncü bir kişi tarafından kullanıldığını bildiği veya bilmesi gerekliliği hususu, tek başına, başvuru sahibinin ilgili hüküm kapsamında, kötü niyetle hareket ettiği sonucuna varılması için yeterli değildir. 2008/95 sayılı Marka Direktifinin 4(4)(g) maddesi, üye ülkelerin, yabancı markalara bu hükümle oluşturulan sistemden farklı olarak, başvuru sahibinin yabancı markayı bildiği veya bilmesi gerektiği esasına dayalı olarak, özel bir koruma sistemi oluşturmasına izin verilmediği, anlamına gelecek biçimde yorumlanmalıdır.

 

Adalet Divanı C-320/12 sayılı kararında belirtilen “kötü niyetin tespiti için tescil başvurusunun yapıldığı tarihteki ilgili tüm faktörlerin dikkate alınması gerektiği” yönündeki değerlendirme, daha kapsamlı biçimde Adalet Divanının C-529/07 sayılı kararında irdelenmiştir.

 

Adalet Divanının konu hakkındaki en kapsamlı ve ünlü kararı olan 11/06/2009 tarihli C-529/07 sayılı karar, kötü niyetin tespiti için dikkate alınacak başlıca bileşenleri sıralamaktadır.

 

Kararın 35.-53. paragraflarında yer alan önemli değerlendirmeler aşağıda sıralanmıştır:

 

Adalet Divanı’na göre, kötü niyetin tespitinde, başvuru sahibinin, markanın tescil edilmesi için başvuruyu yaptığı tarihteki niyeti dikkate alınmalıdır.

 

Başvuru sahibinin, başvuruya konu işaretle aynı veya benzer bir işaretin, aynı veya benzer ürünler için üçüncü bir tarafça kullanıldığını bilmesi gerektiği yönündeki varsayım, piyasanın ilgili sektörünün genel bilgisinden ve kullanım süresinin uzunluğundan kaynaklanabilir. Üçüncü taraf kullanımının eskiden beri süregelen kullanımının uzunluğu arttıkça, başvuru sahibinin tescil başvurusunu yaparken söz konusu kullanımdan haberdar olması olasılığı artar. Bununla birlikte, başvuru sahibinin, aynı veya benzer işaretin, aynı veya benzer ürünler için üçüncü tarafça en az bir üye ülkede gerçekleşen kullanımını bildiği veya bilmesi gerektiği hususu, tek başına başvuru sahibinin kötü niyetle hareket ettiği sonucuna varılmasını sağlamaz.

 

Başvuru sahibinin, başvuruyu yaptığı tarihteki niyeti, incelenen vakanın nesnel şartları dikkate alınarak tespit edilebilecek bir husustur. Bazı durumlarda, üçüncü bir tarafın bir ürünü pazarlamasını engelleme niyeti, başvuru sahibinin kötü niyetini gösteren bir husus olabilir. Bu durum özellikle, kullanma niyeti olmaksızın topluluk markası tescil ettiren kişinin, tek amacının üçüncü bir tarafın piyasaya girmesini engelleme olması durumunda ortaya çıkar.

 

Üçüncü bir tarafın başvurusu yapılan bir markayla karıştırılabilecek bir işareti, aynı veya benzer mallar için uzun süredir kullanması ve bu işaretin belirli düzeyde hukuki korumadan faydalanması hususu da, başvuru sahibinin kötü niyetle hareket edip etmediğinin tespitinde kullanılabilecek faktörlerden birisidir. Bu tip durumlarda, başvuru sahibinin topluluk markasının sağladığı haklardan beklediği tek avantaj, o zamana dek kendi karakteristik özellikleri nedeniyle belirli düzeyde hukuki koruma elde etmiş bir işareti kullanan ticari rakipleriyle haksız biçimde rekabet etmek olabilir. Bununla birlikte, bu tip bir durumda bile ve özellikle, birden fazla sayıda üreticinin pazarda aynı veya benzer mallar için, başvurusu yapılan işaretle karıştırılabilecek (aynı veya benzer) işaretleri kullandıkları halde, başvuru sahibinin işareti tescil ettirmesi meşru bir amacın gerçekleştirilmesine yönelik olabilir.

 

Bu hususlara ilaveten, başvuru sahibinin kötü niyetle hareket edip etmediği belirlenirken, topluluk markası tescil başvurusu yapılırken, işaretin sahip olduğu bilinirlik (ün) derecesi de dikkate alınmalıdır.

 

Sayılan tüm hususların ışığında, başvuru sahibinin kötü niyetle hareket ettiği tespit edilirken, incelenen vakaya ilişkin olarak, topluluk markası başvurusunun yapıldığı anda mevcut olan tüm faktörler dikkate alınmalıdır. Bu faktörlerden özellikle; başvuru sahibinin, aynı veya benzer işaretin, aynı veya benzer ürünler için üçüncü tarafça en az bir üye ülkede gerçekleşen kullanımını bildiği veya bilmesi gerektiği hususu, başvuru sahibinin üçüncü bir tarafın süregelen kullanımını engelleme niyeti hususu ve üçüncü taraf işaretinin ve tescili talep edilen işaretin yararlandığı hukuki koruma derecesi hususu göz önünde bulundurulmalıdır.

 

Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin 01/02/2012 tarihli T-291/09 sayılı kararında kötü niyetli başvuruların tespit edilmesinde kullanılacak bir diğer önemli ilke yer almaktadır. Kararın 90. paragrafında, inceleme konusu işaretlerin aynı olması, diğer faktörlerden hiçbirisi mevcut değilken (diğer faktörler için bkz. yukarıda sayılan kötü niyeti ispatlarken kullanılan faktörler), kötü niyetin varlığını ortaya çıkarmaz tespiti yapılmıştır. Bir diğer deyişle, kötü niyetle başvurusunun yapıldığı iddia edilen işaretle buna karşı öne sürülen işaretin aynı olması, tek başına başvurunun kötü niyetle yapıldığını ispatlamayacaktır.

 

Aynı kararın 88. ve 89. paragraflarında bir diğer önemli değerlendirme yer almaktadır. Dava konusu markanın, başvurunun kötü niyetle yapıldığını öne süren tarafa devredilmesi için finansal karşılık talep edilmesi, dikkate alınabilir nitelikte olmasına karşın, incelenen vakada tek başına, başvurunun yapıldığı tarihte başvuru sahibinin kötü niyetli olduğunu ispatlamayacaktır. Dava konusu markanın devri için talep edilen miktar markanın gelişimi incelendiğinde aşırı derecede yüksek olsa da, diğer faktörlerden hiçbirisi mevcut değilken (diğer faktörler için bkz. yukarıda sayılan kötü niyeti ispatlarken kullanılan faktörler), incelenen vakada, sadece bu husustan hareketle, başvurunun yapıldığı tarihte başvuru sahibinin kötü niyetli olduğu sonucuna varılamayacaktır.

 

Kötü niyetli marka başvuruları hakkında önemli değerlendirmelerin yapıldığı bir diğer Genel Mahkeme kararı ise, 13/12/2012 tarihli T-136/11 sayılı karardır.

 

Kararın 54.-56. paragraflarında yer alan tespitlere göre, Topluluk Marka Tüzüğü veya yerleşik içtihat, tescil başvurusunda yer alan mal ve hizmet listesinin uzunluğuna bağlı olarak kötü niyetli başvuru sonucuna varılmasını sağlayabilecek herhangi bir dayanak içermemektedir. Fazla sayıda ve çok çeşitli mal veya hizmet için tescil başvurusunda bulunmak topluluk markası tescil ettirmek isteyen çok sayıda firmanın izlediği bir yöntemdir. Bu yöntem, ticaret ve iş yaşamının genel kabul görmüş etik davranış biçimlerinin veya dürüst ticaret teamüllerinin dışında kalan bir fiil değildir. Bir işletmenin, marka tescil başvurusunun yapıldığı anda pazarladığı mallar veya hizmetler arasında yer almayan, ancak gelecekte pazarlamayı planladığı malları ve hizmetleri tescil ettirmek istemesi, kural olarak meşrudur.

 

Aynı kararın, 27. paragrafında yer verilen tespite göre, bir topluluk markası sahibinin önceki markalarının kullanılmama nedeniyle iptal edilmesinden kaynaklanacak sonuçları engellemek amacıyla, aynı markanın tekrar başvurusunu yapması, başvuru sahibinin kötü niyetle hareket edip etmediğini değerlendirirken dikkate alınabilecek bir husustur.

 

Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin 14/02/2012 tarihli T-33/11 sayılı kararında da kötü niyetli başvuru hususu irdelenmiştir. Bu kararda dikkat çeken husus, kötü niyet hususu incelenirken, inceleme konusu işaretin kökeninin, yaratıldığı andan itibaren kullanımının ve işaretin topluluk markası olarak tescil edilmesi talebinin altında yatan ticari mantığın araştırılması gerektiğinin ifade edilmesidir (bkz. kararın 21. paragrafı). Genel Mahkeme aynı kararın 24. paragrafında, markayı taşıyan malların tescil tarihinden başlayarak Avrupa Birliğinin çok sayıda bölgesinde pazarlanmasından hareket ederek, inceleme konusu markanın kullanılma niyeti olmaksızın tescil ettirildiğinin ve tek amacın üçüncü bir tarafın pazara girmesini engellemek olduğunun öne sürülemeyeceğini ifade etmiştir.

 

Yazı boyunca yer verdiğimiz, kötü niyetli başvurular hakkında değerlendirmeleri içeren Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi kararlarından süzdüğümüz genel ilke ve yaklaşımlar maddeler halinde özetlenecek olursa:

 

Kötü niyetli başvuruların tespitinde, başvuru sahibinin, markanın tescil edilmesi için başvuruyu yaptığı tarihteki niyeti dikkate alınmalıdır. (Adalet Divanı, 11/06/2009 tarihli C-529/07 sayılı karar)

 

Başvuru sahibinin kötü niyetle hareket ettiği tespit edilirken, incelenen vakaya ilişkin olarak, topluluk markası başvurusunun yapıldığı anda mevcut olan tüm faktörler dikkate alınmalıdır. Bu faktörlerden özellikle; başvuru sahibinin, aynı veya benzer işaretin, aynı veya benzer ürünler için üçüncü tarafça en az bir üye ülkede gerçekleşen kullanımını bildiği veya bilmesi gerektiği hususu, başvuru sahibinin üçüncü bir tarafın süregelen kullanımını engelleme niyeti hususu ve üçüncü taraf işaretinin ve tescili talep edilen işaretin yararlandığı hukuki koruma derecesi hususu göz önünde bulundurulmalıdır. (Adalet Divanı, 11/06/2009 tarihli C-529/07 sayılı karar)

 

Kötü niyet kavramı, Avrupa Birliği içerisinde tek tip bir yorum gerektiren, Avrupa Birliği hukukuna ait otonom bir kavramdır. 2008/95 sayılı Marka Direktifinin 4(4)(g) maddesi bağlamında, başvuru sahibinin kötü niyetli başvuru yaptığı sonucuna varılabilmesi için, incelenen vakaya ilişkin olarak, tescil başvurusunun yapıldığı tarihteki ilgili tüm faktörlerin değerlendirmeye alınması gerekmektedir. Başvuru sahibinin, başvurusu yapılan markayla karıştırılması olası bir markanın yurtdışında üçüncü bir kişi tarafından kullanıldığını bilmesi veya bilmesi gerekliliği hususu, tek başına, başvuru sahibinin ilgili hüküm kapsamında, kötü niyetle hareket ettiği sonucuna varılması için yeterli değildir. (Adalet Divanı, 27/06/2013 tarihli C-320/12)

 

İnceleme konusu işaretlerin aynı olması, diğer faktörlerden hiçbirisi mevcut değilken (diğer faktörler için bkz. yukarıda sayılan kötü niyeti ispatlarken kullanılan faktörler), kötü niyetin varlığını ortaya çıkarmaz. (Adalet Divanı Genel Mahkemesi, 01/02/2012 tarihli, T-291/09 sayılı karar)

 

Dava konusu markanın, başvurunun kötü niyetle yapıldığını öne süren tarafa devredilmesi için finansal karşılık talep edilmesi, dikkate alınabilir nitelikte olmasına karşın, incelenen vakada tek başına, başvurunun yapıldığı tarihte başvuru sahibinin kötü niyetli olduğunu ispatlamayacaktır. Dava konusu markanın devri için talep edilen miktar markanın gelişimi incelendiğinde aşırı derecede yüksek olsa da, diğer faktörlerden hiçbirisi mevcut değilken (diğer faktörler için bkz. yukarıda sayılan kötü niyeti ispatlarken kullanılan faktörler), incelenen vakada, sadece bu husustan hareketle, başvurunun yapıldığı tarihte başvuru sahibinin kötü niyetli olduğu sonucuna varılamayacaktır. (Adalet Divanı Genel Mahkemesi, 01/02/2012 tarihli, T-291/09 sayılı karar)

 

Kötü niyet hususu incelenirken, inceleme konusu işaretin kökeninin, yaratıldığı andan itibaren kullanımının ve işaretin topluluk markası olarak tescil edilmesi talebinin altında yatan ticari mantığın araştırılması gerekmektedir. (Adalet Divanı Genel Mahkemesi, 14/02/2012 tarihli, T-33/11 sayılı karar)

 

Topluluk Marka Tüzüğü veya yerleşik içtihat tescil başvurusunda yer alan mal ve hizmet listesinin uzunluğuna bağlı olarak kötü niyetli başvuru sonucuna varılmasını sağlayabilecek herhangi bir dayanak içermemektedir. Fazla sayıda ve çok çeşitli mal veya hizmet için tescil başvurusunda bulunmak topluluk markası tescil ettirmek isteyen çok sayıda firmanın izlediği bir yöntemdir. Bu yöntem, ticaret ve iş yaşamının genel kabul görmüş etik davranış biçimlerinin veya dürüst ticaret teamüllerinin dışında kalan bir fiil içermemektedir. Bir işletmenin, marka tescil başvurusunun yapıldığı anda pazarladığı mallar veya hizmetler arasında yer almayan, ancak gelecekte pazarlamayı planladığı malları ve hizmetleri tescil ettirmek istemesi, kural olarak meşrudur. (Adalet Divanı Genel Mahkemesi, 13/12/2012 tarihli T-136/11)

 

Topluluk markası sahibinin önceki markalarının kullanılmama nedeniyle iptal edilmesinden kaynaklanacak sonuçları engellemek amacıyla aynı markanın tekrar başvurusunu yapması, başvuru sahibinin kötü niyetle hareket edip etmediğini değerlendirirken dikkate alınabilecek bir husustur. (Adalet Divanı Genel Mahkemesi, 13/12/2012 tarihli T-136/11)

 

Dikkatli okuyucular, yazı içerisinde aktardığımız ilkelerin yer bulduğu 5 kararın 2009, 2012 ve 2013 yıllarına ait olduğunu, dolayısıyla kötü niyet hususunun Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi kararlarında son dönemlerde irdelendiğini fark etmiştir. Buna ilaveten, yazının başlangıcında belirttiğimiz üzere, içinde bulunduğumuz dönemde görüşülmekte olan Taslak AB Marka Direktifi ve Topluluk Marka Tüzüğü’nde kötü niyet konusunda daha kapsamlı düzenlemeler öngörülmüştür. Her iki durum birlikte göz önünde alındığında, Adalet Divanı’ndan ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nden yakın gelecekte kötü niyetli başvurular konusunda yeni kararlar beklemek ve AB mevzuatında konu hakkında daha kapsayıcı düzenlemelerle karşılaşmak sürpriz olmayacaktır. Türkiye’de ilana itirazların çoğunluğunda başvurunun kötü niyetle yapıldığının öne sürülmesi ve iddianın kimi yargı kararlarında çok daha kolay kabul edilir bir argüman haline indirgenmesi, kötü niyetli başvuru hususunun Avrupa Birliği yargısına göre çok daha zor ispatlanabilir niteliğiyle birlikte dikkate alındığında, konu hakkındaki ulusal uygulamanın -yargı ve idare boyutlarıyla- incelenmesi şüphesiz çok daha dikkat çekici bir çalışma olacaktır.

 

Önder Erol Ünsal

Mayıs 2014

unsalonderol@gmail.com

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Haberler ve Gündem, IP Translator Davası, Kötü Niyetle Yapılan Marka Tescil Başvuruları, Marka Mutlak Ret Nedenleri, Marka Nispi Ret Nedenleri, Nice Sınıflandırması - Malların ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırması

Avrupa Birliği Marka Rejimi Değişiyor mu? Avrupa Birliği Komisyonu’nun Taslak Direktif ve Tüzük Metinleri ve Değerlendirmesi (2)

Change_Is_Good_You_Go_First_(Görsel http://www.sodahead.com/living/some-people-prefer-consistency-and-get-very-anxious-when-confronted-with-the-concept-of-change-are/question-2473607/?link=ibaf&q=&esrc=s adresinden alınmıştır.)

 

Önceden yayınladığım “Avrupa Birliği Marka Rejimi Değişiyor mu? Avrupa Birliği Komisyonu’nun Taslak Direktif ve Tüzük Metinleri ve Değerlendirmesi (1)” başlıklı yazıda (http://wp.me/p43tJx-8e ) , 2008/95 (eski 89/104) sayılı Topluluk Marka Direktifi (bundan sonra Direktif olarak anılacaktır) ve 2007/2009 sayılı Topluluk Marka Tüzüğünde (bundan sonra Tüzük olarak anılacaktır) önemli değişiklikler öngören Taslak Direktif ve Tüzük hakkında bilgi vermiştim. Avrupa Birliği Komisyonu tarafından hazırlanan Taslak Direktif ve Tüzük, beklenen takvimde sıkıntı yaşanmazsa 2014 ilkbaharında yürürlüğe girecektir.

 

Konu hakkında yayınladığım ilk yazıda, öngörülen değişikliklerin bir bölümü hakkında bilgi vermiş ve değişikliklerin bazılarına başka bir yazıda yer vereceğimi belirtmiştim. Dolayısıyla, yazının bütünselliği içerisinde değerlendirilebilmesi için öncelikle, konu hakkında yazdığım ilk yazının gözden geçirilmesi yerinde olacaktır. 

 

Önceki yazıda belirttiğim üzere, Taslak Direktifte öngörülen değişiklik doğrultusunda, önceki markalarla aynılık veya benzerlik halinde ortaya çıkacak ret kararları Ofisler tarafından resen verilemeyecektir. Taslak hükmün kabul edilmesi halinde, tüm Avrupa Birliği (AB) üyesi ülke marka ofisleri, tıpkı İç Pazarda Uyum Ofisi (OHIM) gibi, resen incelemelerini mutlak ret nedenleri ile sınırlı tutacak, nispi ret nedenlerini, yani önceki markalarla aynılık veya benzerlikten kaynaklanacak ret nedenlerini ise resen inceleyemeyecektir.

 

Buna karşılık olarak, Taslak Direktifle getirilen 47. madde kapsamında getirilen bir diğer düzenleme, AB üyesi ülkelerin tamamına, marka ofisleri nezdinde hükümsüzlük ve iptal prosedürleri sağlama zorunluluğu getirmektedir. Bir diğer deyişle, Taslak Direktifin bu haliyle yürürlüğe girmesi halinde, tescilli markalara ilişkin hükümsüzlük ve iptal prosedürleri marka tescil ofisleri nezdinde idari yollarla da gerçekleştirilebilecektir. Bu düzenlemenin gerekçesi, önceden tescilli markalar nedeniyle ilana itirazla karşılaşan, ilana itiraz gerekçesi markaların hükümsüzlüğü için çoğu üye ülkede mahkemelere başvurmak zorunda olan ve bu nedenle uzun ve pahalı mahkeme süreçleriyle baş etmeleri gereken, Topluluk Markası başvurusu sahiplerine, daha ucuz ve kısa idari prosedürlerin kullanımı yoluyla önceki markaların hükümsüzlüğü veya iptali imkanını sağlamaktır. OHIM başta olmak üzere, bazı üye ülke ofislerince sağlanan idari yollarla hükümsüzlük ve iptal sistemi, prosedürleri hızlı ve ucuz hale getirerek, marka sahipleri tarafından tercih edilen bir sistem halini almıştır. Dolayısıyla, Taslak Direktif madde 47 hükmü uyarınca, marka ofisleri nezdinde hükümsüzlük ve iptal prosedürleri sisteminin, tüm üye ülkeler tarafından sağlanması istenmektedir.

 

Taslak Direktif madde 46 kapsamında getirilen hükümle, ilana itiraz prosedürlerinde önemli bir değişiklik öngörülmektedir. Halihazırda, OHIM’de uygulamada olan sistem doğrultusunda, bir Topluluk Markası (CTM) başvurusunun ilanına itiraz halinde, ilana itiraz gerekçesi markanın başvuru tarihiyle ilana itiraz tarihi arasında 5 yıldan fazla sürenin bulunması durumunda, CTM başvurusu sahibinin karşı argüman olarak itiraz gerekçesi markanın kullanılmadığını öne sürmesi mümkündür. Bu tip durumlarda, ilana itiraz sahibinin itiraz gerekçesi markayı kullandığını ispatlaması gerekmektedir, kullanımın ispatlanmaması halinde ilana itiraz tamamen veya kısmen (kullanıma konu olmayan mallar – hizmetler bakımından) reddedilmektedir. Taslak Direktif, bu uygulamanın tüm üye ülkeler bakımından kabul edilmesini zorunlu hale getirmekte ve dolayısıyla, CTM başvurusu sahiplerinin lehine, markayı her tür mal / hizmet için tescil ettirip kullanmayan tescilli marka sahiplerinin ise aleyhine bir düzenleme öngörmektedir. Benzer içerikte düzenleme madde 48 kapsamında hükümsüzlük için de getirilmiştir.

 

Taslak Direktif, madde 10(1) kapsamında getirilen düzenleme, Avrupa Birliği Adalet Divanının C-561/11 sayılı kararında getirdiği yorumu, Direktife yansıtmakta ve tescilli marka sahiplerine, kendisinden izin almamış tüm üçüncü kişilerin, kendi markasıyla karıştırılma olasılığına yol açabilecek işaretleri ticaret sırasında kullanımını engelleme hakkı vermektedir, hükmün getirdiği yenilik, bu hakkın kullanımının üçüncü kişilerin önceki haklarına halel getirmeyeceğini açık olarak belirtmesidir. Konu hakkında detaylı bilgi için, C-561/11 sayılı karar hakkında önceden yayınladığım http://wp.me/s43tJx-473 yazısının incelenmesi yerinde olacaktır.  

 

Taslak Direktif, madde 10(3)(d) uyarınca, tescilli marka sahibine işaretin, ticari isim veya firma ismi olarak veya ticari isim veya firma isminin parçası olarak kullanımını yasaklama hakkı verilmektedir. Aynı maddenin (f) paragrafı uyarınca, tescilli marka sahibine, işaretin 2006/114 sayılı direktife aykırı biçimde karşılaştırmalı reklamlarda kullanımını yasaklama hakkı da tanınmaktadır. Bu iki yeniliğin tescilli marka sahibinin üçüncü kişilere karşı kullanabileceği hakların kapsamını genişlettiği şüphesizdir.

 

Taslak Direktif madde 10(4) uyarınca, ithalatçının ticari amaçlarla hareket etmemesine rağmen, malı gönderenin ticari amaçlarla hareket ettiği hallerde, tescilli marka sahibi, malların ithalatını engelleme hakkına sahip olacaktır.

 

Taslak Direktif madde 10(5), Avrupa Birliği Adalet Divanının C-495/09 sayılı Philips-Nokia kararı sonrası endişelenen marka sahiplerinin sıkıntılarını gideren ve marka sahiplerinin kullanımı yasaklama hakkının kapsamını, serbest dolaşıma açılmamış transit mallar bakımından da güçlendiren bir düzenleme getirmiştir. Avrupa Birliği Adalet Divanının C-495/09 sayılı Philips-Nokia kararı hakkında yazdığım yazıya http://wp.me/p43tJx-4p adresinden erişilerek, kararın incelenmesi ve sorunun anlaşılması mümkündür.

 

Taslak Direktif madde 11 uyarınca, mallar üzerinde veya hizmetler için kullanılacak dış görünümün (get-up), ambalajın veya diğer unsurların, marka sahibinin haklarına tecavüz oluşturacağı kanaatine varılması halinde, marka sahibine dış görünümün (get-up), ambalajın veya diğer unsurların kullanımını yasaklama hakkı verilmektedir. Bu yolla, mallara uygulanmaları halinde tecavüz oluşturacakları açık olan, etiket, vb. araçların ele geçirilmeleri halindeki hukuki durum belirlilik kazanmıştır.

 

Taslak Direktif madde 14 kapsamında önerilen düzenleme, tescilli markadan kaynaklanan hakların kapsamındaki istisnayı netleştirmektedir. Direktif, önceden üçüncü kişinin kendi adının kullanımının engellenemeyeceği hükmünü içerirken, Taslak Direktif, üçüncü kişinin kendi şahsi adının kullanımının engellenemeyeceği hükmünü getirerek, düzenlemeyi bireylere ait kişisel isimlerle sınırlı hale getirmektedir. Ayrıca, madde eklenen yeni bir fıkra kapsamında, özellikle hangi tür kullanımın ticaret alanında dürüst kullanım sayılmayacağı açıklığa kavuşturulmuştur. Buna göre, üçüncü kişi ile marka sahibi arasında ticari bağlantı olduğu izlenimini doğuran veya haklı nedenler olmaksızın, tescilli markanın ayırt edici karakterinden veya ününden haksız avantaj sağlayan veya tescilli markanın ayırt edici karakterine veya ününe zarar veren üçüncü kişi kullanımları dürüst kullanım sayılmayacaktır.

 

Direktifin mevcut halinde yer almayan, devir, rehin, haciz, tasfiye gibi durumlara Taslak Direktifte kısa maddeler halinde yer verilmiş ve markaların bu tür işlemlere konu olabileceği belirtilmiştir.

 

Mevcut Direktif kapsamında detaylı biçimde düzenlenmemiş “kolektif markalar” hakkında Taslak Direktif kapsamında oldukça detaylı hükümler getirilmiştir.

 

“IP Translator” kararı sonrası AB üyesi ülkeler bakımından öncelikli sorun haline gelen ve çözülmesi için büyük çaba sarf edilen, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıkları konusunda ve malların ve hizmetlerin sınıflandırılması alanında Taslak Direktif madde 40 kapsamında detaylı düzenlemeler getirilmiştir. Düzenlemeye göre, başvuru sahipleri, mal ve hizmet listelerini, yetkili otoriteler ve tacirlerce yeterli kesinlik ve açıklıkta anlaşılabilecek terimleri kullanarak hazırlayacaktır, bu terimler seçilirken açık ve kesin olmaları koşuluyla Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarının kullanılması mümkündür, ayrıca genel ifadelerin kapsamı kullanılan ifadenin kelime anlamının kapsamıyla sınırlı olacak, kullanılan genel ifade kapsamına girmeyen malların veya hizmetlerin kapsandığı kabul edilmeyecektir (konu hakkında daha detaylı bilgi ve açıklama bloğumda “IP Translator” kararı ile ilgili olarak yazdığım önceki 7 adet yazı incelenerek edinilebilir). Taslak hükümde, sınıflandırmanın yalnızca idari amaçlara hizmet ettiği, malların veya hizmetlerin sadece aynı sınıfta yer almaları nedeniyle benzer veya sadece farklı sınıflarda yer almaları nedeniyle benzemez olarak kabul edilemeyecekleri açık olarak belirtilmiştir. Taslak Tüzükte getirilen paralel düzenleme, “IP Translator” kararının verildiği 22/06/2012 tarihinden önce, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıkları kullanılarak başvurusu yapılmış CTM başvurularının sahiplerine, Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren başlayacak 4 ay içerisinde, sınıf başlıklarını kullanarak başvuru yaparlarken niyetlerinin sınıf başlığının kelime anlamı dışında kalan Nicé sınıflandırmasının alfabetik listesine dahil olan malları veya hizmetleri de kapsamak olduğunu belirtme hakkı sağlayacaktır. Taslak Tüzük maddesinin bu haliyle kabul edilmesi halinde, yukarıdaki düzenlemede öngörülen 4 aylık süre içerisinde, marka sahipleri, sınıf başlığı kullanarak başvuru yaparken mal veya hizmet listesi kapsamına girdiği niyetiyle başvuruyu gerçekleştirdikleri, sınıf başlığının kelime anlamı dışında kalan malları veya hizmetleri açık olarak OHIM’e sunacaktır. OHIM de sicilinde bu taleplere uygun olarak gerekli kaydı yapacaktır. Belirtilen süre içerisinde, bu yönde bir talebin sunulmaması halinde, sınıf başlığının kelime anlamı kapsamına giren malları veya hizmetleri kapsadığı kabul edilecektir.

 

Taslak Direktif madde 42, başvurunun mutlak ret nedenlerine aykırılık nedeniyle reddedilmesi için üçüncü kişi görüşü prosedürünü tüm üye ülkeler bakımından uygulanacak bir prosedür olarak belirtmiştir.

 

Taslak Direktif madde 44 kapsamında getirilen düzenleme, marka başvurusu ücretlerinin bir sınıf ve bir sınıftan sonraki her ek sınıf için ek ücret şeklinde olacağını öngörmektedir. Dolayısıyla, OHIM başta olmak üzere, bazı AB üyesi ülke ofisleri tarafından sürdürülen üç sınıf için sabit ücret, üç sınıftan fazla olan sınıflar başına ek sınıf ücreti uygulaması, Taslak Direktife göre terk edilecektir.

 

Taslak Direktif madde 45, tescil Ofisi nezdinde etkin ve süratli ilana itiraz prosedürlerini, tüm üye ülkeler bakımından zorunlu hale getirmektedir. 

 

Taslak Direktifin 38. ve 39.  maddeleri, marka başvurularına başvuru tarihi verilmesi için sunulması gerekli dokümanları, Singapur Andlaşmasına uygun biçimde, tescil talebi, başvuru sahibinin kimliğine ilişkin bilgiler, tescil talebine konu mallar veya hizmetler, tescili talep edilen marka, başvuru ücreti (varsa ek sınıf ücreti) olarak belirlemiştir.  

 

Taslak Direktif madde 43 kapsamında, marka başvurularının veya tescilli markaların sahipleri tarafından Ofise talep üzerine bölünebileceği belirtilmiştir.

 

Taslak Direktif derecesinde detaylı olmamakla birlikte, Taslak Tüzükte öngörülen değişikliklerden de kısaca bahsetmek yerinde olacaktır. Taslak Tüzükte öngörülen değişikliklerin büyük çoğunluğu, Taslak Direktifteki değişikliklerin Tüzüğe yansıması şeklinde olduğundan, yazı kapsamında yalnızca çok önemli değişiklikler başlıklar ve kısa açıklamalar şeklinde sayılacaktır.

 

Taslak Tüzük, kapsamında ilk olarak Topluluk Markası (CTM) tanımı ortadan kaldırılmış ve Avrupa Markası (European trade mark) tanımı getirilmiştir. Benzer şekilde, İç Pazarda Uyum Ofisi (OHIM) yerini “Avrupa Birliği Markalar ve Tasarımlar Ajansı (European Union Trade Marks and Designs Agency)” kurumuna bırakmıştır.

 

Taslak Tüzük çerçevesinde, Avrupa Markası başvurularının ulusal ofisler aracılığıyla yapılması prosedürü ortadan kaldırılmıştır. Aynı şekilde, Avrupa Markası başvuruları için ödenmesi gereken ücretlerin başvuru tarihinden itibaren bir ay içerisinde ödenmesi imkanı ortadan kaldırılmış ve başvuru ile birlikte ödeme yapılması şartı getirilmiştir.

 

Taslak Tüzük madde 40, üçüncü kişi görüşlerinin başvurunun ilanından sonra yapılması gerekliliğini ortadan kaldırmıştır. Dolayısıyla, üçüncü kişi görüşlerinin başvuru tarihinden itibaren gönderilmesi mümkün olacaktır. Üçüncü kişi görüşleri için gönderim süresinin dolduğu tarih ise, ilana itiraz süresinin bittiği tarih veya ilana itiraz yapıldıysa ilana itiraz hakkındaki nihai kararın alınmasından önceki tarihtir.

 

Ayrıca, Taslak direktif kapsamında yapılan ve bu yazı ve bu yazının öncesindeki yazımız çerçevesinde detaylı biçimde açıklanan değişiklikler de Taslak Tüzüğe yansıtılmıştır.

 

Mevcut Direktif 19 maddeyken, Taslak Direktifin 57 maddeden oluşması ve Taslak Tüzükle getirilen çok sayıdaki yeni tanım, işlem ve hüküm, Avrupa Birliği Komisyonunun Taslak Direktif ve Tüzükle öngördüğü değişikliklerin kapsamının genişliği ve etkisi hakkında fikir vermektedir. Bu yazı kapsamında öngörülen değişikliklerden, önemli bulduklarıma veya gözüme ilk çarpanlara yer vermiş olmakla birlikte, ilk bakışta gözden kaçırdığım önemli değişikliklerin de bulunduğu şüphesizdir.

 

Taslak Direktif ve Tüzük öngörülen takvimin sorunsuz işlemesi halinde 2014 ilkbaharında yürürlüğe girecek ve üye ülkelere mevzuatlarını yeni Birlik mevzuatıyla uyumlu hale getirmeleri için muhtemelen 2 yıllık geçiş süreci tanınacaktır. Belirtilen takvim göz önüne alındığında, Türkiye’nin öngörülen değişiklikleri incelemek ve en azından değişikliklerle uyumlu bir taslak hazırlamak için yeterli süresi bulunduğu düşünülmektedir. Takvim olarak, öncelikle taslak AB mevzuat önerilerinin nihai hallerini almalarının ve AB tarafından kabul edilmelerinin beklenmesi daha yerinde bir yaklaşım olacaktır. Bununla birlikte, böylesine kapsamlı değişikliklerin yer aldığı Taslak Direktif ve Tüzüğün kamu kurumları başta olmak üzere ilgili tüm kuruluşlar, vekil birlikleri veya örgütleri ve özel sektör tarafından en kısa sürede dikkatli biçimde incelenmesi, Türk marka sisteminin doğrudan etkilendiği AB mevzuatıyla bağlantısının ortadan kalkmaması bakımından büyük önem arz etmektedir. 

 

Önder Erol Ünsal

Haziran 2013

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Haberler ve Gündem, Kötü Niyetle Yapılan Marka Tescil Başvuruları, Marka Mutlak Ret Nedenleri, Marka Nispi Ret Nedenleri, Markanın Kullanımı, Tanınmış Markalar

Avrupa Birliği Marka Rejimi Değişiyor mu?

heraklit(Görsel http://www.zazzle.ca/heraclitus_no_man_ever_steps_in_the_same_river_mousepad-144909047183491390 adresinden alınmıştır.)

Avrupa Birliği Marka Rejimi Değişiyor mu?

Avrupa Birliği Komisyonu’nun Taslak Direktif ve Tüzük Metinleri ve Değerlendirmesi (1)

Uzun süren bekleyiş sona erdi ve Avrupa Birliği Komisyonu, 2008/95 (eski 89/104) sayılı Topluluk Marka Direktifi (bundan sonra Direktif olarak anılacaktır) ve 2007/2009 (eski 40/94) sayılı Topluluk Marka Tüzüğünde (bundan sonra Tüzük olarak anılacaktır) önemli değişiklikler öngören Taslak Direktif ve Tüzüğü, 27 Mart 2013 tarihinde kamuoyunun bilgisine sundu.

Taslak Direktif ve Tüzük, mevcut mevzuattan önemli farklılıklar içerdiğinden, taslaktaki halleriyle kabul edilmeleri durumunda, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin ve Topluluk Marka Ofisinin uygulamalarında önemli değişiklikler meydana geleceği şüphesizdir.

Taslak Direktif ve Tüzüğün, Avrupa Birliği Parlamentosu ve Konsey tarafından kabulü için öngörülen takvim 2014 ilkbaharıdır. Birlik üyesi ülkelere kabul edilen yeni hükümleri ulusal mevzuatlarına veya uygulamalarına aktarıp yürürlüğe sokmaları için 2 yıllık uyum süresi verilecektir. Bununla birlikte, Tüzükte yapılacak değişiklikler, taslak Tüzüğün kabul edilmesiyle birlikte yürürlüğe girecektir. Taslak Direktif ve Tüzükle birlikte kamuoyunun bilgisine sunulan Ücret Tüzüğü ise farklı bir yöntemle kabul edilecektir. Ücret Tüzüğü, AB Komisyonu tarafından bir uygulama kanunu olarak kabul edildikten sonra, OHIM ücretleri konusunda yetkilendirilmiş Komitenin onayına sunulacak ve Komite tarafından onaylanması durumunda yürürlüğe girecektir. Taslak Ücret Tüzüğünün, 2013 yılı bitmeden yürürlüğe girmesi öngörülmektedir.

Bu yazı kapsamında, taslak Direktifte öngörülen değişikliklerin marka tanımına, mutlak ve nispi ret nedenlerine ilişkin olanları ve bunların Birlik üyesi ülkeler mevzuatlarındaki olası yansımaları açıklanmaya çalışılacaktır.

Taslak Direktif kapsamında öngörülen diğer değişiklikler, Taslak Tüzük kapsamında OHIM’ce incelenen Topluluk Markası (CTM) rejiminde öngörülen değişiklikler ve Taslak Ücret Tüzüğüyle getirilmesi planlanan değişiklikler ise başka yazılar kapsamında değerlendirilecektir.

AB Komisyonu tarafından oluşturulan taslaklara aşağıdaki linklerden ulaşmak mümkündür (her iki taslak da geçici metinler oldukları, nihai taslakların yakında yayınlanacağı notuyla yayınlanmıştır):

Taslak Direktif için:

http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/tm/130327_trademark-revision-proposal-directive_en.pdf

Taslak Tüzük için:

http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/tm/130327_trademark-revision-proposal-regulation_en.pdf

(Yazı içerisinde yer alan tüm çeviriler tarafıma aittir ve bunların herhangi bir resmi niteliği bulunmamaktadır.)

A-Taslak Direktifle Getirilmesi Planlanan Marka Tanımına, Mutlak ve Nispi Ret Nedenlerine İlişkin Değişiklikler

1-Marka tanımında yapılan değişiklik:

Mevcut Direktifteki marka tanımı, işaretlerin marka olarak tescil edilebilmesi için grafik gösterimin sunulmasını ön şart olarak belirlemiştir. Buna karşılık, taslak Direktifte marka tanımından grafik gösterim şartı çıkartılmış durumdadır.  Taslak Direktifin 3. maddesinde marka tanımı aşağıdaki biçimde yapılmıştır:

“Bir marka;

(i) Bir işletmenin mallarını veya hizmetlerini diğer işletmelerinkinden ayırt edilmesini sağlama,

(ii) Yetkili otoritelerin ve kamunun, marka sahibine tanınan korumanın kesin konusunu belirlemelerine sağlayabilecek biçimde gösterilme,

şartlarını yerine getirmiş her işaretten, özellikle kişi adları dahil olmak üzere kelimeler, şekiller, harfler, sayılar, renkler, malların biçimleri veya ambalajları veya seslerden, oluşabilir.”

Grafik gösterim şartını marka tanımından çıkartan ve onun yerine koruma konusunu belirlemeye imkan verebilecek biçimde gösterimin sağlanması koşulunu getiren yeni tanım, özellikle geleneksel olmayan marka türlerinde karşılaşılan grafik gösterimin sağlanması sorununu ortadan kaldırmak amacıyla oluşturulmuştur. Yeni tanım aracılığıyla, koruma konusunun gösterimini mümkün kılabilecek yeni teknolojik yollarının da kullanılmasının sağlanması amaçlanmaktadır. Bir diğer amaç ise, grafik gösterim şartından kaynaklanan hukuki belirsizliklerin ortadan kaldırılmasıdır.

 2- Mutlak Ret Nedenleri ile İlgili Maddede Yapılan Değişiklikler

Direktifin, mutlak ret nedenlerini düzenleyen maddesinde de değişiklikler söz konusudur. İlk olarak, iki yeni mutlak ret gerekçesinin taslak direktife eklendiği belirtilmelidir:

 “(1) Aşağıdakiler tescil edilmeyecek veya tescil edilmişlerse hükümsüz kılınabilecektir:

(a)…..

(i)Menşe işaretlerine veya coğrafi işaretlere koruma sağlayan Birlik mevzuatına veya Birliğin taraf olduğu uluslararası anlaşmalara göre tescili mümkün olmayan veya kullanımına devam edilemeyecek markalar.

(j) Şaraplar için geleneksel terimlere ve koruma altındaki geleneksel ürünlere koruma sağlayan Birlik mevzuatına veya Birliğin taraf olduğu uluslararası anlaşmalara göre tescili mümkün olmayan markalar.”

Mutlak ret nedenleri ile ilgili maddenin 2. paragrafı takip eden biçimde düzenlenmiştir:

“(2) 1. paragraf hükümleri, tescil edilemezlik (-işaretin tescil edilmesini engelleyen gerekçelerin- Ç.N.) gerekçelerinin aşağıdaki biçimde ortaya çıkmasına bağlı kalmaksızın uygulanacaktır:

(a)  (Tescil edilemezlik gerekçelerinin) Tescil başvurusunun yapıldığı üye ülkeden başka bir üye ülkede ortaya çıkması.

(b)  Yabancı dildeki bir markanın, Birlik üyesi ülkelerin kullandığı bir alfabeye veya Birlik üyelerinin resmi dillerine çevirisinin veya harf çevirisinin yapılmış olması.”

Yukarıdaki değişikliğin, ulusal mevzuatlara veya inceleme pratiğine yansıması, Birlik üyesi ülkelerce kullanılan dillerin herhangi birisinde ortaya çıkan ret nedenlerinin, tüm Birlik üyesi ülkelerce mutlak ret nedeni olarak kabul edilmesi şeklinde olacaktır. Bu haliyle, taslaktaki bu maddenin, kabul ettiği takdirde, üye ülkeler uygulamasında önemli değişikliğe yol açacağı şüphesizdir. Kanaatimce bu madde, taslak içerisinde en yoğun tartışmalara yol açabilecek maddelerden birisidir.

Mutlak ret nedenleri ile ilgili maddenin 3. paragrafı takip eden biçimde düzenlenmiştir:

“(3) Marka başvurusu, başvuru sahibi tarafından kötü niyetle yapılmış ise marka hükümsüz kılınmaya tabi olacaktır. Her üye ülke bu tip bir markanın tescil edilemeyeceği yönünde düzenleme de yapabilir.”

Taslak Direktife eklenen bu madde, önceki Direktifte “may” kalıbı ile birlikte kullanılan, yani üye ülkelerin takdirine bırakılmış, kötü niyetli başvuru durumundaki hükümsüzlük halini, “shall” kalıbına, yani tüm üye ülkeler bakımından zorunlu bir hükümsüzlük haline getirmiştir. Ayrıca, her üye ülkeye kötü niyetli başvuruları bir tescil engeli olarak da kabul etme imkanı sunulmuştur. Bu şekilde, kötü niyetli başvuruların tescillerinin engellenmesine (seçimlik olarak), tescil edilmişlerse hükümsüz kılınmalarına (zorunlu olarak) ilişkin mekanizmalar, üye ülkeler bakımından oluşturulmaya çalışılmaktadır.

Kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik istisnasını düzenleyen paragrafa ilişkin taslak ise aşağıdaki biçimdedir:

“(5) Bir marka, tescil başvurusundan önce veya tescil tarihinden sonra ve kullanımına bağlı olarak, ayırt edici nitelik kazanmış ise, paragraf (1)(b),(c) veya (d) bentleri uyarınca tescili reddedilemez veya hükümsüz kılınamaz.

(6)Her üye ülke, paragraf (5) hükümlerinin, ayırt edici karakterin başvuru tarihinden sonra ve tescil tarihinden önce kazanılmış olması durumunda da uygulanabileceği yönünde düzenleme yapabilir.”

Kanaatimce, kullanım sonucu kazanılmış ayırt ediciliğin, tescil tarihi sonrasında da elde edilebileceği yönündeki düzenleme ile tescil edildikten sonra kullanımla ayırt edici nitelik kazanan markaların hükümsüz kılınmasının engellenmesi amaçlanmaktadır.

3- Nispi Ret Nedenleri ile İlgili Maddede Yapılan Değişiklikler

Direktifin nispi ret nedenleri ile ilgili maddesi kapsamında da taslakla önemli değişiklikler yapılmıştır. Bu değişikliklerin başlıcaları takip eden içeriktedir.

“(3) Bir marka aşağıdaki durumlarda tescil edilmeyecek veya tescil edilmişse hükümsüz kılınacaktır:

(a)….

(b) Bir markanın sahibinin vekili veya temsilcisi, marka sahibinin izni olmaksızın, markanın kendi adına tescil edilmesi için başvuruda bulunursa ve vekil veya temsilci bu fiilin haklılığını gösteremezse.

(c)Marka Birlik dışında korunan önceki bir markayla karıştırılabilir nitelikteyse ve önceki marka, başvuru tarihinde gerçek kullanıma konu ise ve başvuru sahibi kötü niyetle hareket ediyorsa.

(d) Menşe işaretlerine veya coğrafi işaretlere koruma sağlayan Birlik mevzuatına veya Birliğin taraf olduğu uluslararası anlaşmalara göre tescili mümkün değilse veya kullanımına devam edilemeyecekse.”

Aynı paragrafın (a) maddesinde yapılan değişiklikle, Birlik üyesi bir ülkede üne sahip olan veya söz konusu olan bir CTM ise Birlikte üne sahip olan önceden bir markanın itibarından haksız avantaj sağlayacak, ayırt edici karakterine veya ününe zarar verecek sonraki aynı veya benzer markaların reddedilmesine ilişkin hüküm, benzer olmayan mallar veya hizmetler terimi ile sınırlı tutulmamış, aynı veya benzer mallar veya hizmetlerde hükmün yeni halinde özel olarak belirtilmiştir. Bu şekilde, yukarıda sayılan ihtimallerin, yalnızca malların veya hizmetlerin benzer olmadığı durumlara ilişkin olduğu yönündeki algının ortadan kaldırılması hedeflenmiştir.

Paragraf (3)’ün diğer bentlerinde yapılan değişikliklerden özellikle (c) bendi dikkat çekicidir, çünkü taslak Direktifte öngörülen düzenleme, kötü niyetli başvuruların nispi ret nedeni olarak kabul edilmesini Birlik üyesi tüm ülkeler bakımından zorunlu hale getirmektedir. Direktifin önceki halinde, bu düzenleme, bilindiği üzere, “may” kalıbı ile kullanılan ve üye ülkelerin seçimine bırakılmış bir düzenleme niteliğindeydi.

Taslakta nispi ret nedenlerine ilişkin bir diğer düzenleme ise mevcut Direktifte bulunan madde (4) paragraf (4) (d) ila (g) bentlerinin silinmesidir.

4- Resen İnceleme ile İlgili Olarak Öngörülen Düzenleme

Taslak Direktife eklenen 41. madde “resen inceleme” başlığını taşımaktadır. Bu hüküm kapsamında getirilen düzenleme takip eden şekildedir:

“(Birlik üyesi ülke) Ofisler(i), resen yaptıkları incelemeyi, markanın madde 4’te düzenlenmiş mutlak ret nedenlerine uygunluğu hususuyla sınırlandıracaktır.”

Bilindiği üzere, (Türk mevzuatındaki yanlış kavram seti bir tarafa bırakılacak olursa), mutlak ret nedenleri markanın kendisinden kaynaklanan ret nedenleridir ve mutlak ret nedenlerinin önceden tescilli aynı veya benzer markalarla ilgisi bulunmamaktadır (önceki markalar dahil olmak üzere önceki haklarla çatışma durumunda ortaya çıkan ret nedenleri nispi ret nedenleridir). Taslak Direktifte öngörülen düzenleme, önceki markalarla aynılık veya benzerlik halinde ortaya çıkacak ret kararlarının Ofisler tarafından resen verilemeyeceği yönündedir. Taslak hükmün kabul edilmesi halinde, tüm AB üyesi ülke marka ofisleri, tıpkı OHIM gibi, resen incelemelerini mutlak ret nedenleri ile sınırlı tutacak, nispi ret nedenlerini, yani önceki markalarla aynılık veya benzerlikten kaynaklanacak ret nedenlerini ise resen inceleyemeyecektir.

Direktifte öngörülen düzenlemelerin sadece birkaç maddesi ile başladığım taslak metinlerin değerlendirmesi muhtemelen birkaç yazı boyunca sürecektir. Yukarıda yer verilen birkaç madde kapsamındaki değişiklikler bile, öngörülen düzenlemelerin kabulü halinde AB üyesi ülkelerin marka mevzuatlarının ve CTM rejiminin radikal biçimde değişeceğini göstermektedir. AB adayı bir ülke olan Türkiye bakımından da değişikliklerin aktif biçimde takip edilmesi oldukça yerinde olacaktır. Taslak metinler için öngörülen kabul takvimi 2014 ilkbaharı olduğundan ve bürokraside öngörülen takvimler, genellikle gecikmeli olarak reel hale geldiğinden ve bunun ötesinde üye ülkeler bakımından bile uyum amacıyla 2 yıllık bir süre öngörüldüğünden, Türkiye’nin taslak metinleri esas alarak bir değişikliğe gitmesi, şu anda, kanaatimce mümkün değildir. Bununla birlikte, taslak metinlerin yayınlanmasının, Türk sınai mülkiyet mevzuatında değişiklikler içeren kanun tasarısıyla neredeyse eşzamanlı olarak gündeme gelmesi talihsizlik olarak kabul edilmelidir. Netice itibarıyla, Avrupa Birliği tarafında, herşeyin planladıkları gibi gitmesi halinde, yeni marka mevzuatına 2014 yılında kavuşacak, Türkiye de muhtemelen kısa süre içerisinde, mevzuatını AB’nin yeni marka mevzuatına uyumlu hale getirmek için çalışmalara başlayacak ve 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, bu kez baştan aşağı değişecektir.

Serinin devam yazısında tasarılarla öngörülen diğer değişiklikleri açıklamaya çalışacağım, tekrar görüşmek üzere.

Önder Erol Ünsal

Nisan 2013

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Kötü Niyetle Yapılan Marka Tescil Başvuruları, Marka Nispi Ret Nedenleri

OHIM Temyiz Kurulu “Tony Montana” Kararı – Kurgu Karakterlerin İsimlerinden Oluşan Markalar ile Telif Haklarının İhtilafı ve Kötü Niyetli Başvuru Sonucu Tescil Edilmiş Markalar Hususu

tonymontana

OHIM Temyiz Kurulu, 30 Ekim 2012 tarihinde verdiği R 1163/2011-1 sayılı kararda kurgu karakterlerin isimlerinin telif hakkı kapsamına girip girmediğini, bu hakkın tescilli bir markanın iptalini sağlayabilecek önceki bir hak olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceğini ve kurgu karakter isminin seçiminin kötü niyetli tescili gösterip göstermeyeceği hususlarını tartışmıştır. İptali talep edilen topluluk markasının (CTM) sahibinin bir Türk firması olması ihtilafı bizim için daha da ilginç kılmaktadır.

 

İstanbul’da yerleşik Türk menşeili bir firma “Tony Montana” markasını CTM olarak 2007 yılında tescil ettirir. Tescil kapsamında 3.,18.,25. sınıflara dahil mallar ve 35. sınıfa dahil hizmetler yer almaktadır.

 

2009 yılında A.B.D. menşeili “Universal City Studios LLLP” yukarıda belirtilen tescilli “Tony Montana” markasının hükümsüz kılınması için OHIM’e talepte bulunur. Hükümsüzlük talebi telif hakkından kaynaklanan önceki haklarla ihtilaf ve kötü niyet iddialarına dayanmaktadır. Talep sahibi markanın tüm mallar ve hizmetler için hükümsüz kılınmasını talep etmektedir.

 

Hükümsüzlük talebi sahibi, Topluluk Marka Tüzüğü (CTMR) madde 53(2)(c) kapsamında CTM’in hükümsüzlüğünü talep ederken, telif hakkına sahip olduğu “Scarface (Yaralı Yüz)” filminin ana karakteri olan “Tony Montana” isminin kendisinin bilgisi ve izni dışında tescil edildiğini belirtmektedir. CTMR madde 53(2)(c)’ye göre;

 

“Bir Topluluk Markası, bu markanın kullanımının topluluk mevzuatı veya markanın korumasıyla ilgili ulusal mevzuat kapsamındaki başka bir önceki hak, özellikle;

….

(c) telif hakkı,

….

nedeniyle yasaklanabileceği hallerde, Ofise (OHIM) başvuru üzerine hükümsüz kılınabilir.”

 

Bu talep kapsamında, hükümsüzlük talebi sahibi, filmin 1983 yılında çekildiğini, 1984 yılında A.B.D. Telif Hakkı Siciline kaydedildiğini, Avrupa Birliğinin A.B.D.  gibi Bern Sözleşmesine taraf olduğunu, Bern Sözleşmesi kapsamında telif hakkı korumasının doğrudan taraf ülkelere yayıldığını belirtmektedir. Talep sahibi önceki hakkını İspanyol Marka Kanunu (İMK) kapsamında korunan haklarına dayandırmaktadır. İMK’ya madde 9’a göre, telif hakkı kapsamında korunan eserleri çoğaltılması, taklidi veya adaptasyonu niteliğindeki işaretler marka olarak tescilini yasaklamaktadır. Aynı kanunun 52. maddesi madde 9 hükümlerine aykırı olarak tescil edilen markaların hükümsüz kılınacağını belirtmektedir. Ek olarak İspanyol Telif Hakkı Kanuna’na referans yapan talep sahibi, bu kanun uyarınca sinematografik eserlerin oluşturulmasına ve korunmasıyla ilgili olarak telif hakkının tescil edilmesi zorunluluğunun bulunmadığını belirtmekte ve aynı kanunun 17. maddesi gereğince eserin ticari kullanımının gerçekleşmesi ve üçüncü kişilerce yetkisiz kullanımının engellenmesi için münhasır yetkilerin eser sahibine ait olduğunun altını çizmektedir. Bu çerçevede, talep sahibine göre İspanyol mevzuatı, eserden kaynaklanan haklara tecavüz durumunda telif hakkı sahiplerine tescilli markalarla veya marka başvurularıyla mücadele hakkı vermektedir.

 

Hükümsüzlük talebinin diğer gerekçesi ise CTMR madde  52(1)(b) kapsamındaki “tescile dayanak başvurunun yapıldığı tarihte başvuru sahibinin kötü niyetli olması” hükmüdür. Hükümsüzlük talebi sahibine göre, “Yaralı Yüz” filminin ve filmin ana karakteri “Tony Montana”nın bilinirliği ve önemi dikkati alındığında, hükümsüzlüğü istenen CTM’in şans eseri marka olarak seçildiğinden bahsedilmesi mümkün değildir. Talep sahibine göre, CTM sahibi dürüst olmayan biçimde ilgili filmin ve filmin ana karakteri “Tony Montana”nın ününden faydalanmak ve bu ünü sömürmek istemektedir.

 

CTM sahibi, bu argümanlara karşılık olarak telif hakkı kapsamında korunanın “Yaralı Yüz” filmi olduğunu, “Tony Montana” isminin telif hakkı koruması kapsamında olmadığını belirtmiştir. CTM sahibine göre, Avrupa Birliği mevzuatı, ulusal mevzuatlarının üstündedir ve AB mevzuatına göre sadece kelimeler için telif hakkı koruması sağlanası mümkün değildir. Marka sahibi, kötü niyetli tescile ilişkin argümanları da reddetmektedir. 

 

OHIM İptal Birimi (Cancellation division) Nisan 2011’de verdiği kararla “Tony Montana” ibareli CTM’i kapsadığı tüm mallar ve hizmetler bakımından hükümsüz kılmıştır. İptal Birimi kararında takip eden gerekçelere dayanmıştır:

 

·         Bern Sözleşmesi ve İspanyol Telif Hakkı Kanununa göre, sinematografik eserler herhangi bir tescil işlemine gerek olmaksızın sadece yaratılmış olmaları nedeniyle korunabilir ve sahiplerine münhasıran ticari kullanım ve üçüncü kişilerce yetkisiz kullanımı engelleme yetkisi verir.

 

·         Hükümsüzlük talebi ekinde sunulan kanıtlar, “Yaralı Yüz” filmindeki “Tony Montana” karakterinin, talebe konu CTM’in tescil tarihinden önce yaratıldığını ve İspanyol kamuoyu nezdinde dağıtıldığını göstermektedir. Sunulan kanıtlarda vurgu sadece film ismine değil, aynı zamanda filmdeki “Tony Montana” kurgu karakterine de yapılmıştır.

 

·         Talep sahibi İspanyol mevzuatında kurgu bir karaktere ilişkin bir ismin veya kelimenin, ait olduğu eserin isminden bağımsız bir yaratım olarak kabul edildiğini göstermiştir.

 

·         İspanyol Telif Hakkı Kanunu madde 17, eser sahibine yaratının yetkisiz biçimde kullanımını engelleme hakkı vermektedir. Bu hak herhangi bir kritere göre (malların / hizmetlerin benzerliği, mallar / hizmetlerle korunan eser arasında bağlantı olması dahil) sınırlanmamıştır.

 

·         Bu bağlamda hükümsüzlüğü talep edilen CTM, talep sahibinin önceki telif hakkına aykırı olduğu (İspanyol Marka Kanunu madde 52 ve 9, CTMR madde 53(2)) kabul edilmelidir.

 

·         Sonuç olarak, hükümsüzlüğü talep edilen CTM, CTMR madde 53(2)(c)’ye göre hükümsüz kılınmıştır. Bu nedenle, kötü niyet gerekçeli diğer hükümsüzlük gerekçesinin incelenmesi gerekli değildir.

 

Hükümsüzlük kararına karşı Kasım 2011’de CTM sahibi tarafından itiraz edilmiştir. CTM sahibine göre, hükümsüzlük talebi sahibi “Tony Montana” isminin telif hakkı korumasından yararlanabileceği gösterir yeterli kanıt sunmamıştır, “Tony Montana” ismi bir eser niteliğinde değildir ve esere ilişkin korumadan yararlanamaz, “Tony Montana” ismi veya benzer nitelikteki kurgusal karakter isimleriyle giyim eşyası satan firmalar bulunmaktadır, “Tony Montana” ismi orijinal nitelikte değildir, “Tony Montana” markası A.B.D.’nde tescilli bir markadır. Bu nedenlerle, hükümsüzlük kararı yerinde değildir ve kaldırılmalıdır. İtiraz OHIM Temyiz Kurulu tarafından incelenmiştir. 

 

OHIM Temyiz Kurulu ilk olarak, İspanyol Marka Kanunu, İspanyol Telif Hakkı Kanunu ve CTMR kapsamındaki hükümlerin İptal Birimi tarafında doğru uygulanıp uygulanmadığını değerlendirmiş ve önceki bölümlerde özetlenen hükümler bakımından yapılan yorumları yerinde bulmuştur. Temyiz Kuruluna göre kritik soru, “Yaralı Yüz” filminden kaynaklanan telif haklarının “Tony Montana” kurgu karakterine yayılmasının yerinde olup olmadığıdır.   

 

OHIM Temyiz Kurulu, sinematografik veya edebi bir eser üzerindeki telif hakkı korumasının ilke olarak bu eserlerdeki karakterlere yayılmadığını kabul etmektedir. Bununla birlikte Kurula göre, kurgu karakterinin isminin yaygın biçimde kimlikle özdeşleştiği (commonly used as identification) durumlar dahil olmak üzere, bazı hallerde korumanın kurgu karakter isimlere yayılması mümkündür. Kurul, İptal Biriminin “telif hakkı koruması sağlamak için, kurgu karakterin özelliklerinin, eser sahibinin fikri yaratımına ait anlatımın yeniden üretimine imkan verecek derecede özel olarak tasvir edilmiş ve tam olarak geliştirilmiş olması gereklidir” şeklindeki yaklaşımını paylaşmaktadır. İlaveten, Kurula göre, hükümsüzlük talebi sahibinin “çoğu durumda, kurgu karakterlerin isimleri, karakterden ayrılmaz niteliktedir, çünkü bu karakterlerin halk tarafından tanınması sağlayan içkin özellikleri temsil eder, bir diğer deyişle kamu bir kişiye veya karaktere ismini kullanarak atıfta bulunur” şeklindeki argümanını da kabul etmektedir. Dolayısıyla, Kurula göre, telif hakkıyla korunan bir kurgu karakter ismi, sadece bir kişisel isim olarak değerlendirilemez. Bu nitelikteki isimlerin, halkın isimle sinematografik eser arasında bağlantı kurmasını sağlayan ve aynı sözcüğün kamu alanına ait başka herhangi anlamıyla bağlantı kurulmasına izin vermeyen, yaratılmış isimler olarak kabul edilmesi gerekmektedir.

 

İncelenen vakada, hükümsüzlük talebi sahibince sunulan dokümanlar, “Yaralı Yüz” filminin uyuşturucu taciri Kübalı gangster “Tony Montana”yı benzersiz bir karakter olarak betimlediğini göstermektedir. Bu karakter, sıradan olmayan özel bir isme ve belirli, tasvir edilmiş bir fiziksel görünüme ve ayırt edilebilir bir tavra sahiptir. Sayılan tüm kişisel özellikler “Tony Montana” isimli kurgu karakteri belirgin olarak tasvir etmektedir. Bunun ötesinde, kanıtlar söz konusu kurgu karakterin ünlü olduğunu göstermektedir. “Tony Montana “ karakteri kültürel bir ikon haline gelmiş ve tüm zamanların en ünlü film karakterlerinden birisi olmuştur. Kurul, “Tony Montana” karakterinin filmde birincil öneme sahip olduğunu ve karakterin film gösterime girdiğinden bu yana ticari kaynağı gösterir bir indikatör olduğunun öne sürülebileceğini belirtmiştir. Sunulan reklamlar, dergi makaleleri ve sinema eleştirileri ve karakter pazarlamaya ilişkin kanıtlar, filme ilişkinin vurgunun yalnızca film ismine ilişkin olmadığını, “Tony Montana” ismine de vurgu yapıldığını göstermiştir.

 

Yukarıda belirtilen tüm hususları ve İspanyol mevzuatını dikkate alan dikkate alan Kurul, inceleme konusu kurgu karakter isminin, hükümsüzlük talebi sahibine ait sinematografik eserin özel içeriğini yansıtma kabiliyetine sahip olması nedeniyle, yalnız başına, fikri mülkiyet konusu olabileceği kanaatine ulaşmıştır. Dolayısıyla, incelenen vakada, “Yaralı Yüz” filminden kaynaklanan telif hakları, filmin ana kurgusal karakterine ve bu karakteri tanımlamak için kullanılan araçlara, yani “Tony Montana” ismine yayılabilir niteliktedir.

 

Kurula göre, “Tony Montana” markasının A.B.D.’nde tescilli olması OHIM kararını etkiler bir husus değildir, çünkü Topluluk Marka Sistemi otonom, kendi amaçları ve kuralları bulunan ve herhangi bir ulusal sistemden bağımsız işleyen bir sistem niteliğindedir. Kaldi, ki A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) kayıtlarında yapılan araştırma, bu markaya karşıda da aynı tarafça hükümsüzlük talebinde bulunulduğunu göstermiştir. USPTO’ya sunulan kanıtlar arasında yer alan bir doküman, marka sahibinin “Tony Montana” markasını “US Trade Mark Exchange (Amerika Marka Borsası)” isimli bir internet sitesinde, “Tony Montana markası Yaralı Yüz filminden kolaylıkla hatırlanabilir ve marka sadece filmin fanları tarafından hatırlanmanın ötesinde büyük bir pazara hitap eder” notlarıyla satışa çıkarttığını göstermiştir. Bu belge, Kurula göre CTM sahibinin, “Tony Montana” ibaresinin sadece bir isim olmadığının, “Yaralı Yüz” filminin yazarınca yaratılan çok popüler bir kurgu karakterin ismi olduğunun ayırdında olarak hareket ettiğini göstermektedir. Bu husus da ismin telif hakkından yararlanması gerektiğini göstermektedir.  

 

Bu çerçevede, Temyiz Kurulu, İptal Birimi tarafından CTMR madde 53(2)(c) kapsamında verilen hükümsüzlük kararını yerinde bulmuştur. Kurul, ayrıca, başvurunun tüm mallar / hizmetler bakımından reddedilmesi kararını da yerinde görmüştür.

 

Temyiz Kurulu bununla yetinmemiş, İptal Birimi tarafından incelenmemiş kötü niyet gerekçeli hükümsüzlük talebi yeniden ele almıştır. 

 

Kötü niyet gerekçesiyle tescilli bir CTM’in hükümsüz kılınması CTMR madde  52(1)(b) kapsamında düzenlenmiştir. Bu maddeye göre “tescile dayanak başvurunun yapıldığı tarihte başvuru sahibinin kötü niyetli olması” durumunda CTM’in hükümsüz kılınması mümkündür. Bu durumda incelenmesi gereken husus, CTM tescili için başvuruda bulunulan 2006 yılında tescil sahibinin kötü niyetli olup olmadığıdır.

 

Kurul içtihadına göre, CTMR madde 52(1)(b) anlamında kötü niyet, kabul edilebilir ticari teamül dışında kalan dürüst olmayan haller olarak kabul edilebilir. Belirtilen haller, etik teamüllere veya dürüst ticari ve iş yaşamına ilişkin eylemlere ait kabul görmüş ilkelere aykırı biçimde ve bunun farkında olarak CTM tescili talebinde bulunulması ve bu yolla haksız avantaj sağlanması veya birisine haksız biçimde zarar verilmesi durumlarında ortaya çıkar.

 

CTM sahibinin yukarıda belirtilen anlamda hareket edip etmediğinin tespit edilmesi için, ilgili vakaya ilişkin tüm faktörlerin dikkate alındığı geniş kapsamlı bir değerlendirme yapılmalıdır. Kötü niyet hususunun tespiti için CTM başvurunun yapıldığı tarihte inceleme konusu işaretin sahip olduğu tanınmışlık derecesi değerlendirilmelidir. Hükümsüzlük talebi sahibi, “Yaralı Yüz” filminin ve filmin ana karakterinin ismi olan “Tony Montana” ibaresinin halk nezdinde otuz yıldan fazla süredir tanınmış olduğunu ispatlamıştır. Bu tarihin başvuru tarihi olan 2006 yılından önce olduğu ortadadır. Film ve filmin ana karakteri halen toplumun her yaştaki nezdinde yüksek popülariteye sahiptir. Hükümsüzlük talebi sahibinin kanıtları arasında gösterildiği üzere “Tony Montana” ismi ve karakterin görüntüsü yıllar boyunca ticari öğeler olarak kullanılmıştır.

 

Yukarıda belirtilen tüm veriler dikkate alındığında, Kurul, CTM sahibinin 2006 yılından önce, talep sahibine ait sinema filminden ve ikonik “Tony Montana” karakterinden haberdar olduğu kanaatine ulaşmıştır. Başvurunun kapsadığı mallar arasında ünlü karakterlerle bağlantı kurularak tüketime konu olabilecek giysiler, parfümeri gibi ürünlerin de yer aldığı 3., 18., 25. sınıflara dahil mallar ve 35. sınıfa dahil hizmetler bulunmaktadır. Bu çerçevede, CTM sahibinin, hükümsüzlük istemine konu CTM’in tescili için talepte bulunarak, asıl hak sahibinin ticari faaliyetini engellemek ve karakterin itibarından haksız avantaj sağlamak amacını güttüğü sonucuna ulaşılabilir.

 

İçinde bulunulan dönemde, ünlü sinema filmi karakterlerini simgeleyen ürünlerin bu filmleri tanıtmak veya bu filmlerin veya karakterlerin halk nezdindeki bilinirliğinden amacıyla sıklıkla ticarileştirildiği bilinmektedir. Hükümsüzlüğü talep edilen CTM kapsamında bulunan mallar ve hizmetler, filmleri ve film karakterlerini ticarileştirmek için kullanılan mallar ve hizmetlerdir. Kararın telif hakkıyla ilgili bölümünde belirtildiği üzere, CTM sahibi A.B.D.’nde tescilli markasını üçüncü taraflara satmak veya lisansını vermek için çaba içerisindedir.

 

Açıklanan tüm verilerden hareketle, CTM sahibi, hükümsüzlük talebi sahibinin izni olmaksızın, makul derecede ticari bilince sahip herkes tarafından ticari teamüllere uygun bulunmayacak bir yolla, “Tony Montana” işaretini dürüst olamayan şekilde ele geçirmeye çalışmıştır.

 

Bu çerçevede, Temyiz Kurulu, CTM sahibinin “Tony Montana” markasının tescili için başvurusunu kötü niyetle yaptığı sonucuna ulaşmıştır. Dolayısıyla, “Tony Montana” markası kötü niyetli başvuru gerekçesiyle de hükümsüz kılınmıştır.

 

“Tony Montana” kararı, OHIM Temyiz Kurulunun, kurgu karakterlerin isimlerinden oluşan markalar hakkında telif haklarına aykırılık gerekçesiyle başvuruda bulunulması halinde uygulanacak genel yaklaşımı, ortaya koyması nedeniyle kanaatimizce önemlidir. Ayrıca, OHIM’in kötü niyetli başvuru tanımının genel kapsamını bu kararla belirlediği de iddia edilebilir (bkz. kararın 57.-62. paragrafları). OHIM’in kötü niyet gerekçesini bu denli derinlemesine araştırdığı karara şimdiye dek fazlaca rastlamamış olmam nedeniyle, bir Türk firmasına ait “Tony Montana” markasının, detaylı bir inceleme sonrası, kötü niyetli başvuru sonucu tescil edilmiş marka olarak değerlendirilmesini ilginç bir tesadüf olarak nitelendirmeyi tercih ediyorum. OHIM’in hükümsüzlük kararına karşı Adalet Divanı Genel mahkemesi nezdinde dava açılıp açılmadığını şu an için bilmemekle birlikte, karara karşı dava açılması halinde mahkeme kararını sabırsızlıkla bekleyeceğimi de şimdiden belirtiyorum. Son olarak, kanaatimce Enstitüye yapılan başvurularla OHIM’in karşılaşması halinde kötü niyet gerekçesini oldukça sık kullanmaya başlayacaklarından emin olduğumu da özellikle belirtmek istiyorum.

 

Önder Erol Ünsal

Ocak 2013

unsalonderol@gmail.com         

 

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Kötü Niyetle Yapılan Marka Tescil Başvuruları

Kötü Niyetle Yapılan Marka Tescil Başvurularının Tespit Edilmesinde Uygulanabilecek Bazı İlkeler Hakkında Avrupa Birliği Adalet Divanı Ön Yorum Kararı (C-320/12)

Demon, pushing the puppet

(Görsel  http://nationalmortgageprofessional.com/content/evil-devil-pushing-man-carrying-briefcaseadresinden alınmıştır.)

 

2008/95 (eski 89/104) sayılı Avrupa Birliği Marka Direktifinin 4(4)(g) maddesi “Başvurunun yapıldığı tarihte yurtdışında kullanımda olan ve halen kullanılan bir markayla karıştırılması mümkün olan markaların, başvuru sahibinin başvuru tarihinde kötü niyetle hareket etmesi koşuluyla reddedilebileceği veya hükümsüz kılınabileceği” hükmünü içermektedir. 

 

4(4)(g) maddesi, İngilizce “may” kalıbı kullanılarak yazılan, dolayısıyla Birlik üyesi ülkelerin mevzuatlarında zorunlu olarak yer vermeleri gerekmeyen ret nedenlerinden birisidir. Bir diğer deyişle, Birlik üyesi ülkelerden bir kısmı kötü niyetli başvuruların reddedilebileceği yönünde bir ret gerekçesine (veya hükümsüzlük nedenine) mevzuatlarında yer verebilirler, diğerleri ise böyle bir düzenleme yapmak yükümlülüğünde değildir. Örneğin, İç Pazarda Uyum için Ofis (OHIM) tarafından tescil işlemleri yürütülen Topluluk Markalarına ilişkin, 207/2009 sayılı Topluluk Marka Tüzüğünün 52(1) sayılı maddesinde, kötü niyet bir hükümsüzlük nedeni olarak düzenlenmiştir.

 

“Kötü niyet” terimi, Marka Direktifi ve Topluluk Marka Tüzüğünde kullanılan bir tabir olmakla birlikte, her iki düzenleme kapsamında da tanımlanmamış ve hangi durumların kötü niyetli başvuru kapsamına girebileceği konusunda bir açıklama yapılmamıştır. Bu durumun yarattığı belirsizlik, farklı ülke ofislerinin kötü niyetli başvuru durumunu farklı biçimlerde tanımlamalarını yanında getirmiş ve bu konuda Birlik içerisinde çok sayıda farklı uygulama ortaya çıkmıştır.

 

Farklı uygulamaların ve bu uygulamaların gerekçesi farklı tanımların yol açtığı belirsizlik ortamını bir ölçüde ortadan kaldıran bir açıklama, Avrupa Birliği Adalet Divanının C-529/07 sayılı “Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli” kararında yapılmıştır. Bu karara göre, kötü niyetin varlığının tespit edilmesi için, incelenen vakaya ilişkin olarak, başvuru tarihindeki tüm faktörler dikkate alınarak, bütüncül bir değerlendirme yapılmalıdır, bu faktörler, diğerlerinin yanısıra, özellikle, başvuru sahibinin, tescili talep edilen markayla aynı veya benzer bir markanın, aynı veya benzer mallar / hizmetleri için üçüncü kişilerce kullanıldığını bilmesi veya bilmesi gerektiği halini, başvuru sahibinin söz konusu üçüncü kişinin kullanımını engelleme niyetinde olması halini, üçüncü kişinin işaretinin ve tescili talep edilen işaretin yararlandığı hukuki korumanın derecesini, içerir.

 

Kötü niyetli başvuruların tespit edilmesine yönelik genel yaklaşım Adalet Divanınca bu şekilde tespit edildikten sonra, bu hükümlerin birlik üyesi ülkelerin ofisleri ve mahkemeleri tarafından ne şekilde değerlendirileceği öncelikli sorun halini almıştır. Bu yazı kapsamında inceleyeceğimiz, Avrupa Birliği Adalet Divanının 27/06/2013 tarihli C-320/12 sayılı kararı, kötü niyetli başvuruların tespitine yönelik spesifik bir konudaki genel yaklaşımı belirleyen bir ön yorum kararı niteliğindedir.

 

Karara konu uyuşmazlığın anahatları aşağıdaki biçimdedir:

 

Japonya menşeili “Kabushiki Kaisha Yakult Honsha” firması (bundan sonra “YAKULT” olarak anılacaktır) 1965 yılında, sütlü bir içecek için kullanılan plastik bir şişeyi Japonya’da marka olarak tescil ettirir. Marka daha sonra Avrupa Birliği üyesi ülkeler dahil olmak üzere, yurtdışında da tescil ettirilir.

 

Malezya menşeili Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd.” firması (bundan sonra “MALAYSIA DAIRY” olarak anılacaktır), 1977 yılından bu yana plastik şişelerde satılan bir sütlü içecek üretmektedir. 1980 yılında yapılan bir başvuru ile “MALAYSIA DAIRY” benzer nitelikteki plastik şişesini Malezya’da tescil ettirir.

 

1993 yılında, “YAKULT” ve “MALAYSIA DAIRY”, şişelerinin bazı ülkelerdeki kullanımı ve tesciliyle ilgili haklarını ve karşılıklı yükümlülüklerini düzenleyen bir mutabakat anlaşması imzalar.     

 

1995 yılında “MALAYSIA DAIRY”, şişe şeklini üç boyutlu marka olarak Danimarka’da tescil ettirir. 2000 yılında, “YAKULT”, “MALAYSIA DAIRY”nin başvuru tarihinde, “YAKULT”un aynı markalara yurtdışında sahip olduğunu bildiğini veya bilmesi gerektiğini ve durumun Danimarka Marka Kanunu madde 15(3)(3) kapsamına girdiğini belirterek bu tescile karşı itiraz eder.

 

Danimarka Marka Kanunu madde 15(3)(3) takip eden hükmü içermektedir: “Bir marka; başvuru tarihinde, tescili talep edilen markayla aynı veya benzer mallar veya hizmetler için yurtdışında kullanılan ve kullanımı halen devam eden bir başka markayla aynıysa veya önemsiz derecede farklıysa ve başvuru sahibi, başvuru tarihinde yabancı markayı biliyorsa veya bilmesi gerekiyorsa, tescil edilemez.”

 

“YAKULT”un itirazı Danimarka Patent ve Marka Ofisi tarafından reddedilir. İtirazın ret gerekçesi, başvuru tarihinde “MALAYSIA DAIRY”nin, Malezya’da aynı markayı halihazırda tescil ettirmiş bulunması, dolayısıyla başvuru sahibinin, “YAKULT”un markası konusunda bilgi sahibi olmasının, incelenen vakada tek başına kötü niyeti göstermesinin mümkün olmamasıdır. Bu karara karşı, “YAKULT” tarafından yapılan itiraz ise Temyiz Kurulu tarafında kabul edilir ve “MALAYSIA DAIRY”nin markası iptal edilir. Temyiz Kuruluna göre başvuru sahibi aynı markayı başka bir ülkede önceden tescil ettirmiş olsa da, yurtdışında tescilli bir markanın bilinmesi veya bilinmesinin gerekmesi, madde 15(3)(3)’e göre, başvuru sahibinin kötü niyetle hareket ettiği sonucuna varılması için yeterlidir.

 

“MALAYSIA DAIRY” bu karara karşı, ilk derece mahkemesine gider, mahkeme Temyiz Kurulunun kararına onayınca, bu karara karşı Yüksek Mahkemeye temyiz talebinde bulunur. Yüksek Mahkeme, Topluluk Marka Direktifi madde 4(4)(g) anlamındaki kötü niyetin tarifi konusunda taraflar arasında anlaşmazlık bulunduğu ve hükmün uygulama alanı konusunda yorum gerekliliği nedenleriyle yargılamayı durdurur ve Avrupa Birliği Adalet Divanına takip eden soruları ön yorum kararı verilmesi amacıyla yöneltir:

 

 

1-      2008/95 sayılı Marka Direktifinin 4(4)(g) maddesinde yer alan kötü niyet kavramı, ulusal kanunlar çerçevesinde içi doldurulması gereken bir hukuki ölçüt terimi midir, yoksa Tüm Avrupa Birliği sathında tek tip bir yoruma konu olması gereken bir Avrupa Birliği hukuku kavramı mıdır?

 

 

2-     Eğer 2008/95 sayılı Marka Direktifinin 4(4)(g) maddesinde yer alan kötü niyet kavramı bir Avrupa Birliği hukuku kavramı ise, kavram, başvuru sahibinin, başvurunun yapıldığı tarihte yabancı bir markayı bilmesinin veya bilmesi gerektiğinin (kötü niyetin varlığı için) yeterli olduğu anlamında mı anlaşılmalıdır, yoksa tescilin reddedilmesi için başvuru sahibinin öznel durumuna ilişkin başka şartlar da mı mevcuttur?

 

 

3-     Bir üye ülke, yabancı markalarda kötü niyet şartlarına ilişkin olarak, 2008/95 sayılı Direktif madde 4(4)(g)’den farklı spesifik bir düzenleme getirebilir mi, örneğin, başvuru sahibinin yabancı markayı bildiği veya bilmesi gerektiği şeklinde özel bir düzenleme yapılabilir mi?

 

 

Adalet Divanı, Danimarka Yüksek Mahkemesince yöneltilen soruları takip eden biçimde yanıtlamıştır:

 

Adalet Divanına göre, Danimarka Yüksek Mahkemesi ilk sorusuyla, 2008/95 sayılı Marka Direktifinin 4(4)(g) maddesinde yer alan kötü niyet kavramının, tek tip bir yorumu gerektiren bir Avrupa Birliği hukuku kavramı olup olmadığını sormaktadır.

 

Adalet Divanına göre, Direktifin 3. ve 4. maddeleri, bir marka başvurusunun reddedilmesine veya tescil edilmişse hükümsüz kılınmasına gerekçe olabilecek, mutlak ve nispi ret nedenlerini düzenlemektedir. Bu hükümlerden bazılarına üye ülkelerin mevzuatlarında yer verilmesi zorunludur, ancak bazılarına ulusal mevzuatlarda yer verilmesi üye ülkelerin tercihine bırakılmıştır. Direktif madde 4(4)(g), üye ülkelerin tercihine bırakılan opsiyonel ret gerekçeleri arasındadır. Bununla birlikte, bir ret gerekçesinin opsiyonel olması, o ret gerekçesine tek tip bir yorum yapılmasının önünde engel değildir (C-408/01, Adidas-Salomon & Adidas Benelux davası, paragraf 18-21).

 

Yerleşik içtihada göre, Avrupa Birliği hukukunun tek tip biçimde uygulanması yönündeki ihtiyaç ve eşitlik ilkesi, anlamlarının ve kapsamlarının belirlenmesi amacıyla üye ülkelerin mevzuatlarına doğrudan atıf yapılmadığı sürece Avrupa Birliği hukuku terimlerine, tüm Avrupa Birliği sathında bağımsız ve tek tip bir yorum yapılmasını gerektirmektedir. Bu yorum, hükmün kapsamını ve ilgili mevzuatın amacını dikkate almalıdır (C-482/09, Budejovicky Budvar, paragraf 29).

 

Direktif madde 4(4)(g)’nin kötü niyet kavramının tanımını içermediği ve Direktifin diğer maddelerinde de bu tanımın yer almadığı açıktır. Bununla birlikte, hüküm, kavramla ilgili olarak üye ülkelerin ulusal mevzuatlarına doğrudan atıf yapmamaktadır. Dolayısıyla, kavramın anlamı ve kapsamı, 2008/95 sayılı Direktifte yer alan hükmün bağlamı ve direktifin amacı çerçevesinde değerlendirilmelidir.

 

2008/95 sayılı Direktifin amacı, üye ülkelerin mevzuatlarını tamamen aynı hale getirmek olmasa da, direktifin esasa ilişkin maddeler (iç pazarın işlevlerini doğrudan etkileyen hükümler) bakımından harmonizasyon öngördüğü ortadadır.

 

Yukarıda yer verilen tüm değerlendirmeler ışığında, Adalet Mahkemesi, Danimarka Yüksek Mahkemesi ilk sorusuna yönelik olarak, 2008/95 sayılı Direktif madde 4(4)(g)’de yer alan kötü niyet kavramının, ilgili hüküm bağlamında, Avrupa Birliğinde tek tip bir yorum gerektiren, Avrupa Birliği hukukuna ait otonom bir kavram olduğu cevabını vermiştir.

 

Adalet Divanına göre, Danimarka Yüksek Mahkemesi ikinci sorusuyla, ilk soruya verilen yanıtın olumlu olması halinde, başvuru sahibinin, başvurunun yapıldığı tarihte yurtdışında kullanılan ve başvuruyla karıştırılabilecek nitelikte olan bir markanın varlığını bilmesinin veya bilmesi gerekliliği yönündeki varsayımın, başvuru sahibinin kötü niyetle hareket ettiği sonucuna ulaşmaya yeterli olup olmadığını veya (bu sonuca ulaşmak için) başvuru sahibine ilişkin diğer öznel faktörlerin değerlendirmeye alınması gerekip gerekmediğini sormaktadır.

 

Adalet Divanına göre, Direktif madde 4(4)(g) ve 207/2009 sayılı Topluluk Marka Tüzüğü madde 52(1)(b)’de yer alan hüküm (Başvuru sahibinin başvuruyu yaparken kötü niyetle hareket etmesi halinde tescilli marka hükümsüz kılınır.) aynı amaca hizmet etmektedir ve paralel biçimde yorumlanmalıdır. Bu çerçevede, Topluluk Marka Tüzüğü madde 52(1) hakkında yorum içeren içtihat, Direktif madde 4(4)(g) açısından da kabul edilebilir niteliktedir.

 

Bu bağlamda Adalet Divanının, Topluluk Marka Tüzüğü madde 52(1) açısından değerlendirmede bulunduğu C-529/07 sayılı “Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli” kararı paragraf 37 ve paragraflar 40-42 dikkate alınmalıdır. Buna göre, kötü niyetin varlığının tespit edilmesi için, incelenen vakaya ilişkin olarak, başvuru tarihindeki tüm faktörler dikkate alınarak, bütüncül bir değerlendirme yapılmalıdır, bu faktörler arasında, diğerlerinin yanısıra, başvuru sahibinin, tescili talep edilen markayla aynı veya benzer bir markanın, aynı veya benzer mallar / hizmetleri için üçüncü kişilerce kullanıldığını bilmesi veya bilmesi gerektiği hali de yer almaktadır. Ancak, başvuru sahibinin, bu nitelikteki bir işaretin kullanıldığı bilmesi veya bilmesi gerektiği, tek başına, başvuru sahibinin kötü niyetle hareket ettiği sonucuna varılması için yeterli değildir. Ek bir faktör olarak, başvuru sahibinin başvuruyu yaptığı andaki niyeti dikkate alınmalıdır, ki bu husus incelenen vakanın nesnel şartları çerçevesinde belirlenmesi gereken öznel bir faktör niteliğindedir.

 

Yukarıda yer verilen değerlendirmeler ışığında, Adalet Divanı, Danimarka Yüksek Mahkemesinin ikinci sorusu hakkında takip eden değerlendirmeyi yapmıştır: 2008/95 sayılı Marka Direktifinin 4(4)(g) maddesi, başvuru sahibinin bu hüküm bağlamında kötü niyetli başvuru yaptığı sonucuna varılabilmesi için, incelenen vakaya ilişkin olarak, tescil başvurusunun yapıldığı tarihteki tüm ilgili faktörlerin değerlendirmeye alınması gerekmektedir, şeklinde yorumlanmalıdır. Başvuru sahibinin, başvurusu yapılan markayla karıştırılması olası bir markanın yurtdışında kullanıldığını bilmesi veya bilmesi gerekliliği, tek başına, başvuru sahibinin ilgili hüküm kapsamında, kötü niyetle hareket ettiği sonucuna varılması için yeterli değildir.

 

Adalet Divanına göre, Danimarka Yüksek Mahkemesi üçüncü sorusuyla, esas olarak, 2008/95 sayılı Marka Direktifinin 4(4)(g) maddesinin üye ülkelere, başvuru sahibinin yabancı bir markayı bilmesi veya bilmesi gerekliliği temeline dayalı olarak, yabancı markalar için özel bir koruma biçimi sağlayacak biçimde yorumlanmasına imkan verip vermediğini sormaktadır.

 

2008/95 sayılı Marka Direktifinin 4(4)(g) maddesinde yer alan gerekçe üye ülkelerin opsiyonel olarak mevzuatlarına alıp almamakta serbest oldukları bir hüküm olmakla birlikte, üye ülkenin serbestisi ulusal mevzuatına bu hükmü, direktifte yer aldığı haliyle alıp almamakla sınırlıdır. 2008/95 sayılı Direktif, üye ülkelerin direktifte bulunanların dışındaki ret veya hükümsüzlük nedenlerine ulusal mevzuatlarında yer vermelerine izin vermez.

 

Dolayısıyla, Adalet Divanı, Danimarka Yüksek Mahkemesinin üçüncü sorusu hakkında takip eden değerlendirmeyi yapmıştır: 2008/95 sayılı Marka Direktifinin 4(4)(g) maddesi, üye ülkelerin, yabancı markalara bu hükümle oluşturulan sistemden farklı olarak, başvuru sahibinin yabancı markayı bildiği veya bilmesi gerektiği esasına dayalı olarak, özel bir koruma sistemi oluşturmasına izin verilmediği, anlamına gelecek biçimde yorumlanmalıdır.

 

Sonuç olarak, Avrupa Birliği Adalet Divanının, Danimarka Yüksek Mahkemesinin sorularına yönelik ön yorum kararı aşağıdaki şekilde olmuştur:

 

 

1-     2008/95 sayılı Direktif madde 4(4)(g)’de yer alan kötü niyet kavramının, ilgili hüküm bağlamında, Avrupa Birliği içerisinde tek tip bir yorum gerektiren, Avrupa Birliği hukukuna ait otonom bir kavramdır.

 

 

2-    2008/95 sayılı Marka Direktifinin 4(4)(g) maddesi, başvuru sahibinin bu hüküm bağlamında kötü niyetli başvuru yaptığı sonucuna varılabilmesi için, incelenen vakaya ilişkin olarak, tescil başvurusunun yapıldığı tarihteki tüm ilgili faktörlerin değerlendirmeye alınması gerekmektedir, şeklinde yorumlanmalıdır. Başvuru sahibinin, başvurusu yapılan markayla karıştırılması olası bir markanın yurtdışında üçüncü bir kişi tarafından kullanıldığını bilmesi veya bilmesi gerekliliği hususu, tek başına, başvuru sahibinin ilgili hüküm kapsamında, kötü niyetle hareket ettiği sonucuna varılması için yeterli değildir.

 

 

3-    2008/95 sayılı Marka Direktifinin 4(4)(g) maddesi, üye ülkelerin, yabancı markalara bu hükümle oluşturulan sistemden farklı olarak, başvuru sahibinin yabancı markayı bildiği veya bilmesi gerektiği esasına dayalı olarak, özel bir koruma sistemi oluşturmasına izin verilmediği, anlamına gelecek biçimde yorumlanmalıdır.

 

 

Adalet Divanının henüz çok yeni (bu yazı Adalet Divanı kararının verilmesinden bir gün sonra yazılmıştır – yazar burada bloğunun sağladığı hizmetin hızına dikkat çekiyor) olan bu kararıyla getirdiği yorum, kötü niyetle yapılan marka başvurularının tespit edilmesinde, bir faktörün (ilgili markanın başvuru tarihinden önce yurtdışında kullanıldığının başvuru sahibi tarafından bilinmesi veya bilinmesinin gerektiği hususu) tek başına yeterli olmadığı, somut uyuşmazlıkla ilgili diğer hususların da dikkate alınması gerektiğini işaret etmektedir. Bununla birlikte, tespit edilebilecek diğer hususların da (başvuru sahibinin söz konusu üçüncü kişinin kullanımını engelleme niyetinde olması, üçüncü kişinin işaretinin ve tescili talep edilen işaretin yararlandığı hukuki korumanın derecesi, vb.) objektif kriterlerle tespit edilmesinin güçlüğü, kötü niyetli başvuru değerlendirmesini, kanaatimizce her durumda büyük ölçüde öznel bir değerlendirme durumunda tutacaktır.

 

Türk Patent Enstitüsüne yapılan ilana itirazlarda, itirazların neredeyse üçte ikisinde başvuru sahiplerinin kötü niyetli başvuru gerekçesini öne sürmesi, bu iddianın genellikle hiçbir kanıta dayanmaması ve kötü niyetli başvuru hususunu objektif kriterlerle değerlendirmenin güçlüğü gibi haller, Enstitü değerlendirmesinde kötü niyetli başvuru tespitine ancak sınırlı ve özel durumlarda varılmasına yol açmaktadır. Adalet Divanı kararında yer verilen değerlendirmeler de, kötü niyetli başvuru tespitine, ancak özel hallerde varılabileceğini göstermektedir. Bu haliyle, geleceğe yönelik beklenti ve temennimiz, Türk marka uygulamasında ilana itiraz aşamasında, genellikle, kopyala – yapıştır kolaycılığı bağlamında, standart metinlerle sıklıkla ileri sürülen kötü niyet iddialarının, daha objektif biçimde ve kanıtlarla ileri sürülmesidir.

 

 Önder Erol Ünsal

Haziran 2013

unsalonderol@gmail.com