Almanya Federal Yüksek Mahkemesi’nin 15 Ekim 2015 tarihli I ZB 44/14 sayılı temyiz kararına konu olan davada Davacı, Alman Marka ve Patent Ofisi’nde 26 Eylül 2006 tarihinden bu yana 306 21 552 sayı ile gerçek kişi adına tescilli olan “LIQUIDROM” markasının, kötü niyetle tescil edildiği iddiası ile terkinini talep etmiştir.
Davacı’nın bu talebi, Federal Patent Mahkemesi’nin 28.11.2013 tarihli kararı ile kabul edilmiş ve marka sicilden terkin edilmiştir. Ancak Alman Federal Yüksek Mahkemesi, “sadece sınırlı bir bölge için -davada bu sınırlı bölge “Berlin” şehridir- koruma kapsamında olan bir ticari ibare için, tüm ülke yani Federal Almanya için koruma kapsamında olan kötü niyetli tescilin terkini kararı verilemez” şeklinde özetleyebileceğim bir gerekçe ile, Patent Mahkemesi’nin kararını bozmuştur. Söz konusu bozma gerekçesi, benim açımdan soru işaretleri barındırmaktadır. Zira kötü niyetle ilgili olarak, gerek ülkemizdeki gerekse Avrupa Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin bu blogtan da aktarmaya çalıştığımız kararlarında kötü niyetin “coğrafi yer” ile sınırlı değerlendirilmesi söz konusu olmamıştır. Özellikle bu konuda meşhur Lindt & Sprüngli/ Franz Hauswirth (http://iprgezgini.org/2015/05/25/meshur-paskalya-tavsani-karari-adalet-divani-lindt-goldhase-tescilindeki-kotu-niyet-iddiasini-tartisiyor-c-52907/) kararındaki kriterlerden yola çıkılarak, Birlik üyesi ülkelerden herhangi birinde kötü niyetli bir tescilin tespiti halinde, o tescil terkin edilir şeklindeki genel bilgiyle bu karara baktığımda, Alman Yüksek Mahkemesinin kötü niyetli tescil terkin talebini “coğrafi yer” ile orantılı olarak değerlendirmesi kafamda soru işareti yarattı. Hatta, yine bloğumuzda daha önce yayınladığımız kararlardan da hatırlayacağınız üzere, (http://iprgezgini.org/2013/12/18/adalet-divani-genel-mahkemesi-halloumi-hellim-karari/ ya da http://iprgezgini.org/2015/06/29/birligin-resmi-dilleri-disinda-kelimeler-iceren-topluluk-markalarinda-karistirilma-ihtimali-degerlendirmesi-nasil-yapilir-genel-mahkeme-25-haziran-2015-tarihli-karari-ile-arapca-topluluk-markalari-ha/ ) AB içinde konuşulmayan bir dilde olsa dahi, Birlik içinde yaşayan bir topluluk için ayırt edici olmayan ya da karıştırılma ihtimali olan markalar da, coğrafi yer ile orantılılılık söz konusu olmadan tüm Birlik bölgesi için hükümsüzlük kararına konu olmuştur. Ancak bu kararda, kötü niyet değerlendirmesinde coğrafi yer kriteri de göz önüne alınmış ve belirli bir bölgede koruma altında olan markadan yola çıkarak tüm ülkede tescilli olan kötü niyetli markanın terkinin “orantısız” olacağı sonucuna varılmıştır. Kötü niyet değerlendirmesinde Alman Yüksek Mahkemenin göz önüne aldığı bu “coğrafi yer” kriterinin, farklı bakış açısı getirmesi ve blog okuyucularımız arasında da bir tartışma konusu olmasını umuyorum.
Kararın Almanca metni http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=5f85f08b8a36302a2e9511659860d9e1&nr=73933&pos=0&anz=1 bağlantısında yer almaktadır.
Dava açılmadan önceki olaylar özetle şu şekilde gelişmiş:
- Kayıtlara göre dava konusu kelime markası “LIQUIDROM”
Alman Marka ve Patent Ofisinde 26 Eylül 2006 tarihinden bu yana 306 21 552 sayı ile gerçek kişi adına, Nis Sınıflandırmasının 41, 43 ve 44. sınıflarında yer alan “spor ve kültür faaliyetleri hizmetleri, misafir ağırlama hizmetleri, sağlık ve güzellik hizmetleri, havuz ve sauna hizmetleri” için tescil edilmiştir.
- Tescilli markanın sahibi gerçek kişi, T.B. GmbH şirketinin eski müdürüdür. T.B. GmbH şirketi 1 Ekim 2001 tarihinde Stiftung Neues Tempodrom’dan, Berlin’deki “LIQUIDROM” adı altındaki etkinlik binasını kiralamıştır. Kira sözleşmesine göre bu bina, yine aynı ad altında “havuz, sauna ve wellness hizmetleri” verilmek üzere kullanılacağı kararlaştırılmıştır.
- “LIQUIDROM” olarak isimlendirilen havuz, Mayıs 2002’de açılmıştır. 2004 yılında ise şirket iflas etmiştir. 2005 yılında da kira ilişkisi sona ermiştir.
- 31.03.2006 tarihinde, T.B. GmbH şirketinin müdürü, marka sahibi sıfatıyla “LIQUIDROM”markasının tescili için başvuruda bulunmuştur.
- 12 Aralık 2007 tarihinde “LIQUIDROM” adı altında aynı yerde havuz bir kez daha açılmıştır ve o tarihten bu yana Liquidrom GmbH & Co. KG tarafından işletilmektedir.
- Alman Marka ve Patent Ofisi dava konusu marka için yapılan terkin talebini kabul etmiştir.
- Bu karara karşı marka sahibi gerçek kişinin Alman Marka ve Patent Ofisi’ne yaptığı itiraz ise reddedilmiştir. Bunun üzerine marka sahibi Federal Patent Mahkemesi’nde dava açarak terkin işleminin iptalini talep etmiştir.
Federal Patent Mahkemesi’ne göre somut olayda, Alman Marka Kanunu’nun 8/2 ve 50/1 maddelerine göre kötü niyetle marka tescilinin terkini nedenleri mevcuttur. Bu nedenle Federal Patent Mahkemesi 28.11.2013 tarihli kararı ile dava konusu markanın tescilinin terkini kararını vermiştir. Zira Patent Mahkemesi’ne göre marka sahibi gerçek kişi, söz konusu tescili bir başkasının koruma altında olan hakkına zarar verme kastı ile yapmıştır.
Dava konusu markanın başvurusunun yapıldığı tarihte, 31 Mart 2006 tarihinde, “LIQUIDROM” ibaresi Marka Kanunu’nun 5/2. maddesi anlamında Stiftung Neues Tempodrom adına Berlin’de havuz, sauna, wellness, kültür ve sanat hizmetleri için koruma altındadır. Zira Stiftung Neues Tempodrom 1 Ekim 2001 tarihli kira sözleşmesi ile sadece havuz alanını değil “LIQUIDROM” adı altındaki işletmesini de kiralamıştır. Her ne kadar 2004 yılının ortalarında iflas nedeniyle işletmeye ara verilmiş olsa da, tamamen son verilmemiştir. 2005 yılının Ağustos ayından itibaren tekrar dava konusu markanın kullanılmaya başlandığı görülmüştür.
Mahkeme marka sahibinin başvuru yaptığı sırada, dava konusu markanın bir başkası adına hukuken korunmakta olduğu konusunda yeterli bilgi sahibi olduğu kanaatine varmıştır. Mahkemeye göre marka sahibi gerçek kişi, bu korumaya/hakka zarar verme kastı ile başvuruyu yapmıştır.
Federal Patent Mahkemesi, kötü niyetin dava konusu markanın başvurusunun yapıldığı tarihteki şartların göz önüne alınarak yapılacağı konusunda, Avrupa Adalet Divanı’nın 11 Haziran 2009 tarihli 2009 C529/07 sayılı Lindt & Sprüngli/ Franz Hauswirth kararına atıfta bulunmuştur.
Patent Mahkemesi’nin kararına karşı Davacı, Federal Temyiz Mahkemesi nezdinde temyiz başvurusunda bulunmuştur.
Federal Temyiz Mahkemesi’ne göre bir başvuru ahlak kurallarına aykırı şekilde ve hakkın kötüye kullanılması şeklinde yapıldıysa, Alman Marka Kanunu’nun 8/2 maddesi 10. bendine göre kötü niyetli bir başvurudur. Bu sebebe dayalı hükümsüzlük taleplerinde uygulanacak kriterler, mahkeme kararları ile netleştirilmeye çalışılmıştır. [1]
Başvuru sahibi, resmi bir koruma kalkanı altında olup olmadığından bağımsız olarak aynı veya karıştırılma ihtimali olan benzer bir işaretin, aynı ve benzer mallar veya hizmetler için başkası tarafından kullanıldığını biliyorsa, başvuru sahibinin söz konusu başvurusu ahlak kurallara aykırı olarak değerlendirilmektedir. Bu koşullar altında yapılan başvurunun, önceki kullananın hakkına zarar vermek veya başvuruyu haksız rekabet aracı olarak kullanma kastı ile yapıldığı kabul edilmektedir.[2] Ek olarak bir başvuru, markanın kullanım amacı dışında sadece üçüncü kişilerin sektöre girişini engelleme amacıyla yapılmışsa yine kötü niyetli olarak değerlendirilir.
Yüksek Mahkeme’ye göre dava konusu “LIQUIDROM” ibaresi sadece Berlin bölgesi için Alman Marka Kanunu’nun 5/2 fıkrasına göre marka olarak kullanılmaktadır. Bu tespitten yola çıkarak; Yüksek Mahkeme’ye göre sadece sınırlı bir bölgede koruması olan bir hakkın kötü niyetli ihlali, tüm ülke çapında koruması olan bir tescilin terkininin yasal gerekçesi olamaz.
Alman Marka Kanunu’nun 12. maddesine göre bir tescilin terkini, ancak söz konusunu tescil başvurusunun yapıldığı tarihte veya bu tarihten önce tüm Federal Almanya bölgesi için Marka Kanunu 5. maddesi kapsamında o ticari ibare için hak sahibi olunmuşsa istenebilmektedir. Diğer bir deyişle, söz konusu ticari ibare için tüm ülke bazında hak sahibi olduğunu iddia eden kişinin, o ibarenin kullanımını tüm Federal Almanya bölgesi için yasaklama hakkına sahip olmalıdır.
Yüksek Mahkeme’ye göre sadece bir bölgede Alman Marka Kanunu’nun 5. maddesine göre hak sahibi olduğunu iddia eden kişinin, “sadece o bölge için” markanın kullanımını yasaklama hakkı mevcuttur. Bir sınırlı bölge için söz konusu olan hakkın, tüm ülkede koruma altında olan bir tescilin terkinine neden olması, sınırlı hakkın kapsamının “orantısız” şekilde genişletilmesi anlamına gelecektir. Bu nedenle, tüm ülkede koruma kapsamında olan bir tescilin, sadece bir bölgede korunan hakkın kötü niyetli ihlal ettiği gerekçesi ile terkini talep edilemez.[3] Yüksek Mahkeme’ye göre kötü niyete dayalı terkin taleplerinde somut olay, sadece zaman açısından değil bölge açısından da değerlendirilmelidir.
Elbette bu tespit sadece sınırlı bölge için hak sahibi olan kişinin kötü niyetli tescil karşısında korumasız bırakılacağı anlamına gelmeyecektir. Bu durumda sadece belli bir bölge için hak sahibi olan kişinin, Alman Haksız Rekabet Kanunu’nun 4. maddesi 10. fıkrası maddesindeki haksız rekabet hükümlerine göre, o bölge için izinsiz/haksız marka kullanımının yasaklamasını talep edebileceğine hükmedilmiştir.
Sonuç olarak, Patent Mahkemesi’nin dava konusu markanın sınırlı bölgeye münhasır koruması dikkate alınmadan, tüm ülke için koruma kapsamında olan kötü niyetli tescilin terkini kararı, Yüksek Mahkeme tarafından yerinde görülmemiş ve dosya yeniden görüşülmek üzere Patent Mahkemesi’ne geri gönderilmiştir.
Alman Yüksek Mahkemesi’nin bu kararının, yerel mevzuata, daha önceki kararlarına, doktrindeki görüşlere uygun olarak verildiği konusunda tereddüdüm bulunmuyor. Ancak kötü niyetli tescil değerlendirmesi ve bu kapsamda yapılan hükümsüzlük/terkin taleplerine ilişkin Avrupa Adalet Divanı kararları ile uyumluluğu konusunda, kanaatimce soru işaretleri içermektedir.
Gülcan Tutkun Berk
gulcan@gulcantutkun.av.tr
Mart, 2016
Dipnotlar:
[1] BGH, 30 Ekim 2003 tarihli, I ZB 9/01 sayılı; 24 Haziran 2010 tarihli I ZB 40/09 sayılı kararları
[2] BGH 27 Ekim 2011 tarihli I ZB 23/11 sayılı; 10 Ocak 2008 tarihli I ZR 38/05 sayılı; 26 Haziran 2008 tarihli, I ZR 190/05 sayılı; EuGH, Lindt & Sprüngli/Hauswirth kararları
[3] BGH, 29 Nisan 2004 tarihli I ZR 233/01 sayılı karar